CELEX: 62014TJ0136
EF-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om EF-figurmærket BASmALI
det ældre ikke-registrerede varemærke eller det ældre tegn BASMATI
relativ registreringshindring
artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009

Sagens baggrund
Den 4. november 2003 indgav Siam Grains Co. Ltd i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (
EFT 1994 L 11, s. 1
), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (
EUT L 78, s. 1
)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:
Den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »lange ris«.
EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-varemærketidende
nr. 37/2004 af 13. september 2004.
Den 10. december 2004 rejste sagsøgeren, United Riceland Private Ltd (nu Tilda Riceland Private Ltd), indsigelse i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for den ovenfor i præmis 3 nævnte vare.
Indsigelsen var støttet på det ældre ikke-registrerede varemærke eller ældre tegn BASMATI, som anvendes erhvervsmæssigt for ris.
Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009). Sagsøgeren gjorde bl.a. gældende, at det i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning kunne forhindre brugen af det ansøgte varemærke ved anlæggelse af et søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse (action for passing off).
Den 28. januar 2008 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed. Afdelingen fandt navnlig, at sagsøgeren ikke havde fremlagt dokumenter, som redegjorde for, hvordan de ris, som sagsøgeren eksporterede til Det Forenede Kongerige, blev markedsført. Under disse omstændigheder havde sagsøgeren ikke godtgjort at have opnået den nødvendige »goodwill« for at kunne vinde sagen, jf. lovgivningen vedrørende utilbørlig udnyttelse, der finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.
Den 20. marts 2008 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over indsigelsesafdelingens afgørelse.
Ved afgørelse af 19. marts 2009 afslog Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret fastslog nærmere bestemt, at indsigeren i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 skulle bevise, at selskabet var indehaver af den rettighed, der lå til grund for indsigelsen. I den foreliggende sag har sagsøgeren imidlertid ikke bevist, at det var indehaver af den påberåbte rettighed. Appelkammeret fandt navnlig, at ordet »basmati« ikke udgjorde et varemærke eller et tegn, som er omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, men derimod blot er en sædvanlig betegnelse for en rissort. Ordet »basmati« er en artsbetegnelse. Appelkammeret understregede desuden, at den ejendom, der beskyttes ved anlæggelse af søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, ikke vedrører det omhandlede tegn, men »goodwill«. Appelkammeret konkluderede, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at det var indehaver af ordet »basmati«, og at indsigelsen dermed ikke opfyldte betingelsen – der er fastsat i forordning nr. 40/94 – om, at der skal foreligge en intellektuel ejendomsret.
Ved dom af 18. januar 2012, Tilda Riceland Private mod KHIM – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, Sml.,
EU:T:2012:13
), annullerede Retten appelkammerets afgørelse af 19. marts 2009. Retten fandt, at appelkammeret havde begået en fejl, da det forkastede indsigelsen med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at det var indehaver af det omhandlede tegn, uden præcist at undersøge, om sagsøgeren i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning havde erhvervet rettighederne til det påberåbte tegn (den nævnte doms præmis 29).
Efter dom BASmALI, nævnt i præmis 11 ovenfor (
EU:T:2012:13
), blev sagen hjemvist til Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret.
Ved afgørelse af 18. december 2013 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at sagsøgeren ikke havde godtgjort brugen af navnet »basmati« som et særpræget tegn i erhvervsmæssig henseende. På denne baggrund undersøgte appelkammeret ikke, om sagsøgeren havde erhvervet rettighederne til dette tegn i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning.
Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
—
Den anfægtede afgørelse annulleres.
—
Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
—
Frifindelse.
—
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet som eneste anbringende anført, at artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er blevet tilsidesat.
For det første har sagsøgeren gjort gældende, at tegnet BASMATI har særpræg, for så vidt som det omfatter en bestemt type ris, der har et vist omdømme på grund af dens kvalitet, duft og andre egenskaber. Sagsøgeren har fremlagt beviser i denne henseende for harmoniseringskontoret. Appelkammeret synes at have tilføjet yderligere et kriterium, ifølge hvilket indehaverretten til tegnet skal være eksklusivt. I denne sammenhæng er tegnet BASMATI ikke anderledes end tegnene CHAMPAGNE eller SWISS CHOCOLATE og vil på samme vis kunne beskyttes ved anlæggelse af søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse. Henset til omstændighederne i denne sag har sagsøgeren anført, at tegnet BASMATI opfylder alle kriterierne for at være beskyttet i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning. For det andet er sagsøgeren af den opfattelse, at selskabet, som udenlandsk producent og eksportør af den omhandlede vare, ville være indehaver af den »goodwill«, der er knyttet til tegnet BASMATI (i fællesskab med andre erhvervsdrivende), selv om et andet selskab faktisk markedsfører varen i Det Forenede Kongerige. Appelkammeret har undladt at tage hensyn til de forhold, som sagsøgeren fremlagde under den administrative procedure. For det tredje kan den omstændighed, at flere erhvervsdrivende anvender deres egne varemærker med særpræg i tilknytning til tegnet BASMATI, ikke være til skade for dette tegns fornødne særpræg.
Harmoniseringskontoret har medgivet, at den fremgangsmåde, som appelkammeret har anvendt – til trods for at den er i overensstemmelse med begrebet fornødent særpræg, som finder anvendelse i henhold til EU-retten – vanskeligt kan forenes med de særlige forhold, der er forbundet med den såkaldte »udvidede« form for søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse og med de afgørelser, der er truffet af Det Forenede Kongeriges domstole. Det materiale, som sagsøgeren har indsendt til sagsakterne, godtgør imidlertid ikke, at basmati-ris af kundekredsen i Det Forenede Kongerige anses for at have et »åbenlyst renommé« på grund af sine særlige kvaliteter, hvilket kriterium kan udledes af retspraksis fra Det Forenede Kongerige. Harmoniseringskontoret har medgivet, at appelkammeret ikke har givet nogen udtrykkelig henvisning i denne henseende. Det fremgår imidlertid af appelkammerets undersøgelse, at hvis det udtrykkeligt havde taget stilling til dette spørgsmål, ville det kunne fastslå, at beviserne i sagen ikke ville gøre det muligt at forbinde tegnet BASMATI med et »åbenlyst renommé«. Endelig har Harmoniseringskontoret for fuldstændighedens skyld anført, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at selskabet var indehaver af en »goodwill«, eller at det ville lide et tab i denne henseende. Harmoniseringskontoret har konkluderet, at såfremt det antages, at appelkammerets standpunkt for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt det traditionelle begreb om fornødent særpræg som et forhold, der gør det muligt at identificere varernes handelsmæssige oprindelse, ligeledes finder anvendelse i tilfælde, hvor der er tale om den såkaldte »udvidede« form for foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, ikke er korrekt, er beviserne i sagen ikke tilstrækkelige til at godtgøre, at den relevante kundekreds i Det Forenede Kongerige anser tegnet BASMATI for at have et »åbenlyst renommé«.
Det bemærkes, at i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejse indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, hvis og i det omfang der i henhold til fællesskabslovgivningen eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn for det første er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EF-varemærkeansøgningen, og tegnet for det andet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.
For så vidt som sagsøgeren til støtte for sin indsigelse har påberåbt sig, at det kan anlægge et søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse som fastsat i Det Forenede Kongeriges lovgivning, skal det bemærkes, at medlemsstatens lovgivning, som finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, er Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges varemærkelov), hvis section 5(4) bl.a. bestemmer:
»Et varemærke kan ikke registreres, hvis eller i det omfang der i Det Forenede Kongerige kan opstilles hindringer for dets brug:
a)
i henhold til en retsregel (navnlig på grundlag af reglen om utilbørlig udnyttelse (law of passing off)), der beskytter et ikke-registreret varemærke eller ethvert andet erhvervsmæssigt anvendt tegn […]«
Det følger af denne bestemmelse, sådan som den er blevet fortolket af de nationale retter, at indsigeren i overensstemmelse med den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse skal bevise, at tre betingelser er opfyldt, nemlig for det første at der er opnået »goodwill« (dvs. tiltrækningskraft på kundekredsen) i forbindelse med det omhandlede ikke-registrerede varemærke eller tegn, for det andet at der er tale om vildledende præsentation fra indehaveren af det yngre varemærke, og for det tredje at der er sket et tab af »goodwill« (jf. dom BASmALI, nævnt i præmis 11 ovenfor,
EU:T:2012:13
, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
Det fremgår desuden af afgørelser truffet af Det Forenede Kongeriges domstole, at et tegn, der tjener til at betegne varer eller tjenesteydelser, kan have opnået et renommé på markedet som omhandlet i gældende ret vedrørende utilbørlig udnyttelse, uanset om det anvendes af flere erhvervsdrivende inden for rammerne af deres erhvervsmæssige virksomhed (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Denne »udvidede« form for søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, som er anerkendt af Det Forenede Kongeriges domstole, gør det således muligt for flere erhvervsdrivende at gøre brug af rettighederne til et tegn, som har opnået et renommé på markedet (dom BASmALI, nævnt i præmis 11 ovenfor,
EU:T:2012:13
, præmis 28).
Appelkammeret har bemærket, at betingelserne om den erhvervsmæssige anvendelse og betydningen af navnet »basmati« skal fortolkes i lyset af EU-rettens ensartede standarder. I denne henseende har appelkammeret anført, at for at opfylde kravet om erhvervsmæssig anvendelse skal et ikke-registreret varemærke eller tegn anvendes som et særpræget element i den forstand, at det skal tjene til at identificere den erhvervsvirksomhed, som udøves af indehaveren. I den foreliggende sag har appelkammeret konkluderet, at beviserne i sagen ikke gør det muligt at fastslå, at sagsøgeren havde anvendt navnet »basmati« som et særpræget tegn i erhvervsmæssig henseende og derfor var en af betingelserne for anvendelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 ikke opfyldt.
Selv om den anfægtede afgørelse er tvetydig, kan det af denne udledes, at appelkammeret vurderede, at den omstændighed, at tegnet BASMATI eventuelt har fornødent særpræg, burde gøre det muligt for sagsøgeren at adskille sin vare fra de andre virksomheders, herunder dem, der ligeledes markedsfører basmati-ris. Dette fremgår bl.a. af den anfægtede afgørelses punkt 33, hvor appelkammeret klart indikerer, at den omstændighed, at basmati-ris markedsføres under forskellige varemærker, »udelukker muligheden« for, at begrebet »basmati« i sig selv kan opfattes som et element, »der kan adskille en virksomheds ris fra de andre virksomheders ris«. Ydermere bemærker appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 25 og 31, at de basmati-ris, som sagsøgeren eksporterer til Det Forenede Kongerige, ikke markedsføres af sagsøgeren, men af et andet selskab. I den anfægtede afgørelses punkt 27 fremhæver appelkammeret desuden, at navnet på en landbrugsvare, hvis import var underlagt visse regler i henhold til Unionens fælles landbrugspolitik, blev opfattet, som om den betegnede varens karakteristika »og ikke […] dens handelsmæssige oprindelse«. Appelkammeret henviser ligeledes til den omhandlede vares »handelsmæssige oprindelse« i den anfægtede afgørelses punkt 29 og 32. I den anfægtede afgørelses punkt 31 anførte appelkammeret desuden, at det »varemærke, der anvendes« til at »identificere« de ris, som sagsøgeren producerer, er TILDA og ikke begrebet »basmati«. Til støtte for denne betragtning bemærkede appelkammeret, at de forhold, der blev fremlagt under forhandlingen, viser, at begrebet »basmati« var blevet anvendt i kombination med varemærker eller selskabsnavne.
Med andre ord fandt appelkammeret, at det omhandlede tegns fornødne særpræg måtte være en følge af den funktion, dette har med henblik på at identificere varernes handelsmæssige oprindelse. Harmoniseringskontoret har under retsmødet bekræftet denne fortolkning af den anfægtede afgørelse.
Appelkammerets fremgangsmåde i den anfægtede afgørelse er imidlertid i denne henseende i strid med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.
Det er ganske vist korrekt, således som appelkammeret har bemærket, at inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 skal det omhandlede tegn anvendes som et særpræget element i den forstand, at det skal tjene til at identificere den erhvervsvirksomhed, som udøves af indehaveren (dom af 29.3.2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar, C-96/09 P, Sml.,
EU:C:2011:189
, præmis 149).
Dette betyder dog ikke, at funktionen med et tegns anvendelse inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 udelukkende er at identificere de omhandlede varer eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Med denne konklusion opstiller appelkammeret en betingelse, der ikke er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, således som sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende i sine skriftlige indlæg.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 omfatter ikke-registrerede varemærker og ethvert »andet tegn«, der er anvendt erhvervsmæssigt. I den forbindelse, og da intet andet er angivet, kan funktionen af det omhandlede tegns anvendelse, afhængig af arten af nævnte tegn, ikke blot være at tjene til den relevante kundekreds’ identifikation af den pågældende vares handelsmæssige oprindelse, men navnlig også at identificere dens geografiske oprindelse og de egenskaber, der er uløseligt forbundet hermed (jf. i denne retning dom Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar, nævnt i præmis 27 ovenfor,
EU:C:2011:189
, præmis 147), eller de karakteristika, der ligger til grund for dens renommé, hvilket Harmoniseringskontoret desuden har anført i sine skriftlige indlæg. Det omhandlede tegn, afhængig af sin art, kan således betegnes som et særpræget element, idet det tjener til at identificere en virksomheds varer eller tjenesteydelser i forhold til en anden virksomheds varer eller tjenesteydelser, bl.a., idet det tjener til at identificere visse varer eller tjenesteydelser i forhold til andre varer eller tjenesteydelser af lignende art. Den af appelkammeret anlagte fremgangsmåde medfører således, at tegn, der anvendes af flere erhvervsdrivende, eller som anvendes i tilknytning til varemærker, er udelukket fra anvendelsesområdet for artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, selv om denne bestemmelse ikke indeholder en sådan udelukkelse. Dette er eksempelvis tilfældet for geografiske angivelser, der ikke registreres i Unionen, og som er omfattet af bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009. Dette er ligeledes tilfældet for tegn, som, selv om de ikke er genstand for en registrering, kan beskyttes ved anlæggelse af søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse. Appelkammeret har desuden selv anført, at anlæggelsen af søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse vedrørte tegn, der gjorde det muligt at adskille en kategori af varer fra »andre varer af lignende art« (den anfægtede afgørelses punkt 19). Det skal ligeledes bemærkes, at den såkaldte »udvidede« form for foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, der er anerkendt af Det Forenede Kongeriges domstole, gør det muligt for flere erhvervsdrivende at råde over rettigheder til et tegn, der har opnået et renommé på markedet.
I den sammenhæng kan visse tegn, selv om de anvendes af flere erhvervsdrivende eller i tilknytning til varemærker, være særprægede elementer, når de gør det muligt at identificere den erhvervsvirksomhed, der udøves af indehaveren. I denne henseende skal det desuden bemærkes, at appelkammeret har anført, under henvisning til
Oxford English Dictionary
, at basmati-ris var en »højtstående variant af indiske ris, som karakterisere[de]s ved sin hvide farve og sin duft, når den [var blevet] kogt«.
Det skal tilføjes, at selv om sagsøgerens varer ganske rigtigt er blevet markedsført under varemærket TILDA, således som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 25, viser sagsakterne fra Harmoniseringskontoret, at begrebet »basmati« ligeledes optræder meget tydeligt på nævnte varers emballage. Det er i denne henseende ubestridt, som anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 25, at sagsøgeren har solgt »indiske basmati-ris« til et andet selskab. Ydermere er det i denne sammenhæng uden betydning, som følge af de grunde, der er blevet anført i det ovenstående, at sagsøgerens varer, der eksporteres til Det Forenede Kongerige, bringes i omsætning på dette område af dette andet selskab og ikke af sagsøgeren selv, hvorfor anvendelsen af det omhandlede tegn ikke nødvendigvis har som funktion at identificere den pågældende vares handelsmæssige oprindelse. Ydermere er der ingen forhold, der gør det muligt inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 at antage, at indsigeren skal bevise, at denne selv har markedsført sine varer på det pågældende område.
De forhold, som appelkammeret har fremført som begrundelse for afvisningen af indsigelsen, gør det ikke muligt at antage, at det omhandlede tegn ikke er blevet anvendt som et særpræget element med det formål at identificere en erhvervsvirksomhed, der udøves af sagsøgeren.
Harmoniseringskontorets øvrige argumenter vil ikke kunne ændre denne konklusion. Navnlig hvad angår Harmoniseringskontorets postulat i sine skriftlige indlæg om, at de forhold, der blev fremsat under forhandlingen, under alle omstændigheder hverken ville have gjort det muligt for appelkammeret at konkludere, at tegnet BASMATI havde opnået et »åbenlyst renommé« på det pågældende område, at sagsøgeren var indehaver af »goodwill«, eller at sagsøgeren ville lide et tab i den henseende, er det ubestridt, at disse spørgsmål ikke blev undersøgt af appelkammeret. Det skal imidlertid bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 udøver Retten en legalitetsprøvelse af Harmoniseringskontorets afgørelser (jf. i denne retning, dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIMI, C-263/09 P, Sml.,
EU:C:2011:452
, præmis 52). Hvis Retten finder, at en sådan afgørelse, som er indbragt for den til prøvelse, er retsstridig, skal den annullere den. Den kan ikke forkaste søgsmålet og herved sætte sin egen begrundelse i stedet for den, der er angivet af den kompetente instans ved Harmoniseringskontoret, som har udstedt den anfægtede retsakt (dom af 25.3.2009, Kaul mod KHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, Sml.,
EU:T:2009:85
, præmis 49, og af 9.9.2010, Axis mod KHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Sml.,
EU:T:2010:375
, præmis 29). Heraf følger, at de argumenter, som Harmoniseringskontoret har fremsat i sine skriftlige indlæg, ikke kan føre til Harmoniseringskontorets frifindelse i sagen.
Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal sagsøgerens eneste anbringende tages til følge, og den anfægtede afgørelse annulleres.
Sagens omkostninger
I henhold til procesreglementets artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
Harmoniseringskontoret har tabt sagen, idet den anfægtede afgørelse annulleres, og da sagsøgeren har påstået Harmoniseringskontoret tilpligtet at betale sagens omkostninger, bør det derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Sjette Afdeling):

1)
Afgørelsen, der blev truffet den 18. december 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1086/2012-4), annulleres.

2)
Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Tilda Riceland Private Ltd afholdte omkostninger.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. september 2015.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.