CELEX: 62008TJ0508
Ochranná známka Společenství
Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství
Vyobrazení reproduktoru
Skutečnost, že OHIM vyhoví rozsudku zrušujícímu rozhodnutí jeho odvolacích senátů
Článek 63 odst. 6 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 65 odst. 6 nařízení (ES) č. 207/2009]
Absolutní důvod pro zamítnutí
Označení tvořené výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu
Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009]

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 17. září 2003 podala žalobkyně, společnost Bang & Olufsen A/S, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky
a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné
známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením
Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže vyobrazené trojrozměrné označení:
Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do tříd 9 a 20 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění
výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají
následujícímu popisu:
–        třída 9: „Elektrické a elektronické přístroje a zařízení pro analogový, digitální nebo optický příjem, zpracování, reprodukce,
regulace nebo distribuce zvukových signálů, reproduktory“;
–        třída 20: „Hi-fi nábytek“.
Rozhodnutím ze dne 1. března 2005 průzkumový referent na základě článku 38 nařízení č. 40/94 (nyní článek 37 nařízení č. 207/2009)
přihlášku ochranné známky Společenství pro všechny výrobky uvedené v předcházejícím bodě zamítl poté, co měl za to, že se
na přihlášenou ochrannou známku vztahuje důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7
odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009]. Měl v podstatě za to, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost
a že nezískala rozlišovací způsobilost užíváním v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009).
Dne 27. dubna 2005 podala žalobkyně u OHIM proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení
č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
Rozhodnutím ze dne 22. září 2005 první odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94
brání zápisu dotčeného označení, neboť toto označení postrádá inherentní rozlišovací způsobilost. Odvolací senát konstatoval,
že i když tvar výrobku tvořící přihlášenou ochrannou známku a vycházející hlavně z estetických hledisek vykazuje neobvyklé
charakteristické rysy, žalobkyně neprokázala, že tento tvar má rozlišovací způsobilost, a že tak ve vnímání cílových spotřebitelů
plní funkci ochranné známky.
Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 29. prosince 2005 podala žalobkyně žalobu, zapsanou do rejstříku pod číslem T‑460/05,
směřující ke zrušení uvedeného rozhodnutí a založenou na dvou důvodech vycházejících z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7
odst. 3 nařízení č. 40/94. Žalobkyně zejména zdůraznila, že odvolací senát její přihlášku neprozkoumal na základě posledně
uvedeného ustanovení.
Rozhodnutím ze dne 24. února 2006 odvolací senát své rozhodnutí ze dne 22. září 2005 opravil. Uvedl, že se dopustil zjevného
pochybení tím, že přihlášku k zápisu neprozkoumal na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94. Měl za to, že takové pochybení
spadá do působnosti pravidla 53 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94
(Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), a podle tohoto pravidla uvedenou přihlášku prozkoumal. V důsledku toho odvolací
senát své rozhodnutí ze dne 22. září 2005 opravil, když upřesnil, že se přihláška k zápisu podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94
rovněž zamítá z důvodu, že důkazy poskytnuté žalobkyní nejsou dostačující pro prokázání rozlišovací způsobilosti přihlášené
ochranné známky získané užíváním.
Žalobkyně předložila své vyjádření k obsahu opravy podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 3. května 2006.
Rozsudkem ze dne 10. října 2007, Bang & Olufsen v. OHIM (Tvar reproduktoru) (T‑460/05, Sb. rozh. s. II‑4207), Tribunál žalobě
vyhověl na základě důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
Tribunál nejprve připomněl argumenty rozvinuté každým účastníkem řízení a při této příležitosti v bodě 24 svého rozsudku uvedl,
že OHIM má za to, že není jisté, zda stanovisko zaujaté odvolacím senátem je správné, a že v tomto ohledu OHIM požádal Tribunál,
aby určil, zda tvar vycházející hlavně z estetických hledisek, který ale nedává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7
odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009] a který se podstatným
způsobem odlišuje od tvaru běžně užívaného v oblasti obchodu, může plnit funkci ochranné známky.
Následně pak Tribunál ve fázi svých závěrů v bodech 40 až 45 svého rozsudku uvedl následující:
„40      Přezkum všech výše uvedených prvků ztvárnění, které tvoří přihlášenou ochrannou známku, umožňuje dospět k závěru, že tvar
ochranné známky je skutečně specifický a nelze jej považovat za zcela běžný. Tělo reproduktoru je tak tvořeno kuželem, který
se podobá tužce nebo varhanní píšťale, jehož špičatá část se dotýká čtvercového základu. Kromě toho je dlouhý obdélníkový
panel připevněn pouze k jedné straně tohoto kuželu a zesiluje dojem, že váha tohoto celku spočívá pouze na hrotu, který se
sotva dotýká čtvercového základu. Tímto způsobem tento celek tvoří nápadný a snadno zapamatovatelný design.
41      Všechny tyto charakteristické rysy přihlášenou ochrannou známku vzdalují od obvyklých tvarů výrobků spadajících do téže kategorie,
které běžně nacházíme v oblasti obchodu a které zpravidla mají pravidelné pravoúhlé linie. V tomto ohledu se ostatně v bodě
14 [rozhodnutí ze dne 22. září 2005] tvrdí, že ,není žádných pochyb o tom, že přihlášená ochranná známka je určitými aspekty
nápadná‘. Dále je v něm upřesněno:
,[...] v porovnání s běžným reproduktorem je nadmíru vysoká a úzká. Kromě toho je střední část reproduktoru tvořena trubkou
spojenou s převráceným kuželem, což je neobvyklé. Vrchol kuželu je připevněn ke čtvercovému základu.‘
42      Je tedy třeba konstatovat, že se přihlášená ochranná známka podstatným způsobem odlišuje od zvyklostí daného odvětví. Vykazuje
totiž dostatečně specifické a arbitrární charakteristické rysy, které mohou upoutat pozornost průměrného spotřebitele a umožnit
mu být informován o tvaru výrobků žalobkyně. Nejde tak o jeden z obvyklých tvarů výrobků dotyčného odvětví ani o pouhou variantu
těchto obvyklých tvarů, ale o tvar, který má zvláštní vzhled, který s ohledem rovněž na estetický výsledek celku může zaujmout
pozornost dotyčné veřejnosti a umožnit jí odlišit výrobky, kterých se týká přihláška k zápisu, od výrobků, které mají jiný
obchodní původ [...]
43      I když existence zvláštních nebo originálních charakteristických rysů nepředstavuje podmínku zápisu
sine qua non
, nic to totiž nemění na tom, že jejich výskyt může naopak dodat požadovaný stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známce,
která by ji jinak postrádala.
44      Pokud jde o argumentaci odvolacího senátu, podle níž tvar výrobku tvořící přihlášenou ochrannou známku nemůže z hlediska dotčených
spotřebitelů plnit funkci ochranné známky z toho důvodu, že ochranná známka vychází hlavně z estetických hledisek [...], stačí
konstatovat, že jelikož relevantní veřejnost vnímá označení jako údaj o obchodním původu výrobku nebo služby, skutečnost,
že toto označení plní, či neplní zároveň jinou funkci než funkci údaje o obchodním původu, nemá dopad na jeho rozlišovací
způsobilost [...]
45      S ohledem na všechny předcházející úvahy je namístě dospět k závěru, že odvolací senát tím, že měl za to, že přihlášená ochranná
známka postrádá rozlišovací způsobilost, nesprávně použil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z něhož vyplývá, že minimální
rozlišovací způsobilost stačí pro to, aby se důvod pro zamítnutí zápisu vymezený v tomto článku nepoužil [...]“
Dne 19. listopadu 2007 prezidium odvolacích senátů OHIM přidělilo věc prvnímu odvolacímu senátu.
Sděleními ze dne 26. února a 22. dubna 2008 odvolací senát žalobkyni vyzval, aby předložila své vyjádření k použití čl. 7
odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94, přičemž upřesnil, že tvar uvedený v přihlášce může být považován za označení
tvořené výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.
Dopisy ze dne 31. března a 28. května 2008 žalobkyně předložila své vyjádření, když měla za to, že odvolacímu senátu nepřísluší,
aby přezkoumal nové absolutní důvody pro zamítnutí vzhledem k tomu, že mu věc vrátil Tribunál. Kromě toho měla za to, že se
čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 použije pouze na případy, kdy tvar výrobku určuje výlučně jeho hodnotu,
a nikoli v případě, kdy je tvar vnímán hlavně jako označení původu či pouze jako jeden z mnoha charakteristických rysů, které
mohou ovlivnit výběr spotřebitele.
Rozhodnutím ze dne 10. září 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM rozhodnutí průzkumového referenta
ze dne 1. března 2005 zrušil v rozsahu, v němž dospělo k závěru, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost
ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Naproti tomu měl odvolací senát za to, že je příslušný k průzkumu přihlášky
dotčeného označení na základě jiných absolutních důvodů pro zamítnutí, než je důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení č. 40/94, a uvedenou přihlášku zamítl, když měl za to, že dotčené označení je tvořeno výlučně tvarem, který
dává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

Návrhová žádání účastníků a řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
–        zrušil bod 2 výroku napadeného rozhodnutí;
–        uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM navrhuje, aby Tribunál:
–        zamítl žalobu;
–        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Na jednání dne 7. dubna 2011 žalobkyně předala rozhodnutí, která OHIM vydal ve třech věcech, z nichž dvě již byly zmíněny
v žalobě a vztahují se k přihláškám ochranných známek Společenství týkajícím se trojrozměrných označení. Žalobkyně uvedla,
že si přeje tato rozhodnutí uplatnit k dokreslení své řeči. Předala rovněž výňatek ze studie institutu týkající se práva ochranných
známek Společenství. OHIM, který byl vyzván, aby se vyjádřil k předání těchto dokumentů, na jednání uvedl, že nemá námitek
proti jejich založení do spisu ve věci.

Právní otázky
Úvodem je třeba uvést, že výňatek ze studie institutu, který předložila žalobkyně poprvé před Tribunálem, jak bylo uvedeno
v bodě 19 výše, obsahuje návrhy formulované uvedeným institutem k tomu, aby byl v budoucnu změněn čl. 7 odst. 1 písm. e) bod
iii) nařízení č. 40/94. Není třeba vyjadřovat se k přípustnosti takového dokumentu, stačí konstatovat, že pro účely projednávané
věci postrádá jakoukoli relevanci.
Kromě toho OHIM uvedl, že příloha A 4 žaloby, a sice právní stanovisko k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení
č. 40/94 vydané třetí osobou pro účely tohoto řízení, je nepřípustná, jelikož nebyla předložena již před odvolacím senátem.
Tato písemnost, předložená poprvé před Tribunálem, nemůže být vzata v úvahu. Cílem žaloby podané k Tribunálu je totiž přezkum
legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009), takže
úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly před ním předloženy poprvé. Výše
uvedený dokument je tedy třeba odmítnout jako nepřípustný, aniž by bylo nutno zkoumat jeho důkazní sílu [viz v tomto smyslu
rozsudek Tribnálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Sb. rozh. s. II‑4891,
bod 19 a citovaná judikatura].
V žalobě žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 65 odst. 6
nařízení č. 207/2009) a z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že v rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 1. března 2005 a v rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 22. září 2005,
jakož i v rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše, již bylo rozhodnuto, že se čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94
na přihlášenou ochrannou známku nepoužije. V tomto ohledu má zejména za to, že v uvedeném rozsudku Tribunál konstatoval, že
estetická hlediska nemají nic společného s rozlišovací způsobilostí přihlášené ochranné známky. Žalobkyně rovněž uvádí, že
v průběhu řízení, které vedlo k výše uvedenému rozsudku Tvar reproduktoru, OHIM jasně tvrdil, že dotčené označení je tvořeno
tvarem vycházejícím hlavně z estetických hledisek, který ale nedává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e)
bodu iii) nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy nemohl provést nový průzkum s ohledem na takové ustanovení. Kromě toho žalobkyně
uvádí, že OHIM již povolil zápis trojrozměrných označení s určitým designem jako ochranných známek Společenství.
Podpůrně v případě, že by se mělo za to, že se OHIM ani Tribunál ještě nevyjádřily k použitelnosti čl. 7 odst. 1 písm. e)
bodu iii) nařízení č. 40/94 v projednávané věci, se žalobkyně domnívá, že odvolací senát měl uplatnit rozsudek Tvar reproduktoru,
bod 10 výše, a to pouze provedením zápisu přihlášené ochranné známky bez možnosti vznést jiný absolutní důvod pro zamítnutí.
Žádné ustanovení právních předpisů nestanoví, že v takovém případě, jako je případ dotčený v projednávané věci, může být přihláška
ochranné známky znovu prozkoumána odvolacím senátem na základě nových absolutních důvodů pro zamítnutí. Takový průzkum není
možný ani ve světle judikatury, jelikož se judikatura citovaná v napadeném rozhodnutí netýká použití čl. 63 odst. 6 nařízení
č. 40/94. Absolutní důvod pro zamítnutí vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 měl být uplatněn
od začátku řízení, podobně jako všechny ostatní absolutní důvody pro zamítnutí. Na podporu své argumentace se žalobkyně odvolává
rovněž na čl. 1d odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů
OHIM (Úř. věst. L 28, s. 11), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2082/2004 ze dne 6. prosince 2004 (Úř. věst. L 360, s. 8).
Konečně žalobkyně uplatňuje rozsudky Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips (C‑299/99, Recueil, s. I‑5475) a ze dne
8. dubna 2003, Linde a další (C‑53/01 až C‑55/01, Recueil, s. I‑3161) a dodává, že jelikož důvod stanovený v čl. 7 odst. 1
písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 představuje předběžnou překážku, která může zabránit zápisu označení a že nebyl uplatněn
před přezkumem důvodu stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, pokud jde o přihlášku ochranné známky, nemůže být
již přezkoumán a namítán proti této přihlášce k zápisu.
OHIM opodstatněnost žalobního důvodu vzneseného žalobkyní zpochybňuje.
Závěry Tribunálu
Úvodem je třeba uvést, že průzkumový referent ve svém rozhodnutí ze dne 1. března 2005 ani odvolací senát ve svém rozhodnutí
ze dne 22. září 2005 se nevyjádřili k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 na přihlášenou ochrannou
známku. Stejně tak Tribunál v rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše, a zejména v jeho bodech 40 až 45 rozhodl pouze o rozlišovací
způsobilosti dotčeného označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tribunál se nevyjádřil k použití čl. 7
odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 na uvedené označení.
Argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát nemohl prozkoumat přihlášenou ochrannou známku s ohledem na takové ustanovení
z důvodu, že uvedený rozsudek již rozhodl o otázce použití tohoto ustanovení na uvedenou ochrannou známku, tedy není opodstatněný.
Je nutno připomenout, že v rámci žaloby podané před soudem Evropské unie proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM je OHIM povinen
na základě článku 233 ES a čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 provést nezbytná opatření, aby vyhověl případnému zrušujícímu
rozsudku soudu Unie.
Podle ustálené judikatury nepřísluší Tribunálu ukládat OHIM příkazy a přísluší OHIM, aby případně vyvodil důsledky z výroku
a odůvodnění rozsudků Tribunálu [rozsudky Tribunálu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform),
T‑331/99, Recueil, s. II‑433, bod 33 a ze dne 13. června 2007, IVG Immobilien v. OHIM (I), T‑441/05, Sb. rozh. s. II‑1937,
bod 13].
V tomto rámci čl. 1d odst. 1 nařízení č. 216/96 ve znění pozdějších předpisů stanoví, pokud jde o vrácení případu na základě
rozhodnutí soudů Unie, že pokud podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 opatření nezbytná k tomu, aby se vyhovělo rozhodnutí
soudů Unie rušícímu zcela nebo částečně rozhodnutí odvolacího senátu nebo velkého senátu OHIM, zahrnují nové přezkoumání případu,
který byl předmětem daného rozhodnutí, odvolacím senátem, rozhodne prezidium, zda je případ přidělen tomu senátu, který vydal
rozhodnutí, jinému senátu, nebo velkému senátu OHIM.
V tomto ohledu za předpokladu, že by označení, které je předmětem přihlášky ochranné známky Společenství, Tribunál na rozdíl
od toho, jak rozhodl OHIM, považoval za označení, na které se nevztahuje jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených
v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, vede skutečnost, že Tribunál zruší rozhodnutí OHIM zamítající zápis uvedené ochranné známky,
nezbytně k tomu, že OHIM, kterému přísluší, aby z výroku a z odůvodnění rozsudku Tribunálu vyvodil důsledky, znovuzahájí průzkumové
řízení o přihlášce dotčené ochranné známky a zamítne ji, pokud má za to, že se na dotčené označení vztahuje jiný absolutní
důvod pro zamítnutí uvedený v tomtéž ustanovení [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2007, Ekabe International
v. OHIM – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, Sb. rozh. s. II‑4307, bod 50].
Na základě čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009) musí totiž OHIM v rámci přezkumu absolutních
důvodů pro zamítnutí zkoumat z moci úřední relevantní skutečnosti, které by jej mohly vést k uplatnění absolutního důvodu
pro zamítnutí. Jestliže OHIM zjistí existenci skutečností odůvodňujících uplatnění některého absolutního důvodu pro zamítnutí,
musí o tom informovat přihlašovatele a umožnit mu vzít zpět nebo změnit jeho přihlášku nebo předložit jeho vyjádření podle
čl. 38 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 37 odst. 3 nařízení č. 207/2009) [rozsudek Tribunálu ze dne 15. března 2006, Develey
v. OHIM (Tvar plastové láhve), T‑129/04, Sb. rozh. s. II‑811, body 16 a 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2008,
Hartmann v. OHIM (E), T‑302/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42].
Je třeba dodat, že podle ustálené judikatury stačí, že se uplatní jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7
odst. 1 nařízení č. 40/94 k tomu, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství [viz rozsudek Soudního
dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561, bod 29 a rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu 2007,
RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Sb. rozh. s. II‑4413, bod 43 a citovaná judikatura].
V projednávané věci Tribunál rozsudkem Tvar reproduktoru, bod 10 výše, zrušil rozhodnutí ze dne 22. září 2005 z důvodů uvedených
v bodě 12 rozsudku v projednávané věci. Odvolací senát z tohoto rozsudku vyvodil důsledky v bodě 1 výroku napadeného rozhodnutí,
když zrušil rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 1. března 2005 v rozsahu, v němž dospěl k závěru, že přihlášená ochranná
známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
Kromě toho odvolací senát, který měl za to, že může existovat nebezpečí, že se na přihlášku ochranné známky podanou žalobkyní
vztahuje jiný absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, právem provedl nový průzkum této přihlášky.
Žalobkyně nicméně uvádí, že absolutní důvod pro zamítnutí vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94
již nemohl být uplatněn v rámci nového průzkumu provedeného OHIM, jelikož podle jejího názoru měl být tento důvod přezkoumán
od začátku řízení před přezkumem důvodu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
V tomto ohledu je třeba uvést, že čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyjmenovává různé absolutní důvody pro zamítnutí, které
mohou být namítány proti zápisu přihlášky ochranné známky, aniž však uvádí pořadí, ve kterém mají být tyto důvody přezkoumány.
A na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z rozsudků Philips a Linde a další, bod 26 výše, nevyplývá, že absolutní důvod pro
zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 představuje důvod pro zamítnutí, který musí být přezkoumán
před důvodem uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
V rozsudku Linde a další, bod 26 výše (bod 67), Soudní dvůr zejména zdůraznil, že z čl. 3 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS
ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989 L 40, s. 1,
ustanovení v podstatě totožné s čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94), jasně vyplývá, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených
v tomto ustanovení je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum.
V rozsudcích Philips a Linde a další, bod 26 výše, Soudní dvůr rozhodl, že jelikož je čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104
předběžnou překážkou, která může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku mohlo být zapsáno, vyplývá z toho,
že je-li splněno jediné z kritérií uvedených v tomto ustanovení, takové označení nemůže být zapsáno jako ochranná známka (výše
uvedený rozsudek Linde a další, bod 44). Soudní dvůr dodal, že takové označení nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost
užíváním ve smyslu odstavce 3 uvedeného ustanovení (rozsudek Philips, bod 26 výše, body 74 až 76 a rozsudek Linde a další,
bod 26 výše, bod 44).
Vzhledem k tomu, že je čl. 3 odst. 1 písm. e) a odst. 3 směrnice 89/104 v podstatě totožný s čl. 7 odst. 1 písm. e) a odst. 3
nařízení č. 40/94, z rozsudků Philips a Linde a další, bod 26 výše, vyplývá, že označení, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1
písm. e) nařízení č. 40/94, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, zatímco
tato možnost podle posledně uvedeného ustanovení existuje, pokud jde o označení, kterých se týkají důvody pro zamítnutí stanovené
v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a v čl. 7 odst. 1 písm. c) a d) uvedeného nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c)
a d) nařízení č. 207/2009].
V důsledku toho průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, vede-li ke zjištění, že je splněno
jedno z kritérií uvedených v tomto ustanovení, zbavuje povinnosti provést průzkum téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 3
téhož nařízení, jelikož nemožnost zápisu tohoto označení je v takovém případě dána (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora
ze dne 20. září 2007, Benetton Group, C‑371/06, Sb. rozh. s. I‑7709, bod 26). Toto zbavení povinnosti vysvětluje zájem na
tom, aby byl proveden předběžný průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 v případě, kdy by bylo
možné použít několik absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v uvedeném odstavci 1, aniž by však takové zbavení povinnosti
mohlo být vykládáno tak, že zahrnuje povinnost předběžného průzkumu téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení
č. 40/94.
V projednávaném případě přitom otázka, zda by dotčený tvar reproduktoru mohl získat rozlišovací způsobilost užíváním, třebaže
o ní bylo diskutováno ve fázi rozhodnutí ze dne 22. září 2005 a věci, ve které byl vydán rozsudek Tvar reproduktoru, bod 10
výše, v rámci přezkumu použití čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, v tomto řízení diskutována není.
Za těchto okolností neexistuje žádný důvod, který by bránil tomu, aby přezkum důvodu vycházejícího z čl. 7 odst. 1 písm. e)
bodu iii) nařízení č. 40/94 mohl odvolací senát provést po přezkumu důvodu vycházejícího z čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení,
přičemž je třeba ještě připomenout, že tento nový přezkum nemá nic společného s otázkou, zda dotčený tvar reproduktoru může
užíváním získat rozlišovací způsobilost.
Odvolací senát se tedy v projednávané věci nedopustil žádného právního pochybení, když poté, co měl za to, že se v projednávané
věci může uplatnit nový absolutní důvod pro zamítnutí, provedl průzkum označení s ohledem na důvod vycházející z čl. 7 odst. 1
písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.
Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož OHIM již povolil zápis trojrozměrných označení majících určitý design jako ochranných
známek Společenství, žalobkyně předala rozhodnutí vydaná OHIM, jak bylo uvedeno v bodě 19 výše, avšak její argument nemůže
obstát.
Je třeba připomenout, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty musejí
přijímat na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli diskreční pravomoci. Způsobilost
označení k zápisu jako ochranné známka Společenství tedy musí být posuzována pouze na základě tohoto nařízení tak, jak je
vykládáno soudem Unie, a nikoli na základě dřívější praxe OHIM [viz rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Sb. rozh. s. II‑1927, bod 45 a citovaná judikatura].
Konečně pokud jde o argument, podle něhož OHIM již před Tribunálem v rámci věci, ve které byl vydán rozsudek Tvar reproduktoru,
bod 10 výše, uznal, že označení dotčené v projednávané věci nemůže spadat do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení
č. 40/94, je třeba připomenout, že vzhledem k nezávislosti předsedy a členů odvolacích senátů OHIM, která je zakotvena v čl. 131
odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 136 odst. 4 nařízení č. 207/2009), nejsou tito vázáni stanoviskem, jaké OHIM zaujal ve
sporu před soudem Unie [rozsudek Tribunálu ze dne 25. března 2009, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Sb. rozh. s. II‑737,
bod 99].
V důsledku toho odvolací senát nebyl vázán stanoviskem přijatým OHIM před Tribunálem ve věci estetického charakteru tvaru
dotčeného v projednávané věci, jak bylo uvedeno v bodě 24 rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše. Odvolací senát tedy v napadeném
rozhodnutí nemusel uvádět důvody, pro které se od něj odchýlil (viz obdobně rozsudek ARCOL, bod 50 výše, bod 100).
Z předcházejícího vyplývá, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 není opodstatněný a musí
být zamítnut.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně připomíná vznik čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 a judikaturu Soudního dvora, podle níž smyslem existence
absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v tomto ustanovení je zabránit, aby ochrana práv z ochranné známky vedla k tomu,
že jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem
u výrobků konkurentů (rozsudek Philips, bod 26 výše, bod 78). Podle žalobkyně se tato judikatura netýká tvarů, které spadají
do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) uvedeného nařízení.
Žalobkyně tvrdí, že uvedené ustanovení musí být vykládáno striktně, jelikož užívá slovo „výlučně“. Podle ní musí podstatná
hodnota výrobku vycházet ze všech prvků tvaru výrobku a pokud hodnota výrobku pochází z jiných prvků než z tvaru, musejí být
tyto prvky zohledněny. Skutečnost, že uvedený tvar vykazuje odlišný, zvláštní vzhled, který případně přispívá k tomu, že výrobek
je u spotřebitele přitažlivější a má pro něj větší hodnotu, nestačí k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.
Pokud jde o hodnotu dotčeného výrobku, žalobkyně nejprve tvrdí, že v jejím odvětví činnosti spotřebitel zohlední jiné prvky,
než tvar, a sice funkční charakteristické rysy výrobku, jeho značku a jeho obchodní podporu. V tomto ohledu napadené rozhodnutí
zpochybňuje v rozsahu, v němž v jeho bodech 27 a 28 odvolací senát uvedl, že především není určující znát kvalitu zvuku dotčeného
reproduktoru, způsob jeho uvádění na trh či image výrobce.
Dále se hodnota výrobku nesmí týkat jakéhokoli tvaru, který má nápadné ztvárnění, který upoutá pozornost nebo který je diktován
estetickými hledisky, neboť v podobném případě by jako ochranné známky Společenství mohly být zapsány pouze výrobky všedních
tvarů. Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 se týká takových tvarů, jako jsou bižuterie, sochy či jiná umělecká
díla, pro které je přirozené, že hodnota výrobku závisí v široké míře na jeho tvaru.
Konečně, samotná skutečnost, že tvar takového výrobku, jako je reproduktor, byl zapsán v jednom či několika členských státech
jako (průmyslový) vzor a může být chráněn v Unii autorským právem, nemá dopad na otázku, zda tento tvar může být chráněn rovněž
jako ochranná známka.
Pokud jde o tvar výrobku dotčeného v projednávané věci, žalobkyně tvrdí, že dotčený spotřebitel bude veden fungováním či výkony
výrobku, a sice technickými vlastnostmi reproduktorů, proslulostí a luxusní povahou značky Bang & Olufsen, obchodní podporou
výrobku, jakož i jeho designem.
OHIM opodstatněnost žalobního důvodu žalobkyně zpochybňuje.
Závěry Tribunálu
Tvar výrobku patří mezi označení, která mohou tvořit ochrannou známku. To vyplývá, pokud jde o ochrannou známku Společenství,
z článku 4 nařízení č. 40/94 (nyní článek 4 nařízení č. 207/2009), podle kterého může být ochrannou známkou Společenství jakékoliv
označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, kresby, tvar výrobku a jeho balení, pokud je toto označení způsobilé
rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září
2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, Sb. rozh. s. I-08403, bod 39 a citovaná judikatura).
Na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 se však do rejstříku nezapíšou označení, která jsou tvořena výlučně tvarem,
který vyplývá ze samotné povahy výrobku nebo tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, anebo tvarem,
který dává výrobku podstatnou hodnotu.
Podle judikatury musí být každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vykládán v závislosti
na obecném zájmu, na němž stojí tento důvod (viz rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 43 a citovaná judikatura).
Pro určitá trojrozměrná označení tvořená tvarem výrobku, na která se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94
[nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009], tak soud Unie již uvedl, že smyslem existence důvodů pro zamítnutí
zápisu stanovených v tomto ustanovení je zabránit, aby ochrana práv z ochranné známky vedla k tomu, že jejímu majiteli bude
přiznán monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů
(rozsudky Philips, bod 26 výše, bod 78; Linde a další, bod 26 výše, bod 72 a Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 43), přičemž
je třeba uvést, že zápis dotčených tvarů může majiteli ochranné známky umožnit, aby ostatním podnikům zakázal nejen užívání
téhož tvaru, ale též užívání tvarů podobných (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 56).
Zaprvé žalobkyně uvádí, že se tento smysl existence důvodů pro zamítnutí zápisu netýká tvarů, které spadají do působnosti
čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94. Žádná skutečnost však neumožňuje mít za to, že smysl existence důvodu
pro zamítnutí zápisu, kterého se týká posledně uvedené ustanovení, je odlišné povahy od té, kterou uvedla judikatura pro důvod
pro zamítnutí uvedený v odst. 1 písm. e) bodu ii) téhož článku 7, a to v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně.
V tomto ohledu, jak uvedl generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer v bodech 30 a 31 svého stanoviska vydaného ve věci, ve které
byl vydán rozsudek Philips, bod 26 výše (Recueil, s. I‑5478), týkající se čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104, který je
v podstatě totožný s čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, bezprostředním účelem zákazu zápisu tvarů, které jsou čistě
funkční nebo které dávají výrobku podstatnou hodnotu, je zabránit tomu, aby výlučné a trvalé právo, které přiznává ochranná
známka, mohlo sloužit k zachování jiných práv, na která zákonodárce chtěl uplatnit „promlčecí lhůty“.
Podobně jako důvod pro zamítnutí zápisu týkající se tvarů výrobků nezbytných pro dosažení technického výsledku i důvod, který
se týká zamítnutí zápisu označení, která jsou tvořena výlučně tvary, které dávají výrobkům podstatnou hodnotu, spočívá v zabránění
tomu, aby byl takovým tvarům přiznán monopol.
Zadruhé žalobkyně tvrdí, že dotčený tvar nemohl spadat pod čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94.
Dotčené označení je přitom skutečně tvořeno výlučně takovým tvarem, který byl vyobrazen v bodě 2 tohoto rozsudku.
Jak již bylo konstatováno v bodě 40 rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše, který není zpochybněn, představuje uvedený tvar
tělo reproduktoru tvořené kuželem, který se podobá tužce nebo varhanní píšťale, jehož špičatá část se dotýká čtvercového základu,
a dlouhým obdélníkovým panelem připevněným pouze k jedné straně tohoto kuželu, a který zesiluje dojem, že váha tohoto celku
spočívá pouze na hrotu, který se sotva dotýká čtvercového základu, takže tento celek tvoří nápadný a snadno zapamatovatelný
design.
Dále pak, pokud jde o argument, podle něhož měl odvolací senát zohlednit jiné prvky než tvar, zejména technické vlastnosti
dotčeného výrobku, a konstatovat, že tvar nedává tomuto výrobku podstatnou hodnotu, je třeba nejprve uvést, že se Soudní dvůr
již vyjádřil ke zohlednění vnímání dotčené veřejnosti v případě věci týkající se použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení
č. 40/94.
V tomto ohledu Soudní dvůr rozhodl, že na rozdíl od případu, na který se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94,
kdy musí být nutně zohledněno vnímání cílové veřejnosti, neboť je podstatné pro určení, zda označení, které je podáno za účelem
zápisu jako ochranná známka, umožňuje rozlišit dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, taková povinnost
nemůže být uložena v rámci odst. 1 písm. e) uvedeného článku (viz rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 75 a citovaná
judikatura).
Soudní dvůr měl za to, že předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem není rozhodujícím prvkem v rámci uplatnění
důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, ale může nanejvýš představovat prvek posouzení
užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení (rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 76).
V projednávaném případě, pokud jde o použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94, je třeba uvést, že design
je pro dotčený výrobek prvkem, který bude velmi významný při volbě spotřebitele, třebaže spotřebitel zohlední rovněž jiné
charakteristické rysy dotčeného výrobku.
Tvar, pro který byl zápis požadován, totiž svědčí o zcela zvláštním designu a sama žalobkyně zejména v bodě 92 žaloby připouští,
že je tento design základním prvkem její strategie ochranných známek a že zvyšuje přitažlivost dotčeného výrobku, to znamená
jeho hodnotu.
Kromě toho ze skutečností uvedených v bodě 33 napadeného rozhodnutí, a sice z výňatků z internetových stránek distributorů,
z prodeje dražbou či z prodeje použitých výrobků vyplývá, že v prvé řadě jsou zdůrazněny estetické charakteristické rysy tohoto
tvaru a že je takový tvar vnímán jako jakási čistá skulptura, která je protáhlá a nadčasová pro reprodukci hudby, což z něj
činí podstatný prvek jakožto argument podpory prodeje.
V projednávaném případě se tedy nezdá, že by se odvolací senát dopustil jakéhokoli pochybení, když měl za to, že nezávisle
na jiných charakteristických rysech dotčeného výrobku tvar, pro který byl zápis požadován, dává uvedenému výrobku podstatnou
hodnotu.
Kromě toho je třeba dodat, že skutečnost, že se má za to, že tvar dává výrobku podstatnou hodnotu, nevylučuje, že jiné charakteristické
rysy výrobku, jako jsou technické vlastnosti dotčené v projednávané věci, mohou dotčenému výrobku rovněž propůjčovat významnou
hodnotu.
Odvolací senát tedy mohl právem dospět k závěru, že dotčené označení spadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii)
nařízení č. 40/94.
V důsledku toho žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 není opodstatněný
a musí být zamítnut.
S ohledem na vše výše uvedené musí být žaloba zamítnuta.

K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení,
pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně
neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (osmý senát)
rozhodl takto:
1)
Žaloba se zamítá.
2)
Společnosti Bang & Olufsen A/S se ukládá náhrada nákladů řízení.
Truchot
Martins Ribeiro
Kanninen
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. října 2011.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: angličtina.