CELEX: 62014TJ0136
Marcă comunitară
Procedură de opoziție
Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BASmALI
Marca anterioară neînregistrată sau semnul anterior BASMATI
Motiv relativ de refuz
Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009

Istoricul cauzei
La 4 noiembrie 2003, intervenienta, Siam Grains Co. Ltd, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (
JO L 78, p. 1
)].
Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:
Produsul pentru care s‑a solicitat înregistrarea face parte din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare, și corespunde următoarei descrieri: „orez cu bobul lung”.
Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în
Buletinul mărcilor comunitare
nr. 37/2004 din 13 septembrie 2004.
La 10 decembrie 2004, United Riceland Private Ltd, devenită Tilda Riceland Private Ltd, reclamanta, a formulat opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsul menționat la punctul 3 de mai sus.
Opoziția s‑a întemeiat pe marca anterioară neînregistrată sau pe semnul anterior BASMATI, utilizat în comerțul cu orez.
Motivul invocat în susținerea opoziției este cel menționat la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009]. Reclamanta a invocat în special faptul că poate împiedica, în temeiul dreptului aplicabil în Regatul Unit, utilizarea mărcii solicitate printr‑o acțiune în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off).
La 28 ianuarie 2008, divizia de opoziție a respins opoziția în totalitate. Aceasta a apreciat în special că reclamanta nu a depus documentele care să descrie modul în care era comercializat orezul pe care îl exporta în Regatul Unit. În aceste condiții, reclamanta nu ar fi reușit să dovedească dobândirea „goodwill”‑ului necesar pentru a avea câștig de cauză în temeiul legislației privind utilizarea abuzivă a unei denumiri aplicabile în Regatul Unit.
La 20 martie 2008, reclamanta a introdus o cale de atac la OAPI în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva deciziei diviziei de opoziție.
Prin decizia din 19 martie 2009, Camera întâi de recurs a OAPI a respins calea de atac apreciind, în esență, că partea care a formulat opoziția trebuie, în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, să demonstreze calitatea de titular al dreptului pe care se întemeiază opoziția. Or, în speță, reclamanta nu ar fi demonstrat că era titularul dreptului invocat. Mai precis, camera de recurs a considerat că termenul „basmati” nu este o marcă sau un semn care să intre în sfera drepturilor de proprietate, ci doar o desemnare curentă a unei varietăți de orez. Termenul „basmati” ar fi unul generic. Pe de altă parte, camera de recurs a subliniat că proprietatea protejată prin acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu se referă la semnul în cauză, ci la „goodwill”. Camera de recurs a concluzionat că reclamanta nu a demonstrat că deține proprietatea termenului „basmati” și că, prin urmare, opoziția nu îndeplinește condiția existenței unui drept de proprietate, prevăzută de Regulamentul nr. 40/94.
Prin Hotărârea din 18 ianuarie 2012, Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI)(T‑304/09, Rep.,
EU:T:2012:13
), Tribunalul a anulat decizia camerei de recurs din 19 martie 2009. Tribunalul a considerat că, prin faptul că a respins opoziția pentru motivul că reclamanta nu ar fi demonstrat că avea calitatea de titular al semnului în cauză, fără a analiza în mod precis dacă reclamanta a dobândit drepturi asupra semnului respectiv în temeiul legislației Regatului Unit, camera de recurs a săvârșit o eroare (punctul 29 din hotărâre).
Ca urmare a pronunțării Hotărârii BASmALI, punctul 11 de mai sus (
EU:T:2012:13
), cauza a fost trimisă în fața Camerei a patra de recurs a OAPI.
Prin Decizia din 18 decembrie 2013 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a OAPI a respins calea de atac. Aceasta a considerat, în esență, că reclamanta nu a făcut dovada utilizării în comerț a denumirii „basmati” ca semn distinctiv. În aceste condiții, camera de recurs nu a examinat dacă reclamanta a dobândit drepturi asupra acestui semn în temeiul legislației Regatului Unit.
Concluziile părților
Reclamanta solicită Tribunalului:
—
anularea deciziei atacate;
—
obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.
OAPI solicită Tribunalului:
—
respingerea acțiunii;
—
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.
În primul rând, reclamanta susține că semnul BASMATI este distinctiv în măsura în care ar desemna un tip de orez specific care ar beneficia de renume datorită calității sale, parfumului său și altor proprietăți. Reclamanta ar fi prezentat elemente de probă în această privință în fața OAPI. Camera de recurs ar părea să adauge un criteriu potrivit căruia proprietatea asupra semnului ar trebui să fie exclusivă. În acest context, semnul BASMATI nu ar fi diferit de semnele CHAMPAGNE sau SWISS CHOCOLATE și ar putea să beneficieze în egală măsură de protecție în temeiul acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri. Ținând seama de elementele din speță, reclamanta susține că semnul BASMATI îndeplinește toate criteriile pentru a beneficia de protecție potrivit legislației Regatului Unit. În al doilea rând, reclamanta apreciază că, în calitate de producător străin și exportator al produsului în discuție, ar fi titulara „goodwill”‑ului asupra semnului BASMATI (împreună cu alți operatori), chiar dacă o altă societate comercializează efectiv produsul în Regatul Unit. Camera de recurs ar fi neglijat elementele prezentate de reclamantă pe parcursul procedurii administrative. În al treilea rând, faptul că mai mulți operatori utilizează propriile mărci distinctive asociate semnului BASMATI nu ar aduce atingere caracterului distinctiv al acestui semn.
OAPI admite că abordarea urmată de camera de recurs, deși conformă cu noțiunea de caracter distinctiv aplicabilă în temeiul dreptului Uniunii Europene, este dificil de conciliat cu specificitățile așa‑zisei forme „extensive” a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, precum și cu deciziile adoptate de instanțele din Regatul Unit. Cu toate acestea, elementele depuse de reclamantă la dosar nu ar arăta că orezul basmati ar fi perceput de publicul din Regatul Unit în sensul că beneficiază de o „reputație vădită” ca urmare a calităților sale speciale, criteriu care ar decurge din jurisprudența din Regatul Unit. OAPI admite că, în această privință, camera de recurs nu a formulat nicio referire explicită. Cu toate acestea, din examinarea efectuată de camera de recurs ar reieși că, dacă ar fi abordat în mod explicit această chestiune, ar fi concluzionat că elementele de probă din dosar nu permiteau asocierea semnului BASMATI cu o „reputație manifestă”. În sfârșit, din motive de exhaustivitate, OAPI susține că reclamanta nu ar fi demonstrat că era titulara unui „goodwill” și nici că ar suferi un prejudiciu în această privință. OAPI concluzionează de aici că, presupunând că poziția camerei de recurs nu este cea corectă în ceea ce privește aspectul dacă noțiunea tradițională de caracter distinctiv, ca element care permite identificarea originii comerciale a produselor, se aplică de asemenea într‑un caz al formei denumite „extensive” a utilizării abuzive a unei denumiri, elementele de probă depuse la dosar nu sunt suficiente pentru a demonstra că publicul relevant din Regatul Unit percepe semnul BASMATI în sensul că beneficiază de o „reputație vădită”.
Este necesar să se arate că, în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local poate formula opoziție împotriva înregistrării unei mărci comunitare atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația comunitară sau cu legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn, pe de o parte, au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în susținerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare și, pe de altă parte, acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.
Pe de altă parte și în măsura în care reclamanta invocă în susținerea opoziției sale acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri prevăzută de legislația din Regatul Unit, trebuie amintit că legislația statului membru care este aplicabilă în speță este Trade Marks Act, 1994 (Legea privind mărcile din Regatul Unit), care prevede la articolul 5 alineatul (4) cu precădere:
„O marcă nu poate fi înregistrată dacă sau în măsura în care utilizarea sa în Regatul Unit este susceptibilă să fie împiedicată:
a)
de orice normă juridică [în special în temeiul reglementării referitoare la utilizarea abuzivă a unei denumiri (law of passing off)] de protecție a unei mărci neînregistrate sau a oricărui semn utilizat în comerț […]”
Rezultă din acest text, astfel cum a fost interpretat de instanțele naționale, că partea care a formulat opoziția trebuie să demonstreze, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, prevăzută de legislația Regatului Unit, că sunt îndeplinite trei condiții, și anume, în primul rând, dobândirea „goodwill”‑ului (cu alte cuvinte, forța de atracție a clientelei) de către marca neînregistrată sau de către semnul în cauză, în al doilea rând, prezentarea înșelătoare din partea titularului mărcii mai recente și, în al treilea rând, prejudiciul cauzat acestui „goodwill” (a se vedea Hotărârea BASmALI, punctul 11 de mai sus,
EU:T:2012:13
, punctul 19 și jurisprudența citată).
Pe de altă parte, din hotărârile instanțelor din Regatul Unit rezultă că un semn care servește să desemneze bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul legislației aplicabile utilizării abuzive a unei denumiri, chiar dacă este utilizat de mai mulți operatori în cadrul activității lor comerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Această așa‑zisă formă „extensivă” a utilizării abuzive a unei denumiri, recunoscută de instanțele din Regatul Unit, permite astfel mai multor operatori să dispună de drepturi asupra unui semn care a dobândit reputație pe piață (Hotărârea BASmALI, punctul 11 de mai sus,
EU:T:2012:13
, punctul 28).
Camera de recurs a subliniat că condițiile privind utilizarea în comerț și incidența semnului invocat trebuie să fie interpretate în lumina standardelor uniforme ale dreptului Uniunii. În această privință, camera de recurs a reținut că, pentru a îndeplini cerința utilizării în comerț, o marcă neînregistrată sau un semn trebuie să fie utilizat ca element distinctiv, în sensul că trebuie să servească identificării unei activități economice desfășurate de titularul său. În speță, camera de recurs a concluzionat că elementele depuse la dosar nu permiteau să se considere că reclamanta a utilizat în comerț denumirea „basmati” ca semn distinctiv și că, în consecință, una dintre condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 nu era îndeplinită.
Cu toate că decizia atacată este redactată într‑un mod echivoc, rezultă din aceasta că acea cameră de recurs a apreciat că respectivul caracter distinctiv eventual al semnului BASMATI trebuia să îi permită reclamantei să distingă produsul său de cel al altor întreprinderi, inclusiv cele care comercializează de asemenea orez basmati. Aceasta reiese în special din cuprinsul punctului 33 din decizia atacată, în care camera de recurs arată în mod clar că faptul că orezul basmati este comercializat sub mărci diferite „exclude posibilitatea” ca termenul „basmati” ca atare să poată fi perceput ca un element „care distinge orezul unei întreprinderi de cel al altor întreprinderi”. Mai mult, la punctele 25 și 31 din decizia atacată, camera de recurs a subliniat că orezul basmati exportat de reclamantă în Regatul Unit nu era comercializat de reclamantă, ci de o altă societate. Pe de altă parte, la punctul 27 din decizia atacată, camera de recurs a subliniat că denumirea unui produs agricol, al cărui import este supus anumitor reglementări în temeiul politicii agricole comune a Uniunii, este înțeleasă în sensul că desemnează caracteristicile produsului, „iar nu […] originea comercială a acestuia”. Camera de recurs a făcut referire și la „originea comercială” a produsului în cauză, la punctele 29 și 32 din decizia atacată. În plus, la punctul 31 din decizia atacată, camera de recurs a reținut că „marca utilizată” pentru „a identifica” orezul produs de reclamantă ar fi TILDA, iar nu termenul „basmati”. În susținerea acestei considerații, camera de recurs a subliniat că elementele furnizate în cadrul dezbaterilor arată că termenul „basmati” a fost utilizat în combinație cu mărci sau cu nume de societăți.
Cu alte cuvinte, camera de recurs a considerat că respectivul caracter distinctiv al semnului în cauză trebuia să rezulte din funcția acestuia de a identifica originea comercială a produselor. OAPI a confirmat în ședință această interpretare a deciziei atacate.
Or, abordarea urmată de camera de recurs în decizia atacată este, în această privință, contrară articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.
Desigur, este adevărat, după cum subliniază camera de recurs, că, în cadrul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, semnul în cauză trebuie să fie utilizat ca element distinctiv, în sensul că trebuie să servească identificării unei activități economice desfășurate de titularul său (Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Rep.,
EU:C:2011:189
, punctul 149).
Aceasta nu înseamnă însă că funcția utilizării unui semn, în cadrul de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, ar trebui să urmărească exclusiv identificarea originii comerciale a produselor sau a serviciilor în cauză. Concluzionând în acest mod, camera de recurs a impus o condiție care nu este prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, după cum susține, în esență, reclamanta în înscrisurile sale.
Este necesar să se arate, în această privință, că articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 acoperă mărcile neînregistrate și orice „alt semn” utilizat în comerț. În acest cadru, și în lipsa unei indicații contrare, funcția utilizării semnului în cauză poate să constea, în funcție de natura semnului respectiv, nu doar în identificarea de către publicul relevant a originii comerciale a produsului în discuție, ci și, în special, în identificarea originii geografice și a calităților specifice intrinseci acestuia (a se vedea în acest sens Hotărârea Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, punctul 27 de mai sus,
EU:C:2011:189
, punctul 147) sau a caracteristicilor pe care se bazează reputația sa, aspect pe care îl subliniază de altfel OAPI în înscrisurile sale. Semnul în cauză, în funcție de natura sa, poate fi, așadar, calificat drept element distinctiv atunci când servește la a identifica produsele sau serviciile unei întreprinderi în raport cu cele ale altei întreprinderi, dar și, în special, atunci când servește la identificarea anumitor produse sau servicii în raport cu alte produse sau servicii similare. Abordarea reținută de camera de recurs are deci ca rezultat excluderea de la beneficiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 a semnelor care sunt utilizate de mai mulți operatori sau care sunt utilizate în asociere cu mărci, chiar în condițiile în care această dispoziție nu prevede o astfel de excludere. Aceasta este, de exemplu, situația indicațiilor geografice care nu sunt înregistrate în Uniune și care pot beneficia de dispozițiile articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. Aceasta este de asemenea situația semnelor care, deși nu fac obiectul unei înregistrări, pot fi protejate în temeiul acțiunii în constatarea utilizării abuzive. Camera de recurs a subliniat de altfel ea însăși că acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri se referă la semne care permit să se distingă o categorie de produse în raport cu „alte produse similare” (punctul 19 din decizia atacată). Este necesar să se amintească totodată că așa‑zisa formă „extensivă” a utilizării abuzive a unei denumiri, recunoscută de instanțele din Regatul Unit, permite mai multor operatori să dispună de drepturi asupra unui semn care a dobândit reputație pe piață.
În acest context, anumite semne, deși sunt utilizate de mai mulți operatori sau în asociere cu mărci, pot fi elemente distinctive din moment ce permit identificarea activității economice desfășurate de titularul lor. Trebuie de altfel să se sublinieze în această privință că, citând
Oxford English Dictionary
, camera de recurs a arătat că orezul basmati este „o varietate superioară de orez indian, care se caracterizează prin culoarea albă și prin parfumul său, odată ce este gătit”.
Este necesar să se adauge că, deși produsele reclamantei au fost comercializate sub marca TILDA, după cum a subliniat camera de recurs la punctul 25 din decizia atacată, dosarul OAPI arată că termenul „basmati” apărea de asemenea într‑un mod foarte clar pe ambalajele produselor respective. Nu se contestă în această privință, după cum a subliniat camera de recurs la punctul 25 din decizia atacată, că reclamanta a vândut unei alte societăți „orez basmati indian”. Pe de altă parte, în acest context este inoperant, pentru motivele care tocmai au fost arătate anterior, că produsele reclamantei exportate în Regatul Unit au fost comercializate pe acest teritoriu de această altă societate, iar nu de către reclamantă însăși, din moment ce utilizarea semnului în cauză nu are în mod necesar drept funcție identificarea originii comerciale a produsului în discuție. În plus, niciun element nu permite să se considere că, în cadrul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, partea care a formulat opoziție ar trebui să demonstreze că și‑a comercializat ea însăși produsele pe teritoriul în cauză.
În consecință, elementele prezentate de camera de recurs în susținerea respingerii opoziției nu permit să se considere că semnul în cauză nu a fost utilizat ca un element distinctiv care servește la identificarea unei activități economice desfășurate de reclamantă.
Celelalte argumente invocate de OAPI nu pot infirma această concluzie. În special, în ceea ce privește afirmația, prezentată de OAPI în înscrisurile sale, potrivit căreia, în orice caz, elementele furnizate în cadrul dezbaterilor nu ar fi permis camerei de recurs să concluzioneze că semnul BASMATI ar fi dobândit o „reputație vădită” pe teritoriul respectiv și nici că reclamanta ar fi titulara unui „goodwill” sau că ar suferi un prejudiciu în această privință, este cert că aceste chestiuni nu au fost examinate de camera de recurs. Or, trebuie amintit că, conform articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul efectuează un control de legalitate al deciziilor OAPI (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C‑263/09 P, Rep.,
EU:C:2011:452
, punctul 52). Dacă acesta ajunge la concluzia că o asemenea decizie, pusă în discuție în cadrul unei acțiuni cu care este sesizat, este afectată de o nelegalitate, trebuie să o anuleze. Tribunalul nu poate însă să respingă acțiunea înlocuind motivarea organului competent al OAPI, emitentul actului atacat, cu propria motivare [Hotărârea din 25 martie 2009, Kaul/OAPI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rep.,
EU:T:2009:85
, punctul 49, și Hotărârea din 9 septembrie 2010, Axis/OAPI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Rep.,
EU:T:2010:375
, punctul 29]. Rezultă că argumentele dezvoltate de OAPI în înscrisurile sale nu pot conduce la respingerea acțiunii.
Având în vedere toate aceste elemente, este necesar să se admită motivul unic al reclamantei și, în consecință, să se anuleze decizia atacată.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
Întrucât OAPI a căzut în pretenții, în măsura în care decizia atacată este anulată, iar reclamanta a solicitat obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată, este necesar ca acesta să fie obligat să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera a șasea)
declară și hotărăște:

1)
Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 18 decembrie 2013 (cauza R 1086/2012‑4).

2)
OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Tilda Riceland Private Ltd.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 30 septembrie 2015.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: engleza.