CELEX: 62014TJ0136
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI
Marchio anteriore non registrato o segno anteriore BASMATI
Impedimento relativo alla registrazione
Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009

Fatti
Il 4 novembre 2003, la Siam Grains Co. Ltd presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione era il seguente segno figurativo:
Il prodotto per il quale veniva richiesta la registrazione appartiene alla classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: «Riso lungo».
La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 37/2004, del 13 settembre 2004.
Il 10 dicembre 2004, la United Riceland Private Ltd, divenuta Tilda Riceland Private Ltd, attuale ricorrente, presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per il prodotto indicato al punto 3 supra.
L’opposizione si basava sul marchio anteriore non registrato ovvero sul segno anteriore BASMATI, utilizzato nella normale prassi commerciale per il riso.
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009). La ricorrente adduceva, in particolare, che, ai sensi della normativa applicabile nel Regno Unito, essa poteva impedire l’uso del marchio richiesto mediante l’azione per abuso di denominazione (action for passing off).
Il 28 gennaio 2008, la divisione di opposizione respingeva integralmente l’opposizione. Essa rilevava, in particolare, che la ricorrente non aveva presentato documenti che descrivessero le modalità di commercializzazione del riso che esportava nel Regno Unito. In tali circostanze, la ricorrente non avrebbe provato di aver acquisito il «goodwill» necessario per ottenere il riconoscimento delle sue ragioni, in base alla normativa sull’abuso di denominazione applicabile nel Regno Unito.
Il 20 marzo 2008, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009), contro la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione del 19 marzo 2009, la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso. Essa dichiarava, in sostanza, che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, l’opponente doveva dimostrare di essere titolare del diritto posto a fondamento dell’opposizione. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe dimostrato di essere titolare del diritto invocato. In particolare, la commissione di ricorso considerava che il termine «basmati» non era un marchio o un segno tutelato da diritti di proprietà, ma la mera designazione corrente di una varietà di riso. Il termine «basmati» sarebbe generico. Peraltro, la commissione di ricorso sottolineava che la proprietà tutelata dall’azione per abuso di denominazione si riferiva non al segno in esame, bensì al «goodwill». La commissione di ricorso concludeva che la ricorrente non aveva dimostrato di essere proprietaria del segno «basmati» e che, pertanto, l’opposizione non soddisfaceva la condizione — prevista dal regolamento n. 40/94 — relativa all’esistenza di un diritto di proprietà.
Con sentenza del 18 gennaio 2012, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, Racc.,
EU:T:2012:13
), il Tribunale annullava la decisione della commissione di ricorso del 19 marzo 2009. Il Tribunale riteneva che la commissione di ricorso fosse incorsa in errore nel respingere l’opposizione sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva dimostrato di essere titolare del segno controverso, senza analizzare precisamente se la ricorrente avesse acquisito diritti sul suddetto segno in applicazione della normativa del Regno Unito (punto 29 della sentenza).
In seguito alla sentenza BASmALI, punto 11 supra (
EU:T:2012:13
), la causa veniva rinviata dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’UAMI.
Con decisione del 18 dicembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto, in sostanza, che la ricorrente non avesse fornito la prova dell’uso del nome «basmati» quale segno distintivo nella normale prassi commerciale. In tali circostanze, la commissione di ricorso non ha esaminato se la ricorrente avesse acquisito diritti su tale segno conformemente alla normativa del Regno Unito.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il segno BASMATI è distintivo nei limiti in cui designerebbe un tipo specifico di riso rinomato per qualità, profumo e altre proprietà. La ricorrente avrebbe fornito elementi di prova in tal senso dinanzi all’UAMI. La commissione di ricorso sembrerebbe aggiungere il criterio che la proprietà sul segno debba essere esclusiva. In tale contesto, il segno BASMATI non sarebbe differente dai segni CHAMPAGNE o SWISS CHOCOLATE e potrebbe beneficiare allo stesso modo di una tutela a titolo di azione per abuso di denominazione. Tenuto conto degli elementi del caso di specie, la ricorrente conclude che il segno BASMATI soddisfa tutti i criteri per beneficiare di una tutela secondo il diritto del Regno Unito. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, in quanto produttore straniero ed esportatore del prodotto in questione, essa sia titolare di un «goodwill» sul segno BASMATI (assieme ad altri operatori), anche se di fatto è un’altra società a commercializzare il prodotto nel Regno Unito. La commissione di ricorso non avrebbe correttamente interpretato gli elementi prodotti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. In terzo luogo, il fatto che più operatori utilizzino i propri marchi distintivi associati al segno BASMATI non inficerebbe il carattere distintivo di tale segno.
L’UAMI riconosce che l’approccio seguito dalla commissione di ricorso, benché conforme alla nozione di carattere distintivo applicabile in forza del diritto dell’Unione europea, è difficilmente conciliabile con le specificità della forma detta «estensiva» dell’abuso di denominazione nonché con le decisioni adottate dagli organi giurisdizionali del Regno Unito. Nondimeno, gli elementi versati agli atti dalla ricorrente non dimostrerebbero che il riso basmati venga percepito dal pubblico del Regno Unito come dotato di una «reputazione manifesta» grazie alle sue speciali qualità, criterio che risulterebbe dalla giurisprudenza del Regno Unito. L’UAMI ammette che la commissione di ricorso non ha formulato alcuna considerazione esplicita al riguardo. Tuttavia, emergerebbe dall’esame della commissione di ricorso che quest’ultima, se avesse esplicitamente affrontato tale questione, avrebbe concluso che gli elementi di prova del fascicolo non consentivano di associare il segno BASMATI a una «reputazione manifesta». Infine, per esigenza di esaustività, l’UAMI adduce che la ricorrente non avrebbe dimostrato di essere titolare di un «goodwill» né di sopportare un pregiudizio a tale riguardo. L’UAMI ne deduce che, supponendo pure che la posizione della commissione di ricorso riguardo alla questione se la nozione tradizionale di carattere distintivo, quale elemento che permette di identificare l’origine commerciale dei prodotti, si applichi parimenti ai casi di abuso di denominazione di tipo «estensivo» non sia corretta, gli elementi di prova versati agli atti non sono sufficienti a dimostrare che il pubblico pertinente del Regno Unito percepisca il segno BASMATI come dotato di una «reputazione manifesta».
Occorre rilevare che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale può proporre opposizione alla registrazione di un marchio comunitario se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina il segno in questione, da un lato, siano stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario, e, dall’altro, questo contrassegno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.
Siccome, poi, la ricorrente richiama, a sostegno della sua opposizione, l’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito, occorre ricordare che la legislazione dello Stato membro applicabile nel caso di specie è il Trade Marks Act, 1994 (legge del Regno Unito sui marchi), il cui articolo 5, paragrafo 4, dispone, in particolare, quanto segue:
«Un marchio non può essere registrato se, o nei limiti in cui, il suo uso nel Regno Unito può essere impedito:
a)
in base a qualunque norma giuridica [segnatamente in forza della disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off)] che tuteli un marchio non registrato o qualsivoglia altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale (…)».
Da tale testo, nell’interpretazione che ne offrono i giudici nazionali, risulta che l’opponente deve dimostrare, conformemente al regime giuridico dell’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito, la sussistenza di tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, il «goodwill» (ossia la forza di attrarre clientela) acquisito dal marchio non registrato o dal segno controverso, in secondo luogo, la presentazione ingannevole da parte del titolare del marchio successivo e, in terzo luogo, il pregiudizio arrecato allo stesso «goodwill» (v. sentenza BASmALI, punto 11 supra,
EU:T:2012:13
, punto 19 e giurisprudenza citata).
Peraltro, dalle decisioni dei giudici del Regno Unito emerge che un segno utilizzato per designare beni o servizi può avere acquisito una notorietà sul mercato, ai sensi del diritto applicabile all’abuso di denominazione, ancorché sia utilizzato da più operatori nell’ambito della loro attività commerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Tale forma «estensiva» dell’abuso di denominazione, riconosciuta dai giudici del Regno Unito, consente quindi a più operatori di vantare diritti su un segno che ha acquisito notorietà sul mercato (sentenza BASmALI, punto 11 supra,
EU:T:2012:13
, punto 28).
La commissione di ricorso ha posto in rilievo che le condizioni relative all’utilizzazione del nome «basmati» nella normale prassi commerciale e alla portata del menzionato contrassegno dovevano essere interpretate alla luce degli standard uniformi del diritto dell’Unione. A tale riguardo la commissione di ricorso ha ritenuto che, per soddisfare i requisiti di utilizzo nella normale prassi commerciale, un marchio non registrato o un segno dovesse essere utilizzato come elemento distintivo che servisse a identificare un’attività economica esercitata dal suo titolare. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso che gli elementi versati agli atti non consentivano di considerare che la ricorrente avesse utilizzato il nome «basmati» come segno distintivo nella normale prassi commerciale, tale che una delle condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non era soddisfatta.
Sebbene sia redatta in termini ambigui, la decisione impugnata lascia emergere che la commissione di ricorso ha ritenuto che l’eventuale carattere distintivo del segno BASMATI avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di distinguere il suo prodotto da quello delle altre imprese, tra le quali quelle che parimenti commercializzano riso basmati. Ciò risulta, in particolare, dal punto 33 della decisione impugnata, in cui la commissione di ricorso indica chiaramente che il fatto che il riso basmati sia commercializzato con marchi differenti «esclude la possibilità» che il termine «basmati» in quanto tale possa essere percepito come un elemento «che distingue il riso di un’impresa da quello di altre imprese». Ai punti 25 e 31 della decisione impugnata, poi, la commissione di ricorso ha posto in rilievo che il riso basmati esportato dalla ricorrente nel Regno Unito non era commercializzato dalla ricorrente medesima, bensì da un’altra società, mentre al punto 27 della decisione impugnata, ha sottolineato come il nome di un prodotto agricolo, la cui importazione era soggetta a determinate regole in applicazione della politica agricola comune dell’Unione, sia stato considerato designare le caratteristiche del prodotto «e non (…) la sua origine commerciale». La commissione di ricorso ha fatto riferimento all’«origine commerciale» del prodotto considerato anche ai punti 29 e 32 della decisione impugnata. Inoltre, al punto 31 della decisione impugnata, ha affermato che il «marchio utilizzato» per «identificare» il riso prodotto dalla ricorrente sarebbe stato TILDA e non il termine «basmati». Per rafforzare la sua considerazione, la commissione di ricorso ha evidenziato come gli elementi versati agli atti mostrassero che il termine «basmati» era utilizzato in combinazione con marchi o con nomi di società.
In altri termini, la commissione di ricorso ha ritenuto che il carattere distintivo del segno controverso dovesse risultare dalla funzione di quest’ultimo di identificare l’origine commerciale dei prodotti. L’UAMI ha confermato tale lettura della decisione impugnata in udienza.
Orbene, l’impostazione della commissione di ricorso nella decisione impugnata è, sotto tale profilo, contraria all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
È certamente vero, come rileva la commissione di ricorso, che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il segno di cui trattasi deve essere utilizzato come elemento distintivo che serva a identificare un’attività economica esercitata dal suo titolare (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Racc.,
EU:C:2011:189
, punto 149).$$
Ciò non può significare, tuttavia, che la funzione dell’utilizzo di un segno, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, debba essere esclusivamente di identificare l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati. Così concludendo, la commissione di ricorso ha posto una condizione che non è prevista all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, come la ricorrente afferma, in sostanza, nelle sue memorie.
Si deve osservare, a tal proposito, che l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 riguarda i marchi non registrati e ogni «altro segno» utilizzato nella normale prassi commerciale. In tale ambito, e in assenza di indicazione contraria, la funzione dell’utilizzo del segno di cui trattasi può risiedere, in ragione della natura di detto segno, non soltanto nell’identificazione da parte del pubblico pertinente dell’origine commerciale del prodotto considerato, ma anche, segnatamente, nell’identificazione dell’origine geografica di tale prodotto e delle qualità particolari che gli sono intrinseche (v., in tal senso, sentenza Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, punto 27 supra,
EU:C:2011:189
, punto 147) ovvero delle caratteristiche su cui si basa la sua reputazione, circostanza che l’UAMI rileva, del resto, nelle sue memorie. Pertanto, il segno di cui trattasi, in ragione della sua natura, può essere qualificato elemento distintivo quando serve a identificare i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa, ma del pari, segnatamente, quando serve a identificare determinati prodotti o servizi rispetto ad altri prodotti o servizi simili. L’interpretazione della commissione di ricorso comporta, di conseguenza, l’esclusione dal beneficio dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 dei segni che sono utilizzati da più operatori o che sono utilizzati in associazione con marchi, mentre detta disposizione non prevede una tale esclusione. Ciò vale, ad esempio, per le indicazioni geografiche che non sono state registrate nell’Unione e che possono beneficiare delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Ciò vale, allo stesso modo, per i segni che, pur non essendo oggetto di una registrazione, possono essere protetti a titolo dell’azione per abuso. La stessa commissione di ricorso ha osservato, d’altro canto, che l’azione per abuso di denominazione riguardava segni che consentivano di distinguere una categoria di prodotti rispetto agli «altri prodotti simili» (punto 19 della decisione impugnata). Occorre ricordare, inoltre, che la forma «estensiva» dell’abuso di denominazione, riconosciuta dai giudici del Regno Unito, consente a più operatori di vantare diritti su un segno che ha acquisito notorietà sul mercato.
In tale contesto, alcuni segni, nonostante siano utilizzati da più operatori o in associazione con marchi, possono essere elementi distintivi se permettono di identificare l’attività economica esercitata dal loro titolare. Si osservi peraltro, a tale riguardo, che la commissione di ricorso ha indicato, citando l’
Oxford English Dictionary
, che il riso basmati era «una varietà superiore di riso indiano, che si caratterizza[va] per la sua bianchezza e per il suo profumo una volta che [era] cotto».
Occorre aggiungere che, se è vero che i prodotti della ricorrente sono stati commercializzati sotto il marchio TILDA, come ha rilevato la commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, il fascicolo dell’UAMI mostra che anche il termine «basmati» appariva in modo molto chiaro sui loro imballaggi. È pacifico in proposito, come notava la commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, che la ricorrente ha venduto a un’altra società «riso basmati indiano». Peraltro, in tale contesto, è inconferente, per le ragioni testé indicate, che i prodotti della ricorrente esportati nel Regno Unito siano stati commercializzati su tale territorio da detta altra società e non dalla stessa ricorrente, dal momento che l’uso del segno controverso non ha necessariamente la funzione di identificare l’origine commerciale del prodotto considerato. Inoltre, nessun elemento consente di ritenere che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’opponente debba dimostrare di aver commercializzato personalmente i propri prodotti sul territorio interessato.
Conseguentemente, gli elementi esposti dalla commissione di ricorso a sostegno del rigetto dell’opposizione non consentono di considerare che il segno di cui trattasi non sia stato utilizzato come elemento distintivo valido a identificare un’attività economica esercitata dalla ricorrente.
Gli altri argomenti dell’UAMI non sono in grado di infirmare detta conclusione. In particolare, per quanto riguarda l’affermazione, formulata dall’UAMI nelle sue memorie, secondo la quale gli elementi versati agli atti non avrebbero in ogni caso consentito alla commissione di ricorso di concludere che il segno BASMATI avesse acquisito una «reputazione manifesta» sul territorio interessato, né che la ricorrente fosse titolare di un «goodwill» o che sopportasse un pregiudizio al riguardo, è pacifico che tali questioni non sono state esaminate dalla commissione di ricorso. Orbene, si deve rammentare che, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale effettua un controllo di legittimità delle decisioni dell’UAMI (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc.,
EU:C:2011:452
, punto 52). Se conclude che una tale decisione, contestata al suo cospetto in un ricorso, è viziata da illegittimità, deve annullarla. Per contro, non può respingere il ricorso sostituendo la propria motivazione a quella dell’organo competente dell’UAMI, che è l’autore dell’atto impugnato [sentenze del 25 marzo 2009, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Racc.,
EU:T:2009:85
, punto 49, e del 9 settembre 2010, Axis/UAMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Racc.,
EU:T:2010:375
, punto 29]. Ne risulta che gli argomenti elaborati dall’UAMI nelle sue memorie non possono comportare il rigetto del ricorso.
Alla luce del complesso dei suesposti elementi, occorre accogliere l’unico motivo della ricorrente e, conseguentemente, annullare la decisione impugnata.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
L’UAMI, rimasto soccombente nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 dicembre 2013 (procedimento R 1086/2012‑4) è annullata.

2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Tilda Riceland Private Ltd.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2015.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.