CELEX: 62012TJ0244
Marchio comunitario
Domanda di marchio comunitario denominativo fluege.de
Impedimenti assoluti alla registrazione
Carattere descrittivo
Assenza di carattere distintivo
Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009

Motivazione della sentenza
Fatti
1. Il 27 gennaio 2011 la ricorrente, l’Unister GmbH, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 20 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
2. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio denominativo fluege.de.
3. I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25, 28, 35, 39, 41 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
4. Fra detti prodotti e servizi, soltanto i servizi che rientrano nelle classi 35, 39 e 43 e corrispondenti alle seguenti descrizioni (in prosieguo: i «servizi controversi») costituiscono oggetto del ricorso in esame:
– classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;
– classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi»;
– classe 43: «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei».
5. Con decisione del 22 agosto 2011, l’esaminatore ha respinto la domanda di marchio in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per i servizi controversi, in quanto il marchio richiesto era descrittivo e privo di carattere distintivo.
6. Il 17 ottobre 2011, la ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione dell’esaminatore.
7. Con decisione del 14 marzo 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso, in quanto il marchio richiesto era descrittivo e privo di carattere distintivo.
Conclusioni delle parti
8. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese.
9. L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
10. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi d’annullamento, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il secondo, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento e, il terzo, al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio richiesto.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009
11. La ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il marchio richiesto è descrittivo. Il termine «fluege» costituirebbe un’espressione verbale estranea alla lingua tedesca, la quale conterrebbe soltanto il termine «Flüge» nel quale figura la lettera «ü», con la conseguenza che, a causa dell’ortografia inusuale del termine «fluege», il consumatore medio vedrebbe nel marchio richiesto un’indicazione di origine commerciale.
12. La ricorrente ritiene che il consumatore medio sia abituato a trovare, anche in un dominio di secondo livello costituito da un termine generico, un portale Internet utilizzato da un solo prestatore commerciale. Nella fattispecie, il termine «fluege» non sarebbe neanche generico, tenuto conto della sua ortografia inusuale. L’UAMI non avrebbe tenuto conto del fatto che, a partire dal 2004, sarebbe possibile registrare nomi di dominio con caratteri speciali quali la lettera «ü».
13. Anche se il pubblico rilevante intendesse il marchio richiesto nel senso di un nome di dominio che fa riferimento ad un indirizzo Internet tedesco che comporta offerte di volo, i servizi controversi non presenterebbero alcun rapporto, o non uno sufficiente, con un’offerta di voli. Non sussisterebbe, nella fattispecie, un imperativo di disponibilità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
14. L’UAMI contesta la tesi della ricorrente.
15. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
16. Secondo la giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenza della Corte del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, Racc. pag. I-12447, punto 31; sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2002, Ellos/UAMI (ELLOS), T-219/00, Racc. pag. II-753, punto 27, e del 7 luglio 2011, Cree/UAMI (TRUEWHITE), T-208/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 12].
17. Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per disegnare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa (sentenze UAMI/Wrigley, punto 16 supra, punto 30, e TRUEWHITE, punto 16 supra, punto 13).
18. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza TRUEWHITE, punto 16 supra, punto 14, e giurisprudenza ivi citata).
19. Occorre del pari ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico cui ci si rivolge e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati [sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, Racc. pag. II-683, punto 38, e TRUEWHITE, punto 16 supra, punto 17].
20. Per quanto concerne il pubblico rilevante e come è stato giustamente constatato, in sostanza, ai punti 12 e 13 della decisione impugnata, i servizi controversi sono destinati tanto ai consumatori medi quanto ai professionisti ed è al riguardo del pubblico germanofono che la valutazione del carattere descrittivo del marchio richiesto è, tenuto conto degli elementi del detto marchio, quella più pertinente. La valutazione del carattere descrittivo del marchio richiesto deve pertanto effettuarsi – il che del resto non è contestato dalla ricorrente – rispetto al consumatore medio germanofono dell’Unione europea.
21. Come ha rilevato la commissione di ricorso, il marchio richiesto è composto dagli elementi affiancati «fluege» e «.de»; il primo di detti elementi costituisce una variante, scritta in caratteri minuscoli e con il gruppo di lettere «ue» al posto della lettera «ü», del termine tedesco «Flüge» (voli), mentre il secondo di detti elementi è un dominio di primo livello associato ad un paese o ad un territorio indipendente [country code Top-Level Domain (ccTLD)], nella fattispecie la Germania.
22. La commissione di ricorso ha considerato che occorreva tener conto, nell’analisi dell’elemento «fluege», del fatto che il pubblico rilevante è abituato a talune particolarità della scrittura degli indirizzi Internet. Fra tali particolarità essa ha rilevato che questi indirizzi Internet normalmente erano scritti in caratteri minuscoli, che i caratteri speciali come le lettere «ä», «ü», «ö» e «β» erano spesso sostituiti dai gruppi di lettere «ae», «ue», «oe» e «ss» e che, per motivi tecnici, non era stato o non era possibile utilizzare tali caratteri speciali. Essa ha considerato che, di conseguenza, il pubblico rilevante, conoscendo tali particolarità, non li percepiva come divergenze rispetto agli usi linguistici.
23. La ricorrente non riesce a contraddire seriamente tale considerazione. In particolare, la sua affermazione secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della possibilità di usare, sin dal 2004, i caratteri accentuati (quali la lettera «ü») negli indirizzi Internet non contraddice il fatto, rivelato dalla commissione di ricorso, che i caratteri accentuati sono spesso sostituiti da gruppi di lettere e la valutazione di detta commissione secondo cui, in sostanza, il termine «fluege» può essere spontaneamente percepito dal pubblico rilevante come una semplice variante ortografica, non inusuale nell’ambito di Internet, del termine tedesco «Flüge».
24. Il fatto che il termine «fluege» sia seguito dal dominio di primo livello «.de» nel marchio richiesto non implica, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, un maggiore livello di attenzione del pubblico rilevante nei confronti di tale termine.
25. Al contrario, il fatto che il segno richiesto sia, tenuto conto della sua terminazione «.de», subito percettibile da detto pubblico come un nome di dominio e, pertanto, come un riferimento ad un indirizzo Internet è piuttosto tale da suggerire che lo stesso pubblico accorderà un’attenzione minore al fatto che il termine «fluege» è costruito con un’iniziale minuscola e con il gruppo di lettere «ue».
26. Occorre aggiungere che il fatto di affiancare ad un termine descrittivo e privo di carattere distintivo un elemento corrispondente ad un dominio di primo livello (ad esempio, il dominio di primo livello «.de») non comporta che si conferisca al segno risultantene – quindi spontaneamente identificabile dal pubblico rilevante come un nome di dominio e, pertanto, come un riferimento ad un indirizzo Internet – un carattere distintivo. Infatti, la parte distintiva di tale nome di dominio non è il dominio di primo livello, eventualmente costituito da un punto e da un gruppo di lettere corrispondente all’estensione nazionale, ma al massimo il dominio di secondo livello, al quale si affianca il dominio di primo livello.
27. Quanto alla tesi sostenuta in sostanza dalla ricorrente, secondo cui un marchio costituito da un nome di dominio dovrebbe, anche in presenza di un termine descrittivo, poter essere tutelato in quanto qualsiasi utente di Internet saprebbe che, anche dietro un nome di dominio costituito da un termine descrittivo, troverà il portale di un solo prestatore commerciale, occorre respingere siffatto argomento.
28. Infatti, va rilevato che un nome di dominio di per sé fa riferimento, al massimo, soltanto ad un indirizzo Internet, e non a un’origine commerciale di prodotti o di servizi di un produttore o di un determinato fornitore. La prassi in materia di attribuzione di nomi di dominio e l’uso dei nomi di dominio non determinano l’attitudine di un nome di dominio ad essere registrato come marchio comunitario tenuto conto degli impedimenti assoluti alla registrazione definiti dal regolamento n. 207/2009.
29. Occorre al riguardo ricordare la necessità di distinguere fra i diritti relativi alla registrazione di un nome di dominio, da un lato, e i diritti relativi alla registrazione di un segno in quanto marchio comunitario, dall’altro. Pertanto, il fatto che una parte possieda un nome di dominio, quale il nome di dominio «fluege.de», non implica che detto nome di dominio possa, per tale motivo, essere registrato come marchio comunitario. Per far ciò occorre infatti che esso soddisfi tutte le condizioni stabilite dal regolamento n. 207/2009 in materia [sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, DeTeMedien/UAMI (suchen.de), T-117/06, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44].
30. Così, è quindi inconferente qualsiasi argomento che potrebbe essere collegato alla mancanza di un imperativo di disponibilità a causa di un asserito diritto esclusivo acquisito sul nome di dominio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza suchen.de, punto 29 supra, punto 44).
31. Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che è senza commettere errore che la commissione di ricorso ha potuto ritenere, in sostanza, che il marchio richiesto era spontaneamente percettibile dal pubblico rilevante come un nome di dominio che fa riferimento all’indirizzo di una pagina Internet nel settore aereo e dei voli.
32. La ricorrente sostiene che, anche se il pubblico rilevante intendesse il marchio richiesto nel senso di un nome di dominio che fa riferimento ad un indirizzo Internet tedesco che propone voli, i servizi controversi non presenterebbero alcuna relazione, o non presenterebbero una relazione sufficiente, con l’offerta di voli.
33. La ricorrente fa valere che non potrebbe essere percepito dal marchio richiesto alcun significato descrittivo per quanto concerne i servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di «lavori di ufficio» (rientranti nella classe 35), i quali sarebbero pertinenti per qualsiasi attività commerciale, né per quanto attiene ai «servizi di ristorazione (alimentazione)» e gli «alloggi temporanei» (rientranti nella classe 43), e neanche, tenuto conto della sua attività di semplice intermediario per la vendita di voli, per quanto concerne i servizi di «trasporto», di «imballaggio e [di] deposito di merci» e di «organizzazione di viaggi» (rientranti nella classe 39).
34. Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto era descrittivo riguardo a tutti i servizi controversi.
35. Al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato, in particolare, che la «pubblicità» includeva anche la pubblicità per i voli e le imprese per il trasporto aereo, che la «gestione di affari commerciali» e i «lavori di ufficio» potevano presentare un carattere speciale, orientato in direzione delle esigenze particolari delle imprese di trasporto aereo, che il «trasporto» includeva il trasporto aereo, che l’«imballaggio e [il] deposito di merci» potevano riguardare l’obiettivo secondario del trasporto di merci per via aerea, che l’«organizzazione di viaggi» e i «servizi di ristorazione (alimentazione)» comprendevano l’organizzazione di viaggi aerei e l’alimentazione dei passeggeri aerei e, infine, che gli «alloggi temporanei» potevano tener conto delle esigenze particolari dei viaggiatori aerei come, ad esempio, nel caso degli alberghi presso gli aeroporti.
36. La commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto trasmetteva quindi al pubblico rilevante informazioni manifeste e dirette sulla natura dei servizi controversi (punti 22 e 23 della decisione impugnata) e che detto marchio per tale motivo era descrittivo di tali servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
37. Tale valutazione della commissione di ricorso non è errata, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.
38. Anzitutto, occorre rilevare che il marchio richiesto, in quanto è tale da essere spontaneamente percepito dal pubblico rilevante come un nome di dominio che fa riferimento all’indirizzo di una pagina Internet nel settore aereo dei voli, è descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, dei servizi di «trasporto» rientranti nella classe 39 e, più in particolare, nell’ambito di detti servizi, nei servizi di trasporto aereo.
39. Al riguardo, il fatto affermato dalla ricorrente che la sua attività concreta non sarebbe un’attività di trasporto aereo, ma un’attività di intermediario per la vendita di voli, è del tutto irrilevante. Infatti, la valutazione del carattere registrabile di un marchio tenuto conto dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, non dipende affatto dall’attività concreta del richiedente il marchio, ma unicamente dal fatto se tale marchio sia descrittivo dei prodotti e dei servizi quali figurano nella domanda di marchio.
40. Va aggiunto che il fatto che un segno denominativo sia descrittivo rispetto ad una parte soltanto dei prodotti o dei servizi appartenenti ad una categoria menzionata come tale nella domanda di registrazione non osta a che sia negata la registrazione di tale segno. Infatti, se, in tal caso, il segno di cui trattasi fosse registrato come marchio comunitario per la categoria considerata, nulla impedirebbe al suo titolare di utilizzarlo anche per i prodotti e i servizi di tale categoria per i quali è descrittivo [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Racc. pag. II-1927, punto 92, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza TRUEWHITE, punto 16 supra, punto 27).
41. Quanto inoltre alla questione se il marchio richiesto sia, a parte i servizi di «trasporto», del pari descrittivo degli altri servizi controversi considerati nella domanda di marchio, va constatato, alla guisa della commissione di ricorso e per i motivi ricordati supra al punto 35, che questi altri servizi, definiti molto ampiamente nella domanda di marchio, possono tutti essere forniti nel settore considerato e in stretta relazione con il trasporto aereo e i voli.
42. Non avendo la ricorrente proceduto ad alcuna limitazione della sua domanda di marchio al fine di escludere dall’ambito di detta domanda questi altri servizi controversi in quanto essi sarebbero forniti nel settore del trasporto aereo e dei voli, giustamente la commissione di ricorso, per i motivi formulati, in particolare, ai punti da 20 a 22 della decisione impugnata, ha concluso che il marchio richiesto era descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, di detti altri servizi controversi considerati nella domanda di marchio [sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2005, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), T-315/03, Racc. pag. II-1981, punto 70; v., per analogia, sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2010, Deutsche BKK/UAMI (Deutsche BKK), T-289/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49].
43. Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che il motivo in esame, concernente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
44. La ricorrente sostiene che, tenuto conto del carattere inusuale del termine «fluege» in tedesco e della particolare attenzione del pubblico rilevante risultante dal carattere unico della registrazione di un dominio Internet, il marchio richiesto presenta il minimo richiesto di carattere distintivo per giustificare la sua registrazione.
45. L’UAMI contesta la tesi della ricorrente.
46. Occorre ricordare che la sovrapposizione tra gli impedimenti assoluti implica, in particolare, che un marchio denominativo descrittivo delle caratteristiche di prodotti o di servizi possa essere privo di carattere distintivo con riferimento a tali medesimi prodotti o servizi, fatte salve le altre ragioni che possono giustificare tale assenza di carattere distintivo (v., ordinanza della Corte del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C-282/09 P, Racc. pag. I-2395, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata).
47. Nella fattispecie, si è constatato che la commissione di ricorso non ha commesso un errore dichiarando il carattere descrittivo del marchio richiesto riguardo ai servizi controversi. In tale ambito, si è in particolare rilevato che il fatto di affiancare ad un termine descrittivo e privo di carattere distintivo un punto e un gruppo di lettere corrispondenti ad un dominio di primo livello non produce l’effetto di conferire al segno risultantene, quindi spontaneamente individuabile dal pubblico rilevante come un nome di dominio che fa riferimento ad un indirizzo Internet, un carattere distintivo.
48. Ne consegue che il motivo in esame, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, relativo al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio richiesto
49. La ricorrente fa valere che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso fattone in Germania, nonché negli altri territori germanofoni dell’Unione. Essa produce documenti al riguardo e ne deduce che il marchio richiesto dev’essere registrato e la decisione impugnata annullata.
50. L’UAMI fa valere che il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso è invocato tardivamente dinanzi al Tribunale e che, in ogni caso, non è provato.
51. Si deve rammentare che il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Inoltre, l’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dibattuto dinanzi alla commissione di ricorso.
52. Nella fattispecie, dal fascicolo risulta che la ricorrente non ha invocato, nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, il fatto che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la questione del carattere distintivo in seguito all’uso che sarebbe stato fatto del segno denominativo di cui trattasi non è stata discussa dinanzi all’UAMI.
53. Al riguardo si deve rivelare che il fatto di invocare, tanto in un procedimento ex parte quanto in un procedimento inter partes, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso costituisce una questione di diritto autonoma rispetto a quella dell’insito carattere distintivo del marchio di cui trattasi. Pertanto, non avendo la parte dinanzi all’UAMI invocato il carattere distintivo acquisito dal suo marchio, l’UAMI non è tenuto ad esaminare d’ufficio l’esistenza di tale carattere [v. sentenza del Tribunale del 10 marzo 2010, Baid/UAMI (LE GOMMAGE DES FACADES), T-31/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata].
54. Pertanto, non spetta al Tribunale statuire su tale questione, che non costituiva parte dell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
55. Il terzo motivo deve quindi essere respinto.
56. Dall’insieme delle precedenti considerazioni discende che il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
57. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese conformemente alla domanda dell’UAMI.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Unister GmbH sopporterà le proprie spese, nonché le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).