CELEX: 62012CJ0409
Marques
Directive 2008/95/CE
Article 12, paragraphe 2, sous a)
Déchéance
Marque devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée
Perception du signe verbal ‘KORNSPITZ’ par les vendeurs, d’une part, et par les utilisateurs finals, d’autre part
Perte de caractère distinctif du point de vue des seuls utilisateurs finals

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (
JO L 299, p. 25
, et rectificatif
JO 2009, L 11, p. 86
).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (ci-après «Backaldrin»), société de droit autrichien, à Pfahnl Backmittel GmbH (ci-après «Pfahnl»), société de droit autrichien également, au sujet du signe verbal «KORNSPITZ» que Backaldrin a fait enregistrer en tant que marque.
Le cadre juridique
La directive 2008/95
Aux termes de l’article 2 de la directive 2008/95, «[p]euvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».
L’article 3 de ladite directive prévoit:
«1.   Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:
[...]
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
[...]»
Aux termes de l’article 5 de la même directive:
«1.   La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a)
d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b)
d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
2.   Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
[...]»
L’article 12 de la directive 2008/95 énonce:
«1.   Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non‑usage.
[...]
2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a)
est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;
[...]»
Le droit autrichien
L’article 33b de la loi de 1970 sur la protection des marques (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), dans sa rédaction en vigueur à la date des faits au principal, est libellé comme suit:
«1.   Toute personne peut demander la radiation d’une marque lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.
2.   La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter de la date à laquelle la transformation définitive de la marque en désignation usuelle [...] a été prouvée.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
Backaldrin a fait enregistrer la marque verbale autrichienne KORNSPITZ pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Parmi ces produits figurent notamment les suivants:
«farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie; améliorants de panification; pâtisserie, y compris préparations destinées à être cuites; pâtons [...] pour la fabrication de pâtisseries».
Backaldrin produit, sous cette marque, un mélange prêt à l’emploi qu’elle livre essentiellement aux boulangers. Ceux-ci transforment ce mélange en un petit pain à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Backaldrin a consenti à ce que ces boulangers et les distributeurs de produits alimentaires qu’ils livrent, vendent ce petit pain en employant ladite marque.
Les concurrents de Backaldrin, dont Pfahnl, comme la majorité des boulangers, savent que le signe verbal «KORNSPITZ» a été enregistré en tant que marque. En revanche, selon les affirmations de Pfahnl contestées par Backaldrin, ce signe verbal est perçu par les utilisateurs finals comme la désignation usuelle d’un produit de boulangerie, à savoir des petits pains à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Cette perception s’expliquerait notamment par la circonstance que les boulangers utilisant le mélange prêt à l’emploi fourni par Backaldrin n’informent généralement leurs clients ni de ce que le signe «KORNSPITZ» a été enregistré en tant que marque ni de ce que les petits pains sont fabriqués à partir de ce mélange.
Le 14 mai 2010, Pfahnl a présenté, en vertu de l’article 33b de la loi de 1970 sur la protection des marques, une demande de déchéance des droits conférés par la marque KORNSPITZ pour les produits mentionnés au point 8 du présent arrêt. Par décision du 26 juillet 2011, la division d’annulation de l’Österreichischer Patentamt (Office autrichien des brevets) a accueilli cette demande. Backaldrin a formé un recours contre cette décision auprès de l’Oberster Patent- und Markensenat (Chambre supérieure des brevets et des marques).
Cette juridiction se demande dans quelle mesure elle devra tenir compte, pour l’application du critère de «désignation usuelle dans le commerce» au litige au principal, du fait que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne s’adressent pas tous aux mêmes clients. Elle expose, à cet égard, que les utilisateurs finals des produits bruts et intermédiaires commercialisés par Backaldrin sous la marque KORNSPITZ, tels que le mélange prêt à être transformé en petits pains, sont des boulangers et des distributeurs de produits alimentaires, tandis que les utilisateurs finals des petits pains sont les clients de ces boulangers et distributeurs de produits alimentaires.
L’Oberster Patent- und Markensenat considère que le recours contre la décision de déchéance de la division d’annulation de l’Österreichischer Patentamt devra être accueilli dans la mesure où la marque en cause au principal a été enregistrée pour des produits bruts et intermédiaires que sont les farines et préparations faites de céréales, les améliorants de panification, les préparations destinées à être cuites et les pâtons pour la fabrication de pâtisseries.
S’agissant, en revanche, des produits finis pour lesquels la marque KORNSPITZ a également été enregistrée, à savoir les produits de boulangerie et de pâtisserie, cette juridiction souhaite être éclairée par une décision de la Cour statuant à titre préjudiciel. En particulier, elle entend savoir s’il peut y avoir déchéance des droits conférés au titulaire d’une marque lorsque cette marque est devenue la désignation usuelle selon la perception non pas des vendeurs du produit fini obtenu à partir de la matière livrée par le titulaire de ladite marque, mais des utilisateurs finals de ce produit.
Ladite juridiction précise que, après réception de la décision préjudicielle, elle appréciera la nécessité d’un sondage d’opinion auprès des utilisateurs finals portant sur leur perception du signe verbal «KORNSPITZ».
Dans ces conditions, l’Oberster Patent- und Markensenat a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Une marque est-elle devenue la ‘désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service’ au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive [2008/95] lorsque
a)
les commerçants sont conscients du fait qu’il s’agit d’une indication d’origine, mais qu’ils n’en informent généralement pas les [utilisateurs finals] et que
b)
pour cette raison notamment, les [utilisateurs finals] perçoivent la marque non plus comme une indication d’origine, mais comme la désignation usuelle de produits ou de services pour lesquels elle est enregistrée?
2)
Le fait que le titulaire de la marque reste inactif alors que les commerçants n’indiquent pas à leurs clients qu’il s’agit d’une marque enregistrée suffit-il à constituer une ‘inactivité’ au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95?
3)
Les droits attachés à une marque qui est devenue, en raison de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle pour les [utilisateurs finals], mais pas pour le commerce, doivent-ils être déclarés déchus au cas et uniquement au cas où les consommateurs finals n’ont pas d’autre possibilité que d’utiliser cette désignation parce qu’il n’existe pas de termes alternatifs équivalents?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.
Selon Backaldrin, les gouvernements allemand et français ainsi que la Commission européenne, il convient d’apporter une réponse négative à cette question, tandis que Pfahnl et le gouvernement italien soutiennent la thèse inverse.
À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 vise une situation dans laquelle la marque n’est plus apte à remplir sa fonction d’indication d’origine (arrêt du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C-371/02, Rec. p. I-5791
, point 22).
Parmi les diverses fonctions de la marque, ladite fonction d’indication d’origine a un rôle essentiel (voir, notamment, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google,
C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417
, point 77, ainsi que du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar,
C-482/09, Rec. p. I-8701
, point 71). Elle permet d’identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, point 26 et jurisprudence citée). Ladite entreprise est, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, celle sous le contrôle de laquelle le produit ou le service est commercialisé.
Le législateur de l’Union européenne a consacré cette fonction essentielle de la marque en disposant, à l’article 2 de la directive 2008/95, que les signes susceptibles d’une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu’à la condition qu’ils soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêts du 4 octobre 2001, Merz & Krell,
C-517/99, Rec. p. I-6959
, point 23, et Björnekulla Fruktindustrier, précité, point 21).
Des conséquences de cette condition sont tirées, notamment, aux articles 3 et 12 de ladite directive. Alors que l’article 3 de celle-ci énumère des situations dans lesquelles la marque n’est pas susceptible ab initio de remplir la fonction d’indication d’origine, l’article 12, paragraphe 2, sous a), de cette même directive porte sur la situation dans laquelle la marque est devenue la désignation usuelle et a dès lors perdu son caractère distinctif, de sorte qu’elle ne remplit plus cette fonction (voir, en ce sens, arrêt Björnekulla Fruktindustrier, précité, point 22). Le titulaire de cette marque peut alors être déchu des droits qui lui sont conférés par l’article 5 de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss,
C-145/05, Rec. p. I-3703
, point 33).
Dans l’hypothèse décrite par la juridiction de renvoi, laquelle demeure soumise à son appréciation factuelle exclusive, les utilisateurs finals du produit en cause au principal, à savoir des petits pains dits «KORNSPITZ», perçoivent ce signe verbal comme la désignation usuelle de ce produit et ne sont, dès lors, pas conscients du fait que certains de ces petits pains ont été obtenus à partir d’un mélange prêt à l’emploi livré sous la marque KORNSPITZ par une entreprise déterminée.
Ainsi que la juridiction de renvoi l’a également exposé, cette perception des utilisateurs finals est notamment due au fait que les vendeurs des petits pains obtenus à partir dudit mélange n’informent généralement pas leurs clients de ce que le signe «KORNSPITZ» a été enregistré en tant que marque.
L’hypothèse présentée dans la décision de renvoi est, au surplus, caractérisée par la circonstance que les vendeurs dudit produit fini n’offrent généralement pas à leurs clients, au moment de la vente, une assistance comprenant l’indication de la provenance des différents produits qui sont en vente.
Force est de constater que, dans une telle hypothèse, la marque KORNSPITZ ne remplit pas, dans le commerce des petits pains dits «KORNSPITZ», sa fonction essentielle d’indication d’origine et que, par conséquent, son titulaire s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque en ce qu’elle est enregistrée pour ce produit fini si la perte du caractère distinctif de ladite marque pour ledit produit est imputable à l’activité ou à l’inactivité de ce titulaire.
Ce constat n’est pas contraire à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 donnée par la Cour au point 26 de l’arrêt Björnekulla Fruktindustrier, précité, selon laquelle, dans l’hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution d’un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause sont constitués par l’ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.
Certes, ainsi que la Cour l’a mis en exergue en procédant à ladite interprétation, la question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée, doit être appréciée non seulement au regard de la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné, en considération de la perception par les professionnels, tels que les vendeurs.
Toutefois, ainsi que la Cour l’a relevé au point 24 de l’arrêt Björnekulla Fruktindustrier, précité, en général, la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals a un rôle déterminant. À l’instar de ce que M. l’avocat général a exposé aux points 58 et 59 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans une situation telle que celle en cause au principal, laquelle est, sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, caractérisée par la perte du caractère distinctif de la marque concernée du point de vue des utilisateurs finals, cette perte est susceptible de conduire à la déchéance des droits conférés audit titulaire. La circonstance que les vendeurs sont conscients de l’existence de ladite marque et de l’origine que celle-ci indique ne saurait, à elle seule, exclure une telle déchéance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d’une marque s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.
Sur la deuxième question
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d’«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d’un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.
À cet égard, il convient de rappeler que, en procédant à une mise en balance des intérêts du titulaire d’une marque et de ceux de ses concurrents liés à une disponibilité des signes, le législateur de l’Union a, en adoptant l’article 12, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, estimé que la perte du caractère distinctif de cette marque ne peut être opposée au titulaire de celle-ci que si cette perte est due à son activité ou à son inactivité (arrêts Levi Strauss, précité, point 19, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux,
C-102/07, Rec. p. I-2439
, point 24).
La Cour a déjà jugé que peut relever de la notion d’«inactivité» l’omission du titulaire d’une marque de recourir en temps utile à son droit exclusif visé à l’article 5 de la même directive, afin de demander à l’autorité compétente d’interdire aux tiers concernés de faire usage du signe pour lequel il existe un risque de confusion avec cette marque, de telles demandes ayant pour objet de préserver le caractère distinctif de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt Levi Strauss, précité, point 34).
Toutefois, sauf à renoncer à la recherche de l’équilibre décrit au point 32 du présent arrêt, ladite notion n’est aucunement limitée à ce type d’omission, mais comprend toutes celles par lesquelles le titulaire d’une marque se montre insuffisamment vigilant quant à la préservation du caractère distinctif de sa marque. Dès lors, dans une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, dans laquelle les vendeurs du produit obtenu à partir de la matière livrée par le titulaire de la marque n’informent généralement pas leurs clients de ce que le signe utilisé pour désigner le produit en cause a été enregistré en tant que marque et contribuent ainsi à la mutation de cette marque en désignation usuelle, la carence dudit titulaire qui ne prend aucune initiative susceptible d’inciter ces vendeurs à utiliser davantage ladite marque peut être qualifiée d’inactivité au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si, en l’occurrence, Backaldrin a ou non pris des initiatives visant à inciter les boulangers et distributeurs de produits alimentaires vendant les petits pains obtenus à partir du mélange prêt à l’emploi livré par elle à utiliser davantage la marque KORNSPITZ dans leurs contacts commerciaux avec les clients.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d’«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d’un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.
Sur la troisième question
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d’une marque suppose nécessairement de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d’autres désignations.
Ainsi qu’il ressort du libellé même de ladite disposition, le titulaire d’une marque s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque lorsque celle-ci est, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de ce titulaire, devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.
Lorsqu’une telle situation se présente, l’existence éventuelle de désignations alternatives pour le produit ou le service en cause est dépourvue de pertinence, puisqu’elle ne saurait modifier le constat de la perte du caractère distinctif de ladite marque du fait de la mutation de cette dernière en désignation usuelle dans le commerce.
Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question posée que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d’une marque ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont cette marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d’autres désignations.
Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d’une marque s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.

2)
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d’«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d’un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.

3)
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d’une marque ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d’autres désignations.

Signatures
(
*1
)	Langue de procédure: l’allemand.