CELEX: 62013TJ0508
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství HALAL MALAYSIA
Starší nezapsaná obrazová ochranná známka HALAL MALAYSIA
Relativní důvody pro zamítnutí
Neexistence práv ke staršímu označení, která by vznikla v souladu s právem členského státu před dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství
Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009
Užívání starší ochranné známky jako značky
Režim žaloby podle ‚common law‘ týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off)
Nedostatek ,goodwillu‘

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 25. května 2010 podala Paola Vergamini, další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
).
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 a 43 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 5: „Farmaceutické a veterinářské výrobky; hygienické výrobky pro léčebné účely; dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné účely; potraviny pro batolata; náplasti; obvazový materiál; dezinfekční přípravky; výrobky pro hubení škodlivých zvířat; fungicidy, herbicidy“;
—
třída 18: „Kůže a její imitace, zboží vyrobené z těchto materiálů nezahrnuté v jiných třídách; zvířecí kůže, kufry a cestovní tašky; deštníky a slunečníky; vycházkové hole; biče, jezdecké postroje a sedla“;
—
třída 25: „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží“;
—
třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce; mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“;
—
třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka a ságo, kávové náhražky; mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med, melasa; droždí, prášek do pečiva; sůl; hořčice; ocet, omáčky (chuťové přísady); koření; led potravinářský“;
—
třída 31: „Zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena; rostliny a květiny; krmiva pro zvířata; slad“;
—
třída 32: „Piva; minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; nápoje a šťávy ovocné; sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů“;
—
třída 43: „Služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování“.
Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 127/2010 ze dne 13. července 2010.
Dne 13. října 2010 žalobkyně, Government of Malaysia, podala na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky v plném rozsahu.
Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 4 nařízení č. 207/2009.
Námitky byly založeny na níže vyobrazeném obrazovém označení, které je pro účely čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 podle názoru žalobkyně obecně známé ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení, ve spojení s článkem 6a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, ve znění změn a doplňků, a pro účely čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení je nezapsanou ochrannou známkou ve Spojeném království, pro kterou žalobkyně nárokuje užívání pro řadu výrobků a služeb, včetně potravin:
Dne 16. prosince 2011 námitkové oddělení námitky zamítlo v plném rozsahu. Nejprve učinilo závěr, že proslulost staršího označení ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 207/2009 nebyla prokázána v žádném členském státě Evropské unie. Poté po posouzení kritérií pro použití čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení námitkové oddělení konstatovalo, že důkazy předložené žalobkyní nebyly dostatečné k učinění závěru, že ke dni podání přihlášky přihlášené ochranné známky získala nezapsaná ochranná známka žalobkyně ve Spojeném království nezbytný „goodwill“ (přitažlivost pro klientelu).
Dne 14. února 2012 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
Rozhodnutím ze dne 27. června 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání zamítl.
Pokud jde o důvod námitek uvedený v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, odvolací senát měl nejprve za to, že nebylo prokázáno, že se delikt neoprávněného užívání označení ve Spojeném království vztahuje na označení fungující jako značky. Odvolací senát nicméně uvedl, že s ohledem na takzvanou „extenzivní“ formu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, uznanou vnitrostátní judikaturou a umožňující několika subjektům disponovat právy k označení, které má na trhu dobrou pověst, bylo možné se uvedeného deliktu dovolávat, pokud jde o získaný „goodwill“ týkající se označení fungujícího jako značka. Dále měl odvolací senát za to, že důkazy předložené žalobkyní nebyly za okolností projednávaného případu dostatečné k učinění jednoznačného závěru, že v důsledku marketingových činností požadovaný „goodwill“ u relevantní veřejnosti vznikl. Konečně odvolací senát dospěl k závěru, že při neexistenci důkazu o uvedeném „goodwillu“, který je jednou z kumulativních podmínek tohoto deliktu, nemohlo být námitkám založeným na uvedeném ustanovení vyhověno.
Pokud jde o důvody námitek uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, odvolací senát měl v podstatě za to, že žalobkyně neprokázala proslulost staršího označení v Unii a konkrétněji že žádný z předložených důkazů dostatečně neprokazoval, že relevantní veřejnost toto označení k rozhodnému datu, a sice 25. květnu 2010, znala.
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
—
zrušil napadené rozhodnutí;
—
uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM navrhuje, aby Tribunál:
—
zamítl žalobu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
K přípustnosti argumentů OHIM
V replice žalobkyně tvrdí, že nové body vznesené OHIM ve vyjádření k žalobě jsou nepřípustné s ohledem na čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu ze dne 2. května 1991, jakož i judikaturu. Žalobkyně odkazuje zejména na následující tvrzení:
—
užívání staršího označení žalobkyní nesplňuje požadavky čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009;
—
„goodwill“ požadovaný právem Spojeného království, pokud jde o delikt neoprávněného užívání označení, může existovat, pouze pokud představuje majetek podniku a v projednávaném případě patří dovozcům, distributorům a maloobchodníkům;
—
judikatura z roku 1984 stanovila pro vznik „goodwillu“ požadovaného právem Spojeného království minimální hranici odbytu, pokud jde o žalobu týkající se neoprávněného užívání označení.
V tomto ohledu je třeba připomenout, že cílem žaloby podané k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009. Kromě toho čl. 135 odst. 4 jednacího řádu ze dne 2. května 1991 stanoví, že spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem.
V projednávaném případě se odvolací senát v napadeném rozhodnutí omezil na konstatování, že starší označení nezískalo „goodwill“ požadovaný právem Spojeného království, pokud jde o žalobu týkající se neoprávněného užívání označení před dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, a nezkoumal ostatní podmínky stanovené čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009. Jelikož otázku, zda starší označení bylo užíváno v obchodním styku, jehož význam nebyl pouze místní, odvolací senát meritorně nepřezkoumal, nepřísluší Tribunálu, aby ji přezkoumával poprvé v rámci svého přezkumu legality napadeného rozhodnutí [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. prosince 2011, Völkl v. OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Sb. rozh.,
EU:T:2011:739
, bod 63 a citovaná judikatura]. Z toho plyne, že tento argument je nepřípustný.
Pokud jde o ostatní argumenty OHIM ohledně podmínek žaloby týkající se neoprávněného užívání označení ve Spojeném království, je třeba konstatovat, že jejich cílem je doplnit otázky, kterými se odvolací senát zabýval, a musejí být tudíž prohlášeny za přípustné.
K věci samé
Na podporu žaloby žalobkyně vznáší jediný důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009. Tento žalobní důvod se člení na dvě části.
Úvodní úvahy
Podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 může majitel označení podat proti zápisu ochranné známky Společenství námitky, pokud toto označení splňuje čtyři podmínky. Uplatňované označení musí být užíváno v obchodním styku, jeho význam nesmí být pouze místní, právo k tomuto označení muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství a konečně toto označení musí svému majiteli přiznat možnost zakázat užívání pozdější ochranné známky. Tyto čtyři podmínky omezují počet označení, která nejsou ochrannými známkami, jež mohou být uplatňována k zabránění zápisu ochranné známky Společenství platného na celém území Unie v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. března 2009, Moreira da Fonseca v. OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 až T‑321/06, Sb. rozh.,
EU:T:2009:77
, bod 32]. Tyto podmínky jsou kumulativní, takže pokud označení nesplňuje jednu z těchto podmínek, nelze námitkám založeným na existenci nezapsané ochranné známky nebo jiných označení užívaných v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 vyhovět [rozsudek ze dne 30. června 2009, Danjaq v. OHIM – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Sb. rozh.,
EU:T:2009:226
, bod 35].
První dvě podmínky, tj. podmínky týkající se užívání a významu staršího označení, který nesmí být pouze místní, vyplývají ze samotného znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a musejí být tedy vykládány s ohledem na unijní právo. Nařízení č. 207/2009 tak stanoví jednotná kritéria týkající se užívání označení a jejich významu, která jsou v souladu se zásadami, na kterých spočívá systém zavedený tímto nařízením (rozsudek GENERAL OPTICA, bod 20 výše,
EU:T:2009:77
, bod 33).
Z výrazu „pokud podle [...] práva členského státu, které se na toto označení vztahuj[e]“, naproti tomu vyplývá, že další dvě podmínky, uvedené následně v čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, představují podmínky stanovené uvedeným nařízením, které se na rozdíl od předcházejících podmínek posuzují s ohledem na kritéria stanovená právem, které uplatněné označení upravuje. Tento odkaz na právo, jež uplatněné označení upravuje, je zcela odůvodněný, jelikož nařízení č. 207/2009 označením, na která se systém ochranné známky Společenství nevztahuje, přiznává možnost, aby byla uplatněna proti ochranné známce Společenství. Stanovit, zda je toto označení starší než ochranná známka Společenství a zda může odůvodnit zákaz užívání pozdější ochranné známky, tedy umožňuje pouze právo členského státu, jež uplatněné označení upravuje (rozsudek GENERAL OPTICA, bod 20 výše,
EU:T:2009:77
, bod 34).
Osoba, která podává námitky, musí prokázat, že dotčené označení spadá do působnosti uplatněných právních předpisů členského státu a že umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky [obdobně viz rozsudek ze dne 12. června 2007, Budějovický Budvar v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T‑53/04 až T‑56/04, T‑58/04 a T‑59/04,
EU:T:2007:167
, bod 74].
K první části jediného žalobního důvodu týkající se nesprávného výkladu podmínek deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království
Tato první část se člení na tři výtky.
Pokud jde o první výtku, podle které odvolací senát nesprávně vyložil a uplatnil podmínky deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království, když neuznal, že se na starší ochrannou známku vztahovala „klasická“ forma uvedeného deliktu, žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nepřipustil, že prokázala, že se tento delikt uplatňuje na označení fungující jako značky, a dále že posoudil námitky na základě hypotézy, že se zakládaly na tomtéž deliktu v jeho „extenzivní“ formě, což mělo v projednávané věci negativní dopad na posouzení skutkového stavu a důkazů.
Navíc žalobkyně upřesňuje, že v „klasické“ formě deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království patří dobrá pověst a „goodwill“ týkající se dotčené ochranné známky výlučně přihlašovateli. Naproti tomu v „extenzivní“ formě uvedeného deliktu nepatří dobrá pověst a „goodwill“ týkající se dotčené ochranné známky výlučně přihlašovateli, nýbrž je sdílí několik nezávislých subjektů v daném odvětví, přičemž každý z nich je oprávněn plnoprávně uplatnit svá práva proti třetím osobám.
Žalobkyně dodává, že námitky se zakládaly na „klasické“ formě deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království, jelikož byly splněny tři znaky skutkové podstaty uvedeného deliktu v této formě, a sice získaný „goodwill“, klamavá prezentace a újma způsobená „goodwillu“. Mimoto není pochyb o tom, že tento delikt se uplatňuje na značky.
OHIM tuto argumentaci zpochybňuje.
Úvodem je třeba poukázat na to, že žalobkyně na jednání prohlásila, že mezitím zapsala a oznámila svou značku podle článku 6b Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.
V této souvislosti je třeba uvést, že jelikož OHIM nemůže zohlednit skutkové okolnosti, které mu nebyly účastníky řízení předloženy, nemůže být legalita jeho rozhodnutí zpochybňována na základě takových skutkových okolností. Tribunál proto stejně tak nemůže zohlednit důkazy směřující k prokázání těchto skutkových okolností (rozsudek ze dne 18. července 2006, Rossi v. OHIM, C‑214/05 P, Sb. rozh.,
EU:C:2006:494
, bod 52). Dále je třeba uvést, že podle znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 lze tento článek použít pouze na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní.
V projednávaném případě je právem členského státu, které se na nezapsanou starší ochrannou známku vztahuje, Trade Marks Act 1994 (zákon Spojeného království o ochranných známkách), jehož čl. 5 odst. 4 stanoví:
„Ochrannou známku nelze zapsat, jestliže jejímu užívání ve Spojeném království může být zabráněno:
a)
z důvodu jakéhokoli právního pravidla [zejména na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání označení (law of passing off)] chránícího nezapsanou ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení užívané v obchodním styku […]“
Z článku 5 odst. 4 Trade Marks Act 1994, jak jej vykládají vnitrostátní soudy, vyplývá, že žalobkyně musí v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království a týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny tři podmínky, a sice získaný goodwill, klamavá prezentace a újma způsobená „goodwillu“ [rozsudek ze dne 18. ledna 2012, Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Sb. rozh.,
EU:T:2012:13
, bod 19].
V projednávaném případě je tudíž třeba nejprve přezkoumat, zda starší označení, které žalobkyně prezentuje jako značku, jež odlišuje certifikované výrobky od výrobků, které nejsou certifikované, může být základem pro žalobu týkající se neoprávněného užívání označení ve Spojeném království. Podle odvolacího senátu žalobkyně neprokázala, že se delikt neoprávněného užívání označení ve Spojeném království uplatňuje na označení fungující jako značky, jak jí náleželo.
V této souvislosti Tribunál již konstatoval, že z judikatury Spojeného království vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení [rozsudky ze dne 11. června 2009, Last Minute Network v. OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 a T‑115/07, Sb. rozh.,
EU:T:2009:196
, bod 84, a BASmALI, bod 32 výše,
EU:T:2012:13
, bod 28].
Kromě toho bylo již rozhodnuto, že z vnitrostátní judikatury, zejména z judikatury zmíněné v bodě 34 výše, vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, i když je užíváno několika subjekty. Z toho vyplývá, že podle „extenzivní“ formy této žaloby uznané vnitrostátní judikaturou mohou tyto subjekty disponovat právy k označení, které na trhu získalo dobrou pověst (rozsudek BASmALI, bod 32 výše,
EU:T:2012:13
, bod 28).
V projednávaném případě je tudíž třeba učinit závěr, že v rozsahu, v němž starší označení slouží k označení zboží nebo služeb, které certifikuje, mohlo jako značka získat „goodwill“ požadovaný právem Spojeného království, pokud jde o delikt neoprávněného užívání označení.
Vzhledem k výše uvedenému vyvstává ještě otázka, zda žalobkyně, jako správce certifikačního systému, musí být jediným majitelem „goodwillu“ spojeného s uváděním na trh výrobků a služeb nesoucích dotčenou značku.
Tribunál má za to, že i veřejné subjekty mohou být chráněny žalobou týkající se neoprávněného užívání označení v rozsahu, v němž jejich činnosti mohou vytvářet goodwill. Pokud totiž uvedené subjekty užívají určité označení, které jim patří výlučně, mohou uplatnit „goodwill“ spojený s uváděním výrobků a služeb nesoucích toto označení na trh. Stejně tak, pokud tyto subjekty sdílí užívání jakéhokoli označení s jinými hospodářskými subjekty, „goodwill“ budou moci uplatnit tytéž veřejné subjekty a dotyčné hospodářské subjekty. V projednávaném případě „goodwill“ každopádně mohl vzniknout.
V případě, že je starší označení užíváno několika hospodářskými subjekty, vlastnictví „goodwillu“ musí být posouzeno ve světle okolností věci. Za účelem určení, zda je žalobkyně jediným majitelem „goodwillu“, je tedy třeba posoudit přitažlivost značky pro klientelu.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že žalobkyně podrobně vysvětlila fungování svého certifikačního systému týkajícího se shody dotyčných výrobků s právem šaría, jeho funkci, jejímž cílem je kontrola výrobního procesu vyvinutého stranami, které si přejí stát se oprávněnými uživateli ochranné známky žalobkyně, a jeho funkci dohledu nad jejím užíváním těmito uživateli, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány normy kvality jejího systému. Tato vysvětlení musejí podle jejího názoru vést k závěru, že povolení, které dává uživatelům, týkající se užívání její ochranné známky a jejího certifikačního systému odpovídá z právního hlediska licenci k užívání. Žalobkyně má za to, že tito uživatelé jsou pouze nabyvateli této licence a nenabývají vlastnická práva k ochranné známce ani práva k dobré pověsti nebo „goodwillu“ s ní spojenému. Na jednání žalobkyně trvala na neexistenci sdílení jak „goodwillu“, tak dobrého jména ochranné známky.
Podle názoru žalobkyně se tedy odvolací senát dopustil pochybení, když konstatoval, že „goodwill“ týkající se starší ochranné známky sdílela s oprávněnými uživateli a že se námitky musejí zakládat na „extenzivní“ formě deliktu neoprávněného užívání označení. Odvolací senát tak pochybil v identifikaci správné činnosti, které se týká „goodwill“.
Tribunál má za to, že v projednávaném případě je třeba s ohledem na certifikační systém žalobkyně týkající se shody výrobků s právem šaría, na jeho funkci, jejímž cílem je kontrola výrobního procesu vyvinutého třetími stranami, které si přejí stát se oprávněnými uživateli její značky, a s ohledem na jeho funkci dohledu nad užíváním značky těmito uživateli, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány normy kvality, které stanovila, považovat za majitele „goodwillu“ žalobkyni.
Jakmile totiž spotřebitelé výrobků a uživatelé služeb spatří značku přidělenou žalobkyní, jsou informováni o jejich shodě s režimem halal podle systému kontrol zaručených v Malajsii. Mimoto je značka s to označit veřejný profil, pocházející od vlády, který o tom informuje spotřebitele, což posiluje výlučné vlastnictví žalobkyně, a nikoli vlastnictví sdílené s jinými subjekty, a to ani se subjekty, které jsou oprávněni ji užívat.
Z bodu 41 napadeného rozhodnutí, jakož i z posouzení odvolacího senátu nicméně vyplývá, že existence „goodwillu“ požadovaného právem Spojeného království, pokud jde o delikt neoprávněného užívání označení, jak ve své „extenzivní“, tak ve své „klasické“ formě, nebyla prokázána.
Pokud jde o certifikační systém halal uplatněný žalobkyní, je třeba ostatně poznamenat, že odvolací senát nezpochybnil jeho existenci.
Odvolací senát totiž trval na tom, že žádný důkaz, sám o sobě či spojený s jinými důkazy, neumožňoval vyvodit jasné a přímé závěry ohledně vnímání značky žalobkyně spotřebitelem evokovaného ve Spojeném království, a v důsledku toho na získání „goodwillu“ požadovaného u relevantní veřejnosti, která nakupuje konečný certifikovaný výrobek.
Žalobkyně naproti tomu zdůraznila, že OHIM připustil, že důkazy předložené odvolacímu senátu potvrzovaly nepochybné užívání označení, což potvrzuje existenci určitého „goodwillu“.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že nepochybné užívání označení, jak konstatoval odvolací senát v bodě 41 napadeného rozhodnutí, nutně neprokazuje existenci „goodwillu“, to znamená, že nepochybné užívání daného označení může znamenat jeho užívání, avšak nikoli natolik, aby přitahovalo klientelu, která v tomto případě činí svou volbu v závislosti na dobré pověsti, kterou žalobkyně případně získala. Nezávisle na „klasické“ či „extenzivní“ formě deliktu neoprávněného užívání označení tudíž žalobkyně v projednávaném případě neprokázala existenci „goodwillu“, a sice přitažlivost své značky pro klientelu.
Žádný z důkazů předložených žalobkyní totiž neprokazuje, že spotřebitel skutečně znal značku žalobkyně natolik, aby jí dal přednost před jinými označeními uvedenými na výrobcích, na které byla uvedená značka umístěna.
Z toho plyne, že žalobkyně neprokázala jakýkoli „goodwill“ značky, jenž je jednou z kumulativních podmínek deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království. Případné pochybení odvolacího senátu, které by spočívalo v uplatnění „extenzivní“ formy namísto „klasické“ formy uvedeného deliktu, tudíž každopádně nemůže vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.
První výtku je tudíž třeba zamítnout.
V rámci druhé výtky žalobkyně tvrdí, že odvolací senát neprávem vyžadoval „požadovaný“ či „nezbytný“ minimální „goodwill“, aby byla splněna první podmínka deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království.
Pokud jde o posouzení existence „goodwillu“ nezapsané starší ochranné známky a jeho dostatečnosti, žalobkyně zdůrazňuje, že je na soudu, aby posoudil jeho rozsah. Pokud by byl tento rozsah považován za omezený, mohlo by se ukázat pro žalobce v řízení o neoprávněném užívání označení obtížnějším předložit důkaz, že ostatní podmínky deliktu neoprávněného užívání jsou splněny.
Žalobkyně má v podstatě za to, že odvolací senát měl za účelem ověření, zda byla splněna první podmínka deliktu neoprávněného užívání označení, posoudit rozsah dobré pověsti a „goodwillu“ nezapsané starší ochranné známky, a až poté měl posoudit, zda byly splněny ostatní podmínky deliktu neoprávněného užívání označení ve Spojeném království.
OHIM tuto argumentaci zpochybňuje.
Pokud jde o požadavek minimálního prahu „goodwillu“, je třeba konstatovat, že soudy Spojeného království se staví značně rezervovaně k tomu, aby rozhodly, že podnik může mít zákazníky, ale nikoli „goodwill“ [rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Tresplain Investments v. OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Sb. rozh.,
EU:T:2010:505
, body 110 až 115].
Na rozdíl od toho, co tvrdila žalobkyně, je rovněž třeba učinit závěr, že odvolací senát nevyžadoval minimální práh „goodwillu“ její značky, když konstatoval, že distribuce výrobků nesoucích tuto značku byla omezená a nebyla patřičná, nezávisle na takovém minimálním prahu.
Odvolací senát se totiž soustředil na skutečnost, že předložené důkazy neumožňovaly učinit jednoznačný závěr, že marketingové činnosti žalobkyně vytvořily u relevantní veřejnosti požadovaný „goodwill“. Navíc je třeba konstatovat, že když uvedený senát v bodě 37 napadeného rozhodnutí odkazoval na určitý stupeň „goodwillu“, a sice „dostatečný ,goodwill’ “, zamýšlel pouze odkázat na nutnost existence „goodwillu“ označení žalobkyně ve vztahu k jejím zákazníkům, aby bylo žalobě týkající se neoprávněného užívání označení vyhověno.
Navíc je třeba konstatovat, že OHIM na jednání prohlásil, že se nedomníval, že pravidlo
de minimis
bylo relevantní, čímž tak sledoval stejné úvahy jako odvolací senát, který v bodě 33 napadeného rozhodnutí napsal „nezávisle na případném minimálním prahu“. Odvolací senát tudíž pouze konstatoval, že rozsah prokázaného „goodwillu“ byl značně omezený a nebyl patřičný k tomu, aby bylo nezávisle na případném minimálním prahu možné za okolností projednávaného případu učinit jednoznačný závěr, že marketingové činnosti vytvořily u relevantní veřejnosti požadovaný „goodwill“.
Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát nikdy nevyžadoval, aby žalobkyně prokázala minimální práh „goodwillu“ své značky. Odvolací senát totiž vyžadoval pouze důkaz o existenci „goodwillu“ jako první podmínky deliktu neoprávněného užívání označení, neboť nedostatek této podmínky podle soudů Spojeného království vede k nepřezkoumání ostatních podmínek uvedeného deliktu a měl by za následek automatické zamítnutí žaloby týkající se neoprávněného užívání označení [věc Assos of Switzerland Roger Maier v. Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)].
Druhá výtka musí být tudíž zamítnuta.
Pokud jde o třetí výtku týkající se tvrzeného nesprávného vymezení relevantní veřejnosti, žalobkyně podotýká, že v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení je třeba zohlednit dobrou pověst a „goodwill“ získaný u všech jejích zákazníků, a sice jak obchodníků, tak konečných spotřebitelů. Odvolací senát přitom ponechal bez povšimnutí obchodníky, kteří jsou jejími zákazníky a kteří v projednávané věci zahrnují maloobchodníky, velkoobchodníky a dovozce nacházející se ve Spojeném království, neboť tito obchodníci kupovali výrobky nesoucí nezapsanou starší ochrannou známku.
Žalobkyně tvrdí, že propagace a zveřejnění jejího certifikačního postupu a nákupy výrobků maloobchodníky a velkoobchodníky spolu s dovozy uskutečňovanými podniky umístěnými ve Spojeném království jsou důkazem o existenci „goodwillu“ její značky.
OHIM tuto argumentaci zpochybňuje.
Pokud jde o relevantní veřejnost, je třeba připomenout, že z judikatury soudů Spojeného království vyplývá, že v případech deliktu neoprávněného užívání označení se klamavý charakter prezentace výrobků a služeb žalovaného v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení musí posuzovat s ohledem na zákazníky osoby podávající tuto žalobu, a sice zákazníky žalobkyně (rozsudek LAST MINUTE TOUR, bod 34 výše,
EU:T:2009:196
, bod 60).
To, co je chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, totiž není slovo nebo jméno, jehož užívání třetími osobami je omezené, ale samotná klientela, která je sporným užíváním poškozována, jelikož dobrá pověst ochranné známky je silou, kterou je klientela přitahována, a kritériem umožňujícím odlišit zavedený podnik od podniku nového (rozsudek LAST MINUTE TOUR, bod 34 výše,
EU:T:2009:196
, bod 61).
V projednávaném případě odvolací senát v bodě 33 napadeného rozhodnutí odkázal na „zákazníky osoby, která podává námitky, kteří kupují certifikované výrobky [jako je] halal“. Je nutno poukázat na to, že odvolací senát nikdy nezmínil, že relevantní veřejnost je tvořena výlučně konečnými spotřebiteli. Je totiž třeba konstatovat, že zprostředkující činitelé, tj. maloobchodníci, velkoobchodníci a dovozci, nakupovali výrobky nesoucí značku žalobkyně, a tudíž stejně jako koneční spotřebitelé tvořili „zákazníky osoby, která podává námitky“, a že tudíž nebyli vyloučeni z pojmu relevantní veřejnost.
Navíc Tribunál podotýká, že se odvolací senát zabýval důkazy předloženými žalobkyní, a sice seznamem malajských vývozců a evropských dovozců, celním prohlášením týkajícím se přepravy nákladu, obchodní fakturou vztahující se k tomuto nákladu, jakož i fakturami zaslanými maloobchodníkům. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát zohlednil též obchodní klientelu.
Třetí výtku je tedy třeba zamítnout.
K druhé části jediného žalobního důvodu týkající se nesprávného hodnocení důkazů předložených za účelem prokázání dobré pověsti a „goodwillu“ starší ochranné známky ve Spojeném království
Žalobkyně uvádí, že při hodnocení důkazů, které předložila odvolacímu senátu, odvolací senát nezohlednil význam, který spotřebitelé, jež jsou obchodníky a koneční spotřebitelé, ať již muslimové, či nikoli, přikládají její ochranné známce, ani jeho rozsah ve Spojeném království, ani světovou a mezinárodní činnost žalobkyně.
Podle názoru žalobkyně odvolací senát neprávem ponechal bez povšimnutí hlavní cílovou skupinu spotřebitelů její ochranné známky a jejího certifikačního programu, a sice muslimské spotřebitele, a z tohoto důvodu napadené rozhodnutí vůbec nevzalo v úvahu „goodwill“ její značky u těchto spotřebitelů, pro které povaha halal výrobku je určujícím a hlavním faktorem pro rozhodnutí o koupi.
Navíc odvolací senát identifikoval v denním tisku hojnou reklamu, jež předcházela datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, z níž většina se zaměřovala na malajský vývozní trh a která byla zveřejněna a šířena ve Spojeném království. V důsledku toho reklama obsažená v tomto denním tisku zajisté vytvořila určitou formu dobré pověsti a „goodwillu“ dotčené značky u relevantní veřejnosti a hospodářských subjektů ve Spojeném království.
OHIM tuto argumentaci zpochybňuje.
Je třeba konstatovat, jak na to poukázal odvolací senát v bodě 29 napadeného rozhodnutí, že existence „goodwillu“ je v zásadě prokázána předložením důkazu o obchodních a reklamních činnostech, účtech zákazníků atd. Důkaz o seriózních obchodních činnostech, které vyúsťují v získání dobré pověsti a rozvoj klientely, je zpravidla k prokázání „goodwillu“ dostačující.
V této souvislosti zaprvé Tribunál považuje za vhodné analyzovat způsob, jakým obchodníci a koneční spotřebitelé, muslimové a nemuslimové, vnímají značku žalobkyně. Zadruhé bude třeba zabývat se takovými důkazy, jako jsou publikace, události a informace týkající se její činnosti na mezinárodní úrovni směřující k prokázání rozsahu ochranné známky ve Spojeném království.
Zaprvé, pokud jde o vnímání jakéhokoli označení muslimskými spotřebiteli, které vyjadřuje soulad některých výrobků s právem šaría, je třeba mít za to, že tento druh označení je s to přitáhnout pozornost obzvláště uvedených spotřebitelů. Uvedení spotřebitelé budou však nejprve věnovat pozornost výrobku jako takovému a ochranné známce s rozlišovací způsobilostí, která ho identifikuje, a teprve poté se ujistí, že výrobek dodržuje režim halal hledáním označení, které ho osvědčuje, a sice buď nezapsané starší ochranné známky, nebo jiného rovnocenného označení. Z tohoto důvodu si titíž spotřebitelé všimnou značky žalobkyně, avšak až po vnímání ostatních označení, která výrobek nebo služba obsahují.
Je tudíž třeba, podobně jak to učinil odvolací senát, podotknout, že důkazy předložené žalobkyní neprokazují, že muslimští spotřebitelé dotčenou značku znají a že tato značka mohla ovlivnit jejich rozhodnutí o koupi.
Na jednání OHIM tvrdil, že v roce 2010 představoval trh s halal ve Spojeném království velice vysoký obrat z důvodu přítomnosti velmi významného muslimského společenství. Malajské výrobky nesoucí značku žalobkyně však nejsou jedinými výrobky halal vyráběnými ve světě a nejsou ani jedinými výrobky halal uváděnými na trh ve Spojeném království. Z tohoto důvodu byla existence důkazu, zejména obratu, že muslimští spotřebitelé ve Spojeném království znali specifickou značku žalobkyně a aktivně ji vyhledávali mezi výrobky halal, které ji nesou, nevyhnutelná pro konstatování existence „goodwillu“ uvedené značky.
Pokud jde o vnímání značky žalobkyně nemuslimskými spotřebiteli, je třeba poznamenat, že žalobkyně na jednání prohlásila, že z důvodu skutečnosti, že je Spojené království multikulturní společností, všichni, včetně uvedených spotřebitelů, dokonale znali význam slova „halal“.
Podle názoru žalobkyně je její značka vykládána nemuslimskými spotřebiteli jako symbol kvality a nejen jako symbol souladu s právem šaría. V této souvislosti žalobkyně odkazuje na takové reklamní slogany v denním tisku, jako je „The mark of Quality, Hygiene & Safety“, „Peace of mind for non-Muslims too“ a „Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust“. Na jednání žalobkyně upřesnila, že uvedený denní tisk je k dispozici na celém světě v papírové a elektronické podobě a že je přístupný nejen předplatitelům, jak odvolací senát nesprávně uvedl v bodě 38 napadeného rozhodnutí. V důsledku toho uvedený senát neprávem konstatoval, že o starší ochranné známce nevěděli spotřebitelé, kteří nedodržují režim halal, a že tudíž bylo obtížnější prokázat její „goodwill“. Žalobkyně rovněž odkazuje na řadu článků zveřejněných v tomto denním tisku, jakož i na několika internetových stránkách. Konečně žalobkyně uvádí, že se účastnila dvou událostí ve Spojeném království, na kterých propagovala svou značku.
V této souvislosti je třeba připomenout, že podle judikatury se čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 netýká „skutečného“ užívání označení uplatňovaného na podporu námitek a že nic ve znění čl. 42 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení nenasvědčuje tomu, že se na takové označení vztahuje požadavek prokázání skutečného užívání. Aby však mohlo označení, které je uplatňováno na podporu námitek, zabránit zápisu nového označení na základě výše uvedeného článku, musí být skutečně užíváno dostatečně významným způsobem v obchodním styku (rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Sb. rozh.,
EU:C:2011:189
, bod 159).
Pokud jde o okamžik, ke kterému musí být „goodwill“ prokázán, rozhodným datem podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, proti které byly podány námitky (rozsudek Golden Elephant Brand, bod 56 výše,
EU:T:2010:505
, bod 99). Rozhodným datem v projednávaném případě je tedy 25. květen 2010. Tribunál přitom konstatuje, že několik důkazů uváděných žalobkyní nemůže být zohledněno, pokud jde o relevantní období.
V projednávaném případě je každopádně třeba konstatovat, že odvolací senát správně dospěl k závěru, že žalobkyně nepředložila důkaz o významném užívání uvedené značky. Důkazy předložené žalobkyní totiž nestačí k prokázání přitažlivosti její značky pro klientelu, a tudíž „goodwillu“ uvedené značky. Žalobkyně nepředkládá důkazy, které by umožňovaly pochopit vnímání této značky dotyčnou veřejností. Žalobkyně prokazuje, že své značce činila reklamu a šířila ji, avšak nepředkládá důkazy o jejím vnímání muslimskými a nemuslimskými spotřebiteli.
V této souvislosti je konečně třeba, jak to podobně učinil OHIM, zdůraznit, že ze všech organizací halal, které žalobkyně oslovila, aby potvrdily svou informovanost o její značce, odpověděla pouze jediná organizace, což je zjevně nedostatečné k prokázání „goodwillu“ uvedené značky.
Zadruhé je třeba určit, zda odvolací senát správně přezkoumal důkazy směřující k prokázání rozsahu nezapsané starší ochranné známky ve Spojeném království.
V první řadě je třeba uvést, pokud jde o obrat týkající se „Global Halal food market“ (světový trh s potravinami halal), že žalobkyně předložila skutečné číselné údaje týkající se roků 2004, 2005 a 2009 a údaje předvídané pro rok 2010 týkající se zejména Francie a Spojeného království.
Jak nicméně zdůrazňuje odvolací senát v bodě 34 napadeného rozhodnutí, tyto číselné údaje mají jen slabou důkazní hodnotu, jelikož neumožňují zjistit, jakého procenta prodeje výrobků bylo během relevantního období dosaženo výrobky nesoucími starší označení. Dotyčný dokument totiž uvádí, že „většina výrobků“ zahrnuje starší ochrannou známku, že počet podniků certifikovaných jako halal v Malajsii „se každoročně nadále zvyšuje (...)“ a že potenciál těchto podniků, které vyvážejí do světa, zejména do Evropy, je „obrovský“. Z důvodu nepřesnosti těchto tvrzení tudíž není možné je zohlednit, neboť v rámci čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 nelze užívání staršího označení prokázat na základě pravděpodobnosti a domněnek [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. října 2013, Dimian v. OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11,
EU:T:2013:553
, bod 29].
V druhé řadě, pokud jde o seznam malajských vývozců a evropských dovozců, žalobkyně zmínila, pokud jde o Spojené království, tři subjekty. Žalobkyně rovněž předložila celní prohlášení o vývozu 1892 potravinových obalů vystavené ve prospěch dovozce s datem 10. května 2008. Značka byla zobrazena na 1600 obalech výrobku. Kromě toho žalobkyně předložila obchodní fakturu vystavenou ve prospěch jiného dovozce s datem 5. května 2010 a týkající se 14 různých výrobků, z nichž jeden nesl značku na 85 obalech.
Pokud jde nejprve o obchodní fakturu vystavenou ve prospěch dovozce s datem 5. května 2010, odvolací senát v bodě 35 napadeného rozhodnutí správně konstatoval, že její datum vyvolává otázku, zda výrobky, na které odkazuje, měli spotřebitelé ve Spojeném království k dispozici před relevantním obdobím, a sice před datem přihlášky ochranné známky Společenství. I při zohlednění této obchodní faktury je každopádně třeba vzít v úvahu pouze 85 obalů výrobku, na kterém je zobrazena značka žalobkyně. Počet 85 obalů přitom odpovídá zjevně nedostatečnému množství k prokázání, že relevantní veřejnost uvedenou značku znala.
Totéž platí i pro 1600 obalů výrobku dovozeného jinou společností. Žalobkyně totiž předložila důkaz o prodeji ve Spojeném království pouze celkem 1685 výrobků majících obaly nesoucí její značku v letech 2008 a 2010 – s nejistotou ohledně data, pokud jde o prodej 85 výrobků v roce 2010, jak odvolací senát správně zmínil v bodě 35 napadeného rozhodnutí. Takové množství je totiž zanedbatelné, a nemůže tudíž stačit k prokázání, že relevantní veřejnost uvedenou značku znala.
Pokud jde ve třetí řadě o seznam maloobchodníků, je třeba uvést, že žalobkyně identifikovala supermarkety v Birminghamu (Spojené království), Manchesteru (Spojené království), Londýně (Spojené království), Croydonu (Spojené království), Romfordu (Spojené království), Enfieldu (Spojené království) a v Surrey (Spojené království), obchodní domy v Londýně, Birminghamu a Manchesteru, jakož i řetězce supermarketů na různých místech ve Spojeném království.
Pokud jde o obchodní domy, žalobkyně zmiňuje propagaci malajské kuchyně, kterou v nich uskutečnila malajská agentura na podporu obchodu mezi 11. a 19. zářím 2010. V této souvislosti žalobkyně cituje článek nadepsaný „Our food a hit at Selfridges“ (úspěch našich výrobků v Selfridges) zveřejněný v denním tisku dne 15. září 2010, který výslovně uvádí, že uvedená propagace začala v sobotu, a sice dne 11. září 2010. Je přitom třeba konstatovat, jak zdůrazňuje odvolací senát v bodě 36 napadeného rozhodnutí, že tento článek neprokazuje rozsah případných prodejů před obdobím relevantním v projednávaném případě. I za předpokladu, že by uvedený článek odkazoval na propagaci 22000 potravinových výrobků šestnácti společnostmi, tato skutečnost neumožňuje určit, zda uvedené výrobky byly uvedeny na trh před nebo po relevantním období.
Navíc pokud jde o řetězec supermarketů, žalobkyně zmínila existenci týdne propagačních akcí v roce 2007 týkajících se reklamní kampaně na návštěvu Malajsie. Je přitom třeba konstatovat, jak správně zdůraznil odvolací senát v bodě 36 napadeného rozhodnutí, že žalobkyně nepředložila důkazy o propagovaných výrobcích ani o skutečnosti, zda se tyto výrobky týkaly její značky, což neumožňuje určit, zda se prodej těchto výrobků skutečně konal.
Je rovněž třeba poznamenat, že seznam maloobchodníků a snímky některých jimi prodávaných výrobků, které nesly značku žalobkyně, neumožňují zjistit skutečný rozsah jejích prodejů a znalosti této značky relevantní veřejností. Mimoto tento seznam neumožňuje ani zjistit datum prodeje uvedených výrobků.
Ve čtvrté řadě je třeba uvést, pokud jde o obě události zmíněné v bodě 80 výše, kterých se žalobkyně účastnila, že žalobkyně předložila pouze dva snímky, z nichž na jednom je prospekt nadepsaný „Malaysia – Your Reliable Trading Partner“ (Malajsie – váš spolehlivý obchodní partner) a na druhém její stánek v roce 2007. Jak zdůraznil odvolací senát v bodě 37 napadeného rozhodnutí, tyto snímky neumožňují zjistit dopad, který měla účast žalobkyně na uvedených událostech na obchodníky a konečné spotřebitele ve Spojeném království.
V rámci druhé části jediného žalobního důvodu tudíž nemohou obstát argumenty uplatněné žalobkyní za účelem prokázání, že odvolací senát nesprávně zhodnotil důkazy předložené k prokázání dobré pověsti a „goodwillu“ nezapsané starší ochranné známky ve Spojeném království.
S ohledem na výše uvedené je nutno konstatovat, že odvolací senát právem učinil závěr, že důkaz o existenci „goodwillu“ nezapsané starší ochranné známky ve Spojeném království nebyl v projednávaném případě podán. Žalobu je tudíž třeba zamítnout v plném rozsahu.
K nákladům řízení
Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (čtvrtý senát)
rozhodl takto:

1)
Žaloba se zamítá.

2)
Government of Malaysia se ukládá náhrada nákladů řízení.

Prek
Labucka
Kreuschitz
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. listopadu 2015.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.