CELEX: 62012TJ0445
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen
Figurmärket KW SURGICAL INSTRUMENTS
Det äldre nationella ordmärket Ka We
Relativt registreringshinder
Risk för förväxling
Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009
Överklagande
Omfattningen av överklagandenämndernas prövning
Bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts
Ansökan som getts in till invändningsenheten
Avslag på ansökan om registrering av det sökta varumärket utan föregående prövning av villkoret att det äldre varumärket verkligen ska ha använts
Felaktig rättstillämpning
Tribunalens behörighet att ändra beslut

Bakgrund till tvisten
Den 25 april 2008 erhöll sökanden, Koscher + Würtz GmbH, en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen hos den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Registreringen gäller följande figurkännetecken:
Harmoniseringsbyrån underrättades om den internationella registreringen av kännetecknet den 31 juli 2008.
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 10 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; kirurgiskt material”.
Den 8 maj 2009 framställde Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (nedan kallat invändaren), med stöd av artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (
EUT L 78, s. 1
), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som nämnts i punkt 3 ovan.
Invändningen grundade sig på det äldre nationella ordmärket Ka We, för vilket ansökan hade ingetts den 19 april 1930 och vilket hade registrerats i Tyskland den 25 november 1930 under nummer 426260. Denna registrering gäller följande varor i klass 10: ”Medicinska och sanitära instrument och apparater, hörselhjälpmedel, hygieniska bandage, konstgjorda lemmar (ej varor tillverkade av gummi eller varor förbundna med gummi).
Det registreringshinder som åberopades var det som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, nämligen att det finns risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket.
Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 23 juni 2011 med motiveringen att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.
Den 16 augusti 2011 överklagade invändaren invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
I beslut av den 6 augusti 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens beslut. Sökanden vägrades härmed skydd för den internationella registreringen i gemenskapen.
Överklagandenämnden fann inledningsvis att omsättningskretsen utgörs av den tyska allmänheten och närmare bestämt av tyska fackmän med specialistkompentens inom medicin (punkterna 13 och 14 i det angripna beslutet).
Överklagandenämnden delade invändningsenhetens bedömning att de varor som avses med det sökta varumärket och de varor som avses med det äldre varumärket är identiska (punkt 15 i det angripna beslutet).
Vid jämförelsen av kännetecknen fann överklagandenämnden att det äldre varumärket och det sökta varumärket innehåller en identisk beståndsdel, nämligen bokstäverna ”k”och ”w”, vilka utgör den dominerande och mest särskiljande delen i det sökta varumärket samt initialerna i det äldre varumärket Ka We. Nämnden fann därför att de två varumärkena liknar varandra i visuellt hänseende, även om likheten inte är så stor. Nämnden angav även att en tyskspråkig person uttalar ordelementet ”kw”och varumärket kawe på samma sätt och att varumärkena – beroende på om den beskrivande delen av det sökta varumärket, vilken är avfattad på engelska (”surgical instruments”), uttalas eller inte – är identiska eller mycket lika varandra i fonetiskt hänseende. Enligt nämnden var det inte aktuellt att göra någon begreppsmässig jämförelse (punkterna 16–18 i det angripna beslutet).
Med hänsyn särskilt till ovanstående omständigheter och till det faktum att de varor som avses med det äldre varumärket även beställs per telefon, vilket innebär att den fonetiska jämförelsen av varumärkena blir särskilt viktig, drog överklagandenämnden den slutsatsen att det finns en risk för förväxling (punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet).
Parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att tribunalen ska
—
ogiltigförklara det angripna beslutet, och
—
förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden och invändningsenheten.
Sökanden har även anfört följande (punkt 50 i ansökan):
”Talan är välgrundad. Eftersom det inte finns någon risk för förväxling mellan de aktuella kännetecknen ska invändningen avslås. Överklagandenämndens beslut ska således ogiltigförklaras.”
Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Sökanden uppgav vid förhandlingen – som svar på en fråga om föremålet för talan och, i synnerhet, innebörden av punkt 50 i ansökan – att bolagets yrkanden inte bara avser ogiltigförklaring av det angripna beslutet utan även ändring av detta beslut, såvitt tribunalen har tillgång till sådana uppgifter som gör det möjligt för den att avslå invändningen.
Rättslig bedömning
Avgränsning av sökandens yrkanden
Med hänsyn till formuleringen av ansökan, och särskilt punkt 50 häri, och till de preciseringar som sökanden gav vid förhandlingen ska sökanden anses ha framställt yrkande om såväl ogiltigförklaring som ändring av det angripna beslutet.
Till stöd för samtliga yrkanden har sökanden anfört två grunder. Som första grund har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad gäller artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 när den biföll invändningen utan att pröva huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts. Genom den andra grunden har sökanden gjort gällande att det inte finns någon risk för förväxling.
Den första grunden: Överklagandenämnden gjorde ingen prövning av huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts
Sökanden har, med hänvisning till artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, bland annat anfört att överklagandenämnden i det angripna beslutet inte uttalade sig i frågan huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts, trots att sökanden hade tagit upp denna fråga i invändningsförfarandet.
Harmoniseringsbyrån har i denna del anfört följande. Talan kan inte tas upp till sakprövning såvitt avser denna grund, eftersom saken i målet inte omfattar frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts. Sökanden har dessutom nöjt sig med att göra en allmän hänvisning till vad bolaget uppgett under det administrativa förfarandet, fastän språket i förfarandet vid harmoniseringsbyrån var ett annat än rättegångsspråket vid tribunalen. Sökanden har i sin ansökan inte åberopat något åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Ett sådant åsidosättande åberopades först i repliken, vilket strider mot bestämmelserna i artikel 44.1 i tribunalens rättegångsregler.
Huruvida talan kan tas upp till sakprövning såvitt avser den första grunden
Tribunalen erinrar om att den ansökan varigenom talan väckts ska enligt artikel 44.1 i rättegångsreglerna, som i enlighet med artiklarna 130.1 och 132.1 i rättegångsreglerna är tillämplig i immaterialrättsliga mål, innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Av fast rättspraxis följer att även om innehållet i en ansökan kan understödjas och kompletteras i specifika avseenden genom hänvisning till utdrag ur bifogade handlingar, kan en generell hänvisning till andra inlagor inte kompensera att väsentliga delar av den rättsliga argumentationen saknas, vilken enligt ovannämnda bestämmelser ska återfinnas i själva ansökan (förstainstansrättens dom av den 19 oktober 2006 i de förenade målen
T-350/04-T-352/04, Bitburger Brauerei mot harmoniseringsbyrån - Anheuser-Busch (BUD, American Bud och Anheuser Busch Bud), REG 2006, s. II-4255
, punkt 33).
I denna del noterar tribunalen att sökanden, till stöd för grunden avseende överklagandenämndens underlåtenhet att pröva huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts, i sin ansökan uttryckligen har hänvisat till artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, enligt vilken den som ansöker om registrering av det aktuella gemenskapsvarumärket kan begära att den som har invänt mot ansökan ska lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen har använts. Sökanden har även preciserat att bolaget tog upp denna fråga under invändningsförfarandet i en inlaga daterad den 14 mars 2011. Sökanden har slutligen anfört att invändningsenheten kunde lämna frågan om huruvida det äldre varumärket verkligen använts obesvarad, eftersom den inte ansåg att det fanns någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.
De väsentliga delarna i sökandens argumentation finns således i bolagets ansökan.
Denna slutsats påverkas inte av att de handlingar som det hänvisas till i ansökan är avfattade på ett annat språk än rättegångsspråket vid tribunalen.
Mot bakgrund av ovanstående kan talan, i motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat, tas upp till sakprövning såvitt avser den första grunden.
Huruvida talan kan vinna bifall såvitt avser den första grunden
Enligt artiklarna 42.2 och 15.1 i förordning nr 207/2009 ska en invändning mot att registrera ett gemenskapsvarumärke avslås om innehavaren av det äldre varumärket inte lägger fram bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts. Om innehavaren av det äldre varumärket lyckas lägga fram sådana bevis ska harmoniseringsbyrån däremot pröva de registreringshinder som den invändande parten har åberopat.
I artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs dessutom att överklagandenämnden antingen får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning. Det framgår av denna bestämmelse och av systematiken i förordningen att överklagandenämnden vid prövningen av överklagandet har lika omfattande behörighet som den enhet som meddelat det omtvistade beslutet och att dess prövning ska omfatta hela tvisten såsom den framstår vid tidpunkten för nämndens avgörande. Vidare framgår det av denna bestämmelse och av fast rättspraxis att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns olika enheter, det vill säga mellan granskaren, invändningsenheten, enheten för administration av varumärken och juridiska frågor samt annulleringsenheterna, å ena sidan, och överklagandenämnderna, å andra sidan. Det följer av denna funktionella kontinuitet att överklagandenämnderna, inom ramen för den nya prövning som de ska göra av beslut som fattats av harmoniseringsbyråns enheter i första instans, är skyldiga att grunda sina beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som parterna har åberopat antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller i ärendet om överklagande (se förstainstansrättens dom av den 10 juli 2006 i mål
T-323/03, La Baronia de Turis mot harmoniseringsbyrån - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), REG 2006, s. II-2085
, punkterna 56–58 och där angiven rättspraxis).
Tribunalen har redan slagit fast att omfattningen av den prövning som överklagandenämnden är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet, i detta fall invändningsenhetens beslut, inte är beroende av att den överklagande parten åberopar en specifik grund mot detta beslut, genom att klandra det sätt på vilket den enhet vid harmoniseringsbyrån som har avgjort ärendet i första instans har tolkat eller tillämpat en rättsregel eller bedömt ett bevis. Även om den part som har överklagat beslutet till överklagandenämnden inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig att, mot bakgrund av alla föreliggande rättsliga och faktiska omständigheter som är relevanta, pröva huruvida ett nytt beslut som har samma avgörande i sak som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs. I den prövning som överklagandenämnden har att göra angående det överklagade beslutet ingår emellertid frågan huruvida motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, med hänsyn till de faktiska förhållandena och till de bevis som han eller hon har lagt fram, har visat att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål
T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån - Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. II-2811
, punkt 21).
En begäran om att invändaren ska styrka verklig användning av det äldre varumärket medför att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts läggs på invändaren, vid äventyr av att invändningen avslås. Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts måste således, när den väl har väckts av varumärkessökanden, i princip besvaras innan det fattas beslut om invändningen som sådan. En begäran om att invändaren ska styrka verklig användning av det äldre varumärket innebär således att det uppkommer ytterligare en specifik fråga i invändningsförfarandet, vilken ska avgöras först. Begäran förändrar därigenom innehållet i detta förfarande (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål
T-364/05, Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån - Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s. II-757
, punkt 37).
Det är mot bakgrund av nyssnämnda rättspraxis som detta fall ska prövas.
Såsom framgår av handlingarna i målet har sökanden, under invändningsförfarandet, framställt en begäran med stöd av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, utan att vare sig invändningsenheten eller överklagandenämnden har uttalat sig i frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts.
För det första framgår det nämligen av handlingarna i ärendet vid överklagandenämnden att sökanden, i en inlaga av den 10 september 2010, angav att det äldre varumärket hade varit registrerat sedan år 1930 och att sökanden därför, med stöd av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, begärde att invändaren skulle lägga fram bevis för att detta varumärke verkligen hade använts. För det andra framgår det av handlingarna i ärendet vid överklagandenämnden att sökanden, i en inlaga av den 14 mars 2011, på nytt påpekade att det inte var klarlagt att det äldre varumärket verkligen hade använts. För det tredje anges i invändningsenhetens beslut, vilket återfinns i handlingarna i ärendet vid överklagandenämnden, följande: ”Eftersom invändningen ska avslås på grundval av artikel 8.1 i förordning nr 207/2009 saknas anledning att pröva den bevisning för användningen av det äldre varumärket som invändaren lagt fram”. Slutligen framgår det av det angripna beslutet att överklagandenämnden upphävde invändningsenhetens beslut och beslutade att inte bevilja sökanden skydd, i gemenskapen, för bolagets internationella registrering, utan att nämnden därvid uttalade sig om huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts.
Mot bakgrund av alla de ovannämnda faktiska omständigheterna finner tribunalen att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Trots att sökanden redan vid invändningsenheten hade framställt en begäran med avseende på frågan huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts, beslutade överklagandenämnden nämligen att inte bevilja sökanden skydd, i gemenskapen, för bolagets internationella registrering, utan att dessförinnan pröva frågan huruvida det äldre varumärket verkligen hade använts.
Det ska tilläggas att tribunalen kan grunda sig på handlingar i ärendet vid överklagandenämnden till vilka parterna har hänvisat på ett tillräckligt precist sätt.
Av det ovan anförda följer att talan ska bifallas såvitt avser den första grunden.
Sökandens yrkande om ogiltigförklaring av det angripna beslutet ska följaktligen bifallas.
Såsom nämnts ovan (punkt 18) har sökanden även framställt yrkande om ändring av det angripna beslutet.
Den första grunden kan emellertid endast leda till att det angripna beslutet ogiltigförklaras och att målet återförvisas till överklagandenämnden. Tribunalen tar nämligen inte vid prövningen av denna grund ställning till risken för förväxling mellan de motstående varumärkena. Dessutom erinrar tribunalen om att dess behörighet, enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009, att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att tribunalen får göra bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (domstolens dom av den 5 juli 2011 i mål C‑263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I‑5853, punkt 72). I detta fall kan tribunalen således inte göra någon bedömning av huruvida det äldre varumärket verkligen har använts, eftersom överklagandenämnden inte tagit ställning i denna fråga.
Den andra grunden, genom vilken det gjorts gällande att det inte finns någon risk för förväxling, kan däremot – om sökanden vinner framgång med denna grund – medföra en fullständig lösning på tvisten, det vill säga ett avslag på invändningen. Det ska dessutom noteras att överklagandenämnden har tagit ställning till frågan huruvida det finns risk för förväxling mellan de båda motstående varumärkena.
Det ankommer således på tribunalen att pröva den andra grunden.
Den andra grunden: Risk för förväxling saknas
Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning ska, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, det varumärke som ansökan gäller inte registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar varumärkena inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Vidare föreskrivs i artikel 8.2 a ii) i förordning nr 207/2009 att äldre varumärken är varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Enligt denna rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de aktuella kännetecknen och de aktuella varorna eller tjänsterna, mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål
T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821
, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
Omsättningskretsen
Enligt rättspraxis ska en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det aktuella varuslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se förstainstansrättens dom av den 13 februari 2007 i mål
T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån - Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449
, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
I detta fall angav överklagandenämnden, i punkt 13 i det angripna beslutet, att risken för förväxling ska bedömas med utgångspunkt från den tyska allmänheten, eftersom det äldre varumärket är registrerat och skyddat i Tyskland. Detta har inte bestritts vid tribunalen. Överklagandenämnden konstaterade även, i punkt 14 i det angripna beslutet, att de varor som omfattas av de motstående kännetecknen riktar sig till fackmän med specialistkompetens inom medicin och att denna omsättningskrets är uppmärksam i särskilt hög utsträckning. Inte heller detta har bestritts vid tribunalen.
Varuslagsjämförelsen
Vid bedömningen av varuslags- eller tjänsteslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår särskilt varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, såsom de aktuella varornas distributionskanaler (se förstainstansrättens dom av den 11 juli 2007 i mål
T-443/05, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), REG 2007, s. II-2579
, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
I punkt 15 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att de varor som avses med det äldre varumärket används för medicinska syften och har samma avsedda ändamål, är av samma art och har samma användningsområde som de varor som avses med det sökta varumärket. Härav drog överklagandenämnden slutsatsen att de aktuella varorna är identiska.
Sökanden har bestritt denna slutsats. Bolaget har emellertid nöjt sig med att, utan vidare precisering, påstå att varorna inte är identiska eller av liknande slag och att hänvisa till en inlaga som getts in i invändningsförfarandet. Dessa argument utgör, med beaktande av handlingarna i målet, inte tillräcklig grund för att tribunalen ska kunna konstatera att de aktuella varorna inte är identiska eller att de inte liknar varandra.
Känneteckensjämförelsen
Enligt fast rättspraxis ska helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid denna helhetsbedömning. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191
, punkt 23, och av den 17 oktober 2013 i mål C‑597/12 P, Isdin mot harmoniseringsbyrån och Bial-Portela, punkt 19).
Bedömningen av likheten mellan två varumärken kan inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke varvid denna beståndsdel jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål
C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529
, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (domstolens dom i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 42, och domstolens dom av den 20 september 2007 i mål C‑193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 42). Detta kan vara fallet bland annat när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (domen i det ovannämnda målet Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 43).
– Visuell likhet
När det gäller den visuella jämförelsen av de två varumärkena erinrar tribunalen inledningsvis om att det inte finns några hinder mot att pröva huruvida ett ordmärke och ett figurmärke liknar varandra i visuellt hänseende, eftersom båda dessa varumärkestyper har en grafisk utformning som gör att de kan uppfattas visuellt (se förstainstansrättens dom av den 4 maj 2005 i mål
T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyrån - Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515
, punkt 43 och där angiven rättspraxis).
Vidare fann överklagandenämnden, i det angripna beslutet, att de motstående varumärkena inte liknar varandra särskilt mycket i visuellt hänseende. Även om det endast är det sökta varumärket som innehåller orden ”surgical”och ”instruments” och som därutöver innehåller figurelement, överensstämmer de två kännetecknen nämligen, enligt överklagandenämnden, när det gäller bokstäverna ”k”och ”w”, vilka utgör den dominerande och den mest särskiljande beståndsdelen i det sökta varumärket och vilka är initialerna för det äldre varumärket.
Sökanden har däremot hävdat att de två kännetecknen, vid den prövning som ska göras och som måste omfatta en helhetsbedömning, inte liknar varandra i visuellt hänseende. Det ska nämligen, enligt sökanden, fästas stor vikt vid de supplerande orden ”surgical”och ”instruments” samt vid de figurelement som endast ingår i det sökta varumärket.
I denna del gör tribunalen följande bedömning. Bokstäverna ”k”och ”w”, vilka är initialerna för de två ord som ingår i det äldre varumärket, utgör de dominerande beståndsdelarna i det sökta varumärket med beaktande av deras storlek och att de återges i en mycket tjockare skrift än övriga beståndsdelar i varumärket. Den beståndsdel som består av kombinationen av dessa två bokstäver har dessutom högre särskiljningsförmåga än de övriga beståndsdelarna i varumärket, det vill säga de supplerande orden ”surgical”och ”instruments” samt figurelementen, vilka utgörs av en halvcirkel och en återgivning av ett kirurgiskt instrument.
Mot bakgrund av ovanstående finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det, på grundval av det helhetsintryck som de båda motstående kännetecknen åstadkommer, finns en låg grad av likhet mellan kännetecknen i visuellt hänseende.
Den omständigheten att bokstäverna k och w i det sökta varumärket har angetts i ett annat typsnitt än det som använts i det äldre varumärket påverkar inte slutsatsen i föregående punkt. Detta gäller i än högre grad då det äldre varumärket är ett ordmärke och således inte utmärker sig genom användning av ett särskilt typsnitt (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 2 december 2009 i mål T‑434/07, Volvo Trademark mot harmoniseringsbyrån – Grebenshikova (SOLVO), REU 2009, s. II‑4415, punkt 37).
– Fonetisk likhet
I punkt 17 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att de båda motstående kännetecknen, beroende på om de supplerande orden ”surgical”och ”instruments” uttalas eller inte, är identiska eller mycket lika i fonetiskt hänseende.
Sökanden har gjort gällande att orden ”surgical”och ”instruments” inte är av en sådan sekundär betydelse i fonetiskt hänseende att de kan ignoreras och att de således medför en uppenbar skillnad mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket.
I denna del finner tribunalen att en sådan skillnad som den som nämnts i föregående punkt inte påverkar det faktum att inledningen på den fonetiska helhet som det sökta varumärket åstadkommer är identisk med den fonetiska helhet som det äldre varumärket åstadkommer.
Det framgår av rättspraxis att konsumenten i allmänhet fäster större uppmärksamhet vid ett varumärkes början än vid dess slut (förstainstansrättens dom av den 7 september 2006 i mål
T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrån - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737
, punkt 51).
Tribunalen finner således att de motstående varumärkena i fonetiskt hänseende är mycket lika varandra eller till och med identiska, om omsättningskretsen endast uttalar det sökta varumärket i förkortad form genom att utelämna orden ”surgical”och ”instruments”.
Tribunalen noterar i denna del att sökandens argument att omsättningskretsen, vilken består av specialister, vet att ordelementet ”kw” i det sökta varumärket är en akronym för namnen Koscher och Würtz och således läser ut den i enlighet härmed bygger på ett rent påstående. Om akronymen lästes ut på detta sätt, skulle det dessutom inte minska risken för förväxling mellan de motstående varumärkena, eftersom man härigenom lika väl skulle kunna hänvisa till namnen Kirchner och Wilhelm som namnen Koscher och Würtz.
Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den, mot bakgrund av det helhetsintryck som de båda motstående varumärkena åstadkommer, fann att dessa varumärken i fonetiskt hänseende är identiska eller mycket lika varandra.
– Begreppsmässig likhet
Som sökanden har anfört har orden ”surgical”och ”instruments”, vilka endast ingår i det sökta varumärket, en innebörd för en del av omsättningskretsen. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den, i punkt 18 i det angripna beslutet, slog fast att de båda motstående kännetecknen saknar innebörd.
Om orden ”surgical”och ”instruments” beaktades vid prövningen av den begreppsmässiga likheten, skulle de emellertid – såsom överklagandenämnden har angett i punkt 18 i det angripna beslutet – helt enkelt förstås som en hänvisning, riktad till den engelskspråkiga allmänheten i Tyskland, till medicinska apparater som används inom kirurgin. Om man beaktade dessa supplerande ord, skulle det således inte undanröja risken för förväxling.
Vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det prövas huruvida förekomsten av den begreppsmässiga beståndsdelen ”surgical instruments” föranleder en annan slutsats än den som överklagandenämnden drog, nämligen att det finns en risk för förväxling mellan de båda motstående varumärkena.
Risken för förväxling
Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål
C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507
, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen
T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jägermeister mot harmoniseringsbyrån - Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409
, punkt 74).
Inledningsvis noterar tribunalen att överklagandenämnden, i punkt 19 i det angripna beslutet, slog fast att det äldre varumärket har medelhög särskiljningsförmåga.
I denna del erinrar tribunalen om att det faktum att det äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga inte i sig utesluter att risk för förväxling kan anses föreligga (se, för ett liknande resonemang, domstolens beslut av den 27 april 2006 i mål C‑235/05 P, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 42–45). Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling, men endast som en av flera omständigheter. Risk för förväxling kan därför föreligga även när det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av liknande slag (se förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål
T-112/03, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån - Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949
, punkt 61, och av den 13 december 2007 i mål
T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrån - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), REG 2007, s. II-5213
, punkt 70 och där angiven rättspraxis).
Vidare föreskrivs det i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 att ett varumärke inte ska registreras om det föreligger en ”risk” för förväxling.
I detta fall är det riktigt att orden ”surgical”och ”instruments” – liksom figurelementen, det vill säga halvcirkeln och återgivningen av det kirurgiska instrumentet – endast ingår i det sökta varumärket.
De skillnader som angetts i föregående punkt räcker emellertid inte för att eliminera omsättningskretsens uppfattning att de båda motstående varumärkena, vid en helhetsbedömning, liknar varandra i liten utsträckning i visuellt hänseende och är identiska eller mycket lika i fonetiskt hänseende. Skälen härtill är följande. För det första finns bokstäverna ”k”och ”w” i båda varumärkena. För det andra utgör dessa bokstäver, vilka är initialer för de två orden i det äldre varumärket, i visuellt hänseende den dominerande och mest särskiljande delen i det sökta varumärket. För det tredje uttalas varumärket Ka We och ordelementet ”kw” på samma sätt på tyska (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 20 januari 2010 i mål T‑460/07, Nokia mot harmoniseringsbyrån – Medion (LIFE BLOG), REU 2010, s. II‑89, punkterna 54 och 56 och där angiven rättspraxis).
Det ska tilläggas att det faktum att ordelementet ”surgical instruments” endast finns med i det sökta varumärket inte kan förta verkan av de visuella och fonetiska likheter som i föregående punkt har konstaterats föreligga mellan de aktuella varumärkena (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 23 mars 2006 i mål
C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717
, punkt 36).
Tribunalen finner slutligen att även om de varor som avses med de båda motstående varumärkena inte skulle anses vara identiska, är den grad av likhet som – med beaktande av alla de varor som avses med det äldre varumärket – i alla fall finns mellan varorna tillräcklig för att det ska kunna konstateras att risk för förväxling föreligger.
I motsats till vad sökanden hävdat är det således inte styrkt att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att det finns risk för förväxling mellan de båda motstående varumärkena.
Denna slutsats påverkas inte av de argument som sökanden har framfört.
Även om det, för det första, antas vara styrkt att det äldre varumärket har registrerats såsom en kombination av de två orden ”ka”och ”we”, så innebär inte det att det inte finns någon risk för att det förväxlas med det sökta varumärket.
För det andra har sökanden inte styrkt att den omständigheten att de varor som avses med de motstående varumärkena riktar sig till fackmän med specialistkompentens inom medicin, jämte den omständigheten att dessa fackmän är uppmärksamma i särskilt hög utsträckning samt att det endast finns ett begränsat antal leverantörer av de aktuella varorna, skulle innebära att det inte finns någon risk för att de motstående varumärkena förväxlas med varandra.
För det tredje har sökanden inte åberopat någon bevisning för sitt påstående att de aktuella varorna endast undantagsvis utbjuds, saluförs eller marknadsförs per telefon. Detta påstående kan således inte anses styrkt.
Dessutom kan ett sådant påstående, även om det skulle anses styrkt inte bara för det sökta varumärket utan även för det äldre varumärket, inte läggas till grund för slutsatsen att risk för förväxling saknas. Kännetecknet används nämligen i fonetiskt hänseende inte bara vid saluföringen av de aktuella varorna, utan även i andra situationer där de aktuella fackmännen hänvisar muntligen till varorna. Detta kan exempelvis ske när varorna används, eller när fackmännen diskuterar sin användning av varorna, bland annat varornas fördelar och nackdelar.
Domstolen har visserligen slagit fast att det inte kan krävas av den myndighet som ska bedöma om det föreligger risk för förväxling att den, för varje varukategori, ska fastställa ett genomsnittligt värde vad gäller konsumentens uppmärksamhet utifrån den grad av uppmärksamhet som konsumenten kan visa prov på i olika situationer och att myndigheten beaktar den allra lägsta grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen kan tänkas uppvisa när den ställs inför en vara och ett varumärke (domstolens dom av den 12 januari 2006 i mål
C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-643
, punkterna 42 och 43). Detta innebär emellertid inte att domstolen har uteslutit att andra situationer än inköpssituationen kan beaktas vid bedömningen av huruvida det finns risk för förväxling.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner tribunalen att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden och att sökandens ändringsyrkande ska ogillas.
Tribunalen påpekar i denna del att det ankommer på harmoniseringsbyrån att – efter det att byrån, enligt vad som anges i denna dom, har prövat frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts – vid behov på nytt ta ställning till frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan de båda motstående varumärkena. Det ankommer således på byrån att, på grundval av en jämförelse mellan de båda varumärkena, dra konsekvenserna av att det äldre varumärket eventuellt inte har använts för vissa av de varor som avses med detta varumärke.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna är det endast nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden som kan betraktas som ersättningsgilla kostnader. Sökandens yrkande ska således avvisas i den del det avser kostnader för det administrativa förfarandet vid invändningsenheten, vilka inte är ersättningsgilla.
När det gäller kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden och rättegångskostnaderna i målet vid tribunalen kan tribunalen, enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna, besluta att kostnaderna ska delas eller besluta att vardera parten ska bära sin kostnad om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter.
I detta fall beslutar tribunalen att harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av sökandens kostnader vid överklagandenämnden och tribunalen.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 augusti 2012 (ärende R 1675/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. och Koscher + Würtz GmbH ogiltigförklaras.

2)
Talan ogillas i övrigt.

3)
Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Koscher + Würtz vid överklagandenämnden och tribunalen.

4)
Koscher + Würtz ska bära hälften av sina kostnader vid överklagandenämnden och tribunalen.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 september 2014.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: tyska.