CELEX: 62009TJ0010(01)
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria figurativa F1-LIVE
Marcas comunitaria figurativa anterior F1 y nacionales e internacional denominativas F1 Formula 1
Motivos de denegación relativos
Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 13 de abril de 2004, Racing-Live SAS presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 16, 38 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente:
—
clase 16: «Libros, revistas, folletos; todos estos productos relacionados con el ámbito de la fórmula 1»;
—
clase 38: «Comunicación y difusión de libros, revistas y periódicos por terminales de ordenador; todos estos productos relacionados con el ámbito de la fórmula 1»;
—
clase 41: «Publicación electrónica de libros, revistas y periódicos; informaciones en materia de esparcimiento; organización de concursos en Internet; reserva de entradas para espectáculos; juego de azar en línea; todos estos productos relacionados con el ámbito de la fórmula 1».
Esta solicitud de registro se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
5/2005, de 31 de enero de 2005.
El 2 de mayo de 2005, la demandante, Formula One Licensing BV, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n
o
207/2009), al registro de la marca solicitada, alegando un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009].
La oposición se fundaba en los siguientes registros anteriores:
—
tres registros del signo denominativo F1: en primer lugar, el registro internacional n
o
732134, de 20 de diciembre de 1999, con efectos en Dinamarca, Alemania, España, Italia y Hungría, para los productos y los servicios a los que se refiere la marca solicitada, de las clases 16, 38 y 41; en segundo lugar, el registro alemán n
o
30007412, de 10 de mayo de 2000, para la «organización de eventos deportivos» de la clase 41, y, en tercer lugar, el registro en el Reino Unido n
o
2277746D, de 13 de agosto de 2001, para «papel, cartulina, cartón, material de impresión, pintura y diseño; catálogos» de la clase 16, y «servicios de telecomunicaciones; transmisión electrónica de datos, imágenes y sonidos a través de terminales y redes informáticas» de la clase 38;
—
registro n
o
631531 de 19 de mayo de 2003, de la marca comunitaria figurativa que designa los productos y los servicios a los que se refiere la marca solicitada, de las clases 16, 38 y 41, y cuya representación es la siguiente:
La oposición se basaba en el conjunto de productos y servicios designados por las marcas anteriores y se dirigía contra el conjunto de productos y servicios designados por la marca solicitada.
La demandante reivindicaba el elevado carácter distintivo de todas las marcas de las que era titular debido a su uso, desde hacía varios años, en relación con diversos productos y servicios.
Mediante resolución de 17 de octubre de 2007, la División de Oposición de la OAMI desestimó la solicitud de marca comunitaria, basándose únicamente en el registro internacional anterior n
o
732134. Dicha División declaró que existía similitud o identidad entre los productos y los servicios que las marcas en conflicto designan y un grado medio de similitud entre los signos en conflicto y, por lo tanto, riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94.
El 14 de diciembre de 2007, Global Sports Media Ltd, que sustituyó a Racing-Live SAS como titular de la marca cuyo registro se solicita, interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 16 de octubre de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición. Consideró que, aun cuando existiera identidad o similitud entre los productos y los servicios de que se trata, no había riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 entre la marca solicitada y aquellas de las que la demandante es titular, dado que los signos en conflicto presentan diferencias manifiestas. Además, la Sala de Recurso consideró que el público pertinente, formado por consumidores normales y usuarios profesionales, percibía la combinación de la letra «f» y de la cifra«1» como la designación genérica de una categoría de coches de carrera y, por extensión, de carreras en las que participan dichos coches. Asimismo, concluyó que la notoriedad de las marcas anteriores se refería únicamente al elemento «f1» de la marca registrada con el n
o
631531.
Por lo que atañe al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, la Sala de Recurso consideró que, aunque la marca figurativa anterior pudiese transmitir una imagen de tecnología punta, exclusividad y lujo, el único vector de comunicación de esta imagen era el elemento «f1» como logotipo F1. Sin embargo, según ella, pocos consumidores atribuyen carácter distintivo a la abreviatura F1, salvo si viene acompañada de dicho logotipo. A este respecto, la Sala de Recurso declaró que ningún elemento de la marca solicitada recordaba ese logotipo al público y que, por lo tanto, la marca solicitada no se aprovechaba de las marcas anteriores ni perjudicaba su reputación, como tampoco permitía a su titular obtener un beneficio indebido de la imagen positiva de esas marcas.
Procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia
El 14 de enero de 2009, la demandante presentó un recurso ante la Secretaría del Tribunal, que tenía por objeto la anulación de la resolución impugnada por infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
En la vista de 10 de junio de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
Mediante sentencia de 17 de febrero de 2011, Formula One Licensing/OAMI — Global Sports Media (F1 — LIVE) (T‑10/09, Rec, EU:T:2011:45; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal»), el Tribunal desestimó el recurso y condenó en costas a la demandante.
Para pronunciarse en este sentido, el Tribunal desestimó los dos motivos invocados por la demandante.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de abril de 2011, la demandante interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, mediante el cual solicitaba al Tribunal de Justicia la anulación de dicha sentencia.
Mediante sentencia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI, (C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314; en lo sucesivo, «sentencia de casación»), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General.
El Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General había cuestionado la validez de esas marcas anteriores en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria y, por lo tanto, infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94. En estas circunstancias, era fundada la alegación de Formula One Licensing de que la sentencia recurrida adolecía de un error de Derecho (sentencia de casación, citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2012:314
, apartados 51 a 53).
El Tribunal de Justicia devolvió el asunto al Tribunal General para que examinara la cuestión de si podía descartarse la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, sin constatar la falta de carácter distintivo del elemento «f1» en las marcas anteriores.
A raíz de la sentencia de casación y con arreglo al artículo 118, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el asunto se atribuyó a la Sala Sexta. Posteriormente, al modificarse la composición de las salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Octava, a la que se atribuyó por consiguiente el presente asunto.
Mediante escrito de 11 de junio de 2014, ESPN Sports Media Ltd solicitó sustituir a Global Sports Media Ltd como parte coadyuvante en el procedimiento ante el Tribunal por cuanto le habían sido transferidos los derechos relativos a la marca solicitada.
Mediante escrito de 17 de junio de 2014, se instó a las partes en el procedimiento a que presentasen sus observaciones sobre la solicitud de sustitución de la parte coadyuvante. Mediante escrito de 20 de junio de 2014, la OAMI no formuló objeciones a la sustitución de Global Sports Media en el presente procedimiento por ESPN Sports Media.
Mediante auto del Tribunal (Sala Octava), se accedió a la sustitución.
Pretensiones de las partes tras la devolución de los autos
Se instó a las partes a formular observaciones, con arreglo al artículo 119, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. La demandante y la OAMI presentaron sus escritos de observaciones en los plazos fijados, a saber, el 9 de agosto y el 28 de septiembre de 2012 respectivamente. La coadyuvante no formuló observaciones en el plazo fijado.
En sus observaciones, la demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene a la OAMI y a la coadyuvante a pagar las costas de los procedimientos sustanciados ante la OAMI, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.
En sus observaciones, la OAMI solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso en su integridad.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante aduce dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 y en la infracción del artículo 8, apartado 5, de ese mismo Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94
En primer lugar, procede considerar, al igual que la Sala de Recurso, que el público pertinente está formado por los consumidores medios de la Unión Europea.
Asimismo, la Sala de Recurso concluyó acertadamente, en los apartados 25 a 27 de la resolución impugnada, que los productos y servicios designados por las marcas en conflicto eran idénticos o muy similares.
Además, se entiende que la combinación de la letra «f» y de la cifra «1» es la abreviatura de «fórmula 1», expresión que designa en general una categoría de coches de carrera y, por extensión, carreras en las que participan tales coches.
La demandante alega, en esencia, que existe un riesgo de confusión entre la marca denominativa F1, protegida como marca internacional en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia y Hungría, por un lado, y la marca solicitada F1-LIVE, por otro. Así sucede también por lo que se refiere a la marca comunitaria figurativa y a la marca solicitada.
Como se desprende de la sentencia de casación (citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2012:314
, apartado 47), para no infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.
Por consiguiente, no puede reconocerse que el signo F1 sea genérico, descriptivo y carezca de todo carácter distintivo, en defecto de lo cual quedaría en entredicho la validez de la marca anterior en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, lo que supondría la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 (sentencia de casación, citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2012:314
, apartados 51 y 52).
Ciertamente, cuando se formula una oposición basada en la existencia de una marca nacional anterior contra el registro de una marca comunitaria, la OAMI y, por lo tanto, el Tribunal están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca cuyo registro se solicita y a apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo (sentencia de casación, citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2012:314
, apartado 42).
Sin embargo, tales comprobaciones no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, interpretado en relación con el apartado 2, letra a), inciso ii), de ese mismo artículo (sentencia de casación, citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2012:314
, apartado 44).
En efecto, como resulta de la sentencia de casación (citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2012:314
, apartado 45), esa declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de tal marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas. Así, la citada declaración no respetaría el sistema establecido por el Reglamento n
o
40/94, que se basa en la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, como enuncia el quinto considerando de dicho Reglamento, ya que la validez de una marca internacional o nacional únicamente puede ser cuestionada debido a su falta de carácter distintivo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
), y de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO L 299, p. 25
).
Siendo ello así, es preciso señalar que de los elementos de prueba escritos presentados por las partes ante la OAMI resulta que, habida cuenta de que, como se ha indicado en el apartado 31 anterior, el elemento denominativo «f1» constituye la abreviatura habitual de la expresión «fórmula 1», dicho elemento presenta un escaso carácter distintivo. A este respecto, procede recordar que los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro hacen referencia, más específicamente, al ámbito de la fórmula 1.
Además, la afirmación de la demandante según la cual el elemento denominativo «f1» es el elemento dominante de la marca solicitada no puede prosperar. En efecto, la marca solicitada presenta un carácter relativamente complejo, en la medida en que está formada por dos elementos denominativos, «f1» y «live», separados por un guion e incorporados a una configuración gráfica original para formar un logo específico. Por ello, se percibirán gráficamente como un todo.
En cuanto a la presunta notoriedad, de los autos se desprende que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que ésta estaba únicamente vinculada a la característica de un logotipo del elemento denominativo «f1».
Por consiguiente, es preciso proceder a una comparación de los signos en conflicto, es decir, de la marca denominativa anterior F1 y de la marca solicitada y, en su caso, de la marca figurativa anterior F1 Formula 1 y la marca solicitada.
Con carácter preliminar, procede indicar que la Sala de Recurso consideró acertadamente, en los apartados 59 y siguientes de la resolución impugnada, que existía cierto grado de similitud entre los signos en conflicto por el elemento «f1» que les es común. Sin embargo, difieren desde el punto de vista gráfico, debido a su longitud, a la presencia de la palabra «live» y al hecho de que la marca solicitada incluye un elemento figurativo.
Desde el punto de vista fonético, cabe indicar que la marca solicitada comprende dos palabras y las marcas anteriores sólo contienen una. El añadido de una palabra adicional en la marca solicitada, que se pronuncia, neutraliza, en cierto modo, el elemento común «f1». Sin embargo, dado que los signos en conflicto incluyen el elemento «f1», que es el primero que se pronuncia en la marca solicitada, existe cierto grado de similitud desde el punto de vista fonético.
Desde el punto de vista conceptual, la marca anterior designa un tipo particular de coches de carrera, a saber, los coches de fórmula 1, y puede percibirse también en el sentido de que hace referencia implícitamente a las carreras de fórmula 1. La marca solicitada transmite el mismo mensaje, pero el añadido de la palabra «live», que evoca el relato o la retransmisión en directo de un evento, hace que sea conceptualmente más rica que la marca anterior.
De lo antedicho resulta que, si bien existen elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual entre las marcas en conflicto, existe también cierto grado de similitud global, debido a la inclusión del elemento denominativo de la marca anterior en la marca figurativa para la que se solicitó el registro.
Por consiguiente, debe además apreciarse globalmente si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
Por lo que atañe al riesgo de confusión, procede recordar que la apreciación global de ese riesgo implica una cierta interdependencia entre los factores tenidos en cuenta y, en particular, de la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre las marcas, y a la inversa [sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec,
EU:C:1998:442
, apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec,
EU:T:2006:397
, apartado 74].
A este respecto, procede recordar que el elemento «f1», en una tipografía ordinaria, únicamente posee, respecto a los productos y servicios designados, un escaso carácter distintivo y que la notoriedad eventual de la marca comunitaria figurativa utilizada en la Unión estaba esencialmente vinculada al propio logotipo.
Sin embargo, es preciso recordar que el reconocimiento de un carácter escasamente distintivo de la marca anterior no impide constatar la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos. En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión (véase, por analogía, la sentencia Canon, citada en el apartado 47
supra
,
EU:C:1998:442
, apartado 24), éste es sólo uno de los diversos elementos que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véase la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec,
EU:T:2007:387
, apartado 70 y jurisprudencia citada].
A este respecto, procede señalar que los productos y servicios designados por la marca solicitada y aquellos a los que se refieren las marcas anteriores son idénticos o muy similares.
Además, como se ha señalado en los apartados 42 y 45 anteriores, el elemento denominativo «f1» de la marca anterior fue reproducido en la marca cuyo registro se solicita. Aun cuando no pueda considerarse que el elemento denominativo «f1» sea el elemento dominante en el signo solicitado, esta circunstancia no implica que, por ello, pueda despreciarse. Más concretamente, procede declarar que los dos otros elementos que componen la marca solicitada, a saber, el elemento denominativo «live» y el elemento figurativo que consiste en un círculo que se destaca sobre un fondo gris oscuro, pueden percibirse en el sentido de que sugieren, el primero, la retransmisión de acontecimientos deportivos en tiempo real, y el segundo, un circuito de carreras. Así pues, dado que esos elementos pueden evocar la idea general de los acontecimientos vinculados al automovilismo, su combinación con el elemento denominativo «f1» contribuye a fijar en la percepción del público pertinente la imagen de carreras de coches de fórmula 1, transmitida por ese elemento denominativo.
De las consideraciones anteriores, en particular del hecho de que el público pertinente guarde en su memoria sólo una imagen imperfecta de las marcas controvertidas, de modo que su elemento común, el elemento «f1», genera cierta similitud entre ellas, y de la interpretación de los distintos factores que deben tenerse en cuenta, dado que los productos de que se trata son idénticos o muy similares, resulta que no puede excluirse el riesgo de confusión en la percepción de los consumidores. Dicho de otro modo, existe riesgo de que los consumidores vinculen las dos marcas, ya que éstos interpretarán que la marca solicitada constituye una variante de la marca anterior F1 por ser una reproducción idéntica de ésta y, por lo tanto, de su origen comercial.
Por consiguiente, es preciso declarar que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca denominativa anterior.
De las consideraciones anteriores resulta que procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario comparar la marca figurativa anterior con la marca solicitada y examinar el segundo motivo.
Costas
En la sentencia de casación, el Tribunal de Justicia decidió reservar la decisión sobre las costas. Por consiguiente, incumbe al Tribunal General resolver, en la presente sentencia, sobre todas las costas correspondientes a los diferentes procedimientos, de conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Procedimiento.
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI y la coadyuvante, procede condenarles en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
Además, la demandante solicita que la OAMI y la coadyuvante sean condenadas a pagar las costas en que incurrió en relación con el procedimiento sustanciado ante la OAMI. A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las costas causadas en el procedimiento sustanciado ante la División de Oposición de la OAMI [sentencia de 25 de junio de 2010, MIP Metro/OAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec,
EU:T:2010:256
, apartado 51]. Por lo tanto, la pretensión de la demandante de que la OAMI y la coadyuvante sean condenadas en costas, incluidos los gastos del procedimiento administrativo ante la OAMI, por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por ellas, únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables atendidos por la demandante con motivo del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso de la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:

1)
Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 16 de octubre de 2008 (asunto R 7/2008-1).

2)
Condenar a la OAMI y a ESPN Sports Media Ltd a cargar con las costas de Formula One Licensing BV en los procedimientos sustanciados ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia y con las del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso de la OAMI.

Gratsias
Kancheva
Wetter
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de diciembre de 2014.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.