CELEX: 62013CJ0205
Marchi
Direttiva 89/104/CEE
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
Diniego o nullità della registrazione
Marchio tridimensionale
Sedia da bambino regolabile “Tripp Trapp”
Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto
Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 1989, L 40, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva sui marchi»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Hauck GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco (in prosieguo: la «Hauck»), alla Stokke A/S, alla Stokke Nederland BV, a Peter Opsvik e alla Peter Opsvik A/S (in prosieguo, congiuntamente: «Stokke e a.») in merito ad una domanda di annullamento del marchio Benelux di un segno avente la forma di una sedia per bambino commercializzata da Stokke e a.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Sotto il titolo «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, così dispone:
«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(...)
e)
i segni costituiti esclusivamente:
—
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
—
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
—
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».
La Convenzione Benelux
L’articolo 2.1, paragrafo 2, della Convenzione Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli), firmata all’Aia il 25 febbraio 2005 ed entrata in vigore il 1
o
settembre 2006, prevede quanto segue:
«Segni suscettibili di costituire un marchio Benelux:
(...)
2.   Tuttavia non possono essere registrati come marchi d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Il sig. Opsvik ha sviluppato una sedia per bambini denominata «Tripp Trapp». Tale sedia è costituita da montanti obliqui sui quali sono fissati tutti i suoi elementi, nonché da montanti e da elementi orizzontali a forma di «L», che le conferiscono, secondo il giudice del rinvio, un alto livello di originalità. Il disegno di tale sedia è stato premiato a più riprese, è stato oggetto di elogi ed esposto in musei. A partire dall’anno 1972 le sedie «Tripp Trapp» sono state immesse in commercio da Stokke e a., soprattutto sul mercato scandinavo e, dall’anno 1995, sul mercato olandese.
La Hauck fabbrica, distribuisce e vende articoli per bambini, tra i quali due sedie, da essa designate come «Alpha» e «Beta».
L’8 maggio 1998 la Stokke A/S ha depositato presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione per un marchio tridimensionale avente l’aspetto della sedia per bambino «Tripp Trapp». Il marchio è stato registrato a suo nome per «sedie, incluse le sedie per bambini» e riguarda la forma raffigurata di seguito:
In Germania, nell’ambito di un altro procedimento che opponeva Stokke e a. alla Hauck, l’Oberlandesgericht Hamburg ha, con sentenza passata in giudicato, ammesso che la sedia «Tripp Trapp» godeva di tutela ai sensi del diritto d’autore tedesco e che la sedia «Alpha» violava tale tutela.
Nei Paesi Bassi, Stokke e a. hanno proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank ‘s‑Gravenhage sostenendo che la fabbricazione e la commercializzazione da parte della Hauck delle sedie «Alpha» e «Beta» violava i diritti d’autore derivanti dalla sedia «Tripp Trapp», nonché il loro marchio Benelux e hanno chiesto il risarcimento dei danni per siffatta violazione. La Hauck, a propria difesa, ha proposto una domanda riconvenzionale di annullamento del marchio Benelux Tripp Trapp depositato dalla Stokke A/S.
Il Rechtbank ‘s‑Gravenhage ha ampiamente accolto le domande di Stokke e a. nei limiti in cui esse erano fondate sui loro diritti di sfruttamento. Tuttavia, esso ha accolto la domanda di annullamento di detto marchio.
La Hauck ha impugnato tale decisione dinanzi al Gerechtshof te’s‑Gravenhage (Paesi Bassi). Nella sua sentenza, quest’ultimo ha considerato che la sedia «Tripp Trapp» era oggetto di tutela ai sensi del diritto d’autore e che le sedie «Alpha» e «Beta» rientravano nell’ambito di tale tutela. Il Gerechtshof te’s‑Gravenhage ha quindi concluso che, tra gli anni 1986 e 1999, la Hauck aveva violato i diritti d’autore di Stokke e a.
Il Gerechtshof te’s‑Gravenhage ha considerato, tuttavia, che l’attrattiva dell’aspetto della sedia «Tripp Trapp» dia un valore sostanziale al prodotto in questione e che la sua forma sia determinata dalla natura stessa del prodotto, ossia una sedia per bambini sicura, comoda e di qualità. Pertanto, secondo il Gerechtshof te’s‑Gravenhage, il marchio controverso è un segno costituito esclusivamente da una forma corrispondente agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo e terzo trattino, della direttiva sui marchi. Tale giudice ha quindi dichiarato che a giusto titolo il Rechtbank ‘s-Gravenhage aveva annullato detto marchio tridimensionale.
La Hauck ha proposto un ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden avverso la sentenza del Gerechtshof te’s‑Gravenhage e Stokke e a. hanno presentato un’impugnazione incidentale nell’ambito di tale procedimento. Lo Hoge Raad der Nederlanden ha respinto il ricorso in cassazione , ma considera che l’impugnazione incidentale implica questioni di interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, le quali non hanno sinora trovato risposta nella giurisprudenza della Corte.
In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
a)
Se l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) [primo trattino, della direttiva sui marchi], conformemente al quale i marchi [tridimensionali] non possono essere costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, riguardi una forma indispensabile per la funzione del prodotto, oppure se l’impedimento si configuri già in presenza di una o più caratteristiche d’uso essenziali di un prodotto, che il consumatore potrebbe cercare nei prodotti concorrenti.
b)
Come debba interpretarsi tale disposizione, qualora nessuna delle due modalità di interpretazione proposte sia corretta.
2)
a)
Se l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [terzo trattino, della direttiva sui marchi], a norma della quale i marchi [tridimensionali] non possono essere costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, riguardi il motivo (o i motivi) sul cui fondamento il pubblico rilevante decide di acquistare il prodotto.
b)
Se la nozione di “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, ai sensi di tale disposizione, prenda in considerazione esclusivamente la forma che deve essere considerata come il valore principale o determinante rispetto ad altri valori (come, ad esempio, quanto alle sedie per bambini: la sicurezza, il confort e la solidità della realizzazione), oppure se la “forma che dà un valore sostanziale al prodotto” sussista anche se il prodotto, oltre alla forma, possiede altri valori definibili come sostanziali.
c)
Se, ai fini della risposta alla seconda questione, lettere a) e b), sia decisivo il punto di vista della maggior parte del pubblico rilevante, o se il giudice possa dichiarare che è già sufficiente il punto di vista di una parte del pubblico al fine di considerare “sostanziale”, ai sensi della citata disposizione, il valore di cui si tratta.
d)
Qualora sia corretta la seconda delle risposte proposte alla seconda questione, lettera c), quale requisito occorre stabilire circa l’ampiezza della parte rilevante del pubblico.
3)
Se il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [sui marchi], debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione da esso menzionato sussista anche quando il marchio [tridimensionale] è costituito da un segno al quale sia applicabile il [primo trattino] ed il quale soddisfi inoltre i presupposti di cui al [terzo trattino] della disposizione in parola».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione possa applicarsi unicamente a un segno costituito esclusivamente dalla forma indispensabile alla funzione del prodotto o anche a un segno costituito esclusivamente da una forma che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.
Secondo tale disposizione, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli.
La Corte ha già dichiarato che occorre interpretare i diversi impedimenti alla registrazione elencati all’articolo 3 della direttiva sui marchi alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi (v., in tal senso, sentenze Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97,
EU:C:1999:230
, punti da 25 a 27, nonché Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punto 77).
A tale proposito, riguardo al secondo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, la Corte ha affermato che la ratio degli impedimenti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell’evitare che la tutela del diritto dei marchi sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti [sentenza Philips,
EU:C:2002:377
, punto 78, e, riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), disposizione che è sostanzialmente identica all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, sentenza Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P,
EU:C:2010:516
, punto 43].
L’obiettivo immediato del divieto di registrare le forme meramente funzionali previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, della direttiva sui marchi o che danno un valore sostanziale al prodotto, ai sensi del terzo trattino di tale disposizione, è di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI,
EU:C:2010:516
, punto 45).
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 54 delle sue conclusioni, occorre constatare che l’impedimento alla registrazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi persegue il medesimo obiettivo perseguito dal secondo e dal terzo trattino di tale disposizione e che, di conseguenza, tale primo trattino deve ricevere un’interpretazione concordante.
Di conseguenza, un’applicazione corretta dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi comporta che le caratteristiche essenziali del segno in questione, ossia gli elementi più importanti di questo, siano debitamente individuate caso per caso, basandosi sull’impressione complessiva prodotta dal segno o su un esame in successione di ogni elemento costitutivo di tale segno (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI,
EU:C:2010:516
, punti da 68 a 70).
A tale riguardo, si deve sottolineare che l’impedimento alla registrazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale un altro elemento, come un elemento ornamentale o di fantasia, che non sia inerente alla funzione generica del prodotto, svolge un ruolo importante o essenziale (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI,
EU:C:2010:516
, punti 52 e 72).
Pertanto, un’interpretazione del primo trattino di detta disposizione, secondo la quale esso si applicherebbe unicamente a segni costituiti esclusivamente da forme indispensabili alla funzione del prodotto in questione, non lasciando al produttore interessato alcun margine per un apporto personale essenziale, non consentirebbe all’impedimento alla registrazione ivi previsto di conseguire pienamente il suo obiettivo.
Infatti, una siffatta interpretazione finirebbe con il limitare tale impedimento ai prodotti cosiddetti «naturali», che non hanno dei sostituti, o ai prodotti cosiddetti «regolamentati», la cui forma è prescritta da norme, quando invece i segni costituiti dalle forme derivanti da siffatti prodotti non potrebbero, in ogni caso, essere registrati, per mancanza di carattere distintivo.
Per contro, nell’applicazione dell’impedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi, si deve tenere conto del fatto che la nozione di «forma imposta dalla natura stessa del prodotto» comporta che anche le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione.
Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico impedirebbe ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso. Inoltre, si deve necessariamente constatare che si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti dei concorrenti dato che tali prodotti mirano a svolgere una funzione identica o simile.
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.
Sulla seconda questione
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione possa applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali e se, nel corso di tale valutazione, occorra tener conto della percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento.
Dalla decisione di rinvio emerge che i dubbi sollevati dallo Hoge Raad der Nederlanden riguardo all’interpretazione della suddetta disposizione traggono origine dalla circostanza che, a suo avviso, la forma della sedia «Tripp Trapp» le dà grande valore estetico, mentre, allo stesso tempo, tale prodotto presenta altre caratteristiche, di sicurezza, di confort e di qualità che conferiscono valori essenziali alla sua funzione.
A tale riguardo, il fatto di considerare che la forma dà un valore sostanziale al prodotto non esclude che altre sue caratteristiche possano anch’esse conferirgli un valore rilevante.
Pertanto, l’obiettivo di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza richiede, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, che l’applicazione del terzo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi non sia automaticamente esclusa quando, oltre alla sua funzione estetica, il prodotto in questione assolve anche altre funzioni essenziali.
Infatti, la nozione di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» non può essere limitata unicamente alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali. In quest’ultimo caso, il diritto conferito dal marchio al suo titolare attribuirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, circostanza che ostacolerebbe il pieno conseguimento dell’obiettivo di tale impedimento alla registrazione.
Inoltre, quanto all’incidenza del pubblico di riferimento, la Corte ha rilevato che, diversamente dall’ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi, in cui la percezione del pubblico di riferimento deve obbligatoriamente essere presa in considerazione, in quanto è fondamentale per decidere se il segno depositato per la registrazione come marchio consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi in oggetto come provenienti da una determinata impresa, siffatto obbligo non può essere imposto nel contesto del paragrafo 1, lettera e), di detto articolo (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI,
EU:C:2010:516
, punto 75).
La presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui al terzo trattino di quest’ultima disposizione, ma può, tutt’al più, costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando essa individua le caratteristiche essenziali del segno (v., in tal senso, Lego Juris/UAMI,
EU:C:2010:516
, punto 76).
A tale riguardo, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, possono essere presi in considerazione altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della direttiva sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali. La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi.
Sulla terza questione
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione possano applicarsi in maniera combinata.
Secondo tale disposizione, sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati possono essere dichiarati nulli, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
Da tale formulazione risulta chiaramente che i tre impedimenti alla registrazione previsti da detta disposizione hanno natura autonoma. Infatti, la loro citazione in ordine successivo, nonché l’utilizzo del termine «esclusivamente» comportano che ciascuno di essi debba applicarsi indipendentemente dall’altro.
Pertanto, se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, o anche da una riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio (sentenze Philips,
EU:C:2002:377
, punto 76, e Benetton Group, C‑371/06,
EU:C:2007:542
, punto 26, terzo trattino).
A tale riguardo, è irrilevante che detto segno possa essere escluso dalla registrazione sulla base di più impedimenti, allorché uno solo di essi si applica pienamente ad esso.
Inoltre, si deve sottolineare che, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, l’obiettivo di interesse generale sotteso all’applicazione dei tre impedimenti alla registrazione previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi osta al diniego di registrazione qualora nessuno di tali tre impedimenti sia pienamente applicabile.
In tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi deve essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione non possono applicarsi in maniera combinata.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.

2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali. La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi.

3)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione non possono applicarsi in maniera combinata.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il neerlandese.