CELEX: 62012TJ0445
Bendrijos prekių ženklas
Protesto procedūra
Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją
Vaizdinis prekių ženklas KW SURGICAL INSTRUMENTS
Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „Ka We“
Santykinis atmetimo pagrindas
Galimybė supainioti
Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas
Apskundimo procedūra
Apeliacinės tarybos atliktino vertinimo apimtis
Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas
Protestų skyriui pateiktas prašymas
Atsisakymas įregistruoti prašomą prekių ženklą prieš tai neišnagrinėjus, ar ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas
Teisės klaida
Teisė pakeisti sprendimą

Ginčo aplinkybės
2008 m. balandžio 25 d. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) suteikė ieškovei
Koscher + Würtz GmbH
tarptautinę registraciją, nurodant Europos bendriją, šiam vaizdiniam žymeniui:
Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pranešimą apie tarptautinę šio žymens registraciją gavo 2008 m. liepos 31 d.
Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 10 klasei ir apibūdinamos taip: „Chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai, rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai; ortopediniai gaminiai; chirurginės medžiagos“.
2009 m. gegužės 8 d.
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co
. (toliau – protestą pateikęs asmuo), remdamasi 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (
OL L 78, p. 1
) 41 straipsniu, pareiškė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos 3 punkte minėtoms prekėms.
Protestas buvo grindžiamas ankstesniu žodiniu nacionaliniu prekių ženklu „Ka We“, kurio paraiška pateikta 1930 m. balandžio 19 d. ir kuris Vokietijoje įregistruotas 1930 m. lapkričio 25 d., Nr. 426260, šioms 10 klasės prekėms žymėti: „Medicinos ir sveikatos priežiūros instrumentai ir aparatai, klausos protezai, higieniniai tvarsčiai, dirbtinės galūnės (išskyrus gaminius iš gumos ar prilyginamus gumai)“.
Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu, susijusiu su tuo, kad buvo galimybė supainioti prašomą įregistruoti ir ankstesnį prekių ženklus.
2011 m. birželio 23 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą motyvuodamas tuo, kad nebuvo galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
2011 m. rugpjūčio 16 d. protestą pateikęs asmuo, vadovaudamasis Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.
2012 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir atsisakė suteikti ieškovei apsaugą Bendrijoje pagal tarptautinę registraciją.
Pirmiausia apeliacinė taryba pažymėjo, kad atitinkama visuomenė buvo Vokietijos visuomenė ir kad ją sudarė profesionalai, turintys specialių žinių medicinos srityje (ginčijamo sprendimo 13 ir 14 punktai).
Kaip ir Protestų skyrius, Apeliacinė taryba manė, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ir ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra tapačios (ginčijamo sprendimo 15 punktas).
Dėl žymenų palyginimo Apeliacinė taryba pažymėjo, kad ankstesnis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas turi vienodą elementą – raides „k“ ir „w“, kurios sudaro dominuojančią ir labiausiai išsiskiriančią prašomo įregistruoti prekių ženklo dalį ir yra ankstesnio prekių ženklo „Ka We“ inicialai. Taigi Apeliacinė taryba nusprendė, kad abu prekių ženklai, nors ir nežymiai, vizualiai yra panašūs. Ji taip pat nurodė, kad vokiškai kalbantis asmuo žodinį elementą „kw“ ir prekių ženklą „Ka We“ tartų vienodai ir, nepaisant to, ar bus tariama prašomo įregistruoti prekių ženklo aprašomoji dalis anglų kalba (būtent –„surgical instruments“), prekių ženklai fonetiškai yra tapatūs arba labai panašūs. Ji patikslino, kad nebūtina atlikti konceptualaus palyginimo (ginčijamo sprendimo 16–18 punktai).
Atsižvelgdama visų pirma į minėtus aspektus, taip pat į tai, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės užsakomos ir telefonu, dėl ko fonetinis palyginimas tampa reikšmingesnis, Apeliacinė taryba padarė išvadą, jog yra galimybė supainioti (ginčijamo sprendimo 19 ir 20 punktai).
Šalių reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
—
panaikinti ginčijamą sprendimą,
—
priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje ir Protestų skyriuje.
Be to, ieškinio 50 punkte ieškovė nurodo:
„Ieškinys yra pagrįstas. Kadangi nėra galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, reikia atmesti protestą. Todėl Apeliacinės tarybos sprendimas turi būti panaikintas.“
Tarnyba Bendrojo Teismo prašo:
—
atmesti ieškinį,
—
priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
Per teismo posėdį, paklausta dėl ieškinio dalyko ir ypač dėl ieškinio 50 punkto reikšmės, ieškovė patikslino, kad ji reikalauja ne tik panaikinti ginčijamą sprendimą, bet ir jį pakeisti, jeigu Bendrasis Teismas turės įrodymų, dėl kurių jis galėtų atmesti protestą.
Dėl teisės
Dėl ieškovės reikalavimų apimties
Atsižvelgiant į ieškinio formuluotę, ypač į jo 50 punktą, ir į ieškovės per teismo posėdį pateiktus patikslinimus, reikia laikyti, kad ieškinyje pateikti reikalavimai ir dėl panaikinimo, ir dėl pakeitimo.
Grįsdama visus reikalavimus ieškovė nurodo du pagrindus: pirma, teisės klaidą, kurią, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį, padarė Apeliacinė taryba, nes patenkino protestą neišnagrinėjusi, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, ir, antra, galimybės supainioti nebuvimą.
Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su tuo, kad neišnagrinėta, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų
Remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalimi ieškovė, be kita ko, nurodo, kad, nors per protesto procedūrą ji iškėlė ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimą, ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba šiuo klausimu sprendimo nepriėmė.
VRDT nuomone, šis pagrindas yra nepriimtinas. Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimas nėra proceso dalykas. Be to, ieškovė tik bendrai nurodo per administracinę procedūrą pareikštas pastabas, net jeigu VRDT vartota kita nei proceso Bendrajame Teisme kalba, ir savo ieškinyje nenurodo Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Šis pažeidimas nurodytas tik dublike, nepaisant Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies nuostatų.
Dėl pagrindo priimtinumo
Primintina, kad pagal Procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalį, kuri, remiantis šio reglamento 130 straipsnio 1 dalimi ir 132 straipsnio 1 dalimi, yra taikoma su intelektine nuosavybe susijusioms byloms, ieškinyje turi būti nurodyta pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, nors ieškinio turinys specifiniais klausimais gali būti paremtas ir papildytas pateikiant nuorodą į pridėtų prie jo dokumentų ištraukas, bendra nuoroda į kitus dokumentus negali kompensuoti pagrindinių teisinės argumentacijos elementų nebuvimo, kurie pagal pirmiau minėtas nuostatas turi būti nurodyti pačiame ieškinyje (2006 m. spalio 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Bitburger Brauerei / VRDT – Anheuser‑Busch (BUD, American Bud ir Anheuser Busch Bud)
,
T-350/04-T-352/04, Rink. p. II-4255
, 33 punktas).
Šiuo klausimu pažymėtina, kad grįsdama pagrindą, jog Apeliacinė taryba neišnagrinėjo, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, ieškovė ieškinyje daro aiškią nurodą į Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį, pagal kurią atitinkamo Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo gali prašyti, kad protestą pateikęs asmuo pateiktų įrodymų, jog ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų. Ieškovė taip pat pažymi, kad šį klausimą ji iškėlė per protesto procedūrą – 2011 m. kovo 14 d. rašytiniame pareiškime. Galiausiai ieškovė priduria, kad Protestų skyrius galėjo ir palikti atvirą klausimą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, nusprendusi, jog nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
Vadinasi, ieškinyje pateikti pagrindiniai ieškovės teisinės argumentacijos elementai.
Aplinkybė, jog dokumentai, į kuriuos daroma nuoroda ieškinyje, surašyti kita nei proceso Bendrajame Teisme kalba, neturi reikšmės ankstesniame punkte minėtai išvadai.
Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad, kitaip, nei tvirtina VRDT, pirmasis pagrindas yra priimtinas.
Dėl pagrindo pagrįstumo
Pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 1 dalį protestas dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo yra atmetamas, jei nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo savininkas nepateikia įrodymų, kad penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo savininkas jį iš tikrųjų naudojo. Tačiau jei ankstesnio prekių ženklo savininkas tokius įrodymus pateikia, VRDT nagrinėja protestą pateikusio asmens nurodytus atmetimo pagrindus.
Be to, Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti kokiais nors skyriaus, atsakingo už sprendimą, kuriam pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau. Iš šios nuostatos ir Reglamento Nr. 207/2009 bendros struktūros matyti, kad Apeliacinė taryba, nagrinėdama apeliaciją, turi tokius pačius įgaliojimus kaip ir ginčijamą sprendimą priėmusi instancija ir kad jos nagrinėjimas susijęs su visu ginču, koks jis yra sprendimo priėmimo dieną. Iš šio straipsnio ir iš nusistovėjusios teismų praktikos taip pat matyti, kad tarp įvairių VRDT tarnybų, būtent, viena vertus, eksperto, Protestų skyriaus, Prekių ženklų administravimo ir teisės klausimų skyriaus ir Anuliavimo skyriaus, ir, kita vertus, Apeliacinės tarybos, esama funkcinio tęstinumo. Šis funkcinis įvairių VRDT tarnybų tęstinumas reiškia, kad peržiūrėdamos VRDT padalinių, priimančių sprendimą pirmoje instancijoje, sprendimus apeliacinės tarybos savo sprendimą turi grįsti visomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, kurias šalys nurodė arba per procedūrą tame padalinyje, kuris sprendimą priėmė pirmojoje instancijoje, arba per apeliacinę procedūrą (žr. 2006 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
La Baronia de Turis / VRDT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)
,
T-323/03, Rink. p. II-2085, 56
–58 punktus ir nurodytą teismo praktiką).
Bendrasis Teismas jau yra nusprendęs, jog nagrinėjimo, kurį turi atlikti VRDT apeliacinė taryba dėl ginčijamo sprendimo (šiuo atveju – Protestų skyriaus sprendimo), apimtis nepriklauso nuo to, ar padavusi apeliaciją šalis nurodo specifinį pagrindą to sprendimo atžvilgiu, kritikuodama VRDT padalinio, veikiančio kaip pirmoji instancija, atliktą teisės normos aiškinimą ar taikymą, ar juo labiau įrodymų vertinimą. Dėl to, net jei Apeliacinei tarybai apeliaciją padavusi šalis nenurodo specifinio pagrindo, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į visas žinomas reikšmingas teisines ir faktines aplinkybes, vis dėlto turi išnagrinėti, ar tuo metu, kai ji sprendžia dėl apeliacijos, teisėtai gali būti priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis būtų tokia pati kaip ir ginčijamo sprendimo. Klausimą, ar, atsižvelgiant į pateiktus faktus ir įrodymus, kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis įrodė, kad ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, taip pat turi išspręsti VRDT apeliacinė taryba nagrinėdama ginčijamą sprendimą (2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Sunrider / VRDT – Espadafor Caba (VITAFRUIT)
,
T-203/02, Rink. p. II-2811
, 21 punktas).
Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog pateikus prašymą, kad protestą pateikęs asmuo įrodytų ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, pareiga įrodyti, kad jo ženklas buvo naudotas iš tikrųjų, tenka protestą pateikusiam asmeniui, o to neįrodžius jo protestas atmetamas. Vadinasi, ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų yra klausimas, kuris, jei iškeltas prekių ženklo paraišką pateikusio asmens, turi būti išspręstas prieš priimant sprendimą dėl paties protesto. Taigi ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymas protesto procedūroje iškelia papildomą specifinį ir išankstinį klausimą ir šia prasme pakeičia jos turinį (šiuo klausimu žr. 2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Saint‑Gobain Pam / VRDT – Propamsa (PAM PLUVIAL)
,
T-364/05, Rink. p. II-757
, 37 punktą).
Bylos aplinkybes reikia nagrinėti atsižvelgiant būtent į minėtą teismo praktiką.
Šiuo atžvilgiu, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė per protesto procedūrą pateikė prašymą pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį ir nei Protestų skyrius, nei Apeliacinė taryba nepriėmė sprendimo dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų.
Pirmiausia iš Apeliacinės tarybos bylos medžiagos matyti, kad savo 2010 m. rugsėjo 10 d. rašytiniame pareiškime ieškovė nurodė, jog ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas 1930 m., todėl, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalimi, ji paprašė, kad protestą pateikęs asmuo pateiktų įrodymų, jog šis prekių ženklas buvo naudotas iš tikrųjų. Iš Apeliacinės tarybos bylos medžiagos taip pat matyti, kad ieškovė 2011 m. kovo 14 d. rašytiniame pareiškime vėl ginčijo ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą. Be to, Apeliacinės tarybos bylos medžiagoje esančiame Protestų skyriaus sprendime pažymėta: „Kadangi protestas nepagrįstas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1dalį, nebūtina nagrinėti protestą pateikusio asmens pateiktų įrodymų dėl naudojimo iš tikrųjų“. Galiausiai iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir atsisakė pripažinti ieškovei apsaugą Bendrijoje pagal tarptautinę registraciją, kuri jai buvo suteikta, nenusprendusi dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų.
Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą. Iš tiesų, nors ieškovė Protestų skyriui pateikė prašymą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, Apeliacinė taryba atsisakė ieškovei pripažinti apsaugą Bendrijoje pagal tarptautinę registraciją, kuri jai buvo suteikta, neišnagrinėjusi ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų.
Pridurtina, kad Bendrasis Teismas gali remtis tais Apeliacinės tarybos bylos medžiagos dokumentais, kuriuos šalys nurodo pakankamai tiksliai.
Iš viso to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmajam ieškinio pagrindui turi būti pritarta.
Todėl reikia tenkinti ieškovės reikalavimą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo.
Be to, kaip minėta anksčiau (18 punktas), ieškovė pateikė ir reikalavimą dėl pakeitimo.
Pažymėtina, kad remiantis pirmuoju pagrindu galima nuspręsti tik panaikinti ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai. Nagrinėdamas šį pagrindą Bendrasis Teismas iš tiesų nesprendžia dėl galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Be to, primintina, kad Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalimi pripažįstama Bendrojo Teismo galimybė pakeisti sprendimą nesuteikia jam teisės vertinti klausimo, dėl kurio Apeliacinė taryba dar nepriėmė sprendimo. Dėl šios priežasties sprendimų pakeitimo kompetencija turi būti naudojamasi iš esmės tik tais atvejais, kai patikrinęs Apeliacinės tarybos atliktą vertinimą Bendrasis Teismas, remdamasis nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, gali nustatyti, kokį sprendimą turėjo priimti Apeliacinė taryba (2011 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Edwin / VRDT
,
C-263/09 P, Rink. p. I-5853
, 72 punktas). Taigi nagrinėjamu atveju Bendrasis Teismas negali vertinti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, nes Apeliacinė taryba dėl šio klausimo dar nepriėmė sprendimo.
Kita vertus, pagal antrąjį pagrindą, susijusį su galimybės supainioti nebuvimu, jeigu jis būtų pripažintas pagrįstu, ieškovė galėtų tikėtis visiško ginčo išsprendimo, t. y. protesto atmetimo. Be kita ko, pažymėtina, kad Apeliacinė taryba priėmė sprendimą dėl galimybės supainioti du prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
Taigi Bendrasis Teismas turi išnagrinėti antrąjį pagrindą.
Dėl antrojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su galimybės supainioti nebuvimu
Primintina, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus prašomas prekių ženklas neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurias žymi abu prekių ženklai, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu. Be to, pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesniais prekių ženklais reikia laikyti prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo datą.
Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę suklaidinti sudaro tikimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis ta pačia teismų praktika, galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Laboratorios RTB / VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)
,
T-162/01, Rink. p. II-2821, 30
–33 punktus ir nurodytą teismo praktiką).
Dėl atitinkamos visuomenės
Remiantis teismo praktika, visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į vidutinį tam tikros kategorijos prekių vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Be to, reikia atsižvelgti ir į tą aplinkybę, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti pagal nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją (žr. 2007 m. vasario 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Mundipharma / VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)
,
T-256/04, Rink. p. II-449
, 42 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
Šioje byloje Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 13 punkte pažymėjo, o tai nebuvo ginčyta Bendrajame Teisme, kad galimybė supainioti turi būti vertinama atsižvelgiant į Vokietijos visuomenę, nes ankstesnis prekių ženklas įregistruotas ir saugomas Vokietijoje. Ginčijamo sprendimo 14 punkte ji taip pat konstatavo, o tai taip pat nebuvo ginčyta Bendrajame Teisme, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės skirtos profesionalams, turintiems specialių žinių medicinos srityje, ir kad šios visuomenės pastabumo lygis buvo itin didelis.
Dėl prekių palyginimo
Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, siekiant įvertinti nagrinėjamų prekių ar paslaugų panašumą, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp šių prekių ar paslaugų apibūdinančius veiksnius. Tarp šių veiksnių visų pirma yra šių prekių ar paslaugų pobūdis, paskirtis, naudojimas, taip pat jų konkuruojantis ar papildomasis pobūdis. Taip pat galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kaip antai atitinkamų prekių platinimo būdus (žr. 2007 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
El Corte Inglés / VRDT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)
,
T-443/05, Rink. p. II-2579
, 37 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
Ginčijamo sprendimo 15 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės naudojamos medicinos tikslais ir jų paskirtis, pobūdis ir naudojimas buvo tokie patys kaip ir prekių, kurios žymimos prašomu įregistruoti prekių ženklu. Remdamasi tuo, ji padarė išvadą, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs.
Ieškovė ginčija šią išvadą. Tačiau ji tik teigia, jog prekės netapačios ir nepanašios, ir daro nuorodą į per protesto procedūrą pateiktą rašytinį pareiškimą, tačiau nepateikia kitų patikslinimų. Šių argumentų, atsižvelgiant į bylos medžiagos įrodymus, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog nagrinėjamos prekės netapačios ar bent jau nepanašios.
Dėl žymenų palyginimo
Pagal nusistovėjusią teismų praktiką visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip vidutinis nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant minėtą galimybę. Šiuo atžvilgiu vidutinis vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo
SABEL
,
C-251/95, Rink. p. I-6191
, 23 punktas ir 2013 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Isdin / VRDT ir Bial‑Portela
, C‑597/12 P, 19 punktas).
Vertinant dviejų prekių ženklų panašumą, negali pakakti atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, lyginant reikia nagrinėti atitinkamus prekių ženklus ir įvertinti kiekvieno iš jų visumą, tačiau tai nereiškia, kad bendrame įspūdyje, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje paliko sudėtinis prekių ženklas, esant tam tikroms aplinkybėms negali dominuoti viena ar kelios jo sudedamosios dalys (žr. 2007 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo
VRDT / Shaker
,
C-334/05 P, Rink. p. I-4529
, 41 punktą ir nurodytą teismo praktiką). Panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios (minėto Teisingumo Teismo sprendimo
VRDT / Shaker
42 punktas ir 2007 m rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Nestlé / VRDT
, C‑193/06 P, neskelbiamo Rinkinyje, 42 punktas). Taip ypač galėtų būti tuomet, kai ši sudedamoji dalis gali viena dominuoti atitinkamos visuomenės atmintyje užsifiksavusiame šio prekių ženklo vaizde, todėl visos kitos šio prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios bendrame jo sukeltame įspūdyje (minėto Sprendimo
Nestlé / VRDT
43 punktas).
– Dėl vizualaus panašumo
Dėl žymenų vizualaus palyginimo pirmiausia reikia priminti, kad niekas nedraudžia tikrinti vizualaus žodinio ir vaizdinio prekių ženklų panašumo, nes abu šie prekių ženklai išreikšti grafiškai, o tai gali sukurti vizualų įspūdį (žr. 2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Chum / VRDT – Star TV (STAR TV)
,
T-359/02, Rink. p. II-1515
, 43 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
Toliau ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai šiek tiek panašūs. Pasak jos, nors tik prašomame įregistruoti prekių ženkle yra žodžiai „surgical“ ir „instruments“ ir vaizdiniai elementai, abiejų žymenų sutampa raidės „k“ ir „w“, kurios sudaro dominuojančią ir labiausiai išsiskiriančią prašomo įregistruoti prekių ženklo dalį ir yra ankstesnio prekių ženklo inicialai.
Tačiau, ieškovės manymu, vertinant visapusiškai (o vertinti tik taip ir galima) abu žymenys nėra vizualiai panašūs, atsižvelgiant į papildomų žodžių „surgical“ ir „instruments“ ir į vaizdinių elementų, kurie yra tik prašomame įregistruoti prekių ženkle, svarbą.
Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad raidės „k“ ir „w“, kurios yra ankstesnį prekių ženklą sudarančių dviejų žodžių pirmosios raidės, sudaro dominuojančius prašomo įregistruoti prekių ženklo elementus, atsižvelgiant į jų dydį ir į tai, kad jos užrašytos storesne linija nei kiti šio prekių ženklo elementai. Be to, iš šių dviejų raidžių sudarytas elementas labiau išsiskiria nei kiti šio prekių ženklo elementai, t. y. papildomi žodžiai „surgical“ ir „instruments“ ir vaizdiniai elementai – pusratis ir chirurginio instrumento atvaizdas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog remiantis abiejų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, bendru įspūdžiu, darytina išvada, jog jie yra šiek tiek vizualiai panašūs.
Aplinkybė, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle raidėms „k“ ir „w“ užrašyti naudotas skirtingas šriftas, nei naudotas ankstesniame prekių ženkle, negali paneigti to, kas konstatuota ankstesniame punkte, o juo labiau, kad ankstesnis prekių ženklas yra žodinis prekių ženklas, todėl jis neišsiskiria naudojamu tam tikru raidžių šriftu (šiuo klausimu žr. 2009 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimo
Volvo Trademark / VRDT – Grebenshikova (SOLVO)
,
T-434/07, Rink. p. II-4415
, 37 punktą).
– Dėl fonetinio panašumo
Ginčijamo sprendimo 17 punkte Apeliacinė taryba įvertino, kad fonetiškai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs arba labai panašūs, atsižvelgiant į tai, ar papildomi žodžiai „surgical“ ir „instruments“ tariami, ar ne.
Ieškovė nurodo, kad fonetiškai žodžiai „surgical“ ir „instruments“ nėra tokie antraeiliai, kad jų būtų galima nepaisyti, ir jie sukuria akivaizdų skirtumą tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo.
Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad toks skirtumas, koks nurodytas ankstesniame punkte, nekeičia to, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriamo fonetinio vieneto pradžia tapati ankstesnio prekių ženklo fonetiniam vienetui.
Pažymėtina, kad iš teismų praktikos matyti, jog vartotojas paprastai didesnį dėmesį skiria prekių ženklo pradžiai, o ne pabaigai (2006 m. rugsėjo 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Meric / VRDT – Arbora & Ausonia (PAM‑PIM’S BABY‑PROP)
,
T-133/05, Rink. p. II-2737
, 51 punktas).
Taigi reikia daryti išvadą, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra labai fonetiškai panašūs arba net tapatūs, jeigu aptariama visuomenė taria tik sutrumpintą prašomo įregistruoti prekių ženklo formą, netardami žodžių „surgical“ ir „instruments“.
Pažymėtina, kad ieškovės argumentas, jog atitinkama visuomenė, kurią sudaro specialistai, žinos, jog žodinis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas „kw“ yra asmenvardžių Koscher ir Würtz santrumpa, todėl jį atitinkamai tars, paremtas paprastu tvirtinimu. Be kita ko, dėl tokio tarimo nesumažėtų galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, nes jis gali reikšti tiek asmenvardžius Kirchner ir Wilhelm, tiek asmenvardžius Koscher ir Würtz.
Todėl Apeliacinė taryba teisingai galėjo nuspręsti, remdamasi abiejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, bendru įspūdžiu, jog fonetiškai jie tapatūs arba labai panašūs.
– Dėl konceptualaus panašumo
Ieškovė teisingai tvirtina, kad žodžiai „surgical“ ir „instruments“, kurie yra tik prašomame įregistruoti prekių ženkle, daliai atitinkamos visuomenės turės tam tikrą reikšmę. Toliau ginčijamo sprendimo 18 punkte Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, kad abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nieko nereiškia.
Vis dėlto pažymėtina, kad, jeigu analizuojant konceptualų panašumą būtų atsižvelgta į žodžius „surgical“ ir „instruments“, jie, kaip ginčijamo sprendimo 18 punkte teisingai pažymėjo Apeliacinė taryba, paprasčiausiai būtų suprasti kaip anglakalbei visuomenei Vokietijoje skirta nuoroda į chirurgijoje naudojamus medicinos prietaisus. Taigi, atsižvelgimas į šiuos papildomus žodžius nepašalintų galimybės supainioti.
Visapusiškai analizuojant galimybę supainioti reikės įvertinti, ar konceptualaus elemento „surgical instruments“ buvimas gali paneigti išvadą, kurią padarė Apeliacinė taryba, jog egzistuoja galimybė supainioti abu prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
Dėl galimybės supainioti
Visapusis galimybės supainioti vertinimas reiškia, jog tarp veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų panašumo ir žymimų prekių ar paslaugų panašumo, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Mažą žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Canon
,
C-39/97, Rink. p. I-5507
, 17 punktas ir 2006 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Mast‑Jägermeister / VRDT – Licorera Zacapaneca (VENADO su rėmu ir kt
.),
T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, Rink. p. II-5409
, 74 punktas).
Pirmiausia reikia pažymėti, kad ginčijamo sprendimo 19 punkte Apeliacinė taryba nurodė, jog ankstesniam prekių ženklui būdingas vidutinis skiriamasis požymis.
Šiuo atžvilgiu primintina, kad ankstesnio prekių ženklo nežymaus skiriamojo požymio konstatavimas savaime netrukdo konstatuoti, jog egzistuoja galimybė supainioti (šiuo klausimu žr. 2006 m. balandžio 27 d. Teisingumo Teismo nutarties
L’Oréal / VRDT
, C‑235/05 P, neskelbiamos Rinkinyje, 42–45 punktus). Nors vertinant galimybę supainioti turi būti atsižvelgta į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama tai vertinant. Netgi tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas turi nedidelį skiriamąjį požymį, gali egzistuoti galimybė supainioti dėl šių žymenų ir atitinkamų prekių ar paslaugų panašumo (žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
L’Oréal / VRDT – Revlon (FLEXI AIR)
,
T-112/03, Rink. p. II-949
, 61 punktą ir 2007 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Xentral / VRDT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)
,
T-134/06, Rink. p. II-5213
, 70 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
Toliau reikia priminti, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, jog prekių ženklas neregistruojamas, jeigu yra „galimybė“ supainioti.
Nagrinėjamu atveju iš tiesų žodžiai „surgical“ ir „instruments“ ir vaizdiniai elementai, kuriuos sudaro pusratis ir chirurginio instrumento atvaizdas, yra tik prašomame įregistruoti prekių ženkle.
Vis dėlto atsižvelgiant, pirma, į tai, kad abiejuose prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, yra raidės „k“ ir „w“, antra, į tai, kad šios raidės, kurios yra ankstesnį prekių ženklą sudarančių dviejų žodžių pirmosios raidės, vizualiai sudaro dominuojančią ir labiausiai išsiskiriančią prašomo įregistruoti prekių ženklo dalį, ir, trečia, į vienodą prekių ženklo „Ka We“ ir žodinio elemento „kw“ tarimą vokiečių kalboje, ankstesniame punkte nurodytų skirtumų nepakanka, kad būtų pašalinta tikimybė, jog atitinkamas vartotojas susidarys įspūdį, jog vertinami apskritai šie prekių ženklai šiek tiek vizualiai panašūs ir labai fonetiškai panašūs (šiuo klausimu žr. 2010 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimo
Nokia / VRDT – Medion (LIFE BLOG)
,
T-460/07, Rink. p. II-89, 54
ir 56 punktus ir nurodytą teismo praktiką).
Reikia pridurti, jog žodinio elemento „surgical instruments“ buvimas vien prašomame įregistruoti prekių ženkle bet kuriuo atveju negali neutralizuoti ankstesniame punkte konstatuotų vizualių ir fonetinių nagrinėjamų prekių ženklų panašumų (šiuo klausimu žr. 2006 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Mülhens / VRDT
,
C-206/04 P, Rink. p. I-2717
, 36 punktą).
Galiausiai net darant prielaidą, jog abiem prekių ženklais žymimų prekių tapatumas neįrodytas, šių prekių panašumo laipsnio, kuris matyti bent jau atsižvelgus į visas ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes, pakanka, kad būtų konstatuota galimybė supainioti.
Taigi, priešingai, nei tvirtina ieškovė, neįrodyta, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą, nusprendusi, jog egzistuoja galimybė supainioti abu prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
Šios išvados nepaneigia ieškovės nurodyti argumentai.
Pirma, aplinkybė (tarkime, kad ji įrodyta), jog ankstesnis prekių ženklas įregistruotas kaip dviejų žodžių „ka“ ir „we“ derinys, negali įrodyti, jog nėra galimybės supainioti.
Antra, ieškovė neįrodė, kad aplinkybė, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra skirtos profesionalams, turintiems specialių žinių medicinos srityje, jog jų pastabumo lygis yra itin aukštas, o nagrinėjamų prekių tiekėjų skaičius – nedidelis, leidžia pašalinti bet kokią galimybę supainioti.
Trečia, ieškovės teiginys, jog nagrinėjamos prekės telefonu siūlomos, parduodamos arba reklamuojamos tik išimtiniais atvejais, nepagrįstas jokiu įrodymu, todėl neįrodytas.
Maža to, toks teiginys, net darant prielaidą, jog jis įrodytas ne tik dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo, bet ir dėl ankstesnio prekių ženklo, neleistų visiškai pašalinti galimybę supainioti, nes žymens naudojimas fonetiškai neapsiriboja situacijomis, kai nagrinėjamos prekės parduodamos, bet apima ir situacijas, kai profesionalai žodžiu mini šias prekes, pvz., naudodami jas arba diskutuodami apie jų naudojimą, taigi visų pirma apie šių prekių privalumus ir trūkumus.
Šiuo atžvilgiu, nors Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad negalima reikalauti iš institucijos, kurios prašoma įvertinti galimybės supainioti buvimą, dėl kiekvienos prekių kategorijos nustatyti vidutinį vartotojo pastabumo dydį pagal pastarojo pastabumo lygį skirtingose situacijose ir vadovautis mažiausiu galimu visuomenės pastabumo prekei ar prekių ženklui lygiu (2006 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Ruiz‑Picasso ir kt. / VRDT
,
C-361/04 P, Rink. p. I-643, 42
ir 43 punktai), jis vis dėlto neatmetė galimybės atsižvelgti į kitas situacijas, ne tik į pirkimą, siekiant įvertinti galimybę supainioti.
Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad antrąjį pagrindą reikia atmesti, o ieškovės reikalavimo dėl pakeitimo netenkinti.
Reikia patikslinti, kad po to, kai vykdant šį teismo sprendimą bus išnagrinėtas ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimas, VRDT turės iš naujo prireikus priimti sprendimą dėl galimybės supainioti abu prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Tuomet ji turės padaryti reikiamas išvadas dėl to, kokią įtaką šių dviejų prekių ženklų palyginimui turi galimas ankstesnio prekių ženklo nenaudojimas iš tikrųjų tam tikroms juo nurodomoms prekėms žymėti.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
Pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinosios išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis. Todėl ieškovės prašymas nepriimtinas tiek, kiek jis susijęs su išlaidomis, patirtomis per administracinę procedūrą Protestų skyriuje, kurios nėra atlygintinos išlaidos.
Kiek tai susiję su išlaidomis, patirtomis per procedūrą Apeliacinėje taryboje ir per procesą Bendrajame Teisme, primintina, kad pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalį, jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, Bendrasis Teismas gali paskirstyti bylinėjimosi išlaidas šalims arba nurodyti kiekvienai padengti savo išlaidas.
Šioje byloje reikia nuspręsti, kad VRDT padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir pusę ieškovės Apeliacinėje taryboje ir Bendrajame Teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Remdamasis šiais motyvais,
BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)
nusprendžia:

1.
Panaikinti 2012 m. rugpjūčio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1675/2011‑4), susijusį su protesto procedūra tarp
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co
.
ir
Koscher + Würtz GmbH
.

2.
Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.
Nurodyti VRDT padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę
Koscher + Würtz
Apeliacinėje taryboje ir Bendrajame Teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

4.
Nurodyti
Koscher + Würtz
padengti pusę savo Apeliacinėje taryboje ir Bendrajame Teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Paskelbta 2014 m. rugsėjo 26 d. viešame posėdyje Liuksemburge.
Parašai.
(
*1
)	Proceso kalba: vokiečių.