CELEX: 62009TJ0010(01)
Znamka Skupnosti
Postopek z ugovorom
Prijava figurativne znamke Skupnosti F1 LIVE
Prejšnje figurativna znamka Skupnosti, nacionalne besedne znamke in mednarodna besedna znamka F1 in F1 Formula 1
Zavrnitev ugovora s strani odbora za pritožbe
Relativni razlogi za zavrnitev
Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Dejansko stanje
Družba Racing‑Live SAS je 13. aprila 2004 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
)), vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je prikazan figurativni znak:
Izdelki in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 16, 38 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo tem opisom:
—
razred 16: „Revije, pamfleti, knjige; vsi ti izdelki se nanašajo na področje formule 1“;
—
razred 38: „Obveščanje in razširjanje knjig, revij in časopisov prek računalniških terminalov; vsi ti izdelki se nanašajo na področje formule 1“;
—
razred 41: „Objavljanje elektronskih knjig, revij in periodičnih revij; informiranje o prireditvah; organizacija tekmovanj na internetu; rezerviranje vstopnic za predstave; spletne igre; vsi ti izdelki se nanašajo na področje formule 1“.
Ta zahteva za registracijo je bila objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 5/2005 z dne 31. januarja 2005.
Tožeča stranka, družba Formula One Licensing BV, je 2. maja 2005 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke zaradi verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009).
Ugovor je temeljil zlasti na teh prejšnjih registracijah:
—
tri registracije besednega znaka F1, in sicer prvič, mednarodna registracija št. 732134 z dne 20. decembra 1999 za izdelke in storitve iz razredov 16, 38 in 41, ki učinkuje na Danskem, v Nemčiji, v Španiji, v Franciji, v Italiji in na Madžarskem ter pokriva med drugim izdelke in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, drugič, nemška registracija št. 30007412 z dne 10. maja 2000 za „organizacijo športnih prireditev“ iz razreda 41, in tretjič, registracija Združenega kraljestva št. 2277746D z dne 13. avgusta 2001 za „papir, karte, karton, tiskarske, slikarske in risarske sete, kataloge“ iz razreda 16 in za „telekomunikacijske storitve; elektronsko prenašanje podatkov, slik in zvoka prek informacijskih terminalov in mrež“ iz razreda 38;
—
registracija spodaj prikazane figurativne znamke Skupnosti št. 631531 z dne 19. maja 2003 za izdelke in storitve iz razredov 16, 38 in 41, ki med drugim zadevajo izdelke in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka:
Ugovor je temeljil na vseh izdelkih in storitvah, zajetih s prejšnjimi znamkami, in je bil vložen zoper vse izdelke, ki jih označuje prijavljena znamka.
Tožeča stranka se je sklicevala na velik razlikovalni učinek vseh znamk, katerih imetnica je, zaradi njihove večletne uporabe v zvezi z različnimi izdelki in storitvami.
Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 17. oktobra 2007, v kateri se je oprl zgolj na prejšnjo mednarodno registracijo št. 732134, zavrnil prijavo znamke Skupnosti. Ugotovil je, da obstaja podobnost ali enakost med izdelki in storitvami, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, in srednja stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ter da zato obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
Družba Global Sports Media Ltd, na katero je družba Racing-Live SAS prenesla znamko, katere registracija se zahteva, je 14. decembra 2007 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
Prvi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 16. oktobra 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore. Ugotovil je, da čeprav obstaja enakost ali podobnost med zadevnimi izdelki in storitvami, med prijavljeno znamko in znamkami, katerih imetnica je tožeča stranka, ni verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker med nasprotujočimi si znaki obstajajo očitne razlike. Menil je tudi, da upoštevna javnost, ki je sestavljena iz običajnih potrošnikov in poklicnih uporabnikov, kombinacijo črke „f“ in številke „1“ razume kot generično označbo kategorije dirkalnih avtomobilov in, v širšem pomenu, dirk s temi avtomobili. Sklenil je, da se ugled prejšnjih znamk nanaša samo na element „f1“ znamke, registrirane pod št. 631531.
Odbor za pritožbe je glede člena 8(5) Uredbe št. 40/94 menil, da čeprav lahko prejšnja figurativna znamka posreduje podobo najsodobnejše tehnologije, ekskluzivnosti in razkošja, to podobo posreduje samo element „f1“ kot logotip F1. Okrajšavi F1 pa naj bi le malo potrošnikov pripisovalo razlikovalni učinek, razen če je ob njej tudi navedeni logotip. Glede tega je odbor za pritožbe ugotovil, da noben element prijavljene znamke javnosti ne spominja na ta logotip in da zato prijavljena znamka ne bo izkoriščala prejšnjih znamk, ne bo škodila ugledu navedenih znamk, niti ne bo omogočala imetniku, da se neupravičeno okoristi z njihovo pozitivno podobo.
Postopka pred Splošnim sodiščem in Sodiščem
Tožeča stranka je 14. januarja 2009 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev izpodbijane odločbe zaradi kršitev členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 40/94.
Stranke so na obravnavi 10. junija 2010 podale ustne navedbe in odgovorile na vprašanja Splošnega sodišča.
Splošno sodišče je s sodbo z dne 17. februarja 2011 v zadevi Formula One Licensing/UUNT – Global Sports Media (F1 - LIVE) (T‑10/09, ZOdl., v nadaljevanju: sodba Splošnega sodišča,
EU:T:2011:45
) tožbo zavrnilo in tožeči stranki naložilo plačilo stroškov.
Splošno sodišče je pri tem zavrnilo oba tožbena razloga, ki ju je navedla tožeča stranka.
Tožeča stranka je 29. aprila 2011 v sodnem tajništvu Sodišča zoper sodbo Splošnega sodišča vložila pritožbo, s katero je predlagala, naj Sodišče navedeno sodbo razveljavi.
Sodišče je sodbo z dne 24. maja 2012 v zadevi Formula One Licensing/UUNT (C‑196/11 P, ZOdl., v nadaljevanju: sodba, izdana v pritožbenem postopku,
EU:C:2012:314
) sodbo Splošnega sodišča razveljavilo.
Sodišče je ugotovilo, da je Splošno sodišče izpodbijalo veljavnost prejšnjih znamk v okviru postopka registracije znamke Skupnosti in tako kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. V teh okoliščinah je družba Formula One Licensing utemeljeno trdila, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo (zgoraj v točki 18 navedena sodba, izdana v pritožbenem postopku,
EU:C:2012:314
, točke od 51 do 53).
Sodišče je zadevo vrnilo v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, da preuči vprašanje, ali je mogoče – ne da bi se ugotovil neobstoj razlikovalnega učinka elementa „f1“ v prejšnjih znamkah – ne uporabiti člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
Po sodbi, izdani v pritožbenem postopku, in v skladu s členom 118(1) Poslovnika Splošnega sodišča, je bila zadeva dodeljena šestemu senatu. Po spremembi sestave senatov Splošnega sodišča je bil sodnik poročevalec razporejen v osmi senat, zaradi česar je bila obravnavana zadeva dodeljena temu senatu.
Družba ESPN Sports Media Ltd je z dopisom z dne 11. junija 2014 prosila, da vstopi v postopek pred Splošnim sodiščem namesto družbe Global Sports Media kot intervenientka, ker so bile pravice v zvezi s prijavljeno znamko prenesene nanjo.
Stranke postopka so bile z dopisom z dne 17. junija 2014 pozvane, naj podajo stališča glede predloga za zamenjavo intervenientke. UUNT v dopisu z dne 20. junija 2014 ni ugovarjal temu, da družba ESPN Sports Media vstopi v ta postopek namesto družbe Global Sports Media.
Splošno sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 30. junija 2014 odobrilo zamenjavo.
Predlogi strank po vrnitvi v ponovno odločanje
Stranke so bile pozvane, naj predložijo stališča v skladu s členom 119(1) Poslovnika. Tožeča stranka in UUNT sta predložila svoja stališča v določenem roku, in sicer 9. avgusta in 28. septembra 2012. Intervenientka stališč ni predložila v določenem roku.
V svojih stališčih tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
—
izpodbijano odločbo razveljavi;
—
UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov, priglašenih v okviru postopka pred UUNT, Splošnim sodiščem in Sodiščem.
V svojih stališčih UUNT predlaga, naj Splošno sodišče:
—
tožbo v celoti zavrne;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 8(5) te uredbe.
Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1) Uredbe št. 40/94
Najprej je treba, kot je to storil odbor za pritožbe, ugotoviti, da je upoštevna javnost sestavljena iz povprečnih potrošnikov Evropske unije.
Odbor za pritožbe je v točkah od 25 do 27 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil tudi, da so izdelki in storitve, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, identični ali zelo podobni.
Poleg tega se kombinacijo črke „f“ in številke „1“ razume kot okrajšavo izraza „formula 1“, ki običajno označuje kategorijo dirkalnih avtomobilov ter, v širšem pomenu, dirke z njimi.
Tožeča stranka v bistvu trdi, da obstaja verjetnost zmede glede besedne znamke F1, ki je varovana kot mednarodna znamka na Danskem, v Nemčiji, v Španiji, v Franciji, v Italiji in na Madžarskem, ter prijavljene znamke F1-LIVE. Smiselno enako trdi za figurativno znamko Skupnosti in prijavljeno znamko.
Kot je razvidno iz sodbe, izdane v pritožbenem postopku (navedene zgoraj v točki 18,
EU:C:2012:314
, točka 47), je treba, da bi se izognili kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, nacionalni znamki, ki je predmet ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka.
Zato ni mogoče potrditi, da je znak F1 generičen, opisen in brez razlikovalnega učinka, brez katerega naj bi bila veljavnost prejšnje znamke v okviru postopka registracije znamke skupnosti postavljena pod vprašaj, saj bi to pomenilo kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (zgoraj v točki 18 navedena sodba, izdana v pritožbenem postopku,
EU:C:2012:314
, točki 51 in 52).
Res je sicer, da sta – kadar je ugovor, ki temelji na obstoju prejšnje nacionalne znamke, vložen zoper registracijo znamke Skupnosti – UUNT in posledično Splošno sodišče dolžna preveriti, kako upoštevna javnost razume znak, ki je enak tej nacionalni znamki, v znamki, katere registracija se zahteva, in glede na okoliščine primera oceniti stopnjo razlikovalnega učinka tega znaka (zgoraj v točki 18 navedena sodba, izdana v pritožbenem postopku,
EU:C:2012:314
, točka 42).
Vendar navedeni preizkusi ne morejo privesti do ugotovitve neobstoja razlikovalnega učinka znaka, ki je enak registrirani in varovani nacionalni znamki, ker taka ugotovitev ne bi bila v skladu niti s soobstojem znamk Skupnosti in nacionalnih znamk niti s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki ga je treba razlagati skupaj z odstavkom 2(a)(ii) tega člena (zgoraj v točki 18 navedena sodba, izdana v pritožbenem postopku,
EU:C:2012:314
, točka 44).
Kot je razvidno iz zgoraj v točki 18 navedene sodbe, izdane v pritožbenem postopku (
EU:C:2012:314
, točka 45), bi namreč ta ugotovitev škodila nacionalnim znamkam, ki so enake znaku, za katerega se šteje, da nima razlikovalnega učinka, ker bi registracija take znamke Skupnosti pomenila stanje, v katerem bi lahko prišlo do odvzema nacionalnega varstva teh znamk. Navedena ugotovitev tako ne bi spoštovala sistema, uvedenega z Uredbo št. 40/94, ki temelji na soobstoju znamk Skupnosti in nacionalnih znamk, navedenem v uvodni izjavi 5 te uredbe, ker je veljavnost mednarodne ali nacionalne znamke zaradi neobstoja razlikovalnega učinka mogoče izpodbijati le v postopku za ugotovitev ničnosti, sproženem v zadevni državi članici, na podlagi člena 3(1)(b) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) in Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL L 299, str. 25
).
Pri tem je treba ugotoviti, da je iz pisnih dokazov, ki sta jih stranki predložili pred UUNT, razvidno, da ima besedni element „f1“ glede na to, da je, kot je bilo navedeno v točki 31 zgoraj, običajna okrajšava izraza „formula 1“, šibek razlikovalni učinek. V zvezi s tem je treba opozoriti, da se izdelki in storitve, navedeni v zahtevi za registracijo, nanašajo, natančneje, na področje formule 1.
Poleg tega trditve tožeče stranke, da je besedni element „f1“ prevladujoči element prijavljene znamke, ni mogoče sprejeti. Prijavljena znamka je namreč relativno kompleksna, saj je sestavljena iz dveh besedni elementov „f1“ in „live“, ki sta ločena s pomišljajem in vključena v originalno grafično konfiguracijo, s katero tvorita posebni logo. Zato se ju vizualno dojema kot celoto.
Glede domnevnega ugleda je iz spisa razvidno, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je ta povezan izključno z značilnostjo logotipa besednega elementa „f1“.
Zato je treba primerjati nasprotujoče si znake, torej prejšnjo besedno znamko F1 in prijavljeno znamko, ter če je to potrebno, prejšnjo figurativno znamko F1 Formula 1 in prijavljeno znamko.
Najprej je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v točki 59 in naslednjih točkah izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da med nasprotujočimi si znaki obstaja določena stopnja podobnosti zaradi elementa „f1“, ki jim je skupen. Vendar se z vizualnega vidika razlikujejo zaradi njihovih dolžin, zaradi dodane besede „live“ in zato, ker prijavljena znamka vsebuje figurativni element.
V okviru fonetične obravnave je treba ugotoviti, da prijavljena znamka vsebuje dve besedi, prejšnje znamke pa eno samo. Dodana beseda, ki se v prijavljeni znamki izgovori, nekoliko oslabi prisotnost skupnega elementa „f1“. Ker pa oba nasprotujoča si znaka vsebujeta element „f1“, ki se v prijavljeni znamki izgovori prvi, sta znaka fonetično nekoliko podobna.
V okviru pomenske obravnave prejšnja znamka označuje poseben model dirkalnih avtomobilov, in sicer avtomobile formule 1, in jo je mogoče razumeti tudi tako, da implicitno nakazuje na dirke formule 1. Prijavljena znamka sporoča isto, vendar ji je dodana beseda „live“, ki nakazuje na poročilo o dogodku ali na neposreden prenos dogodka, zaradi česar je pomensko bogatejša od prejšnje znamke.
Iz navedenega je razvidno, da čeprav obstajajo elementi vizualnega, fonetičnega in pomenskega razlikovanja med nasprotujočima si znamkama, obstaja tudi določena stopnja splošne podobnosti, ker figurativna znamka, za katero je zahtevana registracija, vsebuje besedni element prejšnje znamke.
Zato je treba še celovito presoditi, ali med nasprotujočima si znamkama obstaja verjetnost zmede.
Glede verjetnosti zmede je treba opozoriti, da njena celovita presoja upošteva določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhna podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večjo podobnost med znamkami in obratno (sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Recueil,
EU:C:1998:442
, točka 17, in z dne 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO v okviru in drugi), T‑81/03, T‑82/03 in T‑103/03, ZOdl.,
EU:T:2006:397
, točka 74).
V zvezi s tem je treba opozoriti, da je razlikovalni učinek elementa „f1“ v običajni podobi znakov glede navedenih izdelkov in storitev šibek in da se morebitni ugled figurativne znamke Skupnosti, ki se uporablja v Uniji, veže na sam logotip.
Vendar je treba poudariti, da tudi če je razlikovalni učinek prejšnje znamke šibek, to ne preprečuje, da se v obravnavanem primeru ugotovi obstoj verjetnosti zmede. Čeprav je namreč treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke (glej po analogiji zgoraj v točki 47 navedeno sodbo Canon,
EU:C:1998:442
, točka 24), je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako lahko, tudi če ima prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek, obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma in zajetimi proizvodi ali storitvami (glej sodbo z dne 13. decembra 2007, Xentral/UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, ZOdl.,
EU:T:2007:387
, točka 70 in navedena sodna praksa).
V zvezi s tem je treba navesti, da so izdelki in storitve, ki jih označuje prijavljena znamka, ter izdelki in storitve, ki jih označujejo prejšnje znamke enaki ali zelo podobni.
Poleg tega, kot je bilo poudarjeno v točkah 42 in 45 zgoraj, je besedni element „f1“ prejšnje znamke uporabljen tudi v znamki, katere registracija se zahteva. Čeprav ni mogoče šteti, da je besedni element „f1“ prevladujoči element v prijavljenem znaku, to ne pomeni, da ga je zato treba šteti za zanemarljivega. Natančneje, ugotoviti je treba, da druga elementa prijavljene znamke, torej besedni element „live“ in figurativni element, ki je sestavljen iz kroga, ki se loči od temno sivega ozadja, mogoče razumeti kot, prvič, prenos športnih dogodkov v živo, in drugič, kot dirkališče. Ker ta elementa lahko vzbudita splošno idejo o dogodkih, povezanih z avtomobilskim športom, njuna kombinacija z besednim elementom „f1“ pripomore k temu, da se v spomin upoštevne javnosti vtisne podoba avtomobilskih dirk formule 1, ki jo zbuja ta besedni element.
Iz prej navedenega, zlasti iz tega, da upoštevna javnost v spominu ohrani le nepopolno podobo zadevnih znamk, tako da njun skupni element „f1“ ustvarja določeno podobnost med njima, in iz soodvisnosti med različnimi upoštevnimi dejavniki, izhaja, da v obravnavanem primeru ni mogoče izključiti, da pri potrošnikih obstaja verjetnost zmede, ker sta zadevna proizvoda enaka ali zelo podobna. Drugače povedano, obstaja tveganje, da potrošniki povežejo znamki, ker si prijavljeno znamko razlagajo kot različico prejšnje znamke F1 zaradi njenega enakega videza in torej tržnega izvora znamk.
Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ugotovil, da ne obstaja verjetnost zmede glede prijavljene znamke in prejšnje besedne znamke.
Iz navedenega je razvidno, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti, ne da bi bilo treba prejšnjo figurativno znamko primerjati s prijavljeno znamko in obravnavati drugi pritožbeni razlog.
Stroški
V sodbi, izdani v pritožbenem postopku, je Sodišče pridržalo odločitev o stroških. Splošno sodišče mora torej v tej sodbi v skladu s členom 121 Poslovnika odločiti o vseh stroških različnih postopkov.
V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
UUNT in intervenientka nista uspela, zato se jima v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.
Poleg tega tožeča stranka predlaga, naj se UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali v postopku pred UUNT. Glede tega je treba spomniti, da se na podlagi člena 136(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se povrnejo. To pa ne velja za stroške v postopku pred oddelkom za ugovore UUNT (sodba z dne 25. junija 2010, MIP Metro/UUNT – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, ZOdl.,
EU:T:2010:256
, točka 51). Zato je mogoče predlogu tožeče stranke, naj se UUNT in intervenientki, ki s svojimi predlogi nista uspela, naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v okviru postopka pred UUNT, ugoditi zgolj glede stroškov, ki so bili za tožečo stranko nujni v postopku pred odborom za pritožbe UUNT.

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)
razsodilo:

1.
Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 16. oktobra 2008 (zadeva R 7/2008‑1) se razveljavi.

2.
UUNT in ESPN Sports Media Ltd se naloži plačilo stroškov, ki so Formula One Licensing BV nastali v postopku pred Splošnim sodiščem in Sodiščem ter v postopku pred odborom za pritožbe UUNT.

Gratsias
Kančeva
Wetter
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 11. decembra 2014.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.