CELEX: 62014TJ0083
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio denominativo ARTHUR & ASTON
Marchio nazionale figurativo anteriore Arthur
Assenza di uso effettivo del marchio
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo

Fatti
Il 10 novembre 2010 l’Arthur e Aston SAS, interveniente, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
).
Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo ARTHUR & ASTON.
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Calzature; calzature per lo sport; scarpe da spiaggia; sandali; stivali; stivaletti; zoccoli (calzature); scarpe di tela con suola di corda; scarpe».
La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 10/2011, del 17 gennaio 2011.
Il 14 aprile 2011 la LTJ Diffusion, ricorrente, presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati supra, al punto 3.
L’opposizione era fondata sul marchio figurativo anteriore francese registrato con il numero 17731, qui di seguito riprodotto:
Il marchio anteriore dedotto a sostegno dell’opposizione era stato registrato in Francia il 16 giugno 1983 e rinnovato l’11 aprile 2003 per i seguenti prodotti compresi nella classe 25: «Articoli tessili, confezionati e su misura inclusi gli stivali, le scarpe e le pantofole».
Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Mentre l’interveniente aveva chiesto che fosse fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, conformemente all’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente forniva unicamente la prova dell’uso del segno qui di seguito riprodotto:
Il 27 agosto 2011 la divisione di opposizione respingeva in toto l’opposizione sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva fornito la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, nella forma registrata (in prosieguo: il «marchio anteriore nella forma registrata»), ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Il 23 ottobre 2012 la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione del 2 dicembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso. Al pari della divisione di opposizione, la commissione di ricorso rilevava che il segno riprodotto al precedente punto 9 (in prosieguo: il «segno utilizzato») differiva dalla forma del marchio anteriore nella forma registrata, in modo da alterare il suo carattere distintivo. Essa giungeva pertanto alla conclusione che l’uso del marchio anteriore dedotto a sostegno dell’opposizione non era stato dimostrato conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Conclusioni delle parti
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
rinviare la causa al collegio competente dell’UAMI, affinché si statuisca sulla fondatezza dell’opposizione, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non avere il potere di statuire esso stesso su quest’ultima.
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Essa sostiene che la commissione di ricorso ha valutato erroneamente tale disposizione.
Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la prova dell’uso effettivo di un marchio comunitario include anche la prova dell’utilizzazione di quest’ultimo in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
Sebbene l’articolo in parola si riferisca unicamente all’uso del marchio comunitario, esso dev’essere applicato, per analogia, nell’ipotesi di uso di un marchio nazionale, atteso che l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 prevede che il paragrafo 2 del medesimo articolo si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, «fermo restando che l’utilizzazione nel[l’Unione] è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato» [sentenza del 14 luglio 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI – Viavita (VIAVITA),
T‑204/12
,
EU:T:2014:646
, punto
].
Lo scopo dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo scopo, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui lo stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio [sentenze del 10 giugno 2010, Atlas Transport/UAMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT),
T‑482/08
,
EU:T:2010:229
, punto
; del 21 giugno 2012, Fruit of the Loom/UAMI – Blueshore Management (FRUIT),
T‑514/10
,
EU:T:2012:316
, punto
, e del 12 marzo 2014, Borrajo Canelo/UAMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA),
T‑381/12
,
EU:T:2014:119
, punto
].
Nel caso di specie, è pacifico che, per quanto attiene al periodo di riferimento compreso tra il 17 gennaio 2006 e il 16 gennaio 2011, durante il procedimento dinanzi all’UAMI è stato accertato soltanto l’uso effettivo del segno utilizzato. Occorre dunque valutare se la commissione di ricorso sia correttamente giunta alla conclusione che tale segno presentava differenze rispetto al marchio anteriore nella forma registrata, le quali ne alteravano il carattere distintivo.
In proposito occorre ricordare che il carattere distintivo di un marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009 significa che tale marchio è idoneo ad identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
, Racc.,
EU:C:2013:497
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Il marchio anteriore nella forma registrata rappresenta il nome Arthur sotto forma di una firma manoscritta, in nero su sfondo bianco, collocata trasversalmente e stretta, con lettere rappresentate sotto forma di una scrittura molto fitta. La prima lettera di detto marchio è messa in evidenza essendo scritta in maiuscolo e marcata dalla presenza di un punto tra i due tratti obliqui della «A». Sebbene l’elemento denominativo «arthur» costituisca l’elemento dominante del marchio anteriore nella forma registrata, il carattere distintivo di quest’ultimo risulta non soltanto dal menzionato elemento denominativo, ma altresì dalla sua presentazione grafica che, seppur secondaria, non è né trascurabile né banale.
Come correttamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 27 della decisione impugnata, il segno utilizzato presenta rilevanti differenze rispetto al marchio anteriore nella forma registrata. Benché il segno utilizzato riprenda l’elemento denominativo «arthur», i caratteri utilizzati per rappresentare le lettere che costituiscono tale elemento denominativo sono caratteri tipografici maiuscoli bianchi, con una lieve stilizzazione, su sfondo nero e disposti orizzontalmente. Inoltre, il segno utilizzato colloca la parola «arthur» in una cornice rettangolare nera dotata a sua volta di una sottile cornice bianca.
Le menzionate differenze sono tali da alterare, nella prospettiva del consumatore medio francese a cui si rivolgono i prodotti compresi nella classe 25, il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata. Infatti, l’elemento grafico di detto marchio, costituito da una firma stilizzata, sparisce completamente dal segno utilizzato ed è sostituito da un elemento grafico radicalmente differente, molto classico, simmetrico e statico, mentre, come rileva correttamente l’UAMI, il marchio anteriore nella forma registrata richiama l’attenzione mediante l’asimmetria e il dinamismo conferiti dal movimento delle lettere, da sinistra verso destra. Dette differenze tra il marchio e il segno non sono trascurabili e questi ultimi non possono essere considerati complessivamente equivalenti, ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 18.
Tenuto conto della circostanza che la particolare grafia della parola «arthur» contribuisce, unitamente a detta parola, al carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata e che nel segno utilizzato essa risulta radicalmente alterata, dev’essere condivisa la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale le differenze tra il marchio e il segno di cui trattasi sono tali che il carattere distintivo del primo risulta alterato.
Gli argomenti della ricorrente non mettono in discussione tale conclusione.
In primo luogo, occorre respingere, in quanto infondata in fatto, la censura della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso non si è pronunciata su un’eventuale alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata e non ha svolto, in proposito, un esame concreto di tale marchio e del segno utilizzato. È, infatti, sufficiente fare riferimento ai punti da 26 a 30 e da 34 a 36 della decisione impugnata per rilevare che la commissione di ricorso ha svolto un esame concreto e particolareggiato del marchio e del segno di cui trattasi per pervenire alla conclusione, al punto 40 della medesima decisione, che il segno utilizzato differiva dal marchio anteriore nella forma registrata in modo tale da alterare il carattere distintivo di quest’ultimo.
Occorre parimenti respingere la censura della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso non si è pronunciata sul peculiare carattere distintivo dell’elemento grafico del marchio anteriore nella forma registrata né sulla questione se l’uso di un nuovo tipo di carattere tipografico, qualificato dalla stessa commissione di ricorso come «molto classico», potesse condurre, di per se stesso, a un’alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata.
In proposito, occorre rilevare che, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi figurativi del marchio anteriore nella forma registrata non potessero essere considerati trascurabili. Al punto 35 della decisione impugnata, essa ha proseguito precisando che la parola «arthur» non era rappresentata con caratteri del tutto abituali e banali, ricordando che il marchio anteriore sul quale si fondava l’opposizione non era registrato come marchio denominativo bensì come marchio figurativo. Infine, al punto 36 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che il segno utilizzato dava al consumatore un’impressione assai differente rispetto a quella prodotta dal marchio anteriore nella forma registrata, atteso che non riproduceva nessuno degli elementi figurativi di quest’ultimo e che era costituito da altri elementi figurativi, in particolare da caratteri tipografici appena stilizzati.
Dai punti da 34 a 36 della decisione impugnata si evince che la commissione di ricorso, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, ha esaminato il carattere distintivo degli elementi figurativi del marchio anteriore nella forma registrata e ha concluso che tali elementi non erano né abituali né banali. Essa ha quindi ritenuto, implicitamente ma necessariamente, che detti elementi figurativi contribuissero al carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata. Dai citati punti della decisione impugnata, in particolare dal punto 36 di detta decisione, risulta altresì che la commissione di ricorso ha ritenuto che l’alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata derivasse dalla scomparsa, nel segno utilizzato, dei menzionati elementi figurativi e dalla loro sostituzione con altri più banali e meno stilizzati.
In secondo luogo, la ricorrente ha sostenuto che l’elemento denominativo «arthur» costituiva l’unico elemento distintivo e dominante del marchio anteriore nella forma registrata, poiché la grafia che caratterizzava detto elemento denominativo era banale e secondaria. Pertanto, secondo la ricorrente, una corretta applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 avrebbe dovuto indurre la commissione di ricorso a ritenere che il segno utilizzato – il quale riprendeva integralmente il menzionato elemento denominativo distintivo e dominante, senza l’aggiunta di nessun altro elemento denominativo né di un qualsiasi elemento grafico distintivo, ma con un tipo di carattere tipografico altrettanto banale e secondario – non alterasse il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata.
A sostegno dell’assunto secondo il quale l’elemento denominativo «arthur» costituiva l’unico elemento distintivo e dominante del marchio anteriore nella forma registrata, la ricorrente ha sostenuto che numerose decisioni di giudici sia francesi sia dell’Unione avevano concluso in tal senso. La ricorrente ha invocato in particolare la sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (
T‑346/04
, Racc.,
EU:T:2005:420
), concernente l’opposizione da essa proposta, fondata sul marchio anteriore nella forma registrata, alla domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo ARTHUR ET FELICIE. La ricorrente ha invocato altresì la sentenza della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) dell’11 maggio 2005 pronunciata nel contesto di un’azione per contraffazione da essa esercitata avverso l’uso del marchio denominativo ARTHUR ET FELICIE.
La ricorrente ha inoltre addebitato alla commissione di ricorso di aver negato ogni rilevanza alla sentenza ARTHUR ET FELICIE, punto
supra (
EU:T:2005:420
), e alle decisioni delle autorità nazionali da essa invocate durante il procedimento amministrativo. Contestando la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale le affermazioni contenute nella sentenza e nelle menzionate decisioni non erano pertinenti, poiché svolte nell’ambito di un esame vertente sul rischio di confusione e non in quello dell’esame della natura dell’uso del marchio anteriore nella forma registrata (punti 32 e 38 della decisione impugnata), la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’esame del carattere distintivo di detto marchio doveva essere il medesimo nel contesto dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, relativo al rischio di confusione, e in quello dell’articolo 15 di detto regolamento, relativo all’uso del marchio registrato.
Rispondendo agli argomenti della ricorrente illustrati supra ai punti da 30 a 32, va ricordato innanzitutto che, come risulta dal precedente punto 21, l’elemento denominativo «arthur» costituisce l’elemento dominante del marchio anteriore nella forma registrata, in quanto domina l’impressione complessiva prodotta dal marchio in esame. La presentazione grafica di tale elemento denominativo riveste un ruolo secondario, ma non trascurabile, nell’impressione complessiva.
Ciò premesso, occorre sottolineare che non è sufficiente che l’elemento dominante del marchio anteriore nella forma registrata sia ripreso nel segno utilizzato, come avviene nel caso di specie per l’elemento denominativo «arthur», affinché si riconosca che tale segno non altera il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma registrata. L’esame dell’alterazione del carattere distintivo consiste nel confronto tra il marchio anteriore nella forma registrata e il segno utilizzato al fine di valutare se detto marchio e detto segno differiscano o meno per elementi trascurabili e se possano essere considerati complessivamente equivalenti (sentenze ATLAS TRANSPORT, punto
supra,
EU:T:2010:229
; FRUIT, punto
supra,
EU:T:2012:316
, e PALMA MULATA, punto
supra,
EU:T:2014:119
). Come già dichiarato, le constatazioni della commissione di ricorso in proposito non sono viziate da errore.
Per quanto attiene, poi, all’affermazione della ricorrente secondo la quale l’elemento denominativo «arthur» costituisce il solo elemento distintivo del marchio anteriore nella forma registrata, tale affermazione è erronea per le ragioni esposte ai precedenti punti da 21 a 24, in quanto il carattere distintivo del marchio di cui trattasi risulta non soltanto dal menzionato elemento denominativo, ma altresì dalla presentazione grafica di detto elemento, che non è né trascurabile né banale.
Del resto, la citata affermazione della ricorrente non è corroborata dalla sentenza ARTHUR ET FELICIE, punto
supra (
EU:T:2005:420
). In tale sentenza il Tribunale non ha affatto dichiarato che l’elemento denominativo «arthur» costituiva l’unico elemento distintivo del marchio anteriore nella forma registrata. Nell’ambito del confronto tra i segni in conflitto nella causa sfociata nella sentenza ARTHUR ET FELICIE, punto
supra (
EU:T:2005:420
), e più precisamente al punto 46 di detta sentenza, esso ha rilevato unicamente, come nel caso di specie (v. punto 21 supra), il carattere dominante di tale elemento denominativo e il carattere secondario degli elementi figurativi.
Per quanto riguarda, infine, la menzione da parte della ricorrente della sentenza della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) dell’11 maggio 2005 (v. punto 31 supra) nonché di altre decisioni delle autorità nazionali, anch’esse invocate dinanzi all’UAMI, occorre rilevare che né detta sentenza né dette decisioni sono tali da porre in discussione la conclusione del Tribunale di cui al punto 24 supra, in quanto non vi si dichiara affatto che l’elemento grafico del marchio anteriore nella forma registrata era trascurabile e non contribuiva, unitamente all’elemento denominativo «arthur», al carattere distintivo del marchio stesso. Al contrario, tale elemento grafico, in forma di una firma manoscritta, era ivi qualificato come «particolare». Segnatamente, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), nella citata sentenza, aveva così descritto il marchio anteriore nella forma registrata come «depositato in una grafia particolare in forma di firma manoscritta che segue una forma ascendente, con un punto posto sotto la lettera A». In ogni caso, occorre ricordare che il regime comunitario dei marchi è autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente in base al regolamento n. 207/2009, cosicché l’UAMI o, su ricorso, il Tribunale, non sono tenuti a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dai giudici nazionali in una situazione analoga [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi‑Werke/UAMI,
C‑173/04 P
, Racc.,
EU:C:2006:20
, punto
, nonché sentenza del 23 gennaio 2014, Coppenrath‑Verlag/UAMI – Sembella (Rebella),
T‑551/12
,
EU:T:2014:30
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Sulla base delle considerazioni che compaiono ai precedenti punti da 33 a 37, senza che occorra pronunciarsi sulla fondatezza dell’affermazione della ricorrente secondo la quale l’esame del carattere distintivo del marchio nella forma registrata dovrebbe essere il medesimo nel contesto degli articoli 8 e 15 del regolamento n. 207/209 (v. punto 32 supra), occorre respingere l’assunto dell’argomento della ricorrente secondo il quale l’elemento denominativo «arthur» costituisce l’unico elemento distintivo e dominante del marchio anteriore nella forma registrata. Ne consegue che occorre respingere i restanti argomenti della ricorrente fondati su tale assunto erroneo (v. punto 30 supra).
In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la soluzione adottata nella decisione impugnata sarebbe in contrasto con la soluzione adottata nella decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2013 (procedimento R 737/2013‑2). È sufficiente rilevare che i contesti di fatto in cui si inseriscono le due citate decisioni sono differenti, in quanto la relazione tra la forma del marchio anteriore nella forma registrata e la forma del segno utilizzato quale definita nella decisione impugnata differisce dalla relazione tra la forma del marchio anteriore e quella del segno utilizzato quale definita nella citata decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2013. Va ricordato inoltre che l’UAMI è chiamato a decidere in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie e che non è vincolato da decisioni anteriori adottate nell’ambito di altri procedimenti. La legittimità delle decisioni della commissione di ricorso, infatti, dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009 e non su quella di una prassi decisionale anteriore ad esse. Inoltre, nel contesto del proprio sindacato di legittimità, il Tribunale non è vincolato dalla prassi decisionale dell’UAMI (v. sentenza PALMA MULATA, punto
supra,
EU:T:2014:119
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo di annullamento vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 dev’essere respinto. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto in toto.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La LTJ Diffusion è condannata alle spese.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2015.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il francese.