CELEX: 62012TJ0445
Marchio comunitario
Opposizione
Registrazione internazionale che designa la Comunità europea
Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS
Marchio nazionale denominativo anteriore Ka We
Impedimento relativo alla registrazione
Rischio di confusione
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
Procedimento di ricorso
Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso
Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore
Ricorso presentato alla divisione di opposizione
Diniego di registrazione del marchio richiesto senza previo esame del presupposto dell’uso effettivo del marchio anteriore
Errore di diritto
Potere di riforma

Fatti
Il 25 aprile 2008 la ricorrente, Koscher + Würtz GmbH, otteneva dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) una registrazione internazionale che designa la Comunità europea per il seguente segno figurativo:
Il 31 luglio 2008 l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) riceveva la notificazione della registrazione internazionale di tale segno.
I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nella classe 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura».
L’8 maggio 2009 la Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (in prosieguo: l’«opponente») presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 3, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
).
L’opposizione era fondata sul marchio nazionale denominativo anteriore Ka We, depositato il 19 aprile 1930 e registrato in Germania il 25 novembre 1930 con il numero 426260, che designa i seguenti prodotti rientranti nella classe 10: «Apparecchi e strumenti medici e sanitari, protesi uditive, bende e fasciature igieniche, membra artificiali (ad eccezione dei prodotti in gomma o associati alla gomma)».
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, vertente sull’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
Il 23 giugno 2011 la divisione di opposizione respingeva l’opposizione sulla base del rilievo che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
Il 16 agosto 2011, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, l’opponente presentava ricorso all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione del 6 agosto 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione e rifiutava di concedere alla ricorrente la protezione della registrazione internazionale per la Comunità.
In via preliminare, la commissione di ricorso rilevava che il pubblico di riferimento era il pubblico tedesco e che si trattava di un pubblico di professionisti con competenze nel settore medico (punti 13 e 14 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso, come ritenuto dalla divisione di opposizione, dichiarava che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore erano identici (punto 15 della decisione impugnata).
Per quanto riguarda il confronto tra i segni, la commissione di ricorso rilevava che il marchio anteriore e il marchio richiesto contenevano un elemento identico, le lettere «k» e «w», le quali costituivano la parte dominante e quella maggiormente distintiva del marchio richiesto ed erano le due lettere iniziali del marchio anteriore Ka We. La commissione di ricorso riteneva, pertanto, che ci fosse una somiglianza visiva, per quanto debole, tra i due marchi. Essa affermava parimenti che un germanofono pronuncerebbe l’elemento denominativo «kw» e il marchio kawe in modo identico e che, a seconda che la parte descrittiva in inglese del marchio richiesto (vale a dire «surgical instruments») sia o meno pronunciata, i marchi sarebbero identici o molto simili sul piano fonetico. Essa precisava che non era rilevante alcun confronto concettuale (punti da 16 a 18 della decisione impugnata).
Alla luce, in particolare, delle precedenti considerazioni, nonché del fatto che gli ordini dei prodotti designati dal marchio anteriore sarebbero avvenuti anche per telefono, circostanza questa che rafforzerebbe la rilevanza della comparazione fonetica dei marchi, la commissione di ricorso concludeva che esisteva un rischio di confusione (punti 19 e 20 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.
Inoltre, la ricorrente afferma quanto segue al punto 50 del ricorso:
«Il ricorso è fondato. Dal momento che non sussiste un rischio di confusione tra i segni controversi, l’opposizione deve essere respinta. Di conseguenza, la decisione della commissione di ricorso deve essere annullata».
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
La ricorrente, sentita in udienza in merito all’oggetto del ricorso e, in particolare, in merito alla portata del punto 50 del ricorso, ha precisato che le sue conclusioni erano dirette non soltanto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, ma anche la sua riforma, qualora il Tribunale disponga degli elementi che gli consentano di respingere l’opposizione.
In diritto
Sulla portata delle conclusioni della ricorrente
Tenuto conto della formulazione del ricorso, in particolare del suo punto 50, e dei chiarimenti forniti in udienza dalla ricorrente, si deve ritenere che quest’ultima chieda, al contempo, l’annullamento e la riforma.
A sostegno dell’insieme delle sue conclusioni la ricorrente deduce due motivi, il primo vertente su un errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la commissione di ricorso, alla luce dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nell’accogliere l’opposizione senza esaminare se il marchio anteriore avesse formato oggetto di un uso effettivo, il secondo vertente sull’assenza di rischio di confusione.
Sul primo motivo, vertente sul mancato esame, da parte della commissione di ricorso, dell’uso effettivo del marchio anteriore
La ricorrente, richiamando l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, afferma, in particolare, che, benché nell’ambito del procedimento di opposizione essa abbia sollevato la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, non si è pronunciata su tale questione.
Secondo l’UAMI, tale motivo è irricevibile. Infatti, la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore sarebbe estranea all’oggetto del procedimento. Inoltre, la ricorrente si limiterebbe a un generico rinvio alle osservazioni svolte nell’ambito del procedimento amministrativo, benché la lingua utilizzata dinanzi all’UAMI fosse differente dalla lingua del procedimento dinanzi al Tribunale, e non deduce nel ricorso nessuna violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Una siffatta violazione sarebbe stata sollevata soltanto nella memoria di replica, in violazione delle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Sulla ricevibilità del motivo
Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile in materia di proprietà intellettuale conformemente all’articolo 130, paragrafo 1, e all’articolo 132, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una giurisprudenza consolidata, se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati estratti di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali nell’argomentazione giuridica i quali, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell’atto di ricorso stesso [sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2006, Bitburger Brauerei /UAMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud),
da T-350/04 a T-352/04, Racc. pag. II-4255
, punto 33].
A tal proposito si deve osservare che, a sostegno del motivo vertente sull’assenza di esame, da parte della commissione di ricorso, dell’uso effettivo del marchio anteriore, la ricorrente fa espressamente riferimento, nel ricorso, all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in virtù del quale il richiedente il marchio comunitario di cui trattasi può presentare un’istanza diretta a che la parte che propone opposizione alla sua domanda adduca la prova che il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato. La ricorrente precisa inoltre che essa aveva sollevato tale questione nell’ambito del procedimento di opposizione, in una memoria datata 14 marzo 2011. Infine, la ricorrente aggiunge che la divisione di opposizione ha potuto lasciare insoluta la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore dal momento che ha ritenuto insussistente il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
Di conseguenza, gli elementi essenziali dell’argomentazione della ricorrente sono contenuti nel suo ricorso.
Il fatto che i documenti a cui rinvia il ricorso siano redatti in una lingua diversa da quella del procedimento dinanzi al Tribunale non inficia la conclusione menzionata al punto precedente.
Da quanto precede consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI, il primo motivo è ricevibile.
Sulla fondatezza del motivo
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario è respinta se il titolare del marchio anteriore in questione non adduce la prova che questo è stato seriamente utilizzato nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Se invece il titolare del marchio anteriore riesce a fornire tale prova, l’UAMI procede all’esame degli impedimenti alla registrazione fatti valere dall’opponente.
Inoltre, l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone che la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura. Da tale disposizione e dalla sistematica del suddetto regolamento discende che, per statuire su un ricorso, la commissione di ricorso dispone delle stesse competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull’intera controversia quale risulta alla data della decisione. Dal suddetto articolo e da una giurisprudenza costante risulta, inoltre, che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell’UAMI, ossia l’esaminatore, la divisione di opposizione, la divisione legale e di amministrazione dei marchi e le divisioni di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall’altro. Da siffatta continuità funzionale tra i diversi organi dell’UAMI deriva che, nel contesto del riesame delle decisioni pronunciate in primo grado dagli organi dell’UAMI, le commissioni di ricorso sono tenute a fondare la loro decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti abbiano prodotto o durante il procedimento dinanzi all’organo che ha deciso in primo grado, o nella procedura di ricorso [v. sentenza del Tribunale del 10 luglio 2006, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE),
T-323/03, Racc. pag. II-2085
, punti da 56 a 58 e giurisprudenza ivi citata].
Il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare che la portata dell’esame che la commissione di ricorso dell’UAMI doveva effettuare relativamente alla decisione oggetto del ricorso, nel caso di specie la decisione della divisione di opposizione, non dipendeva dal fatto che la parte che aveva proposto il ricorso avesse sollevato un motivo specifico avverso tale decisione, criticando l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione effettuata dall’organo dell’UAMI che ha deciso in primo grado oppure la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale organo. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata a esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata nel momento in cui si decide sul ricorso. Orbene, l’accertamento se, alla luce dei fatti e delle prove presentati dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, detta controparte abbia addotto la prova di un uso effettivo del marchio anteriore, rientra nell’esame che la commissione di ricorso dell’UAMI deve effettuare relativamente alla decisione oggetto del ricorso [sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T-203/02, Racc. pag. II-2811
, punto 21].
A tal fine, è opportuno osservare che l’istanza diretta ad ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore da parte dell’opponente produce l’effetto di accollare a quest’ultimo l’onere della prova dell’uso effettivo del suo marchio pena il rigetto della sua opposizione. L’uso effettivo del marchio anteriore costituisce quindi una questione che, una volta sollevata dal richiedente il marchio, in linea di principio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria. L’istanza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore aggiunge dunque al procedimento d’opposizione una questione specifica e preliminare e, in tal senso, ne modifica il contenuto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 22 marzo 2007, Saint‑Gobain Pam/UAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL),
T-364/05, Racc. pag. II-757
, punto 37].
È alla luce della giurisprudenza appena citata che devono essere valutate le circostanze del caso di specie.
A tal riguardo, come risulta dagli atti di causa, nell’ambito del procedimento di opposizione la ricorrente ha presentato un’istanza ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso si sono pronunciate sulla questione dell’uso effettivo del marchio anteriore.
Infatti, risulta dal fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso che la ricorrente ha affermato, in una memoria del 10 settembre 2010, che il marchio anteriore era registrato dal 1930 e che, pertanto, la ricorrente chiedeva all’opponente, sulla base dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di fornire la prova dell’uso effettivo di tale marchio. Dal fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso risulta anche che la ricorrente ha contestato, nuovamente, in una memoria del 14 marzo 2011, che fosse comprovato l’uso effettivo del marchio anteriore. Nella decisione della divisione di opposizione contenuta nel fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso si precisa poi quanto segue: «Poiché l’opposizione non è fondata, alla luce delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non è necessario esaminare la prova dell’uso prodotta dall’opponente». Infine, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha negato alla ricorrente la protezione, per la Comunità, della registrazione internazionale che essa aveva ottenuto, senza pronunciarsi sull’uso effettivo del marchio anteriore.
Alla luce di tutti gli elementi di fatto sopra menzionati, si deve concludere che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto. Infatti, sebbene un’istanza relativa all’uso effettivo del marchio anteriore fosse stata presentata dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha negato alla ricorrente la protezione, per la Comunità, della registrazione internazionale che essa aveva ottenuto, senza il previo esame della questione dell’uso effettivo del marchio anteriore.
Occorre aggiungere che il Tribunale può basarsi su atti del fascicolo del procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso a cui le parti rinviano con sufficiente precisione.
Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che il primo motivo deve essere accolto.
Di conseguenza, si devono accogliere le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
Peraltro, come affermato in precedenza (punto 18), la ricorrente presenta anche una domanda di riforma.
Orbene, il primo motivo conduce inevitabilmente a un annullamento della decisione impugnata e a un rinvio della causa dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, nell’ambito dell’esame di tale motivo, il Tribunale non si pronuncia sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Del resto, occorre ricordare che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. L’esercizio del potere di riforma deve pertanto, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto quali risultano accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C-263/09 P, Racc. pag. I-5853
, punto 72). Pertanto, nella fattispecie, il Tribunale non può compiere nessuna valutazione in merito all’uso effettivo del marchio anteriore, poiché la commissione di ricorso non si è pronunciata su tale punto.
Al contrario, il secondo motivo, relativo all’assenza di rischio di confusione, potrebbe consentire alla ricorrente, se fosse riconosciuto fondato, di ottenere una soluzione completa della controversia, ossia un rigetto dell’opposizione. Inoltre, va rilevato che la commissione di ricorso si è pronunciata sulla questione del rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
Spetta dunque al Tribunale esaminare il secondo motivo.
Sul secondo motivo, relativo all’assenza di rischio di confusione
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
Per giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Racc. pag. II-2821
, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].
Sul pubblico di riferimento
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04, Racc. pag. II-449
, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha osservato al punto 13 della decisione impugnata, senza che ciò fosse contestato dinanzi al Tribunale, che il rischio di confusione doveva essere valutato con riferimento al pubblico tedesco, essendo il marchio anteriore registrato e protetto in Germania. Essa ha anche constatato, al punto 14 della decisione impugnata, sempre senza che ciò fosse contestato dinanzi al Tribunale, che i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto si rivolgono a un pubblico di professionisti con competenze nel settore medico e che il livello di attenzione di detto pubblico era particolarmente elevato.
Sulla comparazione tra i prodotti
Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in esame, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono, in particolare, la natura, la destinazione, l’impiego nonché la concorrenzialità o complementarità di tali prodotti o servizi. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T-443/05, Racc. pag. II-2579
, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
Al punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore erano utilizzati per usi medici e avevano la stessa destinazione, natura e impiego dei prodotti che designava il marchio richiesto. Essa ha pertanto concluso che i prodotti di cui trattasi erano identici.
La ricorrente si oppone a questa conclusione. Tuttavia, essa si limita ad affermare, senza fornire alcun’altra precisazione, che non vi è identità o somiglianza tra i prodotti e a rinviare a una memoria comunicata nell’ambito del procedimento di opposizione. Tali argomenti non sono sufficienti, considerati i documenti del fascicolo, perché si possa concludere che i prodotti di cui trattasi non sono identici o, quantomeno, simili.
Sulla comparazione tra i segni
Secondo costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze della Corte dell’11 novembre 1997, SABEL,
C-251/95, Racc. pag. I-6191
, punto 23, e del 17 ottobre 2013, Isdin/UAMI e Bial‑Portela, C‑597/12 P, punto 19).
La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre, al contrario, operare la comparazione esaminando i marchi di cui trattasi considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker,
C-334/05 P, Racc. pag. I-4529
, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Soltanto quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).
– Sulla somiglianza visiva
Per quanto concerne il confronto sotto il profilo visivo dei due marchi, occorre ricordare, anzitutto, che nulla si oppone a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo e un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchio hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un’impressione visiva [v. sentenza del Tribunale del 4 maggio 2005, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV),
T-359/02, Racc. pag. II-1515
, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].
Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha poi ritenuto che i marchi in conflitto presentassero un debole grado di somiglianza sul piano visivo. Infatti, a suo giudizio, se è pur vero che solo il marchio richiesto contiene le parole «surgical» e «instruments», nonché alcuni elementi figurativi, i due segni coincidono per la presenza delle lettere «k» e «w» che costituiscono la parte dominante e quella maggiormente distintiva del marchio richiesto e che sono le due lettere iniziali del marchio anteriore.
Al contrario, la ricorrente sostiene che, nell’ambito di un esame che non può che essere globale, i due segni non sono simili sul piano visivo, considerata l’importanza delle parole supplementari «surgical» e «instruments» e degli elementi figurativi che compaiono solo nel marchio richiesto.
A tal riguardo va osservato che le lettere «k» e «w», che sono le lettere iniziali delle due parole che compongono il marchio anteriore, formano gli elementi dominanti del marchio richiesto per la loro dimensione e per il fatto che appaiono con un tratto molto più spesso rispetto a quello degli altri elementi di tale marchio. Inoltre, l’elemento formato dalla combinazione di tali due lettere ha un carattere maggiormente distintivo rispetto agli altri elementi di detto marchio, vale a dire le parole supplementari «surgical» e «instruments» e gli elementi figurativi costituiti da un semicerchio e dalla riproduzione di uno strumento chirurgico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che la commissione di ricorso, basandosi sull’impressione complessiva prodotta dai due segni in conflitto, ha potuto correttamente concludere per l’esistenza di un debole grado di somiglianza visiva tra di loro.
Il fatto che, nel marchio richiesto, per le lettere «k» e «w» si utilizzi un carattere di stampa diverso da quello utilizzato nel marchio anteriore non consente di rimettere in discussione la constatazione effettuata al punto precedente, tanto più che il marchio anteriore è un marchio denominativo e che, di conseguenza, esso non si distingue per l’impiego di un particolare carattere di stampa [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2009, Volvo Trademark/UAMI – Grebenshikova (SOLVO),
T-434/07, Racc. pag. II-4415
, punto 37].
– Sulla somiglianza fonetica
Al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, da un punto di vista fonetico, i due segni in conflitto fossero identici o molto simili, a seconda che le parole supplementari «surgical» e «instruments» venissero o meno pronunciate.
La ricorrente afferma che, sul piano fonetico, le parole «surgical» e «instruments» non hanno un carattere secondario al punto tale da poter essere ignorate e che esse introducono dunque un’evidente differenza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
A tal riguardo si deve osservare che una differenza come quella menzionata al punto precedente non altera il carattere identico dell’inizio dell’insieme fonetico prodotto dal marchio richiesto con l’insieme fonetico prodotto dal marchio anteriore.
Orbene, dalla giurisprudenza risulta che il consumatore in generale presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che alla sua fine [sentenza del Tribunale del 7 settembre 2006, Meric/UAMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY‑PROP),
T-133/05, Racc. pag. II-2737
, punto 51].
Occorre quindi dichiarare che, sul piano fonetico, i marchi in conflitto sono molto simili, o addirittura identici, se il pubblico di cui trattasi pronuncia solo la forma abbreviata del marchio richiesto, omettendo di pronunciare le parole «surgical» e «instruments».
Va rilevato che l’argomento della ricorrente secondo il quale il pubblico di riferimento, costituito da specialisti, sarà a conoscenza del fatto che l’elemento denominativo «kw» del marchio richiesto è una sigla corrispondente ai nomi Koscher e Würtz e lo pronuncerà dunque di conseguenza, è basato su una semplice asserzione. Del resto, una siffatta pronuncia non diminuirebbe il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, dal momento che essa può fare riferimento tanto ai nomi Kirchner e Wilhelm quanto ai nomi Koscher e Würtz.
La commissione di ricorso ha quindi correttamente potuto concludere, basandosi sull’impressione complessiva prodotta dai due marchi in conflitto, che, da un punto di vista fonetico, questi ultimi erano identici o molto simili.
– Sulla somiglianza concettuale
La ricorrente sostiene, giustamente, che le parole «surgical» e «instruments», presenti solo nel marchio richiesto, avranno un significato per una parte del pubblico di riferimento. Di conseguenza, erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 18 della decisione impugnata, che i due segni in conflitto non avessero alcun significato.
Occorre tuttavia rilevare che, qualora le parole «surgical» e «instruments» fossero prese in considerazione nell’ambito dell’analisi della somiglianza concettuale, esse sarebbero semplicemente comprese, come correttamente afferma la commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata, come riferite, per il pubblico anglofono in Germania, ai dispositivi medici utilizzati in chirurgia. La considerazione di tali parole supplementari non farebbe venir meno il rischio di confusione.
Si dovrà valutare, nell’ambito dell’analisi globale del rischio di confusione, se la presenza dell’elemento concettuale «surgical instruments» possa mettere in discussione la conclusione a cui è giunta la commissione di ricorso dichiarando che sussiste un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
Sul rischio di confusione
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte del 29 settembre 1998, Canon,
C-39/97, Racc. pag. I-5507
, punto 17, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.),
T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Racc. pag. II-5409
, punto 74].
In limine, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha dichiarato al punto 19 della decisione impugnata, che il marchio anteriore era dotato di un carattere distintivo medio.
A tal riguardo va ricordato che il riconoscimento di un debole carattere distintivo del marchio anteriore di per sé non impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 27 aprile 2006, L’Oréal/UAMI, C‑235/05 P, non pubblicata nella Raccolta, punti da 42 a 45). Infatti, è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, tuttavia esso è solamente uno tra vari altri elementi considerati in tale valutazione. Difatti, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenze del Tribunale del 16 marzo 2005, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR),
T-112/03, Racc. pag. II-949
, punto 61, e del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM),
T-134/06, Racc. pag. II-5213
, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].
Occorre poi ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/009 prevede che la registrazione di un marchio sia esclusa quando sussiste un «rischio» di confusione.
Nella fattispecie, è vero che le parole «surgical» e «instruments» nonché gli elementi figurativi costituiti da un semicerchio e dalla riproduzione di uno strumento chirurgico appaiono soltanto nel marchio richiesto.
Tuttavia, tenuto conto, in primo luogo, della presenza delle lettere «k» e «w» in ciascuno dei due marchi in conflitto, in secondo luogo, del fatto che tali lettere, che sono le iniziali delle due parole che compongono il marchio anteriore, costituiscono, sul piano visivo, la parte dominante e maggiormente distintiva del marchio richiesto e, in terzo luogo, della pronuncia identica in tedesco del marchio Ka We e dell’elemento denominativo «kw», le differenze rilevate al punto precedente non sono sufficienti ad evitare nel consumatore di riferimento l’impressione che tali marchi, valutati globalmente, siano lievemente simili sul piano visivo e identici o molto simili sul piano fonetico [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2010, Nokia/UAMI – Medion (LIFE BLOG),
T-460/07, Racc. pag. II-89
, punti 54 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata].
Occorre aggiungere che la presenza, soltanto nel marchio richiesto, dell’elemento denominativo «surgical instruments» non è, in ogni caso, idonea a neutralizzare le somiglianze sul piano visivo e fonetico rilevate al punto precedente tra i segni dei due marchi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI,
C-206/04 P, Racc. pag. I-2717
, punto 36).
Infine, anche a ritenere che non sia dimostrata l’identità tra i prodotti contrassegnati dai due marchi in conflitto, il grado, per lo meno, di somiglianza che esiste tra di loro quando si considera l’insieme dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è sufficiente per poter accertare l’esistenza di un rischio di confusione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è dimostrato che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore nel ritenere che sussistesse un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
La conclusione che precede non è inficiata dagli argomenti addotti dalla ricorrente.
In primo luogo, la circostanza, anche volendola supporre dimostrata, che il marchio anteriore sia stato registrato quale combinazione di due parole, «ka» e «we», non consente di dimostrare l’assenza di rischio di confusione.
In secondo luogo, la ricorrente non dimostra che il fatto che i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto si rivolgano a un pubblico di professionisti con competenze nel settore medico, che il livello di attenzione di detto pubblico sia particolarmente elevato e che il numero di fornitori dei prodotti di cui trattasi sia ridotto consenta di escludere qualsiasi rischio di confusione.
In terzo luogo, riguardo all’affermazione della ricorrente secondo la quale solo eccezionalmente i prodotti di cui trattasi sarebbero proposti, commercializzati o promossi per telefono, essa non è sostenuta da alcun elemento di prova e non è dunque dimostrata.
Per di più, una tale affermazione, anche supponendo che sia provata non solo per il marchio richiesto, ma anche per il marchio anteriore, non consentirebbe di escludere qualsiasi rischio di confusione, poiché l’uso del segno, sul piano fonetico, non si limita alle situazioni in cui i prodotti in questione sono commercializzati, ma può riguardare anche altre situazioni in cui i professionisti in questione fanno riferimento a tali prodotti verbalmente, ad esempio in occasione del loro utilizzo o nel corso delle discussioni relative a tale utilizzo e vertenti, in particolare, sui vantaggi e sugli inconvenienti dei suddetti prodotti.
A tal riguardo, se è pur vero che la Corte ha dichiarato che non potrebbe pretendersi dall’autorità chiamata a valutare l’esistenza di un rischio di confusione che essa determini, per ciascuna categoria di prodotti, un valore medio di attenzione del consumatore a partire dal grado di attenzione di cui quest’ultimo può dar prova nelle diverse situazioni e che essa tenga conto del grado di attenzione minimo che il pubblico può esercitare in presenza di un prodotto e di un marchio (sentenza della Corte del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI,
C-361/04 P, Racc. pag. I-643
, punti 42 e 43), essa non ha tuttavia escluso che si possano prendere in considerazione situazioni diverse da quella dell’atto di acquisto per valutare la sussistenza di un rischio di confusione.
Risulta da quanto precede che il secondo motivo deve essere respinto e che la domanda di riforma presentata dalla ricorrente deve essere respinta.
Si deve precisare che spetterà all’UAMI, dopo che la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore sarà stata esaminata, in esecuzione della presente sentenza, pronunciarsi nuovamente, se del caso, sul rischio di confusione tra i due marchi in conflitto. Spetterà ad esso quindi trarre le conseguenze, ai fini del confronto tra tali due marchi, da un’eventuale assenza di uso effettivo del marchio anteriore per alcuni dei prodotti da esso contrassegnati.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, soltanto le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Pertanto, la domanda della ricorrente è irricevibile nei limiti in cui concerne le spese relative al procedimento amministrativo dinanzi alla divisione di opposizione, le quali non costituiscono spese ripetibili.
Per quanto attiene alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quest’ultimo può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
Nella fattispecie, si deve disporre che l’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 6 agosto 2012 (procedimento R 1675/2011‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e la Koscher + Würtz GmbH, è annullata.

2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Koscher + Würtz dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

4)
La Koscher + Würtz sopporterà la metà delle proprie spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2014.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.