CELEX: 62008TJ0508
Yhteisön tavaramerkki
Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Kaiuttimen ulkoasu
SMHV:n valituslautakunnan päätöksen kumoamistuomion täytäntöönpano SMHV:n toimesta
Asetuksen (EY) N:o 40/94 63 artiklan 6 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta)
Ehdoton hylkäysperuste
Merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta)

Asian tausta
Kantaja eli Bang & Olufsen A/S teki yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perustuvan yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 17.9.2003 sisämarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen merkki:
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin
9 ja 20 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–        luokka 9: ”Sähköiset ja elektroniset laitteet ja välineet äänisignaalien analogiseen, digitaaliseen tai optiseen vastaanottoon,
käsittelyyn, toistoon, säätöön ja jakamiseen, kaiuttimet”
–        luokka 20: ”Hifihuonekalut”.
Tutkija hylkäsi yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 37 artikla) nojalla 1.3.2005 tekemällään päätöksellä kaikkien edellisessä kohdassa lueteltujen tavaroiden
osalta katsottuaan, että haettu tavaramerkki kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetun hylkäysperusteen alaan. Hän katsoi lähinnä, että haetulta
tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja että se ei ollut käytössäkään tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla.
Kantaja valitti 27.4.2005 tutkijan päätöksestä SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o
207/2009 58–64 artikla) nojalla.
SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 22.9.2005 tekemällään päätöksellä sen vuoksi, että asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohta oli esteenä kyseessä olevan merkin rekisteröimiselle, koska merkiltä puuttui sen ominaispiirteisiin
perustuva erottamiskyky. Valituslautakunta totesi, että vaikka tavaran muotoon, joka muodostaa hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin ja jossa on otettu huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia, liittyi epätavanomaisia ominaispiirteitä, hakija
ei ollut näyttänyt toteen, että kyseinen tavaramerkki oli erottamiskykyinen ja että se täytti näin tavaramerkillä olevan tehtävän
kohderyhmään kuuluvien kuluttajien keskuudessa.
Kantaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.12.2005 jättämällään kannekirjelmällä päätöksen kumoamiseksi
numerolla T-460/05 rekisteröidyn kanteen, joka perustui kahteen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen. Kantaja korosti muun muassa sitä, että valituslautakunta ei ollut tutkinut
sen hakemusta viimeksi mainitun säännöksen perusteella.
Valituslautakunta oikaisi 22.9.2005 tekemäänsä päätöstä 24.2.2006 tekemällään päätöksellä. Se totesi tehneensä ilmeisen virheen
siinä, ettei se ollut tarkastellut rekisteröintihakemusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla. Se katsoi, että
tällainen virhe kuului asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1) 53 säännön soveltamisalaan, ja tutki hakemuksen kyseisen säännön nojalla. Tämän seurauksena valituslautakunta
korjasi 22.9.2005 tekemäänsä päätöstä ja täsmensi, että myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla tehty rekisteröintihakemus
hylättiin, koska kantajan esittämät todisteet eivät riittäneet osoittamaan, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli
saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella.
Kantaja esitti huomautuksensa oikaisusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.5.2006 jättämällään kirjelmällä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kantajan kanteen asiassa T-460/05, Bang & Olufsen vastaan SMHV (Kaiuttimen
muoto) 10.10.2007 antamallaan tuomiolla (Kok., s. II-4207) asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
perustuvan kanneperusteen nojalla.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti ensinnäkin mieleen kunkin asianosaisen esittämät väitteet ja totesi tässä yhteydessä
tuomionsa 24 kohdassa SMHV:n katsoneen, ettei ole varmaa, että valituslautakunnan omaksuma näkemys on oikea; se totesi näin
ollen, että SMHV oli pyytänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määrittämään, voiko muoto, jossa on otettu huomioon
lähinnä esteettisiä näkökohtia – mutta joka ei vaikuta olennaisesti tavaran arvoon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan iii alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta) tarkoitetulla
tavalla – ja joka eroaa olennaisesti elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käytetystä muodosta, täyttää tavaramerkillä olevan
tehtävän.
Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi arvioinnissaan tuomionsa 40–45 kohdassa seuraavaa:
”40      Kaikkien edellä mainittujen ulkoasuun liittyvien seikkojen, jotka muodostavat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, tarkastelun
perusteella on mahdollista todeta, että tavaramerkin muoto on todella erityinen eikä sitä voida pitää aivan yleisenä. Kaiuttimen
rungon muodostaa kartio, joka muistuttaa lyijykynää tai urkupilliä, jonka suippo osa yhdistyy neliönmuotoiseen alustaan. Kyseisen
kartion yhdelle kyljelle on lisäksi kiinnitetty pitkä, suorakulmainen levy, joka korostaa vaikutelmaa siitä, että tämän kokonaisuuden
paino lepää ainoastaan kärjellä, joka tuskin koskettaa neliönmuotoista alustaa. Tässä kokonaisuudessa on tällä tavoin kyse
muotoilusta, joka on huomattava ja helposti muistettavissa.
41      Kaikki nämä ominaisuudet etäännyttävät hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä sellaisten samantyyppisten tavaroiden tyypillisistä
muodoista, joita käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti ja jotka ovat yleensä linjoiltaan säännönmukaisia ja suorakulmaisia.
Tältä osin [22.9.2005 tehdyn] päätöksen 14 kohdassa todetaan sitä paitsi, että ’ei ole epäilystäkään siitä, että hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki on tietyiltä osin huomattava’. Kyseisessä kohdassa täsmennetään tämän jälkeen seuraavaa:
’– – se on normaaliin kaiuttimeen nähden liioitellun korkea ja kapea. Lisäksi kaiuttimen keskiosa on tavallisesta poiketen
putki, joka yhdistyy ylösalaisin käännettyyn kartioon. Kartion kärki on kiinnittynyt neliönmuotoiseen alustaan.’
42      Näin ollen on todettava, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki poikkeaa merkittävästi toimialalla vallitsevasta tavasta.
Sillä on näet riittävän erityisiä ja sattumanvaraisia ominaisuuksia, jotka voivat kiinnittää keskivertokuluttajan huomiota
ja mahdollistaa sen, että keskivertokuluttaja tulee tietoiseksi kantajan tavaroiden muodosta. Kyse ei siten ole yhdestä muodosta
asianomaisen alan tavaroiden tyypillisten muotojen joukossa eikä näiden muotojen pelkästä muunnelmasta vaan ulkoasultaan erityisestä
muodosta, jonka avulla voidaan myös kokonaisuuden esteettinen vaikutelma huomioon ottaen kiinnittää kohdeyleisön huomio ja
jonka avulla kohdeyleisö voi erottaa rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat niistä tavaroista, joilla on eri kaupallinen
alkuperä – –.
43      Vaikka erityiset tai omaperäiset ominaisuudet eivät olekaan rekisteröinnin välttämätön ehto, on kuitenkin niin, että jos sellaisia
on, se sitä vastoin voi antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn.
44      Valituslautakunnan niiden perustelujen osalta, joiden mukaan tavaran muoto, joka muodostaa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin,
ei voi täyttää tavaramerkillä olevaa tehtävää kohderyhmän kuluttajien keskuudessa siitä syystä, että tavaramerkissä on otettu
huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia – –, riittää, kun todetaan, että jos kohdeyleisö mieltää merkin tavaran tai palvelun
kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi, sillä, onko merkillä samanaikaisesti kaupallista alkuperää koskevan tiedon
ohella jok[in] muu tehtävä vai ei, ei ole merkitystä merkin erottamiskyvyn kannalta – –.
45      Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että kun valituslautakunta katsoi, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä
puuttuu erottamiskyky, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, josta ilmenee, että jo vähäinenkin erottamiskyky
riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa – –.”
SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi asian 19.11.2007 ensimmäisen valituslautakunnan käsiteltäväksi.
Valituslautakunta kehotti 26.2.2008 ja 22.4.2008 päiväämillään tiedonannoilla kantajaa esittämään huomautuksensa asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisesta ja täsmensi, että muotoa, jota hakemus koski, voitiin
pitää merkkinä, joka muodostui ainoastaan olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavasta muodosta.
Kantaja esitti huomautuksensa 31.3.2008 ja 28.5.2008 päivätyillä kirjeillä ja katsoi, että valituslautakunnalla ei ollut toimivaltaa
tutkia uusia ehdottomia hylkäysperusteita, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli palauttanut asian sille. Lisäksi
kantaja katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa voidaan soveltaa vain tapauksiin, joissa
tavaran muoto määrittää yksinomaan sen arvon, eikä sellaisiin tapauksiin, joissa muoto on nähtävä pääasiallisesti tavaran
alkuperän ilmoittajaksi tai vain yhdeksi niistä lukuisista ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan valintaan.
SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi tutkijan 1.3.2005 tekemän päätöksen 10.9.2008 tekemällään päätöksellä siltä osin
kuin siinä todettiin, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky. Sitä vastoin se katsoi yhtäältä olevansa toimivaltainen tutkimaan kyseessä olevan merkin rekisteröintihakemuksen
muidenkin ehdottomien hylkäysperusteiden kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn perusteen osalta
ja toisaalta hylkäsi mainitun hakemuksen, koska se katsoi, että kyseessä oleva merkki muodostui yksinomaan asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon.

Asianosaisten vaatimukset ja oikeudenkäyntimenettely
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohdan
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Kantaja toimitti tiedoksi 7.4.2011 pidetyssä istunnossa SMHV:n kolmessa sellaisessa asiassa antamia päätöksiä, joista kaksi
oli jo mainittu kannekirjelmässä ja liittyi kolmiulotteisten merkkien rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskeviin hakemuksiin.
Kantaja on ilmoittanut haluavansa vedota näihin päätöksiin selittääkseen esimerkein suullisia lausumiaan. Se toimitti myös
otteen erään instituutin tekemästä tutkimuksesta, joka liittyy yhteisön tavaramerkkiä koskevaan oikeuteen. Kun SMHV:a kehotettiin
lausumaan näiden asiakirjojen toimittamisesta, se ilmoitti istunnossa, ettei se vastusta niiden sisällyttämistä asian asiakirjavihkoon.

Oikeudellinen arviointi
Aluksi on todettava, että kantajan ensimmäistä kertaa unionin yleiselle tuomioistuimelle edellä 19 kohdassa kuvatulla tavalla
esittämä ote erään instituutin tekemästä tutkimuksesta sisältää instituutin esittämiä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on
muuttaa tulevaisuudessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa. Asiakirjan tutkittavaksi ottamisen
edellytyksistä ei ole tarpeen lausua, sillä on riittävää todeta, ettei sillä ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa.
SMHV on huomauttanut myös, että kannekirjelmän liite A 4, joka on kolmannen tahon antama oikeudellinen lausunto asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisesta nyt käytävässä menettelyssä, on jätettävä tutkimatta,
koska sitä ei ollut esitetty jo valituslautakunnassa.
Tätä vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyä asiakirjaa ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa
nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin valvoa SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta asetuksen N:o 40/94 63
artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen
tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa siinä. Mainittu
asiakirja on siis jätettävä tutkimatta ilman, että on tarpeen tutkia sen todistusvoimaa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas
v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kannekirjelmässä kantaja on vedonnut kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) rikkomiseen ja toinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomiseen.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että tutkijan 1.3.2005 ja valituslautakunnan 22.9.2005 tekemissä päätöksissä sekä edellä 10 kohdassa mainitussa
asiassa Kaiuttimen muoto on jo päätetty, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta sovellu haettuun
tavaramerkkiin. Kantaja katsoo muun muassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen todenneen kyseisessä asiassa, että esteettiset
näkökohdat eivät liittyneet haetun tavaramerkin erottamiskykyyn. Kantaja huomauttaa myös, että asiassa Kaiuttimen muoto annetun
tuomion antamiseen johtaneen menettelyn kuluessa SMHV selvästi väitti, että kyseessä oleva merkki koostui muodosta, jossa
on otettu huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia mutta joka ei vaikuta olennaisesti tavaran arvoon asetuksen N:o 40/94 7
artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta ei olisi näin ollen voinut tehdä uutta
tutkintaa mainitun säännöksen osalta. Kantaja toteaa myös, että SMHV oli jo hyväksynyt sellaisten kolmiulotteisten merkkien
rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi, joilla on tietty muotoilu.
Toissijaisesti – jos katsotaan, etteivät SMHV ja unionin yleinen tuomioistuin olleet vielä ottaneet kantaa asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltumiseen nyt käsiteltävään asiaan – kantaja katsoo, että valituslautakunnan
oli pantava täytäntöön edellä 10 kohdassa mainittu tuomio Kaiuttimen muoto vain rekisteröimällä haettu tavaramerkki ja että
sillä ei ollut mahdollisuutta vedota johonkin toiseen ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Missään asetuksen säännöksessä ei säädetä
siitä, että nyt käsiteltävän kaltaisessa asiassa valituslautakunta voisi tutkia tavaramerkin rekisteröintihakemuksen uudelleen
uusien ehdottomien hylkäysperusteiden suhteen. Tällainen tutkiminen ei sitä paitsi ole mahdollista oikeuskäytännön valossa,
koska oikeuskäytäntö, johon riidanalaisessa päätöksessä on viitattu, ei koske asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan soveltamista.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaan perustuvaan ehdottomaan hylkäysperusteeseen olisi pitänyt
vedota menettelyn alusta lukien aivan kuin kaikkiin muihinkin ehdottomiin hylkäysperusteisiin. Väitteidensä tueksi kantaja
tukeutuu myös SMHV:n valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L
28, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna 6.12.2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2082/2004 (EUVL L 360, s.
8), 1 d artiklan 1 kohtaan.
Kantaja vetoaa asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 annettuun tuomioon (Kok., s. I-5475) sekä yhdistetyissä asioissa C-53/01–C-55/01,
Linde ym., 8.4.2003 annettuun tuomioon (Kok., s. I-3161) ja lisää lopuksi, että koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan iii alakohdassa säädetty peruste on ennakkoeste, joka on omiaan estämään merkin rekisteröinnin, ja koska siihen
ei ole vedottu ennen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn perusteen tutkimista tavaramerkin rekisteröimistä
koskevan hakemuksen osalta, sitä ei voida enää tutkia eikä siihen voida vedota tämän rekisteröintihakemuksen osalta.
SMHV kiistää, että kantajan esittämä kanneperuste olisi perusteltu.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Aivan aluksi on todettava, ettei sen enempää tutkija 1.3.2005 antamassaan päätöksessä kuin valituslautakunta 22.9.2005 antamassaan
päätöksessä ottanut kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamiseen haettuun tavaramerkkiin.
Samaten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisi edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto antamallaan
tuomiolla ja erityisesti sen 40–45 kohdalla vain kyseisen merkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
erottamiskyvyn. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
iii alakohdan soveltamiseen mainittuun merkkiin.
Kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei voinut tutkia haettua tavaramerkkiä mainitun säännöksen osalta sillä perusteella,
että edellä mainitulla tuomiolla olisi jo ratkaistu kysymys säännöksen soveltamisesta kyseiseen tavaramerkkiin, ei siis ole
perusteltu.
On muistutettava, että kun tarkastellaan SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettua
kannetta, SMHV:n on EY 233 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan toteutettava mahdollisen unionin tuomioistuinten
kumoamistuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole velvoittaa SMHV:tä toimimaan tietyllä
tavalla, ja SMHV:n on tarpeen mukaan toimittava unionin yleisen tuomioistuimen antamien tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen
edellyttämällä tavalla (asia T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II‑433,
33 kohta ja asia T-441/05, IVG Immobilien v. SMHV (I), tuomio 13.6.2007, Kok., s. II-1937, 13 kohta).
Asetuksen N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklan 1 kohdassa säädetään asian uudelleenkäsittelystä unionin
tuomioistuinten tuomion seurauksena, että jos asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti unionin tuomioistuinten
tuomion, joka kumoaa kokonaan tai osittain valituslautakunnan tai SMHV:n suuren jaoston päätöksen, täytäntöönpanon edellyttämät
toimenpiteet merkitsevät, että asia, jota päätös koskee, on otettava valituslautakunnissa uudestaan käsittelyyn, puheenjohtajisto
päättää asian lähettämisestä kyseisen päätöksen tehneeseen valituslautakuntaan, johonkin toiseen valituslautakuntaan tai SMHV:n
suureen jaostoon.
Tässä yhteydessä on todettava, että vaikka oletettaisiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsoneen, ettei merkki,
jota yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus koskee, kuulu – toisin kuin SMHV oli päättänyt – minkään asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ehdottoman rekisteröintiesteen soveltamisalaan, se, että ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin kumoaa SMHV:n päätöksen, jolla evätään mainitun tavaramerkin rekisteröinti, edellyttää väistämättä sitä, että
SMHV – jonka on otettava huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselman ja perusteluiden seuraukset
– aloittaa kyseessä olevan tavaramerkkihakemuksen tutkintamenettelyn uudelleen ja hylkää mainitun hakemuksen, jos se katsoo,
että kyseessä oleva merkki kuuluu jonkin toisen mainitussa säännöksessä tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan
(ks. vastaavasti asia T-28/05, Ekabe International v. SMHV – Ebro Puleva (OMEGA3), tuomio 18.10.2007, Kok., s. II-4307, 50
kohta).
Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) mukaan SMHV:n on nimittäin
ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan selvitettävä viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa
ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen. Jos SMHV toteaa, että on olemassa tosiseikkoja, joiden perusteella ehdotonta hylkäysperustetta
voidaan soveltaa, sen on asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 3 kohta)
mukaan ilmoitettava siitä hakijalle sekä varattava tälle mahdollisuus peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä tai esittää
huomautuksensa (asia T-129/04, Develey v. SMHV (Muovipullon muoto), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-811, tuomion 16 ja 17 kohta
sekä asia T-302/06, Hartmann v. SMHV (E), tuomio 9.7.2008, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tähän on lisättävä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo yhdenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainitun
ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (ks. asia C-104/00
P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 29 kohta ja asia T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. SMHV (VOM URSPRUNG
HER VOLLKOMMEN), tuomio 6.11.2007, Kok., s. II-4413, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Nyt käsiteltävässä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä 10 kohdassa mainitulla tuomiolla Kaiuttimen muoto
kumonnut 22.9.2005 annetun päätöksen tämän tuomion 12 kohdassa mainituista syistä. Valituslautakunta teki johtopäätökset tuosta
tuomiosta ja kumosi riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdassa tutkijan 1.3.2005 tekemän päätöksen siltä osin kuin tämä
oli todennut, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
Koska valituslautakunta katsoi, että olemassa saattoi olla vaara siitä, että kantajan tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus
kuului jonkin toisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan, se aivan
oikein tutki hakemuksen uudelleen.
Kantaja kuitenkin väittää, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaan perustuvaa ehdotonta hylkäysperustetta
voitu enää soveltaa SMHV:n uudessa tutkinnassa, koska kantajan mukaan kyseinen peruste olisi pitänyt tutkia menettelyn alussa
ennen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun perusteen tutkimista.
Tästä on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetellaan ne erinäiset ehdottomat hylkäysperusteet, joihin
voidaan vedota tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnin yhteydessä, mutta siinä ei täsmennetä, missä järjestyksessä nämä perusteet
on tutkittava.
Toisin kuin kantaja väittää, edellä 26 kohdassa mainituista, asiassa Philips sekä yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetuista
tuomioista ei ilmene, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste
olisi sellainen hylkäysperuste, joka olisi tutkittava ennen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittua perustetta.
Edellä 26 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetussa tuomiossa (67 kohta) nimittäin korostetaan, että
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdasta (joka on olennaisilta osin sama säännös kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohta) ilmenee
selvästi, että jokainen tässä säännöksessä mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin
ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen.
Edellä 26 kohdassa mainituissa asiassa Philips sekä yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetuissa tuomioissa katsottiin, että
koska direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan
merkin rekisteröinnin, tästä seuraa, että jos yksikin kyseisessä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, tällaista
merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 44 kohta). Lisäksi kyseisissä tuomioissa
katsottiin, ettei tällainen merkki voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä kautta mainitun säännöksen 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla (ks. edellä 26 kohdassa mainitut asia Philips, tuomion 74–76 kohta sekä yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 44 kohta).
Koska direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 3 kohta ovat olennaisilta osin samat kuin asetuksen N:o 40/94 7
artiklan 1 kohdan e alakohta ja 3 kohta, edellä 26 kohdassa mainituista asiassa Philips sekä yhdistetyissä asioissa Linde
ym. annetuista tuomioista ilmenee, että merkki, johon sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, ei
voi koskaan saavuttaa saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä käytön kautta, kun taas viimeksi mainitun
säännöksen mukaan tämä mahdollisuus on olemassa sellaisille merkeille, joita koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa sekä 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c ja
d alakohta) säädetyt hylkäysperusteet.
Merkin tutkiminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sikäli kuin se johtaa siihen, että jonkin
kyseisessä säännöksessä mainituista kriteereistä todetaan täyttyneen, vapauttaa näin ollen tutkimasta samaa merkkiä kyseisen
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska tällaisessa tilanteessa on selvää, että kyseistä merkkiä on mahdotonta rekisteröidä
(ks. vastaavasti asia C-371/06, Benetton Group, tuomio 20.9.2007, Kok., s. I-7709, 26 kohta). Tämä vapautus selittää sen,
että tilanteessa, jossa olisi mahdollista soveltaa useita mainitussa 1 kohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita, merkki
kannattaa tutkia ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, mutta vapautusta ei silti voida tulkita
niin, että se merkitsisi velvollisuutta tutkia kyseinen merkki ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.
Nyt käsiteltävän asian kysymystä siitä, voiko kyseessä oleva kaiuttimen muoto tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta, on
käsitelty 22.9.2005 annetussa päätöksessä ja edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto tutkittaessa asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista, eikä sitä käsitellä tässä menettelyssä.
Näin ollen ei ole mitään syytä, joka estäisi valituslautakuntaa tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
iii alakohtaan perustuvan perusteen sen jälkeen, kun se on tutkinut saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan
perusteen; lisäksi on muistutettava, ettei kyseinen uusi tarkastelu liity siihen, onko kyseessä oleva kaiuttimen muoto voinut
tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta.
Valituslautakunta ei siis ole tehnyt nyt käsiteltävässä asiassa mitään oikeudellista virhettä, kun se on katsottuaan, että
uutta ehdotonta hylkäysperustetta voitiin soveltaa käsiteltävään asiaan, tutkinut merkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
kohdan e alakohdan iii alakohtaan sisältyvän perusteen pohjalta.
Kun tarkastellaan kantajan väitettä, jonka mukaan SMHV on jo hyväksynyt sellaisten kolmiulotteisten merkkien, joilla on tietty
muotoilu, rekisteröimisen yhteisön tavaramerkeiksi, on todettava, että kantaja on toimittanut tiedoksi SMHV:n päätöksiä, kuten
edellä 19 kohdassa on mainittu, mutta tämä väite ei voi menestyä.
On nimittäin muistutettava, että ratkaisut, jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ja jotka valituslautakunnat
tekevät asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun toimivallan eivätkä vapaan harkintavallan piiriin. Näin ollen sitä,
voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet
sitä tulkitsevat, eikä SMHV:n aikaisemman käytännön perusteella (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt
& Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Väitteestä, jonka mukaan SMHV on jo myöntänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa edellä 10 kohdassa mainitun asian
Kaiuttimen muoto yhteydessä, että nyt tarkasteltava merkki ei voinut kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
iii alakohdan soveltamisalaan, on muistutettava, että kun otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 131 artiklan 4 kohdassa (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 136 artiklan 4 kohta) vahvistettu SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajien ja jäsenien
riippumattomuus, nämä eivät ole sidottuja SMHV:n unionin tuomioistuimissa käytävässä oikeudenkäynnissä esittämään kantaan
(asia T-402/07, Kaul v. SMHV – Bayer (ARCOL), tuomio 25.3.2009, Kok., s. II-737, 99 kohta).
Valituslautakunta ei näin ollen ollut sidottu SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämään kantaan nyt tarkasteltavan
muodon esteettisestä luonteesta, sellaisena kuin se ilmenee edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto annetun
tuomion 24 kohdasta. Valituslautakunnan ei siis tarvinnut riidanalaisessa päätöksessä esittää perusteluja sille, miksi se
sivuutti sen (ks. analogisesti edellä 50 kohdassa mainittu asia ARCOL, tuomion 100 kohta).
Edellä esitetystä seuraa, että asetuksen N:o 40/94  63 artiklan 6 kohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste on perusteeton
ja siten hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste
Asianosaisten lausumat
Kantaja palauttaa mieleen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan syntyhistorian ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön,
jonka mukaan mainitussa säännöksessä säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tarkoituksena on estää tavaramerkkisuojan
antamisen johtaminen siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran
käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin (edellä
26 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 78 kohta). Kantajan mukaan kyseinen oikeuskäytäntö ei koske mainitun asetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan kuuluvia muotoja.
Kantaja väittää, että säännöstä on tulkittava suppeasti, koska siinä käytetään sanaa ”yksinomaan”. Kantaja mukaan olennaisen
vaikutuksen tavaran arvoon on johduttava kaikista sen muodon osatekijöistä, ja jos tavaran arvo muodostuu muista tekijöistä
kuin muodosta, nämä tekijät on otettava huomioon. Se, että muodon ulkoasu on erottuva ja erityinen sekä mahdollisesti tekee
tavarasta houkuttelevamman ja arvokkaamman kuluttajan silmissä, ei riitä siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan iii alakohtaa voitaisiin soveltaa.
Kyseessä olevan tavaran arvosta kantaja väittää ensinnäkin, että sen toimialalla kuluttaja ottaa huomioon muita seikkoja kuin
muodon, toisin sanoen tavaran toiminnalliset ominaisuudet, sen tavaramerkin ja mainonnan. Kantaja riitauttaa tässä yhteydessä
riidanalaisen päätöksen 27 ja 28 kohdan, joissa valituslautakunta on todennut, ettei kyseessä olevan kaiuttimen äänenlaadun,
markkinointitavan tai valmistajan imagon tunteminen ollut ratkaisevaa.
Kantajan mukaan tavaran arvon ei pidä tarkoittaa kaikkia muotoja, joilla on merkittävä ulkoasu, joka kiinnittää katseen tai
jossa on otettu huomioon esteettiset näkökohdat, koska tällöin yhteisön tavaramerkiksi voitaisiin rekisteröidä vain tavaroita,
joiden muoto on arkipäiväinen. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta koskee kantajan mukaan korujen,
veistosten tai muiden taideteosten muotoja, joiden tapauksessa on luonnollista, että tavaran arvo riippuu paljolti sen muodosta.
Pelkästään se, että tavaran muoto, kuten kaiutin, on rekisteröity yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa malliksi ja että tekijänoikeus
voi suojata sitä unionissa, ei vaikuta kysymykseen siitä, voidaanko kyseistä muotoa suojata myös tavaramerkkinä.
Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan tavaran muodosta kantaja väittää, että kyseessä olevaa kuluttajaa ohjaa tavaran
toiminta tai sen suorituskyky eli kaiuttimien tekninen laatu, tunnettuus ja Bang & Olufsen -tavaramerkin luksusasema, tavaran
mainonta sekä sen muotoilu.
SMHV kiistää kantajan kanneperusteen perusteltavuuden.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Tavaran muoto on sellainen merkki, josta tavaramerkki voi muodostua. Yhteisön tavaramerkin tapauksessa tämä on seurausta asetuksen
N:o 40/94 4 artiklasta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla), jonka mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä
tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, esimerkiksi sanat, kuviot, tavaran muoto tai sen päällyksen muoto, jos sillä
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. asia C-48/09 P, Lego Juris
v. SMHV, tuomio 14.9.2010, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta
muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta
muodosta, ei kuitenkaan rekisteröidä.
Oikeuskäytännön mukaan kutakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta
on tulkittava ottamalla huomioon niiden taustalla oleva yleinen etu (ks. edellä 60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV,
tuomion 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Unionin tuomioistuimet ovat siis jo todenneet tietyistä tavaran muodosta muodostuvista kolmiulotteisista tavaramerkeistä,
jotka kuuluvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7
artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) soveltamisalaan, että kyseisessä säännöksessä säädettyjen rekisteröinnin esteiden
taustalla oleva intressi on estää tavaramerkkioikeuden suojaamisen johtaminen siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan
monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita käyttäjä voi hakea kilpailijoiden tuotteista
(edellä 26 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 78 kohta; edellä 26 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion
72 kohta ja edellä 60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 43 kohta), ja on täsmennettävä, että kyseessä olevien
muotojen rekisteröiminen on omiaan mahdollistamaan sen, että kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä
sekä samaa muotoa että myös samankaltaisia muotoja (ks. vastaavasti edellä mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 56 kohta).
Ensinnäkin kantaja huomauttaa, että kyseinen intressi ei koske asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan
soveltamisalaan kuuluvia muotoja. Ei kuitenkaan ole mitään syytä katsoa, että – toisin kuin kantaja väittää – viimeksi mainitun
säännöksen taustalla oleva intressi olisi erilainen kuin oikeuskäytännössä mainitun 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa
tarkoitetun rekisteröinnin esteen taustalla oleva intressi.
Kuten julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer totesi edellä 26 kohdassa mainitussa asiassa Philips antamansa ratkaisuehdotuksen
(Kok., s. I-5478) 30 ja 31 kohdassa direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta, joka on olennaisilta osin sama kuin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohta, täysin toiminnallisten tai olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavien muotojen
rekisteröinnin kieltämisen perimmäisenä tarkoituksena on välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta
käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille on säädetty lainsäädännössä vanhentumisajat.
Samoin kuin teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömätöntä tavaran muotoa koskevalla rekisteröinnin esteellä myös sellaisella
rekisteröinnin esteellä, joka koskee rekisteröinnin eväämistä merkeiltä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttavasta muodosta, vältetään monopolin myöntäminen kyseisille muodoille.
Toiseksi kantaja väittää, että kyseessä oleva muoto ei voi kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii
alakohdan soveltamisalaan.
Yhtäältä kyseessä oleva merkki muodostuu yksinomaan muodosta, sellaisena kuin se on kuvattu tämän tuomion 2 kohdassa.
Kuten edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto annetun tuomion – jota ei ole riitautettu – 40 kohdassa on todettu,
kyseinen muoto on kartiosta muodostuva kaiuttimen runko, joka muistuttaa lyijykynää tai urkupilliä, jonka suippo osa yhdistyy
neliönmuotoiseen alustaan ja jonka yhdelle kyljelle on lisäksi kiinnitetty pitkä, suorakulmainen levy, joka korostaa vaikutelmaa
siitä, että kokonaisuuden paino lepää ainoastaan kärjellä, joka tuskin koskettaa neliönmuotoista alustaa, joten kokonaisuudessa
on kyse huomattavasta ja helposti muistettavissa olevasta muotoilusta.
Toisaalta väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon muitakin seikkoja kuin muoto ja erityisesti
kyseessä olevan tavaran tekniset ominaisuudet sekä todeta, ettei muoto vaikuta olennaisesti kyseisen tavaran arvoon, on aivan
ensin todettava, että unionin tuomioistuin on jo ottanut kantaa kohdeyleisön mielikuvan huomioon ottamiseen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista koskevassa asiassa.
Tästä unionin tuomioistuin on katsonut, ettei tällaista velvollisuutta ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa
tarkoitetussa asiayhteydessä, toisin kuin saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jossa kohdeyleisön
käsitys on ehdottomasti otettava huomioon, koska se on olennainen ratkaistaessa sitä, voidaanko tavaramerkiksi haetun merkin
perusteella tavarat tai palvelut tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. edellä 60 kohdassa mainittu asia
Lego Juris v. SMHV, tuomion 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Unionin tuomioistuin on katsonut, ettei se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ole ratkaiseva seikka asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä vaan se voi
korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä (edellä
60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 76 kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisesta on todettava,
että kyseessä olevan tavaran muotoilu on erittäin tärkeä seikka kuluttajien valinnan kannalta, vaikka kuluttaja ottaa huomioon
myös muut tavaran ominaisuudet.
Sen muodon, jonka rekisteröintiä on haettu, muotoilu on nimittäin aivan erityinen, ja kantaja myöntää itsekin kannekirjelmän
92 kohdassa, että kyseinen muotoilu on keskeinen osa sen tavaramerkkistrategiaa ja lisää kyseessä olevan tavaran houkuttelevuutta
eli sen arvoa.
Riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa mainituista seikoista eli otteista jälleenmyyjien, huutokauppojen tai käytettyjen tavaroiden
myyntiin tarkoitetuilta internetsivuilta ilmenee lisäksi, että kyseisen muodon esteettisiä ominaisuuksia korostetaan ensisijaisesti
ja että mainittua muotoa pidetään eräänlaisena puhtaana, solakkana ja ajattomana veistoksena musiikin toistamista varten,
mikä tekee siitä myös merkittävän seikan myynninedistämisargumenttina.
Nyt käsiteltävässä asiassa ei siis ole ilmennyt, että valituslautakunta olisi tehnyt minkäänlaista virhettä katsoessaan, että
riippumatta kyseessä olevan tavaran muista ominaisuuksista muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, vaikuttaa olennaisesti kyseisen
tavaran arvoon.
On myös lisättävä, ettei se, että muodon katsotaan vaikuttavan olennaisesti tavaran arvoon, sulje pois sitä, että myös muut
ominaisuudet – kuten käsiteltävässä asiassa tekniset ominaisuudet – voisivat vaikuttaa merkittävästi kyseessä olevan tavaran
arvoon.
Valituslautakunta on siis aiheellisesti voinut tulla siihen lopputulokseen, että kyseessä oleva merkki kuului asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste ei näin ollen ole perusteltu,
ja se on hylättävä.
Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut
SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Bang & Olufsen A/S velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Truchot
Martins Ribeiro
Kanninen
Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2011.
Allekirjoitukset
Oikeudenkäyntikieli: englanti.