CELEX: 62012TJ0244
Marca comunitaria
Solicitud de marca comunitaria denominativa fluege.de
Motivos de denegación absolutos
Carácter descriptivo
Falta de carácter distintivo
Carácter distintivo adquirido por el uso
Artículo 7, apartados 1, letras b) y c), 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009

Motivación de la sentencia
Antecedentes del litigio
1. El 27 de enero de 2011, la demandante, Unister GmbH, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo fluege.de.
3. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 25, 28, 35, 39, 41 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
4. De entre dichos productos y servicios, sólo los servicios que pertenecen a las clases 35, 39 y 43 y corresponden a las descripciones siguientes (en lo sucesivo, «servicios controvertidos») son objeto del presente recurso:
– Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».
– Clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes».
– Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».
5. Mediante resolución de 22 de agosto de 2011, el examinador desestimó la solicitud de marca en virtud del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Reglamento nº 207/2009, para los servicios controvertidos, al considerar que la marca solicitada era descriptiva y carecía de carácter distintivo.
6. El 17 de octubre de 2011, la demandante interpuso un recurso, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución del examinador.
7. Mediante resolución de 14 de marzo de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, al considerar que la marca solicitada era descriptiva y carecía de carácter distintivo.
Pretensiones de las partes
8. La demandante solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Condene en costas a la OAMI.
9. La OAMI solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
10. En apoyo de su recurso, la demandante invoca, esencialmente, tres motivos de anulación, basados, primero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento y, tercero, en el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009
11. La demandante muestra su disconformidad con la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la marca solicitada es descriptiva. El término «fluege» es, a juicio de la demandante, una composición denominativa ajena al idioma alemán, el cual únicamente comprende el término «Flüge», en el que figura la letra «ü»; como consecuencia de ello, dada la ortografía inhabitual del término «fluege», el consumidor medio verá, según la demandante, en la marca solicitada una indicación del origen comercial.
12. La demandante considera que el consumidor medio está acostumbrado a encontrarse, incluido bajo un dominio de segundo nivel formado a partir de un término genérico, un portal web explotado por un solo proveedor comercial. En el presente caso, el término «fluege» ni siquiera es genérico, habida cuenta de su ortografía inhabitual. Según alega la demandante, la OAMI no ha tenido en cuenta el hecho de que, desde 2004, es posible registrar nombres de dominio con caracteres especiales tales como la letra «ü».
13. Aunque el público pertinente entendiese la marca solicitada en el sentido de un nombre de dominio que hace referencia a una dirección de Internet alemana relativa a ofertas de vuelos, los servicios controvertidos no guardan ninguna relación, o suficiente relación, con la oferta de vuelos. En opinión de la demandante, en el presente caso no existe un imperativo de disponibilidad en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009.
14. La OAMI impugna las alegaciones de la demandante.
15. Procede recordar que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». Asimismo, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 enuncia que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Comunidad».
16. Según la jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 impide que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una única empresa debido a su registro como marca. Esta disposición persigue, pues, un objetivo de interés general, que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31; sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 27, y de 7 de julio de 2011, Cree/OAMI (TRUEWHITE), T-208/10, no publicada en la Recopilación, apartado 12].
17. Asimismo, los signos y las indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características del producto o del servicio para el que se solicita el registro deben considerarse, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, inapropiados para cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen comercial del producto o del servicio con el fin de permitir así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa hacer la misma elección en una posterior adquisición si la experiencia resulta positiva o hacer otra elección si resulta negativa (sentencias OAMI/Wrigley, citada en el apartado 16 supra,  apartado 30, y TRUEWHITE, citada en el apartado 16 supra,  apartado 13).
18. De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, ha de existir entre éste y los productos o servicios de que se trate una relación suficientemente directa y concreta que permita que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características (véase la sentencia TRUEWHITE, citada en el apartado 16 supra,  apartado 14, y la jurisprudencia citada).
19. Procede recordar igualmente que la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por una parte, en relación con la percepción que de él tiene el público al que va destinado y, por otra, en relación con los productos o servicios a que se refiere [sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 38, y TRUEWHITE, citada en el apartado 16 supra,  apartado 17].
20. En lo que se refiere al público pertinente y como acertadamente se afirmó, esencialmente, en los apartados 12 y 13 de la resolución impugnada, los servicios controvertidos están destinados tanto a consumidores medios como a profesionales y la apreciación del carácter descriptivo de la marca solicitada más relevante, habida cuenta de los elementos de dicha marca, es la que se refiere al público de lengua alemana. Por tanto, la apreciación del carácter descriptivo de la marca solicitada debe, lo que tampoco discute, por otro lado, la demandante, realizarse atendiendo al consumidor medio de lengua alemana de la Unión Europea.
21. Como señaló la Sala de Recurso, la marca solicitada se compone de la unión de los elementos «fluege» y «.de», siendo el primero de éstos una variante, escrita en minúsculas y con el grupo de letras «ue» en lugar de la letra «ü», del término alemán «Flüge» (vuelos), y el segundo un dominio de primer nivel asociado a un país o a un territorio independiente [country code Top-Level Domain (ccTLD)], en concreto a Alemania.
22. La Sala de Recurso consideró que debía tenerse en cuenta, a la hora de analizar el elemento «fluege», que el público pertinente está acostumbrado a determinadas particularidades en la manera de escribir las direcciones de Internet. Entre estas particularidades, subrayó que las direcciones de Internet normalmente se escriben en minúsculas, que los caracteres especiales como las letras «ä», «ü», «ö», y «β» se sustituyen a menudo por los grupos de letras «ae», «ue», «oe» y «ss» y que, por motivos técnicos, no había sido o no era posible utilizar dichos caracteres especiales. En consecuencia, la Sala de Recurso consideró que el público pertinente, que conoce dichas particularidades, no las percibe como divergencias respecto de los usos lingüísticos.
23. La demandante no logra refutar de manera clara dicha consideración. En particular, su alegación de que la Sala de Recurso no ha tomado en consideración la posibilidad de utilizar, desde 2004, caracteres con tilde (tales como la letra «ü») en las direcciones de Internet no contradice el hecho, señalado por la Sala de Recurso, de que los caracteres con tilde se sustituyen a menudo por grupos de letras y la apreciación de dicha Sala de que, esencialmente, el término «fluege» puede ser espontáneamente percibido por el público pertinente como una simple variante ortográfica, no inhabitual en Internet, del término alemán «Flüge».
24. La circunstancia de que al término «fluege» le siga el dominio de primer nivel «.de» en la marca solicitada no implica, contrariamente a lo sugerido por la demandante, que el público pertinente preste una mayor atención a dicho término.
25. Por el contrario, la circunstancia de que el signo solicitado sea, habida cuenta de su terminación «.de», de entrada perceptible para dicho público como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet sugiere más bien que el citado público prestará menos atención al hecho de que el término «fluege» esté formado con una inicial en minúscula y con el grupo de letras «ue».
26. Debe añadirse que el hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel (por ejemplo, el dominio de primer nivel «.de») no tiene el efecto de conferir al signo resultante –ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet– carácter distintivo. En efecto, la parte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel, en su caso formada por un punto y un grupo de letras que corresponden a la extensión nacional, sino a lo sumo el dominio de segundo nivel al que va unido el dominio de primer nivel.
27. En relación con la alegación de la demandante según la cual, fundamentalmente, una marca formada por un nombre de dominio debe, incluso ante un término descriptivo, ser protegida al considerar que todo usuario de Internet sabe que, incluso tras un nombre de dominio formado a partir de un término descriptivo, encontrará el portal de un solo proveedor comercial, ha de concluirse que procede ser desestimada.
28. En efecto, procede señalar que un nombre de dominio, como tal, no hace referencia, a lo sumo, más que a una dirección de Internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un productor o de un prestador determinados. La práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para registrarse como marca comunitaria a la luz de los motivos de denegación absolutos previstos en el Reglamento nº 207/2009.
29. A este respecto, procede recordar la necesidad de distinguir entre los derechos basados en el registro de un nombre de dominio, por un lado, y los derechos basados en el registro de un signo como marca comunitaria, por otro lado. Así, el hecho de que una parte posea un nombre de dominio, tal como el nombre de dominio «fluege.de», no implica que dicho nombre de dominio pueda, por este motivo, regi strarse como marca comunitaria. Para ello, tiene que cumplir todos los requisitos exigidos por el Reglamento nº 207/2009 a este respecto [sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2007, DeTeMedien/OAMI (suchen.de), T-117/06, no publicada en la Recopilación, apartado 44].
30. Así, toda alegación que pueda vincularse a la ausencia de un imperativo de disponibilidad debido a un supuesto derecho exclusivo adquirido sobre el nombre de dominio en cuestión es, por tanto, inoperante (véase, en este sentido, la sentencia suchen.de, citada en el apartado 29 supra,  apartado 44).
31. De todas las consideraciones antes expuestas se desprende que la Sala de Recurso pudo estimar sin cometer un error, esencialmente, que la marca solicitada era espontáneamente perceptible por el público pertinente como un nombre de dominio que hacía referencia a la dirección de una página web en los ámbitos aéreo y de los vuelos.
32. La demandante sostiene que, aunque el público pertinente comprendiera la marca solicitada en el sentido de un nombre de dominio que hace referencia a una dirección de Internet alemana que propone vuelos, los servicios controvertidos no guardan ninguna relación, o suficiente relación, con la oferta de vuelos.
33. La demandante alega que no puede inferirse de la marca solicitada ningún significado descriptivo en lo que atañe a los servicios de «publicidad», «administración comercial» y «trabajos de oficina» (pertenecientes a la clase 35), los cuales son pertinentes para cualquier actividad mercantil, ni en lo que atañe a los «servicios de restauración (alimentación)» y los de «hospedaje temporal» (pertenecientes a la clase 43), ni tampoco, habida cuenta de su actividad de simple intermediario en la venta de vuelos, en lo que atañe a los servicios de «transporte», «embalaje y almacenaje de mercancías» y «organización de viajes» (pertenecientes a la clase 39).
34. En la resolución impugnada, la Sala de recurso consideró que la marca solicitada era descriptiva en relación con todos los servicios controvertidos.
35. En el apartado 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló, en particular, que la «publicidad» incluye también la publicidad para los vuelos y las compañías de transporte aéreo, que la «administración comercial» y los «trabajos de oficina» pueden tener un carácter especial, orientado hacia las necesidades particulares de las empresas de transporte aéreo, que el «transporte» incluye el transporte por avión, que el «embalaje y almacenaje de mercancías» pueden tener como objetivo secundario el transporte de mercancías por avión, que la «organización de viajes» y los «servicios de restauración (alimentación)» comprenden la organización de viajes aéreos y la alimentación de los pasajeros aéreos y, por último, que el «hospedaje temporal» puede tener en cuenta las necesidades particulares de los viajeros aéreos como, por ejemplo, en el caso de los hoteles de los aeropuertos.
36. La Sala de Recurso consideró que la marca solicitada transmitía, por tanto, al público pertinente informaciones manifiestas y directas acerca de la naturaleza de los servicios controvertidos (apartados 22 y 23 de la resolución impugnada) y que la citada marca era, por ello, descriptiva de dichos servicios en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009.
37. Esta apreciación de la Sala de Recurso no es, contrariamente a lo que sostiene la demandante, errónea.
38. En primer lugar, procede señalar que la marca solicitada, en la medida en que puede ser espontáneamente percibida por el público pertinente como un nombre de dominio que hace referencia a la dirección de una página web en los ámbitos aéreo y de los vuelos, es descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, de los servicios de «transporte» pertenecientes a la clase 39 y, más concretamente, dentro de éstos, de los servicios de transporte aéreo.
39. A este respecto, la circunstancia alegada por la demandante, de que su actividad concreta no es una actividad de transporte aéreo, sino una actividad de intermediación en la venta de vuelos, carece totalmente de pertinencia. En efecto, la apreciación de la posibilidad de registrar una marca atendiendo al motivo de denegación absoluto basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 no depende en absoluto de la actividad concreta del solicitante de la marca, sino únicamente de la valoración de si dicha marca es descriptiva de los productos y servicios según figuran en la solicitud de marca.
40. Debe añadirse que el hecho de que un signo denominativo sea descriptivo sólo respecto de una parte de los productos o servicios comprendidos en una categoría mencionada como tal en la solicitud de registro no impide que se deniegue el registro de ese signo. En efecto, si, en tal caso, el signo de que se trata estuviera registrado como marca comunitaria para la categoría referida, nada impediría a su titular utilizarlo igualmente para los productos o servicios de esa categoría con respecto a los cuales es descriptivo [véase la sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 92, y la jurisprudencia citada, y la sentencia TRUEWHITE, citada en el apartado 16 supra,  apartado 27].
41. Por otra parte, en cuanto a la cuestión de si la marca solicitada es, más allá de los servicios de «transporte», igualmente descriptiva de los otros servicios controvertidos a que se refiere la solicitud de marca, procede señalar, al igual que la Sala de Recurso y por los motivos señalados en el apartado 35 supra,  que todos los otros servicios, definidos de manera muy amplia en la solicitud de marca, pueden prestarse en el ámbito del trasporte aéreo y de los vuelos y en estrecha relación con los mismos.
42. Dado que la demandante no limitó en nada su solicitud de marca con la finalidad de excluir del ámbito de dicha solicitud los otros servicios controvertidos en la medida en que se prestan en el ámbito del transporte aéreo y de los vuelos, la Sala de Recurso acertó, por los motivos expresados, en especial, en los apartados 20 y 22 de la resolución impugnada, al concluir que la marca solicitada era descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, de los otros servicios controvertidos a que se refiere la solicitud de marca [sentencia del Tribunal General de 8 de junio de 2005, Wilfer/OAMI (ROCKBASS), T-315/03, Rec. p. II-1981, apartado 70; véase, por analogía, la sentencia del Tribunal General de 11 de febrero de 2010, Deutsche BKK/OAMI (Deutsche BKK), T-289/08, no publicada en la Recopilación, apartado 49].
43. De todas las consideraciones que preceden se desprende que el presente motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, debe desestimarse por infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009
44. La demandante sostiene que, habida cuenta del carácter inhabitual del término «fluege» en alemán y de la atención particular del público pertinente que resulta del carácter único del registro de un dominio de Internet, la marca solicitada posee el carácter distintivo mínimamente exigido para justificar su registro.
45. La OAMI impugna la alegación de la demandante.
46. Procede recordar que la superposición entre los motivos absolutos de denegación implica, en particular, que una marca denominativa descriptiva de las características de productos y servicios puede, por ello, carecer de carácter distintivo respecto de esos mismos productos o servicios, sin perjuicio de otras razones que puedan justificar esa falta de carácter distintivo (véase el auto del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI, C-282/09 P, Rec. p. I-2395, apartado 52, y la jurisprudencia citada).
47. En el presente caso, se ha constatado que la Sala de Recurso no incurrió en error al concluir que la marca solicitada tiene carácter descriptivo con respecto a los servicios controvertidos. En este marco, se ha señalado especialmente que el hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un punto y un grupo de letras que corresponden a un dominio de primer nivel no tiene el efecto de conferir al signo resultante, ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio que hace referencia a una dirección de Internet, carácter distintivo.
48. De ello se deduce que el presente motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, debe desestimarse por infundado.
Sobre el tercer motivo, basado en el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada
49. La demandante alega que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella en Alemania así como en los otros territorios de lengua alemana de la Unión. La demandante aporta documentos a este respecto y deduce de ellos que la marca solicitada debe registrarse y la resolución impugnada anularse.
50. La OAMI alega que el carácter distintivo adquirido por el uso se invoca extemporáneamente ante el Tribunal y que, de todas maneras, no se ha demostrado.
51. Procede recordar que el objeto del recurso ante el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, con arreglo al artículo 65 del Reglamento nº 207/2009. Asimismo, el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal dispone que las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.
52. En el presente caso, se desprende de los autos que la demandante no invocó, en el marco del procedimiento ante la OAMI, que la marca solicitada hubiese adquirido carácter distintivo por su uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. Por tanto, la controversia del carácter distintivo derivado del uso que se haya hecho del signo denominativo en cuestión no fue debatida ante la OAMI.
53. A este respecto, debe señalarse que invocar, tanto en un procedimiento ex parte  como en un procedimiento inter partes, el carácter distintivo adquirido por el uso constituye una cuestión de Derecho autónoma con respecto a la del carácter distintivo intrínseco de la marca de que se trata. En consecuencia, ante la ausencia de invocación, por la parte ante la OAMI, del carácter distintivo adquirido por su marca, la OAMI no tiene obligación de examinar de oficio la existencia de dicho carácter [véase la sentencia del Tribunal General de 10 de marzo de 2010, Baid/OAMI (LE GOMMAGE DES FACADES), T-31/09, no publicada en la Recopilación, apartado 41, y la jurisprudencia citada].
54. En consecuencia, no es competencia del Tribunal pronunciarse sobre esta cuestión, la cual no formaba parte del objeto del litigio ante la Sala de Recurso.
55. En consecuencia, debe desestimarse el tercer motivo.
56. Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que el recurso debe desestimarse.
Costas
57. A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Unister GmbH cargará con sus propias costas y con las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).