CELEX: 62014TJ0136
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BASmALI
Niet-ingeschreven ouder merk of ouder teken BASMATI
Relatieve weigeringsgrond
Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 4 november 2003 heeft Siam Grains Co. Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:
De waar waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoort tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waar is omschreven als volgt: „Lange rijstkorrels”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 37/2004 van 13 september 2004 gepubliceerd.
Op 10 december 2004 heeft United Riceland Private Ltd (thans Tilda Riceland Private Ltd; hierna: „verzoekster”) op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waar.
De oppositie was gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk of het oudere teken BASMATI, dat in het economisch verkeer wordt gebruikt voor rijst.
De oppositie werd ingesteld op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009). Verzoekster voerde in het bijzonder aan dat zij krachtens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kon opkomen tegen het gebruik van het aangevraagde merk door middel van de vordering wegens misbruik (action for passing off).
Op 28 januari 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Zij was in het bijzonder van oordeel dat verzoekster geen documenten had overgelegd waarin werd beschreven hoe de door deze onderneming naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde rijst in de handel werd gebracht. In deze omstandigheden had verzoekster nagelaten aan te tonen dat zij de „goodwill” had verworven die noodzakelijk is om in het gelijk te worden gesteld krachtens de in het Verenigd Koninkrijk geldende wettelijke regeling inzake misbruik.
Op 20 maart 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.
Bij beslissing van 19 maart 2009 heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat opposante overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 moest aantonen dat zij houdster was van het recht waarop de oppositie was gebaseerd. In casu had verzoekster evenwel niet aangetoond dat zij houdster was van het aangevoerde recht. In het bijzonder was de kamer van beroep van oordeel dat de term „basmati” geen merk of teken was dat werd beschermd door eigendomsrechten, maar louter de gangbare aanduiding van een rijstsoort. De term „basmati” is volgens haar een soortnaam. Voorts stelde de kamer van beroep dat de door de vordering wegens misbruik beschermde eigendom geen betrekking had op het in geding zijnde teken, maar op de „goodwill”. De kamer van beroep kwam dan ook tot de slotsom dat verzoekster niet had aangetoond dat zij eigenaar was van de term „basmati”, zodat de oppositie niet voldeed aan de in verordening nr. 40/94 vastgestelde voorwaarde inzake het bestaan van een eigendomsrecht.
Bij arrest van 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/BHIM – Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, Jurispr.,
EU:T:2012:13
), heeft het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van 19 maart 2009 vernietigd. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door de oppositie af te wijzen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat zij houdster was van het betrokken teken, zonder nauwkeurig te onderzoeken of verzoekster rechten op dat teken had verworven overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk (punt 29 van het arrest).
Na het arrest BASmALI, punt 11 supra (
EU:T:2012:13
), is de zaak verwezen naar de vierde kamer van beroep van het BHIM.
Bij beslissing van 18 december 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat verzoekster niet het bewijs had geleverd van het gebruik van de naam „basmati” als onderscheidend teken in het economisch verkeer. In die omstandigheden heeft de kamer van beroep niet onderzocht of verzoekster rechten op dit teken had verworven overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk.
Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM verzoekt het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster één middel aan, schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
Ten eerste stelt verzoekster dat het teken BASMATI onderscheidend vermogen heeft aangezien het een specifiek type rijst aanduidt dat bekend is door de kwaliteit, de geur en andere kenmerken ervan. Volgens haar heeft zij dienaangaande bewijzen overgelegd aan het BHIM. De kamer van beroep lijkt haar vaststelling dat elk eigendomsrecht op het teken is uitgesloten, te baseren op een criterium dat zij zelf heeft ontwikkeld, namelijk dat de eigendom op het teken een exclusieve eigendom moet betreffen. Het teken BASMATI verschilt in dit verband niet van de tekens CHAMPAGNE of SWISS CHOCOLATE en het kan dus evenzeer aanspraak maken op bescherming via een vordering wegens misbruik. Rekening houdend met de gegevens van de onderhavige zaak, betoogt verzoekster dat het teken BASMATI aan alle criteria voldoet om in aanmerking te komen voor bescherming krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk. Ten tweede is verzoekster van mening dat zij als buitenlands producent en exporteur van het betrokken product houder is van de „goodwill” op het teken BASMATI (samen met andere marktdeelnemers), ook al verkoopt een andere onderneming het product daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk. De kamer van beroep is voorbij gegaan aan de bewijsgegevens die verzoekster in de loop van de administratieve procedure heeft aangedragen. Ten derde doet de omstandigheid dat verschillende marktdeelnemers hun eigen onderscheidende merken in combinatie met het teken BASMATI gebruiken, geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit teken.
Het BHIM geeft toe dat de benadering van de kamer van beroep, ofschoon in overeenstemming met het begrip onderscheidend vermogen dat volgens het recht van de Europese Unie toepasselijk is, moeilijk valt te verzoenen met het specifieke karakter van de zogenoemde „extensieve” vorm van misbruik, alsook met de beslissingen die door de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk zijn vastgesteld. Uit de door verzoekster overgelegde stukken blijkt evenwel niet dat de basmati-rijst door het publiek van het Verenigd Koninkrijk aldus wordt opgevat dat het een „grote reputatie” heeft door de bijzondere kwaliteiten ervan, welk criterium uit de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk voortvloeit. Het BHIM erkent dat de kamer van beroep geen enkele desbetreffende uitspraak expliciet heeft aangehaald. Uit het onderzoek van de kamer van beroep blijkt volgens haar evenwel dat indien de kamer van beroep deze kwestie grondig had onderzocht, zij had moeten concluderen dat het teken BASMATI op basis van de in het dossier opgenomen bewijzen niet met een „grote reputatie” kan worden geassocieerd. Ten slotte voert het BHIM volledigheidshalve aan dat verzoekster niet heeft aangetoond dat zij over „goodwill” beschikte en evenmin dat zij dienaangaande schade heeft geleden. Het BHIM leidt hieruit af dat, gesteld al dat de kamer van beroep zich zou hebben vergist met betrekking tot de vraag of het traditionele begrip van het onderscheidend vermogen – als gegeven op basis waarvan de commerciële oorsprong van de waren kan worden geïdentificeerd – ook geldt in geval van een „extensieve” vorm van misbruik, de in het dossier opgenomen gegevens ontoereikend zijn als bewijs dat het relevante publiek van het Verenigd Koninkrijk het teken BASMATI aldus opvat dat het een „grote reputatie” heeft.
Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis oppositie instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk indien en voor zover krachtens het voor dit teken geldende gemeenschapsrecht of recht van de lidstaat enerzijds de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de gemeenschapsmerkaanvraag ingeroepen recht van voorrang, en anderzijds dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.
Voor zover verzoekster de vordering wegens misbruik als bedoeld in het recht van het Verenigd Koninkrijk ter onderbouwing van haar oppositie aanvoert, dient voorts eraan te worden herinnerd dat het in de onderhavige zaak toepasselijke recht van de lidstaat de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk) is, waarvan section 5(4) met name luidt als volgt:
„Een merk kan niet worden ingeschreven indien of in zoverre kan worden opgekomen tegen het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk:
a)
op grond van een rechtsregel [in het bijzonder krachtens de wettelijke regeling inzake misbruik (law of passing off)] die een niet-ingeschreven merk of elk ander in het economisch verkeer gebruikt teken beschermt [...]”
Uit deze bepaling, zoals deze door de nationale rechterlijke instanties wordt uitgelegd, vloeit voort dat de opposant moet aantonen dat overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens misbruik is voldaan aan drie voorwaarden, te weten, ten eerste, de verworven „goodwill” (dat wil zeggen de aantrekkingskracht die clientèle oplevert) van het niet-ingeschreven merk of van het betrokken teken, ten tweede, de misleidende presentatie door de houder van het jongere merk en, ten derde, de daaruit voortvloeiende schade voor de „goodwill” (zie arrest BASmALI, punt 11 supra,
EU:T:2012:13
, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bovendien blijkt uit de beslissingen van de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk dat een teken dat tot aanduiding van waren of diensten dient, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van de regeling inzake misbruik, hoewel het door verschillende marktdeelnemers wordt gebruikt in het kader van hun commerciële activiteiten (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Deze „extensieve” vorm van misbruik, die door de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk wordt erkend, stelt aldus verschillende marktdeelnemers in staat om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven (arrest BASmALI, punt 11 supra,
EU:T:2012:13
, punt 28).
De kamer van beroep heeft erop gewezen dat de voorwaarden betreffende het gebruik van de naam „basmati” in het economische verkeer en betreffende de betekenis van het betrokken teken moesten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de uniforme maatstaven van het recht van de Unie. De kamer van beroep heeft dienaangaande verklaard dat een niet-ingeschreven merk of een teken enkel aan de voorwaarde van gebruik in het economisch verkeer voldoet, indien het in die zin als onderscheidend bestanddeel is gebruikt dat het ertoe strekt, een door de houder ervan uitgeoefende economische activiteit aan te duiden. In casu heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat uit de gegevens in het dossier niet kon worden afgeleid dat verzoekster de naam „basmati” had gebruikt als onderscheidend teken in het economisch verkeer, en dat dus een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet was vervuld.
Ook al is de bestreden beslissing dubbelzinnig geformuleerd, de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het eventuele onderscheidend vermogen van het teken BASMATI verzoekster in staat diende te stellen haar waar te onderscheiden van die van andere ondernemingen, daaronder begrepen die welke ook basmati-rijst verhandelen. Dat blijkt inzonderheid uit punt 33 van de bestreden beslissing waar de kamer van beroep duidelijk aangeeft dat het feit dat basmati-rijst onder verschillende merken wordt verkocht, „de mogelijkheid uitsluit” dat de term „basmati” als zodanig kan worden opgevat als een bestanddeel „dat de rijst van een onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen”. Verder heeft de kamer van beroep in de punten 25 en 31 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat de door verzoekster naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde basmati-rijst niet door verzoekster maar door een andere onderneming werd verhandeld. In punt 27 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep tevens onderstreept dat de naam van een landbouwproduct waarvan de invoer krachtens het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Unie aan bepaalde voorschriften is onderworpen, wordt verstaan als aanduiding van de eigenschappen van het product „en niet [...] van de commerciële oorsprong ervan”. De kamer van beroep heeft ook in de punten 29 en 32 van de bestreden beslissing naar „de commerciële oorsprong” van het betrokken product verwezen. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing verklaard dat het „merk dat is gebruikt” om de door verzoekster geproduceerde rijst te „identificeren”, TILDA en niet de term „basmati” is. Ter staving van deze vaststelling heeft de kamer van beroep erop gewezen dat uit de gegevens die tijdens de voor haar gevoerde discussies waren overgelegd, bleek dat de term „basmati” werd gebruikt in combinatie met merken of namen van ondernemingen.
Met andere woorden, de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het betrokken teken diende voort te vloeien uit de functie die dit teken heeft om de commerciële oorsprong van de waren aan te duiden. Het BHIM heeft ter terechtzitting bevestigd dat de bestreden beslissing aldus moest worden opgevat.
De door de kamer van beroep in de bestreden beslissing gevolgde benadering is dienaangaande echter in strijd met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
Het is stellig juist dat het betrokken teken, zoals de kamer van beroep opmerkt, in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 in die zin als onderscheidend bestanddeel dient te worden gebruikt dat het ertoe strekt, een door de houder ervan uitgeoefende economische activiteit aan te duiden (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Jurispr.,
EU:C:2011:189
, punt 149).
Dit betekent evenwel niet dat de functie waartoe het gebruik van een teken moet dienen, er in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 uitsluitend kan in bestaan de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten aan te duiden. Met deze aanname heeft de kamer van beroep een voorwaarde gesteld waarin artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet voorziet, zoals verzoekster in wezen stelt in haar schrifturen.
In dit verband dient erop te worden gewezen dat artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 ook ziet op niet-ingeschreven merken en op „elk ander in het economisch verkeer gebruikt teken”. In die context, en bij gebreke van aanwijzingen waaruit het tegendeel blijkt, kan de functie van het gebruik van het betrokken teken, naargelang de aard ervan, niet enkel de identificatie door het relevante publiek van de commerciële oorsprong van de betrokken waar betreffen, maar met name ook de identificatie van de geografische oorsprong en de specifieke intrinsieke kwaliteiten ervan (zie in die zin arrest Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, punt 27 supra,
EU:C:2011:189
, punt 147) dan wel van de kenmerken die ten grondslag liggen aan de reputatie ervan, zoals het BHIM in zijn schrifturen overigens aangeeft. Het betrokken teken kan aldus naargelang de aard ervan als onderscheidend bestanddeel worden gekwalificeerd wanneer het ertoe strekt de waren of diensten van een onderneming te identificeren ten opzichte van die van een andere onderneming, maar met name ook wanneer het ertoe dient bepaalde waren of diensten te identificeren ten opzichte van andere, soortgelijke waren of diensten. De benadering van de kamer van beroep komt er op die manier op neer dat tekens die worden gebruikt door verschillende marktdeelnemers of die worden gebruikt in combinatie met merken, van het voordeel van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 worden uitgesloten, terwijl deze bepaling niet voorziet in een dergelijke uitsluiting. Dat is bijvoorbeeld het geval voor geografische aanduidingen die niet zijn ingeschreven in de Unie en waarvoor aanspraak op de bepalingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan worden gemaakt. Dat is ook het geval voor tekens die weliswaar niet zijn ingeschreven, maar die kunnen worden beschermd bij wege van de vordering wegens misbruik. De kamer van beroep heeft er trouwens zelf op gewezen dat de vordering wegens misbruik betrekking had op tekens waarmee een categorie waren kon worden onderscheiden van „andere, soortgelijke waren” (punt 19 van de bestreden beslissing). In herinnering moet eveneens worden gebracht dat de zogenoemde „extensieve” vorm van misbruik, die door de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk wordt erkend, aan verschillende marktdeelnemers de mogelijkheid biedt om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven.
In die context kunnen sommige tekens, ook al worden zij door verschillende marktdeelnemers of in combinatie met merken gebruikt, onderscheidende bestanddelen vormen doordat aan de hand ervan de door de houder ervan uitgeoefende economische activiteit kan worden geïdentificeerd. In dit verband zij overigens aangetekend dat de kamer van beroep de
Oxford English Dictionary
heeft geciteerd waar zij heeft aangegeven dat basmati-rijst „een uitstekende variëteit van Indiase rijst was die in gekookte toestand w[erd] gekenmerkt door de witte kleur en de geur ervan”.
Daaraan moet worden toegevoegd dat verzoeksters waren weliswaar onder het merk TILDA zijn verhandeld, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing te kennen heeft gegeven, maar dat uit het dossier van het BHIM blijkt dat ook de term „basmati” zeer duidelijk op de verpakkingen van deze waren is aangebracht. Dienaangaande staat vast dat verzoekster, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft benadrukt, aan een andere onderneming „Indiase basmati-rijst” heeft verkocht. Om de supra uiteengezette redenen is het in die omstandigheden overigens irrelevant dat de waren van verzoekster die naar het Verenigd Koninkrijk zijn uitgevoerd, op dit grondgebied door een andere onderneming en niet door verzoekster zelf zijn verkocht, aangezien de functie waartoe het gebruik van een teken moet dienen, er niet noodzakelijkerwijs in bestaat de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten aan te duiden. Bovendien kan uit geen enkel gegeven worden afgeleid dat de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 moet aantonen dat hij de waren zelf op het betrokken grondgebied heeft verhandeld.
Bijgevolg kan op basis van de door de kamer van beroep ter onderbouwing van de afwijzing van de oppositie aangevoerde gegevens niet worden geoordeeld dat het betrokken teken niet is gebruikt als onderscheidend bestanddeel ter aanduiding van de door verzoekster uitgeoefende economische activiteit.
De andere argumenten van het BHIM kunnen niet afdoen aan deze vaststelling. Wat inzonderheid de door het BHIM in zijn schrifturen geformuleerde bewering betreft dat de kamer van beroep hoe dan ook op basis van de overgelegde bewijzen noch had kunnen concluderen dat het teken BASMATI een „grote reputatie” op het betrokken grondgebied had verworven, noch dat verzoekster over „goodwill” beschikte of dat zij dienaangaande schade leed, staat vast dat deze vragen door de kamer van beroep niet zijn onderzocht. In herinnering moet worden geroepen dat het Gerecht overeenkomstig artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 de rechtmatigheid van de beslissingen van het BHIM toetst (zie in die zin arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, Jurispr.,
EU:C:2011:452
, punt 52). Indien het Gerecht tot de conclusie komt dat een dergelijke beslissing waartegen in beroep bij hem is opgekomen, onrechtmatig is, moet het deze beslissing vernietigen. Het kan het beroep evenwel niet verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats te stellen van die van de bevoegde instantie van het BHIM, dat de bestreden handeling heeft verricht [arresten van 25 maart 2009, Kaul/BHIM – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Jurispr.,
EU:T:2009:85
, punt 49, en 9 september 2010, Axis/BHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Jurispr.,
EU:T:2010:375
, punt 29]. Hieruit volgt dat de door het BHIM in zijn schrifturen ontwikkelde argumenten niet tot de verwerping van het beroep kunnen leiden.
Gelet op alles wat voorafgaat dient het enkele middel van verzoekster te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing dan ook worden vernietigd.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.
Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld daar de bestreden beslissing wordt vernietigd, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

HET GERECHT (Zesde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 december 2013 (zaak R 1086/2012‑4) wordt vernietigd.

2)
Het BHIM draagt zijn eigen kosten alsook die van Tilda Riceland Private Ltd.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 september 2015.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.