CELEX: 62014TJ0136
Ühenduse kaubamärk
Vastulausemenetlus
Ühenduse kujutismärgi BASmALI taotlus
Varasem registreerimata kaubamärk või varasem tähis BASMATI
Suhteline keeldumispõhjus
Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4

Vaidluse taust
Siam Grains Co. Ltd esitas 4. novembril 2003 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (
EÜT 1994, L 11, lk 1
; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (
ELT L 78, lk 1
)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:
Kaup, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuulub 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatavate kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (läbi vaadatud ja muudetud kujul) klassi 30 ja vastab kirjeldusele „pikateraline riis”.
Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 13. septembri 2004. aasta väljaandes
Bulletin des marques communautaires
nr 37/2004.
Hageja United Riceland Private Ltd (nüüd Tilda Riceland Private Ltd) esitas 10. detsembril 2004 määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele eespool punktis 3 nimetatud kauba jaoks.
Vastulause aluseks oli varasem registreerimata kaubamärk või varasem tähis BASMATI, mida kaubanduses kasutati seoses riisiga.
Vastulause tugines määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4) osutatud põhjendusele. Hageja väitis eelkõige, et Ühendkuningriigi õiguse alusel on tal õigus keelata taotletud kaubamärgi kasutamine, kasutades selleks tähise hõivamise peale esitatavat hagi (
action for passing off
).
Vastulausete osakond lükkas 28. jaanuaril 2008 vastulause tervikuna tagasi. Eelkõige leidis ta, et hageja jättis esitamata dokumendid, mis kirjeldaksid tema poolt Ühendkuningriiki eksporditud riisi turustamist. Seega ei olnud hageja neil asjaoludel tõendanud, et ta oleks omandanud maineväärtuse (
goodwill
), nii et tema väited saaksid olla edukad Ühendkuningriigis kohaldatava tähise hõivamist käsitleva õiguse alusel.
Hageja esitas 20. märtsil 2008 ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel.
Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jättis 19. märtsi 2009. aasta otsusega kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel peab vastulause esitaja tõendama, et talle kuulub vastulause aluseks olev õigus. Käesoleva juhtumi puhul ei olnud hageja apellatsioonikoja arvates tõendanud, et väidete aluseks olev õigus kuulub talle. Eriti juhtis apellatsioonikoda tähelepanu sellele, et sõna „basmati” ei ole omandiõigusega hõlmatud kaubamärk või tähis, vaid lihtsalt riisisordi puhul kasutatav tähis. Sõna „basmati” on üldnimetus. Lisaks sellele rõhutas apellatsioonikoda, et omand, mida saab kaitsta tähise hõivamise peale esitatava hagiga, ei tulene mitte asjaomasest tähisest, vaid maineväärtusest. Apellatsioonikoda otsustas, et hageja ei ole tõendanud, et talle kuulub omandiõigus sõnale „basmati”, ja et seega ei vasta vastulause määruses nr 40/94 ette nähtud tingimusele, mis puudutab omandiõiguse olemasolu.
Üldkohus tühistas 18. jaanuari 2012. aasta otsusega Tilda Riceland Private
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, Rec,
EU:T:2012:13
) apellatsioonikoja 19. märtsi 2009. aasta otsuse. Üldkohus leidis, et apellatsioonikoda on teinud vea, jättes kaebuse rahuldamata põhjusel, et hageja ei ole tõendanud, et on asjaomase tähise omanik, ilma et ta oleks üksikasjalikumalt analüüsinud, kas hageja on omandanud õigused sellele kaubamärgile Ühendkuningriigi õiguse alusel (kohtuotsuse punkt 29).
Tulenevalt kohtuotsusest BASmALI, punkt 11 eespool (
EU:T:2012:13
), saadeti kohtuasi uueks arutamiseks ühtlustamisameti neljandale apellatsioonikojale.
Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jättis 18. detsembri 2013. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Sisuliselt leidis ta, et hageja ei ole piisavalt tõendanud sõna „basmati” kasutamist kaubanduses eristava tähisena. Neil asjaoludel ei hinnanud apellatsioonikoda, kas hageja on omandanud õigused sellele tähisele Ühendkuningriigi õiguse alusel.
Poolte nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
—
tühistada vaidlustatud otsus;
—
mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:
—
jätta hagiavaldus rahuldamata;
—
mõista kohtukulud välja hagejalt.
Õiguslik käsitlus
Hageja põhjendab oma hagi üheainsa väitega, mis käsitleb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 rikkumist.
Esiteks märgib hageja, et tähis BASMATI on eristav, kuivõrd tähistab konkreetset riisisorti, millel on sordi kvaliteedist, lõhnast ja muudest omadustest tulenevalt teatav maine. Hageja esitas ühtlustamisametile selle kohta tõendid. Näib, et apellatsioonikoda lisab veel ühe kriteeriumi, mille kohaselt peab tähise omand olema välistav. Siinkohal ei erine tähis BASMATI tähistest CHAMPAGNE või SWISS CHOCOLATE ning seega saab seda kaitsta, kui esitada hagi tähise hõivamise peale. Arvestades käesoleva kohtuasja asjaolusid rõhutab hageja, et tähis BASMATI vastab kõigile kriteeriumidele, et saada kaitset Ühendkuningriigi õiguse alusel. Teiseks leiab hageja, et kõnealuse kauba välistootja ja eksportijana on ta tähise BASMATI maineväärtuse omanik (koos teiste ettevõtjatega), isegi kui Ühendkuningriigis turustab kaupa tõepoolest muu äriühing. Apellatsioonikoda jättis tähelepanuta hageja haldusmenetluses esitatud tõendid. Kolmandaks ei kahjusta tähise BASMATI eristusvõimet asjaolu, et mitu ettevõtjat kasutab selle tähisega seotud omaenda eristavaid kaubamärke.
Ühtlustamisamet tunnistab, et kuigi apellatsioonikoja lähenemine on kooskõlas Euroopa Liidu õiguses kasutatava eristusvõime mõistega, on seda raske sobitada kokku tähise hõivamise peale esitatava „laiendatud” hagi eripärade ning Ühendkuningriigi kohtute otsustega. Siiski ei näita hageja poolt toimikusse esitatud tõendid, et Ühendkuningriigi avalikkuse silmis on basmati riisil „ilmselge maine” selle eriliste omaduste tõttu, mis on Ühendkuningriigi kohtupraktikast tulenev kriteerium. Ühtlustamisamet tunnistab, et apellatsioonikoda ei ole kasutanud otseselt sellist sõnastust. Siiski nähtub apellatsioonikoja hinnangust, et ta on sõnaselgelt käsitlenud kõnealust küsimust ning ta tegi järelduse, et toimikus sisalduvad tõendid ei võimalda seostada tähist BASMATI „ilmselge mainega”. Ammendavuse huvides märgib ühtlustamisamet viimaks, et hageja ei ole tõendanud ei seda, et ta on maineväärtuse omanik ega seda, et ta on sellega seoses kannatanud kahju. Sellest lähtudes leiab ühtlustamisamet, et isegi eeldades, et apellatsioonikoja seisukoht ei ole õige küsimuses, kas traditsiooniline eristusvõime mõiste kaupade kaubandusliku päritolu määratleva kriteeriumina kuulub kohaldamisele ka tähise hõivamise „laiendatud” hagi puhul, ei ole toimikusse esitatud tõendid piisavad tõendamaks, et Ühendkuningriigi asjaomane avalikkus tajub, et tähisel BASMATI on „ilmselge maine”.
Tuleb märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 on sätestatud, et registreerimata kaubamärgi või mõne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava tähise omanik võib esitada vastulause ühenduse kaubamärki registreerimisele, kui selle tähise suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt ja sellega ette nähtud ulatuses on õigused kõnealusele tähisele esiteks omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuupäeva, ja teiseks, kui kõnealune tähis annab omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
Niivõrd, kuivõrd hageja tugineb vastulauses kaubamärgi hõivamise peale esitatavale hagile, mis on ette nähtud Ühendkuningriigi õiguses, tuleb meelde tuletada, et kohaldatav liikmesriigi õigus on 1994. aasta Trade Marks Act (Ühendkuningriigi kaubamärgiseadus), mille artikli 5 lõikes 4 on sätestatud eelkõige järgmist:
„Kaubamärki ei registreerita, kui või niivõrd kui selle kasutamist Ühendkuningriigis võib takistada:
a)
mis tahes õigusnorm [ja eelkõige tähise hõivamist käsitlevad õigusnormid (
law of passing off
)], mis kaitseb registreerimata kaubamärki või mis tahes muud tähist, mida kasutatakse kaubanduses […]”.
Sellest sõnastusest, nii nagu seda on tõlgendanud liikmesriigi kohtud, nähtub, et vastaspool peab kooskõlas Ühendkuningriigi õiguses tähise hõivamise peale esitatavaid hagisid käsitleva normistikuga tõendama, et on täidetud kolm tingimust: esiteks on registreerimata kaubamärk või kõnealune tähis omandanud maineväärtuse (see tähendab võime ligi tõmmata tarbijaid), teiseks on hilisema kaubamärgi omaniku kujutatu eksitav ja kolmandaks on kahjustatud maineväärtust (vt kohtuotsus BASmALI, punkt 11 eespool,
EU:T:2012:13
, punkt 19 ja seal viidatud kohtupraktika).
Lisaks tuleneb Ühendkuningriigi kohtupraktikast, et kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutatav tähis võib olla omandanud turul maine tähise hõivamise peale esitatava hagi suhtes kohaldatava õiguse tähenduses isegi siis, kui seda kasutab oma majandustegevuses palju ettevõtjaid (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors vs. Cadbury Ltd. (1999) EWCA Civ 856). Selline tähise hõivamise peale esitatav „laiendatud” hagi, mida tunnustavad Ühendkuningriigi kohtud, võimaldab nõnda mitmel ettevõtjal omada õigusi turul maine omandanud tähisele (kohtuotsus BASmALI, punkt 11 eespool,
EU:T:2012:13
, punkt 28).
Apellatsioonikoda märkis, et sõna „basmati” kasutamist kaubanduses ja selle tähise ulatust puudutavaid tingimusi tuleb tõlgendada liidu õiguse ühtsete standardite alusel. Apellatsioonikoda leidis sellega seoses, et vastamaks kaubanduses kasutamise nõudele, peab registreerimata kaubamärki või tähist kasutama eristava osana selles mõttes, et sellega identifitseeritakse omaniku majandustegevust. Käesolevas asjas tegi apellatsioonikoda järelduse, et toimikus sisalduvad dokumendid ei võimalda asuda seisukohale, et hageja on kasutanud sõna „basmati” kaubanduses eristava tähisena, ja seega ei ole üks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 kohaldamise tingimustest täidetud.
Kuigi vaidlustatud otsus on mitmeti mõistetav, nähtub sellest, et apellatsioonikoja hinnangul peab tähise BASMATI võimalik eristusvõime lubama hagejal eristada oma kaupa teiste ettevõtjate kaubast, kaasa arvatud nende ettevõtjate, kes samuti turustavad basmati riisi. Eelkõige ilmneb see vaidlustatud otsuse punktist 33, kus apellatsioonikoda on selgelt märkinud, et asjaolu, et basmati riisi turustatakse erinevate kaubamärkide all, „välistab võimaluse”, et sõna „basmati” kui sellist saaks tajuda osana, „mis eristab ühe ettevõtja riisi teiste ettevõtjate omast”. Peale selle on apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 25 ja 31 märkinud, et hageja poolt Ühendkuningriiki eksporditud riisi ei turusta hageja, vaid muu äriühing. Lisaks eelnevale on apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 27 rõhutanud, et niisuguse põllumajandustoote nime, mille impordi suhtes kohaldatakse teatavaid liidu ühise põllumajanduspoliitikast tulenevaid eeskirju, tuleb mõista toote omadusi tähistavana „ja mitte […] selle kaubandusliku päritoluna”. Apellatsioonikoda viitas kõnealuse kauba „kaubanduslikule päritolule” ka vaidlustatud otsuse punktides 29 ja 32. Lisaks märkis ta vaidlustatud otsuse punktis 31, et hageja toodetud riisi „identifitseerimiseks”„kasutatav kaubamärk” oleks TILDA ja mitte sõna „basmati”. Oma seisukoha põhistamiseks märkis apellatsioonikoda, et vaidluste ajal esitatu tõendab, et sõna „basmati” kasutati koos kaubamärkide või äriühingute nimedega.
Teisisõnu leidis apellatsioonikoda, et kõnealuse tähise eristusvõime peab põhinema ülesandel identifitseerida kaupade kaubanduslik päritolu. Ühtlustamisamet kinnitas vaidlustatud otsuse sellist tõlgendust kohtuistungil.
Tegelikult on apellatsioonikoja niisugune seisukoht vaidlustatud otsuses vastuolus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 4.
Kindlasti on õige, nagu märgib apellatsioonikoda, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 kohaselt peab kõnealust tähist kasutama eristava osana selles mõttes, et sellega identifitseeritakse omaniku majandustegevus (kohtuotsus, 29.3.2011, Anheuser-Busch
vs
. Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Rec,
EU:C:2011:189
, punkt 149).
Siiski ei pea see tähendama, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 kontekstis peab tähise kasutamise ülesanne olema üksnes kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu identifitseerimine. Nii järeldades seadis apellatsioonikoda tingimuse, mida määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 ette nähtud ei ole; sisuliselt osundab sellele ka hageja esitatud menetlusdokumentides.
Siinkohal tuleb märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 4 on hõlmatud registreerimata kaubamärgid ja kõik „muud […] tähised”, mida kasutatakse kaubanduses. Kui ei ole märgitud vastupidist, võib tähise kasutamise ülesanne seisneda – arvestades tähise olemust – lisaks sellele, et asjaomane avalikkus identifitseerib asjaomase kauba kaubanduslikku päritolu, ka selles, et identifitseeritakse kaupade geograafiline päritolu ning nende olemusest tulenevate eriomadused (vt selle kohta kohtuotsus, Anheuser-Busch
vs
. Budějovický Budvar, punkt 27 eespool,
EU:C:2011:189
, punkt 147) või selle maine aluseks olevad omadused, nagu lisas ühtlustamisamet esitatud menetlusdokumentides. Tulenevalt kõnealuse tähise olemusest võib eristavana määratleda ka seda, kui tähise eesmärk on identifitseerida ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest, aga ka nimelt seda, kui tähise eesmärk on identifitseerida teatavaid kaupu või teenuseid teistest sarnastest kaupadest ja teenustest. Apellatsioonikoja lähenemine välistab tähiste puhul, mida kasutab mitu ettevõtjat või mida kasutatakse koos kaubamärkidega, kasu saamise määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikest 4, kuigi selles sättes niisugune välistamine puudub. Nii on see näiteks geograafiliste tähiste puhul, mis ei ole liidus registreeritud ja millega seoses võidakse saada määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikest 4 kasu. Samuti on see nii tähistega, mida ei ole küll registreeritud, kuid mida saab kaitsta kaubamärgi hõivamise peale esitatava hagiga. Peale selle on apellatsioonikoda isegi märkinud, et kaubamärgi hõivamise peale esitatav hagi saab esitada seoses tähistega, mis võimaldavad eristada ühte kaupade liiki „muudest sarnastest kaupadest” (vaidlustatud otsuse punkt 19). Veel tuleb meelde tuletada, et tähise hõivamise peale esitatav „laiendatud” hagi, mida tunnustavad Ühendkuningriigi kohtud, võimaldab nõnda mitmel ettevõtjal omada õigusi turul maine omandanud tähisele.
Neil asjaoludel võivad teatavad tähised – kuigi neid kasutavad mitu ettevõtjat või kasutatakse neid koos kaubamärkidega – olla eristava tähendusega, sest nad võimaldavad identifitseerida omaniku majandustegevuse. Siinkohal tuleb veel lisada, et apellatsioonikoda märkis
Oxford English Dictionary
’le viidates, et basmati riis tähendab „kõrge kvaliteediga india riisi sorte, mida keedetuna iseloomustavad hele värv ja lõhn”.
Tuleb lisada, et kui ka hageja tooteid turustatakse kaubamärgi TILDA all, nagu märgib apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 25, nähtub ühtlustamisameti toimikust, et sõna „basmati” on väga selgelt näha ka nende kaupade pakenditelt. Nagu märkis ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 25, ei ole vaidlust selles, et hageja müüs teisele äriühingule „India basmati riisi”. Siinkohal ei ole eelnevalt loetletud põhjustel tähtsust asjaolul, et hageja poolt Ühendkuningriiki eksporditud kaupu turustas Ühendkuningriigi territooriumil muu äriühing ja mitte hageja ise, kuna kõnealuse tähise kasutamise eesmärk ei pea tingimata seisnema asjaomase kauba kaubandusliku päritolu identifitseerimises. Peale selle puuduvad tegurid, mis lubaksid arvata, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 kohaselt peaks vastaspool tõendama, et ta ise turustab kaupu asjaomasel territooriumil.
Seega ei võimalda apellatsioonikoja poolt vastulause tagasilükkamise põhjenduseks esitatu asuda seisukohale, et kõnealust tähist ei kasutatud eristava osana selleks, et identifitseerida hageja majandustegevust.
Ühtlustamisameti välja toodud muud argumendid ei lükka seda järeldust ümber. Eelkõige tuleb seoses ühtlustamisameti väitega menetlusdokumentides, et vaidluste ajal esitatud tõendite alusel ei oleks apellatsioonikoda ühelgi juhul saanud teha järeldust, et tähis BASMATI on omandanud asjaomasel territooriumil „ilmselge maine”, ega järeldust, et hageja on maineväärtuse omanik, ega ka seda, et ta kannatas sellega seoses kahju, märkida, et on selge, et neid küsimusi apellatsioonikoda ei analüüsinud. Tuleb aga meenutada, et määruse nr 207/2009 artikli 65 lõike 2 kohaselt teostab Üldkohus ühtlustamisameti otsuste õiguspärasuse kontrolli (vt selle kohta kohtuotsus, 5.7.2011, Edwin
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet C‑263/09 P, Rec,
EU:C:2011:452
, punkt 52). Kui ta leiab, et otsus, mille peale on talle kaebus esitatud, on õigusvastane, tuleb tal see otsus tühistada. Kõnealused kohtud ei või kaebust tagasi lükata, asendades vaidlusaluse akti vastu võtnud ühtlustamisameti koja otsuse põhjenduse enda omaga (kohtuotsus, 25.3.2009, Kaul
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec,
EU:T:2009:85
, punkt 49, ja 9.9.2010, Axis Kaul
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, EKL,
EU:T:2010:375
, punkt 29). Sellest tuleneb, et ühtlustamisameti menetlusdokumentides esitatud argumentidest lähtudes ei saa jätta hagi rahuldamata.
Eeltoodud asjaolusid arvestades tuleb hageja ainsa väitega nõustuda ja seega vaidlustatud otsus tühistada.
Kohtukulud
Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.
Kuna kohtuotsus on tehtud ühtlustamisameti kahjuks, sest vaidlustatud otsus tühistatakse, ja hageja on kohtukulude hüvitamist nõudnud, tuleb hageja kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt ja jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes
ÜLDKOHUS (kuues koda)
otsustab:

1.
Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. detsembri 2013. aasta otsus (asi R 1086/2012‑4).

2.
Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Tilda Riceland Private Ltd kohtukulud.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 30. septembril 2015 Luxembourgis.
Allkirjad
(
*1
)	Kohtumenetluse keel: inglise.