CELEX: 62011TJ0103
EF-varemærker
ansøgning om EF-figurmærket justing
det ældre nationale figurmærke JUSTING
påberåbelse af et det ældre nationale varemærkes anciennitet
tegnene er ikke identiske
artikel 34 i forordning (EF) nr. 207/2009

Sagens baggrund
Den 26. juni 2009 indgav sagsøgeren, Tiantian Shang, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (
EUT L 78, s. 1
).
Varemærket, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:
De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
—
klasse 18: »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«
—
klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.
I henhold til artikel 34 i forordning nr. 207/2009 påberåbte sagsøgeren sig over for Harmoniseringskontoret samtidigt det nedenfor gengivne, under nr. 1217303 registrerede, ældre italienske figurmærkes anciennitet:
Ved afgørelse af 1. juni 2010 afviste undersøgeren påberåbelsen af det ældre nationale varemærkes anciennitet.
Den 22. juli 2010 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 en klage over undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret.
Ved afgørelse af 14. december 2010 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer klagen. Appelkammeret fandt bl.a., at det ansøgte EF-varemærke og det ældre nationale varemærke ikke var identiske, eftersom deres grafiske fremstillinger er forskellige ikke blot for så vidt angår de typografiske skrifttegn i ordbestanddelen »justing«, men også med hensyn til deres figurative bestanddele og placeringen af tegnenes forskellige dele.
Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
—
Den anfægtede afgørelse annulleres.
—
Den anfægtede afgørelse omgøres, og påberåbelsen af det ældre nationale varemærkes anciennitet tages til følge.
—
Subsidiært tages sagsøgerens påberåbelse af ancienniteten for så vidt angår ordbestanddelen i det ældre nationale ordmærke, dvs. udtrykket »justing«, til følge.
—
Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
—
Frifindelse.
—
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, det første vedrørende tilsidesættelse og fejlagtig fortolkning af artikel 34 i forordning nr. 207/2009, det andet vedrørende tilsidesættelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre (
EFT L 289, s. 28
) og det tredje vedrørende kendskabet til det ældre nationale varemærke.
Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse og fejlagtig fortolkning af artikel 34 i forordning nr. 207/2009
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret anlagde en indskrænkende fortolkning af artikel 34 i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret fortolkede således denne bestemmelse uden at tage hensyn til den kontekst, som bestemmelsen er en del af, dvs. et system til beskyttelse af varemærker mod risikoen for forveksling i forhold til identiske eller lignende varemærker. Appelkammeret burde i denne henseende have taget hensyn til den omstændighed, at ordbestanddelen »justing« i EF-varemærket og ordbestanddelen i det ældre nationale varemærke er identiske, uden at den omstændighed, at der er anvendt forskellige typografiske skrifttyper i de to varemærker, har nogen indvirkning på denne konstatering. Desuden er de varer, som er omfattet af disse to varemærker, af samme art, hvilket appelkammeret ikke har rejst tvivl om. Hvad endelig angår de omhandlede varemærkers figurative bestanddele bør deres forskelle betragtes som en »grafisk udviklingsproces« af det ældre nationale varemærke, hvilket under ingen omstændigheder kan rejse tvivl om, at »varemærket udgør en enkelt enhed«, idet dette varemærke således er forblevet det samme.
Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.
Artikel 34 i forordning nr. 207/2009 har følgende ordlyd:
»Indehaveren af et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, herunder et varemærke, der er registreret i Benelux-landene, eller af et ældre varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, kan, når han ansøger om registrering af et identisk varemærke som EF-varemærke for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, påberåbe sig det ældre varemærkes anciennitet for EF-varemærket i den medlemsstat, i eller for hvilken det er registreret.«
For at påberåbelsen af det ældre nationale varemærkes anciennitet i forhold til EF-varemærkeansøgningen kan tages til følge, skal tre betingelser, der er kumulative, være opfyldt: Det ældre nationale varemærke og det ansøgte EF-varemærke skal være identiske, de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte EF-varemærke, skal være af samme art eller være indeholdt i de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre nationale varemærke, og indehaveren af de omhandlede varemærker skal være den samme.
I den foreliggende sag er det ubestridt, at de varer, der er omfattet af det ansøgte EF-varemærke, og dem, der omfattet af det ældre nationale varemærke, er af samme art. Der er endvidere enighed mellem parterne om, at de omhandlede varemærker har samme indehaver.
For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt varemærkerne er identiske, bemærkes, at et tegn er identisk med et varemærke, såfremt det uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger (dom af 20.3.2003, sag
C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799
, præmis 54).
Betingelsen om, at tegnet og varemærket skal være identiske, skal fortolkes indskrænkende som følge af de konsekvenser, der er forbundet hermed. I henhold til artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af det EF-varemærke, i relation til hvilket påberåbelsen af det ældre nationale varemærkes anciennitet er blevet imødekommet, i tilfælde af, at indehaveren giver afkald på det ældre varemærke eller lader det udslette, anses for fortsat at have de samme rettigheder, som han ville have haft, hvis det ældre varemærke fortsat havde været registreret.
Det er således med rette, at appelkammeret har anlagt en indskrænkende fortolkning af artikel 34, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.
I den henseende må sagsøgerens argument om, at anvendelsen af artikel 34 i forordning nr. 207/2009 bør udvides til lignende varemærker, således at beskyttelsen af varemærker mod risikoen for forveksling ligeledes omfatter lignende varemærker, afvises. I modsætning til de bestemmelser i forordning nr. 207/2009, der har til formål at beskytte varemærker mod risikoen for forveksling med identiske eller lignende varemærker, vedrører artikel 34 i forordning nr. 207/2009 nemlig kun varemærker, der er identiske, og indeholder ingen bestemmelser vedrørende varemærker, der ligner hinanden. Retten kan imidlertid ikke ændre ordlyden af nævnte forordnings artikel 34 ved at gøre det muligt at udskifte betingelsen om, at varemærkerne skal være identiske, med betingelsen om lighed.
I den foreliggende sag må det således undersøges, om det ansøgte EF-varemærke og det ældre nationale varemærke er identiske.
De to figurmærker er sammensat af ordbestanddelen »justing« og flere figurative bestanddele. I lighed med det af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 12 anførte skal det bemærkes, at ordbestanddelen »justing« er gengivet med forskellige typografiske skrifttegn i de to varemærker. I det ældre nationale varemærke er der anvendt trykbogstaver med normale typer, mens der i det ansøgte EF-varemærke er anvendt gotiske bogstaver, hvilket giver begrebet »justing« en bestemt grafisk og stilistisk karakter.
Desuden er de figurative bestanddele i de to varemærker forskellige. I det ældre nationale varemærke figurerer tegnene på de to køn således på hver side af ordbestanddelen, mens den figurative bestanddel i det ansøgte EF-varemærke er placeret over ordbestanddelen og forestiller en ring omkranset af streger, som indeholder bogstavet »j«.
Det må derfor konkluderes, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at varemærkerne ikke var identiske, og dermed kunne påberåbelsen af det ældre nationale varemærkes anciennitet i forhold til det ansøgte EF-varemærke ikke tages til følge.
I denne henseende kan sagsøgerens argument om, at varemærkernes forskelle kan forklares med, at en »grafisk udviklingsproces« har fundet sted, ikke rejse tvivl om denne konklusion. Varemærkerne ville i henhold til den retspraksis, der er henvist til i præmis 16, således kun kunne anses for identiske, såfremt forskellene var så ubetydelige, at de kunne blive overset af en gennemsnitsforbruger, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag som følge af de to varemærkers meget forskellige grafiske fremstilling.
På baggrund af det ovenstående må det første anbringende forkastes.
Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af direktiv 98/71
Sagsøgeren har gjort gældende, at man ved fastlæggelsen af, om to varemærker skal anses for identiske, skal henholde sig til artikel 4 i direktiv 98/71, hvorefter »[m]ønstre anses for identiske, hvis deres særlige træk kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter«. Ifølge sagsøgeren er dette ensbetydende med, at to varemærker er identiske, når deres væsentlige bestanddele, dvs. de bestanddele, der giver offentligheden mulighed for at identificere dem, er identiske.
Ifølge sagsøgeren skal det bemærkes, at betragtet ud fra en »mulig risiko for forveksling« og hvis der ikke udvises »unødig strenghed«, må de to varemærker anses for at udgøre et enkelt varemærke, når henses til den omstændighed, at varerne, ordbestanddelen og indehaveren er identiske, samt »den faktiske anciennitet« og »blandingen og/eller den klare udvikling af de absolut forenelige tegn«.
Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.
Det skal først og fremmest bemærkes, at bestemmelserne i direktiv 98/71 ikke finder anvendelse i den foreliggende sag, idet de vedrører mønstre og modeller.
Under alle omstændigheder skal det bemærkes, at artikel 4 i direktiv 98/71 og den praksis fra Domstolen, der er henvist til i præmis 16, indeholder en lignende definition på identitetsbegrebet.
Desuden er de argumenter, som sagsøgeren har fremført i forbindelse med dette anbringende, i det væsentlige en gentagelse af de samme elementer, som sagsøgeren fremførte i forbindelse med det første anbringende. Sagsøgeren forsøger således at bevise, at de omhandlede varemærker er identiske i deres væsentlige bestanddele, dvs. ordbestanddelen »justing«, og at forskellene alene er et resultat af en »grafisk udviklingsproces«, hvilket Retten skal tage hensyn til med henblik på at fastslå, at varemærkerne er identiske.
Det fremhæves, at sagsøgerens fortolkning af identitetsbegrebet er fejlagtig, idet sagsøgeren til egen fordel reducerer identitetsbegrebet til kun at omfatte tegnenes væsentlige bestanddele ved at udelade den omstændighed, at tegnene kun kan være identiske, hvis deres forskelle er minimale, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag, selv om varemærkernes ordbestanddele er ens. Det er herudover tilstrækkeligt at henvise til Rettens vurdering af det første anbringende.
For så vidt angår sagsøgerens argument om, at enhver grafisk udvikling af varemærkets logo må antages at være forbudt, såfremt Retten ikke anerkender, at der er sket en udvikling med dette, kan dette ikke tages til følge. I den foreliggende sag drejer det sig nemlig ikke om at rejse tvivl om varemærkeindehaverens mulighed for at udvikle varemærket grafisk, men om at afgøre, hvorvidt sagsøgeren kan påberåbe sig det ældre nationale varemærkes anciennitet. På dette område er kriterierne imidlertid klart fastlagt i artikel 34 i forordning nr. 207/2009 og skal undergives en indskrænkende fortolkning, således som det er fastslået i denne doms præmis 18. I den foreliggende sag er en af betingelserne i artikel 34 i forordning nr. 207/2009 for at påberåbe sig det ældre varemærkes anciennitet, nemlig betingelsen om, at varemærkerne er identiske, ikke opfyldt. Sagsøgerens anmodning kan derfor ikke imødekommes.
Sagsøgeren har anført, at en fortolkning i strid med sagsøgerens vil gøre enhver form for beskyttelse illusorisk, idet det vil være muligt for enhver at registrere et identisk varemærke med en minimal grafisk forskellighed med den begrundelse, at såfremt der ikke foreligger et fuldstændigt sammenfald af de grafiske bestanddele, er dette en rimelig grund til at anse varemærket for anderledes og originalt.
Dette argument er ikke overbevisende, eftersom beskyttelsesmekanismerne i forordning nr. 207/2009 gør det muligt for indehaveren af et varemærke at opnå beskyttelse mod en tredjemands varemærke, der ligner indehaverens, og idet helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i henhold til fast retspraksis indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Domstolens dom af 29.9.1998, sag
C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507
, præmis 17, og Rettens dom af 14.12.2006, forenede sager
T-81/03, T-82/03 og T-103/03, Mast-Jägermeister mod KHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.), Sml. II, s. 5409
, præmis 74).
På baggrund af det ovenstående skal det andet anbringende forkastes.
Det tredje anbringende vedrørende kendskabet til det ældre nationale varemærke
Sagsøgeren har gjort gældende, at »udbredelsen« af det ældre nationale varemærke burde gøre det muligt at tildele varemærket en beskyttelse uafhængigt af den foretagne registrering.
Sagsøgeren har anført, at hun forbeholder sig sin ret til at anlægge et annullationssøgsmål mod den person, der den 11. maj 2009 indgav ansøgning om registrering af ordmærket JUSTING som internationalt varemærke med gyldighed i Den Europæiske Union, inden sagsøgerens EF-varemærkeansøgning, men efter ansøgningsdatoen for sagsøgerens ældre nationale varemærke.
Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.
Det bemærkes, i lighed med det af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 13 anførte, at den omstændighed, at sagsøgeren ønsker at anlægge et søgsmål mod den person, der har fået registreret ordmærket JUSTING som internationalt varemærke med gyldighed i Den Europæiske Union, ikke er en relevant faktor i forbindelse med en procedure vedrørende påberåbelse af et ældre nationalt varemærkes anciennitet.
Artikel 34 i forordning nr. 207/2009 fastlægger desuden ikke nogen forbindelse mellem påberåbelsen af et ældre nationalt varemærkes anciennitet og kendskabet til varemærket.
Det tredje anbringende bør derfor forkastes, da det er uden relevans.
Hvad ydermere angår sagsøgerens påstand om, at hendes påberåbelse af anciennitet delvis tages til følge for så vidt angår ordbestanddelen »justing« i det ældre nationale varemærke, bemærkes, at muligheden for at påberåbe sig en del af et ældre nationalt varemærkes anciennitet ikke er fastsat i artikel 34 i forordning nr. 207/2009. Således som det er anført ovenfor skal nævnte forordnings artikel 34 fortolkes indskrænkende, og Retten kan derfor ikke tage en sådan påstand til følge.
Idet ingen af sagsøgerens anbringender, hverken til støtte for påstanden om annullation eller påstanden om omgørelse, har kunnet tages til følge, skal Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.
Sagens omkostninger
Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Femte Afdeling):

1)
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)
Tiantian Shang betaler sagens omkostninger.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 19. januar 2012.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: italiensk,.