CELEX: 62008TJ0214
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria figurativa OUTBURST
Marca nacional denominativa anterior OUTBURST
Uso efectivo de la marca anterior
Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009)
Presentación de pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso
Artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009)
Regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95

Antecedentes del litigio
El 2 de marzo de 2005, Hervé Dias Martinho y Manuel Carlos Dias Martinho presentaron una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen, en particular, a las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
—
clase 18: «Baúles y maletas, paraguas, carteras, monederos que no sean de metales preciosos; bolsos, mochilas, bolsas con ruedas, bolsos de viaje, bolsas de playa; neceseres para contener artículos de tocador»;
—
clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, camisas, prendas de vestir de cuero o imitación de cuero, cinturones (prendas de vestir), guantes (prendas de vestir), fulares, artículos de calcetería, calcetines, pantuflas, calzado para la playa, calzado de esquí o deportivo, ropa interior; monos, como trajes de neopreno para hacer surf y monos de esquí».
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
39/2005, de 26 de septiembre de 2005.
El 23 de diciembre de 2005, la demandante, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n
o
207/2009), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos indicados en el apartado 3
supra.
La oposición se basaba en la marca denominativa OUTBURST, registrada en Alemania el 31 de agosto de 1999 con el número 39940713, para productos comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza y que corresponden a la descripción siguiente: «Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería».
La oposición se basaba en todos los productos protegidos por la marca anterior.
El motivo alegado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009].
El 10 de julio de 2006, Hervé Dias Martinho y Manuel Carlos Dias Martinho solicitaron que, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
207/2009), la demandante presentara la prueba del uso efectivo de la marca anterior.
Mediante escrito de 12 de julio de 2006, la OAMI instó a la demandante a aportar dicha prueba en un plazo de dos meses, es decir, a más tardar el 13 de septiembre de 2006.
En respuesta a dicho escrito, el 11 de septiembre de 2006, la demandante presentó las siguientes pruebas:
—
una declaración escrita de su administrador delegado, de 25 de agosto de 2006, en la que éste señalaba que su filial Heinrich Nickel GmbH & Co. KG hacía, desde 2000, un uso generalizado de la marca anterior para prendas deportivas, indicando, para cada año del período 2000 a 2005, el importe de las ventas de prendas que llevan esta marca realizadas por dicha filial y el número de esas prendas;
—
una lista de las ventas de prendas que llevan la marca anterior realizadas cada año del período 2000 a 2005 desglosada por cliente, una lista de las mismas ventas desglosada por tipo de prenda, varias órdenes de pedido, albaranes de entrega y facturas, dos páginas (una con fecha de agosto de 2004) procedentes de dos catálogos editados para ferias comerciales, fotografías de prendas de vestir, etiquetas de prendas de vestir y dos páginas extraídas de un folleto promocional, adjuntándose todos esos documentos justificativos a la declaración escrita antes indicada;
—
una declaración escrita del administrador delegado de una empresa, de 4 de septiembre de 2006, en la que éste señalaba que dicha empresa había comprado a Heinrich Nickel prendas deportivas que llevan la marca anterior y las había revendido «a gran escala» en sus tiendas minoristas al menos desde 2000, e indicaba, para cada año del período 2000 a 2005, el importe de dichas compras y el número de prendas compradas.
Mediante resolución de 26 de junio de 2007, la División de Oposición desestimó la oposición en su conjunto por entender que la demandante no había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior.
El 8 de agosto de 2007, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009), contra la resolución de la División de Oposición. El 23 de octubre de 2007, presentó ante la OAMI su escrito de motivación del recurso, al que adjuntó en anexo pruebas complementarias a las que había aportado en primera instancia.
Mediante resolución de 13 de marzo de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En lo que respecta a las pruebas presentadas por la demandante el 11 de septiembre de 2006 (véase el apartado 11
supra),
la Sala de Recurso consideró que eran «globalmente» insuficientes para demostrar un uso efectivo de la marca nacional anterior. Por lo que se refiere a las pruebas complementarias, la Sala de Recurso, remitiéndose al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 y a la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n
o
40/94 (
DO L 303, p. 1
), estimó que eran extemporáneas, al haberse presentado después del transcurso del plazo fijado por la OAMI (véase el apartado 10
supra),
y que no existían elementos nuevos que pudieran justificar esa presentación extemporánea. En tales circunstancias, la Sala de Recurso consideró que no era necesario examinar los requisitos de la existencia de un riesgo de confusión.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
—
Desestime el primer motivo por infundado.
—
En el supuesto de que el Tribunal decidiese que la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95 es aplicable en el presente asunto, desestime asimismo el segundo motivo por infundado, desestime el recurso en su totalidad y condene en costas a la demandante.
—
En el supuesto de que el Tribunal decidiese que la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95 no es aplicable en el presente asunto, devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que ésta ejerza su facultad de apreciación con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009) y condene a la OAMI a cargar únicamente con sus propias costas.
Fundamentos de Derecho
La demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, en relación con el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n
o
207/2009] y con la regla 22, apartado 3, del Reglamento n
o
2868/95, y en la infracción del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 en relación con la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95.
El primer motivo plantea la cuestión de si las pruebas presentadas por la demandante ante la División de Oposición en el plazo fijado demostraban de manera suficiente con arreglo a Derecho un uso efectivo de la marca anterior, y el segundo la de si la Sala de Recurso habría debido tener en cuenta también las pruebas que habían sido presentadas por primera vez ante ella.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, en relación con el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n
o
40/94 y con la regla 22, apartado 3, del Reglamento n
o
2868/95
Como se desprende del noveno considerando del Reglamento n
o
40/94, el legislador estimó que sólo está justificado proteger una marca anterior en la medida en que ésta se haya utilizado efectivamente. De conformidad con ese considerando, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 dispone que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca contra la que se presenta oposición, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca está protegida.
A tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento n
o
2868/95, la prueba del uso debe referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya hecho de la marca anterior [véase la sentencia del Tribunal de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilación, apartado 27, y la jurisprudencia citada].
En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la
ratio legis
de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado [sentencia del Tribunal de 12 de marzo de 2003, Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Cocoon),
T-174/01, Rec. p. II-789
, apartado 38]. Por el contrario, las disposiciones indicadas en los apartados 19 y 20
supra
no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T-203/02, Rec. p. II-2811
, apartados 36 a 38, y la jurisprudencia citada].
Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C-40/01, Rec. p. I-2439
, apartado 43). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 21
supra,
apartado 39; véase asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia Ansul, antes citada, apartado 37).
La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 21
supra,
apartado 40; véase también, por analogía, la sentencia Ansul, citada en el apartado 22
supra,
apartado 43).
Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra [sentencias del Tribunal VITAFRUIT, citada en el apartado 21
supra,
apartado 41, y de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON),
T-334/01, Rec. p. II-2787
, apartado 35].
Para poder examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 21
supra,
apartado 42). Por otra parte, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [sentencias del Tribunal de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT),
T-39/01, Rec. p. II-5233
, apartado 47, y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT),
T-356/02, Rec. p. II-3445
, apartado 28].
En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que las pruebas presentadas por la demandante el 11 de septiembre de 2006 (véase el apartado 11
supra)
eran «globalmente» insuficientes para demostrar un uso efectivo de la marca anterior en Alemania en el período pertinente.
La demandante, en cambio, estima que dichas pruebas, consideradas en su conjunto, demuestran claramente dicho uso efectivo.
La OAMI comparte la apreciación de la Sala de Recurso.
Con el fin de demostrar el uso efectivo de la marca anterior, la demandante presentó ante la División de Oposición una declaración escrita de su administrador delegado, a la que se adjuntaban una serie de documentos justificativos y una declaración escrita del administrador delegado de una empresa cliente de su filial Heinrich Nickel (véase el apartado 11
supra).
En lo que atañe a la primera declaración escrita, la Sala de Recurso consideró, en primer lugar, en el apartado 17 de la resolución impugnada, que dicha declaración no podía tener el valor probatorio «pleno» de una declaración escrita en el sentido del artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n
o
40/94. Afirmó que, para que la declaración pudiera tener tal valor, correspondía, en efecto, al interesado demostrar que, con arreglo a la legislación del Estado en el que se había realizado, «se consideraba una declaración prestada “bajo juramento” o “solemne” o, cuando menos, [tenía] efectos equivalentes». Sin embargo, en el presente asunto, la demandante no indicó, según la Sala de Recurso, cuáles eran las disposiciones del Derecho alemán que sancionaban «una declaración falsa ante la OAMI en un procedimiento pendiente relativo a una marca comunitaria del mismo modo que una declaración falsa bajo juramento prestada ante las autoridades alemanas». A continuación, en el apartado 18 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que el mero hecho de que la declaración escrita controvertida no se realizara «en la forma prescrita» por la disposición antes citada no era suficiente para concluir que carecía de cualquier valor probatorio. En efecto, indicó que la OAMI podría tenerla en cuenta en su «examen global» de los documentos que se le presentaran y que dicha declaración podría facilitar la «apreciación sistemática» y la comprensión de los diferentes documentos presentados como prueba, así como completar la información contenida en éstos. Sin embargo, en opinión de dicha Sala, es preciso que las afirmaciones contenidas en la declaración escrita estén respaldadas por pruebas complementarias y objetivas. Por último, en los apartados 19 a 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los documentos justificativos adjuntos a la declaración escrita controvertida, con excepción de la página con fecha de agosto de 2004 de uno de los dos catálogos de ferias comerciales, no corroboraban de manera suficiente el lugar, tiempo y alcance del uso de la marca anterior.
En lo que respecta a la segunda declaración escrita, la Sala de Recurso señaló, en primer lugar, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que, aunque pueda considerarse una «prueba admisible», era necesario llevar a cabo un examen global de los documentos obrantes en autos, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. Además, estimó que «una declaración bajo juramento prestada por un cliente de la parte interesada y una página de un catálogo no [aportaban] la prueba de un uso constante, estable y efectivo de la marca por la oponente, que pueda equivaler a un uso efectivo de dicha marca».
En primer lugar, en cuanto a la declaración escrita del administrador delegado de la demandante, es preciso recordar primero que el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n
o
40/94 contempla las «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» como medio de prueba del uso de la marca, en virtud de la remisión de la regla 22 del Reglamento n
o
2868/95. En consecuencia, sólo es preciso averiguar cuáles son los efectos de una declaración escrita en la legislación del Estado miembro de que se trate en los casos en que dicha declaración no se haya hecho bajo juramento o solemnemente [sentencia del Tribunal de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita),
T-303/03, Rec. p. II-1917
, apartado 40]. En el caso de autos, consta que la declaración escrita del administrador delegado de la demandante es una declaración solemne y que la Sala de Recurso acordó su admisión como tal. Por tanto, y sin necesidad de examinar sus efectos en Derecho alemán, esta declaración escrita forma parte de los medios de prueba contemplados por el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n
o
40/94, al que remite la regla 22 del Reglamento n
o
2868/95 (sentencia Salvita, antes citada, apartado 40).
Además, procede señalar que, en el apartado 17 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró erróneamente que dicha declaración escrita únicamente podía tener un valor probatorio «pleno» ante la OAMI si, con arreglo al Derecho nacional correspondiente, se consideraba una declaración prestada «bajo juramento» o «solemne» o, cuando menos, tenía efectos equivalentes. La Sala de Recurso también se equivocó al no reconocer un valor probatorio «pleno» a la declaración escrita del administrador delegado de la demandante porque ésta no había indicado cuáles eran las disposiciones del Derecho alemán que sancionaban una declaración falsa. En efecto, no hay nada en el Reglamento n
o
40/94 ni en el Reglamento n
o
2868/95 que permita afirmar que la fuerza probatoria de los medios de prueba del uso de la marca, incluidas las declaraciones solemnes, debe ser analizada a la luz de la legislación nacional de un Estado miembro (sentencia Salvita, citada en el apartado 32
supra,
apartado 42). Por otra parte, es obligado señalar que la OAMI reconoció expresamente, en respuesta a la pregunta escrita que le había planteado el Tribunal, que las afirmaciones contenidas en el apartado 17 de la resolución impugnada se apartaban de la posición adoptada en la sentencia Salvita, citada en el apartado 32
supra.
De este modo, la OAMI admitió —acertadamente— que, «con independencia de la situación desde el punto de vista del Derecho nacional, la fuerza probatoria de una declaración escrita en el marco de un procedimiento ante la OAMI [era] relativa, es decir, que su contenido [debía] apreciarse libremente».
Sin embargo, esos errores no afectan al fundamento del análisis de la Sala de Recurso, ya que no provocaron que ésta negara cualquier valor probatorio a la declaración escrita del administrador delegado de la demandante. En efecto, de los apartados 18 a 23 de la resolución impugnada se desprende que, como le correspondía (véase, en este sentido, la sentencia Salvita, citada en el apartado 32
supra,
apartado 41), la Sala de Recurso tuvo debidamente en cuenta dicha declaración escrita en el marco de una apreciación global de los documentos aportados a los autos. Es cierto que, en el apartado 18 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que esa declaración escrita no era suficiente por sí sola y que las afirmaciones que contenía debían respaldarse con datos complementarios «objetivos». Sin embargo, como la OAMI alega con razón, esa posición debe aprobarse, puesto que dicha declaración había sido realizada por un administrador delegado de la demandante y no por un tercero o persona independiente [véanse, en este sentido, las sentencias Salvita, citada en el apartado 32
supra,
apartados 43 a 45, y de 16 de diciembre de 2008, Deichmann-Schuhe/OAMI — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, no publicada en la Recopilación, apartado 50]. A este respecto, procede recordar que, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario, ante todo, comprobar la verosimilitud de la información que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencias Salvita, antes citada, apartado 42, y DEITECH, antes citada, apartado 47).
En el presente asunto, la declaración escrita del administrador delegado de la demandante contiene indicaciones sobre el uso de la marca anterior, relativas al lugar (Alemania), al tiempo (de 2000 a 2005), al alcance (volumen de negocios anual y número de artículos vendidos al año) y a la naturaleza de los productos designados (prendas deportivas, en particular chalecos, impermeables, ropa de esquí, pantalones, vaqueros, camisetas, etc.). Sin embargo, ha de reconocerse que, como la Sala de Recurso declaró acertadamente, esas indicaciones no están corroboradas de manera suficiente por los datos adjuntos a esa declaración escrita.
En efecto, la lista de las ventas anuales realizadas en el período 2000 a 2005, desglosada por clientes, y la misma lista, desglosada por tipo de prenda, aparte de que también fueron realizadas por la propia demandante, no contienen ninguna referencia a la marca anterior. Las órdenes de pedido, los albaranes de entrega y las facturas, además de que, como reconoce expresamente la demandante en sus escritos, tampoco mencionan la marca anterior, sólo se refieren a los años 2004 a 2006. La única marca que aparece en estos últimos documentos es la marca figurativa Nickel Sportswear. Las fotografías y las etiquetas de prendas de vestir no proporcionan ninguna información sobre el lugar, la época y la cantidad de productos efectivamente vendidos con la marca anterior, lo que, por otra parte, la demandante admite expresamente en sus escritos. Lo mismo sucede en lo que respecta a la segunda de las dos páginas extraídas de catálogos de ferias comerciales y a las dos páginas procedentes del folleto promocional. Por lo que se refiere a este último folleto, ha de señalarse, en particular, que su mera existencia no acredita que se distribuyera a una clientela alemana potencial ni la importancia de su distribución eventual ni la cantidad de ventas de productos protegidos por la marca anterior efectuadas [véase, en este sentido, la sentencia VITAKRAFT, citada en el apartado 25
supra,
apartado 34]. El único dato mínimamente pertinente, aunque muy insuficiente en sí mismo, ya que no facilita ninguna indicación sobre la importancia del uso, es el hecho de que una de las páginas procedentes de uno de los dos catálogos antes indicados tiene fecha del mes de agosto de 2004.
La demandante no puede alegar que las indicaciones contenidas en la declaración escrita de su administrador delegado pueden subsanar las insuficiencias señaladas en el apartado 36
supra
. En efecto, como afirma acertadamente la OAMI, son las indicaciones contenidas en la declaración escrita las que deben ser corroboradas por otros datos y no al revés.
Además, dado que la declaración escrita del administrador delegado de una empresa cliente de una filial de la demandante procede de una empresa tercera con respecto a esta última, es suficiente, por sí sola, para acreditar determinados hechos. Sin embargo, como la Sala de Recurso señaló con razón en el apartado 22 de la resolución impugnada, dicha declaración escrita, que sólo se refiere a determinadas compras realizadas por un único cliente de una filial de la demandante, únicamente permite demostrar la existencia de un uso muy limitado de la marca anterior en Alemania durante el período pertinente.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 34 a 38
supra,
procede considerar, al igual que la Sala de Recurso, que, apreciadas globalmente, las distintas pruebas presentadas por la demandante ante la División de Oposición en el plazo fijado no bastan para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso extensivo, constante y efectivo en Alemania durante el período pertinente. Por consiguiente, ha de concluirse que la Sala de Recurso no incurrió en un error al considerar que en el presente asunto no se había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior en el plazo fijado.
En consecuencia, debe desestimarse el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 en relación con la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95
Con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, la OAMI podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.
Según jurisprudencia reiterada, del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente [sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul,
C-29/05 P, Rec. p. I-2213
, apartado 42; sentencias del Tribunal General de 6 de noviembre de 2007, SAEME/OAMI — Racke (REVIAN’s),
T-407/05, Rec. p. II-4385
, apartado 56, y de 12 de diciembre de 2007, K & L Ruppert Stiftung/OAMI — Lopes de Almeida Cunha y otros (CORPO livre),
T-86/05, Rec. p. II-4923
, apartado 44].
La posibilidad de que las partes en el procedimiento ante la OAMI presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos señalados al efecto no existe de manera incondicional, sino que está supeditada al requisito de que no exista una disposición contraria. Sólo si se cumple ese requisito dispondrá la OAMI de una facultad de apreciación para considerar hechos y pruebas presentados extemporáneamente, que el Tribunal de Justicia le ha reconocido al interpretar el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 (sentencia CORPO livre, citada en el apartado 42
supra,
apartado 47).
Pues bien, en el caso de autos existe una disposición que se opone a que se tengan en cuenta datos presentados por la oponente por primera vez ante la Sala de Recurso, a saber, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94, tal como aparece desarrollado en la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95. Esta última disposición dispone, en efecto, lo siguiente:
«En el caso de que la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la [OAMI] le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la [OAMI] desestimará la oposición.»
De la segunda frase de esta disposición resulta que la presentación de pruebas del uso de la marca anterior después de la expiración del plazo señalado a este efecto acarrea, en principio, la desestimación de la oposición, sin que la OAMI disponga de un margen de apreciación al respecto. En efecto, el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión previa que, como tal, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha (sentencia CORPO livre, citada en el apartado 42
supra,
apartado 49).
Sin embargo, el Tribunal ha declarado que la regla 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n
o
2868/95 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la consideración de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo [sentencias HIPOVITON, citada en el apartado 24
supra,
apartado 56, y CORPO livre, citada en el apartado 42
supra,
apartado 50].
En el caso de autos, en los apartados 27 a 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, basándose en los principios expuestos en los apartados 41 a 46
supra,
consideró que no disponía de ningún margen de apreciación que le permitiera tener en cuenta pruebas presentadas por primera vez ante ella por la demandante, ya que no existía ningún elemento nuevo que justificara esa presentación extemporánea.
La demandante considera que esas pruebas tendrían que haber sido tenidas en cuenta por la Sala de Recurso, porque se limitaban a completar y explicar las que había presentado ante la División de Oposición dentro de plazo. Sostiene que los principios establecidos en la sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 24
supra,
son aplicables no sólo en el supuesto de que las pruebas extemporáneas no estuvieran disponibles antes de la expiración del plazo fijado o de que el solicitante de la marca comunitaria haya invocado nuevos elementos de hecho o haya conseguido refutar las pruebas presentadas por el oponente, sino también en el supuesto de que la División de Oposición haya considerado insuficientes esas últimas pruebas.
La OAMI comparte la tesis de la Sala de Recurso, recordada en el apartado 47
supra.
Sin embargo, propone interpretar la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95 en el sentido de que permite a las Salas de Recurso aceptar, con independencia de la existencia de «elementos nuevos», pruebas presentadas por primera vez ante ellas en el supuesto de que éstas sean «meramente complementarias», es decir, únicamente destinadas a completar pruebas presentadas en primera instancia en el plazo fijado. Esta interpretación parece atenerse a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 42
supra,
para la admisión de pruebas extemporáneas y ajustarse al «espíritu» de dicha sentencia. La OAMI admite que, si hubiera que adoptar esa interpretación en el presente asunto, habría que considerar que la Sala de Recurso declaró erróneamente que no disponía de ninguna facultad de apreciación en la materia y, en consecuencia, estimar el segundo motivo y anular la resolución impugnada. En la vista, la OAMI añadió que dicha interpretación es conforme al planteamiento seguido por el Tribunal en sus sentencias de 29 de septiembre de 2011, New Yorker SHK Jeans/OAMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, no publicada en la Recopilación), y de 16 de noviembre de 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OAMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) (
T-308/06, Rec. p. II-7881
), y señaló que se remitía al buen criterio del Tribunal para decidir si procedía adoptar también dicha interpretación en el presente asunto.
Las partes admiten y de los autos se desprende que la demandante había presentado ante la División de Oposición, en el plazo fijado, pruebas pertinentes destinadas a demostrar el uso efectivo de la marca anterior, considerando con total buena fe que eran suficientes para respaldar sus alegaciones.
Las partes admiten asimismo y de los autos se desprende también que las pruebas presentadas por primera vez por la demandante ante la Sala de Recurso en anexo a su escrito de exposición de los motivos del recurso, mediante el que solicitaba un nuevo examen completo del asunto, simplemente tenían por objeto reforzar o aclarar el contenido de las pruebas iniciales. Por consiguiente, no constituían las primeras y únicas pruebas del uso.
En vista de las consideraciones expuestas en los apartados 50 y 51, ha de considerarse que, en el presente asunto, la Sala de Recurso disponía, a diferencia de lo que consideró en la resolución impugnada, de una facultad de apreciación que le permitía tener o no tener en cuenta las pruebas complementarias presentadas con el escrito de exposición de los motivos del recurso.
En efecto, la regla 22, apartado 2, del Reglamento n
o
2868/95 debe entenderse en el sentido de que nada puede oponerse a que se tomen en consideración pruebas complementarias que simplemente se añaden a otros datos presentados dentro de plazo, ya que las pruebas iniciales no carecen de pertinencia, sino que se consideraron insuficientes. Tal consideración, que en ningún caso hace superflua la regla indicada, es válida con mayor razón en la medida en que la demandante no abusó de los plazos fijados, recurriendo conscientemente a tácticas dilatorias o actuando con negligencia manifiesta, y en que las pruebas complementarias que presentó se limitaban a corroborar los indicios que ya se inferían de las declaraciones escritas presentadas dentro de plazo.
Esta interpretación no resulta contradictoria con la jurisprudencia citada en el apartado 46
supra,
en la que los hechos del caso de autos eran diferentes. En el asunto que dio lugar a la sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 24
supra,
la parte oponente había presentado pruebas antes de la expiración del plazo. Posteriormente, la parte que había solicitado el registro de la marca había invocado hechos y alegaciones nuevos en su escrito presentado ante la Sala de Recurso. Pues bien, el Tribunal reprochó a la Sala de Recurso no haber instado a la parte que formuló oposición a pronunciarse sobre ese escrito y consideró que ésta había sido privada de la posibilidad de evaluar la utilidad de aportar nuevas pruebas. El Tribunal añadió que, en consecuencia, la Sala de Recurso no había podido tener en cuenta todos los factores pertinentes para apreciar si el uso de esa marca podía ser calificado de efectivo y que, por lo tanto, se había basado en una descripción de los hechos incompleta (sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 24
supra,
apartados 54 y 58). En el asunto que dio lugar a la sentencia CORPO livre, citada en el apartado 42
supra,
con el fin de declarar que la OAMI no disponía de un margen de apreciación para tener en cuenta pruebas presentadas después del plazo señalado, el Tribunal afirmó expresamente que dichas pruebas «no eran pruebas adicionales, sino que eran las primeras y únicas pruebas del uso» de las marcas anteriores invocadas en ese asunto (sentencia CORPO livre, citada en el apartado 42
supra,
apartado 50).
La conclusión de que la Sala de Recurso tenía la posibilidad de tener en cuenta las pruebas complementarias presentadas ante ella por la demandante el 23 de octubre de 2007 es, además, plenamente compatible con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 42
supra.
Así, en el apartado 44 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que la toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, de hechos o de pruebas invocados o presentados extemporáneamente puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que dichos hechos o pruebas pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración.
Además, en la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 42
supra,
el Tribunal de Justicia justificó la admisión de pruebas extemporáneas sobre la base de los principios de seguridad jurídica y de buena administración, en virtud de los cuales el examen del fondo de una oposición debe ser lo más completo posible, para evitar el registro de marcas que puedan ser declaradas nulas posteriormente (véanse, en este sentido, los apartados 48, 57 y 58 de esa sentencia). Por lo tanto, esos principios pueden prevalecer sobre el principio de eficacia procesal que subyace a la necesidad de respetar los plazos, si las circunstancias del caso lo justifican.
De todas las consideraciones anteriores resulta que debe estimarse el segundo motivo.
En consecuencia, procede anular la resolución impugnada.
Además, dado que la OAMI solicita, con carácter subsidiario, que el Tribunal devuelva el asunto a la Sala de Recurso, procede señalar que, en el marco de un recurso interpuesto ante el Tribunal contra la resolución de una Sala de Recurso, del artículo 65, apartado 6, del Reglamento n
o
207/2009 se desprende que la OAMI estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal. Por ello, debe desestimarse esta pretensión.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En el presente asunto, por haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 13 de marzo de 2008 (asunto R 1261/2007-2).

2)
Condenar en costas a la OAMI.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de marzo de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.