CELEX: 62013TJ0611
Gemeenschapsmerk
Nietigheidsprocedure
Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap
Beeldmerk HOT
Absolute weigeringsgronden
Geen beschrijvend karakter
Onderscheidend vermogen
Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009
Incidenteel beroep bij de kamer van beroep
Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96
Incidenteel beroep bij het Gerecht
Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991

Voorgeschiedenis van het geding
Interveniënte, Effect Management & Holding GmbH, is houdster van de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap, die zij op 13 augustus 2009 bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft verkregen voor het volgende beeldteken:
Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) heeft op 12 november 2009 kennisgeving van deze inschrijving ontvangen en bij beslissing van 26 november 2010 de bescherming van dit teken op het grondgebied van de Unie aanvaard voor de waren van de klassen 3 en 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren zijn omschreven als volgt:
—
klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, massageolie, gel, gezichtscrème”;
—
klasse 5: „Hygiënische producten voor medisch gebruik; voedingssupplementen (voor medisch gebruik); glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”.
Op 6 april 2011 heeft verzoekster, Australian Gold LLC, nietigverklaring van het litigieuze merk gevorderd op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
).
Bij beslissing van 10 augustus 2012 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM deze vordering ten dele toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, massageolie, gel, gezichtscrème” van klasse 3, alsook voor „voedingssupplementen (voor medisch gebruik); glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” van klasse 5.
Op 10 oktober 2012 heeft interveniënte bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling ingesteld, voor zover daarbij de vordering tot nietigverklaring was toegewezen. In haar op 20 februari 2013 neergelegde memorie van antwoord heeft verzoekster incidenteel beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling ingesteld, voor zover zij daarbij in het ongelijk was gesteld.
Bij beslissing van 10 september 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de nietigheidsafdeling ten dele vernietigd, voor zover daarbij het litigieuze merk nietig was verklaard voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, massageolie, gel, gezichtscrème” alsook voor „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”. Naar haar oordeel was het woordelement „hot” van dat merk immers niet beschrijvend en bezat het onderscheidend vermogen voor de betrokken waren (punten 13‑42 van de bestreden beslissing). Na het oordeel van de nietigheidsafdeling met betrekking tot „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” te hebben bevestigd, heeft de kamer van beroep deze beslissing bovendien gewijzigd door dat merk enkel voor „massageolie, gel” van klasse 3 en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” van klasse 5 (punt 47 van de bestreden beslissing) nietig te verklaren. Voorts heeft zij geoordeeld dat verzoeksters opmerkingen in antwoord op interveniëntes beroep, waarbij verzoekster bovenbedoeld incidenteel beroep heeft ingesteld, te laat waren ingediend, en zij heeft ze dan ook niet onderzocht (punten 44‑46 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
Verzoekster vraagt het Gerecht in wezen:
—
de bestreden beslissing te vernietigen, voor zover daarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en de gegrondheid van haar incidenteel beroep niet is onderzocht;
—
het beroep dat interveniënte heeft ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, te verwerpen;
—
het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen voor de kamer van beroep.
Het BHIM concludeert tot:
—
verwerping van het beroep;
—
verwijzing van verzoekster in de kosten.
Interveniënte vordert in wezen dat:
—
de bestreden beslissing wordt bevestigd, voor zover daarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd;
—
de bestreden beslissing wordt herzien, voor zover daarbij het litigieuze merk nietig is verklaard voor „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”;
—
de beslissing van de nietigheidsafdeling wordt bevestigd, voor zover daarbij de vordering tot nietigverklaring is afgewezen voor „reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen” en voor „hygiënische producten voor medisch gebruik”;
—
verzoekster wordt verwezen in de kosten.
Zoals interveniënte ter terechtzitting heeft bevestigd in antwoord op een vraag van het Gerecht, waarvan in het proces-verbaal van de terechtzitting nota is genomen, strekken haar eerste en derde vordering tot verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep.
In rechte
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van haar recht te worden gehoord op grond van artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009; het tweede betreft schending van artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het BHIM (
PB L 28, blz. 11
), zoals gewijzigd, en het derde middel betreft schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.
Interveniënte verzoekt het Gerecht de bestreden beslissing te herzien en heeft daarbij gebruikgemaakt van de haar bij artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 geboden mogelijkheid om in haar memorie van antwoord vernietiging of wijziging te vorderen van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen. Verzoekster en het BHIM hebben geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid die zij krachtens artikel 135, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991 bezitten om een memorie in te dienen waarin zij alleen antwoorden op de conclusies die in de memorie van antwoord van interveniënte voor het eerst zijn voorgedragen, en zij hebben ter terechtzitting overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor standpunt ingenomen over interveniëntes vordering. Ingevolge ditzelfde beginsel is interveniënte eveneens in de gelegenheid gesteld om ter terechtzitting te repliceren op de argumenten van verzoekster en het BHIM.
Ter ondersteuning van haar vordering die zij krachtens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991 heeft ingediend, voert interveniënte één middel aan, namelijk schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009. De argumenten ter onderbouwing van dit middel zullen samen worden onderzocht met de argumenten waarmee verzoekster haar derde middel onderbouwt.
Verzoeksters middel inzake schending van artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009
Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep haar opmerkingen in antwoord op het door interveniënte bij de kamer van beroep ingestelde beroep ten onrechte buiten beschouwing gelaten wegens tardiviteit. Aangezien in deze opmerkingen argumenten werden aangedragen ter betwisting van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep en ter ondersteuning van deze argumenten werd verwezen naar een beslissing van het Bundespatentgericht (federaal octrooihof, Duitsland), heeft de kamer van beroep artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 geschonden door op het beroep uitspraak te doen zonder deze argumenten en dat bewijselement in overweging te nemen.
Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord overigens erkent, moet worden aangenomen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoeksters opmerkingen te laat waren ingediend.
Verzoekster heeft immers op 20 december 2012 de brief van het BHIM ontvangen, met melding dat interveniënte beroep bij de kamer van beroep had ingesteld. In die brief wees het BHIM verzoekster erop dat zij over twee maanden beschikte om opmerkingen over dat beroep in te dienen. Overeenkomstig regel 65, lid 1, juncto regel 70, leden 2 en 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 303, blz. 1
), zoals gewijzigd, is deze termijn van twee maanden dus verstreken op 20 februari 2013 en niet op 19 februari 2013, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punt 45) heeft geoordeeld. Aangezien verzoeksters opmerkingen zijn ingediend op 20 februari 2013, was de kamer van beroep niet gerechtigd om die wegens tardiviteit af te wijzen. Zij heeft derhalve in strijd met artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 op interveniëntes beroep uitspraak gedaan zonder verzoeksters opmerkingen in overweging te nemen.
Het BHIM stelt evenwel dat deze onregelmatigheid in casu geen gevolgen heeft gehad omdat de kamer van beroep niet met verzoeksters betoog zou hebben ingestemd indien zij de gegrondheid ervan had onderzocht.
Uit de rechtspraak inzake artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 blijkt inderdaad dat niet-eerbiediging van deze bepaling, die ertoe strekt de rechten van verdediging te beschermen door voor te schrijven dat de beslissingen van het BHIM „slechts [kunnen] worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren”, de administratieve procedure slechts ongeldig kan maken indien wordt aangetoond dat die procedure een andere uitkomst zou hebben gehad wanneer deze bepaling wel was geëerbiedigd [zie arrest van 12 mei 2009, Jurado Hermanos/BHIM (JURADO), T‑410/07, Jurispr.,
EU:T:2009:153
, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu is niet aangetoond dat de kamer van beroep anders zou hebben geoordeeld indien zij rekening had gehouden met de argumenten die en het bewijsmiddel dat verzoekster heeft aangedragen in haar opmerkingen in antwoord op het bij deze kamer ingestelde beroep.
In haar opmerkingen heeft verzoekster immers enkel verwezen naar de argumenten die zij voor de nietigheidsafdeling had aangedragen, en bepaalde passages van de beslissing van deze afdeling overgenomen. Aangezien de kamer van beroep haar beslissing moet baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die de partijen hebben aangedragen in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan [zie in die zin arrest van 10 juli 2006, La Baronia de Turis/BHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Jurispr.,
EU:T:2006:197
, punten 56‑58 en aldaar aangehaalde rechtspraak], kan derhalve niet worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met een argument dat verzoekster in haar opmerkingen heeft aangedragen en op basis waarvan de kamer van beroep tot een ander oordeel zou zijn gekomen.
Bovendien is het BHIM, volgens vaste rechtspraak, niet gebonden door beslissingen die op het niveau van de lidstaten zijn genomen, ook al kan het daarmee rekening houden [zie arrest van 21 maart 2013, Event/BHIM – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11,
EU:T:2013:147
, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. De kamer van beroep kon dus, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting, in punt 42 van de bestreden beslissing oordelen dat zij geen rekening hoefde te houden met de beslissingen van de nationale bestuurlijke en rechterlijke instanties (zie de punten 60‑65 hierna). Bijgevolg kan niet worden geoordeeld dat de kamer van beroep in de omstandigheden van het geding tot een ander oordeel zou zijn gekomen indien zij de bij verzoeksters opmerkingen gevoegde beslissing van het Bundespatentgericht en de in deze opmerkingen weergegeven passages van deze beslissing ontvankelijk had verklaard [zie in die zin arrest van 27 september 2012, Tuzzi fashion/BHIM – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑535/08,
EU:T:2012:495
, punt 91].
Het middel inzake schending van artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 moet derhalve worden afgewezen.
Verzoeksters middel inzake schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96
Verzoekster stelt dat, aangezien haar opmerkingen in antwoord op het door interveniënte bij de kamer van beroep ingestelde beroep ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten wegens tardiviteit, ook artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 is geschonden doordat in deze opmerkingen incidenteel beroep was ingesteld tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling, dat niet door de kamer van beroep is onderzocht.
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep verzoeksters opmerkingen ten onrechte heeft afgewezen wegens tardiviteit (zie de punten 15 en 16 hierboven).
Bovendien bepaalt artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 dat „[b]ij processen tussen partijen [...] de verweerder in zijn conclusie in antwoord [kan] eisen dat de aangevochten beslissing nietig wordt verklaard of herzien op grond van een niet in het beroep aan de orde gestelde kwestie”.
De kamer van beroep heeft derhalve artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 geschonden door de in verzoeksters opmerkingen geformuleerde vordering tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling niet te onderzoeken. Bijgevolg moet het middel inzake schending van deze bepaling worden toegewezen.
Verzoeksters en interveniëntes middel inzake schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep onderzocht welke verschillende betekenissen het woord „hot” heeft voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” en „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”, onder meer de hoge temperatuur, de pikante smaak of het opwindende karakter, en zij heeft daaruit afgeleid dat het litigieuze merk deze waren niet beschreef (punten 15‑34 van de bestreden beslissing). Daarentegen heeft zij geoordeeld dat dit merk wel beschrijvend was voor „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” voor zover deze waren warm worden gebruikt of een verwarmingseffect teweegbrengen (punt 17 van de bestreden beslissing). Voorts bezit dit merk volgens de kamer van beroep behalve voor de waren die het beschrijft, namelijk „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”, voor de overige waren onderscheidend vermogen aangezien de consument het teken, wegens de compactheid en in weerwil van de vage positieve connotatie ervan, niet kan verwarren met een reclameslogan (punten 36‑41 van de bestreden beslissing). Ten slotte heeft de kamer van beroep eraan herinnerd dat uitspraken van nationale autoriteiten over datzelfde merk niet bindend zijn (punten 10 en 42 van de bestreden beslissing).
Verzoekster en interveniënte vechten niet aan dat geen rekening is gehouden met het rechthoekige kader rond het woord „hot” en evenmin met de grafische weergave van dat woord en zij betwisten dus niet dat het beschrijvend karakter en het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk alleen aan de hand van het woord „hot” zijn onderzocht (punt 13 van de bestreden beslissing). Zij komen evenmin ertegen op dat dit onderzoek moest berusten op de lijst van waren zoals opgegeven in het Frans, zijnde de taal waarin de internationale inschrijving is opgesteld (punt 10 van de bestreden beslissing).
Daarentegen betwisten verzoekster en ook interveniënte ter ondersteuning van haar incidenteel beroep de oordelen van de kamer van beroep waarbij zij in het ongelijk zijn gesteld met betrekking tot het beschrijvend karakter respectievelijk het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk. Verzoekster vecht tevens aan dat geen rekening is gehouden met de beslissingen van de nationale autoriteiten betreffende datzelfde merk.
Grieven inzake het beschrijvend karakter van het litigieuze merk
Verzoekster is van mening, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, dat uit de beginselen betreffende het onderzoek van het beschrijvend karakter van merken volgt dat een merk dat bestaat uit het woord „hot” beschrijvend is voor het geheel van „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” en „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”. Het woord „hot”, als aanduiding van de temperatuur van deze waren of van de gebruikstemperatuur ervan, vormt immers een aanduiding die voor alle betrokken waren kan worden gebruikt. Volgens verzoekster lenen de andere betekenissen van „hot”, waaronder met name „modieus”, „aantrekkelijk”, „sexy”, zich eveneens tot een ander mogelijk gebruik van dat woord voor de betrokken waren.
Interveniënte betwist het oordeel van de kamer van beroep dat het litigieuze merk beschrijvend is voor „massageolie, gel” (klasse 3) en voor „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” (klasse 5). Zij stelt dat glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik, zo zij een branderig gevoel of een verwarmingseffect teweegbrengen, hun doel voorbijschieten, dat gel met een verwarmingseffect tot klasse 5 en niet tot klasse 3 behoort en, tot slot, dat het warmtegevoel bij massages het gevolg is van de wrijvende bewegingen van de handen en niet van de massageolie.
In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 inschrijving wordt geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.
Volgens de rechtspraak belet artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen op grond van de inschrijving ervan als merk worden voorbehouden aan één enkele onderneming. Deze bepaling streeft dus een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt [arresten van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C‑191/01 P, Jurispr.,
EU:C:2003:579
, punt 31; 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T‑219/00, Jurispr.,
EU:T:2002:44
, punt 27, en 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11,
EU:T:2012:210
, punt 14].
Daarenboven worden tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waar of dienst waarvoor om inschrijving is verzocht, krachtens artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar verkrijgt of aan wie de door dit merk aangeduide dienst wordt verleend, bij een latere aankoop, in geval van een positieve ervaring, dezelfde keuze kan maken of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (arresten BHIM/Wrigley, punt 33 supra,
EU:C:2003:579
, punt 30, en UniversalPHOLED, punt 33 supra,
EU:T:2012:210
, punt 15).
Hieruit volgt dat een teken slechts onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de betrokken waren of diensten vertoont, dat het betrokken publiek in staat stelt hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, te zien (zie arrest UniversalPHOLED, punt 33 supra,
EU:T:2012:210
, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Ten slotte zij eraan herinnerd dat het beschrijvend karakter van een teken alleen kan worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het door het betrokken publiek wordt opgevat en met betrekking tot de betrokken waren of diensten [zie arrest van 7 juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/BHIM (MunichFinancialServices), T‑316/03, Jurispr.,
EU:T:2005:201
, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het publiek dat het beschrijvend karakter van het aangevraagde teken waarneemt, de Engelstalige consument is (punt 14 van de bestreden beslissing). Met deze omschrijving van het relevante publiek, die door verzoekster en interveniënte niet wordt betwist, moet worden ingestemd.
– Interveniëntes grief dat het litigieuze merk niet beschrijvend is voor „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”
Interveniëntes argumenten ter onderbouwing van haar stelling dat het litigieuze merk niet beschrijvend is voor „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”, moeten van de hand worden gewezen.
Weliswaar is het woord „hot”, zoals interveniënte terecht stelt, voor zover het verwijst naar een hoge temperatuur, geen aanduiding van de thermische gebruikswijze van deze waren. Deze waren kunnen immers zowel op hoge temperatuur als op lage temperatuur worden gebruikt, zoals de kamer van beroep overigens in wezen heeft erkend door in de bestreden beslissing erop te wijzen dat „deze waren zelfs op hoge temperatuur kunnen worden aangebracht”. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing ten onrechte geoordeeld dat „hot” het feit dat deze waren warm worden aangebracht, beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.
Daarentegen dient, zoals de kamer van beroep en anders dan interveniënte betoogt, te worden aangenomen dat het woord „hot” een aanduiding is van de werking van „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”. Al deze waren zijn immers bedoeld, ongeacht of zij voor medisch gebruik dienen, om op de huid te worden aangebracht met min of meer herhaalde bewegingen die een warmtegevoel opwekken. Het door interveniënte aangevoerde feit dat dit warmtegevoel het gevolg is van de wrijvende bewegingen van de handen op de huid en niet van de waren als zodanig, is in dit opzicht van geen belang aangezien deze wrijvende bewegingen noodzakelijkerwijs bij het gebruik van deze waren worden uitgevoerd.
Derhalve heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het litigieuze merk beschrijvend was voor „massageolie, gel” en voor „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”.
– Verzoeksters grief inzake de tegenstrijdigheid in de bestreden beslissing
Volgens verzoekster kon de kamer van beroep niet zonder zichzelf tegen te spreken vaststellen dat het litigieuze merk beschrijvend is voor „massageolie, gel” en niet voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”.
Deze grief, waarmee de kamer van beroep in wezen wordt verweten de gevolgen van de vaststelling dat het litigieuze merk beschrijvend is voor „massageolie, gel” niet te hebben doorgetrokken bij de beoordeling of dat merk beschrijvend is voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”, moet worden toegewezen.
Volgens vaste rechtspraak geldt de vaststelling dat een merk beschrijvend is, immers niet alleen voor de waren die dat merk rechtstreeks beschrijft, maar ook voor de ruimere categorie waartoe deze waren behoren, indien de merkaanvrager geen onderscheid heeft gemaakt [arresten van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T‑359/99, Jurispr.,
EU:T:2001:151
, punt 33, en 15 september 2009, Wella/BHIM (TAME IT), T‑471/07, Jurispr.,
EU:T:2009:328
, punt 18].
In casu dient te worden aangenomen dat verzoekster, zoals ook het BHIM in zijn memorie van antwoord, terecht heeft aangevoerd, dat „massageolie, gel” behoorden tot de meer algemene categorieën „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”, zoals blijkt uit de uitdrukking „met name”, die ze verbindt [zie naar analogie, met betrekking tot de uitdrukking „met name” respectievelijk „en particulier”, arresten van 8 juni 2005, Wilfer/BHIM (ROCKBASS), T‑315/03, Jurispr.,
EU:T:2005:211
, punten 3 en 64, en 12 november 2008, Scil proteins/BHIM – Indena (affilene), T‑87/07,
EU:T:2008:487
, punten 38 en 39].
Dienaangaande zij gepreciseerd dat, anders dan interveniënte stelt, de uitdrukking „met name” niet uitsluitend op cosmetische middelen ziet. In de lijst van waren waarvoor het litigieuze merk is beschermd, worden de waren „parfumerieën”, „etherische oliën” en „cosmetische middelen” gescheiden door een komma en van de overige waren van de lijst afgezonderd door een puntkomma (zie in die zin arrest van 15 mei 2014, Louis Vuitton Malletier/BHIM, C‑97/12 P,
EU:C:2014:324
, punten 96 en 97). Bovendien bestaan er rechtstreekse en concrete verbanden tussen deze drie categorieën van waren, waarbij parfumerieën en etherische oliën kunnen worden aangemerkt als „cosmetische middelen”, aangezien cosmetische middelen doorgaans worden omschreven als middelen bedoeld om uitwendig op het menselijk lichaam te worden aangebracht voor verzorging of verfraaiing.
Om dezelfde redenen als in punt 46 hierboven zijn uiteengezet, kan niet worden ingestemd met het door het BHIM voor het eerst ter terechtzitting aangevoerde argument, zonder dat behoeft te worden onderzocht of dit argument wel ontvankelijk is, dat „massageolie” en „gel” niet behoren tot de algemene categorieën „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”. Met name zowel „massageolie” als „gel”, die zonder nadere omschrijving in de lijst van waren zijn opgegeven, kan worden beschouwd als een middel voor verzorging of verfraaiing van het lichaam.
De kamer van beroep heeft derhalve blijk van een onjuiste opvatting gegeven door de gevolgen van de vaststelling dat het litigieuze merk beschrijvend is voor „massageolie, gel” niet door te trekken bij de beoordeling of dat merk beschrijvend is voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen” en de andere categorieën van waren die bij wijze van voorbeeld van deze algemene categorieën van waren zijn vermeld. Bijgevolg heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat dit merk niet beschrijvend is voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème”, zonder dat het nodig is verzoeksters overige argumenten betreffende het beschrijvend karakter van dit merk voor deze waren te onderzoeken.
– Verzoeksters grief dat het litigieuze merk beschrijvend is voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen” en voor „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”
Met betrekking tot – allereerst – het gegeven dat het woord „hot” een hoge temperatuur aanduidt, kan niet worden aangenomen, zoals verzoekster stelt, dat het woord „hot” de hoge temperatuur aangeeft van „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen” en van „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”. Deze waren, die bedoeld zijn voor het onderhoud van het linnen alsmede de verzorging en voeding van personen, hebben immers van nature uit geen hoge temperatuur. Integendeel, voor sommige van die waren zoals zeep bestaat zelfs het gevaar, zoals het BHIM terecht benadrukt, dat ze bij een hoge temperatuur een verandering ondergaan.
Het woord „hot” duidt evenmin de gebruikstemperatuur van de betrokken waren aan. Hoewel sommige van die waren op hoge temperatuur kunnen worden gebruikt, zoals „bleekmiddelen en andere wasmiddelen” of zelfs „voedingssupplementen”, is deze gebruikswijze immers niet kenmerkend voor deze waren, die evenzeer op lage temperatuur kunnen worden gebruikt. Zoals interveniënte terecht opmerkt, wordt een gebruikswijze die is aangepast aan lage temperaturen, door de consumenten zelfs bijzonder op prijs gesteld voor wasmiddelen.
Met betrekking tot – vervolgens – de andere betekenissen van het woord „hot” kan niet worden ingestemd met het enige argument dat verzoekster aanvoert ter onderbouwing van haar stelling dat de andere betekenissen van het woord „hot”, namelijk „modieus”, „aantrekkelijk” of „sexy”, beschrijvend zijn voor de betrokken waren. De – overigens hypothetische – omstandigheid dat de betrokken waren worden verkocht in seksshops, speelt geen rol bij het onderzoek van het beschrijvend karakter van een teken wanneer de verkoopplaats niet wordt gespecificeerd in de opgave van waren waarvoor inschrijving van een teken wordt aangevraagd. Volgens vaste rechtspraak worden de absolute weigeringsgronden immers beoordeeld uitgaande van de omschrijving van de waren of diensten in de inschrijvingsaanvraag (arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑24/05 P, Jurispr.,
EU:C:2006:421
, punt 23). In elk geval dient daaraan te worden toegevoegd dat de positieve connotatie van de hierboven omschreven betekenissen van het woord „hot” veeleer een vage en indirecte suggestie is in plaats van een rechtstreekse en onmiddellijke aanduiding van een kwaliteit of kenmerk van de betrokken waren [zie in die zin arrest van 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM (UltraPlus), T‑360/00, Jurispr.,
EU:T:2002:244
, punten 27 en 28].
Verzoeksters argumenten betreffende het beschrijvend karakter van het litigieuze merk moeten dus worden afgewezen voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen” en voor „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”.
Grieven inzake het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk
Verzoekster stelt dat ook al zou het woord „hot” niet beschrijvend zijn voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” en voor „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”, dit woord slechts een „blikvanger” is zonder enige herkomstaanduidende functie en dus zonder onderscheidend vermogen.
Interveniënte voert daarentegen aan dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen mist voor „massageolie, gel” en voor „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”.
Allereerst zij eraan herinnerd dat het volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 voldoende is dat een van de daarin genoemde absolute weigeringsgronden van toepassing is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [zie arrest van 12 januari 2005, Wieland-Werke/BHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02–T‑369/02, Jurispr.,
EU:T:2005:3
, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Aangezien de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het litigieuze merk beschrijvend was voor „massageolie, gel” en voor „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” (zie punt 41 hierboven) en ten onrechte daaruit niet heeft afgeleid dat dit merk ook beschrijvend is voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” (zie punt 48 hierboven), kunnen verzoeksters en interveniëntes argumenten betreffende het onderscheidend vermogen van dit merk of het ontbreken daarvan voor deze waren niet slagen.
Aangezien alle argumenten die interveniënte heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar vordering krachtens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991, van de hand moeten worden gewezen (zie ook punt 38 hierboven), moet deze vordering worden afgewezen.
Vervolgens zij aangaande verzoeksters betoog betreffende de waren waarvoor het litigieuze merk niet beschrijvend is, namelijk „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen” en „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)”, eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak uit het feit alleen dat een merk door het relevante publiek wordt waargenomen als een verkoopsbevorderende formulering en dit merk, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen kan worden overgenomen, als zodanig niet kan worden geconcludeerd dat dit merk onderscheidend vermogen mist. De lovende connotatie van een merk sluit immers niet uit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen, zodat het mogelijk is dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopsbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat (zie arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C‑311/11 P, Jurispr.,
EU:C:2012:460
, punten 29 en 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Verzoeksters stelling dat het woord „hot” in wezen verkoopsbevorderend is, kan op zich dus niet afdoen aan de vaststelling van de kamer van beroep dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen bezit. Daarenboven moet worden aangetoond dat dit woord uitsluitend een verkoopsbevorderende formulering vormt. Verzoekster zelf heeft met name in haar betoog betreffende het beschrijvend karakter van het litigieuze merk evenwel erkend dat het woord „hot” verschillende betekenissen heeft, zoals „warm” of „pikant”, die niet verkoopsbevorderend zijn. Verzoekster heeft dus niet aangetoond dat het woord „hot”, net als de andere woorden die zij aanhaalt ter onderbouwing van haar betoog (zoals „super” of „best”), uitsluitend een reclameslogan is waardoor wordt belet dat wordt vastgesteld dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen bezit (zie in die zin arrest van 21 januari 2010, Audi/BHIM, C‑398/08 P, Jurispr.,
EU:C:2010:29
, punt 47).
Grief inzake de niet-inaanmerkingneming van de beslissingen van de nationale bestuurlijke en rechterlijke instanties
Verzoekster verwijt de kamer van beroep geen rekening te hebben gehouden met de beslissingen van de nationale bestuurlijke en rechterlijke instanties, inzonderheid de beslissing van het Bundespatentgericht van 9 oktober 2012 en van het Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof, Duitsland) van 19 februari 2014 waarbij het litigieuze merk bescherming is geweigerd.
Volgens vaste rechtspraak is het stelsel van gemeenschapsmerken een autonoom systeem dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en voorschriften bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. De vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen te worden beantwoord op basis van de relevante regelgeving. Het BHIM en, in voorkomend geval, de Unierechter zijn dus niet gebonden door beslissingen die op het niveau van de lidstaten zijn genomen, ook al kunnen zij daarmee rekening houden. Dit geldt ook wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB L 299, blz. 25
) geharmoniseerde nationale wetgeving (zie de in punt 21 hierboven aangehaalde rechtspraak). Daaraan dient te worden toegevoegd dat geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 het BHIM of, na beroep, het Gerecht, ertoe verplicht hetzelfde resultaat te bereiken als de bestuurlijke of rechterlijke instanties in een soortgelijke situatie (zie arrest van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr.,
EU:C:2006:20
, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Overeenkomstig overweging 6 van verordening nr. 207/2009 treedt het communautaire merkenrecht immers niet in de plaats van het merkenrecht van de lidstaten. Het is bijgevolg mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen een merk dat in een lidstaat niet beschermd is, in een andere lidstaat of op het niveau van de Unie wel beschermd is (zie in die zin arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C‑238/06 P, Jurispr.,
EU:C:2007:635
, punten 57‑59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Anders dan verzoekster stelt, wordt deze vaststelling geenszins ontkracht door de bepalingen van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (
PB 2001, L 12, blz. 1
), zoals gewijzigd, en van artikel 109 van verordening nr. 207/2009. Zoals met name blijkt uit de door verzoekster aangehaalde overweging 15 van verordening nr. 44/2001, beoogt deze verordening immers enkel te voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare rechterlijke beslissingen worden gegeven en is zij niet van toepassing op het BHIM. Voorts beoogt artikel 109 van verordening nr. 207/2009 te voorkomen dat vorderingen wegens inbreuk die bij nationale rechters worden ingesteld, de ene op grond van een gemeenschapsmerk en de andere op grond van een nationaal merk, leiden tot tegenstrijdige beslissingen. Zoals interveniënte terecht benadrukt, ziet dit artikel dus uitsluitend op de gevolgen en niet op de voorwaarden van bescherming van deze merken.
Aan deze vaststelling wordt evenmin afgedaan door artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat de in lid 1 genoemde weigeringsgronden ook van toepassing zijn indien zij slechts in een deel van de Unie bestaan. Weigering van een nationale inschrijving is immers gebaseerd op nationale bepalingen waaraan volgens een nationale procedure in een nationale context uitvoering wordt gegeven (zie punt 61 hierboven), en kan dus niet worden gelijkgesteld met de erkenning van het bestaan in een Staat van een absolute weigeringsgrond in de zin van verordening nr. 207/2009.
In casu is evenmin relevant het door verzoekster aangehaalde arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C‑51/10 P, Jurispr.,
EU:C:2011:139
, punten 73‑77), aangezien dit arrest ziet op de verplichting voor het BHIM om rekening te houden met zijn eigen uitspraken op soortgelijke aanvragen betreffende gemeenschapsmerken.
Ook al is het wenselijk dat het BHIM rekening houdt met de beslissingen van de nationale autoriteiten betreffende identieke merken als die waarover het zich moet uitspreken, en omgekeerd, het BHIM is bijgevolg niet verplicht rekening te houden met deze beslissingen, waaronder uitspraken over identieke merken, en het is niet door deze beslissingen gebonden, gesteld dat het deze in aanmerking neemt.
In casu dient verzoeksters grief dat de kamer van beroep de beslissingen van de nationale bestuurlijke en rechterlijke instanties betreffende het litigieuze merk niet in aanmerking heeft genomen, dus van de hand te worden gewezen zonder dat behoeft uitspraak te worden gedaan over de – door het BHIM betwiste – ontvankelijkheid van de beslissing van het Bundesgerichtshof, die is meegedeeld bij brief die dateert van na het verzoekschrift.
Uit al het voorgaande volgt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd, voor zover de kamer van beroep geen uitspraak heeft gedaan op verzoeksters vordering met betrekking tot „reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen” van klasse 3 en „hygiënische producten voor medisch gebruik” van klasse 5 (zie punt 26 hierboven) en de beslissing van de nietigheidsafdeling heeft vernietigd en gewijzigd voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” van klasse 3 (zie punt 48 hierboven).
Bovendien dient de bestreden beslissing te worden herzien en moet interveniëntes beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling worden verworpen met betrekking tot „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” [zie in die zin arrest van 29 januari 2013, Fon Wireless/BHIM – nfon (nfon), T‑283/11,
EU:T:2013:41
, punt 83], overeenkomstig verzoeksters tweede vordering. Het Gerecht is immers bevoegd om de bestreden beslissing op dit punt te herzien, voor zover de kamer van beroep een standpunt heeft ingenomen over het beschrijvend karakter van het litigieuze merk voor de betrokken waren en ten onrechte heeft geoordeeld, zoals blijkt uit de punten 43 tot en met 48 hierboven, dat dit merk niet beschrijvend is voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” (zie in die zin arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, Jurispr.,
EU:C:2011:452
, punt 72).
Verzoeksters beroep dient te worden verworpen voor het overige en interveniëntes vordering krachtens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991 dient te worden afgewezen (zie punt 56 hierboven).
Kosten
Volgens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht draagt elke partij haar eigen kosten, indien de partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Indien dit gelet op de omstandigheden van de zaak gerechtvaardigd voorkomt, kan het Gerecht evenwel beslissen dat een partij behalve in haar eigen kosten ook in een deel van de kosten van de andere partij wordt verwezen.
Aangezien de drie partijen op een of meer punten in het ongelijk zijn gesteld en er geen bijzondere omstandigheden zijn, dient in casu elke partij te worden verwezen in haar eigen kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 10 september 2013 (zaak R 1881/2012‑4) wordt vernietigd, voor zover daarbij geen uitspraak is gedaan op de vordering van Australian Gold LLC met betrekking tot „reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen” van klasse 3 en „hygiënische producten voor medisch gebruik” van klasse 5, en de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en gewijzigd voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème” van klasse 3.

2)
Het door Effect Management & Holding GmbH bij de kamer van beroep ingestelde beroep wordt verworpen met betrekking tot „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, met name shampoo, douchegel, bodylotion, gezichtscrème”.

3)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4)
De door Effect Management & Holding ingediende vordering tot herziening wordt afgewezen.

5)
Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 juli 2015.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.