CELEX: 62011TJ0103
Ochranná známka Společenství
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství justing
Starší národní obrazová ochranná známka JUSTING
Uplatnění seniority starší národní ochranné známky
Neexistence totožnosti označení
Článek 34 nařízení (ES) č. 207/2009

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 26. června 2009 podala žalobkyně Tiantian Shang u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
).
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 18: „Kůže a napodobeniny kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže zvířat; kufry; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče a sedlářské výrobky“;
—
třída 25: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“.
Žalobkyně zároveň u OHIM v souladu s článkem 34 nařízení č. 207/2009 předložila žádost směřující k uplatnění seniority následující starší italské obrazové ochranné známky, zapsané pod číslem 1217303:
Rozhodnutím ze dne 1. června 2010 průzkumový referent žádost směřující k uplatnění seniority starší národní ochranné známky zamítl.
Dne 22. července 2010 podala žalobkyně u OHIM proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
Rozhodnutím ze dne 14. prosince 2010 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Měl zvláště za to, že přihlášená ochranná známka Společenství a starší národní ochranná známka nejsou totožné, jelikož jsou jejich grafická ztvárnění odlišná, a to nejen pokud jde o písmo slovního prvku „justing“, ale rovněž pokud jde o jejich obrazové prvky a umístění jednotlivých složek označení.
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
—
zrušil napadené rozhodnutí;
—
změnil napadené rozhodnutí a vyhověl její žádosti směřující k uplatnění seniority starší národní ochranné známky;
—
podpůrně vyhověl její žádosti směřující k uplatnění seniority slovního prvku starší národní ochranné známky, a sice výrazu „justing“;
—
uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM navrhuje, aby Tribunál:
—
zamítl žalobu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
Na podporu žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody, vycházející zaprvé z porušení a nesprávného výkladu článku 34 nařízení č. 207/2009, zadruhé z porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (
Úř. věst. L 289, s. 28
; Zvl. vyd. 13/21, s. 120) a zatřetí z proslulosti starší národní ochranné známky.
K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení a nesprávného výkladu článku 34 nařízení č. 207/2009
Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že článek 34 nařízení č. 207/2009 vyložil restriktivním způsobem. Odvolací senát totiž toto ustanovení vyložil, aniž zohlednil kontext, do kterého spadá, a sice systém ochrany ochranných známek proti nebezpečím záměny ve vztahu k totožným nebo podobným ochranným známkám. V tomto ohledu měl odvolací senát zohlednit skutečnost, že slovní prvek ochranné známky Společenství „justing“ a slovní prvek starší národní ochranné známky jsou totožné, aniž toto zjištění mohlo být zpochybněno skutečností, že na obou ochranných známkách bylo použito odlišné písmo. Kromě toho totožnost výrobků, na které se vztahují obě dotčené ochranné známky, je absolutní a odvolacím senátem nebyla zpochybněna. Konečně pokud jde o obrazové prvky dotčených ochranných známek, na jejich odlišnosti by mělo být nahlíženo v kontextu „procesu grafického vývoje“ starší národní ochranné známky, což v žádném případě nezpochybňuje „jednotnost ochranné známky“, přičemž posledně uvedená ochranná známka tak zůstala totožná.
OHIM argumenty žalobkyně zpochybňuje.
Článek 34 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví:
„Majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě, včetně známky zapsané pro území Beneluxu, nebo starší známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, který podá přihlášku totožné známky jako známky Společenství pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.“
Aby bylo vyhověno uplatnění seniority starší národní ochranné známky pro účely přihlášky ochranné známky Společenství, musejí být splněny kumulativně tři podmínky: starší národní ochranná známka a přihlášená ochranná známka Společenství musejí být totožné; výrobky nebo služby, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka Společenství, musejí být totožné s výrobky nebo službami uvedenými ve starší národní ochranné známce nebo v nich musejí být obsaženy, a majitel dotčených ochranných známek musí být totožný.
V projednávaném případě není zpochybněna totožnost výrobků, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka Společenství, a výrobků, na které se vztahuje starší národní ochranná známka. Mezi účastníky řízení je rovněž nesporné, že dotčené ochranné známky mají téhož majitele.
Pokud jde o totožnost ochranných známek, je třeba připomenout, že označení je totožné s ochrannou známkou tehdy, když beze změn či doplňků přebírá všechny prvky tvořící tuto ochrannou známku nebo když v porovnání s ochrannou známkou vykazuje celkově rozdíly natolik bezvýznamné, že je průměrný spotřebitel nemusí postřehnout (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion,
C-291/00, Recueil, s. I-2799
, bod 54).
Podmínka totožnosti označení a ochranné známky musí být předmětem restriktivního výkladu z důvodu následků, které jsou s takovou totožností spojeny. V daném případě podle čl. 34 odst. 2 nařízení č. 207/2009 majitel ochranné známky Společenství, jehož uplatnění seniority starší národní ochranné známky bylo vyhověno, je v případě, že se vzdá starší ochranné známky nebo ji nechá zaniknout, oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by byl měl, kdyby starší ochranná známka byla i nadále zapsána.
Odvolací senát tedy správně použil striktní výklad čl. 34 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
V tomto ohledu je třeba odmítnout argument vznesený žalobkyní, podle něhož musí být uplatnění článku 34 nařízení č. 207/2009 rozšířeno na podobné ochranné známky, stejně tak jako se ochrana ochranných známek proti nebezpečím záměny týká rovněž podobných ochranných známek. Na rozdíl od ustanovení nařízení č. 207/2009 týkajících se ochrany ochranných známek proti nebezpečí záměny s totožnými či podobnými ochrannými známkami se totiž článek 34 nařízení č. 207/2009 týká pouze totožných ochranných známek a neobsahuje žádné ustanovení týkající se podobných ochranných známek. Tribunál přitom nemůže změnit znění článku 34 uvedeného nařízení tím, že by umožnil, aby podmínka podobnosti nahradila podmínku totožnosti ochranných známek.
V projednávaném případě je tedy třeba ověřit, zda přihlášená ochranná známka Společenství a starší národní ochranná známka jsou totožné.
Obě obrazové ochranné známky jsou složeny ze slovního prvku „justing“ a z obrazových prvků. Podobně jako to učinil odvolací senát v bodě 12 napadeného rozhodnutí, je třeba poznamenat, že slovní prvek „justing“ je znázorněn v každé z obou ochranných známek různým písmem. Ve starší národní ochranné známce jsou použitým písmem tiskací písmena běžného stylu, zatímco v přihlášené ochranné známce Společenství bylo použito gotické písmo, které výrazu „justing“ vtisklo přesnou grafickou a stylistickou charakteristiku.
Kromě toho jsou obrazové prvky obou ochranných známek odlišné. Ve starší národní ochranné známce jsou totiž před slovním prvkem a za ním uvedeny symboly představující obě pohlaví, zatímco v přihlášené ochranné známce Společenství obrazový prvek, který je umístěn nad slovním prvkem, představuje kruh obklopený paprsky a obsahující písmeno „j“.
Je tedy třeba dospět k závěru, že odvolací senát měl právem za to, že ochranné známky nejsou totožné, a že proto nemůže vyhovět uplatnění seniority starší národní ochranné známky pro přihlášenou ochrannou známku Společenství.
V tomto ohledu argument žalobkyně směřující k vysvětlení odlišností mezi ochrannými známkami „procesem grafického vývoje“ tento závěr zpochybnit nemůže. Ochranné známky by totiž mohly být považovány za totožné pouze v případě, že by podle judikatury připomenuté v bodě 16 výše byly rozdíly natolik bezvýznamné, že by je průměrný spotřebitel nemusel postřehnout, čemuž tak v projednávaném případě v důsledku velmi odlišného grafického ztvárnění obou ochranných známek není.
S ohledem na vše předcházející je třeba první žalobní důvod zamítnout.
Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení směrnice 98/71
Žalobkyně tvrdí, že pro určení, zda dvě ochranné známky musejí být považovány za totožné, je třeba odkázat na článek 4 směrnice 98/71, podle něhož „[(p)růmyslový] vzor je pokládán za shodný, pokud se jeho znaky liší jen v nepodstatných podrobnostech“. Podle ní to znamená, že dvě ochranné známky jsou totožné, jsou-li totožné jejich základní prvky, to znamená prvky, které veřejnosti umožní je identifikovat.
Podle žalobkyně je třeba poznamenat, že z hlediska „možného nebezpečí záměny“, upustíme-li od „zbytečné přísnosti“, musejí být obě ochranné známky považovány za jedinou ochrannou známku s ohledem na totožnost výrobků, slovního prvku a majitele, „faktickou senioritu“ a „směs nebo jasný vývoj zcela slučitelných označení“.
OHIM argumenty žalobkyně zpochybňuje.
Nejprve je třeba poznamenat, že ustanovení směrnice 98/71 se v projednávané věci nepoužijí, neboť se týkají (průmyslových) vzorů.
V každém případě je třeba poznamenat, že článek 4 směrnice č. 98/71 a judikatura Soudního dvora uvedená v bodě 16 výše poskytují podobnou definici pojmu totožnost.
Kromě toho argumenty žalobkyně rozvinuté v rámci tohoto žalobního důvodu v podstatě přebírají tytéž skutečnosti, jako jsou skutečnosti, které byly uplatněny v rámci prvního žalobního důvodu. Žalobkyně se totiž snaží prokázat, že dotčené ochranné známky jsou totožné, pokud jde o jejich základní prvky, a sice slovní prvek „justing“, a že odlišnosti jsou pouze výsledkem „procesu grafického vývoje“, který Tribunál musí zohlednit, a dospět tak k závěru, že ochranné známky jsou totožné.
Je třeba zdůraznit, že výklad pojmu „totožnost“ použitý žalobkyní není správný v rozsahu, v němž tuto totožnost omezuje pro potřeby své věci na základní prvky označení, a přitom opomíjí skutečnost, že označení jsou totožná pouze v případě, že jsou odlišnosti mezi nimi minimální, čemuž tak v projednávaném případě není, i když slovní prvky ochranných známek jsou tytéž. Ve zbývající části stačí odkázat na posouzení učiněné Tribunálem v rámci přezkumu prvního žalobního důvodu.
Pokud jde o argument žalobkyně vycházející z toho, že jakýkoli grafický vývoj loga ochranné známky by byl zakázán, kdyby Tribunál nepřipustil, aby docházelo k jeho vývoji, ani ten nemůže obstát. V projednávané věci totiž nejde o zpochybnění možnosti majitele ochranné známky zajistit její grafický vývoj, ale určit, zda žalobkyně může uplatnit senioritu starší národní ochranné známky. V dané oblasti přitom kritéria byla jasně stanovena v článku 34 nařízení č. 207/2009 a musejí být předmětem striktního výkladu, jak bylo uvedeno v bodě 18 výše. V projednávané věci není splněna jedna z podmínek pro uplatnění seniority starší národní ochranné známky, stanovená v článku 34 nařízení č. 207/2009, a sice totožnost ochranných známek. Žádost žalobkyně tedy nemůže uspět.
Žalobkyně tvrdí, že výklad, který by byl v rozporu s jejím výkladem, by mohl způsobit, že by jakákoli forma ochrany byla zbytečná, jelikož by umožnil jakékoli osobě zapsat totožnou ochrannou známku s minimální grafickou odlišností na základě jejího tvrzení, že neexistence dokonalé shody mezi grafickými prvky představuje náležitý důvod, aby se mělo za to, že ochranná známka je odlišná a originální.
Tento argument není přesvědčivý, jelikož mechanismy ochrany podle nařízení č. 207/2009 umožňují majiteli ochranné známky získat ochranu proti ochranné známce třetí osoby, která je podobná jeho ochranné známce, a podle ustálené judikatury globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon,
C-39/97, Recueil, s. I-5507
, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámečkem a další),
T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409
, bod 74].
S ohledem na vše výše uvedené je třeba druhý žalobní důvod zamítnout.
Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z proslulosti starší národní ochranné známky
Žalobkyně tvrdí, že by „rozšíření“ starší národní ochranné známky mělo umožnit, aby jí byla přiznána ochrana nezávisle na jejím zápisu.
Žalobkyně uvádí, že si vyhrazuje právo podat žalobu na neplatnost proti osobě, která podala přihlášku slovní ochranné známky JUSTING jako mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie dne 11. května 2009, tedy před její přihláškou ochranné známky Společenství, ale po datu podání přihlášky její starší národní ochranné známky.
OHIM argumenty žalobkyně zpochybňuje.
Je třeba poznamenat – podobně jako odvolací senát v bodě 13 napadeného rozhodnutí – že skutečnost, že žalobkyně hodlá podat žalobu proti osobě, která si nechala zapsat slovní ochrannou známku JUSTING jako mezinárodní ochrannou známku s vyznačením Evropské unie, není kritériem relevantním v rámci řízení týkajícího se uplatnění seniority starší národní ochranné známky.
Kromě toho článek 34 nařízení č. 207/2009 nestanoví žádnou spojitost mezi uplatněním seniority starší národní ochranné známky a její proslulostí.
Třetí žalobní důvod je tedy třeba zamítnout jako irelevantní.
Pokud jde dále o návrh žalobkyně směřující k tomu, aby bylo částečně vyhověno její žádosti směřující k uplatnění seniority pro slovní prvek „justing“ starší národní ochranné známky, je třeba poznamenat, že možnost uplatnit senioritu části starší národní ochranné známky v článku 34 nařízení č. 207/2009 stanovena není. Avšak jak bylo uvedeno výše, článek 34 uvedeného nařízení je předmětem striktního výkladu, a Tribunál proto takovému návrhu vyhovět nemůže.
Jelikož žádnému ze žalobních důvodů vznesených žalobkyní jak na podporu návrhových žádání směřujících ke zrušení, tak návrhových žádání na změnu vyhověno nebylo, je třeba žalobu zamítnout v plném rozsahu.
K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (pátý senát)
rozhodl takto:

1)
Žaloba se zamítá.

2)
Tiantian Shang se ukládá náhrada nákladů řízení.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 19. ledna 2012.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: italština.