CELEX: 62011TJ0103
Marca comunitaria
Solicitud de marca comunitaria figurativa justing
Marca figurativa nacional anterior JUSTING
Reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior
Falta de identidad entre los signos
Artículo 34 del Reglamento (CE) nº 207/2009

Antecedentes del litigio
El 26 de junio de 2009, la demandante, la Sra. Tiantian Shang, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
).
La marca cuyo registro se solicitaba es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
—
clase 18: «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;
—
clase 25: «vestidos, calzados, sombrerería».
Simultáneamente, la demandante presentó ante la OAMI, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009, una solicitud de reivindicación de la antigüedad de la marca figurativa italiana anterior siguiente, registrada con el número 1217303:
Mediante resolución de 1 de junio de 2010, el examinador denegó la reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior.
El 22 de julio de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009, contra la resolución del examinador.
Mediante resolución de 14 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En concreto, consideró que la marca comunitaria solicitada y la marca nacional anterior no eran idénticas pues sus representaciones gráficas son distintas, no sólo en cuanto a los caracteres tipográficos del elemento denominativo «justing», sino también a la vista de sus elementos figurativos y de la posición de los distintos componentes de los signos.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Modifique la resolución impugnada y estime su reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior.
—
Con carácter subsidiario, estime su reivindicación de la antigüedad del elemento denominativo de la marca nacional anterior, concretamente el término «justing».
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos, basados: el primero, en la infracción y en la interpretación errónea del artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009; el segundo, en la vulneración de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (
DO L 289, p. 28
); y el tercero, en la notoriedad de la marca nacional anterior.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción y en la interpretación errónea del artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009
La demandante alega que la Sala de Recurso interpretó de modo restrictivo el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009. En efecto, considera que la Sala de Recurso interpretó esta disposición sin tener en cuenta el contexto en el que se inscribe, a saber, un sistema de protección de las marcas contra el riesgo de confusión con marcas idénticas o similares. A este respecto, sostiene que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta que el elemento denominativo «justing» de la marca comunitaria y el de la marca nacional anterior son idénticos, sin que esta afirmación pueda ser cuestionada por el hecho de que en ambas marcas se hayan utilizado caracteres tipográficos distintos. Además, afirma que la identidad de los productos amparados por las dos marcas controvertidas es absoluta y no fue cuestionada por la Sala de Recurso. Por último, por lo que respecta a los elementos figurativos de las marcas controvertidas, añade que sus diferencias deben ser contextualizadas en un «proceso de evolución gráfica» de la marca nacional anterior, lo que, en modo alguno, pone en tela de juicio la «unicidad de la marca», marca que, por tanto, sigue siendo idéntica.
La OAMI rechaza las alegaciones de la demandante.
El artículo 34, apartado 1, del Reglamento n
o
207/2009 dispone:
«El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para la marca comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.»
Para que se estime la reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior a los efectos de la solicitud de registro de la marca comunitaria se deben cumplir acumulativamente tres requisitos: la marca nacional anterior y la marca comunitaria solicitada deben ser idénticas; los productos o servicios de la marca comunitaria solicitada deben ser idénticos a los contemplados por la marca nacional anterior o deben hallarse incluidos en ella; el titular de las marcas controvertidas debe ser el mismo.
En el caso de autos, la identidad de los productos amparados por la marca comunitaria solicitada y la de los amparados por la marca nacional anterior no ha sido rebatida. Las partes tampoco discuten que las marcas controvertidas tienen el mismo titular.
Por lo que respecta a la identidad de las marcas, procede recordar que un signo es idéntico a una marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen esta marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion,
C-291/00, Rec. p. I-2799
, apartado 54).
El requisito de identidad del signo y de la marca debe ser objeto de una interpretación restrictiva por las consecuencias asociadas a tal identidad. En el presente asunto, con arreglo al artículo 34, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, el titular de la marca comunitaria cuya reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior haya sido estimada, podrá pretender seguir disfrutando, en caso de que renunciase a la marca anterior o la dejase extinguirse, de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.
Así pues, la Sala de Recurso realizó justificadamente una interpretación estricta del artículo 34, apartado 1, del Reglamento n
o
207/2009.
A este respecto, debe desestimarse la alegación formulada por la demandante de que la protección del artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009 debería extenderse a las marcas similares, al igual que la protección de las marcas contra el riesgo de confusión tiene también por objeto las marcas similares. En efecto, contrariamente a las disposiciones del Reglamento n
o
207/2009 relativas a la protección de las marcas contra el riesgo de confusión con marcas idénticas o similares, el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009 sólo se refiere a las marcas idénticas y no incluye ninguna disposición relativa a las marcas similares. Pues bien, el Tribunal General no puede modificar la letra del artículo 34 de dicho Reglamento permitiendo sustituir el requisito de identidad por el de similitud de las marcas.
Por tanto, en el caso de autos, debe comprobarse si la marca comunitaria solicitada y la marca nacional anterior son idénticas.
Ambas marcas figurativas están compuestas por un elemento denominativo, «justing», y por elementos figurativos. Debe observarse, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 12 de la resolución impugnada, que el elemento denominativo «justing» se reproduce con caracteres tipográficos distintos según las marcas. En la marca nacional anterior los caracteres empleados son caracteres de imprenta de tipo normal, mientras que en la marca comunitaria solicitada se emplearon caracteres góticos que confieren al término «justing» una característica gráfica y estilística precisa.
Además, los elementos figurativos de ambas marcas son distintos. En efecto, en la marca nacional anterior figuran, a ambos lados del elemento denominativo, los símbolos que representan a ambos sexos, mientras que en la marca comunitaria solicitada el elemento figurativo, colocado encima del elemento denominativo, representa un anillo rodeado de rayos que contiene la letra «j».
Así pues, debe concluirse que la Sala de Recurso consideró justificadamente que las marcas no eran idénticas y, por tanto, que no se podía estimar la reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior para la marca comunitaria solicitada.
A este respecto, la alegación de la demandante que tiene por objeto explicar las diferencias entre las marcas mediante un «proceso de evolución gráfica» no puede cuestionar esta conclusión. En efecto, las marcas sólo habrían podido ser consideradas idénticas si, según la jurisprudencia recordada en el apartado 16 anterior, las diferencias hubiesen sido tan insignificantes que habrían pasado desapercibidas a los ojos del consumidor, lo que no ocurre en el caso de autos, debido a que la representación gráfica de ambas marcas es muy distinta.
A la vista de cuanto antecede, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración de la Directiva 98/71
La demandante sostiene que, para determinar si dos marcas deben ser consideradas idénticas, hay que remitirse al artículo 4 de la Directiva 98/71, a tenor del cual «se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes». A su juicio, esto significa que dos marcas son idénticas cuando sus elementos esenciales, es decir, los que permiten al público identificarlas, son idénticos.
En opinión de la demandante, debe señalarse que, desde la perspectiva de un «posible riesgo de confusión» y renunciando a un «rigor superfluo», ambas marcas deben ser consideradas una única marca, habida cuenta de la identidad de los productos, del elemento denominativo y del titular, de la «antigüedad de hecho» y de la «mezcla y/o de la clara evolución de unos signos totalmente compatibles».
La OAMI rechaza las alegaciones de la demandante.
Antes de nada, ha de observarse que las disposiciones de la Directiva 98/71 no se aplican en el caso de autos, pues su objeto son los dibujos y modelos.
En cualquier caso, debe señalarse que el artículo 4 de la Directiva 98/71 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, contemplada en el apartado 16 anterior, dan una definición similar al concepto de identidad.
Por otra parte, las alegaciones de la demandante desarrolladas en este motivo retoman, en esencia, los mismos elementos que los formulados en el primer motivo. En efecto, la demandante trata de demostrar que las marcas controvertidas son idénticas en sus elementos esenciales, a saber, el elemento denominativo «justing», y que las diferencias sólo son el resultado de un «proceso de evolución gráfica» que el Tribunal General debe tomar en consideración para concluir que las marcas son idénticas.
Ha de subrayarse que la interpretación defendida por la demandante del concepto de identidad no es correcta, pues la reduce a los elementos esenciales de los signos en favor de su causa, omitiendo que sólo hay identidad de signos si sus diferencias son mínimas, lo que no ocurre en el caso de autos, pese a que los elementos denominativos de las marcas son los mismos. Por lo demás, basta con remitir a la apreciación hecha por este Tribunal en el examen del primer motivo.
Por lo que respecta a la alegación de la demandante basada en que todo desarrollo gráfico del logo de la marca se vería prohibido si el Tribunal General no admitiese que el mismo ha evolucionado, no puede prosperar. En efecto, no se trata, en el caso de autos, de cuestionar la posibilidad de que el titular de una marca la haga evolucionar gráficamente, sino de determinar si la demandante puede reivindicar la antigüedad de la marca nacional anterior. Pues bien, en esta materia, los criterios se establecieron con claridad en el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009 y deben ser objeto de una interpretación estricta, como se ha declarado en el apartado 18 anterior. En el caso de autos, no se cumple uno de los requisitos para reivindicar la antigüedad de la marca nacional anterior, previsto por el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009, a saber, la identidad de las marcas. Por tanto, la pretensión de la demandante no puede prosperar.
La demandante afirma que una interpretación contraria a la suya puede hacer inútil cualquier forma de protección, pues ésta permitiría que cualquiera pudiera registrar una marca idéntica con una mínima diferencia gráfica sosteniendo que la falta de coincidencia perfecta de los elementos gráficos es un motivo adecuado para considerar que la marca es distinta y original.
Esta alegación no es convincente en la medida en que los mecanismos de protección del Reglamento n
o
207/2009 permiten al titular de una marca obtener una protección frente a la marca de un tercero similar a la suya y en la medida en que, según una jurisprudencia consolidada, la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la semejanza entre las marcas y la similitud entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre las marcas, y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon,
C-39/97, Rec. p. I-5507
, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros),
T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409
, apartado 74].
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la notoriedad de la marca nacional anterior
La demandante sostiene que la «difusión» de la marca nacional anterior debería permitir que se la protegiera con independencia del registro que se haya hecho de la misma.
La demandante precisa que se reserva el derecho a actuar por la vía de una demanda de nulidad contra quien solicitó que se registrara la marca denominativa JUSTING, como marca internacional que designa la Unión Europea, el 11 de mayo de 2009, antes de su solicitud de marca comunitaria, pero después de la fecha de solicitud de su marca nacional anterior.
La OAMI rechaza las alegaciones de la demandante.
Debe observarse, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 13 de la resolución impugnada, que el hecho de que la demandante desee actuar contra quien solicitó que se registrara la marca denominativa JUSTING, como marca internacional que designa la Unión Europea, no es un criterio pertinente en un procedimiento de reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior.
Además, el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009 no establece ninguna relación entre la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior y la notoriedad de la misma.
Por tanto, procede desestimar el tercer motivo por inoperante.
Por otra parte, en cuanto a la pretensión de la demandante de que se estime parcialmente su reivindicación de la antigüedad para el elemento denominativo «justing» de la marca nacional anterior, debe señalarse que el artículo 34 del Reglamento n
o
207/2009 no prevé la posibilidad de alegar la antigüedad de una parte de la marca nacional anterior. Pues bien, como se ha indicado anteriormente, el artículo 34 de dicho Reglamento es objeto de una interpretación estricta y, por tanto, el Tribunal General no puede estimar tal pretensión.
Al no haber sido acogido ninguno de los motivos formulados por la demandante en apoyo de las pretensiones de anulación y de las pretensiones de modificación, procede desestimar íntegramente el recurso.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la Sra. Tiantian Shang.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de enero de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.