CELEX: 62014TJ0083
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido da marca nominativa ARTHUR & ASTON
Marca nacional figurativa anterior Arthur
Não utilização séria de uma marca
Artigo 15.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009
Forma que difere em elementos que alteram o caráter distintivo

Antecedentes do litígio
Em 10 de novembro de 2010, a interveniente, a Arthur e Aston SAS, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO L 78, p. 1
).
A marca cujo registo foi requerido é o sinal nominativo ARTHUR & ASTON.
Os produtos para os quais foi pedido o registo estão abrangidos pela classe 25 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e modificado, e correspondem à descrição seguinte: «Calçado; calçado de desporto; calçado de praia; sandálias; botas; botinas; tamancos (calçado); alpercatas; sapatos».
O pedido de marca comunitária foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias n.
o
10/2011, de 17 de janeiro de 2011.
Em 14 de abril de 2011, a recorrente, a LTJ Diffusion, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos já referidos no n.
o
3.
A oposição tinha por fundamento a marca figurativa francesa anterior registada sob o número 17731, a seguir reproduzida:
A marca anterior invocada em apoio da oposição tinha sido registada em França, em 16 de junho de 1983 e renovada em 11 de abril de 2003 para os seguintes produtos da classe 25: «Artigos têxteis, de pronto a vestir e por medida incluindo botas, sapatos e pantufas». A recorrente apresentou, a este respeito, diversos meios de prova que foram examinados pela Divisão de Oposição.
O fundamento invocado para a oposição foi o referido no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009.
Tendo a interveniente requerido a apresentação da prova de utilização séria da marca anterior, nos termos do artigo 42.
o
, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.
o
207/2009, a recorrente apresentou apenas a prova da utilização séria do sinal a seguir reproduzido:
Em 27 de agosto de 2011, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na totalidade, porque a recorrente não tinha feito prova da utilização séria da marca anterior sob a sua forma registada (a seguir «marca anterior sob a sua forma registada»), na aceção do artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009.
Em 23 de outubro de 2012, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.
o
207/2009, recurso da decisão da Divisão de Oposição.
Por decisão de 2 de dezembro de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. À semelhança da Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso declarou que o sinal reproduzido no n.
o
9 já referido (a seguir «sinal utilizado»), diferia da forma da marca anterior sob a sua forma registada, de modo a alterar o seu caráter distintivo. Assim, concluiu que não ficou provada, em conformidade com o artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, a utilização da marca anterior invocada em apoio da oposição.
Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
Anular a decisão impugnada;
—
Remeter o processo à formação competente do IHMI, para decisão de mérito da oposição, no caso de o Tribunal Geral considerar não ter competência para decidir sobre o processo.
O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
Negar provimento ao recurso;
—
Condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
A recorrente invoca um fundamento único de recurso, baseado na violação do artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009. Sustenta que a Câmara de Recurso apreciou erradamente esta disposição.
Nos termos do artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, a prova da utilização séria de uma marca comunitária compreende também a prova da utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual esta foi registada.
Embora este artigo se refira unicamente à utilização da marca comunitária, deve aplicar‑se por analogia à utilização de uma marca nacional, na medida em que o artigo 42.
o
, n.
o
3, de Regulamento n.
o
207/2009 prevê que o seu n.
o
2 se aplica às marcas nacionais anteriores previstas no artigo 8.
o
, n.
o
2, alínea a), do referido regulamento, «entendendo‑se que a utilização na [União] é substituída pela utilização no Estado‑Membro onde a marca nacional anterior é protegida» [acórdão de 14 de julho de 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/IHMI — Viavita (VIAVITA),
T‑204/12
,
EU:T:2014:646
, n.
o
24].
O artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, que, ao evitar a exigência de uma conformidade estrita entre a forma usada no comércio e a forma sob a qual a marca foi registada, tem por objetivo permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, na sua exploração comercial, variações que, sem alterarem o caráter distintivo, permitem uma melhor adaptação às exigências da comercialização e da promoção dos produtos ou dos serviços em causa. De acordo com esse objetivo, o âmbito de aplicação material da disposição deve ser limitado às situações em que o sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca para designar os produtos ou os serviços para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual essa mesma marca é comercialmente explorada. Em situações semelhantes, quando o sinal utilizado no comércio difere da forma sob a qual foi registado unicamente em elementos insignificantes, de modo a os dois sinais poderem ser considerados globalmente equivalentes, a obrigação de utilização da marca registada pode ser cumprida fazendo a prova da utilização do sinal que constitui a forma com que essa marca é utilizada no comércio [acórdãos de 10 de junho de 2010, Atlas Transport/IHMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT),
T‑482/08
,
EU:T:2010:229
, n.
o
30; de 21 de junho de 2012, Fruit of the Loom/IHMI — Blueshore Management (FRUIT),
T‑514/10
,
EU:T:2012:316
, n.
o
28, e de 12 de março de 2014, Borrajo Canelo/IHMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA),
T‑381/12
,
EU:T:2014:119
, n.
o
26].
No caso presente, é pacífico que no período relevante entre 17 de janeiro de 2006 e 16 de janeiro de 2011, apenas a utilização séria do sinal foi provada no processo no IHMI. Por conseguinte, há que examinar se a Câmara de Recurso concluiu corretamente que esse sinal tinha diferenças em relação à marca anterior sob a sua forma registada, alterando o caráter distintivo desta.
A este propósito, importa recordar que o caráter distintivo de uma marca na aceção do Regulamento n.
o
207/2009 significa que essa marca é adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir esse produto dos das outras empresas (v. acórdão de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o.,
C‑252/12
, Colet.,
EU:C:2013:497
, n.
o
22 e jurisprudência aí referida).
A marca anterior na sua forma registada, representa o nome próprio Arthur na forma de uma assinatura manuscrita, a negro em fundo branco, colocada de forma oblíqua e compactada, com as letras representadas numa escrita muito apertada. A primeira letra da referida marca sobressai por estar escrita em maiúsculas e apoiada num ponto entre os traços oblíquos do «A». Se bem que o elemento nominativo «arthur» constitua o elemento dominante da marca anterior na sua forma registada, o caráter distintivo desta provém não só desse elemento nominativo, mas também da sua representação gráfica, que, ainda que secundária não é, nem insignificante, nem banal.
Tal como a Câmara de Recurso observa acertadamente no n.
o
27 da decisão impugnada, o sinal utilizado apresenta diferenças significativas em relação à marca anterior sob a sua forma registada. Embora o sinal utilizado reproduza o elemento nominativo «arthur», os carateres utilizados para representar as letras que constituem este elemento nominativo são carateres de imprensa maiúsculos brancos, com uma ligeira estilização, em fundo negro e dispostos horizontalmente. Por outro lado, o sinal utilizado coloca a palavra «arthur» numa moldura retangular a negro inserido ele próprio numa fina moldura de cor branca.
Essas diferenças são suscetíveis de alterar, na ótica do consumidor médio francês que é visado pelos produtos da classe 25, o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. Com efeito, o elemento gráfico da referida marca, constituído por uma assinatura estilizada, desaparece completamente do sinal utilizado e é substituído por um elemento gráfico radicalmente diferente, bem clássico, simétrico e estático, enquanto, como o IHMI salienta acertadamente, a marca anterior sob a sua forma registada capta a atenção para a assimetria e o dinamismo conferidos pelo movimento das letras, da esquerda para a direita. As diferenças entre a marca e o sinal já referidos não são insignificantes e estes não podem ser considerados globalmente equivalentes, na aceção da jurisprudência referida no n.
o
18.
Tendo em conta que o grafismo especial da palavra «arthur» contribui, com a referida palavra, para o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada e que se encontra radicalmente alterado no sinal utilizado, há que confirmar a decisão da Câmara de Recurso segundo a qual as diferenças entre a marca e o sinal em causa são tais que o caráter distintivo da primeira se encontra alterado.
Esta conclusão não é posta em causa pela argumentação da recorrente.
Em primeiro lugar, há que rejeitar, por falta de base factual, a alegação da recorrente de que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre uma eventual alteração do caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada e não procedeu, a esse respeito, a uma análise concreta dessa marca e do sinal utilizado. Com efeito, basta reportarmo‑nos aos n.
os
26 a 30 e 34 a 36 da decisão recorrida para verificar que a Câmara de Recurso procedeu a uma análise concreta e pormenorizada da marca e do sinal já referidos para, no seu n.
o
40, chegar à conclusão de que o sinal utilizado difere da marca anterior sob a sua forma registada de um modo que altera o caráter distintivo desta.
Improcede também a alegação da recorrente de que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o caráter distintivo próprio do elemento gráfico da marca anterior sob a sua forma registada nem sobre a questão de saber se a utilização de uma nova apresentação da escrita, qualificada pela própria Câmara de Recurso de «bastante clássica», podia, só por si, levar a uma alteração do caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada.
A este respeito, há que realçar que, no n.
o
34 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que os elementos figurativos da marca anterior sob a sua forma registada não podiam ser considerados insignificantes. No n.
o
35 da decisão impugnada, prosseguiu especificando que a palavra «arthur» não era representada em carateres perfeitamente habituais e banais e lembrando que a marca anterior em que se baseava a oposição não estava registada como uma marca nominativa, mas sim como uma marca figurativa. Por fim, no n.
o
36 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que o sinal utilizado produzia no consumidor uma impressão bem diferente da deixada pela marca anterior sob a sua forma registada, na medida em que não reproduzia nenhum dos elementos figurativos desta última e era constituída por outros elementos figurativos, designadamente, os carateres de imprensa rigorosamente estilizados.
Resulta, assim dos n.
os
34 a 36 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso, contrariamente às alegações da recorrente, examinou o caráter distintivo próprio dos elementos figurativos da marca anterior sob a sua forma registada e concluiu que esses elementos não eram habituais nem banais. Por isso, considerou, implícita mas necessariamente, que esses elementos figurativos contribuíam para o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. Resulta também dos números já referidos da decisão impugnada, em especial do n.
o
36 da mesma, que a Câmara de Recurso considerou que a alteração do caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada resultava do desaparecimento, no sinal utilizado, dos elementos figurativos já referidos e da sua substituição por outros mais banais e menos estilizados.
Em segundo lugar, a recorrente sustentou que o elemento nominativo «arthur» constituía o único elemento distintivo e dominante da marca anterior sob a sua forma registada, sendo o grafismo que caracteriza esse elemento nominativo banal e secundário. Portanto, segundo a recorrente, uma correta aplicação do artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, deveria ter levado a Câmara de Recurso a considerar que o sinal utilizado, que reproduz na íntegra esse elemento nominativo distintivo e dominante, sem acrescentar nenhum outro elemento nominativo nem qualquer elemento gráfico distintivo com uma apresentação diferente perfeitamente banal e secundário, não altera o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada.
Em apoio da argumentação de que o elemento nominativo «arthur» constituía o único elemento distintivo e dominante da marca anterior sob a sua forma registada, a recorrente alegou que numerosas decisões dos órgãos jurisdicionais, quer franceses quer da União, tinham decidido nesse sentido. A recorrente invocou, em especial, o acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (
T‑346/04
, Colet.,
EU:T:2005:420
), relativamente à oposição que tinha deduzido, baseada na marca anterior sob a sua forma registada contra o pedido de registo, enquanto marca comunitária, do sinal nominativo ARTHUR ET FELICIE. A recorrente também invocou o acórdão da cour d’appel de Paris de 11 de maio de 2005 proferido no quadro de uma ação de contrafação que tinha intentado contra a utilização da marca nominativa ARTHUR ET FELICIE.
Além disso, a recorrente censurou a Câmara de Recurso por ter considerado não pertinente o acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.
o
31 já referido (
EU:T:2005:420
), e as decisões das instâncias nacionais por si invocadas no procedimento administrativo. Ao contestar a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual eram irrelevantes as considerações apresentadas no acórdão e nas decisões já referidas, uma vez que tinham sido feitas no âmbito de um exame quanto ao risco de confusão e não no âmbito do exame quanto à natureza da utilização da marca anterior sob a sua forma registada (n.
os
32 e 38 da decisão impugnada), a recorrente sustenta, em substância, que a análise do caráter distintivo da referida marca devia ser a mesma no contexto do artigo 8.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, relativo ao risco de confusão, e do artigo 15.
o
do referido regulamento, relativo à utilização da marca registada.
Em resposta à argumentação da recorrente já apresentada n.
os
30 a 32, há que lembrar antes de mais que, como resulta do n.
o
21 já referido, o elemento nominativo «arthur» constitui o elemento dominante da marca anterior sob a sua forma registada, no sentido de que domina a impressão de conjunto produzida por essa marca. A apresentação gráfica deste elemento nominativo reveste um aspeto secundário, mas não insignificante, nessa impressão de conjunto.
Assim sendo, importa salientar que não basta que o elemento dominante da marca anterior sob a sua forma registada seja retomado no sinal utilizado, como ocorre no caso presente tratando‑se do elemento nominativo «arthur» para que se reconheça que este sinal não altera o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. O exame da alteração do caráter distintivo consiste na comparação da marca anterior sob a sua forma registada com o sinal utilizado com o objetivo de examinar se esta marca e este sinal diferem ou não em elementos insignificantes e se estes podem ser considerados globalmente equivalentes (acórdãos ATLAS TRANSPORT, n.
o
18,
supra
,
EU:T:2010:229
; FRUIT, n.
o
18,
supra
,
EU:T:2012:316
, e PALMA MULATA, n.
o
18,
supra
,
EU:T:2014:119
). Tal como se concluiu, as considerações da Câmara de Recurso a este propósito não estão feridas de erro.
Por conseguinte, no caso da alegação da recorrente de que o elemento nominativo «arthur» constitui o único elemento distintivo da marca anterior sob a sua forma registada, essa alegação é errada pelas razões expostas nos já referidos n.
os
21 a 24, na medida em que o caráter distintivo desta marca resulta não só desse elemento nominativo, mas também da apresentação gráfica do referido elemento, que não é insignificante e banal.
Em suma, a alegação da recorrente anteriormente mencionada não é corroborada pelo acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.
o
31 já referido (
EU:T:2005:420
). Neste acórdão, o Tribunal Geral não concluiu de modo algum que o elemento nominativo «arthur» constituía o único elemento distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. No âmbito da comparação dos sinais controvertidos no processo na origem do acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.
o
31 já referido (
EU:T:2005:420
), e mais exatamente no n.
o
46, constatou apenas, como no caso presente (v. n.
o
21 já referido), o caráter predominante desse elemento nominativo e o caráter secundário dos elementos figurativos.
Por fim, quanto à referência da recorrente ao acórdão da cour d’appel de Paris de 11 de maio de 2005 (v. n.
o
31 já referido) e a outras decisões das instâncias nacionais, também invocadas no IHMI, há que observar que nem esse acórdão nem essas decisões são suscetíveis de pôr em causa a conclusão do Tribunal Geral no n.
o
24 já referido, na medida em que não se concluiu de modo algum que o elemento gráfico da marca anterior sob a sua forma registada era insignificante e que não contribuía, com o elemento nominativo «arthur», para o caráter distintivo dessa marca. Pelo contrário, esse elemento gráfico, com a forma de uma assinatura manuscrita era qualificado de «especial». Era assim que, designadamente, a cour d’appel de Paris, no seu acórdão já referido, tinha descrito a marca anterior sob a sua forma registada como «apresentada com um grafismo especial sob a forma de assinatura manuscrita, aliada a uma forma ascendente, com um ponto na letra A». De todo o modo, há que recordar que o regime comunitário das marcas é autónomo e que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso é apreciada unicamente à luz do Regulamento n.
o
207/2009, de modo que o IHMI ou, em sede de recurso, o Tribunal Geral não está obrigado a alcançar resultados idênticos aos obtidos pelas administrações ou pelos órgãos jurisdicionais nacionais em situação semelhante [v., nesse sentido, acórdãos de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi‑Werke/IHMI,
C‑173/04 P
, Colet.,
EU:C:2006:20
, n.
o
49, e de 23 de janeiro de 2014, Coppenrath‑Verlag/IHMI — Sembella (Rebella),
T‑551/12
,
EU:T:2014:30
, n.
o
61 e jurisprudência aí referida].
Com base nas considerações que constam dos n.
os
33 a 37 já referidos, e sem necessidade de decidir do mérito da alegação da recorrente de que a análise do caráter distintivo da marca sob a sua forma registada devia ser a mesma no âmbito dos artigos 8.° e 15.° do Regulamento n.
o
207/209 (v. n.
o
32 já referido), há que rejeitar a argumentação da recorrente segundo a qual o elemento nominativo «arthur» constitui o único elemento distintivo e dominante da marca anterior sob a sua forma registada. Por conseguinte, há que julgar improcedente a restante argumentação da recorrente que se baseia nessa premissa errada (v. n.
o
30 já referido).
Em terceiro lugar, há que julgar improcedente o argumento da recorrente de que a solução acolhida na decisão controvertida é contrária à solução da Segunda Secção da Câmara de Recurso do IHMI de 4 de outubro de 2013 (processo R 737/2013‑2). Basta observar que os quadros factuais em que se inscrevem essas duas decisões são diferentes, na medida em que a relação entre a forma da marca anterior sob a sua forma registada e a forma do sinal utilizado como definida na decisão impugnada difere da relação entre a forma da marca anterior e a do sinal utilizado como definida na já referida decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 4 de outubro de 2013. Por outro lado, há que recordar que o IHMI é chamado a decidir em função das circunstâncias de cada caso e não está vinculado pelas decisões anteriores tomadas noutros processos. Com efeito, a legalidade das decisões da Câmara de Recurso deve ser apreciada unicamente à luz do Regulamento n.
o
207/2009 e não com base numa prática decisória que lhe é anterior. Além disso, no âmbito da sua fiscalização da legalidade, o Tribunal Geral não está vinculado por uma prática decisória do IHMI (v. acórdão PALMA MULATA, n.
o
18,
supra
,
EU:T:2014:119
, n.
o
43 e jurisprudência aí referida).
Com base nestas considerações, há que julgar improcedente o fundamento de anulação baseado na violação do artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), de Regulamento n.
o
207/2009. Daqui resulta que deve ser negado provimento ao recurso na íntegra.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 134.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, nos termos do pedido do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)
decide:

1)
É negado provimento ao recurso.

2)
A LTJ Diffusion é condenada nas despesas.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de dezembro de 2015.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: francês.