CELEX: 62009CJ0235
Własność intelektualna
Wspólnotowy znak towarowy
Rozporządzenie (WE) nr 40/94
Artykuł 98 ust. 1
Zakaz działań stanowiących naruszenie orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych
Zakres terytorialny
Środki przymusu mogące towarzyszyć takiemu zakazowi
Skutki wywoływane na terytorium innych państw członkowskich niż państwo sądu rozpatrującego sprawę

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94
z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między DHL Express France SAS (zwaną dalej „DHL Express France”), która wstąpiła
w prawa DHL International SA (zwanej dalej „DHL International”) a Chronopost SA (zwaną dalej „Chronopost”) dotyczącego używania
francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING, którego właścicielem jest Chronopost, zakazu używania tego znaku
i środków przymusu towarzyszących temu zakazowi.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 40/94
Zgodnie z motywami drugim, piętnastym i szesnastym rozporządzenia nr 40/94:
„działanie Wspólnoty wydaje się niezbędne dla osiągnięcia wymienionych celów Wspólnoty; działanie takie polega na ustanowieniu
przepisów wspólnotowych dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania
wspólnotowe znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty;
tak wyrażona zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego znaku ma zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie
nie stanowi inaczej;
[…]
orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty,
jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)] oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie naruszony;
przepisy zawarte w Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
[podpisanej dnia 27 września 1968 r. (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), »zmienionej konwencjami o przystąpieniu do tej konwencji
państw przystępujących do Wspólnot Europejskich« (zwanej dalej »konwencją brukselską«)], mają zastosowanie do wszystkich czynności
prawnych odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, z wyjątkiem wypadków, w których niniejsze rozporządzenie przewiduje
odstępstwo od tych przepisów;
należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone
w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe; w tym celu, jeżeli powództwa wnoszone są
w tym samym państwie członkowskim, sposób, w jaki zostają one rozstrzygnięte, jest sprawą należącą do krajowych przepisów
proceduralnych, których niniejsze rozporządzenie nie narusza, natomiast gdy powództwa te są wnoszone w różnych państwach członkowskich,
właściwe wydaje się stosowanie przepisów wyżej wymienionej konwencji brukselskiej w sprawie zawisłości sporu i powództw powiązanych”.
Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:
„Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany,
zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku,
a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie
nie stanowi inaczej”.
Artykuł 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”, przewiduje:
„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)      oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy
znak towarowy jest zarejestrowany;
b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności
lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
c)      oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne
do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku
gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego
charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [gdy używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby
czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na
ich szkodę]”.
Artykuł 14 tego rozporządzenia brzmi następująco:
„1.      Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie
wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami
tytułu X.
[…]
3.      Mające zastosowanie przepisy proceduralne ustala się zgodnie z przepisami tytułu X”.
Tytuł X rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych
znaków towarowych”, obejmuje art. 90–104.
Zgodnie z art. 90 tego rozporządzenia, dotyczącym stosowania konwencji brukselskiej:
„1.      Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, postanowienia [konwencji brukselskiej] stosują się do postępowań odnoszących
się do wspólnotowych znaków towarowych oraz zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych, jak również do postępowań odnoszących
się do jednoczesnych i kolejnych powództw na podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.
2.      W przypadku postępowań w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 92:
a)      art. 2, 4, art. 5 ust. 1, 3, 4 i 5 oraz art. 24 [konwencji brukselskiej] nie stosuje się;
b)      art. 17 i 18 tej konwencji stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 93 ust. 4 niniejszego rozporządzenia;
c)      postanowienia tytułu II tej konwencji, które stosuje się do osób zamieszkałych w państwie członkowskim, stosuje się także
do osób, które nie mają miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, ale które mają tam swoje przedsiębiorstwo”.
Artykuł 91 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych”, stanowi:
„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających
jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami w sprawach wspólnotowych znaków towarowych«, które pełnią funkcje
powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.
Zgodnie z art. 92 omawianego rozporządzenia, zatytułowanego „Jurysdykcja w sprawach naruszenia i ważności”:
„Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:
a)      w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku
powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego;
b)      w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;
[…]”.
Artykuł 93 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Jurysdykcja międzynarodowa”, przewiduje:
1.      Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, jak również wszelkich przepisów [konwencji brukselskiej] mających zastosowanie
na mocy art. 90, postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 92 toczą się przed sądami tego państwa
członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym
z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.
2.      Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa w żadnym z państw członkowskich, postępowania takie
toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym miejsce zamieszkania/siedzibę ma powód, a jeżeli nie ma on miejsca
zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.
3.      Jeżeli ani pozwany, ani powód nie mają takiego miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa, wówczas postępowanie toczy
się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę [OHIM].
4.      Bez względu na przepisy ust. 1, 2 i 3:
a)      artykuł 17 [konwencji brukselskiej] stosuje się, w przypadku gdy strony postanowią, że właściwość ma inny sąd w sprawach wspólnotowych
znaków towarowych;
b)      artykuł 18 tej konwencji stosuje się, w przypadku gdy pozwany stawi się przed innym sądem w sprawach wspólnotowych znaków
towarowych.
5.      Postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 92, z wyjątkiem powództw o stwierdzenie braku naruszenia
wspólnotowego znaku towarowego, mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie
lub wystąpiła groźba naruszenia […]”.
Artykuł 94 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Zakres jurysdykcji”, stanowi:
„1.      Sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość wynika z art. 93 ust. 1–4, ma właściwość w sprawach, których
przedmiotem są:
–        czynności naruszenia lub groźba naruszenia na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich;
–        czynności w rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie dokonane na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich.
2.      Sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość wynika z art. 93 ust. 5, ma właściwość wyłącznie w sprawach,
których przedmiotem są czynności dokonane lub groźba ich dokonania na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd
ma swoją siedzibę”.
Artykuł 97 cytowanego rozporządzenia, zatytułowany „Prawo właściwe”, brzmi następująco:
„1.      Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.
2.      We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje
przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.
3.      Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne
odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym
ma swoją siedzibę”.
Artykuł 98 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Sankcje”, stanowi:
„1.      W przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba
naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą
pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również
takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
2.      We wszystkich pozostałych przypadkach sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje prawo obowiązujące w państwie
członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa prywatnego międzynarodowego”.

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001
Zgodnie ze swym art. 68 ust. 1 rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1) zastąpiło w stosunkach pomiędzy
państwami członkowskimi konwencję brukselską. Rozdział III tego rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące uznawania i wykonywania
tych orzeczeń.
Artykuł 33 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że „[o]rzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych
państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania”.
Artykuł 38 ust. 1 cytowanego rozporządzenia określa:
„Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne będą wykonywane w innym państwie członkowskim,
jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego”.
Artykuł 49 wspomnianego rozporządzenia brzmi następująco:
„Orzeczenia zagraniczne nakazujące płatność okresowej kary pieniężnej są wykonalne w państwie członkowskim wykonania tylko
wówczas, jeżeli wysokość kary pieniężnej została ostatecznie określona przez sądy państwa członkowskiego pochodzenia”.

Dyrektywa 2004/48/WE
Artykuł 3 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności
intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45), opatrzony tytułem „Obowiązki ogólne”, stanowi:
„1.      Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw
własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane
czy kosztowne ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.
2.      Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób,
aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Spółka Chronopost jest właścicielem francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie „WEBSHIPPING”.
Wspólnotowy znak towarowy, zgłoszony w październiku 2000 r., został zarejestrowany w dniu 7 maja 2003 r. między innymi dla
usług z zakresu logistyki i przekazywania danych, telekomunikacji, transportu kołowego, dostarczania korespondencji, gazet
i paczek oraz zarządzania łańcuchem dostaw przesyłek ekspresowych.
Z akt sprawy wynika, że stwierdziwszy, iż jeden z jej głównych konkurentów, mianowicie DHL International, używa oznaczeń „WEB
SHIPPING”, „Web Shipping” czy „Webshipping” do określania usług zarządzania łańcuchem dostaw przesyłek ekspresowych dostępnych
online, Chronopost pozwała tę spółkę w dniu 8 września 2004 r. do tribunal de grande instance de Paris (Francja) jako sądu
w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w rozumieniu art. 91 rozporządzenia nr 40/94, w szczególności o naruszenie praw
do wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING. Wyrokiem tego sądu z dnia 15 marca 2006 r. stwierdzono naruszenie przez DHL
Express France, która wstąpiła w prawa DHL International, praw do francuskiego znaku towarowego WEBSHIPPING, którego właścicielem
jest Chronopost, jednak nie orzeczono w przedmiocie naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego.
Zgodnie z postanowieniem odsyłającym wyrokiem z dnia 9 listopada 2007 r. cour d’appel de Paris, orzekając jako sąd w sprawach
wspólnotowych znaków towarowych drugiej instancji w przedmiocie wniesionej przez Chronopost apelacji od przywołanego wyroku,
zakazał, pod groźbą okresowej kary pieniężnej, dalszego używania przez DHL Express France oznaczeń „WEBSHIPPING” i „WEB SHIPPING”
do określania usług zarządzania łańcuchem dostaw przesyłek ekspresowych dostępnych online. Sąd ten zakwalifikował owo używanie
jako naruszenie praw do francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING.
Skarga kasacyjna wniesiona od tego wyroku przez DHL Express France została oddalona postanowieniem odsyłającym.
Jednakże w ramach tego samego postępowania przed Cour de cassation Chronopost wniosła odwołanie wzajemne, w którym utrzymuje,
że wyrok z dnia 9 listopada 2007 r. narusza art. 1 i 98 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ zakazanie kontynuowania działań
stanowiących naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING pod groźbą okresowej kary pieniężnej orzeczone
przez cour d’appel de Paris nie rozciąga się na całość Unii Europejskiej.
Zdaniem Cour de cassation z uzasadnienia wspomnianego wyroku cour d’appel de Paris wyraźnie wynika, że choć nie ustosunkował
się on wprost do żądania rozciągnięcia orzeczonego przez ten sąd zakazu dalszego naruszania pod groźbą okresowej kary pieniężnej
na całość terytorium Unii, ów zakaz należy rozumieć jako dotyczący wyłącznie terytorium Francji.
W tych okolicznościach Cour de cassation, powziąwszy wątpliwość w przedmiocie wykładni art. 98 rozporządzenia nr 40/94, zdecydował
się zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)      Czy art. 98 rozporządzenia [nr 40/94] należy interpretować w ten sposób, że zakaz wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych
znaków towarowych jest skuteczny ipso iure na całym terytorium [Unii]?
2)      W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie – czy sąd ten może w szczególności rozszerzyć ten zakaz na
terytorium innych państw, w których dopuszczono się naruszeń prawa do znaku lub występuje groźba naruszenia?
3)      W jednym lub w drugim przypadku – czy środki przymusu, których zastosowanie na podstawie swego prawa krajowego orzekł sąd
w związku z wydanym zakazem, stosuje się na terytorium państw członkowskich, w których ten zakaz jest skuteczny?
4)      W przeciwnym wypadku – czy sąd może orzec zastosowanie takiego środka przymusu, podobnego lub odmiennego od tego, jaki przyjmuje
na mocy własnego prawa krajowego, stosując prawo krajowe państw, w których zakaz ten jest skuteczny?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

Rozważania wstępne
Artykuł 98 rozporządzenia nr 40/94 dotyczy, jak to wynika z jego tytułu, sankcji za naruszenia praw do wspólnotowych znaków
towarowych.
Artykuł 98 ust. 1 zdanie pierwsze tego rozporządzenia przewiduje, że w przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych
stwierdzi naruszenie lub istnienie groźby naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego, wydaje postanowienie zakazujące
kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego.
Artykuł 98 ust. 1 zdanie drugie stanowi, że sąd ten stosuje, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, środki,
których celem jest zapewnienie przestrzegania tego zakazu.
Zgodnie z art. 98 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje ponadto „prawo
obowiązujące w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa
prywatnego międzynarodowego”.
Z pierwszych słów art. 98 ust. 2 czytanych w związku z tytułem tego artykułu, a także z poszczególnych wersji językowych tego
przepisu, w szczególności z wersji niemieckiej („in Bezug auf alle anderen Fragen”), francuskiej („par ailleurs”), hiszpańskiej
(„por otra parte”), włoskiej („negli altri casi”) i angielskiej („in all other respects”), wynika, że ten ustęp nie odnosi
się do środków przymusu, o których mowa w art. 98 ust. 1, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu kontynuowania
działań stanowiących naruszenie.
Zważywszy że pytania postawione przez sąd krajowy nawiązują wyłącznie do zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie
lub stwarzających groźbę naruszenia oraz do środków przymusu mających na celu zapewnienie przestrzegania tego zakazu, należy
uznać, że pytania te dotyczą wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie pytania pierwszego
W pytaniu pierwszym sąd krajowy zastanawia się, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób,
że zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego,
wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, jest skuteczny ipso iure na całym terytorium Unii.
Należy zauważyć, że terytorialny zakres obowiązywania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających
groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest wyznaczony
zarówno przez terytorialną właściwość sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych orzekającego taki zakaz, jak i przez
terytorialny zakres przysługującego właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego prawa wyłącznego, które zostało naruszone
lub może zostać naruszone, który to zakres wynika z rozporządzenia nr 40/94.
Jeżeli chodzi z jednej strony o terytorialną właściwość sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, na wstępie należy
wskazać, że na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 40/94 naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego podlegają
prawu krajowemu właściwemu w przypadkach naruszeń krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X, zatytułowanego
„Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych” i obejmującego art. 90–104
tego rozporządzenia.
Zgodnie z art. 92 lit. a) wspomnianego rozporządzenia Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość
w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku
powództw dotyczących istnienia groźby naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego.
W niniejszym wypadku z przedłożonych Trybunałowi przez Chronopost uwag na piśmie wynika, że postępowanie przed sądem w sprawach
wspólnotowych znaków towarowych zostało wszczęte na podstawie art. 93 ust. 1–4 rozporządzenia nr 40/94. Zgodnie z tymi uwagami
żądanie przerwania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia nie zostało oparte na art. 93 ust. 5
tego rozporządzenia.
Na podstawie art. 93 ust. 1–4 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 94 ust. 1 tego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych
znaków towarowych ustanowiony zgodnie z art. 91 tego rozporządzenia w celu ochrony praw przyznanych przez wspólnotowy znak
towarowy jest właściwy między innymi w sprawach, których przedmiotem są naruszenia popełnione lub grożące na terytorium któregokolwiek
z państw członkowskich.
W rezultacie sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych taki jak ten, przed którym toczy się postępowanie główne, jest
właściwy do rozpoznania sprawy, której przedmiotem są naruszenia popełnione lub grożące na terytorium jednego lub kilku z państw
członkowskich, a nawet wszystkich tych państw. A zatem jego właściwość może rozciągać się na całe terytorium Unii.
Z drugiej strony wyłączne prawo właściciela wspólnotowego znaku towarowego przyznane mu na mocy rozporządzenia nr  40/94 rozciąga
się co do zasady na całość terytorium Unii, na którym wspólnotowe znaki towarowe cieszą się jednolitą ochroną i wywołują jednakowe
skutki.
Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołując te
same skutki w całej Unii, może on być przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie
praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Zasadę
tę stosuje się, jeżeli owo rozporządzenie nie stanowi inaczej.
Co więcej, z motywu drugiego rozporządzenia nr 40/94 wynika, że celem tego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnotowego
systemu znaków towarowych, które będą się cieszyć jednolitą ochroną i wywoływać jednakowe skutki na całym terytorium Unii.
Jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego można także wywieść z motywów piętnastego i szesnastego cytowanego rozporządzenia.
Zgodnie z nimi z jednej strony konieczne jest, by orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia prawa do wspólnotowego znaku
towarowego były skuteczne na całym terytorium Unii, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony
sądów i OHIM oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie naruszony, a z drugiej
strony należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w następstwie powództw dotyczących tych samych stron i wnoszonych dla tych
samych czynów w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe.
Ponadto Trybunał orzekł już w pkt 60 wyroku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C‑316/05 Nokia, Zb.Orz. s. I‑12083, że celem
art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest zapewnienie na całym terytorium Unii jednolitej ochrony przed naruszeniami praw
do wspólnotowych znaków towarowych.
W celu zapewnienia tej jednolitej ochrony zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia
orzeczony przez właściwy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych musi zatem co do zasady rozciągać się na całość terytorium
Unii.
W przeciwnym przypadku bowiem, gdyby terytorialny zakres obowiązywania tego zakazu ograniczał się do terytorium państwa członkowskiego,
w odniesieniu do którego sąd stwierdził naruszenie lub groźbę naruszenia, lub do terytorium państw członkowskich stanowiących
podstawę takiego stwierdzenia, istniałoby niebezpieczeństwo, że podmiot dopuszczający się naruszenia zacznie wykorzystywać
dane oznaczenie w państwie członkowskim, w stosunku do którego zakaz nie obowiązuje. Dodatkowo nowe postępowania sądowe, które
byłby zmuszony wszcząć właściciel wspólnotowego znaku towarowego, zwiększyłyby, proporcjonalnie do ich liczby, ryzyko wydania
sprzecznych orzeczeń w przedmiocie danego wspólnotowego znaku towarowego, zwłaszcza ze względu na mającą charakter faktyczny
ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Taka konsekwencja jest sprzeczna zarówno z przyświecającym rozporządzeniu nr 40/94
celem przyznania wspólnotowym znakom towarowym jednolitej ochrony, jak i z jednolitym charakterem tych znaków, do którego
nawiązano w pkt 40–42 niniejszego wyroku.
Terytorialny zakres obowiązywania zakazu może niemniej w niektórych wypadkach zostać ograniczony. Prawo wyłączne przewidziane
w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych
interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. W rezultacie
wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa
lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych
od C‑236/08 do C‑238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I‑2417, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).
Wynika stąd, na co zwróciła uwagę Komisja Europejska, że przysługujące właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego prawo
wyłączne i w konsekwencji terytorialny zakres tego prawa nie mogą wykraczać poza to, co właściciel może uczynić na podstawie
tego prawa w celu zapewnienia ochrony należącemu do niego znakowi towarowemu, co oznacza zakazanie jedynie używania mogącego
negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje. Działania lub przyszłe działania pozwanego, czyli osoby dopuszczającej
się bezprawnego używania wspólnotowego znaku towarowego, które nie wpływają w sposób negatywny na funkcje pełnione przez ten
znak, nie mogą w rezultacie być przedmiotem zakazu.
A zatem, jeżeli sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, do którego wystąpiono w takich okolicznościach jak te będące
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, stwierdzi, że działania stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia
prawa do wspólnotowego znaku towarowego ograniczają się do jednego tylko państwa członkowskiego lub do określonej części terytorium
Unii, w szczególności z tego względu, że wnoszący o wydanie zakazu ograniczył terytorialny zakres swego powództwa w ramach
korzystania ze swobody określenia zakresu wniesionego przez siebie pozwu lub że pozwany dostarczył dowód, iż używanie danego
oznaczenia nie wpływa lub nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak, choćby ze względów językowych, to powinien
on ograniczyć terytorialny zakres orzeczonego przez siebie zakazu.
Wreszcie należy uściślić, że terytorialny zakres zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę
naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego może rozciągać się na całe terytorium Unii. Z kolei na podstawie art. 90
rozporządzenia nr 40/94, który dotyczy stosowania konwencji brukselskiej, w związku z art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001
państwa członkowskie są w zasadzie zobowiązane uznać i wykonać orzeczenie sądowe, przez co takiemu orzeczeniu nadany zostaje
skutek transgraniczny.
W rezultacie odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć: art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten
sposób, że zakres zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego
znaku towarowego orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość znajduje podstawę w art. 93
ust. 1–4 i art. 94 ust. 1 tego rozporządzenia, rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii.

W przedmiocie pytania drugiego
Ze względu na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby rozpatrywać drugiego z pytań postawionych sąd krajowy.

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego
W pytaniach trzecim i czwartym, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 98
ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara
pieniężna, orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia
przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia
może wywoływać skutki w państwach członkowskich innych niż państwo, w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwa rozciąga
się terytorialny zakres takiego zakazu. Sąd krajowy zastanawia się, czy gdyby na to pytanie należało udzielić odpowiedzi przeczącej,
sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowym może orzec taki środek, podobny lub odmienny od tego, jaki przyjmuje na mocy
własnego prawa krajowego, poprzez zastosowanie prawa krajowego państwa członkowskiego, na którego terytorium rozciąga się
zakres wspomnianego zakazu.
W tym zakresie należy, po pierwsze, przypomnieć, że jeżeli chodzi o prawo właściwe dla stosowania środków przymusu, Trybunał
orzekł już, że sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych ma obowiązek zastosować – spośród środków przewidzianych prawem
państwa członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę – te środki, których celem jest zapewnienie przestrzegania wydanego
zakazu (ww. wyrok w sprawie Nokia, pkt 49).
Po drugie, należy zauważyć, że środki przymusu orzeczone przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie
prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę, będą w stanie odpowiadać celowi, który przyświecał
ich orzeczeniu, czyli zagwarantowaniu przestrzegania zakazu, tak aby na terytorium Unii zapewnić skuteczną ochronę prawa przyznanego
przez wspólnotowy znak towarowy przed ryzykiem naruszenia (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Nokia, pkt 60) tylko wtedy, gdy
wywołują skutki na tym samym terytorium co samo orzeczenie sądowe ustanawiające zakaz.
W postępowaniu przed sądem krajowym orzeczonemu przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zakazowi towarzyszyła
okresowa kara pieniężna nałożona przez ten sąd na podstawie prawa krajowego. Aby mogła ona wywierać skutki na terytorium innego
państwa członkowskiego niż to, w którym ma siedzibę sąd, który zastosował ten środek przymusu, sąd tego innego państwa członkowskiego,
do którego wpłynie właściwy wniosek, musi go – zgodnie z postanowieniami rozdziału III rozporządzenia nr 44/2001 – uznać i opatrzyć
klauzulą wykonalności stosownie do norm i procedur przewidzianych przez prawo krajowe tego ostatniego państwa.
W przypadku gdy prawo krajowe państwa członkowskiego wezwanego do uznania i wykonania orzeczenia sądu w sprawach wspólnotowych
znaków towarowych nie przewiduje żadnego środka przymusu analogicznego do orzeczonego przez sąd, który wydał zakaz kontynuowania
działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia i opatrzył ten zakaz tego rodzaju środkiem, aby zapewnić
jego przestrzeganie, sąd rozpatrujący sprawę w wezwanym państwie członkowskim jest zobowiązany, jak wskazał rzecznik generalny
w pkt 67 swojej opinii, zrealizować cel przyświecający temu środkowi, odwołując się do właściwych przepisów własnego prawa
krajowego, które w porównywalny sposób będą w stanie zapewnić przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.
Ów obowiązek realizacji celu przyświecającego danemu środkowi stanowi bowiem przedłużenie obowiązku ciążącego na sądach w sprawach
wspólnotowych znaków towarowych, polegającego na zastosowaniu środków przymusu w razie wydania orzeczenia zakazującego kontynuowania
działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do znaku towarowego. W przypadku braku powiązanych
w ten sposób ze sobą obowiązków taki zakaz, nie będąc połączony z zastosowaniem środków mających zapewnić jego przestrzeganie,
byłby w znacznej mierze pozbawiony skutku odstraszającego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Nokia, pkt 58, 60).
W tym zakresie należy przypomnieć, że na sądach państw krajowych spoczywa obowiązek, w myśl zasady lojalnej współpracy wyrażonej
w art. 4 ust. 3 akapit drugi TUE, zapewnienia ochrony sądowej praw podmiotowych wywodzonych z prawa Unii (zob. podobnie wyrok
z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C‑432/05 Unibet, Zb.Orz. s. I‑2271, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo). Na mocy
tego samego postanowienia państwa członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania
zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji Unii. W szczególności na podstawie art. 3 dyrektywy 2004/48 państwa
członkowskie są zobowiązane przewidzieć określone tą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do zapewnienia
przestrzegania praw własności intelektualnej, o których mowa w tej dyrektywie, w tym między innymi praw do znaków towarowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy owe środki, procedury i środki naprawcze winny być również skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające, a ponadto stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem
i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem.
W świetle powyższego odpowiedź na pytania trzecie i czwarte winna brzmieć: art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94
należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara pieniężna, orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych
znaków towarowych na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania
działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wywołuje skutki w państwach członkowskich innych niż państwo,
w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwa rozciąga się terytorialny zakres takiego zakazu, pod warunkiem spełnienia
przesłanek określonych w rozdziale III rozporządzenia nr 44/2001, odnoszących się do uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych.
Jeżeli prawo krajowe jednego z tych innych państw członkowskich nie przewiduje żadnego środka przymusu analogicznego do orzeczonego
przez wspomniany sąd, cel, jakiemu służy taki środek, winien zostać osiągnięty przez właściwy sąd tego państwa członkowskiego
poprzez odwołanie się do właściwych przepisów własnego prawa krajowego, które w porównywalny sposób będą w stanie zapewnić
przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.

W przedmiocie kosztów
Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej
przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi,
inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:
1)
Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r., należy interpretować w ten sposób, że zakres zakazu kontynuowania
działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego orzeczony przez
sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość znajduje podstawę w art. 93 ust. 1–4 i art. 94 ust. 1 tego
rozporządzenia, rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii.
2)
Artykuł 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem nr 3288/94, należy interpretować w ten
sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara pieniężna, orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych
na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania działań
stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wywołuje skutki w państwach członkowskich innych niż państwo,
w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwa rozciąga się terytorialny zakres takiego zakazu, pod warunkiem spełnienia
przesłanek określonych w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, odnoszących się do uznawania i wykonywania
orzeczeń sądowych. Jeżeli prawo krajowe jednego z tych innych państw członkowskich nie przewiduje żadnego środka przymusu
analogicznego do orzeczonego przez wspomniany sąd, cel, jakiemu służy taki środek, winien zostać osiągnięty przez właściwy
sąd tego państwa członkowskiego poprzez odwołanie się do właściwych przepisów własnego prawa krajowego, które w porównywalny
sposób będą w stanie zapewnić przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.
Podpisy
*
Język postępowania: francuski.