CELEX: 62013TJ0611
Marchio comunitario
Procedimento di dichiarazione di nullità
Registrazione internazionale che designa la Comunità europea
Marchio figurativo HOT
Impedimenti assoluti alla registrazione
Assenza di carattere descrittivo
Carattere distintivo
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009
Ricorso incidentale dinanzi alla commissione di ricorso
Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96
Ricorso incidentale dinanzi al Tribunale
Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991

Fatti
L’interveniente, Effect Management & Holding GmbH, è titolare della registrazione internazionale che designa la Comunità europea, ottenuta presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) il 13 agosto 2009, per il seguente segno figurativo:
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha ricevuto notifica di tale registrazione il 12 novembre 2009 e, con decisione del 26 novembre 2010, ne ha ammesso la tutela nel territorio dell’Unione per i prodotti rientranti nelle classi 3 e 5, ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione:
—
classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, olii per massaggi, gel, creme per il viso»;
—
classe 5: «Prodotti igienici per scopi medici; prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico); lubrificanti per uso farmaceutico».
Il 6 aprile 2011, la ricorrente, Australian Gold LLC, ha richiesto la dichiarazione di nullità del marchio controverso ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
).
Con decisione del 10 agosto 2012, la divisione di annullamento dell’UAMI ha parzialmente accolto tale domanda e ha dichiarato la nullità del marchio controverso per i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi; profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, olii per massaggi, gel, creme per il viso», rientranti nella classe 3, e per i «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico); lubrificanti per uso farmaceutico», rientranti nella classe 5.
Il 10 ottobre 2012, l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento, nei limiti in cui essa aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità. Nel suo controricorso, depositato il 20 febbraio 2013, la ricorrente ha proposto un ricorso incidentale avverso la decisione della divisione di annullamento, nella parte in cui tale decisione le era sfavorevole.
Con decisione del 10 settembre 2013 (in prosieguo la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento, nella parte in cui quest’ultima aveva dichiarato la nullità del marchio controverso per i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi; profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» e per i «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)». Essa ha ritenuto infatti che l’elemento denominativo «hot» di tale marchio non fosse descrittivo e fosse distintivo per i prodotti considerati (punti da 13 a 42 della decisione impugnata). Avendo confermato le valutazioni della divisione di annullamento relative agli «olii per massaggi, gel» e ai «lubrificanti per uso farmaceutico», essa ha inoltre riformato tale decisione, dichiarando la nullità di tale marchio per i soli prodotti «olii per massaggi, gel» rientranti nella classe 3 e «lubrificanti per uso farmaceutico» che rientrano nella classe 5 (punto 47 della decisione impugnata). Essa ha inoltre ritenuto che le osservazioni contenenti il summenzionato ricorso incidentale, depositate dalla ricorrente in risposta al ricorso dell’interveniente, fossero state presentate tardivamente e non le ha esaminate (punti da 44 a 46 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui ha annullato la decisione della divisione di annullamento e non ha esaminato la fondatezza del suo ricorso incidentale;
—
respingere il ricorso proposto dall’interveniente avverso la decisione della divisione di annullamento;
—
condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
confermare la decisione impugnata, nei limiti in cui ha annullato la decisione della divisione di annullamento;
—
riformare la decisione impugnata, nei limiti in cui ha dichiarato la nullità del marchio controverso per gli «olii per massaggi, gel» e per i «lubrificanti per uso farmaceutico»;
—
confermare la decisione della divisione di annullamento, nei limiti in cui ha respinto la domanda di nullità per i «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere» e i «prodotti igienici per scopi medici»;
—
condannare la ricorrente alle spese.
Come l’interveniente ha confermato all’udienza nella sua risposta ad un quesito posto dal Tribunale, di cui è dato atto nel verbale d’udienza, il primo e il terzo capo delle sue conclusioni sono diretti al rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.
In diritto
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva in sostanza tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione del suo diritto ad essere sentita ai sensi dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, il secondo, sull’inosservanza dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’UAMI (
GU L 28, pag. 11
), come modificato, e il terzo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Dal canto suo, l’interveniente, nel chiedere al Tribunale di riformare la decisione impugnata, si è avvalsa della possibilità, accordatale dall’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, di formulare, nel controricorso, conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisone della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso. La ricorrente e l’UAMI non si sono avvalsi della possibilità, offerta loro dall’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, di presentare una memoria il cui oggetto si limiti a replicare alle conclusioni presentate per la prima volta nel controricorso dell’interveniente e si sono espressi sulla domanda dell’interveniente durante l’udienza conformemente al principio del contraddittorio. In ossequio a tale principio, l’interveniente ha parimenti avuto occasione di presentare all’udienza i propri argomenti in risposta alle affermazioni della ricorrente e dell’UAMI.
A sostegno della sua domanda presentata in forza dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’interveniente deduce un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo saranno esaminati congiuntamente a quelli dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo terzo motivo.
Sul motivo, dedotto dalla ricorrente, relativo alla violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009
La ricorrente sostiene che la Commissione di ricorso ha erroneamente respinto, in quanto tardive, le sue osservazioni presentate in risposta al ricorso proposto dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, poiché tali osservazioni contenevano argomenti diretti a contestare il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso e altresì una decisione del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) che suffragava tali argomenti, la commissione di ricorso statuendo sul ricorso senza prendere in considerazione detti argomenti e tale elemento di prova avrebbe violato l’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.
Occorre considerare che, come ammette peraltro l’UAMI nel suo controricorso, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che le osservazioni della ricorrente fossero state depositate tardivamente.
La ricorrente ha, infatti, ricevuto la lettera dell’UAMI che le comunicava il ricorso proposto dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso il 20 dicembre 2012. In tale lettera le era indicato dall’UAMI che essa disponeva di un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni circa tale ricorso. Pertanto, a norma del combinato disposto delle regole 65, paragrafo 1, e 70, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU L 303, pag. 1
), come modificato, tale termine di due mesi scadeva il 20 febbraio 2013, e non il19 febbraio 2013, come ha ritenuto la commissione di ricorso nella decisione impugnata (punto 45). Poiché le osservazioni della ricorrente sono state depositate il 20 febbraio 2013, la commissione di ricorso non poteva respingerle in quanto tardive. Quest’ultima ha, quindi, statuito sul ricorso proposto dall’interveniente senza prendere in considerazione le osservazioni della ricorrente, in violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.
L’UAMI sostiene tuttavia che nel caso di specie tale irregolarità è stata senza conseguenze, poiché la commissione di ricorso non avrebbe accolto l’argomento della ricorrente se essa ne avesse esaminato la fondatezza.
Dalla giurisprudenza relativa all’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 risulta effettivamente che il mancato rispetto di tale disposizione – la cui finalità è quella di tutelare i diritti della difesa, prevedendo che le decisioni dell’UAMI «devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni» – può viziare il procedimento amministrativo soltanto se risulti dimostrato che tale procedimento sarebbe potuto giungere ad un diverso risultato in assenza della sua violazione [v. sentenza del 12 maggio 2009, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), T‑410/07, Racc.,
EU:T:2009:153
, punto 32 e giurisprudenza citata].
Nel caso di specie, non è dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe potuto adottare una soluzione differente se avesse preso in considerazione gli argomenti e l’elemento di prova contenuti nelle osservazioni della ricorrente in riposta al ricorso proposto dinanzi alla commissione stessa.
Infatti, da un lato, nelle sue osservazioni, la ricorrente si è limitata a rinviare ai suoi argomenti presentati dinanzi alla divisione di annullamento e a riprendere alcuni passaggi della decisione di tale divisione. Pertanto, dal momento che la commissione di ricorso è tenuta a basare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti hanno presentato nel procedimento dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado [v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2006, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Racc.,
EU:T:2006:197
, punti da 56 a 58 e giurisprudenza ivi citata], non si può ritenere che la commissione di ricorso non abbia preso in considerazione un argomento, sollevato dalla ricorrente nelle sue osservazioni, che avrebbe potuto condurla ad adottare una soluzione diversa.
D’altro lato, come emerge da una giurisprudenza costante, l’UAMI, anche se può prendere in considerazione le decisioni intervenute a livello degli Stati membri, non è da esse vincolato [v., sentenza del 21 marzo 2013, Event/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11,
EU:T:2013:147
, punto 58 e giurisprudenza citata]. La commissione di ricorso ha potuto, quindi, senza incorrere in errore, considerare al punto 42 della decisione impugnata, di non essere tenuta a prendere in considerazione le decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali (v. punti da 60 a 65 in prosieguo). Pertanto, non si può ritenere che la commissione di ricorso, ove avesse ritenuto ricevibili la decisione del Bundespatentgericht allegata alle osservazioni della ricorrente e gli estratti di tale decisione ripresi nelle menzionate osservazioni, sarebbe stata indotta ad adottare nelle circostanze del caso di specie una soluzione diversa [v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Tuzzi fashion/UAMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑535/08,
EU:T:2012:495
, punto 91].
Il motivo relativo alla violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 deve, di conseguenza, essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 dedotto dalla ricorrente
La ricorrente sostiene che l’erroneo rigetto, in quanto tardive, delle sue osservazioni, presentate in risposta al ricorso proposto dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso, viola del pari l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, dal momento che tali osservazioni contenevano un ricorso incidentale diretto all’annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento il quale non è stato esaminato dalla commissione di ricorso.
Occorre ricordare, a tale riguardo, che la commissione di ricorso ha, erroneamente, respinto come tardive le osservazioni della ricorrente (v. punti 15 e 16 supra).
Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, «[n]ei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso».
La commissione di ricorso ha, quindi, violato l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, omettendo di esaminare la domanda di annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento contenuta nelle osservazioni della ricorrente. Il motivo vertente sulla violazione di tale disposizione deve, pertanto, essere accolto.
Sui motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dedotti dalla ricorrente e dall’interveniente
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha analizzato i diversi significati della parola «hot» con riferimento ai «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi; profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» e ai «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)», tra cui segnatamente la temperatura elevata, il gusto speziato o la connotazione eccitante, e ne ha dedotto che il marchio controverso era privo di carattere descrittivo rispetto a tali prodotti (punti da 15 a 34 della decisione impugnata). Nei limiti in cui gli «olii per massaggi, gel» e i «lubrificanti per uso farmaceutico» sono applicati a caldo o producono un effetto di riscaldamento, essa ha ritenuto invece che tale marchio fosse descrittivo nei loro confronti (punto 17 della decisione impugnata). Essa ha considerato poi che, ad eccezione dei prodotti per i quali essa presenta un carattere descrittivo, vale a dire gli «olii per massaggi, gel» e i «lubrificanti per uso farmaceutico», per gli altri prodotti tale marchio disponeva di un carattere distintivo, dal momento che, nonostante la sua vaga connotazione positiva, la concisione del segno impedirebbe al consumatore di confonderlo con uno slogan pubblicitario (punti da 36 a 41 della decisione impugnata). Essa ha infine ricordato il carattere non vincolante delle decisioni delle autorità nazionali che si siano parimenti pronunciate sul medesimo marchio (punti 10 e 42 della decisione impugnata).
La ricorrente e l’interveniente non contestano il fatto che il riquadro rettangolare che circonda la parola «hot» così come la rappresentazione grafica di tale parola non siano stati presi in considerazione e che, quindi, l’esame del carattere descrittivo e del carattere distintivo del marchio controverso sia stato effettuato sulla base del solo termine «hot» (punto 13 della decisione impugnata). Esse non contestano neppure il fatto che tale esame doveva essere effettuato alla luce dell’elenco dei prodotti come descritti in francese, lingua della registrazione internazionale (punto 10 della decisione impugnata).
Al contrario, la ricorrente e l’interveniente a sostegno del suo ricorso incidentale contestano le valutazioni della commissione di ricorso, relative al carattere descrittivo e al carattere distintivo del marchio controverso, che sono a loro rispettivamente sfavorevoli. La ricorrente critica parimenti il fatto che non siano state prese in considerazione le decisioni delle autorità nazionali relative a questo stesso marchio.
Sulle censure relative al carattere descrittivo del marchio controverso
La ricorrente, contrariamente a quanto ha ritenuto la commissione di ricorso, sostiene che dai principi applicabili alla valutazione del carattere descrittivo dei marchi emerge che un marchio composto dal termine «hot» è descrittivo del complesso dei «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi; profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» e dei «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)». Infatti, il termine «hot», in quanto indicazione della temperatura dei suddetti prodotti o delle loro temperature di utilizzo, costituirebbe un’indicazione che potrebbe essere utilizzata per tutti i prodotti di cui si tratta. Secondo la ricorrente, gli altri significati di «hot», tra cui segnatamente «alla moda», «attraente», «sexy», costituiscono del pari un altro possibile uso di tale parola per i prodotti considerati.
Dal canto suo, l’interveniente contesta la valutazione della commissione di ricorso circa il carattere descrittivo del marchio controverso in relazione agli «olii per massaggi, gel» (classe 3) e ai «lubrificanti per uso farmaceutico» (classe 5). Essa sostiene che, se i lubrificanti per uso farmaceutico producessero una sensazione di bruciore o un effetto di riscaldamento, essi verrebbero meno alle loro finalità, che i gel che producono effetti di riscaldamento rientrano nella classe 5 e non nella classe 3 e, infine, che la sensazione di calore durante i massaggi deriva dalla frizione delle mani e non dall’olio per massaggi.
Occorre ricordare, a tale riguardo, che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
Secondo la giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osta a che, per effetto della loro registrazione come marchi, i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati a una sola impresa. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wringley, C‑191/01 P, Racc.,
EU:C:2003:579
, punto 31; del 27 febbraio 2002, Ellos/UAMI (ELLOS), T‑219/00, Racc.,
EU:T:2002:44
, punto 27, e del 2 maggio 2012, Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED), T‑435/11,
EU:T:2012:210
, punto 14].
Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa (sentenze UAMI/Wrigley, punto 33 supra,
EU:C:2003:579
, punto 30, e UniversalPHOLED, punto 33 supra,
EU:T:2012:210
, punto 15).
Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza UniversalPHOLED, punto 33 supra,
EU:T:2012:210
, punto 16 e giurisprudenza citata).
Infine, occorre rammentare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione del pubblico cui ci si rivolge e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati [v. sentenza del 7 giugno 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UAMI (MunichFinancial Services), T‑316/03, Racc.,
EU:T:2005:201
, punto 26 e giurisprudenza citata].
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento per la percezione del carattere descrittivo del segno richiesto fosse il consumatore anglofono (punto 14 della decisione impugnata). Tale definizione del pubblico pertinente, che non è stata contestata dalla ricorrente e dall’interveniente, deve essere accolta.
– Sull’assenza di carattere descrittivo del marchio controverso per gli «olii per massaggi, gel» e i «lubrificanti per uso farmaceutico» dedotta dall’interveniente
Gli argomenti avanzati dall’interveniente a sostegno dell’assenza di carattere descrittivo del marchio controverso per gli «olii per massaggi, gel» e i «lubrificanti per uso farmaceutico» devono essere respinti.
È ben vero che, come sostiene correttamente l’interveniente, il termine «hot», in quanto evoca una temperatura elevata, non designa le condizioni termiche di utilizzo dei suddetti prodotti. Tali prodotti, infatti, possono essere utilizzati tanto a temperature elevate quanto a temperature poco elevate, come peraltro riconosce sostanzialmente la commissione di ricorso nell’indicare, nella decisione impugnata, che «tali prodotti possono essere stesi anche ad alta temperatura». La commissione di ricorso, pertanto, ha erroneamente considerato al punto 17 della decisione impugnata che «hot» descrivesse, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la circostanza che tali prodotti erano stesi mentre erano caldi.
Occorre invece considerare, al pari della commissione di ricorso e contrariamente a quanto sostiene l’interveniente, che il termine «hot» designa gli effetti provocati dagli «olii per massaggi, gel» e dai «lubrificanti per uso farmaceutico». Infatti, tali prodotti hanno tutti vocazione, che abbiano o meno uno scopo medico, ad essere stesi sulla pelle con dei movimenti più o meno ripetuti che creano una sensazione di calore. A tale riguardo è irrilevante la circostanza, addotta dall’interveniente, secondo cui tale riscaldamento sarebbe provocato dalla frizione delle mani sulla pelle e non dai prodotti in quanto tali, poiché tali frizioni si producono necessariamente al momento dell’applicazione di tali prodotti.
La commissione di ricorso ha, pertanto, correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il marchio controverso fosse descrittivo degli «olii per massaggi, gel» e dei «lubrificanti per uso farmaceutico».
– Sulla contraddittorietà della decisione impugnata dedotta dalla ricorrente
La ricorrente deduce che la commissione di ricorso non poteva, senza cadere in contraddizione, riconoscere il carattere descrittivo del marchio controverso per gli «olii per massaggi, gel» ed escluderlo per «profumi, oli essenziali, cosmetici».
Tale censura, che addebita in sostanza alla commissione di ricorso di non aver tratto le conseguenze che il riconoscimento del carattere descrittivo del marchio controverso per gli «olii per massaggi, gel» comporta per la valutazione del suo carattere descrittivo per i «profumi, oli essenziali, cosmetici», deve essere accolta.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma parimenti alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata dal richiedente il marchio [sentenza del 7 giugno 2001, DKV/UAMI (EuroHealth), T‑359/99, Racc.,
EU:T:2001:151
, punto 33, e del 15 settembre 2009, Wella/UAMI (TAME IT), T‑471/07, Racc.,
EU:T:2009:328
, punto 18].
Orbene, nel caso di specie, occorre considerare che la ricorrente ha affermato correttamente, al pari, peraltro, dell’UAMI nel suo controricorso, che gli «olii per massaggi, gel» erano compresi nelle categorie più generali «profumi, oli essenziali, cosmetici», come dimostra il termine «segnatamente» che li unisce [v., in analogia, trattandosi dell’espressione «in particolare», sentenze dell’8 giugno 2005, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), T‑315/03, Racc.,
EU:T:2005:211
, punti 3 e 64, e del 12 novembre 2008, Scil proteins/UAMI – Indena (affilene), T‑87/07,
EU:T:2008:487
, punti 38 e 39].
Occorre precisare, a tale riguardo, contrariamente a quanto sostiene l’interveniente, che il termine «segnatamente» non si riferisce unicamente ai cosmetici. Infatti, da un lato, nell’elenco dei prodotti per i quali è stata ammessa la tutela del marchio controverso, i prodotti «profumi», «oli essenziali» e «cosmetici» sono separati da virgole e disgiunti dagli altri prodotti dell’elenco da un punto e virgola (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2014, LouisVuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P,
EU:C:2014:324
, punti 96 e 97). Dall’altro lato, esistono dei legami diretti e concreti tra queste tre categorie di prodotti, poiché i profumi come gli oli essenziali possono essere qualificati come «cosmetici», giacché i prodotti cosmetici sono generalmente definiti come quelli che sono destinati ad essere messi a contatto con le parti esterne del corpo umano per curarle e abbellirle.
Per ragioni identiche a quelle esposte al precedente punto 46, l’argomento dedotto per le prima volta durante l’udienza dall’UAMI, secondo il quale gli «olii per massaggi» e i «gel» non rientrano nelle categorie generali «profumi, oli essenziali, cosmetici», deve essere respinto, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità. In particolare, gli «olii per massaggi» come i «gel», menzionati senza ulteriore precisazione, possono essere considerati come destinati per la cura o la bellezza del corpo.
La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore non traendo le conseguenze che il riconoscimento del carattere descrittivo del marchio controverso per gli «olii per massaggi, gel» comporta ai fini della valutazione del suo carattere descrittivo per i «profumi, oli essenziali, cosmetici» e le altre categorie di prodotti citati a titolo illustrativo di tali categorie generali di prodotti. Si deve quindi considerare che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso il carattere descrittivo di tale marchio per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso», senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti della ricorrente relativi al carattere descrittivo di tale marchio per tali prodotti.
– Sul carattere descrittivo del marchio controverso per i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi» e per i «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)» dedotto dalla ricorrente
Relativamente, anzitutto, all’indicazione, mediante il termine «hot», di una temperatura elevata, non si può considerare, come sostiene la ricorrente, che il termine «hot» designi la temperatura elevata dei «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi» e dei «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)». Detti prodotti, infatti, che mirano al trattamento della biancheria e alla cura e all’alimentazione delle persone, non hanno, per natura, una temperatura elevata. Al contrario, come sottolinea correttamente l’UAMI, per taluni di essi, quali i saponi, una temperatura del genere rischia persino di alterarli.
Il termine «hot» non designa neppure la temperatura di utilizzo dei prodotti considerati. Pur se, infatti, alcuni dei suddetti prodotti possono essere utilizzati ad una temperatura elevata, ad esempio i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato», o i «prodotti per integrare l’alimentazione», tale metodo di utilizzo non caratterizza tali prodotti, i quali possono essere parimenti utilizzati a temperature poco elevate. Il fatto di essere adatti a temperature poco elevate è anzi, come fa valere correttamente l’interveniente, particolarmente apprezzato dai consumatori per le sostanze per il bucato.
Per quanto riguarda, poi, gli altri significati del termine «hot», occorre tener conto del fatto che il solo argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione relativa al carattere descrittivo dei prodotti interessati per effetto degli altri significati del termine «hot», che sono l’espressione «alla moda» e i termini «attraente» o «sexy», deve essere respinto. Il fatto, per di più ipotetico, che i prodotti considerati siano commercializzati in sex-shop non rientra nell’ambito dell’esame del carattere descrittivo di un segno se il luogo di commercializzazione non è stato specificato nella lista dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione di un segno. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, gli impedimenti assoluti alla registrazione sono valutati con riferimento alla designazione dei prodotti o dei servizi che compare nella domanda di registrazione (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑24/05 P, Racc.,
EU:C:2006:421
, punto 23). Occorre aggiungere, in ogni caso, che la connotazione positiva dei significati summenzionati del termine «hot» emerge più dall’evocazione vaga e indiretta che dalla designazione diretta e immediata di una qualità o di una caratteristica dei prodotti interessati. [v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2002, Dart Industries/UAMI (UltraPlus), T‑360/00, Racc.,
EU:T:2002:244
, punti 27 e 28].
Gli argomenti della ricorrente relativi al carattere descrittivo del marchio controverso devono dunque essere respinti per i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi» e per i «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)».
Sulle censure relative al carattere distintivo del marchio controverso
La ricorrente adduce che, quand’anche la parola «hot» non fosse descrittiva dei «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi; profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» e dei «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)», essa costituirebbe unicamente un «annuncio allettante» privo di qualsiasi funzione d’indicazione d’origine e sarebbe, pertanto, privo di carattere distintivo.
L’interveniente sostiene, quanto ad essa, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio controverso non fosse distintivo per gli «olii per massaggi, gel» e i «lubrificanti per uso farmaceutico».
Occorre ricordare, anzitutto, che, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, è sufficiente che si applichi uno degli impedimenti assoluti alla registrazione che vi sono enumerati perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [v. sentenza del 12 gennaio 2005, Wieland‑Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), da T‑367/02 a T‑369/02, Racc.,
EU:T:2005:3
, punto 45 e giurisprudenza citata]. Poiché la commissione di ricorso ha correttamente considerato che il marchio controverso era descrittivo degli «olii per massaggi, gel» e dei «lubrificanti per uso farmaceutico» (v. punto 41 supra) e non ha erroneamente dedotto da tale carattere descrittivo il carattere del pari descrittivo di tale marchio per i «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» (v. punto 48 supra), gli argomenti dedotti dalla ricorrente e dall’interveniente vertenti sul carattere distintivo o meno di tale marchio alla luce di detti prodotti devono essere respinti in quanto inconferenti.
Poiché devono essere respinti tutti gli argomenti avanzati dall’interveniente a sostegno della sua domanda presentata in forza dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 (v. parimenti precedente punto 38), tale domanda deve essere respinta.
Occorre ricordare, poi, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo ai prodotti per i quali il marchio controverso non è descrittivo, vale a dire per i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; saponi» e i «prodotti per integrare l’alimentazione (per uso medico)», la giurisprudenza costante secondo la quale il mero fatto che un marchio sia percepito dal pubblico interessato come una formula promozionale e che, alla luce del suo carattere elogiativo, esso potrebbe in via di principio essere utilizzato da altre imprese non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo. Infatti, la connotazione elogiativa di un marchio non esclude che quest’ultimo sia comunque idoneo a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati, potendo un marchio siffatto essere contemporaneamente percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi (v. sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C‑311/11 P, Racc.,
EU:C:2012:460
, punti 29 e 30 e giurisprudenza citata).
Pertanto, l’affermazione della ricorrente vertente sul carattere in sostanza promozionale della parola «hot» non è sufficiente da sola a rimettere in discussione la constatazione della commissione di ricorso circa il carattere distintivo del marchio controverso. È necessario oltre a ciò dimostrare che tale termine costituisce esclusivamente una formula promozionale. Orbene, la ricorrente stessa ha ammesso, segnatamente nell’ambito del suo argomento relativo al carattere descrittivo del marchio controverso, che il termine «hot» aveva molteplici significati, quali «caldo» o «speziato», che non presentano un carattere promozionale. La ricorrente non ha quindi dimostrato che il termine «hot», al pari delle altre parole che essa ha citato a sostegno del proprio argomento (quali i termini «super» o «best»), costituiva esclusivamente uno slogan pubblicitario che è d’ostacolo al riconoscimento del suo carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, Racc.,
EU:C:2010:29
, punto 47).
Sulla censura relativa alla mancata considerazione delle decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali
La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere preso in considerazione le decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali, in particolare le decisioni del Bundespatentgericht del 9 ottobre 2012 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 19 febbraio 2014 che hanno escluso il riconoscimento della tutela al marchio controverso.
Secondo giurisprudenza costante, il regime dei marchi comunitari è un sistema autonomo, costituto da un complesso di regole e che persegue obiettivi che sono ad esso specifici e la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la possibilità di registrare un segno come marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente. L’UAMI e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono quindi vincolati, anche se possono prenderle in considerazione, da decisioni emanate a livello degli Stati membri, ciò vale anche nel caso in cui dette decisioni siano state adottate in applicazione di una legislazione nazionale armonizzata in forza della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU L 299, pag. 25
) (v., la giurisprudenza citata al punto 21 supra). Occorre aggiungere che nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 obbliga l’UAMI o, su ricorso, il Tribunale a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni nazionali in una situazione analoga (v. sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, Racc.,
EU:C:2006:20
, punto 49 e giurisprudenza citata).
Secondo il considerando 6 del regolamento n. 207/2009, infatti, il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri. È pertanto possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali, sociali ed economiche, un marchio che non è protetto in uno Stato membro lo sia in un altro Stato membro o a livello dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, Racc.,
EU:C:2007:635
, punti da 57 a 59 e giurisprudenza citata).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
), come modificato, e dell’articolo 109 del regolamento n. 207/2009 non inficiano in alcun modo tale constatazione. Infatti, come risulta segnatamente, dal considerando 15 del regolamento n. 44/2001 citato dalla ricorrente, tale regolamento ha l’unico scopo di evitare che in due Stati membri siano rese decisioni giudiziarie fra loro incompatibili e non si applica all’UAMI. Inoltre, l’articolo 109 del regolamento n. 207/2009 è diretto ad evitare che azioni per contraffazione proposte dinanzi ai giudici nazionali, basate una su di un marchio comunitario e l’altra su di un marchio nazionale, diano luogo a decisioni in contraddizione tra loro. Come fa valere correttamente l’interveniente, esso attiene ai soli effetti e non alle condizioni di protezione di tali marchi.
La constatazione di cui sopra non è rimessa in discussione dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che dispone che gli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati al paragrafo 1 sono applicabili anche se esistono soltanto per una parte dell’Unione. Il rifiuto di registrazione nazionale è fondato, infatti, su disposizioni nazionali applicate secondo una procedura nazionale in un contesto nazionale (v. punto 61 supra) e non equivale, pertanto, al riconoscimento dell’esistenza in uno Stato di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi del regolamento n. 207/2009.
Nel caso di specie non è pertinente neppure la sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, Racc.,
EU:C:2011:139
, punti da 73 a 77), citata dalla ricorrente, poiché essa riguarda l’obbligo per l’UAMI di prendere in considerazione le proprie decisioni adottate su domande simili relative a marchi comunitari.
Di conseguenza, anche se è auspicabile che l’UAMI prenda in considerazione le decisioni delle autorità nazionali relative ai marchi identici a quelli sui quali esso deve pronunciarsi e viceversa, l’UAMI non è tuttavia tenuto a prendere in considerazione tali decisioni, comprese quelle che si pronunciano su marchi identici, e, nell’ipotesi in cui le prenda in considerazione, esso non è vincolato da tali decisioni.
Così, nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità, contestata dall’UAMI, della decisione del Bundesgerichtshof comunicata con lettera successiva al ricorso, occorre respingere la censura della ricorrente vertente sul fatto che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione le decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali relative al marchio controverso.
Emerge da quanto precede che la decisione impugnata deve essere annullata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire circa la domanda della ricorrente relativa ai «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere», rientranti nella classe 3, e ai «prodotti igienici per scopi medici», rientranti nella classe 5 (v. punto 26 supra), nella parte in cui essa ha annullato e riformato la decisione della divisione di annullamento per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» rientranti nella classe 3 (v. punti 48 supra).
Occorre inoltre, riformando la decisione impugnata, respingere il ricorso proposto dall’interveniente contro la decisione della divisione di annullamento per quanto riguarda «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» [v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2013, Fon Wireless/UAMI – nfon (nfon), T‑283/11,
EU:T:2013:41
, punto 83], conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente con il secondo capo delle sue conclusioni. Il Tribunale dispone, infatti, del potere di riformare la decisione impugnata su tale punto, in quanto la commissione di ricorso si è pronunciata riguardo al carattere descrittivo del marchio controverso per i prodotti considerati e ha ritenuto erroneamente, così come risulta dai precedenti punti da 43 a 48, che esso non fosse descrittivo per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso» (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc.,
EU:C:2011:452
, punto 72).
Il ricorso della ricorrente deve essere respinto quanto al resto, al pari della domanda dell’interveniente presentata in forza dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 (v. punto 56 supra).
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.
Nella specie, poiché ognuna delle tre parti è rimasta parzialmente soccombente su uno o più capi, e in assenza di circostanze specifiche, occorre condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012‑4) è annullata, nei limiti in cui ha omesso di statuire sulla domanda della Australian Gold LLC relativa ai «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere», rientranti nella classe 3, e ai «prodotti igienici per scopi medici», rientranti nella classe 5, e nella parte in cui ha annullato e riformato la decisione della divisione di annullamento per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso», rientranti nella classe 3.

2)
Il ricorso proposto dalla Effect Management & Holding GmbH dinanzi alla commissione di ricorso è respinto nella parte in cui attiene a «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso».

3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)
La domanda di riforma presentata dalla Effect Management & Holding è respinta.

5)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.