CELEX: 62014TJ0136
Ochranná známka Spoločenstva
Námietkové konanie
Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASmALI
Skoršia nezapísaná ochranná známka alebo skoršie označenie BASMATI
Relatívny dôvod zamietnutia
Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009

Okolnosti predchádzajúce sporu
Dňa 4. novembra 2003 podala spoločnosť Siam Grains Co. Ltd prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (
Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (
Ú. v. EÚ L 78, s. 1
)].
Prihlasovanou ochrannou známkou bolo nasledujúce obrazové označenie:
Výrobok, pre ktorý sa požaduje zápis, patrí do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedá opisu „dlhozrnná ryža“.
Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo
Vestníku ochranných známok Spoločenstva
č. 37/2004 z 13. septembra 2004.
Dňa 10. decembra 2004 podala žalobkyňa United Riceland Private Ltd, teraz Tilda Riceland Private Ltd, na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobok uvedený v bode 3 vyššie.
Námietka bola založená na skoršej nezapísanej ochrannej známke alebo na skoršom označení BASMATI používanom v obchodnom styku v súvislosti s ryžou.
Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009). Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že podľa práva uplatniteľného v Spojenom kráľovstve mohla prostredníctvom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) zabrániť používaniu prihlasovanej ochrannej známky.
Dňa 28. januára 2008 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu. Predovšetkým sa domnievalo, že žalobkyňa nepredložila dokumenty opisujúce spôsob, akým bola ryža, ktorú táto spoločnosť vyvážala do Spojeného kráľovstva, uvádzaná na trh. Za týchto podmienok žalobkyňa nepreukázala, že nadobudla goodwill, ktorý sa podľa práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia uplatniteľného v Spojenom kráľovstve vyžaduje na dosiahnutie úspechu vo veci.
Žalobkyňa podala 20. marca 2008 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).
Rozhodnutím z 19. marca 2009 prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate zastával názor, že podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 bola namietateľka povinná preukázať, že je majiteľkou práva zakladajúceho námietku. Žalobkyňa však v konaní vo veci samej nepreukázala, že je majiteľkou uplatňovaného práva. Odvolací senát sa predovšetkým domnieval, že výraz „basmati“ nie je ochrannou známkou alebo označením, ktoré by chránili vlastnícke práva, ale len bežným označením odrody ryže. Slovo „basmati“ je druhovým výrazom. Okrem toho odvolací senát zdôraznil, že vlastníctvo chránené žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania označenia sa nevzťahuje na sporné označenie, ale na goodwill. Odvolací senát dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že má vlastnícke právo k výrazu „basmati“, a preto námietka nespĺňa podmienku stanovenú v nariadení č. 40/94 založenú na existencii vlastníckeho práva.
Všeobecný súd rozsudkom z 18. januára 2012, Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, Zb.,
EU:T:2012:13
), zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z 19. marca 2009. Všeobecný súd sa domnieval, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď zamietol námietku z dôvodu, že žalobkyňa nepreukázala, že je majiteľkou sporného označenia, bez toho, aby podrobne preskúmal, či žalobkyňa nadobudla práva k tomuto označeniu na základe uplatnenia práva Spojeného kráľovstva (bod 29 rozsudku).
V nadväznosti na rozsudok BASmALI, už citovaný v bode 11 vyššie (
EU:T:2012:13
), bola vec vrátená štvrtému odvolaciemu senátu ÚHVT.
Rozhodnutím z 18. októbra 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate zastával názor, že žalobkyňa nepreukázala používanie názvu „basmati“ ako rozlišujúceho označenia v obchodnom styku. Za týchto podmienok odvolací senát nepreskúmal, či žalobkyňa nadobudla práva k tomuto označeniu v súlade s právom Spojeného kráľovstva.
Návrhy účastníkov konania
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zrušil napadnuté rozhodnutie,
—
zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zamietol žalobu,
—
zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
Právny stav
Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod, založený na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.
Po prvé žalobkyňa tvrdí, že označenie BASMATI je rozlišujúcim označením, keďže označuje osobitný druh ryže, ktorá má dobré meno z dôvodu jej kvality, vône a iných vlastností. Žalobkyňa v tejto súvislosti predložila ÚHVT dôkazy. Zdá sa, že odvolací senát doplnil kritérium, podľa ktorého by vlastnícke právo k označeniu malo byť výlučné. V tomto kontexte sa označenie BASMATI neodlišuje od označení CHAMPAGNE alebo SWISS CHOCOLATE a rovnako môže požívať ochranu na základe žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia. Vzhľadom na okolnosti vo veci samej žalobkyňa tvrdí, že označenie BASMATI spĺňa všetky kritériá na to, aby požívala ochranu podľa práva Spojeného kráľovstva. Po druhé sa žalobkyňa domnieva, že ako zahraničný výrobca a vývozca dotknutého výrobku je majiteľkou goodwillu k označeniu BASMATI (spolu s ďalšími subjektmi), hoci v skutočnosti je výrobok uvádzaný v Spojenom kráľovstve na trh inou spoločnosťou. Odvolací senát sa nezaoberal skutočnosťami predloženými žalobkyňou počas správneho konania. Po tretie skutočnosť, že viaceré subjekty používajú vlastné rozlišujúce ochranné známky súvisiace s označením BASMATI, neohrozuje rozlišovaciu spôsobilosť tohto označenia.
ÚHVT pripúšťa, že prístup zvolený odvolacím senátom, aj keď je v súlade s pojmom rozlišovacia spôsobilosť uplatniteľná podľa práva Európskej únie, je ťažko zosúladiteľný s osobitosťami tzv. extenzívnej formy žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, ako aj s rozhodnutiami prijatými súdmi Spojeného kráľovstva. Skutočnosti, ktoré uvádza žalobkyňa v spise, však nepreukazujú, že verejnosť Spojeného kráľovstva vníma ryžu basmati tak, že má „zjavne dobré meno“ z dôvodu jej osobitných vlastností, čo je kritérium vyplývajúce z judikatúry Spojeného kráľovstva. ÚHVT pripúšťa, že odvolací senát v tomto ohľade neuviedol žiadny výslovný odkaz. Z preskúmania odvolacieho súdu však vyplýva, že ak by sa výslovne zaoberal touto otázkou, dospel by k záveru, že dôkazy v spise neumožňujú priznať označeniu BASMATI „zjavne dobré meno“. ÚHVT kvôli úplnosti tvrdí, že žalobkyňa nepreukázala, že získala goodwill, ani to, že jej bola v tejto súvislosti spôsobená ujma. ÚHVT z toho vyvodzuje, že aj za predpokladu, že postoj odvolacieho senátu nie je správny, pokiaľ ide o otázku, či sa tradičný pojem rozlišovacia spôsobilosť ako prvok umožňujúci identifikovať obchodný pôvod výrobkov uplatňuje aj v prípade „extenzívnej“ formy neoprávneného používania označenia, dôkazy založené do spisu nepostačujú na preukázanie toho, že dotknutá verejnosť Spojeného kráľovstva vníma označenie BASMATI tak, že má „zjavne dobré meno“.
Treba uviesť, že podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 môže majiteľ nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, podať námietku proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, pokiaľ podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo práva členského štátu, ktoré sa na toto označenie vzťahujú, boli jednak práva k takémuto označeniu nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a jednak takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.
Okrem toho, pokiaľ sa žalobkyňa na podporu svojej námietky odvoláva na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania upravenú právom Spojeného kráľovstva, treba poznamenať, že právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje vo veci samej, je Trade Marks Act z roku 1994 (zákon Spojeného kráľovstva o ochranných známkach), ktorého článok 5 ods. 4 predovšetkým stanovuje:
„Ochranná známka nemôže byť zapísaná, ak je jej používanie v Spojenom kráľovstve ohrozené:
a)
z dôvodu akéhokoľvek právneho predpisu [najmä podľa práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia (law of passing off)], ktorý chráni nezapísanú ochrannú známku alebo každé iné označenie používané v obchodnom styku…“
Z tohto textu v zmysle jeho výkladu vnútroštátnymi súdmi vyplýva, že namietateľ musí v súlade s právnym režimom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia upravenej právom Spojeného kráľovstva preukázať, že sú splnené tri podmienky, a to po prvé goodwill (teda sila príťažlivosti pre klientelu) nadobudnutý dotknutou nezapísanou ochrannou známkou alebo označením, po druhé klamlivá prezentácia majiteľom neskoršej ochrannej známky a po tretie ujma spôsobená goodwillu (pozri rozsudok BASmALI, už citovaný v bode 11 vyššie,
EU:T:2012:13
, bod 19 a citovanú judikatúru).
Okrem toho z rozhodnutí súdov Spojeného kráľovstva vyplýva, že označenie, ktoré slúži na označenie tovarov alebo služieb, môže nadobudnúť dobrú povesť na trhu podľa práva uplatniteľného na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania aj napriek tomu, že ho používa viacero subjektov v rámci svojej obchodnej činnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v. Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Táto tzv. extenzívna forma žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania uznaná súdmi Spojeného kráľovstva umožňuje viacerým subjektom vlastniť práva k označeniu, ktoré nadobudlo na trhu dobrú povesť (rozsudok BASmALI, už citovaný v bode 11 vyššie,
EU:T:2012:13
, bod 28).
Odvolací senát uviedol, že podmienky týkajúce sa používania názvu „basmati“ v obchodnom styku a významu uvedeného označenia musia byť vykladané v zmysle jednotných štandardov práva Únie. Odvolací senát sa v tejto súvislosti domnieval, že na splnenie požiadavky používania v obchodnom styku musia byť nezapísaná ochranná známka alebo označenie používané ako rozlišovací prvok v tom zmysle, že musia slúžiť na identifikáciu hospodárskej činnosti vykonávanej majiteľom tejto ochrannej známky alebo označenia. V prejednávanej veci odvolací senát dospel k záveru, že skutočnosti uvedené v spise neumožňujú dospieť k záveru, že žalobkyňa používala názov „basmati“ ako rozlišujúce označenie v obchodnom styku, a že v dôsledku toho nebola splnená jedna z podmienok uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.
Hoci bolo napadnuté rozhodnutie formulované nejednoznačne, vyplýva z neho, že odvolací senát sa domnieval, že prípadná rozlišovacia spôsobilosť označenia BASMATI musí žalobkyni umožniť, aby odlíšila svoj výrobok od výrobkov iných podnikov, vrátane tých, ktoré tiež uvádzajú na trh ryžu basmati. To vyplýva najmä z bodu 33 napadnutého rozhodnutia, v ktorom odvolací senát jasne uvádza, že skutočnosť, že je ryža basmati uvádzaná na trh pod rôznymi ochrannými známkami, „vylučuje možnosť“, aby samotný výraz „basmati“ mohol byť považovaný za prvok, „ktorý odlišuje ryžu jedného podniku od ryže iných podnikov“. Navyše odvolací senát v bodoch 25 a 31 napadnutého rozhodnutia uviedol, že ryža basmati, ktorú žalobkyňa vyváža do Spojeného kráľovstva, nebola uvádzaná na trh žalobkyňou, ale inou spoločnosťou. Okrem toho v bode 27 napadnutého rozhodnutia odvolací senát zdôraznil, že názov poľnohospodárskeho výrobku, ktorého dovoz podlieha určitým právnym predpisom v rámci uplatňovania spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie, sa chápe tak, že označuje vlastnosti výrobku „a nie… jeho obchodný pôvod“. Odvolací senát tiež odkázal na „obchodný pôvod“ dotknutého výrobku v bodoch 29 a 32 napadnutého rozhodnutia. Okrem toho v bode 31 napadnutého rozhodnutia uviedol, že „ochrannou známkou používanou“ na „identifikovanie“ ryže vyrobenej žalobkyňou je TILDA a nie výraz „basmati“. Odvolací senát na podporu svojej úvahy uviedol, že skutočnosti uvedené pri diskusiách preukázali, že výraz „basmati“ bol používaný v spojení s ochrannými známkami alebo názvami spoločností.
Inými slovami, odvolací senát sa domnieval, že rozlišovacia spôsobilosť dotknutého označenia musí vyplývať z jeho funkcie odlišovať obchodný pôvod výrobkov. ÚHVT potvrdil tento výklad napadnutého rozhodnutia na pojednávaní.
Prístup zvolený odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí je však v tomto ohľade v rozpore s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.
Je zaiste pravda, ako uvádza odvolací senát, že v rámci článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 musí byť označenie používané ako rozlišovací prvok v tom zmysle, že musí slúžiť na identifikáciu hospodárskej činnosti vykonávanej jeho majiteľom (rozsudok z 29. marca 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Zb.,
EU:C:2011:189
, bod 149).
To však neznamená, že funkcia používania označenia v rámci článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sa musí týkať výlučne identifikácie obchodného pôvodu dotknutých výrobkov alebo služieb. Týmto konštatovaním odvolací senát uložil podmienku, ktorá nie je stanovená v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, ako v podstate tvrdí žalobkyňa vo svojich písomných podaniach.
V tejto súvislosti treba uviesť, že článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sa vzťahuje na nezapísané ochranné známky a akékoľvek „iné označenia“ používané v obchodnom styku. V tomto rámci, a pokiaľ nebolo uvedené inak, môže funkcia používania dotknutého označenia spočívať – v závislosti od povahy uvedeného označenia – nielen v identifikácii obchodného pôvodu dotknutého výrobku príslušnou verejnosťou, ale okrem iného aj v identifikácii jeho zemepisného pôvodu a osobitných vlastností, ktoré sú mu vlastné (pozri v tomto zmysle rozsudok Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, už citovaný v bode 27 vyššie,
EU:C:2011:189
, bod 147), alebo vlastností, ktoré zakladajú jeho dobré meno, čo okrem iného uvádza ÚHVT vo svojich písomných podaniach. Dotknuté označenie tak môže byť vzhľadom na svoju povahu kvalifikované ako rozlišujúci prvok, pokiaľ slúži na identifikáciu výrobkov alebo služieb podniku vo vzťahu k výrobkom alebo službám iného podniku, ale tiež pokiaľ najmä slúži na identifikáciu určitých výrobkov alebo služieb vo vzťahu k iným podobným výrobkom alebo službám. Prístup, ktorý odvolací senát zvolil, tak následne spôsobuje vylúčenie označení, ktoré sú používané viacerými subjektmi alebo ktoré sú používané v spojení s ochrannými známkami, z ochrany článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, aj keď toto ustanovenie takéto vylúčenie nestanovuje. Tak to je napríklad pri zemepisných označeniach, ktoré nie sú zapísané v Únii a môžu sa na ne vzťahovať ustanovenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. O takýto prípad ide tiež pri označeniach, ktoré síce neboli zapísané, ale môžu byť chránené na základe žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania. Odvolací senát navyše sám uviedol, že žaloba týkajúca sa neoprávneného používania označenia sa vzťahuje na označenia, ktoré umožňujú odlíšiť kategórie výrobkov od „iných podobných výrobkov“ (bod 19 napadnutého rozhodnutia). Treba taktiež pripomenúť, že táto tzv. extenzívna forma žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia uznaná súdmi Spojeného kráľovstva umožňuje viacerým subjektom vlastniť práva k označeniu, ktoré na trhu nadobudlo dobrú povesť.
V tomto kontexte môžu určité označenia, hoci sú používané viacerými subjektmi alebo v súvislosti s ochrannými známkami, byť rozlišujúcimi prvkami, ak umožňujú identifikovať hospodársku činnosť ich majiteľov. V tejto súvislosti treba okrem toho uviesť, že odvolací senát s odkazom na
Oxford English Dictionary
uviedol, že ryža basmati je „výberovou odrodou indickej ryže, ktorá sa po uvarení vyznačuje svojou belosťou a vôňou“.
Treba dodať, že aj keď boli výrobky žalobkyne skutočne uvádzané na trh pod ochrannou známkou TILDA, ako to uviedol odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia, zo spisu ÚHVT vyplýva, že na obaloch uvedených výrobkov sa tiež jasne objavuje výraz „basmati“. V tejto súvislosti je nesporné, ako to uviedol odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia, že žalobkyňa predala inej spoločnosti „indickú ryžu basmati“. Okrem toho z dôvodov, ktoré boli vyššie uvedené, je v tomto kontexte irelevantné, že výrobky žalobkyne vyvážané do Spojeného kráľovstva boli uvádzané na tomto území na trh touto ďalšou spoločnosťou a nie samotnou žalobkyňou, keďže funkciou používania dotknutého označenia nie je nevyhnutne identifikovať obchodný pôvod dotknutého výrobku. Okrem toho žiadna skutočnosť neumožňuje dospieť k záveru, že v rámci článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 by namietateľ musel preukázať, že svoje výrobky sám uvádzal na trh na dotknutom území.
Skutočnosti, ktoré odvolací senát uviedol na podporu zamietnutia námietky, preto neumožňujú dospieť k záveru, že dotknuté označenie nebolo používané ako rozlišovací prvok slúžiaci na identifikáciu hospodárskej činnosti vykonávanej žalobkyňou.
Ďalšie tvrdenia ÚHVT nie sú spôsobilé vyvrátiť tento záver. Pokiaľ ide konkrétne o tvrdenie uvedené ÚHVT v jeho písomných podaniach, že skutočnosti predložené v rámci diskusií nemohli odvolaciemu senátu v žiadnom prípade umožniť, aby dospel k záveru, že označenie BASMATI nadobudlo na dotknutom území „zjavne dobrú povesť“, ani to, že žalobkyňa bola majiteľkou goodwillu, alebo že jej bola v tejto súvislosti spôsobená ujma, je nesporné, že tieto otázky odvolací senát neskúmal. Je však potrebné pripomenúť, že v súlade s článkom 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 Všeobecný súd preskúmava zákonnosť rozhodnutí ÚHVT (pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C‑263/09 P, Zb.,
EU:C:2011:452
, bod 52). Ak dospeje k záveru, že pri rozhodnutí, ktoré bolo v konaní pred ním napadnuté žalobou, došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, musí ho zrušiť. Nemôže však žalobu zamietnuť a svojím odôvodnením nahradiť odôvodnenie príslušného orgánu ÚHVT, ktorý napadnutý právny akt vydal [rozsudky z 25. marca 2009, Kaul/ÚHVT – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Zb.,
EU:T:2009:85
, bod 49, a z 9. septembra 2010, Axis/ÚHVT – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Zb.,
EU:T:2010:375
, bod 29]. Z toho vyplýva, že tvrdenia uvedené ÚHVT v jeho písomných podaniach nemôžu viesť k zamietnutiu žaloby.
Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti treba vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu žalobkyne a v dôsledku toho napadnuté rozhodnutie zrušiť.
O trovách
Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
Keďže ÚHVT nemal úspech vo veci, keďže napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu bolo zrušené, a žalobkyňa navrhla zaviazať ho na náhradu trov konania, je opodstatnené uložiť mu povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa.

Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)
rozhodol a vyhlásil:

1.
Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. decembra 2013 (vec R 1086/2012‑4) sa zrušuje.

2.
ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Tilda Riceland Private Ltd.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 30. septembra 2015.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.