CELEX: 62013TJ0508
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo HALAL MALAYSIA
Marchio figurativo anteriore non registrato HALAL MALAYSIA
Impedimento relativo alla registrazione
Mancanza di diritti al segno anteriore acquisiti conformemente al diritto dello Stato membro prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario
Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
Utilizzo del marchio anteriore come etichetta
Sistema dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off)
Insussistenza di un “goodwill”

Fatti
Il 25 maggio 2010 la sig.ra Paola Vergamini, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
).
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 5: «Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»;
—
classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
—
classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
—
classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;
—
classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero; riso; tapioca e sago; succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;
—
classe 31: «Prodotti agricoli, [o]rticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto»;
—
classe 32: «Birre; acqua minerale, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande»;
—
classe 43: «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei».
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 127/2010, del 13 luglio 2010.
Il 13 ottobre 2010 il ricorrente, il Government of Malaysia, ha proposto opposizione, a titolo dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto, nella sua integralità.
I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
L’opposizione era basata sul segno figurativo di seguito riprodotto che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, è, secondo il ricorrente, notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento in combinato disposto con l’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come rivista e modificata, e, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, è un marchio non registrato nel Regno Unito per cui il ricorrente rivendica l’uso per una gamma di prodotti e servizi, tra cui gli alimenti:
Il 16 dicembre 2011 la divisione d’opposizione ha respinto integralmente l’opposizione. In un primo tempo essa ha ritenuto che la notorietà del segno anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non fosse stata dimostrata in nessuno Stato membro dell’Unione europea. In un secondo tempo, valutando i criteri di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del suddetto regolamento, ha considerato che le prove apportate dal ricorrente non erano sufficienti per concludere che, alla data di deposito del marchio richiesto, il marchio non registrato del ricorrente avesse acquisito il «goodwill» (forza di attrazione della clientela) necessario nel Regno Unito.
Il 14 febbraio 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI a titolo degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 contro la decisione della divisione d’opposizione.
Con decisione del 27 giugno 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso.
Per quanto riguarda il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, anzitutto, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che il reato di abuso di denominazione nel Regno Unito si applicava ai segni che fungono da etichette. Tuttavia essa ha indicato che, per quanto concerne la forma cosiddetta «estensiva» dell’azione per abuso di denominazione, riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale e che consente a diversi operatori di disporre dei diritti su un segno che gode di una reputazione sul mercato, tale reato poteva essere invocato per quanto riguarda il «goodwill» acquisito, relativo a un segno che funge da etichetta. Essa ha poi ritenuto che gli elementi di prova forniti dal ricorrente fossero insufficienti per consentire, nelle circostanze del caso di specie, di concludere, senza rischio di errori, che le attività di commercializzazione avevano creato il «goodwill» necessario presso il pubblico pertinente. Ha infine concluso, in mancanza di prova di detto «goodwill», che è una delle condizioni cumulative di tale reato, che l’opposizione basata su detta disposizione non poteva essere accolta.
Per quanto concerne i motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha sostanzialmente ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la notorietà del segno anteriore nell’ambito dell’Unione e, in particolare, che nessuno degli elementi di prova presentati dimostrasse in modo sufficiente che il pubblico pertinente riconosceva tale segno alla data rilevante, vale a dire il 25 maggio 2010.
Conclusioni delle parti
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità degli argomenti dell’UAMI
Nella replica il ricorrente fa valere che i nuovi punti sollevati dall’UAMI nel controricorso sono irricevibili ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 nonché della giurisprudenza. Esso si riferisce, in particolare, alle seguenti affermazioni:
—
l’uso da parte sua del segno anteriore non soddisfa i requisiti dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
—
il «goodwill» richiesto dal diritto del Regno Unito per quanto riguarda il reato di abuso di denominazione può esistere solo se costituisce un bene d’impresa e appartiene, nel caso di specie, agli importatori, ai distributori e ai dettaglianti;
—
la giurisprudenza del 1984 ha previsto una soglia minima di vendite per creare il «goodwill» richiesto dal diritto del Regno Unito per quanto concerne l’azione per abuso di denominazione.
A tale riguardo, si deve rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Inoltre l’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 prevede che le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dibattuto dinanzi alla commissione di ricorso.
Nel caso di specie, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, si è limitata a constatare che il segno anteriore non aveva acquisito il «goodwill» richiesto dal diritto del Regno Unito per quanto concerne l’azione per abuso di denominazione prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario e non ha esaminato le altre condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Dal momento che la questione di stabilire se il segno anteriore fosse stato utilizzato nel commercio non solo locale non è stata esaminata nel merito dalla commissione di ricorso, non spetta al Tribunale esaminarla, per la prima volta, nell’ambito del suo controllo di legittimità della decisione impugnata [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Racc.,
EU:T:2011:739
, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che tale argomento è irricevibile.
Quanto agli altri argomenti dell’UAMI, relativi ai requisiti dell’azione per abuso di denominazione nel Regno Unito, occorre constatare che mirano ad integrare le questioni esaminate dalla commissione di ricorso e devono pertanto essere dichiarati ricevibili.
Nel merito
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Tale motivo si articola in due parti.
Considerazioni preliminari
In forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un segno può opporsi alla registrazione di un marchio comunitario qualora soddisfi quattro condizioni. Il segno in questione deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale, deve avere una portata non puramente locale, il diritto a tale segno deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro ove il segno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario e, infine, tale segno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei segni diversi dai marchi che possono essere invocati per impedire la registrazione di un marchio comunitario su tutto il territorio dell’Unione, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T‑318/06 a T‑321/06, Racc.,
EU:T:2009:77
, punto 32]. Tali condizioni sono cumulative, di modo che, quando un segno non soddisfa una di esse, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta [sentenza del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Racc.,
EU:T:2009:226
, punto 35].
Le primi due condizioni, relative all’uso e alla portata non solo locale del segno anteriore risultano dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione. Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei segni e alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento (sentenza GENERAL OPTICA, punto 20 supra,
EU:T:2009:77
, punto 33).
Per contro, dalla locuzione «se in quanto (…), conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni sancite poi dall’articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate da tale regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il segno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere è assolutamente giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a segni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di impedire l’utilizzazione di un marchio successivo (sentenza GENERAL OPTICA, punto 20 supra,
EU:T:2009:77
, punto 34).
L’opponente deve dimostrare che il segno di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso consentirebbe di vietare l’uso di un marchio successivo [v., per analogia, sentenza del 12 giugno 2007, Budějovický Budvar/UAMI – Anheuser-Busch (BUDWEISER), da T‑53/04 a T‑56/04, T‑58/04 e T‑59/04,
EU:T:2007:167
, punto 74].
Sulla prima parte del motivo unico, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito
Tale prima parte si articola in tre censure.
Per quanto concerne la prima censura, in base alla quale la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente le condizioni del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito, non riconoscendo che il marchio anteriore rientrava nella forma «classica» di tale reato, il ricorrente fa valere, da un lato, che la commissione di ricorso non ha ammesso che esso aveva dimostrato che tale reato si applicava ai segni che fungono da etichette e, dall’altro, che essa ha valutato l’opposizione tenendo conto dell’eventualità che fosse basata sullo stesso reato nella sua forma «estensiva», fatto che ha avuto una ripercussione negativa sulla valutazione dei fatti e delle prove del caso di specie.
Inoltre il ricorrente precisa che, nella forma «classica» del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito, la reputazione e il «goodwill» relativi al marchio in questione appartengono esclusivamente al richiedente. Per contro, nella forma «estensiva» di detto reato, la reputazione e il «goodwill» relativi al marchio in questione non sono detenuti esclusivamente da un richiedente, bensì sono suddivisi tra diversi operatori indipendenti di un settore, ciascuno di essi abilitato a far valere pienamente i suoi diritti contro terzi.
Il ricorrente aggiunge che l’opposizione era basata sulla forma «classica» del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito, dal momento che erano presenti i tre elementi costitutivi di tale reato nella forma suddetta, vale a dire il «goodwill» acquisito, la presentazione ingannevole e il pregiudizio causato al «goodwill». Inoltre non vi sarebbe alcun dubbio che tale reato si applicasse alle etichette.
L’UAMI contesta tale argomento.
In via preliminare occorre rilevare che il ricorrente ha dichiarato in udienza di avere nel frattempo registrato e comunicato la propria etichetta ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
A tale riguardo si deve osservare, da un lato, che, poiché l’UAMI non può prendere in considerazione fatti che non siano stati sottoposti alla sua attenzione dalle parti, la legittimità delle sue decisioni non può essere contestata sulla base di tali fatti. Il Tribunale non può pertanto nemmeno prendere in considerazione prove tendenti a dimostrare tali fatti (sentenza del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C‑214/05 P, Racc.,
EU:C:2006:494
, punto 52). Occorre osservare, dall’altro lato, che, secondo il testo dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, tale articolo si può applicare solo in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale.
Nella fattispecie, il diritto dello Stato membro applicabile al marchio anteriore non registrato è il Trade Marks Act 1994 (legge del Regno Unito sui marchi), il cui articolo 5, paragrafo 4, dispone quanto segue:
«Un marchio non può essere registrato se, o nei limiti in cui, il suo uso nel Regno Unito può essere impedito:
a)
in virtù di qualunque norma giuridica [e segnatamente della disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off)] che tutela un marchio non registrato o qualsivoglia altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale (…)».
Dall’articolo 5, paragrafo 4, del Trade Marks Act 1994, nell’interpretazione datane dai giudici nazionali, risulta che il ricorrente deve dimostrare, conformemente al regime giuridico dell’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito, la sussistenza di tre condizioni, vale a dire il «goodwill» acquisito (ossia la forza di attrazione della clientela), la presentazione ingannevole ed il pregiudizio causato al «goodwill» [sentenza del 18 gennaio 2012, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Racc.,
EU:T:2012:13
, punto 19].
Nel caso di specie è pertanto opportuno esaminare, in un primo tempo, se il segno anteriore, presentato quale etichetta da parte del ricorrente, che distinguerebbe i prodotti certificati da quelli che tali non sarebbero, possa fungere da base per un’azione per abuso di denominazione nel Regno Unito. Secondo la commissione di ricorso, il ricorrente non ha dimostrato che il reato di abuso di denominazione nel Regno Unito si applicava ai segni che fungevano da etichette, circostanza che spettava ad esso dimostrare.
A tale riguardo il Tribunale ha già considerato che dalla giurisprudenza nazionale risultava che un segno utilizzato per designare prodotti o servizi può aver acquisito una reputazione sul mercato, ai sensi del diritto applicabile all’azione per abuso di denominazione [sentenze dell’11 giugno 2009, Last Minute Network/UAMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 e T‑115/07, Racc.,
EU:T:2009:196
, punto 84, e BASmALI, punto 32 supra,
EU:T:2012:13
, punto 28].
Inoltre è già stato statuito che dalla giurisprudenza nazionale, in particolare da quella di cui supra al punto 34, risultava che un segno utilizzato per designare prodotti o servizi poteva aver acquisito una reputazione sul mercato, ai sensi del diritto applicabile all’azione per abuso di denominazione, sebbene esso fosse utilizzato da più operatori. Ne consegue che tali operatori possono disporre di diritti su un segno che ha acquisito una reputazione sul mercato, secondo una forma «estensiva» di tale azione riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale (sentenza BASmALI, punto 32 supra,
EU:T:2012:13
, punto 28).
Nel caso di specie si deve pertanto ritenere che, nei limiti in cui il segno anteriore serve a designare prodotti o servizi certificati dal medesimo, esso può, in quanto etichetta, avere acquisito il «goodwill» richiesto dal diritto del Regno Unito per quanto riguarda il reato di abuso di denominazione.
Ciò premesso, si pone ancora la questione di stabilire se il ricorrente, nella sua qualità di amministratore di un sistema di certificazione, debba essere l’unico titolare del «goodwill» connesso alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi recanti l’etichetta in questione.
Il Tribunale ritiene che gli organismi pubblici possano anch’essi essere tutelati dall’azione per abuso di denominazione, nei limiti in cui le loro attività possono creare un goodwill. Infatti, se tali organismi utilizzano un determinato segno che appartiene loro in via esclusiva, essi possono invocare il «goodwill» connesso alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi recanti detto segno. Allo stesso modo, se tali organismi condividono con altri operatori l’utilizzo di un qualsiasi segno, il «goodwill» potrà essere invocato dagli stessi organismi pubblici e dagli operatori interessati. In ogni caso, nella fattispecie si è potuto creare un «goodwill».
Nel caso in cui un segno anteriore sia utilizzato da diversi operatori, la proprietà del «goodwill» deve essere valutata alla luce dei fatti di causa. Di conseguenza, per stabilire se il ricorrente sia l’unico titolare del «goodwill», occorre valutare la forza di attrazione della clientela esercitata dall’etichetta.
A tale riguardo si deve constatare che il ricorrente ha spiegato dettagliatamente il funzionamento del proprio sistema di certificazione attinente alla conformità dei prodotti interessati con la sharia, la sua funzione diretta a esaminare i processi di fabbricazione sviluppati dalle parti che intendono divenire utilizzatori autorizzati del suo marchio e la sua funzione di sorveglianza dell’utilizzo del medesimo da parte di questi ultimi al fine di garantire che le norme di qualità del suo sistema siano rispettate. Tali spiegazioni devono, a suo avviso, portare a ritenere che l’autorizzazione che esso concede agli utilizzatori per quanto riguarda l’utilizzo del proprio marchio e il suo sistema di certificazione corrisponde, da un punto di vista giuridico, a una licenza di utilizzo. Esso ritiene che tali utilizzatori siano solo i licenziatari e non acquisiscano né diritti di proprietà sul marchio né diritti sulla reputazione o sul «goodwill» connessi al medesimo. In udienza il ricorrente ha insistito sulla mancata condivisione sia del «goodwill» sia della notorietà del marchio.
Pertanto, secondo il ricorrente, la commissione di ricorso ha quindi commesso un errore ritenendo che il «goodwill» relativo al marchio anteriore fosse condiviso da esso e dagli utilizzatori autorizzati e che l’opposizione dovesse basarsi sulla forma «estensiva» del reato di abuso di denominazione. In tal modo, la commissione di ricorso non avrebbe identificato correttamente quale attività era interessata dal «goodwill».
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, per quanto riguarda il sistema di certificazione del ricorrente relativo alla conformità dei prodotti con la sharia, alla sua funzione diretta a esaminare i processi di fabbricazione sviluppati da terzi che intendono divenire utilizzatori della sua etichetta e alla sua funzione di sorveglianza dell’utilizzo dell’etichetta da parte di detti utilizzatori autorizzati, al fine di garantire che le norme di qualità da esso stabilite siano rispettate, è il ricorrente che deve essere considerato il proprietario del «goodwill».
Infatti i consumatori dei prodotti e gli utilizzatori dei servizi, dal momento in cui individuano l’etichetta assegnata dal ricorrente, sono informati della conformità di detti prodotti e servizi con la dieta halal secondo il sistema di controllo garantito in Malesia. Peraltro l’etichetta è tale da indicare un profilo pubblico, di origine governativa, che ne informa i consumatori, fatto che rafforza la sua titolarità esclusiva da parte del ricorrente e non una titolarità condivisa con altri operatori, nemmeno quelli autorizzati ad utilizzarlo.
Tuttavia dal punto 41 della decisione impugnata, nonché dalla valutazione della commissione di ricorso, risulta che l’esistenza del «goodwill» richiesto dal diritto del Regno Unito per quanto riguarda il reato di abuso di denominazione, sia nella sua forma «estensiva» sia nella sua forma «classica», non è stata dimostrata.
Per quanto concerne il sistema di certificazione halal invocato dal ricorrente, si deve peraltro far notare che la commissione di ricorso non ha messo in discussione la sua esistenza.
Infatti la commissione di ricorso ha insistito sul fatto che nessuna prova, di per sé o unitamente ad altre, consentiva di trarre conclusioni certe e dirette quanto alla percezione dell’etichetta del ricorrente da parte del consumatore evocata nel Regno Unito e, di conseguenza, sull’acquisizione del «goodwill» richiesto presso il pubblico di riferimento che acquistava il prodotto finale certificato.
Per contro, il ricorrente ha precisato che l’UAMI aveva ammesso che le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso confermavano un sicuro utilizzo del segno, circostanza che confermerebbe l’esistenza di un certo «goodwill».
A tale riguardo occorre constatare che il sicuro utilizzo di un segno, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 41 della decisione impugnata, non dimostrava necessariamente l’esistenza di un «goodwill», vale a dire che il sicuro utilizzo di un determinato segno può equivalere al suo utilizzo, ma non al punto di esercitare una forza di attrazione sui clienti che, in tal caso, opererebbero la propria scelta in base alla buona reputazione che il ricorrente avrebbe eventualmente acquisito. Pertanto, indipendentemente dalla forma «classica» o «estensiva» del reato di abuso di denominazione nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova dell’esistenza del «goodwill», vale a dire della forza di attrazione della clientela esercitata dalla sua etichetta.
Infatti nessuna delle prove fornite dal ricorrente dimostra che il consumatore conosceva davvero l’etichetta del ricorrente al punto di farla prevalere sugli altri segni presenti sui prodotti sui quali era apposta.
Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato un qualsivoglia «goodwill» dell’etichetta, che costituisce una delle condizioni cumulative del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito. Pertanto un eventuale errore da parte della commissione di ricorso, che consisterebbe nell’applicazione della forma «estensiva» invece che della forma «classica» di tale reato, non è comunque tale da inficiare la decisione impugnata.
Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta.
Nell’ambito della seconda censura, il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha preteso, a torto, un «goodwill» minimo «richiesto» o «necessario» al fine di soddisfare le prima condizione del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito.
Per quanto concerne la valutazione della sussistenza del «goodwill» del marchio anteriore non registrato e della sua sufficienza, il ricorrente sottolinea che spetta al giudice valutare la sua portata. Nel caso in cui tale portata sia ritenuta limitata, potrebbe rivelarsi più difficile per il richiedente l’abuso di denominazione fornire la prova che le altre condizioni di tale reato siano soddisfatte.
Il ricorrente considera sostanzialmente che la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare la portata della reputazione e del «goodwill» del marchio anteriore non registrato per verificare se la prima condizione del reato di abuso di denominazione era soddisfatta e che, in seguito, essa avrebbe dovuto valutare se erano soddisfatte le altre condizioni del reato di abuso di denominazione nel Regno Unito.
L’UAMI contesta tale argomento.
Per quanto riguarda il requisito di una soglia minima di «goodwill», si deve constatare che i giudici del Regno Unito sono assai reticenti a dichiarare che un’impresa possa avere clienti ma non «goodwill» [sentenza del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Racc.,
EU:T:2010:505
, punti da 110 a 115].
Occorre altresì considerare, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, che la commissione di ricorso non ha richiesto una soglia minima di «goodwill» della propria etichetta quando ha affermato che la distribuzione dei prodotti recanti tale etichetta era limitata e inidonea indipendentemente da una siffatta soglia minima.
Infatti la commissione di ricorso si è concentrata sul fatto che le prove fornite non consentivano di concludere, senza rischio di errori, che le attività di commercializzazione del ricorrente avevano creato il «goodwill» richiesto presso il pubblico di riferimento. Inoltre occorre considerare che, quando la suddetta commissione ha fatto riferimento, al punto 37 della decisione impugnata, a un certo grado di «goodwill», vale a dire «un “goodwill” sufficiente», essa ha solo inteso riferirsi alla necessità della sussistenza del «goodwill» del segno del ricorrente rispetto ai suoi clienti affinché l’azione per abuso di denominazione fosse accolta.
Occorre inoltre constatare che in udienza l’UAMI ha dichiarato di non ritenere che fosse pertinente la norma de minimis, seguendo così lo stesso ragionamento della commissione di ricorso, che avrebbe scritto, al punto 33 della decisione impugnata, «indipendentemente da un’eventuale soglia minima». Pertanto la commissione di ricorso ha semplicemente considerato che la portata del «goodwill» dimostrato era piuttosto limitata e non era idonea, indipendentemente da un’eventuale soglia minima, a consentire, nelle circostanze del caso di specie, di concludere senza rischio di errori che le attività di commercializzazione avevano creato il «goodwill» richiesto presso il pubblico di riferimento.
Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso non ha mai richiesto al medesimo che dimostrasse una soglia minima di «goodwill» della propria etichetta. Infatti la commissione di ricorso ha richiesto solo la prova della sussistenza del «goodwill» quale prima condizione del reato di abuso di denominazione, in quanto la mancanza di tale condizione dispenserebbe, secondo i giudici del Regno Unito, dall’esaminare le altre condizioni di tale reato e implicherebbe il rigetto immediato della domanda di azione per abuso di denominazione [sentenza Assos of Switzerland Roger Maier c. Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)].
Pertanto la seconda censura deve essere respinta.
Per quanto concerne la terza censura, vertente sull’asserita definizione erronea del pubblico di riferimento, il ricorrente segnala che, nell’ambito di un’azione per abuso di denominazione, occorre tener conto della reputazione e del «goodwill» acquisito presso tutti i suoi clienti, vale a dire sia i professionisti sia i consumatori finali. Orbene, la commissione di ricorso avrebbe ignorato i clienti professionisti interessati, che, nella presente causa, comprendevano i dettaglianti, i grossisti e gli importatori con sede nel Regno Unito, dal momento che essi avevano acquistato i prodotti con il marchio anteriore non registrato.
Il ricorrente fa valere che la promozione e la pubblicità del suo processo di certificazione e gli acquisti dei prodotti da parte dei dettaglianti e dei grossisti nonché le importazioni effettuate dalle imprese con sede nel Regno Unito costituirebbero una prova della sussistenza del «goodwill» della propria etichetta.
L’UAMI contesta tale argomento.
Occorre ricordare, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, che dalla giurisprudenza nazionale emerge che, nel caso del reato di abuso di denominazione, il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi del convenuto in un’azione per abuso di denominazione dovrebbe valutarsi con riferimento ai clienti del richiedente detta azione, vale a dire i clienti del ricorrente (sentenza LAST MINUTE TOUR, punto 34 supra,
EU:T:2009:196
, punto 60).
Infatti, la proprietà tutelata dall’azione per abuso di denominazione non riguarda una parola o un nome il cui uso da parte dei terzi sia limitato, ma la clientela stessa che viene pregiudicata dall’uso controverso, dato che la reputazione di un marchio costituisce il potere di attrazione sulla clientela e il criterio che consente di distinguere un’impresa già esistente da un’impresa nuova (sentenza LAST MINUTE TOUR, punto 34 supra,
EU:T:2009:196
, punto 61).
Nel caso di specie, la commissione di ricorso si è riferita, al punto 33 della decisione impugnata, ai «clienti dell’opponente che acquistano il prodotto certificato [come] halal». Si deve rilevare che la commissione di ricorso non ha mai affermato che il pubblico di riferimento era costituito solamente dai consumatori finali. Occorre infatti constatare che gli agenti intermedi, vale a dire i dettaglianti, i grossisti e gli importatori, acquistavano i prodotti con l’etichetta del ricorrente e costituivano quindi, allo stesso titolo dei consumatori finali, i «clienti dell’opponente» e che non erano pertanto esclusi dalla nozione di pubblico di riferimento.
Inoltre il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha esaminato gli elementi di prova presentati dal ricorrente, vale a dire un elenco di esportatori malesi e di importatori europei, le dichiarazioni in dogana di un carico, una relativa fattura commerciale, nonché fatture indirizzate a taluni dettaglianti. Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso ha preso in considerazione anche i clienti professionisti.
Di conseguenza, la terza censura deve essere respinta.
Sulla seconda parte del motivo unico, vertente sull’erronea valutazione degli elementi di prova forniti per dimostrare la reputazione e il «goodwill» del marchio anteriore nel Regno Unito
Il ricorrente rileva che, in fase di valutazione degli elementi di prova da esso forniti alla commissione di ricorso, quest’ultima non ha tenuto conto né dell’importanza che i consumatori professionisti e finali, musulmani o meno, attribuiscono al suo marchio, né della portata del medesimo nel Regno Unito, né della sua attività mondiale e internazionale.
Secondo il ricorrente, la commissione di ricorso ha a torto ignorato l’obiettivo principale dei consumatori del suo marchio e del suo programma di certificazione, vale a dire i consumatori musulmani, e pertanto la decisione impugnata non ha considerato in alcun momento il «goodwill» della sua etichetta presso detti consumatori per i quali la natura halal di un prodotto è il fattore determinante e principale della decisione di acquistarlo.
Inoltre la commissione di ricorso avrebbe identificato numerosi annunci pubblicitari in un quotidiano, tutti anteriori alla data di domanda di marchio comunitario, di cui la maggior parte era rivolta al mercato dell’esportazione malese e sarebbe stata pubblicata e diffusa nel Regno Unito. Di conseguenza, gli annunci pubblicitari contenuti in tale quotidiano avrebbero sicuramente creato una qualsivoglia forma di reputazione e di «goodwill» dell’etichetta in questione presso il pubblico di riferimento e gli operatori nel Regno Unito.
L’UAMI contesta tale argomento.
Occorre constatare, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata, che in linea di principio l’esistenza di un «goodwill» è dimostrata esibendo la prova di attività commerciali e pubblicitarie, di conti clienti, ecc. La prova di attività commerciali serie che conducono all’acquisto di una reputazione e allo sviluppo di una clientela sarebbe in genere sufficiente per dimostrare un «goodwill».
A tale riguardo, il primo luogo, il Tribunale ritiene opportuno esaminare il modo in cui i professionisti e i consumatori finali, musulmani e non, percepiscono l’etichetta del ricorrente. In secondo luogo, si dovranno esaminare gli elementi di prova quali pubblicazioni, eventi, informazioni attinenti alla sua attività sul piano internazionale diretti a dimostrare la portata del marchio nel Regno Unito.
Anzitutto, per quanto concerne la percezione di un segno da parte dei consumatori musulmani, qualunque esso sia, che identifica la conformità di taluni prodotti alla sharia, occorre considerare che tale tipo di segno può attirare particolarmente l’attenzione dei suddetti consumatori. Tuttavia questi ultimi presteranno anzitutto attenzione al prodotto in quanto tale e al marchio distintivo che lo identifica e solo in seguito si assicureranno che il prodotto rispetti la dieta halal cercando il segno che lo attesta, vale a dire il marchio anteriore non registrato o un altro segno equivalente. Pertanto gli stessi consumatori noteranno l’etichetta del ricorrente, ma dopo aver percepito gli altri segni che il prodotto o il servizio recano.
Si deve quindi osservare, al pari della commissione di ricorso, che gli elementi di prova forniti dal ricorrente non dimostrano che i consumatori musulmani conoscono l’etichetta in questione e che essa è stata in grado di influenzare la loro decisione di acquisto.
In udienza l’UAMI ha fatto valere che nel 2010 il mercato halal nel Regno Unito rappresentava un fatturato assai rilevante a causa della presenza di una comunità musulmana molto significativa. Tuttavia i prodotti malesi recanti l’etichetta del ricorrente non sono gli unici prodotti halal fabbricati nel mondo e non sono nemmeno gli unici prodotti halal commercializzati nel Regno Unito. Per tale ragione l’esistenza di una prova, in particolare un fatturato, che i consumatori musulmani del Regno Unito conoscevano l’etichetta specifica del ricorrente e la cercavano attivamente sui prodotti halal che la recano era indispensabile per constatare la sussistenza del «goodwill» di tale etichetta.
Per quanto riguarda la percezione dell’etichetta del ricorrente da parte dei consumatori non musulmani, si deve far notare che quest’ultimo ha dichiarato in udienza che, a motivo del fatto che il Regno Unito è una società multiculturale, ciascuno, compresi i suddetti consumatori, conosceva esattamente il significato della parola «halal».
Secondo il ricorrente, la sua etichetta è interpretata dai consumatori non musulmani come un simbolo di qualità e non solo come un simbolo di conformità alla sharia. Si riferisce, a tale riguardo, a taluni slogan pubblicitari in un quotidiano, quali «The mark of Quality, Hygiene & Safety» («Il marchio di qualità, igiene e sicurezza»), «Peace of mind for non-Muslims too» («Tranquillità di spirito anche per i non musulmani») e «Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust» («Oltre alla marca, c’è un simbolo in cui puoi credere»). In udienza ha precisato che tale quotidiano era disponibile ovunque nel mondo in versione cartacea e in versione elettronica e che non era accessibile solo agli abbonati, come erroneamente sostenuto dalla commissione di ricorso al punto 38 della decisione impugnata. Di conseguenza, detta commissione avrebbe a torto concluso nel senso che il marchio anteriore non era noto ai consumatori che non seguivano una dieta halal e che era pertanto più difficile stabilire il suo «goodwill». Il ricorrente fa altresì riferimento a numerosi articoli pubblicati su tale quotidiano nonché a diversi siti Internet. Indica infine di aver partecipato a due eventi nel Regno Unito, nel corso dei quali ha promosso la propria etichetta.
A tale riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non prevede l’utilizzo «serio» del segno invocato a sostegno dell’opposizione e che non vi è alcun elemento nella formulazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento che indichi che il requisito della prova dell’uso effettivo si applica ad un segno di questo tipo. Tuttavia, per poter impedire la registrazione di un nuovo segno in base al suddetto articolo, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Racc.,
EU:C:2011:189
, punto 159].
Per quanto concerne il momento in cui il «goodwill» deve essere stabilito, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, la data rilevante è quella del deposito della domanda del marchio comunitario contro cui è stata fatta opposizione (sentenza Golden Elephant Brand, punto 56 supra,
EU:T:2010:505
, punto 99). Pertanto la data rilevante nel caso di specie è il 25 maggio 2010. Orbene, il Tribunale constata che diversi elementi di prova menzionati dal ricorrente non possono essere presi in considerazione per quanto riguarda il periodo rilevante.
Nel caso di specie si deve comunque constatare che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che il ricorrente non aveva fornito la prova di un uso significativo di tale etichetta. Infatti gli elementi di prova presentati dal ricorrente non erano sufficienti a dimostrare la forza di attrazione della clientela esercitata dalla sua etichetta e, di conseguenza, il «goodwill» del medesimo. Il ricorrente non fornisce prove che consentono di comprendere la percezione, da parte del pubblico di riferimento, di tale etichetta. Esso dimostra di aver garantito la pubblicità e la divulgazione della propria etichetta, ma non presenta elementi relativi alla sua percezione da parte dei consumatori musulmani e non.
Infine, a tale riguardo, si deve sottolineare, al pari dell’UAMI, che, di tutte le organizzazioni halal contattate dal ricorrente per confermare la loro sensibilizzazione alla propria etichetta, solo una ha risposto, circostanza che è chiaramente insufficiente a dimostrare il «goodwill» di tale etichetta.
Successivamente occorre stabilire se la commissione di ricorso abbia esaminato in modo corretto gli elementi di prova tesi a dimostrare la portata del marchio anteriore non registrato nel Regno Unito.
In primo luogo occorre osservare che, per quanto concerne i fatturati relativi al «Global Halal food market» (il mercato mondiale dell’alimentazione halal), il ricorrente ha fornito i fatturati relativi agli anni 2004, 2005 e 2009 e quelli previsti per il 2010 per quanto riguarda in particolare la Francia e il Regno Unito.
Tuttavia, come precisato dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata, tali dati hanno solo uno scarso valore probatorio, in quanto non consentono di stabilire quale percentuale di vendita dei prodotti è stata realizzata da prodotti recanti il segno anteriore durante il periodo rilevante. Infatti il documento interessato precisa che «la maggior parte dei prodotti» contengono il marchio anteriore, che il numero delle imprese certificate quali halal in Malesia «continua ad aumentare ogni anno (...)» e che il potenziale di tali imprese che esportano nel mondo, in particolare verso l’Europa, è «enorme». A causa della loro imprecisione, non è pertanto possibile tenerne conto, poiché, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’uso di un segno anteriore non può essere dimostrato da probabilità e da presunzioni [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2013, Dimian/UAMI – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11,
EU:T:2013:553
, punto 29].
In secondo luogo, per quanto concerne l’elenco degli esportatori malesi e degli importatori europei, il ricorrente ha menzionato, per quanto riguarda il Regno Unito, tre soggetti. Esso ha anche presentato una dichiarazione di esportazioni pari a 1892 imballaggi di alimenti emessa a favore di un importatore in data 10 maggio 2008. L’etichetta compare su 1600 imballaggi di un prodotto. Ha inoltre fornito una fattura commerciale emessa a favore di un altro importatore, datata 5 maggio 2010, attinente a 14 prodotti diversi, di cui uno recava l’etichetta su 85 dei propri imballaggi.
Anzitutto, per quanto concerne la fattura commerciale emessa a favore di un importatore, datata 5 maggio 2010, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 35 della decisione impugnata, che la data della medesima pone la questione di stabilire se i prodotti cui è fatto riferimento erano disponibili per i consumatori del Regno Unito prima del periodo rilevante, vale a dire prima della data della domanda di marchio comunitario. In ogni caso, e anche tenendo conto di tale fattura commerciale, occorre prendere in considerazione solo gli 85 imballaggi del prodotto recanti l’etichetta del ricorrente. Orbene, un numero pari a 85 imballaggi corrisponde a una quantità manifestamente insufficiente per dimostrare la conoscenza di detta etichetta da parte del pubblico di riferimento.
Lo stesso avviene per i 1600 imballaggi di un prodotto importato da un’altra società. Infatti il ricorrente ha fornito la prova della vendita nel Regno Unito solo di un totale di 1685 prodotti con un imballaggio recante la sua etichetta, nel corso degli anni 2008 e 2010 – con un’incertezza sulla data per quanto riguarda la vendita di 85 prodotti nel 2010, come giustamente indicato dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata. Una quantità siffatta è infatti trascurabile e non può pertanto essere sufficiente a dimostrare la conoscenza di tale etichetta da parte del pubblico di riferimento.
In terzo luogo, per quanto concerne l’elenco dei dettaglianti, si deve osservare che il ricorrente ha identificato alcuni supermercati a Birmingham (Regno Unito), a Manchester (Regno Unito), a Londra (Regno Unito), a Croydon (Regno Unito), a Romford (Regno Unito), a Enfield (Regno Unito), nel Surrey (Regno Unito), taluni grandi magazzini a Londra, a Birmingham e a Manchester, nonché alcune catene di supermercati in diversi luoghi del Regno Unito.
Per quanto concerne i grandi magazzini, il ricorrente menziona la promozione della cucina malese realizzata dall’agenzia promozionale malese tra l’11 e il 19 settembre 2010. A tale riguardo esso cita un articolo intitolato «Our food a hit at Selfridges» (il successo del nostro cibo al Selfridges), pubblicato su un quotidiano il 15 settembre 2010, il quale fa espressa menzione del fatto che tale promozione aveva avuto inizio il sabato, vale a dire l’11 settembre 2010. Orbene, si deve constatare, come sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 36 della decisione impugnata, che tale articolo non dimostra la portata delle eventuali vendite prima del periodo rilevante nel caso di specie. Anche nel caso in cui detto articolo facesse riferimento alla promozione di 22000 prodotti alimentari da parte di sedici società, ciò non consentirebbe di determinare se essi siano stati commercializzati prima o dopo il periodo rilevante.
Inoltre, per quanto concerne una catena di supermercati, il ricorrente ha menzionato che nel 2007 vi è stata una settimana di eventi promozionali relativi a una campagna pubblicitaria per visitare la Malesia. Orbene, occorre constatare, come giustamente precisato dalla commissione di ricorso al punto 36 della decisione impugnata, che il ricorrente non ha fornito prove né relativamente ai prodotti in promozione né alla questione di stabilire se i medesimi riguardassero la propria etichetta, circostanza che non consente di determinare se la vendita dei medesimi abbia effettivamente avuto luogo.
Occorre parimenti rilevare che l’elenco dei dettaglianti e le immagini di qualche prodotto venduto da questi ultimi recante l’etichetta del ricorrente non consentono di percepire la vera portata della sua commercializzazione e della conoscenza del medesimo da parte del pubblico di riferimento. Inoltre tale elenco non consente nemmeno di conoscere la data di commercializzazione dei prodotti di cui sopra.
In quarto luogo, occorre osservare che, per quanto concerne i due eventi di cui supra al punto 80, cui il ricorrente ha partecipato, quest’ultimo ha presentato solo due immagini che raffigurano, la prima, un prospetto intitolato «Malaysia – Your Reliable Trading Partner» (la Malesia – il vostro partner commerciale affidabile) e, l’altra, il suo stand nel 2007. Come precisato dalla commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata, tali immagini non consentono di percepire l’impatto che la partecipazione del ricorrente ai suddetti eventi ha avuto sui professionisti e sui consumatori finali nel Regno Unito.
Nell’ambito della seconda parte del motivo unico, non possono pertanto essere accolti gli argomenti dedotti dal ricorrente per dimostrare che la commissione di ricorso ha valutato erroneamente gli elementi di prova prodotti per dimostrare la reputazione e il «goodwill» del marchio anteriore non registrato nel Regno Unito.
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve constatare che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto che la prova della sussistenza di un «goodwill» del marchio anteriore non registrato nel Regno Unito non fosse stata apportata nel caso di specie. Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese sostenute dall’UAMI, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Il Government of Malaysia è condannato alle spese.

Prek
Labucka
Kreuschitz
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2015.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.