CELEX: 62009TJ0318
Marca comunitária
Pedido de marca nominativa comunitária TDI
Motivo absoluto de recusa
Carácter descritivo
Ausência de carácter distintivo adquirido pelo uso
Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 75.º e artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009

Factos na origem do litígio
Em 22 de Maio de 2003, as recorrentes, Audi AG e Volkswagen AG, apresentaram um pedido de registo de marca comunitária no
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TDI.
Os produtos para que foi solicitado o registo fazem parte da classe 12, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação
Internacional dos produtos e dos serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
correspondem à seguinte descrição: «Veículos e respectivas partes».
Por decisão de 1 de Fevereiro de 2007, o examinador recusou o pedido de registo para os produtos em causa, em aplicação do
artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009].
Considerou igualmente que o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009]
não era aplicável, porque a implantação do sinal pedido como marca junto do público não fora suficientemente provada.
Em 5 de Fevereiro de 2007, as recorrentes interpuseram recurso da decisão do examinador.
Por decisão de 14 de Maio de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a
esse recurso com o fundamento de que o sinal TDI tinha um carácter descritivo para todos os produtos em causa, na acepção
do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, como o Tribunal Geral declarou no seu acórdão de 3 de Dezembro
de 2003, Audi/IHMI (TDI) (T‑16/02, Colect., p. II‑5167). Além disso, quanto à aplicação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 207/2009, a Câmara de Recurso considerou que a aquisição de carácter distintivo pelo uso devia ser provada em toda a União
Europeia. Concluiu que as recorrentes não tinham feito essa prova relativamente à marca TDI. Quanto à Dinamarca, aos Países
Baixos e à Irlanda, considerou insuficientes os documentos que tinham sido anexados aos autos. Para os demais Estados‑Membros,
indicou que os elementos apresentados não eram susceptíveis de provar a implantação da marca pedida, na medida em que não
comprovavam que a referida marca permitia aos consumidores desses países identificar a origem comercial dos produtos em causa.

Pedidos das partes
As recorrentes concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        anular a decisão impugnada;
–        condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        negar provimento ao recurso;
–        condenar as recorrentes nas despesas.

Questão de direito
Em apoio do seu recurso, as recorrentes invocam quatro fundamentos. O primeiro fundamento invoca a violação do artigo 7.°,
n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009. O segundo fundamento invoca a violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do referido
regulamento. O terceiro e quarto fundamentos alegam a violação, respectivamente, do artigo 76.°, n.° 1, e do artigo 75.° do
Regulamento n.° 207/2009.
O Tribunal Geral considera útil analisar, em primeiro lugar, o segundo fundamento, depois o primeiro fundamento, e, por fim,
o terceiro e quarto fundamentos.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009
Argumento das partes
Em primeiro lugar, as recorrentes alegam que o sinal TDI foi objecto de vários registos nacionais e de um registo internacional.
Isso demonstra que o referido sinal não é descritivo e não é desprovido de carácter distintivo.
Em segundo lugar, as recorrentes observam que o IHMI apreciou o seu pedido de registo do sinal TDI diferentemente dos pedidos
de registo relativos a sinais semelhantes, a saber, os sinais CDI e HDI, que foram apresentados por dois outros construtores
automóveis, na medida em que não exigiu a demonstração da aquisição de um carácter distintivo pelo uso para o seu registo.
Referindo-se ao despacho do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2009, Bild digital (anteriormente Bild.T-Online.de)
(C‑39/08 e C‑43/08, não publicado na Colectânea, n.° 17), afirmam que o IHMI deve tomar em consideração as decisões já adoptadas
sobre pedidos semelhantes e interrogar-se com uma atenção especial sobre a questão de saber se há lugar ou não a decidir no
mesmo sentido, mesmo que não deva ficar vinculado por aquelas decisões. Ora, não resulta da decisão impugnada que a Câmara
de Recurso tenha tomado em consideração as decisões de registar os sinais CDI e HDI enquanto marca comunitária.
O IHMI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
Há que recordar liminarmente que a Câmara de Recurso baseou a decisão impugnada unicamente no artigo 7.°, n.° 1, alínea c),
do Regulamento n.° 207/2009. Assim, os argumentos das recorrentes relativos a uma violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b),
do Regulamento n.° 207/2009 não são pertinentes.
Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, será recusado o registo de «marcas compostas exclusivamente
por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».
Segundo o n.° 2 do mesmo artigo, «o n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.»
Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 são os que podem servir,
numa utilização normal do ponto de vista do público pertinente, para designar seja directamente seja por referência a uma
das suas características essenciais o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo [acórdãos do Tribunal Geral de 22
de Junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Colect., p. II‑2383, n.° 24 e de 9 de Junho de 2010, Hoelzer/IHMI
(SAFELOAD), T‑315/09, não publicado na Colectânea, n.° 15].
Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessa disposição, é necessário que tenha com os
produtos ou serviços em causa uma relação suficientemente directa e concreta que possa permitir ao público em causa apreender
imediatamente, e sem outra reflexão, uma descrição dos produtos e serviços em questão ou de uma das suas características (v.
acórdãos PAPERLAB, n.° 16 supra, n.° 25, e SAFELOAD, n.° 16 supra, n.° 16).
Quanto ao sinal nominativo TDI, o Tribunal Geral declarou no seu acórdão TDI, n.° 6 supra (n.° 31), que constitui a abreviatura
de «turbo diesel injection» ou «turbo direct injection». Considerou também que, relativamente aos veículos, este sinal nominativo
designa a qualidade deles, uma vez que ser dotado de um motor «turbo diesel injection» ou «turbo direct injection» constitui
uma característica essencial de um veículo. Quanto às partes de automóveis, o Tribunal Geral indicou que o sinal nominativo
TDI designa o seu tipo (acórdão TDI, n.° 6 supra, n.° 34).
Além disso, o Tribunal Geral declarou no mesmo acórdão que o sinal TDI é descritivo dos produtos e serviços em causa em toda
a União. Com efeito, sendo os automóveis comercializados, em princípio, sob as mesmas denominações em todo o mercado interno,
há que considerar que não existe diferença entre as diversas partes da União quanto à compreensão, pelo público pertinente,
do significado de um sinal nominativo deste tipo e da relação que existe entre ele e os produtos e serviços referidos no pedido
de marca (acórdão TDI, n.° 6
supra
, n.° 38).
Em primeiro lugar, quanto ao argumento das recorrentes relativo aos registos nacionais e ao registo internacional do sinal
TDI, deve ser rejeitado por ineficaz. Com efeito, basta recordar que, segundo jurisprudência bem assente, por um lado, o regime
comunitário das marcas é um sistema autónomo e, por outro, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso aprecia-se unicamente
com base no Regulamento n.° 207/2009 [acórdãos do Tribunal Geral de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY),
T‑122/01, Colect., p. II‑2235, n.° 41 ; de 15 de Setembro de 2005, Citicorp/IHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Colect., p. II‑3411,
n.° 95, e de 12 de Março de 2008, Suez/IHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, ainda não publicado na Colectânea,
n.° 32].
Em segundo lugar, cumpre analisar a alegação das recorrentes relativa à violação do princípio da igualdade de tratamento.
Em primeiro lugar, basta recordar que, segundo jurisprudência constante, as decisões que, por força do Regulamento n.° 207/2009,
as Câmaras de Recurso são levadas a adoptar, relativamente ao registo de um sinal como marca comunitária, fazem parte do exercício
de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por isso, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso
deve ser apreciada unicamente com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática
decisória dessas Câmaras [acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C‑37/03 P, Colect., p. I‑7975,
n.° 47; acórdãos do Tribunal Geral de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T‑36/01, Colect.,
p. II‑3887, n.° 35, e de 14 de Junho de 2007, Europig/IHMI (EUROPIG), T‑207/06, Colect., p. II‑1961, n.° 40].
Em segundo lugar, quanto aos argumentos das recorrentes relativos ao despacho Bild digital (anteriormente Bild.T-Online.de),
n.° 12 supra, note-se que o Tribunal de Justiça indicou no  n.°  17 desse despacho, no que respeita à interpretação do artigo
3.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros
em matéria de marcas (JO 1989 L 40, p. 1), que uma autoridade nacional competente para o registo deve, na instrução de um
pedido de registo, e na medida em que disponha de informações sobre isso, ter em conta as decisões já tomadas quanto a pedidos
similares e indagar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido. Todavia, ainda que
se admita que essa consideração é aplicável por analogia à análise efectuada pelas instâncias do IHMI no âmbito do Regulamento
n.° 207/2009, o Tribunal de Justiça precisou igualmente que a autoridade em causa não pode em caso algum estar vinculada pelas
decisões já tomadas em pedidos semelhantes. Além disso, o Tribunal de Justiça recordou igualmente, no n.° 18 desse despacho,
que o princípio da igualdade de tratamento deve compatibilizar-se com o cumprimento da legalidade, pelo que uma empresa não
pode invocar perante a autoridade competente o benefício de uma prática decisória dessa autoridade que seja contrária à legislação
aplicável ou que conduza a referida autoridade a tomar uma decisão ilegal.
Por conseguinte, as recorrentes não podem validamente apoiar-se no registo dos outros sinais como marcas comunitárias para
demonstrar a ilegalidade da decisão impugnada.

Ad abundantiam
, importa acrescentar que as recorrentes não demonstraram que exista uma relação suficientemente directa e concreta que permita
ao público em causa apreender imediatamente as siglas HDI e CDI, sem outra reflexão, como uma descrição de veículos automóveis
ou das suas partes componentes, ou uma das suas características. Em contrapartida, como foi referido no n.° 18 supra, o Tribunal
Geral declarou que a sigla TDI é apreendida pelo público pertinente como uma abreviatura dos termos «turbo diesel injection»
ou «turbo direct injection» e designa, por isso a qualidade ou o tipo dos produtos pedidos. Assim, as recorrentes não demonstraram
que a sua situação era comparável à dos requerentes do registo das marcas HDI e CDI. Ora, o princípio da igualdade de tratamento
só é violado quando situações comparáveis são tratadas de forma diferente ou quando situações diferentes são tratadas de forma
igual (v. acórdãos do Tribunal de Justiça de 13 de Dezembro de 1984, Sermide, 106/83, Recueil p. 4209, n.° 28, e do Tribunal
Geral de 4 de Julho de 2006, Hoek Loos/Comissão, T-304/02, Colect., p. II-1887, n.° 96).
Pelo exposto, há que julgar improcedente o segundo fundamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009
Argumentos das partes
Em primeiro lugar, as recorrentes afirmam que a implantação da marca não deve ser provada em todos os Estados‑Membros. Consideram
igualmente que os princípios aplicáveis ao prestígio de uma marca na acepção do artigo 19.°, n.° 1, alínea c) do Regulamento
n.° 207/2009 devem ser transpostos para a apreciação da aquisição, por uma marca, de um carácter distintivo pelo uso. Por
conseguinte, é suficiente a demonstração da implantação da marca em relação a uma parte substancial do território da União.
A este respeito, as recorrentes evocam igualmente o acórdão do Tribunal Geral de 15 de Dezembro de 2005, BIC/OHMI (Forma de
um isqueiro de pedra) (T‑262/04, Colect., p. II‑5959, n.° 69), e o acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 2009,
PAGO International (C‑301/07, Colect., p. I‑9429).
Além disso, as recorrentes afirmam que, na interpretação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, cumpre igualmente
tomar em consideração o facto de que uma apreciação fundada numa análise país a país não está no espírito de um mercado comum
e de uma união económica. Alegam que importa antes estabelecer se a marca permite a uma parte significativa da população da
União identificar os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa.
As recorrentes contestam a argumentação do IHMI segundo a qual as fronteiras geográficas são pertinentes, uma vez que se trata
de fronteiras linguísticas. Segundo elas, o sinal TDI, que é composto por três letras, será percebido de forma idêntica em
todas as línguas.
Quanto ao argumento do IHMI segundo o qual, para a Dinamarca, os Países Baixos e a Irlanda, as recorrentes não apresentaram
outros elementos para além dos que se referem às quotas de mercado, as recorrentes remetem para o acórdão do Tribunal Geral
de 14 de Setembro de 2009, Lange Uhren/IHMI (Motivos geométricos no mostrador de um relógio) (T‑152/07, não publicado na Colectânea,
n.° 126). Segundo as recorrentes, o Tribunal Geral considerou, nesse acórdão, que a parte de mercado detida pela marca era
uma indicação que podia ser pertinente para efeitos de apreciar se essa marca tinha adquirido um carácter distintivo pelo
uso. As recorrentes perfilham essa opinião e consideram que é possível deduzir das quotas de mercado dos produtos sobre os
quais o sinal TDI foi aposto o grau de notoriedade do referido sinal cujo registo foi pedido, na medida em que esse sinal
é sistematicamente colocado na traseira do automóvel. A referida parte de mercado permitia por isso deduzir directamente a
«difusão» do sinal TDI.
As recorrentes observam igualmente que o registo da marca TDI em certos Estados‑Membros equivale a uma prova da implantação
da referida marca nesses países. A aquisição por essa marca de um carácter distintivo pelo uso era apenas necessária se a
marca não estivesse registada em conformidade com um direito nacional, harmonizado com o regime comunitário. No caso presente,
a população dos países onde a marca TDI foi registada representa perto de dois terços da população da União à data da apresentação
do depósito do pedido de registo do sinal TDI como marca comunitária.
Em segundo lugar, as recorrentes estão de acordo com a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o nível de atenção do
consumidor médio é elevado no momento da aquisição de um veículo automóvel. Contestam, no entanto, a conclusão constante do
n.° 28 da decisão impugnada, segundo a qual o nível de atenção do público pertinente é diferente quando se trata de indicações
técnicas. Segundo as recorrentes, relativamente a produtos muito caros e de alta tecnologia, o consumidor estuda todas as
informações, o que inclui a marca do automóvel, com uma atenção especial.
Em terceiro lugar, as recorrentes alegam que, durante o procedimento perante o examinador, elas próprias lhe transmitiram,
por um lado, os dados que demonstram que os seus automóveis nos quais é aposto o sinal TDI representam uma parte importante
do mercado automóvel da União no momento da apresentação do pedido de registo e, por outro, o volume de negócios realizado
pela venda dos referidos veículos. Além disso, afirmam que o facto de cada veículo circular com o sinal TDI aposto na traseira
constitui um suporte publicitário móvel, o que torna os volumes comunicados ainda mais importantes. Além disso, consideram
que o grau de notoriedade da marca pedida é proporcional ao volume de negócios e constitui um indício importante para apreciar
a implantação da referida marca. Por fim, remetem para os materiais de publicidade e para as declarações de automóveis clubes
que apresentaram no processo perante o examinador.
As recorrentes referem-se, além disso, às declarações de concorrentes, segundo os quais estes últimos não utilizam o sinal
TDI e este está associado às recorrentes. Quanto a determinados construtores automóveis, as recorrentes observam que os referidos
construtores automóveis lhes compram os motores, que autorizaram estes construtores automóveis a utilizar a marca TDI para
fazer a promoção dos referidos motores e que nenhum deles comercializou qualquer veículo diesel antes de 2009.
Além disso, segundo as recorrentes, o uso pelos concorrentes de sinais distintos para designar os seus veículos diesel reforça
no espírito do consumidor o facto de que o sinal TDI é a designação das recorrentes para os seus veículos diesel.
Em quarto lugar, as recorrentes censuram a Câmara de Recurso por ter considerado que elas não utilizavam, no comércio, o sinal
TDI como marca, mas como «acrónimo descritivo». Alegam que, segundo a jurisprudência, o uso como marca não implica que o sinal
em causa seja utilizado sozinho. Uma utilização do referido sinal em combinação com outros sinais também é juridicamente relevante.
Ora, no caso concreto, alegam ter feito prova da utilização do sinal TDI em combinação com outras marcas.
As recorrentes contestam a consideração da Câmara de Recurso segundo a qual há que demonstrar que os públicos em causa percepcionam
o sinal em causa como uma marca. Afirmam que basta demonstrar que os meios interessados percepcionam efectivamente o produto
ou o serviço, designado exclusivamente pela marca cujo registo é pedido, como sendo proveniente de uma determinada empresa.
As recorrentes censuram a Câmara de Recurso por esta ter raciocinado de forma falaciosa afirmando que o sinal TDI é uma indicação
descritiva e, por conseguinte, que os meios em causa não associam o referido sinal a uma determinada empresa. Esse raciocínio
implicaria que um sinal intrinsecamente descritivo não pode adquirir um carácter distintivo pelo uso, uma vez que este sinal
não pode ser apreendido pelo público pertinente como uma indicação da origem comercial dos produtos e dos serviços em que
é aposto. Esta abordagem esvazia de sentido o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009. Referem-se, a esse respeito,
ao acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philipps,  (C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.° 40). Além disso, o
conceito de implantação da marca destina-se precisamente a compensar o «défice alegadamente censurado a uma indicação descritiva».
O IHMI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
Importa recordar que, por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, os motivos absolutos de recusa de registo
referidos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), do referido regulamento não se opõem ao registo de uma marca se, na sequência
da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos e serviços para os quais foi pedido o
registo.
O artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 não prevê um direito autónomo de registo de uma marca. Contém uma excepção
aos motivos de recusa constantes do artigo 3.°, n.° 1, alíneas b) a d), deste regulamento. O seu alcance deve, assim, ser
interpretado em função destes motivos de recusa (acórdão Motivos geométricos no mostrador de um relógio, n.° 30 supra, n.° 121 ;
v. igualmente e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Setembro de 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Colect.,
p. I‑7605, n.° 21).
Por outro lado, resulta da jurisprudência que a aquisição de carácter distintivo da marca pelo uso exige que, pelo menos,
uma fracção significativa do público relevante identifique, graças à marca, os produtos ou serviços em causa como provenientes
de uma determinada empresa [acórdão do Tribunal Geral de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja),
T‑399/02, Colect., p. II‑1391, n.° 42, e Motivos geométricos no mostrador de um relógio, n.° 30 supra, n.° 122].
Além disso, o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 4 de Maio de 1999,  Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, Colect.,
p. I‑2779, n.° 49), que, para determinar se uma marca adquiriu carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade
competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou apta a identificar os produtos
ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esses produtos e serviços dos
de outras empresas.
A esse respeito, há que tomar em consideração, designadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a extensão
geográfica e a duração da utilização dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção
dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de uma determinada empresa, graças à marca, as declarações
de câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais, bem como as sondagens de opinião (v. acórdão
Forma de uma garrafa de cerveja, n.° 41 supra, n.° 44, e jurisprudência referida).
No caso concreto, a Câmara de Recurso considerou, com base no acórdão TDI, n.° 6 supra, que o sinal TDI era composto pelas
iniciais dos termos contidos na expressão «turbo direct injection» e na expressão «turbo diesel injection»
,
pelo que o motivo absoluto de recusa do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 existia em toda a União
e que, por isso, a marca TDI devia ter adquirido um carácter distintivo pelo uso em cada um dos quinze Estados‑Membros da
União na data da apresentação do pedido de registo, isto é, em 22 de Maio de 2003 (n.
os
32 e 33 da decisão impugnada). Ora, segundo a Câmara de Recurso, as recorrentes não haviam feito prova da implantação da
marca pelo uso na Dinamarca, nos Países Baixos e na Irlanda (n.° 40 da decisão impugnada). Além disso, a Câmara de Recurso
considerou que, nos demais Estados‑Membros, o sinal TDI não fora utilizado como marca, mas apenas como indicação descritiva,
de modo que não podia adquirir, com esse uso, um carácter distintivo (n.
os
41 e 44 da decisão impugnada).
Em primeiro lugar, as recorrentes contestam a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual a prova de uma implantação da
marca TDI deve ser feita para cada um dos Estados‑Membros da União. Entendem que a demonstração da referida implantação relativa
a uma parte substancial do território da União é suficiente.
Segundo a jurisprudência, uma marca só pode ser registada, nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, se
se fizer prova de que adquiriu, através da utilização que dela foi feita, carácter distintivo na parte da União em que não
tinha,
ab initio
, esse carácter. A referida parte da União referida no n.° 2 do mesmo artigo pode ser eventualmente constituída por um só
Estado‑Membro (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C‑25/05 P, Colect., p. I‑5719, n.° 83).
Assim, para ser susceptível de registo nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, deve ter adquirido carácter
distintivo pelo uso em todos os Estados‑Membros onde a marca pedida não dispunha
ab initio
de um carácter distintivo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 12 de Setembro de 2007, Glaverbel/IHMI (Textura
de uma superfície de vidro), T‑141/06, não publicado na Colectânea, n.° 38]. Além disso, as provas produzidas relativamente
a certos Estados‑Membros não são susceptíveis de fazer prova de que o sinal adquiriu um carácter distintivo nos demais Estados‑Membros
da União (v., nesse sentido, acórdão Textura de uma superfície de vidro, já referido, n.° 39).
Daqui decorre que, no caso concreto, sendo o sinal TDI intrinsecamente descritivo em toda a União, deve ser feita a prova
da aquisição de carácter distintivo para cada um dos Estados‑Membros da União.
Os argumentos das recorrentes não podem pôr em causa esta conclusão.
Em primeiro lugar, quanto aos argumentos relativos ao acórdão Forma de um isqueiro de pedra, n.° 27 supra, decorre dos seus
n.
os
68 e seguintes que o Tribunal Geral não entendeu pronunciar-se sobre os princípios a aplicar quanto à definição do território
pertinente para efeitos da apreciação da aquisição de carácter distintivo pelo uso, mas limitou-se a verificar que, no referido
processo « [a prova do uso] [devia] ser produzida para uma parte substancial da Comunidade». Além disso, o Tribunal Geral
declarou igualmente nesse processo que as provas produzidas para demonstrar a implantação da marca tridimensional pedida eram
insuficientes, de modo que não era necessário, para dirimir o litígio, determinar se a falta de prova da aquisição de carácter
distintivo pelo uso em certos países obstava ou não ao registo por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009.
Por conseguinte, as recorrentes não podem prevalecer-se do acórdão Forma de um isqueiro de pedra, n.° 27 supra, a fim de pôr
em causa a solução acolhida pela Câmara de Recurso, que é compatível com a  jurisprudência referida no n.° 45 supra.
Em segundo lugar, as recorrentes alegam que a Câmara de Recurso devia utilizar o mesmo critério que se aplica para determinar
a existência de prestígio da marca na acepção do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 e considerar que
a demonstração da aquisição de um carácter descritivo quanto a uma parte substancial da União seria suficiente.
Cumpre recordar que, por força do artigo 9.°, na falta de consentimento do titular de uma marca comunitária, este pode proibir
qualquer terceiro de usar, na vida comercial, um sinal idêntico ou semelhante à referida marca comunitária para produtos ou
serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais esta foi registada, sempre que esta goze de prestígio na União e
que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.
A este respeito, há que considerar que as recorrentes não podem legitimamente pôr em causa a solução acolhida pela Câmara
de Recurso, compatível com a jurisprudência específica relativa à aquisição de carácter distintivo pelo uso, por força do
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, baseando-se na jurisprudência relativa a outra disposição do referido regulamento.
Em especial, tendo em conta a diferença de lógica inerente à aplicação, por um lado, do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento
n.° 207/2009, relativo ao prestígio e, por outro lado, do artigo 7.°, n.° 3, do referido regulamento, relativo à aquisição
de um carácter distintivo pelo uso, bem como a sua inserção sistemática no regulamento, não pode ser usado o mesmo critério
quanto ao território pertinente no contexto da aplicação destas disposições.
Com efeito, o artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 protege os interesses legítimos dos titulares cuja
marca adquiriu prestígio, em função dos seus esforços comerciais e publicitários. Assim, o uso da marca por outro operador
económico pode permitir tirar uma vantagem indevida da marca que goza de prestígio ou prejudicá-la, ainda que a marca só seja
conhecida eventualmente por uma parte significativa do público pertinente num único Estado‑Membro.
Em contrapartida, no âmbito da aplicação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, há que ter em conta que esta
disposição constitui uma excepção à proibição de registar, designadamente, um sinal descritivo como marca comunitária e que,
nos termos do n.° 2 dessa disposição, a referida proibição é aplicável ainda que o motivo de recusa só exista numa parte da
União. Ora, se a interpretação proposta pelas recorrentes fosse acolhida, isso implicaria que uma marca descritiva pudesse
ser registada com base na aquisição de carácter distintivo pelo uso numa parte substancial da União, ao passo que a marca
continuaria descritiva nas demais partes da União. Assim, a interpretação proposta pelas recorrentes é contrária à própria
letra do Regulamento n.° 207/2009.
Por conseguinte, há que julgar improcedente o argumento das recorrentes que censura a Câmara de Recurso por não ter interpretado
o território pertinente, para efeitos da demonstração da aquisição de carácter distintivo pelo uso, do mesmo modo que o Tribunal
de Justiça declarou nos acórdãos relativos à demonstração da existência de prestígio, na acepção do artigo 9.°, n.° 1, alínea
c), do Regulamento n.° 207/2009.
Em terceiro lugar, as recorrentes não podem legitimamente pretender  que, atento o estabelecimento do espaço económico da
União, as fronteiras geográficas perderam a sua pertinência.
Há que recordar a este respeito que, no seu acórdão Textura de uma superfície de vidro, n.° 47 supra (n.° 40), o Tribunal
Geral considerou o seguinte:
«O argumento segundo o qual a abordagem que consiste em contar o número de países de onde provêm as provas seria contrária
à necessidade de considerar a União como mercado único não pode ser acolhida. Com efeito, nos termos do artigo 7.°, n.° 1,
alínea b), do Regulamento n.° 207/2009, conjugado com o n.° 2 do mesmo artigo, deve ser recusado o registo de uma marca que
não tenha carácter distintivo numa parte da União e a parte da União referida no n.° 2 desse artigo pode ser constituída,
se for caso disso, por um só Estado‑Membro. A Câmara de Recurso analisou, por isso, separada e correctamente as provas relativas
ao carácter distintivo adquirido pelo uso para cada Estado‑Membro.»
Face ao que precede, há que considerar que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que, sendo o sinal descritivo em toda
a União, as recorrentes devem fazer prova da aquisição de carácter distintivo pelo uso em cada um dos quinze Estados‑Membros
da União ao tempo da apresentação do pedido de registo.
Em segundo lugar, as recorrentes alegam que, ao contrário da apreciação da Câmara de Recurso, fizeram prova da aquisição de
carácter distintivo pelo uso em cada um dos Estados‑Membros, incluindo na Irlanda, Dinamarca e Países Baixos.
A este respeito, é forçoso concluir que a única prova pertinente trazida pelas recorrentes quanto a estes três Estados‑Membros
consiste na quota de mercado que detêm.
As circunstâncias em que a condição relacionada com a aquisição de carácter distintivo pode ser dada como preenchida não podem
ser consideradas provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens [v. acórdão
do Tribunal Geral Textura de uma superfície de vidro, n.° 47 supra, n.° 32, e jurisprudência referida, e de 15 de Outubro
de 2008, Powerserv Personalservice/IHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Colect., p. II‑2883, n.° 131].
Em especial, os dados relativos à quota de mercado em si mesmos não demonstram que o público visado pelos produtos em causa
apreende um sinal descritivo como uma indicação de origem comercial (v. por analogia com a produção de dados relativos aos
volumes de vendas e materiais publicitários, acórdão Textura de uma superfície de vidro, n.° 47 supra, n.° 41). Além disso,
quanto aos Estados‑Membros supra‑referidos, as recorrentes não apresentaram informações completas caso a caso, designadamente
quanto à intensidade, ao alcance geográfico e à duração do uso, ou quanto à importância dos seus investimentos para promover
a marca TDI.
Por conseguinte, há que concluir que a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela falta de prova bastante para aquisição
de carácter distintivo pelo uso na Irlanda, Dinamarca e Países Baixos.
Sendo certo que as recorrentes devem fazer prova da aquisição de carácter distintivo em cada um dos quinze Estados‑Membros
da União (v. conclusão no n.° 61 supra), a falta de prova bastante quanto a esses três Estados‑Membros é suficiente para sustentar
a decisão da Câmara de Recurso de rejeitar o pedido de registo.
Assim, não é necessário analisar o mérito dos argumentos das recorrentes relativamente aos motivos da decisão impugnada no
que respeita à falta de uso do sinal TDI como marca.
Deve, contudo, sublinhar-se que a Câmara de Recurso considerou com razão, no n.° 53 da decisão impugnada, que não se podia
concluir pelo uso do sinal TDI como marca, uma vez que o referido sinal era utilizado de forma directamente descritiva ou
acompanhado em materiais publicitários por outras marcas das recorrentes que têm capacidade distintiva.
Segundo a jurisprudência, no que diz respeito à aquisição do carácter distintivo pelo uso, a identificação do produto ou do
serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada deve ser efectuada graças ao uso da marca
enquanto marca. A expressão «uso da marca enquanto marca» deve, assim, ser entendida no sentido de que apenas se refere ao
uso da marca para efeitos da identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de uma
empresa determinada (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 2005, Nestlé, C‑353/03, Colect., p. I‑6135,
n.
os
26 e 29).
Ao contrário das alegações das recorrentes, a Câmara de Recurso não concluiu pela falta de uso como marca com base num raciocínio
falacioso, partindo do princípio que, sendo o sinal descritivo, não podia ser utilizado como marca.
Com efeito, nos considerandos 42 a 52 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso analisou vários materiais publicitários apresentados
pelas recorrentes. Além disso, como a Câmara de Recurso justificadamente considerou, esses materiais publicitários dão claramente
a impressão ao público pertinente de que o sinal TDI não era utilizado para identificar a origem comercial dos produtos em
causa, mas para descrever uma característica dos automóveis que o têm, a saber, serem dotados de um motor diesel de injecção
directa.
Além disso, nos materiais publicitários que foram produzidos pelas recorrentes e que constam do processo administrativo, o
sinal TDI é sempre acompanhado por uma outra marca de que as recorrentes são titulares, como a marca Audi, a marca VW ou a
marca Volkswagen. Ora, o Tribunal Geral declarou diversas vezes que os materiais publicitários sobre os quais um sinal desprovido
de carácter distintivo intrínseco é sempre acompanhado por outras marcas que, em contrapartida, são dotadas desse carácter
não constituem a prova de que o público apreende o sinal pedido como marca, indicando a origem comercial dos produtos (acórdãos
Forma de uma garrafa de cerveja, n.° 41 supra, n.° 51, e Forma de um isqueiro de pedra, n.° 27 supra, n.° 77). Seja como for,
ao citar um sítio Internet segundo o qual o público espanhol apreende o sinal TDI como uma abreviatura que remete para o tipo
de motor diesel de injecção directa, independentemente do construtor automóvel, a Câmara de Recurso demonstrou que, apesar
de todos os esforços publicitários das recorrentes em Espanha, o público pertinente não apreende o referido sinal como uma
identificação da origem comercial dos produtos em causa, mas como um termo descritivo e genérico.
Consequentemente, em face do exposto, há que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a uma violação do artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009
Argumentos das partes
As recorrentes afirmam que o examinador não respondeu aos seus pedidos de entrevista para discutir a necessidade e a amplitude
de uma sondagem de opinião que demonstraria, para os produtos em causa, a aquisição pela marca TDI de carácter distintivo
pelo uso. Afirmam que a sua vontade era norteada pelo facto de que as sondagens implicam custos consideráveis e pelo facto
de que, na falta de acordo quanto aos parâmetros da sondagem, empreenderiam um trabalho redundante, o que não facilitaria
a sua tarefa nem a do IHMI.  Além disso, este último deveria tê-las contactado a propósito dos parâmetros de uma sondagem
desse tipo, no respeito pelo princípio da análise oficiosa dos factos. Sendo certo que essa concertação não teve lugar, o
IHMI violou o artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009.
Além disso, as recorrentes criticam a consideração da Câmara de Recurso, constante do n.° 55 da decisão impugnada, segundo
a qual, em substância, o facto de o examinador não ter acedido ao seu pedido de concertação a respeito das condições de uma
sondagem é lamentável, mas não desonera as declarantes do risco de que as provas continuem a ser insuficientes na falta de
apresentação dessa sondagem. Por força do princípio da análise oficiosa dos factos, o IHMI deve responder ao «pedido de orientações»
a fim de dar ao declarante a possibilidade de dar desde o início à sua sondagem de opinião as características que a tornem
aceitável para ele. Por fim, as recorrentes consideram que, quando a Câmara de Recurso identifique um erro na apreciação efectuada
pelo examinador, o que fez, no caso em apreço, ao utilizar o termo «lamentável», pode exercer as competências deste e rectificar
esse erro.
O IHMI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
Segundo o artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, «[n]o decurso do processo, o [IHMI] procederá ao exame oficioso
dos factos».
As recorrentes censuram ao IHMI o facto de o examinador não ter respondido aos seus pedidos de entrevista para discutir a
necessidade e a amplitude de uma sondagem de opinião que demonstraria, para os produtos em causa, a aquisição, pela marca
TDI, de um carácter distintivo pelo uso. Ora, a inexistência de uma sondagem também foi tida em conta pela Câmara de Recurso
quando negou provimento ao recurso, de modo que a ausência de resposta por parte do examinador influenciou a validade da decisão
impugnada.
Há que concluir que este fundamento não tem consistência factual.
Com efeito, por carta de 20 de Outubro de 2004, o examinador informou as recorrentes, nos termos da regra 11, n.° 1, do Regulamento
(CE) nº 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho (JO L
3030, p. 1), de que o sinal TDI não era idóneo para registo.  Nessa carta, o examinador indicou que «as sondagens de opinião
[eram] quase sempre indispensáveis nos procedimento de análise que impliquem a implantação [da marca]».
Foi em resposta à comunicação dos motivos de recusa que, por carta de 20 de Janeiro de 2005, as recorrentes propuseram que
o seu advogado  «agende uma reunião, aquando de uma próxima deslocação profissional a Espanha, com os examinadores do IHMI
na qual a sequência  do procedimento poderia ser directamente discutida; a experiência mostra que uma troca de impressões
directa é mais eficaz e económica que longos escritos».
A carta de 20 de Janeiro de 2005 não contém, todavia, nenhuma alusão à disponibilização de uma sondagem de opinião, cujo conteúdo
pudesse ser discutido com o examinador durante uma «reunião de trabalho» e, nessa carta, as recorrentes referiram a «provavelmente
muito limitada utilidade» das sondagens de opinião a nível europeu e afirmaram que, segundo a prática do IHMI e dos tribunais
da União, se poderia  renunciar às sondagens de opinião.
Assim, é forçoso concluir que o examinador indicou claramente que as sondagens de opinião eram «quase sempre indispensáveis»
para provar a implantação da marca. Em contrapartida, não decorre da carta das recorrentes de 20 de Janeiro de 2005 que se
disponibilizassem para realizar sondagens de opinião ou que pretendessem especificar a respectiva amplitude antes de as realizarem,
até porque tinham expressado a sua opinião de que se podia renunciar às sondagens de opinião segundo a prática do IHMI e segundo
a jurisprudência.
Neste contexto, as recorrentes não podiam legitimamente defender que, no caso em apreço, a falta de uma reunião de trabalho
com o advogado das recorrentes a fim de precisar o conteúdo das sondagens de opinião a produzir constitui uma ilegalidade
que possa afectar a validade da decisão impugnada.
Por conseguinte, o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao quarto fundamento, relativo a uma violação do artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009
Argumentos das partes
Segundo as recorrentes, a decisão impugnada funda-se essencialmente na consideração da Câmra de Recurso de que a aquisição
de carácter distintivo pelo uso não era possível, uma vez que a marca tinha um carácter descritivo. A Câmara de Recurso considerou
a este respeito que era necessária uma sondagem de opinião (n.° 54 da decisão impugnada).
As recorrentes afirmam igualmente que a Câmara de Recurso não as informou de que subscrevia, neste ponto, a opinião do examinador.
Atenta a produção de prova feita, a Câmara de Recurso devia tê-las informado de que, também do seu ponto de vista, a aquisição
de carácter distintivo pelo uso só podia ser provada através de uma sondagem de opinião. A Câmara de Recurso adoptou, contudo,
a decisão impugnada sem ter fornecido previamente a menor indicação quanto à necessidade de realização de sondagens de opinião.
O IMHI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
Segundo o artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009, as decisões do IHMI serão fundamentadas e só se podem basear em motivos
a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
A este respeito, basta recordar que a argumentação das recorrentes assenta numa premissa errada, a saber, o facto de que exista
a oferta de prova no sentido da realização de sondagens de opinião. Ora, como se concluiu no n.° 84 supra, não decorre da
carta das recorrentes de 20 de Janeiro de 2005 que estas se dispunham a realizar sondagens de opinião ou que pretendessem
especificar a respectiva amplitude antes de as realizarem.
De resto, cumpre observar que as recorrentes não referem nenhuma norma jurídica que obrigasse a Câmara de Recurso a comunicar-lhes,
antes da adopção da decisão impugnada, a sua intenção de ter em conta a falta de um meio de prova – a saber as sondagens de
opinião – cuja importância já tinha sido sublinhada pelo examinador.
Por conseguinte, há que julgar improcedente o quarto fundamento e, portanto, negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se
a parte vencedora o tiver requerido. Tendo as recorrentes sido vencidas, há que condená-las a suportar as despesas do IHMI,
em conformidade com o pedido deste último.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A Audi AG e a Volkswagen AG são condenadas nas despesas.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Julho de 2011.
Assinaturas
*
Língua do processo: inglês.