CELEX: 62011TJ0033
Marque communautaire
Procédure de nullité
Marque communautaire verbale BIGAB
Motif absolu de refus
Absence de mauvaise foi
Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009

Antécédents du litige
Le 31 mars 2005, l’intervenante, AS Fors MW, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n
o
40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (
JO 1994, L 11, p. 1
), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n
o
207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (
JO L 78, p. 1
)].
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIGAB.
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
—
classe 6 : «Métaux communs et leurs alliages ; câbles et fils métalliques non électriques ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; conteneurs métalliques» ;
—
classe 7 : «Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission de machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; robots de traction ; grues (appareils de levage)» ;
—
classe 12 : «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; remorques élévatrices à crochet ; remorques à benne basculante ; remorques de transport ; remorques à bois».
La demande de marque a été publiée au
Bulletin des marques communautaires
n
o
45/2005, du 7 novembre 2005, et la marque BIGAB a été enregistrée en tant que marque communautaire le 20 mars 2006, sous le numéro 4363842.
Le 6 septembre 2007, la requérante, Peeters Landbouwmachines BV, a déposé auprès de l’OHMI une demande en nullité de cette marque pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009], à l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n
o
40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n
o
207/2009], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n
o
40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n
o
207/2009), et à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du règlement n
o
40/94 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement n
o
207/2009).
En substance, la requérante reprochait à l’intervenante d’avoir été de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par cette demande d’enregistrement, l’intervenante aurait en effet eu pour seul objectif d’empêcher la requérante de poursuivre la commercialisation de matériel agricole sous la marque BIGA, et ce alors même que la requérante disposait sur cette dernière d’un droit antérieur.
Par décision du 4 décembre 2009, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son ensemble.
Le 2 février 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
o
207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
Par décision du 4 novembre 2010 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours, en se fondant en substance sur les motifs suivants :
—
le régime juridique institué par le règlement n
o
207/2009 est fondé sur le principe du «premier déposant», en ce sens que la propriété d’une marque communautaire s’acquiert non par un usage antérieur, mais par un enregistrement antérieur ;
—
l’un des aménagements à cette règle est prévu par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009, selon lequel la nullité d’une marque communautaire est déclarée lorsque son titulaire était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, et la mauvaise foi, au sens de cette disposition, désigne «une pratique malhonnête ne répondant pas aux critères d’un comportement commercial acceptable» ;
—
la requérante n’a pas démontré que l’intervenante avait agi de mauvaise foi ;
—
en effet, la marque BIGAB a été utilisée dès 1991, dans un premier temps par le prédécesseur du titulaire actuel de cette marque, puis par ce titulaire lui-même, c’est-à-dire par l’intervenante, alors que la requérante n’a commencé à utiliser le signe BIGA qu’en 1996 ;
—
à cette circonstance s’ajoute le fait que le signe contesté trouve son origine dans la raison sociale de la société que l’intervenante a acquise ultérieurement, à savoir Blidsberg Investment Group BIG AB ;
—
l’intervenante était libre, dès lors, de demander l’enregistrement de cette marque en tant que marque communautaire, afin de renforcer sa protection au niveau européen ; la requérante jouissait de la même liberté, mais n’a pas pris la peine d’enregistrer le signe BIGA en tant que marque communautaire, alors qu’elle en fait usage depuis 1996 ;
—
ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07, Rec. p. I-4893
), dès lors que l’intention principale et préalable de l’intervenante était de protéger ses droits de marque à l’échelle européenne et non d’empêcher la requérante de faire usage de la marque BIGA ; un indice de cette intention réside dans le fait que l’intervenante avait fait usage de la marque contestée dans plusieurs pays de l’Union européenne avant de solliciter son enregistrement en tant que marque communautaire ;
—
il importe peu, à cet égard, que l’intervenante ait connu ou, à tout le moins, ait dû connaître l’usage par la requérante du signe BIGA au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et que la requérante soit en mesure ou non de faire valoir un certain degré de protection juridique sur la marque non enregistrée BIGA, en application de l’article 2.4, paragraphe 1, sous f), de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, puisqu’il a été démontré que, en tout état de cause, le droit de l’intervenante était antérieur.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la décision attaquée ;
—
enjoindre à l’OHMI d’annuler l’enregistrement de la marque communautaire visée par la demande de nullité ou, à titre subsidiaire, enjoindre à l’OHMI d’annuler ce même enregistrement, pour autant qu’il concerne les produits relevant de la classe 7 ;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours ;
—
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
L’OHMI conteste la recevabilité des éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal. Il s’agit des annexes 19 et 20 de la requête, lesquelles contiennent, respectivement, des copies de diverses pages extraites du site Internet de l’intervenante et différents extraits de pages issues d’un moteur de recherche, relatifs aux marques BIFA, FARMA et NIAB.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, au sens de l’article 65 du règlement n
o
207/2009, et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/OHMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, non publié au Recueil, point 17].
Il s’ensuit que, les pièces litigieuses ayant été présentées pour la première fois devant le Tribunal, elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond
La requérante invoque un moyen unique à l’appui de son recours, pris d’une méconnaissance de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009. Selon elle, la chambre de recours a commis une erreur de droit en ne concluant pas que l’intervenante était de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé une demande auprès de l’OHMI, visant à faire enregistrer la marque contestée en tant que marque communautaire.
Ainsi que l’a fait valoir à bon droit la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, le régime d’enregistrement d’une marque communautaire repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n
o
207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque communautaire que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque communautaire, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n
o
207/2009, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires.
L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière.
La Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convient d’interpréter le concept de mauvaise foi visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009 (voir, par analogie, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra). Elle a ainsi relevé que la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, devait être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment :
—
le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
—
l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;
—
le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
La Cour a également indiqué, au point 43 de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra, que l’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
Cela étant, comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, il ressort de la formulation retenue dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra, que les trois facteurs énumérés au point 18 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande.
Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire.
En l’espèce, il est constant que la marque contestée a été utilisée à partir de 1991, dans un premier temps par Blidsberg Investment Group BIG AB, dont la marque BIGAB représente les initiales, et ensuite, à partir de 1999, par l’intervenante, à la suite de l’acquisition de l’ensemble des droits afférents à cette marque. Or, la requérante n’a, pour sa part, commencé à utiliser la marque BIGA qu’en 1996. Cette dernière n’avait en outre fait l’objet d’aucun enregistrement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ni au niveau européen, ni au niveau du Benelux, ni à l’échelon national. Ces circonstances établissent que le signe contesté n’a été ni créé ni utilisé par l’intervenante dans le but délibéré de générer une confusion avec un signe existant et, de cette façon, de concurrencer le titulaire de ce dernier de manière déloyale.
Ensuite, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est compréhensible, d’un point de vue commercial, que l’intervenante ait souhaité étendre la protection de la marque contestée en la faisant enregistrer en tant que marque communautaire. En effet, durant la période qui a précédé le dépôt de la demande d’enregistrement, l’intervenante a réalisé son chiffre d’affaires relatif aux produits de la marque BIGAB dans un nombre croissant d’États membres. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, ce contexte constituait un mobile plausible justifiant le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.
Il ne saurait, par ailleurs, être reproché à l’intervenante d’avoir fait enregistrer la marque contestée sans intention de l’utiliser et uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, dès lors que des produits ont été commercialisés sous cette marque dans de nombreuses parties de l’Union depuis la date de cet enregistrement.
À cet égard, il importe de souligner qu’il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque, non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur.
En l’espèce, il n’a nullement été démontré que la demande d’enregistrement de la marque contestée, en ce qu’elle visait des produits relevant de la classe 7, notamment des grues, revêtait un caractère artificiel et était dénuée de logique sur le plan commercial pour l’intervenante. Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’est pas contesté que des produits relevant de ladite classe ont été commercialisés par l’intervenante, même si c’était sous une autre marque. Partant, la seule circonstance que la demande d’enregistrement visait des produits de cette classe, dont relèvent des produits commercialisés par la requérante, n’est pas de nature à démontrer que cette demande était uniquement motivée par la volonté de l’intervenante d’empêcher la requérante de continuer à utiliser la marque BIGA.
En outre, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie la mauvaise foi du demandeur (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra, point 40). Ainsi, il ne saurait être exclu que, lorsque plusieurs producteurs utilisent, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, le demandeur poursuive, par l’enregistrement de ce signe, un objectif légitime (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra, point 48). Comme le fait remarquer l’intervenante, tel peut notamment être le cas lorsque le demandeur sait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qu’une entreprise tierce fait usage de la marque soumise à l’enregistrement en créant auprès de sa clientèle l’illusion qu’elle distribue officiellement les produits vendus sous cette marque, alors même qu’elle n’en a pas reçu l’autorisation.
S’agissant du grief pris de l’incohérence qui résulterait, pour l’intervenante, du fait d’avoir veillé à protéger la marque contestée en tant que marque communautaire, mais pas les deux autres marques dont elle est titulaire, à savoir les marques FARMA et NIAB, même à supposer qu’il doive être considéré comme recevable alors qu’il est soulevé pour la première fois devant le Tribunal, il ne saurait être retenu. En effet, en prévoyant que toute personne physique ou morale peut être titulaire d’une marque communautaire, l’article 5 du règlement n
o
207/2009 crée une simple faculté d’enregistrement, laissée à l’entière appréciation du titulaire d’une marque. Il s’ensuit que la bonne foi du demandeur de marque ne saurait être remise en cause du seul fait que ce même demandeur est titulaire d’autres marques et qu’il n’a pas pris l’initiative de solliciter l’enregistrement de ces dernières en tant que marques communautaires.
L’existence d’une éventuelle mauvaise foi de l’intervenante n’a pas non plus été démontrée par la seule circonstance que cette dernière a renoncé à l’enregistrement de la marque BIGAB en tant que marque Benelux, puisque le choix de protéger une marque tant à l’échelon national qu’à l’échelon du Benelux ou à l’échelon communautaire relève de la seule stratégie commerciale de son titulaire et qu’il n’appartient dès lors ni à l’OHMI ni au Tribunal de s’immiscer dans une telle appréciation.
Il convient d’ajouter que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra, points 51 et 52).
À cet égard, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la marque contestée était déjà utilisée depuis environ quatorze ans. De plus, comme la chambre de recours l’a relevé au point 32 de la décision attaquée, cette marque a connu une croissance en Europe dans les années qui ont précédé son enregistrement en tant que marque communautaire. Cette croissance a renforcé la notoriété de cette marque, ce qui conforte l’idée que l’intervenante avait un intérêt commercial légitime à assurer à celle-ci une protection plus étendue et, partant, n’était pas de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé la demande d’enregistrement.
Il importe peu, dans ces circonstances, que les produits commercialisés par la requérante sous la marque BIGA soient ou non semblables ou identiques aux produits commercialisés par l’intervenante sous la marque contestée, puisque, en tout état de cause, il n’a pas été démontré que l’enregistrement visait uniquement à empêcher la requérante de poursuivre l’utilisation de la marque BIGA.
De même, le fait que l’intervenante, quelques semaines après avoir obtenu l’enregistrement de la marque contestée, a mis la requérante ainsi qu’une autre société en demeure de cesser d’utiliser le signe BIGA dans leurs relations commerciales ne constitue pas un indice de mauvaise foi, une telle demande relevant des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque en tant que marque communautaire, visées à l’article 9 du règlement n
o
207/2009.
Quant à l’argument tiré par la requérante de ce qu’elle aurait fait usage du signe BIGA dans les pays du Benelux avant qu’il ne soit fait usage du signe contesté sur ce même territoire, il n’est pas de nature à renverser la présomption de bonne foi de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. En effet, même à la supposer établie, cette circonstance ne remet pas en cause le constat selon lequel la marque contestée a été créée et utilisée dans les relations commerciales avant la marque de la requérante. Du reste, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, rien ne s’opposait en principe à ce que la requérante enregistre la marque BIGA tant au niveau national qu’au niveau du Benelux ou au niveau communautaire, ce qui aurait pu la protéger contre l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque communautaire.
S’agissant, enfin, du grief pris de l’erreur commise par la chambre de recours en s’inspirant de la référence aux «usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale», opérée à l’article 12 du règlement n
o
207/2009, en vue de définir la mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, il ne saurait être retenu.
Il est certes exact que ces deux dispositions ont un objet différent, l’une portant sur l’attitude d’un tiers vis-à-vis du titulaire de la marque et l’autre sur l’attitude du titulaire lui-même, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque en tant que marque communautaire. La chambre de recours n’a toutefois commis aucune erreur en opérant un tel rapprochement, celui-ci étant justifié par la circonstance que ces deux dispositions visent à sanctionner des comportements malhonnêtes sur le plan commercial.
En tout état de cause, la chambre de recours ne s’est nullement bornée à opérer ce rapprochement en vue d’interpréter le concept de mauvaise foi au sens de l’article 52 du règlement n
o
207/2009. Ainsi qu’il ressort des points 22 à 34 ci-dessus, elle a, au contraire, correctement appliqué les principes d’interprétation dégagés à cet égard par la Cour, dans son arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 9 supra.
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 33 de la décision attaquée, que, même si l’intervenante connaissait ou aurait dû connaître l’usage par la requérante du signe BIGA pour la commercialisation de mélangeurs verticaux d’aliments, elle n’a pas agi de mauvaise foi en sollicitant l’enregistrement de la marque contestée.
Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
Peeters Landbouwmachines BV est condamnée aux dépens.

Forwood
Dehousse
Schwarcz
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2012.
Signatures
(
*1
)	Langue de procédure : l’anglais.