CELEX: 62012CJ0409
Merken
Richtlijn 2008/95/EG
Artikel 12, lid 2, sub a
Vervallenverklaring
Merk dat door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven
Perceptie van het woordteken ‚KORNSPITZ’ door de verkopers enerzijds en de eindverbruikers anderzijds
Verlies van onderscheidend vermogen uitsluitend uit het oogpunt van de eindverbruikers

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB L 299, blz. 25
; hierna: „richtlijn”).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (hierna: „Backaldrin”), een vennootschap naar Oostenrijks recht, en Pfahnl Backmittel GmbH (hierna: „Pfahnl”), eveneens een vennootschap naar Oostenrijks recht, over het woordteken „KORNSPITZ”, dat Backaldrin heeft doen inschrijven als merk.
Toepasselijke bepalingen
Richtlijn 2008/95
Volgens artikel 2 van richtlijn 2008/95 „[kunnen m]erken [...] worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling [...] mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.
Artikel 3 van die richtlijn bepaalt:
„1.   Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]”
Artikel 5 van de richtlijn luidt:
„1.   Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
a)
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2.   Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
[...]”
Artikel 12 van de richtlijn bepaalt:
„1.   Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.
[...]
2.   Onverminderd lid 1, kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:
a)
door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
[...]”
Oostenrijks recht
§ 33b van het Markenschutzgesetz 1970 (Oostenrijkse merkenwet van 1970, BGBl. 260/1970), in de versie die gold ten tijde van de feiten van het hoofdgeding, luidt als volgt:
„1.   Eenieder kan verzoeken om doorhaling van een merk wanneer het na de datum waarop het is ingeschreven door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.
2.   De beslissing tot doorhaling werkt terug tot op de datum waarop het merk definitief de gebruikelijke benaming [...] is geworden.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
Backaldrin heeft het Oostenrijkse woordmerk KORNSPITZ doen inschrijven voor waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Tot deze waren behoren met name:
„meel- en graanpreparaten; bakkerijproducten; verbeteraars voor broodbereiding; banketbakkerswaren, ook voor afbakken geprepareerd; deegballen [...] voor de bereiding van banketbakkerswaren”.
Backaldrin vervaardigt onder dit merk een bakmengsel dat zij in de eerste plaats aan bakkers levert. Zij verwerken dit mengsel tot een langwerpig broodje dat aan beide uiteinden spits toeloopt. Backaldrin heeft deze bakkers en distributeurs van levensmiddelen aan wie zij leveren, de toestemming gegeven om dit broodje onder de hierboven genoemde merknaam te verkopen.
De concurrenten van Backaldrin, waaronder Pfahnl, en het merendeel van de bakkers weten dat het woordteken „KORNSPITZ” als merk is ingeschreven. Volgens de door Backaldrin betwiste verklaringen van Pfahnl wordt dit woordteken echter door de eindverbruikers opgevat als de gebruikelijke benaming van een bakkerijproduct, te weten langwerpige broodjes die aan beide uiteinden spits toelopen. Deze perceptie wordt met name verklaard door de omstandigheid dat bakkers die dit door Backaldrin geleverd bakmengsel gebruiken, hun klanten doorgaans niet meedelen dat het teken „KORNSPITZ” als merk is ingeschreven en de broodjes op basis van dit mengsel worden geproduceerd.
Op 14 mei 2010 heeft Pfahnl op grond van § 33b van de merkenwet van 1970 verzocht om doorhaling van het merk KORNSPITZ voor de in punt 8 van dit arrest genoemde waren. Bij beslissing van 26 juli 2011 heeft de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt (octrooibureau) deze vordering toegewezen. Tegen deze beslissing heeft Backaldrin beroep ingesteld bij de Oberste Patent- und Markensenat (hoogste octrooi- en merkenkamer).
Deze rechterlijke instantie vraagt zich af in hoeverre zij, om het criterium „in de handel gebruikelijke benaming” in het hoofdgeding toe te passen, rekening moet houden met het feit dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven niet allemaal voor dezelfde klanten zijn bedoeld. Zij zet dienaangaande uiteen dat de eindverbruikers van de door Backaldrin onder de merknaam KORNSPITZ verkochte grondstoffen en tussenproducten, zoals het bakmengsel dat wordt verwerkt tot broodjes, bakkers en distributeurs van levensmiddelen zijn, terwijl de eindverbruikers van de broodjes bestaan uit de klanten van deze bakkers en distributeurs van levensmiddelen.
De Oberste Patent- und Markensenat meent dat het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt tot vervallenverklaring, moet worden toegewezen voor zover het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk is ingeschreven voor grondstoffen en tussenproducten die bestaan in meel en graanpreparaten, verbeteraars voor broodbereiding, preparaten die moeten worden opgebakken en deegballen voor de bereiding van banketbakkerswaren.
Wat daarentegen de eindproducten betreft waarvoor het merk KORNSPITZ eveneens is ingeschreven, zijnde bakkerij- en banketbakkersproducten, wenst deze rechterlijke instantie duidelijkheid te krijgen middels een prejudiciële beslissing van het Hof. Meer bepaald wenst zij te vernemen of de aan de merkhouder verleende rechten kunnen worden vervallen verklaard wanneer dit merk niet in de perceptie van de verkopers van het eindproduct dat is geproduceerd op basis van de door de houder van dat merk geleverde grondstof, maar in de perceptie van de eindverbruikers van dat product, de gebruikelijke benaming is geworden.
Deze rechterlijke instantie preciseert dat zij, na de ontvangst van de prejudiciële beslissing, zal beoordelen of het noodzakelijk is om de eindverbruikers te vragen naar hun perceptie van het woordteken „KORNSPITZ”.
Daarop heeft de Oberste Patent- und Markensenat de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1)
Is een merk ‚de in de handel gebruikelijke benaming van een waar of dienst’ geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn [2008/95] wanneer
a)
de handelaren zich er weliswaar van bewust zijn dat het merk een herkomstaanduiding is, maar in de regel de [eindverbruikers] hierover niet informeren, en
b)
de [eindverbruikers] het merk met name daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven?
2)
Is er reeds sprake van ‚nalaten’ in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaren hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
3)
Moet een merk dat door toedoen of nalaten van de houder ervan voor [eindverbruikers], maar niet voor de handel, een gebruikelijke benaming is geworden, in dat geval, maar ook alleen dan, vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Eerste vraag
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder enkel uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.
Volgens Backaldrin, de Duitse en de Franse regering en de Europese Commissie moet deze vraag ontkennend worden beantwoord, terwijl Pfahnl en de Italiaanse regering het tegendeel betogen.
In dit verband zij om te beginnen eraan herinnerd dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 ziet op een situatie waarin het merk niet meer in staat is om zijn herkomstaanduidende functie te vervullen (arrest van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C-371/02, Jurispr. blz. I-5791
, punt 22).
Van de diverse functies van het merk speelt de herkomstaanduiding een essentiële rol (zie met name arresten van 23 maart 2010, Google France en Google,
C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417
, punt 77, en 22 september 2011, Budějovický Budvar,
C-482/09, Jurispr. blz. I-8701
, punt 71). Zij maakt het mogelijk om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Die onderneming is, zoals de advocaat-generaal in punt 27 van zijn conclusie heeft opgemerkt, die onder toezicht waarvan de waar of de dienst wordt verkocht.
De Uniewetgever heeft deze wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van richtlijn 2008/95 te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell,
C-517/99, Jurispr. blz. I-6959
, punt 23, en arrest Björnekulla Fruktindustrier, reeds aangehaald, punt 21).
Deze voorwaarde vindt vervolgens met name haar weerslag in de artikelen 3 en 12 van de richtlijn. Terwijl artikel 3 de gevallen noemt waarin het merk ab initio de herkomstaanduidende functie niet kan vervullen, ziet artikel 12, lid 2, sub a, van deze richtlijn op de situatie waarin het merk de gebruikelijke benaming is geworden en bijgevolg zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het die functie niet meer vervult (zie in die zin arrest Björnekulla Fruktindustrier, punt 22). De houder van dat merk kan dan de hem door artikel 5 van richtlijn 2008/95 verleende rechten verliezen (zie in die zin arrest van 27 april 2006, Levi Strauss,
C-145/05, Jurispr. blz. I-3703
, punt 33).
In het door de verwijzende rechter beschreven geval, waarvan de feiten enkel door hem worden beoordeeld, nemen de eindverbruikers van de litigieuze waar, zijnde de zogenoemde KORNSPITZ‑broodjes, dat woordteken waar als de gebruikelijke benaming voor die waar en zijn zij zich bijgevolg niet bewust van het feit dat bepaalde van die broodjes zijn geproduceerd op basis van een bakmengsel dat door een bepaalde onderneming onder de merknaam KORNSPITZ is geleverd.
Zoals de verwijzende rechter ook heeft uiteengezet, resulteert deze perceptie van de eindverbruikers met name uit het feit dat verkopers van op basis van dat mengsel geproduceerde broodjes hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het teken „KORNSPITZ” als merk is ingeschreven.
Het in de verwijzingsbeslissing uiteengezette geval wordt bovendien daardoor gekenmerkt dat de verkopers van dat eindproduct in de regel hun klanten bij de verkoop niet attenderen op de herkomstaanduiding van de diverse producten die worden verkocht.
Geconstateerd moet worden dat het merk KORNSPITZ in een dergelijk geval bij de handel in zogenoemde KORNSPITZ‑broodjes zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding niet vervult en dat de houder ervan bijgevolg de door dat merk verleende rechten kan verliezen voor zover dit merk voor dat eindproduct is ingeschreven, wanneer dat merk wegens toedoen of nalaten van die merkhouder zijn onderscheidend vermogen voor die waar heeft verloren.
Deze vaststelling druist niet in tegen de uitlegging die het Hof in punt 26 van het reeds aangehaalde arrest Björnekulla Fruktindustrier heeft gegeven aan artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95, volgens welke de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk de in de handel gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naargelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.
Zoals het Hof heeft benadrukt bij het geven van die uitlegging, is het juist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang van de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen.
Zoals het Hof heeft opgemerkt in punt 24 van het arrest Björnekulla Fruktindustrier speelt de perceptie van consumenten of eindverbruikers echter over het algemeen een beslissende rol. Zoals de advocaat-generaal heeft uiteengezet in de punten 58 en 59 van zijn conclusie, moet worden geoordeeld dat in een geval als dat van het hoofdgeding, dat – onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificatie – daardoor wordt gekenmerkt dat het betrokken merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren uit het oogpunt van de eindverbruikers, dit verlies ertoe kan leiden dat de houder van dit merk de hem verleende rechten verliest. De omstandigheid dat de verkopers op de hoogte zijn van het bestaan van het merk en de herkomst die erdoor wordt aangeduid, kan op zich niet in de weg staan aan een dergelijke vervallenverklaring.
Uit het voorgaande volgt dat op de eerste vraag moet worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.
Tweede vraag
Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.
In dit verband zij eraan herinnerd dat de Uniewetgever, door de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van de merkhouder af te wegen tegen die van zijn concurrenten, met de vaststelling van genoemd artikel 12, lid 2, sub a, van die richtlijn te kennen heeft gegeven dat het verlies van het onderscheidend vermogen van dit merk slechts aan de houder ervan kan worden tegengeworpen indien dit verlies aan zijn toedoen of nalaten valt toe te rekenen (arrest Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 19, en arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux,
C-102/07, Jurispr. blz. I-2439
, punt 24).
Het Hof heeft reeds geoordeeld dat onder het begrip „nalaten” eveneens kan vallen het verzuim van de merkhouder om de bevoegde autoriteit te gepasten tijde onder verwijzing naar zijn uitsluitend recht als bedoeld in artikel 5 van die richtlijn te verzoeken de betrokken derden te verbieden gebruik te maken van het teken dat gevaar van verwarring met dit merk oplevert, aangezien dergelijke verzoeken juist beogen het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te handhaven (zie in die zin arrest Levi Strauss, punt 34).
Behoudens indien ervan wordt afgezien het in punt 32 van dit arrest bedoelde evenwicht na te streven, is dat begrip geenszins beperkt tot dat soort verzuim, maar omvat het elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. In een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkele stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95.
Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of Backaldrin in casu al dan niet stappen heeft ondernomen om de bakkers en distributeurs van levensmiddelen die broodjes verkopen die op basis van het door haar geleverde bakmengsel zijn geproduceerd, aan te zetten om het merk KORNSPITZ meer te gebruiken in hun handelscontacten met de klanten.
Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.
Derde vraag
Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de vervallenverklaring van een merk noodzakelijkerwijs vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan het merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.
Blijkens de bewoordingen van die bepaling kan de houder van een merk de door dit merk verleende rechten verliezen wanneer het door toedoen of nalaten van deze merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.
Wanneer een dergelijk geval zich voordoet, is het irrelevant dat in voorkomend geval alternatieve benamingen bestaan voor de betrokken waar of dienst, aangezien dit niet kan afdoen aan de vaststelling dat dit merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren doordat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.
Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

1)
Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

2)
Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

3)
Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.