CELEX: 62011TJ0103
Wspólnotowy znak towarowy
Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego justing
Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy JUSTING
Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego
Brak podobieństwa oznaczeń
Artykuł 34 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Okoliczności powstania sporu
W dniu 26 czerwca 2009 r. skarżąca, Tiantian Shang, zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. L 78, s. 1
).
Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to następujące oznaczenie graficzne:
Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, w odniesieniu do każdej z tych klas, następującemu opisowi:
—
klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;
—
klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;
Równocześnie na podstawie artykułu 34 rozporządzenia nr 207/2009 skarżąca złożyła do OHIM wniosek o zastrzeżenie pierwszeństwa wcześniejszego włoskiego graficznego znaku towarowego, który został wpisany do rejestru pod numerem 1217303:
Decyzją z dnia 1 czerwca 2010 r. ekspert oddalił wniosek o zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego.
W dniu 22 lipca 2010 r. na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 skarżąca odwołała się od decyzji eksperta do OHIM.
Decyzją z dnia 14 grudnia 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona w szczególności, że zgłoszony wspólnotowy znak towarowy oraz wcześniejszy krajowy znak towarowy nie są identyczne, w zakresie w jakim ich przedstawienia graficzne różnią się nie tylko czcionką drukarską użytą do przedstawienia elementu słownego „justing”, ale także elementami graficznymi oraz umiejscowieniem poszczególnych elementów składowych oznaczeń.
Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
—
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
—
zmianę zaskarżonej decyzji i uwzględnienie zgłoszonego przez nią zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego;
—
ewentualnie, uwzględnienie zgłoszonego przez nią zastrzeżenia starszeństwa elementu słownego wcześniejszego krajowego znaku towarowego, to jest słowa „justing”;
—
obciążenie OHIM kosztami postępowania.
OHIM wnosi do Sądu o:
—
oddalenie skargi;
—
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
W uzasadnieniu skargi skarżąca przywołuje trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia i dokonania błędnej wykładni art. 34 rozporządzenia nr 207/2009, drugi, naruszenia dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (
Dz.U. L 289, s. 28
), a trzeci, powszechnej znajomości wcześniejszego krajowego znaku towarowego.
W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia i dokonania błędnej wykładni art. 34 rozporządzenia nr 207/2009
Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż ta dokonała wykładni zawężającej art. 34 rozporządzenia nr 207/2009. W rezultacie Izba Odwoławcza dokonała wykładni tego przepisu bez uwzględnienia kontekstu, w który się on wpisuje, to jest systemu ochrony znaków towarowych przed prawdopodobieństwem wprowadzenia odbiorców w błąd w odniesieniu do znaków identycznych lub podobnych. W tym względzie Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić fakt, że elementy słowne „justing” wspólnotowego znaku towarowego oraz wcześniejszego krajowego znaku towarowego są identyczne, a fakt, iż w przypadku obu znaków towarowych zostały użyte odmienne czcionki drukarskie, nie może podważyć tego ustalenia. Ponadto towary objęte omawianymi znakami towarowymi są bez wątpienia identyczne, co nie powinno być kwestionowane przez Izbę Odwoławczą. Wreszcie co się tyczy elementów graficznych omawianych znaków towarowych, ich różnice winny być postrzegane w kontekście „procesu graficznej ewolucji”, jakiemu poddano wcześniejszy krajowy znak towarowy, który to proces nie wpłynął w żaden sposób na „niepowtarzalność znaku towarowego”, która nie uległa zatem żadnej zmianie.
OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.
Artykuł 34 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:
„Właściciel wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, łącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w krajach Beneluksu lub zarejestrowanym na mocy porozumień międzynarodowych mających skutek w państwie członkowskim, który zgłasza identyczny znak towarowy do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy dla towarów lub usług identycznych z lub zawierających się wśród tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, może zastrzec dla wspólnotowego znaku towarowego starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowany”.
Aby zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego przy zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego zostało uwzględnione, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki: wcześniejszy krajowy znak towarowy oraz zgłoszony wspólnotowy znak towarowy musza być identyczne; towary i usługi objęte zgłoszonym wspólnotowym znakiem towarowym powinny być identyczne lub zawierać się w towarach i usługach objętych wcześniejszym krajowym znakiem towarowym; właścicielem omawianych znaków towarowych powinien być ten sam podmiot.
W niniejszej sprawie identyczność towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym z towarami objętymi wcześniejszym krajowym znakiem towarowym nie jest kwestionowana. Okolicznością bezsporną jest również to, że omawiane znaki towarowe mają tego samego właściciela.
Co się tyczy identyczności znaków towarowych, należy przypomnieć, że oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy tworzące ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie
C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I-2799
, pkt 54).
Przesłanka identyczności oznaczenia oraz znaku towarowego winna podlegać wykładni zawężającej ze względu na konsekwencje wynikające z takiej identyczności. W niniejszym przypadku zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wspólnotowego znaku towarowego, dla którego zastrzeżono starszeństwo wcześniejszego krajowego znaku towarowego, będzie mógł, w przypadku gdyby zrzekł się praw do wcześniejszego znaku towarowego lub pozwolił na ich wygaśnięcie, korzystać z tych samych praw, jakie by mu przysługiwały, gdyby wcześniejszy znak towarowy nadal był zarejestrowany.
Izba Odwoławcza słusznie zatem zastosowała wykładnię ścisłą art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
W tym względzie podniesiony przez skarżącą argument, zgodnie z którym przywilej przewidziany art. 34 rozporządzenia nr 207/2009 powinien zostać rozszerzony na podobne znaki towarowe, podobnie jak ochrona znaków towarowych przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd odbiorców rozciąga się również na podobne znaki towarowe, musi zostać odrzucony. W przeciwieństwie bowiem do postanowień rozporządzenia nr 207/2009 chroniących znaki towarowe przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd odbiorców w odniesieniu do identycznych lub podobnych znaków towarowych, art. 34 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy jedynie identycznych znaków towarowych i żadne z jego postanowień nie odnosi się do podobnych znaków towarowych. Sąd nie może zatem zmieniać brzmienia art. 34 omawianego rozporządzenia, pozwalając na zastąpienie przesłanki identyczności przesłanką podobieństwa znaków towarowych.
W niniejszej sprawie należy zatem zweryfikować, czy zgłoszony wspólnotowy znak towarowy i wcześniejszy krajowy znak towarowy są identyczne.
Oba graficzne znaki towarowe składają się z elementu słownego „justing” oraz elementów graficznych. Jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 12 zaskarżonej decyzji, należy zaznaczyć, że do elementu słownego „justing” użyto w przypadku każdego znaku towarowego odmiennej czcionki. W przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego użyto czcionki standardowej, podczas gdy w przypadku zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego użyto czcionki gotyckiej, która nadaje słowu „justing” szczególny graficzny i stylistyczny charakter.
Ponadto elementy graficzne obu znaków towarowych są różne. We wcześniejszym bowiem krajowym znaku towarowym widnieją z obu stron elementu słownego symbole płci, podczas gdy w zgłoszonym znaku towarowym element graficzny znajdujący się nad elementem słownym przedstawia pierścień, otoczony promieniami z literą „j” wewnątrz.
Należy zatem uznać, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż znaki te nie były identyczne i w efekcie nie można było skorzystać z zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego w odniesieniu do zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.
W tym względzie argument skarżącej zmierzający do wyjaśnienia różnic między znakami towarowymi w świetle „procesu graficznej ewolucji” nie może podważyć tego wniosku. Znaki towarowe mogły być bowiem uznane za identyczne jedynie wówczas, gdy zgodnie ze wskazanym powyżej w pkt 16 orzecznictwem różnice między nimi były tak nieznaczne, iż mogłyby zostać niedostrzeżone przez konsumenta, co ze względu na bardzo różne przedstawienie graficzne obu znaków towarowych nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
W związku z powyższym należy oddalić zarzut pierwszy.
W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego naruszenia dyrektywy 98/71
Skarżąca twierdzi, że aby ustalić, czy oba znaki towarowe są identyczne, należy odnieść się do art. 4 dyrektywy 98/71, zgodnie z którym „[w]zory uważa się za identyczne, jeśli ich cechy różnią się jedynie w zakresie nieznaczących szczegółów”. Według skarżącej oznacza to, że znaki towarowe są identyczne, o ile ich elementy istotne, tzn. te umożliwiające odbiorcom ich odróżnienie, są identyczne.
W opinii skarżącej należy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia „możliwego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”, po wyzbyciu się „nadmiernego rygoryzmu”, oba znaki towarowe winny zostać uznane za jeden znak towarowy ze względu na identyczność towarów, elementów słownych, tożsamość właściciela, „starszeństwo de facto” oraz „kompilację i/lub oczywistą ewolucję znaków całkowicie ze sobą zgodnych”.
OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.
Na wstępie należy zauważyć, że przepisy dyrektywy 98/71 nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ dotyczą wzorów.
W każdym razie należy wskazać, że art. 4 dyrektywy 98/71 i wskazane wyżej w pkt 16 orzecznictwo Sądu podają zbieżną definicję pojęcia identyczności.
Ponadto argumenty skarżącej przedstawione w ramach tego zarzutu stanowią w istocie powtórzenie argumentów przedstawionych w ramach pierwszego zarzutu. Skarżąca stara się bowiem wykazać, że omawiane znaki towarowe mają identyczne elementy istotne, to jest element słowny „justing”, a występujące różnice są jedynie wynikiem „procesu graficznej ewolucji”, który Sąd musi uwzględnić, aby ustalić, że znaki te są identyczne.
Należy podkreślić, że przyjęta przez skarżącą wykładnia pojęcia identyczności jest błędna w zakresie, w jakim została sprowadzona przez skarżącą dla jej spraw do elementów istotnych oznaczeń, przy pominięciu faktu, iż o identyczności oznaczeń można mówić jedynie, gdy różnice między nimi są minimalne, co, mimo że elementy słowne znaków towarowych są takie same, nie ma jednak miejsca w niniejszej sprawie. W pozostałym zakresie wystarczające jest odesłanie do oceny dokonanej przez Sąd w kontekście badania pierwszego zarzutu.
Co się tyczy argumentu skarżącej, że jakiekolwiek graficzne zmiany logo znaku towarowego zostaną zakazane, jeżeli Sąd nie uzna, że nastąpiła ewolucja tego logo, to argument ten nie jest do podtrzymania. W niniejszej sprawie nie chodzi bowiem o podważenie możliwości poddania przez właściciela znaku towarowego jego graficznej ewolucji, lecz o ustalenie, czy skarżąca może zastrzec starszeństwo wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Jak wskazano w pkt 18 powyżej, kryteria mające w tym zakresie zastosowanie zostały wyraźnie określone w art. 34 rozporządzenia nr 207/2009 i muszą zostać poddane zawężającej wykładni. W niniejszej sprawie jedna z przesłanek zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego, przewidziana w art. 34 rozporządzenia nr 207/2009, to jest wymóg identyczności znaków towarowych, nie została spełniona. Wniosek skarżącej nie może zatem zostać uwzględniony.
Skarżąca podnosi, że odmienna niż wskazana przez nią wykładnia pozbawiłaby wszelki rodzaj ochrony znaków jakiegokolwiek znaczenia, gdyż pozwalałaby komukolwiek zarejestrować identyczny znak towarowy, różniący się jedynie w minimalnym stopniu pod względem graficznym przy zastosowaniu argumentacji, że brak całkowitej zgodności elementów graficznych stanowi wystarczającą podstawę do tego, aby uznać dany znak towarowy za odmienny i oryginalny.
Powyższy argument nie jest przekonywający z tego względu, że mechanizm ochronny przewidziany rozporządzeniem nr 207/2009 pozwala właścicielowi znaku towarowego uzyskać ochronę przeciwko podobnemu do jego znaku znakowi towarowemu osoby trzeciej oraz dlatego że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507
, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych
T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast Jägermeister przeciwko OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409
, pkt 74].
W świetle powyższego zarzut drugi należy oddalić.
W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczącego powszechnej znajomości wcześniejszego krajowego znaku towarowego
Skarżąca twierdzi, że „rozpowszechnienie” wcześniejszego krajowego znaku towarowego powinno pozwolić na przyznanie mu ochrony niezależnie od dokonanej rejestracji.
Skarżąca wskazuje, iż zastrzega sobie prawo skorzystania z powództwa o unieważnienie przeciwko osobie, która dokonała międzynarodowej rejestracji wyznaczającej Unię Europejską słownego znaku towarowego JUSTING dnia 11 maja 2009 r., przed zgłoszeniem przez nią wspólnotowego znaku towarowego, ale po zgłoszeniu jej wcześniejszego krajowego znaku towarowego.
OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.
Należy zauważyć, jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 13 zaskarżonej decyzji, że fakt, iż skarżąca chce działać przeciwko osobie, która dokonała międzynarodowej rejestracji wyznaczającej Unię Europejską słownego znaku towarowego JUSTING, nie stanowi istotnego kryterium w kontekście postępowania dotyczącego zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego.
Ponadto art. 34 rozporządzenie nr 207/2009 nie ustanawia żadnego związku między zastrzeżeniem starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego a jego powszechną znajomością.
Zarzut trzeci należy zatem oddalić jako pozbawiony znaczenia dla sprawy.
Ponadto co się tyczy wniosku skarżącej o częściowe uwzględnienie zastrzeżenia starszeństwa dla elementu słownego „justing” wcześniejszego krajowego znaku towarowego, należy zaznaczyć, że możliwość zastrzeżenia starszeństwa części wcześniejszego krajowego znaku towarowego nie jest w art. 34 rozporządzenia nr 207/2009 przewidziana. Jak zostało już uprzednio wskazane, art. 34 omawianego rozporządzenia podlega wykładni zawężającej i Sąd nie może zatem uwzględnić tego wniosku.
Ponieważ żaden z zarzutów podniesionych przez skarżącą – ani z tych zmierzających do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ani z tych zmierzających do jej zmiany – nie został uwzględniony, skargę należy oddalić w całości.
W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniami OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów
SĄD (piąta izba)
orzeka, co następuje:

1)
Skarga zostaje oddalona.

2)
Tiantian Shang zostaje obciążona kosztami postępowania.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 stycznia 2012 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: włoski.