CELEX: 62011TJ0103
Gemeenschapsmerk
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk justing
Ouder nationaal beeldmerk JUSTING
Aanspraak op anciënniteit van ouder nationaal merk
Geen gelijke tekens
Artikel 34 van verordening (EG) nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 26 juni 2009 heeft verzoekster, Tiantian Shang, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
).
Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en stemmen voor elk van deze klassen met de volgende omschrijving overeen:
—
klasse 18: „Leder en kunstleder, hieruit vervaardigde producten, niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”;
—
klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.
Tegelijkertijd heeft verzoekster overeenkomstig artikel 34 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM aanspraak gemaakt op de anciënniteit van het volgende oudere Italiaanse beeldmerk, ingeschreven onder nummer 1217303:
Bij beslissing van 1 juni 2010 heeft de onderzoeker de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk afgewezen.
Op 22 juli 2010 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
Bij beslissing van 14 december 2010 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft in het bijzonder geoordeeld dat het aangevraagde gemeenschapsmerk en het oudere nationale merk niet gelijk waren omdat de grafische voorstelling ervan anders was, niet alleen met betrekking tot het lettertype van het woordelement „justing”, maar ook ten aanzien van de beeldelementen en van de positie van de verschillende bestanddelen van de tekens.
Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
de bestreden beslissing te herzien en haar aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk toe te wijzen;
—
subsidiair, haar aanspraak op de anciënniteit van het woordelement van het oudere nationale merk, te weten de term „justing”, toe te wijzen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending en onjuiste uitlegging van artikel 34 van verordening nr. 207/2009, het tweede schending van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (
PB L 289, blz. 28
), en het derde de bekendheid van het oudere nationale merk.
Eerste middel: schending en onjuiste uitlegging van artikel 34 van verordening nr. 207/2009
Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 34 van verordening nr. 207/2009 beperkend uitgelegd. De kamer van beroep heeft bij de uitlegging van die bepaling geen rekening gehouden met de context ervan, te weten een stelsel van bescherming van merken tegen de gevaren van verwarring met gelijke of overeenstemmende merken. In dit verband had de kamer van beroep rekening moeten houden met het feit dat het woordelement „justing” van het gemeenschapsmerk en van het oudere nationale merk gelijk zijn. Dat in de twee merken een ander lettertype is gebruikt, kan geen afbreuk doen aan die vaststelling. Bovendien zijn de waren waarop de twee aan de orde zijnde merken betrekking hebben, totaal gelijk en heeft de kamer van beroep dit niet ter discussie gesteld. Tot slot dienen de verschillen in de beeldelementen van de aan de orde zijnde merken weer in de context van een „proces van grafische evolutie” van het oudere nationale merk te worden geplaatst. Dit heeft het „unieke karakter van het merk” geenszins aan de orde gesteld en het is dus gelijk gebleven.
Het BHIM is het niet eens met de argumenten van verzoekster.
Artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 luidt:
„De houder van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van een ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, die voor waren of diensten welke gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is, de inschrijving van eenzelfde merk als gemeenschapsmerk aanvraagt, kan voor het gemeenschapsmerk de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is.”
Om de in het kader van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk gemaakte aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk toe te wijzen, dient cumulatief aan drie voorwaarden te zijn voldaan: het oudere nationale merk en het aangevraagde gemeenschapsmerk moeten gelijk zijn; de waren of diensten van het aangevraagde gemeenschapsmerk moeten gelijk zijn aan of vallen onder die waarvoor het oudere nationale merk is ingeschreven, en de houder van de aan de orde zijnde merken moet dezelfde zijn.
In casu wordt niet betwist dat de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en die waarvoor het oudere nationale merk is ingeschreven, gelijk zijn. Ook staat tussen partijen vast dat de aan de orde zijnde merken dezelfde houder hebben.
Wat de gelijkheid van de merken betreft, dient eraan te worden herinnerd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het, zonder wijziging of toevoeging, alle bestanddelen van dit merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (arrest Hof van 20 maart 2003, LTJ Diffusion,
C-291/00, Jurispr. blz. I-2799
, punt 54).
De voorwaarde dat het teken en het merk gelijk moeten zijn, dient, gelet op de gevolgen die aan deze gelijkheid worden verbonden, beperkend te worden uitgelegd. In casu zal de houder van het gemeenschapsmerk van wie de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk is toegewezen, wanneer hij afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, overeenkomstig artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aanspraak kunnen blijven maken op dezelfde rechten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.
De kamer van beroep heeft artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dus terecht strikt uitgelegd.
In dit verband dient verzoeksters argument dat ook overeenstemmende merken van artikel 34 van verordening nr. 207/2009 moeten kunnen profiteren, zoals de bescherming van merken tegen verwarringsgevaar ook overeenstemmende merken betreft, te worden afgewezen. Anders dan de bepalingen van verordening nr. 207/2009 die merken beogen te beschermen tegen het gevaar voor verwarring met gelijke of overeenstemmende merken, betreft artikel 34 van verordening nr. 207/2009 slechts gelijke merken en bepaalt het niets over overeenstemmende merken. Het Gerecht kan de letter van artikel 34 van die verordening niet wijzigen door toe te staan dat de voorwaarde dat de merken gelijk zijn, wordt vervangen door de voorwaarde dat de merken overeenstemmen.
In casu dient dus te worden nagegaan of het aangevraagde gemeenschapsmerk en het oudere nationale merk gelijk zijn.
De twee beeldmerken bestaan uit het woordelement „justing” en uit beeldelementen. Zoals ook de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, beelden de merken het woordelement „justing” niet in hetzelfde lettertype af. In het oudere nationale merk zijn de gebruikte letters drukletters in een normaal lettertype, terwijl in het aangevraagde gemeenschapsmerk gotische letters zijn gebruikt, waardoor de term „justing” een specifiek grafisch en stilistisch karakter wordt verleend.
Bovendien zijn de beeldelementen van de twee merken anders. In het oudere nationale merk staan immers aan weerskanten van het woordelement de symbolen die de twee geslachten voorstellen, terwijl in het aangevraagde gemeenschapsmerk het beeldelement, dat boven het woordelement is geplaatst, bestaat uit een ring die de letter „j” bevat en wordt omgeven door stralen.
De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat de merken niet gelijk waren, zodat de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk voor het aangevraagde gemeenschapsmerk niet kon worden toegewezen.
Verzoeksters argument dat de verschillen tussen de merken door een „proces van grafische evolutie” beoogt te verklaren, kan niet afdoen aan die conclusie. De merken kunnen volgens de in punt 16 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak namelijk slechts worden geacht gelijk te zijn indien de verschillen zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Dit is in casu niet het geval omdat de grafische voorstelling van de twee merken zeer verschillend is.
Bijgevolg moet het eerste middel worden afgewezen.
Tweede middel: schending van richtlijn 98/71
Verzoekster betoogt dat op artikel 4 van richtlijn 98/71, volgens hetwelk „[m]odellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen”, beroep moet worden gedaan om te bepalen of twee merken gelijk zijn. Volgens haar betekent dit dat twee merken gelijk zijn wanneer hun wezenlijke bestanddelen, dat wil zeggen die welke het publiek in staat stellen de merken te identificeren, gelijk zijn.
Volgens rekwirante dienen de twee merken uit het oogpunt van een „mogelijk verwarringsgevaar”, indien wordt afgezien van een „al te grote gestrengheid”, te worden geacht één merk te zijn, rekening houdend met de identiteit van de waren, van het woordelement en van de houder, met de „feitelijke anciënniteit” en met de „duidelijke combinatie en/of evolutie van de volkomen verenigbare tekens”.
Het BHIM is het niet eens met de argumenten van verzoekster.
Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van richtlijn 98/71 in casu niet van toepassing zijn omdat zij modellen betreffen.
Hoe dan ook geven artikel 4 van richtlijn 98/71 en de in punt 16 hierboven vermelde rechtspraak van het Hof een vergelijkbare definitie van het begrip gelijkheid.
Bovendien zijn de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel aanvoert, in wezen dezelfde als die van het eerste middel. Verzoekster tracht immers aan te tonen dat de wezenlijke bestanddelen van de aan de orde zijnde merken gelijk zijn, te weten het woordelement „justing”, en dat de verschillen slechts het resultaat zijn van een „proces van grafische evolutie” waarmee het Gerecht rekening moet houden om daaruit te concluderen dat de merken gelijk zijn.
Benadrukt moet worden dat verzoeksters uitlegging van het begrip gelijkheid onjuist is. Zij brengt het immers voor haar eigen zaak terug tot de wezenlijke bestanddelen van tekens, maar houdt geen rekening met het feit dat tekens slechts gelijk zijn indien hun verschillen onbeduidend zijn, hetgeen in casu niet het geval is, hoewel de woordelementen van de merken dezelfde zijn. Voor het overige volstaat het te verwijzen naar de beoordeling van het Gerecht in het kader van het eerste middel.
Het argument van verzoekster dat elke grafische ontwikkeling van het logo van het merk verboden zou zijn indien het Gerecht niet zou aanvaarden dat dit logo was geëvolueerd, kan niet slagen. In casu gaat het er immers niet om, de aan de houder van een merk staande mogelijkheid om dit merk grafisch te doen evolueren, op losse schroeven te zetten, maar gaat het erom te bepalen of verzoekster aanspraak kan maken op de anciënniteit van het oudere nationale merk. De criteria ter zake zijn duidelijk neergelegd in artikel 34 van verordening nr. 207/2009 en moeten strikt worden uitgelegd, zoals in punt 18 hierboven is vastgesteld. In casu is niet voldaan aan een van de in artikel 34 van verordening nr. 207/2009 neergelegde voorwaarden om aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk te maken, te weten dat de merken gelijk zijn. Verzoeksters vordering kan dus niet slagen.
Verzoekster beweert dat een andere uitlegging dan de hare elke vorm van bescherming nutteloos zou maken, aangezien eenieder dan een gelijk merk met een onbeduidend grafisch verschil zou kunnen inschrijven met het betoog dat de omstandigheid dat de grafische elementen niet volkomen overeenstemmen, een passende reden is om te oordelen dat het merk anders en origineel is.
Dat argument kan niet slagen, aangezien de beschermingsmechanismen van verordening nr. 207/2009 de houder van een merk in staat stellen bescherming te verkrijgen tegen een met zijn merk vergelijkbaar merk van een derde, en aangezien de globale beoordeling van het verwarringsgevaar volgens vaste rechtspraak een zekere onderlinge samenhang van de in aanmerking te nemen factoren, met name van de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, veronderstelt. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon,
C-39/97, Jurispr. blz. I-5507
, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.),
T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409
, punt 74].
Bijgevolg moet het tweede middel worden afgewezen.
Derde middel: bekendheid van het oudere nationale merk
Verzoekster betoogt dat de „verspreiding” van het oudere nationale merk het mogelijk zou moeten maken om het los van de inschrijving ervan bescherming te verlenen.
Zij preciseert dat zij zich het recht voorbehoudt om via een vordering tot nietigverklaring op te treden tegen de persoon die op 11 mei 2009 — vóór haar gemeenschapsmerkaanvraag, maar na de datum waarop haar ouder nationaal merk is neergelegd — het woordmerk JUSTING als internationaal merk met gelding in de Europese Unie heeft neergelegd.
Het BHIM is het niet eens met de argumenten van verzoekster.
Zoals ook de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, is het feit dat verzoekster wil optreden tegen de persoon die het woordmerk JUSTING als internationaal merk met gelding in de Europese Unie heeft ingeschreven, niet relevant in het kader van de aanspraak op de anciënniteit van een ouder nationaal merk.
Bovendien legt artikel 34 van verordening nr. 207/2009 geen enkel verband tussen de aanspraak op de anciënniteit van een ouder nationaal merk en de bekendheid ervan.
Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen.
Bovendien dient met betrekking tot verzoeksters vordering om haar aanspraak op de anciënniteit gedeeltelijk, voor het woordelement „justing” van het oudere nationale merk, toe te wijzen, te worden opgemerkt dat artikel 34 van verordening nr. 207/2009 niet voorziet in de mogelijkheid om zich op de anciënniteit van een gedeelte van het oudere nationale merk te beroepen. Zoals daarnet te kennen is gegeven, wordt artikel 34 van die verordening strikt uitgelegd, zodat het Gerecht een dergelijke vordering niet kan toewijzen.
Aangezien de middelen die verzoekster ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring en ter onderbouwing van de vordering tot herziening heeft aangevoerd, niet zijn aanvaard, dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Tiantian Shang wordt verwezen in de kosten.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 19 januari 2012.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Italiaans.