CELEX: 62009TJ0318
Marca comunitaria
Solicitud de marca comunitaria denominativa TDI
Motivo de denegación absoluto
Carácter descriptivo
Falta de carácter distintivo adquirido por el uso
Artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 75 y artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009

Hechos que originaron el litigio
El 22 de mayo de 2003, las demandantes, Audi AG y Volkswagen AG, presentaron una solicitud de registro de marca comunitaria
en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido
por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo TDI.
Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada,
y responden a la descripción siguiente: «Vehículos y sus elementos estructurales».
Mediante resolución de 1 de febrero de 2007, el examinador denegó el registro solicitado para todos los productos designados,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo
7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009]. Asimismo, consideró que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento
nº 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009] no era aplicable debido a que no se había probado
de manera suficiente la implantación del signo solicitado como marca en lo que respecta al público.
Las demandantes interpusieron un recurso contra la resolución del examinador el 5 de febrero de 2007.
Mediante resolución de 14 de mayo de 2009, (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI
desestimó el recurso por considerar que el signo TDI revestía carácter descriptivo para todos los productos designados, en
el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, según había declarado el Tribunal en su sentencia
de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI) (T‑16/02, Rec. p. II‑5167). Además, en lo que respecta a la aplicación del artículo
7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso consideró que la adquisición del carácter distintivo por el
uso debía probarse en toda la Unión Europea. Afirmó que las demandantes no habían aportado esta prueba respecto de la marca
TDI. En cuanto a Dinamarca, los Países Bajos e Irlanda, consideró que los documentos obrantes en autos eran insuficientes.
En lo que respecta a los otros Estados miembros, indicó que los elementos aportados no permitían probar la implantación de
la marca solicitada en la medida en que no demostraban que dicha marca permitiese a los consumidores de dichos países identificar
el origen comercial de los productos de que se trata.

Pretensiones de las partes
Las demandantes solicitan al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso las demandantes invocan cuatro motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 7, apartado
3, del Reglamento nº 207/2009. El segundo motivo se basa en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento.
Los motivos tercero y cuarto se basan, respectivamente, en la infracción del artículo 76, apartado 1, y en la infracción del
artículo 75 del Reglamento nº 207/2009.
El Tribunal considera útil examinar en primer lugar el segundo motivo, posteriormente, el primer motivo, y, por último, los
motivos tercero y cuarto.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009
Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes sostienen que el signo TDI ha sido objeto de varios registros nacionales y de un registro
internacional. Afirman que ello demuestra que dicho signo no es descriptivo y que no carece de carácter distintivo.
En segundo lugar, las demandantes señalan que la OAMI apreció de diferente manera su solicitud de registro del signo TDI y
las solicitudes de registro relativas a signos similares, a saber, los signos CDI y HDI, presentadas por otros dos constructores
de automóviles, en la medida en que no exigió que se demostrase la adquisición de carácter distintivo por el uso para el registro
de estas marcas. Refiriéndose al auto del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2009, Bild digital (anteriormente Bild.T‑Online.de)
(C‑39/08 y C‑43/08, no publicado en la Recopilación, apartado 17), afirman que la OAMI tiene la obligación de tomar en consideración
las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo
sentido, si bien, en modo alguno, se encuentra vinculada por dichas resoluciones. Pues bien, a su juicio, de la resolución
impugnada no se desprende que la Sala de Recurso hubiese tomado en consideración las resoluciones sobre el registro de los
signos CDI y HDI como marca comunitaria.
La OAMI rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Con carácter preliminar, procede recordar que la Sala de Recurso basó la resolución impugnada únicamente en el artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. En consecuencia, las alegaciones de las demandantes relativas a la infracción
del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 son inoperantes.
Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, se denegará el registro de «las marcas que estén
compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad,
la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del
servicio, u otras características del producto o del servicio». Según el apartado 2 de dicho artículo «el apartado 1 se aplicará
incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Comunidad».
Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 son los que
pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público pertinente, para designar, directamente o mediante la
mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro [sentencias
del Tribunal de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, apartado 24, y de 9
de junio de 2010, Hoelzer/OAMI (SAFELOAD), T‑315/09, Rec. p. II‑0000, apartado 15].
De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, entre el signo y los productos
y servicios de que se trata ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado
perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de
sus características (sentencias PAPERLAB, citada en el apartado 16
supra,
apartado 25, y SAFELOAD, citada en el apartado 16
supra,
apartado 16).
En cuanto al signo denominativo TDI, el Tribunal declaró en su sentencia TDI, citada en el apartado 6
supra,
(apartado 31), que éste constituía la abreviación de «turbo diesel injection» o bien de «turbo direct injection». Afirmó igualmente
que, en lo que respecta a los vehículos, este signo denominativo designa la calidad, puesto que el hecho de estar provisto
de un motor «turbo diesel injection» o «turbo direct injection» constituye una característica esencial de un vehículo. En
cuanto a los elementos estructurales de los vehículos, el Tribunal indicó que el signo denominativo TDI designaba su naturaleza
(sentencia TDI, citada en el apartado 6
supra,
apartado 34).
Por otro lado, el Tribunal también declaró en la misma sentencia que el signo TDI era descriptivo de los productos de que
se trata en toda la Unión. En efecto, puesto que los vehículos se comercializan, en principio, con la misma denominación en
todo el mercado interior, no existe diferencia entre las distintas partes de la Unión en cuanto a la forma en que el público
interesado entiende dicho signo y la relación existente entre éste y los productos a que se refiere la solicitud de marca
(sentencia TDI, citada en el apartado 6
supra,
apartado 38).
En primer lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en los registros nacionales y en el registro
internacional del signo TDI, ésta debe desestimarse por inoperante. En efecto, baste recordar que, según reiterada jurisprudencia,
por un lado, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, y, por otro lado, la legalidad de las resoluciones de
las Salas de Recurso ha de apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 207/2009 [sentencias del Tribunal de 3 de
julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, apartado 41; de 15 de septiembre de 2005, Citicorp/OAMI
(LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, apartado 95, y de 12 de marzo de 2008, Suez/OAMI (Delivering the essentials of life),
T‑128/07, no publicada en la Recopilación, apartado 32].
En segundo lugar, procede examinar la alegación de las demandantes basada en la violación del principio de igualdad de trato.
A este respecto, primeramente, procede recordar que según reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas por las Salas
de Recurso, en virtud del Reglamento nº 207/2009, sobre el registro de un signo como marca comunitaria dimanan de una competencia
reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse
únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica
decisoria anterior de dichas Salas [sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C‑37/03 P,
Rec. p. I‑7975, apartado 47; sentencias del Tribunal General de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (Superficie de una placa
de cristal), T‑36/01 Rec. p. II‑3887, apartado 35, y de 14 de junio de 2007, Europig/OAMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961,
apartado 40].
A continuación, en cuanto a las alegaciones de las demandantes basadas en el auto Bild digital (anteriormente Bild.T‑Online.de),
citado en el apartado 12
supra,
procede señalar que el Tribunal de Justicia afirmó en el apartado 17 de dicho auto respecto de la interpretación del artículo
3 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) que, una autoridad nacional competente para el registro
debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca comunitaria y en la medida en que disponga de información a este
respecto, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención
si procede resolver en el mismo sentido. No obstante, incluso suponiendo que esta consideración se aplique por analogía al
examen realizado por la OAMI en el marco del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal de Justicia precisó igualmente que la autoridad
de que se trata no se encuentra vinculada en modo alguno por las resoluciones ya adoptadas respecto de solicitudes similares.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia recordó igualmente en el apartado 18 de dicho auto que el principio de igualdad deben
conciliarse con el respeto de la legalidad, de manera que una empresa no puede solicitar a la autoridad competente que se
le aplique un práctica decisoria de dicha autoridad contraria a la legislación aplicable o que lleve a dicha autoridad a adoptar
una resolución ilegal.
En consecuencia, las demandantes no pueden basarse válidamente en el registro de otros signos como marcas comunitarias para
demostrar la ilegalidad de la resolución impugnada.
A mayor abundamiento, procede añadir que las demandantes no demostraron la existencia de una relación lo bastante directa
y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato, sin mayor reflexión, las siglas HDI y CDI como
una descripción de los vehículos automóviles o de sus componentes, o de una de sus características. Sin embargo, tal como
se ha señalado en el apartado 18
supra,
el Tribunal declaró que el público pertinente percibe el signo TDI como una abreviación de «turbo diesel injection» o bien
de «turbo direct injection» y que dicho signo designa, en consecuencia, la calidad o la naturaleza de los productos designados
en la solicitud. Así, las demandantes no demostraron que su situación fuera comparable a la de los solicitantes del registro
de las marcas HDI y CDI. Pues bien, el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones
que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica (sentencias del Tribunal de Justicia de 13
de diciembre de 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, apartado 28, y del Tribunal General de 4 de julio de 2006, Hoek Loos/Comisión,
T‑304/02, Rec. p. II‑1887, apartado 96).
En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009
Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes afirman que la implantación de la marca no debe probarse en todos los Estados miembros. Consideran
igualmente que deben extrapolarse a la apreciación de la adquisición por una marca de carácter distintivo como consecuencia
del uso los principios aplicables a la notoriedad de la marca en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento
nº 207/2009. Así, sostienen que basta con demostrar la implantación de la marca en una parte sustancial del territorio de
la Unión. A este respecto, las demandantes invocan igualmente la sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2005,
BIC/OAMI (Forma de un encendedor de piedra) (T‑262/04, Rec. p. II‑5959, apartado 69), y la sentencia del Tribunal de Justicia
de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec. p. I‑9429).
Por otro lado, las demandantes afirman que, en el marco de la interpretación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009,
procede igualmente tomar en consideración el hecho de que una apreciación basada en un análisis país por país no corresponde
al espíritu del mercado común ni de la unión económica. Alegan que resulta más adecuado determinar si la marca permite a una
parte significativa de la población de la Unión identificar la procedencia empresarial determinada de los productos o servicios.
Las demandantes rebaten la alegación de la OAMI según la cual las fronteras geográficas son pertinentes, puesto que se trata
de fronteras lingüísticas. A su juicio, el signo TDI, compuesto por tres letras, se percibe de manera idéntica en todos los
idiomas.
En cuanto a la alegación de la OAMI de que, en lo que respecta a Dinamarca, los Países Bajos e Irlanda, las demandantes aportaron
únicamente elementos relativos a la cuota de mercado, las demandantes remiten a la sentencia del Tribunal de 14 de septiembre
de 2009, Lange Uhren/OAMI (Campos geométricos en la esfera de un reloj) (T‑152/07, no publicada en la Recopilación, apartado
126). Según las demandantes, en dicha sentencia, el Tribunal consideró que la cuota de mercado de la marca era una indicación
que podía resultar pertinente para apreciar si dicha marca había adquirido carácter distintivo por el uso. Las demandantes
comparten esta opinión y consideran que es posible deducir el grado de notoriedad del signo cuyo registro se solicita de las
cuotas de mercado de los productos sobre los que se coloca el signo TDI, en la medida en que dicho signo se sitúa sistemáticamente
en el capó posterior del vehículo. Según ellas, dicha cuota de mercado permite, por tanto, deducir directamente la «difusión»
del signo TDI.
Las demandantes afirman igualmente que el registro de la marca TDI en algunos Estados miembros equivale a una prueba de la
implantación de dicha marca en tales países. A su juicio, la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso
por dicha marca sólo es necesaria si la marca no ha sido registrada con arreglo a un Derecho nacional, armonizado con el régimen
comunitario. Aducen que, en el caso de autos, la población de los países en los que se había registrado la marca TDI representaba
cerca de dos tercios de la población de la Unión en el momento en que se presentó la solicitud de registro del signo TDI como
marca comunitaria.
En segundo lugar, las demandantes comparten la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, al realizar la compra de un
coche el grado de atención del consumidor medio es elevado. No obstante, rebaten la constatación que figura en el punto 28
de la resolución impugnada según la cual el grado de atención del público pertinente es diferente cuando se trata de indicaciones
técnicas. Según ellas, en el caso de productos muy caros y de alta tecnología, el consumidor examina con especial atención
todas las informaciones, incluida la marca del coche.
En tercer lugar, las demandantes sostienen que, en el procedimiento ante el examinador, le aportaron, por un lado, los datos
que demostraban que los vehículos de las demandantes en los que figuraba el signo TDI representaban una cuota de mercado considerable
en el mercado del automóvil de la Unión en el momento en que se presentó la solicitud de registro y, por otro lado, el volumen
de negocios realizado mediante la venta de dichos vehículos. Además, afirman que el hecho de que cada vehículo circule con
el signo TDI colocado en su capó posterior, constituye un soporte publicitario móvil, lo que hace que las cifras comunicadas
sean más importantes si cabe. Por otro lado, consideran que el grado de notoriedad de la marca solicitada es proporcional
al volumen de negocios y constituye un indicio importante para apreciar la implantación de dicha marca. Por último, se remiten
a los materiales publicitarios y a las declaraciones de los clubes de automóviles aportadas en el marco del procedimiento
ante el examinador.
Además, las demandantes se refieren a las declaraciones de los competidores, según las cuales estos últimos no utilizan el
signo TDI y que dicho signo se asocia con las demandantes. En lo que respecta a determinados constructores de automóviles,
las demandantes señalan que éstos les compran motores, que ellas les han autorizado a utilizar la marca TDI para la promoción
de dichos motores y que uno de ellos no comercializó ningún vehículo diesel antes del año 2009.
Además, según las demandantes, el uso por los competidores de otras siglas para nombrar sus vehículos refuerza en la mente
del consumidor el hecho de que las siglas TDI son la denominación que las demandantes dan a sus vehículos diesel.
En cuarto lugar, las demandantes reprochan a la Sala de Recurso haber considerado que no utilizaban en el comercio el signo
TDI como marca, sino como «acrónimo descriptivo». Alegan que, según la jurisprudencia, el uso como marca no implica que el
signo de que se trate haya de utilizarse sólo. A su juicio, la utilización de dicho signo junto con otros signos es igualmente
pertinente. Pues bien, en el caso de autos, sostienen que aportaron la prueba de la utilización del signo TDI junto con otras
marcas.
Las demandantes rebaten la consideración de la Sala de Recurso según la cual procede demostrar que el público en cuestión
percibe el signo de que se trata como una marca. Afirman que basta demostrar que los sectores interesados perciben efectivamente
el producto o el servicio, designado únicamente mediante la marca cuyo registro se solicita, atribuyéndole una procedencia
empresarial determinada. Las demandantes reprochan a la Sala de Recurso haber razonado de manera circular al afirmar que el
signo TDI era una indicación descriptiva y, en consecuencia, que los sectores interesados no asociaban dicho signo con una
empresa determinada. A su juicio, este razonamiento implica que un signo intrínsecamente descriptivo jamás podría adquirir
carácter distintivo por el uso, puesto que el público pertinente no podría percibir dicho signo como una indicación del origen
comercial de los productos o de los servicios sobre los que figura. Según las demandantes, esta interpretación vacía de contenido
el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. A este respecto, se refieren a la sentencia del Tribunal de Justicia
de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475, apartado 40). Además, afirman que el concepto de implantación de
la marca pretende precisamente compensar el «déficit que se reprocha supuestamente a una indicación descriptiva».
La OAMI rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Procede recordar que, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, los motivos absolutos de denegación
contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento no impiden el registro de una marca si ésta
ha adquirido carácter distintivo para los productos para los que se solicita el registro como consecuencia del uso que se
ha hecho de la misma.
El artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 no regula un derecho autónomo al registro de una marca. Contiene una
excepción a los motivos de denegación enumerados en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de este Reglamento. Por consiguiente,
su alcance debe interpretarse en función de estos motivos de denegación (sentencia Campos geométricos en la esfera de un reloj,
citada en el apartado 30
supra,
apartado 121; véase igualmente y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2006, Bovemij Verzekeringen,
C‑108/05, Rec. p. I‑7605, apartado 21).
Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que, por un lado, la adquisición del carácter distintivo mediante el uso de una
marca requiere que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos
o servicios de que se trata, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada [sentencias del Tribunal de 29 de abril
de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, apartado 42, y Campos geométricos en
la esfera de un reloj, citada en el apartado 30
supra,
apartado 122].
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado, en la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97,
Rec. p. I‑2779, apartado 49), que para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho
de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser
apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir
este producto de los de otras empresas.
A este respecto, debe tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, el
alcance geográfico y la duración del uso de esa marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promoverla,
la proporción de los medios interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada,
las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria o de otras asociaciones profesionales, así como las encuestas
de opinión (véase la sentencia Forma de una botella de cerveza, citada en el apartado 41
supra,
apartado 44, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró, basándose en la sentencia TDI, citada en el apartado 6
supra,
que dado que el signo TDI se compone de las iniciales de los términos de la expresión «turbo direct injection» o de la expresión
«turbo diesel injection»
,
el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 existía en toda la Unión
y que, en consecuencia, la marca TDI debería haber adquirido carácter distintivo por el uso en cada uno de los quince Estados
miembros de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud de registro, es decir, el 22 de mayo de 2003 (apartados 32
y 33 de la resolución impugnada). Pues bien, según la Sala de Recurso, las demandantes no habían demostrado la implantación
de la marca mediante el uso en Dinamarca, en los Países Bajos ni en Irlanda (apartado 40 de la resolución impugnada). Además,
la Sala de Recuso consideró que, en los otros Estados miembros, el signo TDI no se había utilizado como marca, sino únicamente
como indicación descriptiva, de manera que no podía adquirir carácter distintivo mediante tal uso (apartados 41 y 44 de la
resolución impugnada).
En primer lugar, la demandantes rebaten la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la prueba de la implantación de
la marca TDI debe aportarse respecto de cada uno de los Estados miembros de la Unión. Consideran que la demostración de dicha
implantación en una parte sustancial del territorio de la Unión es suficiente.
Según la jurisprudencia, una marca sólo puede ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009,
si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de ella, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión
en la que no lo tenía
ab initio
. La parte de la Unión a la que se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida, en su caso, por un solo
Estado miembro (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, apartado 83).
Por tanto, la marca debe haber adquirido carácter distintivo por el uso en todos los Estados miembros de la Unión en los que
no lo tenía
ab initio
para poder ser registrada en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Glaverbel/OAMI (Textura de una superficie de vidrio), T‑141/06, no publicada en
la Recopilación, apartado 38]. Además, las pruebas aportadas respecto de determinados Estados miembros no permiten demostrar
que el signo haya adquirido carácter distintivo en los otros Estados miembros de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia
Textura de una superficie de vidrio, antes citada, apartado 39).
De ello se desprende que, en el caso de autos, puesto que el signo TDI es intrínsecamente descriptivo en toda la Unión, la
adquisición del carácter distintivo por el uso debe probarse respecto de cada uno de los Estados miembros de la Unión.
Las alegaciones de las demandantes no desvirtúan esta conclusión.
Primeramente, en lo que respecta a las alegaciones basadas en la sentencia Forma de un encendedor de piedra, citada en el
apartado 27
supra,
de los apartados 68 y siguientes de dicha sentencia resulta que el Tribunal no pretendía pronunciarse sobre los principios
que han de aplicarse para la definición del territorio pertinente a efectos de apreciar la adquisición del carácter distintivo
por el uso, sino que se limitó a constatar que, en dicho asunto «[la prueba del uso] [debía] referirse a una parte sustancial
de la Comunidad». Además, el Tribunal declaró igualmente en este asunto que las pruebas aportadas para demostrar la implantación
de la marca tridimensional solicitada eran insuficientes, de manera que no era necesario para resolver el litigio determinar
si el hecho de que no se había demostrado la adquisición del carácter distintivo mediante el uso en algunos países impedía
el registro en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.
En consecuencia, las demandantes no pueden invocar la sentencia Forma de un encendedor de piedra, citada en el apartado 27
supra,
para desvirtuar la solución alcanzada por la Sala de Recurso, la cual es compatible con la jurisprudencia citada en el apartado
45
supra.
A continuación, las demandantes sostienen que la Sala de Recurso debía utilizar el mismo criterio que el que aplica para determinar
la existencia de la notoriedad de una marca en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009
y considerar que basta probar la adquisición del carácter distintivo en una parte sustancial de la Unión.
Procede recordar que, en virtud del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, cuando el titular de una
marca comunitaria no haya presentado su consentimiento, éste estará habilitado para prohibir a cualquier tercero el uso en
el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean
similares a aquellos para los cuales ésta esté registrada, si ésta fuera notoriamente conocida en la Unión y si el uso sin
justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera
perjudicial para los mismos.
A este respecto, procede considerar que las demandantes no pueden impugnar válidamente la solución alcanzada por la Sala de
Recurso, compatible con la jurisprudencia específica relativa a la adquisición del carácter distintivo por el uso, en virtud
del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, basándose en la jurisprudencia relativa a otra disposición del Reglamento.
En particular, habida cuenta de la diferencia de lógica inherente a la aplicación, por un lado, del artículo 9, apartado 1,
letra c), del Reglamento nº 207/2009, relativo a la notoriedad, y, por otro lado, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento,
relativo a la adquisición del carácter distintivo por el uso, así como al lugar que ocupan en la sistemática del dicho Reglamento,
no puede utilizarse el mismo criterio relativo al territorio pertinente para la aplicación de ambas disposiciones.
En efecto, el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 protege los legítimos intereses de los titulares
de una marca que ha adquirido notoriedad gracias a sus esfuerzos comerciales y publicitarios. Así, el uso de la marca por
otro operador económico puede dar lugar a un aprovechamiento indebido de la marca que goza de notoriedad o ser perjudicial
para ésta incluso en el supuesto de que sólo una parte significativa del público pertinente de un único Estado miembro conozca
dicha marca.
Sin embargo, en el marco de la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, procede tener en cuenta
el hecho de que esta disposición constituye una excepción a la prohibición de registrar, en particular, un signo descriptivo
como marca comunitaria y que, con arreglo al apartado 2 de esta disposición, dicha prohibición se aplicará incluso si el motivo
de denegación solo existiere en una parte de la Unión. Pues bien, en el supuesto de que la interpretación propuesta por los
demandantes fuese aceptada, ello implicaría que una marca descriptiva podría registrarse sobre la base de la adquisición de
carácter distintivo por el uso en un parte sustancial de la Unión, aunque siguiese siendo descriptiva en otras partes de la
Unión. En consecuencia, la interpretación propuesta por las demandantes es contraria a la propia letra del Reglamento nº 207/2009.
En consecuencia, procede desestimar la alegación de las demandantes que reprocha a la Sala de Recurso no haber interpretado
el territorio pertinente a los efectos de la demostración de la adquisición del carácter distintivo por el uso, del mismo
modo que el Tribunal de Justicia lo había hecho en las sentencias relativas a la demostración de la existencia de la notoriedad,
en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009.
Seguidamente, las demandantes no pueden sostener válidamente que, habida cuenta de la creación del espacio económico único
de la Unión, las fronteras geográficas han dejado de ser pertinentes.
Es preciso recordar a este respecto que en su sentencia Textura de una superficie de vidrio, citada en el aparado 47
supra
(apartado 40), el Tribunal declaró lo siguiente:
«[La alegación] según la cual la manera de proceder consistente en contar el número de países de los que provienen las pruebas
es contraria a la necesidad de considerar [la Unión] como un mercado único, no puede acogerse. En efecto, a tenor del artículo
7, apartado 1, letra b), del Reglamento [nº 207/2009], en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo, debe denegarse
el registro de una marca si ésta carece de carácter distintivo en una parte de la [Unión], y la parte de la [Unión] a que
se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida, en su caso, por un único Estado miembro […] Por tanto,
la Sala de Recurso acertó al examinar separadamente las pruebas relativas al carácter distintivo adquirido por el uso en cada
Estado miembro.»
Habida cuenta de lo anterior, procede considerar que la Sala de Recurso declaró correctamente que, puesto que el signo era
descriptivo en toda la Unión, las demandantes debían aportar la prueba de que había adquirido carácter distintivo por el uso
en cada uno de los quince Estados miembros de la Unión en el momento en que se presentó la solicitud de registro.
En segundo lugar, las demandantes sostienen que, en contra de la apreciación de la Sala de Recurso, aportaron la prueba de
la adquisición del carácter distintivo por el uso en cada uno de los Estados miembros, incluidos Irlanda, Dinamarca y los
Países Bajos.
A este respecto, es preciso señalar que la única prueba pertinente aportada por las demandantes respecto de estos tres Estados
miembros consiste en la cuota de mercado que poseen en los mismos.
Pues bien, las circunstancias en las que puede considerarse cumplido el requisito relativo a la adquisición de carácter distintivo
como consecuencia del uso no pueden únicamente probarse sobre la base de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados
[véanse las sentencias del Tribunal Textura de una superficie de vidrio, citada en el aparado 47
supra,
apartado 32, y la jurisprudencia citada, y de 15 de octubre de 2008, Powerserv Personalservice/OAMI – Manpower (MANPOWER),
T‑405/05, Rec. p. II‑2883, apartado 131].
En particular, los datos relativos a la cuota de mercado como tales no demuestran que el público destinatario de los productos
de que se trata perciba un signo descriptivo como una indicación del origen comercial (véase, por analogía con la aportación
de datos relativos a los volúmenes de venta y de materiales publicitarios, la sentencia del Tribunal Textura de una superficie
de vidrio, citada en el aparado 47
supra,
apartado 41). Por otro lado, en cuanto a los Estados miembros mencionados anteriormente, las demandantes no presentaron informaciones
completas para cada caso, en particular, sobre la intensidad, el alcance geográfico y la duración del uso, ni sobre la importancia
de sus inversiones para la promoción de la marca TDI.
En consecuencia, procede afirmar que la Sala de Recurso demostró correctamente la falta de prueba suficiente de la adquisición
de carácter distintivo como consecuencia del uso en Irlanda, Dinamarca y en los Países Bajos.
Dado que las demandantes debían aportar la prueba de la adquisición de carácter distintivo por el uso en cada uno de los quince
Estados miembros de la Unión (véase la conclusión recogida en el apartado 61
supra),
la falta de prueba suficiente respecto de estos tres Estados miembros basta por sí sola para justificar la resolución de
la Sala de Recurso de denegar la solicitud de registro.
En consecuencia, no es necesario examinar el fundamento de las alegaciones de las demandantes relativas a los motivos de la
resolución impugnada sobre la falta de uso del signo TDI como marca.
A mayor abundamiento, procede señalar, sin embargo, que la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 53 de la
resolución impugnada, que no podía considerarse que el signo TDI se hubiera utilizado como marca, puesto que dicho signo se
utilizaba de manera directamente descriptiva o bien acompañado en los materiales publicitarios por otras marcas de las demandantes
que poseían capacidad distintiva.
Según la jurisprudencia, en relación con la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación del producto
o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al
uso de la marca como tal. Por consiguiente, debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere solamente
al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una
procedencia empresarial determinada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005, Nestlé,
C‑353/03, Rec. p. I‑6135, apartados 26 y 29).
En contra de lo que afirman las demandantes, la Sala de Recurso no basó su consideración de falta de uso como marca en un
razonamiento circular suponiendo que, puesto que el signo era descriptivo, no podía utilizarse como marca.
En efecto, en los considerandos 45 a 52 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso analizó varios materiales publicitarios
aportados por las demandantes. Además, tal como estimó acertadamente la Sala de Recurso, dichos materiales publicitarios daban
claramente la impresión al público pertinente de que el signo TDI no se utilizaba para identificar el origen comercial de
los productos de que se trata, sino para describir una característica de los automóviles que figuraban en ellos, a saber,
que estaban dotados de un motor diesel de inyección directa.
Además, en los materiales publicitarios aportados por las demandantes y que figuran en el expediente administrativo, el signo
TDI siempre está acompañado por otra marca de la que son titulares las demandantes, como son la marca Audi, la marca VW o
la marca Volkswagen. Pues bien, el Tribunal ha declarado en varias ocasiones que los materiales publicitarios en los que un
signo que carece de carácter distintivo intrínseco aparece siempre acompañado de otras marcas, las cuales poseen sin embargo
tal carácter, no constituyen la prueba de que el público percibe el signo solicitado como una marca que indica el origen comercial
de los productos (sentencias Forma de una botella de cerveza, citada en el apartado 41
supra,
apartado 51, y Forma de un encendedor de piedra, citada en el apartado 27
supra,
apartado 77). En todo caso, mediante la referencia a una página de Internet según la cual el público español percibe el signo
TDI como una abreviatura relativa al tipo de motor diesel de inyección directa, independientemente del constructor del automóvil,
la Sala de Recurso demostró que, a pesar de los esfuerzos publicitarios de las demandantes en España, el público pertinente
no percibía dicho signo como una identificación del origen comercial de los productos de que se trata, sino como un término
descriptivo y genérico.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el examinador no respondió a sus solicitudes de organizar un encuentro para conversar sobre
la necesidad y el alcance de un sondeo de opinión que demostrase que la marca TDI había adquirido carácter distintivo como
consecuencia del uso para los productos de que se trata. Afirman que su deseo se hallaba motivado por el hecho de que los
sondeos generan costes considerables y de que, a falta de un acuerdo sobre los parámetros del sondeo, se exponían a realizar
una tarea redundante, lo que, a su juicio, no facilitaría su labor ni la de la OAMI. Por otro lado, afirman que esta última
debería haberles contactado respecto de los parámetros de tal sondeo, y dar así cumplimiento al principio de examen de oficio
de los hechos. Habida cuenta de que no se produjo tal concertación, consideran que la OAMI infringió el artículo 76, apartado
1, del Reglamento nº 207/2009.
Además, las demandantes rebaten la afirmación de la Sala de Recurso que figura en el apartado 55 de la resolución impugnada
según la cual, en esencia, el hecho de que el examinador no haya aceptado su petición de concertación sobre los requisitos
del sondeo es lamentable, pero no exime a las demandantes del riesgo de que las pruebas sean insuficientes si no se presenta
dicho sondeo. Sostienen que, en virtud del principio de examen de oficio de los hechos, la OAMI tiene la obligación de responder
a la «solicitud de indicaciones» y dar así al declarante la posibilidad configurar desde un principio su sondeo de opinión
de manera que sea aceptable por la OAMI. Por último, las demandantes estiman que, si la Sala de Recurso considera que el examinador
ha incurrido en un error de apreciación, lo que hizo en el caso de autos al utilizar el término «lamentable», dicha Sala puede
ejercer las competencias del examinador y rectificar este error.
La OAMI rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Con arreglo al artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, «en el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al
examen de oficio de los hechos».
Las demandantes reprochan a la OAMI el hecho de que el examinador no hubiese respondido a sus peticiones de organizar un encuentro
para conversar sobre la necesidad y el alcance de un sondeo de opinión que demostrase que la marca TDI había adquirido carácter
distintivo como consecuencia del uso para los productos de que se trata. Pues bien, según ellas, la Sala de Recurso tuvo igualmente
en cuenta el hecho de que no se había aportado un sondeo para desestimar el recurso de las demandantes de que conocía, de
manera que, a su juicio, la falta de respuesta por parte del examinador afectaba la validez de la resolución impugnada.
Es preciso señalar que este motivo de las demandantes carece de fundamento fáctico.
En efecto, mediante escrito de 20 de octubre de 2004, el examinador informó a las demandantes de que el signo TDI no podía
ser objeto de registro, en el sentido de la regla 11, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de
diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1). En dicho escrito,
el examinador indicó que «los sondeos de opinión [eran] casi siempre indispensables en los procedimientos de examen relativos
a la implantación [de la marca]».
En respuesta a la comunicación de los motivos de la denegación, las demandantes propusieron, mediante escrito de 20 de enero
de 2005, que su abogado «podía aprovechar un próximo viaje de negocios a España para fijar una cita con los examinadores de
la OAMI en la que podrían hablar directamente sobre la continuación del procedimiento; puesto que la experiencia muestra que
tratar directamente las cuestiones relativas a la continuación del procedimiento es más eficaz y económico que largos escritos».
Sin embargo, el escrito de 20 de enero de 2005 no contiene ninguna mención de una propuesta de aportar un sondeo de opinión,
sobre cuyo contenido podría haberse conversado con el examinador durante una «reunión profesional» y las demandantes mencionaron
en el mismo la «utilidad previsiblemente escasa» de los sondeos de opinión a escala europea y afirmaron que, según la práctica
de la OAMI y de las jurisdicciones de la Unión, era posible renunciar a los sondeos de opinión.
En consecuencia, es preciso señalar que el examinador indicó claramente que los sondeos de opinión eran «casi siempre indispensables»
para probar la implantación de la marca. Sin embargo, del escrito de las demandantes de 20 de enero de 2005 no resulta que
propusiesen presentar sondeos de opinión o que deseasen precisar su alcance antes de aportarlos, tanto más cuanto que expresaron
su opinión de que según la práctica de la OAMI y la jurisprudencia podía renunciarse a los sondeos de opinión.
En estas circunstancias, las demandantes no pueden sostener válidamente que, en el caso de autos, el hecho de que no se celebrase
una reunión profesional con el abogado de las demandantes para precisar el contenido de los sondeos de opinión que habían
de aportarse constituye una ilegalidad que pueda afectar la validez de la resolución impugnada.
Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009
Alegaciones de las partes
Según las demandantes, la resolución impugnada se basa esencialmente en la consideración de la Sala de Recurso según la cual
la adquisición de carácter distintivo por el uso no era posible dado que la marca poseía carácter descriptivo. Afirman que
la Sala de Recurso consideró al respecto que un sondeo de opinión era necesario (apartado 54 de la resolución impugnada).
Las demandantes sostienen igualmente que la Sala de Recurso no les informó de que estaba de acuerdo sobre este punto con el
examinador. Habida cuenta de la prueba que se ofrecieron a aducir, afirman que la Sala de Recurso debería haberles informado
de que, también desde su punto de vista, la adquisición del carácter distintivo por el uso sólo podía probarse mediante un
sondeo de opinión. Sin embargo, según las demandantes, la Sala de Recurso adoptó la resolución impugnada sin haber mencionado
previamente la necesidad de aportar sondeos de opinión.
La OAMI rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Con arreglo al artículo 75 del Reglamento nº 207/2009, las resoluciones de la OAMI se motivarán y solamente podrán fundarse
en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
A este respecto, basta recordar que la alegación de las demandantes se basa en una premisa errónea, a saber, el hecho de que
se habían ofrecido a presentar una prueba consistente en aportar sondeos de opinión. Pues bien, tal como se ha puesto de manifiesto
en el apartado 84
supra,
del escrito de las demandantes de 20 de enero de 2005 no resulta que se hubiesen ofrecido a presentar sondeos de opinión
o que deseasen precisar su alcance antes de aportarlos.
Por otro lado, procede señalar que las demandantes no mencionan ninguna norma jurídica que obligue a la Sala de Recurso a
comunicarles, antes de la adopción de la resolución impugnada, su intención de tomar en consideración el hecho de no haber
aportado un medio de prueba –a saber, los sondeos de opinión– cuya importancia ya había sido puesta de manifiesto por el examinador.
En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo y el recurso en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede
condenarlas a soportar las costas en que haya incurrido la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Audi AG y a Volkswagen AG.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de julio de 2011.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.