CELEX: 62008TJ0214
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk OUTBURST
Ouder nationaal woordmerk OUTBURST
Normaal gebruik van ouder merk
Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009]
Bewijzen die voor het eerst voor kamer van beroep worden overgelegd
Artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009)
Regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95

Voorgeschiedenis van het geding
Op 2 maart 2005 hebben H. Dias Martinho en M. C. Dias Martinho bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldmerk:
De waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot onder meer de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
—
klasse 18: „Koffers en [reiskoffers], paraplu’s, portefeuilles, niet van edele metalen; handtassen, plunjezakken, handbagage, reistassen, strandtassen; beautycases”;
—
klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, overhemden, kledingstukken van leder of kunstleder, ceintuurs (kleding), handschoenen (kledingstukken), halsdoeken, breigoederen, sokken, pantoffels, strandschoenen, ski- of sportschoenen, onderkleding; jumpsuits, wetsuits voor het surfen, skipakken”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 39/2005 van 26 september 2005 gepubliceerd.
Op 23 december 2005 heeft verzoekster, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 3 supra genoemde waren.
De oppositie was gebaseerd op het woordmerk OUTBURST, dat op 31 augustus 1999 onder nummer 39940713 in Duitsland is ingeschreven voor waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die omschreven zijn als volgt: „Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels”.
De oppositie was gebaseerd op alle door het oudere merk aangeduide waren.
De oppositie is ingesteld op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
Op 10 juli 2006 hebben H. Dias Martinho en M. C. Dias Martinho gevraagd dat verzoekster het normale gebruik van het oudere merk overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) zou bewijzen.
Bij brief van 12 juli 2006 heeft het BHIM verzoekster gevraagd dit bewijs over te leggen binnen een termijn van twee maanden, of uiterlijk op 13 september 2006.
In antwoord op deze brief heeft verzoekster op 11 september 2006 de volgende bewijsstukken overgelegd:
—
een schriftelijke verklaring van 25 augustus 2006 van haar afgevaardigd bestuurder, waarin hij aangaf dat verzoeksters dochteronderneming Heinrich Nickel GmbH & Co. KG sinds 2000 het oudere merk op grote schaal gebruikte voor sportkledij en welk omzetcijfer deze dochteronderneming voor elk jaar tussen 2000 en 2005 had gerealiseerd met de verkoop van kledij met dit merk, samen met het aantal kledingstukken;
—
een lijst van de tussen 2000 en 2005 jaarlijks gerealiseerde verkoopcijfers voor kledij met het oudere merk, uitgesplitst per klant, een lijst van diezelfde verkoopscijfers, maar uitgesplitst per soort kledij, verschillende bestelbonnen, leveringsbonnen en facturen, twee bladzijden (waarvan één dateert van augustus 2004) uit twee voor handelsbeurzen opgestelde catalogi, foto’s van kledij, etiketten van kledij en twee bladzijden van een promotiebrochure; al deze bewijsstukken waren gehecht aan de hierboven bedoelde schriftelijke verklaring;
—
een schriftelijke verklaring van 4 september 2006 van de afgevaardigd bestuurder van een vennootschap, waarin hij aangaf dat deze vennootschap bij Heinrich Nickel sportkledij met het oudere merk had aangekocht en deze minstens sinds 2000 „op grote schaal” opnieuw had verkocht in haar kleinhandelszaken, met opgave voor elk jaar gedurende het tijdvak 2000-2005 van het aankoopbedrag alsook van het aantal gekochte kledingstukken.
Bij beslissing van 26 juni 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen op grond dat verzoekster het normale gebruik van het oudere merk niet had bewezen.
Op 8 augustus 2007 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep, met als bijlage bewijzen ter aanvulling van de reeds in eerste aanleg overgelegde bewijzen, heeft zij op 23 oktober 2007 neergelegd bij het BHIM.
Bij beslissing van 13 maart 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Met betrekking tot de door verzoekster op 11 september 2006 overgelegde bewijsstukken (zie punt 11 supra), heeft de kamer van beroep geoordeeld zij „globaal” onvoldoende waren om een normaal gebruik van het oudere nationale merk aan te tonen. Wat de bijkomende bewijzen betreft, heeft de kamer van beroep, onder verwijzing naar artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en naar regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (
PB L 303, blz. 1
), geoordeeld dat zij te laat waren overgelegd, namelijk na het verstrijken van de door het BHIM gestelde termijn (zie punt 10 supra) en dat geen nieuwe elementen deze tardieve overlegging konden verantwoorden. Daarop heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het niet nodig was te onderzoeken of er sprake was van verwarringsgevaar.
Conclusies van de partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
—
het eerste middel ongegrond te verklaren;
—
ingeval het Gerecht beslist dat regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 in de onderhavige zaak van toepassing is, het tweede middel eveneens ongegrond te verklaren, het beroep in zijn geheel te verwerpen en verzoekster te verwijzen in de kosten;
—
ingeval het Gerecht beslist dat regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 in de onderhavige zaak niet van toepassing is, de zaak naar de kamer van beroep terug te wijzen opdat zij haar beoordelingsbevoegdheid uitoefent krachtens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009), en het BHIM enkel in zijn eigen kosten te verwijzen.
In rechte
Verzoekster voert twee middelen aan: schending van artikel 43, leden 2 en 3, junctis artikel 76, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 78, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009) en regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, en schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 juncto regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95.
In het eerste middel is de vraag aan de orde of de door verzoekster binnen de gestelde termijn voor de oppositieafdeling overgelegde bewijsstukken rechtens genoegzaam een normaal gebruik van het oudere merk aantoonden en het tweede middel betreft de vraag of de kamer van beroep ook rekening had moeten houden met de bewijsstukken die voor het eerst voor haar werden overgelegd.
Eerste middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 junctis artikel 76, lid 1, sub f, ervan en regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95
Blijkens de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 heeft de wetgever de bescherming van een ouder merk alleen gerechtvaardigd geacht wanneer dat merk daadwerkelijk is gebruikt. In lijn met deze overweging bepaalt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld, het oudere merk in het gebied waarvoor de bescherming geldt, normaal is gebruikt.
Volgens regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk [zie arrest Gerecht van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM — Terumo (CAPIO), T-325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient er rekening mee te worden gehouden dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, erin bestaat conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat [arrest Gerecht van 12 maart 2003, Goulbourn/BHIM — Redcats (Silk Cocoon),
T-174/01, Jurispr. blz. II-789
, punt 38]. Daarentegen beogen de in de punten 19 en 20 supra genoemde bepalingen niet het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T-203/02, Jurispr. blz. II-2811
, punten 36-38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul,
C-40/01, Jurispr. blz. I-2439
, punt 43). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest VITAFRUIT, punt 21 supra, punt 39; zie ook in die zin en naar analogie arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37).
Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest VITAFRUIT, punt 21 supra, punt 40; zie ook naar analogie arrest Ansul, punt 22 supra, punt 43).
Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen [arrest VITAFRUIT, punt 21 supra, punt 41, en arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON),
T-334/01, Jurispr. blz. II-2787
, punt 35].
Of een ouder merk in een concreet geval normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest VITAFRUIT, punt 21 supra, punt 42). Bovendien kan normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch het moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT),
T-39/01, Jurispr. blz. II-5233
, punt 47, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT),
T-356/02, Jurispr. blz. II-3445
, punt 28].
In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de door verzoekster op 11 september 2006 overgelegde bewijsstukken (zie punt 11 supra) „globaal” onvoldoende waren om een normaal gebruik van het oudere merk in Duitsland gedurende het relevante tijdvak aan te tonen.
Verzoekster stelt daarentegen dat deze bewijsstukken, in hun geheel beschouwd, duidelijk een dergelijk normaal gebruik aantonen.
Het BHIM stemt in met het oordeel van de kamer van beroep.
Om het normaal gebruik van het oudere merk aan te tonen, heeft verzoekster voor de oppositieafdeling een schriftelijke verklaring van haar afgevaardigd bestuurder overgelegd met als bijlage een reeks stavingstukken en een schriftelijke verklaring van de afgevaardigd bestuurder van een vennootschap die klant was van haar dochteronderneming Heinrich Nickel (zie punt 11 supra).
Wat de eerste schriftelijke verklaring betreft, heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing allereerst geoordeeld dat zij niet de „volledige” bewijskracht kan hebben van een schriftelijke verklaring in de zin van artikel 76, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94. Zij heeft aangegeven dat een dergelijke verklaring immers slechts een dergelijke bewijskracht heeft wanneer de belanghebbende aantoont dat deze verklaring, overeenkomstig het recht van de staat waar zij is afgelegd „[werd] aangemerkt als verklaring afgelegd ‚onder ede’ of ‚belofte’ of tenminste een soortgelijke werking [had]”. In de onderhavige zaak heeft verzoekster echter niet gepreciseerd welke bepalingen van Duits recht „een valse verklaring voor het B[HIM] tijdens een hangende procedure inzake een gemeenschapsmerk op dezelfde manier bestraffen als een valse verklaring onder ede afgelegd voor de Duitse autoriteiten”. In punt 18 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vervolgens verduidelijkt dat het loutere feit dat de schriftelijke verklaring niet in de door de voornoemde bepaling „voorgeschreven vorm” was afgelegd, evenwel geen voldoende grond was om te besluiten dat zij geen enkele bewijswaarde had. Het BHIM kon er immers rekening mee houden bij zijn „globaal onderzoek” van de voor hem overgelegde documenten en de verklaring kon de „systematische beoordeling” en het begrip van de verschillende als bewijs overgelegde stukken vergemakkelijken en de erin voorkomende informatie vervolledigen. Het is evenwel belangrijk dat de in de schriftelijke verklaring vervatte beweringen steun vinden in aanvullende en objectieve bewijzen. Ten slotte heeft de kamer van beroep in de punten 19 tot en met 21 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de als bijlage bij de betrokken schriftelijke verklaring gevoegde stavingstukken, met uitzondering van de van augustus 2004 daterende bladzijde van één van de twee catalogi voor handelsbeurzen, de plaats, de duur en de omvang van het gebruik van het oudere merk onvoldoende staafden.
Wat de tweede schriftelijke verklaring betreft, heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing allereerst aangegeven dat, hoewel zij als een „ontvankelijk bewijsstuk” kon worden beschouwd, een globaal onderzoek van de stukken van het dossier was vereist, waarbij rekening moest worden gehouden met alle relevante factoren. Zij heeft vervolgens geoordeeld dat een „door een klant van de belanghebbende onder ede afgelegde verklaring en een bladzijde uit een catalogus geen bewijs [vormden] van een constant, duurzaam en daadwerkelijk gebruik van het merk door opposante dat kan neerkomen op een normaal gebruik van dit merk”.
Wat in de eerste plaats de schriftelijke verklaring van verzoeksters afgevaardigd bestuurder betreft, zij er allereerst aan herinnerd dat artikel 76, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 als bewijs voor het gebruik van het merk, gezien de verwijzing in regel 22 van verordening nr. 2868/95, doelt op„schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij afgelegd zijn een soortgelijke werking hebben”. Bijgevolg dient alleen in gevallen waarin een schriftelijke verklaring niet onder ede of belofte is afgelegd, te worden onderzocht wat de gevolgen van een schriftelijke verklaring zijn volgens het recht van de betrokken lidstaat [arrest Gerecht van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Salvita),
T-303/03, Jurispr. blz. II-1917
, punt 40]. In casu staat vast dat de schriftelijke verklaring van verzoeksters afgevaardigd bestuurder een verklaring onder belofte is en als zodanig door de kamer van beroep als ontvankelijk werd beschouwd. Zonder dat de gevolgen van de verklaring naar Duits recht behoeven te worden onderzocht, maakt deze verklaring derhalve deel uit van de in artikel 76, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 bedoelde bewijsmiddelen, waarnaar in regel 22 van verordening nr. 2868/95 wordt verwezen (arrest Salvita, reeds aangehaald, punt 40).
Vervolgens dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat een dergelijke verklaring voor het BHIM slechts een „volledige” bewijskracht kan hebben indien zij overeenkomstig het betrokken nationale recht wordt aangemerkt als verklaring afgelegd „onder ede” of „belofte” of tenminste een soortgelijke werking heeft. Eveneens ten onrechte heeft de kamer van beroep geweigerd de „volledige” bewijskracht van de schriftelijke verklaring van verzoeksters afgevaardigd bestuurder te erkennen op grond dat daarin niet was verduidelijkt welke bepalingen van Duits recht voorzien in een sanctie voor een valse verklaring. Noch verordening nr. 40/94, noch verordening nr. 2868/95 biedt immers steun voor de conclusie dat de bewijskracht van de bewijzen van het gebruik van het merk, met inbegrip van verklaringen onder belofte, moet worden nagegaan aan de hand van de nationale wetgeving van een lidstaat (arrest Salvita, punt 32 supra, punt 42). Overigens moet worden vastgesteld dat het BHIM in antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht uitdrukkelijk heeft erkend dat de in punt 17 van de bestreden beslissing vervatte beweringen afwijken van het in het arrest Salvita, punt 32 supra, ingenomen standpunt. Het BHIM heeft eveneens — terecht — toegegeven dat „los van de situatie in het licht van het nationale recht, de bewijskracht van een schriftelijke verklaring in het kader van een procedure voor het B[HIM] relatief [was], dit wil zeggen dat de inhoud ervan vrijelijk [moest] worden beoordeeld”.
Deze onjuiste opvattingen hebben evenwel geen gevolg voor de gegrondheid van de analyse van de kamer van beroep, aangezien zij de kamer van beroep er niet toe hebben gebracht de schriftelijke verklaring van verzoeksters afgevaardigd bestuurder elke bewijskracht te ontzeggen. Uit de punten 18 tot en met 23 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep, zoals zij verplicht was te doen (zie in die zin arrest Salvita, punt 32 supra, punt 41), naar behoren rekening heeft gehouden met deze schriftelijke verklaring bij een globale beoordeling van de stukken die bij het dossier waren gevoegd. De kamer van beroep heeft in punt 18 van de bestreden beslissing weliswaar geoordeeld dat deze schriftelijke verklaring op zich niet volstond en de erin vervatte beweringen moesten worden ondersteund door aanvullende „objectieve” elementen. Zoals het BHIM terecht aanvoert, moet evenwel met dit standpunt worden ingestemd, aangezien deze verklaring werd afgelegd door een afgevaardigd bestuurder van verzoekster en niet door een derde of onafhankelijke persoon [zie in die zin arrest Salvita, punt 32 supra, punten 43-45, en arrest Gerecht van 16 december 2008, Deichmann-Schuhe/BHIM — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 50]. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, om de bewijskracht van een document te beoordelen, in eerste instantie de geloofwaardigheid van de erin vervatte informatie moet worden gecontroleerd. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (arresten Salvita, reeds aangehaald, punt 42, en DEITECH, reeds aangehaald, punt 47).
In de onderhavige zaak bevat de schriftelijke verklaring van verzoeksters afgevaardigd bestuurder aanduidingen over het gebruik van het oudere merk, inzake de plaats (Duitsland), de duur (tijdvak 2000-2005), de omvang (jaarlijkse omzet en aantal jaarlijks verkochte stukken) en de aard van de aangeduide waren (sportkledij, met name jassen, regenjassen, skikledij, broeken, jeans, T-shirts ...). Vastgesteld dient te worden dat, zoals de kamer van beroep terecht heeft besloten, deze aanduidingen evenwel niet voldoende steun vinden in de bij deze schriftelijke verklaring gevoegde stukken.
Afgezien van het feit dat zij ook door verzoekster zelf zijn opgesteld, bevatten de lijst van de tussen 2000 en 2005 jaarlijks gerealiseerde verkoopcijfers, uitgesplitst per klant, en diezelfde lijst, uitgesplitst per kledingsoort, immers geen enkele verwijzing naar het oudere merk. Afgezien van het feit dat zij, zoals verzoekster overigens uitdrukkelijk erkent in haar stukken, evenmin het oudere merk vermelden, hebben de bestelbonnen, leveringsbonnen en facturen enkel betrekking op de jaren 2004 tot en met 2006. Het enige merk dat in deze documenten voorkomt, is het beeldmerk Nickel Sportswear. De foto’s en de kledingetiketten bieden geen informatie over de plaats, het tijdvak en de hoeveelheid waren die effectief onder het oudere merk zijn verkocht, hetgeen verzoekster in haar stukken overigens uitdrukkelijk erkent. Dit geldt ook voor de tweede bladzijde uit de catalogi voor handelsbeurzen en voor de twee bladzijden uit de promotiebrochure. Wat deze tweede brochure betreft, dient er met name op te worden gewezen dat het loutere bestaan ervan niet aantoont dat zij, en evenmin in welke mate, onder een potentiële Duitse clientèle werd verspreid en hoeveel van de door het oudere merk beschermde waren werden verkocht [zie in die zin arrest VITAKRAFT, punt 25 supra, punt 34]. Dat één van de bladzijden uit één van beide bovengenoemde catalogi dateert van augustus 2004, is het enige ook maar enigszins relevante doch op zich ruim onvoldoende element, aangezien het met name geen enkele aanduiding geeft over de omvang van het gebruik.
Verzoekster kan niet stellen dat de aanduidingen uit de schriftelijke verklaring van haar afgevaardigd bestuurder de in punt 36 supra vastgestelde gebreken kunnen verhelpen. Zoals het BHIM terecht opmerkt, zijn het immers de aanduidingen uit de schriftelijke verklaring die steun moeten vinden in andere elementen en niet omgekeerd.
Vervolgens is de schriftelijke verklaring van de afgevaardigd bestuurder van een onderneming die klant is bij verzoeksters dochteronderneming, op zich voldoende om bepaalde feiten te bevestigen aangezien zij uitgaat van een derde onderneming ten aanzien van verzoekster. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 22 van de bestreden beslissing, kan op grond van deze schriftelijke verklaring, die slechts betrekking heeft op bepaalde aankopen van een enkele klant van een dochteronderneming van verzoekster, echter enkel een zeer beperkt gebruik van het oudere merk in Duitsland gedurende het relevante tijdvak worden vastgesteld.
Gelet op de in de punten 34 tot en met 38 gedane vaststellingen moet in navolging van de kamer van beroep worden geoordeeld dat de door verzoekster voor de oppositieafdeling binnen de gestelde termijn overgelegde bewijzen, globaal beoordeeld, niet volstaan om aan te tonen dat het oudere merk in Duitsland gedurende het relevante tijdvak uitgebreid, constant en daadwerkelijk werd gebruikt. Bijgevolg moet worden besloten dat de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door te oordelen dat het normale gebruik van het oudere merk in deze zaak niet binnen de gestelde termijn was bewezen.
Bijgevolg moet het eerste middel worden afgewezen.
Tweede middel: schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 juncto regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95
Volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 hoeft het BHIM geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.
Volgens vaste rechtspraak volgt uit de bewoordingen van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, de partijen nog feiten en bewijselementen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijselementen moeten worden aangevoerd krachtens de bepalingen van verordening nr. 40/94, en dat het het BHIM niet verboden is rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen [arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul,
C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213
, punt 42; arresten Gerecht van 6 november 2007, SAEME/BHIM — Racke (REVIAN’s),
T-407/05, Jurispr. blz. II-4385
, punt 56, en 12 december 2007, K & L Ruppert Stiftung/BHIM — Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre),
T-86/05, Jurispr. blz. II-4923
, punt 44].
De mogelijkheid voor de partijen in de procedure voor het BHIM om nog feiten aan te voeren en bewijzen over te leggen na afloop van de daartoe gestelde termijnen is niet onvoorwaardelijk, maar afhankelijk van de voorwaarde dat er geen andersluidende bepaling is. Enkel wanneer is voldaan aan deze voorwaarde, beschikt het BHIM met betrekking tot de inaanmerkingneming van te laat aangevoerde feiten en overgelegde bewijzen over een beoordelingsvrijheid, die het Hof hem heeft toegekend bij de uitlegging van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 (arrest CORPO livre, punt 42 supra, punt 47).
In casu is er evenwel een bepaling die zich verzet tegen inaanmerkingneming van de door de opposant voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde elementen, te weten artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, zoals ten uitvoer gelegd door regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95. Laatstgenoemde bepaling luidt immers als volgt:
„Indien de opposant [...] het bewijs moet leveren van het gebruik van het merk of van het bestaan van goede redenen voor het niet-gebruik ervan, verzoekt het B[HIM] hem het verlangde bewijs binnen een door het B[HIM] te stellen termijn over te leggen. Het B[HIM] wijst de oppositie af, indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt.”
Uit de tweede volzin van deze bepaling volgt dat overlegging van bewijzen van het gebruik van het oudere merk na het verstrijken van de daartoe gestelde termijn in beginsel leidt tot afwijzing van de oppositie, zonder dat het BHIM op dit punt een beoordelingsvrijheid heeft. Het normale gebruik van het oudere merk is immers een prealabele kwestie die dus moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf (arrest CORPO livre, punt 42 supra, punt 49).
Het Gerecht heeft evenwel geoordeeld dat regel 22, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 2868/95 niet aldus mag worden uitgelegd dat geen rekening mag worden gehouden met extra bewijselementen, wanneer nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, zelfs indien die bewijselementen na het verstrijken van de gestelde termijn worden overgelegd [arresten HIPOVITON, punt 24 supra, punt 56, en CORPO livre, punt 42 supra, punt 50].
In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep in de punten 27 tot en met 29 van de bestreden beslissing, op basis van de in de punten 41 tot en met 46 supra uiteengezette beginselen, geoordeeld dat zij niet over enige beoordelingsvrijheid beschikte op basis waarvan zij rekening kon houden met de door verzoekster voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen, aangezien geen enkel nieuw element rechtvaardigde dat deze bewijzen te laat werden overgelegd.
Verzoekster stelt dat deze bewijzen door de kamer van beroep in aanmerking hadden moeten worden genomen, aangezien zij het bewijs dat zij voor de oppositieafdeling binnen de gestelde termijn had overgelegd, enkel aanvulden en nader toelichtten. Zij betoogt dat de in het arrest HIPOVITON, punt 24 supra, gestelde beginselen niet enkel van toepassing zijn in het geval dat te laat overgelegde bewijsstukken niet beschikbaar waren voor het verstrijken van de gestelde termijn of dat de gemeenschapsmerkaanvrager nieuwe feitelijke elementen heeft aangevoerd of erin is geslaagd de door de opposant geleverde bewijzen te weerleggen, maar ook in het geval dat de oppositieafdeling deze bewijzen onvoldoende heeft geacht.
Het BHIM stemt in met het in punt 47 supra uiteengezette betoog van de kamer van beroep. Het stelt evenwel voor om regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 aldus uit te leggen dat de kamers van beroep, onafhankelijk van het bestaan van „nieuwe gegevens”, voor het eerst voor hen overgelegde bewijzen kunnen aanvaarden ingeval deze „louter aanvullend” zijn, dit wil zeggen louter bedoeld om de in eerste instantie binnen de gestelde termijn geleverde bewijzen aan te vullen. Deze uitlegging lijkt te voldoen aan de door het Hof in het arrest BHIM/Kaul, punt 42 supra, gestelde criteria voor de toelaatbaarheid van te laat overgelegde bewijzen en overeen te stemmen met de „geest” van dit arrest. Indien een dergelijke uitlegging in de onderhavige zaak zou worden aanvaard, erkent het BHIM dat zou moeten worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft beslist dat zij ter zake niet over enige beoordelingsvrijheid beschikte en dat bijgevolg het tweede middel zou moeten worden aanvaard en de bestreden beslissing vernietigd. Ter terechtzitting heeft het BHIM hieraan toegevoegd dat deze uitlegging aansluit bij de benadering van het Gerecht in zijn arresten van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans/BHIM — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) en 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/BHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) (
T-308/06, Jurispr. blz. II-7881
) en heeft het aangegeven zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten voor de beoordeling of deze benadering ook in de onderhavige zaak moet worden aanvaard.
Tussen de partijen staat vast en uit het dossier blijkt dat verzoekster voor de oppositieafdeling binnen de gestelde termijn relevante bewijzen had overgelegd om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen en te goeder trouw meende dat zij voldoende waren om haar betoog te ondersteunen.
Tevens staat tussen de partijen vast en blijkt uit het dossier dat de bewijsstukken die door verzoekster voor het eerst voor de kamer van beroep werden overgelegd als bijlage bij de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep, waarbij zij om een nieuw volledig onderzoek van de zaak verzocht, enkel ertoe strekten de inhoud van de aanvankelijke bewijzen te versterken of te verduidelijken. Het waren dus niet de eerste en enige bewijzen van het gebruik.
Gelet op de in de punten 50 en 51 supra uiteengezette gegevens, moet worden aangenomen dat de kamer van beroep, anders dan zij in de bestreden beslissing heeft geoordeeld, beschikte over een beoordelingsvrijheid op grond waarvan zij kon beslissen de met de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep overgelegde aanvullende bewijzen al dan niet in overweging te nemen.
Regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 moet immers aldus worden uitgelegd dat niets er zich tegen verzet dat rekening wordt gehouden met aanvullende bewijsstukken die louter worden toegevoegd aan andere binnen de gestelde termijn overgelegde bewijsstukken, wanneer de initiële bewijzen niet irrelevant zijn, maar onvoldoende zijn geacht. Een dergelijke overweging, die bovengenoemde regel geenszins overbodig maakt, klemt te meer daar verzoekster de gestelde termijnen niet heeft misbruikt door bewust gebruik te maken van dilatoire tactieken of door kennelijk blijk te geven van nalatigheid, en de door haar overgelegde aanvullende bewijsstukken de aanwijzingen die reeds uit de binnen de gestelde termijn overgelegde verklaringen onder ede voortvloeien, enkel staven.
Een dergelijke uitlegging lijkt niet strijdig met de in punt 46 supra vermelde rechtspraak, waarin de aan de zaak ten grondslag liggende feiten verschillend waren. In de zaak die heeft geleid tot het arrest HIPOVITON, punt 24 supra, had de opposant binnen de gestelde termijn bewijsstukken overgelegd. Later had de merkaanvrager in zijn bij de kamer van beroep ingediende memorie nieuwe feiten en argumenten aangedragen. Het Gerecht heeft de kamer van beroep evenwel verweten de opposant niet te hebben verzocht een standpunt over deze memorie in te nemen en heeft geoordeeld dat de opposant de mogelijkheid was ontnomen te beoordelen of het nuttig was aanvullende bewijselementen aan te dragen. Het heeft daaraan toegevoegd dat de kamer van beroep bijgevolg niet alle relevante omstandigheden in aanmerking had kunnen nemen bij de beoordeling of het gebruik van het oudere merk als normaal kon worden aangemerkt en dat zij zich aldus op een onvolledige feitelijke grondslag had gebaseerd (arrest HIPOVITON, punt 24 supra, punten 54 en 58). In de zaak die heeft geleid tot het arrest CORPO livre, punt 42 supra, heeft het Gerecht, om te oordelen dat het BHIM met betrekking tot de inaanmerkingneming van de na de gestelde termijn overgelegde bewijzen geen beoordelingsvrijheid had, uitdrukkelijk vastgesteld dat deze bewijzen „geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen [...] inzake het gebruik” van de oudere merken die in deze zaak werden overgelegd (arrest CORPO livre, punt 42 supra, punt 50).
De conclusie dat de kamer van beroep over de mogelijkheid beschikte om de door verzoekster op 23 oktober 2007 voor haar overgelegde bewijzen in aanmerking te nemen, is overigens volledig in overeenstemming met de door het Hof in het arrest BHIM/Kaul, punt 42 supra, vastgestelde beginselen. Zo heeft het Hof in punt 44 van dit arrest verduidelijkt dat inaanmerkingneming van te laat aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen door het BHIM, wanneer het in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, in het bijzonder gerechtvaardigd kan zijn wanneer het BHIM van oordeel is dat deze feiten of bewijzen prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden.
Bovendien heeft het Hof in het arrest BHIM/Kaul, punt 42 supra, de aanvaarding van te laat overgelegd bewijs gerechtvaardigd geacht op grond van het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, krachtens welke het onderzoek ten gronde van een oppositie zo volledig mogelijk moet zijn, teneinde te voorkomen dat merken worden ingeschreven die nadien nietig zouden kunnen worden verklaard (zie in die zin punten 48, 57 en 58 van dat arrest). Indien de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, kunnen deze beginselen dus voorrang hebben op het aan de noodzaak om termijnen in acht te nemen ten grondslag liggende beginsel van de proceseconomie.
Uit alle voorgaande overwegingen vloeit voort dat het tweede middel moet worden aanvaard.
Bijgevolg moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
Aangezien het BHIM subsidiair heeft gevorderd dat het Gerecht de zaak terugwijst naar de kamer van beroep, moet bovendien worden opgemerkt dat in het kader van een beroep bij het Gerecht tegen een beslissing van een kamer van beroep uit artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het BHIM de maatregelen treft die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht. Deze vordering moet bijgevolg worden afgewezen.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
Aangezien het BHIM in het onderhavige geval in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig verzoeksters vordering worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 maart 2008 (zaak R 1261/2007-2) wordt vernietigd.

2)
Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 28 maart 2012.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.