CELEX: 62009CJ0235
Proprietà intellettuale
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Art. 98, n. 1
Divieto di atti di contraffazione pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari
Portata territoriale
Misure coercitive disposte insieme a tale divieto
Effetti nel territorio degli Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 98 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre
1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
1994, n. 3288 (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra la DHL Express France SAS (in prosieguo: la «DHL
Express France»), succeduta alla DHL International SA (in prosieguo: la «DHL International»), e la Chronopost SA (in prosieguo:
la «Chronopost»), nella quale vengono in questione l’uso effettuato dalla società predetta dei marchi comunitario e francese
WEBSHIPPING, di cui la Chronopost è titolare, nonché il divieto di tale uso e le misure coercitive disposte insieme a questo
divieto.

Contesto normativo

Il regolamento n. 40/94
I ‘considerando’ secondo, quindicesimo e sedicesimo del regolamento n. 40/94 enunciano quanto segue:
«considerando che, per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta necessaria un’azione della Comunità; che tale azione
consiste nell’instaurazione di un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo
una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio
della Comunità; che il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato si applica salvo disposizione
contraria del presente regolamento;
(...)
considerando che è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto
e si estendano all’insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e
dell’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] e per impedire che venga pregiudicato
il carattere unitario del marchio comunitario; che alle azioni in giustizia relative ai marchi comunitari si applicano le
norme della convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale [firmata il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), “con gli emendamenti apportati dalle convenzioni
relative all’adesione a tale Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee” (in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles”)],
salvo che il presente regolamento vi deroghi;
considerando che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse
parti e che si svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli; che a tal
fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle
norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in
Stati membri diversi, sembrano adatte delle disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e azioni connesse
della summenzionata convenzione di Bruxelles».
L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94 così dispone:
«Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato,
trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo
uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del
presente regolamento».
L’art. 9 del citato regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», prevede, al paragrafo n. 1, quanto
segue:
«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare in commercio:
a)      un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui [questo] è stato registrato;
b)      un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;
c)      un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è
stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli
stessi».
L’art. 14 del medesimo regolamento recita:
«1.      Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre,
le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio
nazionale conformemente al disposto del titolo X.
(...)
3.      Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X».
Il titolo X del regolamento n. 40/94, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi
comunitari», comprende gli artt. 90‑104.
L’art. 90 del suddetto regolamento, riguardante l’applicazione della Convenzione di Bruxelles, dispone quanto segue:
«1.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio
comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi comunitari e
di marchi nazionali si applica la [Convenzione di Bruxelles].
2.      Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92:
a)      non si applicano gli articoli 2 e 4, l’articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l’articolo 24 della [Convenzione di Bruxelles];
b)      si applicano gli articoli 17 e 18 di tale Convenzione entro i limiti previsti dall’articolo 93, paragrafo 4, del presente
regolamento;
c)      le disposizioni del titolo II di detta Convenzione, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano
anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione».
L’art. 91 del citato regolamento, dal titolo «Tribunali dei marchi comunitari», stabilisce, al paragrafo n. 1, quanto segue:
«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima
e di seconda istanza, qui di seguito denominati “tribunali dei marchi comunitari”, che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite
dal presente regolamento».
Ai sensi dell’art. 92 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità»:
«I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:
a)      per tutte le azioni in materia di contraffazione e – qualora siano previste dalla legislazione nazionale – per le azioni relative
alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;
b)      per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale;
(...)».
L’art. 93 del regolamento n. 40/94, intitolato «Competenza internazionale», prevede quanto segue:
«1.      Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della [Convenzione di Bruxelles] applicabili in virtù dell’articolo
90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato
membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro
in cui ha una stabile organizzazione.
2.      Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate
dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli
Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
3.      Se né il convenuto né l’attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi
ai tribunali dello Stato membro in cui l’[UAMI] ha sede.
4.      Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
a)      è applicabile l’articolo 17 della [Convenzione di Bruxelles] se le parti convengono che sia competente un altro tribunale
dei marchi comunitari;
b)      è applicabile l’articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
5.      Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione
di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione
è stato commesso o minaccia di essere commesso (...)».
L’art. 94 del citato regolamento, intitolato «Sfera di competenza», recita:
«1.      Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull’articolo 93, paragrafi da 1 a 4, è competente per:
–        gli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro,
–        gli atti contemplati dall’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, commessi nel territorio di qualsiasi Stato membro.
2.      Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull’articolo 93, paragrafo 5, è competente soltanto per gli
atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui è situato».
L’art. 97 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto applicabile», ha il seguente tenore:
«1.      I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.
2.      Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari
applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3.      Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano
lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato».
L’art. 98 del regolamento n. 40/94, intitolato «Sanzioni», così dispone:
«1.      Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti
che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che
sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione.
Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l’osservanza del divieto.
2.      [Per tutto il resto], il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli
atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il (...) diritto internazionale privato [di
tale Stato]».

Il regolamento (CE) n. 44/2001
Ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), tale regolamento
ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles. Il capo III di questo regolamento contiene
le disposizioni disciplinanti il riconoscimento e l’esecuzione delle suddette decisioni.
L’art. 33, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che sancisce il principio del riconoscimento delle decisioni, stabilisce che
«[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento».
L’art. 38, n. 1, del medesimo regolamento così dispone:
«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate
esecutive su istanza della parte interessata».
Ai sensi dell’art. 49 del citato regolamento:
«Le decisioni straniere che [comminano una penalità coercitiva (astreinte)] sono esecutive nello Stato membro richiesto solo
se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d’origine».

La direttiva 2004/48/CE
L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale (GU L 157, pag. 45, e, per rettifica, GU L 195, pag. 16), dispone, sotto il titolo «Obbligo generale», quanto
segue:
«1.      Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non
inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2.      Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare
la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

Causa principale e questioni pregiudiziali
La Chronopost è titolare dei marchi comunitario e francese corrispondenti al segno «WEBSHIPPING». Il marchio comunitario,
depositato nell’ottobre 2000, è stato registrato il 7 maggio 2003, segnatamente per servizi di logistica e di trasmissione
di informazioni, di telecomunicazioni, di trasporto su strada, di raccolta di posta, giornali e pacchi, nonché per servizi
di gestione di corriere espresso.
Risulta dal fascicolo che, in data 8 settembre 2004, la Chronopost, avendo constatato che uno dei suoi principali concorrenti,
ossia la DHL International, utilizzava i segni «WEB SHIPPING», «Web Shipping» e/o «Webshipping» per designare un servizio
di gestione di spedizioni per corriere espresso accessibile tramite la rete Internet, ha convenuto in giudizio la suddetta
società, in particolare per contraffazione del marchio comunitario WEBSHIPPING, dinanzi al Tribunal de grande instance di
Parigi (Francia), adito quale tribunale dei marchi comunitari ai sensi dell’art. 91, n. 1, del regolamento n. 40/94. Con sentenza
in data 15 marzo 2006, tale tribunale ha, in particolare, condannato la DHL Express France, succeduta alla DHL International,
per contraffazione del marchio francese WEBSHIPPING, del quale la Chronopost è titolare, senza però statuire sulla contraffazione
del marchio comunitario.
Secondo la decisione di rinvio, la Cour d’appel di Parigi, statuendo in veste di tribunale dei marchi comunitari di secondo
grado sull’appello proposto dalla Chronopost contro la pronuncia sopra citata, ha disposto a carico della DHL Express France,
con sentenza 9 novembre 2007, un divieto, assistito da penalità coercitiva (astreinte), di prosecuzione dell’uso dei segni
«WEBSHIPPING» e «WEB SHIPPING» effettuato per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile in particolare
tramite Internet, uso che il detto giudice ha qualificato come violazione del marchio comunitario e francese WEBSHIPPING.
La decisione di rinvio ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla DHL Express France contro la suddetta sentenza
d’appello.
Tuttavia, nell’ambito del medesimo procedimento dinanzi alla Cour de cassation, la Chronopost ha proposto un ricorso incidentale
con il quale sostiene che la sentenza 9 novembre 2007 viola gli artt. 1 e 98 del regolamento n. 40/94, in quanto il divieto,
con annessa penalità coercitiva, di prosecuzione degli atti di contraffazione del marchio comunitario WEBSHIPPING, disposto
dalla Cour d’appel di Parigi, non si estende all’intero territorio dell’Unione europea.
Secondo la Cour de cassation, risulta espressamente dalla motivazione della citata sentenza della Cour d’appel di Parigi che,
sebbene tale decisione non abbia statuito espressamente sulla domanda volta ad ottenere l’emissione di un divieto, assistito
da «astreinte», esteso all’intero territorio dell’Unione, il divieto con annessa penalità coercitiva pronunciato dal citato
giudice d’appello deve essere considerato come riguardante soltanto il territorio francese.
La Cour de cassation, nutrendo dubbi in merito all’interpretazione, in tale contesto, dell’art. 98 del regolamento n. 40/94,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se l’art. 98 del regolamento [n. 40/94] debba essere interpretato nel senso che il divieto pronunciato da un tribunale dei
marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull’intero territorio [dell’Unione].
2)      In caso di soluzione negativa, se il tribunale dei marchi comunitari abbia il diritto di estendere specificamente tale divieto
al territorio di altri Stati nei quali gli atti di contraffazione sono commessi o minacciano di essere commessi.
3)      In ogni caso, se le misure coercitive con cui il tribunale dei marchi comunitari, in applicazione del proprio diritto nazionale,
ha corredato il divieto da esso pronunciato siano applicabili nel territorio degli Stati membri nei quali tale divieto produrrebbe
il suo effetto.
4)      In caso contrario, se il tribunale dei marchi comunitari possa pronunciare una siffatta misura coercitiva, simile o diversa
da quella che esso adotta in virtù del suo diritto nazionale, in applicazione del diritto nazionale degli Stati nei quali
tale divieto avrebbe effetto».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari
L’art. 98 del regolamento n. 40/94 riguarda, come risulta dal suo titolo, le sanzioni in caso di contraffazione di un marchio
comunitario.
La prima frase dell’art. 98, n. 1, del citato regolamento prevede che, qualora accerti l’esistenza di atti costituenti contraffazione
o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, il tribunale dei marchi comunitari adito emette un’ordinanza che ne
vieta la prosecuzione. La seconda frase del medesimo art. 98, n. 1, dispone che tale tribunale è altresì tenuto ad adottare,
in conformità della legge nazionale, le misure idonee ad assicurare l’osservanza del divieto emesso.
Ai sensi del paragrafo n. 2 del medesimo art. 98, il tribunale dei marchi comunitari applica, «[per tutto il resto], (...)
la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione,
compreso il (...) diritto internazionale privato [di tale Stato]».
Dall’inciso che introduce il paragrafo n. 2 dell’art. 98, letto alla luce del titolo di tale articolo, nonché dalle diverse
versioni linguistiche di tale disposizione, segnatamente da quella francese («par ailleurs»), tedesca («in Bezug auf alle
anderen Fragen»), spagnola («por otra parte») e inglese («in all other respects»), risulta che il paragrafo suddetto non riguarda
le misure coercitive contemplate dal paragrafo n. 1 del medesimo articolo, che sono misure idonee a garantire il rispetto
di un divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione.
Pertanto, poiché le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono esclusivamente sul divieto di prosecuzione degli atti
costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione e sulle misure coercitive dirette ad assicurare il rispetto di tale
divieto, occorre ritenere che tali questioni abbiano ad oggetto l’interpretazione dell’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94.

Sulla prima questione
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 debba essere interpretato
nel senso che il divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario,
emesso da un tribunale dei marchi comunitari, produce effetti di pieno diritto nell’intero territorio dell’Unione.
Occorre rilevare che la portata territoriale di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di
contraffazione di un marchio comunitario, ai sensi dell’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, risulta determinata tanto
dalla competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitari che emette tale divieto, quanto dall’estensione territoriale
del diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario pregiudicato dalla contraffazione o dalla minaccia di contraffazione
– estensione che è quella risultante dal regolamento n. 40/94.
Per quanto riguarda, da un lato, la competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitari, occorre anzitutto ricordare
che, a norma dell’art. 14, nn. 1 e 3, del regolamento n. 40/94, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette
alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale, conformemente alle disposizioni del titolo X di
tale regolamento. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni di tale titolo X, intitolato
«Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari» e comprendente gli artt. 90‑104 del
medesimo regolamento.
Ai sensi dell’art. 92, lett. a), del regolamento n. 40/94, i tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva a
pronunciarsi su tutte le azioni di contraffazione e – se consentite dalla legislazione nazionale – su quelle relative alla
minaccia di contraffazione di un marchio comunitario.
Nel caso di specie, risulta dalle osservazioni scritte presentate dalla Chronopost dinanzi alla Corte che il tribunale dei
marchi comunitari è stato adito sulla base dell’art. 93, nn. 1‑4, del regolamento n. 40/94. Secondo queste stesse osservazioni,
la domanda intesa ad ottenere la cessazione della contraffazione o della minaccia di contraffazione non è fondata sul n. 5
del citato art. 93.
A norma dell’art. 93, nn. 1‑4, del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’art. 94, n. 1, del medesimo regolamento,
il tribunale dei marchi comunitari – istituito, a norma dell’art. 91 di tale regolamento, al fine di proteggere i diritti
conferiti da un marchio comunitario – è competente, in particolare, a conoscere degli atti di contraffazione commessi, o che
si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.
Pertanto, un tribunale dei marchi comunitari, come quello adito nella causa principale, è competente a conoscere degli atti
di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di uno o più Stati membri, o addirittura in quello
di tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la competenza di detto tribunale può estendersi a tutto il territorio dell’Unione.
Dall’altro lato, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario, conferito ai sensi del regolamento n. 40/94,
si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione, sul quale i marchi comunitari beneficiano di una protezione
uniforme e producono i loro effetti.
Infatti, a norma dell’art. 1, n. 2, del citato regolamento, il marchio comunitario ha carattere unitario. Producendo gli stessi
effetti in tutta l’Unione, esso può – giusta la disposizione suddetta – essere registrato, trasferito, formare oggetto di
una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità, e il suo uso può essere vietato, soltanto
per la totalità dell’Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del regolamento stesso.
Risulta inoltre dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 che l’obiettivo di quest’ultimo consiste nell’istituzione
di un regime comunitario dei marchi, i quali godono di una protezione uniforme e producono i loro effetti in tutto il territorio
dell’Unione.
Il carattere unitario del marchio comunitario risulta altresì dai ‘considerando’ quindicesimo e sedicesimo del medesimo regolamento.
A tenore di essi, da un lato, è indispensabile che gli effetti delle decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi
comunitari si estendano a tutta l’Unione, al fine di evitare sia eventuali decisioni contrastanti dei tribunali e dell’UAMI
sia lesioni del carattere unitario dei marchi comunitari, e, dall’altro, occorre evitare che siano rese sentenze contraddittorie
in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che vengano instaurate per gli stessi fatti sulla base di un
marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli.
Inoltre, la Corte ha già statuito, al punto 60 della sentenza 14 dicembre 2006, causa C‑316/05, Nokia (Racc. pag. I‑12083),
che l’obiettivo ricercato dall’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 è quello di tutelare in modo uniforme su tutto il territorio
dell’Unione il diritto conferito dal marchio comunitario dinanzi al rischio di contraffazione.
Pertanto, al fine di garantire tale protezione uniforme, il divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione
o minaccia di contraffazione emesso da un tribunale dei marchi comunitari competente deve, in via di principio, estendersi
a tutto il territorio dell’Unione.
Se infatti, al contrario, la portata territoriale di tale divieto fosse limitata al territorio dello Stato membro in relazione
al quale il tribunale suddetto ha accertato l’atto costituente contraffazione o minaccia di contraffazione, oppure fosse limitata
al territorio degli Stati membri all’origine di tale accertamento, vi sarebbe il rischio che il contraffattore ricominci a
sfruttare il segno in questione in uno Stato membro riguardo al quale il divieto non è stato pronunciato. Per di più, le nuove
azioni giurisdizionali che il titolare del marchio comunitario sarebbe costretto ad intentare accrescerebbero, in misura proporzionale
al loro numero, il rischio di decisioni contraddittorie riguardanti il marchio comunitario di cui trattasi, segnatamente a
motivo della valutazione del rischio di confusione sotto il profilo fattuale. Orbene, una simile conseguenza si pone in contrasto
tanto con l’obiettivo di protezione uniforme del marchio comunitario perseguito dal regolamento n. 40/94, quanto con il carattere
unitario del marchio stesso, così come ricordati ai punti 40‑42 della presente sentenza.
Tuttavia, la portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni. Infatti, il diritto esclusivo
del titolare del marchio comunitario, previsto dall’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, risulta conferito al fine di permettere
a detto titolare di tutelare i propri interessi specifici in quanto tali, ossia allo scopo di assicurarsi che il marchio di
cui trattasi possa adempiere le funzioni sue proprie. Pertanto, l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi
in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (v., in tal senso, sentenza
23 marzo 2010, cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08, Google France e Google, Racc. pag. I‑2417, punto 75 e la giurisprudenza
ivi citata).
Ne consegue che, come osservato dalla Commissione europea, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario e,
di conseguenza, l’estensione territoriale di tale diritto non possono andare al di là di quanto quest’ultimo consente al suo
titolare al fine di tutelare il marchio da egli detenuto, ossia vietare unicamente qualsiasi uso idoneo a pregiudicare le
funzioni del marchio stesso. Pertanto, i comportamenti o i futuri comportamenti del convenuto – cioè del soggetto che effettua
l’uso incriminato del marchio comunitario – che non comportino un pregiudizio per le funzioni del marchio comunitario non
possono formare oggetto di divieto.
Di conseguenza, qualora il tribunale dei marchi comunitari adito in circostanze quali quelle di cui alla causa principale
constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario sono limitati ad un
unico Stato membro o ad una parte del territorio dell’Unione – segnatamente a motivo del fatto che il soggetto richiedente
il provvedimento di divieto ha circoscritto la portata territoriale della propria azione giudiziale nel libero esercizio del
suo potere di fissarne l’ampiezza, oppure a motivo del fatto che il convenuto fornisce prove che dimostrano che l’uso del
segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici
–, il tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale del divieto che emette.
Infine, occorre precisare che la portata territoriale di un divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione
o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario può estendersi all’intero territorio dell’Unione. Per contro, a norma
dell’art. 90 del regolamento n. 40/94, che disciplina l’applicazione della Convenzione di Bruxelles, letto in combinato disposto
con l’art. 33, n. 1, del regolamento n. 44/2001, gli altri Stati membri sono in linea di principio tenuti a riconoscere e
ad eseguire la decisione giurisdizionale, conferendo così a quest’ultima un effetto transfrontaliero.
Occorre pertanto risolvere la prima questione sollevata dichiarando che l’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere
interpretato nel senso che la portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione
di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fondi sugli artt. 93, nn. 1‑4,
e 94, n. 1, di detto regolamento, si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione.

Sulla seconda questione
Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice
del rinvio.

Sulla terza e sulla quarta questione
Con la sua terza e la sua quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 debba essere interpretato nel senso che una misura coercitiva,
quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio
diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione
o minaccia di contraffazione, è idonea a produrre effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene,
ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto. In caso di soluzione negativa, il giudice del rinvio chiede
se detto tribunale possa pronunciare una misura siffatta – simile o differente da quella che esso adotta a norma del proprio
diritto nazionale – applicando il diritto nazionale dello Stato membro al cui territorio si estende la portata del citato
divieto.
A questo proposito, da un lato, occorre ricordare che, per quanto riguarda il diritto applicabile alle misure coercitive,
la Corte ha già statuito che il tribunale dei marchi comunitari adito ha l’obbligo di adottare le misure idonee a garantire
l’osservanza del divieto da esso emesso scegliendole tra quelle previste dalla legislazione del proprio Stato membro di appartenenza
(sentenza Nokia, cit., punto 49).
Dall’altro lato, occorre rilevare che eventuali misure coercitive, disposte dal tribunale dei marchi comunitari a norma del
diritto nazionale dello Stato membro cui esso appartiene, sono in grado di soddisfare l’obiettivo in vista del quale esse
vengono emanate – ossia quello di garantire il rispetto del divieto al fine di assicurare una protezione effettiva, nel territorio
dell’Unione, del diritto conferito dal marchio comunitario dinanzi al rischio di contraffazione (v., in tal senso, sentenza
Nokia, cit., punto 60) – soltanto se producono effetti nel medesimo territorio in cui produce effetti lo stesso provvedimento
giurisdizionale di divieto.
Nella causa principale, il provvedimento di divieto emesso dal tribunale dei marchi comunitari è stato disposto da quest’ultimo
unitamente ad una penalità coercitiva (astreinte) in applicazione del diritto nazionale. Affinché quest’ultima produca effetti
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene il tribunale che ha disposto tale misura coercitiva, un
tribunale di questo diverso Stato membro che venga adito al riguardo deve, in conformità alle disposizioni del capo III del
regolamento n. 44/2001, riconoscere e far eseguire la misura suddetta secondo le regole e le modalità previste dalla propria
legislazione interna.
Nel caso in cui il diritto nazionale dello Stato membro chiamato a riconoscere e ad eseguire la decisione del tribunale dei
marchi comunitari non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella ordinata dal tribunale dei marchi comunitari che ha
pronunciato un divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione e che ha disposto
congiuntamente tale misura coercitiva al fine di garantire il rispetto del divieto, il tribunale adito dello Stato membro
in questione deve – come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni – realizzare l’obiettivo perseguito
dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire
in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato.
Infatti, tale obbligo di realizzare l’obiettivo perseguito dalla misura suddetta costituisce il prolungamento dell’obbligo
imposto ai tribunali dei marchi comunitari di adottare misure coercitive allorché emettono una decisione recante divieto di
proseguire atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione. In assenza di tali obblighi correlati, un divieto
di questo genere non potrebbe essere accompagnato da misure idonee a garantirne il rispetto e risulterebbe dunque, in larga
misura, privo di effetto dissuasivo (v., in tal senso, sentenza Nokia, cit., punti 58 e 60).
A questo proposito, occorre ricordare che spetta ai giudici degli Stati membri, in applicazione del principio di leale cooperazione
enunciato all’art. 4, n. 3, secondo comma, TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti di cui i singoli sono titolari
in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 38
e la giurisprudenza ivi citata). A norma della stessa disposizione, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale
o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell’Unione. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2004/48, gli Stati membri sono tenuti a definire le misure,
le procedure e i mezzi di ricorso necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contemplati
dalla direttiva stessa, tra i quali figura, in particolare, il diritto dei titolari di marchi. Ai sensi del n. 2 del medesimo
art. 3, tali misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi e devono altresì essere
applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie dinanzi ad un eventuale
uso abusivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre risolvere la terza e la quarta questione sollevate dichiarando che l’art. 98, n. 1,
seconda frase, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una
penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale,
al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia
di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene – ai quali si estende
la portata territoriale di un divieto siffatto – alle condizioni previste dal capo III del regolamento n. 44/2001 per quanto
riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di
questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l’obiettivo
cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso
alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto
pronunciato.

Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
L’art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, deve essere interpretato nel senso che la portata di un divieto
di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale
dei marchi comunitari la cui competenza si fondi sugli artt. 93, nn. 1‑4, e 94, n. 1, di detto regolamento, si estende, in
linea di principio, all’intero territorio dell’Unione europea.
2)
L’art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento n. 3288/94, deve essere interpretato
nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi
comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso,
di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi
da quello cui detto giudice appartiene – ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto – alle condizioni
previste dal capo III del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non
preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà
essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni
della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.