CELEX: 62012TJ0445
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską
Graficzny znak towarowy KW SURGICAL INSTRUMENTS
Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Ka We
Względna podstawa odmowy rejestracji
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009
Postępowanie odwoławcze
Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą
Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
Wniosek przedłożony do Wydziału Sprzeciwów
Odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego bez uprzedniego badania przesłanki rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
Naruszenie prawa
Kompetencje o charakterze reformatoryjnym

Okoliczności powstania sporu
W dniu 25 kwietnia 2008 r. Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przyznało Koscher + Würtz GmbH rejestrację międzynarodową wskazującą Wspólnotę Europejską w odniesieniu do następującego oznaczenia graficznego:
W dniu 31 lipca 2008 r. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) został powiadomiony o dokonaniu międzynarodowej rejestracji tego oznaczenia.
Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 10 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały chirurgiczne”.
W dniu 8 maja 2009 r. Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (zwana dalej „wnoszącą sprzeciw”) wniosła sprzeciw, na podstawie art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. L 78, s. 1
), wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.
Sprzeciw został oparty na wcześniejszym słownym krajowym znaku towarowym Ka We, zgłoszonym w dniu 19 kwietnia 1930 r. i zarejestrowanym w Niemczech w dniu 25 listopada 1930 r. pod numerem 426620 dla następujących towarów należących do klasy 10: „aparatura i instrumenty chirurgiczne i sanitarne, protezy słuchowe, bandaże higieniczne, protezy kończyn (z wyjątkiem produktów z kauczuku lub związanych z kauczukiem)”.
Powoływana na poparcie sprzeciwu podstawa jest wskazana w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i dotyczy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego.
W dniu 23 czerwca 2011 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw ze względu na to, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.
W dniu 16 sierpnia 2011 r. wnosząca sprzeciw – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Decyzją z dnia 6 sierpnia 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odmówiła skarżącej udzielenia ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej w odniesieniu do Wspólnoty.
Na wstępie Izba Odwoławcza wskazała, że właściwy krąg odbiorców stanowią odbiorcy niemieccy i że chodzi o odbiorców profesjonalnych posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie medycyny (pkt 13 i 14 zaskarżonej decyzji).
Izba Odwoławcza, podobnie jak stwierdził to Wydział Sprzeciwów, uznała, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym oraz towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są identyczne (pkt 15 zaskarżonej decyzji).
Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń, Izba Odwoławcza wskazała, że wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy zawierają identyczny element, a mianowicie litery „k” i „w”, które stanowią dominującą i najbardziej odróżniającą część zgłoszonego znaku towarowego oraz stanowią dwie początkowe litery wcześniejszego znaku towarowego Ka We. W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała, że istnieje podobieństwo wizualne – wprawdzie niskiego stopnia – między obydwoma znakami towarowymi. Wskazała ona także, że rozmówca niemieckojęzyczny wymówi w sposób identyczny element słowny „kw” oraz znak towarowy kawe i że – w zależności od tego, czy część opisowa zgłoszonego znaku towarowego w języku angielskim (to jest „surgical instruments”) zostanie wymówiona czy też nie – znaki towarowe są identyczne lub wysoce podobne pod względem fonetycznym. Uściśliła ona, że żadne porównanie konceptualne nie jest istotne (pkt 16–18 zaskarżonej decyzji).
W odniesieniu w szczególności do powyższych elementów oraz do faktu, że zamówienia towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym są także składane telefonicznie – co wzmacnia istotność porównania fonetycznego znaków towarowych – Izba Odwoławcza stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji).
Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
—
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
—
obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniach przed Izbą Odwoławczą i przed Wydziałem Sprzeciwów.
Ponadto skarżąca wskazuje w pkt 50 skargi:
„Skarga jest zasadna. Zważywszy, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych oznaczeń, należy oddalić sprzeciw. W konsekwencji należy stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej”.
OHIM wnosi do Sądu o:
—
oddalenie skargi;
—
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
W toku rozprawy skarżąca – zapytana o przedmiot skargi, a w szczególności o znaczenie pkt 50 skargi – uściśliła, że jej żądania mają na celu nie tylko stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, lecz także jej zmianę w zakresie, w jakim Sąd dysponuje elementami pozwalającymi mu na oddalenie sprzeciwu.
Co do prawa
W przedmiocie zakresu żądań skarżącej
Mając na względzie sformułowanie skargi, a w szczególności jej pkt 50, oraz wyjaśnienia przedstawione na rozprawie przez skarżącą, należy uznać, że ta ostatnia przedstawiła zarówno żądania mające na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jak i jej zmianę.
Na poparcie całości swoich żądań skarżąca podnosi dwa zarzuty: pierwszy – oparty na naruszeniu prawa, którego dopuściła się Izba Odwoławcza w odniesieniu do art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, uwzględniając sprzeciw bez badania, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany; oraz drugi – oparty na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego niezbadania przez Izbę Odwoławczą rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
Skarżąca, powołując się na art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, wskazuje w szczególności, że choć podnosiła ona w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu kwestię rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, to Izba Odwoławcza nie odniosła się do tej kwestii w zaskarżonej decyzji.
Według OHIM zarzut ten jest niedopuszczalny. Kwestia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie stanowi bowiem przedmiotu postępowania. Ponadto skarżąca ograniczyła się do ogólnego odesłania do uwag przedstawionych w ramach postępowania administracyjnego, mimo że język używany przed OHIM jest odmienny od języka postępowania przed Sądem, oraz nie podniosła w skardze żadnego naruszenia art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Takie naruszenie zostało podniesione dopiero w replice, wbrew przepisowi art. 44 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem.
W przedmiocie dopuszczalności zarzutu
Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu postępowania, stosowanym w sprawach z zakresu własności intelektualnej na mocy art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tegoż regulaminu, skarga wszczynająca postępowanie musi zawierać zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jakkolwiek poszczególne punkty skargi mogą zostać wsparte lub uzupełnione odesłaniami do poszczególnych fragmentów dokumentów do niej załączonych, ogólne odesłanie do innych dokumentów nie może zastąpić braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami muszą być zawarte w samej skardze [wyrok Sądu z dnia 19 października 2006 r. w sprawach połączonych od
T-350/04 do T-352/04 Bitburger Brauerei przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch Bud), Zb.Orz. s. II-4255
, pkt 33].
W tym względzie należy wskazać, że na poparcie zarzutu wywiedzionego z braku badania przez Izbę Odwoławczą rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego skarżąca wyraźnie odnosi się w skardze do art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, na podstawie którego zgłaszający sporny wspólnotowy znak towarowy może złożyć wniosek o to, aby wnoszący sprzeciw wobec jego zgłoszenia przedstawił dowód, iż wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Skarżąca uściśla także, że podniosła ową kwestię w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu w piśmie procesowym z dnia 14 marca 2011 r. Wreszcie skarżąca dodaje, że Wydział Sprzeciwów mógł pozostawić otwartą kwestię rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim stwierdził on, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.
W konsekwencji istotne elementy argumentacji skarżącej zostały zawarte w jej skardze.
Okoliczność, że dokumenty, do których odsyła skarga, zostały zredagowane w języku odmiennym niż język postępowania przed Sądem, nie wpływa na wniosek wspomniany w punkcie poprzedzającym.
Z powyższego wynika, że – odmiennie niż podnosi to OHIM – zarzut pierwszy jest dopuszczalny.
W przedmiocie zasadności zarzutu
Zgodnie z art. 42 ust. 2 oraz z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wniesiony wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego odrzuca się, jeśli właściciel spornego wcześniejszego znaku towarowego nie przedstawi dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Natomiast jeśli właściciel wcześniejszego znaku towarowego przedstawi ten dowód, OHIM przystępuje do badania podstaw odmowy rejestracji, na które powołała się wnosząca sprzeciw.
Ponadto art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że izba odwoławcza może albo skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję, albo przekazać sprawę do wspomnianej instancji w celu dalszego postępowania. Zarówno z tego przepisu, jak i z systematyki wspomnianego rozporządzenia wynika, że orzekając w przedmiocie odwołania, izba odwoławcza posiada te same kompetencje co instancja, która wydała zaskarżoną decyzję, a przeprowadzane przez nią badanie obejmuje cały spór, tak jak przedstawia się on w dniu orzekania przez nią. Jednocześnie zarówno z tego przepisu, jak i z utrwalonego orzecznictwa wynika, że między poszczególnymi jednostkami OHIM, to znaczy między ekspertem, Wydziałem Sprzeciwów, Wydziałem Administracji Znakami Towarowymi i Prawnym oraz Wydziałami Unieważnień z jednej strony a izbami odwoławczymi z drugiej strony, istnieje ciągłość funkcjonalna. Z ciągłości funkcjonalnej między poszczególnymi instancjami OHIM wynika, że w ramach ponownego badania przez izby odwoławcze decyzji wydanych przez jednostki OHIM orzekające w pierwszej instancji izby te są zobowiązane do oparcia swojej decyzji na wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych, które strony przedstawiły bądź to w postępowaniu przed jednostką orzekającą w pierwszej instancji, bądź w postępowaniu odwoławczym [zob. wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie
T-323/03 La Baronia de Turis przeciwko OHIM - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Zb.Orz. s. II-2085
, pkt 56–58 i przytoczone tam orzecznictwo].
Zgodnie z orzecznictwem Sądu zakres badania, które zobowiązana jest przeprowadzić izba odwoławcza OHIM w odniesieniu do decyzji będącej przedmiotem odwołania – w niniejszym wypadku jest to decyzja Wydziału Sprzeciwów – nie zależy od tego, czy strona odwołująca się podniosła wobec tej decyzji określony zarzut, w którym poddała krytyce dokonany przez jednostkę OHIM orzekającą w pierwszej instancji sposób wykładni danego przepisu, jego zastosowanie lub ocenę dowodów. Dlatego też – nawet jeśli strona wnosząca odwołanie nie podniosła określonego zarzutu – izba odwoławcza jest jednak zobowiązana do zbadania, czy w kontekście wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych w chwili rozpatrywania odwołania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania. Kwestia zaś, czy w świetle okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed izbą odwoławczą można uznać, iż wykazała ona fakt rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, stanowi część badania, które musi przeprowadzić izba odwoławcza OHIM w odniesieniu do decyzji stanowiącej przedmiot odwołania [wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. s. II-2811
, pkt 21].
W tym względzie należy stwierdzić, że wniosek o wykazanie przez wnoszącego sprzeciw rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego skutkuje przeniesieniem na niego ciężaru wykazania rzeczywistego używania znaku pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego stanowi zatem kwestię, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna w zasadzie zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu. Wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dodaje więc do postępowania w sprawie sprzeciwu kwestię wstępną i specyficzną oraz w takim zakresie zmienia jego treść [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie
T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM - Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. II-757
, pkt 37].
To w świetle przywołanego wyżej orzecznictwa należy badać okoliczności niniejszej sprawy.
W tym względzie – jak wynika to z akt sprawy – w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu skarżąca złożyła wniosek na podstawie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i ani Wydział Sprzeciwów, ani Izba Odwoławcza nie orzekali w kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
Z akt postępowania przed Izbą Odwoławczą wynika bowiem przede wszystkim, iż w piśmie procesowym z dnia 10 września 2010 r. skarżąca wskazała, że wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany od 1930 r. i że w konsekwencji skarżąca na podstawie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 domaga się od wnoszącej sprzeciw dostarczenia dowodu rzeczywistego używania owego znaku towarowego. Z akt postępowania przed Izbą Odwoławczą wynika także, że skarżąca w piśmie procesowym z dnia 14 marca 2011 r. ponownie zakwestionowała to, czy rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało ustalone. Następnie w decyzji Wydziału Sprzeciwów zawartej w aktach postępowania przed Izbą Odwoławczą uściślono, co następuje: „Przy uwzględnieniu okoliczności, że sprzeciw jest niezasadny w świetle przepisów art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie jest konieczne badanie dowodu używania przedstawionego przez wnoszącą sprzeciw”. Wreszcie z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odmówiła skarżącej ochrony, w odniesieniu do Wspólnoty, rejestracji międzynarodowej uzyskanej przez skarżącą, nie orzekając w przedmiocie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
Mając na względzie całość wyżej wspomnianych okoliczności faktycznych, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo. W sytuacji gdy wniosek o wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego został złożony przez skarżącą do Wydziału Sprzeciwów, Izba Odwoławcza bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego odmówiła bowiem skarżącej ochrony, w odniesieniu do Wspólnoty, rejestracji międzynarodowej uzyskanej przez skarżącą.
Należy dodać, że Sąd może oprzeć się na dokumentach z akt postępowania przed Izbą Odwoławczą, do których strony odesłały z wystarczającą precyzją.
Ze wszystkich powyższych rozważań wynika, że zarzut pierwszy jest zasadny.
W konsekwencji należy uwzględnić żądania skarżącej mające na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
Ponadto, jak wspomniano w pkt 18 powyżej, skarżąca przedstawiła także żądania mające na celu zmianę zaskarżonej decyzji.
Zarzut pierwszy skutkuje zaś wyłącznie stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji oraz odesłaniem sprawy do Izby Odwoławczej. W ramach badania tego zarzutu Sąd nie orzeka bowiem w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych. Ponadto należy przypomnieć, że przyznana Sądowi na podstawie art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd – po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą – na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego jest w stanie określić, jaką decyzję powinna wydać izba odwoławcza (wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie
C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853
, pkt 72). A zatem w niniejszej sprawie Sąd nie może dokonać jakiejkolwiek oceny rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ Izba Odwoławcza nie orzekała w tej kwestii.
Przeciwnie, zarzut drugi, dotyczący braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, mógłby pozwolić skarżącej – gdyby został uznany za zasadny – na uzyskanie pełnego rozstrzygnięcia sporu, to jest oddalenia sprzeciwu. Ponadto należy wskazać, że Izba Odwoławcza orzekła w kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych.
Sąd powinien zatem zbadać zarzut drugi.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 za wcześniejsze znaki towarowe należy uznać znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w przypadku których data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Według tegoż orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821
, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców
Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od rozpatrywanej kategorii towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449
, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
W niniejszej sprawie w pkt 13 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała – czego nie zakwestionowano przed Sądem – że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać w odniesieniu do kręgu odbiorców niemieckich, ponieważ wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany i jest chroniony w Niemczech. W pkt 14 zaskarżonej decyzji stwierdziła ona także – czego również nie zakwestionowano przed Sądem – że towary objęte kolidującymi ze sobą oznaczeniami są przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych posiadających fachową wiedzę w dziedzinie medycznej oraz że poziom uwagi tego kręgu odbiorców jest szczególnie wysoki.
W przedmiocie porównania towarów
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają. Mogą być wzięte pod uwagę także inne czynniki, na przykład kanały dystrybucji rozpatrywanych towarów [zob. wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie
T-443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Zb.Orz. s. II-2579
, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].
W pkt 15 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym były używane do celów medycznych i posiadały takie same przeznaczenie, charakter i sposób używania jak towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym. Wywiodła ona z powyższego, iż rozpatrywane towary są identyczne.
Skarżąca kwestionuje ów wniosek. Ogranicza się ona jednak – nie podając innych wyjaśnień – do stwierdzenia, że towary nie są identyczne ani podobne, oraz do odesłania do pisma procesowego przedstawionego w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu. Przy uwzględnieniu dokumentów zawartych w aktach sprawy argumenty te nie są wystarczające, aby można było uznać, że rozpatrywane towary nie są identyczne lub przynajmniej podobne.
W przedmiocie porównania oznaczeń
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta rozpatrywanych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191
, pkt 23; z dnia 17 października 2013 r. w sprawie C‑597/12 P Isdin przeciwko OHIM i Bial‑Portela, pkt 19).
Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczać się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i do porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę rozpatrywanych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych wypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie
C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529
, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieństwa może zostać oparta wyłącznie na składniku dominującym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C‑193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Ma to miejsce na przykład, gdy taki składnik jest w stanie samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku towarowego, który właściwy krąg odbiorców zachowa w pamięci, skutkiem czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego będą bez znaczenia w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).
– W przedmiocie podobieństwa wizualnego
Jeśli chodzi o porównanie wizualne dwóch znaków towarowych, należy tytułem wstępu przypomnieć, że nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieństwa wizualnego między słownym znakiem towarowym a graficznym znakiem towarowym, ponieważ te dwa rodzaje znaków towarowych posiadają konfigurację graficzną mogącą wywierać wrażenie wizualne [zob. wyrok Sądu z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie
T-359/02 Chum przeciwko OHIM - Star TV (STAR TV), Zb.Orz. s. II-1515
, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].
Następnie w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują niski stopień podobieństwa pod względem wizualnym. Według niej, o ile bowiem wyłącznie zgłoszony znak towarowy zawiera słowa „surgical” oraz „instruments”, a także elementy graficzne, o tyle obydwa oznaczenia są zbieżne ze względu na litery „k” i „w”, które stanowią dominującą i najbardziej odróżniającą część zgłoszonego znaku towarowego oraz są dwiema początkowymi literami wcześniejszego znaku towarowego.
W przeciwieństwie do powyższego skarżąca podnosi, że w ramach badania, które może być wyłącznie całościowe, obydwa oznaczenia nie są podobne pod względem wizualnym z uwagi na znaczenie dodatkowych słów „surgical” i „instruments” oraz elementów graficznych, które pojawiają się wyłącznie w zgłoszonym znaku towarowym.
W tym względzie należy wskazać, że litery „k” i „w” – będące początkowymi literami dwóch słów tworzących wcześniejszy znak towarowy – stanowią elementy dominujące zgłoszonego znaku towarowego ze względu na ich rozmiar oraz na fakt, że ukazano je za pomocą linii znacznie bardziej pogrubionych niż inne elementy tego znaku towarowego. Ponadto element utworzony przez kombinację tych dwóch liter ma charakter bardziej odróżniający niż inne elementy owego znaku towarowego, to jest: dodatkowe słowa „surgical” i „instruments” oraz elementy graficzne utworzone z półokręgu i z przedstawienia instrumentu chirurgicznego.
W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez obydwa kolidujące ze sobą oznaczenia Izba Odwoławcza słusznie wyprowadziła wniosek o istnieniu niskiego stopnia podobieństwa wizualnego między nimi.
Okoliczność, iż aby utworzyć litery „k” i „w”, w zgłoszonym znaku towarowym posłużono się czcionką odmienną od tej użytej we wcześniejszym znaku towarowym, nie pozwala podać w wątpliwość stwierdzenia dokonanego w punkcie poprzedzającym, i to tym bardziej, że wcześniejszy znak towarowy jest słownym znakiem towarowym i w konsekwencji nie wyróżnia się użyciem szczególnego rodzaju czcionki [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
T-434/07 Volvo Trademark przeciwko OHIM - Grebenshikova (SOLVO), Zb.Orz. s. II-4415
, pkt 37].
– W przedmiocie podobieństwa fonetycznego
W pkt 17 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że pod względem fonetycznym obydwa kolidujące ze sobą oznaczenia są identyczne lub wysoce podobne, w zależności od tego, czy dodatkowe słowa „surgical” i „instruments” były wymawiane, czy też nie.
Skarżąca podnosi, że pod względem fonetycznym słowa „surgical” i „instruments” nie są do tego stopnia drugorzędne, aby można było je pominąć, i że wprowadzają one zatem oczywistą różnicę między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym.
W tym względzie należy wskazać, iż różnica taka jak ta wspomniana w punkcie poprzedzającym nie zmienia okoliczności, że początek całości fonetycznej tworzonej przez zgłoszony znak towarowy jest identyczny z całością fonetyczną tworzoną przez wcześniejszy znak towarowy.
Z orzecznictwa wynika zaś, że w zasadzie konsument zwraca większą uwagę na początek znaku towarowego niż na jego zakończenie [wyrok Sądu z dnia 7 września 2006 r. w sprawie
T-133/05 Meric przeciwko OHIM - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Zb.Orz. s. II-2737
, pkt 51].
Należy zatem stwierdzić wysoce podobny pod względem fonetycznym charakter kolidujących ze sobą znaków towarowych, a nawet ich identyczność, jeśli rozpatrywani odbiorcy wymówią wyłącznie skróconą formę zgłoszonego znaku towarowego, pomijając wymowę słów „surgical” i „instruments”.
Należy wskazać, że argument skarżącej, zgodnie z którym składający się ze specjalistów właściwy krąg odbiorców będzie wiedział, iż element słowny „kw” zgłoszonego znaku towarowego jest skrótem odnoszącym się do nazwisk Koscher i Würtz, oraz wymówi go zatem odpowiednio, opiera się na zwykłym twierdzeniu. Ponadto taka wymowa nie zmniejszyłaby prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, ponieważ może ona odnosić się zarówno do nazwisk Kirchner i Wilhelm, jak i do nazwisk Koscher i Würtz.
Słusznie zatem na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez obydwa kolidujące ze sobą znaki towarowe Izba Odwoławcza wywiodła, że pod względem fonetycznym są one identyczne lub wysoce podobne.
– W przedmiocie podobieństwa konceptualnego
Skarżąca słusznie podnosi, że słowa „surgical” i „instruments”, które pojawiają się wyłącznie w zgłoszonym znaku towarowym, będą miały pewne znaczenie dla części właściwego kręgu odbiorców. Z tego względu w pkt 18 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza błędnie uznała, że obydwa kolidujące ze sobą oznaczenia nie mają żadnego znaczenia.
Należy jednak wskazać, że w sytuacji gdyby słowa „surgical” i „instruments” zostały wzięte pod uwagę w ramach analizy podobieństwa konceptualnego, zostałyby po prostu zrozumiane – jak słusznie wskazuje na to Izba Odwoławcza w pkt 18 zaskarżonej decyzji – jako odnoszące się w rozumieniu angielskojęzycznego kręgu odbiorców w Niemczech do aparatury medycznej używanej w chirurgii. Uwzględnienie owych dodatkowych słów nie skutkuje zatem usunięciem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W ramach całościowej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy ocenić, czy istnienie elementu konceptualnego „surgical instruments” może podać w wątpliwość wniosek, który wyprowadziła Izba Odwoławcza, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych.
W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. W ten sposób niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507
, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych
T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409
, pkt 74].
Na wstępie należy wskazać, że w pkt 19 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż wcześniejszy znak towarowy ma przeciętnie odróżniający charakter.
W tym względzie należy przypomnieć, że uznanie nieznacznie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego samo w sobie nie stanowi przeszkody dla stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie postanowienie Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C‑235/05 P L’Oréal przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 42–45). Choć w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy bowiem uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, to stanowi on tylko jeden z elementów, które należy wziąć pod uwagę w ramach tej oceny. A zatem, nawet gdy wcześniejszy znak towarowy ma nieznacznie odróżniający charakter, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i podobieństwa danych towarów lub usług [zob. wyroki Sądu: z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie
T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM - Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II-949
, pkt 61; z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
T-134/06 Xentral przeciwko OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)], Zb.Orz. s. II-5213
, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo].
Następnie należy przypomnieć, że art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, iż znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli istnieje „prawdopodobieństwo” wprowadzenia w błąd.
W niniejszej sprawie prawdą jest, że słowa „surgical” i „instruments” oraz elementy graficzne utworzone z półokręgu i z przedstawienia instrumentu chirurgicznego zostały ukazane wyłącznie w zgłoszonym znaku towarowym.
Jednakże – mając na względzie w pierwszej kolejności umieszczenie liter „k” i „w” w każdym z kolidujących ze sobą znaków towarowych, w drugiej kolejności fakt, że owe litery, będące pierwszymi literami dwóch słów, z których składa się wcześniejszy znak towarowy, stanowią pod względem wizualnym dominującą i najbardziej odróżniającą część zgłoszonego znaku towarowego, oraz w trzeciej kolejności identyczną wymowę w języku niemieckim znaku towarowego Ka We i elementu słownego „kw” – różnice wskazane w punkcie poprzedzającym nie są wystarczające, aby wyeliminować u właściwego konsumenta wrażenie polegające na tym, że owe znaki towarowe, oceniane całościowo, są nieznacznie podobne pod względem wizualnym oraz identyczne lub wysoce podobne pod względem fonetycznym [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie
T-460/07 Nokia przeciwko OHIM - Medion (LIFE BLOG), Zb.Orz. s. II-89
, pkt 54, 56 i przytoczone tam orzecznictwo].
Należy dodać, że umieszczenie – wyłącznie w zgłoszonym znaku towarowym – elementu słownego „surgical instruments” nie może w każdym razie zneutralizować podobieństwa wizualnego i fonetycznego, którego istnienie między oznaczeniami tworzonymi przez obydwa rozpatrywane znaki towarowe zostało stwierdzone w punkcie poprzedzającym (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
C-206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717
, pkt 36).
Wreszcie – nawet zakładając, że nie ustalono identyczności między towarami oznaczonymi obydwoma kolidującymi ze sobą znakami towarowymi – stopień podobieństwa, który przynajmniej istnieje między nimi, jeśli zostanie uwzględniona całość towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, wystarcza do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
A zatem – odmiennie niż twierdzi skarżąca – nie wykazano, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych.
Powyższego wniosku nie podważają argumenty podnoszone przez skarżącą.
W pierwszej kolejności okoliczność – zakładając, iż jest ona ustalona – że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jako kombinacja dwóch słów „ka” i „we”, nie pozwala na ustalenie braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W drugiej kolejności skarżąca nie wykazała, iż okoliczność, że towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych posiadających fachową wiedzę w dziedzinie medycznej, że poziom uwagi wspomnianego kręgu odbiorców jest szczególnie wysoki oraz że liczba dostawców rozpatrywanych towarów jest ograniczona, pozwala na wykluczenie wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W trzeciej kolejności, jeśli chodzi o twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym rozpatrywane towary są wyłącznie wyjątkowo proponowane, sprzedawane lub promowane telefonicznie, nie przedstawiono żadnego dowodu potwierdzającego owo twierdzenie, a zatem nie zostało ono wykazane.
Ponadto takie twierdzenie – nawet zakładając, że zostałoby ono wykazane nie tylko w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego, lecz także w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – nie pozwoliłoby wykluczyć wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ na płaszczyźnie fonetycznej użycie oznaczenia nie ogranicza się do sytuacji, w których rozpatrywane towary są sprzedawane, lecz może także dotyczyć innych sytuacji, w których dani profesjonaliści ustnie odnoszą się do tych towarów, na przykład w chwili ich używania lub w trakcie dyskusji dotyczących tego używania, w szczególności toczących się na temat korzyści i niedogodności związanych ze wspomnianymi towarami.
W tym względzie, o ile Trybunał orzekł, że nie można wymagać, aby organ zobowiązany do rozpatrzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd określał dla każdej kategorii towarów przeciętny poziom uwagi konsumenta na podstawie poziomu uwagi, który ten ostatni może wykazywać w różnych sytuacjach, i aby ów organ uwzględnił najniższy poziom uwagi, jaką może wykazać się krąg odbiorców w odniesieniu do towaru i w odniesieniu do znaku towarowego (wyrok Trybunału z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-643
, pkt 42, 43), o tyle nie wykluczył on jednak, że można wziąć pod uwagę sytuacje inne niż sytuacja obejmująca akt nabycia, aby ocenić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Z powyższych rozważań wynika, że należy oddalić zarzut drugi i tym samym przedstawione przez skarżącą żądania mające na celu zmianę decyzji.
Należy uściślić, że OHIM będzie musiał – po zbadaniu kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w wykonaniu niniejszego wyroku –orzec w razie potrzeby ponownie w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych. Na podstawie porównania tych dwóch znaków towarowych OHIM będzie musiał zatem wyciągnąć konsekwencje z ewentualnego braku rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do niektórych towarów nim oznaczonych.
W przedmiocie kosztów
Na mocy art. 136 § 2 regulaminu postępowania tylko niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. W konsekwencji wniosek skarżącej jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim dotyczy on kosztów związanych z postępowaniem administracyjnym przed Wydziałem Sprzeciwów, które nie stanowią kosztów podlegających zwrotowi.
Jeśli chodzi zarówno o koszty związane z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą, jak i o koszty związane z postępowaniem przed Sądem, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 87 § 3 regulaminu postępowania w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie własne koszty.
W niniejszej sprawie należy orzec, że OHIM pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez skarżącą w postępowaniach przed Izbą Odwoławczą i przed Sądem.

Z powyższych względów
SĄD (druga izba)
orzeka, co następuje:

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 sierpnia 2012 r. (sprawa R 1675/2011‑4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. a Koscher + Würtz GmbH.

2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)
OHIM pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Koscher + Würtz GmbH w postępowaniach przed Izbą Odwoławczą i przed Sądem.

4)
Koscher + Würtz GmbH pokrywa połowę własnych kosztów poniesionych w postępowaniach przed Izbą Odwoławczą i przed Sądem.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 26 września 2014 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: niemiecki.