CELEX: 62009CJ0235
Propriedade intelectual
Marca comunitária
Regulamento (CE) n.º 40/94
Artigo 98.º, n.º 1
Proibição dos actos de contrafacção imposta por um tribunal de marcas comunitárias
Alcance territorial
Medidas coercivas que acompanham essa proibição
Efeito no território dos Estados-Membros diferentes daquele ao qual pertence o tribunal a que foi submetido o litígio

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 3288/94
do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 349, p. 83, a seguir «Regulamento n.° 40/94»).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a DHL Express France SAS (a seguir «DHL Express France»), sucessora
da DHL International SA (a seguir «DHL International»), à Chronopost SA (a seguir «Chronopost») a propósito do uso que aquela
fez das marcas comunitária e francesa WEBSHIPPING, de que a Chronopost é titular, da proibição desse uso e das medidas coercivas
que acompanham essa proibição.

Quadro jurídico

Regulamento n.° 40/94
Nos termos do segundo, décimo quinto e décimo sexto considerandos do Regulamento n.° 40/94:
«Considerando que parece ser necessária uma acção da Comunidade para atingir os objectivos comunitários acima referidos; que
essa acção consiste no estabelecimento de um regime comunitário de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem,
segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território
da Comunidade; que o princípio do carácter unitário da marca comunitária assim definido é aplicável salvo disposição em contrário
do presente regulamento;
[…]
Considerando que é indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias produzam efeitos
em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do Instituto
[de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)] e de respeitar o carácter unitário das marcas comunitárias;
que, salvo derrogação prevista no presente regulamento, as regras da Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária
e à execução das decisões em matéria civil e comercial [assinada em 27 de Setembro de 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), ‘com a
redacção que lhe foi dada pelas convenções relativas à adesão a essa convenção dos estados aderentes às Comunidades Europeias’
(a seguir ‘Convenção de Bruxelas’),] são aplicáveis a todas as acções judiciais relativas às Marcas comunitárias;
Considerando que convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas
partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas; que, para
o efeito, quando as acções forem instauradas no mesmo Estado‑Membro, os meios para atingir o objectivo em questão devem ser
extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as acções forem
instauradas em Estados‑Membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão
da Convenção de Bruxelas acima referida».
O artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 dispõe:
«A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser
registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso
só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»
O artigo 9.° do referido regulamento, intitulado «Direito conferido pela marca comunitária», prevê no seu n.° 1:
«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar,
sem o seu consentimento, na vida comercial:
a)      Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
b)      Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços
abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende
o risco de associação entre o sinal e a marca;
c)      Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais
a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire
partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»
O artigo 14.° do mesmo regulamento tem a seguinte redacção:
«1.      Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as
infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções a marcas nacionais nos termos
do disposto no título X.
[...]
3.      As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no título X.»
O título X do Regulamento n.° 40/94, intitulado «Competência e procedimento no que se refere a acções judiciais relativas
a marcas comunitárias», inclui os artigos 90.° a 104.°
Nos termos do artigo 90.° deste regulamento, relativo à aplicação da Convenção de Bruxelas:
«1.      Salvo se o presente regulamento dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas comunitárias e a pedidos
de marca comunitária, assim como aos processos relativos a acções simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas
comunitárias e em marcas nacionais, as disposições da [Convenção de Bruxelas].
2.      No que respeita aos processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.°:
a)      Não são aplicáveis o artigo 2.°, o artigo 4.°, os n.
os
1, 3, 4 e 5 do artigo 5.° e o artigo 24.° da [Convenção de Bruxelas];
b)      Os artigos 17.° e 18.° dessa [C]onvenção são aplicáveis dentro dos limites previstos no n.° 4 do artigo 93.° do presente regulamento;
c)      As disposições do título II da referida [C]onvenção aplicáveis às pessoas domiciliadas num Estado‑Membro aplicam‑se igualmente
às pessoas que não estejam domiciliadas num Estado‑Membro, mas que aí tenham um estabelecimento.»
O artigo 91.° do referido regulamento, intitulado «Tribunais de marcas comunitárias», enuncia no seu n.° 1:
«Os Estados‑Membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais
de primeira e segunda instância, a seguir denominados ‘tribunais de marcas comunitárias’, encarregados de desempenhar as funções
que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»
Nos termos do artigo 92.° do mesmo regulamento, intitulado «Competência em matéria de contrafacção e de validade»:
«Os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva:
a)      Para todas as acções de contrafacção e – se a lei nacional as admitir – de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária;
b)      Para as acções de verificação de não contrafacção, se a lei nacional as admitir;
[...]»
O artigo 93.° do Regulamento n.° 40/94, intitulado «Competência internacional», prevê:
«1.      Sem prejuízo do disposto no presente regulamento bem como das disposições da [Convenção de Bruxelas] aplicáveis por força
do artigo 90.°, os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.° serão intentados nos tribunais do Estado‑Membro
em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados‑Membros, do Estado‑Membro
em cujo território o réu tenha um estabelecimento.
2.      Se o réu não tiver domicílio nem estabelecimento no território de um Estado‑Membro, esses processos serão intentados nos tribunais
do Estado‑Membro em cujo território o autor tenha o seu domicílio ou, se este último não se encontrar domiciliado num dos
Estados‑Membros, nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território o autor tenha um estabelecimento.
3.      Se nem o réu nem o autor estiverem assim domiciliados ou tiverem um tal estabelecimento, esses processos serão intentados
nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território o [IHMI] tem a sua sede.
4.      Sem prejuízo do disposto nos n.
os
1 a 3 do presente artigo:
a)      É aplicável o artigo 17.° da [Convenção de Bruxelas] se as partes acordarem que é competente um outro tribunal de marcas comunitárias;
b)      É aplicável o artigo 18.° da mesma [C]onvenção se o réu comparecer perante outro tribunal de marcas comunitárias.
5.      Os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.°, com excepção das acções declarativas de não contrafacção
de uma marca comunitária, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados‑Membros em cujo território a contrafacção
tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida […]»
O artigo 94.° do referido regulamento, intitulado «Extensão da competência», dispõe:
«1.      Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamente nos n.
os
1 a 4 do artigo 93.° é competente para decidir sobre:
–        os actos de contrafacção cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado‑Membro,
–        os actos referidos no n.° 3, segunda frase, do artigo 9.°, cometidos no território de qualquer Estado‑Membro.
2.      Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamenta no n.° 5 do artigo 93.° apenas é competente para decidir
sobre os actos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado‑Membro em que esse tribunal estiver situado.»
O artigo 97.° do mesmo regulamento, intitulado «Direito aplicável», tem a seguinte redacção:
«1.      Os tribunais de marcas comunitárias aplicarão as disposições do presente regulamento.
2.      Às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas comunitárias aplicarão
o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado.
3.      Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal da marca comunitária aplicará as normas processuais aplicáveis
ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados‑Membros em cujo território estiverem situados.»
O artigo 98.° do Regulamento n.° 40/94, intitulado «Sanções», enuncia:
«1.      Sempre que um tribunal [de] marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária,
proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo‑o de prosseguir os actos de contrafacção
ou de ameaça de contrafacção. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito
dessa proibição.
2.      Por outro lado, o tribunal [de] marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado‑Membro
em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção.»

Regulamento (CE) n.° 44/2001
Nos termos do seu artigo 68.°, n.° 1, o Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência
judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1), substituiu, entre
os Estados‑Membros, a Convenção de Bruxelas. O capítulo III deste regulamento enuncia as disposições relativas ao reconhecimento
e à execução dessas decisões.
O artigo 33.°, n.° 1, deste regulamento, que consagra o princípio do reconhecimento das decisões, dispõe que «[a]s decisões
proferidas num Estado‑Membro são reconhecidas nos outros Estados‑Membros, sem necessidade de recurso a qualquer processo.»
O artigo 38.°, n.° 1, do mesmo regulamento enuncia:
«As decisões proferidas num Estado‑Membro e que nesse Estado tenham força executiva podem ser executadas noutro Estado‑Membro
depois de nele terem sido declaradas executórias, a requerimento de qualquer parte interessada.»
O artigo 49.° do referido regulamento tem a seguinte redacção:
«As decisões estrangeiras que condenem em sanções pecuniárias compulsórias só são executórias no Estado‑Membro requerido se
o respectivo montante tiver sido definitivamente fixado pelos tribunais do Estado‑Membro de origem.»

Directiva 2004/48/CE
O artigo 3.° da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos
direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45, e rectificação no JO L 195, p. 16), dispõe sob o título «Obrigação geral»:
«1.      Os Estados‑Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos
de propriedade intelectual abrangidos pela presente directiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e
equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar
atrasos injustificados.
2.      As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar
que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais
A Chronopost é titular das marcas comunitária e francesa que ostentam o sinal «WEBSHIPPING». A marca comunitária, depositada
em Outubro de 2000, foi registada em 7 de Maio de 2003 para, designadamente, serviços de logística e de transmissão de informações,
de telecomunicações, de transporte rodoviário, de recolha de correio, de jornais e de encomendas, bem como de gestão de correio
urgente.
Resulta dos autos que, tendo verificado que um dos seus principais concorrentes, a saber, a DHL International, utilizava os
sinais «WEB SHIPPING», «Web Shipping» e/ou «Webshipping» para designar um serviço de gestão de correio urgente acessível na
Internet, a Chronopost demandou essa sociedade, em 8 de Setembro de 2004, nomeadamente, por contrafacção da marca comunitária
WEBSHIPPING, no tribunal de grande instance de Paris (França), chamado a decidir na qualidade de tribunal de marcas comunitárias
na acepção do artigo 91.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Por sentença de 15 de Março de 2006, o referido tribunal condenou
a DHL Express France, sucessora da DHL International, por contrafacção da marca francesa WEBSHIPPING, de que a Chronopost
é titular, não se tendo contudo pronunciado sobre a contrafacção da marca comunitária.
Segundo a decisão de reenvio, a cour d’appel de Paris, que se pronunciou na qualidade de tribunal de marcas comunitárias de
segunda instância sobre o recurso que a Chronopost interpôs da referida sentença, proibiu, por acórdão de 9 de Novembro de
2007 e sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias, a DHL Express France de continuar a usar os sinais «WEBSHIPPING»
e «WEB SHIPPING» para designar um serviço de gestão de correio urgente, também acessível via Internet, uso que esse órgão
jurisdicional qualificou de violação da marca comunitária e francesa WEBSHIPPING.
O recurso de anulação que a DHL Express France interpôs do referido acórdão foi indeferido na decisão de reenvio.
Contudo, no âmbito do mesmo processo na Cour de cassation, a Chronopost interpôs um recurso subordinado onde defende que o
acórdão de 9 de Novembro de 2007 viola os artigos 1.° e 98.° do Regulamento n.° 40/94 na medida em que a proibição, sob cominação
de sanções pecuniárias compulsórias, da prossecução dos actos de contrafacção da marca comunitária WEBSHIPPING, imposta pela
cour d’appel de Paris, não abrange todo o território da União Europeia.
Segundo a Cour de cassation, resulta expressamente da fundamentação do referido acórdão da cour d’appel de Paris que, embora
esse acórdão não contenha uma decisão explícita sobre o pedido de que a proibição, sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias,
imposta por este último órgão jurisdicional abranja todo o território da União, essa proibição, sob cominação de sanções pecuniárias
compulsórias, deve ser entendida no sentido de apenas abranger o território francês.
Tendo dúvidas quanto à interpretação, neste contexto, do artigo 98.° do Regulamento n.° 40/94, a Cour de cassation decidiu
suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)      O artigo 98.° do Regulamento [n.° 40/94] deve ser interpretado no sentido de que a proibição proferida por um tribunal de
marca comunitária produz efeitos imediatos em todo o território da [União]?
2)      Em caso de resposta negativa, o tribunal tem o direito de estender expressamente essa proibição ao território de outros Estados
nos quais os factos de contrafacção são cometidos ou ameaçam ser cometidos?
3)      Em qualquer caso, as medidas coercivas que o tribunal, em aplicação da sua legislação nacional, aditou à proibição que profere
são aplicáveis no território dos Estados‑Membros nos quais essa proibição produziria efeito?
4)      No caso contrário, o tribunal pode proferir tal medida coerciva, semelhante ou diferente da que adopta em virtude da sua legislação
nacional, em aplicação da legislação nacional dos Estados em que essa proibição produz efeito?»

Quanto às questões prejudiciais

Considerações preliminares
O artigo 98.° do Regulamento n.° 40/94, como se infere do seu título, diz respeito às sanções em matéria de contrafacção de
marcas comunitárias.
O primeiro período do n.° 1 desse artigo prevê que, sempre que o tribunal de marca comunitária demandado verifique actos de
contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária, profere uma decisão proibindo a prossecução dos mesmos.
O segundo período do mesmo número dispõe que esse tribunal deve tomar, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para
garantir o respeito dessa proibição.
Nos termos do n.° 2 do referido artigo 98.°, o tribunal de marca comunitária aplica «[p]or outro lado, […] a lei, incluindo
o direito internacional privado, do Estado‑Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção».
Resulta dos termos que introduzem esse n.° 2, lido à luz do título do dito artigo 98.°, bem como das diversas versões linguísticas
dessa disposição, designadamente, as versões alemã («in Bezug auf alle anderen Fragen»), francesa («par ailleurs»), espanhola
(«por otra parte»), italiana («negli altri casi») e inglesa («in all other respects»), que esse número não visa as medidas
coercivas previstas no n.° 1 do mesmo artigo, que são medidas aptas a garantir o respeito da proibição de prosseguir com os
actos de contrafacção.
Como as questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio apenas incidem sobre a proibição de prosseguir os actos de
contrafacção ou de ameaça de contrafacção e sobre as medidas coercivas destinadas a garantir o respeito dessa proibição, há,
portanto, que considerar que essas questões visam a interpretação do artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

Quanto à primeira questão
Através da primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 deve
ser interpretado no sentido de que a proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma
marca comunitária, imposta por um tribunal de marcas comunitárias, produz efeitos imediatos em todo o território da União.
Observe‑se que o âmbito territorial de uma proibição de prosseguir com actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção
de uma marca comunitária, na acepção do artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, é determinado tanto pela competência
territorial do tribunal de marcas comunitárias que impõe essa proibição como pelo âmbito territorial do direito exclusivo
do titular de uma marca comunitária, que foi prejudicada pela contrafacção ou pela ameaça de contrafacção, tal como esse âmbito
decorre do Regulamento n.° 40/94.
No que se refere, por um lado, à competência territorial do tribunal de marcas comunitárias, há antes de mais que observar
que, nos termos do artigo 14.°, n.
os
1 e 3, do Regulamento n.° 40/94, as infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções
a marcas nacionais nos termos do disposto no título X deste regulamento. As normas processuais aplicáveis são determinadas
nos termos do disposto nesse título X, intitulado «Competência e procedimento no que se refere a acções judiciais relativas
a marcas comunitárias», que inclui os artigos 90.° a 104.° do mesmo regulamento.
Nos termos do artigo 92.°, alínea a), do referido regulamento, os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva
para todas as acções de contrafacção e, se a lei nacional as admitir, de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária.
No presente caso, resulta das observações escritas que a Chronopost apresentou no Tribunal de Justiça que o tribunal de marcas
comunitárias foi chamado a pronunciar‑se com base no artigo 93.°, n.
os
1 a 4, do Regulamento n.° 40/94. Segundo as mesmas observações, o pedido apresentado com vista a que seja posto fim à contrafacção
ou à ameaça de contrafacção não se baseia no n.° 5 do mesmo artigo.
Nos termos do artigo 93.°, n.
os
1 a 4, do Regulamento n.° 40/94, em conjugação com o artigo 94.°, n.° 1, do mesmo diploma, o tribunal de marcas comunitárias,
instituído, em conformidade com o artigo 91.° deste regulamento, para proteger os direitos conferidos por uma marca comunitária,
é competente, designadamente, para conhecer dos actos de contrafacção cometidos ou em vias de ser cometidos nos territórios
de qualquer Estado‑Membro.
Por conseguinte, os tribunais de marcas comunitárias, como o chamado a decidir no litígio no processo principal, são competentes
para conhecer dos actos de contrafacção cometidos ou em vias de ser cometidos no território de um ou de vários Estados‑Membros,
ou mesmo em todos. Consequentemente, a sua competência pode abranger todo o território da União.
Por outro lado, o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária, conferido por força do Regulamento n.° 40/94, estende‑se,
em princípio, a todo o território da União, no qual as marcas comunitárias gozam de protecção uniforme e produzem os seus
efeitos.
Com efeito, em consonância com o artigo 1.°, n.° 2, do referido regulamento, a marca comunitária tem carácter unitário. Como
produz os mesmos efeitos em toda a União, só pode, de acordo com essa disposição, ser registada, transferida, ser objecto
de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União.
Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do mesmo regulamento.
Além disso, resulta do segundo considerando do Regulamento n.° 40/94 que o objectivo que este diploma prossegue consiste no
estabelecimento de um regime comunitário de marcas que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território
da União.
O carácter unitário da marca comunitária decorre também do décimo quinto e décimo sexto considerandos do mesmo regulamento.
Segundo estes, por um lado, é indispensável que os efeitos das decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias
se estendam a toda a União, a fim de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do IHMI e de respeitar o carácter unitário
das marcas comunitárias, e, por outro, há que evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam
envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais
paralelas.
Acresce que o Tribunal de Justiça já declarou, no n.° 60 do acórdão de 14 de Dezembro de 2006, Nokia (C‑316/05, Colect., p. I‑12083),
que o objectivo visado pelo artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 consiste em proteger de forma uniforme em todo o
território da União o direito conferido pela marca comunitária contra o risco de contrafacção.
Para garantir essa protecção uniforme, a proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção imposta
por um tribunal de marcas comunitárias competente deve assim, em princípio, abranger todo o território da União.
Com efeito, se, pelo contrário, o âmbito territorial dessa protecção estivesse limitado ao território do Estado‑Membro relativamente
ao qual esse tribunal verificou o acto de contrafacção ou de ameaça de contrafacção ou unicamente ao território dos Estados‑Membros
onde ocorreu essa verificação, existiria o risco de o autor da contrafacção recomeçar a explorar o sinal em causa num Estado‑Membro
relativamente ao qual a proibição não tenha sido pronunciada. Além disso, os novos processos jurisdicionais que o titular
da marca comunitária teria de intentar induziriam um aumento proporcional do risco de decisões contraditórias relativas à
marca comunitária em causa, designadamente devido à apreciação factual do risco de confusão. Ora, essa consequência contraria
tanto o objectivo de protecção uniforme da marca comunitária prosseguido pelo Regulamento n.° 40/94 como o carácter unitário
da mesma, conforme recordados nos n.
os
40 a 42 do presente acórdão.
Contudo, o âmbito territorial da proibição pode, em determinados casos, ser limitado. Com efeito, o direito exclusivo do titular
da marca comunitária, previsto no artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, é‑lhe concedido com o objectivo de lhe permitir
proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, ter a certeza de que essa marca pode cumprir as
suas funções próprias. Assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro
prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca (v., neste sentido, acórdão de 23 de Março de 2010, Google France
e Google, C‑236/08 a C‑238/08, ainda não publicado na Colectânea, n.° 75 e jurisprudência aí referida).
Daqui resulta, como a Comissão Europeia observou, que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária e, por conseguinte,
o âmbito territorial desse direito não podem ir além do que este direito permite ao seu titular para proteger a marca por
ele detida, a saber, proibir apenas todo o uso susceptível de prejudicar as funções da marca. Os actos ou os futuros actos
do infractor, a saber, a pessoa que utiliza a marca comunitária da forma posta em causa, que não prejudicam as funções da
marca comunitária não podem, portanto, ser objecto de uma proibição.
Por conseguinte, se o tribunal de marcas comunitárias demandado em condições como as do processo principal verificar que os
actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária estão limitados a um único Estado‑Membro ou a
uma parte do território da União, designadamente porque o autor do pedido de proibição restringiu o alcance territorial da
sua acção no âmbito do exercício da sua liberdade de determinar o âmbito da acção que intenta ou porque o infractor faz prova
de que o uso do sinal em questão não prejudica ou não pode prejudicar as funções da marca, nomeadamente por motivos linguísticos,
esse tribunal deve limitar o âmbito territorial da proibição que impõe.
Por último, há que precisar que o alcance territorial de uma proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça
de contrafacção de uma marca comunitária pode abranger todo o território da União. Em contrapartida, por força do artigo 90.°
do Regulamento n.° 40/94, que trata da aplicação da Convenção de Bruxelas, em conjugação com o artigo 33.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 44/2001, os outros Estados‑Membros devem, em princípio, reconhecer e executar a decisão jurisdicional, conferindo‑lhe
assim um efeito transfronteiriço.
Por conseguinte, há que responder à primeira questão que o artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 deve ser interpretado
no sentido de que o âmbito da proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca
comunitária imposta por um tribunal de marcas comunitárias, cuja competência se baseia nos artigos 93.°, n.
os
1 a 4, e 94.°, n.° 1, deste regulamento, abrange, em princípio, todo o território da União.

Quanto à segunda questão
Tendo em conta a resposta dada à primeira questão, não há que responder à segunda questão submetida pelo órgão jurisdicional
de reenvio.

Quanto à terceira e quarta questões
Através da terceira e quarta questões, que devem ser examinadas em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no
essencial, se o artigo 98.°, n.° 1, segundo período, do Regulamento n.° 40/94 deve ser interpretado no sentido de que uma
medida coerciva, como uma sanção pecuniária compulsória, imposta por um tribunal de marcas comunitárias em aplicação do seu
direito nacional, para garantir o respeito de uma proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção
por si pronunciada, é susceptível de produzir efeitos em Estados‑Membros diferentes daquele ao qual pertence esse tribunal,
aos quais se estende o alcance territorial dessa proibição. Em caso de resposta negativa, o mesmo órgão jurisdicional pergunta
se esse tribunal pode proferir tal medida, semelhante ou diferente da que adopta em aplicação do seu direito nacional, em
aplicação do direito nacional do Estado‑Membro em que a referida proibição produz efeitos.
A este propósito, há, por um lado, que recordar que, no que diz respeito ao direito aplicável às medidas coercivas, o Tribunal
de Justiça já declarou que é de entre as medidas previstas na sua legislação nacional que o tribunal de marcas comunitárias
tem de escolher as que são adequadas a garantir o respeito da proibição que impôs (acórdão Nokia, já referido, n.° 49).
Por outro lado, há que observar que as medidas coercivas ordenadas pelo tribunal de marcas comunitárias ao abrigo da sua legislação
nacional só podem responder ao objectivo para o qual foram aprovadas, a saber, garantir o respeito da proibição a fim de assegurar
uma protecção efectiva no território da União do direito conferido pela marca comunitária contra o risco de contrafacção (v.,
neste sentido, acórdão Nokia, já referido, n.° 60), se produzirem efeitos no mesmo território em que a própria decisão jurisdicional
de proibição produz efeitos.
No processo principal, a decisão de proibição, tal como foi tomada pelo tribunal de marcas comunitárias, foi acompanhada de
uma sanção pecuniária compulsória, imposta nos termos do direito nacional. Para que produza efeitos no território de um Estado‑Membro
diferente daquele ao qual pertence o tribunal que ordenou a referida medida coerciva, um tribunal desse outro Estado‑Membro
que seja chamado a decidir a esse respeito deve, em conformidade com as disposições do capítulo III do Regulamento n.° 40/94,
reconhecer e executar esta decisão segundo as regras e as modalidades previstas pelo seu direito nacional.
No caso de o direito nacional do Estado‑Membro chamado a reconhecer e executar a decisão do tribunal de marcas comunitárias
não prever nenhuma medida coerciva análoga à ordenada pelo tribunal de marcas comunitárias que impôs uma proibição de prosseguir
os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção e que associou a essa proibição uma tal medida para garantir a sua observância,
o tribunal demandado desse Estado‑Membro deve, como observou o advogado‑geral no n.° 67 das suas conclusões, realizar o objectivo
prosseguido pela referida medida recorrendo às disposições pertinentes do seu direito nacional que permitam garantir de forma
equivalente o respeito da proibição inicialmente imposta.
Com efeito, essa obrigação de realizar o objectivo prosseguido pela referida medida constitui o prolongamento da obrigação
imposta aos tribunais de marcas comunitárias de adoptar medidas coercivas quando proferem decisões que proíbem o prosseguimento
de actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Sem essas obrigações correlacionadas, essa proibição poderia não ser
acompanhada de medidas adequadas para garantir o seu respeito, pelo que ficaria, em larga medida, desprovida de efeito dissuasivo
(v., neste sentido, acórdão Nokia, já referido, n.
os
58 e 60).
A este respeito, recorde‑se que cabe aos órgãos jurisdicionais dos Estados‑Membros, em aplicação do princípio da cooperação
leal enunciado no artigo 4.°, n.° 3, segundo parágrafo, TUE, assegurar a protecção jurisdicional dos direitos conferidos aos
litigantes pelo direito da União (v., neste sentido, acórdão de 13 de Março de 2007, Unibet, C‑432/05, Colect., p. I‑2271,
n.° 38 e jurisprudência aí referida). Por força da mesma disposição, os Estados‑Membros tomam todas as medidas gerais ou específicas
adequadas para garantir a execução das obrigações decorrentes dos Tratados ou resultantes dos actos das instituições da União.
Em especial, por força do artigo 3.° da Directiva 2004/48, os Estados‑Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos
e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos por esta directiva,
entre os quais figura, designadamente, o direito dos titulares de marcas. Nos termos do n.° 2 do mesmo artigo 3.°, essas medidas,
procedimentos e recursos devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos
ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os respectivos abusos.
Atendendo ao exposto, há que responder à terceira e quarta questões que o artigo 98.°, n.° 1, segundo período, do Regulamento
n.° 40/94 deve ser interpretado no sentido de que uma medida coerciva, como uma sanção pecuniária compulsória, imposta por
um tribunal de marcas comunitárias em aplicação do seu direito nacional para garantir o respeito de uma proibição de continuar
a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção que pronunciou, produz efeitos nos Estados‑Membros, diferentes
daquele ao qual pertence esse tribunal, aos quais se estende o âmbito territorial dessa proibição, nas condições previstas
no capítulo III do Regulamento n.° 44/2001, no que respeita ao reconhecimento e à execução das decisões judiciais. Quando
o direito nacional de um desses outros Estados‑Membros não contemple nenhuma medida coerciva análoga à pronunciada pelo referido
tribunal, o objectivo tido em vista por essa medida deve ser prosseguido pelo tribunal competente desse Estado‑Membro recorrendo
às disposições pertinentes do seu direito interno que permitam garantir de forma equivalente o respeito da referida proibição.

Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional
de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações
ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:
1)
O artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme
alterado pelo Regulamento (CE) n.° 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, deve ser interpretado no sentido de que
o âmbito da proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária imposta
por um tribunal de marcas comunitárias, cuja competência se baseia nos artigos 93.°, n.
os
1 a 4, e 94.°, n.° 1, deste regulamento, abrange, em princípio, todo o território da União Europeia.
2)
O artigo 98.°, n.° 1, segundo período, do Regulamento n.° 40/94, conforme alterado pelo Regulamento n.° 3288/94, deve ser
interpretado no sentido de que uma medida coerciva, como uma sanção pecuniária compulsória, imposta por um tribunal de marcas
comunitárias em aplicação do seu direito nacional para garantir o respeito de uma proibição de continuar a cometer actos de
contrafacção ou de ameaça de contrafacção que pronunciou, produz efeitos nos outros Estados‑Membros, diferentes daquele ao
qual pertence esse tribunal, aos quais se estende o âmbito territorial dessa proibição, nas condições previstas no capítulo
III do Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento
e à execução de decisões em matéria civil e comercial, no que respeita ao reconhecimento e à execução das decisão judiciais.
Quando o direito nacional de um desses outros Estados‑Membros não contemple nenhuma medida coerciva análoga à pronunciada
pelo referido tribunal, o objectivo tido em vista por essa medida deve ser prosseguido pelo tribunal competente desse Estado‑Membro
recorrendo às disposições pertinentes do seu direito interno que permitam garantir de forma equivalente o respeito da referida
proibição.
Assinaturas
*
Língua do processo: francês.