CELEX: 62012CJ0409
Marcas
Directiva 2008/95/CE
Artículo 12, apartado 2, letra a)
Caducidad
Marca que se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada
Percepción del signo denominativo “KORNSPITZ” por los vendedores, por una parte, y por los usuarios finales, por otra
Pérdida de carácter distintivo exclusivamente desde el punto de vista de losusuarios finales

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO L 299, p. 25
).
La referida petición se presentó en el marco de un litigio seguido entre Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH (en lo sucesivo, «Backaldrin»), sociedad austriaca, y Pfahnl Backmittel GmbH (en lo sucesivo, «Pfahnl»), sociedad también austriaca, en relación con el signo denominativo «KORNSPITZ», registrado como marca por Backaldrin.
Marco jurídico
Directiva 2008/95
A tenor del artículo 2 de la Directiva 2008/95, «podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, […] a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras».
El artículo 3 de la referida Directiva establece lo siguiente:
«1.   Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[…]
b)
las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)
las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;
d)
las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
[...]»
A tenor del artículo 5 de la Directiva:
«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)
de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
2.   Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
[...]»
De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2008/95:
«1.   Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.
[...]
2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:
a)
se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
[...]»
Derecho austriaco
El artículo 33b de la Markenschutzgesetz de 1970 (Ley austriaca de Protección de Marcas de 1970, BGBl. 260/1970) tenía la siguiente redacción en la versión que estaba en vigor en el momento de los hechos del litigio principal:
«1.   Cualquier persona podrá solicitar la cancelación de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro, se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
2.   La resolución de cancelación surtirá efectos retroactivos a partir de la fecha en la que la marca se ha convertido definitivamente, según se haya acreditado, en designación usual […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Backaldrin registró la marca denominativa austriaca Kornspitz para designar productos de la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Entre dichos productos están, en particular, los siguientes:
«harinas y preparaciones a base de cereales; productos de panadería; agentes destinados a mejorar los procesos de panificación; productos de pastelería, incluidos los prehorneados; productos de bollería sin hornear […]».
Con la referida marca, Backaldrin produce una mezcla en polvo para la elaboración de masa que distribuye principalmente a panaderos. Éstos transforman la mezcla hasta obtener un producto de panadería elaborado cuyos dos extremos son puntiagudos. Con el consentimiento de Backaldrin, dicho producto es vendido, usando la marca, tanto por los referidos panaderos como por los comercios de alimentación a los que éstos se lo suministran.
Los competidores de Backaldrin (incluido Pfahnl) y la mayoría de los panaderos saben que el signo denominativo «KORNSPITZ» es una marca registrada. Por el contrario, según las declaraciones de Pfahnl, rebatidas en este extremo por Backaldrin, la percepción de los usuarios finales es que dicho signo denominativo es la designación usual de un determinado tipo de producto de panadería cuyos dos extremos son puntiagudos. Dicha percepción podría explicarse especialmente por el hecho de que los panaderos a los que Backaldrin suministra la mezcla en polvo para la elaboración de masa no indican de manera habitual a sus clientes ni que el signo «KORNSPITZ» es una marca registrada ni que el mencionado producto de panadería se elabora a partir de esa mezcla.
Amparándose en el artículo 33b de la Markenschutzgesetz de 1970, Pfahnl solicitó el 14 de mayo de 2010 la declaración de caducidad de la marca Kornspitz para los productos mencionados en el apartado 8 anterior. Mediante resolución de 26 de julio de 2011, La División de Anulación del Österreichisches Patentamt (Oficina austriaca de Patentes) estimó la solicitud. Contra dicha resolución, Backaldrin interpuso recurso ante el Oberster Patent- und Markensenat (organismo administrativo austriaco competente en materia de propiedad intelectual).
El referido órgano jurisdiccional se plantea en qué medida deberá tener en cuenta, a la hora de aplicar en el litigio principal el criterio de «designación usual en el comercio», que no todos los productos para los que fue registrada la marca se dirigen a los mismos clientes. A este respecto, el Oberster Patent- und Markensenat expone que los usuarios finales de las materias primas y de los productos intermedios vendidos por Backaldrin con la marca Kornspitz, como por ejemplo la mezcla en polvo para transformar en el producto de panadería elaborado, son panaderos y comercios de alimentación, mientras que los usuarios finales del producto elaborado son los clientes de dichos panaderos y de dichos comercios de alimentación.
El Oberster Patent- und Markensenat considera que el recurso interpuesto contra la declaración de caducidad que adoptó la División de Anulación del Österreichisches Patentamt deberá estimarse en la parte que concierne al registro de la marca controvertida en el litigio principal para designar materias primas y productos intermedios como son las harinas y preparaciones a base de cereales, los agentes destinados a mejorar los procesos de panificación, los productos prehorneados y los productos de bollería sin hornear.
En cambio, por lo que se refiere al registro de la marca para designar productos elaborados, esto es, productos de panadería y productos de pastelería, el órgano jurisdiccional remitente solicita, mediante el planteamiento de las cuestiones prejudiciales, que el Tribunal de Justicia dilucide la situación. En concreto, dicho órgano jurisdiccional desea averiguar si puede declararse la caducidad de una marca cuando se haya convertido en designación usual, no ya según la percepción de los vendedores del producto elaborado a partir de la materia prima que suministra el titular de dicha marca, sino según la percepción de los usuarios finales de ese producto.
El referido órgano jurisdiccional precisa que valorará, una vez que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales, la necesidad de realizar un sondeo de opinión entre los usuarios finales sobre su percepción del signo denominativo «KORNSPITZ».
En estas circunstancias, el Oberster Patent- und Markensenat decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Se ha convertido una marca en “la designación usual […] de un producto o de un servicio” en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva [2008/95] cuando:
a)
los comerciantes, aun siendo conscientes de que se trata de una indicación de origen, por regla general no ponen de manifiesto este hecho frente a los [usuarios] finales y,
b)
por este motivo, éstos últimos ya no entienden la marca como indicación de origen sino como la designación usual de los productos o servicios para los que está registrada?
2)
Para que exista “inactividad” en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95, ¿basta con que el titular de la marca permanezca inactivo a pesar de que los comerciantes no indiquen a los clientes que se trata de una marca registrada?
3)
Respecto de una marca que, como consecuencia de la actividad o inactividad de su titular, se haya convertido en designación usual para los [usuarios] finales, pero no para el comercio, ¿debe declararse su caducidad en el caso, y sólo en el caso, de que los [usuarios] finales dispongan únicamente de esa designación, debido a la ausencia de alternativas equivalentes?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, si el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando, sólo desde el punto de vista de los usuarios finales del producto, la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de tal producto.
Según Backaldrin, los Gobiernos alemán y francés y la Comisión Europea, debe responderse negativamente a esta cuestión prejudicial; por su parte, Pfahnl y el Gobierno italiano sostienen lo contrario.
A este respecto, es preciso recordar en primer lugar que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 contempla una situación en la que la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen (sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C-371/02, Rec. p. I-5791
, apartado 22).
Entre las diversas funciones de la marca, la referida de indicación del origen desempeña un papel esencial (véanse, en particular, las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google,
C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417
, apartado 77, y de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar,
C-482/09, Rec. p. I-8701
, apartado 71). Dicha función sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir ese servicio o producto de los de otras empresas (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, apartado 26 y jurisprudencia citada). Dicha empresa identificada es, tal como señaló el Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, la empresa bajo cuyo control se comercializa dicho producto o servicio.
El legislador de la Unión Europea ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva 2008/95, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir marcas si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras (sentencias de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell,
C-517/99, Rec. p. I-6959
, apartado 23, y Björnekulla Fruktindustrier, antes citada, apartado 21).
En otros lugares de la referida Directiva se extraen consecuencias del mencionado requisito, en particular en sus artículos 3 y 12. Mientras el artículo 3 enumera situaciones en las que la marca no puede
ab initio
desempeñar su función de indicación del origen, el artículo 12, apartado 2, letra a), se ocupa de la situación en la que la marca se ha convertido en designación usual, por lo que ha perdido su carácter distintivo, de manera que ya no desempeña dicha función (véase, en ese sentido, la sentencia Björnekulla Fruktindustrier, antes citada, apartado 22). Así pues, podrá declararse la caducidad de los derechos que el artículo 5 de la Directiva 2008/95 confiere al titular de la referida marca (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss,
C-145/05, Rec. p. I-3703
, apartado 33).
En el supuesto descrito por el órgano jurisdiccional remitente, que es además el único competente para apreciar los hechos, los usuarios finales de los productos en cuestión, esto es, de los productos de panadería que reciben el nombre de «KORNSPITZ», entienden este signo denominativo como la designación usual de dichos productos, por lo que no son conscientes de que una parte de ellos ha sido elaborada a partir de una mezcla en polvo para masa que distribuye, con la marca Kornspitz, una empresa determinada.
Tal como ha expuesto asimismo el órgano jurisdiccional remitente, tal percepción de los usuarios finales se debe especialmente a que los vendedores de los productos de panadería elaborados a partir de la referida mezcla no informan de manera habitual a sus clientes de que el signo «KORNSPITZ» está registrado como marca.
Por lo demás, en el supuesto presentado en la resolución de remisión se da la circunstancia de que, en el momento de la venta, los vendedores del referido producto final elaborado no prestan de manera habitual a sus clientes el servicio añadido de indicarles la procedencia de los distintos productos que ofrecen.
Resulta obligado afirmar que, en el referido supuesto, la marca Kornspitz no desempeña su función esencial de indicación del origen en el comercio del producto de panadería que recibe el nombre de «KORNSPITZ» y que, por consiguiente, su titular se arriesga a la caducidad de la marca registrada en la parte que concierne a ese producto final elaborado si es que la pérdida del carácter distintivo de dicha marca para designar ese producto es imputable a la actividad o inactividad del propio titular.
La afirmación anterior no se contradice con la interpretación que realizó el Tribunal de Justicia del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 en el apartado 26 de la sentencia Björnekulla Fruktindustrier, antes citada, de acuerdo con la cual, en el supuesto de que en la distribución de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto.
Cierto es que, tal como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia al realizar dicha interpretación, la apreciación de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada debe llevarse a cabo no sólo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, según las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales como, por ejemplo, los vendedores.
Sin embargo, tal como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 24 de la sentencia Björnekulla Fruktindustrier, antes citada, en general, la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo. En línea con lo expuesto por el Abogado General en los puntos 58 y 59 de sus conclusiones, procede considerar que, en una situación como la del litigio principal, que, sin perjuicio de la comprobación correspondiente por parte del órgano jurisdiccional remitente, se caracteriza por la pérdida del carácter distintivo de la marca de que se trata desde el punto de vista de los usuarios finales, esa pérdida, puede dar lugar a la caducidad de sus derechos. Por sí mismo, el mero hecho de que los vendedores sean conscientes de que existe dicha marca y del origen indicado por ésta no evita que se pueda producir esa caducidad.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando, la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de ese titular, en la designación usual de tal producto exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales del producto.
Segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, si el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que pueda considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada.
A este respecto, es preciso recordar que, al adoptar el artículo 12, apartado 2, letra a), de la referida Directiva, que busca el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos, el legislador de la Unión estimó que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante su titular cuando esa pérdida se deba a la actividad o inactividad de éste (sentencias Levi Strauss, antes citada, apartado 19, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux,
C-102/07, Rec. p. I-2439
, apartado 24).
El Tribunal de Justicia ya ha declarado anteriormente que en el concepto de «inactividad» puede subsumirse el hecho de que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno el derecho exclusivo que le confiere el artículo 5 de la Directiva con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohíba a los terceros interesados el uso de un signo que pueda confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de la marca (véase, en ese sentido, la sentencia Levi Strauss, antes citada, apartado 34).
Sin embargo, si no se quiere renunciar al equilibrio descrito en el apartado 32 anterior, el concepto de «inactividad» no se puede limitar en absoluto a una omisión como la que se acaba de mencionar, sino que incluirá todas aquellas en las que el titular de una marca no se muestre lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca. Por ello, en una situación como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, en la que los vendedores del producto elaborado a partir de la materia prima que suministra el titular de la marca no informan con carácter habitual a sus clientes de que el signo utilizado para designar el producto de que se trata está registrado como marca, y contribuyen de ese modo a la transformación de la misma en designación usual, la dejación de dicho titular, al no adoptar iniciativa alguna capaz de inducir a esos vendedores a utilizar con más frecuencia la marca, puede calificarse de «inactividad» en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95.
Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente analizar si, en el presente asunto, Backaldrin adoptó o no iniciativas al objeto de inducir a los panaderos y comercios de alimentación que venden el producto de panadería elaborado a partir de la mezcla en polvo para masa que les distribuye a utilizar la marca «Kornspitz» con más frecuencia en sus contactos comerciales con los clientes.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada.
Tercera cuestión prejudicial
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, si el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para poder declarar la caducidad de una marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto, forzosamente se ha de determinar si existen otras designaciones para dicho producto.
Según se desprende del propio tenor de la referida disposición, el titular de una marca se arriesga a la caducidad de ésta cuando, por su actividad o inactividad, la marca se haya convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
Cuando se presenta una situación de ese tipo, carece de relevancia que puedan existir o no designaciones alternativas para el producto o servicio en cuestión, porque ello no cambia el hecho de que la marca ha perdido su carácter distintivo al haberse transformado en designación usual en el comercio.
Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial planteada que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para poder declarar la caducidad de un marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto, no es necesario determinar si existen otras designaciones para éste.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)
El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de ese titular, en la designación usual de tal producto exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales del producto.

2)
El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada.

3)
El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para poder declarar la caducidad de una marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto, no es necesario determinar si existen otras designaciones para éste.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.