CELEX: 62014CJ0020
Ennakkoratkaisupyyntö
Tavaramerkit
Direktiivi 2008/95/EY
Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet
Sanamerkki
Sama kirjainyhdistelmä kuin aikaisemmassa tavaramerkissä
Kuvailevan sanayhdistelmän lisääminen
Sekaannusvaaran olemassaolo

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL L 299, s. 25
) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, aiemmin BGW Marketings- & Management-Service GmbH (jäljempänä BGW), ja Bodo Scholz ja joka koskee sanamerkkiä BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivin 2008/95 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
b)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus [oikeammin: erottamiskyky];
c)
yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
– –”
Kyseisen direktiivin 4 artiklan, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:
– –
b)
jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”
Saksan oikeus
Tavaramerkeistä 25.10.1994 annetun lain (Markengesetz) (BGBl. I, s. 3082; 1995 I, s. 156; 1996 I, s. 682) 9 §:n 1 momentin sanamuoto on seuraava:
”Tavaramerkin rekisteröinti voidaan mitätöidä,
– –
2.
jos sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin haettu tai rekisteröity tavaramerkki, jolla on aikaisempi etuoikeuspäivä, ja sen vuoksi, että molempien tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä – –”
Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymys
Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa (Deutsches Patent- und Markenamt) rekisteröitiin 11.12.2006 numerolla 306 33835 sanamerkki BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (jäljempänä myöhempi tavaramerkki) erityisesti tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35, 41 ja 43 kuuluvia sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
”Luokka 16: painotuotteet;
Luokka 35: mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; liikkeenhoidon konsultointi, ammattimainen; liiketoiminnan järjestämiseen liittyvä konsultointi; liikkeenjohdon konsultointi; näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; suhdetoimintapalvelut;
Luokka 41: koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; näyttelyiden järjestäminen kulttuuri- tai koulutustarkoituksiin; tilojen tarjonta virkistystoimintaa varten; terveysklubien pitäminen; keskusteluiden järjestäminen; konferenssien, kongressien ja symposiumien järjestäminen; urheilutilojen tarjoaminen; vuokraus (urheiluvälineiden); urheilu- ja voimistelunopettajan palvelut; seminaarien, workshopien, esitelmien, keskusteluryhmien ja kurssien järjestäminen; vapaa-ajan viettoon liittyvä neuvonta; koulutus- ja jatkokoulutustilaisuuksien järjestäminen ja toteuttaminen; hoitoasiakkaille tarkoitetut tiedotuspalvelut urheilu- ja kulttuuritapahtumista; hoitoon liittyvä neuvonta;
Luokka 43: asiakkaille tarjottavat majoitus- ja ravitsemuspalvelut; majoituksen varaaminen ja välittäminen asiakkaille, erityisesti hoitoasiakkaille; vanhainkotien palvelut; ajanvietepalvelut lomakylien yhteydessä.”
BGW teki väitteen kyseistä rekisteröintiä vastaan seuraavan saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 304 06 837 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) perusteella:
Aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity 21.7.2004 lukien mainittuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35 ja 41 kuuluvia sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
”Luokka 16: paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin);
Luokka 35: mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät;
Luokka 41: koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen julkaiseminen ja toimittaminen; tekstien julkaisu; ajanviettoon, kulttuuriin ja urheiluun liittyvien näyttelyjen järjestäminen; elokuvien tuotantopalvelut; elokuvien vuokraus; videokameroiden, äänitallenteiden ja televisio- ja radiovastaanottimien vuokraaminen; kirjekurssit; konferenssien, kongressien ja symposiumien järjestäminen; elektronisten kirjojen ja lehtien julkaiseminen online-periaatteella; radioviihde; seminaarien ja workshopien järjestäminen; käännös ja tulkkaus; opetus ja koulutus; keskusteluiden järjestäminen; käsikirjoituspalvelut; videonauhatuotanto; kilpailujen järjestäminen.”
Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto hyväksyi 2.10.2009 tekemällään päätöksellä osittain BGW:n tekemän väitteen ja kumosi osittain myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin sen takia, että kyseisten kahden tavaramerkin välillä oli olemassa sekaannusvaara. Myöhemmän tavaramerkin haltijan muutoksenhaun johdosta tämä päätös kumottiin 9.1.2012 tehdyllä päätöksellä, koska BGW ei ollut näyttänyt toteen, että sen tavaramerkkiä olisi käytetty oikeudet säilyttävällä tavalla.
BGW nosti viimeksi mainitusta päätöksestä kumoamiskanteen Bundespatentgerichtissä (liittovaltion patenttituomioistuin).
Kyseinen tuomioistuin katsoo BGW:n sille esittämien lukuisien asiakirjojen perusteella, että on näytetty toteen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty oikeudet säilyttävällä tavalla ainakin siltä osin kuin on kyse ”painotuotteista” ja ”mainontaa”, ”seminaarien järjestämistä” ja ”kilpailujen järjestämistä” koskevista palveluista; mainittuja palveluja on tarjottu ensisijaisesti terveydenhoitoalan yrityksille, erityisesti optikkoliikkeille ja kuulolaitteiden valmistajille. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päättelee, että kyseisten tavaramerkkien piiriin kuuluu samanlaisia tavaroita ja osittain samanlaisia ja osittain samankaltaisia palveluja.
Tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että aikaisemman tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa hallitsee yksin kirjainyhdistelmä ”BGW”, koska kuvio-osa ainoastaan korostaa kyseistä kirjainyhdistelmää visuaalisesti ja on lausuntatavan kannalta merkityksetön. Myöhemmän tavaramerkin osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että sanayhdistelmä ”Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” on luonteeltaan kuvaileva ja siltä puuttuu täysin erottamiskyky, koska siinä ilmaistaan ainoastaan, että kyseisiä tavaroita ja palveluja tarjoaa valtakunnallisesti toimiva terveysalan yritysten liitto, ilman, että sen perusteella voidaan kuitenkaan yksilöllisesti tunnistaa näiden tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on taipuvainen katsomaan, että kirjainyhdistelmä ”BWG” hallitsee myös myöhemmän tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa. Mainittu tuomioistuin lisää joka tapauksessa, että riippumatta siitä, miten mainittua sanayhdistelmää arvioidaan, on tunnustettava, että tällä kirjainyhdistelmällä on myöhemmässä tavaramerkissä vähintäänkin itsenäinen asema tunnusmerkkinä tuomiossa Medion (
C-120/04
,
EU:C:2005:594
) tarkoitetussa merkityksessä. On siis niin, että kun kohdeyleisö havaitsee myöhemmän tavaramerkin, se tunnistaa aikaisemman tavaramerkin, koska ainoana erona on se, että lyhennettä ”BGW” – jolla ei itsessään ole merkitystä – selventää myöhemmässä tavaramerkissä selittävä (kuvaileva) ilmaus ”Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft”.
Näin ollen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo viitaten tuomioon AMS v. SMHV – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (
T‑425/03
,
EU:T:2007:311
), että on täysin kiistatonta, että tämän tuomion 11 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta kyseisten tavaramerkkien välillä on olemassa sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa.
Se katsoo kuitenkin, ettei se voi antaa tällaista ratkaisua unionin tuomioistuimen tuomiossa Strigl ja Securvita (
C‑90/11 ja C‑91/11
,
EU:C:2012:147
) omaksuman kannan takia; unionin tuomioistuin katsoi kyseisessä tuomiossa, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa sovelletaan sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, jos yleisö mieltää tämän kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi siksi, että kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisen sanayhdistelmän kunkin sanan alkukirjaimet, ja jos kyseinen tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi, jolta tästä syystä puuttuu erottamiskyky. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin muistuttaa lisäksi, että unionin tuomioistuin katsoi kyseisen tuomion 38 kohdassa, että kirjainyhdistelmällä, jossa toistetaan sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet, on sanayhdistelmään nähden ainoastaan toisarvoinen asema.
Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan ei siis voida katsoa, että moniosaisen tavaramerkin osa – tässä tapauksessa BGW-kirjainyhdistelmä, joka mielletään lyhenteeksi myöhemmässä tavaramerkissä – voisi olla hallitseva tai vähintäänkin itsenäisessä asemassa tunnusmerkkinä silloin, kun tällaisella osalla on ainoastaan toisarvoinen asema.
Se seikka, että tuomio Strigl ja Securvita (
C-90/11 ja C-91/11
,
EU:C:2012:147
) koski ehdottomia rekisteröinnin esteitä direktiivin 2008/95 3 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, ei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan oikeuta arvioimaan toisin pääasiaa, jossa on kyse tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta muusta rekisteröinnin esteestä, koska käsitys, joka yleisöllä on tavaramerkistä, ei voi lähtökohtaisesti riippua siitä, onko kyseessä direktiivin 2008/95 3 artiklassa vai 4 artiklassa tarkoitettu rekisteröinnin este.
Näissä olosuhteissa Bundespatentgericht (liittovaltion patenttituomioistuin) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Onko direktiivin [2008/95] 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että yleisön keskuudessa voidaan katsoa olevan sekaannusvaara samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta silloin, kun aikaisempaa keskinkertaisesti erottamiskykyistä sana- ja kuviomerkkiä hallitseva erottamiskykyinen kirjainyhdistelmä otetaan kolmannen myöhempään sanamerkkiin siten, että kyseiseen kirjainyhdistelmään liitetään tuota kirjainyhdistelmää koskeva ja kuvaava sanayhdistelmä, joka selventää mainittua kirjainyhdistelmää kuvailevien sanojen lyhenteenä?”
Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään, onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että kohdeyleisön keskuudessa voi olla samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu tätä keskinkertaisesti erottamiskykyistä tavaramerkkiä hallitsevasta erottamiskykyisestä kirjainyhdistelmästä, ja sellaisen myöhemmän tavaramerkin välillä, jossa on toistettu tämä kirjainyhdistelmä ja tähän on lisätty kuvaileva sanayhdistelmä, joka muodostuu sanoista, joiden alkukirjaimet vastaavat mainitun kirjainyhdistelmän kirjaimia, minkä seurauksena kohdeyleisö mieltää mainitun kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi.
Koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt tämän kysymyksen sen takia, että se on epävarma tuomion Strigl ja Securvita (
C‑90/11 ja C‑91/11
,
EU:C:2012:147
) soveltamisesta silloin, kun kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioidaan pääasiassa, on näin ollen ensinnäkin arvioitava kyseisen tuomion ulottuvuutta ja merkitystä.
Tuomion Strigl ja Securvita (
C‑90/11 ja C‑91/11
,
EU:C:2012:147
) taustalla olleissa pääasioissa oli kyse kahdesta sanamerkistä, joista ensimmäinen muodostui merkistä ”Multi Markets Fund MMF”, jota käytettiin sellaisen sijoitusrahaston tunnusmerkkinä, joka investoi useilla eri rahoitusmarkkinoilla, ja toinen muodostui merkistä ”NAI – Der Natur-Aktien-Index”, jota käytettiin ekologisesti suuntautuneiden yritysten osakkeita kuvaavan pörssi-indeksin tunnusmerkkinä. Koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi näissä asioissa, että merkit ”MMF” ja ”NAI” eivät olleet erikseen tarkasteltuina kuvailevia direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, se tiedusteli unionin tuomioistuimelta, sovellettiinko kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä sanamerkkiin, joka oli muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva mutta jossa toistetaan kyseisen sanayhdistelmän muodostavan kunkin sanan alkukirjaimet.
Näin ollen edellä mainittujen asioiden taustalla oleva kysymys koski sen määrittämistä, voitiinko – kun otettiin huomioon direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännökset – moniosainen tavaramerkki, joka muodostui sanayhdistelmästä liitettynä sanayhdistelmän lyhenteeseen, rekisteröidä, eikä – kuten käsiteltävässä asiassa – sen arvioimista, voiko aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu kirjainyhdistelmästä, ja myöhemmän tavaramerkin, jossa toistetaan tämä kirjainyhdistelmä sanayhdistelmään yhdistettynä, välillä olla kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuilla ehdottomilla rekisteröinnin esteillä ja kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyillä suhteellisilla rekisteröinnin esteillä on kuitenkin yhtäältä eri tavoitteet ja niillä on tarkoitus suojata eri etuja.
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta on todettava, että kyseisen säännöksen taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvailevia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja (tuomio Strigl ja Securvita,
C‑90/11 ja C‑91/11
,
EU:C:2012:147
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. tuomio Eurohypo v. SMHV,
C‑304/06 P
,
EU:C:2008:261
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Sitä vastoin direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoituksena on suojata haetun merkin kanssa ristiriidassa olevien aikaisempien tavaramerkkien haltijoiden omia etuja, ja sillä taataan siten, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, kun sekaannusvaara on olemassa (ks. vastaavasti tuomio Medion,
C‑120/04
,
EU:C:2005:594
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Vaikka – kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin perustellusti huomauttaa – kohdeyleisön käsitys merkistä ei voikaan riippua siitä, mikä rekisteröinnin este on kyseessä, näkökulma, josta tätä käsitystä tarkastellaan, vaihtelee kuitenkin sen mukaan, onko kyse merkin kuvailevuuden vai sekaannusvaaran olemassaolon arvioinnista.
Kun – kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 29 kohdassa – merkin kuvailevuutta arvioitaessa huomio keskittyy niihin henkisiin prosesseihin, joissa voidaan luoda yhteyksiä merkin tai sen eri osien ja kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen välille, sekaannusvaaraa arvioitaessa tutkittavana taas ovat merkin mieleen painamisen, tunnistamisen ja mieleen palauttamisen prosessit sekä mielleyhtymämekanismit.
Toisaalta unionin tuomioistuin totesi tuomion Strigl ja Securvita (
C‑90/11 ja C‑91/11
,
EU:C:2012:147
) 32 kohdassa, että kummassakin merkissä olevat kolme isoa kirjainta eli ”MMF” ja ”NAI” vastasivat sanayhdistelmien, joihin ne oli liitetty, sanojen alkukirjaimia ja että sanayhdistelmän ja kirjainyhdistelmän tarkoituksena oli molemmissa tapauksissa selventää toisiaan ja korostaa niiden välillä olevaa yhteyttä, ja kirjainyhdistelmät lisättiin, jotta vahvistettaisiin kohdeyleisön mielikuvaa sanayhdistelmästä siten, että sen käyttö yksinkertaistuu ja sen muistaminen helpottuu.
Tässä yhteydessä unionin tuomioistuin täsmensi kyseisen tuomion 37 ja 38 kohdassa, että jos kohdeyleisö mielsi kyseiset kirjainyhdistelmät sanayhdistelmien, joihin ne oli yhdistetty, lyhenteiksi, kyseiset kirjainyhdistelmät eivät voineet olla enempää kuin kokonaisuutena tarkasteltavan tavaramerkin kaikkien osien summa siitäkään huolimatta, että kirjainyhdistelmiä voitiin erikseen tarkasteltuina pitää erottamiskykyisinä. Tällaisilla kirjainyhdistelmillä oli unionin tuomioistuimen mukaan päinvastoin sanayhdistelmään, johon ne oli liitetty, nähden ainoastaan ”toisarvoinen asema”.
Tuomion Strigl ja Securvita (
C‑90/11 ja C‑91/11
,
EU:C:2012:147
) perusteluista ilmenee, että sellaisen merkin, joka on muodostettu yhdistämällä kirjainyhdistelmä ja sanayhdistelmä, direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaista rekisteröintikyvyttömyyttä on arvioitava tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkin eri osien keskinäisestä riippuvuudesta sekä merkistä kokonaisuudessaan.
Näin ollen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemaa kyseisen tuomion 38 kohtaan sisältyvää toteamusta, jonka mukaan kirjainyhdistelmällä, jossa toistetaan sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet, on sanayhdistelmään nähden ainoastaan toisarvoinen asema, on tulkittava tällä tavalla ja sitä ei voida tulkita siten, että siinä ilmaistaisiin yleinen arviointisääntö, joka koskisi sellaisen kirjainyhdistelmän toisarvoisuutta, jossa toistetaan sanayhdistelmän, johon se on yhdistetty, kunkin sanan alkukirjaimet.
Tässä toteamuksessa nimittäin pelkästään täsmennetään direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisen osalta, että vaikka kirjainyhdistelmä olisikin erikseen tarkasteltuna erottamiskykyinen, se voi olla kuvaileva ollessaan osana moniosaista tavaramerkkiä, jossa se yhdistyy pääasialliseen kuvailevaan ilmaukseen, jonka lyhenteeksi se miellettäisiin, mikä on todettava tapauskohtaisesti.
Edellä esitetystä seuraa, että kun otetaan huomioon tuomion Strigl ja Securvita (
C‑90/11 ja C-91/11
,
EU:C:2012:147
) taustalla olleiden asioiden erilainen oikeudellinen asiayhteys ja sille annettava ulottuvuus, kyseiseen tuomioon sisältyviä toteamuksia ei voida soveltaa pääasiaan arvioitaessa, ovatko kyseiset kaksi tavaramerkkiä samankaltaisia.
Toiseksi on muistutettava oikeuskäytännöstä, jonka mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (tuomio Bimbo v. SMHV,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena (tuomio SMHV v. Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
,
kohta ja tuomio Aceites del Sur-Coosur v. Koipe,
C‑498/07 P
,
EU:C:2009:503
,
kohta).
Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (tuomio SMHV v. Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
,
ja
kohta ja tuomio Nestlé v. SMHV,
C‑193/06 P
,
EU:C:2007:539
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tässä yhteydessä unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että vaikka kyseisten tavaramerkkien yhteisen osan ei voida katsoa hallitsevan kokonaisvaikutelmaa, se on otettava huomioon arvioitaessa näiden tavaramerkkien samankaltaisuutta, kun se itsessään muodostaa aikaisemman tavaramerkin ja säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä tavaramerkissä, joka muodostuu muun muassa tästä osasta ja jota on haettu rekisteröitäväksi. Siinä tapauksessa, että yhteinen osa säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa merkissä, tästä merkistä syntyvä kokonaisvaikutelma voi nimittäin johtaa siihen, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, missä tapauksessa on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa (tuomio Medion,
C‑120/04
,
EU:C:2005:594
,
ja
kohta ja määräys ecoblue v. SMHV ja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
C‑23/09 P
,
EU:C:2010:35
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on kuitenkin myös täsmentänyt, että moniosaisen merkin osa ei säilytä tällaista itsenäistä asemaa tunnusmerkkinä, jos tämä osa muodostaa merkin muun osan tai muiden osien kanssa yhdessä tarkasteltuina kokonaisuuden, jolla on erilainen merkitys mainittuihin osiin nähden niitä erikseen tarkasteltaessa (tuomio Bimbo v. SMHV,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
,
kohta).
On vielä muistutettava – kuten julkisasiamies on tehnyt ratkaisuehdotuksensa 40 kohdassa –, että periaatteessa sellainenkin osa, jonka erottamiskyky on vain heikko, voi hallita moniosaisen tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa tai sillä voi olla tässä tavaramerkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä tuomiosta Medion (
C‑120/04
,
EU:C:2005:594
) ilmenevässä oikeuskäytännössä tarkoitetussa merkityksessä silloin, kun se voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi.
Käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on määriteltävä muun muassa analysoimalla myöhemmän tavaramerkin osatekijöitä ja niiden suhteellista painoa kohdeyleisön havainnoinnissa kyseisen tavaramerkin kohdeyleisön mielessä luoma kokonaisvaikutelma ja arvioitava tämän jälkeen sekaannusvaara tämän kokonaisvaikutelman ja kaikkien yksittäistapauksessa merkityksellisten tekijöiden valossa (tuomio Bimbo v. SMHV,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
,
kohta).
On kuitenkin todettava, että pelkästään se, että myöhempi tavaramerkki muodostuu merkistä, jossa toistetaan aikaisemman tavaramerkin ainoan sanaosan muodostava kirjainyhdistelmä, ja sanayhdistelmästä, jonka alkukirjaimet vastaavat kyseistä kirjainyhdistelmää, ei voi yksin sulkea pois sitä, että myöhemmän tavaramerkin ja tämän aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.
Näin ollen pääasian olosuhteissa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava muiden tekijöiden ohella, ovatko ne yhteydet, jotka kohdeyleisö voi luoda kirjainyhdistelmän ja sanayhdistelmän välillä, kuten muun muassa mahdollisuus siitä, että kirjainyhdistelmä mielletään sanayhdistelmän lyhenteeksi, sellaisia, että kohdeyleisö voi havaita tämän kirjainyhdistelmän ja painaa sen mieleensä itsenäisenä myöhemmässä tavaramerkissä. Samoin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarvittaessa arvioitava, muodostavatko myöhemmän tavaramerkin osat yhdessä tarkasteltuina erillisen loogisen kokonaisuuden, jolla on erilainen merkitys mainittuihin osiin nähden niitä erikseen tarkasteltaessa.
Esitettyyn kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kohdeyleisön keskuudessa voi olla samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu tätä keskinkertaisesti erottamiskykyistä tavaramerkkiä hallitsevasta erottamiskykyisestä kirjainyhdistelmästä, ja sellaisen myöhemmän tavaramerkin välillä, jossa on toistettu tämä kirjainyhdistelmä ja tähän on lisätty kuvaileva sanayhdistelmä, joka muodostuu sanoista, joiden alkukirjaimet vastaavat mainitun kirjainyhdistelmän kirjaimia, minkä seurauksena kohdeyleisö mieltää mainitun kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kohdeyleisön keskuudessa voi olla samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu tätä keskinkertaisesti erottamiskykyistä tavaramerkkiä hallitsevasta erottamiskykyisestä kirjainyhdistelmästä, ja sellaisen myöhemmän tavaramerkin välillä, jossa on toistettu tämä kirjainyhdistelmä ja tähän on lisätty kuvaileva sanayhdistelmä, joka muodostuu sanoista, joiden alkukirjaimet vastaavat mainitun kirjainyhdistelmän kirjaimia, minkä seurauksena kohdeyleisö mieltää mainitun kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.