CELEX: 62013TJ0599
Znamka Skupnosti
Postopek z ugovorom
Prijava figurativne znamke Skupnosti GELENKGOLD
Prejšnja figurativna znamka Skupnosti, ki prikazuje tigra
Relativni razlog za zavrnitev
Verjetnost zmede
Sprememba razlikovalnega učinka prejšnje znamke
Fonetična podobnost znakov
Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009

Dejansko stanje
Tožeča stranka, družba Cosmowell GmbH, je 11. maja 2011 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:
Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo zlasti v razred 5 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Farmacevtski in veterinarski proizvodi; dietetične snovi, prirejene za medicinsko uporabo; hranljivi dodatki; dodatki k hrani za medicinske namene; dopolnilna prehrana za nemedicinske namene; mineralni dodatki h hrani“.
Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 118/2011 z dne 27. junija 2011.
Intervenientka, Haw Par Corp. Ltd, je 14. septembra 2011 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke zlasti za proizvode iz točke 3 zgoraj.
Ugovor je med drugim temeljil na prejšnji figurativni znamki Skupnosti, ki je bila 25. novembra 1998 registrirana pod št. 228288 in obnovljena do 16. aprila 2016, in je prikazana spodaj:
Prejšnja znamka med drugim označuje proizvode iz razreda 5 v smislu Nicejskega aranžmaja in ustreza naslednjemu opisu: „Farmacevtski proizvodi; medicinski izdelki in medicinski izdelki za uporabo v humani medicini; mavec, obliži in obvezilni material; medicinski mavec, obliži in obvezilni material; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi, sredstva proti insektom“.
Razlog, na katerega se je sklicevala v utemeljitev ugovora, je bil tisti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
Oddelek za ugovore je 30. avgusta 2012 ugovoru v celoti ugodil.
Tožeča stranka je 29. oktobra 2012 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
Z odločbo z dne 5. septembra 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti odbor za pritožbe pri UUNT pritožbo zavrnil in potrdil obstoj verjetnosti zmede. Odbor za pritožbe je pri tem med drugim menil, da:
—
je upoštevna javnost dokazala večjo stopnjo pozornosti, zadevno območje pa je bila celotna Evropska unija, čeprav bi se bilo najprej koristno opreti na nemško govorečo javnost;
—
so bili navedeni proizvodi deloma enaki in deloma podobni;
—
je na podlagi primerjave znakov, pri kateri je bilo treba upoštevati prejšnjo znamko, kot je bila registrirana in ne kot naj bi se domnevno uporabljala, ugotovil, da je bila tej povprečno vizualno podobna in zelo pomensko podobna, medtem ko ju fonetično ni bilo mogoče primerjati;
—
je prejšnja znamka imela povprečen svojevrsten razlikovalni učinek;
—
je obstajala verjetnost zmede v javnosti ne glede na to, ali je ta znamka z uporabo v Nemčiji pridobila večji razlikovalni učinek.
Predlogi strank
Tožeča stranka Splošnemu sodišču v tožbi predlaga, naj:
—
izpodbijano odločbo razveljavi;
—
ugovor zavrne;
—
intervenientki naloži plačilo stroškov tožeče stranke, vključno s stroški postopka pred odborom za pritožbe.
Tožeča stranka je na obravnavi, prvič, v odgovor na vprašanje Splošnega sodišča svoj drugi predlog spremenila, da bi ga omejila na zavrnitev ugovora v delu, v katerem je temeljil na prejšnji znamki, kot je povzeta v točki 6 zgoraj, ne pa na drugih znamkah, ki jih je intervenientka navedla v podporo svojega ugovora in ki v izpodbijani odločbi niso bile obravnavane.
Drugič, tožeča stranka je na obravnavi svoje predloge dopolnila z zahtevo, naj se tudi UUNT naloži plačilo stroškov.
UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
—
tožbo zavrne;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
UUNT se je na obravnavi, prvič, skliceval na nedopustnost drugega predloga tožeče stranke, kot je naveden v tožbi, in drugič, Splošnemu sodišču prepustil odločitev o dopustnosti
ratione temporis
novega predloga tožeče stranke v zvezi s stroški.
Pravo
Tožeča stranka navaja samo en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
V bistvu navaja, da pri primerjavi med nasprotujočima si znakoma odbor za pritožbe ni upošteval prijavljene znamke v celoti. Odbor za pritožbe naj bi napačno ugotovil, da nasprotujočih si znakov ni bilo mogoče fonetično primerjati, ker je bila prejšnja znamka popolnoma figurativna, in naj ne bi upošteval oblike, v kateri se je prejšnja znamka dejansko uporabljala.
UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke.
V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem prejšnja znamka uživa varstvo. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Na podlagi te sodne prakse je treba verjetnost zmede presojati celovito, po tem, kako upoštevna javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavani zadevi, predvsem medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in med podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Recueil,
EU:T:2003:199
, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).
Upoštevna javnost
V skladu s sodno prakso je treba v okviru celovite presoje verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, ZOdl.,
EU:T:2007:46
, točka 42 in navedena sodna praksa).
V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 18 izpodbijane odločbe po eni strani poudaril, ker je bila prejšnja znamka znamka Skupnosti, je bilo upoštevno ozemlje Unija, čeprav je „najprej“ temeljila na zaznavi nemško govoreče javnosti. Po drugi strani pa je v navedeni točki 18 ter točkah 30 in 31 iste odločbe v bistvu štel, da je upoštevna javnost, ki jo sestavljajo tako splošna javnost kot strokovnjaki na področju farmacije, medicine in veterine, dokazala povečano pozornost, ker so imeli zadevni proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, bolj ali manj znaten vpliv na zdravje ljudi in domačih živali.
Ugotovitve odbora za pritožbe v zvezi z upoštevnim ozemljem in stopnjo pozornosti javnosti je treba potrditi, ker je bilo pojasnjeno, da sta v skladu z ustaljeno sodno prakso (glej v tem smislu sodbi z dne 15. decembra 2010, Novartis/UUNT – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, ZOdl.,
EU:T:2010:520
, točka 26 in navedena sodna praksa, in z dne 11. junija 2014, Golam/UUNT – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13,
EU:T:2014:440
, točke od 30 do 32).
Primerjava proizvodov
V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki opredeljujejo odnos med njimi. Natančneje, ti dejavniki vključujejo naravo, namen in uporabo teh proizvodov ali storitev ter tudi to, ali gre za konkurenčne ali dopolnjujoče se proizvode ali storitve. Upoštevati je mogoče tudi druge dejavnike, kot so na primer distribucijski kanali zadevnih proizvodov (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, ZOdl.,
EU:T:2007:219
, točka 37 in navedena sodna praksa).
V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe potrdil ugotovitve oddelka za ugovore, ki pred njim niso bile izpodbijane in v skladu s katerimi so bili „farmacevtski in veterinarski proizvodi“ iz prijavljene znamke enaki „farmacevtskim proizvodom“, zaščitenim s prejšnjo znamko, medtem ko so si bili drugi zadevni proizvodi podobni.
To presojo, ki je v skladu z ustaljeno sodno prakso (glej v tem smislu sodbi z dne 29. februarja 2012, Certmedica International in Lehning entreprise/UUNT – Lehning entreprise in Certmedica International (L112), T‑77/10 in T‑78/10,
EU:T:2012:95
, točki 93 in 94, in z dne 11. junija 2014, Golam/UUNT – Pentafarma (METABOL), T‑486/12,
EU:T:2014:508
, točka 40) in ki ji stranke sicer ne ugovarjajo, je treba potrditi.
Primerjava znakov
Celovita presoja verjetnosti zmede mora, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost nasprotujočih si znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti znaki ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. Povprečni potrošnik v zvezi s tem navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C‑334/05 P, ZOdl.,
EU:C:2007:333
, točka 35 in navedena sodna praksa).
Presoja podobnosti med znamkama se ne more omejiti samo na upoštevanje sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej zgoraj v točki 28 navedeno sodbo UUNT/Shaker,
EU:C:2007:333
, točka 41 in navedena sodna praksa). Presojo podobnosti zgolj na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti, le če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti (zgoraj v točki 28 navedena sodba UUNT/Shaker,
EU:C:2007:333
, točka 42). To bi se lahko zgodilo, zlasti če bi ta del na podobi znamke, ki se je upoštevna javnost spomni, prevladoval, tako da se pri celotnem vtisu, ki ga znamka daje, drugi deli lahko zanemarijo (sodba z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C‑193/06 P,
EU:C:2007:539
, točki 42 in 43).
V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe, na eni strani, opozoril, da je treba primerjavo znakov omejiti na upoštevanje znakov, ki so v registru UUNT, in na drugi strani, da je treba šteti, da sta ta znaka povprečno vizualno podobna in zelo pomensko podobna, fonetično pa ju ni mogoče primerjati.
Tožeča stranka je, prvič, zatrjevala, da bi bilo treba upoštevati obliko, v kateri je intervenientka uporabljala prejšnjo znamko, in drugič, ugovarjala presoji treh podobnosti, ki jo je podal odbor za pritožbe.
UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke.
Trditve tožeče stranke v zvezi z obliko, v kateri naj bi se prejšnja znamka uporabljala.
Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe pri presoji podobnosti nasprotujočih si znakov ni upošteval dejstva, da intervenientka prejšnje znamke ni uporabljala v taki obliki, kot je bila registrirana, in sicer kot popolnoma figurativno znamko, ki jo predstavlja podoba tigra. Intervenientka naj bi namreč tej podobi dodala besedni element „tiger balm“ in pismenke iz Daljnega vzhoda, zaradi česar naj bi bila podobnost zmanjšana, med drugim ker prijavljena znamka ne napotuje na kulturo Daljnega vzhoda.
UUNT in intervenientka ugovarjata, da je odbor za pritožbe nasprotujoča si znaka upravičeno primerjal na podlagi oblike, ki je v registru UUNT.
Teh trditev tožeče stranke ni mogoče sprejeti. Iz sodne prakse je namreč razvidno, da se presoja verjetnost zmede opravi na podlagi primerjave med prijavljeno znamko, kot je opisana v registru UUNT, in prejšnjo znamko, kot je registrirana (glej v tem smislu sodbi z dne 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/UUNT, C‑234/06 P, ZOdl.,
EU:C:2007:514
, točka 62, in z dne 7. februarja 2012, Dosenbach-Ochsner/UUNT – Sisma (Podoba slonov v pravokotniku), T‑424/10, ZOdl.,
EU:T:2012:58
, točka 38).
Ta ugotovitev je v skladu z načelom, v skladu s katerim, če stranka, ki je vložila zahtevo za registracijo Skupnosti, ki je predmet postopka z ugovorom na podlagi prejšnje znamke, meni, da se je zadnjenavedena znamka uporabljala le v obliki, ki spreminja njen razlikovalni učinek, lahko v skladu s členom 42(2) Uredbe št. 207/2009 zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi te prejšnje znamke. Pri preučitvi take zahteve lahko UUNT odloči o vprašanju, na katerega se nanaša člen 15(1)(a) navedene uredbe, in sicer ali se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala le v obliki, ki se od oblike, v kateri je bila registrirana, razlikuje in ki spreminja njen razlikovalni učinek. Če je tako, se ugovor zavrne in to ne da bi UUNT odločil o morebitnem obstoju verjetnosti zmede.
V obravnavani zadevi tožeča stranka od oddelka za ugovore ni izrecno zahtevala, da naj intervenientka predloži dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke. V zvezi s tem je treba navesti, da – v nasprotju s tem, kar je tožeča stranka trdila na obravnavi – njena stališča v zvezi z ugovori, ki jih je UUNT predložila 20. februarja 2012, niso vsebovala take zahteve, ampak je bilo v njih zatrjevano le, da je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati obliko, v kateri se je prejšnja znamka uporabljala.
V skladu z ustaljeno sodno prakso pa mora biti zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke izrecno izražena in pravočasno vložena pri oddelku za ugovore, o vprašanju resne in dejanske uporabe znamke je namreč treba, potem ko ga prijavitelj znamke sproži, odločiti, preden se odloči o ugovoru (glej v tem smislu sodbo z dne 22. marca 2007, Saint-Gobain Pam/UUNT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, ZOdl.,
EU:T:2007:96
, točki 34 in 37 in navedena sodna praksa).
Tega vprašanja zato ni mogoče prvič postaviti pred odborom za pritožbe (glej v tem smislu zgoraj v točki 38 navedeno sodbo PAM PLUVIAL,
EU:T:2007:96
, točka 39) niti pred Splošnim sodiščem (glej v tem smislu sodbo z dne 7. novembra 2007, NV Marly/UUNT – Erdal (Top iX), T‑57/06,
EU:T:2007:333
, točka 18).
Poleg tega je treba zavrniti trditev, ki jo tožeča stranka želi podati na podlagi sodbe z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi (C‑252/12, ZOdl.,
EU:C:2013:497
). V tej sodbi je Sodišče namreč ugotovilo, da kadar je znamka Skupnosti registrirana kot črno-bela in ne kot barvna, vendar jo njen imetnik pretežno uporablja v barvi ali kombinaciji posameznih barv, tako da to znamko velik del javnosti povezuje s to barvo ali kombinacijo barv, so barva ali barve, ki jih tretja oseba uporablja za podobo znaka, v zvezi s katerim se očita, da posega v navedeno znamko, upoštevne pri celoviti presoji verjetnosti zmede ali celoviti presoji neupravičenega izkoriščanja v smislu te določbe (zgoraj navedena sodba Specsavers International Healthcare in drugi,
EU:C:2013:497
, točki 37 in 41). Vendar se okoliščine v obravnavani zadevi razlikujejo od okoliščin, o katerih je Sodišče odločilo v navedeni sodbi, ker tožeča stranka zatrjuje, da prejšnja znamka intervenientke ne bi smela biti zaščitena taka, kot je bila registrirana, ampak samo taka, kot naj bi se uporabljala. Nasprotno, vprašanje, ki ga je Sodišče obravnavalo, se je med drugim nanašalo na to, ali se je verjetnost zmede med dvema znamkama povečala zaradi dejstva, da poznejša znamka ni prevzela le obliko prejšnje znamke, kot je bila registrirana, ampak tudi barve, v katerih se je zadnjenavedena znamka dejansko uporabljala.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba te trditve tožeče stranke zavrniti in preučiti utemeljenost presoje podobnosti znakov, ki jo je odbor za pritožbe opravil na podlagi prejšnje znamke, kot je bila registrirana, to je popolnoma figurativni obliki podobe tigra.
Vizualna primerjava
Odbor je v točki 25 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka povprečno podobna, ker podobnosti, ki so razvidne iz njunih figurativnih elementov, ni izničilo dejstvo, da je imela samo prijavljena znamka besedni element.
Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da se podobi tigra, ki sta na obeh nasprotujočih si znakih, med drugim razlikujeta glede smeri skoka živali, vidnosti krempljev, vzorca kožuha in barve konice repa. Te razlike naj bi bile toliko bolj pomembne, ker naj bi šlo pri obeh zadevnih znakih za realistični podobi tigra. Drugič, poudarja, da samo prijavljena znamka vsebuje besedni element, in sicer besedo „gelenkgold“, ki naj bi imela povprečen razlikovalni učinek in naj ne bi bila zanemarljiva.
UUNT in intervenientka trdita, da besedni element sestavljene znamke ni nujno njen prevladujoč element, saj lahko figurativni element ohrani avtonomen razlikovalni položaj, in da bosta figurativna elementa nasprotujočih si znakov kljub njuni majhni razliki ostala v spominu upoštevne javnosti kot podoba tigra v skoku z odprtim gobcem in vzdignjenim repom.
Prvič, navesti je treba, da je iz točk od 22 do 25 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe opravil vizualno primerjavo nasprotujočih si znakov ob upoštevanju, na eni strani, vseh elementov prijavljene znamke in na drugi strani, figurativnega elementa prejšnje znamke. Ta postopek je treba potrditi, ker ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točki 29 zgoraj, v prijavljeni znamki nikakor ni mogoče zanemariti besednega elementa „gelenkgold“, ravno tako kot ne podobe tigra.
Poleg tega je v prijavljeni znamki podoba tigra v taki velikosti in položaju, da ga bo upoštevna javnost nujno zaznala.
Drugič, potrditi je treba ugotovitev odbora za pritožbe, navedeno v točki 24 izpodbijane odločbe, v skladu s katero razlike med zadevnima podobama tigra ne bodo posebej vplivale na vizualno podobnost znakov. Povprečni potrošnik ima namreč le redko možnost neposredne primerjave različnih znakov in mora zaupati njihovim nepopolnim podobam, ki jih je ohranil v spominu (glej sodbo z dne 26 aprila 2007, Alcon/UUNT, C‑412/05 P, ZOdl.,
EU:C:2007:252
, točka 60 in navedena sodna praksa).
Tretjič, spomniti je treba, da v skladu z ustaljeno sodno prakso velja, da če je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, bi morali prve obravnavati kot bolj razlikovalne od drugih, saj se bo povprečni potrošnik lažje skliceval na zadevne proizvode z navajanjem njihovega imena kot z opisovanjem figurativnega elementa znamke (glej sodbo z dne 7. februarja 2013, AMC-Representações Têxteis/UUNT – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12,
EU:T:2013:68
, točka 29 in navedena sodna praksa). Tako je v obravnavani zadevi, in sicer v delu, v katerem ima beseda „gelenkgold“ pomemben položaj v prijavljeni znamki in je zapisana poševno proti desni navzgor s krepkim tiskom in ima krepko črno obrobo, ki obdaja bele črke.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotovitev odbora za pritožbe, v skladu s katero sta nasprotujoča si znaka povprečno vizualno podobna, zavrniti, saj je ta stopnja podobnosti dejansko le majhna.
Fonetična primerjava
Odbor za pritožbe je v točki 26 izpodbijane odločbe ugotovil, da nasprotujočih si znakov ni bilo mogoče fonetično primerjati, ker prejšnja znamka ni imela besednih elementov.
Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je tako prezrl besedni element prijavljene znamke, na podlagi katerega naj bi bilo mogoče izključiti fonetično podobnost.
UUNT in intervenientka zatrjujeta, da je odbor za pritožbe utemeljeno ugotovil, da v obravnavani zadevi fonetične primerjava ni bila mogoča.
V zvezi s tem je, prvič, iz sodne prakse razvidno, da če je popolnoma figurativna znamka upodobljena v obliki, ki jo upoštevna javnost enostavno prepozna in povezuje z natančno in konkretno besedo, se bo navedena znamka označevala s to besedo, če pa figurativna znamka vsebuje tudi besedni element, se bo navedena javnost na zadnjenavedeno znamko sklicevala načeloma na podlagi uporabe tega elementa.
Prvič, Splošno sodišče je v sodbi z dne 7. septembra 2006, L & D/UUNT – Sämann (Aire Limpio) (T‑168/04, ZOdl.,
EU:T:2006:245
, točka 96), odločilo, da obstaja fonetična razlika med nasprotujočima si znakoma, če je mogoče prejšnjo znamko, ki je popolnoma figurativna in jo predstavlja podoba jelke, ustno prenesti zaradi opisa znaka, medtem ko se prijavljena znamka, ki je sestavljena iz figurativnega elementa v obliki jelke, ki je bila podobna prejšnji znamki, in besednega elementa „aire limpio“, lahko ustno izrazi z navedbo navedenega besednega elementa. Enako je ugotovilo v sodbi z dne 2. julija 2009, Fitoussi/UUNT – Loriot (IBIZA REPUBLIC) (T‑311/08,
EU:T:2009:244
, točka 43), v zvezi s prejšnjo popolnoma figurativno znamko, ki prikazuje zvezdo, in prijavljeno znamko, ki poleg zvezde vsebuje besedni element „ibiza republic“.
Drugič, Splošno sodišče je v sodbi z dne 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirom in drugi) (T‑81/03, T‑82/03 in T‑103/03, ZOdl.,
EU:T:2006:397
, točki 93 in 94), priznalo obstoj fonetične podobnosti, na eni strani, med prijavljenima znamkama, sestavljenima iz jelenje glave in besednega elementa „venado“, in na drugi strani, prejšnje popolnoma figurativne znamke, ki prikazuje jelenjo glavo. Opozorjeno je bilo, da bi lahko španska javnost namreč besedo „venado“ (jelen, velika divjad) uporabljala za označevanje prejšnje znamke, ki ni vsebovala besednega elementa. Podobno utemeljitev je bila podana v sodbi z dne 17. aprila 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./UUNT – Pelikan (Podoba pelikana) (T‑389/03,
EU:T:2008:114
, točki 93 in 94), v zvezi z prejšnjimi figurativnimi znamkami, ki so vsebovale podobo pelikana in besedni element „pelikan“, in prijavljeno znamko, sestavljeno izključno iz podobe pelikana. Pri tem je bilo upoštevano, da je bila v jezikih, ki jih je uporabljala upoštevna javnost, slika pelikana ustno izražena z besedo, ki je bila zelo podobna navedenemu besednemu elementu.
Drugič, navesti je treba, da sodna praksa, na katero se sklicuje UUNT, ne izpodbija načela, navedenega v točki 53 zgoraj.
Prvič, UUNT namreč navaja sodbo z dne 25. marca 2010, Nestlé/UUNT – Master Beverage Industries (Golden Eagle in Golden Eagle Deluxe) (od T‑5/08 do T‑7/08, ZOdl.,
EU:T:2010:123
), izrečeno v zadevah, v katerih gre za primerjavo, na eni strani, sestavljenih znamk z besednima elementoma „golden eagle“ ali „golden eagle deluxe“ ter figurativnima elementoma, ki prikazujeta kavno zrno in lonček za kavo, in na drugi strani prejšnjo popolnoma figurativno znamko, ki je vsebovala le ta enaka figurativna elementa. Odbor za pritožbe je izključil obstoj verjetnosti zmede, ker znaka nista bila podobna (zgoraj navedena sodba Golden Eagle in Golden Eagle Deluxe,
EU:T:2010:123
, točka 19). Tožeča stranka, imetnik prejšnje znamke, je odboru za pritožbe očitala, da ni opravil fonetične primerjave znakov, ki naj bi jo bilo mogoče opraviti, čeprav navedena znamka ni imela besednih elementov. Splošno sodišče je to trditev, ki se je v bistvu nanašala na ugotovitev fonetične podobnosti na podlagi enakosti figurativnih elementov znakov, zavrnilo, pri tem pa ni štelo, da je bila ta primerjava nemogoča, ampak da ni bila upoštevna. V zvezi s tem je poudarilo, da upoštevna javnost, ko govori o prijavljenih znamkah, ne opisuje njihovega figurativnega elementa, ampak uporabi njihov besedni element (zgoraj navedena sodba Golden Eagle in Golden Eagle Deluxe,
EU:T:2010:123
, točki 66 in 67).
Zato v zadevah, v katerih je bila izrečena zgoraj v točki 57 navedena sodba Golden Eagle in Golden Eagle Deluxe, (
EU:T:2010:123
), fonetična primerjava, na katero se je sklicevala tožeča stranka, ni bila upoštevna, ker na podlagi te primerjave ob upoštevanju okoliščin v obravnavani zadevi, naj ne bi bilo mogoče ovreči ugotovitve odbora za pritožbe, v skladu s katero sta se nasprotujoča si znaka razlikovala. Zato nikakor ni mogoče šteti, da sta bila z navedeno sodbo načelo in sodna praksa, navedena v točkah od 53 do 55 zgoraj, spremenjena, saj je ta sodba, nasprotno, predstavljala uporabo navedenega načela.
Drugič, UUNT se želi sklicevati na zgoraj v točki 35 navedeno sodbo Podoba slonov v pravokotniku (
EU:T:2012:58
), izrečeno v zadevi, predmet katere je bila popolnoma figurativna znamka, ki prikazuje več slonov v pravokotniku, ki je predmet postopka za ugotovitev ničnosti na podlagi prejšnjih popolnoma figurativnih znamk, ki prikazujejo slona, in na podlagi prejšnje popolnoma besedne znamke ELEFANTEN. Tožeča stranka, imetnik prejšnjih znamk, se je, med drugim, sklicevala na to, da je odbor za pritožbe napačno navedel, da med nasprotujočima si znakoma obstoja fonetična razlika. Splošno sodišče je ob sklicevanju na zgoraj v točki 57 navedeno sodbo Golden Eagle in Golden Eagle Deluxe, (
EU:T:2010:123
) štelo, da ta podobnosti ni bila upoštevna v delu, v katerem je bila v bistvu posledica neobstoja besednih elementov pri izpodbijani znamki to, da jo je bilo mogoče izgovoriti le z opisom njene vizualne ali pomenske vsebine. Fonetična primerjava nasprotujočih si znakov tako ni imela samostojne vrednosti v primerjavi z vizualno in pomensko primerjavo (glej v tem smislu zgoraj v točki 57 navedeno sodbo Podoba slonov v pravokotniku,
EU:T:2012:58
, točki 45 in 46).
Poudariti je treba, da se je zgoraj v točki 35 navedena sodba Podoba slonov v pravokotniku (
EU:T:2012:58
) nanašala na poseben primer, v katerem je bilo treba popolnoma figurativni znak primerjati z drugimi popolnoma figurativnimi znaki in popolnoma besednim znakom, ki se je ujemal z navedenimi figurativnimi znaki. Splošno sodišče je zgolj v teh okoliščinah štelo, da fonetična primerjava ni bila upoštevna in ni dodalo ničesar v zvezi z drugima dvema primerjavama.
Zato zgoraj v točki 35 navedene sodbe Podoba slonov v pravokotniku (
EU:T:2012:58
) ni mogoče razlagati tako, da izpodbija načelo, navedeno v točki 53 zgoraj.
Tretjič, poudariti je treba, da je Splošno sodišče v sodbi z dne 17. maja 2013, Sanofi Pasteur MSD/UUNT – Mundipharma (Podoba dveh prepletenih srpov) (T‑502/11,
EU:T:2013:263
, točka 49), potrdilo ugotovitev odbora za pritožbe, v skladu s katero ni bilo mogoče opraviti fonetične primerjave nasprotujočih si znakov, vendar je pojasnilo, da je šlo za znake, ki niso bili zgolj popolnoma figurativni, ampak tudi abstraktni. Načelo, navedeno v točki 53 zgoraj, se torej nanaša na popolnoma figurativne znake, ki, kot podoba tigra v obravnavani zadevi, niso abstraktni, ampak jih je mogoče takoj povezati z natančno in konkretno besedo.
Poleg tega je treba navesti, da navedeno načelo prav tako ne nasprotuje sodni praksi, ki izhaja iz sodbe z dne 8. oktobra 2014, Fuchs/UUNT – Les Complices (Zvezda v krogu) (T‑342/12, ZOdl.,
EU:T:2014:858
, točke od 46 do 48). Čeprav je namreč Splošno sodišče ob tej priložnosti potrdilo, da dveh popolnoma figurativnih znamk, ki sta obe prikazovali zvezdo, ni bilo mogoče fonetično primerjati, pa je spomnilo na sodno prakso, v skladu s katero načeloma fonetična primerjava v zvezi s figurativnimi znamkami ni upoštevna, ni pa nemogoča. Vsekakor se je zgoraj navedena sodba Zvezda v krogu (
EU:T:2014:858
) nanašala na primer, ko sta nasprotujoča si znaka popolnoma figurativna, medtem ko pa se primer iz točke 53 zgoraj, ki je v tej zadevi upošteven, nanaša na fonetično primerjavo popolnoma figurativne znamke in figurativne znamke, ki vsebuje tudi besedni element.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno ocenil, da v obravnavani zadevi nasprotujočih si znakov ni bilo mogoče fonetično primerjati.
Glede na dejstvo, da se bo upoštevna javnost ob izgovarjavi besednega elementa „gelenkgold“ sklicevala na prijavljeno znamko, medtem ko bo lahko v zvezi s prejšnjo znamko izgovarjala le besedo „tiger“, je treba ugotoviti, da se nasprotujoča si znaka v nasprotju s tem, kar je ocenil odbor za pritožbe, s fonetičnega vidika razlikujeta.
Pomenska primerjava
Odbor za pritožbe je v točki 27 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka zelo pomensko podobna, ker sta oba povezana z idejo tigra v skoku, ki naj bi izražala pojem moči in gibčnosti. Dodaja da bo nemško govoreča javnost besedni element „gelenkgold“ prijavljene znamke razumela kot opozarjanje na zdrave sklepe, kar izpostavlja pojem gibčnosti, ki ga predstavlja podoba tigrov.
Tožeča stranka v bistvu zatrjuje, da zaradi prisotnosti podobe tigra v obeh nasprotujočih si znakih ne gre za pomensko podobnost, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti obstoj verjetnosti zmede. Poleg tega odboru za pritožbe očita, da ni upošteval besednega elementa prijavljene znamke, pomen katerega javnost, ki ne govori nemško, ne bo razumela, razen morebiti besede „gold“.
UUNT zagovarja utemeljenost presoje odbora za pritožbe in pojasnjuje, da javnost, ki ne govori nemško, besede „gelenkgold“ ne bo razumela.
Intervenientka dodaja, da ima besedni element „gelenkgold“ šibek razlikovalni učinek za proizvode, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, kar pa ne velja za primer podobe tigra.
Na prvem mestu, glede upoštevne javnosti, ki razume nemško in ki zato v besedi „gelenkgold“ prepozna skupek besed „gelenk“ (sklep) in „gold“ (zlato), prisotnost tega besednega elementa, ki ne napotuje neposredno na iste ideje kot so te, povezane s podobo tigra, samo v prijavljeni znamki onemogoča, da bi šteli, da sta nasprotujoča si znaka zelo pojmovno podobna, kot je ugotovil odbor za pritožbe. Ta znaka sta namreč, kar zadeva nemško javnost, le povprečno pomensko podobna.
Na drugem mestu, glede dela upoštevne javnosti, ki ne govori nemško, je treba, prvič, poudariti, da iz izpodbijane odločbe ni jasno razvidno, ali jo je odbor za pritožbe pri presoji pomenske podobnosti upošteval. Njegovi ugotovitvi, da sta nasprotujoča si znaka zelo pomensko podobna, namreč takoj sledi ugotovitev, da naj bi za nemško govorečo javnost beseda „gelenkgold“ izpostavljala pojem gibčnosti, ki ga predstavlja podoba tigrov. Drugič, če se predpostavlja, da je odbor za pritožbe štel, da je njegova ugotovitev o pomenski podobnosti veljala za vso upoštevno javnost, tega ni mogoče potrditi za javnost, ki ne govori nemško. Ta javnost bo namreč v besedi „gelenkgold“ prepoznala besedo „gold“, ki je v prejšnji znamki ni. Zato sta nasprotujoča si znaka tudi v očeh javnosti, ki ne govori nemško, zgolj povprečno pomensko podobna.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da nasprotujoča si znaka malo vizualno podobna in povprečno pomensko podobna, razlikujeta pa se s fonetičnega vidika.
Verjetnost zmede
Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhno podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja podobnost med znamkami in obratno (sodba z dne 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Recueil,
EU:C:1998:442
, točka 17, in zgoraj v točki 55 navedena sodba VENADO z okvirom in drugi,
EU:T:2006:397
, točka 74).
Poleg tega je verjetnost zmede načeloma toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek je imela prejšnja znamka (sodba z dne 11. novembra 1997, SABEL, C‑251/95, Recueil,
EU:C:1997:528
, točka 24).
Odbor za pritožbe je v točkah od 29 do 32 izpodbijane odločbe ugotovil, da je ob upoštevanju ugotovitev v zvezi z enakostjo ali podobnostjo proizvodov in podobnostjo znakov ter svojstvenega normalnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke med nasprotujočima si znamkama verjetnost zmede obstajala kljub večji stopnji pozornosti upoštevne javnosti in ne glede na vprašanje, ali se je razlikovalni učinek prejšnje znamke s tem, da ga je intervenientka uporabljala v Nemčiji, povečal.
Tej ugotovitvi odbora za pritožbe je treba pritrditi. Ta je namreč do nje prišel, ker je s tem, da je napačno prezrl fonetične razlike med njima in se odločil, da ne bo preučil dokazov, ki jih je predložila intervenientka, da bi dokazala, da je imela prejšnja znamka zaradi uporabe povečan razlikovalni učinek, precenil stopnjo vizualne in pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov. Te napake ob upoštevanju večje stopnje pozornosti upoštevne javnosti, ki jo je odbor za pritožbe utemeljeno priznal, toliko bolj vplivajo na ugotovitev v zvezi z verjetnostjo zmede (glej točko 23 zgoraj).
V teh okoliščinah je treba edinemu tožbenemu razlogu tožeče stranke ugoditi.
Ugotovitve v zvezi z odločitvijo o tožbi
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba prvemu tožbenemu razlogu tožeče stranke ugoditi in izpodbijano odločbo razveljaviti.
V zvezi z njenim drugim tožbenim razlogom, ki se, po pojasnilu, podanem na obravnavi, nanaša na to, da naj Splošno sodišče ugovor v delu, v katerem temelji na prejšnji znamki, povzeti v točki 6 zgoraj, zavrne, je treba ugotoviti, da gre za predlog za spremembo (glej po analogiji sodbo z dne 8. oktobra 2014, Laboratoires Polive/UUNT – Arbora & Ausonia (DODIE), T‑77/13,
EU:T:2014:862
, točka 61).
V zvezi s tem je treba spomniti, da pooblastilo za spremembo, ki ga ima Splošno sodišče na podlagi člena 65(3) Uredbe št. 207/2009, temu ne daje možnosti, da opravi presojo glede predmeta, do katerega se navedeni odbor še ni opredelil. Izvajanje pooblastila za spremembo mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po izvedbi nadzora nad presojo navedenega odbora na podlagi že ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C‑263/09 P, ZOdl.,
EU:C:2011:452
, točka 72).
V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da pogoji za izvajanje pooblastila Splošnega sodišča za spremembo niso izpolnjeni. Odbor za pritožbe namreč ni preučil vprašanja, ali je imela prejšnja znamka, ker jo je intervenientka uporabljala, povečan razlikovalni učinek, medtem ko ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točki 74 zgoraj, ni bilo izključeno, da bi bilo mogoče na podlagi tega elementa ugotoviti obstoj verjetnosti zmede.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da se zdi, da intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj pri zavrniti tožbe upošteva dokaze, ki jih je, da bi dokazala uporabo prejšnje znamke, predložila oddelku za ugovore in odboru za pritožbe.
V zvezi s tem predlogom zadostuje ugotoviti, da ker je iz točke 32 izpodbijane odločbe razvidno, da odbor za pritožbe o navedenih dokazih ni odločil, nobena navedba v zvezi s tem ne bi mogla vplivati na zakonitosti izpodbijane odločbe. Splošno sodišče tako ne more odločiti o tej trditvi intervenientke (glej po analogiji zgoraj v točki 79 navedeno sodbo DODIE,
EU:T:2014:862
, točka 58).
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke kljub pojasnilom, podanim na obravnavi, zavrniti.
Stroški
V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Če je neuspelih strank več, Splošno sodišče odloči o porazdelitvi stroškov.
Ker UUNT in intervenientka v bistvenem nista uspela, se jima v skladu s predlogi tožeče stranke, kot so bili dopolnjeni na obravnavi, naloži plačilo stroškov. V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso dejstvo, da je tožeča stranka, ki je uspela s postopkom, stroške priglasila šele na obravnavi, ne nasprotuje temu, da se njenemu predlogu ugodi (glej v tem smislu sodbo z dne 5. oktobra 2005, Bunker & BKR/UUNT – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, ZOdl.,
EU:T:2005:348
, točka 84, in zgoraj v točki 55 navedena sodba VENADO z okvirom in drugi,
EU:T:2006:397
, točka 116).
Ker je tožeča stranka poleg tega predlagala, naj se UUNT in intervenientki naloži enak del plačila stroškov, ki jih je imela tožeča stranka v postopku pred odborom za pritožbe, je treba spomniti, da se na podlagi člena 136(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo. UUNT in intervenientki je treba zato naložiti tudi plačilo navedenih stroškov.
V zvezi s porazdelitvijo stroškov je treba na podlagi pravične presoje okoliščin obravnavane zadeve odločiti, da UUNT in intervenientka poleg svojih stroškov nosita vsaka polovico stroškov tožeče stranke, povezanih tako s postopkom pred Splošnim sodiščem kot pred odborom za pritožbe.

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)
razsodilo:

1.
Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 5. septembra 2013 (zadeva R 2013/2012‑4) se razveljavi.

2.
V preostalem se tožba zavrne.

3.
UUNT nosi svoje stroške in polovico stroškov Cosmowell GmbH, povezanih tako s postopkom pred Splošnim sodiščem kot pred odborom za pritožbe.

4.
Haw Par Corp. Ltd nosi svoje stroške in polovico stroškov Cosmowell, povezanih tako s postopkom pred Splošnim sodiščem kot pred odborom za pritožbe.

Berardis
Czúcz
Popescu
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 7. maja 2015.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: nemščina.