CELEX: 62012TJ0171
Marca comunitaria
Solicitud de marca comunitaria tridimensional
Forma de un tensor de rosca
Motivo de denegación absoluto
Falta de carácter distintivo
Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009

Antecedentes del litigio
El 5 de octubre de 2010, la demandante, Peri GmbH, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
).
La forma tridimensional cuyo registro como marca se solicitaba es la reproducida a continuación:
Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 6 y 19 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
—
Clase 6: «Encofrados de hormigón y sus accesorios de metal».
—
Clase 19: «Encofrados de hormigón y sus accesorios que no sean de metal».
El 21 de abril de 2011, el examinador desestimó la solicitud de registro con respecto a todos los productos designados sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009.
El 7 de junio de 2011, la demandante interpuso recurso contra la resolución del examinador, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009.
Mediante resolución de 26 de enero de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 13 de febrero de 2012, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso debido a que, respecto a los productos en cuestión, el signo tridimensional cuyo registro se había solicitado como marca comunitaria carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre el objeto del litigio
Interrogada en la vista sobre sus eventuales observaciones acerca del informe para la vista, la demandante manifestó al Tribunal su deseo de que fuera modificado para tener en cuenta la limitación de su solicitud de registro. En respuesta a las preguntas que se le formularon al respecto, precisó que dicha limitación era posterior a la adopción de la resolución impugnada, ya que tuvo lugar el 23 de mayo de 2014, y que consistía en añadir, en relación con los productos que eran objeto de la marca solicitada, descritos en el anterior apartado 3, la siguiente precisión: «con excepción de los cierres de encofrados».
La OAMI objetó que el Tribunal no podía tomar en consideración tal solicitud, según se desprende, a su entender, de la jurisprudencia [de 20 de noviembre de 2007, Tegometall International/OAMI — Wuppermann (TEK),
T-458/05, Rec. p. II-4721
,
EU:T:2007:349
], pues ello supondría una modificación irregular del objeto del litigio, en virtud del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.
Según la OAMI, es cierto que el Tribunal ha reconocido ya que una declaración del solicitante de la marca, posterior a la resolución de la Sala de Recurso, por la que éste retiraba su solicitud para algunos de los productos o servicios inicialmente mencionados en ella podía interpretarse considerando que el objetivo de tal declaración era impugnar la legalidad de la resolución impugnada únicamente en lo relativo al resto de los productos o servicios designados y que, por consiguiente, no modificaba el objeto del litigio. Sin embargo, a su juicio, no es éste el caso en el presente asunto, ya que la limitación de la solicitud de marca no comporta ninguna retirada de productos, sino que consiste en una modificación de la descripción de los productos en cuestión.
A pesar de esta objeción, la demandante ha mantenido su análisis.
Procede recordar de inmediato que el Tribunal únicamente puede anular o modificar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI si, en el momento de adoptarse, estaba viciada por alguno de los motivos de nulidad o de modificación previstos en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009. En efecto, conforme al artículo 76 de dicho Reglamento, el Tribunal debe pronunciarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso (véase la sentencia TEK, citada en el apartado 10
supra
,
EU:T:2007:349
, apartado 19 y jurisprudencia que allí se cita).
En cambio, el Tribunal no puede anular ni modificar esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó [sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI,
C-416/04 P, Rec. p. I-4237
,
EU:C:2006:310
, apartado 55, y del Tribunal General de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart),
T-304/06, Rec. p. II-1927
,
EU:T:2008:268
, apartado 24].
Por otro lado, a tenor del artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, «la solicitud de marca comunitaria deberá contener […] la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro».
El artículo 43, apartado 1, del Reglamento n
o
207/2009 establece que «el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga».
En el presente asunto, consta que la demandante ha procedido a una limitación de los productos mencionados en su solicitud de registro de marca comunitaria con posterioridad a la adopción de la resolución impugnada.
De ello se deduce que, en principio, una limitación, en el sentido del artículo 43, apartado 1, del Reglamento n
o
207/2009, de la lista de los productos o servicios contenidos en una solicitud de marca comunitaria, limitación que tiene lugar con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso impugnada ante el Tribunal, no puede afectar a la legalidad de esa resolución, que es la única atacada ante este último (véase la sentencia Mozart, citada en el apartado 14
supra
,
EU:T:2008:268
, apartado 25 y jurisprudencia que allí se cita).
No obstante, debe señalarse asimismo que la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI puede impugnarse ante el Tribunal únicamente en relación con determinados productos o servicios que figuren en la lista a que se refiere la solicitud de registro de la marca comunitaria de que se trate. En tal caso, esa resolución pasa a ser definitiva respecto a los demás productos o servicios que figuren en la misma lista (sentencia Mozart, citada en el apartado 14
supra
,
EU:T:2008:268
, apartado 26).
Habida cuenta de esta posibilidad, el Tribunal ha interpretado la declaración realizada ante él por el solicitante de una marca y, por lo tanto, posterior a la resolución de la Sala de Recurso, según la cual retiraba su pretensión respecto a determinados productos mencionados en la solicitud inicial, como una declaración de que sólo se está en desacuerdo con la resolución impugnada en la medida en que se refiere al resto de los productos afectados, o como un desistimiento parcial, en el supuesto de que dicha declaración se efectúe en una fase avanzada del procedimiento ante el Tribunal (véase la sentencia Mozart, citada en el apartado 14
supra
,
EU:T:2008:268
, apartado 27 y jurisprudencia que allí se cita).
No obstante, si mediante su limitación de la lista de productos objeto de la solicitud de marca comunitaria el solicitante de la marca no pretende suprimir uno o varios productos de dicha lista, sino modificar una o varias características, no cabe excluir que esta modificación pueda influir en el examen de la marca comunitaria realizado por los órganos de la OAMI durante el procedimiento administrativo. En tales circunstancias, aceptar tal modificación en la fase de recurso ante el Tribunal equivaldría a una modificación del objeto del litigio en el curso del proceso, prohibida por el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, el Tribunal no puede tener en cuenta dicha limitación para examinar la fundamentación del recurso [sentencias TEK, citada en el apartado 10
supra
,
EU:T:2007:349
, apartado 25, y de 20 de febrero de 2013, Caventa/OAMI — Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11,
EU:T:2013:85
, apartado 23].
Así pues, es preciso determinar si la limitación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, que tuvo lugar el 23 de mayo de 2014 y de la que la demandante informó en la vista, puede interpretarse como una declaración suya en el sentido de que sólo impugna la resolución impugnada en la medida en que ésta se refiera a los productos que figuran en la lista modificada, o bien como un desistimiento parcial.
No es éste el caso en el presente asunto. En efecto, mediante tal limitación, la demandante no ha retirado productos de la lista de productos para los que había solicitado el registro de la marca en cuestión —los cuales siguen siendo, por una parte, en la clase 6, los encofrados de hormigón y sus accesorios de metal, y por otra, en la clase 19, los encofrados de hormigón y sus accesorios que no sean de metal—, sino que ha indicado que estos productos debían entenderse «con excepción de los cierres de encofrados». Por tanto, no cabe excluir que, al proceder de esta manera, la demandante haya efectuado una modificación que pueda influir en el examen de la marca comunitaria realizado por los órganos de la OAMI durante el procedimiento administrativo. Ahora bien, tal como se ha señalado en el anterior apartado 21, el Tribunal no puede tener en cuenta semejante limitación, puesto que modificaría el objeto del litigio.
Es preciso concluir, pues, que los productos que deben tomarse en consideración en el marco del presente recurso son los que figuran en la lista de productos mencionados en la solicitud de marca inicial de la demandante (véase el anterior apartado 3).
En consecuencia, procede desestimar la solicitud de la demandante mencionada en el anterior apartado 9.
Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, el primero basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 y el segundo en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), del mismo Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009
La demandante sostiene que, habida cuenta del grado de atención del público pertinente, compuesto por profesionales, que es superior al grado de atención que caracteriza al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, así como de las características muy reconocibles del tensor representado por el signo controvertido, la Sala de Recurso hubiera debido concluir que la marca solicitada tiene carácter distintivo.
La demandante alega que la Sala de Recurso no ha aportado hechos concretos para fundamentar su análisis, basado en meras presunciones sin respaldo probatorio. Añade que éstas quedan desmentidas por los datos presentados ante la OAMI, en particular por el sondeo aportado por ella y con respecto al cual la Sala de Recurso consideró, erróneamente, que sólo concernía al público de habla alemana, siendo así que el tensor es un signo que puede ser «leído» sin ningún conocimiento lingüístico.
La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.
A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009, se denegará el registro de las «marcas que carezcan de carácter distintivo».
El carácter distintivo de una marca, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009, significa que esta marca permite identificar el producto para el que se ha solicitado el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y distinguir, pues, ese producto de los de otras empresas [véase la sentencia de 9 de diciembre de 2010, Wilo/OAMI (Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes), T‑253/09 y T‑254/09,
EU:T:2010:507
, apartado 17 y jurisprudencia que allí se cita].
El carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase la sentencia Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes, citada en el apartado 31
supra
,
EU:T:2010:507
, apartado 18 y jurisprudencia que allí se cita).
Según reiterada jurisprudencia, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas constituidas por el aspecto del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (véase la sentencia Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes, citada en el apartado 31
supra
,
EU:T:2010:507
, apartado 19 y jurisprudencia que allí se cita).
No obstante, en el marco de la aplicación de tales criterios, la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su embalaje, al margen de todo elemento gráfico o textual, y puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trata de una marca tridimensional que cuando se trata de una marca denominativa o figurativa (véase la sentencia Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes, citada en el apartado 31
supra
,
EU:T:2010:507
, apartado 20 y jurisprudencia que allí se cita).
Por otro lado, según la jurisprudencia, cuanto más se acerque la forma cuyo registro como marca se ha solicitado a la forma más probable del producto de que se trate, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009. En estas circunstancias, la única marca que no carece de carácter distintivo a efectos de la citada disposición y que, por ese motivo, puede cumplir su función esencial de identificación del origen es la que diverge significativamente del estándar o de los usos del ramo (véase la sentencia Carcasa facetada de un motor eléctrico y representación de facetas verdes, citada en el apartado 31
supra
,
EU:T:2010:507
, apartado 21 y jurisprudencia que allí se cita).
Las alegaciones de la demandante deben examinarse a la luz de estas consideraciones.
Por lo que se refiere al público pertinente, la Sala de Recurso consideró, acertadamente, que se trataba de un público especializado (apartado 11 de la resolución impugnada). Al tiempo que acepta este análisis, la demandante deduce del mismo que el público pertinente es, por tanto, el público profesional, lo que sólo es cierto en parte. Dado que, como reconoce por lo demás la demandante, la relación de dicho público con el ámbito de que se trata puede incluir, de manera más general, a las personas «que tienen un interés de principio en él», cabe la posibilidad de que, en contra del significado que a estos últimos términos atribuye la demandante, esa relación rebase el marco estrictamente profesional.
Hecha esta precisión, debe señalarse que las partes coinciden, acertadamente, en la conclusión que debe deducirse de la circunstancia de que el público pertinente sea un público especializado, a saber, el elevado grado de atención que dicho público mostrará frente a un signo tridimensional como el signo controvertido, que se manifestará en particular en el hecho de que «prestará atención a las características técnicas de un sistema de cierre de ese tipo (a la calidad del material y de la construcción, respectivamente)» (apartado 11 de la resolución impugnada).
En cambio, la demandante sostiene que, habida cuenta de este elevado grado de atención del público pertinente, las características del tensor reproducido en el signo tridimensional cuyo registro como marca comunitaria se ha solicitado, a saber, en particular, la línea de dientes expuesta y el corte central en el perno de anclaje vertical, eran tales que resultaba imposible no reparar en ellas y conferían por tanto carácter distintivo a dicha marca, lo que se ve corroborado, en su opinión, por el resultado de un sondeo. La demandante reprocha a la Sala de Recurso el no haber aportado ningún dato concreto que justificara su negativa a registrar la marca solicitada.
La Sala de Recurso, por su parte, consideró que, precisamente a causa del elevado grado de atención del público pertinente, subrayado en el anterior apartado 38, éste percibiría ante todo los elementos funcionales en cuestión como un medio técnico destinado a unir o cerrar, en particular, elementos de muro o pared o piezas de hormigón. Dado que estos elementos técnicos están presentes en otros tensores, las escasas diferencias que presenta el tensor de que se trata con estos últimos no permitían considerar, según la Sala de Recurso, que la marca tridimensional solicitada mostrara una concepción única y descollante.
Procede subrayar que, en materia de marcas tridimensionales, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 35, la única marca que no carece de carácter distintivo y que, por ese motivo, puede cumplir su función esencial de identificación del origen es la que diverge significativamente del estándar o de los usos del ramo.
Este análisis sigue siendo totalmente pertinente cuando el público en cuestión es un público especializado [respecto de un círculo restringido de consumidores, véase, a propósito de micrófonos, la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Neumann/OAMI (Forma de una cabeza de micrófono),
T-358/04, Rec. p. II-3329
,
EU:T:2007:263
, apartado 46, a propósito de tejadillos y de cubiertas para dar sombra, la sentencia de 17 de diciembre de 2008, Somm/OAMI (Tejadillo para dar sombra), T‑351/07,
EU:T:2008:591
, apartado 29, y a propósito de relojes de lujo y de esferas de relojes de lujo, la sentencia de 14 de septiembre de 2009, Lange Uhren/OAMI (Campos geométricos en la esfera de un reloj), T‑152/07,
EU:T:2009:324
, apartado 87].
En consecuencia, la Sala de Recurso aplicó con exactitud el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 al subrayar que el tensor representado carecía de una concepción única y descollante, por presentar solamente escasas diferencias con los demás productos de este tipo. En efecto, el tensor de que se trata en el presente asunto no parece presentar un carácter tan inhabitual como para que pueda estimarse que su mera representación tridimensional permite considerar que la marca solicitada tiene la capacidad intrínseca de distinguir los productos que pretende cubrir de los productos de sus competidores.
Si bien la demandante reprocha a la Sala de Recurso el no haber aportado ningún dato concreto en apoyo de esta aseveración, tal alegación carece de fundamento fáctico. A este respecto, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó los ejemplos de tensores fabricados por los competidores de la demandante, observando que todo lo que permitían acreditar era que las pinzas podían «tener concepciones funcionales, o incluso estéticas, diferentes», pero que «estas variaciones del producto» no significaban que fuera posible constatar una «función de marca en la impresión de conjunto de las mismas» (apartado 17 de la resolución impugnada). Dicha Sala indicó a la demandante, acertadamente, que no bastaba con que el público pudiera reconocer las diferencias entre los diversos tensores, algo que, en efecto, está al alcance de un público especializado como es el del presente asunto, sino que era preciso que ese público fuera capaz de percibir que la variación que suponía el tensor de rosca presentada por la demandante era «tan grande que [dicho público] la reconocerá como una indicación del origen» (apartado 18 de la resolución impugnada). Ahora bien, como señaló oportunamente la Sala de Recurso, las diferencias que presenta el tensor de que se trata, ciertamente identificables, resultan sin embargo simples variantes de ejecución de tensores de rosca. Así pues, estas características no permiten individualizar el producto de que se trata ni indicar, por sí solas, un origen comercial determinado.
En lo que atañe, por último, al valor probatorio del sondeo aportado por la demandante en el procedimiento ante la OAMI en relación con el carácter distintivo del signo tridimensional de que se trata, cabe subrayar que la Sala de Recurso argumentó fundadamente que sólo se había realizado entre el público especializado de habla alemana, y no entre el público especializado de la Unión Europea, público pertinente en el presente asunto. En efecto, aunque se trata de una solicitud de marca comunitaria tridimensional, que no requiere por tanto conocimientos lingüísticos para ser «leída», como alega atinadamente la demandante, no deja de ser cierto que el público especializado de habla alemana está más familiarizado con los productos comercializados por empresas alemanas o austriacas y tiende, pues, de manera natural a citar el nombre de éstas en un sondeo de opinión con mayor frecuencia de lo que lo haría el público especializado de la Unión, considerado en su conjunto.
Además, la demandante, haciendo mención de los resultados de dicho sondeo, había alegado ante la Sala de Recurso (apartado 6, cuarto guión, de la resolución impugnada) que «un alto porcentaje del público especializado alemán» había identificado al fabricante de la forma tridimensional cuyo registro como marca comunitaria se había solicitado. Ahora bien, el carácter distintivo debe ser percibido como tal por la totalidad del público pertinente (a saber, el público pertinente de la Unión). De ello resulta que la Sala de Recurso descartó acertadamente dicho sondeo, considerando que no invalidaba su conclusión sobre la falta de carácter distintivo del signo tridimensional de que se trata.
En la medida en que la demandante aduce que los resultados del mencionado sondeo acreditan el carácter distintivo de dicho signo entre el público pertinente a propósito del producto, ya comercializado por ella, que ese signo representa, procede indicar que tal alegación se refiere al carácter distintivo adquirido por el uso que se ha hecho de la marca solicitada. Por tanto, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al recordar que un dato de este tipo no podía llevar a excluir la aplicación de un motivo de denegación absoluto en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 por la OAMI [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (Forma de las linternas),
T-88/00, Rec. p. II-467
,
EU:T:2002:28
, apartado 39], y sólo podría ser tomado en consideración en el marco de la aplicación del artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento, que la demandante no ha invocado en ningún momento del procedimiento.
De ello se infiere que la Sala de Recurso actuó con arreglo a Derecho al declarar que la marca tridimensional controvertida carecía de carácter distintivo con respecto a todos los productos de que se trata a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009.
En consecuencia, no cabe sino desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n
o
207/2009
Procede hacer constar que la Sala de Recurso, en el apartado 23 de la resolución impugnada, a modo de conclusión de esta última, sólo mencionó a mayor abundamiento que el examinador habría tenido la posibilidad de desestimar igualmente la solicitud de marca de la demandante sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), incisos i) y ii), del Reglamento n
o
207/2009, sin hacer uso de tal posibilidad. En efecto, del propio tenor literal de ese apartado resulta que, por razones de economía procesal, la Sala de Recurso renunció a devolver el asunto al examinador para una resolución adicional, puesto que la solicitud debía «desestimarse en cualquier caso sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009», apreciación cuya legalidad ha sido confirmada en los anteriores apartados 30 a 48.
Así pues, dado que la resolución impugnada no se basó en el artículo 7, apartado 1, letra e), incisos i) y ii), del Reglamento n
o
207/2009, como recuerda la OAMI en el escrito de contestación, el motivo basado en la infracción de dicho precepto no puede afectar a la legalidad de esa resolución.
Por esta misma razón, no se ha vulnerado el artículo 75 del Reglamento n
o
207/2009, a cuyo tenor las resoluciones de la OAMI deben motivarse. Como la Sala de Recurso decidió no basar de oficio su resolución en esa circunstancia, era evidente que resultaba innecesario consultar previamente al respecto a la demandante.
De lo anterior resulta que debe desestimarse el segundo motivo.
Por consiguiente, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad del documento presentado en la vista por la demandante, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Peri GmbH.

Gratsias
Kancheva
Wetter
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de septiembre de 2014.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.