CELEX: 62009TJ0010(01)
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket F1-LIVE
Det äldre gemenskapsfigurmärket F1 samt de nationella och internationella ordmärkena F1 Formula 1
Relativa registreringshinder
Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

Bakgrund till tvisten
Den 13 april 2004 ingav Racing-Live SAS en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11
, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (
EUT L 78, s. 1
)).
Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 16, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för varje klass, följande beskrivning:
—
Klass 16: ”Tidskrifter, broschyrer, böcker; alla dessa varor avser området för formel 1”,
—
Klass 38: ”Kommunikation och spridning av böcker, tidskrifter och tidningar via datorterminaler; alla dessa tjänster avser området för formel 1”,
—
Klass 41: ”Elektronisk utgivning av böcker, veckotidningar och tidskrifter; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av tävlingar på Internet; platsbokning för shower; direktanslutna spel; alla dessa tjänster avser området för formel 1”.
Denna registreringsansökan offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken
nr 5/2005 av den 31 januari 2005.
Den 2 maj 2005 framställde sökanden, Formula One Licensing BV, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009) en invändning mot registreringen av det sökta varumärket. Sökanden gjorde gällande att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).
Invändningen grundade sig bland annat på följande äldre registreringar:
—
Tre registreringar av ordkännetecknet F1. För det första den internationella registreringen nr 732134 av den 20 december 1999 med rättsverkan i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Ungern för varor och tjänster i klasserna 16, 38 och 41, som återfinns bland dem som avses med det sökta varumärket. För det andra den tyska registreringen nr 30007412 av den10 maj 2000 för ”organisation av idrottsevenemang” i klass 41. För det tredje registreringen i Förenade kungariket nr 2277746D av den 13 augusti 2001 för ”papper, kort, kartong, trycksaker, måleri och teckning; kataloger” i klass 16 och ”telekommunikationstjänster; elektronisk överföring av data, bilder och ljud via datorterminaler och nätverk” i klass 38.
—
Gemenskapsregistreringen nr 631531 av den 19 maj 2003 av det nedan återgivna figurmärket för varor och tjänster i klasserna 16, 38 och 41, som återfinns bland dem som avses med det sökta varumärket.
Invändningen grundade sig på samtliga varor och tjänster som de äldre varumärkena omfattar och riktades mot samtliga varor och tjänster som avses med det sökta varumärket.
Sökanden hävdade att alla de varumärken som bolaget innehar har hög särskiljningsförmåga på grund av att de under flera år använts för olika varor och tjänster.
Genom beslut av den 17 oktober 2007 avslog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån registreringsansökan. Detta beslut grundades enbart på den äldre internationella registreringen nr 732134. Invändningsenheten konstaterade att de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag och att de motstående kännetecknen liknar varandra i medelhög utsträckning. Av detta skäl fann invändningsenheten att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
Den 14 december 2007 överklagade Global Sports Media Ltd – som trätt in i förfarandet i stället för Racing-Live SAS, som var innehavare av det sökta varumärket – invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).
Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd upphävde invändningsenhetens beslut genom beslut av den 16 oktober 2008 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden slog fast att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta varumärket och de varumärken som sökanden innehar, trots att de aktuella varorna och tjänsterna var identiska eller av liknande slag. De motstående kännetecknen uppvisade nämligen uppenbara olikheter. Dessutom ansåg överklagandenämnden att omsättningskretsen, vilken utgörs av vanliga konsumenter och professionella användare, uppfattar kombinationen av bokstaven ”f” och siffran ”1” som en generisk beteckning för en kategori tävlingsbilar och, i vidare bemärkelse, för tävlingar där sådana bilar deltar. Överklagandenämnden fann även att de äldre varumärkena endast var kända med avseende på beståndsdelen ”f1” i det varumärke som registrerats under nummer 631531.
Vad gäller artikel 8.5 i förordning nr 40/94 fann överklagandenämnden att det äldre figurmärket visserligen kan förmedla en image av avancerad teknologi, exklusivitet och lyx, men denna image förmedlas endast genom beståndsdelen ”f1” i form av logotypen F1. Det är emellertid inte många konsumenter som skulle anse att förkortningen F1 har särskiljningsförmåga, förutom om den förekommer tillsammans med logotypen. Överklagandenämnden fann härvid att ingen av det sökta varumärkets beståndsdelar påminner allmänheten om denna logotyp och att det sökta varumärket således inte snyltar på de äldre varumärkena, inte skadar deras renommé och inte heller gör det möjligt för dess innehavare att dra otillbörlig fördel av dessa varumärkens positiva image.
Förfarandet vid tribunalen och domstolen
Genom en ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 januari 2009 väckte sökanden talan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet på den grunden att artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 hade åsidosatts.
Parterna utvecklade sin talan och svarade på tribunalens frågor vid förhandlingen den 10 juni 2010.
Tribunalen ogillade talan och förpliktade sökanden att ersätta rättegångskostnaderna genom dom av den 17 februari 2011, Formula One Licensing/harmoniseringsbyrån – Global Sports Media (F1-LIVE) (T‑10/09, REU,
EU:T:2011:45
) (nedan kallad tribunalens dom).
Tribunalen fann i domen att talan inte kunde vinna bifall såvitt avsåg de två grunder som sökanden anfört.
Sökanden överklagade, genom en skrivelse som inkom till domstolens kansli den 29 april 2011, tribunalens dom och yrkade att domstolen skulle upphäva den.
I dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyrån (C‑196/11 P,
EU:C:2012:314
) (nedan kallad domen i målet om överklagande) upphävde domstolen tribunalens dom.
Domstolen konstaterade att tribunalen hade ifrågasatt giltigheten av dessa äldre varumärken inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, vilket innebar att den åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Under dessa förhållanden ansågs Formula One Licensing ha fog för sitt påstående att tribunalen i den överklagade domen hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning (domen i målet om överklagande, punkt 18 ovan,
EU:C:2012:314
, punkterna 51–53).
Domstolen återförvisade målet till tribunalen för en prövning av frågan huruvida det är möjligt att slå fast att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är tillämplig, utan att det konstateras att beståndsdelen ”f1” i de äldre varumärkena saknar särskiljningsförmåga.
Efter det att det meddelats dom i målet om överklagande tilldelades målet, i enlighet med artikel 118.1 i tribunalens rättegångsregler, sjätte avdelningen vid tribunalen. I samband med att sammansättningen av tribunalens avdelningar senare ändrades och referenten förordnades att tjänstgöra på åttonde avdelningen tilldelades målet denna avdelning.
I skrivelse av den 11 juni 2014 ansökte ESPN Sports Media Ltd om att få träda in i rättegången i stället för Global Sports Media, såsom intervenient i förfarandet vid tribunalen, på den grunden att förstnämnda bolag övertagit rättigheterna till det sökta varumärket från det sistnämnda.
I skrivelse av den 17 juni 2014 bereddes parterna tillfälle att yttra sig över denna ansökan om partssuccession på intervenientens sida. I skrivelse av den 20 juni 2014 meddelade harmoniseringsbyrån att den inte hade några invändningar mot att ESPN Sports Media trädde in i rättegången i stället för Global Sports Media.
Tribunalen (åttonde avdelningen) tillät partssuccessionen i beslut av den 30 juni 2014.
Parternas yrkande efter återförvisning
Parterna har beretts tillfälle att yttra sig i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 119.1 i rättegångsreglerna. Sökanden och harmoniseringsbyrån har kommit in med sina inlagor inom föreskriven tid, nämligen den 9 augusti respektive den 28 september 2012. Intervenienten har inte kommit in med någon inlaga inom föreskriven tid.
Sökanden har i sitt yttrande yrkat att tribunalen ska
—
ogiltigförklara det angripna beslutet, och
—
förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta kostnaderna vid harmoniseringsbyrån samt rättegångskostnaderna vid tribunalen och domstolen.
Harmoniseringsbyrån har i sitt yttrande yrkat att tribunalen ska
—
ogilla talan i dess helhet, och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94
Inledningsvis konstaterar tribunalen att omsättningskretsen, såsom överklagandenämnden slagit fast, utgörs av genomsnittskonsumenterna i Europeiska unionen.
Överklagandenämnden gjorde även en riktig bedömning när den, i punkterna 25‑27 i det angripna beslutet, fann att de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena är identiska eller av mycket liknande slag.
Det är dessutom utrett att kombinationen av bokstaven ”f” och siffran ”1” är en förkortning för ”formel 1”, vilket är den vanliga beteckningen för en kategori tävlingsbilar och, i vidare bemärkelse, för tävlingar där sådana bilar deltar.
Sökanden har i huvudsak hävdat att det finns en risk för förväxling mellan å ena sidan ordmärket F1 – som är skyddat som internationellt varumärke i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Ungern – och å andra sidan det sökta varumärket F1-LIVE. En sådan risk föreligger även, enligt sökanden, mellan gemenskapsfigurmärket och det sökta varumärket.
I enlighet med vad som anges i domen i målet om överklagande (punkt 18 ovan,
EU:C:2012:314
, punkt 47) måste ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke tillerkännas en viss särskiljningsförmåga, för att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte ska åsidosättas.
Kännetecknet F1 kan följaktligen inte anses vara generiskt och beskrivande samt helt sakna särskiljningsförmåga. Om så vore fallet skulle giltigheten av det äldre varumärket ifrågasättas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, vilket skulle innebära ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (domen i målet om överklagande, punkt 18 ovan,
EU:C:2012:314
, punkterna 51 och 52).
När en invändning som grundar sig på ett äldre nationellt varumärke framställs mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke är harmoniseringsbyrån, och följaktligen tribunalen, visserligen skyldig att undersöka hur omsättningskretsen uppfattar det kännetecken i det sökta varumärket som är identiskt med det nationella varumärket och att, i förekommande fall, bedöma hur hög särskiljningsförmåga detta kännetecken har (domen i målet om överklagande, punkt 18 ovan,
EU:C:2012:314
, punkt 42).
Undersökningarna får emellertid inte leda till att det konstateras att ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat och skyddat nationellt varumärke saknar särskiljningsförmåga, eftersom ett sådant konstaterande skulle strida mot såväl principen om att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt som mot artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, tolkad mot bakgrund av punkt 2 a ii i samma artikel (domen i målet om överklagande, punkt 18 ovan,
EU:C:2012:314
, punkt 44).
Såsom framgår av domen i målet om överklagande (punkt 18 ovan,
EU:C:2012:314
, punkt 45), skulle ett sådant konstaterande nämligen inverka menligt på nationella varumärken som är identiska med ett kännetecken som anses sakna särskiljningsförmåga, eftersom registreringen av ett sådant gemenskapsvarumärke skulle kunna innebära att det nationella skyddet för dessa nationella varumärken upphörde. Konstaterandet skulle således inte vara förenligt med det system som införts genom förordning nr 40/94 och som grundar sig på principen att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt, vilken framgår av skäl 5 i förordningen, med tanke på att ett bestridande av giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumärke på den grunden att det saknar särskiljningsförmåga endast kan ske inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten enligt artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EGT L 40
, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EUT L 299, s. 25
).
Sedan detta klargjorts kan det konstateras att det framgår av den skriftliga bevisning som parterna har förebringat vid harmoniseringsbyrån att ordelementet ”f1” har låg särskiljningsförmåga på grund av att det, såsom angetts i punkt 31 ovan, utgör den gängse förkortningen för formel 1. I detta avseende erinrar tribunalen om att de varor och tjänster som omfattas av varumärkesansökan avser just området för formel 1.
Dessutom kan sökandens påstående att ordelementet ”f1” är den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket inte godtas. Det sökta varumärket är nämligen förhållandevis komplext, eftersom det består av två ordelement, ”f1” och ”live”, vilka är förbundna med ett bindestreck och infogade i en originell grafisk konfiguration så att de bildar en specifik logotyp. Ordelementen uppfattas därmed visuellt som en helhet.
När det gäller påståendet att det äldre varumärket är känt framgår det av handlingarna i målet att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att detta endast gällde särdragen hos logotypen av ordelementet ”f1”.
Tribunalen ska således göra en jämförelse mellan de motstående kännetecknen, det vill säga mellan det äldre ordmärket F1 och det sökta varumärket samt, vid behov, mellan det äldre figurmärket F1 Formula 1 och det sökta varumärket.
Inledningsvis konstaterar tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 59 och följande punkter i det angripna beslutet, slog fast att de motstående kännetecknen uppvisar vissa likheter på grund av beståndsdelen ”f1”, vilken är gemensam för dem båda. De är emellertid olika i visuellt hänseende, på grund av respektive känneteckens längd, förekomsten av ordet ”live” och på grund av att det sökta varumärket innehåller ett figurelement.
I fonetiskt hänseende innefattar det sökta varumärket två ord, medan de äldre varumärkena endast innehåller ett ord. Tillägget av ytterligare ett ord, vilket uttalas i det sökta varumärket, tonar i viss mån ned förekomsten av den gemensamma beståndsdelen ”f1”. Med hänsyn till att de motstående kännetecknen båda två innehåller beståndsdelen ”f1”, som är den första som uttalas i det sökta varumärket, föreligger det emellertid en viss grad av fonetisk likhet.
I begreppsmässigt hänseende avser det äldre varumärket en särskild typ av tävlingsbilar, nämligen formel 1-bilar, och kan även uppfattas så att det underförstått avser formel 1-tävlingar. Det sökta varumärket förmedlar samma budskap, men tillägget av ordet ”live”, som ger associationer till ett direktreportage från eller en direktsändning av ett evenemang, medför att detta varumärke blir begreppsmässigt fylligare än det äldre varumärket.
Av det ovan anförda framgår att även om det finns olikheter mellan de motstående varumärkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, så liknar varumärkena också varandra i viss grad ur ett helhetsperspektiv, eftersom ordelementet i det äldre varumärket används i det sökta figurmärket.
Tribunalen ska följaktligen göra en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.
Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (dom av den 29 september 1998, Canon, C‑39/97, REG,
EU:C:1998:442
, punkt 17, dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), T-81/03, T-82/03 och T-103/03, REG,
EU:T:2006:397
, punkt 74).
Tribunalen erinrar om att beståndsdelen ”f1”, angiven i ett vanligt typsnitt, endast har låg särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna. Om det inom unionen använda gemenskapsfigurmärket var känt, gällde detta i princip bara själva logotypen.
Att det äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga utesluter emellertid inte att risk för förväxling kan anses föreligga i det aktuella fallet. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling (se, analogt, dom Canon, punkt 47 ovan,
EU:C:1998:442
, punkt 24), men endast som en av flera omständigheter. Risk för förväxling kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av liknande slag (dom av den 13 december 2007, Xentral/harmoniseringsbyrån – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, REG,
EU:T:2007:387
, punkt 70 och där angiven rättspraxis).
I detta hänseende ska det noteras att de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket och de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena antingen är identiska eller av mycket liknande slag.
Såsom angetts i punkterna 42 och 45 ovan används ordelementet ”f1” i det äldre varumärket dessutom i det sökta varumärket. Även om ordelementet ”f1” inte kan anses utgöra den dominerande beståndsdelen i det sökta kännetecknet ska det inte, på den grunden, anses försumbart. Närmare bestämt kan det konstateras att de två andra beståndsdelarna i det sökta varumärket, nämligen ordelementet ”live” och figurelementet, vilket består av en cirkel som avtecknar sig mot en mörkgrå bakgrund, skulle kunna uppfattas på ett sådant sätt att den förstnämnda beståndsdelen påminner om en direktsändning av ett sportevenemang och den andra beståndsdelen om en tävlingsbana. Eftersom dessa beståndsdelar kan föra tankarna till bilsportevenemang i allmänhet, bidrar det faktum att de kombineras med ordelementet ”f1” till att det hos omsättningskretsen inpräntas en bild av tävlingar med formel 1-bilar, vilken förmedlas av detta ordelement.
Mot bakgrund härav – och särskilt med hänsyn till att omsättningskretsen endast har en oklar minnesbild av de aktuella varumärkena, vilket innebär att ordelementet ”f1” som är gemensamt för de båda varumärkena skapar en viss likhet mellan dem, och till samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas – kan det, eftersom de aktuella varorna är identiska eller av mycket liknande slag, inte uteslutas att det finns en risk för att konsumenterna förväxlar varumärkena. Med andra ord finns det en risk för att konsumenterna får uppfattningen att det finns en anknytning mellan de båda varumärkena genom att de – på grund av att det sökta varumärket innehåller en identisk återgivning av det äldre varumärket F1 – ser det sökta varumärket som en variant av det äldre och således kopplar ihop varumärkenas kommersiella ursprung.
Tribunalen finner följaktligen att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den konstaterade att det inte fanns någon risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre ordmärket.
Av det ovan anförda framgår att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Det saknas härvid anledning att göra en jämförelse mellan det äldre figurmärket och det sökta varumärket och att pröva den andra grunden.
Rättegångskostnader
I domen i målet om överklagande förordnade domstolen att beslutet om rättegångskostnader skulle anstå. Det åligger därför tribunalen att i denna dom besluta om samtliga kostnader i de olika förfarandena, i enlighet med vad som anges i artikel 121 i rättegångsreglerna.
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.
Sökanden har även yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta bolagets kostnader för förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid harmoniseringsbyråns invändningsenhet (dom av den 25 juni 2010, MIP Metro/harmoniseringsbyrån – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, REU,
EU:T:2010:256
, punkt 51). Sökandens yrkande att harmoniseringsbyrån och intervenienten, vilka har tappat målet, ska förpliktas att ersätta kostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, kan således bifallas endast såvitt avser sökandens nödvändiga kostnader för förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 16 oktober 2008 (ärende R 7/2008-1) ogiltigförklaras.

2)
Harmoniseringsbyrån och ESPN Sports Media Ltd ska ersätta Formula One Licensing BV:s rättegångskostnader i målen vid tribunalen och domstolen samt dess kostnader för förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.

Gratsias
Kancheva
Wetter
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 december 2014.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.