CELEX: 62008TJ0214
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství OUTBURST
Starší národní slovní ochranná známka OUTBURST
Skutečné užívání starší ochranné známky
Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009]
Předložení důkazů poprvé před odvolacím senátem
Článek 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009)
Pravidlo 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 2868/95

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 2. března 2005 podali Hervé Dias Martinho a Manuel Carlos Dias Martinho u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. 1994, L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
)].
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají zejména do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 18: „Lodní kufry a kufry, deštníky, náprsní tašky, peněženky nikoli z drahých kovů; kabelky, batohy, tašky na kolečkách, cestovní tašky, plážové tašky; kufříky na toaletní potřeby“;
—
třída 25: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy, košile, kožené oděvy či oděvy z imitace kůže, opasky, rukavice, šátky, šály, pletené zboží, ponožky, domácí střevíce, plážová obuv, lyžařská či sportovní obuv, spodní prádlo; kombinézy, a sice kombinézy na surfování a lyžařské kombinézy“.
Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 39/2005 ze dne 26. září 2005.
Dne 23. prosince 2005 podala žalobkyně, společnost Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, proti zápisu přihlášené ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) námitky, a to pro všechny výrobky uvedené v bodě 3 výše.
Námitky byly založeny na slovní ochranné známce OUTBURST, zapsané v Německu dne 31. srpna 1999 pod číslem 39940713 pro označení výrobků spadajících do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, odpovídajících následujícímu popisu: „Oděvy, obuv a pokrývky hlavy“.
Námitky byly založeny na všech výrobcích, na které se vztahuje starší ochranná známka.
Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].
Dne 10. července 2006 Hervé Dias Martinho a Manuel Carlos Dias Martinho požádali, aby žalobkyně v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009) předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky.
Dopisem ze dne 12. července 2006 OHIM žalobkyni vyzval k tomu, aby uvedený důkaz předložila ve lhůtě dvou měsíců, tedy nejpozději dne 13. září 2006.
V odpovědi na tento dopis žalobkyně dne 11. září 2006 předložila následující důkazy:
—
písemné prohlášení jejího pověřeného jednatele ze dne 25. srpna 2006, ve kterém tento jednatel uvedl, že její dceřiná společnost Heinrich Nickel GmbH & Co. KG od roku 2000 používá v rozsáhlé míře starší ochrannou známku pro sportovní oděvy, a pro každý rok v průběhu období 2000–2005 přitom upřesnil jak výši prodejů oděvů označených touto ochrannou známkou, které tato dceřiná společnost realizovala, tak i počet těchto oděvů;
—
seznam prodejů oděvů označených starší ochrannou známkou, které byly realizovány každý rok v průběhu období 2000–2005, vypracovaný podle jednotlivých zákazníků, seznam týchž prodejů, avšak vypracovaný podle druhu oděvů, různé objednávky, dodací listy a faktury, dvě strany (z nichž jedna je označena datem srpen 2004) pocházející ze dvou katalogů vydaných pro obchodní veletrhy, fotografie oděvů, etikety oděvů a dvě strany vyňaté z propagační brožury s tím, že všechny tyto doklady tvořily přílohu písemného prohlášení uvedeného výše;
—
písemné prohlášení pověřeného člena statutárního orgánu jedné společnosti ze dne 4. září 2006, ve kterém tento člen statutárního orgánu uvedl, že tato společnost u společnosti Heinrich Nickel nakoupila sportovní oděvy označené starší ochrannou známkou a tyto oděvy zpětně ve „velkém měřítku“ prodávala ve svých maloobchodních prodejnách přinejmenším od roku 2000, a pro každý rok za období 2000–2005 přitom upřesnil výši těchto nákupů, jakož i počet nakoupených oděvů.
Rozhodnutím ze dne 26. června 2007 námitkové oddělení námitky v plném rozsahu zamítlo z důvodu, že žalobkyně nepředložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky.
Dne 8. srpna 2007 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009). Dne 23. října 2007 žalobkyně OHIM předložila odůvodnění odvolání, v jehož příloze přiložila dodatečné důkazy k důkazům již předloženým v prvním stupni.
Rozhodnutím ze dne 13. března 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Ohledně důkazů, které žalobkyně předložila dne 11. září 2006 (viz bod 11 výše), měl odvolací senát za to, že jsou „globálně“ nedostatečné k prokázání skutečného užívání starší národní ochranné známky. V případě dodatečných důkazů měl odvolací senát s odkazem na čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jakož i na pravidlo 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (
Úř. věst. L 303, s. 1
), za to, že jsou opožděné, jelikož byly předloženy po uplynutí lhůty stanovené OHIM (viz bod 10 výše) a že neexistují nové skutečnosti, které by toto opožděné předložení mohly odůvodnit. Za těchto okolností měl odvolací senát za to, že není nezbytné přezkoumávat podmínky existence nebezpečí záměny.
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
—
zrušil napadené rozhodnutí;
—
uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM navrhuje, aby Tribunál:
—
zamítl první žalobní důvod jako neopodstatněný;
—
v případě, že by Tribunál rozhodl, že v projednávané věci bude použito pravidlo 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95, zamítl rovněž druhý žalobní důvod jako neopodstatněný, žalobu zamítl v plném rozsahu a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení;
—
v případě, že by Tribunál rozhodl, že v projednávané věci nebude použito pravidlo 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95, vrátil věc odvolacímu senátu, aby vykonal svou posuzovací pravomoc v souladu s čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009) a rozhodl, že OHIM ponese pouze vlastní náklady řízení.
Právní otázky
Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody, vycházející z porušení ustanovení čl. 43 odst. 2 a 3 ve vzájemném spojení s ustanovením čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009], jakož i pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 a z porušení ustanovení čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 ve vzájemném spojení s pravidlem 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95.
První žalobní důvod vznáší otázku, zda důkazy předložené žalobkyní před námitkovým oddělením ve stanovené lhůtě prokazují právně dostačujícím způsobem skutečné užívání starší ochranné známky a druhý žalobní důvod vznáší otázku, zda měl odvolací senát rovněž zohlednit důkazy, které byly předloženy poprvé před ním.
K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení ustanovení čl. 43 odst. 2 a 3 ve vzájemném spojení s ustanovením čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94, jakož i pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95
Jak vyplývá z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, zákonodárce měl za to, že není důvod chránit starší ochranné známky v případě, že nejsou skutečně užívány. V souladu s tímto bodem odůvodnění čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 stanoví, že přihlašovatel ochranné známky Společenství může požádat o důkaz, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, která je předmětem námitek, byla starší ochranná známka skutečně užívána na území, na kterém je chráněna.
Podle pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 se důkaz o užívání musí týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky [viz rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 27 a citovaná judikatura].
Při výkladu pojmu „skutečné užívání“ je třeba zohlednit skutečnost, že
ratio legis
požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby bylo možné ji namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v omezení konfliktů mezi dvěma ochrannými známkami, pokud neexistuje oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu [rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2003, Goulbourn v. OHIM – Redcats (Silk Cocoon),
T-174/01, Recueil, s. II-789
, bod 38]. Naproti tomu cílem ustanovení uvedených v bodech 19 a 20 výše není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby ochrana ochranných známek byla vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T-203/02, Sb. rozh. s. II-2811
, body 36 až 38 a citovaná judikatura].
Ochranná známka je skutečně užívána, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, tedy zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. března 2003, Ansul,
C-40/01, Recueil, s. I-2439
, bod 43). Podmínka vztahující se ke skutečnému užívání ochranné známky navíc vyžaduje, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (rozsudek VITAFRUIT, bod 21 výše, bod 39; viz rovněž v tomto smyslu a obdobně výše uvedený rozsudek Ansul, bod 37).
Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, která jsou v dotyčném hospodářském odvětví považována za odůvodněná za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu a rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek VITAFRUIT, bod 21 výše, bod 40; viz rovněž obdobně rozsudek Ansul, bod 22 výše, bod 43).
Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlédnout k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a k délce časového období, během něhož došlo k úkonům spojeným s užíváním, i k četnosti těchto úkonů [rozsudek Tribunálu VITAFRUIT, bod 21 výše, bod 41, a rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON),
T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787
, bod 35].
Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v projednávané věci je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (rozsudek VITAFRUIT, bod 21 výše, bod 42). Skutečné užívání ochranné známky mimoto nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu [rozsudky Tribunálu ze dne 12. prosince 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT),
T-39/01, Recueil, s. II-5233
, bod 47, a ze dne 6. října 2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT),
T-356/02, Sb. rozh. s. II-3445
, bod 28].
V projednávané věci měl odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí za to, že důkazy, které žalobkyně předložila dne 11. září 2006 (viz bod 11 výše), jsou „globálně“ nedostatečné k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky v Německu během relevantního období.
Žalobkyně má naproti tomu za to, že tyto důkazy, posuzované jako celek, takové skutečné užívání jasně prokazují.
OHIM sdílí posouzení odvolacího senátu.
Žalobkyně před námitkovým oddělením pro účely prokázání skutečného užívání starší ochranné známky předložila písemné prohlášení jejího pověřeného jednatele, ke kterému byla jako příloha přiložena série dokladů, jakož i písemné prohlášení pocházející od pověřeného člena statutárního orgánu společnosti, která je zákazníkem její dceřiné společnosti Heinrich Nickel (viz bod 11 výše).
V případě prvního písemného prohlášení měl odvolací senát nejprve v bodě 17 napadeného rozhodnutí za to, že nemůže mít „stejnou“ důkazní hodnotu jako písemné prohlášení ve smyslu čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94. Uvedl, že k tomu, aby takové prohlášení mohlo mít takovou hodnotu, přísluší dotyčné osobě, aby prokázala, že podle právních předpisů státu, ve kterém bylo učiněno, „je kvalifikováno jako prohlášení učiněné ‚místopřísežně‘ nebo má přinejmenším rovnocenný účinek“. V projednávané věci přitom žalobkyně neupřesnila, která ustanovení německého práva sankcionují „nepravdivé prohlášení před OHIM během probíhajícího řízení týkajícího se ochranné známky Společenství stejným způsobem jako nepravdivé místopřísežné prohlášení učiněné před německými orgány“. Dále odvolací senát v bodě 18 napadeného rozhodnutí upřesnil, že pouhá okolnost, že dotčené písemné prohlášení nebylo učiněno „ve formě stanovené“ výše uvedeným ustanovením, však není dostačující k tomu, aby bylo možné dospět k závěru, že postrádá jakoukoli důkazní hodnotu. OHIM jej totiž může zohlednit při svém „globálním přezkumu“ dokumentů, které jsou mu předloženy, a toto prohlášení může usnadnit „systematické posouzení“ a pochopení jednotlivých písemností předložených jako důkazy, jakož i doplnit informace v těchto písemnostech obsažené. Je však nezbytné, aby tvrzení obsažená v písemném prohlášení byla podložena dodatečnými a objektivními důkazy. Konečně měl odvolací senát v bodech 19 až 21 napadeného rozhodnutí za to, že listinné důkazy tvořící přílohu dotčeného písemného prohlášení – s výjimkou stránky jednoho ze dvou katalogů pro obchodní veletrhy označené datem srpen 2004 – dostatečným způsobem nedokládají místo, čas a rozsah užívání starší ochranné známky.
Ohledně druhého písemného prohlášení odvolací senát nejprve v bodě 22 napadeného rozhodnutí uvedl, že třebaže jej lze považovat za „přípustný důkaz“, je nezbytné provést globální přezkum písemností ve spise, se zohledněním všech relevantních faktorů. Dále měl za to, že „místopřísežné prohlášení učiněné zákazníkem dotyčného účastníka a stránka z katalogu neposkytují důkaz o stálém, stabilním a skutečném užívání ochranné známky osobou, která podala námitky, které může být rovnocenné skutečnému užívání uvedené ochranné známky“.
Zaprvé je ohledně písemného prohlášení pověřeného jednatele žalobkyně třeba nejprve připomenout, že čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94 se jakožto důkazních prostředků o užívání ochranné známky na základě odkazu podle pravidla 22 nařízení č. 2868/95 týká „písemných prohlášení učiněných místopřísežně nebo majících podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek“. Z toho vyplývá, že v právních předpisech dotyčného členského státu je třeba účinky písemného prohlášení zkoumat pouze v případě, že takové prohlášení nebylo učiněno místopřísežně [rozsudek Tribunálu ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita),
T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917
, bod 40]. V projednávané věci je nesporné, že písemné prohlášení pověřeného jednatele žalobkyně je místopřísežným prohlášením a že jej odvolací senát považoval jako takové za přípustné. Toto písemné prohlášení je tedy – aniž je třeba analyzovat jeho účinky v německém právu – součástí důkazních prostředků uvedených v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94, na který odkazuje pravidlo 22 nařízení č. 2868/95 (výše uvedený rozsudek Salvita, bod 40).
Dále je třeba uvést, že odvolací senát měl v bodě 17 napadeného rozhodnutí nesprávně za to, že takové písemné prohlášení může mít „stejnou“ důkazní hodnotu před OHIM pouze v případě, že je podle dotyčného vnitrostátního práva kvalifikováno jako prohlášení učiněné „místopřísežně“ nebo má přinejmenším rovnocenný účinek. Odvolací senát rovněž nesprávně odmítl přiznat „stejnou“ důkazní hodnotu písemnému prohlášení pověřeného jednatele žalobkyně z důvodu, že žalobkyně neupřesnila, která ustanovení německého práva sankcionují nepravdivé prohlášení. Žádná skutečnost v nařízení č. 40/94 ani v nařízení č. 2868/95 totiž neumožňuje dospět k závěru, že důkazní síla důkazních prostředků o užívání ochranné známky, včetně místopřísežných prohlášení, musí být analyzována ve světle vnitrostátních právních předpisů členského státu (rozsudek Salvita, bod 32 výše, bod 42). Je ostatně nutné konstatovat, že OHIM v odpovědi na písemnou otázku, kterou mu položil Tribunál, výslovně uznal, že tvrzení obsažená v bodě 17 napadeného rozhodnutí se odchylují od stanoviska přijatého v rozsudku Salvita, bod 32 výše. OHIM tak správně připustil, že „nezávisle na situaci z hlediska vnitrostátního práva je důkazní síla písemného prohlášení v rámci řízení před OHIM relativní, to znamená, že jeho obsah musí být posuzován volně“.
Tato pochybení však nemají žádný dopad na opodstatněnost analýzy odvolacího senátu, jelikož odvolací senát nevedla k popření jakékoli důkazní hodnoty písemného prohlášení pověřeného jednatele žalobkyně. Z bodů 18 až 23 napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že odvolací senát tak, jak mu příslušelo (viz v tomto smyslu rozsudek Salvita, bod 32 výše, bod 41), toto písemné prohlášení řádně zohlednil v rámci globálního posouzení důkazů založených do spisu. Je sice pravda, že v bodě 18 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že uvedené písemné prohlášení není samo o sobě dostačující a že tvrzení, která obsahuje, musejí být podložena dodatečnými „objektivními“ důkazy. Jak však správně uvedl OHIM, toto stanovisko je třeba schválit, jelikož toto prohlášení bylo vypracováno pověřeným jednatelem žalobkyně, a nikoli třetí či nezávislou osobou [viz v tomto smyslu rozsudek Salvita, bod 32 výše, body 43 až 45, a rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2008, Deichmann-Schuhe v. OHIM – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 50]. V tomto ohledu je třeba připomenout, že pro posouzení důkazní hodnoty určitého dokumentu je třeba především ověřit důvěryhodnost informací, které jsou v něm obsaženy. Je tedy nutné vzít v úvahu především původ dokumentu, okolnosti jeho vyhotovení, komu je dokument určen a klást si otázku, zda se dokument vzhledem ke svému obsahu jeví jako rozumný a důvěryhodný (výše uvedené rozsudky Salvita, bod 42, a DEITECH, bod 47).
V projednávané věci písemné prohlášení pověřeného jednatele žalobkyně obsahuje údaje o užívání starší ochranné známky týkající se místa (Německo), času (období 2000–2005), rozsahu (roční obrat a počet výrobků prodaných za rok) a povahy označených výrobků (sportovní oděvy, zejména bundy, pláště do deště, lyžařské oblečení, kalhoty, džíny, trička atd.). Je nutno konstatovat, jak k tomu správně dospěl odvolací senát, že tyto údaje však nejsou dostatečným způsobem doloženy důkazy tvořícími přílohu tohoto písemného prohlášení.
Seznam ročních prodejů realizovaných v průběhu období 2000–2005, vypracovaný podle jednotlivých zákazníků a tentýž seznam vypracovaný podle druhu oděvů – kromě toho, že byly rovněž vypracovány samotnou žalobkyní – totiž neobsahují žádný odkaz na starší ochrannou známku. Objednávky, dodací listy a faktury, kromě skutečnosti, že – jak ostatně výslovně uznává žalobkyně ve svých písemnostech – rovněž neuvádějí starší ochrannou známku, se týkají pouze let 2004 až 2006. Jedinou ochrannou známkou, která se objevuje na posledně uvedených dokumentech, je obrazová ochranná známka Nickel Sportswear. Fotografie a etikety oděvů neposkytují žádné informace týkající se místa, času a množství výrobků skutečně prodaných pod starší ochrannou známkou, což ostatně žalobkyně výslovně připouští ve svých písemnostech. Stejně tak je tomu v případě druhé ze dvou stran vyňatých z katalogů pro obchodní veletrhy, jakož i dvou stran pocházejících z propagační brožury. V případě posledně uvedené brožury je třeba zejména uvést, že její samotná existence neprokazuje, že byla distribuována potenciálním německým zákazníkům, neprokazuje rozsah její případné distribuce a ani množství realizovaných prodejů výrobků chráněných starší ochrannou známkou [viz v tomto smyslu rozsudek VITAKRAFT, bod 25 výše, bod 34]. Jediným relevantním prvkem, třebaže je sám o sobě ve značné míře nedostatečný, neboť neposkytuje zejména žádnou informaci týkající se rozsahu užívání, je skutečnost, že jedna ze stran pocházejících z jednoho ze dvou výše uvedených katalogů je označena datem srpen 2004.
Žalobkyně nemůže tvrdit, že údaje obsažené v písemném prohlášení jejího pověřeného jednatele mohou zhojit nedostatečnosti konstatované v bodě 36 výše. Jak správně uvedl OHIM, údaje obsažené v písemném prohlášení totiž musejí být podloženy jinými důkazy, a nikoli opačně.
Dále vzhledem k tomu, že písemné prohlášení pověřeného člena statutárního orgánu společnosti, která je zákazníkem dceřiné společnosti žalobkyně, pochází od třetí společnosti ve vztahu k posledně uvedené společnosti, je samo o sobě dostačující k dosvědčení určitých skutečností. Jak však odvolací senát právem uvedl v bodě 22 napadeného rozhodnutí, toto písemné prohlášení, které se týká pouze určitých nákupů realizovaných jediným zákazníkem dceřiné společnosti žalobkyně, umožňuje prokázat jen existenci velmi omezeného užívání starší ochranné známky v Německu během relevantního období.
S ohledem na konstatování učiněná v bodech 34 až 38 výše je třeba mít podobně jako odvolací senát za to, že různé důkazy, které žalobkyně předložila před námitkovým oddělením ve stanovené lhůtě, posuzované globálně, nejsou dostačující k prokázání, že starší ochranná známka byla v Německu během relevantního období předmětem rozsáhlého, stálého a skutečného užívání. Je tudíž třeba dospět k závěru, že odvolací senát nepochybil, když měl za to, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky nebyl v projednávané věci poskytnut ve stanovené lhůtě.
První žalobní důvod tedy musí být zamítnut.
Ke druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení ustanovení čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 ve vzájemném spojení s pravidlem 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95
Podle čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 OHIM nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.
Podle ustálené judikatury ze znění čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že předložení skutečností a důkazů účastníky řízení je stále možné i po uplynutí lhůt, kterým podléhá takové předložení podle ustanovení uvedeného nařízení a že OHIM nic nezakazuje přihlédnout ke skutečnostem a důkazům, které byly takto opožděně uvedeny nebo předloženy [rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul,
C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213
, bod 42; rozsudky Tribunálu ze dne 6. listopadu 2007, SAEME v. OHIM – Racke (REVIAN’s),
T-407/05, Sb. rozh. s. II-4385
, bod 56, a ze dne 12. prosince 2007, K & L Ruppert Stiftung v. OHIM – Lopes de Almeida Cunha a další (CORPO livre),
T-86/05, Sb. rozh. s. II-4923
, bod 44].
Možnost účastníků řízení před OHIM předložit skutečnosti a důkazy po uplynutí lhůt stanovených za tímto účelem neexistuje bezpodmínečně, nýbrž je podmíněna neexistencí ustanovení v opačném smyslu. Pouze tehdy, je-li tato podmínka splněna, disponuje OHIM posuzovací pravomocí v souvislosti se zohledněním skutečností a důkazů předložených opožděně, kterou mu Soudní dvůr přiznal při výkladu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 (rozsudek CORPO livre, bod 42 výše, bod 47).
V projednávané věci přitom existuje ustanovení bránící zohlednění důkazů, které osoba, která podala námitky, předložila poprvé před odvolacím senátem, a to čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, tak jak byl proveden pravidlem 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95. Posledně uvedené ustanovení totiž stanoví:
„Má-li osoba, která podala námitky, předložit důkaz o užívání nebo doložit, jaké jsou řádné důvody pro neužívání, vyzve ji [OHIM], aby poskytla požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou jí stanoví. Nepředloží-li osoba, která podala námitky, tento důkaz před uplynutím lhůty, [OHIM] námitky zamítne.“
Z druhé věty tohoto ustanovení vyplývá, že předložení důkazů o užívání starší ochranné známky po uplynutí lhůty stanovené za tímto účelem má v zásadě za následek zamítnutí námitek, aniž má OHIM v tomto ohledu určitý prostor pro uvážení. Skutečné užívání starší ochranné známky totiž představuje předběžnou otázku, která musí být z tohoto důvodu vyřešena před tím, než bude přijato samotné rozhodnutí o námitkách (rozsudek CORPO livre, bod 42 výše, bod 49).
Tribunál však rozhodl, že pravidlo 22 odst. 2 druhou větu nařízení č. 2868/95 nelze vykládat tak, že brání zohlednění dodatečných důkazů s ohledem na existenci nových skutečností, a to ani tehdy, když jsou předloženy po uplynutí této lhůty [rozsudky HIPOVITON, bod 24 výše, bod 56 a CORPO livre, bod 42 výše, bod 50].
Odvolací senát, který vycházel ze zásad uvedených v bodech 41 až 46 výše měl v projednávané věci v bodech 27 až 29 napadeného rozhodnutí za to, že nemá žádný prostor pro uvážení, který by mu umožnil zohlednit důkazy, které žalobkyně poprvé předložila před ním, neboť neexistuje žádná nová skutečnost odůvodňující toto opožděné předložení.
Žalobkyně má za to, že odvolací senát měl uvedené důkazy zohlednit, jelikož pouze doplňují a objasňují důkazy, které předložila před námitkovým oddělením ve stanovené lhůtě. Tvrdí, že zásady stanovené v rozsudku HIPOVITON, bod 24 výše, se vztahují nejen na případ, kdy opožděně předložené důkazy nebyly dostupné před uplynutím stanovené lhůty nebo v případě, kdy přihlašovatel ochranné známky Společenství uplatnil nové skutkové okolnosti nebo úspěšně popřel důkazy předložené osobou, která podala námitky, ale rovněž v případě, kdy námitkové oddělení mělo za to, že posledně uvedené důkazy jsou nedostatečné.
OHIM sdílí argumentaci odvolacího senátu, tak jak je připomenuta v bodě 47 výše. Navrhuje však pravidlo 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95 vykládat tak, že odvolacím senátům umožňuje nezávisle na existenci „nových skutečností“ přijmout důkazy předložené poprvé před nimi v případě, že tyto důkazy jsou „čistě doplňující“, to znamená, že jsou určeny pouze k doplnění důkazů předložených v prvním stupni ve stanovené lhůtě. Zdá se, že tento výklad splňuje kritéria stanovená Soudním dvorem v rozsudku OHIM v. Kaul, bod 42 výše k přijetí opožděně předložených důkazů a odpovídá „duchu“ tohoto rozsudku. OHIM připouští, že pokud by takový výklad měl být použit v projednávané věci, bylo by třeba konstatovat, že odvolací senát nesprávně dospěl k závěru, že nemá žádnou posuzovací pravomoc v dané oblasti, a tudíž druhému žalobnímu důvodu vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit. Na jednání OHIM dodal, že uvedený výklad je v souladu s přístupem přijatým Tribunálem v jeho rozsudcích ze dne 29. září 2011, New Yorker SHK Jeans v. OHIM – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), a ze dne 16. listopadu 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products v. OHIM – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) (
T-308/06, Sb. rozh. s. II-7881
), a uvedl, že ponechá na uvážení Tribnálu, aby rozhodl, zda je uvedený výklad třeba uplatnit rovněž v projednávané věci.
Mezi účastníky řízení je nesporné a ze spisu vyplývá, že žalobkyně předložila před námitkovým oddělením ve stanovené lhůtě relevantní důkazy sloužící k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky, a to v dobré víře, že jsou dostatečné k podložení jejích tvrzení.
Mezi účastníky řízení je rovněž nesporné a ze spisu rovněž vyplývá, že důkazy, které žalobkyně předložila poprvé před odvolacím senátem v příloze odůvodnění odvolání, ve kterém žádala o nový úplný přezkum věci, směřovaly pouze k posílení nebo k objasnění obsahu původních důkazů. Nepředstavovaly tedy první a jediné důkazy o užívání.
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 50 a 51 výše je třeba mít za to, že v projednávané věci měl odvolací senát na rozdíl od toho, co uvedl v napadeném rozhodnutí, posuzovací pravomoc, která mu umožňovala zohlednit či nezohlednit dodatečné důkazy předložené spolu s odůvodněním odvolání.
Pravidlo 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95 totiž musí být chápáno v tom smyslu, že žádná skutečnost nemůže bránit tomu, aby byly zohledněny dodatečné důkazy, které pouze doplňují jiné důkazy předložené ve stanovené lhůtě, jestliže původní důkazy nepostrádají relevanci, avšak byly považovány za nedostatečné. Taková úvaha, která v žádném případě nečiní výše uvedené pravidlo nadbytečným, platí tím spíše, že žalobkyně nezneužila stanovených lhůt tím, že by vědomě využila taktiky zdržování nebo tím, že by zjevně jednala nedbale, a že se dodatečné důkazy, které předložila, omezují na podložení údajů, které již vyplývají z písemných prohlášení předložených ve stanovené lhůtě.
Nezdá se, že by takový výklad byl v rozporu s judikaturou uvedenou v bodě 46 výše, ve které se skutkové okolnosti lišily. Ve věci, ve které byl vydán rozsudek HIPOVITON, bod 24 výše, osoba, která podala námitky, předložila důkazy ve stanovené lhůtě. Následně účastník řízení, který požádal o zápis ochranné známky, ve svém podání předloženém před odvolacím senátem uvedl nové okolnosti a argumenty. Tribunál přitom odvolacímu senátu vytkl to, že osobu, která podala námitky, nevyzval k tomu, aby zaujala stanovisko k tomuto podání, a rozhodl, že tato osoba byla zbavena možnosti vyhodnotit vhodnost dodání dodatečných důkazů. Dodal, že odvolací senát tedy nemohl zohlednit všechny relevantní faktory za účelem posouzení, zda užívání této ochranné známky mohlo být kvalifikováno jako skutečné, a že tak vycházel z neúplného skutkového základu (rozsudek HIPOVITON, bod 24 výše, body 54 a 58). Ve věci, ve které byl vydán rozsudek CORPO livre, bod 42 výše, Tribunál ke konstatování, že OHIM nemá prostor pro uvážení za účelem zohlednění důkazů předložených po stanovené lhůtě, výslovně uvedl, že tyto důkazy nejsou „dodatečnými důkazy, ale prvními a jedinými důkazy o užívání“ starších ochranných známek uplatněných v této věci (rozsudek CORPO livre, bod 42 výše, bod 50).
Závěr, podle něhož měl odvolací senát možnost zohlednit dodatečné důkazy, které mu předložila žalobkyně dne 23. října 2007, je ostatně zcela v souladu se zásadami stanovenými Soudním dvorem v rozsudku OHIM v. Kaul, bod 42 výše. V bodě 44 tohoto rozsudku tak Soudní dvůr upřesnil, že v případě, kdy má OHIM rozhodovat v rámci námitkového řízení, může být zvláště odůvodněné, aby OHIM zohlednil opožděně uplatněné či předložené skutečnosti či důkazy, usoudí-li jednak, že tyto skutečnosti nebo důkazy mohou na první pohled být skutečně relevantní, pro výsledek námitek podaných k OHIM, a dále že stadium řízení, ve kterém k tomuto opožděnému předložení dojde, a okolnosti, které jej provázejí, takovému zohlednění nebrání.
Soudní dvůr navíc v rozsudku OHIM v. Kaul, bod 42 výše, přijetí opožděných důkazů odůvodnil na základě zásad právní jistoty a řádné správy, podle nichž musí být průzkum merita námitek co možná nejúplnější, aby se zabránilo zápisu ochranných známek, které by následně mohly být prohlášeny za neplatné (viz v tomto smyslu body 48, 57 a 58 tohoto rozsudku). Tyto zásady tedy mohou mít přednost před zásadou procesní účinnosti, z níž vychází nutnost dodržovat lhůty, pokud to okolnosti konkrétního případu odůvodňují.
Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že druhému žalobnímu důvodu je třeba vyhovět.
Napadené rozhodnutí tudíž musí být zrušeno.
Navíc je vzhledem k tomu, že OHIM podpůrně navrhl, aby Tribunál věc vrátil odvolacímu senátu, třeba uvést, že v rámci žaloby podané před Tribunálem proti rozhodnutí odvolacího senátu z čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že OHIM je povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Tribunálu. Tento bod návrhových žádání tudíž musí být zamítnut.
K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
V projednávané věci vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (pátý senát)
rozhodl takto:

1)
Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 13. března 2008 (věc R 1261/2007-2) se zrušuje.

2)
OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 28. března 2012.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.