CELEX: 62012TJ0244
Znamka Skupnosti
Prijava besedne znamke Skupnosti fluege.de
Absolutni razlogi za zavrnitev
Opisnost
Neobstoj razlikovalnega učinka
Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo
Člen 7(1)(b) in (c), (2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009

Razlogi za odločitev
Dejansko stanje
1. Tožeča stranka, družba Unister GmbH, je 27. januarja 2011 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).
2. Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak fluege.de.
3. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 25, 28, 35, 39, 41 in 43 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
4. Med temi proizvodi in storitvami so predmet te tožbe le storitve iz razredov 35, 39 in 43, ki ustrezajo naslednjim opisom (v nadaljevanju: sporne storitve):
– razred 35: „Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“;
– razred 39: „Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj“;
– razred 43: „Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve“.
5. Preizkuševalec je z odločbo z dne 22. avgusta 2011 na podlagi člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009 zavrnil prijavo znamke za sporne storitve, ker naj bi bila prijavljena znamka opisna in brez razlikovalnega učinka.
6. Tožeča stranka je 17. oktobra 2011 zoper odločbo preizkuševalca vložila pritožbo na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
7. Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 14. marca 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo, ker naj bi bila prijavljena znamka opisna in brez razlikovalnega učinka.
Predlogi strank
8. Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– izpodbijano odločbo razveljavi;
– UUNT naloži plačilo stroškov.
9. UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– tožbo zavrne;
– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
10. Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja tri razloge za razveljavitev, ki se nanašajo na, prvič, kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, drugič, kršitev člena 7(1)(b) te uredbe, in tretjič, razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo prijavljene znamke.
Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009
11. Tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, v skladu s katero je prijavljena znamka opisna. Beseda „fluege“ naj bi bila besedna tvorba, ki je nemškemu jeziku tuja, saj ta vsebuje le besedo „Flüge“, ki vsebuje črko „ü“, kar ima zaradi neobičajnega zapisa besede „fluege“ za posledico, da bi povprečen potrošnik v prijavljeni znamki videl označbo trgovskega izvora.
12. Tožeča stranka meni, da je povprečni potrošnik navajen na to, da tudi z domeno druge ravni, oblikovano na podlagi splošnega izraza, najde spletni portal, ki ga izkorišča en sam komercialni ponudnik. V obravnavanem primeru naj izraz „fluege“ niti ne bi bil splošen, glede na njegov neobičajni zapis. UUNT naj ne bi upošteval, da je bilo po letu 2004 mogoče registrirati domene s posebnimi znaki, kakršen je črka „ü“.
13. Tudi če bi upoštevna javnost prijavljeno znamko razumela v smislu domene, ki se nanaša na nemški spletni naslov, na katerem so ponudbe letov, pa sporne storitve nimajo nobene povezave – ali pa nimajo zadostne povezave – s ponudbo letov. V obravnavanem primeru naj ne bi bilo zahteve po razpoložljivosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.
14. UUNT izpodbija stališče tožeče stranke.
15. Poudariti je treba, da se v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 zavrne registracija za „znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 poleg tega določa, da se „[o]dstavek 1 […] uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
16. V skladu s sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 preprečuje, da bi bili znaki ali označbe, ki jih navaja, pridržani le enemu podjetju zaradi njihove registracije kot znamke. Cilj te določbe je splošni interes, ki zahteva, da take znake ali označbe lahko vsi svobodno uporabljajo (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31; sodbi Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 27, in z dne 7. julija 2011 v zadevi Cree proti UUNT (TRUEWHITE), T-208/10, neobjavljena v ZOdl., točka 12).
17. Ker se poleg tega znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti proizvoda ali storitve, za katero je zahtevana registracija, na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 štejejo za neustrezne za izpolnitev bistvene vloge znamke, in sicer identificiranje trgovskega izvora proizvoda ali storitve, da bi s tem potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočili, da pri poznejšem nakupu ponovi izbiro, če je bila izkušnja pozitivna, ali izbere drugače, če je bila ta negativna (zgoraj v točki 16 navedeni sodbi UUNT proti Wrigley, točka 30, in TRUEWHITE, točka 13).
18. Iz tega izhaja, da mora imeti znak za to, da je zajet s prepovedjo iz te določbe, neposredno in konkretno zvezo z obravnavanimi proizvodi ali s storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali eno od njihovih lastnosti (glej zgoraj v točki 16 navedeno sodbo TRUEWHITE, točka 14 in navedena sodna praksa).
19. Opozoriti je treba tudi, da je mogoče presojo opisnosti znaka opraviti samo glede na to, kako ga razume upoštevna javnost, in glede na zadevne proizvode ali storitve (sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 38, in zgoraj v točki 16 navedena sodba TRUEWHITE, točka 17).
20. Kar zadeva upoštevno javnost in kot je bilo v bistvu pravilno ugotovljeno v točkah 12 in 13 izpodbijane odločbe, so sporne storitve namenjene tako povprečnim potrošnikom kot tudi strokovnjakom, presoja opisnosti prijavljene znamke, pa je glede na elemente te znamke najbolj upoštevna prav v zvezi z nemško govorečo javnostjo. Presojo opisnosti prijavljene znamke je torej treba opraviti – česar med drugim tožeča stranka ne izpodbija – glede na povprečnega nemško govorečega potrošnika Evropske unije.
21. Kot je ugotovil odbor za pritožbe, je prijavljena znamka sestavljena iz elementov „fluege“ in „.de“, pri čemer je prvi od teh elementov različica nemškega izraza „Flüge“ (poleti), zapisana z malimi črkami ter s črkama „ue“ namesto črke „ü“, drugi od teh elementov pa je domena najvišje ravni povezana z državo ali neodvisnim ozemljem (country code Top-Level Domain (ccTLD)), v obravnavanem primeru, Nemčija.
22. Odbor za pritožbe je menil, da je pri preučitvi elementa „fluege“ treba upoštevati, da je upoštevna javnost navajena na določene posebnosti zapisa spletnih naslovov. Med temi posebnostmi je poudaril, da so bili ti spletni naslovi običajno zapisani z malimi črkami, da so bili posebni znaki, kakršni so črke „ä“, „ü“, „ö“ in „β“, pogosto nadomeščeni s pari črk „ae“, „ue“, „oe“ in „ss“, ter da zaradi tehničnih razlogov niso bili na voljo ali jih ni bilo mogoče uporabiti. Zato je menil, da jih upoštevna javnost, ki pozna te posebnosti, ne bi dojemala kot razhajanja glede na splošno jezikovno rabo.
23. Tožeči stranki ne uspe resno izpodbijati te ugotovitve. Zlasti njena trditev, da odbor za pritožbe ni upošteval možnosti uporabe, od leta 2004, naglašenih znakov (kakršen je črka „ü“) v spletnih naslovih, ne izpodbija okoliščine, ki jo je navedel odbor za pritožbe, da so naglašeni znaki pogosto nadomeščeni s skupinami črk, ter presoje tega odbora, da lahko upoštevna javnost v bistvu izraz „fluege“ spontano dojame kot ortografsko različico – ki ni neobičajna v okviru interneta – nemškega izraza „Flüge“.
24. Okoliščina, da izrazu „fluege“ sledi domena najvišje ravni „.de“, pri prijavljeni znamki ne povzroči – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – večje stopnje pozornosti upoštevne javnosti v zvezi s tem izrazom.
25. Nasprotno, okoliščina, da ta javnost prijavljeni znak ob upoštevanju njegove končnice „.de“ najprej lahko dojame kot domeno, in torej kot sklicevanje na spletni naslov, lahko kvečjemu kaže na to, da bo navedena javnost manj pozorna na to, da izraz „fluege“ tvori mala začetnica ter skupina črk „ue“.
26. Dodati je treba, da priključitev elementa, ki ustreza domeni najvišje ravni (na primer domeni najvišje ravni „.de“), k opisnemu elementu brez razlikovalnega učinka, nima za posledico, da bi nastali znak – ki ga torej upoštevna javnost lahko spontano prepozna kot domeno, in, torej kot sklicevanje na spletni naslov – pridobil razlikovalni učinek. Razlikovalni del takšne domene namreč ni domena najvišje ravni, ki je eventualno sestavljena iz pike ter skupine črk, ki ustrezajo nacionalni končnici, temveč kvečjemu domena druge ravni, ki se ji priključi domeno najvišje ravni.
27. Trditev – ki jo v bistvu navaja tožeča stranka – da bi moralo biti znamko, ki jo sestavlja domena, tudi če vsebuje opisni element, mogoče zaščititi, ker naj bi vsi uporabniki spleta vedeli, da bodo tudi za domeno sestavljeno iz opisnega izraza našli portal enega samega komercialnega ponudnika, je treba zavrniti.
28. Opozoriti je namreč treba, da domena kot taka zgolj napotuje na spletni naslov, in ne na trgovski izvor proizvodov ali storitev proizvajalca ali določenega dobavitelja. Praksa na področju dodeljevanja domen ter uporaba domen ne vplivata na možnost, da se določena domena registrira kot znamka Skupnosti ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev, opredeljenih v Uredbi št. 207/2009.
29. V zvezi s tem je treba opozoriti na nujnost razlikovanja med, prvič, pravicami, ki se nanašajo na registracijo domene, ter drugič, pravicami, ki se nanašajo na registracijo znaka kot znamke Skupnosti. Tako to, da je določena stranka lastnica domene, kakršna je domena „fluege.de“, ne pomeni, da se lahko navedena domena zato registrira kot znamka Skupnosti. Za registracijo mora namreč izpolniti vse pogoje, ki so v zvezi s tem določeni z Uredbo št. 207/2009 (sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2007 v zadevi DeTeMedien proti UUNT (suchen.de), T-117/06, neobjavljena v ZOdl., točka 44).
30. Tako je torej vsaka trditev, ki bi lahko bila povezana z neobstojem zahteve po razpoložljivosti zaradi domnevne izključne pravice, pridobljene na zadevni domeni, neupoštevna (glej v tem smislu zgoraj v točki 29 navedeno sodbo suchen.de, točka 44).
31. Iz vsega navedenega izhaja, da je odbor za pritožbe, ne da bi pri tem storil napako, v bistvu lahko presodil, da je lahko upoštevna javnost prijavljeno znamko spontano zaznala kot domeno, ki se nanaša na naslov spletne strani s področja letalskega prometa in letov.
32. Tožeča stranka trdi, da tudi če bi upoštevna javnost prijavljeno znamko razumela kot domeno, ki napotuje na nemški spletni naslov, ki ponuja lete, sporne storitve ne bi bile v ničemer povezane, ali ne bi bile dovolj povezane, s ponudbo letov.
33. Tožeča stranka trdi, da iz prijavljene znamke ne bi bilo mogoče razumeti nobenega opisnega pomena v zvezi s storitvami „oglasne dejavnosti“, „vodenja komercialnih poslov“ in „pisarniških poslov“ (iz razreda 35), ki bi bili upoštevni za vse poslovne dejavnosti, niti v zvezi z „nudenjem hrane in pijače“ ter „nudenjem začasne nastanitve“ (iz razreda 43), prav tako ne v zvezi z njeno dejavnostjo enostavnega posrednika za prodajo letov, v zvezi s storitvami „prevozništva“, „pakiranja in skladiščenja blaga“ ter „organizacije potovanj“ (iz razreda 39).
34. Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil, da je bila prijavljena znamka opisna v zvezi z vsemi spornimi storitvami.
35. Odbor za pritožbe je v točki 21 izpodbijane odločbe zlasti navedel, da je „oglasna dejavnost“ zajemala tudi oglaševanje za lete ter letalske družbe, da lahko imajo „vodenje komercialnih poslov“ ter „pisarniški posli“ poseben značaj, usmerjen v posebne zahteve letalskih družb, da lahko „prevozništvo“ zajema prevoz z letalom, da sta lahko „pakiranje in skladiščenje blaga“ namenjena sekundarnemu cilju letalskega prevoza blaga, da „organizacija potovanj“ ter „nudenje hrane in pijače“ zajemata organizacijo letalskih potovanj ter nudenje hrane in pijače letalskim potnikom, ter, nazadnje, da „nudenje začasne nastanitve“ lahko upošteva posebne potrebe letalskih potnikov, kot je na primer v primeru letaliških hotelov.
36. Odbor za pritožbe je menil, da so bili torej s prijavljeno znamko upoštevni javnosti sporočeni splošno znani in neposredni podatki o naravi spornih storitev (točki 22 in 23 izpodbijane odločbe), ter da je bila navedena znamka zato za te storitve opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 2009/207.
37. V nasprotju s tem kar trdi tožeča stranka, ta presoja odbora za pritožbe ni napačna.
38. Najprej je treba poudariti, da je prijavljena znamka, ker jo lahko upoštevna javnost spontano dojame kot domeno, ki se nanaša na naslov spletne strani s področja letalskega prometa in letov, opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 za storitve „prevozništva“ iz razreda 39, ter, natančneje, znotraj teh storitev, storitve zračnega prevoza.
39. V zvezi s tem je okoliščina, ki jo navaja tožeča stranka, da njena konkretna dejavnost ni dejavnost zračnega prevoza temveč dejavnost posredovanja pri prodaji letov, povsem neupoštevna. Presoja možnosti registracije določene znamke ob upoštevanju absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v ničemer ni odvisna od konkretne dejavnosti prijavitelja znamke, temveč zgolj od tega, ali je ta znamka opisna za proizvode in storitve kot so navedeni v prijavi znamke.
40. Dodati je treba, da dejstvo, da je besedni znak opisen le za del proizvodov ali storitev iz kategorije, navedene kot take v zahtevi za registracijo, ne preprečuje zavrnitve registracije tega znaka. V takem primeru namreč, če bi bil zadevni znak registriran kot znamka Skupnosti za zahtevano kategorijo, imetniku nič ne preprečuje, da ga uporabi tudi za proizvode ali storitve iz te kategorije, za katere je opisen (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 92 in navedena sodna praksa, in zgoraj v točki 16 navedeno sodbo TRUEWHITE, točka 27).
41. Dalje, kar zadeva vprašanje, ali je prijavljena znamka poleg „prevozništva“ opisna tudi za druge sporne storitve navedene v prijavi znamke, je treba tako kot odbor za pritožbe in zaradi razlogov navedenih v točki 35 zgoraj ugotoviti, da se te druge storitve, ki so obširno opredeljene v prijavi znamke, vse lahko zagotavljajo na področju in v tesni zvezi z zračnim prevozom ter poleti.
42. Ker tožeča stranka z ničemer ni omejila svoje prijave znamke, da bi druge sporne storitve izključila iz prijave, saj naj bi se te zagotavljale na področju zračnega prevoza in poletov, je odbor za pritožbe na podlagi razlogov, ki so med drugim navedeni v točkah od 20 do 22 izpodbijane odločbe, pravilno ugotovil, da je bila prijavljena znamka za druge sporne storitve, navedene v prijavi znamke, opisna glede na člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 (sodba Splošnega sodišča z dne 8. junija 2005 v zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS), T-315/03, ZOdl., str. II-1981, točka 70; glej po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 11. februarja 2010 v zadevi Deutsche BKK proti UUNT (Deutsche BKK), T-289/08, neobjavljena v ZOdl., točka 49).
43. Iz vseh zgornjih ugotovitev izhaja, da je treba tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, zavrniti kot neutemeljen.
Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009
44. Tožeča stranka glede na neobičajnost izraza „fluege“ v nemščini ter posebno pozornost upoštevne javnosti zaradi enkratnosti registracije spletne domene meni, da naj bi prijavljena znamka imela minimalni razlikovalni učinek, ki se zahteva za utemeljitev njene registracije.
45. UUNT izpodbija stališče tožeče stranke.
46. Spomniti je treba, da prekrivanje absolutnih razlogov za zavrnitev pomeni zlasti, da je lahko besedna znamka, ki opisuje značilnosti proizvodov ali storitev, zato brez razlikovalnega učinka za te proizvode in storitve, kar ne vpliva na druge razloge, ki bi lahko utemeljevali neobstoj razlikovalnega učinka (glej sklep Sodišča z dne 18. marca 2010 v zadevi CFCMCEE proti UUNT, C-282/09 P, ZOdl., str. I-2395, točka 52 in navedena sodna praksa).
47. V obravnavanem primeru je bilo ugotovljeno, da odbor za pritožbe ni storil napake s tem, ko je ugotovil obstoj opisnosti prijavljene znamke v zvezi s spornimi storitvami. V tem okviru je bilo med drugim ugotovljeno, da to, da opisnemu izrazu brez razlikovalnega učinka priključimo piko in črki, kar ustreza domeni najvišje ravni, nima za posledico, da bi bil nastalemu znaku – ki ga torej upoštevna javnost lahko spontano prepozna kot domeno, ki se nanaša na spletni naslov – podeljen razlikovalni učinek.
48. Iz navedenega sledi, da je treba obravnavani tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, zavrniti kot neutemeljen.
Tretji tožbeni razlog: razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo prijavljene znamke
49. Tožeča stranka trdi, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z njeno uporabo v Nemčiji ter drugih nemško govorečih ozemljih Unije. V zvezi s tem prilaga listine ter trdi, da je treba prijavljeno znamko registrirati, izpodbijano odločbo pa razveljaviti.
50. UUNT trdi, da je bil razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, pred Splošnim sodiščem prepozno naveden, in da vsekakor ni dokazan.
51. Spomniti je treba, da je tožba, vložena pri Splošnem sodišču, namenjena nadzoru zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009. Poleg tega člen 135(4) Poslovnika Splošnega sodišča določa, da s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.
52. V obravnavanem primeru je iz spisa razvidno, da se tožeča stranka v okviru postopka pred UUNT ni sklicevala na to, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek zaradi njene uporabe, v smislu člena 7(3) Uredbe št. 207/2009. Vprašanje razlikovalnega učinka po uporabi zadevnega besednega znaka pred UUNT torej ni bilo obravnavano.
53. V zvezi s tem je treba poudariti, da sklicevanje tako v postopku ex parte  kot v postopku inter partes  na razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, pomeni samostojno pravno vprašanje glede na vprašanje svojstvenega razlikovalnega učinka zadevne znamke. Zato, kadar se stranka pri UUNT ne sklicuje na razlikovalni učinek, ki ga je pridobila njena znamka, UUNT po uradni dolžnosti ni treba preveriti obstoja tega učinka (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 10. marca 2010 v zadevi Baid proti UUNT (LE GOMMAGE DES FACADES), T-31/09, neobjavljena v ZOdl., točka 41 in navedena sodna praksa).
54. Splošnemu sodišču zato ni treba odločati o tem vprašanju, ki ni bilo del predmeta spora pred odborom za pritožbe.
55. Tretji tožbeni razlog je torej treba zavrniti.
56. Iz vseh zgornjih ugotovitev izhaja, da je treba tožbo zavrniti.
Stroški
57. V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.
Izrek
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
razsodilo:
1. Tožba se zavrne.
2. Družba Unister GmbH nosi svoje stroške in stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).