CELEX: 62011TJ0103
Znamka Skupnosti
Prijava figurativne znamke Skupnosti justing
Prejšnja nacionalna figurativna znamka JUSTING
Zahteva po prednosti prejšnje nacionalne znamke
Neobstoj enakosti med znakoma
Člen 34 Uredbe št. (ES) 207/2009

Dejansko stanje
Tožeča stranka, Tiantian Shang, je 26. junija 2009 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:
Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od razredov ustrezajo temu opisu:
—
razred 18: „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“;
—
razred 25: „oblačila, obutev, pokrivala“.
Tožeča stranka je pri UUNT v skladu s členom 34 Uredbe št. 207/2009 hkrati vložila zahtevo za priznanje prednosti naslednje prejšnje italijanske figurativne znamke, registrirane pod številko 1217303:
Preizkuševalec je z odločbo z dne 1. junija 2010 zahtevo po prednosti prejšnje nacionalne znamke zavrnil.
Tožeča stranka je pri UUNT 22. julija 2010 zoper odločbo preizkuševalca na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 vložila pritožbo.
Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 14. decembra 2010 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Natančneje, menil je, da prijavljena znamka Skupnosti in prejšnja nacionalna znamka nista enaki, ker se njuna grafična prikaza razlikujeta, ne zgolj v vrsti pisave, v kateri je napisan besedni element „justing“, ampak tudi v njunih figurativnih elementih in položaju različnih sestavnih delov znakov.
Predlogi strank
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
—
izpodbijano odločbo razveljavi;
—
izpodbijano odločbo spremeni in ugodi njeni zahtevi po prednosti prejšnje nacionalne znamke;
—
podredno, ugodi njeni zahtevi po prednosti besednega elementa prejšnje nacionalne znamke, in sicer izraza „justing“;
—
UUNT naloži plačilo stroškov.
UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
—
tožbo zavrne;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, in sicer, prvič, kršitev in napačno razlago člena 34 Uredbe št. 207/2009, drugič, kršitev Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120) in tretjič, poznanost prejšnje nacionalne znamke.
Prvi tožbeni razlog: kršitev in napačna razlaga člena 34 Uredbe št. 207/2009
Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je člen 34 Uredbe št. 207/2009 razlagal restriktivno. Odbor za pritožbe naj bi namreč to določbo razlagal brez upoštevanja okvira, v katerega je umeščena, in sicer sistema varstva znamk pred verjetnostjo zmede v razmerju do enakih ali podobnih znamk. V zvezi s tem naj bi odbor za pritožbe moral upoštevati dejstvo, da je besedni element „justing“ znamke Skupnosti in prejšnje nacionalne znamke enak, ne da bi dejstvo, da sta bili v dveh znamkah uporabljeni različni vrsti pisave, lahko omajalo to ugotovitev. Poleg tega so proizvodi, zajeti z dvema zadevnima znamkama, popolnoma enaki, česar odbor za pritožbe ni zanikal. Nazadnje, razlike med figurativnimi elementi zadevnih znamk naj bi bilo treba razumeti v okviru „procesa grafičnega razvoja“ prejšnje nacionalne znamke, kar naj nikakor ne bi omajalo „edinstvenosti znamke“, saj je ta ostala enaka.
UUNT izpodbija trditve tožeče stranke.
Člen 34(1) Uredbe št. 207/2009 določa:
„Imetnik prejšnje blagovne znamke, registrirane v državi članici, vključno z blagovno znamko, registrirano v državah Beneluksa ali po mednarodnih sporazumih in z učinkom v državah članicah, [ki enako blagovno znamko prijavi kot znamko Skupnosti] za blago ali storitve, ki so enake ali del tistih, za katere je bila registrirana prejšnja blagovna znamka, [lahko za blagovno znamko Skupnosti zahteva prednost prejšnje blagovne znamke] za državo članico, v kateri ali za katero je registrirana.“
Da bi bilo mogoče ugoditi zahtevi po prednosti prejšnje nacionalne znamke zaradi zahteve za registracijo znamke Skupnosti, morajo biti kumulativno izpolnjeni trije pogoji: prejšnja nacionalna znamka in znamka Skupnosti morata biti enaki; proizvodi ali storitve prijavljene znamke Skupnosti morajo biti enaki ali zajeti v proizvodih ali storitvah, na katere se nanaša prejšnja nacionalna znamka; imetnik zadevnih znamk mora biti enak.
V tej zadevi se enakost proizvodov, zajetih s prijavljeno znamko Skupnosti, in proizvodov, zajetih s prejšnjo nacionalno znamko, ne izpodbija. Prav tako med strankama ni sporno, da je imetnik zadevnih znamk enak.
Glede enakosti znamk je treba opozoriti, da je znak enak znamki, če brez sprememb in dodatkov posnema vse elemente, ki sestavljajo znamko, ali če gledano v celoti skriva tako nepomembne razlike, da jih povprečen potrošnik ne opazi (sodba Sodišča z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion,
C-291/00, Recueil, str. I-2799
, točka 54).
Pogoj enakosti znaka in znamke je treba razlagati restriktivno zaradi posledic, ki jih ima taka enakost. V skladu s členom 34(2) Uredbe št. 207/2009 bo lahko imetnik znamke Skupnosti, za katero je podal zahtevo po prednosti prejšnje nacionalne znamke, če se bo odpovedal prejšnji znamki ali dopustil, da njena registracija poteče, še naprej uveljavljal iste pravice, kot bi jih imel, če bi bila prejšnja blagovna znamka še naprej registrirana.
Zato je odbor za pritožbe člen 34(1) Uredbe št. 207/2009 upravičeno razlagal ozko.
V zvezi s tem je treba trditev tožeče stranke, da je treba veljavo člena 34 Uredbe št. 207/2009 razširiti na podobne znamke ter da se varstvo znamk pred verjetnostjo zmede nanaša tudi na podobne znamke, zavrniti. Za razliko od določb Uredbe št. 207/2009, ki se nanašajo na varstvo znamk pred verjetnostjo zmede glede enakih ali podobnih znamk, se namreč člen 34 Uredbe št. 207/2009 nanaša le na enake znamke in ne vsebuje nobene določbe glede podobnih znamk. Splošno sodišče ne more spremeniti besedila člena 34 te uredbe, tako da bi pogoj enakosti nadomestilo s pogojem podobnosti znamk.
V tej zadevi je treba torej preveriti, ali sta prijavljena znamka Skupnosti in prejšnja nacionalna znamka enaki.
Figurativni znamki sta sestavljeni iz besednega elementa „justing“ in iz figurativnih elementov. Tako kot odbor za pritožbe v točki 12 izpodbijane odločbe je treba navesti, da je za besedni element „justing“ v vsaki znamki uporabljena drugačna vrsta pisave. V prejšnji nacionalni znamki so uporabljene tiskane črke v običajni pisavi, v prijavljeni znamki Skupnosti pa so bile uporabljene gotske črke, zaradi katerih je izraz „justing“ pridobil jasen grafični in slogovni videz.
Poleg tega se razlikujejo figurativni elementi dveh znamk. V prejšnji nacionalni znamki sta namreč na vsaki strani besednega elementa simbola, ki predstavljata dva spola, v prijavljeni znamki Skupnosti pa figurativni element, ki je nad besednim elementom, predstavlja obroč žarkov, ki obdaja črko „j“.
Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da znamki nista enaki in da zato zahtevi po prednosti prejšnje nacionalne znamke za prijavljeno znamko Skupnosti ni bilo mogoče ugoditi.
V zvezi s tem trditev tožeče stranke, s katero želi razlike med znamkama pojasniti s „procesom grafičnega razvoja“, ne more omajati te ugotovitve. Znamki bi bilo namreč mogoče šteti za enaki le, če bi bile v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 16, razlike tako nepomembne, da jih potrošnik ne bi opazil, kar pa v tej zadevi ni tako, saj je grafični prikaz dveh znamk zelo različen.
Glede na vse navedeno je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.
Drugi tožbeni razlog: kršitev Direktive 98/71
Tožeča stranka trdi, da je treba za določitev, ali je treba znamki šteti za enaki, uporabiti člen 4 Direktive 98/71, v skladu s katerim se „[v]idezi […] štejejo za enake, če se njihove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih“. Po njenem mnenju to pomeni, da sta znamki enaki, če so enaki njuni osnovni elementi, to so tisti, ki javnosti omogočajo, da ju prepozna.
Po mnenju tožeče stranke bi bilo treba ugotoviti, da je treba z vidika „možne verjetnosti zmede“ ob neupoštevanju „nepotrebnih podrobnosti“ znamki obravnavati kot eno znamko zaradi enakosti proizvodov, besednega elementa in imetnika, „dejanske prednosti“ in „jasnega mešanja in/ali razvoja popolnoma združljivih znakov“.
UUNT izpodbija trditve tožeče stranke.
Najprej je treba navesti, da se določbe Direktive 98/71 v tej zadevi ne uporabljajo, ker se nanašajo na modele.
Vsekakor je treba ugotoviti, da je v členu 4 Direktive 98/71 in v zgoraj v točki 16 navedeni sodni praksi pojem enakosti opredeljen podobno.
Poleg tega tožeča stranka s trditvami, ki jih podaja v okviru tega tožbenega razloga, v bistvu povzema elemente, ki so bili navedeni v okviru prvega tožbenega razloga. Tožeča stranka poskuša namreč dokazati, da sta zadevni znamki enaki v osnovnih elementih, torej v besednem elementu „justing“, ter da so razlike zgolj posledica „procesa grafičnega razvoja“, ki ga mora Splošno sodišče upoštevati za ugotovitev, da sta znamki enaki.
Poudariti je treba, da je razlaga pojma enakosti, kot jo podaja tožeča stranka, napačna, ker ga za lastne potrebe omejuje na osnovne elemente znakov, pri čemer ne upošteva dejstva, da sta znaka enaka samo, če so razlike med njima minimalne, kar v tej zadevi kljub enakosti besednih elementov znamk ni res. Glede preostalega zadošča napotitev na presojo, ki jo je Splošno sodišče opravilo v okviru preizkusa prvega tožbenega razloga.
Glede trditve tožeče stranke, da bi bila vsaka grafična sprememba logotipa znamke prepovedana, če Splošno sodišče ne bi priznalo, da je šlo za njegov razvoj, je treba ugotoviti, da ne more uspeti. V tej zadevi namreč ne gre za zanikanje možnosti, da imetnik znamko lahko grafično razvija, ampak za ugotovitev, ali tožeča stranka lahko zahteva prednost prejšnje nacionalne znamke. Na tem področju so bila merila jasno opredeljena v členu 34 Uredbe št. 207/2009 in jih je treba razlagati ozko, kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 18. V tej zadevi eden od pogojev za zahtevanje prednosti prejšnje nacionalne znamke, določen v členu 34 Uredbe št. 207/2009, in sicer enakost znamk, ni izpolnjen. Predlogu tožeče stranke zato ni mogoče ugoditi.
Tožeča stranka trdi, da bi drugačna razlaga od njene povzročila, da bi bilo vsako varstvo brez učinka, ker bi na njeni podlagi kdorkoli lahko registriral enako znamko z minimalno grafično razliko, če bi trdil, da je zaradi neobstoja popolne enakosti grafičnih elementov mogoče sklepati, da je znamka različna in izvirna.
Ta trditev ne more uspeti, ker mehanizmi za varstvo iz Uredbe št. 207/2009 imetniku znamke omogočajo, da pridobi varstvo proti znamki tretjega, ki je podobna njegovi, in ker v skladu z ustaljeno sodno prakso celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhna podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večjo podobnost med znamkami in obratno (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon,
C-39/97, Recueil, str. I-5507
, točka 17, in sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v združenih zadevah Mast-Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirom in drugi),
T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409
, točka 74).
Glede na vse navedeno je treba drugi tožbeni razlog zavrniti.
Tretji tožbeni razlog: poznanost prejšnje nacionalne znamke
Tožeča stranka trdi, da bi ji zaradi „razširjenosti“ prejšnje nacionalne znamke moralo biti priznano varstvo ne glede na to, da je bila ta registrirana.
Tožeča stranka pojasnjuje, da si pridržuje pravico, da z razveljavitveno tožbo ukrepa proti osebi, ki je 11. maja 2009 – pred njeno prijavo znamke Skupnosti, a po datumu prijave njene prejšnje nacionalne znamke – kot mednarodno znamko z učinkom v Evropski uniji prijavila besedno znamko JUSTING.
UUNT izpodbija trditve tožeče stranke.
Omeniti je treba, tako kot odbor za pritožbe v točki 13 izpodbijane odločbe, da to, da želi tožeča stranka ukrepati proti osebi, ki je registrirala besedno znamko JUSTING kot mednarodno znamko z učinkom v Evropski uniji, ni dejavnik, ki je upošteven v okviru postopka z zahtevo po prednosti prejšnje nacionalne znamke.
Poleg tega člen 34 Uredbe št. 207/2009 ne določa nobene povezave med zahtevo po prednosti prejšnje nacionalne znamke in njeno poznanostjo.
Zato je treba tretji tožbeni razlog zavrniti kot brezpredmeten.
Poleg tega je treba glede predloga tožeče stranke, da bi bilo njeni zahtevi po prednosti delno ugodeno za besedni element „justing“ prejšnje nacionalne znamke, omeniti, da možnost zahtevati prednost za del prejšnje nacionalne znamke v členu 34 Uredbe št. 207/2009 ni določena. Kot je bilo navedeno zgoraj, je treba člen 34 navedene uredbe razlagati ozko in Splošno sodišče zato takemu predlogu ne more ugoditi.
Ker nobeden od tožbenih razlogov tožeče stranke, niti v utemeljitev predlogom za razveljavitev niti predlogom za spremembo, ni bil sprejet, je treba tožbo v celoti zavrniti.
Stroški
V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)
razsodilo:

1.
Tožba se zavrne.

2.
Tiantian Shang se naloži plačilo stroškov.

Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 19. januarja 2012.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: italijanščina.