CELEX: 62009TJ0010(01)
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca figurativa comunitária F1‑LIVE
Marcas figurativa comunitária anterior F1 e nominativas nacionais e internacional F1 Formula 1
Motivos relativos de recusa
Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [atuais artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009]

Antecedentes do litígio
Em 13 de abril de 2004, a Racing‑Live SAS apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO L 78, p. 1
)].
A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
Os produtos e os serviços para os quais foi pedido o registo pertencem às classes 16, 38 e 41, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:
—
classe 16: «Revistas, brochuras, livros; estando todos os produtos atrás referidos relacionados com a Fórmula 1»;
—
classe 38: «Comunicação e difusão de livros, revistas e jornais através de terminais informáticos; estando todos os produtos atrás referido relacionados com a Fórmula 1»;
—
classe 41: «Publicação eletrónica de livros, revistas e periódicos; informações sobre atividades de diversão; organização de concursos na Internet; reserva de lugares para espetáculos; jogos em linha, estando todos os produtos atrás referidos relacionados com a Fórmula 1».
Este pedido de registo foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
5/2005, de 31 de janeiro de 2005.
Em 2 de maio de 2005, a recorrente, Formula One Licensing BV, apresentou oposição, nos termos do artigo 42.
o
do Regulamento n.
o
40/94 (atual artigo 41.
o
do Regulamento n.
o
207/2009), ao registo da marca pedida, alegando um risco de confusão, na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), e n.
o
5, do Regulamento n.
o
40/94 [atual artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), e n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009].
A oposição baseou‑se designadamente nos seguintes registos anteriores:
—
três registos do sinal nominativo
F1
, a saber, em primeiro lugar o registo internacional n.
o
732134, de 20 de dezembro de 1999, que produz efeitos na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália e na Hungria, para os produtos e os serviços nomeadamente abrangidos pela marca pedida, das classes 16, 38 e 41, em segundo lugar, o registo alemão n.
o
30007412, de 10 de maio de 2000, para a «organização de eventos desportivos», da classe 41, e, em terceiro lugar, o registo no Reino Unido 2277746D, de 13 de agosto de 2001, para «papel, cartões, cartão, conjuntos de impressão, pintura e desenho; catálogos», da classe 16, e «serviços de telecomunicações; transmissão eletrónica de dados, imagens e som através de terminais e redes informáticos», da classe 38;
—
registo n.
o
631531, de 19 de maio de 2003, da marca figurativa comunitária a seguir representada, para os produtos e os serviços nomeadamente abrangidos pela marca pedida, das classes 16, 38 e 41:
A oposição baseava‑se nos produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores e dirigia‑se a todos os produtos e serviços designados pela marca pedida.
A recorrente reivindicava o elevado caráter distintivo de todas as marcas de que era titular dada a sua utilização, há vários anos, relativamente a diversos produtos e serviços.
Por decisão de 17 de outubro de 2007, a Divisão de Oposição do IHMI, baseando‑se unicamente no registo internacional anterior n.
o
732134, indeferiu o pedido de marca comunitária. Verificou que existia uma semelhança ou uma identidade entre os produtos e os serviços designados pelas marcas em conflito e um grau médio de semelhança entre os sinais em conflito e, como tal, um risco de confusão entre as marcas em conflito, na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94.
Em 14 de dezembro de 2007, a Global Sports Media Ltd, que substituiu a Racing‑Live SAS enquanto titular da marca cujo registo é pedido, interpôs recurso para o IHMI, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.
o
40/94 (atuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.
o
207/2009), da decisão da Divisão de Oposição.
Por decisão de 16 de outubro de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição. Considerou que, ainda que existisse uma identidade ou uma semelhança entre os produtos e os serviços em causa, não havia risco de confusão, na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, entre a marca pedida e aquelas de que a recorrente é titular, uma vez que os sinais em conflito apresentavam diferenças manifestas. A Câmara de Recurso considerou, além disso, que o público relevante, composto por consumidores comuns e utilizadores profissionais, apreendia a combinação da letra «f» e do algarismo «1» como sendo a designação genérica de uma categoria de automóveis de corrida e, por extensão, de corridas que envolvem esses automóveis. Além disso, concluiu que o prestígio das marcas anteriores respeitava unicamente ao elemento «f1» da marca registada com o número 631531.
Quanto ao artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
40/94, a Câmara de Recurso considerou que, ainda que a marca figurativa anterior possa veicular uma imagem de tecnologia de ponta, de exclusividade e de luxo, o único vetor de comunicação dessa imagem era o elemento «f1» como logótipo F1. Todavia, poucos consumidores atribuiriam um caráter distintivo à abreviatura F1, exceto se acompanhada do referido logótipo. A este respeito, a Câmara de Recurso declarou que nenhum elemento da marca pedida recordava esse logótipo ao público e que, como tal, a marca pedida não exploraria as marcas anteriores, não atentaria contra o prestígio das referidas marcas nem permitiria ao seu titular retirar um proveito indevido da imagem positiva dessas marcas.
Processos no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de janeiro de 2009, a recorrente interpôs um recurso de anulação da decisão impugnada por violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), e do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
40/94.
Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às questões colocadas pelo Tribunal Geral na audiência que teve lugar em 10 de junho de 2010.
Por acórdão de 17 de fevereiro de 2011, Formula One Licensing/IHMI — Global Sports Media (F1‑LIVE) (T‑10/09, Colet., a seguir «acórdão do Tribunal Geral»,
EU:T:2011:45
), o Tribunal Geral negou provimento ao recurso e condenou a recorrente nas despesas.
Para decidir neste sentido, o Tribunal Geral considerou improcedentes os dois fundamentos alegados pela recorrente.
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 29 de abril de 2011, a recorrente interpôs um recurso do acórdão do Tribunal Geral, no qual pedia ao Tribunal de Justiça a anulação do referido acórdão.
Por acórdão de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/IHMI (C‑196/11 P, Colet., a seguir «acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral»,
EU:C:2012:314
), o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral.
O Tribunal de Justiça considerou que o Tribunal Geral tinha posto em causa a validade das marcas anteriores no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária e tinha, assim, violado o artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94. Nestas condições, a Formula One Licensing tinha fundamento para sustentar que o acórdão impugnado estava ferido de um erro de direito (acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral, referido no n.
o
18
supra
,
EU:C:2012:314
, n.
os
51 a 53).
O Tribunal de Justiça remeteu o processo para o Tribunal Geral para que este examine a questão de saber se, sem proceder à verificação da falta de caráter distintivo do elemento «f1» nas marcas anteriores, a aplicação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 pode ser afastada.
Na sequência do acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral e por força do artigo 118.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, o processo foi atribuído à Sexta Secção. Tendo sido modificada a composição das Secções do Tribunal Geral, o juiz‑relator foi afetado à Oitava Secção, à qual, por conseguinte, foi distribuído o presente processo.
Por carta de 11 de junho de 2014, a ESPN Sports Media Ltd pediu para substituir a Global Sports Media como parte interveniente no processo no Tribunal Geral, por terem sido transferidos para si os direitos relativos à marca pedida.
Por carta de 17 de junho de 2014, as partes no processo foram convidadas a apresentar as suas observações sobre o pedido de substituição da parte interveniente. Por carta de 20 de junho de 2014, o IHMI não levantou objeções à substituição da Global Sports Media pela ESPN Sports Media no presente processo.
Por despacho do Tribunal Geral (Oitava Secção) de 30 de junho de 2014, a substituição foi admitida.
Pedidos das partes após a remissão
As partes foram convidadas a apresentar as suas observações, nos termos do artigo 119.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo. A recorrente e o IHMI apresentaram os seus articulados com observações nos prazos fixados, a saber, respetivamente, em 9 de agosto e 28 de setembro de 2012. A interveniente não apresentou observações no prazo fixado.
Nas suas observações, a recorrente conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
condenar o IHMI e a interveniente nas despesas efetuadas no âmbito do processo no IHMI, no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça.
Nas suas observações, o IHMI conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:
—
negar provimento ao recurso na íntegra;
—
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respetivamente, à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 e à violação do artigo 8.
o
, n.
o
5, deste mesmo regulamento.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
40/94
Em primeiro lugar, há que considerar, à semelhança da Câmara de Recurso, que o público relevante é composto por consumidores médios da União Europeia.
De igual modo, foi com razão que a Câmara de Recursos concluiu, nos n.
os
25 a 27 da decisão impugnada, que os produtos e os serviços visados pelas marcas em conflito eram idênticos ou muito semelhantes.
Além disso, é claro que a combinação da letra «f» e do algarismo «1» é a abreviatura de «fórmula 1», expressão que designa em geral uma categoria de automóveis de corrida e, por extensão, corridas que envolvem esses automóveis.
A recorrente alega, em substância, que existe um risco de confusão entre a marca nominativa
F1
(protegida como marca internacional na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália e na Hungria), por um lado, e a marca pedida
F1‑LIVE
, por outro. O mesmo se passa no que respeita à marca figurativa comunitária e à marca pedida.
Como resulta do acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral (referido no n.
o
18
supra
,
EU:C:2012:314
, n.
o
47), para não infringir o artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, deve reconhecer‑se um certo grau de caráter distintivo a uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária.
Por conseguinte, não pode reconhecer‑se que o sinal
F1
é genérico, descritivo e desprovido de qualquer caráter distintivo, sem o qual é posta em causa a validade da marca anterior no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária, o que tem como consequência a violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 (acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral, referido no n.
o
18
supra
,
EU:C:2012:314
, n.
os
51 e 52).
Na verdade, quando uma oposição, baseada na existência de uma marca nacional anterior, é apresentada contra o registo de uma marca comunitária, o IHMI e, por conseguinte, o Tribunal Geral são obrigados a verificar de que modo o público relevante percebe o sinal idêntico a essa marca nacional na marca cujo registo é pedido e a apreciar, sendo esse o caso, o grau do caráter distintivo desse sinal. (acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral, referido no n.
o
18
supra
,
EU:C:2012:314
, n.
o
42).
Contudo, as referidas verificações não podem redundar no reconhecimento da falta de caráter distintivo de um sinal idêntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento não seria compatível com a coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, interpretado conjuntamente com o n.
o
2, alínea a), ii), desse mesmo artigo (acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral, referido no n.
o
18
supra
,
EU:C:2012:314
, n.
o
44).
Com efeito, como resulta do acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral, referido no n.
o
18
supra
(
EU:C:2012:314
, n.
o
45), esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idênticas a um sinal considerado como sendo desprovido de caráter distintivo, pois o registo de tal marca comunitária constituiria uma situação suscetível de eliminar a proteção nacional dessas marcas. Assim, o referido reconhecimento não respeitaria o sistema instituído pelo Regulamento n.
o
40/94 que assenta na coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais como o enuncia o considerando 5 deste regulamento, dado que a validade de uma marca internacional ou nacional pode ser posta em causa em razão da falta de caráter distintivo unicamente no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado‑Membro em causa de harmonia com o disposto no artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea b), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
), e da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO L 299, p. 25
).
Assim sendo, há que constatar que resulta dos elementos de prova escritos apresentados pelas partes no IHMI que, uma vez que, como foi acima salientado no n.
o
31, o elemento nominativo «f1» constitui a abreviatura habitual da expressão «fórmula 1», este elemento apresenta um caráter distintivo fraco. Há que recordar, a este respeito, que os produtos e serviços referidos pelo pedido de registo estão relacionados, mais especificamente, com o domínio da fórmula 1.
Além disso, a afirmação da recorrente segundo a qual o elemento nominativo «f1» é o elemento dominante da marca pedida não tem fundamento. Com efeito, a marca pedida apresenta um caráter relativamente complexo, na medida em que é composta por dois elementos nominativos «f1» e «live», separados por um hífen e incorporados numa configuração gráfica original com o objetivo de formar um logótipo específico. Por este facto, serão apreendidos visualmente como um todo.
No que respeita ao alegado prestígio, resulta dos autos que foi correta a decisão da Câmara de Recurso que concluiu que esse prestígio estava unicamente ligado à característica de um logótipo do elemento nominativo «f1».
Assim há que proceder a uma comparação dos sinais em conflito, isto é, da marca nominativa anterior
F1
e da marca pedida assim como, se necessário, da marca figurativa anterior
F1 Formula 1
e da marca pedida.
Preliminarmente, há que salientar que a Câmara de Recurso sustentou com razão, nos n.
os
59 e seguintes da decisão impugnada, que existia um certo grau de semelhança entre os sinais em conflito em razão do elemento «f1» que lhes é comum. Todavia, diferem no plano visual, em razão do seu comprimento, da presença da palavra «live» e do facto de a marca pedida incluir um elemento figurativo.
No plano fonético, verifica‑se que a marca pedida inclui duas palavras e as marcas anteriores apenas uma. O aditamento de uma palavra suplementar, que é pronunciada na marca pedida, atenua, em certa medida, a presença do elemento comum «f1». Todavia, pelo facto de os sinais em conflito incluírem ambos o elemento «f1», que é o primeiro a ser pronunciado na marca pedida, existe um certo grau de semelhança no plano fonético.
No plano conceptual, a marca anterior designa um tipo particular de automóveis de corrida, a saber, os automóveis de fórmula 1, e pode igualmente ser apreendida como fazendo implicitamente referência às corridas de fórmula 1. A marca pedida veicula a mesma mensagem, mas o aditamento da palavra «live», que evoca o relato ou a retransmissão em direto de um evento, torna‑a conceptualmente mais rica que a marca anterior.
Resulta do exposto que, embora existam elementos de diferenciação visual, fonética e conceptual entre as marcas em conflito, existe igualmente um certo grau de semelhança global, devido à inclusão do elemento nominativo da marca anterior na marca figurativa para a qual foi pedido o registo.
Por conseguinte, importa ainda apreciar globalmente se existe um risco de confusão entre as marcas em conflito.
Quanto ao risco de confusão, há que recordar que a apreciação global deste risco implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em conta e, nomeadamente, a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado com um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente [acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colet.,
EU:C:1998:442
, n.
o
17, e de 14 de dezembro de 2006, Mast‑Jägermeister/IHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Colet.,
EU:T:2006:397
, n.
o
74].
A este respeito, há que recordar que o elemento «f1», numa tipografia comum, em relação com os produtos e serviços visados, possui apenas um caráter distintivo fraco e que o eventual prestígio da marca figurativa comunitária utilizada na União estava essencialmente ligado ao próprio logótipo.
Contudo, há que recordar que, ainda que o caráter distintivo da marca anterior seja fraco, tal não impede que se conclua pela existência de um risco de confusão no caso em apreço. Com efeito, embora o caráter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para apreciar o risco de confusão (v., por analogia, acórdão Canon, referido no n.
o
47
supra
,
EU:C:1998:442
, n.
o
24), mais não é do que um elemento entre outros, a que se deve atender no momento dessa apreciação. Assim, mesmo em presença de uma marca anterior com fraco caráter distintivo, pode existir um risco de confusão, designadamente, em virtude de uma semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços em causa [v. acórdão de 13 de dezembro de 2007, Xentral/IHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Colet.,
EU:T:2007:387
, n.
o
70 e jurisprudência referida].
A este respeito, há que salientar que os produtos e serviços designados pela marca pedida e os visados pelas marcas anteriores são idênticos ou semelhantes.
Além disso, como foi acima salientado nos n.
os
42 e 45, o elemento nominativo «f1» da marca anterior foi reproduzido na marca cujo registo é pedido. Ainda que o elemento nominativo «f1» não possa ser considerado o elemento dominante no sinal pedido, isso não implica que deva, por esse facto, ser considerado negligenciável. Em especial, há que constatar que os dois outros elementos que compõem a marca pedida, a saber, o elemento nominativo «live» e o elemento figurativo que consiste num círculo que se destaca do fundo cinzento‑escuro, poderiam ser apreendidos como sugerindo, o primeiro, a retransmissão de eventos desportivos em tempo real e, o segundo, um circuito de corridas. Assim, uma vez que esses elementos podem evocar a ideia geral de eventos ligados ao desporto automóvel, a sua combinação com o elemento nominativo «f1» contribui para fixar no espírito do público relevante a imagem de corridas de automóveis de fórmula 1, veiculada por esse elemento nominativo.
Resulta do exposto, em particular do facto de o público relevante só guardar na memória uma imagem imperfeita das marcas em causa, pelo que o seu elemento comum, o elemento «f1», gera uma certa semelhança entre as mesmas, e da interdependência dos diferentes fatores a ter em consideração, por os produtos em causa serem idênticos ou muito semelhantes, que o risco de confusão no espírito dos consumidores não pode ser excluído. Noutros termos, existe um risco de que as duas marcas sejam ligadas no espírito dos consumidores, com estes a interpretar a marca pedida como uma variante da marca anterior
F1
devido à reprodução idêntica desta última e, portanto, da sua origem comercial.
Por conseguinte, há que constatar que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir que não existia risco de confusão entre a marca pedida e a marca nominativa anterior.
Resulta do exposto que a decisão impugnada deve ser anulada sem que seja necessário comparar a marca figurativa anterior com a marca pedida e examinar o segundo fundamento.
Quanto às despesas
No seu acórdão proferido em sede de recurso da decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça reservou para final a decisão quanto às despesas. Compete, pois, ao Tribunal Geral decidir, no presente acórdão, sobre as despesas referentes aos vários processos, em conformidade com o artigo 121.
o
do Regulamento de Processo.
Nos termos do artigo 87.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
Tendo o IHMI e a interveniente sido vencidos, há que condená‑los nas despesas, em conformidade com os pedidos da recorrente.
Além disso, a recorrente pede que o IHMI e a interveniente sejam condenados nas despesas que a recorrente efetuou para efeitos do processo no IHMI. A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 136.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo, as despesas indispensáveis efetuadas pelas partes para efeitos do processo na Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis. Contudo, tal não se verifica no caso das despesas efetuadas no processo perante a Divisão de Oposição do IHMI [acórdão de 25 de junho de 2010, MIP Metro/IHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Colet.,
EU:T:2010:256
, n.
o
51]. Por conseguinte, o pedido da recorrente no sentido de que o IHMI e a interveniente, por terem sido vencidos, devem ser condenados nas despesas, incluindo as referentes ao procedimento no IHMI, só pode ser julgado procedente no que respeita às despesas indispensáveis efetuadas pela recorrente para efeitos dos processos na Câmara de Recurso do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)
decide:

1)
A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 16 de outubro de 2008 (processo R 7/2008‑1) é anulada.

2)
O IHMI e a ESPN Sports Media Ltd são condenados nas despesas efetuadas pela Formula One Licensing BV nos processos no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça, bem como nas despesas efetuadas para efeitos do processo na Câmara de Recurso do IHMI.

Gratsias
Kancheva
Wetter
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de dezembro de 2014.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.