CELEX: 62014TJ0136
Znamka Skupnosti
Postopek z ugovorom
Prijava figurativne znamke BASmALI
Prejšnja neregistrirana znamka ali prejšnji znak BASMATI
Relativni razlog za zavrnitev
Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009

Dejansko stanje
Družba Siam Grains Co. Ltd je 4. novembra 2003 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
)).
Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:
Proizvod, za katerega je bila zahtevana registracija, spada v razred 30 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustreza opisu „dolgozrnati riž“.
Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 37/2004 z dne 13. septembra 2004.
Družba United Riceland Private Ltd (postala Tilda Riceland Private Ltd, v nadaljevanju: tožeča stranka) je 10. decembra 2004 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvod iz točke 3 zgoraj.
Ugovor je temeljil na prejšnji neregistrirani znamki ali prejšnjem znaku BASMATI, ki se v zvezi z rižem uporablja v gospodarskem prometu.
V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4) Uredbe št. 207/2009). Tožeča stranka je predvsem trdila, da je na podlagi prava, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, lahko preprečila uporabo prijavljene znamke s tožbo zoper zavajajoče označevanje (
action for passing off
).
Oddelek za ugovore je 28. januarja 2008 ugovor v celoti zavrnil. Ugotovil je zlasti, da tožeča stranka ni predložila dokumentov, ki opisujejo način trženja riža, ki ga izvaža v Združeno kraljestvo. V teh okoliščinah tožeča stranka ni dokazala, da je pridobila „dobro ime“, ki je podlaga za vložitev tožbe na podlagi prava v zvezi z zavajanjem, ki se uporablja v Združenem kraljestvu.
Tožeča stranka je 20. marca 2008 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
Prvi odbor za pritožbe UUNT je pritožbo zavrnil z odločbo z dne 19. marca 2009. V bistvu je menil, da je moral vložnik ugovora na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 dokazati, da je imetnik pravice, na kateri temelji ugovor. V obravnavani zadevi pa naj tožeča stranka ne bi dokazala, da je imetnica navedene pravice. Natančneje, odbor za pritožbe je menil, da izraz „basmati“ ni znamka ali znak, za kateri veljajo pravice intelektualne lastnine, temveč zgolj običajen opis vrste riža. Izraz „basmati“ naj bi bil generičen. Poleg tega je odbor za pritožbe poudaril, da se lastnina, ki je zaščitena s tožbo zoper zavajajoče označevanje, ne nanaša na zadevni znak, temveč na „dobro ime“. Odbor za pritožbe je ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala, da je lastnica izraza „basmati“, in da zato ugovor ne izpolnjuje pogoja – ki je določen v Uredbi št. 40/94 – v zvezi z obstojem lastninske pravice.
Splošno sodišče je s sodbo z dne 18. januarja 2012 v zadevi Tilda Riceland Private/UUNT – Siam Grains (BASmALI)(T‑304/09, ZOdl.,
EU:T:2012:13
) razveljavilo odločbo odbora za pritožbe z dne 19. marca 2009. Splošno sodišče je ugotovilo, da je odbor za pritožbe nepravilno zavrnil ugovor, ker tožeča stranka ni dokazala, da je bila imetnica zadevnega znaka, ne da bi natančno analiziral, ali je tožeča stranka na podlagi prava Združenega kraljestva pridobila pravice do navedenega znaka (točka 29 sodbe).
Po izdaji zgoraj v točki 11 navedene sodbe BASmALI (
EU:T:2012:13
) je bila zadeva predložena četrtemu odboru za pritožbe UUNT.
Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 18. decembra 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. V bistvu je ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala uporabe imena „basmati“ kot razlikovalnega znaka v gospodarskem prometu. V teh okoliščinah odbor za pritožbe ni preučil, ali je tožeča stranka pridobila pravico do tega znaka v skladu s pravom Združenega kraljestva.
Predlogi strank
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
—
izpodbijano odločbo razveljavi;
—
UUNT naloži plačilo stroškov.
UUNT Splošnemu Sodišču predlaga, naj:
—
tožbo zavrne;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe kot edini tožbeni razlog navaja kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.
Prvič, tožeča stranka trdi, da je znak BASMATI razlikovalen, ker naj bi označeval specifično vrsto riža, ki naj bi imel ugled zaradi svoje kakovosti, vonja in drugih lastnosti. Tožeča stranka naj bi v zvezi s tem pri UUNT predložila dokaze. Odbor za pritožbe naj bi dodal merilo, v skladu s katerim bi morala biti lastnina nad znakom izključna. V tem kontekstu naj znak BASMATI ne bi bil drugačen kot znak CHAMPAGNE oziroma SWISS CHOCOLATE in bi lahko bil zaščiten na podlagi tožbe zoper zavajajoče označevanje. Glede na dejstva in dokaze v tem primeru tožeča stranka trdi, da znak BASMATI izpolnjuje vsa merila za varstvo v skladu s pravom Združenega kraljestva. Drugič, tožeča stranka meni, da je kot tuji proizvajalec in izvoznik zadevnega proizvoda imetnica „dobrega imena“ na znaku BASMATI (z drugimi gospodarskimi subjekti), čeprav v Združenem kraljestvu proizvod dejansko trži druga družba. Odbor za pritožbe naj bi zanemaril dejstva in dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka v upravnem postopku. Tretjič, dejstvo, da več gospodarskih subjektov uporablja različne znamke, ki so povezane z znakom BASMATI, naj ne bi posegalo v razlikovalni učinek tega znaka.
UUNT priznava, da se pristop odbora za pritožbe, čeprav je bil v skladu s pojmom razlikovalnega učinka, ki se uporablja na podlagi prava Evropske unije, težko šteje za usklajen s posebnostmi tako imenovane široke oblike tožbe zoper zavajajoče označevanje in z odločitvami, ki so jih sprejela sodišča Združenega kraljestva. Vendar pa naj dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v spis, ne bi izkazovali, da naj bi javnost Združenega kraljestva riž basmati dojemala, kot da ima „očiten ugled“ zaradi svojih posebnih lastnosti, ki je merilo, ki naj bi izhajalo iz sodne prakse Združenega kraljestva. UUNT priznava, da odbor za pritožbe v zvezi s tem ni podal nobene izrecne navedbe. Vendar naj bi iz presoje odbora za pritožbe izhajalo, da čeprav se je do tega vprašanja izrecno opredelil, naj bi ugotovil, da na podlagi dokazov iz spisa znaka BASMATI ni mogoče povezati z „očitnim ugledom“. Nazadnje, UUNT zaradi celovitosti trdi, da tožeča stranka ni dokazala, niti da je bila imetnica „dobrega imena“ niti da ji je v zvezi s tem nastala škoda. UUNT iz tega sklepa, da če stališče odbora za pritožbe glede vprašanja, ali se tradicionalni pomen razlikovalnega učinka kot elementa, na podlagi katerega je mogoče opredeliti trgovski izvor proizvodov, uporabi tudi v tako imenovani široki obliki zavajajočega označevanja, ni pravilno, na podlagi dokazov, ki so bili vloženi v spis, ni mogoče sklepati, da upoštevna javnost Združenega kraljestva znak BASMATI dojema, kot da ima „očiten ugled“.
Ugotoviti je treba, da lahko imetnik neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki nima zgolj lokalnega pomena, na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 vloži ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti, če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, so bile pravice do tega znaka pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti ali datumom prednostne pravice, ki je bila navedena v utemeljitev prijave znamke Skupnosti, ter če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.
Poleg tega in v delu, v katerem se tožeča stranka v utemeljitev svojega ugovora sklicuje na tožbo zoper zavajajoče označevanje, ki jo določa pravo Združenega kraljestva, je treba spomniti, da je zakon države članice, ki se uporablja v obravnavani zadevi, Trade Marks Act, 1994 (zakon Združenega kraljestva o znamkah), katerega člen 5(4) med drugim določa:
„Znamke ni mogoče registrirati, če ali kolikor bi bilo njeno uporabo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti:
(a)
zaradi kakršnega koli pravnega pravila (zlasti zaradi pravil, ki se nanašajo na zavajajoče označevanje (law of passing off)) o zaščiti neregistrirane znamke ali katerega koli drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu […]“
Iz tega besedila, kot ga razlagajo nacionalna sodišča, je razvidno, da mora vložnik ugovora v skladu s pravnimi pravili, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, dokazati, da so izpolnjeni trije pogoji, in sicer, prvič, pridobljeno „dobro ime“ (to je moč privabljanja strank) zadevne neregistrirane znamke ali znaka, drugič, zavajajoče označevanje s strani imetnika poznejše znamke, in tretjič, škoda, povzročena „dobrem imenu“ (glej zgoraj v točki 11 navedeno sodbo BASmALI,
EU:T:2012:13
, točka 19 in navedena sodna praksa).
Poleg tega je iz odločitev sodišč Združenega kraljestva razvidno, da je lahko znak, ki opisuje proizvode ali storitve, v smislu prava, ki se uporablja za zavajajoče označevanje, pridobil ugled na trgu, čeprav ga uporablja več gospodarskih subjektov v okviru svoje gospodarske dejavnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. (1999) EWCA Civ 856). Ta tako imenovana širša oblika zavajajočega označevanja, ki je priznana v sodni praksi Združenega kraljestva, tako omogoča več gospodarskim subjektom, da imajo pravice na znaku, ki je pridobil ugled na trgu (zgoraj v točki 11 navedena sodba BASmALI,
EU:T:2012:13
, točka 28).
Odbor za pritožbe je navedel, da je treba pogoje v zvezi z uporabo imena „basmati“ v gospodarskem prometu in z obsegom tega znaka razlagati ob upoštevanju enotnih standardov prava Unije. V zvezi s tem je odbor za pritožbe navedel, da je treba neregistrirano znamko ali znak, zato da zadovolji uporabo v gospodarskem prometu, uporabljati kot razlikovalni element v tem smislu, da mora označevati gospodarsko dejavnost, ki jo njen imetnik opravlja. V tem primeru je odbor za pritožbe sklenil, da na podlagi elementov, ki so bili predloženi v spis, ni bilo mogoče šteti, da je tožeča stranka uporabila ime „basmati“ kot razlikovalni znak v gospodarskem prometu, in da zato eden od pogojev za uporabo člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 ni bil izpolnjen.
Čeprav je izpodbijana odločba v zvezi s tem nejasna, iz nje izhaja, da je odbor za pritožbe presodil, da bi moral morebitni razlikovalni učinek znaka BASMATI tožeči stranki omogočiti, da svoj proizvod razlikuje od proizvoda drugih podjetij, vključno s tistimi, ki prav tako tržijo riž basmati. To izhaja zlasti iz točke 33 izpodbijane odločbe, v kateri je odbor za pritožbe jasno navedel, da dejstvo, da se riž basmati trži pod različnimi znamkami, „izključuje možnost“, da je mogoče izraz „basmati“ dojeti kot element, „ki razlikuje riž enega podjetja od riža drugih podjetjih“. Nadalje je odbor za pritožbe v točkah 25 in 31 izpodbijane odločbe navedel, da riža basmati, ki ga je tožeča stranka izvažala v Združeno kraljestvo, ni tržila tožeča stranka, ampak neka druga družba. Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 27 izpodbijane odločbe poudaril, da se z imenom kmetijskega proizvoda, za uvoz katerega veljajo nekateri predpisi v skladu s skupno kmetijsko politiko Unije, razume, kot da določa lastnosti proizvoda, „in ne […] njegov trgovski izvor“. Odbor za pritožbe je v točkah 29 in 32 izpodbijane odločbe omenil tudi „trgovski izvor“ zadevnega proizvoda. Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 31 izpodbijane odločbe navedel, da naj bi bila „uporabljena znamka“ za „opredelitev“ riža, ki ga je proizvedla tožeča stranka, TILDA, ne pa izraz „basmati“. Odbor za pritožbe je v okrepitev svojega preudarka navedel, da iz predloženih elementov izhaja, da se izraz „basmati“ uporablja v kombinaciji z znamkami ali imeni družb.
Z drugimi besedami, odbor za pritožbe je menil, da je razlikovalni učinek zadevnega znaka izhajal iz njegove funkcije opredelitve trgovskega izvora proizvodov. UUNT je na obravnavi potrdil tako razlago izpodbijane odločbe.
Vendar pa je pristop, ki ga je odbor za pritožbe zavzel v izpodbijani odločbi v zvezi s tem, v nasprotju s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009.
Res je, kot je navedel odbor za pritožbe, da se mora v okviru člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 zadevni znak uporabljati kot razlikovalni element v smislu, da mora označevati gospodarsko dejavnost, ki jo njegov imetnik opravlja (sodba z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, ZOdl.,
EU:C:2011:189
, točka 149).
Vendar naj to ne bi pomenilo, da bi morala biti funkcija uporabe znaka v okviru člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 namenjena izključno označbi trgovskega izvora zadevnih proizvodov ali storitev. S takim sklepanjem je odbor za pritožbe postavil pogoj, ki ni določen v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009, kot to v bistvu trdi tožeča stranka v svojih vlogah.
V zvezi s tem je treba navesti, da člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 zajema neregistrirane znamke in vsak „drug znak“, ki se uporablja v gospodarskem prometu. V tem okviru, in če ne obstaja nasprotni znak, funkcija uporabe zadevnega znaka glede na naravo tega znaka ni le to, da upoštevna javnost določi trgovski izvor zadevnega znaka, ampak med drugim tudi to, da se določi geografski izvor proizvodov in njihovih bistvenih lastnosti (glej v tem smislu zgoraj v točki 27 navedeno sodbo Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
EU:C:2011:189
, točka 147) ali se določijo značilnosti, na katerih temelji njihov ugled, kar sicer navaja UUNT v svojih vlogah. Zadevni znak je mogoče zaradi njegove narave torej opredeliti kot razlikovalni element, ker služi opredelitvi proizvodov in storitev podjetja glede na proizvode in storitve drugega podjetja, vendar zlasti tudi ker je namenjen opredelitvi nekaterih proizvodov ali storitev glede na druge podobne proizvode in storitve. Pristop odbora za pritožbe tako izključuje pravico iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 za znake, ki jih uporablja več gospodarskih subjektov ali ki se uporabljajo skupaj z znamkami, čeprav ta določba take izjeme ne določa. Tako je na primer pri geografskih označbah, ki niso registrirane v Uniji in za katere veljajo določbe iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009. Tako je tudi v primeru znakov, ki so, čeprav niso registrirani, lahko zaščiteni na podlagi tožbe zoper zavajajoče označevanje. Odbor za pritožbe pa je sicer sam navedel, da se tožba zoper zavajajoče označevanje nanaša na znake, na podlagi katerih je mogoče razlikovati eno kategorijo proizvodov od „drugih podobnih proizvodov“ (točka 19 izpodbijane odločbe). Opozoriti je treba tudi, da tako imenovana široka oblika zavajajočega označevanja, ki jo priznavajo sodišča Združenega kraljestva, več gospodarskim subjektom omogoča, da imajo pravice iz znaka, ki je na trgu pridobil določen ugled.
V teh okoliščinah so določeni znaki, čeprav jih je uporabilo več gospodarskih subjektov ali združenj z znamkami, lahko razlikovalni elementi, ker omogočajo opredelitev gospodarske dejavnosti, ki jo opravlja njihov imetnik. Sicer je treba v zvezi s tem navesti, da je odbor za pritožbe s tem, da je citiral
Oxford English Dictionary
, navedel, da je riž basmati „kakovostnejša vrsta indijskega riža, za katerega sta značilna bela barva in vonj, ko je skuhan“.
Dodati je treba, da čeprav so se proizvodi tožeče stranke tržili pod znamko TILDA, kot je odbor za pritožbe navedel v točki 25 izpodbijane odločbe, iz spisa UUNT izhaja, da se izraz „basmati“ tudi jasno pojavlja na embalažah tega proizvoda. V zvezi s tem je res, kot je navedel odbor za pritožbe v točki 25 izpodbijane odločbe, da je tožeča stranka prodala drugi družbi „indijski basmati riž“. Sicer je v tem kontekstu zaradi predhodno navedenih razlogov brezpredmetno, da je proizvode tožeče stranke, ki so se izvažali v Združeno kraljestvo, na tem ozemlju tržila druga družba, in ne tožeča stranka sama, saj funkcija uporabe zadevnega znaka ni bila nujno določitev trgovskega izvora zadevnega proizvoda. Poleg tega na podlagi nobenega dokumenta ni mogoče šteti, da bi moral v okviru člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 vlagatelj ugovora dokazati, da je na zadevnem ozemlju sam tržil svoje proizvode.
Zato na podlagi elementov, ki jih je navedel odbor za pritožbe v utemeljitev zavrnitve ugovora ni mogoče ugotoviti, da se zadevni znak ni uporabljal kot razlikovalni znak za opredelitev gospodarske dejavnosti, ki jo opravlja tožeča stranka.
Druge trditve UUNT ne omajajo te ugotovitve. Ni sporno, da odbor za pritožbe zlasti glede trditve, ki jo je UUNT podal v dopisih, niti da na podlagi dokazov, ki so bili podani na obravnavi, odbor za pritožbe nikakor ni mogel sklepati, da naj bi znak BASMATI pridobil „očiten ugled“ na zadevnem ozemlju, niti da je bila tožeča stranka imetnica „dobrega imena“ ali da ji je v zvezi s tem nastala škoda, teh vprašanj ni preučil. Vendar je treba opozoriti, da v skladu s členom 65(2) Uredbe št. 207/2009 Splošno sodišče izvaja nadzor nad zakonitostjo odločb UUNT (glej v tem smislu sodbo z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C‑263/09 P, ZOdl.,
EU:C:2011:452
, točka 52). Če presodi, da je taka odločba, glede katere je pri njem vložena tožba, nezakonita, jo mora razveljaviti. Ne sme zavrniti tožbe tako, da obrazložitev pristojnega organa UUNT, ki je izdal izpodbijani akt, nadomesti s svojo (sodbi z dne 25. marca 2009, Kaul/UUNT – Bayer (ARCOL), T‑402/07, ZOdl.,
EU:T:2009:85
, točka 49, in z dne 9. septembra 2010, Axis/UUNT – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, ZOdl.,
EU:T:2010:375
, točka 29). Iz tega izhaja, da na podlagi trditev, ki jih je podal UUNT v svojih vlogah, tožbe ne bi bilo mogoče zavrniti.
Glede na vsa dejstva in dokaze je treba edinemu tožbenemu razlogu tožeče stranke ugoditi in zato izpodbijano odločbo razveljaviti.
Stroški
V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
Ker UUNT s predlogi ni uspel, saj je izpodbijana odločba razveljavljena, in ker je tožeča stranka predlagala, naj se mu naloži plačilo stroškov, se mu naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat)
razsodilo:

1.
Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 18. decembra 2013 (zadeva R 1086/2012‑4) se razveljavi.

2.
UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Tilda Riceland Private Ltd.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 30. septembra 2015.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.