CELEX: 62006TJ0308
Ochranná známka Spoločenstva
Námietkové konanie
Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products
Skoršia národná obrazová ochranná známka BÚFALO
Predloženie dôkazov prvýkrát pred odvolacím senátom
Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009]
Riadne používanie skoršej ochrannej známky
Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009)

Okolnosti predchádzajúce sporu
Žalobkyňa Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. podala 20. februára 2001 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra
1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného
nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce obrazové označenie:
Výrobky, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky, patria do tried 3, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení
výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried
tomuto opisu:
–        trieda 3: „Vosky, leštidlá, čistiace prípravky, krémy na kožu, prípravky na ošetrenie kože, pracie prípravky“,
–        trieda 18: „Kabelky“,
–        trieda 25: „Odevy vrátane tričiek a plienok“.
Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo
Vestníku ochranných známok Spoločenstva
č. 27/2002 z 8. apríla 2002.
Vedľajší účastník konania, spoločnosť Werner & Mertz GmbH, podala 25. júna 2002 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky
námietku v zmysle článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009).
Námietka bola založená na existencii nasledujúcej skoršej nemeckej obrazovej ochrannej známky:
Táto ochranná známka bola zapísaná 15. júla 1994 pod číslom 2 079 354 pre tovary zaradené do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody
a zodpovedala tomuto opisu: „Pracie a bieliace prípravky, čistiace, leštiace, hladiace a abrazívne prípravky, mydlá, prípravky
na impregnáciu, čistenie, ošetrenie a starostlivosť o kožené výrobky, plasty a odevy, predovšetkým topánky, leštidlá, prípravky
na čistenie a starostlivosť o koberce; nehorľavé materiály a textil; odstraňovače škvŕn, čistiace prípravky na sociálne zariadenia“.
Námietka sa týka tovarov zaradených do triedy 3, pre ktoré sa podáva prihláška ochrannej známky a ktoré po zúžení počas konania
pred ÚHVT zodpovedajú tomuto opisu: „Vosky, leštidlá, čistiace prípravky, krémy na kožu, prípravky na ošetrenie kože, pracie
prípravky, všetko pre starostlivosť o motorové vozidlá“.
Dôvod uvádzaný na podporu námietky zodpovedá dôvodu stanovenému v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok
8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].
Dňa 15. júla 2005 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu z dôvodu, že dôkazné prostriedky predložené vedľajším
účastníkom konania k prihláške ochrannej známky žalobkyne v súlade s článkom 43 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 nariadenia
č. 207/2009) neboli dostatočné nato, aby sa nimi preukázalo, že dotknutá ochranná známka sa v Nemecku riadne používala počas
piatich rokov predo dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Námietkové oddelenie sa domnievalo, že všetky
predložené dôkazné prostriedky boli vedľajším účastníkom konania vypracované interne a že na ich základe nemožno dospieť k záveru,
že tovary boli skutočne a riadne uvádzané na relevantný trh, a preto tieto prostriedky nepredstavujú relevantné dôkazy preukazujúce
rozsah používania skoršej ochrannej známky.
Vedľajší účastník konania podal 9. septembra 2005 na odvolací senát odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
Vedľajší účastník konania predložil 14. novembra 2005 v prílohe k svojmu písomnému odôvodneniu odvolania dôkazné prostriedky,
ktoré dopĺňali dôkazné prostriedky predložené už v prvostupňovom konaní. Týmito novými dôkaznými prostriedkami bolo deväť
faktúr za obdobie od 20. apríla 2001 do 18. marca 2002.
Rozhodnutím z 8. septembra 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového
oddelenia a vrátil mu vec na ďalšie konanie.
Po prvé, pokiaľ ide o prípustnosť dôkazných prostriedkov predložených vedľajším účastníkom konania prvýkrát v konaní pred
odvolacím senátom, ktorými sa malo preukázať, že skoršiu ochrannú známku používal na území Nemecka v období od 8. apríla 1997
do 7. apríla 2002, odvolací senát rozhodol, že deväť faktúr je dôkazom spôsobilým potvrdiť alebo podložiť dôkazy, ktoré boli
odvolaciemu senátu predložené včas, a teda že sú prípustné.
Odvolací senát založil odôvodnenie svojho rozhodnutia na článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 2 nariadenia
č. 207/2009), ktorý ÚHVT priznáva diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o rozhodnutie, či pri preskúmaní všetkých vo veci relevantných
skutočností vezme alebo nevezme do úvahy skutočnosti a dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
Po druhé, pokiaľ ide o otázku, či boli tieto dodatočné dôkazy spôsobilé preukázať aj používanie ochrannej známky v zmysle
článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), odvolací senát sa domnieval, že predložené
dôkazné prostriedky dostatočne preukazovali právo používať skoršiu ochrannú známku pre tovary „leštidlá“ a „krémy na kožu“.
Odvolací senát rozhodol, že dôkazné prostriedky podporujú a potvrdzujú informácie obsiahnuté v svedeckých výpovediach a cenníkoch
a že sa zdá, že sú zhodné so správami o obrate.

Návrhy účastníkov konania
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
–        zrušil napadnuté rozhodnutie,
–        zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
–        zamietol žalobu,
–        zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav
Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný dôvod založený na porušení článku 43 nariadenia č. 40/94 a pravidla 22 nariadenia
Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva
(Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189). Tento žalobný dôvod sa delí na dve časti.

O zohľadnení faktúr predložených prvýkrát pred odvolacím senátom
Žalobkyňa v podstate tvrdí, že rozhodnutie odvolacieho senátu o prípustnosti dôkazov, ktoré neboli predložené včas a boli
predložené prvýkrát pred odvolacím senátom, je v rozpore s článkom 43 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 22 nariadenia č. 2868/95.
Podľa žalobkyne mal odvolací senát zohľadniť neskoré štádium konania, v ktorom boli tieto dôkazy predložené, a tiež okolnosti,
ktoré sprevádzali ich predloženie, a tieto dôkazy odmietnuť.
Účastníci konania sa zhodujú, že dôkazy, ktoré vedľajší účastník konania predložil 14. novembra 2005 spolu s odôvodnením odvolania
na podporu dôkazov predložených už v prvostupňovom konaní, neboli predložené včas, čo pripúšťa v podstate aj odvolací senát
v bodoch 19 a 20 napadnutého rozhodnutia. Naopak, účastníci konania sa nezhodujú, pokiaľ ide o možnosť ÚHVT zohľadniť predmetné
dokumenty.
V tejto súvislosti treba uviesť, ako vyplýva zo znenia článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, že predloženie skutočností a dôkazov
účastníkmi konania zostáva spravidla, a pokiaľ nie je stanovené inak, možným aj po uplynutí lehôt, ktorým je takéto predloženie
podľa ustanovení nariadenia č. 40/94 podriadené, a že nič nezakazuje ÚHVT zohľadniť skutočnosti a dôkazy, ktoré boli takto
oneskorene označené alebo predložené (rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C‑29/05 P, Zb. s. I‑2213, bod 42).
Naproti tomu z predmetnej formulácie rovnako jasne vyplýva, že takéto oneskorené označenie alebo predloženie skutočností alebo
dôkazov nedáva účastníkovi konania, ktorý k nemu pristupuje, bezpodmienečné právo na to, aby takéto skutočnosti alebo dôkazy
ÚHVT zohľadnil (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný, bod 43).
Takéto zohľadnenie zo strany ÚHVT, ak má rozhodovať v rámci námietkového konania, môže byť odôvodnené najmä vtedy, ak sa ÚHVT
domnieva, že na jednej strane oneskorene uvedené skutočnosti môžu byť skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledok námietok,
ktoré boli pred ÚHVT uvedené, a na druhej strane štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu, a okolnosti,
ktoré ho sprevádzajú, nebránia tomuto zohľadneniu (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný, bod 44).
V tejto súvislosti treba jednoznačne odmietnuť tvrdenie žalobkyne, v zmysle ktorého na prejednávanú vec nie je možné uplatniť
už citovaný rozsudok ÚHVT/Kaul, pretože v tejto veci sa dôkazy netýkali riadneho používania skoršej ochrannej známky. Postačuje
poznamenať, že v už citovanom rozsudku ÚHVT/Kaul poskytol Súdny dvor výklad článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorý sa
na rozdiel od tvrdenia žalobkyne v žiadnom prípade neobmedzuje len na zaobchádzanie s oneskorene predloženými dôkaznými prostriedkami
týkajúcimi sa dôvodnosti žaloby, ale umožňuje ÚHVT zohľadniť všetky druhy skutočností a dôkazov, ktoré neboli predložené včas.
Okrem toho Súdny dvor nedávno potvrdil, že jeho výklad článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa uplatní aj v prípade, ak dôkazy
o riadnom používaní skoršej ochrannej známky neboli predložené včas (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 19. mája
2011, Union Investment Privatfonds/ÚHVT, C‑308/10 P, Zb. s. I‑79*, body 40 až 45).
Pokiaľ ide o spôsoby výkonu vyššie uvedenej voľnej úvahy ÚHVT, treba po prvé poznamenať, že odvolací senát správne výslovne
konštatoval, že disponuje nevyhnutnou voľnou úvahou v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, keď v bode 22 napadnutého
rozhodnutia uviedol, že „ÚHVT môže v rámci preskúmania všetkých relevantných skutočností vo veci na základe svojej voľnej
úvahy vziať alebo nevziať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli predložené včas“.
Po druhé odôvodnenie, ktoré poskytol odvolací senát, umožňuje odôvodniť jeho rozhodnutie, že s ohľadom na okolnosti prijme
dôkazné prostriedky, ktoré boli pred ním prvýkrát predložené. Okrem toho odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia
uvádza, že námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí dospelo k záveru, že vedľajší účastník konania nepredložil nezávislé
dôkazné prostriedky týkajúce sa jeho skutočných predajov, ktoré by boli spôsobilé potvrdiť alebo podložiť dôkazné prostriedky
o rozsahu používania skoršej ochrannej známky, ktoré boli vypracované interne. V zmysle uvedeného odvolací senát rozhodol,
že disponuje voľnou úvahou a že je oprávnený vziať do úvahy dôkazy, ktoré boli predložené spolu s odôvodnením odvolania a ktorých
cieľom bolo potvrdiť alebo podložiť dôkazy včas predložené námietkovému oddeleniu.
Po tretie napadnuté rozhodnutie sa výslovne zaoberá otázkou relevantnosti deviatich faktúr pre výsledok konania a tieto faktúry
vyhlasuje za prípustné, pretože ide o dodatočné dôkazné prostriedky, ktoré prispievajú k objasneniu otázok týkajúcich sa rozsahu
používania skoršej ochrannej známky, teda otázok, ktorých sa týkali dôkazné prostriedky predložené už v prvostupňovom konaní.
Okrem toho treba zdôrazniť, že podobne ako ÚHVT sa odvolací senát neobmedzil len na posúdenie relevantnosti dôkazov
prima facie
, ako to vyžaduje Súdny dvor, ale namiesto toho ich dôkladne preskúmal, čím sa v podstate preukázalo, že nové dôkazy v skutočnosti
zmenili výsledok konania, ako to vyplýva z bodov 26 až 31 napadnutého rozhodnutia.
Po štvrté, pokiaľ ide o iné skutočnosti, ktoré by bránili zohľadneniu oneskorene predložených faktúr, treba zdôrazniť, že
zo spisu v žiadnom prípade nevyplýva, že vedľajší účastník mal konania v úmysle spôsobiť prieťahy v konaní alebo sa v súvislosti
s predložením dôkazov v prvom stupni dopustil nedbanlivosti.
Neobstojí ani tvrdenie žalobkyne, že štádium konania, v ktorom boli oneskorené dôkazy predložené, bráni ich zohľadneniu. V tejto
veci mal vedľajší účastník konania po prijatí rozhodnutia námietkovým oddelením možnosť predložiť dodatočné dôkazy na podporu
svojho odvolania a odvolací senát ich mohol na základe svojej diskrečnej právomoci zohľadniť. Odvolací senát na ne prihliadol
a to, čo žalobkyňa považuje za prieťahy v konaní, je v skutočnosti iba bežným priebehom konania, v ktorom odvolací senát môže
dospieť k zrušeniu rozhodnutia námietkového oddelenia.
Napokon, pokiaľ ide o preskúmanie, či prípadne niektoré ustanovenie právneho predpisu bráni prijatiu nových dôkazov v tomto
štádiu konania, treba pripomenúť, že možnosť predložiť skutočnosti a dôkazy po uplynutí lehôt stanovených na tento účel, ktorú
majú účastníci konania pred ÚHVT, nie je bezpodmienečná, ale, ako vyplýva z bodu 42 už citovaného rozsudku ÚHVT/Kaul, je podmienená
tým, že neexistuje ustanovenie, ktoré stanovuje inak. Iba v prípade, ak je táto podmienka splnená, disponuje ÚHVT voľnou úvahou,
či vezme alebo nevezme do úvahy oneskorene predložené skutočnosti a dôkazy, ktorú mu Súdny dvor priznal pri výklade článku
74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007, K & L Ruppert Stiftung/ÚHVT – Lopes de Almeida
Cunha a i. (CORPO livre), T‑86/05, Zb. s. II‑4923, bod 47].
Súdny dvor však pri použití formulácie „pokiaľ nie je stanovené inak“ vo vzťahu k ustanoveniam spôsobilým obmedziť voľnú úvahu,
ktorá ÚHVT vyplýva z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, v už citovanom rozsudku ÚHVT/Kaul výslovne neuviedol, o ktoré ustanovenia
nariadenia č. 40/94 ide. Nespresnil ani to, či sa tento výraz týka aj nariadenia č. 2868/95 a predovšetkým pravidla 22 ods. 2
nariadenia č. 2868/95.
Treba tiež uviesť, že nariadenie č. 2868/95 bolo prijaté Komisiou na základe článku 140 nariadenia č. 40/94 (teraz článok
145 nariadenia č. 207/2009), a preto sa jeho ustanovenia musia vykladať v súlade s ustanoveniami tohto posledného uvedeného
nariadenia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. marca 2009, Anheuser‑Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07,
Zb. s. II‑691, bod 73].
Za týchto okolností by tvrdenia žalobkyne v tejto veci, podľa ktorých bol odvolací senát na základe pravidla 22 ods. 2 nariadenia
č. 2868/95 povinný odmietnuť dôkazné prostriedky, ktoré neboli vedľajším účastníkom konania predložené včas, bez možnosti
uplatniť článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, viedli k uprednostneniu výkladu pravidla vykonávacieho nariadenia v rozpore
s jasným znením všeobecného nariadenia (pozri rozsudok BUDWEISER, už citovaný, bod 73 a tam citovaná judikatúra).
Navyše zachovanie možnosti prijať dodatočné dôkazy je v súlade s myšlienkou už citovaného rozsudku ÚHVT/Kaul. V konaní, v ktorom
bol tento rozsudok vydaný, Súdny dvor potvrdil prijatie dôkazov, ktoré neboli predložené včas, na základe zásad právnej istoty
a riadneho výkonu spravodlivosti, podľa ktorých vecné posúdenie námietky musí byť čo najúplnejšie s cieľom zabrániť zápisu
ochranných známok, ktoré by mohli byť následne vyhlásené za neplatné. Za týchto okolností môžu tieto zásady prevážiť nad zásadou
efektívnosti konania, ktorá je základom nevyhnutnosti dodržiavania lehôt, v prípade, ak to okolnosti prípadu vo veci samej
odôvodňujú.
Z toho vyplýva, že pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 nemožno považovať za „ustanovenie, ktoré stanovuje inak“ v zmysle
už citovaného rozsudku ÚHVT/Kaul.
Iste, je pravda, že Všeobecný súd už rozhodol, že článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia
č. 207/2009), ako ho vykonáva pravidlo 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 v znení platnom a účinnom pred jeho zmenou a doplnením
nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4), teraz pravidlo 22 ods. 2 rovnakého nariadenia
po tejto zmene a doplnení, stanovuje, že predloženie dôkazov o používaní skoršej ochrannej známky po uplynutí lehoty stanovenej
na tento účel v podstate spôsobí zamietnutie námietky bez toho, aby ÚHVT v tejto súvislosti disponoval voľnou úvahou (rozsudok
CORPO livre, už citovaný, body 48 a 49).
Naďalej však platí, že Všeobecný súd tiež rozhodol, že pravidlo 22 ods. 2 druhú vetu nariadenia č. 2868/95 nemožno vykladať
v tom zmysle, že bráni zohľadneniu akýchkoľvek dodatočných dôkazov o nových skutočnostiach, hoci by tieto dôkazy boli predložené
po uplynutí predmetnej lehoty (rozsudok CORPO livre, už citovaný, bod 50).
Hoci prijatie dôkazov o používaní, ktoré neboli predložené včas, musí podliehať vzniku „novej skutočnosti“, v tejto veci existujú
presvedčivé dôvody, ktoré svedčia v prospech prijatia týchto dôkazov.
V tomto prípade „nová skutočnosť“ v zmysle už citovaného rozsudku CORPO livre vznikla na základe rozhodnutia námietkového
oddelenia. V prípade, ak namietateľ v rámci stanovenej lehoty predloží počiatočné relevantné dôkazy, ktoré v dobrej viere
považuje za dostatočné na to, aby podporili jeho návrhy, a len na základe rozhodnutia námietkového oddelenia sa dozvie, že
tieto dôkazy nie sú považované za dostačujúce, neexistuje žiadny relevantný dôvod, ktorý by mu bránil posilniť alebo objasniť
obsah počiatočných dôkazov tým, že predloží dodatočné dôkazy, ak požiada odvolací senát, aby vec opätovne plne preskúmal.
Tvrdenie, podľa ktorého majú namietatelia, ktorých zaťažuje dôkazné bremeno a ktorí ho musia uniesť, vo všeobecnosti možnosť
predložiť úplné dôkazy už na začiatku konania spolu so svojimi vyjadreniami, nie je presvedčivé. Vo všetkých prípadoch, keď
dôkazy neboli predložené včas, dochádza zo svojej podstaty aj k nedodržaniu pôvodne stanovenej lehoty. Ak by samotná skutočnosť,
že lehota nebola dodržaná, postačovala na vylúčenie možnosti predložiť dodatočné dôkazy, článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94
by nebol nikdy uplatniteľný, a preto by bol zbavený akéhokoľvek významu.
S ohľadom na všetky tieto skutočnosti treba vysloviť záver, že tvrdenia uvádzané žalobkyňou nie sú spôsobilé spochybniť zákonnosť
napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o zohľadnenie dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktoré boli prvýkrát
predložené v konaní pred odvolacím senátom. Prvá časť tohto žalobného dôvodu musí byť preto zamietnutá ako nedôvodná.

O dôkaze o riadnom používaní skoršej ochrannej známky
Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne posúdil, že všetky dokumenty predložené vedľajším účastníkom konania boli spôsobilé
preukázať riadne používanie skoršej ochrannej známky. Deväť faktúr predložených prvýkrát pred odvolacím senátom totiž podľa
nej aj pri ich posúdení v súvislosti s inými dôkazmi nemôže preukázať riadne používanie skoršej ochrannej známky na území
Nemecka v rozhodnom období.
Ako vyplýva aj z deviateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, zákonodarca zastával názor, že ochrana skoršej ochrannej známky
je odôvodnená iba vtedy, ak je táto ochranná známka riadne používaná. V súlade s týmto odôvodnením článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia
č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže požadovať dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka
bola riadne používaná na území, na ktorom je chránená, a v období piatich rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky,
proti ktorej bola podaná námietka.
Podľa pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 sa dôkaz o používaní má týkať miesta, času, rozsahu a povahy používania skoršej
ochrannej známky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO), T‑325/06,
neuverejnený v Zbierke, bod 27 a tam citovanú judikatúru].
Pri výklade pojmu riadne používanie treba brať do úvahy skutočnosť, že
ratio legis
požiadavky, ktorá vyžaduje, že skoršia ochranná známka musí byť riadne používaná, aby mohla byť použitá v námietke voči prihláške
ochrannej známky Spoločenstva, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami, keď neexistuje rozumný ekonomický dôvod
vyplývajúci z riadnej úlohy ochrannej známky na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT – Redcats
(Silk Cocoon), T‑174/01, Zb. s. II‑789, bod 38]. Navyše toto ustanovenie nepredpokladá ani skúmanie obchodnej úspešnosti,
ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku alebo vyhradenie ochrany ochranných známok iba pre ich kvantitatívne významné
obchodné používanie [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Zb.
s. II‑2811, bod 38, a z 8. novembra 2007, Charlott/ÚHVT – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T‑169/06, neuverejnený
v Zbierke, bod 33].
Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť totožnosť
pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou
symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. mája
2009, Schuhpark Fascies/ÚHVT – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, neuverejnený v Zbierke, bod 20 a tam citovanú judikatúru].
V tomto smere podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka, ako je chránená
na relevantnom území, navonok a verejne používala (rozsudky Silk Cocoon, už citovaný, bod 39; VITAFRUIT, už citovaný, bod
39, a Charlott France Entre Luxe et Tradition, už citovaný, bod 34).
Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať
jej riadne obchodné používanie, najmä na používaní považovanom v príslušnom ekonomickom odvetví za dostačujúce na udržanie
alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov a služieb, vlastnostiach
trhu, rozsahu a frekventovanosti používania ochrannej známky (rozsudok BUDWEISER, už citovaný, bod 101).
Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania
na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekventovanosť týchto
úkonov na druhej strane (rozsudok BUDWEISER, už citovaný, bod 102).
Otázka, či je používanie kvantitatívne dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené
ochrannou známkou, závisí od viacerých skutočností a od posúdenia z prípadu na prípad. Vlastnosti týchto tovarov alebo služieb,
frekvencia a pravidelnosť používania ochrannej známky, skutočnosť, že ochranná známka sa používa pri uvedení všetkých zhodných
výrobkov alebo služieb podniku, ktorý je jej majiteľom, na trh, alebo iba niektorých z nich, alebo aj dôkazy o používaní ochrannej
známky, ktoré je majiteľ schopný predložiť, patria ku skutočnostiam, ktoré sa môžu zohľadniť (rozsudok Súdneho dvora z 11. mája
2006, Sunrider/ÚHVT, C‑416/04 P, Zb. s. I‑4237, bod 71).
Na účely skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať globálne posúdenie vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti danej veci (rozsudok BUDWEISER, už citovaný, bod 104). Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú závislosť
medzi okolnosťami branými do úvahy. Malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou sa teda môže kompenzovať
vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Navyše dosiahnutý obrat
a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať
vo vzťahu k iným relevantným okolnostiam, akými sú napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň
diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj vlastnosti tovarov alebo služieb na predmetnom
trhu. Z tohto dôvodu používanie ochrannej známky nemusí byť vždy kvantitatívne významné na to, aby bolo kvalifikované ako
riadne (rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, Zb. s. I‑2439, bod 39, a uznesenie Súdneho dvora z 27. januára
2004, La Mer Technology, C‑259/02, Zb. s. I‑1159, bod 21).
Všeobecný súd medziiným spresnil, že riadne používanie ochrannej známky nie je možné preukázať pravdepodobnosťou alebo domnienkami,
ale musí byť založené na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach a cieľoch, ktoré preukazujú skutočné a dostačujúce používanie
ochrannej známky na predmetnom trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT – Harrison
(HIWATT), T‑39/01, Zb. s. II‑5233, bod 47].
Vo svetle predchádzajúcich úvah treba preskúmať, či sa odvolací senát správne domnieval, že vedľajší účastník konania predložil
dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.
Treba uviesť, že prihláška spornej ochrannej známky bola uverejnená 8. apríla 2002, a preto päťročné obdobie stanovené článkom
43 ods. 2 a ods. 3 nariadenia č. 40/94 plynulo od 8. apríla 1997 do 7. apríla 2002. Okrem toho vedľajší účastník konania predložil
odvolaciemu senátu a s cieľom preukázať riadne používanie skoršej ochrannej známky v Nemecku tieto dôkazné prostriedky:
–        čestné vyhlásenie generálneho riaditeľa vedľajšieho účastníka konania z 3. decembra 2003,
–        dva katalógy obsahujúce podrobnosti o výrobkoch uvedených na trh pod obrazovým označením vedľajšieho účastníka konania spolu
s prekladom relevantných častí, na žiadnom z týchto dokumentov nie je uvedený dátum,
–        dve kópie obalov výrobkov so začleneným anglickým prekladom, na žiadnom z týchto dokumentov nie je uvedený dátum,
–        dva cenníky spolu s čiastočnými prekladmi, na ktorých je údaj „platný od“ a dátumy 1. apríl 2001 a 1. január 2000,
–        tri správy o mesačnom obrate z rokov 1997, 1998 a 1999,
–        dve správy o obrate z roku 2003.
Čo sa týka dôkazných prostriedkov, ktoré boli vedľajším účastníkom konania prvýkrát predložené pred odvolacím senátom na podporu
dôkazných prostriedkov predložených už v prvostupňovom konaní, ide o deväť faktúr za obdobie od 20. apríla 2001 do 18. marca
2002.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že žalobkyňa rozlišuje medzi tvrdeniami týkajúcimi sa dôkazov predložených pred námietkovým
oddelením a tvrdeniami, ktoré sa týkajú dôkaznej sily faktúr predložených prvýkrát pred odvolacím senátom.
Čo sa týka dôkazov predložených v prvostupňovom konaní, žalobkyňa namieta, že tieto zjavne nepostačujú na preukázanie riadneho
používania skoršej ochrannej známky, v prípade čestného vyhlásenia preto, lebo pochádza od vedľajšieho účastníka konania,
a v prípade ostatných dôkazov preto, lebo žiadny z nich neobsahuje všetky skutočnosti vyžadované pravidlom 22 ods. 3 nariadenia
č. 2868/95, konkrétne informácie o čase, mieste, rozsahu a povahe používania namietanej ochrannej známky.
Pokiaľ ide o čestné vyhlásenie, treba zdôrazniť, že podľa ustálenej judikatúry pre posúdenie dôkaznej hodnoty „písomných vyhlásení
overených alebo potvrdených, alebo majúcich podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené“ v zmysle
článku 76 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009] je potrebné overiť
pravdepodobnú pravdivosť a vierohodnosť informácie, ktorú obsahujú, pričom sa zohľadní najmä pôvod dokumentu, okolnosti jeho
vypracovania, osoba, ktorej je určený, a otázka, či sa uvedený dokument vzhľadom na svoj obsah zdá zmysluplný a dôveryhodný
[pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. decembra 2008, Deichmann-Schuhe/ÚHVT – Design for Woman (DEITECH),
T‑86/07, neuverejnený v Zbierke, bod 47, a jello SCHUHPARK, už citovaný, bod 38].
Z uvedeného vyplýva, že aj keď je s ohľadom na väzbu medzi autorom vyhlásenia a vedľajším účastníkom konania pravda, že na
to, aby bolo predmetnému vyhláseniu možné priznať dôkaznú hodnotu, musí byť potvrdené obsahom ostatných dôkazných prostriedkov
predložených vedľajším účastníkom konania, faktom ostáva, že skutočnosť, že takéto vyhlásenie pochádza od generálneho riaditeľa
vedľajšieho účastníka konania, ho ešte nemôže zbaviť akejkoľvek hodnoty. Okrem toho, ako je uvedené vyššie, informácie poskytnuté
vo vyhlásení potvrdzujú aj ďalšie dôkazné prostriedky predložené ÚHVT. Toto tvrdenie žalobkyne musí byť preto zamietnuté.
Čo sa týka tvrdenia žalobkyne, že ani jeden z ostatných dôkazných prostriedkov neobsahuje všetky údaje vyžadované na základe
pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95, treba v zhode s ÚHVT uviesť, že metóda uplatnená žalobkyňou pre posúdenie dôkazov,
ktorá je založená na rozdelení predložených dôkazov na rôzne časti s cieľom odmietnuť čo možno najväčší počet týchto dôkazov
z dôvodu chýbajúcej relevantnosti, nie je v súlade jednak so zásadou, podľa ktorej treba dôkazy posudzovať globálne, a jednak
so stanoviskom, ktoré Súdny dvor zaujal v už citovanom rozsudku Ansul, v zmysle ktorého pri posudzovaní, či ide o riadne používanie
ochrannej známky, sa musia vziať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré sú relevantné pre preukázanie, či obchodné
používanie ochrannej známky je riadne (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 38).
Okrem toho, pokiaľ sa v pravidle 22 nariadenia č. 2868/95 spomínajú skutočnosti týkajúce sa miesta, času, rozsahu a povahy
používania ochrannej známky a uvádzajú sa príklady prijateľných dôkazov, akými sú obaly, etikety, cenníky, katalógy, faktúry,
fotografie, novinové inzeráty a písomné vyhlásenia, toto pravidlo vôbec nestanovuje, že každý dôkazný prostriedok musí nevyhnutne
obsahovať informácie o každej zo štyroch skutočností, na ktoré sa má vzťahovať dôkaz o skutočnom používaní, teda o mieste,
čase, povahe a rozsahu používania.
Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého nemožno niektoré dôkazné prostriedky zohľadniť, pretože neobsahujú
súčasne dôkazy o všetkých štyroch požadovaných skutočnostiach, neobstojí, a to najmä preto, lebo predložené katalógy, cenníky
a vyhlásenia jednoznačne v tomto prípade preukazujú miesto, čas a povahu používania buď priamo, alebo na základe dedukcie.
V tejto súvislosti treba uviesť, že v katalógoch a na dvoch kópiách obalov sú tovary prezentované v nemčine. Je pravdou, že
na jednom z obalov je návod na použitie a opis výrobku uvedený aj vo francúzštine a v angličtine, čo je však odôvodnené tým,
ako uvádza vedľajší účastník konania, že dotknuté tovary boli spätne dovezené z iných európskych krajín. V každom prípade
tieto údaje nemôžu spochybniť fakt, že dotknutým trhom je skutočne Nemecko. Cenníky, ktoré sú vyhotovené v nemeckej marke
alebo v eurách podľa rokov, tiež preukazujú túto skutočnosť, čo podporuje aj vyhlásenie generálneho riaditeľa vedľajšieho
účastníka konania týkajúce sa miesta používania ochrannej známky. Obrazová ochranná známka sa v zapísanej podobe objavuje
vo všetkých katalógoch, obaloch a cenníkoch. Správy o obrate preukazujú, že predaj výrobkov sa riadne uskutočnil. Navyše faktúry
túto skutočnosť dokladujú. Hoci je pojem „bufalo“ v niektorých prípadoch skrátený, skratka nemôže označovať nič iné než pojem
„bufalo“. V tejto súvislosti sa napríklad na faktúre z 20. decembra 2001 uvádza „buf. shoe polish schwarz 75 ml“. Odkaz na
tento výrobok sa opäť nachádza na inej faktúre z rovnakého dňa a výrobok na tejto posledne uvedenej faktúre zodpovedá výrobku
„bufalo shoe polish schwarz 75 ml“. Povaha používania je teda dostatočne doložená.
Na rozdiel od toho, čo uvádza žalobkyňa, používanie ochrannej známky sa nepreukázalo len pre výrobky na starostlivosť o topánky.
Katalógy predovšetkým preukazujú, že okrem leštidiel obchodoval vedľajší účastník konania okrem iného aj s mydlami, na ktorých
sa výslovne uvádza, že sú vhodné pre „všetky hladké kože“, krémami na kožu a prípravkami, ktoré možno použiť len na kožené
výrobky a oblečenie, z čoho možno vyvodiť, že prípravky BUFALO sú pre ne určené. Tvrdenia žalobkyne o tomto bode preto nie
sú relevantné a treba ich odmietnuť.
Treba tiež odmietnuť tvrdenie žalobkyne, že dôkazy, ktoré nie sú datované, resp. sa na nich uvádza dátum, ktorý nepatrí do
rozhodného obdobia, sú tiež bez významu. Aj za predpokladu, že by tieto dôkazy samy osebe neboli spôsobilé preukázať riadne
používanie ochrannej známky, treba zohľadniť, že komerčná životnosť výrobku existujúca vo všeobecnosti počas určitého obdobia
a kontinuita používania tvoria skutočnosti, na ktoré je potrebné prihliadnuť pri preukázaní, že používanie ochrannej známky
bolo objektívne určené s cieľom vytvoriť alebo udržať podiel na trhu, takže dôkazy tohto charakteru, ktoré zďaleka nie sú
bez významu, musia byť v tejto veci posúdené a vyhodnotené spolu s ostatnými dôkaznými prostriedkami, pretože sú spôsobilé
a posteriori
preukázať riadne a vážne obchodné využitie ochrannej známky.
Čo sa týka faktúr predložených prvýkrát pred odvolacím senátom, žalobkyňa spochybňuje ich dôkaznú hodnotu z dôvodu, po prvé,
že preukazujú len sporadické používanie s ohľadom na charakter výrobkov (výrobky za nízku cenu), geografický rozsah relevantného
trhu (Nemecko) a relevantný okruh spotrebiteľov (všeobecná verejnosť) a že zodpovedajú len malej časti obratu uvedeného v čestnom
vyhlásení, po druhé, že tieto faktúry vystavil iný subjekt, o ktorom sa nepreukázalo, že by bol majiteľom licencie, ktorú
mu udelil majiteľ ochrannej známky, po tretie, že sa nevzťahujú na celé obdobie piatich rokov, ale len na trinásť mesiacov,
a po štvrté, že sú spôsobilé maximálne preukázať používanie pre topánky, avšak nie pre leštidlá a krémy na kožu vo všeobecnosti.
V tomto prípade, pokiaľ ide o dodatočné faktúry a ich vplyv na posúdenie rozsahu používania, odvolací senát správne stanovil,
že spolu s ostatnými dôkaznými prostriedkami tieto faktúry „… prinášajú dôkaz, že išlo o používanie objektívne postačujúce
na vytvorenie alebo na zachovanie odbytu pre leštidlá a krémy na kožu. Navyše obchodný objem vzhľadom na obdobie a frekvenciu
používania nebol natoľko nízky, aby umožňoval prijať záver, že išlo o používanie čisto symbolické, minimálne alebo fiktívne
iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky.“
Odvolací senát dospel k tomuto záveru po dôkladnom posúdení dôkazov a na základe týchto konkrétnych zistení:
„Deväť faktúr pochádza z obdobia od apríla 2001 do marca 2002. Generálny riaditeľ vedľajšieho účastníka konania vo svojom
vyhlásení uviedol, že prípravky a materiály na starostlivosť o obuv priniesli vedľajšiemu účastníkovi v rokoch 2000 až 2003
obrat vo výške 6 653 237 eur. Deväť faktúr sa týka predajov v hodnote približne 1 600 eur a preukazujú, že výrobky BUFALO
boli dodávané v malých množstvách (12, 24, 36, 48, 60, 72 alebo 144 kusov) rôznym zákazníkom. Uvedené zodpovedá nízkym obratom
uvedeným vo vyjadrení, ktoré sotva prekračujú sumu milión eur ročne za často používané výrobky, akými sú napríklad leštidlá
na najväčšom európskom trhu, teda v Nemecku, ktorý má približne 80 miliónov potenciálnych spotrebiteľov. Okrem toho, ceny
uvedené vo faktúrach sa vo veľkej miere zhodujú s cenami uvedenými v cenníkoch predložených odvolaciemu senátu ako dôkaz d).“
Tieto závery sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, v zmysle ktorej môže aj minimálne používanie ochrannej známky alebo
používanie iba jediným dovozcom v predmetnom členskom štáte byť dostačujúce na preukázanie riadnej povahy, ak je riadne obchodne
odôvodnené (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 39, a uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 21).
Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého predaje uvedené vo faktúrach poskytujú dôkaz len o sporadickom používaní
s ohľadom na povahu výrobkov a geografický rozsah trhu, treba odmietnuť.
Treba preto uviesť, že posúdenie rozsahu používania sa nesmie zakladať len na výške predajov výslovne uvedených vo faktúrach.
Faktúry poskytujú totiž aj nepriame dôkazy týkajúce sa používania skoršej ochrannej známky. Napríklad skutočnosť, že predložené
faktúry nie sú číslované postupne a v zásade pochádzajú z rôznych mesiacov, vedie k záveru, že vedľajší účastník konania predložil
len dôkazné prostriedky, ktoré sa týkajú príkladov predaja. Napriek tomu tieto príklady umožňujú s primeraným stupňom istoty
dospieť k záveru, že celkové predaje predmetných výrobkov sú v skutočnosti oveľa vyššie než tie, ktoré boli výslovne uvedené.
Taktiež skutočnosť, že tieto faktúry sú adresované rôznym distribútorom, preukazuje, že používanie má dostatočný rozsah zodpovedajúci
riadnemu a vážnemu obchodnému úsiliu a že nejde len o obyčajnú snahu predstierať vážne používanie vždy za použitia rovnakých
distribučných kanálov.
V dôsledku toho odvolací senát správne rozhodol, že sumy uvedené na faktúrach neboli príliš nízke na to, aby z nich bolo možné
vyvodiť, že tieto predaje sa uskutočnili s jediným cieľom zachovať zápis ochrannej známky v registri a nie s cieľom jej vážneho
používania, a že to postačovalo na vyvodenie záveru, že v tejto veci vedľajší účastník konania úspešne uniesol dôkazné bremeno,
ktoré ho zaťažuje, pokiaľ ide o riadne používanie.
Pokiaľ ide o tvrdenie, že faktúry boli vystavené subjektom odlišným od osoby vedľajšieho účastníka konania, o ktorom sa nepreukázalo,
že je majiteľom licencie udelenej majiteľom ochrannej známky, treba uviesť, že názov spoločnosti, od ktorej pochádzajú faktúry,
sa uvádza jednak na katalógu a jednak na cenníku platnom od 1. apríla 2001, ako aj na správe o obrate za roky 2000 až 2003.
Na cenníku sa názov tejto spoločnosti uvádza tak, že za ním nasleduje údaj „Vertriebsgesellschaft mbH“, ktorý možno do slovenčiny
preložiť ako „distribučná spoločnosť“. Rovnaký údaj sa uvádza aj na hlavičkovom papieri použitom pre deväť faktúr. Okrem toho
elektronická adresa spoločnosti uvedená na spodnom okraji faktúr preukazuje, že táto elektronická adresa je umiestnená na
internetových stránkach vedľajšieho účastníka konania, konkrétne „BNS@WERNER-MERTZ.COM“. Tieto skutočnosti podporujú tvrdenie
vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého je dotknutá spoločnosť distribučnou spoločnosťou vedľajšieho účastníka konania
alebo aspoň spoločnosťou, ktorá je s vedľajším účastníkom konania úzko spojená.
Ďalej tvrdenie, že faktúry sa netýkajú celého obdobia piatich rokov, ale len trinástich mesiacov, treba tiež odmietnuť, pretože
sa nevyžaduje, aby používanie trvalo počas celého obdobia piatich rokov, ale len počas obdobia, ktoré je dostatočne dlhé na
to, aby sa ním mohlo preukázať riadne používanie. Okrem toho čestné vyhlásenie v tejto súvislosti poskytuje dostatok informácií,
a teda nemožno vysloviť záver, že používanie v tejto veci bolo obmedzené len na dobu trinástich mesiacov.
Napokon tvrdenie, že dôkazy sú spôsobilé preukázať nanajvýš používanie pre topánky, a nie pre leštidlá a krémy na kožu vo
všeobecnosti, treba tiež odmietnuť, pretože zavádza rozlišovanie, ktoré nezodpovedá žiadnemu riadnemu trhovému odvetviu, na
ktoré by výrobky, na ktorých je námietka založená, mohli byť ďalej z obchodného hľadiska rozdelené.
Z uvedeného vyplýva, že faktúry predložené prvýkrát pred odvolacím senátom boli dostatočné na to, aby spolu s ostatnými dôkaznými
prostriedkami preukázali, že skoršia nemecká ochranná známka, na ktorej sa zakladala námietka, sa riadne používala pre výrobky
uvedené odvolacím senátom. Druhá časť žalobného dôvodu preto musí byť tiež zamietnutá a spolu s ňou aj žaloba ako celok.

O trovách
Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť
trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na
náhradu trov konania ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania v súlade s ich návrhmi.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)
rozhodol a vyhlásil:
1.
Žaloba sa zamieta.
2.
Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.
Forwood
Schwarcz
Popescu
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. novembra 2011.
Podpisy
*
Jazyk konania: angličtina.