CELEX: 62009TJ0036
Marchio comunitario
Procedura di opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo dm
Marchio nazionale figurativo anteriore dm
Procedimento amministrativo
Decisioni delle divisioni di opposizione
Revoca
Rettifica di errori materiali
Atto inesistente
Ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla commissione di ricorso
Termine di ricorso
Legittimo affidamento
Artt. 59, 60 bis, 63 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60, 62, 65 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009]
Regola 53 del regolamento (CE) n. 2868/95

Contesto normativo
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato
[sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] prevede,
ai suoi undicesimo e dodicesimo ‘considerando’ (divenuti dodicesimo e tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 207/2009),
quanto segue:
«considerando che il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative
di esecuzione a livello della Comunità; che è pertanto indispensabile, pur conservando l’attuale struttura istituzionale della
Comunità e l’equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e
modelli), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; che a
questo scopo è necessario e opportuno conferire a tale Ufficio la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità
giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto comunitario
e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità;
considerando che occorre garantire alle parti destinatarie delle decisioni dell’Ufficio una protezione giuridica adeguata
alla peculiarità del diritto dei marchi; che a tal effetto si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e delle varie
divisioni dell’Ufficio possa essere presentato ricorso; che, se l’organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze
del ricorrente, il ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell’Ufficio che delibera in merito; che contro
le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
che la Corte di giustizia è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata».
L’art. 60 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 62 del regolamento n. 207/2009), nella sua versione risultante dal regolamento
(CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422, che modifica il regolamento n. 40/94 (GU L 70, pag. 1), istituisce il mezzo di
impugnazione menzionato al dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, secondo il quale «se l’organo la cui decisione
è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell’Ufficio
che delibera in merito». L’art. 60 bis del regolamento n. 40/94, stabilisce quanto segue:
«1.      Se il procedimento oppone il ricorrente ad un’altra parte e se l’organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso
ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
2.      Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l’organo la cui decisione è impugnata notifica all’altra parte l’intenzione
di accoglierle e quest’ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
3.      Se l’altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 che siano accolte
le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine
stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
4.      Tuttavia, se l’organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione
della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso
immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito».
L’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80 del regolamento n. 207/2009), anch’esso introdotto dal regolamento
n. 422/2004, così dispone:
«1.      Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da un errore evidente nel
procedimento, imputabile all’Ufficio, questo provvede alla cancellazione di tale iscrizione o alla revoca di tale decisione.
Qualora vi sia una sola parte nel procedimento e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono
disposte anche se l’errore non era evidente alla parte.
2.      La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su istanza di
una delle parti nella procedura, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la
revoca sono disposte entro sei mesi dalla data dell’iscrizione nel registro o dall’adozione della decisione, sentite le parti
nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
3.      Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 57 e 63 né la possibilità
che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 157, paragrafo 1, siano corretti
gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell’Ufficio nonché gli errori imputabili
all’Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione».
La regola 53 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento
n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), menzionata all’art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 3, del regolamento
n. 207/2009), così dispone:
«Quando l’Ufficio constata, d’ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione
o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente».

Fatti
Il 13 agosto 2004 la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, ricorrente, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.
Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo dm.
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 9 e 16 ai sensi dell’Accordo di
Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
–        classe 9: «Batterie, occhiali, pellicole impressionate, apparecchi fotografici, audio e videocassette, memorie per fotocamere
digitali e apparecchiature di elaborazione dati, strumenti di misura, termometri, copriprese, supporti di registrazione elettrici,
cineprese, duplicatori di CD, dispositivi di registrazione, trasmissione e riproduzione di suono e immagini; stampanti per
computer»;
–        classe 16: «Carta, cartone; cartoleria, tovaglioli in carta o in cellulosa, pannolini in carta o in cellulosa, colle per carta
e cartoleria o per uso domestico, angoli per fotografie, album portafoto, pellicole di materie plastiche per imballaggio,
sacchi per la spazzatura di carta o plastica, sacchi per imballaggio, buste, sacchetti di carta o plastica, fogli in metallo
per imballaggio e impaccatura, asciugamani di carta».
La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 19/2005 del 9 maggio 2005.
Il 26 luglio 2005 la Distribuciones Mylar, SA, opponente, presentava opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94
(divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente
punto 7.
L’opposizione era fondata sul marchio figurativo spagnolo anteriore n. 2561742, depositato il 13 ottobre 2003 e registrato
il 19 agosto 2004, rappresentato come segue:
L’opposizione si fondava su tutti i prodotti e i servizi per cui il marchio anteriore era stato registrato, i quali rientravano
nelle classi 9 e 39 e corrispondevano alla seguente descrizione:
–        classe 9: «Registratori di cassa, macchine calcolatrici, attrezzature per l’elaborazione di dati e computer»;
–        classe 39: «Trasporto, imballaggio, deposito e distribuzione di componenti di computer, prodotti stampati e articoli di cartoleria».
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto
art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].
Dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente non ha presentato osservazioni.
In una decisione del 16 maggio 2007, notificata lo stesso giorno alla ricorrente, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione
relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9 menzionati al precedente punto 7, ad eccezione degli occhiali e dei termometri.
L’opposizione veniva invece respinta per gli occhiali e i termometri della classe 9 e per tutti i prodotti rientranti nella
classe 16.
Per quanto riguarda le pellicole impressionate e le audio e videocassette, la divisione di opposizione precisava quanto segue
(pag. 4, primo e terzo comma):
«(…) Tale grado di somiglianza si osserva anche avuto riguardo alle audio e videocassette poiché esse inglobano le cassette
digitali e possono essere utilizzate nelle videocamere digitali. Inoltre, alcuni apparecchi consentono di convertire le cassette
analogiche in DVD digitali.
(…)
Tuttavia, le corrispondenze summenzionate non sono sufficienti per poter considerare simili le pellicole impressionate e le
audio e videocassette, da un lato, e uno qualsiasi dei prodotti dell’opponente, dall’altro. Tenuto conto di quanto precede,
i prodotti come le pellicole impressionate, che sono utilizzati con gli apparecchi che sostituiscono tradizionalmente le macchine
fotografiche digitali o i dispositivi come le audio e videocassette, che sono quelli tradizionali a [sic]».
La divisione di opposizione riteneva inoltre che esistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello dell’opponente
per tutti i prodotti che potevano essere considerati simili, ivi compresi quelli ritenuti solo vagamente simili. Di conseguenza,
veniva negata la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti, tra cui le pellicole impressionate e le audio e videocassette.
Con lettera dell’8 giugno 2007, la divisione di opposizione informava le parti che intendeva revocare, sul fondamento dell’art. 77 bis
del regolamento n. 40/94, la decisione 16 maggio 2007, a causa di un errore evidente nel procedimento, consistente nella mancanza
di confronto esaustivo delle liste dei prodotti e dei servizi. Le parti sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni
in merito all’opportunità di tale revoca entro un termine di due mesi.
La ricorrente presentava osservazioni con lettera del 23 luglio 2007, ricevuta dall’UAMI il 24 luglio 2007. In tale lettera,
essa sosteneva che l’opponente non aveva dimostrato sufficientemente l’esistenza del suo diritto anteriore e che i prodotti
coperti dai marchi in questione non erano simili. Inoltre, essa dichiarava quanto segue:
«La ricorrente si rallegra dell’intenzione espressa dalla divisione di opposizione di revocare la decisione 16 maggio 2007,
poiché in tal modo potrebbe essere evitato il ricorso che essa intendeva proporre contro tale decisione».
Il 26 novembre 2007 un membro della divisione di opposizione inviava alle parti una lettera nella quale era indicato quanto
segue:
«L’[UAMI] ha in ultima analisi considerato che la sua decisione 16 maggio 2007 non contiene alcun errore evidente nel procedimento.
Pertanto, l’art. 77 bis non deve essere applicato nel caso di specie. Tale decisione, tuttavia, conteneva alla pagina 4 un
errore manifesto che l’[UAMI] ha rettificato ai sensi della regola 53 del [regolamento n. 2868/95]. Tale rettifica non cambia
il risultato cui è pervenuta la decisione».
A tale lettera era allegata una versione modificata della decisione 16 maggio 2007 (in prosieguo la «versione modificata della
decisione 16 maggio 2007»). Questa nuova versione della decisione recava la stessa data della versione iniziale e conteneva
il medesimo dispositivo. In questa nuova versione, il terzo comma della pagina 4 della versione iniziale (v. punto 15 supra)
era stato sostituito dal comma seguente:
«Le attrezzature per l’elaborazione di dati dell’opponente coprono una vasta categoria di prodotti che include, segnatamente,
gli apparecchi che possono leggere, partendo da una pellicola impressionata, le informazioni di immagine in essa contenute
e convertirle in informazioni digitali ottiche o elettriche (e viceversa). Questi apparecchi possono essere venduti in negozi
specializzati in fotografia sia a professionisti che ad amatori. Tenuto conto di quanto sopra, l’[UAMI] ritiene che tra le
pellicole impressionate e le attrezzature per l’elaborazione di dati esista soltanto un limitato grado di somiglianza».
Con lettera del 26 novembre 2007 l’opponente chiedeva che alle parti del procedimento di opposizione fosse assegnato un termine
per proporre ricorso contro la decisione modificata.
Il 19 dicembre 2007 un membro della divisione di opposizione scriveva alle parti nei seguenti termini:
«Vi invitiamo a rilevare che l’[UAMI] ritiene che [la versione modificata della decisione 16 maggio 2007] costituisca una
decisione contro la quale può essere presentato ricorso e, pertanto, conformemente all’art. 58 del regolamento n. 40/94, ognuna
delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa a condizione che quest’ultima
non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, il ricorso deve essere presentato per
iscritto all’[UAMI] entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione (ossia il 26 novembre 2007) ed entro
quattro mesi a decorrere dalla stessa data deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso
è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso di EUR 800 è stata pagata».
Il 24 gennaio 2008 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti
artt. 5‑64 del regolamento n. 207/2009), volto, da un lato, all’annullamento della «versione modificata della decisione [della
divisione] di opposizione del 16 maggio 2007» e, dall’altro, al rigetto integrale dell’opposizione.
La ricorrente esponeva i motivi del suo ricorso in una memoria presentata il 17 marzo 2008. La ricorrente deduceva, in particolare,
i seguenti motivi. In primo luogo, le modifiche apportate alla decisione iniziale non avrebbero riguardato la correzione di
errori manifesti. Tali modifiche sarebbero infatti consistite nel sostituire una motivazione contraddittoria e, in parte,
incomprensibile, con argomenti nuovi. In secondo luogo, i prodotti contemplati dai marchi controversi non sarebbero stati
simili. In terzo luogo, l’opponente non avrebbe dimostrato di essere titolare del marchio sul quale si basava l’opposizione.
L’opponente non presentava osservazioni sul ricorso.
Con decisione 30 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 14 novembre 2008, la
prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso in quanto irricevibile.
In primo luogo, essa rilevava che la decisione della divisione di opposizione, nella sua versione notificata il 16 maggio
2007, non aveva formato oggetto di ricorso entro il termine previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60
del regolamento n. 207/2009) e che, per tale motivo, la stessa era divenuta definitiva.
La lettera della divisione di opposizione dell’8 giugno 2007 che invitava le parti a presentare osservazioni in merito alla
revoca di tale decisione non avrebbe avuto l’effetto di sospendere il termine di ricorso.
La risposta della ricorrente alla suddetta lettera non avrebbe potuto essere considerata come un ricorso diretto contro tale
decisione. In ogni caso, tale risposta, pervenuta all’UAMI il 24 luglio 2007, sarebbe stata depositata dopo la scadenza del
termine di ricorso di due mesi decorrente dalla notifica della decisione.
La commissione di ricorso riteneva altresì che le difficoltà di comprensione poste dalla versione iniziale della decisione
non privassero la ricorrente della possibilità di presentare ricorso ma che, al contrario, avrebbero dovuto incentivarla in
tal senso.
Il ricorso della ricorrente contro la decisione 16 maggio 2007 nella sua versione iniziale, presentato il 24 gennaio 2008,
sarebbe stato pertanto tardivo e avrebbe dovuto essere respinto in quanto irricevibile.
In secondo luogo, la commissione di ricorso ammetteva che la rettifica della decisione 16 maggio 2007 era un atto che poteva
incidere sugli interessi della ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.
Tuttavia, la rettifica di cui al caso di specie non avrebbe inciso sugli interessi delle parti ai sensi dell’art. 58 del regolamento
n. 40/94 (divenuto art. 59 del regolamento n. 207/2009). La versione modificata della decisione 16 maggio 2007 avrebbe il
medesimo dispositivo della versione iniziale. Quindi, la rettifica in questione, limitandosi a giustificare il dispositivo
della decisione iniziale, non avrebbe arrecato danno alla ricorrente. Di conseguenza, la versione modificata della decisione
16 maggio 2007 non sarebbe un atto impugnabile.
Inoltre, decidendo di procedere alla rettifica di errori materiali secondo la regola 53 del regolamento n. 2868/95, piuttosto
che alla revoca prevista all’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 o alla revisione prevista all’art. 60 bis di quest’ultimo
regolamento, la divisione di opposizione non avrebbe sostituito la decisione iniziale con una nuova decisione.
Di conseguenza, il ricorso veniva respinto in quanto irricevibile anche nella parte in cui era diretto contro la versione
modificata della decisione 16 maggio 2007.

Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        in via principale, respingere integralmente l’opposizione; in subordine, rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI;
–        condannare l’opponente alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto il suo ricorso come irricevibile
e chiede, con il primo capo delle conclusioni, l’annullamento della decisione impugnata. La ricorrente chiede inoltre al Tribunale
di respingere integralmente l’opposizione o, in subordine, di rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata
Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato il suo ricorso irricevibile.
In primo luogo, le osservazioni da essa presentate il 23 luglio 2007, in risposta alla lettera dell’8 giugno 2007, nella quale
la divisione di opposizione informava le parti della sua intenzione di revocare la decisione 16 maggio 2007, avrebbero avuto
l’effetto di sospendere il termine per proporre ricorso contro tale decisione.
Secondo la ricorrente, sarebbe infatti illogico e ingiusto che le parti lese da una decisione debbano proporre ricorso contro
tale decisione quando la stessa è parallelamente oggetto di un procedimento di revoca. Ammettere il contrario avrebbe come
conseguenza la coesistenza di due procedimenti distinti, trattati da due organi distinti dell’UAMI, che potrebbero sfociare
in conclusioni divergenti. Inoltre, l’eventuale revoca della decisione avrebbe l’effetto di privare di utilità il ricorso.
Si deve quindi ritenere che l’avvio di un procedimento di revoca di una decisione che interviene in pendenza del termine per
proporre ricorso contro la stessa abbia l’effetto di sospendere detto termine.
In secondo luogo, nel caso in cui l’avvio di un procedimento di revisione nel caso di specie non avesse comportato la sospensione
del termine di ricorso, il principio della tutela del legittimo affidamento avrebbe richiesto che le parti ne fossero avvertite
e che fossero informate in merito alla necessità di proporre un ricorso distinto dinanzi alla commissione di ricorso.
In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe, senza alcun fondamento, sostenuto che la notifica della versione modificata
della decisione 16 maggio 2007 non era, nella specie, un atto impugnabile, in quanto non aveva condotto a un risultato diverso
da quello enunciato nella versione iniziale di tale decisione. Nel caso di specie, occorrerebbe tener conto del fatto che
la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 sostituisce motivi nuovi ai motivi contraddittori e, in parte, incomprensibili
che figuravano nella versione iniziale. Orbene, da un lato, sarebbe impossibile presentare un ricorso contro una decisione
viziata da un difetto di motivazione. Dall’altro, le parti della decisione interessate dalla modifica dovrebbero poter costituire
oggetto di ricorso. L’UAMI, peraltro, condividerebbe la posizione della ricorrente, come risulterebbe sia dall’indicazione
del termine di ricorso che figura nella versione modificata della decisione 16 maggio 2007 sia dal contenuto della lettera
del 19 dicembre 2007 (v. punto 22 supra).
In quarto luogo, il principio della tutela del legittimo affidamento avrebbe imposto, nel caso di specie, che il ricorso fosse
considerato ricevibile dalla commissione di ricorso. In due occasioni, infatti, l’UAMI avrebbe affermato chiaramente ed espressamente
(v. punto 44 supra) che la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 era un atto impugnabile. L’UAMI avrebbe quindi
dovuto attenersi alle sue stesse indicazioni.
L’UAMI, pur ritenendo che la commissione di ricorso abbia giustamente respinto il ricorso in quanto irricevibile, comincia
col ricordare le irregolarità commesse nella fattispecie dalla divisione di opposizione.
In primo luogo, la motivazione della decisione 16 maggio 2007 presenterebbe lacune, in particolare un ragionamento contraddittorio
e una frase incompleta.
In secondo luogo, la divisione di opposizione avrebbe avviato il procedimento di revoca previsto all’art. 77 bis del regolamento
n. 40/94, sebbene non sia stato commesso alcun errore evidente nel procedimento.
In terzo luogo, la divisione di opposizione avrebbe applicato la regola 53 del regolamento n. 2868/95, che consente la rettifica
di errori materiali, benché le modifiche apportate alla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 non riguardassero
la correzione di errori manifesti quali errori linguistici, errori di trascrizione o altri tipi di errore la cui rettifica
sia tanto evidente che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto. Come correttamente
sostenuto dalla commissione di ricorso, la divisione di opposizione, nella lettera del 26 novembre 2007, avrebbe violato l’obbligo
di motivazione ad essa incombente in forza dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)
non precisando in cosa consistessero gli errori materiali la cui rettifica risultava necessaria.
In quarto luogo, come avrebbe altresì osservato la commissione di ricorso, la lettera del 26 novembre 2007 sarebbe stata firmata
da un solo membro di tale divisione, in violazione della regola 100 del regolamento n. 2868/95.
Tuttavia, la commissione di ricorso avrebbe giustamente respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente
contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007, atteso che la notifica alla ricorrente della lettera dell’8
giugno 2007 che invitava le parti a presentare osservazioni circa l’eventuale revoca della decisione 16 maggio 2007 non avrebbe
avuto l’effetto di sospendere il termine per proporre ricorso contro tale decisione, che la ricorrente non potrebbe far valere
nella specie il principio di tutela del legittimo affidamento e che la versione modificata della decisione 16 maggio 2007
non avrebbe alcuna influenza sulla situazione giuridica della ricorrente e non costituirebbe, quindi, un atto impugnabile.
In primo luogo, l’UAMI fa valere che dall’art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che l’avvio del procedimento
di revoca previsto da tale articolo non ha l’effetto di sospendere il termine per proporre ricorso contro una decisione in
applicazione dell’art. 59 del medesimo regolamento.
Inoltre, l’UAMI non sarebbe tenuto ad informare le parti circa la non sospensione del termine di ricorso in caso di avvio
di un procedimento di revoca.
Orbene, la ricorrente non avrebbe presentato alcun ricorso contro la decisione 16 maggio 2007 entro il termine di due mesi
dalla notifica. Il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe quindi mirato al riesame,
da parte di quest’ultima, di una decisione divenuta definitiva, cosa che non le era dato fare.
In secondo luogo, la ricorrente non potrebbe far valere, nella specie, il principio della tutela del legittimo affidamento.
In primo luogo, la ricorrente sarebbe stata informata, all’atto della notifica della decisione 16 maggio 2007, intervenuta
lo stesso giorno, di avere un termine di due mesi per presentare ricorso contro detta decisione.
In secondo luogo, l’avvio di un procedimento di revoca non condurrebbe necessariamente alla revoca prevista. Nelle circostanze
del caso di specie, la ricorrente avrebbe avuto tutti i motivi per dubitare che la decisione 16 maggio 2007 potesse essere
revocata, considerato che i vizi che inficiavano detta decisione non consistevano in errori evidenti nel procedimento. Essa
non avrebbe quindi potuto legittimamente attendersi la revoca della decisione in questione con un grado di certezza tale da
poter rinunciare in totale sicurezza a presentare un ricorso contro il rigetto parziale della sua domanda di registrazione.
In terzo luogo, la rettifica effettuata dalla divisione di opposizione nel caso di specie non avrebbe avuto conseguenze sulla
situazione giuridica della ricorrente, poiché la portata del rigetto della domanda di registrazione presentata dalla ricorrente
sarebbe rimasta immutata.
Di conseguenza, secondo l’UAMI, la commissione di ricorso doveva, come ha fatto, dichiarare irricevibile il ricorso della
ricorrente.
In conclusione, l’UAMI è del parere che la commissione di ricorso non abbia commesso alcun errore di diritto e che il presente
ricorso debba essere respinto. Tuttavia, esso non si oppone a che il Tribunale, in considerazione degli errori nel procedimento
commessi dalla divisione di opposizione, giudichi secondo equità.
Giudizio del Tribunale
–       Per quanto riguarda la possibilità di proporre un ricorso contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007
Dal combinato disposto degli artt. 57 e 58 del regolamento n. 40/94 si desume che le decisioni delle divisioni di opposizione
che concludono un procedimento di opposizione possono formare oggetto di un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI
ad opera delle parti le cui richieste non siano state accolte da tali decisioni.
Nel ricorso da essa proposto dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente chiedeva l’annullamento della «versione modificata
della decisione [della divisione] di opposizione 16 maggio 2007» e il rigetto integrale dell’opposizione.
Poiché tale ricorso è stato dichiarato irricevibile nella decisione impugnata, la ricorrente chiede al Tribunale di annullare
tale decisione.
Per addivenire alla conclusione cui è giunta nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sostanzialmente sostenuto
che, da un lato, non avendo presentato un ricorso entro il termine decorrente dalla notifica della versione iniziale della
decisione 16 maggio 2007, la ricorrente non era più legittimata a contestare tale decisione e che, dall’altro, giacché la
rettifica precedentemente operata dalla divisione di opposizione non aveva modificato la portata dei diritti di registrazione
del marchio richiesto dalla ricorrente, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 non costituiva un atto impugnabile.
A sostegno del presente ricorso, la ricorrente contesta queste due considerazioni.
Occorre quindi, anzitutto, esaminare la questione se la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 costituisca un
atto impugnabile dinanzi alla commissione di ricorso. È quindi necessario, in limine, determinare la portata delle modifiche
che la divisione di opposizione ha apportato alla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007.
La versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, conteneva, a pagina 4, un comma così redatto:
«(…) Tale grado di somiglianza si osserva anche avuto riguardo alle audio e videocassette in quanto esse inglobano le cassette
digitali [e] possono essere utilizzate nelle telecamere digitali. Inoltre, alcuni apparecchi consentono di convertire le cassette
analogiche in DVD digitali».
Nella stessa pagina, tuttavia, figurava anche il comma seguente, integralmente riprodotto:
«Tuttavia, le corrispondenze summenzionate non sono sufficienti per poter considerare simili le pellicole impressionate e
le audio e videocassette, da un lato, e uno qualsiasi dei prodotti dell’opponente, dall’altro. Tenuto conto di quanto precede,
i prodotti come le pellicole impressionate, che sono utilizzate con gli apparecchi che sostituiscono tradizionalmente le macchine
fotografiche digitali o i dispositivi come le audio e videocassette, che sono quelli tradizionali a (sic)».
Nella sua formulazione iniziale, la decisione 16 maggio 2007 conteneva quindi una valutazione contraddittoria in merito alla
questione se le video e audiocassette e i prodotti designati dal marchio dell’opponente fossero simili. Inoltre, la divisione
di opposizione rilevava che le pellicole impressionate e i prodotti per i quali il marchio dell’opponente era stato registrato
non erano simili. Tuttavia, l’opposizione è stata accolta e, di conseguenza, la domanda di registrazione presentata dalla
ricorrente è stata respinta, tanto per le audio e videocassette quanto per le pellicole impressionate.
La rettifica della decisione 16 maggio 2007 operata dalla divisione di opposizione è consistita nel sostituire il comma richiamato
supra al punto 68 con il comma seguente:
«Le attrezzature per l’elaborazione di dati dell’opponente coprono una vasta categoria di prodotti che include, segnatamente,
gli apparecchi che possono leggere, partendo da una pellicola impressionata, le informazioni di immagine in essa contenute,
e convertirle in informazioni digitali ottiche o elettriche (e viceversa). Questi apparecchi possono essere venduti in negozi
specializzati in fotografia sia a professionisti che ad amatori. Tenuto conto di quanto sopra, l’[UAMI] considera che tra
le pellicole impressionate e le attrezzature per l’elaborazione di dati esiste soltanto un limitato grado di somiglianza».
Tale rettifica ha quindi soppresso la contraddizione iniziale relativa alle audio e videocassette e ha contraddetto la valutazione
iniziale secondo la quale non sussisteva alcuna somiglianza tra le pellicole impressionate e i prodotti coperti dal marchio
dell’opponente. Viceversa, il dispositivo non è stato modificato.
Occorre ricordare che, dopo aver previsto, in un primo tempo, di revocare la decisione 16 maggio 2007, la divisione di opposizione
ha ammesso che le condizioni previste all’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 non erano soddisfatte. Nella lettera del 26
novembre 2007 allegata alla notifica della versione modificata della decisione 16 maggio 2007 (v. punto 21 supra), uno dei
membri della divisione di opposizione ha fatto presente che la versione iniziale di tale decisione era viziata da un errore
manifesto, che doveva essere rettificato, in applicazione della regola 53 del regolamento n. 2868/95.
Ai sensi di tale disposizione, quando l’UAMI constata, d’ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico,
un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o
dalla divisione competente. Risulta da questa formulazione che le rettifiche sulla base di tale disposizione possono avere
come unico oggetto quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione – quali, ad esempio,
gli errori relativi ai nomi delle parti o alla grafia dei segni – o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo
all’infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto.
Orbene, le modifiche alle quali si è proceduto nel caso di specie (v. punti 67‑71 supra) sono consistite non soltanto nel
completare una frase incompiuta il cui significato era incomprensibile, ma anche a risolvere una contraddizione insita nella
motivazione, per quanto attiene alle audio e videocassette, e una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, per
quanto riguarda sia tali prodotti che le pellicole impressionate.
Occorre quindi constatare che la rettifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 ha riguardato la sostanza
stessa di tale decisione e che, pertanto, non si tratta della correzione di un errore materiale. A tal proposito, occorre
osservare che una contraddizione insita nella motivazione di una decisione vertente sulla questione se taluni prodotti contemplati
dal marchio richiesto e taluni prodotti per i quali il marchio dell’opponente è stato registrato siano o meno simili può essere
risolta tanto in un senso quanto nell’altro. Del pari, una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo di una decisione
derivante dal fatto che alcuni prodotti del marchio richiesto e quelli del marchio dell’opponente non sono considerati simili,
quando l’opposizione è comunque ammessa per quanto riguarda detti prodotti, può essere risolta sia mediante la constatazione
di un certo grado di somiglianza tra i prodotti in questione sia tramite il rigetto dell’opposizione rispetto a tali prodotti.
Ne consegue che il testo che sostituisce il testo iniziale della decisione 16 maggio 2007 non si imponeva in modo evidente
e che la modifica apportata nel caso di specie non può considerarsi come la rettifica di uno dei tipi di errore previsti dalla
regola 53 del regolamento n. 2868/95.
Tale modifica non può neanche essere stata adottata sulla base di una delle altre disposizioni che consentono alle divisioni
di opposizione di ritornare sulle loro decisioni dopo l’adozione e la notifica delle stesse.
Infatti, come riconosciuto nella lettera del 26 novembre 2007 allegata alla notifica della versione modificata della decisione
16 maggio 2007, le condizioni previste all’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 non erano soddisfatte, poiché, nel caso di
specie, non era stato commesso alcun errore evidente nel procedimento imputabile all’UAMI. La divisione di opposizione non
poteva quindi procedere alla revoca della decisione 16 maggio 2007 e all’adozione di un’altra decisione.
La divisione di opposizione non poteva nemmeno, nella specie, avvalersi del potere di revisione delle proprie decisioni previsto
dall’art. 60 bis del regolamento n. 40/94, poiché l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla proposizione di un ricorso
dinanzi alla commissione di ricorso ed è pacifico che la ricorrente non aveva presentato, entro il termine previsto dall’art. 59
del regolamento n. 40/94, alcun ricorso contro la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007.
Orbene, come specificato nell’undicesimo e nel dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, il legislatore ha inteso,
nell’adottare il detto regolamento, definire le competenze dell’UAMI e di ciascuna istanza di tale organismo. In tal senso,
il modo abituale di impugnare le decisioni adottate dalle divisioni di opposizione consiste nell’esperimento, ad opera delle
parti i cui interessi sono lesi da tali decisioni, dei mezzi di ricorso previsti al titolo VII del regolamento n. 40/94 (divenuto
titolo VII del regolamento n. 207/2009). Peraltro, il regolamento n. 40/94 prevede tre casi nei quali le stesse divisioni
di opposizione possono riconsiderare le decisioni da esse adottate, ossia le ipotesi esaminate ai punti 72-79 supra. Tali
ipotesi presentano carattere tassativo. Infatti, risulta dall’economia generale delle norme di procedura amministrativa istituite
dal regolamento n. 40/94 che, in linea di principio, le divisioni di opposizione esauriscono la loro competenza quando adottano
una decisione in applicazione dell’art. 43 di tale regolamento (divenuto art. 42 del regolamento n. 207/2009) e non hanno
il potere di revocare o modificare le decisioni che hanno adottato al di là dei casi previsti dalla normativa.
Tuttavia, come appena ricordato, risulta evidente che la rettifica della decisione 16 maggio 2007 non corrispondeva ad una
rettifica di errore manifesto né si iscriveva in alcuna delle altre ipotesi previste dal regolamento n. 40/94.
La modifica apportata alla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 è stata quindi adottata al di là dei casi, previsti
dal regolamento n. 40/94, nei quali le divisioni di opposizione possono riformare le decisioni. Essa era quindi priva di qualsiasi
fondamento giuridico, come peraltro hanno convenuto sia la ricorrente, nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso,
che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, e l’UAMI, nel suo controricorso depositato nell’ambito del presente
procedimento.
In proposito, da costante giurisprudenza risulta che gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione
europea si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità,
finché non siano stati annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità la
cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono vedersi riconosciuto,
neanche d’ufficio, alcun effetto giuridico, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga
mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi l’ordinamento
giuridico, ossia la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge. La gravità delle conseguenze giuridiche derivanti
dall’accertamento dell’inesistenza di un atto esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata
soltanto in casi del tutto estremi (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e da 3/57 a
7/57, Algera e a./Assemblea Comune, Racc. pag. 81, 122; 12 maggio 1977, causa 31/76, Hebrant/Parlamento, Racc. pag. 883, punto
23; 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punti 10 e 11, e 15 giugno
1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punti 48‑50).
Così, la Corte ha dichiarato che, in difetto di circostanze particolari che potrebbero giustificare tale ritardo, un rapporto
informativo definitivamente adottato dall’amministrazione oltre quindici mesi dopo il periodo rispetto al quale è stato redatto,
sarebbe giuridicamente inesistente (sentenza Hebrant/Parlamento, punto 83 supra, punti 22‑26).
La Corte ha inoltre statuito che spettava a lei, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, accertare se la disposizione
di diritto derivato di cui si allegava la violazione rientrasse nella competenza delegata alla Comunità e non fosse quindi
priva di fondamento giuridico sotto il profilo comunitario, e ciò sebbene la decisione in questione non fosse stata impugnata
nei termini previsti e fosse, di conseguenza, divenuta definitiva (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69
e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag. 523, punti 11‑13).
Tali precedenti dimostrano che le irregolarità che possono portare il giudice dell’Unione a considerare un atto giuridicamente
inesistente differiscono dalle illegittimità il cui accertamento comporti, in linea di principio, l’annullamento degli atti
sottoposti al controllo di legittimità previsto dal trattato non già per la loro natura bensì per la loro gravità e per il
loro carattere flagrante. Infatti, devono essere considerati giuridicamente inesistenti gli atti viziati da irregolarità la
cui gravità è evidente al punto di incidere sulle loro condizioni essenziali (v., in tal senso, sentenza Commissione/BASF
e a., punto 83 supra, punti 51 e 52).
Nel caso di specie, come rilevato ai precedenti punti 72‑82, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 era inficiata
da irregolarità attinenti alle condizioni essenziali di tale atto, la cui gravità e il cui carattere flagrante non potevano,
nel loro insieme, sfuggire né alle parti del procedimento di opposizione né alla commissione di ricorso.
Infatti, la commissione di ricorso ha rilevato che l’unico membro della divisione di opposizione che aveva firmato la lettera
di notifica alla ricorrente della versione modificata della decisione 16 maggio 2007 aveva omesso di esporre i motivi che
avevano determinato l’applicazione nel caso di specie della regola che consentiva la rettifica di errori manifesti (punto
11 della decisione impugnata).
Ad abundantiam, occorre osservare che l’UAMI stesso ha dedicato i punti 27‑32 del controricorso a rilevare, ugualmente d’ufficio,
la gravità delle irregolarità che viziano la versione modificata della decisione 16 maggio 2007.
Del pari, nel ricorso da essa proposto dinanzi alla commissione di ricorso con riguardo ai passaggi della decisione impugnata
riprodotti al punto 15 supra, la ricorrente ha dichiarato quanto segue:
«La valutazione dell’UAMI secondo la quale [la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007 era inficiata da un] “errore
manifesto” non può essere ammessa.
L’esame della pagina 4, cui allude l’UAMI, rivela che talune frasi sono a malapena comprensibili:
(…)
I passaggi citati sono contraddittori, ma non costituiscono affatto un errore manifesto. Quale di queste due opinioni deve
essere considerata manifestamente erronea?
Infine, il terzo [comma] si interrompe nel mezzo di una frase (…). Pertanto, [tale comma] non è comprensibile.
Tuttavia, confrontando il terzo [comma] della pagina 4 della [versione iniziale della decisione 16 maggio 2007] con il terzo
[comma] della [versione modificata della decisione 16 maggio 2007], si constata che non era la frase iniziale a dover essere
completata, ma che sono stati inseriti passaggi totalmente diversi, che comportavano in particolare nuovi argomenti relativi
al “limitato grado di somiglianza tra le pellicole impressionate e le attrezzature per l’elaborazione di dati”. Questi nuovi
argomenti [non riguardano la correzione di] un errore manifesto e, di conseguenza, la modifica della [decisione 16 maggio
2007] non sembra conforme alla normativa in materia di marchio comunitario».
Il carattere flagrante delle illegittimità che inficiano la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 è stato quindi
rilevato sia dalla ricorrente che dalla commissione di ricorso e dall’UAMI nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
Orbene, come constatato al punto 82 supra, la divisione di opposizione aveva esaurito la sua competenza per statuire sull’opposizione
alla data in cui è stata adottata, senza alcun fondamento giuridico, la versione modificata della decisione 16 maggio 2007.
Al riguardo, occorre constatare che detto vizio di competenza costituisce un’irregolarità che pregiudica le condizioni essenziali
dell’atto in questione, cosicché doveva esserne constatata l’inesistenza (v. punto 86 supra).
Pertanto, adita di un ricorso diretto contro tale atto, la commissione di ricorso era tenuta a constatarne l’inesistenza giuridica
e a dichiararlo nullo, come peraltro ammesso dall’UAMI nella sua risposta alle domande che sono state poste su tale punto
dal Tribunale alle parti.
Ne consegue che, da un lato, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto, nell’esaminare se la versione modificata
della decisione 16 maggio 2007 incidesse sulla situazione giuridica della ricorrente così come nel dichiarare irricevibile
il ricorso diretto contro tale atto e, dall’altro, che la decisione impugnata deve essere annullata, d’ufficio, in quanto
non ha dichiarato nullo tale atto.
Da quanto precede deriva altresì che la portata dei diritti di registrazione del marchio di cui la ricorrente chiedeva la
registrazione è stata determinata dalla versione iniziale della decisione 16 maggio 2007. Orbene, dai documenti versati agli
atti sottoposti al Tribunale dalla ricorrente risulta che detta versione le è stata notificata lo stesso giorno. La ricorrente
avrebbe quindi dovuto, conformemente all’art. 59 del regolamento n. 40/94, proporre un ricorso entro due mesi a decorrere
da tale data. Tuttavia, la ricorrente non contesta di non aver presentato un ricorso contro tale decisione prima della scadenza
di detto termine. Pertanto, occorre constatare che, in linea di principio, la ricorrente non era più legittimata, alla data
in cui ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, a contestare la fondatezza della decisione della divisione
di opposizione.
Si devono peraltro esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alle conseguenze della notifica da parte dell’UAMI, entro
il termine decorrente dalla notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, della sua intenzione di revocare
tale decisione, nonché gli argomenti che la ricorrente trae dal principio della tutela del legittimo affidamento.
–       Per quanto concerne le conseguenze della notifica della lettera dell’8 giugno 2007 sullo scadere del termine di ricorso
Con lettera 8 giugno 2007 (v. punto 17 supra), la ricorrente è stata informata dell’intenzione, da parte della divisione di
opposizione, di procedere alla revoca della decisione 16 maggio 2007.
La ricorrente sostiene che la notifica di tale lettera, che è avvenuta entro il termine di ricorso decorrente dalla notifica
della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, deve essere presa in considerazione per valutare la ricevibilità del
suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. La ricorrente sostiene anche di aver risposto alla lettera dell’8 giugno
2007 entro il termine che le era stato impartito nella lettera stessa.
A tal proposito, in primo luogo, occorre constatare che la notifica alle parti di un procedimento di opposizione dell’intenzione
di revocare una decisione, in applicazione dell’art. 77 bis, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 2, del regolamento
n. 207/2009), rappresenta, per la divisione di opposizione, una misura di consultazione obbligatoria diretta a consentire
alle parti di sottoporre il loro punto di vista in merito al carattere giustificato o meno di tale revoca e a chiarire in
tal modo la valutazione da parte dell’UAMI della questione relativa alla sussistenza o meno delle condizioni previste dall’art. 77 bis,
n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80, n. 1, del regolamento n. 207/2009). Così stando le cose, alla luce della
lettera dell’8 giugno 2007, la ricorrente non poteva avere alcuna certezza quanto alla decisione che avrebbe adottato l’UAMI
avuto riguardo alla revoca della decisione 16 maggio 2007.
In secondo luogo, occorre rilevare che dall’art. 77 bis, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che il procedimento di revoca
si esercita senza pregiudizio della facoltà delle parti di proporre ricorso contro la decisione che si prevede di revocare.
Pertanto, in assenza di qualsiasi esplicita precisazione nel regolamento n. 40/94, l’avvio, in applicazione dell’art. 77 bis,
n. 2, di tale regolamento, della consultazione delle parti interessate anteriormente alla decisione di revoca di una decisione,
non può avere l’effetto di sospendere il termine di ricorso previsto all’art. 59 del detto regolamento [v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 1° luglio 2009, causa T‑419/07, Okalux/UAMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), Racc. pag. II-2477, punto
34].
Gli argomenti che la ricorrente ha dedotto dal carattere incoerente della coesistenza di un procedimento di ricorso e di un
procedimento di revoca devono peraltro essere disattesi.
In primo luogo, anche ipotizzando che la coesistenza dei due procedimenti rappresenti effettivamente un’incoerenza, tale constatazione
non consentirebbe, in ogni caso, di disapplicare le disposizioni incondizionate, chiare e precise della normativa relativa
sia alle condizioni di revoca, sia ai termini applicabili ai ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso.
In secondo luogo, l’asserita incoerenza non è dimostrata. Da un lato, il procedimento di revoca può essere portato a termine
rapidamente e deve concludersi entro sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione. Sebbene sia poco probabile, tenuto
conto dei termini di procedura applicabili, che la commissione di ricorso si pronunci prima del termine di un procedimento
di revoca, nel caso in cui una decisione confermata dalla commissione di ricorso fosse successivamente revocata, ne conseguirebbe
semplicemente la necessità di adottare una nuova decisione e, nel caso in cui la decisione fosse annullata dalla commissione
di ricorso, ne risulterebbe che la procedura di revoca di tale decisione diverrebbe priva di oggetto. D’altro canto, anche
ipotizzando che una decisione oggetto di un ricorso fosse revocata, la commissione di ricorso sarebbe a quel punto indotta
a dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso. Pertanto la ricorrente non può assolutamente sostenere che l’avvio
di un procedimento di revoca parallelamente alla proposizione di un ricorso contro la stessa decisione potrebbe condurre ad
un risultato incoerente.
Infine, la contestazione da parte della ricorrente della fondatezza della decisione 16 maggio 2007 nell’ambito del procedimento
di revoca, che è un procedimento autonomo rispetto al procedimento di ricorso di cui agli artt. 57 e seguenti del regolamento
n. 40/94, non può essere considerata alla stregua di un ricorso proposto avverso la decisione in questione. Infatti, la presentazione
di un ricorso è soggetta a requisiti di procedura – che includono il pagamento di una tassa – e formali, che la ricorrente
non ha soddisfatto. Ad ogni modo, e anche ipotizzando che la lettera di osservazioni della ricorrente presentata il 23 luglio
2007 possa essere considerata alla stregua di un ricorso diretto contro la decisione 16 maggio 2007, tale ricorso sarebbe
stato presentato fuori termine.
Emerge da quanto precede che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la notifica della lettera dell’8 giugno 2007
ha comportato la sospensione del termine di ricorso decorrente dalla notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio
2007.
–       Per quanto concerne gli argomenti che la ricorrente trae dal principio della tutela del legittimo affidamento
La ricorrente afferma che essa poteva presentare ricorso contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 in ragione
del legittimo affidamento originato dalla lettera scritta da un membro della divisione di opposizione il 19 dicembre 2007
(v. punto 22 supra). Essa afferma altresì che il rispetto di tale principio avrebbe richiesto che l’UAMI le avesse precisato
che la notifica della lettera dell’8 giugno 2007, nella quale la informava della sua intenzione di revocare la decisione 16
maggio 2007 (v. punto 17 supra), non aveva l’effetto di sospendere il termine di ricorso.
Secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di una norma, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere
fatto valere da ciascun singolo nel quale un’istituzione, fornendogli assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate.
Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise,
incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [v. sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa
T‑388/04, Kachakil Amar/UAMI (Linea longitudinale che termina in un triangolo), non pubblicata nella Raccolta, punto 26 e
giurisprudenza ivi citata].
Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. sentenza del Tribunale 14 febbraio 2006, cause riunite T‑376/05 e T‑383/05, TEA‑CEGOS e STG/Commissione, Racc. pag. II‑205,
punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo la giurisprudenza, una parte non è quindi legittimata ad avvalersi del silenzio dell’amministrazione per invocare
la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Così stando le cose, il fatto che la lettera indirizzata
alle parti l’8 giugno 2007, nella quale un membro della divisione di opposizione informava della sua intenzione di revocare
la decisione 16 maggio 2007, non precisasse che l’avvio del procedimento di revoca non aveva l’effetto di interrompere o di
sospendere il termine di ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 non potrebbe essere considerato un elemento
idoneo far sorgere nella ricorrente fondate speranze quanto all’interruzione o alla sospensione di tale termine, imperativo,
la cui esistenza le era stata peraltro ricordata in occasione della notifica della decisione 16 maggio 2007.
È tuttavia assodato che, con lettera del 19 dicembre 2007, un agente dell’UAMI ha informato le parti che la versione modificata
della decisione 16 maggio 2007 era una decisione idonea a formare oggetto di un ricorso entro un termine decorrente dalla
notifica di tale nuova versione della decisione 16 maggio 2007.
Occorre constatare che tale lettera si limitava a informare le parti dinanzi alla divisione di opposizione della possibilità
di presentare ricorso contro la versione modificata della decisione 16 maggio 2007 che era stata loro notificata il 26 novembre
2007. Una simile indicazione non significava, in maniera precisa e incondizionata, che la ricorrente potesse ancora, a quella
data, presentare ricorso contro la versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, la quale, come è stato rilevato (v. punti
93‑95 supra), è l’unico atto che ha prodotto effetti giuridici nella fattispecie.
Orbene, in ogni caso, la ricorrente non può legittimamente far valere il principio della tutela del legittimo affidamento
per eludere la preclusione in cui è incorsa non presentando, entro il termine per ricorrere, un ricorso contro la versione
iniziale della decisione 16 maggio 2007.
Infatti, riguardo alla possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per non incorrere nella
preclusione, emerge dalla giurisprudenza che un ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni
fornite dall’amministrazione tali da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di
tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑44/00 P,
Sodima/Commissione, Racc. pag. I‑11231, punto 50).
Nella specie, la ricorrente, tenuto conto del carattere imperativo del termine di ricorso, il quale, peraltro, le era stato
ricordato in occasione della notifica della versione iniziale della decisione 16 maggio 2007, non avendo proposto entro tale
termine, neanche a titolo conservativo, un ricorso contro detta decisione, non ha dato prova della diligenza normalmente richiesta
per potersi avvalere del principio della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza OKATECH, punto 101 supra,
punto 53).
Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso ha commesso un errore dichiarando
irricevibile il ricorso nei limiti in cui era volto a contestare la fondatezza della decisione adottata dalla divisione di
opposizione.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale respinga integralmente l’opposizione
Argomenti dell’UAMI
L’UAMI sostiene che la competenza del Tribunale è definita dall’art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento
n. 207/2009) e che, di conseguenza, essa si limita al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso,
che potrebbe soltanto condurre, eventualmente, all’annullamento o alla riforma di queste ultime. Pertanto, la domanda della
ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale respinga l’opposizione sarebbe irricevibile.
Giudizio del Tribunale
Con il suo secondo capo di conclusioni, in via principale la ricorrente chiede al Tribunale, dopo aver annullato la decisione
impugnata, di respingere integralmente l’opposizione presentata dalla titolare del marchio figurativo spagnolo anteriore dm.
Ai sensi dell’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009), il giudice dell’Unione
è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni delle commissioni di ricorso. Al riguardo, una domanda diretta
ad ottenere che il Tribunale adotti la decisione che, secondo una parte, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere,
rientra nel potere di riforma delle decisioni della commissione di ricorso riconosciuto dall’art. 63, n. 3, del regolamento
n. 40/94 [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑363/04, Koipe/UAMI – Aceites del Sur (La Española),
Racc. pag. II‑3355, punti 29 e 30, e 11 febbraio 2009, causa T‑413/07, Bayern Innovativ/UAMI – Life Sciences Partners Perstock
(LifeScience), non pubblicata nella Raccolta, punti 14‑16].
Tuttavia, come appena rilevato (v. punto 116 supra), la commissione di ricorso ha applicato correttamente le norme relative
alla ricevibilità dei ricorsi nel considerare che la ricorrente non fosse legittimata a contestare la fondatezza della decisione
con la quale la divisione di opposizione ha deciso sull’opposizione. Ne discende che, di conseguenza, le conclusioni della
ricorrente dirette ad ottenere che il Tribunale respinga detta opposizione devono necessariamente essere respinte.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette ad ottenere dal Tribunale il rinvio del procedimento dinanzi all’UAMI
Argomenti dell’UAMI
L’UAMI sostiene di essere tenuto a prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione delle sentenze del Tribunale ai sensi
dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009). Da ciò conseguirebbe che
le domande di ingiunzione nei confronti dell’UAMI dirette al Tribunale sono irricevibili.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi
alla sentenza del giudice dell’Unione. Ne consegue che le conclusioni presentate dalla ricorrente in via subordinata, dirette
ad ottenere dal Tribunale il rinvio del procedimento dinanzi all’UAMI, sono prive di oggetto e, pertanto, irricevibili.

Sulle spese
Le conclusioni della ricorrente dirette alla condanna dell’opponente alle spese devono necessariamente essere respinte, non
essendo quest’ultima intervenuta dinanzi al Tribunale.
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una
parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue
o defatigatorie.
Nelle circostanze del caso di specie, occorre tenere conto, in primo luogo, del fatto che la versione iniziale della decisione
16 maggio 2007 conteneva una motivazione incomprensibile; in secondo luogo, della gravità delle illegittimità commesse in
occasione della notifica della versione modificata della decisione 16 maggio 2007; nonché, in terzo luogo, del fatto che la
ricorrente è stata indotta a presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dalla lettera che le è stata inviata dall’UAMI
il 19 dicembre 2007. Di conseguenza, occorre considerare superfluo, ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura,
l’insieme delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso e per tale motivo condannare l’UAMI a sopportare
la totalità delle spese anche in assenza di conclusioni della ricorrente in tal senso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 30 ottobre 2008 (procedimento R 228/2008‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Distribuciones Mylar,
SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, è annullata in quanto non ha dichiarato nulla la versione modificata della decisione
della divisione d’opposizione 16 maggio 2007.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
L’UAMI è condannato alle spese.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2011.
Firme
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Lingua processuale: l’inglese.