CELEX: 62009TJ0291
Ühenduse kaubamärk
Kehtetuks tunnistamise menetlus
Ühenduse kujutismärk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL
Absoluutne keeldumispõhjus
Pahausksuse puudumine
Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b

Vaidluse taust
Menetlusse astuja Giulio Gambettola esitas 20. juunil 1994 Oficina Española de Patentes y Marcasele (Hispaania patendi- ja kaubamärgiamet, edaspidi „OEPM”) taotluse järgmise kujutismärgi registreerimiseks Hispaania kaubamärgina:
See kaubamärk registreeriti 20. detsembril 1995 numbri 1909496 all.
Pollo Tropical, Inc., mille õigusjärglane on hageja Carrols Corp., esitas 21. oktoobril 1994 OEPM-ile kaks registreerimistaotlust, millest üks puudutas sõnamärki nr 1927280 POLLO TROPICAL ja teine kujutismärki nr 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, tuginedes Ameerika kujutismärgile, mida ta taotles 25. aprillil 1994, mis registreeriti 19. augustil 1997 Ühendriikides numbri US 74516740 all ning mis on kujutatud järgmiselt:
OEPM lükkas need taotlused 22. jaanuaril 1996 tagasi menetlusse astuja vastulause tõttu, mis põhines eelmainitud Hispaania kaubamärgil nr 1909496.
9. juunil 2000 registreeriti Ühendkuningriigis nr 2201552 all hageja kujutismärk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, mida ta oli taotlenud 30. juunil 1999 klassi 42 kuuluvatele toitlustusteenustele ja mis näeb välja järgmiselt:
19. juunil 2000 registreeriti Ühendkuningriigis nr 2201543 all ka hageja sõnamärk POLLO TROPICAL, mida ta oli taotlenud 30. juunil 1999 klassi 42 kuuluvatele toitlustusteenustele.
Menetlusse astuja esitas 22. novembril 2002 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (
EÜT 1994, L 11, lk 1
; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (
ELT L 78, lk 1
)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:
Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 25, 41 ja 43 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:
—
klass 25: „valmisrõivad”;
—
klass 41: „diskoteegid”;
—
klass 43: „toitlustusteenused”.
Kõnealune ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 29. septembri 2003. aasta väljaandes
Bulletin des marques communautaires
nr 75/2003. Kaubamärk registreeriti 21. aprillil 2004.
Hageja esitas 22. jaanuaril 2007 ühtlustamisametile ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes ühelt poolt määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti a (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a) alusel segiajamise tõenäosusele Ühendkuningriigis, kus tal on kaks prioriteeti andvat kaubamärgiregistreeringut, ja teiselt poolt määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b) alusel asjaolule, et menetlusse astuja taotles kaubamärgi registreerimist pahauskselt.
Kehtetuks tunnistamise taotlus põhines määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punktis a sätestatud põhjuse osas kahel Ühendkuningriigi kaubamärgil, mida on mainitud eespool punktides 5 ja 6.
Määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti b osas põhines kehtetuks tunnistamise taotlus eelkõige nr US 74516740 all registreeritud Ameerika kujutismärgil, mida on mainitud eespool punktis 3.
Kehtetuks tunnistamise taotlus oli suunatud kõigi vaidlusaluse kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste vastu.
Tühistamisosakond lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse 17. märtsi 2008. aasta otsusega tagasi. Määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punktile a tuginevas osas lükkas tühistamisosakond taotluse tagasi põhjusel, et hageja ei ole esitanud tõendeid Ühendkuningriigis registreeritud varasematele õigustele vastava kaubamärgi kasutamise kohta vastuseks menetlusse astuja nõudele, et hageja tõendaks kaubamärgi tegelikku kasutamist. Sama määruse artikli 51 lõike 1 punktile b tugineva osa kohta tõdes tühistamisosakond, et hageja ei ole menetlusse astuja pahausksust suutnud tõendada. Tühistamisosakond leidis, et kahekuuline vahe Ameerika kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva (25. aprill 1994) ja Hispaania kaubamärgi nr 1909496 registreerimise taotluse kuupäeva (20. juuni 1994) vahel välistab pahausksuse. Lisaks sellele märkis tühistamisosakond, et menetlusse astuja Hispaania ja ühenduse kaubamärki ühendab teatav järjepidevus või „kaubanduslik trajektoor”, mistõttu võeti arvesse Hispaania kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva. Tühistamisosakonna sõnul ei ole tõendatud hageja Ameerika kaubamärgi üldtuntust Ameerika turul, Ühendriikides aastatel 1991–1994 ja 1994–2002 ega asjaolu, et menetlusse astuja sai sellest üldtuntusest teada. Pooltevaheline elektrooniline kirjavahetus 2006. aastal, milles menetlusse astuja esitas ühenduse kaubamärgi müügihinna, ei ole tema pahausksuse määrav tõend. Lõpuks asus tühistamisosakond seisukohale, et asjaolust, et kaubamärgid on identsed ja hõlmavad sama kohaldamisala, ei saa järeldada pahausksust.
Hageja esitas 17. aprillil 2008 ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse.
Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda lükkas 7. mai 2009. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse tagasi. Apellatsioonikoda kinnitas esiteks tühistamisosakonna järeldust, et hageja ei ole tõendanud Ühendkuningriigis registreeritud varasemate kaubamärkide kasutamist. Teiseks leidis ta, et hageja ei ole tõendanud menetlusse astuja väidetavat pahausksust määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b tähenduses. Apellatsioonikoda täpsustas, et kaubamärgiomaniku pahausksus peab olema kindlaks tehtud ühenduse kaubamärgi taotluse esitamisel ehk 22. novembril 2002, nii et selle omaniku võimalikku pahausksust Hispaania registreerimistaotluse esitamisel ei võeta arvesse. Sisuliselt asus apellatsioonikoda seisukohale, et ükski hageja poolt esile toodud asjaoludest ei võimalda tõendada menetlusse astuja pahausksust.
Nii leidis apellatsioonikoda esiteks, et ei ole esitatud ühtegi tõendit selle kohta, et menetlusse astuja oli teadlik hageja äritegevusest Ühendriikides. Peale selle oli apellatsioonikoja hinnangul asjaolu, et menetlusse astuja esitas ühenduse kaubamärgi taotluse, üksnes tema toitlustustegevuse normaalne ja etteaimatav kaubanduslik edasiarendus, sest ta alustas nimetatud sektoris äritegevust 1990. aastate alguses, käivitas 1994. aastal rea menetlusi, mis viitavad tema kavatsusele käivitada äritegevus mõne liikmesriigi toitlustussektoris, ja kaheksa aastat hiljem taotles ta kaitset Euroopa Liidu tasemel. Apellatsioonikoda järeldas seetõttu, et ta ei saa hinnata seda, kas menetlusse astuja oli ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise ajal pahauskne, ehk seda, kas menetlusse astuja oli hagejale tekitatavast kahjust teadlik.
Teiseks leidis apellatsioonikoda, et esitatud järeldust ei sea kahtluse alla hageja kaubamärgi Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL väidetav üldtuntus, sest seda pole tõendatud.
Lisaks sellele märkis apellatsioonikoda, et ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 29. septembril 2003 ja kaubamärgi registreerimine viidi lõpule 28. juunil 2004. Hageja esitas kehtetuks tunnistamise taotluse aga 22. jaanuaril 2007 ehk kaks ja pool aastat pärast registreeringu avaldamist, esitamata oma kaebuse väidetes teavet selle kohta, miks ta ootas kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega nii kaua.
Kolmandaks leidis apellatsioonikoda seoses menetlusse astuja korduvalt esitatud taotlusega saada rahalist hüvitist kuni viie miljoni Ameerika dollari (USD) ulatuses, et hageja ei ole tõendanud, et menetlusse astuja tegutses ühenduse kaubamärgi taotlemisel pettuslikult ja spekulatiivselt.
Sellega seoses tuletas apellatsioonikoda meelde, et esiteks oli 2002. aastal esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus vaid kaubamärgi Hispaanias kasutamise loogiline jätk rahvusvahelisel tasandil ja teiseks puudub vaidluse poolte vahel igasugune otsene või kaudne seos, mis oleks kaasa toonud hageja kaubamärgi pettusega omandamise, samuti ei leidu ühtegi asjaolu, mille põhjal saaks tuvastada, et menetlusse astuja otsustas 2002. aasta novembris ära kasutada hageja kaubamärgi eeldatavat üldtuntust, nii et apellatsioonikoda järeldas, et vastupidiste tõendite puudumisel kuulub ühenduse kaubamärgi üleandmise eest makstav rahaline hüvitis turuvabaduse alla.
Neljandaks leidis apellatsioonikoda asjaomaste tähiste ja klassi 42 kuuluvate teenuste identsuse kohta, et menetlusse astuja pahausksust ei saa eeldada.
Viiendaks, seoses hageja väitega, et menetlusse astuja omandas ebaseaduslikult tema eristusvõimelise tähise, leidis apellatsioonikoda, et on tõenäoline, et hageja nõuab ühenduse kaubamärgi omandit rohkem kui selle kehtetuks tunnistamist, kuid vastava menetluse saab algatada vaid siseriiklikus kohtus, välja arvatud juhul, kui on tegemist ühe sellise olukorraga, mis on sätestatud määruse nr 207/2009 artiklis 18.
Poolte nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
—
tunnistada kõnesolev hagi ja selle lisad vastuvõetavaks;
—
tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd apellatsioonikoda jättis vaidlusaluse kaubamärgi määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b alusel kehtetuks tunnistamata;
—
mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:
—
jätta hagi rahuldamata;
—
mõista kohtukulud välja hagejalt.
Menetlusse astuja palub Üldkohtul:
—
võtta tema vastus koos kõigi lisade ja vastavate koopiatega teadmiseks;
—
võtta esitatud tõendid vastu;
—
jätta vaidlustatud otsuse peale esitatud hagi rahuldamata ja jätta see otsus jõusse;
—
mõista kohtukulud välja hagejalt.
Õiguslik käsitlus
Hageja ja menetlusse astuja poolt Üldkohtus esitatud lisade vastuvõetavus
Hageja palub, et Üldkohus tunnistaks vastuvõetavaks hagiavalduse lisad. Taotledes, et Üldkohus võtaks tema vastuse kõik lisad teadmiseks, palub menetlusse astuja sisuliselt samuti, et need tunnistataks vastuvõetavaks.
Vastates kohtuistungil Üldkohtu küsimusele, esitasid nii ühtlustamisamet kui ka menetlusse astuja aga vastuvõetamatuse vastuväite hagiavalduse lisa 5 peale – mis sisaldab ühelt poolt menetlusse astuja veebisaidi uute lehekülgede koopiaid ja teiselt poolt ühe
notario
tõestatud tunnistust, mis puudutab numbri 1909496 all registreeritud Hispaania kaubamärgi kasutamist menetlusse astuja poolt – põhjendusega, et seda lisa ei ole ühtlustamisameti haldusmenetluses esitatud.
Selle kohta olgu meenutatud, et Üldkohtusse esitatud hagi eesmärk on ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine määruse nr 207/2009 artikli 65 tähenduses. Seega ei ole Üldkohtu ülesanne hinnata uuesti faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles nimetatud kohtus esitatud tõendeid (Üldkohtu 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-128/01: DaimlerChrysler
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet (iluvõre), EKL 2003, lk II-701
, punkt 18, ja 25. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas
T-407/08: MIP Metro
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), EKL 2010, lk II-2781
, punkt 16; vt selle kohta samuti Euroopa Kohtu 18. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas
C-16/06 P: Les Éditions Albert René
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-10053
, punkt 144).
Eespool punktis 30 mainitud kohtupraktikast tuleneb, et vastuvõetavad on üksnes tõendid, mis esitati ühtlustamisameti haldusmenetluse käigus.
Kuna hagiavalduse lisa 5 ühtlustamisametile haldusmenetluse käigus aga ei saadetud, nagu liiatigi möönis kohtuistungil ka hageja, tuleb see vastuvõetamatuks tunnistada.
Lisaks sellele tuleb märkida, et menetlusse astuja esitas oma seisukohad lisas 15 Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria provintsi apellatsioonikohus, Hispaania) 18. septembri 2009. aasta – seega vaidlustatud otsusest hilisema – otsuse, millega jäeti jõusse Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria kaubanduskohus nr 1) 24. aprilli 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud hagi menetlusse astujale kuuluva nr 1909496 all registreeritud Hispaania kaubamärgi kehtetuks tunnistamiseks.
Kohtupraktikast tuleneb, et siseriiklike kohtute otsuseid, millele ei ole ühtlustamisameti haldusmenetluse käigus küll viidatud, on tunnistatud vastuvõetavaks (vt Üldkohtu 24. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas
T-346/04: Sadas
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), EKL 2005, lk II-4891
, punkt 20; 8. detsembri 2005. aasta otsus kohtuasjas
T-29/04: Castellblanch
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), EKL 2005, lk II-5309
, punkt 16, ja 12. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas
T-277/04: Vitakraft-Werke Wührmann
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), EKL 2006, lk II-2211
, punktid 69–71).
Nagu eespool punktis 34 viidatud kohtuotsuse VITACOAT punktis 71 on sedastatud, ei peaks pooltel ega Üldkohtul endal olema liidu õiguse tõlgendamisel takistusi liidu, liikmesriigi või rahvusvahelise kohtupraktika kasutamisel. Järelikult peab poolel olema võimalik viidata siseriiklike kohtute otsustele esimest korda Üldkohtus, kui pool ei heida apellatsioonikojale ette seda, et ta ei võtnud arvesse konkreetse siseriikliku kohtuotsuse faktilisi asjaolusid, vaid seda, et ta on rikkunud määruse nr 207/2009 mõnda sätet, ja viitab selle väite põhjenduseks kohtupraktikale.
Neid kaalutlusi silmas pidades tuleb menetlusse astuja vastuse lisa 15 tunnistada vastuvõetavaks.
Eespool punktis 28 käsitletud teiste lisade kohta tuleb märkida, et kuna hageja ega menetlusse astuja ei ole välja toonud põhjuseid, miks nad esitasid lisad Üldkohtu hagimenetluse staadiumis, ja võttes arvesse eespool punktis 30 mainitud kohtupraktikat, tuleb kõnealused lisad tunnistada vastuvõetamatuks, kuivõrd neid ei ole ühtlustamisameti menetluse toimikus (vt selle kohta Üldkohtu 25. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-21/07: L’Oréal
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa Monopole (SPALINE), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 14).
Põhiküsimus
Hageja esitab ühe väite, mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b rikkumist selles osas, et menetlusse astuja tegutses ühenduse kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.
Vaidlustatud otsuse tühistamisnõude põhjenduseks väidab hageja esiteks, et apellatsioonikoda eksis, kui jõudis eelduse põhjal seisukohale, et asjaomane ühenduse kaubamärk on õigustatud, sest see on menetlusse astuja tegevuse laiendamise „normaalne edasiarendus”, eeldades nii, et tal oli kavatsus kaubamärki kasutada, millele räägivad vastu järgmised tõendid: menetlusse astuja mitu katset müüa alates 2005. aastast oma õigused hagejale äärmiselt liialdatud summade eest, asjaolud, et menetlusse astujale kuulub vaid üks Kanaari saarte (Hispaania) ühes külas asuv pitsarestoran, mis on samas seisukorras 1990. aastast saadik ja tegutseb nime Pizzeria Giulio all, et puudub äritegevuse laiendamiseks või rahvusvahelisele tasemele viimiseks õiguslikult sobilik struktuur, et 20 aasta jooksul ei ole avatud ühtegi filiaali ja et on loodud kaubamärgi Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL fiktiivne kasutuskoht domeeninime www.pollotropicaleuropa.com all.
Teiseks takistab hageja sõnul selle nentimine, et numbri US 74516740 all registreeritud Ameerika kaubamärgi varasem tuntus ei ole tõendatud, tema laienemist Euroopa Liidus, sest kuigi talle kuulub üle saja allettevõtte enam kui 10 riigis, takistab seda laienemist asjaolu, et asjaomane ainuõigus on antud menetlusse astujale.
Kolmandaks ei ole hageja sõnul õige väita, nagu seda tegi apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 33, et ühtlustamisameti haldusmenetluse kahe poole vahel puudub konkurentsisuhe, samas kui niisugune suhe oli 1994. aastal olemas, kuna hageja Hispaania kaubamärkide nr 1927280 ja nr 1927282 taotlused lükati menetlusse astuja kaks kuud varem taotletud Hispaania kaubamärgi nr 1909496 registreerimise tõttu tagasi.
Neljandaks leiab hageja, et selle kindlakstegemiseks, kas menetlusse astuja on pahauskne, on vaja kontrollida järgmisi kriteeriume: mitmevärviliste tähiste absoluutne identsus, ajavahemik, mis kulus hageja taotluse esitamisest Ühendriikides (numbri US 74516740 all registreeritud Ameerika kujutismärk, mille taotlus esitati 25. aprillil 1994 ja mida kasutati esimest korda 13. septembril 1991) nr 1909496 all registreeritud Hispaania kujutismärgi taotluse esitamiseni menetlusse astuja poolt 20. juunil 1994, kõnealuse Ameerika kujutismärgi üldtuntus toitlustussektoris, hageja ja menetlusse astuja vaheliste varasemate suhete olemasolu ning menetlusse astuja äärmiselt liialdatud rahalise hüvitise nõue.
Kõigepealt olgu märgitud, et määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b näeb ette, et ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ühtlustamisametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.
Nagu nentis kohtujurist Sharpston oma ettepanekus kohtuasjas
C-529/07: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, milles Euroopa Kohus tegi otsuse 11. juunil 2009 (EKL 2009, lk I-4893)
, ei ole määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktis b kasutatud mõistet „pahausksus” õigusaktides defineeritud, piiritletud ega isegi kuidagi kirjeldatud.
Euroopa Kohus, kellel paluti eelotsusetaotluses sama sätet tõlgendada, tegi mõiste „pahausksus” kohta eespool punktis 44 viidatud kohtuotsuses Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mõningaid täpsustusi.
See kohtuasi puudutas kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise peale esitatud hagi, mille Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (edaspidi „Lindt”), kelle asukoht on Šveitsis ja kelle taotlusel oli 2000. aastal registreeritud ruumiline kaubamärk, mis kujutas kuldset šokolaadijänest, mida ta oli turustanud alates 1950. aastatest ja Austrias alates 1994. aastast, esitas ühe oma konkurendi vastu, kes turustas alates 1962. aastast sarnast tähist, mis kujutas samuti šokolaadijänest. Viimatinimetatu palus vastuhagis Lindti registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistada põhjusel, et Lindt tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt. Euroopa Kohus leidis, et talle on lahendada antud juhtum, mille puhul registreerimistaotluse esitamise ajal kasutab mitu tootjat turul identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks identseid või sarnaseid tähiseid, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti (eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 36).
Euroopa Kohus sedastas eespool punktis 44 viidatud kohtuotsuse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli punktis 35 kõigepealt, et määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktist b tuleneb, et pahausksuse esinemise hindamisel on asjakohaseks hetkeks aeg, kui huvitatud isik esitas registreerimistaotluse.
Ühelt poolt täpsustas Euroopa Kohus sama kohtuotsuse punktis 37, et seda, kas taotleja on pahauskne määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b tähenduses, tuleb kontrollida igakülgselt, võttes arvesse kõiki käsitletaval juhul asjakohaseid tegureid.
Teiselt poolt, osutades talle esitatud eelotsuse küsimustes mainitud teguritele, märkis Euroopa Kohus eespool punktis 44 viidatud kohtuotsuse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli punktis 39 esiteks, et taotleja eeldatav teadmine, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti, võib tuleneda eelkõige üldisest teadmisest, et asjaomases majandussektoris seda tähist kasutatakse, ning sellist teadmist võib järeldada eelkõige kasutamise kestusest. Mida pikaajalisem selline kasutamine on, seda tõenäolisem, et taotleja teadis sellest registreerimistaotluse esitamise ajal.
Teiseks lisas Euroopa Kohus eespool punktis 44 viidatud kohtuotsuse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli punktis 40, et siiski tuleb tõdeda, et taotleja pahausksuse tõendamiseks ei piisa ainuüksi asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab juba pikka aega identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti. Kõnealuse kohtuotsuse punktide 41 ja 42 kohaselt tuleb nimelt arvesse võtta taotleja tahet asjaomasel hetkel, mis on subjektiivne element, mis tuleb määratleda, lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest.
Tahe takistada mõnd kolmandat isikut mingit toodet müümast võib seega teatud asjaoludel tähendada, et taotleja on pahauskne (eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 43).
Nii on see eelkõige juhul, kui taotleja laskis tähise ühenduse kaubamärgina registreerida ilma selle kasutamise kavatsuseta vaid selleks, et takistada kolmandate isikute turulepääsu (eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 44).
Kolmandaks leidis Euroopa Kohus, et see, et kolmas isik kasutab juba pikka aega identse või sarnase kauba jaoks mingit tähist, mida võib taotletava kaubamärgiga segi ajada, ja et sellisel tähisel on teatav õiguskaitse, on üks asjakohastest taotleja pahausksuse olemasolu tõendamise hindamiskriteeriumidest (eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 46). Ometi võib isegi niisugusel juhul ühenduse kaubamärgi registreerimist mitte tõlgendada pahauskse tegutsemisena, seda eelkõige juhul, kui taotleja teab registreerimistaotluse esitamise ajal, et mõni kolmas isik, kes on turul uustulnuk, püüab tema tähise kujutist kopeerides sellest kasu lõigata, mis ajendab taotlejat asjaomast tähist registreerima selleks, et takistada selle kujutise kasutamist (eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punktid 48 ja 49).
Neljandaks sedastas Euroopa Kohus eespool punktis 44 viidatud kohtuotsuse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli punktis 51, et taotleja pahausksuse olemasolu hindamiseks võib võtta arvesse seda, kui tuntud on tähis selle ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse esitamise ajal. Euroopa Kohtu hinnangul võib just see, kui tuntud tähis on, õigustada taotleja huvi tagada oma tähisele ulatuslikum kaitse.
Vaidlustatud otsuse õiguspärasust selles osas, et apellatsioonikoja järelduse kohaselt ei tegutsenud menetlusse astuja ühenduse kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt, tuleb kontrollida eelkõige eespool toodud kaalutluste põhjal niivõrd, kui need on kohaldatavad käesolevale kohtuasjale.
Nagu tuleneb eespool punktis 44 viidatud kohtuotsuse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli punktist 35 ja nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 26 õigesti märkis, olgu esiteks tõdetud, et tuleb tõendada, et menetlusse astuja tegutses pahauskselt ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise ajal ehk 22. novembril 2002.
Ometi uuris apellatsioonikoda käesoleva kohtuasja asjaoludest tingituna sellele kuupäevale eelnenud olukorda, sest menetlusse astuja esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus järgnes identse varasema siseriikliku kaubamärgi registreerimisele.
Nagu tühistamisosakond õigesti märkis, ühendab menetlusse astuja kaubamärke teatav järjepidevus või „kaubanduslik trajektoor”, mistõttu tuleb Hispaania kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva samuti arvesse võtta.
Apellatsioonikoda näib küll olevat vaidlustatud otsuse punktis 26 välistanud varasema siseriikliku kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga arvestamise, sedastades, et „apellatsioonikoda ei asu hindama [menetlusse astuja] paha- või heausksust Hispaanias registreerimistaotluste esitamisel, kuna see mitte ainult ei leidnud aset kaheksa aastat tagasi, vaid tegemist on ka küsimusega, milles ainupädevus on siseriiklikul kohtul, täpsemalt Hispaania kohtul”.
Sellegipoolest analüüsis apellatsioonikoda siis, kui ta tõdes vaidlustatud otsuse punktis 27, et „ühenduse kaubamärgi taotluse esitamine [menetlusse astuja] poolt 2002. aastal oli üksnes tema toitlustustegevuse normaalne ja etteaimatav kaubanduslik edasiarendus”, paratamatult selle kaubamärgitaotluse esitamisele eelnenud olukorda.
Toimiku ühestki osast ei nähtu, et saaks eeldada, et menetlusse astuja oli Ameerika kaubamärgist teadlik, kuna esiteks ei olnud see kaubamärk registreeritud mõnes liikmesriigis, vaid kolmandas riigis, ja teiseks jäi Hispaania kaubamärgi taotluse esitamise (20. juunil 1994) ja Ameerika kaubamärgi taotluse esitamise (25. aprillil 1994) vahele vaid kaks kuud. Isegi kui oleks pidanud arvesse võtma Ameerika kaubamärgi esimese kasutamiskorra kuupäeva ehk 13. septembrit 1991, oleks möödunud kolme ja poole aastane ajavahemik, kuid see asjaolu ainsana ei oleks kaubamärgi geograafilist levilat arvestades igal juhul piisav, et saaks eeldada, et menetlusse astuja oli sellest Hispaania kaubamärgi taotluse esitamisel teadlik. Niisiis ei saa pelka asjaolu, et Floridas (Ühendriigid) või teistes Lõuna-Ameerikas asuvates riikides avati üks või mitu restorani, pidada selliseks, mis tõendab, et menetlusse astuja oli teadlik Ameerika kaubamärgi varasemast kasutusest.
Hageja ei ole niisiis lisanud toimikusse ühtegi esmapilgul usutavat tõendit, mille alusel võiks eeldada, et menetlusse astuja ei saanud selle kaubamärgi olemasolust mitte teadlik olla.
Seega tuleb järeldada, et kui menetlusse astuja oli 22. novembril 2002 teadlik mõne teise õiguse olemasolust, oli see õigus, mille omanik ta ise on, ehk numbri 1909496 all registreeritud Hispaania kaubamärk.
Teiseks vaidleb hageja vastu vaidlustatud otsuse punktis 27 tõdetule, mille kohaselt „käesolevas asjas tuvastatud asjaoludest nähtub, et ühenduse kaubamärgi taotluse esitamine [menetlusse astuja] poolt 2002. aastal oli üksnes tema toitlustustegevuse normaalne ja etteaimatav kaubanduslik edasiarendus” ja mille kohaselt „täpsemalt on teada, et [menetlusse astuja] alustas nimetatud sektoris äritegevust 1990. aastate alguses, käivitas 1994. aastal mitu menetlust, mis viitavad tema kavatsusele alustada äritegevust mõne liikmesriigi toitlustussektoris, ja kaheksa aastat hiljem taotles kaitset Euroopa Liidu tasemel, pannes nii aluse kaubanduslikule trajektoorile toitlustussektoris”.
Kuigi on küll kindel, et 1994. aastal esitati OEPM-le vastulause hageja eespool punktis 3 mainitud Hispaania kaubamärkide registreerimise taotlusele, ei suutnud ühtlustamisamet kohtuistungil siiski täpsustada, millised olid menetlusse astuja poolt 1994. aastal käivitatud menetlused, mis viitasid tema kavatsusele alustada äritegevust mõnes liikmesriigis, millele vaidlustatud otsus näib osutavat.
Selle kohta tuleb märkida, et sõltumata asjaolust, et menetlusse astuja ei ole pärast Hispaania kaubamärgi registreerimist 20. juunil 1994 äritegevust laiendanud, nähtub toimikust, et 9. juunil 2006, st enne, kui 22. jaanuaril 2007 esitati ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus, allkirjastas menetlusse astuja kaubamärgi Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL litsentsilepingu (vt
a contrario
eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 44).
Kuigi menetlusse astuja poolt kohtuistungil tehtud täpsustuste kohaselt ei ole seda lepingut rakendatud, võib järeldada, et see leping näitab menetlusse astuja tahet oma äritegevust arendada.
Kolmandaks, mis puutub varasema Ameerika kaubamärgi üldtuntusesse, siis analüüsis apellatsioonikoda seda vaidlustatud otsuse punktis 28 seoses kriteeriumidega, mis on liidu kohtupraktikas kindlaks määratud maine kui üldtuntuse mõistele lähedase mõiste kohta (Euroopa Kohtu 22. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas
C-328/06: Nieto Nuño, EKL 2007, lk I-10093
, punkt 17) ja mis esineb 20. märtsi 1883. aasta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis selle uuesti läbi vaadatud ja muudetud kujul.
Kohtupraktika kohaselt eeldab mõiste „maine” teatavat tuntuse taset asjaomase avalikkuse hulgas. Lisaks sellele on Üldkohus ühenduse kaubamärgiga seoses meenutanud, et asjaomane avalikkus on see, keda ühenduse kaubamärk puudutab, see tähendab olenevalt turustatavast kaubast või teenusest kas lai avalikkus või rohkem spetsialiseerunud avalikkus, näiteks teatud erialaringkond. Ei saa nõuda, et ühenduse kaubamärki teaks kindel protsent selliselt määratletud avalikkusest. Nõutav tuntuse tase tuleb lugeda saavutatuks, kui ühenduse kaubamärki teab märkimisväärne osa avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad. Selle tingimuse analüüsimisel tuleb võtta arvesse kõiki konkreetsel juhul olulisi asjaolusid, milleks on muu hulgas kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute suurus (vt selle kohta Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas
C-301/07: PAGO International, EKL 2009, lk I-9429
, punktid 21–27 ja seal viidatud kohtupraktika).
Käesoleval juhul tuvastas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 28 järgmist:
„Eeltoodud järeldust ei saa muuta kaubamärgi Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL eeldatav üldtuntus, sest seda ei ole tõendatud. Asjaolu, et on olemas mitmesuguseid ettevõtteid, mis kannavad seda kaubamärki, ning samuti asjaolu, et on esitatud minimaalset reklaamtegevust ja käivet näitavad dokumendid ja et Google’i otsingu kaudu on võimalik leida viiteid kõnealusele kaubamärgile, ei tähenda, et kaubamärk oleks mainitud riikides üldtuntud. Näiteks ei ole esitatud ühtegi dokumenti, mis annaks tunnistust selle kaubamärgi turuosa kohta riikides, kus see olevat üldtuntud, või Carrols Corporationi poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute kohta. Samuti puuduvad kolmanda isiku tunnistused, mis seda üldtuntust tõendaks jne. Lisaks sellele ei ole esitatud ühtegi dokumenti, mis tõendaks, et G. Gambettola oli taotleja toitlustusteenustest ja nende üldtuntusest teadlik.”
Hageja saatis ametliku tähistuseta ja päiseta paberilehel Ameerika dollarites väljendatud arvandmed, mis on esitatud mitme restorani avamiskuupäeva sisaldava nimekirjana, ning mitmes ajakirjas avaldatud koopiaid kaubamärgi Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL reklaamväljalõigetest, millest kaks pärinevad 1997. aasta veebruarist (ajakirjast
Horizonte
) ja 1997. aasta maist (ajakirjast
El Nuevo Impacto
), ülejäänud aastast 2006. Lisaks sellele esitas hageja menüüde koopiaid, fotosid restoranidest ning reklaammaterjali.
Ühtlasi lisas ta toimikusse kaubamärki Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL kandvaid restorane muud liiki restoranidega võrdlevad dokumendid, mis seisnevad pelkades graafikutes tavapaberil ja mida ei ole koostanud raamatupidamis- või auditibüroo.
Olgu meenutatud, et ettevõtjalt endalt pärinevate toimikusse lisatud dokumentide tõendusliku väärtuse kohta on Üldkohus kohtuasjas
T-303/03: Lidl Stiftung
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet - REWE-Zentral (Salvita) tehtud 7. juuni 2005. aasta otsuse (EKL 2005, lk II-1917)
punktis 42 sedastanud, et dokumendi tõendusliku väärtuse hindamiseks peab kõigepealt tegema kindlaks selle sisu tõenäosuse. Ta lisas, et seejuures tuleb eriti arvesse võtta dokumendi päritolu, dokumendi koostamise asjaolusid, dokumendi adressaati ja vaadata, kas dokumendi sisu arvestades näib see mõistlik ja usutav. Üldkohus tõdes kõnealuse kohtuotsuse punktis 43, et ühtlustamisametis toimunud menetluse jooksul ei olnud esitatud muud tõendusmaterjali, mis kinnitaks eriti tõendatud tunnistuses või turustatud kaupade nimekirjas toodud arve.
Selle kohta tuleb märkida, et isegi kui võtta arvesse dokumendid, mis ei ole menetluskeeles – millele on vastu menetlusse astuja –, ei tõendaks need Ameerika kaubamärgi üldtuntust, kuna arvandmed on neis esitatud pelgal ametliku tähistuseta paberilehel ja teistel dokumentidel puudub kuupäev. Peale selle ei saa pelgad menüükaardid, restoranifotod, graafikud või reklaammaterjal, millega seoses ei ole esitatud ühtegi konkreetset ja kindlat dokumenti, mida need toetaksid, eraldi olla Ameerika kaubamärgi väidetava üldtuntuse tõendiks.
Hageja ei ole oma argumentide põhjenduseks iseäranis esitanud ühtegi dokumenti kaubamärgi turuosa kohta ega isegi kaubamärgi kasutamise intensiivsuse ja investeeringute suuruse kohta, samuti ei ole ta esitanud üldtuntuse kohta ühtegi kolmanda isiku kinnitust (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas
C-375/97: General Motors, EKL 1999, lk I-5421
, punkt 27).
Mis puutub lõpuks nende dokumentide arvessevõtmisesse, mille kuupäev on ühenduse kaubamärgi taotlusest hilisem, siis tuleb meenutada, et seoses nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiiviga 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (
EÜT 1989, L 40, lk 1
; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) on Euroopa Kohus 27. jaanuari 2004. aasta määruse
C-259/02: La Mer Technology (EKL 2004, lk I-1159)
punktides 30 ja 31 kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta sedastanud, et selle direktiivi kohaselt tuleb kaubamärgi „tegeliku kasutamise” määratlemisel arvesse võtta üksnes asjaolusid, mis on aset leidnud asjakohasel ajavahemikul ning mis eelnevad seega tühistamistaotluse esitamisele. Sellegipoolest ei välista direktiiv sõnaselgelt seda, et hinnates kasutamise tegelikkust asjakohasel ajavahemikul, võetakse vajaduse korral arvesse taotluse esitamisele järgnenud võimalikke asjaolusid. Niisuguste asjaolude põhjal võib olla võimalik paremini hinnata kaubamärgi kasutamise ulatust asjakohasel ajavahemikul ning selle omaniku tegelikke kavatsusi sel ajavahemikul. Kirjeldatud kohtupraktikat korrati määruse nr 40/94 raames eelkõige Üldkohtu 10. septembri 2008. aasta otsuse kohtuasjas T-325/06: Boston Scientific
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Terumo (CAPIO) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata) punktis 38 ning seda tuleb kohaldada ka seoses määrusega nr 207/2009.
Sellega seoses tuleb tõdeda, et isegi kui eeldada, et kaubamärgi üldtuntuse tõendite tuvastamisel saab arvesse võtta hilisemaid dokumente, ei saa Ameerika kaubamärgi üldtuntus tugineda vaid ajakirjades ilmunud reklaamile, sest see ei ole iseenesest piisav ega toeta ühtegi muud asjakohast tõendit.
Seega tuleb tühistamisosakonna ja apellatsioonikoja eeskujul järeldada, et hageja poolt ühtlustamisametile edastatud andmed ei ole piisavad, et tõendada Ameerika kaubamärgi üldtuntust ühenduse kaubamärgi ja Hispaania kaubamärgi registreerimistaotluste esitamise ajal.
Neljandaks ei nähtu ühestki toimikusse lisatud tõendist, et menetlusse astujal puudus kaubamärgitaotluse esitamisel igasugune kavatsus kaubamärki kasutada ja et ta esitas ühenduse kaubamärgi selleks, et takistada hagejat oma kaupu turustamast. Nimelt ei ole kehtivalt tõendatud, et menetlusse astuja ei kasutanud talle kuuluvat kaubamärki Hispaanias ja et ta ei ole teinud toiminguid oma kaubamärgi arendamiseks liidu territooriumil.
Seevastu on kindel, et kuigi hageja sai Ühendkuningriigis registreerida kaks vaidlustatud kaubamärgiga identset kaubamärki (vt eespool punkt 12), ei ole ta suutnud ei tühistamisosakonnas ega apellatsioonikojas tõendada nende kahe kaubamärgi tegelikku kasutamist, ning seda tõdemust ei ole käesolevas menetluses kahtluse alla seatud.
Järelikult võis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 18 seetõttu, et ei ole ühtegi dokumenti nende kaubamärkide kasutamise kohta, mille hageja sai Ühendkuningriigis registreerida, põhjendatult tõdeda, et just hageja, mitte menetlusse astuja on see, kellel ei olnud kavatsust oma registreeritud kaubamärke kasutada.
Hageja sellekohased selgitused ei ole samuti veenvad.
Nimelt, kuigi hageja seostab asjaolu, et ta ei ole oma kaubamärke Ühendkuningriigis kasutanud, sellega, et menetlusse astuja kasutas asjaomast kaubamärki Hispaanias ja et ta soovis enne oma kaubamärkide kasutamist lahendada vaidluse menetlusse astujaga, tuleb nentida, et hageja ootas kuni 22. jaanuarini 2007, et taotleda menetlusse astuja ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, kuigi selle kaubamärgi teatis avaldati 29. septembril 2003.
Peale selle ei saa hageja, nii nagu ta seda hagiavalduses teeb, siduda asjaolu, et ta ei ole oma kaubamärke Ühendkuningriigis kasutanud, sellega, et menetlusse astuja takistas siseriikliku kaubamärgiga tema tegevuse laiendamist eelkõige Ühendkuningriigis. Nimelt, nagu nendib ühtlustamisamet oma kirjalikes märkustes, on kaheldav, et ühe Kanaari saarte küla väikse pitsarestorani omanik sai vähemalt varasema Hispaania kaubamärgi registreerimiseni halvata oma siseriikliku kaubamärgiga hageja tegevuse laiendamise mujale Euroopa Liitu. Ei saa tõdeda, et Ühendkuningriigis kaubamärkide kasutamata jätmine on tingitud Hispaania kaubamärgi olemasolust.
Viiendaks, nagu nähtub vaidlustatud otsuse punktist 33, ei ole hageja tõendanud ega isegi väitnud, et enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamist oleks vaidluse poolte vahel olnud otseseid või kaudseid suhteid, mis võiks menetlusse astuja pahausksust selgitada.
Enne ühenduse kaubamärgi registreerimist puutusid hageja ja menetlusse astuja küll kokku, kuid see oli tingitud menetlusse astuja vastulausest, mis tugines tema varasemal Hispaania kaubamärgiõigusel ja mille ta esitas hageja taotlusele registreerida Hispaanias tema kaubamärgiga identsed või analoogsed kaubamärgid, ning see ei saa selgitada menetlusse astuja väidetavat pahausksust.
Ometi ei ole tõendatud ega isegi väidetud, et menetlusse astuja oli enne Hispaania kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist hagejaga mis tahes lepingulises suhtes.
Kuuendaks tuleb märkida, et menetlusse astuja poolt hagejale tehtud ettepanek tasuda ühenduse kaubamärgi üleandmise eest rahaline hüvitis väärtusega viis miljonit Ameerika dollarit ei võimalda selle suurusest sõltumata käesoleval juhul iseenesest tõendada menetlusse astuja pahausksust vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisel.
Kuna puudub mis tahes muu tõendusmaterjal ja kuigi see hüvitisnõue näib varasema Hispaania kaubamärgi arengut arvestades olevat ebaproportsionaalne, ei saa sellest nimelt järeldada, et menetlusse astuja tegutses ühenduse kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.
Mis puutub lõpuks kõnealuste tähiste identsusesse, siis ei tõenda see igasuguse muu asjakohase tõendusmaterjali puudumisel menetlusse astuja pahausksust.
Kõigest eeltoodust lähtuvalt tuleb ainus väide tagasi lükata ja järelikult kogu hagi tervikuna rahuldamata jätta.
Kohtukulud
Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes
ÜLDKOHUS (kaheksas koda)
otsustab:

1.
Jätta hagi rahuldamata.

2.
Mõista kohtukulud välja Carrols Corp-ilt.

Truchot
Martins Ribeiro
Kanninen
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 1. veebruaril 2012 Luxembourgis.
Allkirjad
(
*1
)	Kohtumenetluse keel: hispaania.