CELEX: 62011TJ0378
Gemeenschapsmerk
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MEDINET
Oudere nationale en internationale beeldmerken MEDINET
Aanspraak op anciënniteit van oudere nationale en internationale merken
Oudere merken in kleur en aangevraagd gemeenschapsmerk dat geen kleur in bijzonder aanduidt
Geen gelijke tekens
Artikel 34 van verordening (EG) nr. 207/2009
Motiveringsplicht
Artikel 75 van verordening nr. 207/2009
Wenselijkheid van mondelinge procedure
Artikel 77 van verordening nr. 207/2009

Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 29 december 2009 heeft verzoekster, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
2. Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
>image>1
3. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Wijnen, mousserende wijnen, dranken die wijn bevatten”.
4. Tegelijk heeft verzoekster overeenkomstig artikel 34 van verordening nr. 207/2009 voor het BHIM aanspraak gemaakt op de anciënniteit van oudere nationale en internationale beeldmerken, waarvoor een inschrijving in Duitsland met nummer 834732 bestond, respectievelijk een internationale inschrijving met nummer 364053 met werking in Oostenrijk, de Benelux-landen, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Slowakije en Slovenië. Deze oudere merken bestonden uit het volgende teken:
>image>2
5. Bij beslissing van 30 juni 2010 heeft de onderzoekster de aanspraak op de anciënniteit van de oudere nationale en internationale merken afgewezen.
6. Op 17 augustus 2010 heeft verzoekster op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoekster.
7. Bij beslissing van 10 mei 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Inzonderheid heeft zij geoordeeld dat niet was voldaan aan het in artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 voor aanspraak op de anciënniteit bepaalde vereiste van gelijkheid van de merken, aangezien het aangevraagde gemeenschapsmerk geen specifieke kleur aanduidde, terwijl de oudere nationale en internationale merken goudkleurig waren.
Conclusie van partijen
8. Verzoekster concludeert tot:
– vernietiging van de bestreden beslissing;
– verwijzing van het BHIM in de kosten.
9. Het BHIM concludeert tot:
– verwerping van het beroep;
– verwijzing van verzoekster in de kosten.
In rechte
10. Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009, ten tweede, schending van artikel 75 van deze verordening en ten derde, schending van artikel 77 van deze verordening.
11. Het tweede, het eerste en het derde middel moeten achtereenvolgens worden onderzocht.
12. Vooraf dient te worden opgemerkt dat verzoekster in punt 53 van het verzoekschrift verwijst naar de talrijke argumenten die reeds in de procedures voor de kamer van beroep en de onderzoekster werden aangevoerd, en benadrukt dat deze argumenten ook moeten worden geacht uitdrukkelijk deel uit te maken van het onderhavige verzoekschrift.
13. Volgens vaste rechtspraak wordt, omwille van de rechtszekerheid en met het oog op een goede rechtsbedeling, voor de ontvankelijkheid van een beroep verlangd dat de wezenlijke elementen, feitelijk en rechtens, waarop het beroep is gebaseerd, op zijn minst summier maar coherent en begrijpelijk uit de tekst van het verzoekschrift zelf blijken. Ofschoon de tekst van het verzoekschrift op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld met verwijzingen naar passages in bijgevoegde stukken, kan een algemene verwijzing naar andere geschriften, ook al zijn die bij het verzoekschrift gevoegd, het ontbreken van wezenlijke elementen van het juridische betoog, die volgens de relevante bepalingen in het verzoekschrift moeten voorkomen, niet goedmaken. Aangezien verzoekster niet specifiek verwijst naar precieze punten van haar geschriften met de in de procedure voor het BHIM uiteengezette argumenten, moeten de algemene verwijzingen naar deze geschriften dus niet-ontvankelijk worden verklaard [zie in die zin arrest Gerecht van 12 juli 2012, Winzer Pharma/BHIM – Alcon (BAÑOFTAL), T-346/09, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Tweede middel: schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009
14. Volgens vaste rechtspraak moeten de beslissingen van het BHIM overeenkomstig artikel 75 van verordening nr. 207/2009 worden gemotiveerd. Deze motiveringsplicht heeft dezelfde draagwijdte als de motiveringsplicht die voortvloeit uit artikel 296 VWEU, volgens hetwelk de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig moet blijken. Deze verplichting heeft een tweeledig doel, namelijk de belanghebbenden in staat stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om hun rechten te kunnen verdedigen, en de Unierechter in staat stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de maatregel uit te oefenen. Van de kamers van beroep kan evenwel niet worden verlangd dat zij een uiteenzetting geven die getrouw één voor één alle argumenten van de partijen volgt. De motivering kan dus impliciet zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom de beslissing van de kamer van beroep is vastgesteld en de bevoegde rechter over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen [zie arrest Gerecht van 12 juli 2012, Gucci/BHIM – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
15. Bovendien is de verplichting om beslissingen te motiveren een wezenlijk vormvoorschrift dat moet worden onderscheiden van de kwestie van de juistheid van de motieven, die de inhoudelijke wettigheid van de omstreden handeling betreft. De motivering van een beslissing houdt immers in dat de gronden waarop deze beslissing berust, formeel tot uitdrukking worden gebracht. Indien deze gronden berusten op vergissingen, tasten deze de inhoudelijke wettigheid van de beslissing aan, maar niet de motivering ervan, die toereikend kan zijn, ook al zijn de uiteengezette gronden onjuist (zie arrest GUDDY, reeds aangehaald, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
16. In de eerste plaats stelt verzoekster dat de kamer van beroep niet heeft gemotiveerd waarom zij niet heeft ingestemd met verzoeksters gedetailleerde betoog over de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM inzake aanspraken op prioriteit en anciënniteit, hoewel deze beslissingen betrekking hebben op feiten die nagenoeg identiek zijn aan deze in de onderhavige zaak.
17. Dit argument kan niet slagen. De kamer van beroep was immers niet ertoe gehouden deze beslissingen omstandig te onderzoeken en heeft bovendien in punt 21 van de bestreden beslissing gepreciseerd waarom zij de door verzoekster vermelde beslissingen niet relevant achtte. Zo heeft zij aangegeven dat deze beslissingen „strijdig waren met een vaste praktijk van de afdelingen van het [BHIM] die in eerste aanleg uitspraak doen” en bovendien niet „overeenstemden met de toepasselijke wettelijke bepalingen”.
18. In de tweede plaats meent verzoekster dat de kamer van beroep haar motiveringsplicht niet is nagekomen door te oordelen dat verordening nr. 207/2009 geen regel bevat volgens welke een merk in zwart en wit in alle kleuren wordt beschermd. Zij voegt daaraan toe dat indien de kamer van beroep de door haar in deze context uitgebreid aangehaalde beginselen van gemeenschapsmerkenrecht had onderzocht, deze kamer had moeten oordelen dat minstens de „gedeeltelijke aanspraak op de anciënniteit” in casu gegrond was.
19. Deze argumenten kunnen evenmin slagen. Ten eerste dient immers te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing zich niet ertoe heeft beperkt te verklaren dat „in [verordening nr. 207/2009] geen rechtsbeginsel [was neergelegd] volgens hetwelk een merk in zwart en wit in alle kleuren zou worden beschermd”, maar heeft aangegeven dat „daarentegen de merken [moesten] worden vergeleken zoals zij [waren] ingeschreven, waarbij de kleur van een merk al dan niet, naargelang het geval, kan behoren tot de dominerende en onderscheidende bestanddelen ervan, een invloed kan hebben op de door dit merk gewekte algemene indruk, en de overeenstemming (en hierdoor de beschermingsomvang) kan doen toenemen of verminderen afhankelijk van de elementen waaruit het andere merk bestaat”.
20. Ten tweede komt verzoeksters argument dat de kamer van beroep minstens een „gedeeltelijke aanspraak op de anciënniteit” had moeten erkennen in werkelijkheid erop neer dat zij de kamer van beroep verwijt verzoeksters zienswijze niet te hebben gevolgd en niet haar beslissing ontoereikend te hebben gemotiveerd. In herinnering dient echter te worden gebracht dat gelet op de in punt 15 supra aangehaalde rechtspraak de kwestie van de juistheid van de motieven moet worden onderscheiden van de motiveringsplicht.
21. Gelet op het voorgaande, heeft de kamer van beroep afdoende gemotiveerd waarom zij de aanspraak op de anciënniteit van de oudere merken bij de aanvraag tot inschrijving van het beeldteken MEDINET als gemeenschapsmerk heeft afgewezen, waardoor verzoekster in staat is haar rechten te verdedigen en de Unierechter in staat is zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen.
22. Het tweede middel moet derhalve worden afgewezen.
Eerste middel: schending van artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009
23. Vooraf valt op te merken dat hoewel de kamer van beroep in de bestreden beslissing en de partijen in hun memories verwijzen naar het aangevraagde gemeenschapsmerk als een merk in zwart en wit, dit niet betekent dat het gemeenschapsmerk waarvan om inschrijving is verzocht, de kleuren zwart en wit aanduidt, maar dat het geen enkele kleur in het bijzonder aanduidt.
24. Verzoekster meent dat de kamer van beroep, door de aanspraak op de anciënniteit van de oudere nationale en internationale merken bij de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk MEDINET af te wijzen, artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden.
25. Volgens artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van een ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, die voor waren of diensten welke gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is, de inschrijving van eenzelfde merk als gemeenschapsmerk aanvraagt, voor het gemeenschapsmerk de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is.
26. De voor de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk gemaakte aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk kan slechts worden toegewezen indien cumulatief aan drie voorwaarden is voldaan: het oudere merk en het aangevraagde gemeenschapsmerk moeten gelijk zijn; de waren of diensten van het aangevraagde gemeenschapsmerk moeten gelijk zijn aan of vallen onder die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, en de houder van de aan de orde zijnde merken moet dezelfde zijn [arrest Gerecht van 19 januari 2012, Shang/BHIM (justing), T-103/11, punt 14].
27. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het, zonder wijziging of toevoeging, alle elementen van dit merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (arrest justing, reeds aangehaald, punt 16).
28. De voorwaarde dat het teken en het merk gelijk zijn, dient, gelet op de gevolgen die aan deze gelijkheid worden verbonden, beperkend te worden uitgelegd. In casu zal de houder van het gemeenschapsmerk wiens aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk is toegewezen, wanneer hij afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, overeenkomstig artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aanspraak kunnen blijven maken op dezelfde rechten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven (arrest justing, reeds aangehaald, punt 17).
29. In casu wordt niet betwist dat de waren waarop het aangevraagde gemeenschapsmerk betrekking heeft, en die waarvoor de oudere nationale en internationale merken zijn ingeschreven, gelijk zijn. Ook staat tussen partijen vast dat de houder van de betrokken merken dezelfde is.
30. Bovendien moet worden benadrukt dat hoewel de oudere nationale en internationale merken en het aangevraagde gemeenschapsmerk een gemeenschappelijk woordelement „medinet” bevatten, als onderdeel van een kruisvormig beeldteken, de oudere nationale en internationale merken goudkleurig zijn, terwijl het aangevraagde gemeenschapsmerk geen bijzondere kleur aanduidt.
31. Verzoekster meent in de eerste plaats dat de kamer van beroep bij de controle of was voldaan aan de voorwaarde dat het teken en het merk gelijk zijn, de in oppositieprocedures ontwikkelde beginselen inzake de gelijkheid van merken had moeten toepassen. Bovendien heeft de kamer van beroep het verschil tussen het voorwerp en de omvang van de bescherming miskend. Ten slotte betekent de aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk niet dat het gemeenschapsmerk, nadat afstand is gedaan van de nationale rechten of deze zijn vervallen, gevolgen heeft in de betrokken landen doordat het voordeel haalt uit de voorrang van deze nationale rechten. De beschermingsomvang van het gemeenschapsmerk in de betrokken landen is daarentegen steeds afhankelijk van de beschermingsomvang van de merken waarvoor aanspraak op de anciënniteit is gemaakt. In de onderhavige zaak is dus de vraag naar de beschermingsomvang van de betrokken merken aan de orde.
32. Met betrekking tot de gelijkheid van de merken heeft de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing geoordeeld dat „[d]eze gelijkheid ontbrak omdat het oudere merk in kleur [was] en het merk waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk was aangevraagd niet”. In punt 18 van de bestreden beslissing heeft zij daaraan toegevoegd dat „de geldigheid van de aanspraak op de anciënniteit erkennen, in werkelijkheid erop zou neerkomen dat het oudere merk in kleur wordt vervangen door de bescherming van een merk in zwart en wit, dit wil zeggen dat de afbeelding van het merk wordt gewijzigd”. Ten slotte heeft zij in punt 19 van de bestreden beslissing geoordeeld dat „[op basis van] de overgelegde uittreksels uit het register het woordelement [‚medinet’], dat op de gemeenschapsmerkaanvraag nochtans duidelijk leesbaar [was], slechts vaag te onderscheiden was” en dat „dit woordelement op de uittreksels uit het register lichter [was] dan de achtergrond, terwijl dit woordelement op de gemeenschapsmerkaanvraag donkerder [was] dan de achtergrond (zwart op een witte achtergrond)”.
33. Met betrekking tot de vraag naar de beschermingsomvang van de betrokken merken heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing aangegeven dat „[d]e beschermingsomvang van het oudere merk of zelfs van het merk waarvoor een gemeenschapsmerkaanvraag was ingediend (gesteld dat het daarna wordt ingeschreven) in casu niet aan de orde [was]”, dat „[h]et voorwerp van de bescherming hetzelfde moest zijn omdat er anders geen sprake [kon] zijn van gelijkheid” en dat „de verwijzing naar het arrest ‚Arthur-et-Félicie’ [van het Hof] [dit aantoonde]”.
34. Zoals het BHIM tijdens de terechtzitting heeft aangegeven, moet de „verwijzing naar het arrest ‚Arthur-et-Félicie’ [van het Hof]” worden begrepen als een verwijzing naar het arrest van het Hof van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799).
35. De kamer van beroep heeft bovendien verzoeksters verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 18 juni 2009, LIBRO/BHIM – Causley (LiBRO) (T-418/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), van de hand gewezen door te oordelen dat deze verwijzing „irrelevant was aangezien dit arrest enkel [...] betrekking had op het onderzoek van het verwarringsgevaar en, in het kader daarvan, het onderzoek van de mate waarin de merken overeenstemden” (punt 20 van de bestreden beslissing).
36. Bovendien is het volgens de kamer van beroep zo dat:
„[b]ij het onderzoek van de aanspraak op de anciënniteit evenwel geen ruimte is voor speculatieve overwegingen over de beschermingsomvang van het betrokken merk [...] in vergelijking met eventuele derde merken. Het begrip gelijkheid van de merken moet niet noodzakelijk op precies [dezelfde] manier worden uitgelegd in het kader van artikel 34 van [verordening nr. 207/2009] als in het kader van andere bepalingen, bijvoorbeeld artikel 8, lid 1, [sub] a, van [verordening nr. 207/2009], of nog bij de beoordeling van het gebruik onder een (ingeschreven) gelijke vorm voor de toepassing van artikel 15, lid 1, [van deze verordening]” (punt 20 van de bestreden beslissing).
37. Dienaangaande heeft het BHIM in de memorie van antwoord aangevoerd dat anders dan verzoekster stelt, de rechtspraak over de toepassing van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 niet relevant was voor de toepassing van artikel 34 van deze verordening, aangezien de perceptie van de consument, die het doorslaggevende bestanddeel vormt in de oppositieprocedure, geen enkele rol speelt bij het onderzoek van de aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk.
38. Ter terechtzitting heeft het BHIM echter aangegeven dat het reeds aangehaalde arrest LTJ Diffusion wel degelijk als basis voor de bestreden beslissing had gediend, maar dat voor het begrip gelijkheid van de merken zoals omschreven voor de toepassing van artikel 34 van verordening nr. 207/2009 weliswaar rekening kon worden gehouden met de perceptie van de consument, maar ook een ander element, namelijk de beschermingsomvang van de betrokken merken, in overweging moest worden genomen.
39. In herinnering dient te worden gebracht dat de omschrijving van het begrip gelijkheid van de merken, zoals die voortvloeit uit het reeds aangehaalde arrest justing (punt 16), is ingegeven door de omschrijving die het Hof in het reeds aangehaalde arrest LTJ Diffusion (punt 54) heeft gegeven in antwoord op een prejudiciële vraag over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat overeenkomt met artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009.
40. Het loutere feit dat de omschrijving van het begrip gelijkheid van de merken, zoals die voortvloeit uit het reeds aangehaalde arrest justing (punt 16), is ingegeven door de omschrijving die het Hof in het reeds aangehaalde arrest LTJ Diffusion (punt 54) heeft gegeven, kan evenwel niet afdoen aan de relevantie van deze omschrijving voor de toepassing van artikel 34 van verordening nr. 207/2009. Ook al zijn de doelstellingen van artikel 8, lid 1, sub a, en artikel 34 van deze verordening niet dezelfde, beide artikelen bepalen immers als toepassingsvoorwaarde dat de betrokken merken gelijk zijn. Bovendien vereist de rechtspraak over deze twee artikelen dat het begrip gelijkheid van de merken strikt wordt uitgelegd (arrest LTJ Diffusion, reeds aangehaald, punt 50, en arrest justing, reeds aangehaald, punt 17).
41. Een begrip dat in verschillende bepalingen van een rechtshandeling wordt gebruikt, moet omwille van de coherentie en de rechtszekerheid, en te meer wanneer het strikt moet worden uitgelegd, worden geacht hetzelfde te betekenen, los van de bepaling waarin het staat.
42. Ten slotte moet worden opgemerkt dat, hoewel artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104) net als artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 niet uitdrukkelijk verwijst naar de perceptie van het relevante publiek, het Hof in het reeds aangehaalde arrest LTJ Diffusion ermee rekening heeft gehouden om zijn omschrijving van het begrip gelijkheid van de merken te verfijnen, waarbij tot gelijkheid kan worden besloten wanneer deze merken verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat deze verschillen aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
43. De uitlegging van het begrip gelijkheid van de merken die het Hof in het reeds aangehaalde arrest LTJ Diffusion heeft gegeven voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104), dat gelijk is aan artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009, is dus relevant voor de toepassing van artikel 34 van verordening nr. 207/2009.
44. Bijgevolg moet worden besloten dat de kamer van beroep ertoe was gehouden dezelfde omschrijving van het begrip gelijkheid van de merken in aanmerking te nemen als neergelegd in de rechtspraak over de toepassing van artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009.
45. Diena angaande moet worden opgemerkt dat anders dan het BHIM ter terechtzitting heeft verklaard, op basis van punt 20 van de bestreden beslissing niet kan worden besloten dat de kamer van beroep de uit het reeds aangehaalde arrest LTJ Diffusion (punt 54) voortvloeiende omschrijving van het begrip gelijkheid van de merken daadwerkelijk in aanmerking heeft genomen. Hoewel de kamer van beroep naar dit arrest verwijst om te stellen dat slechts sprake is van gelijkheid wanneer het voorwerp van de bescherming hetzelfde is, geeft zij immers aan het einde van datzelfde punt aan dat het begrip gelijkheid van de merken van artikel 34 van verordening nr. 207/2009 niet noodzakelijk op dezelfde manier moet worden uitgelegd als voor artikel 8, lid 1, sub a, van deze verordening.
46. Deze fout kan evenwel de in de bestreden beslissing uiteengezette redenering niet ontkrachten, aangezien bij de lezing van alle motieven van de bestreden beslissing overduidelijk blijkt dat de besluiten van de kamer van beroep in overeenstemming zijn met de door het Gerecht in punt 27 supra in aanmerking genomen omschrijving.
47. De beschermingsomvang van de betrokken merken is, anders dan het BHIM stelt, geen gegeven waarmee bij het onderzoek van de aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk rekening moet worden gehouden. Zoals in punt 26 supra is aangegeven, is één van de door het BHIM onderzochte voorwaarden om een dergelijke aanspraak toe of af te wijzen immers de gelijkheid van de betrokken merken. Het onderzoek van deze gelijkheid veronderstelt echter dat de elementen van de betrokken merken worden vergeleken, en niet dat de omvang van de bescherming die deze merken genieten of kunnen genieten en die overigens kan verschillen naargelang van de toepasselijke bepaling van verordening nr. 207/2009, wordt beoordeeld of vergeleken.
48. In de tweede plaats meent verzoekster dat er geen duidelijk verschil tussen de betrokken merken bestaat in de zin van de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (deel B, punt 5.5), dat de afwijzing van de aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk rechtvaardigt. Niet alleen omvat het aangevraagde gemeenschapsmerk in zwart en wit als „maior” immers de kleur „licht goud” van de oudere nationale en internationale merken als „minor”, maar bovendien bevat het aangevraagde gemeenschapsmerk zonder toevoeging alle elementen waaruit de oudere nationale en internationale merken bestaan. Ten slotte zijn er geen fonetische en begripsmatige verschillen.
49. Tussen partijen staat vast dat beide betrokken merken het woordelement „medinet” bevatten, als onderdeel van een kruisvormig beeldteken. Bijgevolg rijst de vraag of het verschil tussen deze merken als gevolg van het feit dat de oudere nationale en internationale merken goudkleurig zijn terwijl het aangevraagde gemeenschapsmerk geen kleur aanduidt, dusdanig is dat deze merken niet als gelijk kunnen worden beschouwd.
50. Hoewel de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM inzake artikel 34 van verordening nr. 207/2009 preciseren dat „de onderzoeker [voor] beeldmerken bezwaar maakt indien de verschijningsvorm van de merken duidelijk verschilt”, codificeren zij enkel een gedragslijn die het BHIM beoogt te volgen [zie in die zin arresten Gerecht van 12 mei 2009, Jurado Hermanos/BHIM (JURADO), T-410/07, Jurispr. blz. II-1345, punt 20, en 7 juli 2010, Valigeria Roncato/BHIM – Roncato (CARLO RONCATO), T-124/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27].
51. Bijgevolg moet niet aan de hand van deze richtsnoeren maar tegen de achtergrond van de in punt 27 supra aangehaalde rechtspraak worden nagegaan of dit kleurverschil dermate onbeduidend is dat de betrokken merken als gelijk moeten worden beschouwd.
52. Om te beginnen moet echter worden vastgesteld dat het feit dat een merk in een kleur is ingeschreven of daarentegen geen kleur in het bijzonder aanduidt, niet kan worden beschouwd als een verwaarloosbaar gegeven in de ogen van een consument. De indruk die een merk nalaat, verschilt immers naargelang dit merk in kleur is of geen kleur in het bijzonder aanduidt.
53. In dit verband is het door verzoekster in het verzoekschrift vermelde arrest volgens hetwelk „wanneer een ouder merk geen kleur in het bijzonder aanduidt, de bescherming ervan zich ook uitstrekt tot kleurencombinaties” (arrest LiBRO, reeds aangehaald, punt 65), in casu niet relevant aangezien, zoals in punt 47 supra is vastgesteld, de beschermingsomvang van de merken geen gegeven is waarmee voor het onderzoek van de aanspraak op de anciënniteit rekening moet worden gehouden. In ieder geval kan uit dit arrest worden afgeleid dat de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk dat een kleur aanduidt, verschilt van de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk dat geen kleur in het bijzonder aanduidt.
54. Bijgevolg moet worden aangenomen dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken merken niet gelijk waren.
55. Verzoeksters overige argumenten laten deze conclusie onverlet.
56. In dit verband dient allereerst eraan te worden herinnerd dat volgens verzoekster geen belang moet worden gehecht aan besluit EX-03-5 van 20 januari 2003 van de voorzitter van het BHIM inzake de vormvoorwaarden voor een aanspraak op anciënniteit of voorrang en aan de regels 15, lid 2, sub e, en 103, lid 2, sub e, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), waarop de kamer van beroep zich heeft beroepen om te antwoorden op de vraag in welke mate aanspraak kon worden gemaakt op de anciënniteit van een ouder merk in kleur bij de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk in zwart en wit. In ieder geval heeft de kamer van beroep volgens verzoekster de hiërarchie van de normen geschonden door zich te baseren op administratieve voorschriften om de gemeenschapswetgeving inzake merken uit te leggen.
57. Wat de in punt 56 supra vermelde handelingen betreft, heeft de kamer van beroep, nadat zij in punt 15 van de bestreden beslissing eraan had herinnerd dat een merk in kleur niet gelijk was aan een merk in zwart en wit, gepreciseerd dat „artikel 3, lid 3, van besluit EX-03-5 [daarom] [verlangde] dat wanneer het oudere merk in kleur [was], het bewijs (uittreksel uit het register) van het oudere merk ook in kleur [was]” (punt 16 van de bestreden beslissing) en dat „evenzo bij een internationale inschrijving die gelijkheid met het basismerk [veronderstelde], [werd] verlangd dat wanneer dit basismerk in kleur [was], de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur [was]” en dat „[de] afbeelding van het merk in kleur ook nodig [was] in het kader van regel 15, lid 2, [sub] e, van [verordening nr. 2868/95]” (punt 17 van de bestreden beslissing).
58. Uit het vorige punt blijkt dat de kamer van beroep zich voor de uitlegging van artikel 34 van verordening nr. 207/2009 niet heeft gebaseerd op de in punt 56 supra vermelde handelingen, maar zich louter op deze handelingen heeft beroepen ter staving van haar overweging dat de kleur van een merk een belangrijk element van dat merk vormt, inzonderheid bij het onderzoek van een aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk bij een aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, waarvoor een strikte gelijkheid van deze merken is vereist.
59. Anders dan verzoekster stelt, heeft de kamer van beroep de hiërarchie van de normen dus niet geschonden en kon zij op goede gronden deze verschillende bepalingen aanhalen om de aan artikel 34 van verordening nr. 207/2009 gegeven uitlegging te ondersteunen.
60. Vervolgens stelt verzoekster dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met de eerdere beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM waarin de aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk is toegewezen wanneer er een klein verschil bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk.
61. In dit verband valt allereerst op te merken dat het BHIM bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het Unierecht moet naleven. Hoewel het BHIM gelet op de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur rekening moet houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen, moet de toepassing van deze beginselen evenwel in overeenstemming worden gebracht met de naleving van het legaliteitsbeginsel [zie arrest Gerecht van 22 mei 2012, Sport Eybl & Sports Experts/BHIM – Seven (SEVEN SUMMITS), T-179/11, punt 68 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
62. Overigens moet, omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven. Dit moet voor elk concreet geval worden onderzocht (zie arrest SEVEN SUMMITS, reeds aangehaald, punt 69 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
63. In casu heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing de door verzoekster vermelde eerdere beslissingen beschouwd als „strijdig met een vaste praktijk van de afdelingen van het [BHIM] die in eerste aanleg uitspraak doen en ook als niet in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[h]etzij de zaken waarop [verzoekster] zich beriep niet vergelijkbaar waren en het in dat geval niet nodig [was] dat zij op dezelfde manier [werden] beoordeeld, hetzij deze zaken wel vergelijkbaar waren en het beginsel van de wettigheid van het optreden van het [BHIM] in dat geval [primeerde] en dat er [geen sprake was van] een recht dat onjuiste beslissingen opnieuw worden genomen”.
64. De kamer van beroep heeft dus rekening gehouden met de eerdere beslissingen. Zij heeft deze bestudeerd en geoordeeld dat er geen reden was om in dezelfde zin te beslissen, omdat hetzij deze zaken niet vergelijkbaar waren, hetzij dit strijdig met het legaliteitsbeginsel zou zijn geweest. Daaruit volgt dat de kamer van beroep een beslissing heeft vastgesteld die in overeenstemming was met de in de punten 61 en 62 supra aangehaalde rechtspraak.
65. In ieder geval dient te worden benadrukt dat het feit dat de oudere nationale en internationale merken in kleur zijn terwijl het aangevraagde gemeenschapsmerk geen kleur in het bijzonder aanduidt, geen onbeduidend verschil is, zoals in punt 52 supra is vastgesteld.
66. Ten slotte stelt verzoekster dat de toewijzing van de aanspraak op de anciënniteit van het oudere merk niet tot gevolg heeft dat het aangevraagde gemeenschapsmerk de voorrang van het oudere merk geniet, maar verzoekster slechts in staat stelt om tegen communautaire of nationale merken van derden die zijn aangevraagd na de inschrijving van de oudere nationale en internationale merken waarvan zij houdster is maar vóór de onderhavige gemeenschapsmerkaanvraag, op te treden op grond van deze onder het gemeenschapsmerk gecentraliseerde oudere merken in hun respectievelijke verschijningsvormen. De kamer van beroep had dus moeten besluiten tot een „gedeeltelijke aanspraak op de anciënniteit” op grond waarvan verzoekster in de betrokken landen voor de afbeelding in zwart en wit aanspraak had kunnen maken op de anciënniteit van de merken in kleur en niet op de anciënniteit van het gemeenschapsmerk.
67. Volgens het BHIM is dit argument niet-ontvankelijk omdat het voor het eerst werd aangevoerd in het verzoekschrift en het voorwerp van het geschil van de voor de kamer van beroep behandelde zaak kan wijzigen. In ieder geval zou de toewijzing van een „gedeeltelijke aanspraak op de anciënniteit” ertoe leiden dat het voorwerp van het merk wordt gewijzigd, hetgeen onmogelijk is.
68. Zelfs al was verzoeksters argument ontvankelijk, het kan niet slagen. Een dergelijk argument aanvaarden zou immers tot gevolg hebben dat het vereiste van gelijkheid van de merken van artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zinledig wordt. Indien verzoeksters redenering werd gevolgd, zou het mogelijk zijn aanspraak te maken op de anciënniteit van een ouder merk, zelfs al was het aangevraagde gemeenschapsmerk volledig verschillend, aangezien de houder van de merken tenslotte zijn oppositie voor de periode tussen de inschrijvingsdatum van het oudere merk en de inschrijvingsdatum van het gemeenschapsmerk zou baseren op het oudere merk zoals initieel ingeschreven, zoals verzoekster benadrukt. Het vereiste van gelijkheid van de merken zou dus geen bestaansreden meer hebben.
69. Bovendien voorziet artikel 34 van verordening nr. 207/2009 niet in de mogelijkheid om zich op de anciënniteit van een gedeelte van het oudere nationale merk te beroepen. Artikel 34 van deze verordening wordt strikt uitgelegd, zodat het Gerecht een dergelijke vordering niet kan toewijzen (zie in die zin arrest justing, reeds aangehaald, punt 43).
70. Gelet op één en ander, moet het eerste middel worden afgewezen.
Derde middel: schending van artikel 77 van verordening nr. 207/2009
71. Krachtens artikel 77, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan het BHIM ambtshalve of op verzoek van een der partijen in de procedure tot mondelinge behandeling overgaan indien het zulks wenselijk acht.
72. Dienaangaande beschikt de kamer van beroep over een beoordelingsruimte inzake de vraag of een mondelinge behandeling werkelijk nodig is [zie arrest Gerecht van 3 februari 2011, Gühring/BHIM (Combinatie van kleuren ginstergeel en zilvergrijs en combinatie van kleuren okergeel en zilvergrijs), T-299/09 en T-300/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
73. Verzoekster stelt dat een mondelinge behandeling voor de kamer van beroep wenselijk was geweest om over de juridische situatie in de onderhavige zaak omstandig te debatteren. Door geen rekening te houden met het in artikel 77 van verordening nr. 207/2009 bedoelde aspect van de wenselijkheid en door verzoekster te „dwingen” een beroep bij het Gerecht in te stellen, heeft de kamer van beroep volgens verzoekster dit artikel geschonden.
74. Uit het dossier en uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de kamer van beroep over alle nodige elementen beschikte om het dispositief van deze beslissing te motiveren. Inzonderheid met betrekking tot de grief dat de kamer van beroep door een terechtzitting te organiseren een onderzoek had kunnen verrichten naar de vragen of de afbeelding van een merk dat geen kleur in het bijzonder aanduidt, de merken met aanduiding van een kleur kon omvatten, en of verzoekster minstens een gedeeltelijke anciënniteit kon worden toegekend, dient te worden vastgesteld dat verzoekster niet heeft aangetoond in hoeverre mondelinge preciseringen hierover, naast de reeds in haar memorie voor de kamer van beroep uiteengezette toelichtingen, zouden hebben verhinderd dat een dergelijk dispositief werd vastgesteld.
75. Bijgevolg dient het derde middel te worden afgewezen en derhalve moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.
Kosten
76. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
77. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Vijfde kamer),
Dictum
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.