CELEX: 62012CJ0530
Hogere voorziening
Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 52, lid 2, sub c
Vordering tot nietigverklaring op grond van nationaalrechtelijk beschermd ouder auteursrecht
Toepassing van nationaal recht door BHIM
Ambt van Unierechter

Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 september 2012, National Lottery Commission/BHIM – Mediatek Italia en De Gregorio (Afbeelding van hand) (T‑404/10; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht gegrond heeft verklaard het beroep dat National Lottery Commission (hierna: „NLC”) had ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 9 juni 2010 (zaak R 1028/2009‑1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Mediatek Italia Srl en Giuseppe De Gregorio enerzijds (hierna: „verzoekers tot nietigverklaring”) en NLC anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing”).
Toepasselijke bepalingen
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 52 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 (
PB L 386, blz. 14
; hierna: „verordening nr. 40/94”), met als titel „Relatieve nietigheidsgronden”, bepaalt in lid 2:
„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure tevens nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een
[...]
c)
een auteursrecht;
[...]”
Artikel 63 van deze verordening, betreffende het beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, bepaald in de leden 1 en 2:
„1.   Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese [Unie].
2.   Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.”
Artikel 74 van verordening nr. 40/94, met als titel „Ambtshalve onderzoek van de feiten”, preciseert in lid 1:
„Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.”
Verordening (EG) nr. 207/2009
Verordening nr. 40/94 is ingetrokken en gecodificeerd door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
), die op 13 april 2009 in werking is getreden.
De artikelen 52, 63 en 74 van verordening nr. 40/94 zijn thans, zonder aanzienlijke wijziging, de artikelen 53, 65 respectievelijk 76 van verordening nr. 207/2009.
Verordening (EG) nr. 2868/95
Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (
PB L 303, blz. 1
), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (
PB L 172, blz. 4
; hierna: „uitvoeringsverordening”), stelt met name de regels vast die van toepassing zijn op de afhandeling voor het BHIM van de procedures tot vervallen- of tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk.
Regel 37 van de uitvoeringsverordening luidt:
„Een vordering bij het [BHIM] tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring van een gemeenschapsmerk [...] behelst:
[...]
b)
met betrekking tot de gronden waarop de vordering berust:
[...]
iii)
in het geval van een vordering krachtens artikel 52, lid 2, van [...] verordening [nr. 40/94], nadere gegevens betreffende het recht waarop de vordering tot nietigverklaring berust, en nadere gegevens waaruit blijkt dat de verzoeker houder is van een in artikel 52, lid 2, van de verordening bedoeld ouder recht of dat hij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is dat recht in te roepen.”
Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing
Op 2 oktober 2007 heeft NLC bij het BHIM het volgende gemeenschapsmerk doen inschrijven (hierna: „litigieus merk”):
Op 20 november 2007 hebben verzoekers tot nietigverklaring krachtens artikel 52, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond dat G. De Gregorio houder was van een ouder auteursrecht op het volgende beeldteken (hierna: „mano portafortuna”):
Bij beslissing van 16 juli 2009 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM deze vordering tot nietigverklaring gegrond verklaard op grond dat, zakelijk weergegeven, verzoekers tot nietigverklaring hadden aangetoond dat een door het Italiaans recht beschermd auteursrecht bestond dat nagenoeg identiek is aan het litigieuze merk, en dat dit recht ouder was ten aanzien van dat merk.
NLC heeft beroep tegen deze beslissing ingesteld.
Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen op grond dat was voldaan aan alle voorwaarden van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
Met betrekking tot het bestaan van een naar Italiaans recht beschermd auteursrecht heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat verzoekers tot nietigverklaring het bewijs hadden geleverd van de creatie van een werk en van hun hoedanigheid van houders van het auteursrecht op dat werk door middel van overlegging van een fotokopie van een onderhandse overeenkomst van 16 september 1986 (hierna: „overeenkomst van 1986”), waarbij een derde verklaarde de auteur van de mano portafortuna te zijn en zijn recht van reproductie en gebruik van dit weergegeven werk, samen met andere tekeningen, als bijlage bij die overeenkomst gevoegd, aan één van hen te hebben overgedragen.
Ten tweede was de kamer van beroep van oordeel dat de anomalieën waarop NLC had gewezen, namelijk de vermelding van een maximumbeschermingsduur van het auteursrecht van 70 jaar terwijl deze duur slechts vanaf 1996 mogelijk is, de datum van de poststempel die een zondag – sluitingsdag van het postkantoor – blijkt te zijn, en het kwalitatieve en conceptuele verschil tussen de tekening van de mano portafortuna en de andere als bijlage bijgevoegde tekeningen, geen twijfel over de echtheid van de inhoud van de overeenkomst van 1986 konden doen ontstaan. In deze context heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat hoewel de onderhandse overeenkomst ingevolge artikel 2702 van het Italiaanse burgerlijk wetboek behoudens betichting van valsheid ten volle getuigt van de herkomst van de verklaringen van degenen die deze verklaringen hadden afgelegd, uit de bewoordingen van deze bepaling voortvloeit dat zij bevoegd blijft om de inhoud ervan vrij te beoordelen.
Na afloop van haar onderzoek van de overeenkomst van 1986 heeft de kamer van beroep het bestaan van een naar Italiaans recht beschermd auteursrecht bevestigd.
Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest
Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 september 2010, heeft NLC beroep tot nietigverklaring van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van dat beroep heeft NLC drie middelen aangevoerd: ten eerste, schending van artikel 53, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het bestaan van een ouder auteursrecht door verzoekers tot nietigverklaring was aangetoond; ten tweede, onrechtmatige weigering van de kamer van beroep om een mondelinge behandeling te openen en overlegging van het origineel van de overeenkomst van 1986 te gelasten, en ten derde, onjuiste beoordeling door de kamer van beroep van haar bevoegdheid om de echtheid van deze overeenkomst te onderzoeken.
Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dat beroep gegrond verklaard door in te stemmen met het eerste en het derde middel dat NLC ter ondersteuning van haar beroep had aangevoerd.
Allereerst heeft het Gerecht in de punten 14 tot en met 21 van het bestreden arrest herinnerd aan de regels en beginselen die de kamer van beroep moet toepassen om te controleren of het bewijs is geleverd van het bestaan van een naar nationaal recht beschermd auteursrecht. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM (
C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853
, punten 50‑52), heeft het in punt 18 geoordeeld dat op de verzoeker de plicht rust om voor het BHIM niet alleen de elementen aan te dragen waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die volgens het nationale recht waarvan hij om toepassing verzoekt, gelden om het gebruik van een gemeenschapsmerk te doen verbieden op grond van een ouder recht, maar ook de elementen waaruit de inhoud van deze nationale rechtsregels blijkt.
Vervolgens heeft het Gerecht in punt 20 van het bestreden arrest opgemerkt dat volgens zijn eigen rechtspraak het BHIM ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken nietigheidsgrond en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken. Bovendien heeft het Gerecht gepreciseerd dat de beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek door het BHIM niet uitsluit dat het BHIM, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositie- of nietigheidsprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening houdt met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor een ieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen.
Gelet op deze beginselen heeft het Gerecht in de punten 23 en 24 van het bestreden arrest ten slotte geoordeeld dat de kamer van beroep zich terecht had gebaseerd op de regels van Italiaans recht die de bewijskracht van de overeenkomst van 1986 bepalen, maar dat zij had moeten nagaan of zij het toepasselijke Italiaanse recht juist had uitgelegd door te concluderen dat krachtens de artikelen 2702 en 2703 van het Italiaanse burgerlijk wetboek de overeenkomst van 1986 ten volle getuigde van de herkomst van de verklaringen van degenen die deze verklaringen hadden afgelegd onder voorbehoud van een procedure tot betichting van valsheid.
In deze context heeft het Gerecht in de punten 25 tot en met 32 van het bestreden arrest bepalingen van Italiaans recht onderzocht, namelijk artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, zoals uitgelegd door de Corte suprema di cassazione (hof van cassatie, Italië) in zijn arrest nr. 13912 van 14 juni 2007 (hierna: „arrest van 14 juni 2007”). Na in punt 33 van het bestreden arrest te hebben opgemerkt dat in de litigieuze beslissing niet naar dat artikel wordt verwezen, heeft het Gerecht in punt 35 van dat arrest overwogen dat overeenkomstig de rechtspraak van de Corte suprema di cassazione NLC vrij was geweest te bewijzen dat de overeenkomst van 1986 in werkelijkheid op een andere datum dan de datum van de poststempel was opgesteld, zonder dat zij daartoe een procedure tot betichting van valsheid behoefde in te stellen. Daaruit heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest derhalve afgeleid dat de kamer van beroep het krachtens artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 toepasselijke nationale recht onjuist had uitgelegd en bijgevolg de juiste omvang van haar bevoegdheden verkeerd had beoordeeld.
Na in punt 40 van het bestreden arrest te hebben vastgesteld dat deze onjuiste uitlegging van het nationale recht de inhoud van de litigieuze beslissing heeft kunnen beïnvloeden, is het Gerecht in punt 41 van dat arrest tot de conclusie gekomen dat de litigieuze beslissing moest worden vernietigd zonder dat het tweede middel van NLC behoefde te worden onderzocht.
Conclusies van partijen
Het BHIM concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van NLC in zijn kosten.
NLC concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening.
Hogere voorziening
Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het BHIM drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en van regel 37 van de uitvoeringsverordening; het tweede middel betreft schending van het beginsel van hoor en wederhoor doordat het recht van het BHIM om te worden gehoord over het arrest van 14 juni 2007 niet is geëerbiedigd, en het derde middel betreft kennelijke incoherentie en onjuiste opvatting van de feiten die de redenering en het besluit van het Gerecht hebben beïnvloed.
Eerste middel
Argumenten van partijen
Met zijn eerste middel, dat uit twee onderdelen bestaat, stelt het BHIM dat het Gerecht zich noch op artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek (eerste onderdeel), noch op het arrest van 14 juni 2007 (tweede onderdeel) kon baseren aangezien deze twee elementen niet door de partijen waren aangevoerd en bijgevolg niet tot het voorwerp van het bij de kamer van beroep aanhangige geding behoorden.
Volgens het BHIM blijkt uit de redenering van het Gerecht niet duidelijk of het het toepasselijke nationaal recht als een rechtsvraag dan wel als een algemeen bekend feit beschouwt en het BHIM ontwikkelt dan ook een alternatieve redenering. Ingeval het Gerecht van oordeel zou zijn geweest dat de toepassing van het nationaal recht een rechtsvraag oplevert, heeft het het in regel 37, sub b‑iii, van de uitvoeringsverordening uitgedrukte beginsel geschonden, volgens hetwelk de partij die zich op het nationaal recht beroept, het BHIM de gegevens moet verstrekken waaruit de inhoud van het recht blijkt en waaruit blijkt in welk opzicht dat recht op het concrete geval van toepassing is, en is het bovendien voorbijgegaan aan de oplossing van het reeds aangehaalde arrest Edwin/BHIM, waaruit blijkt dat het nationaal recht een feitelijke kwestie vormt die de partijen moeten aanvoeren en bewijzen. Ingeval het Gerecht van oordeel zou zijn geweest dat de toepassing van het nationaal recht een feitelijke kwestie oplevert, heeft het het nationaal recht ten onrechte aangemerkt als een „algemeen bekend feit”, dat het BHIM als zodanig op eigen initiatief kan onderzoeken en aanvoeren. Het heeft bovendien zijn eigen oordeel in de plaats gesteld van dat van de kamer van beroep en elementen beoordeeld waarover deze kamer geen standpunt had ingenomen.
In antwoord op dit betoog stelt NLC in de eerste plaats dat regel 37 van de uitvoeringsverordening en het reeds aangehaalde arrest Edwin/BHIM de bewijslast van de verzoeker tot nietigverklaring betreffen, maar niet op de verweerder zien, die zich in een ongunstige situatie bevindt wanneer een beslissing van het BHIM ter discussie wordt gesteld op basis van een bewering die steunt op een recht dat hem mogelijk totaal onbekend is. Bovendien strekt de bewijslast die krachtens deze regel 37 en dat arrest Edwin/BHIM op de verzoeker rust, zich niet uit tot vragen van nationaal procesrecht.
In de tweede plaats voert NLC aan dat de kamer van beroep niet louter een feitelijke beoordeling heeft verricht, maar een rechterlijke beslissing heeft genomen. Wanneer artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus wordt uitgelegd dat op grond van deze bepaling het onderzoek door de kamer van beroep is beperkt tot uitsluitend de relatieve afwijzingsgronden die door de verzoeker tot nietigverklaring zijn aangevoerd, dan zou dit in strijd zijn met de toepassing van de fundamentele rechtsbeginselen die het BHIM moet eerbiedigen zoals in met name punt 13 van de considerans en artikel 83 van deze verordening in herinnering is gebracht.
In de derde plaats merkt NLC op dat de fout van de kamer van beroep het gevolg is van een onjuiste uitlegging van de artikelen 2702 en 2703 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, die onder haar aandacht waren gebracht, en dat de vraag naar de bewijskracht van de overeenkomst van 1986 voor de kamer van beroep en voor het Gerecht was gerezen. Gesteld dat het Gerecht ten onrechte een debat over artikel 2704 van dat wetboek en de daarop betrekking hebbende rechtspraak op gang heeft gebracht, deze fout zou bijgevolg geen invloed hebben gehad op het resultaat van de analyse van het Gerecht, zodat het middel geen doel kan treffen en dus moet worden afgewezen.
Beoordeling door het Hof
Vooraf zij vastgesteld dat gelet op zowel de datum van inschrijving van het bestreden merk, te weten 2 oktober 2007, als de datum waarop verzoekers tot nietigverklaring hun verzoek bij het BHIM hebben ingediend, te weten 20 november van datzelfde jaar, het onderhavige middel moet worden beoordeeld op basis van de bepalingen van verordening nr. 40/94 aangezien verordening nr. 207/2009 op die data niet in werking was getreden (zie met name arrest van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM, C‑122/12 P, punt 2).
Het eerste middel in hogere voorziening betreft, in wezen, de procedureregeling bij toepassing van het nationaal recht in het kader van, enerzijds, een bij het BHIM ingediende vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk en, anderzijds, een bij het Gerecht ingesteld beroep tegen de beslissing over deze vordering, wanneer overeenkomstig artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 een nationaalrechtelijk beschermd ouder auteursrecht ten grondslag aan het geding ligt. Bij de beoordeling of dit middel gegrond is, moet vooraf eraan worden herinnerd hoe de rollen tussen de verzoeker tot nietigverklaring, de bevoegde instanties van het BHIM en het Gerecht in een dergelijke context zijn verdeeld.
Met betrekking tot de rol van de verzoeker heeft het Hof geoordeeld dat de verzoeker ingevolge regel 37 van de uitvoeringsverordening aan het BHIM niet alleen de gegevens moet verstrekken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij de toepassing vraagt, zijn gesteld om het gebruik van een gemeenschapsmerk krachtens een ouder recht te kunnen verbieden, maar ook de gegevens waaruit de inhoud van deze wetgeving blijkt (arrest Edwin/BHIM, reeds aangehaald, punt 50).
Met betrekking tot de bevoegde instanties van het BHIM heeft het Hof erop gewezen dat het aan hen staat om het gezag en de strekking te beoordelen van de gegevens die de verzoeker ten bewijze van de inhoud van de regel van nationaal recht heeft overgelegd (arrest Edwin/BHIM, reeds aangehaald, punt 51).
Omtrent het ambt van het Gerecht heeft het Hof, onder verwijzing naar artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94, waarin is bepaald in welke gevallen beroep kan worden ingesteld tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM, gepreciseerd dat het Gerecht bevoegd is om een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de gegevens heeft beoordeeld die door de verzoeker zijn overgelegd ten bewijze van de inhoud van de nationale wetgeving waarvan hij de bescherming inroept (arrest Edwin/BHIM, reeds aangehaald, punt 52).
Anders dan het BHIM stelt, blijkt niet uit de punten 50 tot en met 52 van het reeds aangehaalde arrest Edwin/BHIM dat een regel van nationaal recht die toepassing vindt krachtens een verwijzing als die in artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94, moet worden aangemerkt als een zuiver feitelijk gegeven waarvan het BHIM en het Gerecht enkel het bestaan vaststellen op basis van de overgelegde bewijsstukken.
Uit deze punten volgt daarentegen dat het Hof de aandacht heeft willen vestigen op de omvang van de toetsing waaraan de toepassing van het nationaal recht in een geding omtrent een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk zowel voor de bevoegde instanties van het BHIM als voor het Gerecht moet onderworpen zijn.
Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden onderzocht of het BHIM en het Gerecht binnen een dergelijke procedurele context zich strikt moeten beperken tot het onderzoek van de documenten die door de verzoeker zijn overgelegd om de inhoud van het toepasselijke nationaal recht aan te tonen, dan wel of zij een controlebevoegdheid kunnen uitoefenen met betrekking tot de relevantie van het aangevoerde recht hetgeen in voorkomend geval impliceert dat zij ambtshalve inlichtingen inwinnen over de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte van de aangevoerde regels van nationaal recht.
Dienaangaande zij opgemerkt dat het BHIM en het Gerecht hun controle moeten uitoefenen rekening houdend met het vereiste, dat de advocaat-generaal in punt 91 van zijn conclusie onder de aandacht heeft gebracht, dat de nuttige werking van verordening nr. 40/94 – de bescherming van het gemeenschapsmerk – wordt gewaarborgd.
Wanneer de toepassing van het nationaal recht ertoe kan leiden dat het bestaan van een grond voor nietigverklaring van een regelmatig ingeschreven gemeenschapsmerk wordt erkend, lijkt het uit dat oogpunt noodzakelijk dat het BHIM en het Gerecht de mogelijkheid hebben om, alvorens de vordering tot nietigverklaring van dat merk gegrond te verklaren, te controleren of de door de verzoeker aangedragen gegevens relevant zijn voor het door de verzoeker te leveren bewijs van de inhoud van dat nationaal recht.
De door de bevoegde instanties van het BHIM en door het Gerecht verrichte controle moet tevens beantwoorden aan de vereisten van het ambt dat zij uitoefenen in geschillen inzake gemeenschapsmerken.
Wanneer de bevoegde instanties van het BHIM wordt verzocht om in eerste instantie uitspraak te doen over een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op grond van een nationaalrechtelijk beschermd ouder recht, kan hun beslissing ertoe leiden dat de houder van het merk een hem toegekend recht wordt ontzegd. De draagwijdte van een dergelijke beslissing impliceert noodzakelijkerwijs dat de rol van de instantie die deze beslissing neemt, niet beperkt is tot een loutere validatie van het nationale recht waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich heeft beroepen.
Aangaande het rechterlijke toezicht dat het Gerecht in tweede instantie uitoefent, zij benadrukt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 92 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dit toezicht moet voldoen aan de vereisten van het beginsel van daadwerkelijke rechterlijke bescherming. Aangezien de toepassing van het nationale recht, in de betrokken procedurele context, ertoe kan leiden dat de houder van een gemeenschapsmerk zijn recht verliest, is het absoluut noodzakelijk dat het Gerecht niet wegens eventuele hiaten in de ter staving van het toepasselijke nationaal recht overgelegde documenten de effectieve mogelijkheid wordt ontnomen om daadwerkelijk toezicht uit te oefenen. Daartoe moet het Gerecht dus niet uitsluitend op basis van de overgelegde documenten kunnen nagaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de rechtsregels waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich beroept.
Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door in punt 20 van het bestreden arrest te oordelen dat „in omstandigheden waarin het BHIM mogelijkerwijs rekening moet houden met met name het nationaal recht van de lidstaat waarin een ouder recht waarop de vordering tot nietigverklaring steunt, wordt beschermd, het ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken nietigheidsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken”.
In casu heeft het Gerecht, na in punt 24 van het bestreden arrest te hebben opgemerkt dat het BHIM zich op de artikelen 2702 en 2703 van het Italiaanse burgerlijk wetboek had gebaseerd om de bewijskracht van de overeenkomst van 1986 te beoordelen, in de punten 27 tot en met 32 van dat arrest eveneens rekening gehouden met artikel 2704 van dat wetboek betreffende de vaste datum van een onderhandse akte alsmede met de nationale rechtspraak betreffende de uitlegging en de toepassing van laatstbedoeld artikel. Zodoende is het Gerecht niet de grenzen te buiten gegaan van zijn bevoegdheid om ambtshalve inlichtingen in te winnen over de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte van de door de verzoeker tot nietigverklaring aangevoerde nationale rechtsregels teneinde vast te stellen wat de bewijskracht was van de overeenkomst waarop deze verzoeker zijn ouder recht op het bestreden merk baseerde.
Derhalve dient elk van de twee onderdelen van het eerste middel in hogere voorziening te worden afgewezen.
Tweede middel
Argumenten van partijen
Onder verwijzing naar het algemeen beginsel van Unierecht dat de adressaten van overheidsbeslissingen die daardoor aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat moeten worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken, stelt het BHIM dat het in casu deze mogelijkheid niet heeft gekregen met betrekking tot het arrest van 14 juni 2007, dat niet door de partijen in de administratieve procedure is aangevoerd en dat dus geen deel uitmaakte van het voorwerp van het geding voor de kamer van beroep. Mocht het BHIM deze gelegenheid hebben gekregen, dan zouden de redenering en het besluit van het Gerecht anders zijn geweest.
Daaruit besluit het BHIM dat het Gerecht zijn recht om te worden gehoord heeft geschonden.
NLC repliceert dat de rechtsvraag waarvoor de rechtspraak van de Corte suprema di cassazione relevant is, vóór de terechtzitting is opgeworpen, want het Gerecht heeft op grond van artikel 64 van zijn Reglement voor de procesvoering bij brief van 7 februari 2012 het BHIM verzocht te antwoorden op vragen betreffende de draagwijdte van artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek. Volgens NLC heeft het BHIM dus de mogelijkheid gehad daaromtrent te worden gehoord, zowel schriftelijk als ter terechtzitting, en kan niet worden verdedigd dat, behoudens voorafgaande verwittiging betreffende alle relevante of eventueel relevante rechtspraak, een arrest waarin daarnaar wordt verwezen, de rechten van de verdediging schendt.
NLC voegt daaraan toe dat, ook al zou het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting hebben gegeven door het BHIM niet de mogelijkheid te bieden opmerkingen over de door NLC aangevoerde nationale rechtspraak te maken, deze onjuiste rechtsopvatting de uitkomst die het Gerecht aan het geding heeft gegeven, in geen geval zou hebben beïnvloed.
Beoordeling door het Hof
Het recht op een eerlijk proces vormt een fundamenteel beginsel van het recht van de Unie, dat is vervat in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Om te voldoen aan de vereisten van dat recht moeten de Unierechters erop toezien dat het beginsel van hoor en wederhoor voor hen wordt geëerbiedigd en dat zij zelf dit beginsel eerbiedigen. Dit beginsel is van toepassing op alle procedures die kunnen leiden tot een beslissing van een Unie-instelling die de belangen van een persoon aanmerkelijk kan raken (arresten van 2 december 2009, Commissie/Ierland e.a.,
C-89/08 P, Jurispr. blz. I-11245
, punten 51 en 53, en 17 december 2009, Heroverweging M/EMEA,
C-197/09 RX-II, Jurispr. blz. I-12033
, punten 41 en 42).
Het beginsel van hoor en wederhoor verleent elke procespartij niet alleen het recht om kennis te nemen van de stukken en de opmerkingen die door de tegenpartij aan de rechter zijn voorgelegd, en om daarover haar standpunt kenbaar te maken. Het omvat eveneens het recht voor de partijen om kennis te nemen van de elementen die de rechter ambtshalve in aanmerking wil nemen in zijn beslissing, en om daarover hun standpunt kenbaar te maken. Om aan de vereisten van het recht op een eerlijk proces te voldoen, is het namelijk van belang dat de partijen kennis hebben van, en op tegenspraak hun standpunt kenbaar kunnen maken over de aspecten, zowel feitelijk als rechtens, die beslissend zijn voor de uitkomst van de procedure (arresten Commissie/Ierland e.a., reeds aangehaald, punten 55 en 56, en arrest van 21 februari 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, punt 30).
In casu staat vast dat het arrest van 14 juni 2007 tijdens de procedure voor het BHIM noch in de bij het Gerecht ingediende memories te berde is gebracht, maar dat het Gerecht ambtshalve ernaar heeft verwezen nadat de schriftelijke procedure was afgesloten.
Bijgevolg dient te worden nagegaan of in casu de partijen tijdens de procedure voor het Gerecht de mogelijkheid hebben gekregen om opmerkingen over dit arrest te maken.
Zoals blijkt uit de brieven die hun door het Gerecht op 7 februari 2012 zijn toegezonden en uit de bijgevoegde vragen, is de partijen weliswaar verzocht om hun standpunt over de bepalingen van artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek kenbaar te maken, maar zij zijn niet in staat gesteld om opmerkingen te maken over het arrest van 14 juni 2007, dat in deze brieven helemaal niet is vermeld.
Zoals de advocaat-generaal in punt 117 van zijn conclusie heeft opgemerkt, blijkt uit de lezing van de punten 32, 35, 36, 39 en 40 van het bestreden arrest bovendien duidelijk dat de inhoud van het arrest van 14 juni 2007 in de redenering van het Gerecht van doorslaggevend belang is geweest. Het is omdat het Gerecht had vastgesteld dat de kamer van beroep geen rekening had gehouden met deze rechtspraak, volgens welke het tegenbewijs van de echtheid van de datum van de poststempel kan worden bewezen zonder dat een procedure van betichting van valsheid behoeft te worden ingesteld, dat het heeft geoordeeld dat de kamer van beroep meer belang had kunnen hechten aan de door NLC gestelde anomalieën en dat de litigieuze beslissing derhalve moest worden vernietigd.
Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht het beginsel van hoor en wederhoor als onderdeel van het recht op een eerlijk proces heeft geschonden.
Derhalve dient het tweede middel dat het BHIM in hogere voorziening aanvoert, gegrond te worden verklaard.
Derde middel
Aangezien het Gerecht bij de toepassing van de rechtspraak van de Corte suprema di cassazione betreffende artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek een procedurefout heeft gemaakt, behoeft in dit stadium van de procedure het derde middel van het BHIM niet te worden onderzocht. Dit middel betreft kennelijke incoherentie en onjuiste opvatting van de feiten waardoor de redenering die het Gerecht op basis van deze rechtspraak heeft gevolgd, op losse gronden komt te staan.
Uit al het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.
Beroep voor het Gerecht
Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel de zaak voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.
In casu is het Hof van oordeel dat de zaak niet in staat van wijzen is aangezien de partijen vooraf de mogelijkheid moeten krijgen, op tegenspraak hun standpunt kenbaar te maken over een aantal elementen van nationaal recht die het Gerecht ambtshalve heeft aangevoerd.
Bijgevolg moet de zaak voor uitspraak ten gronde naar het Gerecht worden verwezen.
Kosten
Daar de zaak naar het Gerecht wordt verwezen, dient de beslissing omtrent de kosten van de onderhavige hogere voorziening te worden aangehouden.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart:

1)
Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 september 2012, National Lottery Commission/BHIM – Mediatek Italia en De Gregorio (Afbeelding van een hand) (T‑404/10), wordt vernietigd.

2)
De zaak wordt voor uitspraak over de gegrondheid van het beroep verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3)
De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.