CELEX: 62011TJ0660
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo POLYTETRAFLON
Marchio comunitario denominativo anteriore TEFLON
Mancanza di uso effettivo del marchio anteriore
Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
Prodotto finale che incorpora un componente
Utilizzo del marchio anteriore per prodotti finali di terzi
Obbligo di motivazione

Fatti
Il 24 luglio 2007 la ricorrente, la Polytetra GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
)].
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo POLYTETRAFLON.
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 1, 11, 17 e 40 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 1: «Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; materie plastiche allo stato grezzo; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; adesivi (materie collanti) destinati all’industria»;
—
classe 11: «Scambiatori termici; piastre scaldanti; termosifoni a colonne; apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari»;
—
classe 17: «Articoli in materie plastiche (semilavorati), in particolare tubi termoretrattili, rivestimenti per cilindri, tubi ondulati, rivestimenti per tubi fluorescenti, fibre di vetro, nastri saldati, sacchi, nastri trasportatori in fibre di vetro, tessuto a maglia per fibre di vetro, pannelli laminati in fibre di vetro, fili, articoli in tessuto, soffietti, ugelli di apertura; fili in plastica (per saldature); fili e pellicole di saldatura in materie plastiche; rivestimenti interni di plastica; guarnizioni; rivestimenti in fluoroplastica; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici; caucciù, guttaperca, gomma, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; semifabbricati in fluoroplastica, in particolare in politetrafluoroetilene, in particolare sotto forma di lastre, aste, tubi e pellicole»;
—
classe 40: «Trattamento di materiali».
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 9/2008, del 25 febbraio 2008.
Il 23 maggio 2008 l’EI du Pont de Nemours and Company ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.
L’opposizione si fondava sul marchio comunitario denominativo anteriore TEFLON, registrato il 7 aprile 1999 con il numero 432120, rinnovato il 19 novembre 2006, per prodotti e servizi compresi in particolare nelle classi 1, 11, 17 e 40 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 1: «Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all’industria»;
—
classe 11: «Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari»;
—
classe 17: «Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici»;
—
classe 40: «Trattamento di materiali».
I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 2, lettera c), e 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 2, lettera c), e 5, del regolamento n. 207/2009].
Nell’ambito del procedimento di opposizione, l’interveniente ha prodotto vari documenti a titolo di prova della notorietà del marchio anteriore relativamente a taluni dei prodotti contrassegnati da detto marchio.
Nel corso del procedimento di opposizione la ricorrente ha presentato una richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore dedotto a sostegno dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009).
In risposta alla richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, l’interveniente ha rinviato ai documenti relativi alla notorietà di detto marchio e ha prodotto altre prove al fine di dimostrare che quest’ultimo era stato oggetto di un uso effettivo.
Con decisione del 14 settembre 2010, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. Essa ha ritenuto che i prodotti e i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto fossero identici. Per contro, ha considerato che sussisteva una somiglianza assai tenue tra i segni di cui trattasi sui piani visivo e fonetico e che tali segni erano differenti sul piano concettuale. Di conseguenza, ha escluso qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto. La divisione di opposizione ha, inoltre, ritenuto che gli elementi forniti dall’interveniente provassero la notorietà del marchio anteriore per una parte dei prodotti contrassegnati da quest’ultimo, ma che l’opposizione non potesse essere accolta a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, atteso che mancava la somiglianza tra detti segni, la quale è una condizione di applicazione della disposizione in parola. Nella misura in cui ha respinto l’opposizione, essa ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
Il 15 ottobre 2010 l’interveniente ha presentato un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione del 29 settembre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di opposizione e, accogliendo l’opposizione, ha respinto la domanda di marchio relativamente a tutti i prodotti e servizi interessati. Essa ha ritenuto che l’interveniente avesse provato l’uso del marchio anteriore per taluni prodotti compresi nelle classi 1, 11 e 17, in particolare alla luce del fatto che il materiale antiaderente commercializzato dall’interveniente con detto marchio era stato utilizzato da numerose imprese nel territorio dell’Unione europea per la fabbricazione di un’ampia gamma di prodotti e che tale marchio era stato esposto in modo preminente nelle brochure e nelle pubblicità relative a detti prodotti. A suo dire, invece, l’uso del marchio anteriore non era stato provato rispetto ai servizi compresi nella classe 40. La commissione di ricorso ha, inoltre, riconosciuto, come la divisione di opposizione, che il marchio anteriore godeva di un’eccezionale notorietà su scala mondiale, in particolare nel territorio dell’Unione, relativamente al numero di prodotti per cui era stato registrato. Essa ha affermato che i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto erano in parte identici e in parte assai simili ai prodotti contrassegnati dal marchio anteriore rispetto ai quali era stato dimostrato l’uso effettivo e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, i segni di cui trattasi erano simili. Di conseguenza, a suo dire, sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, atteso che talune differenze sui piani visivo e fonetico tra i segni di cui è causa erano compensate dall’identità o dall’elevato grado di somiglianza fra i prodotti di cui trattasi. Ciò premesso, essa ha ritenuto che non fosse necessario esaminare l’opposizione nei limiti in cui quest’ultima si fondava sull’articolo 8, paragrafi 2, lettera c), e 5, del regolamento n. 207/2009.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, alla violazione degli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Prima di esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente, il Tribunale ritiene necessario verificare d’ufficio se nel caso di specie sia stato rispettato l’obbligo di motivazione della decisione impugnata.
Sull’obbligo di motivazione
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e ha come obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenze del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, C‑96/11 P,
EU:C:2012:537
, punto 86, e del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Racc.,
EU:T:2008:268
, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].
Nella fattispecie, la ricorrente non ha formalmente dedotto un motivo relativo alla mancanza o all’insufficienza di motivazione, pur contestando che sia stato dimostrato l’uso effettivo, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per quanto concerne il marchio anteriore «come utilizzato sul mercato» e dubitando del fatto che le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti», rispetto a cui l’interveniente avrebbe tutt’al più provato l’uso, debbano essere considerati come rientranti nella classe 1. Tuttavia, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione [sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc.,
EU:C:2009:742
, punto 34, nonché del 27 marzo 2014, Intesa Sanpaolo/UAMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, Racc.,
EU:T:2014:159
, punto 22].
Atteso che le parti sono state sentite, nel corso dell’udienza, riguardo alla sufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto concerne la corrispondenza tra, da un lato, i prodotti per i quali la commissione di ricorso ha invocato elementi di prova prodotti dall’interveniente in base ai quali essa aveva ritenuto che fosse stato dimostrato un uso effettivo del marchio anteriore e, dall’altro lato, quelli per cui detto marchio è stato registrato e sui quali si fondava l’opposizione, occorre dedurre tale motivo d’ufficio. Infatti, se la decisione impugnata non contiene una sufficiente motivazione in proposito, il Tribunale si troverà nell’impossibilità di controllare la legittimità della conclusione di quest’ultima al punto 28 della decisione impugnata riguardo all’uso effettivo del marchio anteriore per quanto concerne ciascuno dei prodotti per i quali è stato riconosciuto l’uso effettivo (v. punto 26 supra).
Interrogato in proposito in udienza, l’UAMI ha risposto che la commissione di ricorso, in linea di principio, era tenuta a verificare se i prodotti e i servizi per i quali il marchio era stato utilizzato rientrassero effettivamente nelle categorie di prodotti e di servizi per cui detto marchio era registrato, come prevedevano il regolamento n. 207/2009 e le direttive relative all’esame effettuato dall’Ufficio per quanto riguarda la prova dell’uso effettivo.
L’UAMI ammette che, nel caso di specie, la decisione impugnata non contiene una motivazione dettagliata né un’analisi «categoria per categoria» di ciascuno dei prodotti per i quali è stato riconosciuto l’uso effettivo del marchio anteriore. Tuttavia, a suo dire, sebbene la motivazione contenuta nella decisione impugnata sia piuttosto concisa a tal proposito, la commissione di ricorso ha proceduto a una valutazione approfondita del complesso degli elementi di prova prodotti dall’interveniente, il che emergerebbe dalla decisione impugnata.
Occorre tuttavia necessariamente rilevare, in primo luogo, che è viziata da insufficienza di motivazione una decisione che, da un lato, arriva alla conclusione che un marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, non precisa in quale misura gli elementi di prova forniti supportino tale conclusione rispetto a ciascuno dei prodotti o servizi o rispetto a ciascuna categoria di prodotti o servizi per i quali detto uso è stato riconosciuto. In secondo luogo, occorre rilevare altresì che la disposizione in parola impone alla commissione di ricorso di accertare una corrispondenza tra i prodotti o servizi per i quali essa ritiene che sia stato dimostrato un uso effettivo e l’insieme o una parte dei prodotti o servizi per i quali tale marchio è registrato, per rendere possibile l’ulteriore valutazione di un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza EQUITER, punto 19 supra,
EU:T:2014:159
, punto 27).
Una mancanza di precisione a tal proposito in una decisione dell’UAMI rende impossibile, segnatamente, il controllo sull’applicazione da parte della commissione di ricorso dell’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009, secondo cui, «[s]e il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi». Infatti, secondo una costante giurisprudenza, dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento emerge che, qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima [sentenze del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Racc.,
EU:T:2005:288
, punto 45, e del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc.,
EU:T:2007:46
, punto 23].
Quindi, nel caso in cui la prova dell’uso venga addotta solo per una parte dei prodotti e dei servizi rientranti in una categoria per la quale il marchio anteriore è registrato e sulla quale l’opposizione si fonda, spetta alla commissione di ricorso valutare se detta categoria includa delle sottocategorie autonome nelle quali rientrino i prodotti e i servizi per i quali l’uso è dimostrato, così da dover considerare che tale prova è stata addotta unicamente per tale sottocategoria di prodotti o servizi o, invece, se simili sottocategorie non siano ipotizzabili (v., in tal senso, sentenza EQUITER, punto 19 supra,
EU:T:2014:159
, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la commissione di ricorso, al punto 28 della decisione impugnata, ha concluso che l’uso effettivo del marchio anteriore era stato dimostrato per i «prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; adesivi (materie collanti) destinati all’industria» compresi nella classe 1, per gli «apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari» compresi nella classe 11 e per i «prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici» compresi nella classe 17, su cui si fondava l’opposizione.
Al fine di motivare la propria conclusione, ai punti da 22 a 25 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che il politetrafluoroetilene (PTFE) fabbricato dall’interveniente era utilizzato, in base a licenze, come rivestimento in un certo numero di prodotti finali di terzi. Al punto 26 della decisione impugnata essa ha poi respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale l’uso del marchio in parola non era provato relativamente ai prodotti finali di terzi in quanto tali, sulla base del rilievo che il rivestimento proveniente dall’interveniente era parte integrante della composizione e della struttura di tali prodotti e che detto marchio era stato esposto in modo preminente nel materiale pubblicitario relativo ai prodotti di cui trattasi.
A tal proposito, è giocoforza constatare che, nell’ambito del proprio ragionamento relativo alle prove dell’uso effettivo del marchio anteriore, la commissione di ricorso si è limitata ad invocare, al punto 22 della decisione impugnata, il fatto che l’interveniente forniva il PTFE in varie forme, in particolare come resina, stampaggio di resina ottenuto mediante compressione granulare, polvere bianca o dispersione di fluoropolimero. Tuttavia, detti prodotti non compaiono, in quanto tali, tra i prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato.
Invero, le «resine» compaiono come «resine artificiali allo stato grezzo» tra i prodotti compresi nella classe 1 per i quali il marchio anteriore è registrato. Occorre nondimeno rilevare che le resine artificiali in quanto prodotti semifabbricati rientrano nella classe 17, come risulta dalla classificazione di Nizza. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha precisato se le resine alle quali fa riferimento al punto 22 della decisione impugnata fossero prodotti allo stato grezzo rientranti nella classe 1, come contrassegnati dal marchio anteriore, o prodotti semilavorati rientranti nella classe 17 e, in quest’ultima ipotesi, a quali prodotti corrispondessero tra quelli rientranti in detta classe per i quali il marchio anteriore era registrato.
Inoltre, anche supponendo che la commissione di ricorso abbia ritenuto che il PTFE corrispondesse a «resine artificiali allo stato grezzo» rientranti nella classe 1 per le quali il marchio anteriore era stato registrato, dalla decisione impugnata non si evince quale sia il rapporto di tale prodotto con altri prodotti compresi nella stessa classe per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse stato dimostrato l’uso effettivo.
La decisione impugnata non consente poi di stabilire se, facendo riferimento al PTFE in varie forme e ai rivestimenti o a una materia prima rientrante nella composizione dei differenti prodotti, la commissione di ricorso prenda in considerazione l’insieme o una parte dei prodotti compresi nella classe 1 ovvero l’insieme o una parte dei prodotti compresi nella classe 17 per i quali il marchio anteriore è stato registrato.
Va altresì rilevato che, per quanto concerne la conclusione che compare al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha identificato con chiarezza, tra i prodotti per cui il marchio anteriore era stato registrato e sui quali si fondava l’opposizione, quelli a cui detta conclusione doveva essere applicata. Inoltre, ai punti 24 e 25 della decisione impugnata, essa fa riferimento ai diversi prodotti finali di terzi che contengono materiali antiaderenti provenienti dall’interveniente, ossia fissaggi resistenti a shock per lampade e lampade fluorescenti in vetro per parapetti, una protezione superficiale per la pavimentazione da giardino, sistemi di cavi ad alta temperatura per turbine a gas, una lubrificazione impregnata per biciclette e cera per automobili, tubi, i passacorde per racchette da tennis, il nastro di guarnizione per le giunzioni idrauliche, spugne da cucina, prodotti in plastica utilizzati nei microonde, elettrodomestici e batterie da cucina. Orbene, è giocoforza rilevare che nessuno di detti prodotti compare, in quanto tale, tra i prodotti per i quali il marchio anteriore era stato registrato e sui quali si fondava l’opposizione.
Inoltre, dalla motivazione della decisione impugnata non si evincono le precisazioni fornite dall’interveniente in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, posto in considerazione degli interrogativi sollevati in proposito dalla ricorrente. In particolare, non è possibile stabilire, in base alla motivazione della decisione impugnata, se le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti», per i quali l’interveniente aveva fornito, come prova dell’uso effettivo, fatturati annui a cui faceva riferimento la ricorrente, costituissero prodotti allo stato grezzo rientranti nella classe 1 o prodotti semilavorati compresi nella classe 17, né quali prodotti tra quelli per cui il marchio anteriore era stato registrato fossero fabbricati e commercializzati direttamente dall’interveniente con il marchio anteriore e quali fossero i prodotti finali di terzi per i quali l’uso effettivo sarebbe stato provato dal fatto che essi utilizzavano detto marchio rispetto ai propri prodotti la cui composizione e la cui struttura incorporano prodotti dell’interveniente.
Orbene, in assenza di una sufficiente motivazione che consenta di esaminarne la legittimità, non spetta al Tribunale condurre un’analisi fondata sulla motivazione che non risulta dalla decisione impugnata. Infatti, spetta all’UAMI istruire la domanda di registrazione di un marchio comunitario e prendere una decisione al riguardo. Spetta poi al Tribunale esercitare, eventualmente, un controllo giurisdizionale sulla valutazione effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione adottata, in base alla motivazione dedotta da quest’ultima a sostegno della propria conclusione. Non spetta invece al Tribunale sostituirsi all’UAMI nell’esercizio delle competenze a quest’ultimo devolute dal regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Racc.,
EU:T:2006:82
, punto 22].
Pertanto, occorre dichiarare che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione atteso che non consente di comprendere in quale misura gli elementi prodotti dall’interveniente e invocati dalla commissione di ricorso dimostrassero l’uso effettivo del marchio anteriore per ciascuno dei prodotti inclusi tra quelli per i quali detto marchio era stato registrato e sui quali si fondava l’opposizione, prodotti rispetto ai quali tale uso era stato considerato come dimostrato.
Tuttavia, detta insufficienza di motivazione inficiante la decisione impugnata non riguarda, in quanto tale, il fondamentale rilievo che compare al punto 26 della decisione impugnata, preso in considerazione dalla prima parte del secondo motivo, secondo cui l’uso del marchio anteriore è stato dimostrato rispetto ai prodotti finali sulla base del rilievo che i rivestimenti dell’interveniente sono parte integrante della composizione e della struttura dei prodotti finali di terzi, cosicché la ricorrente era in condizione di formulare, nella prima parte del secondo motivo, le censure relative a tale conclusione e di difendere i propri diritti. Essa non riguarda neppure la valutazione della natura probatoria degli elementi di prova relativi all’uso del marchio anteriore per le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti» presi in considerazione dalla seconda parte del secondo motivo. Pertanto, il Tribunale è in condizione di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione impugnata per quanto concerne dette censure.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
La ricorrente afferma innanzitutto che la commissione di ricorso ha preso in considerazione, ai fini della valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore, elementi di prova che non sono relativi al periodo di riferimento.
Gli altri argomenti della ricorrente si articolano in due parti.
Nell’ambito della prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che le prove relative al periodo di riferimento provano, tutt’al più, l’uso del marchio anteriore per le pellicole, le resine, gli appretti, gli omopolimeri, i copolimeri utilizzati dai terzi come materie prime, ingredienti o componenti dei loro prodotti finali, in particolare per la superficie di tali prodotti, ma non per detti prodotti finali.
Con la seconda parte, la ricorrente contesta che l’interveniente abbia fornito prove sufficienti e adeguate a provare l’uso effettivo del marchio anteriore anche per le pellicole, le resine, gli appretti, gli omopolimeri e i copolimeri. Secondo la ricorrente, ai fini della valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore, non possono essere presi in considerazione elementi di prova che non recano una data né quelli su cui il marchio anteriore non è rappresentato «come [è] utilizzato sul mercato».
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
A tal proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore ha ritenuto che la tutela del marchio anteriore fosse giustificata soltanto nella misura in cui esso fosse effettivamente utilizzato. L’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 prevede che il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato nel territorio in cui è tutelato nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio che è stata oggetto di un’opposizione [v. sentenza del 27 settembre 2007, La Mer Technology/UAMI Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03,
EU:T:2007:299
, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].
Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (
GU L 303, pag. 1
), intervenuta a precisare le disposizioni dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore (v. sentenza LA MER, punto 42 supra,
EU:T:2007:299
, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
Benché la nozione di uso effettivo contrasti dunque con qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un dato marchio è realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato, resta nondimeno il fatto che la condizione relativa ad un uso effettivo non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Racc.,
EU:T:2004:225
, punto 38, e del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Racc.,
EU:T:2006:65
, punto 32].
Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno (v. sentenza LA MER, punto 42 supra,
EU:T:2007:299
, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
Più precisamente, per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio di cui trattasi, si deve operare una valutazione complessiva degli elementi presenti nel fascicolo, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale verifica dell’effettività dell’uso del marchio deve essere basata sul complesso dei fatti e delle circostanze idonei a dimostrare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v. sentenza LA MER, punto 42 supra,
EU:T:2007:299
, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
Infine, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (v. sentenza LA MER, punto 42 supra,
EU:T:2007:299
, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo la regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, le prove devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 [sentenza del 13 maggio 2009, Schuhpark Fascies/UAMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08,
EU:T:2009:156
, punto 25].
Il secondo motivo dev’essere esaminato alla luce delle precedenti considerazioni.
Nel caso di specie, dai punti 6 e 7 della decisione impugnata e dall’analisi della documentazione che compare nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale risulta che, in risposta alla richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, l’interveniente ha rinviato ai documenti presentati allo scopo di provare la notorietà del marchio anteriore consistenti in:
—
un estratto di un sito Internet che presenta le caratteristiche del PTFE;
—
una testimonianza che presenta la storia delle sue attività, i prodotti e servizi offerti dalla ricorrente con il marchio TEFLON, i fatturati annui relativi ai materiali antiaderenti da essa commercializzati con il marchio anteriore in Europa per gli anni dal 1998 al 2000 nonché i canoni annui relativi alle licenze d’uso dei suoi rivestimenti per gli anni dal 2003 al 2006 e le attività e spese pubblicitarie, in particolare, per gli anni dal 2004 al 2007;
—
estratti di dizionari di differenti lingue che riprendono la parola «teflon»;
—
sondaggi d’opinione e relazioni realizzati nel corso dei mesi di giugno, di luglio e novembre del 2001 nonché di luglio del 2006 riguardo alla conoscenza da parte dei consumatori, in particolare nel territorio degli Stati membri, del marchio TEFLON, delle caratteristiche dei prodotti contrassegnati da detto marchio e dei possibili utilizzi di questi ultimi;
—
un elenco delle sue filiali che svolgono la propria attività nel mondo, in particolare nel territorio dell’Unione;
—
linee guida sull’utilizzo del marchio TEFLON in base a licenze, intitolate «TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules» (licenza del marchio TEFLON, linee guida sull’utilizzo del marchio), decisioni delle autorità giurisdizionali nazionali degli Stati membri relative alle controversie concernenti l’utilizzo non autorizzato di detto marchio nonché decisioni dell’UAMI su opposizioni fondate sul marchio TEFLON;
—
indicazioni sulle modalità di rappresentazione del marchio TEFLON e delle etichette dei prodotti sulle quali compare detto marchio;
—
materiale pubblicitario e articoli di riviste.
L’interveniente ha prodotto dinanzi all’UAMI anche altre prove al fine di dimostrare che il marchio anteriore era stato oggetto di un uso effettivo. Tali prove erano costituite da:
—
i fatturati realizzati durante il periodo 2003‑2008 nel territorio degli Stati membri mediante le vendite delle resine omopolimere e copolimere, delle pellicole e degli appretti, con il marchio TEFLON, nonché spese pubblicitarie relative a detti prodotti nel corso dello stesso periodo;
—
un estratto del suo sito Internet che presenta le differenti forme e caratteristiche dei prodotti venduti con il marchio TEFLON nonché i loro possibili utilizzi;
—
un’informativa relativa alla storia dei fluoropolimeri, in particolare del PTFE, quali commercializzati con il marchio TEFLON, nonché ai loro possibili utilizzi nei differenti settori industriali;
—
brochure e materiale pubblicitario relativi ai prodotti che utilizzano i rivestimenti e i componenti contrassegnati dal marchio TEFLON;
—
un’informativa relativa al «Licenced Applicator Program» (programma di applicatori autorizzati) dei prodotti contrassegnati dal marchio TEFLON nonché un elenco degli applicatori da essa autorizzati con gli estratti dei loro siti Internet o le brochure relative all’utilizzo dei suoi prodotti contrassegnati dal marchio TEFLON negli altri prodotti.
Sul periodo di riferimento
Nel caso di specie, la domanda di marchio comunitario presentata dalla ricorrente è stata pubblicata il 25 febbraio 2008. Pertanto, il periodo di cinque anni di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si estende dal 25 febbraio 2003 al 24 febbraio 2008 inclusi, come risulta dal punto 21 della decisione impugnata. Atteso che il marchio anteriore è un marchio comunitario, i territori per i quali è richiesta la prova dell’uso sono quelli degli Stati membri dell’Unione.
Occorre rilevare che un elemento di prova su cui la commissione di ricorso ha basato la propria conclusione secondo la quale è stato provato l’uso effettivo del marchio anteriore non ricade nel periodo di riferimento, come sostiene la ricorrente. Si tratta di una rivista spagnola, alla quale si fa riferimento ai punti 22, 24 e 25 della decisione impugnata, che, risalendo all’anno 2002, di per se stessa non può servire come prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nel corso del periodo compreso tra il 25 febbraio 2003 e il 24 febbraio 2008 inclusi.
Tuttavia, si deve considerare che, dal momento che la durata della vita commerciale di un prodotto si estende in genere per un periodo dato e che la continuità dell’uso fa parte delle indicazioni di cui tenere conto per stabilire che l’uso era oggettivamente destinato a creare o a conservare una quota di mercato, i documenti che non appartengono al periodo di riferimento, lungi dall’essere irrilevanti, devono essere presi in considerazione e valutati congiuntamente agli altri elementi, poiché essi possono fornire la prova di uno sfruttamento commerciale effettivo e serio del marchio [v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09,
EU:T:2011:173
, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Racc.,
EU:T:2011:675
, punto 65].
Ne consegue che, nella misura in cui la commissione di ricorso non ha fondato la propria valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore soltanto sulla rivista spagnola menzionata al precedente punto 53, ma ha preso in considerazione tale elemento unitamente ad altri elementi al fine di concludere che l’uso effettivo di detto marchio era stato provato, essa non ha commesso un errore per quanto concerne gli elementi presi in considerazione nell’ambito di tale valutazione.
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’uso del marchio anteriore per i prodotti diversi dalle «resine omopolimere e copolimere, [dalle] pellicole e [dagli] appretti»
La ricorrente sostiene che le prove relative al periodo di riferimento dimostrano, tutt’al più, l’uso del marchio anteriore per le pellicole, le resine omopolimere e copolimere e gli appretti, compresi «probabilmente» nella classe 1, utilizzati dai terzi come materie prime, ingredienti o componenti di loro prodotti, in particolare per la loro superficie, ma non per i prodotti in quanto tali. Essa afferma che il marchio anteriore è apposto sui prodotti finali di terzi quale indicazione di uno dei loro componenti, contribuendo quindi alla loro promozione mediante il riferimento alla qualità della materia prima identificata dal marchio TEFLON, ma che gli stessi prodotti sono sempre identificati e venduti con il marchio proprio del produttore. Quindi, secondo la ricorrente, l’utilizzo del marchio anteriore da parte di tali terzi non costituisce un «uso per il prodotto finale [di detti terzi]», bensì un uso per i prodotti fabbricati dall’interveniente, ossia le pellicole, le resine e i rivestimenti. Inoltre, essa sostiene che, atteso che la questione di un’eventuale somiglianza tra una materia prima utilizzata come ingrediente o componente di un prodotto e lo stesso prodotto è discutibile, l’uso di un marchio per un simile prodotto non può essere dedotto dalla prova del suo uso per la materia prima, eventualmente simile, che lo compone.
Di conseguenza, secondo la ricorrente, l’uso effettivo del marchio anteriore non è stato provato rispetto ai prodotti compresi nelle classi 11 e 17, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso.
L’UAMI fa notare che non è raro e che può essere considerato un fatto notorio che due marchi siano utilizzati rispetto a uno stesso prodotto, l’uno essendo il marchio del fabbricante che identifica tale prodotto, l’altro essendo il marchio che identifica un componente di quest’ultimo la cui presenza può influenzare la scelta dei consumatori ed anche essere decisiva a tal proposito. Detto fenomeno sarebbe conosciuto nella letteratura del marketing come la «marchiatura di ingrediente» o una «sottocategoria della co‑marchiatura».
L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha esaminato approfonditamente gli elementi di prova presentati dall’interveniente dai quali si desume che il marchio TEFLON, quale identificativo di un rivestimento, è utilizzato rispetto a differenti prodotti fabbricati da terzi che incorporano tale rivestimento nella propria composizione e nella propria struttura, cosicché si deve confermare che l’uso effettivo del marchio anteriore è stato provato per detti prodotti. Di conseguenza, l’UAMI ritiene che, considerata la specificità del settore in cui è praticata la «co‑marchiatura» e, quindi, l’esistenza di un sotto‑segmento di mercato composto dai prodotti che sono in concorrenza fra loro in base al tipo di rivestimento ad essi applicato, la commissione di ricorso ha ritenuto correttamente che il marchio anteriore, il quale «alla lettera» indica un particolare tipo di rivestimento, sia divenuto altresì un «co‑marchio» dei prodotti finali.
L’interveniente afferma che l’uso del marchio anteriore è stato provato per l’insieme dei prodotti contemplati al punto 28 della decisione impugnata e sostiene che, nei limiti in cui le resine, le materie plastiche, gli adesivi, i prodotti chimici o i rivestimenti da essa provenienti sono parte integrante della composizione e della struttura dei prodotti finali di terzi, venduti con il marchio anteriore, l’uso di quest’ultimo può essere dedotto anche sulla base di tali vendite. L’interveniente afferma che, nella propria argomentazione, la ricorrente confonde due concetti distinti: da un lato, quello della produzione e, dall’altro, quello della commercializzazione dei prodotti. Orbene, a suo dire, in sede di valutazione dell’uso di un marchio, occorre stabilire se un prodotto sia venduto con il marchio di cui trattasi, a prescindere dalla questione se il titolare del marchio fabbrichi una parte (segnatamente delle resine e dei rivestimenti) o l’integralità di tale prodotto, o se il prodotto sia venduto con uno o più marchi. Il fatto che un prodotto possa essere identificato da più marchi sarebbe stato confermato dalla giurisprudenza del Tribunale.
Nel caso di specie, per quanto attiene alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, la commissione di ricorso, al punto 22 della decisione impugnata, ha rilevato che l’interveniente forniva il PTFE in differenti forme. Essa ha affermato che l’interveniente operava in forza del «Licenced Applicator Program», i cui partecipanti erano scelti in base alle proprie conoscenze ed esperienze e alla qualità del lavoro nell’ambito dell’applicazione dei rivestimenti del marchio TEFLON. Ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata, facendo riferimento ai vari elementi di prova presentati dall’interveniente, la commissione di ricorso ha rilevato che numerose imprese dell’Unione utilizzavano il prodotto dell’interveniente come componente o rivestimento dei loro differenti prodotti «che spazia[vano] dalle batterie da cucina al [settore] aerospaziale, dagli autoveicoli al trattamento dei semiconduttori, dai cavi per le comunicazioni ai tessuti».
Inoltre, dal punto 24 della decisione impugnata, ove si fa riferimento agli «utilizzatori che operano in base ad una licenza», dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI, trasmesso al Tribunale, e dalla risposta dell’interveniente al quesito scritto del Tribunale risulta che l’interveniente concede licenze di utilizzo del marchio TEFLON ai terzi che incorporano le sue materie prime o i suoi rivestimenti nei loro prodotti. Il titolare di una simile licenza è quindi autorizzato a commercializzare il suo prodotto esponendo, oltre al proprio marchio, il marchio TEFLON dell’interveniente. Tali fatti sono stati, inoltre, confermati dall’interveniente nel corso dell’udienza in risposta ai quesiti del Tribunale.
La commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale «non era stata fornita la prova dell’uso riguardo ai prodotti finali», rilevando, al punto 26 della decisione impugnata, che i rivestimenti prodotti dall’interveniente erano parte integrante della composizione e della struttura dei prodotti finali di terzi e che il marchio anteriore era stato esposto nelle brochure e nelle pubblicità relative a tali prodotti.
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che era stato dimostrato l’uso del marchio anteriore nel territorio dell’Unione, per quanto concerne il periodo di riferimento, per i prodotti menzionati supra al punto 26.
A tal proposito occorre ricordare che la ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere protetto ai sensi del diritto dell’Unione è che il registro dell’UAMI non può essere assimilato a un deposito strategico e statico che conferisce al titolare inattivo un monopolio lecito di durata indeterminata. Al contrario, e conformemente al considerando 10 del regolamento n. 207/2009, detto registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi nella realtà della vita economica [sentenza del 15 settembre 2011, centrotherm Clean Solutions/UAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, Racc.,
EU:T:2011:480
, punto 24].
Considerata l’argomentazione delle parti, la questione se la prova dell’uso del marchio anteriore rispetto ai prodotti finali di terzi che incorporano il componente proveniente dall’interveniente, in concomitanza con l’uso di altri marchi di tali prodotti, possa rappresentare la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti finali per i quali quest’ultimo marchio è stato registrato sarà valutata sotto due aspetti. Da un lato, occorre verificare se un componente e il prodotto che lo incorpora possano essere considerati come appartenenti ad uno stesso gruppo di prodotti, cosicché la prova dell’utilizzo del marchio anteriore rispetto ai prodotti finali di terzi che incorporano tale componente costituirebbe la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti finali per i quali quest’ultimo è stato registrato. Dall’altro lato, occorre prendere in considerazione la funzione essenziale di un marchio, consistente nell’indicare l’origine commerciale del prodotto da esso contrassegnato.
– Sull’appartenenza di un componente e di un prodotto che lo incorpora allo stesso gruppo di prodotti
Secondo la giurisprudenza, l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel senso che è diretto ad evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un’ampia gamma di prodotti o servizi. Ciò premesso, sono coperti da un simile marchio soltanto i prodotti che non differiscono sostanzialmente da quelli per i quali il titolare del marchio anteriore ha potuto provare una seria utilizzazione ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario (v., in tal senso, sentenza ALADIN, punto 24 supra,
EU:T:2005:288
, punti 44 e 46).
Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che i materiali antiaderenti che l’interveniente fornisce ai propri clienti sono sottoposti a un processo di trasformazione, ad opera di questi ultimi o delle imprese autorizzate dall’interveniente, processo che fornisce come risultato prodotti destinati ad essere venduti al consumatore finale allo scopo di essere utilizzati in quanto tali. Ciò premesso, i prodotti finali di terzi, anche qualora incorporino i materiali antiaderenti dell’interveniente o il loro rivestimento sia fabbricato a partire da detti materiali, sono essenzialmente differenti dai materiali antiaderenti, sia per propria natura che per la propria finalità e la propria destinazione, e non rientrano nello stesso gruppo di questi ultimi, non suddivisibile altrimenti se non in modo arbitrario ai sensi della giurisprudenza citata al punto 67 supra [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 3 maggio 2012, Conceria Kara/UAMI – Dima (KARRA), T‑270/10,
EU:T:2012:212
, punto 53].
Ne consegue che, nel caso di specie, la prova dell’utilizzo del marchio anteriore rispetto ai prodotti finali di terzi che incorporano un componente proveniente dall’interveniente non consente di concludere nel senso del suo uso per i prodotti finali per i quali esso è stato registrato. La commissione di ricorso non ha suffragato la conclusione di cui al punto 26 della decisione impugnata mediante alcun argomento che infici simile constatazione. Pertanto, la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che fosse stato dimostrato l’uso effettivo del marchio TEFLON per i prodotti finali a tale titolo.
– Sulla funzione essenziale svolta dal marchio anteriore
Dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 45 si evince che l’uso effettivo di un marchio può essere dichiarato soltanto qualora tale marchio sia utilizzato per garantire l’identità dell’origine dei prodotti o dei servizi per i quali era stato registrato. Orbene, condividere la conclusione della commissione di ricorso di cui al punto 26 della decisione impugnata equivarrebbe a ritenere che all’origine di detti prodotti finali vi sia l’interveniente, insieme ai propri clienti, mentre essa non afferma che il proprio sfruttamento commerciale rivesta tale carattere e ciò non emerge neppure dagli atti di causa (v., in tal senso, sentenza KARRA, punto 68 supra,
EU:T:2012:212
, punto 54).
Al contrario, dagli atti di causa si desume che il marchio TEFLON è utilizzato dai terzi al fine di indicare la presenza della materia prima o di un rivestimento alla cui origine vi è l’interveniente, come sostiene la ricorrente, e non affinché tale marchio costituisca un legame di origine tra l’interveniente e il prodotto di un terzo o tra quest’ultimo e il proprio prodotto.
Infatti, in primo luogo, l’interveniente ha dichiarato, in risposta al quesito scritto del Tribunale, che l’utilizzo del marchio TEFLON da parte dei terzi era soggetto a varie condizioni volte, in sostanza, a far sì che questi ultimi si riforniscano di materie prime provenienti dall’interveniente presso la stessa interveniente o presso applicatori autorizzati da quest’ultima, che sottopongano i propri prodotti fabbricati con tali materiali all’approvazione dell’interveniente o di un applicatore autorizzato e che sottoscrivano un contratto di licenza relativo al marchio in parola. Da un documento allegato alla risposta di cui trattasi, intitolato «Trademark usage guidelines» (linee guida sull’utilizzo del marchio), risulta inoltre che il titolare della licenza deve utilizzare la seguente dicitura al momento della vendita del proprio prodotto: «[F]abbricato e distribuito da[l titolare della licenza] che assume la responsabilità della fabbricazione del presente prodotto».
In secondo luogo, gli esempi relativi alle modalità di utilizzo del marchio anteriore – sia quelli che compaiono nel fascicolo dell’UAMI, trasmesso al Tribunale, che quelli prodotti in risposta al quesito scritto del Tribunale – forniti dall’interveniente nelle linee guida sull’utilizzo del marchio TEFLON in base a licenze, intitolate «TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules», illustrano altresì il fatto che l’interveniente intende far identificare da detto marchio i rivestimenti, le resine o altre materie prime o componenti e non indicare le origini commerciali dei prodotti finali di terzi che incorporano tali materiali. Infatti, a titolo esemplificativo si precisa che un uso del marchio anteriore, ritenuto corretto dall’interveniente, implica l’utilizzo rispetto al prodotto finale del terzo di una delle seguenti diciture: «Valves coated with TEFLON non-stick resin» (valvole rivestite di resina antiaderente TEFLON), «TEFLON brand resin» (resina di marca TEFLON), «Wear resistance with TEFLON fluoropolymer» (resistenza all’usura con TEFLON fluoropolimero), «Valves lined with TEFLON industrial coatings» (valvole con rivestimenti industriali TEFLON) o «I cook with pans that have TEFLON coating» (cucino con casseruole dotate di un rivestimento in teflon).
Occorre, inoltre, rilevare che l’UAMI ammette che il marchio TEFLON indica «alla lettera» un tipo particolare di rivestimento (v. punto 59 supra).
In terzo luogo, dagli elementi di prova forniti dall’interveniente dinanzi all’UAMI si desume che il marchio anteriore è utilizzato in relazione ai prodotti finali di terzi unitamente al marchio proprio del suo fabbricante. L’UAMI e l’interveniente ritengono che si tratti dei «co‑marchi» di detti prodotti finali.
Come risulta dalla giurisprudenza invocata dall’interveniente, è vero che non esiste alcuna regola in materia di marchio comunitario che obblighi la parte che ha presentato opposizione a provare l’utilizzazione del marchio anteriore in maniera isolata, indipendentemente da ogni altro marchio [sentenze dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Racc.,
EU:T:2005:438
, punti 33 e 34; del 21 settembre 2010, Villa Almè/UAMI – Marqués de Murrieta (i GAI), T‑546/08,
EU:T:2010:404
, punto 20, e del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Racc.,
EU:T:2011:739
, punto 100].
Tuttavia, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate al precedente punto 76, i marchi che designavano lo stesso prodotto identificavano la medesima origine commerciale di quest’ultimo, potendo quindi svolgere, ciascuno in modo indipendente, la funzione essenziale rispetto a detto prodotto. Orbene, nel caso di specie, come rilevato supra, il marchio anteriore è apposto sui prodotti finali di terzi quale indicazione della presenza di un componente proveniente dall’interveniente, ma di per sé i prodotti sono sempre identificati da – e venduti con – il marchio proprio del fabbricante, il quale indica l’origine commerciale del prodotto di cui trattasi.
Una simile prassi commerciale manifesta la volontà dei fabbricanti dei prodotti finali di mostrare ai consumatori di essere all’origine della trasformazione delle materie prime contrassegnate dal marchio TEFLON e di consentire loro di identificare il creatore ultimo di tali prodotti (v., in tal senso, sentenza KARRA, punto 68 supra,
EU:T:2012:212
, punto 55).
In quarto luogo, va ricordato che dalla giurisprudenza risulta che l’obiettivo della funzione essenziale di un marchio nel contesto della valutazione del suo uso, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, è di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa [sentenza del 27 febbraio 2002, REWE‑Zentral/UAMI (LITE), T‑79/00, Racc.,
EU:T:2002:42
, punto 26].
Nel caso di specie, l’uso del marchio TEFLON rispetto a prodotti finali di terzi non consente di garantire la funzione essenziale di tale marchio ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al punto 79 relativamente a detti prodotti finali. Infatti, le circostanze del caso di specie rilevate ai precedenti punti da 70 a 78 consentono di concludere che il consumatore è in condizione di distinguere facilmente le origini commerciali, da un lato, del materiale antiaderente designato dal marchio TEFLON e, dall’altro, del prodotto finale designato dal marchio del fabbricante. Se l’esperienza del consumatore si rivela positiva per quanto concerne il rivestimento o un altro componente del prodotto finale di un terzo, identificato dal marchio TEFLON, egli ricercherà un prodotto corrispondente che contenga il componente designato da tale marchio. Quindi, la presenza del marchio TEFLON sui prodotti finali di terzi orienta la scelta del consumatore verso il prodotto in funzione dell’esperienza positiva relativa al rivestimento o a talune caratteristiche funzionali del prodotto dovute alla presenza della materia prima designata da detto marchio e non per quanto concerne il prodotto finale in quanto tale. Se, invece, l’esperienza del consumatore o dell’utilizzatore finale del prodotto in quanto tale risulta positiva, egli ricercherà lo stesso prodotto in funzione del marchio di origine del fabbricante che identifica tale prodotto.
Dalle suesposte considerazioni si desume che il marchio TEFLON, utilizzato dai terzi rispetto ai propri prodotti finali, non svolge la funzione essenziale di garantire l’origine di questi ultimi. Di conseguenza, contrariamente a quanto concluso dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, un simile uso del marchio anteriore non può essere considerato un’utilizzazione per tali prodotti ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
Le conclusioni di cui ai precedenti punti 69 e 81 non possono essere inficiate dagli argomenti dell’UAMI né da quelli dell’interveniente.
In primo luogo, non può essere accolto l’argomento dell’UAMI che fa riferimento a caratteristiche specifiche dei prodotti finali interessati e a particolari condizioni del mercato di tali prodotti, secondo il quale l’uso effettivo del marchio TEFLON che identifica il componente dovrebbe essere ammesso anche per i prodotti finali di terzi di cui detto componente fa parte, nei limiti in cui i prodotti di cui trattasi sarebbero in concorrenza fra loro in funzione del proprio rivestimento o della materia prima che li compone.
A tal proposito, occorre rilevare che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 46 deriva, invero, che le caratteristiche dei prodotti, nonché quelle del mercato interessato, le quali hanno un’influenza sulla strategia commerciale del titolare del marchio, devono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione sull’uso effettivo di un marchio. Tuttavia, sebbene la scelta del consumatore, per quanto concerne un prodotto finale, possa essere influenzata dalle caratteristiche che quest’ultimo acquisisce in forza della presenza di una materia prima o di un componente e, di conseguenza, il mercato per tale prodotto possa essere creato in funzione di un componente in esso contenuto, come, nel caso di specie, i rivestimenti identificati dal marchio anteriore, ciò non implica che un marchio che identifichi detto componente e la sua origine commerciale possa essere considerato identificativo dell’origine commerciale del prodotto di cui trattasi.
Infatti, la presenza del marchio anteriore, che identifica un componente del prodotto, nelle pubblicità, nelle brochure o anche sullo stesso prodotto, rilevata dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, rappresenta una strategia commerciale del fabbricante del prodotto finale, indicando talune caratteristiche funzionali del prodotto di cui trattasi dovute alla presenza di un componente identificato dal marchio TEFLON.
L’utilizzo del marchio TEFLON rispetto ai prodotti finali di terzi può quindi avere come conseguenza che esso svolga una funzione pubblicitaria o una funzione comunicativa volta ad informare o a persuadere il consumatore (v., per quanto concerne le funzioni pubblicitaria e di comunicazione di un marchio, sentenze del 18 giugno 2009, L’Oréal e a., C‑487/07, Racc.,
EU:C:2009:378
, punto 58, e del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C‑236/08 a C‑238/08, Racc.,
EU:C:2010:159
, punti 75, 77 e 91). Tuttavia, essa non svolge, per questo, la funzione essenziale di garanzia dell’origine del prodotto finale, la sola pertinente ai fini della valutazione dell’uso effettivo di un marchio ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
In secondo luogo, è vero che, come rileva l’interveniente, l’uso effettivo di un marchio per i prodotti per i quali è registrato non presuppone necessariamente che il titolare che invoca l’uso del proprio marchio per tali prodotti ne sia il fabbricante. In particolare, dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si desume che il titolare di un marchio è legittimato ad invocare l’uso di quest’ultimo da parte di un terzo con il proprio consenso. Orbene, il terzo può utilizzare il marchio per i prodotti che egli stesso fabbrica e commercializza. Inoltre, non è raro che il titolare di un marchio commercializzi con esso prodotti che fa realizzare da un altro soggetto.
Tuttavia, nel caso di specie non è stata dimostrata né invocata nessuna di tali circostanze per quanto concerne l’uso del marchio TEFLON rispetto a prodotti finali di terzi. L’interveniente non ha prodotto prove dalle quali si desuma che il marchio TEFLON è utilizzato dai terzi rispetto a prodotti finali allo scopo di indicare che l’origine commerciale di tali prodotti risale all’interveniente o al terzo, come è stato rilevato supra ai punti 70 e seguenti.
In terzo luogo, per quanto attiene all’argomento che l’interveniente ricava dalla sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul (C‑40/01, Racc.,
EU:C:2003:145
, punto 41), da essa invocata nel corso dell’udienza, occorre rilevare che, certamente, in detta sentenza la Corte ha ammesso che, nell’ipotesi di elementi che costituiscono parte integrante delle merci e sono messi in vendita col medesimo marchio, si deve ritenere, con riferimento ad essi, che l’uso effettivo del marchio attenga proprio alle merci già commercializzate e non pregiudichi i diritti del titolare sulle stesse. Tuttavia, anche supponendo che la situazione di tali elementi sia paragonabile a quella di un componente il quale è parte integrante di un prodotto finale non potendo, in linea di principio, essere sostituito nel corso della vita del prodotto, si deve necessariamente constatare che le circostanze del caso di specie sono differenti da quelle che hanno dato luogo alla citata sentenza Ansul (
EU:C:2003:145
). Infatti, da quest’ultima si evince che l’origine commerciale degli elementi di cui trattasi e del prodotto per cui detti elementi dovevano essere utilizzati era la stessa. Orbene, nel caso di specie, i prodotti finali dei terzi hanno un’origine commerciale differente da quella del componente identificato dal marchio TEFLON proveniente dall’interveniente.
In quarto luogo, il rischio di comportamento sleale da parte di un terzo che potrebbe voler registrare un marchio identico o simile al marchio anteriore per i prodotti finali o la questione di un’eventuale notorietà del marchio anteriore, invocati dall’interveniente nel corso dell’udienza, sono irrilevanti nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore. In ogni caso, le conclusioni che compaiono ai precedenti punti 69 e 81 non privano il marchio anteriore di qualsiasi tutela rispetto a una domanda di registrazione di un marchio identico o simile per i prodotti finali. Infatti, nulla impedirebbe all’interveniente di far valere, ove necessario, l’esistenza di un rischio di confusione nei confronti del marchio del terzo tenuto conto di un’eventuale somiglianza dei prodotti e dei marchi e, supponendo che sia dimostrato, del carattere distintivo superiore alla norma in forza della conoscenza da parte del pubblico del marchio anteriore sul mercato. Non è escluso neppure che un simile rischio di confusione possa essere invocato a fronte di una domanda di registrazione di un marchio simile o identico al marchio anteriore per i prodotti che non sono simili qualora l’interveniente dimostri la notorietà del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Dalle precedenti considerazioni deriva che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto, al punto 26 della stessa decisione, la commissione di ricorso ha concluso che l’interveniente aveva dimostrato l’uso del marchio anteriore per i prodotti finali atteso che i rivestimenti prodotti dall’interveniente erano parte integrante della composizione e della struttura dei prodotti finali di terzi e che il marchio anteriore era stato esposto nelle brochure e nelle pubblicità relative a detti prodotti.
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’uso del marchio anteriore per le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti probabilmente compresi nella classe 1»
La ricorrente contesta che l’interveniente abbia fornito prove sufficienti e adeguate a provare l’uso effettivo del marchio anteriore anche per le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti», che essa considera come inclusi «probabilmente» nella classe 1. A suo dire, ai fini della valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore, non possono essere presi in considerazione elementi di prova che non rechino date né quelli sui quali il marchio anteriore non sia rappresentato «come [è] utilizzato sul mercato».
Nel corso dell’udienza, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha precisato che, nell’ambito di tale argomento, essa sosteneva in particolare che, pur presentando elementi relativi ai fatturati annui di prodotti quali le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti», l’interveniente aveva omesso di fornire elementi di prova sui quali il marchio anteriore fosse rappresentato in relazione a detti prodotti. Gli elementi di prova sui quali compariva il marchio TEFLON, invece, secondo la ricorrente riguardavano soltanto i prodotti finali di terzi. Orbene, riguardo a questi ultimi prodotti, l’interveniente non avrebbe presentato prove che consentissero di quantificare il volume delle vendite.
In proposito, occorre ricordare che la questione se un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo deve essere valutata complessivamente, prendendo in considerazione l’insieme degli elementi disponibili. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati [v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Racc.,
EU:T:2004:223
, punto 36, e VITAFRUIT, punto 44 supra,
EU:T:2004:225
, punto 42]. Non si tratta dunque di analizzare ciascuna prova isolatamente, bensì di esaminarle in modo unitario, al fine di identificarne il senso più probabile e coerente. Nel contesto di una simile analisi, non si può escludere che un insieme di elementi di prova consenta di accertare i fatti che devono essere dimostrati, anche qualora ciascuno di tali elementi sia inidoneo a provare detti fatti nella loro esattezza se considerato isolatamente [sentenze del 15 dicembre 2010, Epcos/UAMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09,
EU:T:2010:518
, punto 28, e del 29 febbraio 2012, Certmedica International e Lehning entreprise/UAMI – Lehning entreprise e Certmedica International (L112), T‑77/10 e T‑78/10,
EU:T:2012:95
, punto 57].
Nel caso di specie, il marchio anteriore compare, in particolare, sulle brochure, sulle pubblicità o sugli estratti dei siti Internet relativi ai prodotti finali di terzi, come ammesso dalla ricorrente. Invero, taluni di detti documenti non sono datati, ma, nel contesto della valutazione globale, possono nondimeno essere presi in considerazione, in combinazione con altri elementi di prova relativi al periodo di riferimento, al fine di accertare l’uso effettivo del marchio anteriore [v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, J & F Participações/UAMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09,
EU:T:2011:47
, punto 33].
A tal proposito, occorre rilevare, innanzitutto, che talune riviste o estratti dei siti Internet citati dalla commissione di ricorso recano una data e appartengono al periodo di riferimento.
Inoltre, come è stato rilevato nell’ambito dell’analisi della prima parte del secondo motivo, il marchio anteriore è stato utilizzato dai terzi per riferirsi a rivestimenti o a materie prime provenienti dall’interveniente. Alla luce delle informazioni fornite dall’interveniente riguardo ai possibili utilizzi dei prodotti da essa fabbricati e commercializzati con il marchio anteriore, tali rivestimenti e materie prime corrispondono ai prodotti venduti dall’interveniente con detto marchio nel corso del periodo di riferimento, come si evince in particolare da una testimonianza e dal documento relativo ai fatturati annui realizzati mediante le vendite delle «resine omopolimere e copolimere, delle pellicole e degli appretti» nel territorio dell’Unione per gli anni dal 2003 al 2008, al quale la ricorrente fa riferimento. La ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare l’inesattezza dei fatturati annui presentati dall’interveniente e appartenenti al periodo di riferimento. Essa non ha neppure contestato la rilevanza dei dati che compaiono in tali documenti.
Infine, dagli atti di causa e, più specificamente, dai due documenti menzionati supra al punto 97, il cui contenuto non è contestato dalla ricorrente, si evince altresì che l’interveniente ha compiuto un notevole sforzo pubblicitario durante il periodo di riferimento per quanto concerne i prodotti che essa commercializzava con il marchio TEFLON. Come risulta dalla giurisprudenza, l’uso di un marchio può essere considerato effettivo qualora detto marchio sia utilizzato al fine di acquisire una clientela, specie nell’ambito delle campagne pubblicitarie [v., in tal senso, sentenza Ansul, punto 89 supra,
EU:C:2003:145
, punto 37]. Tale elemento costituisce dunque un altro importante indizio dell’uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo di riferimento per i materiali antiaderenti dell’interveniente [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04,
EU:T:2006:400
, punto 86].
Ne consegue che gli elementi di prova che non recano una data o quelli nei quali il marchio anteriore è rappresentato in relazione ai prodotti finali di terzi potevano essere legittimamente presi in considerazione dalla commissione di ricorso nell’ambito della valutazione globale degli elementi di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti provenienti dall’interveniente. Tale parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la decisione impugnata dev’essere annullata atteso che è viziata, da un lato, da un’insufficienza di motivazione per quanto attiene alla conclusione della commissione di ricorso di cui al punto 28 della decisione impugnata e, dall’altro, da un errore di diritto per quanto attiene alla conclusione della commissione di ricorso di cui al punto 26 della decisione impugnata. Ciò premesso, non occorre esaminare il primo motivo dedotto dalla ricorrente né la questione della ricevibilità dei documenti da essa prodotti dinanzi al Tribunale a sostegno di tale motivo.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima. Poiché la ricorrente non ha chiesto la condanna dell’interveniente alle spese, è sufficiente decidere che quest’ultima sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 settembre 2011 (procedimento R 2005/2010‑1) è annullata.

2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Polytetra GmbH.

3)
L’EI du Pont de Nemours and Company sopporterà le proprie spese.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2015.
Firme
Indice

Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sull’obbligo di motivazione

Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

Sul periodo di riferimento

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’uso del marchio anteriore per i prodotti diversi dalle «resine omopolimere e copolimere, [dalle] pellicole e [dagli] appretti»

– Sull’appartenenza di un componente e di un prodotto che lo incorpora allo stesso gruppo di prodotti

– Sulla funzione essenziale svolta dal marchio anteriore

Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’uso del marchio anteriore per le «resine omopolimere e copolimere, le pellicole e gli appretti probabilmente compresi nella classe 1»

Sulle spese
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.