CELEX: 62010CJ0488
Reglamento (CE) nº 6/2002
Artículo 19, apartado 1
Dibujos o modelos comunitarios
Infracción o intento de infracción de un dibujo o modelo
Concepto de “tercero”

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n
o
6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (
DO 2002, L 3, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento»).
Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A (en lo sucesivo, «Cegasa»), y Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. (en lo sucesivo, «PROIN»), relativo a una acción por infracción de un dibujo o modelo comunitario ejercitada por Cegasa.
Marco jurídico
Según su quinto considerando, el Reglamento persigue el objetivo de «crear un dibujo y modelo comunitario que sea directamente aplicable en todos los Estados miembros», con el fin de obtener «la protección de un dibujo o modelo en una zona que abarque a todos los Estados miembros».
El decimoctavo considerando del Reglamento indica lo siguiente:
«El dibujo o modelo comunitario registrado requiere la creación y mantenimiento de un Registro en el que deberán inscribirse todas las solicitudes que se ajusten a las condiciones de forma y a las que se haya asignado una fecha de presentación. El sistema de registros, en principio, no se basará en el examen sustantivo, previo al registro, del cumplimiento de los requisitos de la protección, de modo que se reducirán al mínimo las formalidades del registro y otros trámites que debe realizar el solicitante.»
El artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento dispone que la protección conferida se extenderá a cualquier dibujo o modelo «en tanto que “dibujo o modelo comunitario registrado”, si se registra conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento».
El artículo 1, apartado 3, del Reglamento está redactado así:
«El dibujo y modelo comunitario tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. Sólo podrá ser registrado, cedido, ser objeto de renuncia, de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio y sus consecuencias se aplicarán salvo disposición en contrario en el presente Reglamento.»
Con arreglo al artículo 3, letra a), del Reglamento:
«[...] se entenderá por:
a)
dibujo o modelo
: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación».
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento dispone lo siguiente:
«El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.»
Según el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento, se considerará que un dibujo o modelo comunitario registrado es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico «antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad».
El artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento establece que se considerará que un dibujo o modelo registrado posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público «antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad».
El artículo 10 de dicho Reglamento, que lleva por título «Ámbito de protección», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.»
El artículo 19 de dicho Reglamento, que lleva por título «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», establece lo siguiente:
«1.   Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.
2.   En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.
La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.
[…]»
La sección 5 del título II del Reglamento, que lleva por título «Nulidad», comprende los artículos 24 a 26 del Reglamento.
El artículo 24, apartado 1, del Reglamento está redactado así:
«Un dibujo o modelo comunitario registrado podrá declararse nulo previa solicitud presentada en la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] con arreglo al procedimiento previsto en los títulos VI y VII o por un tribunal de dibujos y modelos comunitarios como consecuencia de una demanda de reconvención en una acción de infracción.»
El artículo 25 del Reglamento, que lleva por título «Causas de nulidad», dispone en su apartado 1, letra d), que el dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo, entre otros supuestos, «si el dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior».
El título V del Reglamento, cuyo epígrafe es «Procedimiento de registro», comprende los artículos 45 a 50 del Reglamento.
El artículo 45 del Reglamento, que lleva por título «Examen de los requisitos formales para la presentación», dispone lo siguiente en su apartado 2:
«La [OAMI] examinará:
a)
si la solicitud cumple los demás requisitos establecidos en los apartados 2 a 5 del artículo 36 y, si se trata de una solicitud múltiple, en los apartados 1 y 2 del artículo 37;
b)
si la solicitud cumple los requisitos formales previstos en el Reglamento de ejecución para la aplicación de los artículos 36 y 37;
c)
si se cumplen los requisitos del apartado 2 del artículo 77;
d)
en caso de que se reivindique prioridad, si se cumplen los requisitos de la misma.»
El artículo 47 del Reglamento, que lleva por título «Causas de denegación de registro», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Si la [OAMI], en el curso del examen previsto en el artículo 45, advirtiese que el dibujo o modelo cuya protección se solicita:
a)
no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3, o
b)
es contrario al orden público o a las buenas costumbres,
denegará la solicitud.»
A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, «si una solicitud de registro de dibujo o modelo comunitario cumple los requisitos y en tanto no haya sido denegada en virtud del artículo 47, la [OAMI] inscribirá la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado».
El título VI del Reglamento, cuyo epígrafe es «Renuncia y nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado», comprende los artículos 51 a 54 del Reglamento.
El artículo 52 del Reglamento, que lleva por título «Solicitud de declaración de nulidad», dispone en su apartado 1 que «cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas con competencia para ello, podrán presentar ante la [OAMI] una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado».
El título IX del Reglamento, cuyo epígrafe es «Competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios», contiene una sección 2, titulada «Litigios en materia de infracción y validez de los derechos sobre dibujos y modelos comunitarios», que comprende los artículos 80 a 92 del Reglamento.
Con arreglo al artículo 81 del Reglamento:
«Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tendrán competencia exclusiva:
a)
sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos comunitarios;
b)
sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional;
c)
sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado;
d)
sobre las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas en la letra a).»
El artículo 85 del Reglamento, que lleva por título «Presunción de validez — Defensa en cuanto al fondo», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. No obstante, la excepción de nulidad de un dibujo o modelo comunitario propuesta por vía distinta de la reconvención sólo se admitirá si el demandado alega que ha de declararse nulo el dibujo o modelo comunitario por asistirle un derecho nacional previo a tenor de la letra d) del apartado 1 del artículo 25.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Cegasa es titular del dibujo o modelo comunitario registrado n
o
000421649-0001, consistente en un señalizador de viales para el tráfico rodado. La solicitud de registro de este dibujo o modelo se presentó en la OAMI el 26 de octubre de 2005, y el registro del dibujo o modelo en el Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios fue publicado el 13 de diciembre de 2005.
A finales de 2007, PROIN comercializó el señalizador de viales H-75. Al considerar Cegasa que este señalizador no producía una impresión general diferente de la de su dibujo o modelo comunitario registrado n
o
000421649-0001, requirió extrajudicialmente a PROIN en enero de 2008 para que pusiera fin a la infracción. Esta última empresa negó la infracción, pero se comprometió a introducir ciertas modificaciones en su diseño. En marzo de 2008, Cegasa reiteró su requerimiento a PROIN para que pusiera fin a la infracción.
El 11 de abril de 2008, PROIN presentó ante la OAMI una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario consistente en un señalizador de viales para el tráfico rodado. El registro de este dibujo o modelo en el Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios, con n
o
000915426-001, fue publicado el 7 de mayo de 2008.
El órgano jurisdiccional remitente considera que el hito cilíndrico comercializado por PROIN es una reproducción del dibujo o modelo comunitario registrado n
o
000421649-0001 de Cegasa, ya que dicho hito no produce en el usuario informado una impresión general diferente de la producida por ese dibujo o modelo. Precisa sin embargo que Cegasa no ha presentado ninguna solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado n
o
000915426-001.
Cegasa ha ejercitado sin embargo ante el Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante y n
o
1 de Marca Comunitaria una acción por infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, alegando que la oferta, promoción, publicidad, almacenamiento, distribución y comercialización de la señal de tráfico H-75 llevada a cabo por la sociedad PROIN constituyen una vulneración de los derechos que el Reglamento le reconoce como titular del dibujo o modelo comunitario registrado n
o
000421649-0001.
PROIN se ha opuesto a dicha acción por infracción, alegando en particular que Cegasa carece de legitimación activa para el ejercicio de las acciones por infracción de su dibujo o modelo comunitario registrado, ya que el señalizador de viales que PROIN comercializa es una reproducción de un dibujo o modelo comunitario también registrado. Sostiene así que, mientras no se anule este último registro, su titular disfruta de un derecho de utilización con arreglo al Reglamento, de modo que el ejercicio de dicho derecho no puede calificarse de infracción.
En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante y n
o
1 de Marca Comunitaria decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un modelo comunitario registrado, ¿el derecho a prohibir su utilización por terceros previsto en el art. 19.1 del Reglamento [...] se extiende a cualquier tercero que utilice otro modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión distinta, o por el contrario, queda excluido aquel tercero que usa un modelo comunitario posterior registrado a su favor en tanto éste no se anule?
2)
La respuesta a la anterior pregunta ¿es ajena a la intención del tercero o varía atendido su comportamiento, siendo determinante el que ese tercero haya solicitado y registrado el modelo comunitario posterior tras haber recibido requerimiento extrajudicial del titular del modelo comunitario anterior para el cese en la comercialización de un producto por infracción de los derechos derivados de ese modelo anterior?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión
Con carácter preliminar, procede señalar que el Reglamento no contiene ninguna disposición que se refiera expresamente a la posibilidad de que el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado anterior ejercite una acción por infracción de su dibujo o modelo contra el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.
Sin embargo, es preciso hacer constar que, atendiendo a su tenor literal, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento no establece diferencia alguna en función del hecho de que el tercero sea o no titular de un dibujo o modelo comunitario registrado.
Así, según los términos de dicha disposición, un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización por «terceros» sin su consentimiento.
Del mismo modo, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento dispone que la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extiende «a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta».
De estas disposiciones se deduce que el Reglamento no excluye la posibilidad de que el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado ejercite una acción por infracción de su dibujo o modelo en la que se solicite que se prohíba la utilización de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior que no produce en los usuarios informados una impresión general distinta.
Es cierto que, como ha señalado el Gobierno polaco en sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, el titular del dibujo o modelo comunitario registrado posterior disfruta igualmente, en principio, de un derecho exclusivo a la utilización de su dibujo o modelo.
Sin embargo, tal circunstancia no tiene entidad suficiente para poner en entredicho la interpretación del concepto de «terceros», en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento, según la cual en dicho concepto está incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.
A este respecto procede recordar que, como ha mantenido la Comisión Europea en sus observaciones, las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual el dibujo o modelo comunitario registrado anterior prima sobre los dibujos o modelos comunitarios registrados posteriores.
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento, en particular, dispone que el dibujo o modelo sólo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular. Ahora bien, en caso de conflicto entre dos dibujos o modelos comunitarios registrados, se presume que el registrado en primer lugar cumple estos requisitos para obtener la protección comunitaria antes que el registrado en segundo lugar. Así, el titular del dibujo o modelo comunitario registrado posterior sólo podrá obtener la protección conferida por el Reglamento si demuestra mediante una acción de declaración de nulidad, en su caso reconvencional, que el dibujo o modelo comunitario registrado anterior incumple alguno de estos requisitos.
En este contexto, tal como ha puesto de relieve el Abogado General en los puntos 32 y 33 de sus conclusiones, es preciso tener en cuenta los rasgos esenciales del procedimiento de registro de dibujos y modelos comunitarios instaurado por el Reglamento.
En efecto, con arreglo a dicho procedimiento, regulado en los artículos 45 a 48 del Reglamento, la OAMI examina si la solicitud de registro cumple los requisitos formales que para su presentación establece el Reglamento. Si la solicitud cumple esos requisitos, se ajusta a la definición de dibujo o modelo de la letra a) del artículo 3 del Reglamento y no es contraria al orden público ni a las buenas costumbres, la OAMI inscribe dicha solicitud en el Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios como dibujo o modelo comunitario registrado.
Se trata, pues, de un control rápido de carácter esencialmente formal, que no requiere, como se indica en el decimoctavo considerando del Reglamento, un examen de fondo destinado a determinar, antes de proceder al registro, si el dibujo o modelo cumple los requisitos necesarios para obtener protección, y en el que, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento de registro establecido en el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
), no se ha previsto una fase en la que el titular de un dibujo o modelo registrado anterior pueda oponerse al registro.
Dadas estas circunstancias, la única interpretación del concepto de «terceros», en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento, que permite garantizar el objetivo del Reglamento de proteger eficazmente los dibujos y modelos comunitarios registrados y preservar la eficacia de las acciones por infracción de un dibujo o modelo comunitario es la interpretación según la cual en dicho concepto está incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.
Por lo demás, no afecta en absoluto a la conclusión anterior el hecho de que el Reglamento no otorgue a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios competencia para conocer de las solicitudes de declaración de nulidad de los dibujos o modelos comunitarios registrados y disponga, en su artículo 85, que, en los litigios derivados de una acción por infracción o por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario, esos tribunales deben considerar válido el dibujo o modelo comunitario registrado.
A este respecto procede subrayar que, en las acciones relativas a los dibujos y modelos comunitarios registrados, el Reglamento establece una clara diferencia entre las acciones relativas a la infracción de un dibujo o modelo y las relativas a la nulidad.
Por una parte, en cuanto a las acciones relativas a la infracción de un dibujo o modelo, el artículo 81 del Reglamento otorga competencia exclusiva para conocer de estos litigios a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios. En estos litigios, dichos tribunales únicamente examinan si se ha violado el derecho exclusivo de utilización que el Reglamento confiere al titular de un dibujo o modelo comunitario registrado.
Por otra parte, en lo que respecta a las solicitudes de declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados, el Reglamento ha optado por centralizar su tramitación en la OAMI, aunque atenuando este principio al permitir que los tribunales de dibujos o modelos comunitarios conozcan de las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado que se formulen en una acción por infracción o intento de infracción de un dibujo o un modelo.
A este respecto, no cabe acoger la alegación de que una interpretación del concepto de «terceros», en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento, según la cual en dicho concepto está incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior equivaldría a una alteración del reparto de competencias existente entre dichos tribunales y la OAMI, y además privaría de sentido a la competencia de esta última en materia de nulidad.
En efecto, se desprende de las características antes expuestas que las acciones en materia de infracción de un dibujo o modelo y las solicitudes de declaración de nulidad se distinguen por su objeto y por sus efectos, de modo que la posibilidad de que el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado anterior ejercite una acción por infracción de su dibujo o modelo contra el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior no priva de sentido a la presentación ante la OAMI de una solicitud de declaración de nulidad contra este último.
Por consiguiente, procede hacer constar que, como el dibujo o modelo comunitario registrado posterior cuyo uso se ha prohibido sigue siendo válido mientras no haya sido declarado nulo, bien por la OAMI, bien por un tribunal de dibujos y modelos comunitarios en el marco de una demanda de reconvención para la declaración de nulidad, la conclusión formulada en el apartado 44 de la presente sentencia no altera el sistema de recursos establecido en el Reglamento.
Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede responder a la primera cuestión que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un modelo o dibujo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.
Sobre la segunda cuestión
En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si la respuesta a la primera cuestión varía en función de la intención o del comportamiento del tercero titular del dibujo o modelo comunitario registrado posterior.
El órgano jurisdiccional remitente alude en particular a la situación examinada en el litigio principal, en la que PROIN únicamente registró su dibujo o modelo comunitario tras haber recibido un requerimiento extrajudicial de Cegasa.
A este respecto, en primer lugar procede hacer constar que, como han señalado todos los interesados que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, el alcance de los derechos conferidos por el Reglamento debe determinarse objetivamente, y no puede variar en función de circunstancias relacionadas con el comportamiento de la persona que solicita el registro de un dibujo o modelo comunitario.
En segundo lugar, como ha indicado en resumen el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, se desprende del artículo 19, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento que el legislador de la Unión ha tomado efectivamente en consideración la buena fe para proteger al creador que no conocía el dibujo o modelo no registrado divulgado por su titular.
En cambio, resulta obligado hacer constar que el legislador no ha incluido consideraciones relacionadas con las intenciones de los terceros en el apartado 1 de dicho artículo.
Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que la respuesta a la primera cuestión no varía en función de la intención o del comportamiento del tercero.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)
El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n
o
6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.

2)
La respuesta a la primera cuestión no varía en función de la intención o del comportamiento del tercero.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.