CELEX: 62013TJ0096
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Маcка
Wcześniejszy niezarejestrowany graficzny znak towarowy Маcка
Względna podstawa odmowy rejestracji
Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009
Stosowanie prawa krajowego przez OHIM

Okoliczności powstania sporu
W dniu 26 listopada 2010 r. Rakhat AO dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. L 78, s. 1
).
Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:
Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
—
klasa 29: „przekąski owocowe, marmolady, dżemy, owoce kandyzowane, galaretki jadalne, miąższ z owoców, galaretki owocowe, plastry owocowe, zwłaszcza suszone lub kandyzowane, konserwowane lub kandyzowane owoce, owoce konserwowane w alkoholu, migdały prażone, orzechy prażone, krokant, wiórki kokosowe”.
—
klasa 30: „wyroby cukiernicze, wyroby z cukru, także jako ozdoby choinkowe, pralinki, lody spożywcze, sorbety (lody), dmuchana kukurydza, puddingi, pralinki, także z nadzieniem płynnym, zwłaszcza z alkoholem, słodycze w postaci pastylek, marcepan, słodycze w postaci żelek, słodycze lukrowane, słodycze zawierające orzechy, słodycze (cukierki), karmelki, czekolada, kuwertury, polewy, czekolada w blokach, tabliczkach lub kulach, zwłaszcza czekolada do łatwego topienia, nadziewana czekolada, czekolada lub praliny w połączeniu z orzechami lub innymi owocami, z likierem lub z syropem; karmelki (cukierki), draże, guma do żucia, nie do celów medycznych; żelki z winem; pianki; sok z lukrecji; lukrecja; percepan; nugat”.
Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
, nr 2011/019 z dnia 28 stycznia 2011 r.
W dniu 14 kwietnia 2011 r. skarżąca, Rot Front OAO, wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.
Sprzeciw został oparty na przedstawionym poniżej niezarejestrowanym graficznym znaku towarowym używanym w obrocie handlowym dla wyrobów cukierniczych w Grecji i w Niemczech:
W sprzeciwie powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
Decyzją z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw. Stwierdził on w istocie, że skarżąca nie wykazała, iż na podstawie prawa niemieckiego, zgodnie z którym chroniony był wcześniejszy niezarejestrowany znak, uzyskała ona prawo do zakazania używania zgłoszonego znaku towarowego. W szczególności stosunkowo ograniczona – jeśli wziąć pod uwagę rozmiar rynku wyrobów cukierniczych w Niemczech – wielkość sprzedaży rozpatrywanych towarów nie pozwala ustalić, że wcześniejszy znak towarowy uzyskał wystarczającą rozpoznawalność („Verkehrsgeltung”) w rozumieniu § 4 ust. 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen z dnia 25 października 1994 r. (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających, BGBl. I, s. 3082, zwanej dalej „Markengesetz”) wśród właściwego kręgu odbiorców tworzonego przez ogół populacji niemieckiej.
W dniu 7 maja 2012 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Decyzją z dnia 28 listopada 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów. Przede wszystkim stwierdziła ona, że z uwagi na to, iż skarżąca nie przedstawiła dla swojego wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego dowodu na używanie w Grecji, którego zasięg nie byłby wyłącznie lokalny w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, sprzeciw był niedopuszczalny, a w każdym razie bezzasadny w zakresie, w jakim powołano się w jego uzasadnieniu na to prawo wcześniejsze. Następnie Izba Odwoławcza wskazała, że aby móc sprzeciwić się rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, skarżąca powinna była dowieść, że nabyła prawa do zakazania używania tego znaku przed datą jego rejestracji zgodnie z ustawodawstwem niemieckim, ponieważ wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy był również używany w Niemczech. W tym względzie powinna ona była dowieść, że znak ten jest rozpoznawany przez znaczną część właściwego kręgu odbiorców jako należący do skarżącej w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz. Izba Odwoławcza uznała, podobnie jak Wydział Sprzeciwów, że zważywszy na rozpatrywane towary, które są artykułami powszechnego użytku i są nabywane przez ogół konsumentów, właściwy krąg odbiorców składa się z całości populacji niemieckiej. Okoliczność, że znak towarowy jest zapisany cyrylicą lub że dystrybucja omawianych towarów odbywa się w Niemczech za pośrednictwem sklepów, w których klientami są głównie konsumenci rosyjskojęzyczni, nie pozwala zdaniem Izby Odwoławczej na wyciągnięcie wniosku, że właściwy krąg odbiorców składa się wyłącznie z owych konsumentów rosyjskojęzycznych. Wreszcie Izba Odwoławcza stwierdziła, że nawet gdyby dopuścić przedstawione przez skarżącą dowody dotyczące wielkości sprzedaży wyrobów cukierniczych pod wcześniejszym znakiem towarowym, to i tak w żadnym wypadku nie można by było, wobec braku jakichkolwiek dodatkowych informacji, oszacować intensywności tej sprzedaży do celów określenia wpływu znaku towarowego na właściwy krąg odbiorców niemieckich. W konsekwencji Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie dowiodła, iż wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy był rozpoznawany przez znaczącą część owych odbiorców jako znak należący do niej w rozumieniu prawa niemieckiego, a co za tym idzie – nie spełniła jednej z przesłanek art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, a konkretnie przesłanki dotyczącej uzyskania na podstawie tego znaku towarowego i zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do danego oznaczenia prawa do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.
Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
—
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
—
obciążenie OHIM kosztami postępowania.
OHIM wnosi do Sądu o:
—
oddalenie skargi;
—
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
W przedmiocie dopuszczalności
W odpowiedzi na skargę OHIM podważył dopuszczalność, po pierwsze, niektórych dokumentów stanowiących załącznik do skargi, wskazując, że dokumenty te zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, a po drugie, niektórych poczynionych w skardze odesłań do krajowego orzecznictwa i krajowej doktryny, podnosząc, że stanowią one nowe okoliczności.
W odpowiedzi na pisemne pytanie Sądu oraz na pytanie postawione w trakcie rozprawy OHIM wycofał niektóre ze swych zastrzeżeń dotyczących dopuszczalności orzeczeń sądów krajowych i przykładów z doktryny przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem, a także odesłań poczynionych do nich przez skarżącą.
W każdym wypadku należy w tym względzie przypomnieć, że chociaż niektóre orzeczenia sądów krajowych i przykłady z doktryny zostały przedstawione przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem, to była ona uprawniona do powołania się na nie, ponieważ chodzi tu o dokumenty i argumenty dotyczące ustawodawstwa krajowego oraz praktyki orzeczniczej sądów krajowych. Z orzecznictwa wynika bowiem, że ani stronom, ani samemu Sądowi nie można zakazać przy interpretowaniu prawa krajowego, do którego – jak ma to miejsce w niniejszym przypadku – odsyła prawo Unii Europejskiej (zob. pkt 19 poniżej), szukania inspiracji w argumentach wywodzonych z krajowego ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze skierowanym przeciwko Izbie Odwoławczej zarzutem, że nie uwzględniła konkretnych okoliczności faktycznych wskazanych w wyroku krajowym, a jedynie z przywołaniem orzeczeń lub doktryny na poparcie zarzutu dotyczącego niewłaściwego zastosowania przez Izbę Odwoławczą przepisu prawa krajowego [zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2006 r., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Zb.Orz.,
EU:T:2006:202
, pkt 70, 71].
Pozostaje jeszcze rozstrzygnąć kwestię dopuszczalności dokumentów przedstawionych jako załącznik A.5 do skargi. Skarżąca twierdzi, że dokumenty te należy uznać za dopuszczalne, ponieważ nie zawierają one argumentów nowych w stosunku do tych, które wynikają już z innych dokumentów przedstawionych w postępowaniu przed OHIM.
Dokumenty stanowiące załącznik A.5 do skargi zawierają opublikowany w serwisie internetowym „ww.dw.de” artykuł zatytułowany „Rosyjskie supermarkety w Niemczech: samowar – bez konieczności udania się do Tuły”, napisany w języku rosyjskim, do którego dołączono tłumaczenie na język angielski. Wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, artykuł ten, przedstawiony po raz pierwszy przed Sądem, stanowi nową okoliczność faktyczną służącą poparciu argumentów wysuwanych już wcześniej przed OHIM i nie może zostać uwzględniony w ramach niniejszego postępowania. Skarga do Sądu ma bowiem na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w toczącym się przed nim postępowaniu. Dokumenty stanowiące załącznik A.5 do skargi należy zatem odrzucić, bez konieczności badania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Zb.Orz.,
EU:T:2005:420
, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].
Co do istoty
Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, wskazując, że Izba Odwoławcza popełniła błąd przy dokonywaniu interpretacji § 4 ust. 2 Markengesetz, na podstawie którego skarżąca domaga się ochrony wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego z tytułu używania tego znaku w Niemczech. Skarżąca nie podważa natomiast stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym sprzeciw był bezzasadny w zakresie, w jakim powoływano się w nim na prawo wcześniejsze używane w Grecji.
W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w działalności handlowej o zasięgu większym niż lokalny zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, które znajdują zastosowanie do tego oznaczenia, prawa do niego zostały nabyte przed datą dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r., Peek & Cloppenburg/OHIM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11,
EU:T:2013:198
, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Tresplain Investments/OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Zb.Orz.,
EU:T:2010:505
, pkt 89, 90].
Przesłanki te muszą wystąpić łącznie. A zatem jeżeli znak towarowy nie spełnia jednej z tych przesłanek, sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego lub innych oznaczeń używanych w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać uwzględniony [wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r., Danjaq/OHIM – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Zb.Orz.,
EU:T:2009:226
, pkt 35].
Jeżeli chodzi o wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy, w zakresie, w jakim był on używany w Niemczech, Izba Odwoławcza rozpoczęła rozpatrywanie sprzeciwu od ustalenia, czy zgodnie ze znajdującym w tej sprawie zastosowanie prawem niemieckim skarżąca uzyskała przed datą dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
Skarżąca podnosi, że § 4 ust. 2 Markengesetz uznaje uzyskanie praw do znaku dzięki używaniu, które prowadzi do tego, że właściwy krąg odbiorców, czyli odbiorcy oznaczonych towarów, rozpoznają, iż dane oznaczenie należy do właściciela znaku. Skarżąca uważa, że w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza błędnie zinterpretowała ten przepis i w konsekwencji nieprawidłowo zastosowała art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ oceniając, czy właściwy krąg odbiorców rozpoznaje wcześniejszy znak towarowy, wzięła pod uwagę ogół odbiorców niemieckich, mimo że prawo niemieckie pozwala pod pewnymi warunkami ograniczyć właściwy krąg odbiorców poprzez uwzględnienie wyłącznie konsumentów posługujących się określonym językiem obcym lub ze względu na kanały dystrybucji towarów oznaczonych omawianym znakiem towarowym. W niniejszej sprawie przesłanki ograniczenia właściwego kręgu odbiorców do konsumentów rosyjskojęzycznych w Niemczech zostały spełnione. Na poparcie swojej interpretacji prawa niemieckiego skarżąca przedkłada kilka wyroków niemieckich sądów wyższej instancji, fragment komentarza do Markengesetz i wyrok szwajcarskiego trybunału federalnego.
OHIM podziela co do zasady ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą i twierdzi, że skarżąca nie dowiodła, mimo że to do niej należało, iż wcześniejszy znak towarowy jest rozpoznawany przez znaczącą część odbiorców niemieckich – jak tego wymaga § 4 ust. 2 Markengesetz, w związku z czym nie może ona sprzeciwić się rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Podnosi on, że w świetle przedstawionych przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą informacji na temat treści prawa niemieckiego ani okoliczność, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są sprzedawane jedynie w niektórych specjalistycznych sklepach przeznaczonych głównie dla Rosjan mieszkających w Niemczech, ani użycie cyrylicy we wcześniejszym znaku towarowym nie uzasadnia ograniczenia właściwego kręgu odbiorców wyłącznie do konsumentów rosyjskich.
W tym względzie należy przypomnieć, że kwestia, w jakim zakresie oznaczenie chronione w jedynym państwie członkowskim przyznaje swemu właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, musi być rozpatrywana w świetle właściwego prawa krajowego (zob. wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., Peek & Cloppenburg/OHIM, C‑325/13 P i C‑326/13 P,
EU:C:2014:2059
, pkt47 i przytoczone tam orzecznictwo). W tym celu należy mieć w szczególności na uwadze przywołane na poparcie sprzeciwu uregulowania krajowe i orzeczenia sądowe wydane w danym państwie członkowskim (wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Zb.Orz.,
EU:C:2011:189
, pkt 190), a także publikacje doktryny (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C‑263/09 P, Zb.Orz.,
EU:C:2011:452
, pkt 53).
W prawie niemieckim, które znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, prawo właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu późniejszego znaku towarowego zostało uregulowane w § 4 ust. 2 w związku z § 14 ust. 2 Markengesetz.
Paragraf 4 Markengesetz stanowi:
„Ochrona znaków towarowych wynika […]
2.   z używania oznaczenia w obrocie handlowym, pod warunkiem że oznaczenie stało się rozpoznawalne jako znak towarowy dla zainteresowanych kręgów handlowych
[…]”.
Paragraf 14 ust. 2 pkt 2 Markengesetz zakazuje używania w obrocie handlowym przez osoby trzecie bez zgody właściciela oznaczenia, takiego jak wspólnotowy znak towarowy, które może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie z oznaczeniem chronionym.
Strony zgadzają się co do tego, że na podstawie § 4 ust. 2 Markengesetz prawo z tytułu niezarejestrowanego znaku towarowego może zostać uzyskane poprzez używanie wyłącznie pod warunkiem, że używanie to prowadzi do rozpoznawania tego znaku przez znaczącą część właściwego kręgu odbiorców. Natomiast strony spierają się w kwestii definicji właściwego kręgu odbiorców („beteiligte Verkehrskreise”), który jest brany pod uwagę przy ocenie tej rozpoznawalności w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz.
W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, oddalając w oparciu o orzecznictwo Sądu dotyczące rozporządzenia nr 207/2009 argument skarżącej, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców, jaki należy brać pod uwagę w niniejszej sprawie, powinien być ograniczony wyłącznie do konsumentów rosyjskich lub rosyjskojęzycznych w Niemczech z tego względu, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są sprzedawane jedynie w sklepach, które są przeznaczone specyficznie dla takich odbiorców. Jak zostało bowiem wskazane w pkt 24 powyżej, kwestia, w jakim zakresie wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy chroniony w jedynym państwie członkowskim przyznaje swemu właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, musi być rozpatrywana w świetle kryteriów ustanowionych we właściwym prawie krajowym państwa członkowskiego, w którym przywołane oznaczenie jest używane, czyli w niniejszym przypadku w prawie niemieckim, obejmującym krajowe orzecznictwo i doktrynę, a nie w świetle orzecznictwa Sądu dotyczącego stosowania rozporządzenia nr 207/2009.
Po drugie, co się tyczy prawa krajowego, które skarżąca przywołuje na poparcie twierdzenia, że uzyskała prawo do sprzeciwienia się rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie swojego niezarejestrowanego znaku towarowego – a mianowicie § 4 ust. 2 w związku z § 14 ust. 2 Markengesetz – należy zauważyć, że z orzecznictwa wynika, iż wnoszący sprzeciw powinien wykazać, że wcześniejsze oznaczenie przywołane na poparcie sprzeciwu objęte jest zakresem stosowania określonych przepisów danego państwa członkowskiego i że przyznają mu one prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 24 wyrok Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
EU:C:2011:189
, pkt 190). Zasada ta nakłada na wnoszącego sprzeciw ciężar przedstawienia OHIM nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby posiadać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa (zob. analogicznie ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Edwin/OHIM,
EU:C:2011:452
, pkt 50).
Jednakże z orzecznictwa wynika także, że w sytuacji gdy OHIM może być zmuszony do wzięcia pod uwagę prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym prawo wcześniejsze stanowiące podstawę sprzeciwu korzysta z ochrony, musi on z urzędu, za pomocą środków, które w tym przypadku uzna za stosowne, zasięgnąć informacji o tym prawie krajowym, o ile takie informacje są niezbędne do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji, co oznacza, że będzie on brał pod uwagę – poza faktami wyraźnie przedstawionymi przez strony w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu – fakty notoryjne, to znaczy fakty, które mogą być powszechnie znane lub wynikają z powszechnie dostępnych źródeł [zob. wyrok z dnia 20 kwietnia 2005 r. Atomic Austria/OHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Zb.Orz.,
EU:T:2005:136
, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie wyrok z dnia 13 września 2012 r., National Lottery Commission/OHIM – Mediatek Italia et De Gregorio (Przedstawienie dłoni), T‑404/10,
EU:T:2012:423
, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo, potwierdzony w tym zakresie wyrokiem z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, Zb.Orz.,
EU:C:2014:186
, pkt 45]. Powyższy obowiązek zasięgnięcia w razie potrzeby z urzędu informacji o prawie krajowym ciąży na OHIM, gdy dysponuje on już wskazaniami dotyczącymi prawa krajowego – albo w postaci twierdzeń co do jego treści, albo w postaci dowodów, które przedstawiono na rozprawie i na których moc dowodową się powołano [wyrok z dnia 20 marca 2013 r., El Corte Inglés/OHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T‑571/11, Zb.Orz.,
EU:T:2013:145
, pkt 41].
Taki obowiązek został w istocie uwzględniony w przywołanych przez OHIM na rozprawie wytycznych odzwierciedlających stosowane przez niego praktyki, w których to wytycznych, bazując na ww. w pkt 31 wyroku OHIM/National Lottery Commission, (
EU:C:2014:186
), uznano uprawnienie OHIM do zweryfikowania za pomocą wszelkich środków, które uzna za stosowne, treści, przesłanek stosowania i zakresu przepisów prawa, na które powołuje się wnoszący sprzeciw (wytyczne dotyczące rozpatrywania przez OHIM spraw związanych ze wspólnotowym znakami towarowymi, część C, dział 4, pkt 4.1). OHIM podkreślał na rozprawie fakt, że owo uprawnienie do dokonywania weryfikacji ogranicza się do zapewnienia właściwego stosowania ustawodawstwa, na które powołuje się wnoszący sprzeciw, jednak nie zdejmuje z tego ostatniego ciężaru dowodu. Omawiane uprawnienie do dokonywania weryfikacji nie może ponadto prowadzić do tego, by OHIM zastąpił skarżącego w wykonaniu jego obowiązku przytoczenia właściwych w danej sprawie przepisów.
W tym względzie należy zauważyć, po pierwsze, że w niniejszej sprawie skarżąca powołała się na przepisy właściwego prawa krajowego oraz przytoczyła ich treść. Utrzymywała ona również przed OHIM, co wynika z pkt 11 tiret trzecie zaskarżonej decyzji, że właściwy krąg odbiorców, który należało brać pod uwagę przy ocenie rozpoznawalności wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz, składa się z zamieszkałych w Niemczech konsumentów rosyjskojęzycznych, zarówno z tego powodu, że wcześniejszy znak towarowy jest zapisany cyrylicą, jak i dlatego, że dystrybucja oznaczonych nim towarów odbywa się za pośrednictwem sklepów, w których większość klientów stanowią konsumenci rosyjskojęzyczni.
Po drugie, warto zaznaczyć, że definicja właściwego kręgu odbiorców ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. Jakkolwiek bowiem skarżąca nie zakwestionowała ustalenia Izby Odwoławczej, że wcześniejszy znak towarowy nie stał się rozpoznawalny dla szerokiego kręgu odbiorców składającego się z ogółu przeciętnych konsumentów w Niemczech, to nie można wykluczyć, że w przypadku gdyby właściwy krąg odbiorców w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz należało zdefiniować tak, by obejmował on wyłącznie konsumentów rosyjskojęzycznych w Niemczech, jak podnosi skarżąca, taka rozpoznawalność mogłaby zostać uzyskana.
W tych okolicznościach OHIM powinien był, w świetle orzecznictwa przypomnianego w pkt 31 powyżej, wykorzystać wszelkie środki dostępne w ramach przysługującego mu uprawnienia do dokonania weryfikacji, tak aby zasięgnąć informacji na temat właściwego prawa krajowego i przeprowadzić pogłębione badanie w przedmiocie treści i zakresu przepisów przywołanego prawa krajowego pod kątem argumentów wysuniętych przez skarżącą, i to albo z urzędu, albo poprzez wezwanie skarżącej do potwierdzenia jej twierdzeń dotyczących definicji właściwego kręgu odbiorców w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz (zob. w odniesieniu do tej ostatniej kwestii opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, Zb.Orz.,
EU:C:2013:782
, pkt 66, 87).
Tymczasem ani z zaskarżonej decyzji, ani z przekazanych Sądowi akt sprawy przed OHIM nie wynika, by OHIM przeprowadził pogłębione badanie w przedmiocie treści i zakresu przepisów przywołanego prawa krajowego pod kątem argumentów wysuniętych przez skarżącą, czy to z urzędu, czy poprzez wezwanie skarżącej do potwierdzenia jej twierdzeń dotyczących definicji właściwego kręgu odbiorców w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz, co też OHIM przyznał na rozprawie.
Takie przeprowadzenie przez Izbę Odwoławczą dowodu w przedmiocie prawa niemieckiego z dużym prawdopodobieństwem pozwoliłoby jej na uzyskanie informacji, które skarżąca przedstawiła po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem i z których niektóre nie wydają się na pierwszy rzut oka pozbawione znaczenia dla rozpatrzenia twierdzeń skarżącej dotyczących definicji właściwego kręgu odbiorców w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz. Powyższe odnosi się w szczególności do orzecznictwa Bundesgerichtshof (federalnego sądu najwyższego), w którym dopuszcza się, że w niektórych przypadkach, nawet w wypadku towarów bieżącej konsumpcji, właściwy krąg odbiorców może zostać zdefiniowany w sposób bardziej zawężony z uwagi na przeznaczenie i rynek zbytu specyficznych towarów [BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368 (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II] lub ze względu na nabywców tych towarów i osoby zainteresowane, ponieważ niektóre z tych osób mogą nie uznawać określonych towarów lub ich nie pochwalać [BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen]. Jednocześnie z wyroku Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego) w sprawie Бepёзкa [28 W (pat) 40/10] wynika, że pod pewnymi warunkami właściwy krąg odbiorców dla towarów należących, jak w niniejszym wypadku, do klas 29 i 30 może zostać ograniczony do konsumentów posiadających znajomość języka rosyjskiego, jeśli uwzględnić w szczególności fakt wykorzystania cyrylicy w przypadku prezentacji, opakowania i nazwy oznaczonych towarów.
W tych okolicznościach nie można wykluczyć, że brak przeprowadzenia dowodu przez Izbę Odwoławczą mógł mieć rozstrzygający wpływ na dokonaną przez nią interpretację § 4 ust. 2 Markengesetz.
Z powyższego wynika, że należy uwzględnić jedyny zarzut skarżącej i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji. Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 OHIM jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia Sądu. W tym względzie do OHIM będzie należało w szczególności skorzystanie z przysługującego mu uprawnienia do przeprowadzenia dowodu w przedmiocie prawa niemieckiego i ustalenie, czy to ostatnie przyznaje skarżącej prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy zgodnie z żądaniem skarżącej orzec, że pokrywa on, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez skarżącą.

Z powyższych względów
SĄD (pierwsza izba)
orzeka, co następuje:

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 listopada 2012 r. (sprawa R 893/2012‑2).

2)
OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Rot Front OAO.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 października 2015 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: angielski.