CELEX: 62012CJ0383
Recurso de decisão do Tribunal Geral
Marca comunitária
Processo de oposição
Marca figurativa que representa a cabeça de um lobo
Oposição do titular das marcas figurativas internacionais e nacionais que incluem os elementos nominativos ‘WOLF Jardin’ e ‘Outils WOLF’
Motivos relativos de recusa
Violação do caráter distintivo da marca anterior
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 8.º, n.º 5
Alteração do comportamento económico do consumidor médio
Ónus da prova

Com o seu recurso, a Environmental Manufacturing LLP (a seguir «Environmental Manufacturing») pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 22 de maio de 2012, Environmental Manufacturing/IHMI — Wolf (Representação da cabeça de um lobo) (T‑570/10, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 6 de outubro de 2010 (processo R 425/2010‑2), relativa a um processo de oposição (a seguir «decisão controvertida»).
Quadro jurídico
O Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO L 78, p. 1
), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009, operou uma codificação do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), e revogou‑o.
Sob a epígrafe «Motivos relativos de recusa», o artigo 8.
o
, n.
os
1, alínea b), e 5, do Regulamento n.
o
207/2009 dispõe:
«1.   Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
[...]
b)
Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
[...]
5.   Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.
o
2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado‑Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá‑los.»
O artigo 8.
o
, n.
os
1, alínea b), e 5, do Regulamento n.
o
40/94 estava redigido nos mesmos termos que as disposições correspondentes do Regulamento n.
o
207/2009.
Antecedentes do litígio
Em 9 de março de 2006, a antecessora da Environmental Manufacturing apresentou no IHMI um pedido de registo de marca comunitária para um sinal figurativo que representava uma cabeça de lobo, com vista à comercialização de produtos da classe 7 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, correspondendo à descrição seguinte: «Máquinas para processamento profissional e industrial de madeira e de desperdícios vegetais; cortadores e picadores de madeira».
Após a publicação do pedido no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
38/2006, de 18 de setembro de 2006, a Société Elmar Wolf (a seguir «Elmar Wolf») deduziu oposição ao registo da marca requerida para os produtos referidos.
A oposição baseava‑se em várias marcas figurativas francesas e internacionais anteriores. Os motivos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.
o
, n.
os
1, alínea b), e 5, do Regulamento n.
o
40/94.
Em 24 de setembro de 2007, a antecessora da Environmental Manufacturing cedeu a esta o referido pedido de registo. Em 2 de outubro de 2007, a Environmental Manufacturing pediu, em conformidade com o disposto no artigo 43.
o
do Regulamento n.
o
40/94 (que passou a artigo 42.
o
do Regulamento n.
o
207/2009), que a Elmar Wolf apresentasse provas da utilização das marcas anteriores. Esta apresentou então provas documentais para o efeito.
Em 25 de janeiro de 2010, a Divisão de Oposição do IHMI indeferiu a oposição baseada no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009, com o fundamento de que não existia risco de confusão entre as marcas em causa. A Divisão de Oposição indeferiu igualmente a oposição baseada no artigo 8.
o
, n.
o
5, desse regulamento, com o fundamento de que a Elmar Wolf não tinha apresentado provas da existência de qualquer prejuízo para o prestígio das marcas anteriores ou de um benefício indevidamente obtido com as mesmas.
Em 23 de março de 2010, a Elmar Wolf interpôs recurso desta decisão. Esta foi anulada pela decisão controvertida. No que respeita ao artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009, a Segunda Câmara de Recurso considerou que as marcas anteriores gozavam de elevado prestígio em três Estados‑Membros. Em seguida, considerou que havia um certo grau de semelhança entre as marcas em causa e que o público relevante poderia estabelecer uma ligação entre os sinais, tendo em conta tanto o caráter distintivo e o prestígio das marcas anteriores como a semelhança dos produtos visados pelas marcas em causa. Por último, a Câmara de Recurso concluiu, referindo‑se aos argumentos aduzidos pela Elmar Wolf, que a marca requerida poderia diluir a imagem única das marcas anteriores e beneficiar indevidamente do seu caráter distintivo ou do seu prestígio.
Recurso no Tribunal Geral e acórdão recorrido
A Environmental Manufacturing interpôs recurso de anulação da decisão controvertida para o Tribunal Geral. Invocou dois fundamentos de recurso, baseados, por um lado, na violação do artigo 42.
o
, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.
o
207/2009 e, por outro, numa violação do artigo 8.
o
, n.
o
5, deste regulamento.
Nos n.
os
16 a 24 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou o primeiro fundamento improcedente.
No que respeita ao segundo fundamento, o Tribunal Geral concluiu, no n.
o
47 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso considerou com razão que o público relevante podia estabelecer uma ligação entre os sinais representados pelas duas marcas em conflito.
Em seguida, o Tribunal Geral precisou, nos n.
os
48 e 49 do acórdão recorrido, no que respeita ao risco de diluição, que, segundo a Environmental Manufacturing, o titular da marca anterior deve alegar e provar que a utilização da marca posterior terá impacto no comportamento dos consumidores dos produtos protegidos pela marca anterior ou que existe um risco sério de que tal venha a acontecer. Precisou igualmente que a Environmental Manufacturing sustenta que a Câmara de Recurso não examinou esse impacto no caso em apreço, que a Elmar Wolf devia ter apresentado argumentos que explicassem em concreto de que forma a diluição a iria prejudicar e que a mera menção de uma diluição não é suficiente para justificar a aplicação do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009.
O Tribunal Geral considerou, nos n.
os
50 a 54 do acórdão recorrido:
«50
[O] motivo de recusa relativo ao risco de diluição, conforme previsto no artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009, contribui, juntamente com os restantes motivos relativos de recusa enunciados no referido artigo, para preservar a função primeira da marca, a saber, a sua função de origem. No que respeita ao risco de diluição, essa função encontra‑se comprometida sempre que a aptidão da marca anterior para identificar os produtos ou os serviços para os quais é registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais é registada, deixar de ter esse efeito (acórdão [de 27 de novembro de 2008,] Intel Corporation, [
C-252/07, Colet., p. I-8823
], n.
o
29).
Decorre do acórdão Intel Corporation[, já referido,] que cabe ao titular da marca anterior que invoca a proteção conferida pelo artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009 a prova de que a utilização da marca posterior é suscetível de prejudicar o caráter distintivo da sua marca anterior. Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca. Com efeito, quando seja previsível que essa violação resultará do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para mandar proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir por um risco sério de que essa violação se venha a concretizar no futuro (acórdão Intel Corporation, [já referido,] n.
os
37, 38 e 71).
Para este efeito, o titular da marca anterior deve apresentar elementos que permitam concluir,
prima facie,
pela existência de um risco futuro, não hipotético, de prejuízo […]. Esta conclusão pode ser retirada, designadamente, com base em deduções lógicas resultantes de uma análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto [...].
Contudo, não se pode exigir que, para além destes elementos, o titular da marca anterior demonstre um efeito adicional da chegada da marca posterior no comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais a marca anterior foi registada. Com efeito, tal requisito não consta do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009 nem do acórdão Intel Corporation[, já referido].
No que respeita ao n.
o
77 do acórdão Intel Corporation[, já referido], decorre da escolha dos termos ‘daí resulta’ e da estrutura do n.
o
81 do mesmo acórdão que a alteração do comportamento económico do consumidor, à qual se refere a [Environmental Manufacturing] em apoio da sua alegação, dá‑se por provada sempre que o titular da marca anterior tenha conseguido demonstrar, em conformidade com o n.
o
76 do referido acórdão, que a aptidão dessa marca [para] identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca está enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público.»
Nos n.
os
56 a 65 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral examinou se a Câmara de Recurso aplicou corretamente o artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009 e os princípios suprarreferidos ao caso concreto.
No n.
o
66 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral concluiu, por um lado, que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que a utilização da marca cujo registo é pedido era suscetível de prejudicar o caráter distintivo das marcas anteriores e, por outro, que não podia ser acolhida a alegação da Environmental Manufacturing relativa à necessidade de demonstrar os efeitos económicos da aproximação entre as marcas em conflito.
No n.
o
67 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral afirmou que «[u]ma vez que a Câmara de Recurso aplicou corretamente o artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009 em razão do risco de diluição criado pela marca requerida, não há que examinar o risco de [que a Environmental Manufacturing tire indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores (parasitismo)] no qual também se baseia a decisão [controvertida]».
Nestas condições, o Tribunal Geral julgou improcedente o segundo fundamento e negou provimento ao recurso na íntegra.
Pedidos das partes
Com o presente recurso, a Environmental Manufacturing pede ao Tribunal de Justiça para anular o acórdão recorrido, decidir definitivamente o litígio e condenar o IHMI e a Elmar Wolf nas despesas.
O IHMI pede que o Tribunal de Justiça negue provimento ao recurso e condene a Environmental Manufacturing nas despesas.
A Elmar Wolf pede ao Tribunal de Justiça, a título principal, que negue provimento ao recurso e, a título subsidiário, que remeta o processo ao Tribunal Geral e condene a Environmental Manufacturing a suportar as suas próprias despesas e as despesas efetuadas pela Elmar Wolf.
Quanto ao recurso
No seu recurso, a Environmental Manufacturing alega um único fundamento, relativo a uma violação do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009.
Argumentos das partes
A Environmental Manufacturing alega que, após o acórdão Intel Corporation, já referido, a prova de que o uso da marca posterior causa ou é suscetível de causar prejuízo ao caráter distintivo da marca anterior pressupõe que se demonstre uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos para os quais a marca anterior foi registada, consecutiva ao uso da marca posterior, ou um risco sério de que essa alteração se venha a concretizar no futuro. Assim, essa prova deve ser apresentada para provar a diluição de uma marca anterior.
A Environmental Manufacturing acusa o Tribunal Geral de não ter exigido essa prova, tendo concluído que basta que a aptidão da marca anterior para identificar os produtos para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, na medida em que o uso da marca posterior conduz a uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público.
A Environmental Manufacturing considera que a análise feita pelo Tribunal Geral não teve em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual um efeito no comportamento económico dos consumidores implica um efeito no seu comportamento comercial. A Environmental Manufacturing alega que esse efeito potencial ou real deve ser examinado no quadro de um recurso interposto com fundamento no artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009 e que, dado que esta questão não foi examinada nem provada, o Tribunal Geral não devia ter acolhido o argumento segundo o qual tinha havido diluição na aceção desta disposição.
O IHMI admite que a prova de um prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, no sentido do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009, requer a prova de uma alteração real ou eventual do comportamento económico do consumidor médio dos produtos para os quais as marcas anteriores foram registadas. Porém, alega que a alteração do comportamento económico do consumidor médio e a dispersão da identidade da marca anterior constituem requisitos que não são nem independentes nem cumulativos e que, na realidade, fazem parte de uma única e mesma exigência.
O IHMI considera que o requisito segundo o qual o uso da marca posterior conduz a uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público, retomado nos n.
os
29 e 76 do acórdão Intel Corporation, já referido, é simplesmente a expressão da alteração do comportamento económico do consumidor médio. Alega que essa alteração terá lugar quando, na perceção desse consumidor, o valor económico da marca prestigiada sofra com a utilização do sinal posterior. Para que o comportamento económico do consumidor seja afetado, basta que o consumidor considere a marca prestigiada como menos atraente, menos prestigiosa ou menos exclusiva por causa da utilização do sinal posterior controvertido.
O IHMI alega que o acórdão recorrido está baseado na premissa correta segundo a qual «uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos para os quais a marca anterior foi registada» pressupõe que seja provado, como no caso em apreço, que «o uso da marca posterior implica uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público». Esta afirmação é simplesmente uma explicação da premissa.
O IHMI é de opinião de que a dispersão da identidade e da influência no espírito do público significam que o valor económico da marca prestigiada sofre um impacto negativo e que a perceção do público e o seu «comportamento económico» representam, portanto, as duas faces da mesma moeda. O IHMI acrescenta que a conclusão que figura no n.
o
62 do acórdão recorrido é a expressão da alteração provável do comportamento económico do consumidor dos produtos protegidos pelas marcas anteriores, que se pode esperar da utilização simultânea do sinal contestado.
A Elmar Wolf recorda que a Câmara de Recurso demonstrou, nos considerandos 36 e 38 da decisão controvertida, que a utilização da marca cujo registo é pedido é suscetível de comportar um risco de diluição e gerar um benefício indevido à custa da marca anterior. Salienta que o Tribunal Geral, ao declarar, no n.
o
66 do acórdão recorrido, que a marca cujo registo é pedido pode prejudicar o caráter distintivo das marcas anteriores, não examinou, por economia processual, o benefício indevidamente retirado desse caráter distintivo.
Quanto ao respeito pelo alegado critério complementar e distinto enunciado pelo acórdão Intel Corporation, já referido, a Elmar Wolf alega que o Tribunal Geral indicou acertadamente que a alegação relativa à necessidade de demonstrar os efeitos económicos da aproximação entre as marcas em conflito não pode ser acolhida.
A Elmar Wolf considera que as circunstâncias em que se baseia a análise do Tribunal de Justiça no acórdão Intel Corporation, já referido, dizem respeito a casos em que os produtos ou os serviços protegidos pela marca anterior não são semelhantes aos produtos ou aos serviços protegidos pela marca posterior, ao passo que o presente processo diz respeito a produtos idênticos ou, pelo menos, semelhantes. Assim, os critérios enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão Intel Corporation, já referido, não são aplicáveis ao caso em apreço.
Apreciação do Tribunal de Justiça
Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a prova de que o uso da marca posterior causa ou é suscetível de causar prejuízo ao caráter distintivo da marca anterior pressupõe que se demonstre uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais a marca anterior foi registada, consecutiva ao uso da marca posterior, ou um risco sério de que essa alteração se venha a concretizar no futuro (acórdão Intel Corporation, já referido, n.
os
77 e 81 e n.
o
6 do dispositivo).
É certo que o n.
o
77 do acórdão Intel Corporation, já referido, é introduzido pelos termos «[d]aí resulta que» e que esse número vem imediatamente a seguir à análise da questão do enfraquecimento da aptidão para a identificação e da dispersão da identidade da marca anterior, podendo, assim, considerar‑se meramente explicativo do número que o precede. Contudo, o mesmo texto, reproduzido no n.
o
81 e no dispositivo desse acórdão, é autónomo. O facto de figurar no dispositivo do referido acórdão sublinha a sua importância.
A redação da jurisprudência já referida é explícita. Dela resulta que, sem fazer prova de que este requisito está preenchido, o prejuízo ou o risco de prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, previsto no artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009, não pode ser contestado.
O conceito de «alteração do comportamento económico do consumidor médio» impõe um requisito de natureza objetiva. Esta alteração não pode ser deduzida unicamente de elementos subjetivos, como a simples perceção dos consumidores. O facto de estes notarem a presença de um novo sinal semelhante a um sinal anterior não é suficiente, por si só, para demonstrar a existência de um prejuízo ou de um risco de prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, no sentido do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009, na medida em que esta semelhança não cria confusão no seu espírito.
Ora, no n.
o
53 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral afastou a análise do requisito imposto pelo acórdão Intel Corporation, já referido, e, por conseguinte, cometeu um erro de direito.
O Tribunal Geral concluiu, no n.
o
62 do acórdão recorrido, que «o facto de concorrentes utilizarem sinais com uma certa semelhança para produtos idênticos ou semelhantes compromete a associação imediata que o público relevante faz entre os sinais e os produtos em causa, o que pode prejudicar a aptidão da marca anterior para identificar os produtos para os quais foi registada como sendo provenientes do titular da referida marca».
Contudo, no seu acórdão Intel Corporation, já referido, o Tribunal de Justiça exprimiu claramente a necessidade de se exigir um padrão de prova mais elevado, para se poder constatar o prejuízo ou o risco de prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, no sentido do artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
207/2009.
Aceitar o critério proposto pelo Tribunal Geral poderia, por outro lado, levar a uma situação em que operadores económicos se apropriassem indevidamente de certos sinais, o que poderia prejudicar a concorrência.
É certo que o Regulamento n.
o
207/2009 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça não exigem a apresentação das provas de um prejuízo real, mas admitem igualmente o risco sério de tal prejuízo, permitindo a utilização de deduções lógicas.
No entanto, tais deduções não devem resultar de simples suposições; como o próprio Tribunal Geral salientou no n.
o
52 do acórdão recorrido, citando um acórdão anterior do Tribunal Geral, essas deduções baseiam‑se «numa análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto».
Não obstante, o Tribunal Geral não censurou a ausência dessa análise, ignorando a jurisprudência referida no seu próprio acórdão.
Quanto ao argumento da Elmar Wolf segundo o qual o critério enunciado pelo Tribunal de Justiça no acórdão Intel Corporation, já referido, diz respeito a produtos ou a serviços que não são semelhantes aos produtos e aos serviços protegidos pela marca posterior e, assim, não é aplicável ao caso em apreço, basta salientar que, tendo em conta a sua formulação geral, a jurisprudência que figura nos n.
os
77 e 81 e no n.
o
6 do dispositivo desse acórdão não pode ser interpretada como estando limitada às circunstâncias factuais que implicam produtos ou serviços que não são semelhantes aos produtos ou aos serviços protegidos por uma marca posterior.
Nestas condições, há que dar provimento ao recurso.
Logo, há que anular o acórdão recorrido.
Nos termos do artigo 61.
o
, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando este Tribunal anula a decisão do Tribunal Geral, pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.
No presente processo, não estão preenchidos os requisitos para que o Tribunal de Justiça possa decidir definitivamente o litígio.
Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) decide:

1)
É anulado o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 22 de maio de 2012, Environmental Manufacturing/IHMI — Wolf (Representação da cabeça de um lobo) (T‑570/10).

2)
O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.

3)
Reserva‑se para final a decisão quanto às despesas.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.