CELEX: 62012CJ0383
Recurso de casación
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Marca figurativa que representa una cabeza de lobo
Oposición del titular de las marcas figurativas internacionales y nacionales que incluyen los elementos denominativos "WOLF Jardin" y "Outils WOLF"
Motivos de denegación relativos
Perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 8, apartado 5
Cambio del comportamiento económico del consumidor medio
Carga de la prueba

Mediante su recurso de casación, Environmental Manufacturing LLP (en lo sucesivo, «Environmental Manufacturing») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 22 de mayo de 2012, Environmental Manufacturing/OAMI – Wolf (Representación de una cabeza de lobo) (T‑570/10; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual dicho Tribunal desestimó su recurso que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 6 de octubre de 2010 (asunto R 425/2010-2), relativa a un procedimiento de oposición (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).
Marco jurídico
El Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
), que entró en vigor el 13 de abril de 2009, llevó a cabo una refundición del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), y lo derogó.
Bajo el título «Motivos de denegación relativos», el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n
o
207/2009 dispone:
«1.   Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
[...]
b)
cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
[...]
5.   Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»
El artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n
o
40/94 estaba redactado en idénticos términos que las disposiciones correspondientes del Reglamento n
o
207/2009.
Antecedentes del litigio
El 9 de marzo de 2006, el predecesor legal de Environmental Manufacturing presentó ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria para un signo figurativo que representaba una cabeza de lobo, para comercializar productos comprendidos en la clase 7 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que respondían a la siguiente descripción: «Máquinas para el tratamiento profesional e industrial de la madera y residuos vegetales; troceadoras y trituradoras de madera profesionales e industriales».
Tras la publicación de la solicitud en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
38/2006, de 18 de septiembre de 2006, la Société Elmar Wolf (en lo sucesivo, «Elmar Wolf») formuló oposición al registro de la marca solicitada para dichos productos.
La oposición se basaba en varias marcas francesas e internacionales figurativas anteriores. Los motivos invocados en apoyo de esa oposición eran los previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n
o
40/94.
El 24 de septiembre de 2007, el predecesor legal de Environmental Manufacturing cedió a ésta dicha solicitud de registro. El 2 de octubre de 2007, Environmental Manufacturing solicitó, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento n
o
207/2009), que Elmar Wolf probase el uso de las marcas anteriores. Ésta presentó entonces pruebas documentales a tal efecto.
El 25 de enero de 2010, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009, considerando que no existía ningún riesgo de confusión entre las marcas de que se trata. La División de Oposición desestimó también la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, afirmando que Elmar Wolf no había probado la existencia de perjuicio alguno para la notoriedad de las marcas anteriores ni de aprovechamiento indebido de las mismas.
El 23 de marzo de 2010 Elmar Wolf interpuso un recurso contra dicha resolución, que fue anulada por la resolución controvertida. Por lo que respecta al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009, la Segunda Sala de Recurso consideró que las marcas anteriores gozaban de una elevada notoriedad en tres Estados miembros. A continuación, consideró que existía cierto grado de similitud entre las marcas controvertidas y que el público pertinente podría establecer un vínculo entre los signos, a causa del carácter distintivo y de la notoriedad de las marcas anteriores y a causa de la similitud de los productos designados por las marcas controvertidas. Por último, la Sala de Recurso declaró, refiriéndose a las alegaciones formuladas por Edmar Wolf, que la marca solicitada podría diluir la imagen única de las marcas anteriores y podría aprovecharse indebidamente de su carácter distintivo o de su notoriedad.
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Environmental Manufacturing interpuso un recurso de anulación contra la resolución controvertida ante el Tribunal General. En apoyo de ese recurso formuló dos motivos, basados, por una parte, en la vulneración del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
207/2009 y, por otra parte, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento.
El Tribunal General, en los apartados 16 a 24 de la sentencia recurrida, desestimó el primer motivo por infundado.
Por lo que respecta al segundo motivo, el Tribunal General concluyó, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había considerado justificadamente que el público pertinente podía establecer un vínculo entre los signos representados por las dos marcas en conflicto.
Posteriormente, en cuanto al riesgo de dilución, el Tribunal General indicó, en los apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida, que, según Environmental Manufacturing, el titular de la marca anterior debe alegar y probar que el uso de la marca posterior tendrá impacto en el comportamiento de los consumidores de los productos cubiertos por la marca anterior o que existe un riesgo efectivo de que así ocurra en el futuro. El Tribunal General indicó asimismo que Environmental Manufacturing alegaba que la Sala de Recurso no había examinado este impacto en el caso de autos, que Elmar Wolf debería haber argumentado concretamente cómo le perjudicaría la dilución y que la mera mención de una dilución no bastaba para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009.
El Tribunal General consideró lo siguiente, en los apartados 50 a 54 de la sentencia recurrida:
«50
[...] el motivo de denegación basado en el riesgo de dilución, en los términos previstos por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009, contribuye, con los demás motivos de denegación relativos enunciados en dicho artículo, a conservar la función primera de la marca, a saber, su función de origen. En cuanto al riesgo de dilución, esta función queda comprometida por la debilitación de la capacidad de la marca anterior para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (sentencia [de 27 de noviembre de 2008,] Intel Corporation, [
C-252/07, Rec. p. I-8823
,] apartado 29).
De la sentencia Intel Corporation [, antes citada,] resulta que corresponde al titular de la marca anterior que alega la protección concedida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009 probar que el uso de la marca posterior sería perjudicial para el carácter distintivo de su marca anterior. A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca. Cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se cometa efectivamente la infracción para poder exigir la prohibición de dicho uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro (sentencia Intel Corporation, [antes citada,] apartados 37, 38 y 71).
Para ello, el titular de la marca anterior debe aportar pruebas que permitan concluir
prima facie
que el riesgo en el futuro no es meramente hipotético [...]. A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto [...].
No obstante, no se puede exigir que, además de estos elementos, el titular de la marca anterior demuestre un efecto adicional del inicio del uso de la marca posterior sobre el comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior. En efecto, tal requisito no figura ni en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009 ni en la sentencia Intel Corporation[, antes citada].
En cuanto al apartado 77 de la sentencia Intel Corporation[, antes citada], de la elección de los términos “de ello se desprende” y de la estructura del apartado 81 de la misma sentencia resulta que la modificación del comportamiento económico del consumidor, a la que remite [Environmental Manufacturing] en apoyo de su alegación, queda acreditada una vez que el titular de la marca anterior ha conseguido demostrar, de conformidad con el apartado 76 de dicha sentencia, la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes del titular de ésta los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público.»
En los apartados 56 a 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó si la Sala de Recurso había aplicado justamente en el caso de autos el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009 y los principios antes mencionados.
El Tribunal General concluyó, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, por una parte, que la Sala de Recurso había estimado justificadamente que el uso de la marca cuyo registro se solicitaba podía ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores y, por otra parte, que no procedía estimar la alegación de Environmental Manufacturing basada en la necesidad de demostrar los efectos económicos de la puesta en relación de las marcas en conflicto por parte del público.
El Tribunal General indicó, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que, «[a]l haber aplicado, por tanto, justamente la Sala de Recurso el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009 por causa del riesgo de dilución generado por la marca solicitada, ya no procede examinar el riesgo [de que Environmental Manufacturing se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores (parasitismo)] sobre el que se basa también la resolución [controvertida]».
En estas circunstancias, el Tribunal General desestimó el segundo motivo por infundado y el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, Environmental Manufacturing solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, se pronuncie definitivamente sobre el litigio y condene en costas a la OAMI y a Elmar Wolf.
La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Environmental Manufacturing.
Elmar Wolf solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que desestime el recurso de casación y, con carácter subsidiario, que devuelva el asunto al Tribunal General y que condene a Environmental Manufacturing a cargar con sus propias costas y con las costas en que incurra Elmar Wolf.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, Environmental Manufacturing formula un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009.
Alegaciones de las partes
Environmental Manufacturing alega que, a raíz de la sentencia Intel Corporation, antes citada, para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos para los que se había registrado la marca anterior como consecuencia del uso de la marca posterior, o bien que existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro. Por tanto, a su juicio, para poder acreditar la dilución de una marca anterior debe presentarse una prueba de este tipo.
Environmental Manufacturing reprocha al Tribunal General que no haya exigido esa prueba y haya concluido que basta con que la capacidad de la marca anterior para identificar como procedentes de su titular los productos para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado resulte debilitada, por provocar el uso de la marca posterior una dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público.
Environmental Manufacturing estima que el análisis realizado por el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual una incidencia en el comportamiento económico de los consumidores implica una incidencia en su comportamiento comercial. Environmental Manufacturing alega que en el marco de un recurso interpuesto en virtud del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009 es preciso examinar tal incidencia potencial o real y que, dado que esa cuestión no fue examinada ni probada, el Tribunal General debería haber desestimado la alegación de que había habido dilución en el sentido de esa disposición.
La OAMI reconoce que para probar el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009, es necesario probar un cambio real o eventual del comportamiento económico del consumidor medio de los productos para los que se registraron las marcas anteriores. Alega, no obstante, que el cambio del comportamiento económico del consumidor medio y la dispersión de la identidad de la marca anterior son requisitos que no son ni independientes ni cumulativos y que en realidad forman parte de una única e idéntica exigencia.
La OAMI estima que el requisito de que el uso de la marca posterior provoque una dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público, recogido en los apartados 29 y 76 de la sentencia Intel Corporation, antes citada, es sencillamente una expresión del cambio de comportamiento económico del consumidor medio. Sostiene que tal cambio tendrá lugar cuando, en la percepción de ese consumidor, el valor económico de la marca notoriamente conocida resulte perjudicado por el uso de un signo posterior. A su juicio, para que el comportamiento económico del consumidor se vea afectado, basta con que ese consumidor considere la marca notoriamente conocida menos atrayente, menos prestigiosa o menos exclusiva como consecuencia del uso del signo posterior controvertido.
La OAMI sostiene que la sentencia recurrida se basa en la premisa correcta de que «una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos para los que se registró la marca anterior» requiere que se demuestre, como en el caso de autos, que «el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público». A su juicio, esta afirmación es una mera explicación de la premisa.
La OAMI estima que la dispersión de la identidad y de la presencia de la marca notoriamente conocida en la mente del público significan que el valor económico de ésta sufre un impacto negativo y que, por tanto, la percepción del público y su «comportamiento económico» representan las dos caras de una misma moneda. La OAMI añade que la conclusión que figura en el apartado 62 de la sentencia recurrida es la expresión del probable cambio de comportamiento económico del consumidor de los productos cubiertos por las marcas anteriores que puede esperarse del uso simultáneo del signo controvertido.
Elmar Wolf recuerda que la Sala de Recurso declaró, en los considerandos 36 y 38 de la resolución controvertida, que el uso de la marca cuyo registro se solicita puede conllevar un riesgo de dilución y generar un aprovechamiento indebido de la marca anterior. Pone de manifiesto que el Tribunal General, al constatar en el apartado 66 de la sentencia recurrida que la marca cuyo registro se solicita puede ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores, no examinó, por razones de economía procesal, el aprovechamiento indebidamente obtenido de ese carácter distintivo.
En cuanto al respeto del criterio complementario y distintivo que supuestamente se desprende de la sentencia Intel Corporation, antes citada, Elmar Wolf sostiene que el Tribunal General indicó, acertadamente, que no cabía estimar la alegación basada en la necesidad de demostrar los efectos económicos de la puesta en relación de las marcas en conflicto por parte del público.
Elmar Wolf considera que las circunstancias en las que se basa el análisis del Tribunal de Justicia en la sentencia Intel Corporation, antes citada, se refieren al supuesto en que los productos o servicios cubiertos por la marca anterior no son similares a los productos o servicios cubiertos por la marca posterior, mientras que el presente asunto se refiere a productos idénticos o, cuando menos, similares. Por tanto, a su juicio, no son aplicables en el caso de autos los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Intel Corporation, antes citada.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que como consecuencia del uso de la marca posterior se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro (sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 77 y 81 y punto 6 del fallo).
Es cierto que el apartado 77 de la sentencia Intel Corporation, antes citada, es introducido por los términos «[d]e ello se desprende que» y que este apartado viene inmediatamente a continuación del examen de la cuestión del debilitamiento de la capacidad de identificación de la marca anterior y de la dispersión de su identidad y, por tanto, podría ser considerado meramente explicativo del apartado que le precede. No obstante, en el apartado 81 y en el fallo de dicha sentencia, donde se reproduce, ese mismo texto es autónomo. El hecho de que figure en el fallo de dicha sentencia pone de relieve su importancia.
El tenor de la jurisprudencia antes citada es explícito. Del mismo resulta que, sin probar que se cumple ese requisito, no se puede constatar el perjuicio o el riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior que se contempla en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009.
El concepto de «modificación del comportamiento económico del consumidor medio» establece un requisito de carácter objetivo. Tal modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. El mero hecho de que éstos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009, en la medida en que esa similitud no cree confusión en su mente.
Ahora bien, el Tribunal General, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, descartó examinar el requisito establecido por la sentencia Intel Corporation, antes citada, y, en consecuencia, incurrió en un error de Derecho.
El Tribunal General declaró, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, que «el hecho de que unos competidores utilicen signos que tienen una cierta similitud para productos idénticos o similares pone en peligro la asociación inmediata que el público pertinente hace entre los signos y los productos de que se trata, lo que puede lesionar la capacidad de la marca anterior para identificar como procedentes del titular de dicha marca los productos para los que se registró».
Sin embargo, en su sentencia Intel Corporation, antes citada, el Tribunal de Justicia expresó claramente la necesidad de exigir un nivel de prueba superior para poder constatar un perjuicio o un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009.
Aceptar el criterio propuesto por el Tribunal General podría conducir, por otra parte, a una situación en la que los operadores económicos se apropien indebidamente de ciertos signos, lo que podría perjudicar a la competencia.
Es cierto que el Reglamento n
o
207/2009 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no exigen aportar las pruebas de un perjuicio real, sino que admiten igualmente un serio riesgo de que se produzca tal perjuicio, permitiendo el uso de deducciones lógicas.
No obstante, tales deducciones no deben ser el resultado de meras suposiciones sino basarse, como el propio Tribunal General señaló en el apartado 52 de la sentencia recurrida, citando una sentencia anterior suya, en «un análisis de probabilidades y [tener] en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto».
Sin embargo, el Tribunal General no censuró la falta de ese análisis, vulnerando así la jurisprudencia citada en su propia sentencia.
En lo que respecta a la alegación de Elmar Wolf de que el criterio establecido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Intel Corporation, antes citada, se refiere a productos o servicios que no son similares a los productos y servicios cubiertos por una marca posterior y, por tanto, no es aplicable al caso de autos, basta con señalar que, al estar formulada en términos generales, la jurisprudencia que figura en los apartados 77 y 81 y en el punto 6 del fallo de esa sentencia no puede interpretarse como aplicable únicamente a las circunstancias de hecho relativas a productos o servicios que no sean similares a los productos o servicios cubiertos por una marca posterior.
Dadas estas circunstancias, es preciso hacer constar que el recurso de casación es fundado.
Por consiguiente, procede anular la sentencia recurrida.
Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, podrá, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
En el presente asunto, no se cumplen las condiciones para que el Tribunal de Justicia pueda resolver él mismo definitivamente el litigio.
Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 22 de mayo de 2012, Environmental Manufacturing/OAMI – Wolf (Representación de una cabeza de lobo) (T‑570/10).

2)
Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)
Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.