CELEX: 62011TJ0378
Gemenskapsvarumärke
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MEDINET
Det äldre nationella figurmärket MEDINET och det äldre internationella figurmärket MEDINET
Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke och ett äldre internationellt varumärke
Äldre varumärken i färg och det sökta gemenskapsvarumärket utan särskild färg
Kännetecknen är inte identiska
Artikel 34 i förordning (EG) nr 207/2009
Motiveringsskyldighet
Artikel 75 i förordning nr 207/2009
Huruvida det är lämpligt att hålla muntlig förhandling
Artikel 77 i förordning nr 207/2009

Domskäl
Bakgrund till tvisten
1. Den 29 december 2009 ingav sökanden, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).
2. Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:
>image>1
3. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Mousserande vin, vin, drycker som innehåller vin.”
4. Samtidigt ingav sökanden en ansökan till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 34 i förordning nr 207/2009 med ett yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt och ett äldre internationellt figurmärke som var föremål för en registrering i Tyskland (nummer 834732) och för en internationell registrering (nummer 364053), med rättsverkan i Österrike, Beneluxländerna, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Italien, Polen, Slovakien och Slovenien. Dessa äldre figurmärken utgjordes av följande kännetecken:
>image>2
5. Granskaren avslog yrkandet om företräde på grund av det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket genom beslut av den 30 juni 2010.
6. Den 17 augusti 2010 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
7. Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog sökandens överklagande genom beslut av den 10 maj 2011 (nedan kallat det angripna beslutet). Nämnden fann framför allt att kravet i artikel 34.1 i förordning nr 207/2009 på att varumärkena ska vara identiska inte var uppfyllt eftersom det sökta gemenskapsvarumärket inte avsåg någon särskild färg, medan det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket var guldfärgade.
Parternas yrkanden
8. Sökanden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det angripna beslutet, och
– förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
9. Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
– ogilla talan, och
– förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
10. Sökanden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder. Därigenom har sökanden gjort gällande att det föreligger åsidosättande av, för det första, artikel 34.1 i förordning nr 207/2009, för det andra, artikel 75 i samma förordning och, för det tredje, av artikel 77 i samma förordning.
11. Tribunalen finner det vara lämpligt att undersöka först den andra grunden, därefter den första grunden och slutligen den tredje grunden.
12. Det ska inledningsvis påpekas att sökanden, i punkt 53 i ansökan, har hänvisat till ett stort antal argument som redan åberopats under förfarandena vid överklagandenämnden och hos granskaren. Sökanden har angett att dessa argument ska anses ingå uttryckligen också i den aktuella ansökan.
13. I syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god rättskipning kan en talan enligt fast rättspraxis endast tas upp till sakprövning om de väsentliga faktiska och rättsliga omständigheter som talan grundas på, åtminstone kort men på ett konsekvent och begripligt sätt, framgår av innehållet i själva ansökan. Även om innehållet i en ansökan kan understödjas och kompletteras i specifika avseenden genom hänvisning till utdrag ur bifogade handlingar, kan en generell hänvisning till andra handlingar inte, även om handlingarna är bifogade ansökan, kompensera avsaknad av de väsentliga delar av den rättsliga argumenteringen som enligt de relevanta bestämmelserna ska återfinnas i själva ansökan. I den mån som sökanden inte särskilt har hänvisat till vissa specifika punkter i skrivelserna med de argument som åberopades av sökanden vid harmoniseringsbyrån, kan de allmänna hänvisningarna till dessa skrivelser inte föranleda någon prövning (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 12 juli 2012 i mål T-346/09, Winzer Pharma mot harmoniseringsbyrån – Alcon (BAÑOFTAL), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43 och där angiven rättspraxis).
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009
14. Det följer av fast rättspraxis att harmoniseringsbyråns beslut, enligt artikel 75 i förordning nr 207/2009, ska innehålla beslutets grunder. Denna motiveringsskyldighet har samma innehåll som den skyldighet som följer av artikel 296 FEUF, enligt vilken det klart och tydligt ska framgå hur den som har antagit en rättsakt har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs av en åtgärd att få kännedom om skälen till denna så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet. Det kan emellertid inte krävas att överklagandenämnderna lämnar en uttömmande redogörelse för vart och ett av de resonemang som parterna fört. Motiveringen kan således vara underförstådd, under förutsättning att motiveringen ger dem som berörs av beslutet möjlighet att få kännedom om skälen för överklagandenämndens beslut och den behöriga domstolen tillräckligt underlag för att göra sin prövning (se tribunalens dom av den 12 juli 2012 i mål T-389/11, Gucci mot harmoniseringsbyrån – Chang Qing Qing (GUDDY), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 16 och där angiven rättspraxis).
15. Det ska dessutom erinras om att skyldigheten att motivera ett beslut utgör en väsentlig formföreskrift som ska särskiljas från frågan huruvida skälen är välgrundade, vilken är hänförlig till frågan huruvida den omtvistade rättsakten är lagenlig i materiellt hänseende. Motiveringen av ett beslut består nämligen i att man formellt anger vilka skäl beslutet grundar sig på. Om dessa skäl innehåller felaktigheter, inverkar detta på beslutets lagenlighet i materiellt hänseende, men inte på motiveringen av beslutet, som kan vara tillräcklig trots att den innehåller felaktiga skäl (se domen i det ovannämnda målet GUDDY, punkt 17 och där angiven rättspraxis).
16. För det första anser sökanden att överklagandenämnden inte angav skälen till varför nämnden underkände de detaljerade argument som sökanden anfört beträffade vissa beslut som överklagandenämnderna hade fattat i ärenden om prioritet eller företräde, detta trots att omständigheterna i dessa ärenden nästan var identiska med omständigheterna i det förevarande fallet.
17. Detta argument kan inte godtas. Överklagandenämnden var nämligen inte skyldig att i detalj undersöka dessa olika beslut. Dessutom angav den i punkt 21 i det angripna beslutet skälen till varför den inte betraktade de beslut som åberopats av sökanden som relevanta. Exempelvis angav den att dessa beslut ”strider mot fast praxis vid [harmoniseringsbyråns] enheter i första instans” och att de dessutom inte är ”förenliga med gällande bestämmelser”.
18. För det andra anser sökanden att överklagandenämnden åsidosatte sin motiveringsskyldighet när nämnden konstaterade att förordning nr 207/2009 inte innehåller någon regel som säger att ett svartvitt varumärke åtnjuter skydd för samtliga färger. Sökanden har tillagt att om överklagandenämnden hade undersökt principerna i gemenskapens varumärkesrätt – vilka sökanden härvid utförligt har citerat – skulle det ha föranlett nämnden att slå fast att åtminstone ett ”partiellt yrkande om företräde” var välgrundat i det aktuella fallet.
19. Inte heller dessa argument kan godtas. Tribunalen konstaterar nämligen att överklagandenämnden i punkt 20 i det angripna beslutet inte begränsade sig till att ange att ”[förordning nr 207/2009] inte innehåller någon rättsprincip enligt vilken ett svartvitt varumärke åtnjuter skydd för alla färger”, utan angav dessutom att ”det tvärtom ska göras en jämförelse av varumärkena i enlighet med hur de har registrerats, varvid färgen på ett varumärke, beroende på det enskilda fallet, eventuellt kan utgöra en av varumärkets dominerande och särskiljande beståndsdelar, som eventuellt kan påverka det helhetsintryck som varumärket ger och öka eller minska likheten (och därmed skyddets omfattning) beroende på de beståndsdelar som motpartens varumärke utgörs av”.
20. Vidare konstaterar tribunalen att sökanden genom sitt argument att överklagandenämnden borde ha godtagit åtminstone ett ”partiellt yrkande om företräde”, egentligen kritiserar överklagandenämnden för att inte ha delat sökandens uppfattning och inte för att ha brustit i motiveringen av beslutet. Det ska dock, mot bakgrund av den rättspraxis som anges ovan i punkt 15, erinras om att frågan om huruvida skälen är välgrundade ska skiljas från motiveringsskyldigheten.
21. Med hänsyn till det ovan anförda konstaterar tribunalen att överklagandenämnden har lämnat en tillräcklig motivering till varför den inte biföll yrkandet om företräde på grund av de äldre varumärkena i samband med ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurkännetecknet MEDINET. Motiveringen gjorde det möjligt för sökanden att göra gällande sina rättigheter och för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet.
22. Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 34.1 i förordning nr 207/2009
23. Till att börja med påpekar tribunalen att överklagandenämnden i det angripna beslutet och parterna i sina inlagor visserligen har hänvisat till det sökta gemenskapsvarumärket som ett svartvitt varumärke. Detta betyder emellertid inte att det sökta gemenskapsvarumärket avser färgerna svart och vitt, utan att det sökta varumärket inte avser någon särskild färg.
24. Sökanden anser att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 34.1 i förordning nr 207/2009 genom att inte bifalla yrkandet om företräde på grund av det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket i samband med ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurkännetecknet MEDINET.
25. Det framgår av lydelsen i artikel 34.1 i förordning nr 207/2009 att en innehavare av ett äldre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, inbegripet ett varumärke som är registrerat i Benelux, eller ett äldre varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat, som ansöker om registrering av ett identiskt varumärke som gemenskapsvarumärke för varor eller tjänster, vilka är identiska med eller vilka ingår bland dem för vilka det äldre varumärket har registrerats, får för gemenskapsvarumärket åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat.
26. För att ett yrkande om företräde på grund av ett äldre varumärke ska kunna bifallas i samband med ansökan om gemenskapsvarumärke måste tre villkor vara uppfyllda. Det äldre varumärket och det sökta gemenskapsvarumärket ska vara identiska med varandra. De varor eller tjänster som det sökta gemenskapsvarumärket avser ska vara identiska med de varor och tjänster som det äldre varumärket avser, eller ingå bland dessa. Innehavaren av de aktuella varumärkena ska vara densamma (tribunalens dom av den 19 januari 2012 i mål T-103/11, Shang mot harmoniseringsbyrån (justing), punkt 14).
27. Ett kännetecken är identiskt med ett varumärke när det, utan ändringar eller tillägg, återger samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi (domen i det ovannämnda målet justing, punkt 16).
28. Kravet på att kännetecknet och varumärket ska vara identiska med varandra måste tolkas restriktivt på grund av de konsekvenser som ett uppfyllande av detta krav får. I det förevarande fallet skulle enligt artikel 34.2 i förordning nr 207/2009 ett bifall till det yrkande om företräde på grund av ett äldre varumärke som har framställts av innehavaren av gemenskapsvarumärket medföra att vederbörande, om han eller hon avstod från det äldre varumärket eller lät det upphöra, skulle kunna fortsätta att göra gällande samma rättigheter som han eller hon skulle ha haft om det äldre varumärket hade förblivit registrerat (domen i det ovannämnda målet justing, punkt 17).
29. I det förevarande fallet har det inte bestritts att de varor som det sökta gemenskapsvarumärket omfattar är identiska med dem som det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket omfattar. Det är också ostridigt mellan parterna att innehavaren av varumärkena är densamma.
30. Vidare framhåller tribunalen att det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket och det sökta gemenskapsvarumärket visserligen innehåller ett gemensamt ordelement, nämligen ”medinet”, som återfinns i en figurativ form föreställande ett kors, men att de förstnämnda varumärkena är guldfärgade medan det sistnämnda varumärket inte avser någon särskild färg.
31. Sökanden anser att överklagandenämnden vid undersökningen av huruvida kännetecknet och varumärket är identiska med varandra borde ha tillämpat de principer som har utvecklats i invändningsförfarandena när det har handlat om att avgöra huruvida två varumärken är identiska med varandra. Vidare finner sökanden att överklagandenämnden inte har gjort åtskillnad mellan skyddsföremålet och skyddets omfattning, vilket nämnden borde ha gjort. Slutligen har sökanden anfört att yrkandet om företräde på grund av ett äldre varumärke inte betyder att gemenskapsvarumärket, efter det att de nationella rättigheterna har getts upp, får rättsverkningar i de berörda länderna i enlighet med dessa nationella rättigheters prioritet. Tvärtom är omfattningen av det skydd som gemenskapsvarumärket ger i de berörda länderna alltid beroende av omfattningen av det skydd som ges av de varumärken på grund av vilka företräde har yrkats. Målet handlar således om omfattningen av de aktuella varumärkenas skydd.
32. Tribunalen konstaterar härvid att överklagandenämnden i punkt 15 i det angripna beslutet, vad beträffar identiteten mellan varumärkena, fann att ”de inte är identiska då det äldre varumärket är i färg och det varumärke som registreringsansökan avser inte är det”. Nämnden tillade i punkt 18 i beslutet att ”ett bifall till yrkandet om företräde skulle i praktiken innebära att det äldre varumärket i färg ersattes av ett svartvitt varumärke, det vill säga att återgivandet av varumärket ändrades”. Slutligen konstaterade nämnden i punkt 19 i beslutet att ”det på de ingivna registerutdragen var svårt att urskilja ordelementet [’medinet’], vilket i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke däremot var klart läsbart” och att ”ordelementet var ljusare än bakgrunden på registerutdragen, medan det var mörkare än bakgrunden i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke (svart mot en vit bakgrund)”.
33. Vad gäller frågan om varumärkesskyddets omfattning, slog överklagandenämnden i punkt 20 i sitt beslut fast att ”i det aktuella fallet handlar det inte om omfattningen av skyddet för det äldre varumärket eller ens om omfattningen av skyddet för det varumärke som avses i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke (förutsatt att det blir registrerat)”, att ”skyddsföremålet måste vara detsamma, eftersom det annars inte skulle kunna föreligga identitet” och att ”detta framgår av hänvisningen till [domstolens] dom i målet Arthur-et-Félicie”.
34. Tribunalen påpekar, i likhet med vad harmoniseringsbyrån nämnde vid förhandlingen, att ”hänvisningen till [domstolens] dom i målet Arthur-et-Félicie” i själva verket ska förstås som en hänvisning till domstolens dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I-2799).
35. Överklagandenämnden underkände dessutom sökandens hänvisning till förstainstansrättens dom av den 18 juni 2009 i mål T-418/07, LIBRO mot harmoniseringsbyrån – Causley (LiBRO) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), då nämnden ansåg att domen ”saknar relevans eftersom den … endast rör frågan om det föreligger risk för förväxling och en prövning, i det sammanhanget, av graden av likhet mellan varumärkena” (punkt 20 i det angripna beslutet).
36. Överklagandenämnden gjorde vidare följande bedömning:
”[v]id prövningen av yrkandet om företräde är det dock inte på sin plats med spekulativa resonemang beträffande omfattningen av skyddet för det aktuella varumärket … i förhållande till eventuella andra varumärken. Begreppet identitet mellan varumärken behöver inte nödvändigtvis tolkas på exakt [samma] sätt när det gäller artikel 34 i [förordning nr 207/2009] som när det handlar om andra bestämmelser såsom till exempel artikel 8.1 a i [förordning nr 207/2009], eller vid bedömningen av om det är fråga om bruk i identisk (registrerad) form vid tillämpningen av artikel 15.1 [i nämnda förordning]” (punkt 20 i det angripna beslutet).
37. Harmoniseringsbyrån har i detta avseende i sin svarsinlaga gjort gällande att – till skillnad från vad som påståtts av sökanden – den rättspraxis som rör tillämpningen av artikel 8.1 i förordning nr 207/2009 inte är av relevans för tillämpningen av artikel 34 i förordningen, eftersom konsumenternas uppfattning, som är en avgörande faktor i invändningsförfarandet, helt saknar betydelse vid prövningen av ett yrkande om företräde på grund av ett äldre varumärke.
38. Vid förhandlingen uppgav dock harmoniseringsbyrån att domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion faktiskt hade använts som underlag för det angripna beslutet. Harmoniseringsbyrån anförde att frågan huruvida det föreligger identitet mellan varumärkena, såsom det begreppet har definierats vid tillämpningen av artikel 34 i förordning nr 207/2009, visserligen är beroende av hur konsumenterna uppfattar dem, men att den också är beroende av en annan aspekt, nämligen varumärkesskyddets omfattning.
39. Tribunalen erinrar om att den definition av begreppet identitet mellan varumärken som följer av domen i det ovannämnda målet justing (punkt 16) var påverkad av den definition som domstolen uppställde i domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion (punkt 54). Sistnämnda dom meddelades i ett mål om förhandsavgörande beträffande tolkningen av artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), som motsvarar artikel 8.1 a i förordning nr 207/2009.
40. Enbart det faktum att den definition av begreppet identitet mellan varumärken som följer av domen i det ovannämnda målet justing (punkt 16) var påverkad av den definition som domstolen uppställde i domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion (punkt 54), kan dock inte frånta denna definition dess relevans för tillämpningen av artikel 34 i förordning nr 207/2009. Även om artiklarna 8.1 a och 34 i förordningen har olika syften, kräver båda artiklarna att varumärkena är identiska med varandra för att artiklarna ska kunna vara tillämpliga. Dessutom uppställs det i rättspraxis avseende båda dessa artiklar ett krav på att begreppet identitet mellan varumärken ska ges en restriktiv tolkning (domarna i de ovannämnda målen LTJ Diffusion, punkt 50, och justing, punkt 17).
41. Ett begrepp som används i olika bestämmelser i en rättsakt ska, av konsekvens- och rättssäkerhetsskäl, presumeras betyda samma sak, oberoende av den bestämmelse som begreppet återfinns i. Detta är i än högre grad fallet om begreppet ska tolkas restriktivt.
42. Även om varken artikel 5.1 a i första direktivet 89/104 eller artikel 8.1 a i förordning nr 207/2009 innehåller någon uttrycklig hänvisning till hur omsättningskretsen uppfattar de aktuella varumärkena, ska det konstateras att domstolen, i domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion, har beaktat denna aspekt för att förfina sin definition av begreppet identitet mellan varumärken. Enligt denna definition kan två varumärken anses vara identiska när de uppvisar så små skillnader att dessa skillnader kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi.
43. Således är den tolkning av begreppet identitet mellan varumärken som domstolen gjorde i domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion med avseende på artikel 5.1 a i första direktivet 89/104, vars innehåll är identiskt med innehållet i artikel 8.1 a i förordning nr 207/2009, relevant för tillämpningen av artikel 34 i förordning nr 207/2009.
44. Det innebär att överklagandenämnden var skyldig att använda samma definition av begreppet identitet mellan varumärken som den som har uppställts i rättspraxis med avseende på tillämpningen av artikel 8.1 a i förordning nr 207/2009.
45. Till skillnad från vad harmoniseringsbyrån hävdade under förhandlingen går det inte av punkt 20 i det angripna beslutet att utläsa att överklagandenämnden faktiskt har använt sig av den definition av begreppet identitet mellan varumärken som följer av domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion (punkt 54). Visserligen hänvisade överklagandenämnden till domen i det målet till stöd för att skyddsföremålet måste vara detsamma för att det ska kunna föreligga identitet. I slutet av samma punkt angav dock nämnden att begreppet identitet mellan varumärken i artikel 34 i förordning nr 207/2009 inte nödvändigtvis behöver tolkas på samma sätt som när det gäller artikel 8.1 a i förordningen.
46. Detta misstag kan dock inte medföra att det resonemang som fördes i det angripna beslutet ska anses felaktigt. Vid en läsning av beslutets samtliga skäl är det nämligen uppenbart att överklagandenämndens slutsatser överrensstämmer med den definition som tribunalen har angett ovan i punkt 27.
47. Vad gäller varumärkesskyddets omfattning, konstaterar tribunalen att detta inte, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har påstått, utgör en aspekt som ska beaktas vid prövningen av ett yrkande om företräde på grund av ett äldre varumärke. Ett av de villkor som ska vara uppfylla för att harmoniseringsbyrån ska kunna bifalla ett sådant yrkande är (se ovan punkt 26) att de aktuella varumärkena är identiska med varandra. För att det ska kunna undersökas om varumärkena är identiska behöver en jämförelse av varumärkenas beståndsdelar göras. Däremot behöver det inte göras någon bedömning eller jämförelse av omfattningen av det skydd som varumärkena åtnjuter eller skulle kunna åtnjuta, och som dessutom kan variera beroende på den bestämmelse i förordning nr 207/2009 som är tillämplig.
48. Sökanden har vidare gjort gällande att det inte föreligger någon uppenbar skillnad, i den mening som avses i riktlinjerna angående förfarandena vid harmoniseringsbyrån (del B, punkt 5.5), mellan de aktuella varumärkena som motiverar ett ogillande av yrkandet om företräde på grund av ett äldre varumärke. Enligt sökanden inbegriper det sökta gemenskapsvarumärket i svartvitt nämligen – betraktat som majus  (större) – färgen ”blekt guld” hos det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket – vilka betraktas som minus  (mindre) – ( majus includit minus ) och dessutom innehåller det sökta gemenskapsvarumärket, utan tillägg, samtliga de beståndsdelar som ingår i det äldre nationella varumärket och i det äldre internationella varumärket. Det föreligger heller inte några fonetiska eller begreppsmässiga skillnader.
49. Det är ostridigt mellan parterna att vart och ett av de aktuella varumärkena innehåller ordelementet ”medinet” som återfinns i en figurativ form föreställande ett kors. Frågan som ska besvaras är således huruvida den skillnad mellan varumärkena som kommer sig av det faktum att det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket är guldfärgade medan det sökta gemenskapsvarumärket inte avser någon färg alls, är sådan att dessa varumärken inte kan betraktas som identiska med varandra.
50. Det anges visserligen i riktlinjerna angående förfarandena vid harmoniseringsbyrån avseende artikel 34 i förordning nr 207/2009 att ”granskaren, med avseende på figurmärken, ska göra en invändning för det fall varumärkenas utseende präglas av en uppenbar skillnad”. Dessa riktlinjer utgör dock endast en kodifiering av den handlingslinje som harmoniseringsbyrån har ställt upp för sig själv (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 maj 2009 i mål T-410/07, Jurado Hermanos mot harmoniseringsbyrån (JURADO), REG 2009, s. II-1345, punkt 20, och tribunalens dom av den 7 juli 2010 i mål T-124/09, Valigeria Roncato mot harmoniseringsbyrån – Roncato (CARLO RONCATO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 27).
51. Således är det inte dessa riktlinjer, utan den rättspraxis som anges ovan i punkt 27, som ska ligga till grund för bedömningen av huruvida den aktuella färgskillnaden är så obetydlig att varumärkena i fråga ska anses vara identiska med varandra.
52. Tribunalen konstaterar att den omständigheten att ett varumärke har registrerats i en viss färg, eller tvärtom inte avser någon särskild färg, inte kan anses utgöra en försumbar beståndsdel i konsumenternas ögon. Det intryck som ett varumärke ger skiljer sig nämligen åt beroende på om det är i färg eller om det inte avser någon särskild färg.
53. Den dom som sökanden har nämnt i sin ansökan, enligt vilken ”ett äldre varumärke som inte avser någon särskild färg även omfattar färgkombinationer” (domen i det ovannämnda målet LiBRO, punkt 65), är inte relevant i det aktuella fallet eftersom varumärkesskyddets omfattning, såsom har fastställts ovan i punkt 47, inte utgör en aspekt som ska beaktas vid prövningen av ett yrkande om företräde. I vilket fall som helst kan man av denna dom sluta sig till att skyddet för ett gemenskapsvarumärke som avser en viss färg har en annan omfattning än skyddet för ett gemenskapsvarumärke som inte avser någon särskild färg.
54. Således finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att de aktuella varumärkena inte var identiska med varandra.
55. Denna slutsats påverkas inte av sökandens övriga argument.
56. Sökanden anser att beslut EX-03-5 som harmoniseringsbyråns ordförande meddelade den 20 januari 2003 om de formella villkoren vad gäller yrkanden om företräde eller prioritet, samt reglerna 15.2 e och 103.2 e i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), som åberopats av överklagandenämnden för att besvara frågan om huruvida företräde på grund av ett äldre varumärke i färg kan åberopas i samband med en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett svartvitt varumärke, saknar relevans. Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden, under alla omständigheter, har åsidosatt normhierarkin genom att basera sig på administrativa föreskrifter vid tolkningen av gemenskapslagstiftningen på varumärkesområdet.
57. När det gäller de handlingar som nämns ovan i punkt 56 konstaterar tribunalen att det var efter det att överklagandenämnden i punkt 15 i det angripna beslutet hade påpekat att ett varumärke i färg inte är identiskt med ett svartvitt varumärke, som nämnden preciserade att ”det är skälet till att artikel 3.3 i beslut EX-03-5 innehåller ett krav på att beviset för det äldre varumärket (registerutdrag) också ska vara i färg när det äldre varumärket är i färg” (punkt 16 i det angripna beslutet), att ”det vid en internationell registrering för vilken det förutsätts att grundvarumärket är identiskt, på samma sätt krävs att ansökan om internationell registrering också är i färg om grundvarumärket är i färg” och att ”det också vid tillämpningen av regel 15.2 e i [förordning nr 2868/95] krävs en återgivning i färg av det aktuella varumärket” (punkt 17 i det angripna beslutet).
58. Av föregående punkt framgår att överklagandenämnden inte grundade sin tolkning av artikel 34 i förordning nr 207/2009 på de rättsakter som nämns ovan i punkt 56, utan att nämnden endast omnämnde dem till stöd för sin bedömning att färgen på ett varumärke utgör en viktig beståndsdel, framför allt vid prövningen av ett yrkande om företräde på grund av ett äldre varumärke i samband med en ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke, varvid det krävs att varumärkena är strikt identiska.
59. Således har överklagandenämnden inte, såsom har påståtts av sökanden, åsidosatt normhierarkin, och den hade rätt att nämna dessa olika bestämmelser till stöd för sin tolkning av artikel 34 i förordning nr 207/2009.
60. Vidare har sökanden hävdat att överklagandenämnden borde ha beaktat de tidigare beslut där överklagandenämnderna bifallit yrkanden om företräde på grund av äldre varumärken då skillnaden mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket har varit ringa.
61. Tribunalen konstaterar härvid att harmoniseringsbyrån måste utöva sin behörighet i enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten. Även om harmoniseringsbyrån, med hänsyn till principerna om likabehandling och god förvaltningssed, ska beakta de beslut som redan fattats i fråga om liknande ansökningar och ägna särskild uppmärksamhet åt frågan huruvida det finns anledning att besluta på samma sätt, måste tillämpningen av dessa principer ändock ske i överensstämmelse med legalitetsprincipen (se tribunalens dom av den 22 maj 2012 i mål T-179/11, Sport Eybl & Sports Experts mot harmoniseringsbyrån – Seven (SEVEN SUMMITS), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 68 och där angiven rättspraxis).
62. Dessutom ska, med hänsyn till kravet på rättssäkerhet och just kravet på god förvaltning, bedömningen av en registreringsansökan vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken blir registrerade på ett otillbörligt sätt. En sådan bedömning måste göras i varje enskilt fall (se domen i det ovannämnda målet SEVEN SUMMITS, punkt 69 och där angiven rättspraxis).
63. Överklagandenämnden angav i punkt 21 i det angripna beslutet att de tidigare beslut som sökanden har nämnt ”strider mot fast praxis vid [harmoniseringsbyråns] enheter i första instans, och för övrigt inte är förenliga med gällande bestämmelser”. Överklagandenämnden tillade att ”antingen är de ärenden som [sökanden] har nämnt inte jämförbara, och i så fall behöver de inte bedömas på samma sätt, eller så är de jämförbara, och i så fall är det legalitetsprincipen för harmoniseringsbyråns agerande som har företräde och harmoniseringsbyrån saknar rätt att upprepa felaktiga beslut”.
64. Det betyder att överklagandenämnden har tagit hänsyn till de tidigare besluten. Nämnden har studerat dem och funnit att det inte finns anledning att besluta på samma sätt, antingen därför att ärendena inte är jämförbara, eller därför att det skulle strida mot legalitetsprincipen. Härav följer att överklagandenämnden har fattat ett beslut som överensstämmer med den rättspraxis som anges ovan i punkterna 61 och 62.
65. Det faktum att det äldre nationella varumärket och det äldre internationella varumärket är i färg medan det sökta gemenskapsvarumärket inte avser någon särskild färg, utgör i alla händelser inte någon obetydlig skillnad, vilket har konstaterats ovan i punkt 52.
66. Slutligen har sökanden anfört att ett bifall till yrkandet om företräde på grund av ett äldre varumärke inte leder till att det sökta gemenskapsvarumärket kan åtnjuta det äldre varumärkets prioritet. Det innebär endast att sökanden ges en möjlighet att vidta åtgärder mot andras gemenskapsvarumärken eller nationella varumärken för vilka registrering har sökts efter registreringen av det äldre nationella varumärke och det äldre internationella varumärke som sökanden är innehavare av, men före den aktuella ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, på grundval av dessa äldre varumärken som samlats under gemenskapsvarumärkets ”hatt”, i deras respektive utförande. Således borde överklagandenämnden, enligt sökandens mening, ha bifallit ett ”partiellt yrkande om företräde” som skulle ha tillåtit sökanden att i de berörda länderna åberopa företräde på grund av varumärkena i färg och inte företräde på grund av gemenskapsvarumärket för återgivningen i svartvitt.
67. Harmoniseringsbyrån anser att argumentet inte kan prövas eftersom det har åberopats för första gången i ansökan och kan ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden. Under alla omständigheter skulle ett bifall till ett ”partiellt yrkande om företräde” innebära en ändring av det kännetecken som registreringsansökan avser, vilket är omöjligt.
68. Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Även om sökandens argument kunde tas upp till prövning, skulle sökanden inte kunna vinna framgång med det. Om sökanden vann framgång med ett sådant argument, skulle det innebära att innebörden av kravet på att varumärkena ska vara identiska (se artikel 34.1 i förordning nr 207/2009) gick förlorad. Om sökandens resonemang godtogs, skulle det betyda att det blev möjligt att åberopa företräde på grund av ett äldre varumärke även om det sökta gemenskapsvarumärket var helt annorlunda. Innehavaren av varumärkena skulle nämligen i slutändan, vilket sökanden har framhållit, grunda sin invändning för perioden mellan registreringen av det äldre varumärket och registreringen av gemenskapsvarumärket på det äldre varumärket såsom det först registrerades. Kravet på att varumärkena ska vara identiska skulle således inte längre fylla någon funktion.
69. Tribunalen konstaterar också att artikel 34 i förordning nr 207/2009 inte innehåller någon möjlighet att åberopa företräde på grund av en del av ett äldre nationellt varumärke. Då artikel 34 i nämnda förordning ska tolkas restriktivt kan tribunalen inte bifalla ett sådant yrkande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet justing, punkt 43).
70. Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den första grunden.
Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 77 i förordning nr 207/2009
71. Enligt artikel 77.1 i förordning nr 207/2009 ska harmoniseringsbyrån, under förutsättning att den anser att det är lämpligt, hålla muntlig förhandling antingen på eget initiativ eller om part yrkar det.
72. Överklagandenämnden förfogar härvid över ett stort utrymme för skön vid bedömningen av om det verkligen är nödvändigt att den håller en muntlig förhandling (se tribunalens dom av den 3 februari 2011 i de förenade målen T-229/09 och T-300/09, Gühring mot harmoniseringsbyrån (kombination av ginstgul och silvergrå och kombination av ockergul och silvergrå), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 34 och där angiven rättspraxis).
73. Sökanden har gjort gällande att det hade varit lämpligt att hålla muntlig förhandling vid överklagandenämnden för att kunna diskutera det aktuella rättsläget i detalj. Enligt sökanden har harmoniseringsbyrån åsidosatt nämnda artikel genom att inte ta den lämplighetsaspekt i beaktande som avses i artikel 77 i förordning nr 207/2009 och sålunda ”tvinga” sökanden att väcka talan vid tribunalen.
74. Det följer dock av handlingarna i målet och av det angripna beslutet att överklagandenämnden hade tillgång till alla uppgifter den behövde för att fatta sitt beslut. Vad gäller sökandens invändning att en muntlig förhandling skulle ha gett överklagandenämnden möjlighet att undersöka frågan huruvida återgivningen av ett varumärke som inte avser någon särskild färg kan omfatta de varumärken som tvärtom avser en viss färg eller huruvida den åtminstone kan tillerkännas ett partiellt företräde, konstaterar tribunalen att sökanden inte har visat hur muntliga preciseringar utöver vad som angetts i inlagan till överklagandenämnden skulle ha kunnat föranleda nämnden att fatta ett annat beslut än den gjorde.
75. Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas såvitt avser den tredje grunden. Talan ska således ogillas i sin helhet.
Rättegångskostnader
76. Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
77. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.
Domslut
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)
följande:
1) Talan ogillas.
2) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.