CELEX: 62012TJ0131
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPARITUAL
Oudere Benelux-woordmerken en Benelux-beeldmerk SPA en LES THERMES DE SPA
Relatieve weigeringsgrond
Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 11 februari 2004 heeft interveniënte, Orly International, Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SPARITUAL.
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Nagelverzorgings- en lichaamsverzorgingsproducten”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 048/2004 van 29 november 2004 gepubliceerd.
Op 25 februari 2005 heeft verzoekster, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.
De oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere merken:
—
het op 11 maart 1981 onder nr. 372 307 ingeschreven Benelux-woordmerk SPA, vernieuwd tot 11 maart 2021, voor waren van klasse 3 die zijn omschreven als volgt: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen” (hierna: „woordmerk SPA voor waren van klasse 3”);
—
het op 21 februari 1983 onder nr. 389 230 ingeschreven Benelux-woordmerk SPA, vernieuwd tot 21 februari 2023, voor waren van klasse 32 die zijn omschreven als volgt: „Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” (hierna: „woordmerk SPA voor waren van klasse 32”);
—
het op 8 augustus 2000 onder nr. 2 106 346 ingeschreven Duitse woordmerk SPA voor waren van klasse 3 die zijn omschreven als volgt: „Parfums, lichaamsverzorgingsproducten, schoonheidsproducten” (hierna: „Duits woordmerk SPA”);
—
het op 20 februari 1997 onder nr. 606 700 ingeschreven Benelux-beeldmerk dat hierna wordt weergegeven, voor waren van klasse 32 die zijn omschreven als volgt: „Bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” (hierna: „beeldmerk SPA met Pierrot”):
—
het op 9 februari 2001 onder nr. 693 395 ingeschreven Benelux-woordmerk LES THERMES DE SPA voor diensten van klasse 42 die zijn omschreven als volgt: „Diensten van thermen, met inbegrip van het verrichten van medische diensten, baden, douches en massages” (hierna: „woordmerk LES THERMES DE SPA voor diensten van klasse 42”).
De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 207/2009].
Bij beslissing van 10 januari 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen en het verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk en het Duitse woordmerk SPA, waarvoor niet moest zijn voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik, uitgesloten.
Op 21 januari 2009 heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling van 10 januari 2008 vernietigd. Zij heeft opgemerkt dat het Duitse woordmerk SPA was vernietigd nadat de beslissing van de oppositieafdeling werd vastgesteld, op grond dat het onderscheidend vermogen miste. De oppositie kon dus niet meer geldig worden ingesteld op basis van dit merk. Zij heeft bijgevolg het onderzoek van de oppositie die was ingesteld op basis van de andere oudere merken dan het Duitse woordmerk SPA terugverwezen naar de oppositieafdeling.
Bij beslissing van 8 oktober 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Zij heeft op basis van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vastgesteld dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trok uit het woordmerk SPA voor waren van klasse 32.
Op 2 december 2010 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 8 oktober 2010.
Op 15 december 2010 heeft verzoekster haar oppositie beperkt tot drie merken, namelijk het woordmerk SPA voor waren van klasse 3, het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 en het woordmerk LES THERMES DE SPA voor diensten van klasse 42.
Bij beslissing van 9 januari 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling van 8 oktober 2010 vernietigd.
Vooraf heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing opgemerkt dat de oppositie enkel moest worden onderzocht tegen de achtergrond van de drie in punt 12 hierboven vermelde oudere woordmerken. Primair heeft zij wat in de eerste plaats de oppositie op basis van het woordmerk SPA voor waren van klasse 3 betreft, in de punten 36 en 37 van die beslissing opgemerkt dat op basis van de door verzoekster verstrekte documenten het normale gebruik van dit merk voor waren van klasse 3, in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, niet kon worden vastgesteld. Wat in de tweede plaats de oppositie op basis van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 betreft, heeft zij geoordeeld dat niet was voldaan aan sommige in artikel 8, lid 5, van die verordening vermelde voorwaarden om de oppositie op basis van dit merk toe te wijzen. In de punten 43 tot en met 47 van deze beslissing heeft zij aangegeven dat verzoekster noch de bekendheid van dit merk had bewezen, noch had aangetoond dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk deed aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, noch haar argument had gestaafd dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trok uit de reputatie van het oudere merk. Wat in de derde plaats de oppositie op basis van het woordmerk LES THERMES DE SPA voor diensten van klasse 42 betreft, heeft zij in punt 55 van deze beslissing geoordeeld dat in casu niet was voldaan aan de in artikel 8, lid 5, van deze verordening vermelde voorwaarde inzake de bekendheid van dit merk en dat het normale gebruik van dit merk in de zin van artikel 42, lid 2, van deze verordening onzeker bleek. Volgens haar wordt het betrokken merk op de documenten weergegeven als de generieke aanduiding van een plaats in Spa (België), waar kan worden gebaad, en niet als het dienstmerk van een onderneming.
Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.
Het BHIM verzoekt het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
Interveniënte verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te bevestigen;
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Zoals ter terechtzitting is bevestigd, voert verzoekster ter ondersteuning van het beroep slechts één middel aan, inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dat strekt tot betwisting van de verwerping van haar oppositie op basis van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32. Dit middel valt uiteen in twee onderdelen. In het kader van het eerste onderdeel betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep dat de bekendheid van dit merk in casu niet werd aangetoond. In het kader van het tweede onderdeel betwist zij het oordeel van de kamer van beroep dat haar argumenten dat het gevaar bestond dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trok uit het betrokken oudere woordmerk, in casu niet waren gestaafd.
Volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het, in het kader van een ouder nationaal merk, een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
Ten aanzien van bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven merken moet het grondgebied van de Benelux worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat (arrest van 14 september 1999, General Motors, C‑375/97, Jurispr.,
EU:C:1999:408
, punt 29).
Om dezelfde redenen als met betrekking tot de voorwaarde dat het merk bekend is een lidstaat, kan voor een Benelux-merk dus niet worden verlangd dat het op het gehele grondgebied van de Benelux bekend is. Het is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van een van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, punt 20 supra,
EU:C:1999:408
, punt 29).
Opdat het oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden ruimere bescherming, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het naar verluidt bekende oudere merk zijn ingeschreven. Ten tweede moeten dit oudere merk en het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn of overeenstemmen. Ten derde moet het oudere merk bekend zijn in de Unie, zo het gaat om een ouder gemeenschapsmerk, of in de betrokken lidstaat, zo het gaat om een ouder nationaal merk. Ten vierde moet het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk het gevaar meebrengen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangezien deze voorwaarden cumulatief zijn, is voornoemde bepaling niet van toepassing zodra aan een ervan niet is voldaan [arresten van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Jurispr.,
EU:T:2007:93
, punten 34 en 35, en 11 juli 2007, Mülhens/BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Jurispr.,
EU:T:2007:214
, punten 54 en 55].
In het bijzonder de vierde toepassingsvoorwaarde voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft drie verschillende en alternatieve soorten risico’s, te weten dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Van het eerste soort risico als bedoeld in deze bepaling is sprake wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. Dit betreft de „verwatering” van het oudere merk door het afbrokkelen van de identiteit ervan en de invloed ervan op het publiek. Van het tweede soort risico is sprake wanneer de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten door het publiek op zodanige wijze kunnen worden waargenomen dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Het derde soort risico bestaat erin dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Benadrukt dient echter te worden dat in geen van deze gevallen vereist is dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken, aangezien het relevante publiek enkel een verband moet kunnen leggen tussen deze merken, zonder deze evenwel noodzakelijkerwijs te moeten verwarren (zie arrest VIPS, punt 22 supra,
EU:T:2007:93
, punten 36‑42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Teneinde het in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde risico beter te kunnen afbakenen, zij erop gewezen dat de eerste functie van een merk ontegenzeglijk een „herkomstaanduidende functie” is. Niettemin fungeert een merk eveneens als middel waarmee andere boodschappen worden overgedragen, betreffende onder meer de eigenschappen of de bijzondere kenmerken van de waren of diensten die het aanduidt, of de beelden en gewaarwordingen die het oproept, zoals bijvoorbeeld luxe, levensstijl, exclusiviteit, avontuur, jeugd. In die zin heeft het merk intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De betrokken boodschappen die met name door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming verdient, te meer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan. Op die manier waarborgt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 dat een bekend merk wordt beschermd ten opzichte van iedere aanvraag van een gelijk of overeenstemmend merk dat afbreuk zou kunnen doen aan het imago ervan, ook al zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten niet analoog aan die waarvoor het bekende oudere merk is ingeschreven (arrest VIPS, punt 22 supra,
EU:T:2007:93
, punt 35).
Tegen de achtergrond van de in de hierboven aangehaalde rechtspraak vastgestelde beginselen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, in wezen, dat in casu niet was voldaan aan de in punt 22 hierboven in herinnering gebrachte derde en de vierde toepassingsvoorwaarde voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat verzoekster de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet had aangetoond. Dienaangaande heeft zij vastgesteld dat op basis van de door verzoekster verstrekte documenten enkel de bekendheid van het beeldmerk SPA met Pierrot kon worden vastgesteld. Zoals blijkt uit punt 41 van de bestreden beslissing kon volgens haar gelet op het arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (C‑234/06 P, Jurispr.,
EU:C:2007:514
, punt 86), de bekendheid van het beeldmerk SPA met Pierrot dan ook niet worden „uitgebreid” tot het woordmerk SPA voor waren van klasse 32. In punt 42 van deze beslissing heeft zij immers vastgesteld – anders dan de oppositieafdeling heeft geoordeeld – dat de door verzoekster verstrekte documenten enkel toonden dat het woord „spa” werd gebruikt samen met een beeldelement dat een pierrot weergaf, en dat dit element het onderscheidend vermogen van het betrokken beeldmerk, en bijgevolg de bekendheid ervan, aanzienlijk beïnvloedde. Volgens de kamer van beroep werd dit oordeel bevestigd door de verklaringen van een vertegenwoordiger van verzoeksters moederonderneming die werden aangehaald in de beslissing van de kamer van beroep van 9 oktober 2008, Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA) (gevoegde zaken R 1368/2007‑1 en R 1412/2007‑1) (hierna: „beslissing DENTAL SPA”). Ten tweede heeft de kamer van beroep in de punten 45 en 46 van de bestreden beslissing geoordeeld dat verzoekster niet rechtens genoegzaam had aangetoond dat de inschrijving van het aangevraagde merk afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32, en heeft zij in punt 47 van deze beslissing aangegeven dat verzoekster geen argumenten had aangevoerd ten bewijze dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit het betrokken oudere woordmerk.
Aangezien op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aan elk van de vier in punt 22 hierboven in herinnering gebrachte voorwaarden moet zijn voldaan om de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren, moet de bestreden beslissing echter enkel worden vernietigd indien het oordeel van de kamer van beroep in de bestreden beslissing met betrekking tot zowel de derde als de vierde voorwaarde onjuist was. Opgemerkt zij immers, ten eerste, dat vaststaat dat is voldaan aan de eerste in punt 22 hierboven opgesomde voorwaarde, namelijk de voorwaarde inzake de inschrijving van het betrokken woordmerk, en, ten tweede, dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen standpunt heeft ingenomen, minstens niet uitdrukkelijk, over de tweede voorwaarde, namelijk dat het aangevraagde merk en het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 gelijk of overeenstemmend moeten zijn.
Eerste onderdeel van het enige middel: betwisting van het gebrek aan bewijs van de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32
Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 in casu niet was aangetoond. Ten eerste voert zij aan dat de bestreden beslissing tegenstrijdig is gemotiveerd, aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat de bewijzen voor de bekendheid enkel betrekking hadden op het beeldmerk SPA met Pierrot, terwijl de oppositie was beperkt tot de drie in punt 12 hierboven vermelde oudere merken, waartoe dit beeldmerk niet behoorde. Ten tweede stelt zij dat de kamer van beroep in wezen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en een onjuiste beoordeling heeft gemaakt. De onjuiste rechtsopvatting vloeit voort uit een onjuiste toepassing van de rechtspraak inzake het bewijs van het gebruik van een ouder merk en met name van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 26 hierboven (
EU:C:2007:514
). De onjuiste beoordeling houdt verband met het feit dat de kamer van beroep niet had erkend dat het betrokken oudere woordmerk, wanneer het wordt gebruikt met het beeldelement dat de afbeelding van een pierrot weergeeft, „een eigen onderscheidend vermogen” behoudt en dat dit „op dominerende wijze verschijnt”. Bovendien „[wijzigde] [dit beeldelement] het onderscheidend vermogen” van het betrokken oudere woordmerk „niet”, omdat de consumenten van minerale wateren in de landen van de Benelux dit merk nog steeds gemakkelijk konden herkennen. Verzoekster meent dus dat de kamer van beroep had moeten vaststellen dat de in de loop van de administratieve procedure verstrekte documenten volstonden om de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 aan te tonen, welke bekendheid bovendien reeds is erkend door de rechtspraak van het Gerecht en in beslissingen van het BHIM en van de nationale rechterlijke instanties van de Benelux-landen. Zij stelt ook dat de kamer van beroep de in de beslissing DENTAL SPA aangehaalde verklaringen van de vertegenwoordiger van haar moederonderneming onjuist heeft uitgelegd, aangezien zij niet heeft vastgesteld dat uit het document met deze verklaringen bleek dat het woordelement „spa” zijn bijzondere onderscheidend vermogen voor de betrokken waren behield.
Vooraf dient ten eerste de grief te worden afgewezen dat de bestreden beslissing tegenstrijdig is gemotiveerd, aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat de bewijzen voor de bekendheid betrekking hadden op het beeldmerk SPA met Pierrot, terwijl de oppositie was beperkt tot de drie in punt 12 hierboven vermelde oudere merken, waartoe dit beeldmerk niet behoorde. Dienaangaande blijkt uit de punten 41 en 42 van de bestreden beslissing dat hoewel de kamer van beroep heeft geoordeeld dat verzoekster de bekendheid van het beeldmerk SPA met Pierrot had aangetoond, dit enkel was om te bepalen of op basis van de bekendheid van dit beeldmerk de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 kon worden vastgesteld. Zoals zij in punt 23 van de bestreden beslissing heeft aangegeven, heeft de kamer van beroep haar onderzoek van de oppositie immers beperkt tot de drie in punt 12 hierboven vermelde merken.
Ten tweede, aangezien de kamer van beroep – zonder dat partijen dit betwisten – heeft vastgesteld dat de verstrekte documenten de bekendheid van het beeldmerk SPA met Pierrot aantoonden, dient te worden onderzocht of zij in casu in punt 43 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat op basis van de bekendheid van dit beeldmerk de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet kon worden vastgesteld.
Dienaangaande zij om te beginnen opgemerkt dat – zoals verzoekster terecht stelt – het er in het kader van de onderhavige zaak niet om gaat het gebruik van het betrokken oudere woordmerk, in de zin van artikel 42 van verordening nr. 207/2009 te bewijzen. Ten eerste is bij het BHIM immers geen dergelijk verzoek ingediend en ten tweede wordt een ouder merk overeenkomstig de rechtspraak geacht normaal te zijn gebruikt zolang niet wordt verzocht om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren, waarbij het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM moet worden geformuleerd [arrest van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 en T‑184/02, Jurispr.,
EU:T:2004:79
, punten 38 en 39].
Bovendien dient erop te worden gewezen dat het Hof heeft erkend dat de verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk ook kan voortkomen uit het gebruik ervan als onderdeel van een ander ingeschreven merk (zie in die zin arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C‑488/06 P, Jurispr.,
EU:C:2008:420
, punt 49). In dergelijke gevallen heeft het geoordeeld dat de voorwaarde die moest worden nageleefd opdat het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk zou worden overgedragen op een ander ingeschreven merk dat daarvan een onderdeel vormt, erin bestond dat het betrokken publiek de aan de orde zijnde waren verder opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C‑353/03, Jurispr.,
EU:C:2005:432
, punten 30 en 32).
Bijgevolg moet gelet op de in punt 32 hierboven vermelde rechtspraak worden vastgesteld dat de houder van een ingeschreven merk zich om het bijzondere onderscheidend vermogen en de bekendheid van dit merk aan te tonen, kan beroepen op bewijzen van het gebruik ervan in een andere vorm, als deel van een ander ingeschreven en bekend merk, mits het betrokken publiek de aan de orde zijnde waren verder opvat als afkomstig van dezelfde onderneming.
Uit de in de punten 32 en 33 hierboven uiteengezette overwegingen vloeit voort dat de kamer van beroep – zoals verzoekster terecht heeft aangevoerd en anders dan het BHIM en interveniënte stellen – blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door op basis van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 26 hierboven (
EU:C:2007:514
), te oordelen dat de bekendheid van het beeldmerk SPA met Pierrot niet kon worden „uitgebreid” tot het woordmerk SPA voor waren van klasse 32. Uit de rechtspraak (arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C‑553/11, Jurispr.,
EU:C:2012:671
, punt 29) blijkt immers dat het in de bijzondere context van het beweerde bestaan van een „familie” of „serie” van merken is dat de verklaring van het Hof in punt 86 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 26 hierboven (
EU:C:2007:514
), moet worden begrepen, volgens welke het op grond van artikel 10, lid 2, onder a), van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 1989, L 40, blz. 1
), [en naar analogie artikel 15, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009] niet mogelijk is om door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. Volgens dit arrest kan het gebruik van een merk niet worden aangevoerd om het gebruik van een ander merk te bewijzen, aangezien het doel erin bestaat het gebruik van een voldoende aantal merken van eenzelfde „familie” aan te tonen. In casu dient te worden vastgesteld dat verzoekster – zoals zij terecht opmerkt – niet heeft gepoogd om het gebruik van merken van eenzelfde familie SPA aan te tonen, maar om in wezen aan te tonen dat het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 bekendheid genoot, aangezien het gebruik ervan in het beeldmerk SPA met Pierrot het onderscheidend vermogen ervan niet had gewijzigd en dat dit oudere woordmerk daarentegen goed zichtbaar bleef en zeer herkenbaar was binnen het betrokken beeldmerk.
Gelet op de voorgaande opmerkingen dient – anders dan de kamer van beroep heeft overwogen en dan het BHIM en interveniënte stellen – te worden vastgesteld dat verzoekster, mits zij de voorwaarde die wordt gesteld in de in punt 32 hierboven vermelde rechtspraak naleefde, in casu de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 kon aantonen door gebruik te maken van de bewijzen inzake het beeldmerk SPA met Pierrot, waarvan het oudere woordmerk deel uitmaakt. Bijgevolg moet nog worden onderzocht of in casu is voldaan aan de in die rechtspraak gestelde voorwaarde, namelijk dat de verschillen tussen het woordmerk en het in de handel gebruikte beeldmerk er niet aan in de weg staan dat het betrokken publiek de aan de orde zijnde waren verder opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming.
Dientengevolge moet worden nagegaan of – zoals de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing heeft gesteld – het beeldelement dat een pierrot weergeeft, dat in het beeldmerk SPA met Pierrot staat, het onderscheidend vermogen van dit merk, en bijgevolg de bekendheid ervan, aanzienlijk beïnvloedt doordat het in de door verzoekster overgelegde documenten steeds wordt geassocieerd met de term „spa”. Bovendien dient het Gerecht ook te onderzoeken of een dergelijke overweging – zoals de kamer van beroep heeft overwogen – wordt bevestigd door de verklaringen van een vertegenwoordiger van verzoeksters moederonderneming, die worden vermeld in de beslissing DENTAL SPA, volgens welke de pierrot de „ambassadeur van het merk” is, die daarvan noodzakelijk deel uitmaakt, „een van de zeldzame emblemen met een menselijk uiterlijk”, die moet worden „benadrukt”.
Vooraf dient te worden opgemerkt dat verzoekster – zoals ter terechtzitting is genoteerd – haar grief heeft ingetrokken, volgens welke de kamer van beroep de rechten van de verdediging – zoals bedoeld in de artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009 – niet heeft geëerbiedigd door zich te baseren op de in de beslissing DENTAL SPA, vermeld in punt 26 hierboven, aangehaalde verklaringen van een vertegenwoordiger van verzoeksters moederonderneming, op grond dat het document dat deze verklaringen bevatte, deel uitmaakte van een andere procedure dan die welke heeft geleid tot de bestreden beslissing.
Dit gezegd zijnde, dient te worden opgemerkt dat anders dan de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, uit de verklaringen van de vertegenwoordiger van verzoeksters moederonderneming, die zijn opgenomen in de in punt 26 hierboven vermelde beslissing DENTAL SPA, niet blijkt dat het beeldelement dat bestaat in een pierrot het onderscheidend vermogen van het betrokken beeldmerk wezenlijk beïnvloedt. Deze verklaringen geven weliswaar met name aan dat dit beeldelement beoogt „de herkenning van het merk gemakkelijker te maken” aangezien het gaat om een „mascotte”, die de „ambassadeur van het merk” is, maar toch dient te worden vastgesteld dat dit beeldelement niet voorkomt op het etiket van de waterflessen dat wordt weergegeven in het krantenartikel waarin deze verklaringen worden aangehaald. De merken die zichtbaar zijn op de in dit artikel weergegeven waterflessen bevatten immers alle het woordelement „spa”, dat op dominerende wijze zichtbaar is, waaraan in kleine letters het woordelement „reine” is toegevoegd, en zonder dat het beeldelement dat bestaat in een pierrot zichtbaar is. Bovendien blijkt uit deze verklaringen dat het beeld van de pierrot met name is gecreëerd als ambassadeur van een reeds bestaand merk voor waren van klasse 32, om daarvoor reclame te maken en de herkenning ervan bij het betrokken publiek te vergroten. Bijgevolg kan uit de betrokken verklaringen niet worden afgeleid dat het beeldelement dat een pierrot weergeeft, in plaats van reclame te maken voor het betrokken woordmerk, als merk dat wordt weergegeven binnen het merk SPA met Pierrot, en de bekendheid ervan in de betrokken sector te vergroten, integendeel tot gevolg zou hebben gehad de bekendheid ervan bij het doelpubliek te doen verdwijnen.
Dienaangaande moet worden benadrukt dat het woordelement „spa” afzonderlijk en op dominerende wijze zichtbaar is in het beeldmerk SPA met Pierrot. Vastgesteld zij immers dat het beeld van de pierrot in een lichtblauwe bijna transparante kleur zichtbaar is, als achtergrond voor het woordelement „spa”, dat integendeel voor het beeld van de pierrot staat en goed zichtbaar is door de donkerblauwe kleur ervan op een witte achtergrond, en de centrale plaats ervan binnen het betrokken beeldmerk.
Bovendien zij opgemerkt dat het BHIM erkent dat een van de door verzoekster in de loop van de administratieve procedure overgelegde documenten een krantenartikel uit de krant
Het Laatste Nieuws
van 13 maart 2003 is, waarin wordt aangegeven dat op het relevante grondgebied „SPA [...] het populairste watermerk [is] (31 %)”. Anders dan het BHIM stelt, heeft het feit dat foto’s van waterflessen met het woordelement „spa” en het beeldelement dat bestaat in een Pierrot in dit artikel (en in andere door verzoekster overgelegde documenten) aan bod komen, echter geen invloed op de vaststelling dat uit dit artikel blijkt dat het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 bekend is omdat het betrokken publiek het woordelement „spa” herkent als onderscheidend voor de door verzoekster verhandelde waren. Daaruit volgt dat de aanwezigheid of het ontbreken van het beeld van de pierrot geen invloed heeft op het feit dat het betrokken publiek de aan de orde zijnde waren verder opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming.
Ten slotte zij opgemerkt dat uit sommige door verzoekster overgelegde documenten blijkt dat de term „spa” vaak wordt gebruikt ter vermelding van de verschillende merken van verzoekster met deze term, voor door haar verhandelde waren van klasse 32. Dienaangaande moeten als voorbeeld de volgende documenten worden vermeld:
—
een uittreksel uit de Belgische krant
De Financieel-Economische Tijd
van 17 maart 2003, waaruit blijkt dat „Spa [...] het bekendste bronwatermerk in ons land [is]” [bijlage K (deel 3) bij de brief van 16 mei 2011 van Spa Monopole aan het BHIM];
—
een uittreksel uit de Belgische krant
La Libre Belgique
van 22 juli 2000 met als opschrift „Que d’eaux que d’eaux” („Alleen maar water, alleen maar water”), waarin de afbeelding van flessen met verschillende etiketten met, naargelang het geval, de term „spa”, „Bru”, „Chaudfontaine” wordt getoond en in het onderschrift bij de afbeelding wordt aangegeven dat „ondanks de toegenomen concurrentie van de huismerken, de Belgische minerale wateren (Spa, Bru en Chaudfontaine) bij de Belgische consument gewaardeerd blijven” [bijlage 5S bij de brief van 26 augustus 2005 van Spa Monopole aan het BHIM];
—
een uittreksel uit een boek met als titel
Le grand livre de l’eau, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre
(
Het grote waterboek, Geschiedenis Traditie Milieu Levensstijl
) van de Belgische auteur Jacques Mercier, waarin wordt aangegeven dat het merk dat bestaat in de term „spa” het hoogste aandeel van de Belgische markt voor mineraalwater bezit, namelijk 23,6 % [bijlage 5Q bij de brief van 26 augustus 2005 van Spa Monopole aan het BHIM];
—
een artikel van 13 maart 2003 met als opschrift „À vos marques. BMW, Coca-Cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs” („Merk op! De consument kiest voor de merken BMW, Coca-Cola, Jupiler en Ikea”), een uittreksel uit de website van de Belgische krant
La Dernière Heure
, waarin wordt aangegeven dat na een opinieonderzoek dat werd verricht bij 17800 Belgen van 27 januari tot 7 februari 2003 over de favoriete merken in 33 verschillende categorieën van producten, „SPA [het merk is dat is verkozen] voor water” [bijlage K (deel 2) bij de brief van 16 mei 2011 van Spa Monopole aan het BHIM].
In het licht van een en ander, dient te worden vastgesteld dat – anders dan het BHIM en interveniënte stellen – de kamer van beroep ten onrechte tot het besluit is gekomen dat verzoekster de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet had aangetoond omdat de documenten die zij had overgelegd enkel de bekendheid aantoonden van een ander merk dat bestond uit de term „spa” gekoppeld aan het beeldelement dat een pierrot weergeeft.
Bijgevolg moet worden erkend dat – zoals de oppositieafdeling blijkens punt 12 van de bestreden beslissing reeds had aangegeven – verzoekster de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 heeft aangetoond in de landen van de Benelux voor minerale wateren.
Bovendien is de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 – zoals verzoekster terecht opmerkt – tevens erkend door het Gerecht in het arrest van 19 juni 2008, Mülhens/BHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T‑93/06,
EU:T:2008:215
, punt 34). In dit arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit merk in de Benelux sinds verschillende jaren voortdurend was gebruikt, op het gehele grondgebied van de Benelux werd verspreid met een sterke aanwezigheid in de groot‑ en detaildistributie, marktleider voor minerale wateren was met een marktaandeel van 23,6 %, en dat voor dit merk aanzienlijke reclame-investeringen en sponsoring van verschillende sportevenementen waren gebeurd, en dat deze elementen de minstens zeer grote bekendheid van dit merk in de Benelux voor minerale wateren aantoonden. Uit punt 34 van het arrest MINERAL SPA, reeds aangehaald (
EU:T:2008:215
), blijkt dus dat – anders dan het BHIM en interveniënte stellen – het Gerecht zich niet steeds heeft beperkt tot de vaststelling dat de bekendheid van het betrokken merk niet werd betwist, maar zelf tot een dergelijk besluit is gekomen om de in voornoemd punt uiteengezette redenen. Het feit dat het merk sinds 1924, het tijdstip waarop het beeld van de pierrot werd gecreëerd, wordt verhandeld in combinatie met dit beeld, heeft geen gevolgen gehad voor de vaststelling van de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32.
Aangezien zoals blijkt uit de in punt 22 hierboven vermelde rechtspraak, het oudere merk slechts in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden bescherming indien aan vier voorwaarden is voldaan, en voornoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een ervan niet is voldaan, dient te worden onderzocht of de kamer van beroep ook de vierde in punt 22 hierboven in herinnering gebrachte voorwaarde onjuist heeft beoordeeld.
Tweede onderdeel van het enige middel: betwisting van het ontbreken van een onderzoek van het gevaar voor aanhaken bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32
Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep in punt 47 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft vastgesteld dat het argument dat het gevaar bestond dat werd aangehaakt bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32, niet was gestaafd. Bijgevolg stelt zij dat de kamer van beroep eveneens ten onrechte dit gevaar niet heeft onderzocht.
In herinnering zij gebracht dat de kamer van beroep in punt 47 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat verzoekster haar argumenten dat het gevaar bestond dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het oudere merk, niet had gestaafd, op grond dat zij zich had beperkt tot een principiële bewering, die werd voorgesteld als louter het besluit uit haar voorgaande argumenten inzake de afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het betrokken oudere woordmerk. De kamer van beroep heeft haar vaststelling gebaseerd op verzoeksters argumenten in haar brief van 8 september 2005, waarin de gronden voor de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk werden uiteengezet.
Volgens de rechtspraak zijn de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze tekens, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Jurispr.,
EU:C:2008:655
, punten 41 en 42).
Opgemerkt zij dat krachtens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 de houder van een bekend ouder nationaal merk zich kan verzetten tegen de inschrijving van daarmee overeenstemmende of daaraan gelijke tekens die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk [zie in die zin arresten van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C‑323/09, Jurispr.,
EU:C:2011:604
, punt 70, en 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Jurispr.,
EU:T:2005:179
, punt 40].
De inbreuken waartegen artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bescherming biedt, zijn ten eerste het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk, en ten derde het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk, waarbij het bestaan van één enkel van deze gevaren volstaat om aan die voorwaarde te voldoen (zie in die zin en naar analogie arresten Intel Corporation, punt 48 supra,
EU:C:2008:655
, punt 28, en Interflora en Interflora British Unit, punt 49 supra,
EU:C:2011:604
, punt 72 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk” wordt ook aangeduid als „aanhaken”. Het verwijst niet naar de schade die het oudere merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik zonder geldige reden van het teken dat daarmee overeenstemt of daaraan gelijk is. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (zie naar analogie arrest Interflora en Interflora British Unit, punt 49 supra,
EU:C:2011:604
, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (arrest Intel Corporation, punt 48 supra,
EU:C:2008:655
, punt 67). Bovendien, hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld (arrest General Motors, punt 20 supra,
EU:C:1999:408
, punt 30). Het Gerecht heeft op zijn beurt gepreciseerd dat het mogelijk was dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen (zie in die zin arrest VIPS, punt 22 supra,
EU:T:2007:93
, punt 48). Het heeft ook aangegeven dat de houder van het oudere merk niet hoefde aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk afbreuk werd gedaan aan zijn merk. Hij moest enkel bewijzen overleggen waaruit prima facie tot het besluit kon worden gekomen dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch was (zie in die zin arrest SPA-FINDERS, punt 49 supra,
EU:T:2005:179
, punten 40 en 41).
Rekening houdend met het feit dat volgens de in punt 50 hierboven vermelde rechtspraak één van de inbreuken waarop de in punt 22 hierboven vermelde vierde voorwaarde betrekking heeft, volstaat opdat de houder van een ouder merk gerechtigd zou zijn om het gebruik van het aangevraagde merk te verbieden, dient in casu te worden nagegaan of verzoekster in de loop van de administratieve procedure argumenten had aangevoerd om het gevaar aan te tonen dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het oudere woordmerk, zodat de kamer van beroep deze had moeten onderzoeken en standpunt had moeten innemen over het bestaan van het betrokken gevaar.
In de eerste plaats blijkt uit punt 12 van de bestreden beslissing dat de oppositieafdeling had vastgesteld dat de door verzoekster overgelegde documenten de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 voor minerale wateren bewezen, en dat dit merk een beeld van „puurheid, gezondheid, schoonheid” bood. Met betrekking tot het risico dat bij dit merk werd aangehaakt, had de oppositieafdeling aangegeven dat de conflicterende tekens overeenstemden, omdat het woord „sparitual” het woord „spa” bevatte en de consument van de Benelux-landen daarom een verband tussen de twee tekens kon leggen. De oppositieafdeling had tevens geoordeeld dat een verband bestond tussen de door het aangevraagde merk aangeduide cosmetische middelen en de door dit oudere merk aangeduide minerale wateren (aangezien cosmetische middelen mineraalwater kunnen bevatten en samen met dit water kunnen worden gebruikt) en dat daarom het imago van puurheid, gezondheid en schoonheid van de ene waar op de andere kon worden overgedragen.
In de tweede plaats blijkt uit de stukken van het dossier dat verzoekster in haar bij de kamer van beroep ingediende opmerkingen van 24 mei 2011 uitdrukkelijk heeft verwezen naar de argumenten die zij voordien had aangevoerd voor de oppositieafdeling. Bovendien moet worden benadrukt dat de oppositieafdeling deze argumenten in haar beslissing van 8 oktober 2010 had aanvaard en overgenomen, en verzoeksters oppositie bijgevolg had toegewezen, zoals in punt 10 hierboven is aangegeven. Deze argumenten bestonden er in wezen in dat rekening houdend met de overeenstemming van de conflicterende tekens, het feit dat de erdoor aangeduide waren gerelateerd waren en de zeer grote bekendheid van het aan de orde zijnde oudere woordmerk, het betrokken publiek een verband kon leggen tussen de conflicterende tekens, en het aangevraagde merk daardoor voordeel kon trekken uit het imago van gezondheid, puurheid en schoonheid, eigen aan het oudere merk. Deze argumenten waren met name vervat in de verschillende bij de oppositieafdeling en de kamer van beroep ingediende opmerkingen (opmerkingen van 8 september 2005, 18 april 2006, 16 januari 2007, 13 mei en 16 september 2008). Uit de lezing van deze opmerkingen blijkt dat verzoekster haar argument om zich voor de oppositieafdeling te beroepen op het bestaan van een gevaar voor aanhaken bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 had gestaafd en dat de kamer van beroep de redenen die aan dit argument ten grondslag lagen gemakkelijk kon identificeren op basis van verzoeksters aanwijzingen en van de beslissing van de oppositieafdeling, die het voorwerp uitmaakte van de toetsing door de kamer van beroep.
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat uit het beginsel van de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM voortvloeit dat, binnen de werkingssfeer van artikel 76 van verordening nr. 207/2009, de kamer van beroep haar beslissing moet baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die in de voor haar bestreden beslissing zijn vervat, en op die welke de partij(en) in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, of, onder voorbehoud van het in lid 2 van dat artikel bepaalde, in de beroepsprocedure heeft (hebben) aangedragen. Met name de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing wordt in beginsel niet uitsluitend bepaald door de middelen die de partij(en) in de beroepsprocedure heeft (hebben) aangevoerd [zie in die zin arrest van 1 februari 2005, SPAG/BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Jurispr.,
EU:T:2005:29
, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de vraag inzake het gevaar dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 deel uitmaakte van het kader, feitelijk en rechtens, voor de kamer van beroep. Deze vraag was door de oppositieafdeling in haar beslissing behandeld, in antwoord op verzoeksters argumenten, omdat deze vraag noodzakelijkerwijs moest worden opgelost om op de oppositie te beslissen. Bijgevolg had de kamer van beroep haar beslissing moeten motiveren rekening houdend met alle documenten met verzoeksters argumenten die hadden geleid tot de voor haar bestreden beslissing. Daaruit volgt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoeksters argumenten inzake het gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het oudere woordmerk, niet waren gestaafd, door zich uitsluitend te baseren op verzoeksters brief van 8 september 2005.
Gelet op de voorgaande overwegingen kan niet worden ingestemd met het argument van het BHIM dat de door verzoekster voor het Gerecht aangevoerde grieven inzake het gevaar voor aanhaken bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet-ontvankelijk zijn omdat zij het voorwerp van het geding zoals bij de kamer van beroep aanhangig gemaakt, wijzigen. Voorts volgt uit deze overwegingen dat – zoals verzoekster terecht aanvoert – de kamer van beroep in wezen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door geen onderzoek te hebben verricht van de argumenten die verzoekster voor de oppositieafdeling had aangevoerd ter ondersteuning van haar grief inzake gevaar voor aanhaken bij dit oudere merk, terwijl zij daartoe was gehouden.
Overeenkomstig de in punt 52 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak kan een gevaar voor aanhaken bovendien prima facie niet worden uitgesloten, gelet op de zeer grote reputatie van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32, zoals in casu vastgesteld en overigens reeds eerder erkend door het Gerecht, zoals verzoekster in haar opmerkingen van 24 mei 2011 benadrukt (arrest MINERAL SPA, punt 44 supra,
EU:T:2008:215
, punten 41‑43).
In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat het tweede onderdeel van het door verzoekster aangevoerde middel moet worden aanvaard, aangezien de kamer van beroep de oppositie op basis van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 heeft afgewezen zonder ten gronde te hebben onderzocht of was voldaan aan alle in punt 22 hierboven opgesomde toepassingsvoorwaarden voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 om de oppositie af te wijzen, in het bijzonder, ten eerste, de voorwaarde inzake de overeenstemming van de conflicterende tekens en, ten tweede, de voorwaarde inzake het gevaar voor aanhaken bij het voornoemde oudere merk, hetgeen wordt beoordeeld gelet op met name de mate van bekendheid van dit merk.
Aangezien de kamer van beroep het gevaar dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het betrokken oudere merk niet heeft onderzocht, dient te worden vastgesteld dat het volgens vaste rechtspraak niet aan het Gerecht staat om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen (zie in die zin arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, Jurispr.,
EU:C:2011:452
, punt 72).
Gelet op één en ander dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat in casu niet was voldaan aan de voorwaarde inzake de bekendheid van het oudere merk en dat zij, eveneens ten onrechte, niet heeft nagegaan of het gevaar bestond dat door het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het oudere merk, terwijl zij – zoals hierboven is aangetoond – daartoe was gehouden. Bijgevolg dient het enige middel te worden aanvaard en de bestreden beslissing te worden vernietigd.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij, overeenkomstig verzoeksters vordering, te worden verwezen in elk hun eigen kosten en in die van verzoekster.

HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 9 januari 2012 (zaak R 2396/2010‑1) wordt vernietigd.

2)
Het BHIM en Orly International, Inc. worden elk verwezen in hun eigen kosten alsook in die van Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 mei 2015.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.