CELEX: 62011TJ0660
Марка на Общността
Производство по възражение
Заявка за словна марка на Общността „POLYTETRAFLON“
По-ранна словна марка на Общността „TEFLON“
Липса на реално използване на по-ранната марка
Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009
Краен продукт, включващ компонент
Използване на по-ранната марка по отношение на крайните продукти на трети лица
Задължение за мотивиране

Обстоятелства, предхождащи спора
На 24 юли 2007 г. жалбоподателят, Polytetra GmbH, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно изменения Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (
ОВ L 11, стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (
ОВ L 78, стр. 1
).
Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „POLYTETRAFLON“.
Стоките, за които се иска регистрация, спадат към класове 1, 11, 17 и 40 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:
—
клас 1: „Химически продукти, предназначени за промишлеността, науката, фотографията, селското стопанство, градинарството и горското стопанство; пластмаси в необработено състояние; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“,
—
клас 11: „Топлообменници; нагревателни плочи; тръбни радиатори; уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели“,
—
клас 17: „стоки от пластмаси (полуфабрикати), по-специално сгъваеми маркучи, калъфи за валцове, вълнообразни маркучи, покрития за осетителни тръби, стъклена материя, залепващи ленти, торби, транспортни ленти от стъклена тъкан, стъклена мрежеста тъкан, ламинатни плочи от стъклена тъкан, прежди, артикули от плат, силфони, въвеждащи дюзи; тел (за заваряване, спояване) от пластмаса; тел за заваряване и филм за заваряване от пластмаса; пластмасови облицовки; набивки; флуоропластови покрития; формувани пластмаси за производството; материали за уплътняване, запушване и изолиране; неметални гъвкави тръби; каучук, гутаперча, гума, слюда и произведени от тях продукти, които не са включени в други класове; полуфабрикати от флуоропласт, по-специално от политетрафлуоретилен, по-специално под формата на плочи, пръчки и фолио“,
—
клас 40: „Обработване на материали“.
Заявката за регистрация на марката на Общността е публикувана в
Бюлетин на марките на Общността
№ 9/2008 от 25 февруари 2008 г.
На 23 май 2008 г. EI du Pont de Nemours and Company подава възражение съгласно член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 3 по-горе.
Възражението е основано на по-ранната словна марка на Общността „TEFLON“, регистрирана на 7 април 1999 г. под № 432120, подновена на 19 ноември 2006 г., за стоки и услуги, спадащи по-конкретно към класове 1, 11, 17 и 40, и отговаряща за всеки от тези класове на следното описание:
—
клас 1: „Химически продукти, предназначени за промишлеността, науката, фотографията, селското стопанство, градинарството и горското стопанство; необработени изкуствени смоли, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“,
—
клас 11: „Уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели“,
—
клас 17: „Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; формувани пластмаси за производството; материали за уплътняване, запушване и изолиране; неметални гъвкави тръби“,
—
клас 40: „Обработване на материали“.
В подкрепа на възражението са посочени основанията по член 8, параграф 1, буква б, параграф 2, буква в) и параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б), параграф 2, буква в) и параграф 5 от Регламент № 207/2009).
В рамките на производството по възражение встъпилата страна представя множество документи като доказателство за репутацията на по-ранната марка за някои от стоките, обхванати от посочената марка.
В хода на производството по възражение жалбоподателят прави искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009).
В отговор на искането за доказване на реалното използване на по-раната марка встъпилата страна препраща към документите относно репутацията на посочената марка и представя други доказателства, показващи, че същата е била обект на реално използване.
С решение от 14 септември 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението. Той счита, че стоките и услугите, обхванати от конфликтните мерки, са идентични. За сметка на това той счита, че е налице много ниска степен на сходство между разглежданите знаци във визуално и фонетично отношение и че тези знаци са различни от концептуална гледна точка. Поради това той изключва всяка вероятност от объркване между конфликтните марки. Освен това той приема, че представените от встъпилата страна документи доказват репутацията на по-ранната марка за една част от стоките, обхванати от нея, но че възражението не може да се уважи на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, тъй като липсва сходството между посочените знаци, което е условие за прилагане на тази разпоредба. С отхвърлянето на възражението, отделът по споровете приема, че не е необходимо да разглежда доказателството за реалното използване на по-ранната марка.
На 15 октомври 2010 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009.
С решение от 29 септември 2011 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП уважава жалбата, отменя решението на отдела по споровете и уважавайки възражението, отхвърля заявката за марка за всички засегнати стоки и услуги. Той счита, че встъпилата страна е доказала използването на по-ранната марка за някои стоки от класове 1, 11 и 17, по-конкретно с оглед на факта, че противослепващият материал, продаван от встъпилата страна с посочената марка, е бил използван от множество предприятия на територията на Европейския съюз за производството на широка гама от стоки и че тази марка е била изложена на преден план в брошурите и рекламите на тези стоки. За сметка на това според него използването на по-ранната марка не е доказано за услугите, спадащи към клас 40. Освен това, подобно на отдела по споровете, той се съгласява, че по-ранната марка се ползва с изключителна репутация в световен мащаб, по-конкретно на територията на Съюза, за известен брой стоки, за които тя е била регистрирана. Той приема, че стоките и услугите, обхванати от заявената марка, са отчасти идентични и отчасти много сходни на продуктите, обхванати от по-ранната марка, за които е било доказано реалното използване, и че противно на становището на отдела по споровете разглежданите знаци са сходни. Вследствие на това според него има вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, тъй като някои различия във визуално и фонетично отношение между разглежданите знаци са компенсирани с идентичността или високата степен на сходство между въпросните стоки. При тези обстоятелства той не счита за необходимо да разгледа възражението, доколкото то е основано на член 8, параграф 2, буква в) и параграф 5 от Регламент № 207/2009.
Искания на страните
Жалбоподателят моли Общия съд:
—
да отмени обжалваното решение,
—
да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
Жалбоподателят сочи две основания в подкрепа на жалбата си, изведени, първото — от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а второто — от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 и на член 15, параграф 1 от същия регламент.
Преди да разгледа изтъкнатите от жалбоподателя правни основания, Общият съд счита за необходимо да провери служебно дали задължението за мотивиране на обжалваното решение е било изпълнено в конкретния случай.
По задължението за мотивиране
Следва да се припомни, че по силата на член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 решенията на Службата се мотивират. Според съдебната практика това задължение има същия обхват като задължението по член 296, втора алинея ДФЕС и неговата цел е, от една страна, да даде възможност на заинтересованите лица да се запознаят с основанията за приетата мярка, за да защитят правата си, а от друга страна, да даде възможност на съда на Съюза да упражни контрол за законосъобразност на решението (вж. решения от 6 септември 2012 г., Storck/СХВП, C‑96/11 P,
EU:C:2012:537
, т. 86 и от 9 юли 2008 г., Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Сб.,
EU:T:2008:268
, т. 43 и цитираната съдебна практика).
В конкретния случай, макар жалбоподателят да оспорва, че реалното използване по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е било доказано за по-ранната марка „във вида, в който е използвана на пазара“, и да се съмнява, че „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“, за които встъпилата страна в най-добрия случай е доказала използването, трябва да се считат спадащи към клас 1, той формално не е изтъкнал правно основание, изведено от липсата или непълнота на мотиви. При все това липсата или непълнотата на мотивите спадат към съществените процесуални нарушения по смисъла на член 263 ДФЕС и представляват правно основание, свързано с обществения ред, което може или дори трябва да бъде служебно разгледано от съда на Съюза (решения от 2 декември 2009 г., Комисия/Ирландия и др., C‑89/08 P, Сб.,
EU:C:2009:742
, т. 34 и от 27 март 2014 г., Intesa Sanpaolo/СХВП — equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, Сб.,
EU:T:2014:159
, т. 22).
След като в съдебното заседание страните са изслушани по въпроса за пълнотата на мотивите на обжалваното решение, що се отнася до съответствието между, от една страна, стоките, за които апелативният състав е посочил доказателствата, представени от встъпилата страна, въз основа на които той е приел, че е доказано реално използване на по-ранната марка, и от друга страна, тези, за които посочената марка е била регистрирана и на които се основава възражението, това правно основание следва да бъде повдигнато служебно. Всъщност, ако обжалваното решение не съдържа достатъчно мотиви в това отношение, за Общия съд би било невъзможно да осъществи контрол върху законосъобразността на извода на апелативния състав в точка 28 от обжалваното решение относно реалното използване на по-ранната марка за всяка от стоките, за които реалното използване е било признато (вж. точка 26 по-долу).
Запитана по този въпрос в хода на съдебното заседание, СХВП отговаря, че апелативният състав по принцип е бил длъжен да провери дали стоките и услугите, за които марката е била обект на използване, наистина спадат към категориите стоки и услуги, за които посочената марка е регистрирана, както е предвидено в Регламент № 207/2009 и в насоките относно практическото изследване на Службата, що се отнася до доказателството за реалното използване.
СХВП приема, че в конкретния случай обжалваното решение не е подробно мотивирано и не съдържа анализ „по категория“ на всяка от стоките, за които е било признато реалното използване на по-ранната марка. При все това според нея, въпреки че мотивите на обжалваното решение са по-скоро кратки в това отношение, апелативният състав е направил задълбочена преценка на всички доказателства, представени от встъпилата страна, което проличава от обжалваното решение.
Все пак трябва да се отбележи, първо, че опорочено от непълнота на мотивите е решение, което, от една страна, съдържа извод за реално използване на по-ранна марка по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и от друга страна, не уточнява до каква степен представените доказателства подкрепят този извод по отношение на всяка от стоките или услугите или всяка категория стоки или услуги, за които това използване е било признато. Второ, следва да се посочи и че тази разпоредба налага на апелативния състав да установи съответствието между стоките или услугите, за които счита, че е било доказано реално използване, и съвкупността или част от стоките или услугите, за които е регистрирана посочената марка, за да се даде възможност за извършване на последваща преценка на вероятността от объркване (вж. в този смисъл решение EQUITER, точка 19 по-горе,
EU:T:2014:159
, т. 27).
Липса на прецизност в това отношение в решение на СХВП прави по-конкретно невъзможен контрола за прилагането от апелативния състав на член 42, параграф 2, последно изречение от Регламент № 207/2009, според който, „[а]ко по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите“. Според постоянната съдебна практика от член 42, параграфи 2 и 3 от посочения регламент следва, че ако дадена марка е била регистрирана за категория от стоки или услуги, достатъчно широка, за да могат в нея да се разграничат редица подкатегории, които могат да се разглеждат самостоятелно, доказването на реално използване на марката за част от тези стоки или услуги дава защита в процедурата по възражение само по отношение на подкатегорията/подкатегориите, в които попадат стоките или услугите, за които марката действително е била използвана. За сметка на това, ако дадена марка е била регистрирана за стоки или услуги, определени по толкова точен и подробен начин, че в рамките на съответната категория не е възможно да се направят съществени деления, тогава за целите на възражението доказването на реално използване на марката за посочените стоки или услуги обхваща по необходимост цялата тази категория (решения от 14 юли 2005 г., Recueilkitt Benckiser (Испания)/СХВП — Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec,
EU:T:2005:288
, т. 45 и от 13 февруари 2007 г., Mundipharma/СХВП — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Сб.,
EU:T:2007:46
, т. 23).
Така апелативният състав следва да извърши преценка, в случай че са представени доказателства за използване само за част от стоките или услугите, свързани с определена категория, за която по-ранната марка е била регистрирана и на която се основава възражението, дали тази категория включва самостоятелни подкатегории, обхващащи стоки и услуги, чието използване е доказано, така че да се приеме, че посочените доказателства се отнасят само за тази подкатегория стоки или услуги или, обратно, дали съществуването на такива подкатегории е невъзможно (вж. в този смисъл решение EQUITER, точка 19 по-горе,
EU:T:2014:159
, т. 20 и цитираната съдебна практика).
В конкретния случай апелативният състав е заключил в точка 28 от обжалваното решение, че реалното използване на по-ранната марка е било доказано за „химически продукти, предназначени за промишлеността, науката; необработени изкуствени смоли, пластмаси в необработено състояние; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“, спадащи към клас 1, „уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели“, спадащи към клас 11, и „формувани пластмаси за производството; материали за уплътняване, запушване и изолиране; неметални гъвкави тръби“, спадащи към клас 17, на които е било основано възражението.
За да мотивира своето заключение, апелативният състав е констатирал в точки 22—25 от обжалваното решение, че произвежданият от встъпилата страна политетрафлуоретилен (PTFE) е бил използван въз основа на лицензии като покритие на известен брой крайни продукти на трети лица. По-нататък в точка 26 от обжалваното решение той е отхвърлил довода на жалбоподателя, според който използването на посочената марка не било доказано за крайните продукти на трети лица като такива, с мотив, че покритието с произход от встъпилата страна представлявало неразделна част от състава и структурата на тези стоки и че тази марка е била изложена на преден план в рекламните материали относно тези стоки.
В това отношение следва да се констатира, че в рамките на неговото разсъждение относно доказателствата за реалното използване на по-ранната марка апелативният състав се е задоволил да посочи в точка 22 от обжалваното решение факта, че встъпилата страна доставяла PTFE под различни форми, по-конкретно като смола, отливка от смола, получена чрез компресиране на гранули, бял прах или разпръскване на флуорополимер. При все това тези стоки не фигурират като такива сред стоките, за които по-ранната марка е била регистрирана.
Безспорно „смолите“ фигурират като „необработени изкуствени смоли“ сред стоките от клас 1, за които по-ранната марка е регистрирана. При все това следва да се отбележи, че изкуствените смоли като полуобработени продукти спадат към клас 17, както следва от Ницската класификация. При все това апелативният състав не е уточнил дали смолите, на които се е позовал в точка 22 от обжалваното решение, били необработени стоки, спадащи към клас 1, както са обхванати от по-ранната марка, или полуготови продукти, спадащи към клас 17, и в тази последна хипотеза на кои стоки те съответстват сред тези, спадащи към посочения клас, за които по-ранната марка е регистрирана.
Освен това, дори да се предположи, че апелативният състав е счел, че PTFE съответства на „необработени изкуствени смоли“, спадащи към клас 1, за които по-ранната марка е регистрирана, от обжалваното решение не е видно каква е връзката на тази стока с другите стоки от същия клас, за които апелативният състав е приел, че е доказано реалното използване.
Обжалваното решение не позволява да се определи и дали, като се позовава на PTFE под различни форми и на покритията или на суровина, влизаща в състава на различни стоки, апелативният състав има предвид всички или част от стоките, спадащи към клас 1, или всички или част от стоките, спадащи към клас 17, за които по-ранната марка е била регистрирана.
Освен това следва да се констатира, че що се отнася до заключението в точка 26 от обжалваното решение, апелативният състав не е идентифицирал ясно стоките, сред тези, за които по-ранната марка е била регистрирана и на които е основано възражението, за които трябва да се приложи този извод. Освен това в точки 24 и 25 от обжалваното решение той се позовава на различни крайни продукти на трети лица, които съдържат противослепващи материали с произход от встъпилата страна, тоест шокоустойчиви фиксатори за лампите и флуоресцентните лампи от защитно стъкло, повърхностна защита за градински настилки, термоустойчиви кабелни системи за газови турбини, импрегнирана смазка за велосипедите и восък за колите, тръби, гометите на главата на тенис ракета, уплътнителните ленти за водопроводните закачалки, кухненски гъби, пластмасови стоки, използвани в микровълновите фурни, домакински уреди и кухненски принадлежности. Трябва обаче да се констатира, че нито една от тези стоки не е посочена като такава сред стоките, за които по-ранната марка е била регистрирана и на които е основано възражението.
Освен това направените уточнения от встъпилата страна в хода на съдебното заседание в отговор на въпрос на Общия съд, поставен с оглед на питанията на жалбоподателя в тази връзка, не са заложени в мотивите на обжалваното решение. По-конкретно не може да се определи въз основа на мотивите на обжалваното решение дали „хомополимерните и съполимерни смоли, покривните слоеве и грундове“, за които встъпилата страна е представила като доказателство за реалното използване годишните търговски печалби, на които се позовава жалбоподателят, представляват необработени продукти от клас 1, или полуготови продукти от клас 17, нито кои стоки сред тези, за които по-ранната марка е била регистрирана, са произведени и пускани на пазара пряко от встъпилата страна с по-ранната марка и кои са крайните продукти на трети лица, за които реалното използване е било доказано, поради това че те използват посочената марка по отношение на техните стоки, чийто състав и структура включват стоките на встъпилата страна.
При липсата обаче на достатъчни мотиви, позволяващи да се разгледа неговата законосъобразност, Общият съд не е длъжен да прави анализ, основан на мотиви, които не произтичат от обжалваното решение. Всъщност СХВП има задачата да разгледа заявката за регистрация на марка на Общността и да вземе решение по нея. След това Общият съд при необходимост следва да извърши съдебен контрол на преценката, направена от апелативния състав в приетото решение, въз основа на мотивите, които той е посочил в подкрепа на своето заключение. За сметка на това Общият съд не може да замести СХВП при упражняването на компетенциите, които са ѝ възложени с Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решение от 15 март 2006 г., Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/СХВП — Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec,
EU:T:2006:82
, т. 22).
Следва да се констатира, че обжалваното решение е опорочено от непълнота на мотивите, доколкото то не позволява да се разбере до каква степен представените от встъпилата страна и изтъкнати от апелативния състав документи доказват реалното използване на по-ранната марка за всяка една от стоките, за които посочената марка е била регистрирана и върху които е основано възражението, за които това използване е било прието за доказано.
При все това тази опорочаваща обжалваното решение непълнота на мотивите сама по себе си не засяга основната констатация, посочена в точка 26 от обжалваното решение и обхваната от първата част на второто правно основание, според която използването на по-ранната марка е било доказано за крайните продукти, с мотива че покритията на встъпилата страна са неразделна част от състава и структурата на крайните продукти на трети лица, поради което в първата част на второто правно основание жалбоподателят може да формулира твърдения за нарушения по отношение на този извод и да защитава своите права. Тя не засяга в по-голяма степен преценката на доказателствената сила на доказателствата относно използването на по-ранната марка за „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“, визирани от втората част на второто правно основание. Следва, че Общият съд може да упражни своя контрол върху законосъобразността на обжалваното решение, що се отнася до тези твърдения за нарушения.
По второто правно основание, изведено от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 и на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009
Най-напред жалбоподателят изтъква, че при преценката на реалното използване на по-ранната марка апелативният състав е взел предвид доказателства, които не се отнасят до релевантния период.
Другите доводи на жалбоподателя са разделени на две части.
В рамките на първата част на второто правно основание жалбоподателят поддържа, че доказателствата относно релевантния период в най-добрия случай доказват използването на по-ранната марка за покривните слоеве, смолите, грундовете, хомополимерите, cъполимерите, използвани от трети лица като суровини, съставки и компоненти на техните крайни продукти, по-специално за повърхността на тези продукти, а не за тези крайни продукти.
С втората част жалбоподателят оспорва, че встъпилата страна е представила достатъчно и подходящи доказателства за реалното използване на по-ранната марка дори за покривни слоеве, смоли, грундове, хомополимери и съполимери. Според него при преценката на реалното използване на по-ранната марка не могат да се вземат предвид недатирани доказателствени материали, нито такива, върху които по-ранната марка не е изобразена „във вида, в който е използвана на пазара“.
СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.
В това отношение следва да се припомни, на първо място, че от съображение 10 от Регламент № 207/2009 следва, че според законодателя защитата на по-ранната марка е оправдана само доколкото същата е реално използвана. Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 предвижда, че заявителят на марка на Общността може да поиска доказателство, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка, предмет на възражението, по-ранната марка е била реално използвана на територията, на която е защитена (вж. решение от 27 септември 2007 г., La Mer Technology/СХВП — Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03,
EU:T:2007:299
, т. 51 и цитираната съдебна практика).
По силата на правило 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 (
ОВ L 303, стр. 1
; Специално издание на български език, глава 17, том 1, стр. 189), с което се уточняват разпоредбите на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, доказателството за реално използване трябва да включва данни за мястото, продължителността, степента и естеството на използването на по-ранната марка (вж. решение LA MER, точка 42 по-горе,
EU:T:2007:299
, т. 52 и цитираната съдебна практика).
Макар понятието за реално използване следователно да се противопоставя на извеждането на действителното и ефективно използване на марка на даден пазар от всяко минимално и недостатъчно използване, това не променя факта, че изискването за реално използване няма за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само за значими в количествено отношение търговски предприятия (вж. този смисъл решения от 8 юли 2004 г., Sunrider/СХВП — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec,
EU:T:2004:225
, т. 38 и от 23 февруари 2006 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec,
EU:T:2006:65
, т. 32).
Марката е предмет на реално използване, когато е използвана в съответствие с основната ѝ функция да гарантира произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, за да се създаде или да се запази пазар за тези стоки или услуги, с изключение на символичното използване, чиято единствена цел е запазването на правата, които предоставя марката. Освен това условието, свързано с реалното използване на марката, изисква използването на последната, както е защитена в съответната територия, да е публично и насочено навън (вж. решение LA MER, точка 42 по-горе,
EU:T:2007:299
, т. 54 и цитираната съдебна практика).
По-точно, за да се провери дали разглежданата марка е реално използвана в конкретен случай, следва да се направи обща преценка на всички съдържащи се в преписката доказателства, като се имат предвид всички релевантни фактори в конкретния случай. Подобна преценка на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на последната, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (вж. решение LA MER, точка 42 по-горе,
EU:T:2007:299
, т. 55 и цитираната съдебна практика).
Накрая, реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар (вж. решение LA MER, точка 42 по-горе,
EU:T:2007:299
, т. 59 и цитираната съдебна практика).
Съгласно правило 22, параграф 4 от Регламент № 2868/95 доказателствата се свеждат по принцип до представяне на доказателствени документи, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и до писмените декларации, предвидени в член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 (решение от 13 май 2009 г., Schuhpark Fascies/СХВП — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08,
EU:T:2009:156
, т. 25).
Именно с оглед на горепосочените съображения следва да се разгледа второто правно основание.
В конкретния случай от точки 6 и 7 от обжалваното решение и от анализа на документите от предадената на Общия съд преписка на СХВП е видно, че в отговор на искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка встъпилата страна е препратила към следните документи, представени с цел да се докаже репутацията на по-ранната марка:
—
откъс от интернет страница, представяща характеристиките на PTFE,
—
декларация, представяща историята на нейната дейност, стоките и услугите, предлагани от жалбоподателя с марката „TEFLON“, годишните търговски печалби от противослепващите материали, които тя е продала с по-ранната марка в Европа през периода 1998—2000 г., както и годишните такси за лицензиите за използване на нейните покрития за периода 2003—2006 г. и рекламните дейности и разходи, по-специално за периода 2004—2007 г.,
—
откъси от речници на различни езици, посочващи термина „teflon“,
—
сондажи и доклади, направени през юни, юли и ноември 2001 г., както и през юли 2006 г., относно познаването от потребителите, по-специално на територията на държавите членки, на марката „TEFLON“, характеристиките на стоките, които посочената марка обозначава, и възможната употреба на същите,
—
списък на нейните дъщерни дружества, действащи по света, и по-конкретно на територията на Съюза,
—
насоки за използването на марката „TEFLON“ въз основа на лицензии, озаглавени „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules“ (лицензия на марката „TEFLON“, насоки за използването на марката), решения на национални юрисдикции на държавите членки по спорове относно неразрешеното използване на посочената марка, както и решения на СХВП по възражения, основани на марката „TEFLON“,
—
указания относно начина на изобразяване на марката „TEFLON“ и етикетите на стоките, върху които е посочена марката,
—
рекламни материали и публикации в списания.
Встъпилата страна също е представила пред СХВП други доказателства за реалното използване на по-ранната марка. Тези доказателства се състоят от:
—
търговските печалби за периода 2003—2008 г. на територията на държавите членки от продажбите на хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове с марката „TEFLON“, както и разходите за реклама на тези стоки за същия период;
—
откъс от нейната интернет страница, представящ различните форми и характеристики на стоките, продавани с марката „TEFLON“, както и техните възможни употреби;
—
информация относно историята на флуорополимерите, по-конкретно на PTFE, във вида, в който те са пуснати на пазара с марката „TEFLON“, както и тяхната възможна употреба в различните сектори на промишлеността;
—
брошури и рекламни материали на стоките, използващи покритията и компонентите, обозначени с марката „TEFLON“;
—
информация относно „Licenced Applicator Program“ (програма за одобрени апликатори) на стоките, обозначени с марката „TEFLON“, както и списък на одобрените от встъпилата страна апликатори с откъсите на техните интернет страници или брошурите относно използването на нейните стоки, обозначени с марката „TEFLON“, в други стоки.
По релевантния период
В конкретния случай подадената от жалбоподателя заявка за марка на Общността е публикувана на 25 февруари 2008 г. Следователно периодът от пет години, посочен в член 56, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 42, параграф 2 от същия регламент, обхваща, както е видно от точка 21 от обжалваното решение, времето от 25 февруари 2003 г. до 24 февруари 2008 г. включително. Тъй като по-ранната марка е марка на Общността, териториите, за които е поискано доказателството за използването, са тези на държавите — членки на Съюза.
Следва да се констатира, че доказателство, върху което апелативният състав е основал заключението си, че реалното използване на по-ранната марка е било доказано, не се отнася за релевантния период, както поддържа жалбоподателят. Става въпрос за испанско списание, на което е направено позоваване в точки 22, 24 и 25 от обжалваното решение, което датира от 2002 г., поради което не може само по себе си да послужи като доказателство за реалното използване на по-ранната марка през периода между 25 февруари 2003 г. и 24 февруари 2008 г. включително.
При все това следва да се приеме, че продължителността на търговския живот на дадена стока по принцип обхваща определен период от време и продължаването на използването ѝ спада към обстоятелствата, които следва да бъдат взети предвид, за да се установи дали използването е обективно насочено към създаването или запазването на пазарен дял, като доказателствата от този вид, за които съвсем не може да се каже, че не представляват интерес, трябва в случая да бъдат взети предвид и да бъдат разгледани заедно с останалите доказателства, тъй като могат да докажат ефективно и реално използване с търговска цел на марката (вж. в този смисъл решения от 13 април 2011 г., Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/СХВП — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09,
EU:T:2011:173
, т. 32 и цитираната съдебна практика и от 16 ноември 2011 г. Buffalo Milke Automotive Polishing Products/СХВП — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Сб.,
EU:T:2011:675
, т. 65).
Следва, че доколкото апелативният състав не е основал своята преценка за реалното използване на по-ранната марка единствено на посоченото в точка 53 по-горе испанско списание, а е взел предвид това доказателство заедно с други доказателства, за да направи извода, че реалното използване на посочената марка е доказано, той не е допуснал грешка, що се отнася до взетите предвид елементи в рамките на тази преценка.
По първата част на второто правно основание, свързана с използването на по-ранната марка за стоки, различни от „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“
Жалбоподателят поддържа, че доказателствата относно релевантния период в най-добрия случай доказват използването на по-ранната марка за покривни слоеве, хомополимерни и съполимерни смоли и грундове, спадащи „вероятно“ към клас 1, използвани от третите лица като суровини, съставки или компоненти за техните продукти, по-специално за повърхността им, но не и за тези продукти сами по себе си. Той твърди, че по-ранната марка е поставена върху крайните продукти на трети лица с цел указване на един от техните компоненти, допринасяйки по този начин за тяхното рекламиране с позоваване на качеството на суровината, идентифицирана с марката „TEFLON“, но че самите стоки винаги се идентифицират и продават със собствената марка на производителя. Така според жалбоподателя използването на по-ранната марка от посочените трети лица не представлява „използване за крайния продукт [на посочените трети лица]“, а за произведените от встъпилата страна стоки, тоест покривните слоеве, смолите и покритията. Освен това той поддържа, че доколкото е спорен въпросът за евентуално сходство между суровина, използвана като съставка или компонент на стока, и самата стока, използването на марка за подобна стока не би могло да се изведе от доказателството за нейното използване за евентуално сходната суровина, която я изгражда.
Поради това жалбоподателят счита, противно на становището на апелативния състав, че реалното използване на по-ранната марка не е било доказано за стоките, спадащи към класове 11 и 17.
СХВП отбелязва, че не е рядкост и може да се счита за общоизвестен факт използването на две марки по отношение на една и съща стока, едната от които е марката на производителя, идентифицираща тази стока, а другата е марката, идентифицираща неин компонент, чието присъствие може да повлияе на избора на потребителите и дори да е решаващо в това отношение. Този феномен е известен в литературата относно маркетинга като „маркиране на съставка“ или „подвид на съмаркирането“.
СХВП поддържа, че апелативният състав е разгледал задълбочено представените от встъпилата страна доказателства, от които става ясно, че марката „TEFLON“, в качеството ѝ на идентификация на покритие, се използва по отношение на различни произведени от трети лица стоки, които включват това покритие в своя състав и структура, поради което трябва да се потвърди, че реалното използване на по-ранната марка е доказано за тези стоки. Като последица от това СХВП счита, че с оглед на спецификата на сектора, в който се практикува „съмаркиране“, и поради това с оглед на наличието на подсегмент на пазара, съставен от стоки, които се конкурират въз основа на вида покритие, което им е положено, апелативният състав правилно е приел, че по-ранната марка, която посочва „буквално“ особен вид покритие, се е превърнала освен това в „съмарка“ на крайните продукти.
Встъпилата страна изтъква, че използването на по-ранната марка е било доказано за всички посочени в точка 28 от обжалваното решение стоки. Тя сочи, че доколкото произведените от нея смоли, пластмаси, лепила, химически продукти или покрития са неразделна част от състава и структурата на крайните продукти на трети лица, които са продавани с по-ранната марка, използването на същата може да бъде изтъкнато също въз основа на тези продажби. Тя сочи, че в своите доводи жалбоподателят смесва две отделни концепции, от една страна, тази за производството и от друга, тази за пускането на стоките на пазара. Според нея при преценката на използването на марка следва обаче да се определи дали дадена стока се продава с разглежданата марка, независимо от въпроса дали притежателят на марката произвежда една част (по-конкретно смоли и покрития), или цялата стока, или дали стоката се продава с една или повече марки. Фактът, че стока може да бъде идентифицирана въз основа на няколко марки, бил потвърден в съдебната практика на Общия съд.
В конкретния случай, що се отнася до доказателството за реалното използване на по-ранната марка, в точка 22 от обжалваното решение апелативният състав е посочил, че встъпилата страна е доставяла PTFE под различни форми. Той е потвърдил, че встъпилата страна е действала в рамките на „Licenced Applicator Program“, чиито участници били избрани въз основа на техните познания, опит и качества на работа при апликирането на покритията на марката „TEFLON“. В точки 24—26 от обжалваното решение апелативният състав е отбелязал, позовавайки се на различните доказателства, представени от встъпилата страна, че множество предприятия на Съюза използвали стоката на встъпилата страна като компонент или покритие на различни техни стоки, „като се започне от кухненски принадлежности до авиационната промишленост, от автомобилната промишленост до обработката на полупроводници, от съобщителните кабели до тъканите“.
Освен това от точка 24 от обжалваното решение, в която е направено позоваване на „ползватели, действащи въз основата на лицензия“, от предадената на Общия съд преписка по производството пред СХВП и от отговора на встъпилата страна на писмения въпрос на Общия съд е видно, че встъпилата страна предоставя лицензии за използването на марката „TEFLON“ на трети лица, които включват нейните суровини или нейните покрития в своите стоки. Така на получателя на подобна лицензия е разрешено да пуска на пазара своята стока, обозначавайки я наред със собствената си марка и с марката „TEFLON“ на встъпилата страна. Освен това тези факти са потвърдени от встъпилата страна в хода на съдебното заседание в отговор на въпросите на Общия съд.
Апелативният състав е отхвърлил довода на жалбоподателя, че „не е било представено доказателството за използването, що се отнася до крайните продукти“, посочвайки в точка 26 от обжалваното решение, че покритията, произведени от встъпилата страна, представляват неразделна част от състава и структурата на крайните продукти на трети лица и че по-ранната марка е била изложена в брошурите и рекламите относно тези стоки.
Като последица от това апелативният състав е направил извода, че използването на по-ранната марка на територията на Съюза е доказано по отношение на релевантния период за стоките, посочени в точка 26 по-горе.
В това отношение следва да се припомни, че ratio legis на изискването, според което дадена марка трябва да бъде предмет на реално използване, за да бъде закриляна по силата на правото на Съюза, се състои в обстоятелството, че воденият от СХВП регистър не би следвало да се отъждествява със стратегическо и статично място за съхранение, предоставящо на пасивен притежател законен монопол с неограничена продължителност. Напротив, в съответствие и със съображение 10 от Регламент № 207/2009 посоченият регистър би трябвало да отразява вярно означенията, които предприятията действително използват на пазара, за да отличават своите стоки и услуги в икономическия живот (решение от 15 септември 2011 г., centrotherm Clean Solutions/СХВП — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, Сб.,
EU:T:2011:480
, т. 24).
С оглед на доводите на страните въпросът дали доказателството за използването на по-ранната марка по отношение на крайните продукти на трети лица, включващи компонента, произведен от встъпилата страна, едновременно с други марки на тези стоки, може да представлява доказателството за реалното използване на по-ранната марка за крайните продукти, за които тази последна марка е била регистрирана, ще бъде разгледан в два аспекта. От една страна, следва да се провери дали даден компонент и стоката, от която той е част, могат да бъдат разглеждани като спадащи към една и съща група стоки, поради което доказателството за използването на по-ранната марка по отношение на включващите този компонент крайни продукти на трети лица би било доказателство за реалното използване на по-ранната марка за крайните продукти, за които последната е била регистрирана. От друга страна, следва да се вземе предвид основната функция на марката, а именно да посочва търговския произход на обозначаваната с нея стока.
– По принадлежността на компонент и на стоката, от която той е част, към една и съща група стоки
Съгласно съдебната практика член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува като целящ да избегне използвана частично марка да се ползва с разширена закрила единствено на основание че е била регистрирана за широка гама стоки или услуги. При тези обстоятелства единствено стоките, които не се различават съществено от тези, за които притежателят на по-ранната марка е могъл да докаже реално използване и които спадат към една и съща група, която може да бъде разделена само по произволен начин, са обхванати от подобна марка (вж. в този смисъл решение ALADIN, точка 24 по-горе,
EU:T:2005:288
, т. 44 и 46).
В конкретния случай трябва да се констатира, че противослепващите материали, с които встъпилата страна снабдява своите клиенти, са подлагани на процес на трансформация от последните или от предприятия, одобрени от встъпилата страна, в резултат на който се получават стоките, предназначени за продажба на крайния потребител, за да бъдат използвани като такива. При тези обстоятелства дори в хипотезата, в която крайните продукти на трети лица включват противослепващите материали на встъпилата страна или ако тяхното покритие е произведено от тези материали, както по тяхното естество, така и по тяхната цел и предназначение те са съществено различни от противослепващите материали и не спадат към същата група като тях, която би могла да бъде разделена единствено по произволен начин по смисъла на съдебната практика, цитирана в точка 67 по-долу (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 3 май 2012 г., Conceria Kara/СХВП — Dima (KARRA), T‑270/10,
EU:T:2012:212
, т. 53).
Следва, че в конкретния случай доказателството за използването на по-ранната марка по отношение на крайните продукти на трети лица, включващи произведен от встъпилата страна компонент, не позволява да се направи извод за нейното използване за крайните продукти, за които последната е била регистрирана. Апелативният състав не е потвърдил направения в точка 26 от обжалваното решение извод с никакъв довод в подкрепа на тази констатация. Следва, че апелативният състав е допуснал грешка като е приел, че реалното използване на марката „TEFLON“ е било доказано за крайните продукти на това основание.
– По основната функция, изпълнявана от по-ранната марка
От припомнената в точка 45 по-горе съдебна практика следва, че реалното използване на марка може да се констатира само когато тази марка е използвана, за да гарантира произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана. Присъединяването към извода на апелативния състав, направен в точка 26 от обжалваното решение, би означавало да се приеме, че встъпилата страна, заедно със своите клиенти, е произвела тези крайни продукти, въпреки че тя не изтъква подобна реалност на нейното търговско използване и че такава не следва и от преписката (вж. в този смисъл решение KARRA, точка 68 по-горе,
EU:T:2012:212
, т. 54).
Тъкмо обратното, от преписката е видно, че марката „TEFLON“ е използвана от трети лица като указание за наличието на суровината или на покритие с произход от встъпилата страна, както поддържа жалбоподателя, а не с цел тази марка да представлява връзка на произход между встъпилата страна и стоката на трето лице или между това трето лице и неговата стока.
Всъщност, първо, встъпилата страна посочва в отговор на писмения въпрос на Общия съд, че използването на марката „TEFLON“ от третите лица е било поставено в зависимост от няколко условия, целящи по същество последните да се снабдяват със суровини с произход от встъпилата страна от самата встъпила страна или от одобрени от последната апликатори, да подлагат произведените от тях стоки с тези суровини на одобрението на встъпилата страна или на одобрен апликатор и да сключат лицензионен договор относно посочената марка. Освен това от приложен към този отговор документ, озаглавен „Trademark usage guidelines“ (Насоки за използването на марката), следва че при продажбата на неговата стока лицензополучателят трябва да използва следната бележка: „[П]роизведено и разпространено от [лицензополучателя], който носи отговорността за производството на настоящата стока“.
Второ, примерите за начина на използване на по-ранната марка, дадени от встъпилата страна в насоките за използването на марката „TEFLON“ въз основа на лицензии, озаглавени „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules“, както тези в предадената на Общия съд преписка на СХВП, така и тези, представени в отговор на писмения въпрос на Общия съд, онагледяват и факта, че с посочената марка встъпилата страна цели да бъдат идентифицирани покритията, смолите или други суровини или компоненти, а не да бъде указан търговският произход на крайните продукти на трети лица, включващи тези суровини. Всъщност като пример е посочено, че използване на по-ранната марка, което встъпилата страна счита за правилно, предполага използването по отношение на крайния продукт на третите лица на следните бележки: „Valves coated with TEFLON non-stick resin“ (клапани, облицовани с незалепваща смола „TEFLON“), „TEFLON brand resin“ (смола на марка „TEFLON“), „Wear resistance with TEFLON fluoropolymer“ (устойчивост на изхабяване с TEFLON флуорополимер), „Valves lined with TEFLON industrial coatings“ (клапани, подсилени с промишлени покрития TEFLON) или „I cook with pans that have TEFLON coating“ (готвя с тендежери с тефлоново покритие).
Освен това следва да се отбележи, че СХВП приема, че марката „TEFLON“ указва „буквално“ особен вид покритие (вж. точка 59 по-горе).
Трето, от доказателствата, които встъпилата страна е представила пред СХВП, следва, че по-ранната марка се използва като позоваване на крайните продукти на трети лица заедно със собствената марка на техния производител. СХВП и встъпилата страна считат, че става въпрос за „съмарки“ на посочените крайни продукти.
Наистина, както следва от посочената от встъпилата страна съдебна практика, в областта на марката на Общността не съществува правило, което да задължава подалото възражение лице да докаже самостоятелно, независимо от всяка друга марка използването на по-ранната марка (решения от 8 декември 2005 г., Castellblanch/СХВП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec,
EU:T:2005:438
, т. 33 и 34, от 21 септември 2010 г., Villa Almè/СХВП — Marqués de Murrieta (i GAI), T‑546/08,
EU:T:2010:404
, т. 20 и от 14 декември 2011 г., Völkl/СХВП — Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Сб.,
EU:T:2011:739
, т. 100).
При все това по делата, довели до постановяване на цитираните в точка 76 по-горе решения, марките, визиращи една и съща стока, идентифицират един и същ търговски произход на същата, като по този начин могат да изпълнят, всяка една по независим начин, основната функция спрямо тази стока. В конкретния случай обаче, както беше посочено по-горе, по-ранната марка е поставена върху крайните продукти на трети лица като указание за наличието на компонент с произход от встъпилата страна, но сами по себе си стоките продължават да се идентифицират и продават със собствената марка на производителя, която указва търговския произход на тази стока.
Подобна търговска практика е израз на волята на производителите на крайни продукти да укажат на потребителите, че те са преобразували суровините, обозначени с марката „TEFLON“, и да им позволят да идентифицират последния създател на тези стоки (вж. в този смисъл решение KARRA, точка 68 по-горе,
EU:T:2012:212
, т. 55).
Четвърто, следва да се припомни, че от съдебната практика следва, че целта на основната функция на марка в рамките на преценката на нейното използване, тоест да установява търговския произход на стоката или услугата, е да даде възможност на потребителя, който придобива обозначената с марката стока или услуга, при едно последващо придобиване да направи същия избор, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът му се окаже отрицателен (решение от 27 февруари 2002 г., REWE-Zentral/СХВП (LITE), T‑79/00, Rec,
EU:T:2002:42
, т. 26).
В конкретния случай използването на марката „TEFLON“ по отношение на крайните продукти на трети лица не позволява да се гарантира основната функция на тази марка по смисъла на припомнената в точка 79 по-горе съдебна практика спрямо тези крайни продукти. Всъщност посочените в точки 70—78 по-горе конкретни обстоятелства позволяват да се заключи, че потребителят е в състояние да разграничи лесно търговския произход, от една страна, на противослепващия материал, обозначен с марката „TEFLON“, и от друга страна, на крайния продукт, обозначен с марката на производителя. Ако опитът на потребителя се окаже положителен, що се отнася до покритието или до друг компонент на крайния продукт на трето лице, идентифициран с марката „TEFLON“, той би потърсил отново съответна стока, съдържаща обозначения с тази марка компонент. По този начин присъствието на марката „TEFLON“ върху крайните продукти на трети лица насочва избора на потребителя към стоката в зависимост от положителния опит относно покритието или някои функционални характеристики на стоката, които се дължат на присъствието на суровината, обозначена с тази марка, а не що се отнася до крайния продукт сам по себе си. За сметка на това, ако опитът на потребителя или на крайния ползвател на стоката като такава се окаже положителен, той ще потърси същата стока в зависимост от идентифициращата тази стока марка за произход на производителя.
От гореизложените съображения следва, че използваната от трети лица по отношение на техните крайни продукти марка „TEFLON“ не изпълнява основната функция да гарантира произхода на тези стоки. Вследствие на това, обратно на заключението на апелативния състав в точка 26 от обжалваното решение, подобно използване на по-ранната марка не може да се счита за използване за тези стоки по смисъла на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009.
Заключенията в точки 69 и 81 по-горе не могат да бъдат оборени с доводите на СХВП, нито с тези на встъпилата страна.
Първо, не може да бъде уважен доводът на СХВП, позоваващ се на специфичните характеристики на засегнатите крайни продукти и на особените условия на пазара на тези стоки, според който реалното използване на марката „TEFLON“, идентифицираща компонента, би трябвало да се приеме и за крайните продукти на трети лица, от които този компонент е част, доколкото разглежданите стоки се конкурират в зависимост от тяхното покритие или от суровината, която ги изгражда.
В това отношение следва да се посочи, че безспорно от цитираната в точка 46 по-горе съдебна практика следва, че характеристиките на стоките, както и тези на съответния пазар, които имат отражение върху търговската стратегия на притежателя на марката, трябва да бъдат взети предвид в рамките на преценката на реалното използване на марка. При все това, въпреки че изборът на потребителя, що се отнася до крайния продукт, може да бъде повлиян от характеристиките, които той придобива поради факта на присъствието на суровина или на компонент, и че вследствие на това пазарът за тази стока може да се създаде в зависимост от компонент, който тя съдържа, каквито в случая са покритията, идентифицирани с по-ранната марка, това не означава, че марка, идентифицираща този компонент и неговия търговски произход, може да се счита за идентифицираща търговския произход на тази стока.
Всъщност посоченото от апелативния състав в точка 26 от обжалваното решение присъствие на по-ранната марка, идентифицираща компонент на стоката, в рекламите, в брошурите или дори върху самата стока, представлява търговска стратегия на производителя на крайния продукт, указваща някои функционални характеристики на тази стока, дължащи се на присъствието на компонент, идентифициран с марката „TEFLON“.
Така използването на марката „TEFLON“ по отношение на крайните продукти на трети лица може да има за последица същата да изпълнява функция, свързана с рекламата, или функция, свързана с комуникацията, насочени към информиране или убеждаване на потребителя (вж., що се отнася до свързаните с рекламата и комуникацията функции на марка, решения от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др., C‑487/07, Сб.,
EU:C:2009:378
, т. 58 и от 23 март 2010 г., Google France и Google, C‑236/08—C‑238/08, Сб.,
EU:C:2010:159
, т. 75, 77 и 91). При все това по този начин тя не изпълнява основната функция да гарантира произхода на крайния продукт, която единствено е релевантна за целите на преценката на реалното използване на марка по смисъла на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009.
Второ, вярно е, че както посочва встъпилата страна, реалното използване на марка за стоките, за които тя е регистрирана, не предполага притежателят, който се позовава на използването на своята марка за тези стоки, да бъде задължително производителят. По-конкретно от член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009 следва, че притежателят на марка има право да се позове на използването на същата от трето лице с неговото съгласие. Третото лице може обаче да използва марката за стоките, които самото то произвежда или продава. Освен това нерядко притежател на марка продава с нея стоки, които са произведени за него от друг правен субект.
При все това нито едно от тези обстоятелства не е доказано, нито изтъкнато в конкретния случай, що се отнася до използването на марката „TEFLON“ по отношение на крайните продукти на трети лица. Встъпилата страна не е представила доказателства, от които да следва, че марката „TEFLON“ е използвана от трети лица по отношение на крайните продукти с цел да укаже търговския произход на тези стоки като произведени от встъпилата страна или от трети лица, както беше посочено в точка 70 и сл. по-горе.
Трето, що се отнася до довода, който встъпилата страна извежда от решение от 11 март 2003 г., Ansul (C‑40/01, Rec,
EU:C:2003:145
, т. 41), на което тя се позовава в хода на съдебното заседание, следва да се посочи, че в това решение Съдът безспорно е приел, че в случая на отделни елементи, представляващи неразделна част от стоки и продавани със същата марка, реално използване на марката за тези елементи трябва да се схваща като отнасящо се до стоки, които сами по себе си вече се продават, и като използване, което по естеството си запазва правата на притежателя върху тези стоки. При все това, дори да се предположи, че положението на отделните елементи е сравнимо с това на компонент, който е неразделна част от краен продукт и по принцип не може да бъде заменен през живота на тази стока, трябва да се констатира, че конкретните обстоятелства са различни от тези, довели до постановяването на решение Ansul, посочено по-горе (
EU:C:2003:145
). Всъщност, от последното е видно, че търговският произход на съответните отделни елементи и на стоката, за която същите трябва да бъдат използвани, е един и същ. В конкретния случай обаче крайните продукти на трети лица имат различен търговски произход от този на компонента, идентифициран с марката „TEFLON“ като произхождащ от встъпилата страна.
Четвърто, изтъкнатата от встъпилата страна в хода на съдебното заседание опасност от нелоялно поведение от страна на трето лице, което би могло да поиска да регистрира марка, идентична или подобна на по-ранната марка, за крайните продукти, или въпросът за евентуална репутация на по-ранната марка не са релевантни за преценката на реалното използване на по-ранната марка. При всички случаи изводите, направени в точки 69 и 81 по-горе, не лишават напълно по-ранната марка от защита по отношение на заявка за регистрация на идентична или сходна марка за крайните продукти. Всъщност няма пречка встъпилата страна при необходимост да се позове на наличието на вероятност от объркване по отношение на тази марка на трето лице с оглед на евентуално сходство на стоките и на марките и ако бъде доказан, на по-силно изразения отличителен характер в сравнение с нормалния отличителен характер, поради това че потребителите познават по-ранната марка на пазара. Не е изключено подобна вероятност от объркване да може да бъде изтъкната и по отношение на заявка за регистрация на марка, която е подобна или идентична на по-ранната марка за стоки, които не са сходни, ако встъпилата страна докаже репутацията на по-ранната марка, по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
От горепосочените съображения следва, че обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, доколкото апелативният състав е приел в точка 26 от него, че встъпилата страна е доказала използването на по-ранната марка за крайните продукти, поради това че произведените от встъпилата страна покрития представляват неразделна част от състава и структурата на крайните продукти на трети лица и че по-ранната марка е била изложена в брошурите и рекламите на тези стоки.
По втората част на второто правно основание, свързана с използването на по-ранната марка за „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове, спадащи вероятно към клас 1“
Жалбоподателят оспорва, че встъпилата страна е представила достатъчни и подходящи доказателства за реалното използване на по-ранната марка дори за „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“, които той счита за спадащи „вероятно“ към клас 1. Според него за целите на преценката на реалното използване на по-ранната марка не могат да бъдат взети предвид доказателства, които не са датирани, нито такива, върху които по-ранната марка не е изобразена „във вида, в който е използвана на пазара“.
В хода на съдебното заседание в отговор на писмен въпрос на Общия съд жалбоподателят уточнява, че в рамките на този довод той е изтъкнал по-конкретно, че при представянето на данни относно годишните търговски печалби от стоки, като „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“, встъпилата страна не е посочила доказателства, върху които по-ранната марка е изобразена във връзка с тези стоки. За сметка на това доказателствата, върху които присъства марката „TEFLON“, според жалбоподателя се отнасят само до крайните продукти на трети лица. За тези последни стоки встъпилата страна обаче не представила доказателства, позволяващи да се прецени обемът на продажбите.
В това отношение следва да се припомни, че въпросът дали по-ранната марка е била реално използвана, трябва да се преценява общо, като се държи сметка за всички налични данни. Тази преценка предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори (вж. в този смисъл решения от 8 юли 2004 г., MFE Marienfelde/СХВП — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec,
EU:T:2004:223
, т. 36 и VITAFRUIT, точка 44 по-горе,
EU:T:2004:225
, т. 42). Следователно не става въпрос за анализ на всяко доказателство поотделно, а те да бъдат разгледани съвместно, за да се изведе от тях най-вероятният и логичен смисъл. В рамките на подобен анализ не е изключено с група от доказателствата да бъде възможно да се установят подлежащи на доказване обстоятелства, въпреки че, взето поотделно, никое от тези доказателства не е в състояние да установи с точност същите обстоятелства (решения от15 декември 2010 г., Epcos/СХВП — Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09,
EU:T:2010:518
, т. 28 и от 29 февруари 2012 г., Certmedica International и Lehning entreprise/СХВП — Lehning entreprise и Certmedica International (L112), T‑77/10 и T‑78/10,
EU:T:2012:95
, т. 57).
В конкретния случай, както приема жалбоподателят, по-ранната марка е посочена по-конкретно върху брошурите, рекламите или откъсите от интернет страниците относно крайните продукти на трети лица. Наистина, някои от тези документи не са датирани, но в рамките на общата преценка въпреки това те могат да бъдат взети предвид във връзка с други доказателства, отнасящи се до релевантния период, за да докажат реалното използване на по-ранната марка (вж. в този смисъл решение от 17 февруари 2011 г., J & F Participações/СХВП — Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09,
EU:T:2011:47
, т. 33).
В това отношение следва да се отбележи, най-напред, че някои цитирани от апелативния състав списания или откъси от интернет страници са датирани и се отнасят до релевантния период.
По-нататък, както беше констатирано в рамките на анализа на първата част от второто правно основание, по-ранната марка е била използвана от трети лица като позоваване на покритията или на суровините с произход от встъпилата страна. Тези покрития и суровини съответстват — видно от представените от встъпилата страна данни относно възможните употреби на стоките, които тя произвежда и пуска на пазара с по-ранната марка — на стоките, продавани от встъпилата страна със същата марка през релевантния период, както става ясно по-конкретно от декларация и от документа, на който жалбоподателят се позовава, относно годишните търговски печалби, реализирани от продажбите на „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“ на територията на Съюза за периода 2003—2008 г. Жалбоподателят не е представил никакво доказателство, което е от естество да докаже неточността на тези годишни търговски печалби, представени от встъпилата страна и отнасящи се до релевантния период. Той също така не оспорва релевантността на данните, посочени в тези документи.
Накрая, от преписката, и по-специално от двата документа, споменати в точка 97 по-горе, чието съдържание не се оспорва от жалбоподателя, става ясно и че встъпилата страна е положила значителни усилия в рекламата през релевантния период, що се отнася до стоките с марката „TEFLON“, които тя е пуснала на пазара. Както следва от съдебната практика, използването на марка може да се счита за реално използване, когато тази марка е използвана за спечелване на клиентела, по-конкретно в рамките на рекламни кампании (вж. в този смисъл решение Ansul, точка 89 по-горе,
EU:C:2003:145
, т. 37). Следователно този елемент представлява друга важна индикация за реалното използване на по-ранната марка през релевантния период за противослепващите материали на встъпилата страна (вж. в този смисъл решение от 14 декември 2006 г., Gagliardi/СХВП — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04,
EU:T:2006:400
, т. 86).
Следва, че в рамките на общата преценка на доказателствата за реално използване на по-ранната марка за стоките с произход от встъпилата страна апелативният състав законно е взел предвид недатираните доказателства или тези, в които по-ранната марка е изобразена във връзка с крайните продукти на трети лица. Поради това тази част на второто правно основание трябва да се отхвърли.
От гореизложеното следва, че обжалваното решение трябва да се отмени, доколкото то е опорочено, от една страна, от непълнота на мотивите във връзка със заключението на апелативния състав в точка 28 от обжалваното решение и от друга страна, от грешка при прилагане на правото във връзка със заключението на апелативния състав в точка 26 от обжалваното решение. При тези обстоятелства не следва да се разглежда първото изтъкнато от жалбоподателя правно основание, нито въпросът за допустимостта на доказателствата, които той е представил пред Общия съд в подкрепа на това правно основание.
По съдебните разноски
По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник всяка страна, загубила делото, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено искане в този смисъл. Тъй като СХВП е загубила делото, тя следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски на жалбоподателя в съответствие с неговите искания. Тъй като жалбоподателят не е направил искане за осъждането на встъпилата страна да заплати съдебните разноски, достатъчно е да се постанови, че тя ще понесе направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (първи състав)
реши:

1)
Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 29 септември 2011 г. (преписка R 2005/2010‑1).

2)
СХВП понася направените от нея съдебни разноски и тези на Polytetra GmbH.

3)
EI du Pont de Nemours and Company понася направените от него съдебни разноски.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 16 юни 2015 година.
Подписи
Съдържание

Обстоятелства, предхождащи спора

Искания на страните

От правна страна

По задължението за мотивиране

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 и на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009

По релевантния период

По първата част на второто правно основание, свързана с използването на по-ранната марка за стоки, различни от „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове“

– По принадлежността на компонент и на стоката, от която той е част, към една и съща група стоки

– По основната функция, изпълнявана от по-ранната марка

По втората част на второто правно основание, свързана с използването на по-ранната марка за „хомополимерни и съполимерни смоли, покривни слоеве и грундове, спадащи вероятно към клас 1“

По съдебните разноски
(
*1
)	Език на производството: английски.