CELEX: 62013TJ0096
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus kuviomerkin Маcка rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Aikaisempi rekisteröimätön kansallinen kuviomerkki Маcка
Suhteellinen hylkäysperuste
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta
Kansallisen oikeuden soveltaminen SMHV:ssa

Asian tausta
Rakhat AO teki 26.11.2010 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL L 78, s. 1
) nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
—
luokka 29: ”Hedelmävälipalat, marmeladit, hillot, kandeeratut hedelmät, hyytelöt ravintotarkoituksiin, hedelmäliha, hedelmähyytelöt, hedelmäviipaleet, erityisesti kuivattuina tai sokeroituina, säilötyt tai kandeeratut hedelmät, alkoholiin säilötyt hedelmät, poltetut mantelit, poltetut pähkinät, krokantti, kookoshiutaleet”
—
luokka 30: ”Makeiset, sokerituotteet, myös joulukuusenkoristeina, sokerimantelit, jäätelö, sorbetit, popcorn, vanukkaat, konvehdit, myös nestemäistä täytettä sisältävät, erityisesti väkevästä alkoholista tehdyt, makeiset pastillien muodossa, marsipaani, mantelimakeiset, makeiset hyytelöhedelmien muodossa, konvehdit fondantin muodossa, pähkinäkonvehdit, makeiset, karamellit, suklaa, suklaakuorrutus, suklaa lohkoina, levyinä tai kuulina, erityisesti helposti sulava suklaa, täytesuklaa, suklaa tai konvehdit, joihin on lisätty pähkinöitä tai muita hedelmiä, likööriä tai mehutiivistettä; kinuski, suklaarakeet, purukumi muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön; viinikumi; vaahtokaramellit; mahla; lakritsi; persipaani; nougat.”
Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 28.1.2011 julkaistussa Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2011/019.
Kantaja Rot Front OAO teki 14.4.2011 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen, joka koski rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.
Väite perustui rekisteröimättömään kuviomerkkiin, jota on käytetty makeisia varten elinkeinotoiminnassa Kreikassa ja Saksassa ja joka on seuraavanlainen:
Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaiseen perusteeseen.
Väiteosasto hylkäsi väitteen 12.4.2012 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, ettei kantaja ollut näyttänyt saaneensa Saksan oikeuden, jonka nojalla aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki oli suojattu, perusteella oikeutta kieltää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttöä. Se totesi erityisesti, ettei kyseisten tavaroiden Saksan makeismarkkinoiden kokoon nähden suhteellisen vähäisten myyntimäärien perusteella ollut mahdollista todeta, että aikaisempi tavaramerkki olisi saavuttanut koko Saksan väestöstä muodostuvan kohdeyleisön keskuudessa riittävän tunnettuuden (Verkehrsgeltung) tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBl. I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz) 4 §:n 2 momentin mukaisesti.
Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 7.5.2012 SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti 28.11.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen. Aluksi se totesi, että koska kantaja ei ollut toimittanut näyttöä aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkkinsä Kreikassa tapahtuneesta käytöstä, joka olisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla vaikutusalueeltaan laajempaa kuin paikallista, väite oli jätettävä tutkimatta, tai se oli joka tapauksessa perusteeton siltä osin kuin tähän aikaisempaan oikeuteen oli vedottu väitteen tueksi. Seuraavaksi valituslautakunta totesi, että voidakseen esittää väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, kantajan täytyi näyttää, että se oli ennen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä saanut oikeuden kieltää sen käyttö Saksan, jossa aikaisempaa rekisteröimätöntä tavaramerkkiä oli myös käytetty, oikeuden nojalla. Tältä osin kantajan täytyi näyttää, että merkittävä osa kohdeyleisöä tunnisti kyseisen tavaramerkin kantajalle kuuluvaksi Markengesetzin 4 §:n 2 momentin mukaisesti. Valituslautakunta katsoi väiteosaston tavoin, että kyseisten tavaroiden, jotka ovat suuren yleisön ostamia päivittäiskulutustavaroita, kohdeyleisö muodostui koko Saksan väestöstä. Siitä, että tavaramerkki oli kirjoitettu kyrillisillä aakkosilla, tai siitä, että kyseisten tavaroiden jakelu Saksassa tapahtui sellaisissa liikkeissä, joiden asiakkaat olivat pääsääntöisesti venäjänkielisiä kuluttajia, ei valituslautakunnan mukaan voinut päätellä, että kohdeyleisö muodostuisi ainoastaan venäjänkielisistä kuluttajista. Lopuksi valituslautakunta katsoi, että vaikka kantajan esittämät, aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen makeisten myyntimääriä koskevat todisteet hyväksyttäisiin, näiden myyntien tehoa ei muiden tietojen puuttuessa kuitenkaan olisi mahdollista arvioida tavaramerkin saksalaiseen kohdeyleisöön tekemän vaikutuksen määrittämiseksi. Näin ollen valituslautakunta katsoi, että kantaja ei ollut näyttänyt, että merkittävä osa tätä kohdeyleisöä olisi tunnistanut aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin Saksan oikeuden mukaisesti kantajalle kuuluvaksi tavaramerkiksi, eikä siten ollut täyttänyt yhtä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa asetettua edellytystä eli edellytystä siitä, että se oli saanut tämän tavaramerkin ja kyseiseen merkkiin sovellettavan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen
—
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
hylkää kanteen
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Tutkittavaksi ottaminen
SMHV on vastineessa väittänyt, että tutkittavaksi ei voida ottaa yhtäältä tiettyjä kanteen liitteenä olevia asiakirjoja, koska nämä asiakirjat on esitetty ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja toisaalta tiettyjä kanteessa tehtyjä viittauksia kansalliseen oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen, koska näitä on pidettävä uusina tosiseikkoina.
Vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen ja istunnossa esitettyyn kysymykseen, SMHV on luopunut osasta väitteistään, jotka koskevat unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen kansallisten tuomioistuinten päätösten ja oikeuskirjallisuuden sekä kantajan tältä osin tekemien viittausten tutkittavaksi ottamista.
Tältä osin on joka tapauksessa muistutettava, että vaikka kantaja on esittänyt tietyt kansallisten tuomioistuinten päätökset ja otteet oikeuskirjallisuudesta ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, kantajalla on oikeus viitata niihin siltä osin kuin kyse on kansallista lainsäädäntöä ja kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä koskevista asiakirjoista ja perusteluista. Oikeuskäytännön mukaan mikään ei nimittäin estä asianosaisia tai unionin yleistä tuomioistuinta käyttämästä sellaisen kansallisen oikeuden, johon tämän asian tavoin viitataan Euroopan unionin oikeudessa (ks. 19 kohta jäljempänä), tulkinnassa tukena kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, ettei se ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan vedota tuomioihin tai oikeuskirjallisuuteen sellaisen kanneperusteen tueksi, joka perustuu siihen, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti kansallisen oikeuden säännöstä (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Kok.,
EU:T:2006:202
, 70 ja 71 kohta).
Ratkaistavana on enää kysymys kanteen liitteenä A.5 toimitettujen asiakirjojen tutkittavaksi ottamisesta. Kantaja väittää, että nämä asiakirjat on otettava tutkittavaksi, koska niissä ei esitetä sellaisia perusteluja, jotka olisivat uusia verrattuna jo muista SMHV:ssa esitetyistä asiakirjoista ilmi käyviin perusteluihin.
Kanteen liitteenä A.5 toimitetut asiakirjat sisältävät internetsivulla www.dw.de julkaistun venäjänkielisen artikkelin, jonka otsikko on ”Venäläiset supermarketit Saksassa: samovaari – ei tarvetta mennä Tulaan”, ja sen englanninkielisen käännöksen. Toisin kuin kantaja väittää, kyseinen artikkeli, joka on esitetty ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, on SMHV:ssa jo esitettyjen perusteluiden tueksi toimitettu uusi tosiseikka, eikä sitä voida ottaa huomioon tämän kanteen käsittelyssä. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Kanteen liitteenä A.5 toimitetut asiakirjat on siis jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Kok.,
EU:T:2005:420
, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Asiakysymys
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen, koska valituslautakunta on tulkinnut väärin Markengesetzin 4 §:n 2 momenttia, jonka nojalla kantaja vaatii suojaa aikaisemmalle rekisteröimättömälle tavaramerkilleen siltä osin kuin sitä on käytetty Saksassa. Sitä vastoin kantaja ei riitauta valituslautakunnan päätelmää siitä, että väite ei ollut perusteltu siltä osin kuin sen tueksi vedottiin aikaisempaan Kreikassa käytettyyn oikeuteen.
Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty, ja merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (ks. vastaavasti tuomio 18.4.2013, Peek & Cloppenburg v. SMHV – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-507/11,
EU:T:2013:198
, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös analogisesti tuomio 9.12.2010, Tresplain Investments v. SMHV – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Kok.,
EU:T:2010:505
, 89 ja 90 kohta).
Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia. Kun näin ollen tavaramerkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, rekisteröimättömän tavaramerkin tai muiden merkkien, joita käytetään elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, olemassaoloon perustuva väite ei voi menestyä (tuomio 30.6.2009, Danjaq v. SMHV – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Kok.,
EU:T:2009:226
, 35 kohta).
Aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin Saksassa tapahtuneen käytön osalta valituslautakunta aloitti väitteen arvioinnin tutkimalla, oliko kantaja saanut ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä asiassa sovellettavan Saksan oikeuden nojalla oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Kantaja väittää, että Markengesetzin 4 §:n 2 momentin mukaan oikeus tavaramerkkiin on mahdollista saavuttaa sellaisella käytöllä, jonka seurauksena kohdeyleisö eli kyseisten tavaroiden vastaanottajat tunnistavat merkin kuuluvan sen haltijalle. Kantajan mukaan valituslautakunta on tässä asiassa tulkinnut väärin kyseistä säännöstä ja tämän vuoksi soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa, koska se on arvioidessaan sitä, tunnistaako kohdeyleisö aikaisemman tavaramerkin, ottanut huomioon koko Saksan väestön, vaikka Saksan oikeuden mukaan kohdeyleisöä on tietyin edellytyksin mahdollista rajata ottamalla huomioon vain sellaiset kuluttajat, jotka puhuvat tiettyä vierasta kieltä, tai kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jakelukanavien mukaan. Tässä asiassa täyttyvät edellytykset sille, että kohdeyleisöksi rajattaisiin Saksassa asuvat venäjänkieliset kuluttajat. Kantaja perustaa tulkintansa Saksan oikeudesta useisiin Saksan korkeimpien tuomioistuinten tuomioihin, otteeseen Markengesetzin kommentaarista sekä Sveitsin liittovaltion tuomioistuimen tuomioon.
SMHV on pääosin samaa mieltä valituslautakunnan arvioinnin kanssa ja katsoo, ettei kantaja ole näyttänyt hänelle kuuluvasta näyttövelvollisuudesta huolimatta, että merkittävä osa Saksan väestöä tunnisti aikaisemman tavaramerkin Markengesetzin 4 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti, joten se ei voi esittää väitettä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. SMHV väittää, että kun otetaan huomioon kantajan Saksan oikeuden sisällöstä valituslautakunnassa esittämät seikat, kohdeyleisön rajaamista ainoastaan venäjänkielisiin kuluttajiin ei voida perustella sillä, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita myytiin ainoastaan tietyissä erityisliikkeissä, jotka on osoitettu lähinnä Saksassa asuville venäläisille, eikä sillä, että aikaisemmassa tavaramerkissä käytetään kyrillisiä aakkosia.
Tältä osin on muistutettava, että kysymystä siitä, missä määrin jäsenvaltiossa suojattu merkki antaa oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen, on tutkittava sovellettavan kansallisen oikeuden perusteella (ks. tuomio 10.7.2014, Peek & Cloppenburg v. SMHV, C‑325/13 P ja C‑326/13 P,
EU:C:2014:2059
, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tätä varten on huomioitava muun muassa kansallinen säännöstö, johon on vedottu, ja kyseessä olevassa jäsenvaltiossa annetut tuomioistuinratkaisut (tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Kok.,
EU:C:2011:189
, 190 kohta) sekä oikeuskirjallisuus (ks. analogisesti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C‑263/09 P,
EU:C:2011:452
, 53 kohta).
Saksan oikeudessa, jota sovelletaan tässä asiassa, rekisteröimättömän tavaramerkin haltijan oikeudesta vastustaa myöhemmän tavaramerkin käyttöä säädetään Markengesetzin 4 §:n 2 momentissa, luettuna yhdessä Markengesetzin 14 §:n 2 momentin kanssa.
Markengesetzin 4 §:ssä säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkkisuoja syntyy – –
2.   kun merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa, mikäli merkki on tullut tunnetuksi tavaramerkkinä kohdeyleisön keskuudessa
– –”
Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdassa kielletään kolmansia henkilöitä käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman haltijan suostumusta sellaista merkkiä, kuten yhteisön tavaramerkkiä, joka on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran suojatun merkin kanssa.
Asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että Markengesetzin 4 §:n 2 momentin mukaan oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin voi syntyä käytön kautta vain sillä edellytyksellä, että tämän käytön seurauksena merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa sen. Sen sijaan asianosaiset ovat erimielisiä siitä, miten määritellään se kohdeyleisö (”beteiligte Verkehrskreise”), joka on Markengesetzin 4 §:n 2 momentin mukaan otettava huomioon tämän tunnettuuden arvioinnissa.
Tältä osin on ensinnäkin todettava, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on unionin yleisen tuomioistuimen asetusta N:o 207/2009 koskevaan oikeuskäytäntöön viitaten hylännyt kantajan väitteen siitä, että asiassa huomioon otettava kohdeyleisö olisi rajattava ainoastaan Saksassa asuviin venäläisiin tai venäjänkielisiin kuluttajiin sillä perusteella, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita myytiin ainoastaan liikkeissä, jotka oli osoitettu erityisesti heille. Kuten edellä 24 kohdassa nimittäin on todettu, kysymystä siitä, missä määrin jäsenvaltiossa suojattu aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen, on tutkittava sellaisten kriteerien perusteella, jotka on vahvistettu sen jäsenvaltion, jossa on käytetty sitä merkkiä, johon on vedottu, kansallisessa oikeudessa eli tässä asiassa Saksan oikeudessa, johon kuuluu kansallinen oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus, eikä unionin yleisen tuomioistuimen asetuksen N:o 207/2009 soveltamista koskevan oikeuskäytännön perusteella.
Kun toiseksi on kyse sellaisen kansallisen oikeuden tutkimisesta, jonka nojalla kantaja väittää saaneensa oikeuden esittää väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan rekisteröimättömän tavaramerkkinsä perusteella – eli Markengesetzin 4 §:n 2 momentin, luettuna yhdessä sen 14 §:n 2 momentin kanssa, tutkimisesta – on todettava, että oikeuskäytännössä on kyllä todettu, että väitteen esittäjän on osoitettava, että aikaisempi merkki, johon väitteen tueksi on vedottu, kuuluu sen jäsenvaltion oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan ja että sen nojalla voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (edellä 24 kohdassa mainittu tuomio Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar,
EU:C:2011:189
, 190 kohta). Tällä säännöllä asetetaan väitteen esittäjälle velvollisuus esittää SMHV:lle paitsi todisteet, jotka osoittavat, että väitteen esittäjälle sovellettaviksi vaatimien kansallisten säännösten mukaan edellytykset sille, että tämä voi kieltää yhteisön tavaramerkin käytön aikaisemman oikeuden perusteella, täyttyvät, myös todisteet kyseisten säännösten sisällöstä (ks. analogisesti edellä 24 kohdassa mainittu tuomio Edwin v. SMHV,
EU:C:2011:452
, 50 kohta).
Oikeuskäytännöstä käy kuitenkin myös ilmi, että silloin, kun SMHV:a voidaan pyytää ottamaan huomioon sen jäsenvaltion kansallinen oikeus, jossa väitteen perustana oleva aikaisempi oikeus on suojattu, sen on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin tämä kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen kyseisen rekisteröinnin hylkäysperusteen soveltamisedellytysten arvioimiseksi, mikä merkitsee sitä, että se ottaa niiden tosiseikkojen lisäksi, jotka väitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittäneet, huomioon myös notorisia tosiseikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (ks. tuomio 20.4.2005, Atomic Austria v. SMHV – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Kok.,
EU:T:2005:136
, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös analogisesti tuomio 13.9.2012, National Lottery Commission v. SMHV – Mediatek Italia ja De Gregorio (Käden kuva), T-404/10,
EU:T:2012:423
, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, vahvistettu tältä osin 27.3.2014 annetulla tuomiolla SMHV v. National Lottery Commission, C‑530/12 P, Kok.,
EU:C:2014:186
, 45 kohta). SMHV:lla on tarvittaessa tämä velvollisuus selvittää viran puolesta kansallinen oikeus siinä tapauksessa, että sillä on jo tietoja kansallisesta oikeudesta joko sen sisällöstä esitettyjen väitteiden tai sellaisen asiassa toimitetun näytön johdosta, jonka todistusvoimaan on vedottu (tuomio 20.3.2013, El Corte Inglés v. SMHV – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, Kok.,
EU:T:2013:145
, 41 kohta).
Tällainen velvollisuus on otettu myös SMHV:n suorittamaa tutkintaa koskeviin ohjeisiin, joihin SMHV on vedonnut istunnossa ja joissa tuodaan edellä 31 kohdassa mainittuun tuomioon SMHV v. National Lottery Commission (
EU:C:2014:186
) viitaten esiin SMHV:n valta tarkistaa kaikin asianmukaiseksi katsominsa keinoin sen sovellettavan oikeuden, johon väitteen esittäjä on vedonnut, säännösten sisältö, soveltamisedellytykset ja ulottuvuus (SMHV:n suorittamaa tutkintaa koskevat ohjeet, C osa, 4 jakso, 4.1 kohta). SMHV väitti istunnossa, että tämä tarkistusvalta rajoittuu sen lainsäädännön, johon väitteen esittäjä vetoaa, oikean soveltamisen varmistamiseen, mutta ei vapauta väitteen esittäjää todistustaakasta. Tämä tarkistusvalta ei myöskään voi johtaa siihen, että SMHV tulee väitteen esittäjän tilalle siltä osin kuin väitteen esittäjällä on velvollisuus mainita asian kannalta merkityksellisen lainsäädännön sisältö.
Tältä osin on todettava yhtäältä, että tässä asiassa kantaja on vedonnut sovellettavan kansallisen lainsäädännön säännöksiin ja niiden sisältöön. Se on myös väittänyt SMHV:ssa, kuten käy ilmi riidanalaisen päätöksen 11 kohdan kolmannesta luetelmakohdasta, että aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin Markengesetzin 4 §:n 2 momentin mukaisen tunnettuuden arvioinnissa kohdeyleisö koostui Saksassa asuvista venäjänkielisistä kuluttajista, koska aikaisempi tavaramerkki muodostui kyrillisistä aakkosista ja koska sillä varustettujen tavaroiden jakelu tapahtui liikkeissä, joiden asiakkaista suurin osa oli venäjänkielisiä kuluttajia.
Toisaalta on todettava, että kohdeyleisön määrittelyllä oli ratkaiseva merkitys tämän asian ratkaisun kannalta. Vaikka kantaja ei nimittäin olekaan kiistänyt sitä valituslautakunnan toteamaa seikkaa, että kaikista Saksassa asuvista keskivertokuluttajista koostuva laaja yleisö ei tunnistanut aikaisempaa tavaramerkkiä, ei kuitenkaan ole pois suljettua, että tavaramerkki olisi ollut tunnettu, mikäli Markengesetzin 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu kohdeyleisö olisi määriteltävä siten, että se kattaa vain Saksassa asuvat venäjänkieliset kuluttajat, kuten kantaja väittää.
Tässä tilanteessa SMHV:n olisi pitänyt edellä 31 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö huomioon ottaen käyttää kaikkia sille tarkastusvallan nojalla kuuluvia keinoja selvittääkseen, mikä on sovellettava kansallinen lainsäädäntö, ja tutkiakseen kantajan esittämien perusteluiden valossa tarkemmin kansallisen oikeuden, johon on vedottu, säännösten sisältöä ja ulottuvuutta joko viran puolesta tai pyytämällä kantajaa esittämään tukea väitteilleen, jotka koskevat Markengesetzin 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kohdeyleisön määrittelyä (ks. tästä viimeisestä kysymyksestä julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus SMHV v. National Lottery Commission, C‑530/12 P, Kok.,
EU:C:2013:782
, 66 ja 87 kohta).
Riidanalaisesta päätöksestä tai unionin yleiselle tuomioistuimelle toimitetusta SMHV:n menettelyn asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan käy ilmi, että SMHV olisi tutkinut kantajan esittämien perusteluiden valossa tarkemmin kansallisen oikeuden, johon on vedottu, säännösten sisältöä ja ulottuvuutta joko viran puolesta tai pyytämällä kantajaa esittämään tukea väitteilleen, jotka koskevat Markengesetzin 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kohdeyleisön määrittelyä, minkä SMHV on myöntänyt istunnossa.
Mikäli valituslautakunta olisi tutkinut Saksan oikeutta tällä tavoin, se olisi erittäin todennäköisesti saanut tietoonsa seikat, jotka kantaja esitti ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa ja joista osa näyttää alustavasti siltä, että niillä voi olla merkitystä niiden kantajan väitteiden, jotka koskevat Markengesetzin 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kohdeyleisön määrittelyä, tutkimisen kannalta. Tämä koskee siten erityisesti Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin), oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tietyissä olosuhteissa kohdeyleisö voidaan jopa päivittäistavaroiden osalta määritellä rajoitetummin, kun otetaan huomioon tiettyjen tavaroiden tarkoitus ja myyntimahdollisuudet (BGH, I ZR, 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II) tai näiden tavaroiden ostajat ja niistä kiinnostuneet henkilöt, koska jotkut heistä voivat kieltäytyä tietyistä tavaroista tai olla hyväksymättä niitä (BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen). Samoin Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin) asiassa Бepёзкa (28 W (pat) 40/10) antamasta tuomiosta käy ilmi, että tietyillä edellytyksillä luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden, joita tässä asiassa kyseessä olevat tavarat ovat, kohdeyleisö voidaan rajata kuluttajiin, jotka osaavat venäjää, kun otetaan huomioon erityisesti kyseisten tavaroiden kyrillisiä aakkosia sisältävä ulkoasu, pakkaus ja nimi.
Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että valituslautakunnan tutkinnan laiminlyönnillä on ollut ratkaiseva vaikutus sen tulkintaan Markengesetzin 4 §:n 2 momentista.
Tämän vuoksi ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös kumottava. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Tältä osin SMHV:n on, erityisesti sen jälkeen kun se on käyttänyt tarkistusvaltaansa selvittääkseen Saksan oikeuden sisällön, ratkaistava, antaako Saksan oikeus kantajalle oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 28.11.2012 (asia R 893/2012-2) tekemä päätös kumotaan.

2)
SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Rot Front OAO:n oikeudenkäyntikulut.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä lokakuuta 2015.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.