CELEX: 62010CJ0488
Regolamento (CE) n. 6/2002
Articolo 19, paragrafo 1
Disegni o modelli comunitari
Contraffazione o minaccia di contraffazione
Nozione di “terzi”

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (
GU 2002, L 3, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (in prosieguo: la «CEGASA») alla Proyectos Integrales de Balizamiento SL (in prosieguo: la «PROIN») in merito ad un’azione per contraffazione proposta dalla CEGASA.
Contesto normativo
Dal quinto «considerando» del regolamento risulta che esso è diretto ad istituire «un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» al fine di ottenere la protezione di «un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all’insieme degli Stati membri».
Il diciottesimo «considerando» del regolamento così recita:
«Un disegno o modello comunitario registrato esige l’istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti».
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, un disegno o modello comunitario è protetto come «disegno o modello comunitario registrato» se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento così recita:
«Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l’utilizzazione, se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento».
Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento per «disegno o modello» si intende:
«(...) l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento così recita:
«Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale».
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico «anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima».
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento prevede che si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico «anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima».
L’articolo 10 del regolamento, intitolato «Estensione della protezione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa».
L’articolo 19 del regolamento, dal titolo «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», così dispone:
«1.   Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.
2.   Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.
L’utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.
(...)».
La sezione 5 del titolo II del regolamento, intitolato «Nullità», riunisce gli articoli 24-26 di quest’ultimo.
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento:
«Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)], conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione».
L’articolo 25 del regolamento, intitolato «Cause di nullità», dispone al paragrafo 1, lettera d), che il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo, in particolare, «se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore».
Il titolo V del regolamento, intitolato «Procedimento di registrazione», è costituito dagli articoli 45-50 del medesimo.
L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento, intitolato «Esame dei requisiti formali per il deposito», stabilisce quanto segue:
«L’[UAMI] esamina se:
a)
la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché, nell’ipotesi di domanda multipla, all’articolo 37, paragrafi 1 e 2;
b)
la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l’applicazione degli articoli 36 e 37;
c)
la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 77, paragrafo 2;
d)
sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata».
L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, intitolato «Impedimenti alla registrazione», dispone quanto segue:
«L’[UAMI], qualora nello svolgere l’esame di cui all’articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:
a)
non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), oppure
b)
risulta contrario all’ordine pubblico o al buon costume,
respinge la domanda».
Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento, «[s]e la domanda possiede i requisiti prescritti per una domanda di disegno o modello comunitario registrato e se ed in quanto essa non è stata respinta in forza dell’articolo 47, l’[UAMI] iscrive tale domanda nel registro in quanto disegno o modello comunitario registrato».
Il titolo VI del regolamento, intitolato «Rinuncia e nullità del disegno o modello comunitario registrato» consta degli articoli 51-54 di quest’ultimo.
L’articolo 52 del regolamento, intitolato «Domanda di nullità», prevede al paragrafo 1, che «qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’[UAMI] una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato».
Il titolo IX del regolamento, intitolato «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari», comporta, segnatamente, una sezione 2, intitolata «Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari», comprendente gli articoli 80-92 del regolamento.
Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento:
«I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:
a)
per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;
b)
per le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
c)
per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;
d)
per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a)».
L’articolo 85 del regolamento, intitolato «Presunzione di validità — Difesa nel merito», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l’eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda rinconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere l’esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
La CEGASA è titolare del disegno o modello comunitario registrato n. 000421649-0001, composto di un dispositivo segnaletico per la segnalazione stradale. Il disegno o modello è stato depositato dinanzi all’UAMI il 26 ottobre 2005 e pubblicato nel registro dei disegni o modelli comunitari il 13 dicembre 2005.
Alla fine del 2007, la PROIN ha commercializzato il dispositivo segnaletico H-75. Poiché tale dispositivo non produceva un’impressione complessiva diversa da quella del disegno o modello comunitario registrato n. 000421649-0001, la CEGASA ha intimato in via stragiudiziale alla PROIN di cessare la contraffazione entro il gennaio 2008. Quest’ultima ha negato la contraffazione, impegnandosi tuttavia ad apportare modifiche al suo disegno. Nel mese di marzo 2008, la CEGASA ha nuovamente intimato alla PROIN di cessare la contraffazione.
L’11 aprile 2008, la PROIN ha presentato dinanzi all’UAMI una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario composto di un dispositivo segnaletico per la segnalazione stradale. Tale disegno o modello è stato pubblicato nel registro dei disegni o modelli comunitari il 7 maggio 2008 con il n. 000915426-001.
Il giudice del rinvio ritiene che il dispositivo cilindrico commercializzato dalla PROIN sia una riproduzione del disegno o modello comunitario registrato n. 000421649-0001 della CEGASA, poiché non suscita sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da tale disegno o modello. Tuttavia, essa precisa che la CEGASA non ha presentato alcuna domanda di nullità del disegno o modello comunitario n. 000915426-001.
La CEGASA ha invece proposto dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 1 di Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria un’azione in contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato, affermando che l’offerta, la promozione, la pubblicità, la detenzione, la commercializzazione e la distribuzione del segnale stradale H-75 da parte della PROIN costituisce una violazione dei diritti che le riconosce il regolamento in quanto titolare del disegno o modello comunitario registrato n. 000421649-0001.
La PROIN si è opposta a tale azione in contraffazione. In particolare essa ha fatto valere che la CEGASA non è legittimata ad agire in contraffazione del suo disegno o modello comunitario registrato, in quanto il dispositivo di segnalazione commercializzato dalla PROIN è una riproduzione di un disegno o modello comunitario anch’esso registrato. In tal modo essa ha sostenuto che finché tale registrazione non è stata annullata, il suo titolare beneficia di un diritto di utilizzazione in forza del regolamento cosicché l’esercizio di tale diritto non può essere considerato come una contraffazione.
In tale contesto, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo relativo ad un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare l’utilizzo del disegno o modello da parte di terzi previsto dall’art. 19, n. 1, del regolamento (...), si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un altro modello che non produce nel pubblico un’impressione generale diversa dal primo o se, al contrario, rimanga escluso dal detto divieto il terzo che usi un modello comunitario posteriore registrato a suo favore, fintantoché non venga annullato.
2.
Se la soluzione della questione sub 1) sia indipendente dall’intenzione del terzo oppure se essa cambi a seconda del comportamento di quest’ultimo, risultando determinante il fatto che il terzo abbia chiesto ed ottenuto la registrazione del disegno o modello comunitario posteriore dopo che il titolare del modello comunitario anteriore gli abbia intimato, mediante diffida stragiudiziale, di cessare la commercializzazione di un prodotto, per violazione dei diritti derivanti da tale disegno o modello anteriore».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
A titolo preliminare, occorre rilevare che il regolamento non contiene una previsione espressa quanto alla possibilità per il titolare di un disegno o modello comunitario registrato anteriore, di proporre un’azione per contraffazione contro il titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore.
Tuttavia occorre constatare che il testo dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento non distingue a seconda che il terzo sia o meno titolare di un disegno o modello comunitario registrato.
Così, ai sensi di tale disposizione, il disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare «a terzi» di utilizzarlo senza il suo consenso.
Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a «qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa».
Da tali disposizioni risulta che il regolamento non esclude che il titolare di un disegno o modello comunitario registrato, esperisca un’azione per contraffazione, diretta a far vietare l’utilizzazione di un disegno o modello comunitario registrato posteriormente che non produce nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa.
Come ha rilevato il governo polacco nelle sue osservazioni alla Corte, è vero che il titolare del disegno o modello comunitario registrato posteriormente gode anch’esso, in linea di principio di un diritto esclusivo di utilizzare il suo disegno o modello.
Tuttavia, tale circostanza non è idonea a rimettere in discussione l’interpretazione della nozione di «terzi», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento come comprendente il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore.
A tale proposito, occorre rammentare che, come la Commissione europea ha rilevato nelle sue osservazioni, le disposizioni del regolamento devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il disegno o modello comunitario registrato anteriore ha la priorità sui disegni o modelli comunitari registrati posteriori.
Risulta in particolare dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento che la protezione di un disegno o modello tramite un disegno o modello comunitario è assicurata solo se è nuovo e presenta un carattere individuale. Orbene, in caso di conflitto tra due disegni o modelli comunitari registrati, si presume che quello registrato per primo riunisca le condizioni richieste per ottenere la protezione comunitaria prima di quello registrato successivamente. Quindi, il titolare del disegno o modello comunitario registrato posteriore potrà vedersi concedere la protezione che il regolamento gli attribuisce solo se prova l’assenza di una di tali condizioni per quanto riguarda il disegno o modello comunitario registrato anteriore attraverso un’azione di nullità, eventualmente riconvenzionale.
In tale contesto, e come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, occorre tener conto degli aspetti essenziali della procedura di registrazione dei disegni e modelli comunitari introdotta dal regolamento.
Infatti, in forza di tale procedura, disciplinata dagli articoli 45-48 del regolamento, l’UAMI esamina la conformità di una domanda alle condizioni di forma relative al deposito, quali sono previste dal regolamento. Se la domanda soddisfa tali condizioni, rientra nella definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento e non è contraria all’ordine pubblico o al buon costume, l’UAMI iscrive la domanda nel registro dei disegni o modelli comunitari come disegno o modello comunitario registrato.
Dunque, si tratta di un rapido controllo di carattere essenzialmente formale, che, come è indicato al «considerando» diciottesimo del regolamento, non richiede un esame nel merito diretto a stabilire prima della registrazione se il disegno o modello soddisfi le condizioni di ottenimento della protezione e che, d’altra parte, a differenza della procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
), non prevede una fase che consenta al titolare di un disegno o modello registrato anteriore di opporsi alla registrazione.
Pertanto, solo un’interpretazione della nozione di «terzi» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento tale da includere il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore è idonea a garantire l’obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari registrati perseguito dal regolamento, nonché l’effetto utile delle azioni per contraffazione.
Tale conclusione non è peraltro affatto confutata dal fatto che il regolamento non concede ai tribunali dei disegni e modelli comunitari la competenza ad esaminare le domande di nullità dei disegni o modelli comunitari registrati e dispone, al suo articolo 85, che tali tribunali devono, nelle procedure risultanti da azioni per contraffazione o minaccia di contraffazione, considerare valido il disegno o modello comunitario registrato.
A tale proposito occorre sottolineare che il regolamento distingue chiaramente nell’ambito delle azioni relative ai disegni e modelli comunitari registrati, tra quelle in materia di contraffazione e quelle in materia di nullità.
Per quanto riguarda, da un lato, le azioni in materia di contraffazione, l’articolo 81 del regolamento attribuisce ai tribunali dei disegni o modelli comunitari la competenza esclusiva a dirimere tali controversie. Nell’ambito di tali azioni detti tribunali esaminano esclusivamente se il diritto esclusivo di utilizzazione che il regolamento concede al titolare di un disegno o modello comunitario registrato sia stato violato.
D’altra parte, per quanto riguarda le domande di nullità dei disegni o modelli comunitari registrati, il regolamento ha optato per il loro trattamento centralizzato presso l’UAMI, anche se tale principio è temperato dalla possibilità, per i tribunali dei disegni o modelli comunitari, di esaminare le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o marchio comunitario registrato, presentate nel contesto di un’azione per contraffazione o per minaccia di contraffazione.
A tale riguardo, un’interpretazione della nozione di «terzi», di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, nel senso di comprendervi il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore equivarrebbe ad alterare la ripartizione delle competenze tra tali tribunali e l’UAMI, svuotando di senso la competenza di quest’ultimo in materia di nullità.
Infatti, dalle caratteristiche precedentemente esposte risulta che le azioni per contraffazione e le domande di nullità si distinguono per il loro oggetto e i per i loro effetti, per cui la possibilità per il titolare di un disegno o modello comunitario registrato anteriore di introdurre un’azione per contraffazione contro il titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore non è idonea a vanificare la presentazione di una domanda di nullità all’UAMI, contro quest’ultimo.
Di conseguenza, occorre constatare che, dal momento che il disegno o modello comunitario registrato posteriore, il cui uso è stato vietato, resta valido finché la sua nullità non è stata dichiarata dall’UAMI o da un tribunale dei disegni o modelli comunitari nell’ambito di una domanda riconvenzionale di nullità, il sistema di ricorsi stabilito dal regolamento non è alterato dalla conclusione enunciata al punto 44 della presente sentenza.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore.
Sulla seconda questione
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la risposta alla prima questione cambi in funzione dell’intenzione e del comportamento del terzo titolare del disegno o modello comunitario registrato posteriore.
Il giudice del rinvio si riferisce in particolare alla situazione di cui alla causa principale, in cui la PROIN si è limitata a registrare il suo disegno o modello comunitario dopo essere stata diffidata dalla CEGASA.
A tale proposito, occorre anzitutto constatare che, come hanno rilevato tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, la portata dei diritti conferiti dal regolamento deve essere determinata in modo oggettivo e non può variare in funzione delle circostanze relative al comportamento della persona che chiede la registrazione di un disegno o modello comunitario.
Successivamente, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, risulta dall’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento che il legislatore dell’Unione ha effettivamente tenuto conto della buona fede per tutelare il creatore che non era a conoscenza del disegno o modello non registrato divulgato dal titolare.
Al contrario, occorre constatare che il legislatore non ha incluso considerazioni relative alle intenzioni del terzo nel primo paragrafo di detto articolo.
Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la risposta alla prima questione è indipendente dall’intenzione e dal comportamento del terzo.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore.

2)
La risposta alla prima questione è indipendente dall’intenzione e dal comportamento del terzo.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: lo spagnolo.