CELEX: 62011TJ0660
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ‚POLYTETRAFLON’
Ouder gemeenschapswoordmerk ‚TEFLON’
Normaal gebruik van het oudere merk
Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009
Eindproduct dat een bestanddeel bevat
Gebruik van het oudere merk voor eindproducten van derden
Motiveringsplicht

Voorgeschiedenis van het geding
Op 24 juli 2007 heeft verzoekster, Polytetra GmbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, is het woordteken POLYTETRAFLON.
De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 1, 11, 17 en 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 1: „Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin‑ en bosbouwkundige doeleinden; kunststoffen als grondstof; brandblusmiddelen; hardings‑ en soldeerpreparaten voor metalen; kleefstoffen voor industriële doeleinden”;
—
klasse 11: „Warmtewisselaars; kookplaten; buisradiatoren; verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie‑ en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties”;
—
klasse 17: „Producten van kunststoffen (halffabricaten), met name krimpslangen, walsbekledingen, ribbelslangen, lichtbuisovertrekken, glasweefsel, lasbanden, zakken, transportbanden van glasweefsel, glasweefsel-gaasweefsels, laminaatplaten van glasweefsel, garens, artikelen van weefsels, vouwbalgen, inlaatmondstukken; draad (las-, soldeer-) van kunststof; lasdraad en lasfilm van kunststof; voeringen van plastic; pakkingen; coatings van fluorkunststof; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking‑ en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen; rubber, guttapercha, gummi, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halffabricaten van fluorkunststoffen, met name van polytetrafluorethyleen, met name in de vorm van platen, staven, buizen en folies”;
—
klasse 40: „Behandeling van materialen”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is op 25 februari 2008 gepubliceerd in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 9/2008.
Op 23 mei 2008 heeft EI du Pont de Nemours and Company, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de hierboven in punt 3 bedoelde waren.
De oppositie was gebaseerd op het oudere gemeenschapswoordmerk TEFLON dat op 7 april 1999 onder nummer 432120 werd ingeschreven en op 19 november 2006 werd hernieuwd voor waren en diensten van de klassen 1, 11, 17 en 40. Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt:
—
klasse 1: „Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin‑ en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof; plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings‑ en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden”;
—
klasse 11: „Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie‑ en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties”;
—
klasse 17: „Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking‑ en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen”;
—
klasse 40: „Behandeling van materialen”.
Tot staving van de oppositie werden de gronden van artikel 8, lid 1, onder b), lid 2, onder c), en lid 5, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en lid 2, onder c), en lid 5, van verordening nr. 207/2009] aangevoerd.
In de oppositieprocedure heeft interveniënte meerdere documenten overgelegd ten bewijze dat het oudere merk bekend is voor bepaalde van de door dat merk aangeduide waren.
In de oppositieprocedure heeft verzoekster verzocht om bewijs van normaal gebruik van het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere merk overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009).
In antwoord op het verzoek om bewijs van normaal gebruik van het oudere merk heeft interveniënte de documenten betreffende de bekendheid van dat merk opnieuw verzonden en andere bewijzen overgelegd om aan te tonen dat dit merk normaal was gebruikt.
Bij beslissing van 14 september 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Zij stelde dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten dezelfde waren. Zij meende echter dat de betrokken tekens slechts in erg geringe mate visueel en fonetisch overeenstemden en begripsmatig verschilden. Zij heeft dan ook elk gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken uitgesloten. Voorts stelde zij dat de door interveniënte aangebrachte elementen aantoonden dat het oudere merk bekend was voor een deel van de erdoor aangeduide waren, maar dat de oppositie niet kon worden toegewezen op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, omdat niet was voldaan aan de in deze bepaling vervatte toepassingsvoorwaarde van de overeenstemming van die tekens. Aangezien zij de oppositie afwees, meende zij dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk niet hoefde te worden onderzocht.
Op 15 oktober 2010 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
Bij beslissing van 29 september 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen, de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en, door toewijzing van de oppositie, de merkaanvraag voor alle betrokken waren en diensten afgewezen. Zij stelde dat interveniënte het gebruik van het oudere merk voor bepaalde waren van de klassen 1, 11 en 17 had bewezen, met name gelet op het feit dat het door interveniënte onder dat merk verkochte antikleefmateriaal in de Europese Unie door diverse ondernemingen was gebruikt voor de vervaardiging van een breed assortiment van waren en dat dit merk duidelijk naar voren kwam in brochures en reclame voor die waren. Volgens haar was echter niet aangetoond dat het oudere merk was gebruikt voor diensten van klasse 40. Voorts heeft zij, net zoals de oppositieafdeling, erkend dat het oudere merk wereldwijd, met name op het grondgebied van de Unie, buitengewoon bekend was voor een aantal waren waarvoor het was ingeschreven. Zij constateerde dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten deels dezelfde en deels in grote mate soortgelijk waren aan de door het oudere merk aangeduide waren waarvoor het normale gebruik was aangetoond, en dat de betrokken tekens – anders dan de oppositieafdeling had geconstateerd – overeenstemden. Volgens haar was er dan ook sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien bepaalde visuele en fonetische verschillen tussen de betrokken tekens werden gecompenseerd doordat de betrokken waren dezelfde waren of in hoge mate soortgelijk. In deze omstandigheden achtte zij het niet nodig om de oppositie te onderzoeken voor zover zij was gebaseerd op artikel 8, lid 2, onder c), en lid 5, van verordening nr. 207/2009.
Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en schending van de artikelen 42, leden 2 en 3, en 15, lid 1, van deze verordening.
Alvorens verzoeksters middelen te onderzoeken, acht het Gerecht het noodzakelijk om ambtshalve na te gaan of in casu is voldaan aan de verplichting om de bestreden beslissing met redenen te omkleden.
Motiveringsplicht
In herinnering moet worden gebracht dat artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de beslissingen van het BHIM met redenen moeten worden omkleed. Volgens de rechtspraak heeft deze motiveringsplicht dezelfde strekking als die van artikel 296, tweede alinea, VWEU, en heeft zij als doel, enerzijds de betrokkenen in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde hun rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de Unierechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen [zie arresten van 6 september 2012, Storck/BHIM, C‑96/11 P,
EU:C:2012:537
, punt 86, en 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Jurispr.,
EU:T:2008:268
, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Hoewel verzoekster in casu betwist dat normaal gebruik in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is aangetoond voor het oudere merk „zoals gebruikt op de markt” en betwijfelt of de „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven” – waarvoor interveniënte hoogstens het gebruik heeft bewezen – moeten worden geacht te behoren tot klasse 1, heeft zij zich in casu niet formeel beroepen op een middel inzake een ontbrekende of ontoereikende motivering. Een ontbrekende of ontoereikende motivering levert echter schending op van wezenlijke vormvoorschriften in de zin van artikel 263 VWEU en vormt een middel van openbare orde dat door de Unierechter ambtshalve kan en zelfs moet worden onderzocht [arresten van 2 december 2009, Commissie/Ierland e.a., C‑89/08 P, Jurispr.,
EU:C:2009:742
, punt 34, en 27 maart 2014, Intesa Sanpaolo/BHIM – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, Jurispr.,
EU:T:2014:159
, punt 22].
Na partijen ter terechtzitting te hebben gehoord over de vraag of de bestreden beslissing toereikend is gemotiveerd op het punt van de overeenstemming tussen, enerzijds, de waren waarvoor de kamer van beroep heeft verwezen naar de door interveniënte aangebrachte bewijzen op basis waarvan zij had geoordeeld dat normaal gebruik van het oudere merk was aangetoond, en, anderzijds, de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd, dient dit middel ambtshalve te worden opgeworpen. Indien de motieven dienaangaande niet zijn opgenomen in de bestreden beslissing, kan het Gerecht immers de rechtmatigheid van de in punt 28 van de bestreden beslissing gedane vaststelling inzake het normale gebruik van het oudere merk niet toetsen voor elk van de waren waarvoor het normale gebruik is vastgesteld (zie punt 26 infra).
Op een vraag hierover ter terechtzitting heeft het BHIM geantwoord dat de kamer van beroep in beginsel gehouden is na te gaan of de waren en diensten waarvoor het merk was gebruikt, wel degelijk behoorden tot de categorieën van waren en diensten waarvoor dat merk was ingeschreven, zoals bepaald in verordening nr. 207/2009 en in de richtlijnen aangaande het onderzoek van het Bureau met betrekking tot het bewijs van het normale gebruik.
Het BHIM erkent in casu dat de bestreden beslissing geen gedetailleerde motivering bevat en geen analyse bevat „per categorie” van elk van de waren waarvoor het normale gebruik van het oudere merk is erkend. Niettemin is het BHIM van mening dat de kamer van beroep, hoewel de bestreden beslissing dienaangaande een eerder beknopte motivering bevat, alle door interveniënte aangebrachte bewijzen grondig heeft beoordeeld, zoals blijkt uit de bestreden beslissing.
Opgemerkt moet echter worden, in de eerste plaats, dat een beslissing ontoereikend is gemotiveerd wanneer daarin enerzijds wordt geconcludeerd dat een ouder merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en anderzijds daarin niet is gepreciseerd in hoeverre de aangevoerde bewijzen die conclusie ondersteunen voor elk van de waren of diensten of voor elk van de categorieën van waren of diensten waarvoor dat gebruik is vastgesteld. In de tweede plaats zij eveneens erop gewezen dat de kamer van beroep op grond van die bepaling een overeenstemming moet vaststellen tussen de waren of diensten waarvoor volgens haar een normaal gebruik is aangetoond, en alle of een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, teneinde later te kunnen beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar (zie in die zin arrest EQUITER, punt 19 supra,
EU:T:2014:159
, punt 27).
Een gebrek aan precisie dienaangaande in een beslissing van het BHIM maakt het namelijk onmogelijk om toezicht uit te oefenen op de toepassing door de kamer van beroep van artikel 42, lid 2, laatste zin, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk „[i]ndien het oudere gemeenschapsmerk slechts [wordt] gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, [...] het [dan] voor het onderzoek van de oppositie [wordt] geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn”. Volgens vaste rechtspraak volgt namelijk uit artikel 42, leden 2 en 3, van die verordening dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren‑ of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie [arresten van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (Spanje)/BHIM – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Jurispr.,
EU:T:2005:288
, punt 45, en 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr.,
EU:T:2007:46
, punt 23].
Bijgevolg staat het aan de kamer van beroep om, wanneer het gebruik enkel wordt bewezen voor een deel van de waren of diensten die vallen onder een categorie waarvoor het oudere merk is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, te beoordelen of deze categorie zelfstandige subcategorieën omvat waaronder de waren en diensten vallen waarvoor het gebruik is aangetoond, zodat moet worden geoordeeld dat dit bewijs enkel voor deze subcategorie van waren of diensten is geleverd, dan wel of daarentegen geen dergelijke subcategorieën denkbaar zijn (zie in die zin arrest EQUITER, punt 19 supra,
EU:T:2014:159
, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
In casu is de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen dat het normale gebruik van het oudere merk was aangetoond voor „chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden; kunstharsen als grondstof, kunststoffen als grondstof; kleefstoffen voor industriële doeleinden” van klasse 1, „verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie‑ en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties” van klasse 11 en „halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking‑ en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen” van klasse 17, waarop de oppositie was gebaseerd.
Voor de motivering van haar oordeel heeft de kamer van beroep in de punten 22 tot en met 25 van de bestreden beslissing geconstateerd dat het door interveniënte geproduceerde polytetrafluorethyleen (PTFE) op basis van licenties als deklaag werd gebruikt in een aantal eindproducten van derden. Vervolgens verwierp zij in punt 26 van de bestreden beslissing verzoeksters argument volgens hetwelk het gebruik van dat merk niet was bewezen voor de eindproducten van derden als zodanig, op grond dat de van interveniënte afkomstige deklaag integrerend deel uitmaakte van de samenstelling en structuur van die waren en dat dit merk duidelijk naar voren kwam in reclame voor die waren.
In dit verband moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep in het kader van haar redenering met betrekking tot de bewijzen van normaal gebruik van het oudere merk, zich ertoe heeft beperkt in punt 22 van de bestreden beslissing te verwijzen naar het feit dat interveniënte PTFE in verschillende vormen leverde, met name als hars, door korrelpersing verkregen vormhars, wit poeder of fluopolymeerdispersie. Die waren zijn echter als zodanig niet opgenomen bij de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
Het is juist dat „harsen” als „kunstharsen als grondstof” voorkomen bij de waren van klasse 1 waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Niettemin zij erop gewezen dat kunstharsen als halffabricaten, zoals blijkt uit de classificatie van Nice, onder klasse 17 vallen. De kamer van beroep heeft echter niet gepreciseerd of de in punt 22 van de bestreden beslissing aan de orde zijnde harsen neerkwamen op kunstharsen als grondstof in de zin van klasse 1, zoals die waarop het oudere merk betrekking had, dan wel op halffabricaten in de zin van klasse 17. Zij heeft in laatstgenoemde hypothese evenmin aangegeven met welke waren van die klasse waarvoor het oudere merk was ingeschreven, zij overeenkwamen.
Voorts zij vastgesteld dat zelfs indien de kamer van beroep zou hebben geoordeeld dat PTFE overeenkwam met „kunstharsen als grondstof” van klasse 1 waarvoor het oudere merk was ingeschreven, er niet uit de bestreden beslissing blijkt wat de verhouding is van die waar met de andere waren van dezelfde klasse waarvoor de kamer van beroep normaal gebruik bewezen achtte.
Op basis van de bestreden beslissing kan evenmin worden vastgesteld of de kamer van beroep, bij de verwijzing naar PTFE in verschillende vormen en in deklagen of in een grondstof van de samenstelling van de diverse waren, refereert aan alle of een deel van de waren van klasse 1 dan wel aan alle of een deel van de waren van klasse 17 waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
Voorts zij geconstateerd dat de kamer van beroep, wat de conclusie in punt 26 van de bestreden beslissing betreft, niet duidelijk heeft aangegeven voor welke waren – van die waarvoor het oudere merk was ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd – die conclusie gold. Voorts heeft zij in de punten 24 en 25 van de bestreden beslissing verwezen naar de verschillende eindproducten van derden die van interveniënte afkomstig antikleefmateriaal bevatten, te weten schokbestendige sluitingen voor glazen lampen en fluorescentielampen voor relingen, oppervlakbescherming voor tuinplaveisel, tegen hoge temperaturen bestande kabelsystemen voor gasturbines, smeerolie voor fietsen en was voor voertuigen, buizen, bovenranden van tennisrackets, banden voor het afdichten van afsluitingen van buizen, keukensponsen, in de magnetron gebruikte plastic waren, huishoudapparaten en keukengerei. Geconstateerd moet echter worden dat geen van deze waren als zodanig voorkomt bij de waren waarvoor het oudere merk was ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd.
Bovendien blijken de preciseringen die interveniënte ter terechtzitting heeft aangebracht in antwoord op een vraag die het Gerecht haar op aangeven van verzoekster heeft gesteld, niet uit de motivering van de bestreden beslissing. Uit de motivering van de bestreden beslissing kan met name niet worden afgeleid of de „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven” waarvoor interveniënte ten bewijze van het normale gebruik de door verzoekster aangehaalde jaarlijkse omzetcijfers heeft meegedeeld, grondstoffen van klasse 1 dan wel halffabricaten van klasse 17 waren. Evenmin kan daaruit worden opgemaakt welke van de waren waarvoor het oudere merk was ingeschreven, rechtstreeks door interveniënte werden geproduceerd en onder het oudere merk verkocht en voor welke eindproducten van derden normaal gebruik was bewezen omdat zij dat merk gebruikten voor hun waren waarvan de samenstelling en de structuur waren van interveniënte omvatten.
Wanneer de bestreden beslissing een ontoereikende motivering bevat om de rechtmatigheid ervan te kunnen beoordelen, staat het echter niet aan het Gerecht om een analyse te verrichten op basis van de motivering die niet uit de bestreden beslissing blijkt. Het staat immers aan het BHIM om de gemeenschapsmerkaanvraag te onderzoeken en hierover te beslissen. Vervolgens is het aan het Gerecht om, in voorkomend geval, op de beoordeling die de kamer van beroep in haar beslissing heeft verricht rechterlijk toezicht uit te oefenen op basis van de door de kamer van beroep ter ondersteuning van haar conclusie uiteengezette motivering. Het Gerecht mag zich evenwel niet in de plaats stellen van het BHIM door de bij verordening nr. 207/2009 aan laatstgenoemde toegekende bevoegdheden uit te oefenen [zie in die zin arrest van 15 maart 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/BHIM – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Jurispr.,
EU:T:2006:82
, punt 22].
Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd, aangezien op basis daarvan niet kan worden vastgesteld in hoeverre de door interveniënte aangebrachte en door de kamer van beroep aangehaalde bewijzen normaal gebruik van het oudere merk aantonen voor elk van de waren waarvoor dat merk was ingeschreven en waarop de oppositie was gebaseerd en waarvoor dat gebruik werd geacht te zijn bewezen.
Niettemin heeft die ontoereikende motivering van de bestreden beslissing als zodanig geen gevolgen voor de in het eerste onderdeel van het tweede middel aan de orde zijnde fundamentele vaststelling van punt 26 van de bestreden beslissing, volgens dewelke het gebruik van het oudere merk voor de eindproducten is aangetoond, op grond dat de van interveniënte afkomstige deklagen integrerend deel uitmaken van de samenstelling en structuur van de eindproducten van derden, zodat verzoekster in staat was om in het eerste onderdeel van het tweede middel tegen die conclusie grieven te formuleren en haar rechten te verdedigen. Evenmin heeft die ontoereikende motivering betrekking op de beoordeling van de bewijskracht van de bewijzen inzake het gebruik van het oudere merk voor „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven” die in het tweede onderdeel van het tweede middel aan de orde zijn. Bijgevolg is het Gerecht in staat, wat die grieven betreft, zijn toezicht uit te oefenen op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.
Tweede middel: schending van artikel 42, leden 2 en 3, en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009
Allereerst voert verzoekster aan dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk rekening heeft gehouden met bewijzen die niet dateren uit de relevante periode.
Verzoeksters andere argumenten zijn in twee onderdelen opgesplitst.
In het kader van het eerste onderdeel van het tweede middel betoogt verzoekster dat de uit de relevante periode daterende bewijzen hoogstens het gebruik van het oudere merk bewijzen voor folies, harsen, grondverven, door derden als grondstoffen gebruikte homopolymeren en copolymeren, bestanddelen of componenten van hun eindproducten, met name voor de buitenkant van die producten, maar niet voor die eindproducten.
Met het tweede middel betwist verzoekster dat interveniënte voldoende en passende bewijzen heeft aangedragen om normaal gebruik van het oudere merk te bewijzen voor folies, harsen, grondverven, homopolymeren en copolymeren. Verzoekster is van mening dat bij de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk geen rekening mag worden gehouden met bewijzen die geen datum vermelden en evenmin met bewijzen waarop het oudere merk niet is weergegeven „zoals gebruikt op de markt”.
Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
In dit verband zij in de eerste plaats in herinnering gebracht dat uit overweging 10 van verordening nr. 207/2009 volgt dat de wetgever van mening was dat de bescherming van het oudere merk enkel gerechtvaardigd was voor zover dit merk daadwerkelijk was gebruikt. Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld, het oudere merk normaal is gebruikt in het gebied waarvoor de bescherming geldt [zie arrest van 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03,
EU:T:2007:299
, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Krachtens regel 22, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (
PB L 303, blz. 1
), die preciseringen aanbrengt aan artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oudere merk (zie arrest LA MER, punt 42 supra,
EU:T:2007:299
, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Hoewel het begrip „normaal gebruik” dus in de weg staat aan elk minimaal gebruik dat niet volstaat om te oordelen dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt, beoogt het vereiste van normaal gebruik niet het commerciële succes of de economische strategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arresten van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Jurispr.,
EU:T:2004:225
, punt 38, en 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Jurispr.,
EU:T:2006:65
, punt 32].
Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren en diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden. Voorts betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie arrest LA MER, punt 42 supra,
EU:T:2007:299
, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Meer bepaald moet bij het onderzoek of het betrokken merk in een concreet geval normaal is gebruikt, een globale beoordeling van de gegevens uit het dossier worden verricht, rekening houdend met alle relevante factoren van het geval. Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest LA MER, punt 42 supra,
EU:T:2007:299
, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Tot slot kan het normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie arrest LA MER, punt 42 supra,
EU:T:2007:299
, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Volgens regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 zijn de bewijzen in beginsel beperkt tot de overlegging van bewijsstukken zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 [arrest van 13 mei 2009, Schuhpark Fascies/BHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08,
EU:T:2009:156
, punt 25].
Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient het tweede middel te worden onderzocht.
In casu blijkt uit de punten 6 en 7 van de bestreden beslissing en uit de analyse van de stukken uit het door het BHIM aan het Gerecht overgelegde dossier dat interveniënte, in antwoord op het verzoek om bewijs van normaal gebruik van het oudere merk, heeft verwezen naar de volgende documenten die waren ingediend om de bekendheid van het oudere merk te bewijzen:
—
een uittreksel van een website met opgave van de kenmerken van PTFE;
—
een verklaring met weergave van de geschiedenis van haar activiteiten, de door verzoekster onder het merk TEFLON aangeboden waren en diensten, de jaarlijkse omzetcijfers voor het antikleefmateriaal dat zij in Europa tussen 1998 en 2000 onder het oude merk verkocht alsook de jaarlijkse vergoedingen voor de gebruikslicenties van haar deklagen voor de jaren 2003 tot en met 2006 en de reclameactiviteiten en -uitgaven, met name voor de jaren 2004 tot en met 2007;
—
uittreksels uit woordenboeken in verschillende talen met de term „teflon”;
—
opiniepeilingen en rapporten uit juni, juli en november 2001 en juli 2006 met betrekking tot de kennis van de consument, met name op het grondgebied van de lidstaten, van het merk TEFLON, van de kenmerken van de door het merk aangeduide waren en de gebruiksmogelijkheden van die waren;
—
een lijst van haar dochterondernemingen die hun werkzaamheden in de wereld, met name op het grondgebied van de Unie, verrichten;
—
de instructies voor het gebruik van het merk TEFLON op basis van licenties, met als opschrift „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules” (merklicentie TEFLON, instructies voor merkgebruik), beslissingen van nationale rechterlijke instanties van de lidstaten in geschillen inzake het ongeoorloofde gebruik van dat merk alsook beslissingen van het BHIM in oppositieprocedures op basis van het merk TEFLON;
—
aanwijzingen over de weergave van het merk TEFLON en de etiketten van de waren waarop dat merk voorkomt;
—
reclamemateriaal en tijdschriftartikelen.
Interveniënte heeft voor het BHIM ook andere bewijzen aangebracht om aan te tonen dat het oudere merk normaal is gebruikt. Deze bewijzen bestonden in:
—
De omzetcijfers uit de periode 2003‑2008 op het grondgebied van de lidstaten door de verkoop onder het merk TEFLON van homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven, alsook reclamekosten voor die waren in diezelfde periode;
—
Een uittreksel van haar website met weergave van de diverse vormen en kenmerken van de onder het merk TEFLON verkochte waren, alsmede hun gebruiksmogelijkheden;
—
Informatie over de totstandkoming van onder het merk TEFLON verkochte fluoropolymeren, met name PTFE, alsook hun gebruiksmogelijkheden in de verschillende industriesectoren;
—
brochures en reclame voor waren die gebruikmaken van de door het merk TEFLON aangeduide deklagen en componenten;
—
informatie over het „Licenced Applicator Program” (programma van erkende gebruikers) voor door het merk TEFLON aangeduide waren alsook een lijst van door haar erkende gebruikers met uittreksels van hun websites of brochures voor het gebruik van haar waren die door het merk TEFLON zijn aangeduid in andere waren.
Relevante periode
In casu is verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag op 25 februari 2008 gepubliceerd. Bijgevolg strekt de periode van vijf jaar, als bedoeld in artikel 56, lid 2, juncto artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, zich – zoals blijkt uit punt 21 van de bestreden beslissing – uit van 25 februari 2003 tot en met 24 februari 2008. Aangezien het oudere merk een gemeenschapsmerk is, moet het verzochte bewijs van het gebruik worden geleverd voor de lidstaten van de Unie.
Geconstateerd moet worden dat een bewijsstuk waaruit de kamer van beroep heeft afgeleid dat normaal gebruik van het oudere merk is aangetoond, zoals verzoekster betoogt, niet dateert uit de relevante periode. Het gaat om een in de punten 22, 24 en 25 van de bestreden beslissing aangehaald Spaans tijdschrift dat, aangezien het dateert uit 2002, op zich niet kan volstaan ten bewijze van normaal gebruik van het oudere merk in de periode van 25 februari 2003 tot en met 24 februari 2008.
Niettemin zij erop gewezen dat aangezien de commerciële levensduur van een product zich in het algemeen over een bepaalde periode uitstrekt en het voortgezet gebruik deel uitmaakt van de aanwijzingen waarmee rekening moet worden gehouden om vast te stellen dat het gebruik objectief beoogt om marktaandeel te verkrijgen of te behouden, de stukken die niet dateren uit de relevante periode, die verre van zonder belang zijn, in aanmerking moeten worden genomen en samen met andere factoren moeten worden onderzocht, daar zij het bewijs kunnen leveren dat er sprake is van een reële en ernstige commerciële exploitatie van het merk [zie in die zin arresten van 13 april 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/BHIM – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09,
EU:T:2011:173
, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/BHIM – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Jurispr.,
EU:T:2011:675
, punt 65].
Hieruit volgt dat de kamer van beroep, aangezien zij haar beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk niet enkel heeft gebaseerd op het hierboven in punt 53 vermelde Spaanse tijdschrift, maar dat element samen met andere elementen in aanmerking heeft genomen om te besluiten dat het normale gebruik van dat merk was bewezen, geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting wat de elementen betreft die bij die beoordeling in aanmerking zijn genomen.
Eerste onderdeel van het tweede middel: gebruik van het oudere merk voor andere waren dan „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven”
Verzoekster betoogt dat de bewijzen die dateren uit de relevante periode hoogstens het gebruik van het oudere merk bewijzen voor „waarschijnlijk” onder klasse 1 vallende folies, homopolymeer‑ en copolymeerharsen en grondverven die derden hebben gebruikt als grondstoffen, bestanddelen of componenten van hun eindproducten, met name voor de buitenkant ervan, maar niet voor die producten als zodanig. Zij verklaart dat het oudere merk op de eindproducten van derden is aangebracht als aanwijzing voor één van de bestanddelen ervan, en zo de verkoop ervan stimuleert door te verwijzen naar de kwaliteit van de door het merk TEFLON aangeduide grondstof, maar dat de waren zelf nog steeds door het eigen merk van de producent worden aangeduid en daaronder worden verkocht. Verzoekster is dan ook van mening dat het gebruik van het oudere merk door die derden geen „gebruik voor het eindproduct [van die derden]” vormt, maar een gebruik voor de door interveniënte geproduceerde waren, te weten folies, harsen en deklagen. Voorts betoogt zij dat aangezien de kwestie van een eventuele soortgelijkheid tussen een gebruikte grondstof als bestanddeel of component van een waar en de waar zelf kan worden betwist, het gebruik van een merk voor een dergelijke waar niet kan worden afgeleid uit het bewijs van het gebruik ervan voor de daaruit samengestelde en eventueel soortgelijke grondstof.
Verzoekster is dan ook van mening dat het normale gebruik van het oudere merk, anders dan de kamer van beroep heeft aanvaard, niet is bewezen voor de waren van de klassen 11 en 17.
Het BHIM merkt op dat het niet zelden voorkomt en als een algemeen bekend feit wordt gezien dat twee merken voor eenzelfde waar worden gebruikt, waarbij het ene merk afkomstig is van de fabrikant en die waar identificeert en het andere merk een bestanddeel van die waar identificeert, waarvan de aanwezigheid de keuze van de consument, in dat verband zelfs op doorslaggevende wijze, kan beïnvloeden. Dit fenomeen is in de marketingliteratuur bekend als „ingrediënt-branding” of als een „ondersoort van co-branding”.
Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep een grondig onderzoek heeft verricht van interveniëntes bewijzen waaruit blijkt dat het merk TEFLON, als aanduiding van een deklaag, wordt gebruikt voor diverse door derden vervaardigde waren waarvan de samenstelling en de structuur die deklaag omvatten, zodat moet worden bevestigd dat normaal gebruik van het oudere merk voor die waren is bewezen. Het BHIM is dan ook van mening dat de kamer van beroep, gelet op het specifieke karakter van de sector waarin „co-branding” wordt toegepast en het bestaan, om die reden, van een subsegment van de markt bestaande uit waren die op basis van het erop toegepaste deklaagtype met elkaar in concurrentie treden, op goede gronden heeft geoordeeld dat het oudere merk, dat „letterlijk” wijst op een specifiek deklaagtype, bovendien een „co-brand” voor de eindproducten is geworden.
Interveniënte voert aan dat het gebruik van het oudere merk is bewezen voor alle in punt 28 van de bestreden beslissing vermelde waren. Zij betoogt dat het gebruik van het oudere merk, aangezien de van haar afkomstige harsen, kunststoffen, kleefmaterialen, chemische producten of deklagen integrerend deel uitmaken van de samenstelling of de structuur van eindproducten van derden die onder dat oudere merk worden verkocht, eveneens op basis van die verkopen kan worden aangevoerd. Voorts stelt zij dat verzoekster in haar argumentatie twee onderscheiden concepten verwart: de productie en de verkoop van waren. Volgens haar moet bij de beoordeling van het gebruik van een merk worden nagegaan of een waar onder het betrokken merk wordt verkocht, ongeacht of de merkhouder die waar deels (met name de harsen en de deklagen) dan wel geheel vervaardigt en of die waar onder één of meerdere merken wordt verkocht. Dat een waar door meerdere merken kan worden aangeduid, is bevestigd in de rechtspraak van het Gerecht.
Wat in casu het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk betreft, heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing aangegeven dat interveniënte PTFE onder verschillende vormen leverde. Zij constateerde dat interveniënte actief was via het „Licenced Applicator Program”, waarvan de deelnemers waren gekozen op basis van hun kennis, ervaring en vakkundigheid bij het aanbrengen van de deklagen van het merk TEFLON. In de punten 24 tot en met 26 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep, onder verwijzing naar de verschillende door interveniënte aangebrachte bewijzen, erop gewezen dat talrijke ondernemingen van de Unie interveniëntes product gebruiken als bestanddeel of deklaag voor hun diverse producten „gaande van keukengerei, producten in de lucht‑ en ruimtevaartindustrie en de autosector tot de behandeling van halfgeleiders, communicatiekabels en stoffen”.
Voorts volgt uit punt 24 van de bestreden beslissing, waarin wordt verwezen naar de „gebruikers die werken op licentiebasis”, uit het aan het Gerecht overgelegde dossier van de procedure voor het BHIM en uit interveniëntes antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht, dat interveniënte gebruikslicenties voor het merk TEFLON verleent aan derden die haar grondstoffen of deklagen in hun producten verwerken. Aldus mag de houder van een dergelijke licentie bij de verkoop van zijn product, naast zijn eigen merk, het merk TEFLON van interveniënte tonen. Interveniënte heeft deze feiten, in antwoord op de vragen van het Gerecht, bovendien ter terechtzitting bevestigd.
Door in punt 26 van de bestreden beslissing vast te stellen dat de door interveniënte geproduceerde deklagen integrerend deel uitmaakten van de samenstelling en de structuur van de eindproducten van derden en dat het oudere merk voorkwam in brochures en reclame voor die waren, verwierp de kamer van beroep verzoeksters argument volgens hetwelk „het gebruik niet was bewezen voor de eindproducten”.
De kamer van beroep kwam dan ook tot de slotsom dat het gebruik van het oudere merk op het grondgebied van de Unie voor de relevante periode was aangetoond voor de hierboven in punt 26 vermelde waren.
In dit verband zij in herinnering gebracht dat ratio legis van het vereiste dat een merk normaal moet zijn gebruikt om door het Unierecht te worden beschermd, is dat het register van het BHIM niet als een strategisch en statisch depot kan worden opgevat dat een inactieve houder voor onbepaalde tijd een wettelijk monopolie verleent. Integendeel, overeenkomstig overweging 10 van verordening nr. 207/2009 dient dit register de aanduidingen die de ondernemingen daadwerkelijk op de markt gebruiken om hun waren en diensten in het economische leven te onderscheiden, nauwkeurig weer te geven [arrest van 15 september 2011, centrotherm Clean Solutions/BHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, Jurispr.,
EU:T:2011:480
, punt 24].
Gelet op de argumentatie van partijen moet de vraag of het bewijs van het gebruik van het oudere merk voor eindproducten van derden waarvan de van interveniënte afkomstige component deel uitmaakt, samen met andere merken van die waren, kan neerkomen op het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk voor de eindproducten waarvoor laatstgenoemd merk is ingeschreven, in twee delen worden onderzocht. In de eerste plaats moet worden nagegaan of een component en het product waarvan die component deel uitmaakt, kunnen worden geacht te behoren tot eenzelfde groep waren, zodat het bewijs van het gebruik van het oudere merk voor eindproducten van derden waarvan die component deel uitmaakt, zou neerkomen op het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk voor de eindproducten waarvoor laatstgenoemd merk is ingeschreven. In de tweede plaats moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van een merk, die erin bestaat de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waar aan te duiden.
– Indeling van een component en een product waarvan die component deel uitmaakt bij eenzelfde groep waren
Volgens de rechtspraak moet artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat het wil vermijden dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet om de enkele reden dat het voor een ruim gamma van waren of diensten is ingeschreven. Bijgevolg vallen onder een dergelijk merk enkel de waren die niet wezenlijk verschillen van de waren waarvoor de houder van het oudere merk normaal gebruik heeft kunnen bewijzen en die behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld (zie in die zin arrest ALADIN, punt 24 supra,
EU:T:2005:288
, punten 44 en 46).
In casu zij geconstateerd dat het antikleefmateriaal dat interveniënte aan haar klanten levert, door die klanten of door ondernemingen die door interveniënte zijn erkend, wordt verwerkt, hetgeen resulteert in waren die zijn bestemd om aan de eindgebruiker te worden verkocht teneinde als zodanig te worden gebruikt. In deze omstandigheden zij geconstateerd dat zelfs indien de eindproducten van derden antikleefmateriaal van interveniënte bevatten of hun deklaag op basis daarvan is vervaardigd, zij naar zowel hun aard, doelstelling als hun bestemming wezenlijk verschillen van het antikleefmateriaal en niet tot dezelfde groep behoren als dat antifkleefmateriaal, die alleen op willekeurige wijze zou kunnen worden onderverdeeld in de zin van de hierboven in punt 67 aangehaalde rechtspraak [zie in die zin en naar analogie arrest van 3 mei 2012, Conceria Kara/BHIM – Dima (KARRA), T‑270/10,
EU:T:2012:212
, punt 53].
Bijgevolg kan in casu uit het bewijs van het gebruik van het oudere merk voor eindproducten van derden die een van interveniënte afkomstige component bevatten, niet worden afgeleid dat dit merk is gebruikt voor de eindproducten waarvoor dit merk is ingeschreven. De kamer van beroep heeft de in punt 26 van de bestreden beslissing getrokken conclusie niet ondersteund met enig argument dat aan die vaststelling zou afdoen. De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte geoordeeld dat aldus normaal gebruik van het merk TEFLON was aangetoond voor de eindproducten.
– Wezenlijke functie van het oudere merk
Uit de hierboven in punt 45 in herinnering gebrachte rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk enkel kan worden geconstateerd wanneer dat merk wordt gebruikt ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van waren of diensten waarvoor het was ingeschreven. Instemmen met de door de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing gedane vaststelling zou echter neerkomen op de aanname dat die eindproducten afkomstig zijn van interveniënte en haar klanten, terwijl interveniënte niet aanvoert dat haar commerciële exploitatie in werkelijkheid een dergelijke vorm aanneemt en zulks evenmin blijkt uit het dossier (zie in die zin arrest KARRA, punt 68 supra,
EU:T:2012:212
, punt 54).
Uit het dossier blijkt integendeel dat het merk TEFLON, zoals verzoekster betoogt, door derden wordt gebruikt om te duiden op de aanwezigheid van de van interveniënte afkomstige grondstof of deklaag, en niet om erop te wijzen dat dit merk een band van herkomst vormt tussen interveniënte en de waar van een derde of tussen deze derde en zijn waar.
In de eerste plaats heeft interveniënte namelijk in antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht aangegeven dat het gebruik van het merk TEFLON door derden moest voldoen aan meerdere voorwaarden, waarmee in wezen werd vereist dat deze derden van interveniënte afkomstige grondstoffen inkopen bij interveniënte zelf dan wel bij door interveniënte erkende gebruikers, dat zij de waren die zij met die materialen vervaardigen, onderwerpen aan de toestemming van interveniënte of van een erkende gebruiker en dat zij voor dat merk een licentieovereenkomst sluiten. Bovendien volgt uit een bij dit antwoord gevoegd document met als titel „Trademark usage guidelines” (instructies voor merkgebruik) dat de licentiehouder bij de verkoop van zijn product het volgende moet vermelden: „[G]eproduceerd en verdeeld door [de begunstigde van de licentie] die aansprakelijk is voor de productie van het onderhavige product”.
In de tweede plaats illustreren de voorbeelden van de gebruikswijze van het oudere merk die interveniënte in de instructies voor het gebruik van het merk TEFLON op basis van licenties – met als opschrift „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules” – heeft verstrekt, zowel die welke zijn opgenomen in het aan het Gerecht overgelegde dossier van het BHIM als die welke in antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht zijn meegedeeld, eveneens dat interveniënte met dat merk wil duiden op deklagen, harsen of andere grondstoffen of componenten en niet op de commerciële herkomst van eindproducten van derden waarin die materialen zijn verwerkt. Bij wijze van voorbeeld is namelijk gepreciseerd dat een door interveniënte correct geacht gebruik van het oudere merk, voor het eindproduct van de derde één van de volgende vermeldingen impliceert: „Valves coated with TEFLON non-stick resin” (met TEFLON-antikleefhars beklede deksels), „TEFLON brand resin” (hars van het merk TEFLON), „Wear resistance with TEFLON fluoropolymer” (slijtvastheid met TEFLON-fluoropolymeer), „Valves lined with TEFLON industrial coatings” (met industriële TEFLON-deklagen bedekte deksels) of „I cook with pans that have TEFLON coating” (ik kook met pannen met een TEFLON-deklaag).
Voorts zij erop gewezen dat het BHIM erkent dat het merk TEFLON „letterlijk” duidt op een specifiek type deklaag (zie punt 59 hierboven).
In de derde plaats volgt uit de bewijzen die interveniënte voor het BHIM heeft aangebracht dat het oudere merk onder verwijzing naar de eindproducten van derden, in samenhang met het eigen merk van haar fabrikant, wordt gebruikt. Het BHIM en interveniënte zijn van mening dat het gaat om „co-brands” van die eindproducten.
Het is juist, zoals blijkt uit de door interveniënte aangehaalde rechtspraak, dat er geen enkel voor gemeenschapsmerken geldend voorschrift opposante verplicht om het bewijs te leveren dat het oudere merk op zichzelf, los van enig ander merk, is gebruikt [arresten van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Jurispr.,
EU:T:2005:438
, punten 33 en 34; 21 september 2010, Villa Almè/BHIM – Marqués de Murrieta (i GAI), T‑546/08,
EU:T:2010:404
, punt 20, en 14 december 2011, Völkl/BHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Jurispr.,
EU:T:2011:739
, punt 100].
In de zaken die hebben geleid tot de hierboven in punt 76 aangehaalde arresten duidden de merken die betrekking hadden op dezelfde waar echter op dezelfde commerciële herkomst van deze waar en konden zij aldus elk afzonderlijk de wezenlijke functie voor die waar vervullen. In casu is het oudere merk, zoals hierboven is opgemerkt, echter aangebracht op de eindproducten van derden als aanwijzing voor de aanwezigheid van een van interveniënte afkomstige component, maar worden de producten zelf nog steeds geïdentificeerd door en verkocht onder het eigen merk van de fabrikant, dat de commerciële herkomst van die waar aangeeft.
Een dergelijke handelspraktijk weerspiegelt de wens van fabrikanten van eindproducten om de consument mee te geven dat zij instaan voor de verwerking van de door het merk TEFLON aangeduide grondstoffen en om de consument de mogelijkheid te bieden vast te stellen wie die waren uiteindelijk heeft gecreëerd (zie in die zin arrest KARRA, punt 68 supra,
EU:T:2012:212
, punt 55).
In de vierde plaats zij herinnerd aan de rechtspraak volgens welke de wezenlijke functie van een merk bij de beoordeling van het gebruik ervan, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, beoogt de consument die de door dit merk aangeduide waar of dienst koopt, toe te laten om bij een latere aankoop, indien de ervaring positief was, dezelfde keuze te maken, of, bij een negatieve ervaring, van keuze te veranderen [arrest van 27 februari 2002, REWE-Zentral/BHIM (LITE), T‑79/00, Jurispr.,
EU:T:2002:42
, punt 26].
In casu laat het gebruik van het merk TEFLON voor eindproducten van derden niet toe om de wezenlijke functie van dat merk in de zin van de hierboven in punt 79 in herinnering gebrachte rechtspraak ten aanzien van die eindproducten te vervullen. Uit de hierboven in de punten 70 tot en met 78 aangehaalde omstandigheden van het concrete geval kan immers worden afgeleid dat de consument gemakkelijk de commerciële herkomst kan onderscheiden van het door het merk TEFLON aangeduide antikleefmateriaal en het door het merk van de fabrikant aangeduide eindproduct. Indien de consument een positieve ervaring heeft met de door het merk TEFLON aangeduide deklaag of een ander bestanddeel van het eindproduct van een derde, zal hij een product zoeken dat de door dat merk aangeduide component bevat. Bijgevolg stuurt de aanwezigheid van het merk TEFLON op de eindproducten van derden de productkeuze van de consument op basis van de positieve ervaring met betrekking tot de deklaag of bepaalde functionele kenmerken van de waar die resulteren uit de aanwezigheid van de door dat merk aangeduide grondstof en niet met betrekking tot het eindproduct als zodanig. Indien de ervaring van de consument of de eindgebruiker van de waar als zodanig echter positief blijkt, dan zal hij hetzelfde product zoeken op basis van het merk van de fabrikant die deze waar aangeeft.
Uit voorgaande overwegingen volgt dat het merk TEFLON, dat door derden voor hun eindproducten is gebruikt, niet deze wezenlijke functie vervult die bestaat in het waarborgen van de herkomst van die waren. Bijgevolg kan een dergelijk gebruik van het oudere merk, anders dan de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, voor deze waren niet worden beschouwd als gebruik in de zin van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.
Aan de hierboven in de punten 69 en 81 gedane vaststellingen kan niet worden afgedaan door de argumenten van het BHIM en interveniënte.
In de eerste plaats faalt het argument van het BHIM, dat verwijst naar de specifieke kenmerken van de betrokken eindproducten en naar de bijzondere omstandigheden van de markt voor deze waren, volgens hetwelk het normale gebruik van het merk TEFLON waarmee de component wordt aangegeven, ook moet worden aanvaard voor de eindproducten van derden waarvan die component deel uitmaakt, aangezien de betrokken waren naargelang van hun deklaag of de grondstof waaruit zij bestaan, met elkaar in concurrentie treden.
In dit verband zij erop gewezen dat uit de hierboven in punt 46 aangehaalde rechtspraak inderdaad blijkt dat de kenmerken van de waren en van de betrokken markt, die van invloed zijn op de commerciële strategie van de merkhouder, in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het normale gebruik van een merk. Hoewel de keuze van de consument, wat een eindproduct betreft, kan worden beïnvloed door de kenmerken die dit eindproduct verwerft door de aanwezigheid van een grondstof of een component en de afzetmarkt voor die waar bijgevolg kan worden gecreëerd op basis van een bestanddeel van die waar, zoals in casu de door het oudere merk aangeduide deklagen, impliceert dat echter niet dat een merk dat die component en de commerciële herkomst daarvan aanduidt, kan worden geacht de commerciële herkomst van die waar aan te duiden.
De door de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing vastgestelde aanwezigheid van het oudere merk, dat een component van de waar aanduidt, in de reclame, brochures of zelfs op de waar zelf, vormt een commerciële strategie van de fabrikant van het eindproduct waarbij wordt gewezen op bepaalde functionele kenmerken van de waar die resulteren uit de aanwezigheid van een door het merk TEFLON aangeduide component.
Het gebruik van het merk TEFLON ten aanzien van eindproducten van derden kan aldus tot gevolg hebben dat dit merk een reclame‑ of communicatiefunctie vervult die beoogt de consument in te lichten of te overtuigen (zie, in verband met de reclame‑ en communicatiefunctie van een merk, arresten van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, Jurispr.,
EU:C:2009:378
, punt 58, en 23 maart 2010, Google France en Google, C‑236/08–C‑238/08, Jurispr.,
EU:C:2010:159
, punten 75, 77 en 91). Niettemin vervult zij dus niet de wezenlijke functie van de waarborging van de herkomst van het eindproduct, die als enige relevant is voor de beoordeling van normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.
In de tweede plaats is het juist dat normaal gebruik van een merk voor waren waarvoor het is ingeschreven, zoals interveniënte opmerkt, niet noodzakelijkerwijs veronderstelt dat de houder die zich voor die waren beroept op het gebruik van zijn merk de fabrikant is van die waren. Meer bepaald volgt uit artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat de houder van een merk zich kan beroepen op het door hem toegestaan gebruik van dit merk door een derde. De derde kan het merk echter gebruiken voor waren die hij zelf produceert en verkoopt. Bovendien komt het niet zelden voor dat een merkhouder onder dit merk waren verkoopt die hij door een andere onderneming laat produceren.
In casu is evenwel geen enkele van deze omstandigheden bewezen of aangevoerd met betrekking tot het gebruik van het merk TEFLON ten aanzien van de eindproducten van derden. Interveniënte heeft geen bewijzen aangedragen waaruit blijkt dat het merk TEFLON door derden voor eindproducten wordt gebruikt om aan te geven dat die waren, qua commerciële herkomst, afkomstig zijn van interveniënte of van derden, zoals hierboven in de punten 70 en volgende is vastgesteld.
Aangaande in de derde plaats het door interveniënte ter terechtzitting aangevoerde argument dat is ontleend aan het arrest van 11 maart 2003, Ansul (C‑40/01, Jurispr.,
EU:C:2003:145
, punt 41), zij opgemerkt dat het Hof in dat arrest inderdaad heeft aanvaard, dat wanneer onderdelen integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht, een normaal gebruik van het merk voor die onderdelen moet worden opgevat als een gebruik voor de reeds op de markt gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouder voor die producten tot gevolg heeft. Niettemin moet worden vastgesteld dat, gesteld al dat de situatie van onderdelen vergelijkbaar zou zijn met die van een component die integrerend deel uitmaakt van een eindproduct dat in beginsel niet kan worden vervangen tijdens de gebruiksduur van de waar, de omstandigheden van het onderhavige geval verschillen van die welke hebben geleid tot het reeds aangehaalde arrest Ansul (
EU:C:2003:145
). Uit laatstgenoemd arrest volgt immers dat de commerciële herkomst van de betrokken onderdelen en van de waar waarvoor die onderdelen moesten worden gebruikt, overeenstemden. In casu hebben de eindproducten van derden echter een andere commerciële herkomst dan die van de door het merk TEFLON aangeduide component van interveniënte.
In de vierde plaats is het door interveniënte ter terechtzitting aangevoerde risico op deloyaal gedrag van een derde die een gelijk of overeenstemmend merk als het oudere merk voor de eindproducten zou kunnen willen inschrijven, of de door interveniënte ter terechtzitting opgeworpen kwestie van de eventuele bekendheid van het oudere merk irrelevant bij de beoordeling van normaal gebruik van het oudere merk. In elk geval ontnemen de hierboven in de punten 69 en 81 gedane vaststellingen het oudere merk niet elke bescherming tegen een verzoek om inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk voor de eindproducten. Niets belette interveniënte immers om zich in voorkomend geval te beroepen op het bestaan van verwarringsgevaar ten aanzien van dit merk van de derde, rekening houdende met een eventuele soortgelijkheid van de waren en de merken en, gesteld dat dit zou zijn bewezen, met het groter dan gebruikelijke onderscheidend vermogen dat resulteert uit de kennis dat het publiek van het oudere merk heeft op de markt. Evenmin is het uitgesloten dat een dergelijk verwarringsgevaar kan worden opgeworpen tegen een verzoek om inschrijving van een merk dat overeenstemt met of gelijk is aan het oudere merk waarvan de waren niet soortgelijk zijn, indien interveniënte het bewijs levert van de bekendheid van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
Uit voorgaande overwegingen volgt dat de kamer van beroep bij de vaststelling van de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 26 van die beslissing vast te stellen dat interveniënte het gebruik van het oudere merk voor de eindproducten had aangetoond doordat de door interveniënte geproduceerde deklagen integrerend deel uitmaakten van de samenstelling en structuur van de eindproducten van derden en dat het oudere merk was gebruikt in brochures en reclame voor die waren.
Tweede onderdeel van het tweede middel: gebruik van het oudere merk voor „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven die waarschijnlijk onder klasse 1 vallen”
Verzoekster betwist zelfs voor de volgens haar „waarschijnlijk” onder klasse 1 vallende „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven” dat interveniënte voldoende en adequate bewijzen heeft aangebracht ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk. Volgens haar kunnen bewijzen die geen datum vermelden en bewijzen waarop het oudere merk niet is weergegeven „zoals gebruikt op de markt” niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk.
Ter terechtzitting heeft verzoekster in antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht gepreciseerd dat zij met dat argument met name betoogde dat interveniënte weliswaar elementen had aangebracht in verband met jaarlijkse omzetcijfers voor waren zoals „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven”, maar geen bewijzen had aangebracht waarop het oudere merk in verband met die waren was weergegeven. De bewijzen waarop het merk TEFLON voorkwam, hadden volgens verzoekster enkel betrekking op de eindproducten van derden. Voor deze producten heeft interveniënte volgens haar echter geen bewijzen aangebracht op basis waarvan het verkoopvolume kan worden geraamd.
In dit verband zij in herinnering gebracht dat de vraag of normaal gebruik is gemaakt van een merk globaal moet worden beoordeeld, rekening houdende met alle beschikbare gegevens. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren [zie in die zin arrest van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Jurispr.,
EU:T:2004:223
, punt 36, en arrest VITAFRUIT, punt 44 supra,
EU:T:2004:225
, punt 42]. Die bewijzen hoeven dus niet elk afzonderlijk maar wel gezamenlijk te worden beoordeeld, teneinde de meest waarschijnlijke en coherente betekenis te ontwaren. In het kader van een dergelijke beoordeling kan niet worden uitgesloten dat een reeks bewijzen de aan te tonen feiten kan aantonen, terwijl elk van deze bewijzen, afzonderlijk beschouwd, niet in staat zijn om het bewijs van de juistheid van deze feiten te leveren [arresten van 15 december 2010, Epcos/BHIM – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09,
EU:T:2010:518
, punt 28, en 29 februari 2012, Certmedica International en Lehning entreprise/BHIM – Lehning entreprise en Certmedica International (L112), T‑77/10 en T‑78/10,
EU:T:2012:95
, punt 57].
In casu komt het oudere merk, zoals verzoekster erkent, met name voor in brochures, reclame of uittreksels van websites met betrekking tot de eindproducten van derden. Hoewel bepaalde van deze documenten geen datum vermelden, kunnen zij ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk bij de globale beoordeling wel in samenhang met andere op de relevante periode betrekking hebbende bewijzen in aanmerking worden genomen [zie in die zin arrest van 17 februari 2011, J & F Participações/BHIM – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09,
EU:T:2011:47
, punt 33].
In dit verband zij allereerst erop gewezen dat bepaalde door de kamer van beroep vermelde tijdschriften of uittreksels van websites wel degelijk een datum bevatten en betrekking hebben op de relevante periode.
Voorts is het oudere merk, zoals is vastgesteld bij de beoordeling van het eerste onderdeel van het tweede middel, door derden gebruikt om te verwijzen naar deklagen of grondstoffen die van interveniënte afkomstig zijn. Deze deklagen en grondstoffen komen, gelet op de informatie die interveniënte heeft aangebracht met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van waren die zij produceert en onder het oudere merk verkoopt, overeen met de waren die interveniënte in de relevante periode onder dit oude merk heeft verkocht, zoals met name blijkt uit een verklaring en het door verzoekster aangehaalde document met betrekking tot de jaarlijkse omzetcijfers die op het grondgebied van de Unie tussen 2003 en 2009 zijn gerealiseerd door de verkopen van „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven”. Verzoekster heeft geen enkel element aangebracht dat de onjuistheid van die door interveniënte aangebrachte jaarlijkse omzetcijfers, die betrekking hebben op de relevante periode, kan aantonen. Evenmin heeft zij de relevantie van de in die documenten vervatte gegevens betwist.
Tot slot blijkt eveneens uit het dossier en met name uit de twee hierboven in punt 97 vermelde documenten, waarvan verzoekster de inhoud niet betwist, dat interveniënte in de relevante periode grote inspanningen heeft gedaan om reclame te maken voor de waren die zij onder het merk TEFLON verkocht. Blijkens de rechtspraak kan het gebruik van een merk als normaal worden beschouwd wanneer dat merk is gebruikt om, met name in het kader van reclamecampagnes, clientèle te verwerven (zie in die zin arrest Ansul, punt 89 supra,
EU:C:2003:145
, punt 37). Dat element vormt dus een andere belangrijke aanwijzing voor het normale gebruik van het oudere merk voor interveniëntes antikleefmateriaal in de relevante periode [zie in die zin arrest van 14 december 2006, Gagliardi/BHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04,
EU:T:2006:400
, punt 86].
Bijgevolg heeft de kamer van beroep in het kader van de globale beoordeling van de bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk voor de van interveniënte afkomstige waren blijk gegeven van een juiste opvatting door rekening te houden met bewijzen die geen datum vermelden of bewijzen waarop het oudere merk in samenhang met de eindproducten van derden is weergegeven. Dit onderdeel van het tweede middel moet dus worden afgewezen.
Gelet op een en ander moet de bestreden beslissing worden vernietigd, aangezien de kamer van beroep daarbij de vaststelling in punt 28 van de bestreden beslissing onvoldoende met redenen heeft omkleed en bij de vaststelling in punt 26 van de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. In deze omstandigheden hoeft geen beoordeling te worden verricht van verzoeksters eerste middel en evenmin van de ontvankelijkheid van de stukken die zij ter ondersteuning van dat middel aan het Gerecht heeft overgelegd.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster in haar kosten worden verwezen. Aangezien verzoekster niet heeft verzocht om interveniënte in haar kosten te verwijzen, kan worden volstaan met de beslissing dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 september 2011 (zaak R 2005/2010‑1) wordt vernietigd.

2)
Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsook die van Polytetra GmbH.

3)
EI du Pont de Nemours and Company zal haar eigen kosten dragen.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 juni 2015.
ondertekeningen
Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding

Conclusies van partijen

In rechte

Motiveringsplicht

Tweede middel: schending van artikel 42, leden 2 en 3, en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009

Relevante periode

Eerste onderdeel van het tweede middel: gebruik van het oudere merk voor andere waren dan „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven”

– Indeling van een component en een product waarvan die component deel uitmaakt bij eenzelfde groep waren

– Wezenlijke functie van het oudere merk

Tweede onderdeel van het tweede middel: gebruik van het oudere merk voor „homopolymeer‑ en copolymeerharsen, folies en grondverven die waarschijnlijk onder klasse 1 vallen”

Kosten
(
*1
)	Procestaal: Engels.