CELEX: 62011TJ0378
Marchio comunitario
Domanda di marchio comunitario figurativo MEDINET
Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET
Rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionale e internazionale anteriori
Marchi anteriori a colori e marchio comunitario richiesto senza designare alcun colore in particolare
Assenza d’identità dei segni
Articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009
Obbligo di motivazione
Articolo 75 del regolamento n. 207/2009
Utilità di ricorrere alla procedura orale
Articolo 77 del regolamento n. 207/2009

Motivazione della sentenza
Fatti
1. Il 29 dicembre 2009, la ricorrente, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, ha presentato una domanda di registrazione di un marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
2. Il marchio oggetto della domanda di registrazione era costituito dal segno figurativo qui di seguito riprodotto:
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3. I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Vini, spumanti, bevande contenenti vino».
4. Nel contempo la ricorrente ha presentato dinanzi all’UAMI, a norma dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, una domanda volta alla rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori, oggetto rispettivamente di una registrazione in Germania con il numero 834732 e di una registrazione internazionale con il numero 364053 avente efficacia in Austria, nei paesi del Benelux, in Repubblica ceca, in Francia, in Ungheria, in Italia, in Polonia, in Slovacchia e in Slovenia, costituiti dal seguente segno:
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5. Con decisione del 30 giugno 2010 l’esaminatrice ha respinto la rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionale e internazionale anteriori.
6. Il 17 agosto 2010, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UA MI avverso la decisione dell’esaminatrice, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.
7. Con decisione del 10 maggio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato che non fosse soddisfatto il requisito dell’identità dei marchi, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, per la rivendicazione della preesistenza in quanto il marchio comunitario richiesto non designava alcun colore in particolare, mentre i marchi nazionale e internazionale anteriori erano invece di colore dorato.
Conclusioni delle parti
8. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese.
9. L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
10. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell’articolo 75 del predetto regolamento e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 77 del medesimo regolamento.
11. Occorre esaminare successivamente il secondo, il primo e il terzo di questi motivi.
12. In via preliminare, va osservato che, al punto 53 del ricorso, la ricorrente ha operato un rinvio ai numerosi argomenti già addotti nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi all’esaminatrice e sottolinea che essi devono anche considerarsi come facenti espressamente parte del presente ricorso.
13. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia, occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. A tal riguardo, se il corpo del ricorso può essere corroborato e completato su punti specifici con rinvii a estratti di documenti ivi allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in forza delle disposizioni pertinenti, devono figurare nel ricorso. Di conseguenza, nei limiti in cui la ricorrente non fa specificamente riferimento a punti precisi dei suoi scritti contenenti gli argomenti sviluppati nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, i riferimenti generici ai suddetti scritti devono essere considerati irricevibili [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012, Winzer Pharma/UAMI – Alcon (BAÑOFTAL), T-346/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata].
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009
14. Stando a una giurisprudenza consolidata, in forza dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro ed inequivocabile. Tale obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [v. sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012, Gucci/UAMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 16, e la giurisprudenza ivi citata].
15. Inoltre, va ricordato che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza GUDDY, cit., punto 17, e la giurisprudenza ivi citata).
16. In primo luogo, la ricorrente considera che la commissione di ricorso non abbia motivato il rigetto della sua argomentazione dettagliata relativa alle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI in materia di rivendicazione di priorità o di preesistenza, allorché riguardano fatti quasi identici a quelli del caso di specie.
17. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, la commissione di ricorso non era tenuta a procedere ad un esame dettagliato di queste varie decisioni e, inoltre, al punto 21 della decisione impugnata, essa ha precisato le ragioni per cui non considerava pertinenti le decisioni evocate dalla ricorrente. Essa ha quindi dichiarato che tali decisioni erano «in contraddizione con una prassi costante delle divisioni di primo grado dell’[UAMI]» e non erano neppure «in conformità con le disposizioni legali in vigore».
18. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso sia venuta meno al suo obbligo di motivazione nel rilevare che non esisteva alcuna norma nel regolamento n. 207/2009 in forza della quale un marchio in bianco e nero era protetto in tutti i colori. Essa aggiunge che, qualora la commissione di ricorso avesse esaminato i principi del diritto comunitario dei marchi, da essa ampiamente citati in questo contesto, essa avrebbe dovuto perlomeno constatare che, nella specie, la «rivendicazione parziale di preesistenza» era fondata.
19. Neppure tali argomenti possono essere accolti. Infatti, da un lato, si deve rilevare che, al punto 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non si è limitata ad affermare che «il [regolamento n. 207/2009] non [sanciva] alcun principio giuridico secondo cui un marchio in bianco e nero sarebbe protetto in tutti i colori», bensì ha dichiarato che, «[al] contrario, [occorreva] confrontare i marchi come [erano] stati registrati, ove il colore di un marchio poteva o meno, a seconda dei casi, fare parte degli elementi dominanti e distintivi di quest’ultimo, influenzare o meno l’impressione globale prodotta da suddetto marchio e accrescere o ridurre la somiglianza (e, pertanto, l’ambito di protezione) in funzione degli elementi che compongono il marchio contrapposto».
20. D’altra parte, l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto riconoscere almeno una «rivendicazione parziale di preesistenza», in realtà consiste nell’addebitare alla commissione di ricorso di non avere seguito il suo avviso e di non avere motivato sufficientemente la propria decisione. Orbene, va ricordato che, alla luce della giurisprudenza citata al punto 15 supra, la questione della fondatezza delle ragioni va tenuta distinta dall’obbligo di motivazione.
21. Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha sufficientemente motivato le ragioni per cui ha rifiutato di accogliere la rivendicazione di preesistenza dei marchi anteriori nell’ambito della domanda di registrazione del segno figurativo MEDINET come marchio comunitario, consentendo alla ricorrente di tutelare i suoi diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione.
22. Di conseguenza, il secondo motivo va respinto.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
23. In limine va osservato che sebbene la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, e le parti, nell’ambito delle loro memorie, facciano riferimento al marchio comunitario richiesto come marchio in bianco e nero, ciò non significa che il marchio comunitario, di cui si chiede la registrazione, designi i colori bianco e nero, bensì che esso non designa alcun colore in particolare.
24. La ricorrente ritiene che, nel rifiutare di accogliere la rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionale e internazionale anteriori nell’ambito della domanda di registrazione del marchio comunitario MEDINET, la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
25. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.
26. Affinché sia accolta la rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore ai fini della domanda di registrazione del marchio comunitario, devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni: il marchio anteriore e quello comunitario richiesto devono essere identici; i prodotti o servizi del marchio comunitario richiesto devono essere identici a quelli contrassegnati dal marchio anteriore o contenuti in essi; il titolare dei marchi in questione deve essere il medesimo [sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2012, Shang/UAMI (justing), T-103/11, punto 14].
27. Va rammentato che un segno è identico ad un marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio stesso, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (sentenza justing, cit., punto 16).
28. Il requisito dell’identità tra il segno e il marchio deve essere interpretato in senso stretto in ragione delle conseguenze connesse a una tale identità. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario la cui rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore sia stata accolta potrà, nel caso in cui rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, pretendere di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato (sentenza justing, cit., punto 17).
29. Nella fattispecie, non viene contestata l’identità tra i prodotti contrassegnati dal marchio comunitario richiesto e quelli contrassegnati dai marchi nazionale e internazionale anteriori. È del pari pacifico tra le parti che i marchi in questione hanno lo stesso titolare.
30. Inoltre, occorre sottolineare che, se i marchi nazionale e internazionale anteriori e il marchio comunitario richiesto contengono un elemento denominativo comune, ossia l’elemento «medinet», contenuto in una forma figurativa che rappresenta una croce, i primi sono di colore dorato mentre il secondo non designa alcun colore in particolare.
31. In primo luogo, la ricorrente considera che, al fine di verificare se il requisito dell’identità tra il segno e il marchio fosse soddisfatto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto applicare i principi relativi all’identità dei marchi enucleati nell’ambito dei procedimenti di opposizione. Inoltre, essa ritiene che la commissione di ricorso non abbia tenuto conto della differenza tra l’oggetto e l’estensione della protezione. Infine, la rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore non significherebbe che, dopo il venir meno dei diritti nazionali, il marchio comunitario produca i suoi effetti nei paesi interessati avvalendosi della priorità dei medesimi diritti nazionali. Al contrario, l’estensione della protezione conferita dal marchio comunitario nei paesi interessati sarebbe sempre in funzione dell’estensione della protezione conferita dai marchi di cui è stata rivendicata la preesistenza. La presente causa solleverebbe quindi la questione dell’estensione della protezione conferita dai marchi in questione.
32. Per quanto attiene all’identità dei marchi, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 15 della decisione impugnata, che «[t]ale identità [faceva] difetto laddove il marchio anteriore [era] a colori e il marchio oggetto della domanda di registrazione quale marchio comunitario non lo [era]». Al punto 18 della decisione impugnata essa ha aggiunto che «[i]l riconoscimento della validità della rivendicazione di preesistenza equivarrebbe, in realtà, a sostituire il marchio anteriore a colori con la protezione di un marchio in banco e nero, vale a dire a modificare la riproduzione del marchio». Infine, al punto 19 della decisione impugnata, essa ha dichiarato che «gli estratti di registro prodotti [permettevano] di distinguere solo confusamente l’elemento denominativo [‘medinet’] che, sulla domanda di marchio comunitario, [era] tuttavia chiaramente leggibile» e che «sugli estratti di registro, tale elemento denominativo [era] più chiaro dello sfondo, mentre invece [era] più scuro di quest’ultimo sulla domanda di marchio comunitario (nero su sfondo bianco)».
33. Per quanto riguarda la questione dell’estensione della protezione dei marchi in questione, al punto 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indicato che «[l’]estensione della protezione del marchio anteriore o persino del marchio oggetto della domanda di registrazione come marchio comunitario (presumendo che sia registrata più tardi) non [era] in discussione nel caso di specie», che «[l]’oggetto della protezione [doveva] essere lo stesso altrimenti non [poteva] esserci identità» e che «[ciò era] quanto [evidenziava] il rinvio alla sentenza ‘Arthur-et-Félicie’ [della Corte]».
34. Va rilevato, come indicato dall’UAMI in udienza, che il «rinvio alla sentenza ‘Arthur-et-Félicie’ [della Corte]» deve essere inteso come un rinvio alla sentenza della Corte del 20 marzo 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Racc. pag. I-2799).
35. La commissione di ricorso ha inoltre respinto il riferimento fatto dalla ricorrente alla sentenza del Tribunale del 18 giugno 2009, LIBRO/UAMI – Causley (LiBRO) (T-418/07, non pubblicata nella Raccolta) giudicandola «priva di pertinenza dato che tale sentenza riguardava (…) unicamente l’esame del rischio di confusione e, in tale ambito, l’esame del grado di somiglianza tra i marchi» (punto 20 della decisione impugnata).
36. Peraltro, a parere della commissione di ricorso:
«[n]ell’ambito dell’esame della rivendicazione di preesistenza, considerazioni speculative sull’estensione della protezione del marchio di cui trattasi (…) rispetto ad eventuali marchi terzi non trovano comunque spazio. La nozione di identità dei marchi non deve necessariamente essere interpretata esattamente allo [stesso] modo nell’ambito dell’articolo 34 del [regolamento n. 207/2009] che in quello di altre disposizioni, ad esempio, dell’articolo 8, paragrafo 1, [lettera] a), del [regolamento n. 207/2009], o ancora nell’ambito della valutazione dell’uso in una forma identica (registrata) ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1, [del suddetto regolamento]» (punto 20 della decisione impugnata).
37. A tal proposito, nella sua memoria di risposta l’UAMI deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la giurisprudenza relativa all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non era pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 34 del suddetto regolamento nei limiti in cui la percezione dei consumatori, che costituisce l’elemento determinante nel procedimento di opposizione, non svolge alcun ruolo nel procedimento di rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore.
38. Tuttavia, in udienza, l’UAMI ha dichiarato che la citata sentenza LTJ Diffusion aveva effettivamente funto da base della decisione impugnata, ma che, se la nozione di identità dei marchi, quale definita nel contesto dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, poteva tenere conto della percezione del consumatore, essa dovrebbe anche tenere conto di un altro elemento, ossia l’estensione della protezione dei marchi di cui trattasi.
39. Va ricordato che la definizione della nozione di identità dei marchi risultante dalla citata sentenza justing (punto 16), si ispira a quella data dalla Corte nell’ambito della citata sentenza LTJ Diffusion (punto 54), in risposta ad un quesito pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), equivalente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
40. Tuttavia, la mera circostanza che la definizione della nozione di identità dei marchi risultante dalla citata sentenza justing (punto 16), s’ispira a quella data dalla Corte nell’ambito della citata sentenza LTJ Diffusion (punto 54), non può rimettere in questione la pertinenza di questa definizione ai fini dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009. Invero, sebbene gli obiettivi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 34 del predetto regolamento non siano gli stessi, entrambi pongono come presupposto per la loro applicazione l’identità dei marchi di cui trattasi. Inoltre, la giurisprudenza relativa a questi due articoli esige che la nozione di identità dei marchi venga interpretata restrittivamente (sentenza LTJ Diffusion, cit., punto 50, e sentenza justing, cit., punto 17).
41. Orbene, si presume che una nozione impiegata in varie disposizioni di un atto giuridico, per ragioni di coerenza e di certezza del diritto e, a fortiori, qualora sia oggetto di un’interpretazione restrittiva, significhi la stessa cosa indipendentemente dalla disposizione in cui si trova.
42. Infine, benché l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104, al pari dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, non faccia espresso richiamo alla percezione del pubblico rilevante, è giocoforza rilevare che la Corte, nella citata sentenza LTJ Diffusion, ne ha tenuto conto per affinare la sua definizione della nozione di identità dei marchi, consentendo di concludere per una siffatta identità quando essi presentano differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.
43. Pertanto, l’interpretazione della nozione di identità dei marchi operata della Corte nella citata sentenza LTJ Diffusion per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104, identico all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009.
44. Di conseguenza, si deve concludere che la commissione di ricorso fosse tenuta ad adottare la stessa definizione della nozione di identità dei marchi di quella sancita dalla giurisprudenza nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
45. A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI in udienza, va osservato che il punto 20 della decisione impugnata non consente di concludere che la commissione di ricorso abbia effettivamente adottato la definizione della nozione di identità dei marchi quale risultante dalla citata sentenza LTJ Diffusion (punto 54). Invero, se la commissione di ricorso fa riferimento a tale sentenza per affermare che l’oggetto della protezione deve essere lo stesso affinché esista una siffatta identità, alla fine di questo stesso punto essa indica che la nozione di identità dei marchi, di cui all’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, non deve necessariamente essere interpretata allo stesso modo che nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola.
46. Tuttavia, tale errore non è atto a viziare il ragionamento esposto nella decisione impugnata, poiché è palese, alla lettura di tutta la motivazione della decisione impugnata, che le conclusioni della commissione di ricorso sono conformi alla definizione adottata dal Tribunale al punto 27 supra.
47. Quanto all’estensione della protezione dei marchi in questione, non si tratta di un elemento da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore, contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI. Infatti, come dichiarato al precedente punto 26, una delle condizioni esaminate dall’UAMI per accogliere o meno una simile rivendicazione è l’identità dei marchi di cui trattasi. Orbene, l’esame di una siffatta identità presuppone la comparazione degli elementi costituitivi dei marchi in questione e non la valutazione né la comparazione dell’estensione della protezione di cui beneficiano o potrebbero beneficiare i suddetti marchi e che, inoltre, può variare in funzione della disposizione del regolamento n. 207/2009 applicabile.
48. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che non sussista una differenza manifesta, ai sensi delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI (parte B, punto 5.5), tra i marchi di cui trattasi, che giustifichi il rigetto della rivendicazione della preesistenza del marchio anteriore. Infatti, non soltanto il marchio comunitario richiesto in bianco e nero comprenderebbe, in quanto «maior», il colore «oro pallido» dei marchi nazionale e internazionale anteriori in quanto «minor», ma, inoltre, il marchio comunitario richiesto conterrebbe, senza aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono i marchi nazionale e internazionale anteriori. Infine, non sussisterebbero differenze sul piano fonetico e concettuale.
49. Va osservato che è pacifico tra le parti che i marchi di cui trattasi presentano ciascuno l’elemento denominativo «medinet», contenuto in una forma figurativa che rappresenta una croce. Pertanto, la questione che si pone è quella se la differenza tra i suddetti marchi, derivante dal fatto che i marchi nazionale e internazionale anteriori sono di colore dorato mentre il marchio comunitario richiesto non designa alcun colore, sia tale che siffatti marchi non possano essere considerati identici.
50. A tal proposito, va osservato che, se le direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI riguardanti l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 precisano che «[per] quanto riguarda i marchi figurativi, l’esaminatore solleva un’obiezione soltanto se l’aspetto dei marchi è caratterizzato da una differenza manifesta», tali direttive costituiscono solo la codificazione di una linea di condotta che l’UAMI stesso si propone di adottare [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 maggio 2009, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), T-410/07, Racc. pag. II-1345, punto 20, e sentenza del Tribunale del 7 luglio 2010, Valigeria Roncato/UAMI – Roncato (CARLO RONCATO), T-124/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 27].
51. Di conseguenza, non è alla luce delle direttive in parola bensì della giurisprudenza citata al precedente punto 27 che occorre verificare se tale differenza di colore sia tanto insignificante che i marchi di cui trattasi debbano essere considerati identici.
52. Orbene, va anzitutto affermato che il fatto che un marchio sia registrato in un colore o, al contrario, non designi alcun colore in particolare non può essere considerato un elemento trascurabile agli occhi di un consumatore. Infatti, l’impressione lasciata da un marchio è diversa a seconda che esso sia a colori o non designi alcun colore in particolare.
53. A tal riguardo, la sentenza menzionata dalla ricorrente nel ricorso, secondo cui «[la protezione] di un marchio anteriore, che non designa alcun colore in particolare, si estende anche a combinazioni di colori» (sentenza LiBRO, cit., punto 65), non rileva nella specie in quanto, come dimostrato al precedente punto 47, l’estensione della protezione dei marchi non è un elemento da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della rivendicazione di preesistenza. Ad ogni modo, si può dedurre dalla summenzionata sentenza che l’estensione della protezione di un marchio comunitario che designa un colore è diversa da quella di un marchio comunitario che non designa alcun colore in particolare.
54. Di conseguenza, si deve concludere che la commissione di ricorso abbia giustamente reputato che i marchi di cui trattasi non fossero identici.
55. Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti addotti dalla ricorrente.
56. A tale proposito, va ricordato anzitutto che la ricorrente ritiene che la decisione EX-03-5, del 20 gennaio 2003, del presidente dell’UAMI concernente i presupposti formali relativi a una rivendicazione di preesistenza o di priorità, le regole 15, paragrafo 2, lettera e), e 103, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), invocate dalla commissione di ricorso, per rispondere alla questione in quale misura la preesistenza di un marchio anteriore a colori potesse essere rivendicata nell’ambito della domanda di registrazione di un marchio comunitario in bianco e nero, non sono pertinenti. Ad ogni modo, a giudizio della ricorrente, nel basarsi sulle norme amministrative per interpretare la legislazione comunitaria in materia di marchi, la commissione di ricorso ha violato la gerarchia delle fonti.
57. Per quanto riguarda gli atti menzionati al precedente punto 56, va osservato che la commissione di ricorso ha precisato, dopo avere rammentato al punto 15 della decisione impugnata che un marchio a colori non è identico ad un marchio in bianco e nero, che «p[er] questo motivo, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione EX-03-5 [richiedeva] che, quando il marchio anteriore [era] a colori, la prova (estratto del registro) del marchio anteriore [fosse], anch’essa, a colori» (punto 16 della decisione impugnata) e che, «[del] pari, nell’ambito di una registrazione internazionale che [presumeva] l’identità con il marchio di base, [veniva] richiesto che, qualora il marchio di base [fosse] a colori, la domanda di registrazione internazionale [fosse], anch’essa, a colori» e che «[la] riproduzione a colori del marchio [era] altresì necessaria nell’ambito della regola 15, paragrafo 2, [lettera] e), del [regolamento n. 2868/95]» (punto 17 della decisione impugnata).
58. Dal punto precedente emerge che la commissione di ricorso non si è basata sugli atti menzionati al precedente punto 56 per dare un’interpretazione dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, ma li ha soltanto invocati per corroborare la sua riflessione secondo cui il colore di un marchio costituiva un elemento importante di esso, in particolare nell’ambito dell’esame di una rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore nell’ambito di una domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario per il quale veniva richiesta una stretta identità dei marchi di cui trattasi.
59. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha violato la gerarchia delle fonti ed era legittimata a citare queste varie disposizioni a sostegno dell’interpretazione data all’articolo 34 del regolamento n. 207/2009.
60. La ricorrente sostiene poi che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto delle decisioni anteriori delle commissioni di ricorso dell’UAMI in cui era stata concessa la rivendicazione della preesistenza del marchio anteriore in casi di lieve differenza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
61. A tal proposito, occorre anzitutto rilevare che l’UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Se, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione l’UAMI deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione dei medesimi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità [v. sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, Sport Eybl & Sports Experts/UAMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T-179/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 68, e la giurisprudenza ivi citata].
62. Del resto, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Un siffatto esame deve avvenire in ogni caso concreto (v. sentenza SEVEN SUMMITS, cit., punto 69, e la giurisprudenza ivi citata).
63. Nella fattispecie, va rilevato che al punto 21 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato le decisioni anteriori evocate dalla ricorrente come «in contraddizione con una prassi costante delle divisioni di primo grado dell’[UAMI,] ma anche come non in conformità con le disposizioni legali in vigore». Essa ha aggiunto che «[o] le cause invocate dalla [ricorrente] non erano comparabili e, in tal caso, non [era] necessario giudicarle in modo identico, o lo erano e, in tal caso, sarebbe [prevalso] il principio della legalità dell’azione dell’[UAMI] e non [sussisteva] alcun diritto alla ripetizione di decisioni erronee».
64. La commissione di ricorso ha quindi preso in considerazione le decisioni anteriori. Essa le ha studiate e ha ritenuto che non fosse necessario decidere nello stesso senso, poiché o tali cause non erano comparabili oppure ciò sarebbe stato contrario al principio di legalità. Ne discende che la commissione di ricorso ha adottato una decisione conforme alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 61 e 62.
65. Ad ogni modo, si deve sottolineare che il fatto che i marchi nazionale e internazionale anteriori siano a colori, mentre il marchio comunitario richiesto non designa alcun colore in particolare, non costituisce una differenza insignificante, come dimostrato al precedente punto 52.
66. Infine, la ricorrente sostiene che accogliere la rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore non produce l’effetto di fare beneficiare il marchio comunitario richiesto della priorità del marchio anteriore, ma consente alla ricorrente soltanto di agire contro marchi comunitari o nazionali di terzi, che sono stati depositati dopo la registrazione dei marchi nazionale e internazionale anteriori di cui è titolare, ma prima della presente domanda di registrazione di marchio comunitario, sulla base di tali marchi anteriori, centralizzati sotto il «cappello protettivo» del marchio comunitario, quali si presentano rispettivamente. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere per una «rivendicazione parziale di preesistenza» che le avrebbe consentito di invocare, nei paesi interessati, la preesistenza dei marchi a colori e non la preesistenza del marchio comunitario per la rappresentazione in bianco e nero.
67. L’UAMI considera tale argomento irricevibile, in quanto invocato per la prima volta nel ricorso e atto a modificare l’oggetto della controversia trattata dinanzi alla commissione di ricorso. Ad ogni modo, accogliere una «rivendicazione parziale di preesistenza» porterebbe a modificare l’oggetto del marchio, il che è impossibile.
68. A tal proposito, anche supponendo che l’argomento della ricorrente sia ricevibile, esso non può essere accolto. Invero, ammettere un siffatto argomento avrebbe come conseguenza di svuotare di significato il requisito dell’identità dei marchi posto dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Qualora dovesse essere seguito il ragionamento della ricorrente, sarebbe possibile rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore allorché il marchio comunitario richiesto sarebbe del tutto diverso poiché, come sottolineato dalla ricorrente, in definitiva, il titolare dei marchi fonderebbe il suo ricorso di opposizione, per il periodo intercorrente tra la data di registrazione del marchio anteriore e la data di registrazione del marchio comunitario, sul marchio anteriore quale registrato inizialmente. Pertanto, verrebbe meno la ratio del requisito dell’identità dei marchi.
69. Inoltre, l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 non prevede la possibilità di avvalersi della preesistenza di una parte del marchio nazionale anteriore. Orbene, l’articolo 34 del suddetto regolamento costituisce oggetto di un’interpretazione restrittiva, cosicché il Tribunale non può accogliere una tale domanda (v., in tal senso, sentenza justing, cit., punto 43).
70. Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 77 del regolamento n. 207/2009
71. In forza dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando ne ravvisi l’opportunità, l’UAMI ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella procedura.
72. A tal riguardo, la commissione di ricorso dispone di un margine di discrezionalità in ordine alla questione se una procedura orale dinanzi ad essa sia davvero necessaria [v. sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2011, Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento e combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento), T-299/09 e T-300/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 34, e la giurisprudenza ivi citata].
73. La ricorrente fa valere che una procedura orale dinanzi alla commissione di ricorso sarebbe stata utile al fine di dibattere nei dettagli la situazione giuridica del caso di specie. A suo avviso, non prendendo in considerazione l’elemento dell’utilità, di cui all’articolo 77 del regolamento n. 207/2009, e «forzandola» a proporre un ricorso dinanzi al Tribunale, la commissione di ricorso ha quindi violato il suddetto articolo.
74. Dagli atti e dalla decisione impugnata emerge tuttavia che la commissione di ricorso disponeva di tutti gli elementi necessari per dare fondamento al dispositivo della decisione in parola. Per quanto riguarda, in particolare, l’addebito secondo cui lo svolgimento di un’udienza avrebbe consentito alla commissione di ricorso di esaminare la questione se la rappresentazione di un marchio che non designa alcun colore in particolare potesse racchiudere quelli che designano un colore o se potesse essergli riconosciuta perlomeno una preesistenza parziale, è giocoforza rilevare che la ricorrente non ha dimostrato in quale misura precisazioni orali su tale punto, in aggiunta a quelle già esposte nella sua memoria dinanzi alla commissione di ricorso, avrebbero impedito l’adozione di un siffatto dispositivo.
75. Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo e, pertanto, il ricorso in toto.
Sulle spese
76. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
77. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG è condannata alle spese.