CELEX: 62010TJ0424
Gemeenschapsmerk
Nietigheidsprocedure
Gemeenschapsbeeldmerk dat olifanten in rechthoek weergeeft
Ouder internationaal en ouder nationaal beeldmerk die olifant weergeven en ouder nationaal woordmerk elefanten
Relatieve weigeringsgrond
Verwarringsgevaar
Overeenstemmende tekens
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009
Onderscheidend vermogen van oudere merken

Voorgeschiedenis van het geding
Interveniënte, Sisma Spa, is houdster van het gemeenschapsbeeldmerk dat is ingeschreven onder nummer 4279295 (hierna: „bestreden merk”), waarvoor de inschrijvingsaanvraag op 9 februari 2005 bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) is ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)]. Het bestreden merk is ingeschreven op 30 november 2006, met name voor waren van de klassen 24 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij stemmen voor elk van deze klassen met de volgende omschrijving overeen:
—
klasse 24: „Textiel; elastische weefsels; weefsels, met lijmlaag, door verhitting op te plakken; dierenvellen imiterende weefsels; stoffen van wol; dekens; reisdekens; tafelkleden; textielartikelen; behang (weefsels); zakdoeken van textiel; vlaggen; doekjes van textiel en van gebonden textielvlies; placemats van textiel; servetten van textiel; synthetische doeken voor het verschonen van luiers”;
—
klasse 25: „Heren-, dames- en kinderkleding in het algemeen, waaronder lederen kleding; overhemden; blouses; rokken; tailleurs; jasjes; broeken; korte broeken; jerseys; T-shirts; pyjama’s; kousen; borstrokken en onderhemden; korsetten; sokophouders; onderbroeken; bustehouders; onderkleding; hoeden; foulards; stropdassen; regenjassen; overjassen; mantels; badpakken; trainingspakken; anoraks; skibroeken; ceintuurs; bontjassen; sjaals; handschoenen; kamerjassen; schoeisel in het algemeen, met inbegrip van slippers, schoenen, sportschoenen, laarzen en sandalen; luiers van textiel; slabbetjes voor baby’s”.
Het bestreden merk is het volgende beeldteken:
Op 20 februari 2007 heeft verzoekster, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het bestreden merk ingediend op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009).
De vordering tot nietigverklaring betrof de inschrijving van het bestreden merk voor de in punt 1 hierboven genoemde waren. Zij was gebaseerd op het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) tussen dat merk en de volgende oudere merken:
—
het Duitse woordmerk elefanten, dat op 14 maart 1987 werd aangevraagd, op 24 januari 1989 onder het nummer 1133678 is ingeschreven en betrekking heeft op waren van klasse 25 die met de volgende omschrijving overeenstemmen: „Schoenen”;
—
het hieronder weergeven internationaal beeldmerk dat met name in de Tsjechische Republiek geldt, op 29 mei 1999 onder het nummer 715019 is ingeschreven en betrekking heeft op waren van klasse 25 die met de volgende omschrijving overeenstemmen: „Schoeisel”:
—
het hierna weergegeven Duitse beeldmerk, dat op 9 november 2000 werd aangevraagd, op 22 januari 2001 onder het nummer 30082400 is ingeschreven en met name betrekking heeft op„dekens voor kinderen, beddenlakens voor kinderen, handdoeken voor kinderen, slaapzakken voor kinderen; stoffen tassen en transporttassen voor kinderen” van klasse 24 en „kinderkleding, hoeden voor kinderen; ceintuurs voor kinderen” van klasse 25:
Bij beslissing van 9 september 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring afgewezen op grond dat er geen gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en de oudere merken bestond. Op 12 november 2008 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Bij beslissing van 15 juli 2010 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.
Ten eerste heeft de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in Duitsland en in Tsjechië.
Ten tweede heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing de beoordeling van de nietigheidsafdeling bevestigd dat bepaalde van de waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven en waarop de oudere merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk waren, terwijl andere waren verschillend waren.
Ten derde heeft de kamer van beroep in de punten 20 tot en met 24 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het bestreden merk op visueel vlak niet overeenstemde met de oudere merken, met name gelet op de verschillen tussen de afbeeldingen van de figuur van de olifant in het bestreden merk en in de oudere beeldmerken.
Ten vierde heeft de kamer van beroep in de punten 25 tot en met 27 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de betrokken merken op fonetisch vlak niet overeenstemden, aangezien beeldmerken, waaronder het bestreden merk, niet worden uitgesproken en de mondelinge beschrijvingen van de betrokken merken niet overeenstemden.
Ten vijfde heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing vastgesteld dat er begripsmatige overeenstemming was omdat in elk van de betrokken merken naar de olifant wordt verwezen.
Ten zesde heeft de kamer van beroep in het kader van de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de punten 30 tot en met 39 van de bestreden beslissing, geoordeeld dat verzoekster niet had aangevoerd dat de oudere merken een bijzonder onderscheidend vermogen hadden en dat gelet op de wijze waarop de waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, worden verhandeld, meer belang diende te worden gehecht aan de visuele vergelijking. De kamer van beroep heeft dan ook geconcludeerd dat de vastgestelde begripsmatige overeenstemming niet voldoende was om tot gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en de oudere merken te leiden.
Conclusies van partijen
Verzoekster vordert dat het Gerecht:
—
de bestreden beslissing vernietigt;
—
het BHIM verwijst in de kosten.
Het BHIM vordert dat het Gerecht:
—
het beroep verwerpt;
—
verzoekster verwijst in de kosten.
Interveniënte vordert in wezen dat het Gerecht:
—
het beroep verwerpt;
—
verzoekster verwijst in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor het BHIM.
In rechte
Verzoekster voert één middel aan, te weten dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 is geschonden. Zij betoogt in wezen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van onjuiste opvattingen van het recht en de feiten onjuist heeft beoordeeld toen zij concludeerde dat er geen gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en de oudere merken bestond.
Krachtens artikel 53, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 wordt een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 2, van deze verordening bedoeld ouder merk bestaat en met name aan de in artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening genoemde voorwaarden is voldaan. Volgens deze laatste bepaling wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii en -iii, van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken te worden verstaan de in de lidstaat ingeschreven merken en de merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat, waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Jurispr. blz. II-2821
, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu betwist verzoekster de in punt 7 hierboven uiteengezette definitie van het relevante publiek door de kamer van beroep en het in punt 8 hierboven in herinnering gebrachte onderzoek naar de soortgelijkheid van de waren niet. Aangezien die vaststellingen overigens niet onjuist zijn, dienen zij bij de behandeling van het onderhavige beroep in aanmerking te worden genomen.
Verzoekster betwist daarentegen ten eerste de beoordeling van de overeenstemming van de tekens, ten tweede de omstandigheid dat het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken niet in aanmerking is genomen, en ten derde de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, met name rekening houdend met het verband tussen de verschillende elementen die zijn afgeleid uit de vergelijking tussen de conflicterende tekens.
Volgens het BHIM en interveniënte zijn de argumenten van verzoekster ongegrond.
Vergelijking van de tekens
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker,
C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529
, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Voorts stemmen twee merken volgens vaste rechtspraak overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, Jurispr. blz. II-4335
, punt 30, en 26 januari 2006, Volkswagen/BHIM — Nacional Motor (Variant), T-317/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46].
In casu betwist verzoekster de vaststellingen van de kamer van beroep wat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft.
Visuele vergelijking
In de punten 20 tot en met 22 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de oudere merken bestonden uit de term „elefanten” en uit de gestileerde afbeelding van een in profiel weergegeven gedrongen Aziatische olifant met zeer korte poten. Het bestreden merk bestond uit een rechthoekig etiket met afgeronde hoeken dat een reeks in profiel weergegeven Afrikaanse olifanten van verschillende grootte bevatte die een lichtjes omhooggaande slurf hadden en in diagonale rijen waren geplaatst.
Op basis van die vaststellingen heeft de kamer van beroep in de punten 22 en 24 van de bestreden beslissing geconcludeerd dat de betrokken merken visueel verschilden, ook al bevatten zowel het bestreden merk als de oudere beeldmerken een afbeelding van in profiel geplaatste olifanten waarvan slechts één oog was getekend.
Verzoekster betwist de gegrondheid van die conclusie met betrekking tot de vergelijking van het bestreden merk met de oudere beeldmerken.
Ten eerste betoogt zij dat de kamer van beroep zich ten onrechte heeft beroepen op verschillen in verband met elementen van de betrokken merken die het relevante publiek niet als onderscheidend opvat.
In dit verband betoogt verzoekster terecht dat de afgeronde rechthoek rond de afbeelding van de olifanten in het bestreden merk zal worden opgevat als een loutere afbakening van het merk in de ruimte. Dit betekent echter niet dat dit element volkomen irrelevant zal zijn voor de door het bestreden merk opgeroepen visuele totaalindruk. De betrokken rechthoek legt immers de omtrek van het aan de orde zijnde teken vast, hetgeen blijkt uit het feit dat de lijnen ervan de afbeelding van verscheidene olifanten „afsnijden”, waardoor deze slechts gedeeltelijk in dat teken voorkomen.
Zoals verzoekster heeft betoogd, zal het door het relevante publiek verrichte onderzoek er daarentegen niet toe leiden dat dit publiek zich afvraagt hoe de verschillende afbeeldingen van olifanten in het bestreden merk precies zijn ingedeeld of welke verschillen er tussen een Aziatische en een Afrikaanse olifant bestaan. Bijgevolg zijn het feit dat het bestreden merk diagonale lijnen van olifanten bevat en het feit dat de in dit merk afgebeelde olifanten mogelijkerwijs niet tot dezelfde soort behoren als die welke in de oudere beeldmerken zijn afgebeeld, irrelevant voor de perceptie van de conflicterende merken door het relevante publiek.
Ten tweede heeft de kamer van beroep volgens verzoekster geen rekening gehouden met belangrijke elementen van overeenstemming. Zowel het bestreden merk als de oudere beeldmerken bevatten namelijk de naïeve afbeelding van een jonge olifant van gedrongen gestalte en met zeer korte poten die in de vorm van twee rechthoeken zijn geschetst.
Zoals de kamer van beroep in de punten 22 en 24 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, bevatten het bestreden merk en de oudere beeldmerken weliswaar gestileerde afbeeldingen van een olifant in profiel, maar vertonen deze afbeeldingen aanzienlijke verschillen.
Terwijl de in het bestreden merk afgebeelde olifant veeleer kinderlijk is, hebben de oudere beeldmerken namelijk een abstract en geraffineerd ontwerp, met minimalistische lijnen. Evenzo bestaat het bestreden merk uit witte olifanten met zwarte omtreklijnen, terwijl de oudere beeldmerken bestaan uit een zwarte olifant met witte omtreklijnen.
Ten derde is, anders dan verzoekster betoogt, het feit dat het bestreden merk verscheidene olifanten afbeeldt, niet irrelevant voor de perceptie van het relevante publiek en dus voor de door dit merk opgeroepen visuele totaalindruk. Zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, wordt het bestreden merk wat de visuele totaalindruk ervan betreft gekenmerkt door de afbeelding van verscheidene olifanten in een rechthoekig etiket met afgeronde hoeken. De afbeelding van talrijke olifanten vormt dus een inherent onderdeel van dat merk.
Aangezien verzoekster zich in dit verband op de rechtspraak van de Duitse rechters beroept, dient te worden opgemerkt dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. Het BHIM en, in voorkomend geval, de Unierechter, zijn dus niet gebonden aan de beslissingen van een lidstaat [zie arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE),
T-106/00, Jurispr. blz. II-723
, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak], die alleen een factor vormen die in een procedure tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in aanmerking kan worden genomen, zonder evenwel beslissend te zijn [zie naar analogie arrest Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rode en witte ronde tablet),
T-337/99, Jurispr. blz. II-2597
, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
De door verzoekster aangevoerde beslissingen betreffen het vermenigvuldigen van een woordelement in een merk, terwijl het in casu om een beeldelement gaat. Aangezien het vermenigvuldigen van een woordelement en dat van een beeldelement over het algemeen niet dezelfde impact op de door een merk opgeroepen totaalindruk hebben, kunnen de door haar aangevoerde beslissingen van de Duitse rechters niet worden toegepast in de onderhavige zaak en dus niet door het Gerecht in aanmerking worden genomen.
Verzoekster betoogt in deze context ook dat zij de oudere beeldmerken verscheidene keren en in verschillende groottes kan reproduceren op haar waren. Zij verwijst in dit verband naar de gebruiken in de modesector en in het bijzonder naar de „logowaren” van bepaalde luxemerken.
Dit argument gaat echter verder dan de vergelijking van het bestreden merk met de oudere merken, aangezien het betrekking heeft op het gebruik van de oudere merken. Bovendien bestaat het bestreden merk, zoals uit punt 29 hierboven blijkt, niet uit de afbeelding van een onbepaald aantal olifanten, maar uit een afgebakend oppervlak dat de totale of gedeeltelijke afbeelding van verscheidene olifanten omvat.
Hoe dan ook onderbouwt verzoekster haar beweringen over de gebruiken in de modesector niet. Zij zet evenmin uiteen waarom het voorbeeld van de „logowaren” relevant is, nu de betrokken merken in casu geen logo’s zijn.
Aangezien geen van verzoeksters argumenten over de afbeelding van verscheidene olifanten in het bestreden merk kan worden aanvaard, dient te worden geoordeeld dat dit element op visueel vlak een onderscheid kan maken tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken, die slechts één afbeelding van dat dier bevatten.
Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing niet ten onrechte geconcludeerd dat het bestreden merk en de oudere beeldmerken in hun geheel beschouwd visueel verschilden.
Fonetische vergelijking
Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat verzoekster terecht stelt dat de motivering van de bestreden beslissing met betrekking tot de fonetische overeenstemming incoherent is. Punt 25 van de bestreden beslissing, volgens hetwelk beeldmerken niet worden uitgesproken, is namelijk op het eerste gezicht onverzoenbaar met punt 26 van deze beslissing, volgens hetwelk de mondelinge beschrijving van het bestreden merk hoe dan ook verschilt van die van de oudere merken.
Bovendien is het in punt 26 van de bestreden beslissing uiteengezette argument, anders dan het BHIM in wezen beweert, niet louter ten overvloede. In punt 37 van de bestreden beslissing, dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, heeft de kamer van beroep namelijk uitdrukkelijk verwezen naar de tussen de betrokken merken vastgestelde fonetische verschillen.
De bestreden beslissing bevat dan ook een tegenstrijdige motivering met betrekking tot de beoordeling van de fonetische overeenstemming.
Toch is, anders dan verzoekster betoogt, een fonetische vergelijking irrelevant bij het onderzoek naar de overeenstemming van een beeldmerk zonder woordelementen met een ander merk [zie in die zin arrest Gerecht van 25 maart 2010, Nestlé/BHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe),
T-5/08-T-7/08, Jurispr. blz. II-1177
, punt 67].
Een beeldmerk zonder woordelementen kan als zodanig immers niet worden uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of begripsmatige inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt noodzakelijkerwijs samen met de visuele of de begripsmatige perceptie van het betrokken merk. De fonetische perceptie van een beeldmerk zonder woordelementen hoeft dan ook niet autonoom te worden onderzocht en vergeleken met de fonetische perceptie van andere merken.
Gelet op het feit dat het bestreden merk een beeldmerk zonder woordelementen is, hoeft dan ook niet te worden vastgesteld of dit laatste merk en de oudere merken al dan niet fonetisch overeenstemmen.
Begripsmatige overeenstemming
In punt 28 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het oudere woordmerk „olifanten” betekende in het Duits, de taal van het grondgebied waarvoor het was ingeschreven. Bovendien was de kamer van beroep van oordeel dat de betrokken beeldmerken alle duidelijk betrekking hadden op het begrip „olifant”. Aangezien de oudere merken slechts één olifant afbeelden, terwijl het bestreden merk verscheidene olifanten van verschillende groottes omvat die op een bijzondere wijze zijn geplaatst in een rechthoekig etiket met afgeronde hoeken, heeft de kamer van beroep echter geconcludeerd dat van een begripsmatige overeenstemming en niet van een begripsmatige gelijkheid sprake was.
Volgens verzoekster is de begripsmatige overeenstemming groter dan de kamer van beroep heeft vastgesteld. Zij stelt in het bijzonder dat het bestreden merk en het oudere woordmerk begripsmatig gelijk zijn.
Wat in die context de begripsmatige perceptie van het bestreden merk betreft, is eerst in punt 30 hierboven vastgesteld dat de omstandigheid dat het bestreden merk diagonale lijnen van olifanten omvat, irrelevant is voor de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek zal dan ook geen bijzondere indeling zien in de in het bestreden merk afgebeelde reeks olifanten. Vervolgens blijkt uit punt 29 hierboven dat de rechthoek met afgeronde hoeken rond de afbeelding van de olifanten in het bestreden merk zal worden opgevat als een afbakening van het merk in de ruimte. In dat opzicht zal geen enkele bijzondere begripsmatige inhoud worden gegeven aan dat element. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument over het algemeen moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Jurispr. blz. I-3819
, punt 26), zal de begripsmatige perceptie van het bestreden merk tot slot niet worden beïnvloed door de aanwezigheid van olifanten van verschillende groottes.
Bijgevolg zal het relevante publiek het bestreden merk aldus opvatten dat het op begripsmatig vlak gewoon betrekking heeft op olifanten. Verzoekster voert dus terecht aan dat het bestreden merk en het oudere woordmerk begripsmatig gelijk zijn.
Wat de begripsmatige vergelijking tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken betreft, wordt niet betwist dat deze laatste merken aldus worden opgevat dat zij op het begrip „olifant” betrekking hebben. Aangezien de begrippen „olifant” en „olifanten” bij elkaar in de buurt liggen, bestaat er, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, een begripsmatige overeenstemming tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken.
Uiteindelijk dient te worden vastgesteld dat de in de bestreden beslissing gemaakte beoordeling van de fonetische en de begripsmatige overeenstemming onjuist is.
De gevolgen daarvan voor de gegrondheid van de vaststelling van de kamer van beroep dat er geen verwarringsgevaar was, en dus voor de gegrondheid van het dispositief van de bestreden beslissing, kan echter eerst bij het globale onderzoek van alle relevante omstandigheden worden beoordeeld. Voor dat onderzoek dient te worden vastgesteld dat de betrokken merken visueel verschillen, dat de fonetische vergelijking ervan irrelevant is en dat het bestreden merk op begripsmatig vlak gelijk is aan het oudere woordmerk en overeenstemt met de oudere beeldmerken.
Geen inaanmerkingneming van het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken
In punt 30 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat verzoekster voor de nietigheidsafdeling niet uitdrukkelijk had aangevoerd dat de oudere merken door het intensief gebruik ervan een groter onderscheidend vermogen hadden. De door verzoekster bij de nietigheidsafdeling ingediende opmerkingen en bewijsstukken hadden immers uitsluitend betrekking op het door interveniënte ter sprake gebrachte vraagstuk van het normaal gebruik van die merken. De kamer van beroep heeft dus niet onderzocht of de oudere merken door het gebruik ervan een groter onderscheid vermogen hadden verkregen. Zij heeft in punt 31 van de bestreden beslissing geoordeeld dat zij een normale mate van onderscheidend vermogen hadden.
Verzoekster stelt dat zij het grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken wel heeft aangevoerd. Zij verwijst in dit verband naar de opmerkingen die zij op 11 oktober 2007 bij de nietigheidsafdeling heeft ingediend.
Bladzijde 11 van die opmerkingen, in de vertaling in de bij het BHIM gebruikte procestaal die op 7 november 2007 bij de nietigheidsafdeling is ingediend, omvat de volgende passage:
„3.
Anders dan opposante meent, hebben de [oudere merken] evenmin een gering onderscheidend vermogen. Integendeel: [d]oor het vroegere intense en duurzame gebruik ervan op de Duitse markt, bezitten zij een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen.”
Uit die passage blijkt dat verzoekster uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat de oudere merken door het vroegere gebruik ervan een groter onderscheidend vermogen hadden. De nietigheidsafdeling en de kamer van beroep dienden bijgevolg, respectievelijk krachtens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, die op de datum van de beslissing van de nietigheidsafdeling gold, en krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, de gegrondheid van die aanspraak te onderzoeken in hun beslissingen.
De door het BHIM aangevoerde argumenten kunnen niet afdoen aan die vaststelling.
Zo betoogt het BHIM ten eerste dat verzoekster het grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken niet heeft aangevoerd in het op 20 februari 2007 ingediende standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring en in de bij dit formulier gevoegde opmerkingen.
Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat de eventuele — in casu niet aangevoerde — reputatie ervan betreft.
Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.
Ten tweede is het BHIM van mening dat de in punt 57 hierboven aangehaalde passage een eenmalige en korte verklaring is, die in antwoord op de opmerkingen van interveniënte in het kader van de discussie over het bewijs van het normaal gebruik van de oudere merken is ingediend.
De betrokken passage mag dan wel kort zijn, maar de betekenis ervan is voldoende duidelijk en nauwkeurig.
Bovendien kan niet worden gesteld dat de aanspraak van verzoekster is geformuleerd in het kader van de discussie over het bewijs van het normaal gebruik van de oudere merken. Dit laatste vraagstuk is immers in de punten I en II van de opmerkingen van verzoekster van 11 oktober 2007 ter sprake gekomen, terwijl de in punt 57 hierboven aangehaalde passage komt uit punt III van dat document, dat de andere argumenten van interveniënte betreft. Zoals het BHIM zelf toegeeft, hadden die argumenten ook betrekking op het onderscheidend vermogen van de oudere merken.
Ten derde betoogt het BHIM dat verzoekster geen specifiek bewijs heeft aangevoerd van het vermeende grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken. Bovendien beoogde het in de bijlage bij de opmerkingen van verzoekster van 11 oktober 2007 overgelegde bewijs volgens het BHIM het normaal gebruik van de oudere merken aan te tonen.
Wanneer de in punt 57 hierboven aangehaalde passage in zijn context wordt gelezen, blijkt dat verzoekster ter onderbouwing van de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken heeft verwezen naar alle gegevens die zij had aangevoerd om het normaal gebruik van deze merken aan te tonen.
Bovendien waren die gegevens, te weten reclame waarin de oudere merken voorkwamen en verklaringen op erewoord over de verkoopvolumes van de door dit merk aangeduide waren, op het eerste gezicht niet alleen relevant voor het normaal gebruik van de oudere merken, maar ook voor het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen ervan.
Bijgevolg heeft verzoekster voldoende nauwkeurig vermeld op welke bewijsstukken zij steunde om het BHIM in staat te stellen de gegrondheid van haar aanspraken te onderzoeken en om interveniënte in staat te stellen haar opmerkingen daarover in te dienen.
De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte vastgesteld dat verzoekster niet uitdrukkelijk had aangevoerd dat de oudere merken door het gebruik ervan een groter onderscheidend vermogen hadden. Zij heeft dus ook ten onrechte niet onderzocht of de aanspraken van verzoekster op dit punt gegrond waren.
Dit betekent dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en de oudere merken niet heeft onderzocht (zie in die zin arresten Hof van 11 november 1997, SABEL,
C-251/95, Jurispr. blz. I-6191
, punt 24, en 29 september 1998, Canon,
C-39/97, Jurispr. blz. I-5507
, punt 18, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20).
Het Gerecht beschikt dus niet over alle gegevens die noodzakelijk zijn om de gegrondheid na te gaan van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft gemaakt.
Bijgevolg moet het enige middel worden aanvaard en de bestreden beslissing dus worden vernietigd, zonder dat de argumenten over die beoordeling, met name met betrekking tot het verband tussen de verschillende elementen die uit de vergelijking tussen de conflicterende tekens zijn afgeleid, hoeven te worden behandeld.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
In casu zijn het BHIM en interveniënte in het ongelijk gesteld. Derhalve dient het BHIM te worden verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster, overeenkomstig de vordering van verzoekster.
Bovendien zal interveniënte haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 juli 2010 (zaak R 1638/2008-4) wordt vernietigd.

2)
Het BHIM draagt zijn eigen kosten en die van Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.

3)
Sisma SpA draagt haar eigen kosten.

Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 februari 2012.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Italiaans.