CELEX: 62012TJ0047
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria figurativa EQUITER
Marca comunitaria denominativa anterior EQUINET
Motivo de denegación relativo
Uso efectivo de la marca anterior
Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009
Obligación de motivación

Antecedentes del litigio
El 28 de febrero de 2008, la demandante, Intesa Sanpaolo SpA, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:
—
Clase 9: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores»;
—
Clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés»;
—
Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina»;
—
Clase 36: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios»;
—
Clase 38: «Telecomunicaciones»;
—
Clase 41: «Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales»;
—
Clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software».
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
30/2008, de 28 de julio de 2008.
El 27 de octubre de 2008, equinet Bank AG formuló oposición al amparo del artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n
o
207/2009) contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3
supra
.
La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior EQUINET, solicitada el 10 de abril de 2000 y registrada el 19 de marzo de 2003 para los servicios de las clases 35, 36 y 38, que respondían, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
—
Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; organización de ferias y de exposiciones con fines comerciales; cesión de personal asalariado en gestión directa; elaboración de estadísticas; teneduría de libros; servicios de subasta; encuestas comerciales; marketing; investigación de mercados y análisis de mercados; decoración de escaparates; asesoramiento en negocios u organización; servicios de consultoría y asesoramiento para negocios; consultoría en personal; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; mediación y formalización de operaciones comerciales para terceros; mediación en contratos de compraventa de mercancías; distribución de productos con fines publicitarios; reproducción de documentos; publicidad; publicidad radiofónica y televisada; publicidad en el cine; excepto los servicios relativos a la puesta a disposición de conexiones a Internet»;
—
Clase 36: «Seguros y finanzas; financiación de ventas y factoring; emisión de tarjetas de crédito; préstamos pignoraticios; recobro, finanzas o emisión de cheques de viaje; servicio de intermediación en materia de efectos; negocios en materia de cambio; negocios en materia de inversión; asesoramiento en préstamos; corretaje de préstamos; investigación en asuntos monetarios; depósito de valores en cajas fuertes; gestión de la propiedad de la tierra e inmobiliaria; mediación inmobiliaria y en hipotecas, arrendamiento financiero, valoración de inmuebles; corretaje de seguros; gestión de patrimonio; seguros; alquiler de viviendas»;
—
Clase 38: «Información y telecomunicaciones; difusión de programas de radio y de televisión; servicios télex; comunicaciones telefónicas (explotación de una red telefónica); servicio radiofónico (transmisión de mensajes); recopilación y entrega de información; transmisión de sonido y de imágenes por satélite; alquiler de módems, teléfonos y otros aparatos de telecomunicación».
Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009].
La oposición se basaba en todos los servicios cubiertos por la marca anterior y se dirigía contra una parte de los productos y servicios solicitados, a saber, los comprendidos en las clases 9, 35, 36 y 38. Mediante escrito de 11 de mayo de 2009, la demandante solicitó que la oponente aportara la prueba del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009.
El 10 de septiembre de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición, basándose en que, aunque los elementos de prueba presentados por la oponente cumplían los requisitos relativos al lugar, al período y al alcance del uso de la marca anterior, no cumplían el requisito relativo a la naturaleza del uso de la citada marca.
El 26 de octubre de 2010, la oponente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009.
Mediante resolución de 6 de octubre de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso, anuló la resolución de la División de Oposición y reenvió el asunto ante esta última.
En esencia, la Sala de Recurso consideró que la oponente había presentado cuentas auditadas correspondientes a los ejercicios 2005 y 2007, con arreglo a las cuales el grupo equinet, integrado por equinet Bank AG como sociedad matriz y un número determinado de filiales sitas en la Unión Europea y cuya denominación social incluía el término «equinet», había obtenido ingresos considerables en el sector de los servicios financieros. Añade que las cuentas en cuestión han sido confirmadas por varias facturas pertinentes dirigidas a los clientes del mismo grupo. La Sala de Recurso señaló también que la marca anterior había sido utilizada en un modo que no alteraba su carácter distintivo. Por otra parte, la oponente acreditó el uso de la marca anterior como elemento de las denominaciones sociales de las sociedades del grupo equinet, de tal modo que se establecía un vínculo entre las citadas denominaciones sociales y los servicios prestados. En esas circunstancias, los extractos de las páginas de Internet de la oponente y las revistas de prensa presentadas demuestran el uso de la marca anterior para servicios financieros. Así pues, concluye la Sala de Recurso, la oponente demostró un uso efectivo de la marca anterior para servicios financieros, servicios de evaluación e investigación, servicios de relaciones públicas y servicios de consultoría y asesoramiento para negocios.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
207/2009, leído conjuntamente con el artículo 15, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento.
Según la demandante, la valoración de la Sala de Recurso adolece de errores relativos al lugar, duración, importancia y naturaleza del uso de la marca anterior, a la relación entre el uso de ésta y los servicios para los que fue registrada y, por último, a la relación entre la marca anterior tal como está registrada y la marca utilizada.
A este respecto, procede recordar de inmediato que, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, «a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios».
De la citada disposición se desprende que la demostración que debe efectuar el oponente cuando el solicitante de una marca comunitaria presenta una petición en ese sentido se refiere al uso de la marca anterior invocada para los productos o los servicios para los cuales se registró y en los cuales se basa la oposición.
En efecto, por un lado, el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión previa que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha [sentencia del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL),
T-364/05, Rec. p. II-757
, apartado 37].
Por otro lado, un procedimiento de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 tiene por objeto permitir a la OAMI valorar la existencia de un riesgo de confusión, que, en caso de similitud entre las marcas en conflicto, implica un examen de la similitud entre los productos y servicios designados por dichas marcas. En esas circunstancias, si la marca comunitaria anterior sólo ha sido utilizada para una parte de los productos o servicios para los que se ha registrado, únicamente se considerará registrada, a efectos del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios, con arreglo a la última frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009. En esas mismas circunstancias, la Sala de Recurso debe también apreciar, cuando la prueba del uso se aporta únicamente para una parte de los productos o de los servicios comprendidos en una categoría para la cual la marca anterior fue registrada y en la que se basa la oposición, si dicha categoría incluye subcategorías autónomas en las que están comprendidos los productos y servicios respecto de los cuales se ha demostrado el uso, de modo que deba considerarse que la citada prueba se ha aportado únicamente para dicha subcategoría de productos o de servicios o, por el contrario, si no son concebibles dichas subcategorías [véase, en ese sentido, la sentencia del Tribunal de 17 de octubre de 2006, Armour Pharmaceutical/OAMI — Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN),
T-483/04, Rec. p. II-4109
, apartados 26 y 27].
En consecuencia, la tarea consistente en valorar si una marca invocada en apoyo de una oposición ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009 incluye dos aspectos indisociables. Con el primero se persigue determinar si la marca en cuestión ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión, aunque sea en una forma que sólo difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma en la que fue registrada. El segundo aspecto tiene por objeto determinar cuáles son los productos o los servicios para los que la marca anterior fue registrada y en los que se basa la oposición, a los que se refiere el uso efectivo demostrado.
En el presente asunto, aunque la demandante haya mencionado, en los puntos 14 y 17 del escrito de interposición, que el uso efectivo, en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, debía demostrarse por lo que respecta a los servicios para los que se registró la marca anterior, no ha planteado formalmente un motivo basado en la falta de motivación. No obstante, la falta o insuficiencia de motivación es un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 263 TFUE y constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros,
C-89/08 P, Rec. p. I-11245
, apartado 34).
Tras haber oído a las partes en la vista acerca del carácter suficiente de la motivación de la resolución impugnada por lo que respecta a la correspondencia entre, por un lado, los servicios para los cuales la Sala de Recurso consideró que se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior y, por otro lado, aquellos para los cuales la citada marca fue registrada y en los que se basa la oposición, procede examinar de oficio este motivo. En efecto, si la resolución impugnada no contiene los motivos relativos a los dos aspectos que comporta la tarea de la Sala de Recurso mencionada en el apartado 21
supra
, el Tribunal se verá en la imposibilidad de controlar la conformidad a Derecho de la conclusión de dicha Sala acerca del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición.
A este respecto, procede recordar que la obligación de motivación, establecida en la primera frase del artículo 75 del Reglamento n
o
207/2009, tiene el mismo alcance que la prevista en el artículo 296 TFUE y que su objetivo es permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para apreciar si la motivación de una resolución cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate [véase, en ese sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de abril de 2011, Safariland/OAMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR),
T-262/09, Rec. p. II-1629
, apartados 90 y 91].
A este respecto, según el punto 19 de la resolución impugnada, la oponente invocó ante la Sala de Recurso un uso efectivo de la marca anterior para servicios financieros, servicios de evaluación e investigación, servicios de relaciones públicas y servicios de consultoría y asesoramiento en negocios.
Al término de su razonamiento sobre las pruebas presentadas para acreditar el uso efectivo, la Sala de Recurso llegó a la conclusión, en el punto 45 de la resolución impugnada, de que dicho uso, «sin embargo, no había sido demostrado para todos los productos y servicios pertinentes, sino únicamente para servicios financieros, servicios de evaluación e investigación, servicios de relaciones públicas y servicios de consultoría y asesoramiento para negocios».
Sin embargo, los servicios financieros, los servicios de evaluación e investigación y los servicios de relaciones públicas no figuran como tales entre los servicios para los cuales se registró la marca anterior. Pues bien, como se desprende de los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, cuando la Sala de Recurso examina si una marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, debe exponer con precisión cuáles son los productos o los servicios para los cuales la marca anterior fue registrada y en los que se basa la oposición, a los que se refiere un uso efectivo demostrado. Si no contiene tal exposición, adolecerá de falta de motivación toda resolución que, por un lado, llegue a la conclusión de que una marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009 y, por otro lado, se refiera a productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales fue registrada dicha marca. En efecto, esta última disposición obliga a que exista correspondencia entre los productos y servicios respecto de los cuales la Sala de Recurso considera que se ha demostrado un uso efectivo y la totalidad o una parte de los productos o servicios para los cuales dicha marca fue registrada, y contiene las reglas que regulan la materia de que se trata, a fin de hacer posible la apreciación posterior del riesgo de confusión, como se ha expuesto en el apartado 20 de la presente sentencia.
Al ser interrogada acerca de este extremo en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, la OAMI respondió, mediante escrito de 10 de abril de 2013, que no estaba en condiciones de determinar si existía una correspondencia entre los servicios respecto de los cuales se había considerado que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo y los servicios para los cuales dicha marca había sido registrada. La OAMI añadió, en particular, que la resolución impugnada únicamente se refiere a los servicios respecto de los cuales se había utilizado la marca anterior, mientras que la División de Oposición, a la que se remitió el asunto, examinó si dichos servicios estaban comprendidos en aquéllos para los cuales se registró la marca.
No obstante, dicha respuesta no tiene en cuenta el alcance del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, que define el uso efectivo como el uso para los productos o los servicios para los cuales la marca esté registrada y en los que se base la oposición, excluyendo de ese modo la posibilidad de motivar una conclusión que afirme dicho uso respecto a otros productos o servicios. Además, el planteamiento de la OAMI tiene como efecto multiplicar los procedimientos que tienen por objeto examinar si existe un uso efectivo, y ello de modo contrario tanto a la letra como al espíritu de la disposición arriba mencionada.
Por otra parte, el expediente de la OAMI no contiene ninguna indicación de la posible correspondencia entre, por un lado, los servicios financieros, los servicios de evaluación e investigación y los servicios de relaciones públicas y, por otro lado, los servicios para los cuales se registró la marca anterior. Como se desprende de la página 159 del expediente de la OAMI, la Sala de Recurso parece haberse limitado a retomar esta terminología de los fundamentos de Derecho del recurso interpuesto ante ella.
En tales circunstancias, procede declarar que la resolución impugnada adolece de un defecto de motivación en la medida en que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que se había acreditado un uso efectivo de la marca anterior en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, afirmando al mismo tiempo que tal uso se refiere a los servicios financieros, los servicios de evaluación e investigación y los servicios de relaciones públicas, servicios que no figuran entre aquéllos para los que se registró dicha marca (véase el apartado 27
supra
).
Debe añadirse que la circunstancia de que determinados servicios comprendidos en la clase 36 y enumerados en el apartado 6 de la presente sentencia puedan calificarse de servicios financieros no subsana la falta de motivación de la resolución impugnada en lo que atañe a ese tipo de servicios. A este respecto, por un lado, la Sala de Recurso no da a entender en ninguna parte de la resolución impugnada que, mediante la expresión «servicios financieros», se refiera a la totalidad o al menos a una parte de los servicios comprendidos en la clase 36 para los cuales se registró la marca anterior. El escrito de la OAMI de 10 de abril de 2013 confirma esta apreciación (véase el apartado 28
supra
). Por otro lado, esa falta de precisión hace imposible tanto la aplicación de la última frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009, según la cual «si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios», como, en su caso, el examen descrito en la última frase del apartado 20
supra
. A este respecto, la OAMI señaló en la vista que determinados servicios comprendidos en la clase 36 y mencionados en el apartado 6
supra
, como la gestión de la propiedad de la tierra e inmobiliaria, no pueden calificarse de servicios financieros, lo que excluye la posibilidad de entender la resolución impugnada en el sentido de que se refiere a la totalidad de dichos servicios. De este modo, ante la imposibilidad de saber si, con la referencia a «servicios financieros», la Sala de Recurso designa la totalidad o una parte al menos de los servicios comprendidos en la clase 36 para los cuales la marca anterior fue registrada, resulta materialmente imposible determinar para qué servicios debe considerarse registrada la marca anterior a efectos de poder fundamentar la oposición, lo que impide que posteriormente pueda apreciarse la cuestión de la existencia de riesgo de confusión.
Por lo que respecta a los servicios de consultoría y asesoramiento para negocios, comprendidos en la clase 35 y mencionados en el apartado 6 de la presente sentencia, aunque la Sala de Recurso llega a la conclusión, en el punto 45 de la resolución impugnada, de que existe un uso efectivo de la marca anterior respecto de aquellos servicios, no hace referencia a las pruebas aportadas que demuestren tal uso.
En particular, como se desprende de los puntos 29, 30, 40 y 42 de la resolución impugnada, para motivar su conclusión la Sala de Recurso se basó en las pruebas que se exponen a continuación.
Se trata, en primer lugar, de estados financieros y de una serie de facturas del titular de la marca anterior. No obstante, según los puntos 29 y 31 de la resolución impugnada, esos elementos de prueba demuestran un uso efectivo para servicios financieros.
Lo mismo sucede, en segundo lugar, con los extractos de la página de Internet del titular de la marca anterior y de las revistas de prensa, que demuestran, según la Sala de Recurso, un uso efectivo de dicha marca para servicios financieros (véanse los puntos 40 y 42 de la resolución impugnada).
Por otra parte, dado que los puntos 33 a 39 de la resolución impugnada se refieren a la forma en la que la marca anterior ha sido utilizada y a si la utilización de la marca como denominación social puede constituir un uso, es preciso declarar que la resolución impugnada no expone las razones que fundamentan su conclusión de que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo para los servicios de consultoría y asesoramiento para negocios.
Procede, pues, declarar que la resolución impugnada adolece de falta de motivación en la medida en que, por un lado, no permite comprender para qué servicios, entre aquellos para los que la marca anterior se registró y en los que se basa la oposición, dicha marca ha sido objeto de un uso efectivo y, por otro lado, no expone las razones por las que la Sala de Recurso consideró que se había demostrado un uso efectivo de la marca anterior respecto de los servicios de consultoría y asesoramiento para negocios, comprendidos en la clase 35.
En tales circunstancias, procede anular la resolución impugnada.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI y haber solicitado la demandante su condena en costas, procede condenar a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las costas de la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:

1)
Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 6 de octubre de 2011 (asunto R 2101/2010-1).

2)
La OAMI cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido Intesa Sanpaolo SpA.

Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de marzo de 2014.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.