CELEX: 62011CJ0005
Libera circolazione delle merci
Proprietà industriale e commerciale
Vendita di copie di opere in uno Stato membro in cui il diritto d’autore relativo a tali opere non è tutelato
Trasporto delle merci in parola in un altro Stato membro in cui la violazione di detto diritto d’autore è sanzionata dal diritto penale
Procedimento penale nei confronti del trasportatore per complicità nell’illecita distribuzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato dinanzi ai giudici tedeschi nei confronti del sig. Donner, condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 (in prosieguo: il «TDA»), è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (
GU L 89, pag. 6
).
L’articolo 6 del TDA, intitolato «Diritto di distribuzione», così dispone:
«1.   Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.
2.   Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell’autore».
La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
GU L 167, pag. 10
), è intesa, segnatamente, ai sensi del suo quindicesimo considerando, ad attuare alcuni degli obblighi derivanti dal TDA.
L’articolo 4 della direttiva 2001/29, dal titolo «Diritto di distribuzione», così dispone:
«1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2.   Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».
Il diritto tedesco
La legge sul diritto d’autore e diritti connessi del 9 settembre 1965 (Urheberrechtsgesetz, BGBl. I, pag. 1273), come modificata (in prosieguo: l’«UrhG»), traspone la direttiva 2001/29 nel diritto tedesco.
L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell’UrhG, recante il titolo «Diritto di distribuzione», stabilisce quanto segue:
«(1)   Il diritto di distribuzione è il diritto di offrire al pubblico o di mettere in commercio l’originale dell’opera o copie di essa.
(2)   Qualora l’originale dell’opera o le copie di essa siano messe in commercio con il consenso di colui che è autorizzato alla distribuzione, nel territorio dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, attraverso la vendita, la successiva distribuzione è lecita, fatto salvo il noleggio».
In forza dell’articolo 106 dell’UrhG, la distribuzione di opere protette senza il consenso del titolare del relativo diritto è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con un’ammenda. L’articolo 108 bis dell’UrhG precisa che, nel caso in cui un’infrazione allo stesso articolo 106 sia commessa a fini commerciali, la sanzione consiste in una pena detentiva fino a cinque anni o nel pagamento di un’ammenda.
L’articolo 27 del codice penale (Strafgesetzbuch), intitolato «Concorso di persone», dispone che chiunque abbia intenzionalmente concorso con un terzo alla commissione di un illecito è sanzionato come complice.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
Il sig. Donner, cittadino tedesco, all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale gestiva la In.Sp.Em. Srl (in prosieguo: la «Inspem»), impresa di spedizioni con sede a Bologna, ed esercitava in sostanza le sue attività dalla sua residenza in Germania.
La Inspem garantiva il trasporto di merci vendute dalla Dimensione Direct Sales Srl (in prosieguo: la «Dimensione»), società avente anch’essa sede a Bologna in prossimità di quella della Inspem. La Dimensione proponeva ai clienti residenti in Germania, per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste nonché mediante l’invio di comunicazioni pubblicitarie nominativamente indirizzate a specifici destinatari e un sito Internet in lingua tedesca, l’acquisto di riproduzioni di oggetti di arredamento in stile «Bauhaus», senza disporre delle licenze richieste per la vendita in Germania di tali oggetti. Si trattava segnatamente di riproduzioni:
—
di sedie dell’«Aluminium-Group», progettate da Charles e Ray Eames (titolare della licenza la Vitra Collections AG);
—
della «Lampada Wagenfeld», progettata da Wilhelm Wagenfeld (titolare della licenza la Tecnolumen GmbH & Co.KG);
—
di mobili da seduta progettati da Le Corbusier (titolare della licenza la Cassina SpA);
—
del tavolino «Adjustable Table» e della lampada «Tubelight», progettati da Eileen Gray (titolare della licenza la Classicon GmbH);
—
di sedie cantilever in acciaio, progettate da Mart Stam (titolare della licenza la Thonet GmbH).
In base agli accertamenti del Landgericht München II (Tribunale regionale di Monaco), detti oggetti sono protetti in Germania dal diritto d’autore in quanto opere delle arti applicate. In Italia, tuttavia, nel periodo di cui trattasi nel procedimento principale, ovvero dal 1
o
gennaio 2005 al 15 gennaio 2008, essi non erano tutelati dal diritto d’autore o la loro protezione non poteva essere utilmente opposta ai terzi. Pertanto, in Italia, nel periodo tra il 1
o
gennaio 2002 e il 25 aprile 2007, gli oggetti d’arredamento progettati da Eileen Gray non erano protetti dal diritto d’autore, poiché in detto Stato vigeva un termine di protezione più breve, la cui durata è stata prorogata solo a partire dal 26 aprile 2007. Nel periodo in esame, in Italia gli altri oggetti d’arredamento erano tutelati dal diritto d’autore, ma questa tutela, in applicazione della giurisprudenza italiana, non poteva essere utilmente opposta ai terzi, in ogni caso ai produttori che avevano riprodotto, offerto e/o immesso sul mercato le creazioni già prima del 19 aprile 2001.
Gli oggetti d’arredamento in esame nel procedimento principale, venduti dalla Dimensione, erano immagazzinati, nel loro imballaggio su cui figuravano i dati dell’acquirente, nel deposito di distribuzione di tale società situato a Sterzing (Italia). In forza delle condizioni generali di vendita, se i clienti residenti in Germania non intendevano recuperare essi stessi le merci ordinate, né designare a tal fine un’impresa di trasporti, la Dimensione raccomandava di rivolgersi alla Inspem. Nel procedimento principale, i clienti di cui trattasi hanno incaricato la Inspem del trasporto degli oggetti d’arredamento acquistati. Gli autisti della Inspem prendevano quindi in consegna questi oggetti nel deposito di Sterzing, a fronte del pagamento alla Dimensione del prezzo di vendita di questi ultimi. All’atto della consegna ai clienti in Germania, la Inspem richiedeva loro, quindi, il pagamento del prezzo della merce fornita e le spese di trasporto della medesima. Se i clienti non ricevevano la merce o non la pagavano, la Inspem rinviava la stessa alla Dimensione, che le rimborsava il prezzo di vendita e le spese di trasporto.
Secondo il Landgericht München II, il sig. Donner si è reso così colpevole di concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore, nel violare il combinato disposto degli articoli 106 e 108 bis dell’UrhG nonché l’articolo 27 del codice penale.
La Dimensione avrebbe distribuito in Germania copie di opere protette. La distribuzione, ai sensi dell’articolo 106 dell’UrhG, richiedeva il trasferimento della proprietà dell’oggetto venduto nonché il passaggio del potere di disporne dal venditore al compratore. Nel procedimento principale, il trasferimento della proprietà dal venditore all’acquirente aveva avuto luogo in Italia, attraverso l’accordo tra le parti e l’individuazione dell’oggetto della vendita, nel deposito di Sterzing, in conformità al diritto italiano. Tuttavia, il passaggio del potere di disporne avveniva invece, con il concorso del sig. Donner, solo all’atto della consegna all’acquirente a fronte del pagamento del prezzo d’acquisto in Germania. Pertanto, era irrilevante sapere in che misura gli oggetti di arredamento godessero in Italia della tutela del diritto d’autore. Il Landgericht München II ha precisato che la restrizione alla libera circolazione delle merci derivante dalle discipline nazionali del diritto d’autore sarebbe giustificata dalla tutela della proprietà industriale e commerciale.
Con ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof, il sig. Donner ha contestato la sua condanna. In primo luogo, egli fa valere che la «distribuzione al pubblico», a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 17 dell’UrhG, presuppone il trasferimento della proprietà delle merci, che, nel procedimento principale, sarebbe avvenuto in Italia. Il passaggio del possesso della merce, vale a dire del potere di disporre effettivamente di quest’ultima, non sarebbe necessario al riguardo. In secondo luogo, egli sostiene che una condanna nei suoi confronti basata su un’interpretazione di tenore differente sarebbe in conflitto con la libera circolazione delle merci, garantita dall’articolo 34 TFUE, in quanto ciò condurrebbe ad una compartimentazione artificiale e ingiustificata del mercato. Infine, in terzo luogo, il ricorrente afferma che, comunque, con la consegna di dette merci in Italia allo spedizioniere, che le prendeva in consegna per conto di determinati clienti, sarebbe avvenuto il passaggio del loro possesso, e che, anche da questo punto di vista, i fatti rilevanti sarebbero avvenuti in Italia.
Il Bundesgerichtshof condivide l’interpretazione del Landgericht München II secondo cui una «distribuzione al pubblico» mediante vendita in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 presuppone il trasferimento ad un terzo non solo della proprietà, ma anche dell’effettivo potere di disporre dell’opera protetta dal diritto d’autore. La riproduzione di un’opera, per poter essere considerata distribuita al pubblico, dovrebbe uscire dalla sfera interna dell’impresa del produttore ed entrare nella sfera pubblica ovvero nei canali di commercio. Finché una riproduzione siffatta rimane all’interno dell’impresa che l’ha prodotta o in seno allo stesso gruppo di società, non si può ritenere che essa abbia raggiunto il pubblico, poiché, in questo caso, non sussiste una transazione commerciale, che presuppone effettive relazioni esterne. Tale analisi del Landgericht München II sarebbe conforme alla costante giurisprudenza del Bundesgerichtshof relativa all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
Per contro, il Bundesgerichtshof afferma che gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE potrebbero costituire un eventuale ostacolo alla conferma della condanna del sig. Donner se l’applicazione della normativa nazionale di diritto penale, nelle circostanze del procedimento principale, dovesse essere considerata una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci.
In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE, a disciplina della libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecita distribuzione di opere tutelate dal diritto d’autore, qualora, nella vendita transfrontaliera di un’opera tutelata dal diritto d’autore in Germania, cumulativamente:
—
tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell’Unione europea in Germania e l’effettivo potere di disporne venga trasferito in Germania, e
—
il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d’autore».
Sulla questione pregiudiziale
L’esistenza, sul territorio nazionale, di una «distribuzione al pubblico» mediante vendita ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come espressamente riconosciuto dal giudice del rinvio, è un presupposto necessario per l’applicazione delle norme di diritto penale di cui trattasi nel procedimento principale. In udienza, inoltre, le parti interessate, a seguito di una domanda loro rivolta dalla Corte, hanno espresso in dettaglio il loro punto di vista sull’interpretazione di tale nozione.
Di conseguenza, si deve considerare che il giudice del rinvio, con la sua questione, chiede in sostanza, da un lato, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esista «distribuzione al pubblico» a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sul territorio nazionale e, dall’altro, se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore oppure la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.
Sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29
Poiché la direttiva 2001/29 è volta ad attuare nell’Unione gli obblighi ad essa incombenti, segnatamente in forza del TDA, e le norme del diritto dell’Unione, secondo una costante giurisprudenza, devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali testi siano diretti, proprio, ad eseguire un accordo internazionale concluso dall’Unione, la nozione di «distribuzione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del TDA (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenburg,
C-456/06, Racc. pag. I-2731
, punti 29-32).
La nozione di «distribuzione al pubblico (...) mediante vendita», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, va intesa, di conseguenza, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 44-46 e 53 delle sue conclusioni, nel medesimo senso dell’espressione «messa a disposizione del pubblico (...) mediante vendita», prevista all’articolo 6, paragrafo 1, del TDA.
Come osserva anche l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, il significato del concetto di «distribuzione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere oggetto, peraltro, di interpretazione autonoma nel diritto dell’Unione, che non può dipendere dalla legge applicabile alle transazioni nel cui ambito avviene una distribuzione.
Si deve constatare che la distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Pertanto, in una vendita transfrontaliera, operazioni che comportano una «distribuzione al pubblico» a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 possono aver luogo in più Stati membri. In tale contesto, una transazione siffatta può pregiudicare il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualunque forma di distribuzione al pubblico in vari Stati membri.
Un commerciante, pertanto, è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una «distribuzione al pubblico» in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d’autore. Al medesimo può anche essere addebitata qualsiasi operazione effettuata da un terzo avente la stessa natura, qualora detto commerciante si sia rivolto specificamente al pubblico dello Stato di destinazione e non potesse ignorare la condotta di questo terzo.
In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ove la consegna ad un soggetto del pubblico in un altro Stato membro non è effettuata dal commerciante in esame o per suo conto, spetta, di conseguenza, ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se esistano indizi che consentano di concludere, da un lato, che detto commerciante si è effettivamente rivolto a soggetti del pubblico residenti nello Stato membro in cui ha avuto luogo un’operazione che ha comportato una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, dall’altro, che egli non poteva ignorare la condotta del terzo in oggetto.
Nelle circostanze che hanno dato origine al procedimento principale, gli elementi quali l’esistenza di un sito web in lingua tedesca, il contenuto e i canali di distribuzione del materiale pubblicitario della Dimensione e la sua cooperazione con la Inspem, quale impresa che si occupava delle consegne in Germania, possono costituire indizi concreti di una siffatta attività mirata.
Pertanto, occorre rispondere alla prima parte della questione sollevata dichiarando che un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d’autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
Sull’interpretazione degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE
Come constatato dal giudice del rinvio, il divieto previsto dalla legge nazionale e sanzionato dal diritto penale nazionale costituisce, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, un ostacolo alla libera circolazione delle merci, contrario, in linea di principio, all’articolo 34 TFUE.
Una restrizione siffatta, tuttavia, può essere giustificata, a norma dell’articolo 36 TFUE, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora un’opera protetta dal diritto d’autore sia immessa in commercio in uno Stato membro dal titolare di tale diritto o con il suo consenso, una circostanza del genere impedisce a quest’ultimo di opporsi alla libera circolazione di detta opera nell’Unione. Lo stesso, tuttavia, non vale quando l’immissione in commercio risulta non dal consenso del titolare del diritto d’autore, bensì dalla scadenza del suo diritto in uno Stato membro particolare. In tal caso, benché la disparità fra le normative nazionali in materia di durata della tutela possa determinare restrizioni del commercio all’interno dell’Unione, tali restrizioni sono giustificate a norma dell’articolo 36 TFUE qualora derivino dalla differenza fra le normative e questa sia indissolubilmente connessa all’esistenza stessa dei diritti esclusivi (v. sentenza del 24 gennaio 1989, EMI Electrola,
341/87, Racc. pag. 79
, punto 12).
Si deve constatare che le stesse considerazioni si applicano a maggior ragione in circostanze quali quelle che hanno dato origine al procedimento principale, in quanto la disparità che causa restrizioni alla libera circolazione delle merci risulta non da divergenze tra le norme giuridiche in vigore nei vari Stati membri di cui trattasi, bensì dal fatto che queste norme, in pratica, non sono utilmente opponibili a terzi in uno di tali Stati membri. Anche la restrizione cui è soggetto un commerciante stabilito in uno Stato membro a causa di un divieto, sanzionato penalmente, di distribuzione in un altro Stato membro si basa, in questo tipo di situazione, non su un atto o sul consenso del titolare del diritto, ma sulla disparità, nei differenti Stati membri, delle condizioni di tutela dei rispettivi diritti d’autore.
Peraltro, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 67-70 delle sue conclusioni, la tutela del diritto di distribuzione, in circostanze come quelle del procedimento principale, non può essere intesa nel senso di comportare una compartimentazione sproporzionata o artificiale dei mercati contraria alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze dell’8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft,
78/70, Racc. pag. 487
, punto 12; del 20 gennaio 1981, Musik Vertrieb membran e K-tel International,
55/80 e 57/80, Racc. pag. 147
, punto 14, nonché EMI Electrola, cit., punto 8).
Infatti, l’applicazione di disposizioni quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale può essere ritenuta necessaria per proteggere l’oggetto specifico del diritto d’autore, che conferisce segnatamente il diritto esclusivo di sfruttamento. La conseguente restrizione alla libera circolazione delle merci è pertanto giustificata e proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito, in circostanze come quelle del procedimento principale stando alle quali l’imputato è intervenuto intenzionalmente, o almeno consapevolmente, in operazioni che hanno dato luogo alla distribuzione al pubblico di opere protette sul territorio di uno Stato membro in cui il diritto d’autore era pienamente tutelato, pregiudicando così il diritto esclusivo del titolare di questo diritto.
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d’autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una«distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.