CELEX: 62009TJ0304
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca figurativa comunitária BASmALI
Marca anterior não registada e sinal anterior BASMATI
Motivo relativo de recusa
Artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009]

Antecedentes do litígio
Em 4 de novembro de 2003, a interveniente, Siam Grains Co. Ltd, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO L 78, p. 1
)].
A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
O produto para o qual foi pedido o registo pertence à classe 30 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e corresponde à seguinte descrição: «Arroz agulha».
O pedido de marca comunitária foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
37/2004, de 13 de setembro de 2004.
Em 10 de dezembro de 2004, a United Riceland Private Ltd (atual Tilda Riceland Private Ltd, a seguir «recorrente») deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.
o
do Regulamento n.
o
40/94 (atual artigo 41.
o
do Regulamento n.
o
207/2009), ao registo da marca pedida para o produto acima referido no n.
o
3.
A oposição baseava-se na marca anterior não registada ou no sinal anterior BASMATI, utilizado na vida comercial relativamente ao arroz.
O motivo invocado em apoio da oposição era o referido no artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 [atual artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
207/2009]. A recorrente alegava nomeadamente que, ao abrigo do direito aplicável no Reino Unido, podia impedir o uso da marca pedida através da ação por usurpação de denominação («action for passing off»).
Em 28 de janeiro de 2008, a Divisão de Oposição rejeitou na íntegra a oposição. Em particular, considerou que a recorrente não tinha apresentado documentos que descrevessem a forma de comercialização do arroz que exporta para o Reino Unido. Nestas condições, entendeu que a recorrente não tinha feito prova de ter adquirido o «goodwill» necessário para obter ganho de causa ao abrigo do direito aplicável no Reino Unido à usurpação.
Em 20 de março de 2008, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.
o
40/94 (atuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.
o
207/2009), da decisão da Divisão de Oposição.
Por decisão de 19 de março de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. No essencial, considerou que, nos termos do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, a opositora tinha de demonstrar que era titular do direito em que se fundamentava a oposição. Ora, no caso, a recorrente não demonstrou que era titular do direito invocado. Em particular, a Câmara de Recurso considerou que o termo «basmati» não era uma marca ou um sinal cobertos por direitos de propriedade, mas simplesmente a designação corrente de uma variedade de arroz. Entendeu ainda que o termo «basmati» é genérico. Salientou também que a propriedade protegida pela ação por usurpação de denominação não se referia ao sinal em causa, mas ao «goodwill». A Câmara de Recurso concluiu que a recorrente não tinha demonstrado que detinha a propriedade do termo «basmati» e que, portanto, a oposição não preenchia o pressuposto — previsto no Regulamento n.
o
40/94 — relativo à existência de um direito de propriedade.
Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.
O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
A recorrente invoca, no essencial, um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, que se articula em quatro alegações. Em primeiro lugar, entende que a Câmara de Recurso, com base numa leitura exclusivamente literal do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, tentou impor sem razão um «conceito comunitário de ‘propriedade’» da marca ou do sinal anterior invocado. Em segundo lugar, entende que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao distinguir entre a forma «extensiva» da ação por usurpação de denominação no Reino Unido, na qual se baseava a oposição, e o artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, que, segundo a Câmara de Recurso, se refere a um direito exclusivo da titularidade de um só operador. Em terceiro lugar, a recorrente considera que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao exigir que o opositor faça prova da propriedade do sinal anterior, para além de provar a propriedade de um direito imaterial. Em quarto lugar, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que o termo «basmati» era genérico.
O IHMI sustenta, quanto à primeira e quarta alegações suscitadas pela recorrente, que os sinais a que se refere o artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 devem obedecer a «critérios europeus uniformes». Afirma que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que o termo «basmati» utilizado com referência ao arroz não constituía um direito na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94. Nestas condições, não era necessário aplicar o direito nacional invocado em apoio da oposição. Em particular, o sinal BASMATI não permitia identificar a função essencial de uma marca, isto é, identificar a origem dos produtos que designa. Quanto à segunda e terceira alegações suscitadas pela recorrente, o IHMI indica que, ao concluir que o termo «basmati» não constituía um direito na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, a Câmara de Recurso tinha razão ao negar provimento ao recurso com base nisso, sem que fosse necessário analisar os pressupostos do direito nacional.
A interveniente indica que o pressuposto de o opositor ser titular do sinal constitui um «pressuposto independente», uma vez que deve ser interpretado independentemente dos pressupostos previstos no direito nacional. Sustenta que a sua leitura do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 não impede as oposições baseadas na ação por usurpação de denominação uma vez que a opositora invoca um sinal que é ela a única a utilizar no mercado e que lhe permite, pela reputação que adquiriu junto dos seus clientes, distinguir os seus produtos ou atividades dos das outras empresas. Por último, a interveniente recorda que o sinal BASMATI é uma designação genérica para uma variedade de arroz e não constitui um sinal que permita distinguir os produtos de uma empresa dos das outras. Nestas condições, a Câmara de Recurso simplesmente inferiu da natureza genérica do sinal BASMATI que a recorrente não era a sua «titular».
Nos termos do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, o titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local pode deduzir oposição ao registo da marca quando e na medida em que, segundo o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal, tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária e, por outro lado, esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.
Daqui resulta que um dos pressupostos da aplicação do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 é o de o opositor demonstrar que é titular do sinal invocado em apoio da sua oposição. Esse pressuposto implica que o opositor faça prova da aquisição de direitos sobre esse sinal [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 28 de outubro de 2009, BCS/IHMI — Deere (Combinação das cores verde e amarela),
T-137/08, Colet., p. II-4047
, n.
o
73, e de 22 de junho de 2010, Montero Padilla/IHMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, Colet., p. II-2551
, n.
o
63]. Esses direitos devem permitir, segundo o artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, a proibição da utilização de uma marca posterior.
Por outro lado, e na medida em que a recorrente invoca em apoio da sua oposição a ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, há que recordar que o direito do Estado-Membro aplicável, no caso, é o Trade Marks Act, 1994 (lei do Reino Unido sobre as marcas), cuja section 5(4) dispõe, nomeadamente:
«Uma marca não pode ser registada se e na medida em que o seu uso no Reino Unido for suscetível de ser impedido:
a)
com base em qualquer norma jurídica [designadamente por força do direito relativo à usurpação de denominação (law of passing off)] que proteja uma marca não registada ou qualquer outro sinal utilizado na vida comercial […]»
Resulta deste texto, conforme interpretado pelos órgãos jurisdicionais nacionais, que o opositor deve demonstrar, em conformidade com o regime jurídico da ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, que estão preenchidas três condições, a saber, o «goodwill» adquirido (isto é, a capacidade de atração da clientela), a apresentação enganosa e o prejuízo causado ao «goodwill» [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 9 de dezembro de 2010, Tresplain Investments/IHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Colet., p. I-5659
, n.
os
93 e 101, e decisões, já referidas, dos tribunais nacionais].
No caso, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso rejeitou a oposição unicamente pelo facto de a recorrente não ter feito prova de ser titular do sinal invocado em apoio da oposição. Com efeito, a Câmara de Recurso referiu que «[o] recurso [era] improcedente», que «[a] opositora não [era] o titular do sinal em que bas[eava] a sua oposição» e que «[as] razões [eram] adiante expostas» (considerando 14 da decisão impugnada). Na conclusão do seu raciocínio, a Câmara de Recurso concluiu que, «[u]ma vez que a opositora não fez prova de que detinha, como alega, a propriedade do nome [‘]Basmati[’], a oposição deduzida nos termos do artigo 8.
o
, n.
o
4, do [Regulamento n.
o
40/94] não [era] procedente e [que devia] ser negado provimento ao recurso» (considerando 29 da decisão impugnada). Para chegar a essa conclusão, a Câmara de Recurso considerou que o sinal em causa não era uma marca, nomeadamente por ser genérico e a «propriedade» invocada pela recorrente apenas respeitar ao «goodwill». Contudo, a Câmara de Recurso não rejeitou a oposição pelo facto de o sinal em causa, enquanto tal, não poder servir de fundamento a uma oposição nos termos do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94. Em particular, não resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tenha considerado que o termo «basmati» utilizado com referência ao arroz «não constitu[ía] um direito na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
4, do [Regulamento n.
o
40/94]», como indica o IHMI nos seus articulados. São irrelevantes, portanto, os argumentos do IHMI e da interveniente no sentido de defender que o sinal em causa não se integra no âmbito de aplicação do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94.
Em primeiro lugar, embora a decisão impugnada seja equívoca a esse respeito, a Câmara de Recurso parece ter considerado que a recorrente devia fazer prova de que detinha formalmente a «propriedade» do sinal invocado em apoio da oposição. Ora, como acima se refere no n.
o
17, o pressuposto de o opositor ser titular do sinal invocado implica que se faça prova da aquisição de direitos sobre esse sinal. O artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 não precisa qual a forma que deve assumir a aquisição desses direitos. O critério aparentemente restritivo seguido pela Câmara de Recurso está, aliás, em contradição com o facto, mencionado pelo IHMI nos seus articulados no Tribunal Geral, de, na maior parte das vezes, os sinais a que se refere o artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 serem mais objeto de uso que de registo.
Em segundo lugar, há que considerar que na questão de saber se um opositor adquiriu direitos sobre uma marca não registada ou sobre um sinal utilizado na vida comercial — e portanto se é titular do sinal invocado, na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94 — não é possível abstrair do direito nacional invocado em apoio da oposição. Com efeito, o direito nacional aplicável intervém, nomeadamente nesse âmbito, na definição das modalidades de aquisição dos direitos sobre o sinal invocado em apoio de uma oposição deduzida ao abrigo do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94.
De resto, no considerando 24 da decisão impugnada, a própria Câmara de Recurso remete expressamente para o direito nacional para considerar que a propriedade ligada à ação por usurpação de denominação diz respeito unicamente ao «goodwill». Além disso, refira-se que o IHMI publicou, em anexo às diretivas relativas aos processos no IHMI (parte C, intitulada «Processo de oposição», capítulo 4, intitulado «Direitos previstos no artigo 8.
o
, n.
o
4, do [Regulamento n.
o
40/94]»), uma lista dos «direitos nacionais que constituem ‘direitos anteriores’ na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
4, do [Regulamento n.
o
40/94]». Esse anexo precisa a natureza dos «direitos nacionais» em causa e as suas modalidades de aquisição. Assim, quanto ao Reino Unido, refere as marcas não registadas e os sinais utilizados na vida comercial «protegidos por uma norma jurídica, incluindo pela [ação por usurpação de denominação] (‘passing off’)».
Os argumentos do IHMI relativos ao artigo 52.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
40/94 (atual artigo 53.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009) não mudam esta conclusão. Com efeito, admitindo que fosse exato que nem todos os direitos anteriores possam ser invocados no âmbito do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, como sustenta o IHMI, isso não significa, por um lado, que o sinal em causa esteja excluído
a priori
dos sinais que entram no âmbito de aplicação dessa disposição — o que não foi tido em conta pela Câmara de Recurso — e que, por outro lado, o direito nacional não seja relevante no caso concreto para determinar as modalidades de aquisição de direitos sobre o sinal invocado.
Em terceiro lugar, há que salientar que a section 5(4) do Trade Marks Act, 1994, precisa igualmente, no seu segundo parágrafo, que uma pessoa que possa impedir o uso de uma marca deve ser considerada «titular de um direito anterior». Daqui resulta que, segundo o direito aplicável no Reino Unido, no âmbito de uma ação por usurpação de denominação, a qualidade de titular de um direito anterior não pode ser definida de forma autónoma, como no essencial fez a Câmara de Recurso na decisão impugnada, sem ter em conta a capacidade de o opositor para impedir o uso de uma marca.
O facto de a propriedade protegida pela ação por usurpação de denominação não incidir sobre uma palavra ou sobre um nome cujo uso por terceiros esteja limitado, mas sobre a própria clientela que é afetada pela utilização controvertida [acórdão do Tribunal Geral de 11 de junho de 2009, Last Minute Network/IHMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 e T-115/07, Colet., p. II-1919
, n.
o
61], como indicou a Câmara de Recurso, no essencial, no considerando 24 da decisão impugnada, não pode alterar esta conclusão. Com efeito, não é o facto de o opositor apenas ser formalmente proprietário da clientela afetada que significa que não adquiriu direitos sobre o sinal invocado, direitos que lhe permitem impedir, se for caso disso, a utilização de uma marca mais recente. A este respeito, há que salientar que, no âmbito da ação por usurpação de denominação, é o sinal que serve para designar bens ou serviços que adquire a reputação no mercado (v., neste sentido, acórdão LAST MINUTE TOUR, já referido, n.
o
84). Por outro lado, é a utilização do sinal em causa que permite a uma pessoa singular ou coletiva ser «titular de um direito anterior», na aceção do direito aplicável no Reino Unido.
Quanto ao facto, referido pela interveniente em resposta a uma questão escrita do Tribunal, de a section 5(4), segundo parágrafo, do Trade Marks Act, 1994, não ter sido invocada pela recorrente nos seus articulados, basta referir que a ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido servia de fundamento à oposição apresentada pela recorrente no IHMI. Por essa razão, o direito aplicável no Reino Unido fazia parte integrante do litígio submetido à Câmara de Recurso. Por conseguinte, faz parte do quadro factual e jurídico à luz do qual o Tribunal deve proceder à sua fiscalização.
Em quarto lugar, o facto de a recorrente poder, nos fundamentos da sua oposição, associar o termo de «marca» ao sinal invocado, como refere a Câmara de Recurso no considerando 19 da decisão impugnada, além de essa circunstância poder resultar da invocação de uma marca não registada em apoio da oposição, não pode fazer abstrair do facto de a oposição se basear nomeadamente num sinal utilizado na vida comercial. De resto, a Câmara de Recurso referiu esse fundamento de oposição no considerando 16 da decisão impugnada. Nesse âmbito, há que considerar que não é o facto, invocado pela Câmara de Recurso, de o sinal BASMATI não ser uma marca que significa que a recorrente não adquiriu direitos sobre esse sinal, na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
40/94, lido à luz do direito nacional aplicável ao caso. Mais em particular, quanto à afirmação da Câmara de Recurso de que o termo «basmati» é genérico, resulta da jurisprudência nacional que um sinal que serve para designar bens ou serviços pode ter adquirido reputação no mercado, na aceção do direito aplicável à ação por usurpação de denominação, mesmo apesar de apresentar, na origem, um caráter descritivo ou não ter caráter distintivo (acórdão LAST MINUTE TOUR, referido no n.
o
27
supra
, n.
o
84). Além disso, resulta da jurisprudência nacional que um sinal que serve para designar bens ou serviços pode ter adquirido reputação no mercado, na aceção do direito aplicável à ação por usurpação de denominação, mesmo quando é utilizado por vários operadores na sua atividade comercial (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Essa forma dita «extensiva» da ação por usurpação de denominação, reconhecida pela jurisprudência nacional, permite assim a vários operadores dispor de direitos sobre um sinal que tenha adquirido reputação no mercado. A circunstância invocada pela Câmara de Recurso, admitindo-a exata, não pode, portanto, à luz do direito nacional aplicável, desmentir o facto de o opositor poder ter adquirido direitos sobre o sinal invocado.
Resulta do conjunto destes elementos que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao rejeitar a oposição com o fundamento de que a recorrente não demonstrou que era titular do sinal em causa, sem analisar precisamente se a recorrente tinha adquirido direitos sobre esse sinal ao abrigo do direito do Reino Unido.
Nestas condições, há que julgar procedente o fundamento único suscitado pela recorrente e anular a decisão impugnada.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Se houver várias partes vencidas, o Tribunal decidirá da repartição das despesas.
No caso, o IHMI e a interveniente foram vencidos. Por outro lado, a recorrente pediu a condenação do IHMI e da interveniente nas despesas.
Nestas circunstâncias, há que condenar o IHMI a suportar, além das suas despesas, dois terços das despesas da recorrente e a interveniente a suportar, além das suas despesas, um terço das despesas da recorrente.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)
decide:

1)
A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 19 de março de 2009 (processo R 513/2008-1) é anulada.

2)
O IHMI é condenado nas respetivas despesas e em dois terços das despesas da Tilda Riceland Private Ltd.

3)
A Siam Grains Co. Ltd é condenada nas respetivas despesas e em um terço das despesas da Tilda Riceland Private.

Forwood
Dehousse
Popescu
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de janeiro de 2012.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.