CELEX: 62011TJ0170
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo BASKAYA
Marchio internazionale figurativo anteriore Passaia
Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore
Territorio rilevante
Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009

Motivazione della sentenza
Fatti
1. Il 25 ottobre 2007 l’interveniente, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, presentava domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2. Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:
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3. I prodotti per cui veniva richiesta la registrazione appartengono alle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;
– classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;
– classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
4. La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 13/2008, del 31 marzo 2008.
5. Il 30 giugno 2008 la ricorrente, Rivella International AG, proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto, facendo valere l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].
6. L’opposizione si basava sul marchio internazionale figurativo anteriore, registrato il 30 giugno 1992 con il numero 470542 e prorogato fino al 30 giugno 2012, con effetto in Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e nei paesi di Benelux, per i seguenti prodotti della classe 32: «Birre, ale e porter; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande». Tale marchio è di seguito riprodotto:
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7. Invitata a produrre prova dell’uso del marchio anteriore, la ricorrente, in data 31 marzo 2009, precisava di mantenere l’opposizione solamente per la parte tedesca della registrazione internazionale e presentava vari documenti a titolo di prova dell’uso in Svizzera. Essa invocava, a tale proposito, l’articolo 5 della Convenzione del 13 aprile 1892 tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi (in prosieguo: la «Convenzione del 1892»). Secondo tale Convenzione, l’uso in Svizzera equivarrebbe a quello in Germania.
8. Con decisione dell’8 febbraio 2010, la divisione di opposizione respingeva l’opposizione per mancanza di prova dell’uso del marchio anteriore. Essa rilevava che dai documenti prodotti risultava che il marchio invocato a sostegno dell’opposizione era utilizzato solo in Svizzera e respingeva l’applicazione della Convenzione del 1892.
9. Il 7 aprile 2010 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione.
10. Con decisione del 10 gennaio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso con la motivazione che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione riguardava solamente la Svizzera. Essa dichiarava che il solo contesto normativo pertinente era quello di cui al regolamento n. 207/2009 e, più precisamente, il suo articolo 42, paragrafi 2 e 3, secondo cui il marchio anteriore deve essere stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui è tutelato.
Conclusioni delle parti
11. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese.
12. L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
13. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
14. In via preliminare, in primo luogo, si deve constatare che è pacifico che la richiesta dell’interveniente diretta a che sia fornita prova dell’uso effettivo del marchio anteriore è stata presentata nell’ambito del procedimento di opposizione.
15. In secondo luogo, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito prove dimostranti che il marchio anteriore era stato utilizzato in Germania, dato che le prove dell’uso riguardano esclusivamente la Svizzera.
16. Tuttavia, a tale riguardo, la ricorrente ritiene che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore in Svizzera sia sufficiente per fondare l’opposizione al marchio richiesto.
17. In tale contesto, essa rinvia all’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione del 1892, ai sensi del quale «[i]l pregiudizio che, secondo le leggi delle parti contraenti, nasce dal non avere entro un dato termine eseguita una invenzione, riprodotto un disegno o modello, adoperato un marchio di fabbrica o di commercio, non si verificherà, se l’esecuzione, la riproduzione o l’uso hanno luogo sul territorio dell’altra parte».
18. A tale riguardo, la ricorrente deduce che, secondo la Convenzione del 1892, la parte tedesca di una registrazione internazionale si considera «utilizzata» in Germania quando è «utilizzata» in Svizzera.
19. Poiché la Convenzione del 1892 costituisce parte integrante del diritto tedesco, il marchio internazionale, la cui tutela si estende alla Germania, andrebbe valutato esclusivamente alla luce di tale diritto. Secondo la ricorrente, ne consegue che il territorio rilevante per quanto riguarda la valutazione delle prove dell’uso è esteso alla Svizzera.
20. Del resto, la ricorrente revoca altresì in dubbio la possibilità di richiedere una prova dell’uso effettivo in applicazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 con riferimento ad un marchio internazionale.
21. Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, l’uso effettivo del marchio invocato a sostegno dell’opposizione non è contestato. Pertanto, è utile affrontare, in primo luogo, la questione rilevante nella presente causa, vale a dire quella legata all’aspetto territoriale dell’uso effettivo e, in secondo luogo, la questione relativa al dubbio espresso dalla ricorrente quanto alla possibilità di richiedere una prova dell’uso effettivo in applicazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 con riferimento a un marchio internazionale.
22. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’aspetto territoriale dell’uso dei marchi e, più precisamente, l’individuazione del territorio per il quale deve essere fornita la prova dell’uso del marchio anteriore, è importante ricordare che il caso di specie verte su un procedimento comunitario di opposizione. Pertanto, a tale procedimento si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009 nonché quelle del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato.
23. Il Tribunale ricorda che l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:
«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta».
24. A mente, poi, dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, «[i]l paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».
25. Inoltre, ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, come modificato, la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio anteriore.
26. Dalle summenzionate disposizioni emerge che le questioni connesse alla prova fornita a sostegno dei motivi di opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario e le questioni connesse all’aspetto territoriale dell’uso dei marchi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009, senza che occorra fare riferimento a una qualsiasi disposizione di diritto interno degli Stati membri.
27. Il fatto che, a sostegno di un’opposizione proposta contro la registrazione di marchi comunitari, possano essere invocati marchi nazionali o internazionali anteriori non implica, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, che il diritto nazionale applicabile al marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione sia il diritto pertinente per quanto riguarda un procedimento comunitario di opposizione.
28. È pur vero che, in mancanza di disposizioni pertinenti nel regolamento n. 207/2009 o, eventualmente, nella direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), il diritto nazionale serve da punto di riferimento.
29. Così è per quanto riguarda la data di registrazione di un marchio anteriore invocato nel corso di un procedimento comunitario di opposizione. Il regolamento n. 207/2009 non consente di determinare la data in cui i marchi nazionali anteriori sono considerati registrati in ciascuno degli Stati membri, ragion per cui tale questione rientra nel diritto nazionale dello Stato membro interessato. Inoltre, se è pur vero che il diritto nazionale è stato armonizzato dalla direttiva 2008/95, risulta tuttavia dalla sentenza della Corte 14 giugno 2007, Häupl (C-246/05, Racc. pag. I-4673, punti 26-31), che detta direttiva non armonizza i procedimenti di registrazione dei marchi, sicché compete allo Stato membro per il quale è stata depositata la domanda di registrazione determinare, secondo le proprie norme procedurali, il momento in cui si chiude il procedimento di registrazione [v. sentenza del Tribunale del 14 aprile 2011, Lancôme/UAMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Racc. pag. II-1831, punti 30 e 31 nonché la giurisprudenza ivi citata].
30. Tuttavia, come risulta da quanto sopra affermato, ciò non vale per quanto riguarda la determinazione del territorio sul quale dev’essere dimostrato l’uso del marchio anteriore. Tale questione è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 in maniera esaustiva, senza che sia necessario fare riferimento al diritto nazionale.
31. Ai sensi delle disposizioni summenzionate, l’uso effettivo di un marchio anteriore, sia esso comunitario, nazionale o internazionale, dev’essere provato nell’Unione europea o nello Stato membro interessato.
32. Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto dell’articolo 26 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, legge tedesca relativa alla protezione dei marchi e degli altri segni) dev’essere respinto.
33. Peraltro, occorre notare che anche il diritto dei marchi armonizzato degli Stati membri presuppone un uso obbligatorio nello Stato membro interessato (v. articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95). Si deve altresì notare che il requisito dell’uso effettivo, pena le sanzioni previste dalla suddetta direttiva, è stato trasposto nel diritto nazionale (articolo 26 del Markengesetz). Il fatto che, nell’ordinamento interno, la Repubblica federale di Germania applichi, eventualmente, l’articolo 5 della Convenzione del 1892 – Convenzione bilaterale che, conformemente all’articolo 351 TFUE, non vincola l’Unione – è tuttavia privo di incidenza nel caso di specie.
34. In tal senso, nella causa all’origine della sentenza della Corte del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI (C-234/06 P, Racc. pag. I-7333, punti 101-103), quest’ultima ha dichiarato che la tesi secondo la quale il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario potrebbe far valere un marchio anteriore il cui uso non è stato dimostrato, in quanto lo stesso costituisce, in forza di una norma nazionale, un marchio difensivo, non è compatibile con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
35. Dato che il diritto nazionale non ha, nella fattispecie, alcuna pertinenza, il riferimento della ricorrente al preambolo della modifica del Patentgesetz (legge tedesca sui brevetti), del Markengesetz e di altre leggi per quanto riguarda l’applicabilità della Convenzione del 1892 nonché la trasposizione della direttiva sui marchi in diritto tedesco sono privi di incidenza sulla soluzione della presente controversia. Lo stesso è da dirsi per quanto riguarda la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) relativa ad interpretazioni giuridiche nazionali.
36. Infine, secondo la ricorrente, il fatto di non applicare la Convenzione del 1892 lederebbe il carattere unitario del marchio comunitario nell’ambito dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, nell’ipotesi in cui detta ricorrente esiga, dinanzi al giudice tedesco, il divieto di utilizzare in Germania il marchio richiesto, dato che il diritto tedesco, di cui fa parte la Convenzione del 1892, resta sempre applicabile. Per la parte in cui la ricorrente ritiene che l’approccio della commissione di ricorso costituisca una violazione del principio del carattere unitario del marchio comunitario, è sufficiente rinviare ai considerando 4 e 6 del regolamento n. 207/2009. Ne risulta la coesistenza dei sistemi nazionali e del sistema comunitario. Inoltre, come riconosciuto dalla ricorrente medesima riferendosi agli articoli 111 e 165 del regolamento n. 207/2009, dal terzo considerando di tale regolamento emerge che tale principio non è assoluto.
37. Quanto, in secondo luogo, alla possibilità di richiedere prova dell’uso effettivo con riferimento a un marchio internazionale, nella misura in cui la ricorrente ritiene che tale possibilità non possa essere attuata per il motivo che l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 indica solamente i marchi nazionali, il Tribunale rammenta che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 precisa che cosa si intenda per «marchi anteriori». Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), iii), costituiscono marchi anteriori, in particolare, i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di registrazione di marchio comunitario.
38. Parimenti, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, del 14 aprile 1891, come riveduto e modificato, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo relativo all’Accordo di Madrid dispongono che la protezione del marchio, in ciascuno dei paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente.
39. Pertanto, il riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 fatto dall’articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento dev’essere inteso nel senso che i «marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro» devono essere assimilati ai «marchi nazionali».
40. Di conseguenza, il dubbio espresso dalla ricorrente circa l’applicabilità dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ai marchi internazionali non è giustificato.
41. Pertanto, occorre concludere che la commissione di ricorso ha potuto legittimamente respingere l’opposizione in mancanza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore in Germania, conformemente all’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.
42. Da quanto precede risulta che il motivo unico e, quindi, il ricorso nel suo complesso devono essere respinti.
Sulle spese
43. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall’UAMI e dall’interveniente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Rivella International AG è condannata alle spese.