CELEX: 62009TJ0304
Ochranná známka Spoločenstva
Námietkové konanie
Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASmALI
Skoršia nezapísaná ochranná známka a skoršie označenie BASMATI
Relatívny dôvod zamietnutia
Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009]

Okolnosti predchádzajúce sporu
Dňa 4. novembra 2003 podal vedľajší účastník konania Siam Grains Co. Ltd prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (
Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (
Ú. v. EÚ L 78, s. 1
)].
Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce obrazové označenie:
Výrobok, pre ktorý sa požaduje zápis, patrí do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedá opisu „dlhozrnná ryža“.
Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo
Vestníku ochranných známok Spoločenstva
č. 37/2004 z 13. septembra 2004.
Dňa 10. decembra 2004 podala United Riceland Private Ltd (teraz Tilda Riceland Private Ltd, ďalej len „žalobkyňa“) na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobok uvedený v bode 3 vyššie.
Námietka bola založená na skoršej nezapísanej ochrannej známke alebo na skoršom označení BASMATI používanom v obchodnom styku v súvislosti s ryžou.
Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009). Žalobkyňa predovšetkým tvrdí že podľa práva uplatniteľného v Spojenom kráľovstve mohla prostredníctvom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) zabrániť používaniu prihlasovanej ochrannej známky.
Dňa 28. januára 2008 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu. Predovšetkým sa domnievalo, že žalobkyňa nepredložila dokumenty opisujúce spôsob, akým bola ryža, ktorú táto spoločnosť vyvážala do Spojeného kráľovstva, uvádzaná na trh. Za týchto podmienok žalobkyňa nepreukázala, že nadobudla „goodwill“, ktorá sa podľa práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia uplatniteľného v Spojenom kráľovstve vyžaduje na dosiahnutie úspechu vo veci.
Žalobkyňa podala 20. marca 2008 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).
Rozhodnutím z 19. marca 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate zastával názor, že podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 bola namietateľka povinná preukázať, že bola majiteľkou práva zakladajúceho námietku. Žalobkyňa však v konaní vo veci samej nepreukázala, že bola majiteľkou uplatňovaného práva. Odvolací senát sa najmä domnieval, že slovo „basmati“ nie je ochrannou známkou alebo označením, ktoré by chránili vlastnícke práva, ale len spoločným označením odrody ryže. Slovo „basmati“ je druhovým výrazom. Okrem toho odvolací senát zdôraznil, že vlastníctvo chránené žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania sa nevzťahuje na sporné označenie, ale na „goodwill“. Odvolací senát dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že mala vlastnícke právo k výrazu „basmati“, a preto námietka nespĺňa podmienku stanovenú v nariadení č. 40/94 založenú na existencii vlastníckeho práva.
Návrhy účastníkov konania
Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zrušil napadnuté rozhodnutie,
—
zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.
ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
—
zamietol žalobu,
—
zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
Právny stav
Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa dovoláva v podstate jediného žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, pričom tento dôvod zahŕňa štyri výhrady. Po prvé odvolací senát pochybil, keď pri pokuse o stanovenie „pojmu Spoločenstva ‚vlastníctvo‘“ skoršej ochrannej známky alebo označenia vychádzal výlučne z doslovného výkladu článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Po druhé pochybil odvolací senát tým, že rozlišoval medzi „extenzívnou“ formou žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania v Spojenom kráľovstve, na ktorej sa zakladala námietka, a článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktorý sa má vzťahovať na výlučné právo, ktorého majiteľom je len jeden subjekt. Po tretie sa žalobkyňa domnieva, že odvolací senát pochybil, keď od namietateľky žiadal, aby preukázala vlastníctvo skoršieho označenia, ako aj vlastníctvo práva duševného vlastníctva. Po štvrté odvolací senát pochybil, keď sa domnieval, že slovo „basmati“ je druhovým výrazom.
Čo sa týka prvej a štvrtej výhrady uplatnenej žalobkyňou, ÚHVT uvádza, že označenia stanovené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 musia zodpovedať „jednotným európskym kritériám“. Odvolací senát oprávnene zastával názor, že slovo „basmati“ používané v súvislosti s ryžou nezakladá právo v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Za týchto podmienok nebolo potrebné uplatniť vnútroštátne právo uvedené na podporu námietky. Označenie BASMATI by predovšetkým neumožňovalo výkon základnej funkcie ochrannej známky, a to identifikáciu pôvodu výrobku, ktorý označuje. Pokiaľ ide o druhú a tretiu výhradu uplatnenú žalobkyňou, ÚHVT uvádza, že keďže odvolací senát usúdil, že slovo „basmati“ nezakladá právo v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, na základe tohto posúdenia správne zamietol odvolanie bez toho, aby bolo potrebné preskúmať požiadavky stanovené vnútroštátnym právom.
Vedľajší účastník konania uvádza, že podmienka, aby bol účastník konania majiteľom označenia, predstavuje „oddelenú podmienku“, ktorú treba vykladať nezávisle od podmienok vyžadovaných podľa vnútroštátneho práva. Vedľajší účastník konania tvrdí, že znenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 nebráni podaniu námietok založených na žalobe týkajúcej sa neoprávneného používania, keďže namietateľka sa dovoláva označenia, ktoré na trhu používa ako jediná a ktoré jej umožňuje, aby na základe povesti, ktorú medzi zákazníkmi nadobudla, odlíšila svoje tovary a činnosti navzájom alebo od tovarov a činností ostatných podnikov. Napokon vedľajší účastník konania pripomína, že označenie BASMATI je druhovým označením odrody ryže a nepredstavuje označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť výrobky jedného podniku od výrobkov druhého podniku. Za týchto podmienok mohol odvolací senát už z druhovej povahy označenia BASMATI jednoducho vyvodiť, že žalobkyňa nebola „majiteľkou“ tohto označenia.
Podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 majiteľ nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší než len lokálny význam, môže podať námietku proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, pokiaľ podľa uplatniteľného práva členského štátu boli jednak práva k takémuto označeniu nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného vo vzťahu k prihláške ochrannej známky Spoločenstva a jednak takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.
Z uvedeného vyplýva, že jednou z podmienok uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 je, aby namietateľka preukázala, že je majiteľkou označenia, ktoré uvádza na podporu svojej námietky. Táto podmienka zahŕňa povinnosť namietateľa preukázať nadobudnutie práv k uvedenému označeniu [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 28. októbra 2009, BCS/ÚHVT – Deere (Kombinácia zelenej a žltej farby),
T-137/08, Zb. s. II-4047
, bod 73, a z 22. júna 2010, Montero Padilla/ÚHVT – Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, Zb. s. II-2551
, bod 63]. Tieto práva musia v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 umožňovať zakázanie používania neskoršej ochrannej známky.
Okrem toho, pokiaľ sa žalobkyňa na podporu svojej námietky odvoláva na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania upravenú právom Spojeného kráľovstva, treba poznamenať, že právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje vo veci samej, je Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného kráľovstva o ochranných známkach), ktorého článok 5 ods. 4 predovšetkým stanovuje:
„Ochranná známka nemôže byť zapísaná, ak je jej používanie v Spojenom kráľovstve ohrozené:
a)
z dôvodu akéhokoľvek právneho predpisu [najmä podľa práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia (law of passing off)], ktorý chráni nezapísanú ochrannú známku alebo každé iné označenie používané v obchodnom styku…“
Z tohto textu v zmysle jeho výkladu vnútroštátnymi súdmi vyplýva, že namietateľ musí v súlade s právnym režimom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia upravenej právom Spojeného kráľovstva preukázať, že sú splnené tri podmienky, konkrétne nadobudnutá goodwill (teda sila príťažlivosti pre klientelu), klamlivá prezentácia a ujma spôsobená na goodwill [pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2010, Tresplain Investments/ÚHVT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Zb. s. II-5659
, body 93 a 101, a citované rozhodnutia vnútroštátnych súdov].
Z napadnutého rozhodnutia vo veci samej vyplýva, že odvolací senát zamietol odvolanie len preto, lebo žalobkyňa nepredložila dôkaz o tom, že bola majiteľkou označenia uvedeného na podporu námietky. Odvolací senát tiež uviedol, že „odvolanie nebolo opodstatnené“, že „namietateľka nebola majiteľkou označenia, na ktorom založila svoju námietku“, a že „dôvody sú uvedené ďalej“ (odôvodnenie č. 14 napadnutého rozhodnutia). Na záver svojho odôvodnenia odvolací senát dospel k záveru, že „keďže namietateľka nepredložila dôkaz, že mala, ako tvrdí, vlastnícke práva k menu ‚Basmati‘, námietka podaná na základe článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 nebola opodstatnená a [že] odvolanie treba zamietnuť“ (odôvodnenie č. 29 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát, ktorý dospel k tomuto záveru, zastával názor, že sporné označenie nebolo ochrannou známkou predovšetkým preto, lebo bolo druhové, a že „vlastníctvo“, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, sa obmedzuje len na goodwill. Napriek tomu odvolací senát nezamietol námietku z dôvodu, že sporné označenie ako také nemôže tvoriť základ námietky v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Predovšetkým z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že by odvolací senát zastával názor, že slovo „basmati“ používané v súvislosti s ryžou „nezakladá právo v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94“, ako uvádza ÚHVT vo svojich písomnostiach. Tvrdenia uvedené ÚHVT a vedľajším účastníkom konania na podporu toho, že sporné označenie nepatrí do pôsobnosti článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, sú teda neúčinné.
Po prvé, hoci je napadnuté rozhodnutie v tomto ohľade jednoznačné, odvolací senát zrejme zastával názor, že žalobkyňa bola povinná predložiť dôkaz, že formálne disponovala „vlastníctvom“ označenia uvedeného na podporu námietky. Ako však už bolo uvedené v bode 17 vyššie, podmienka, aby bola namietateľka majiteľkou uvedeného označenia, si vyžaduje, aby sa preukázalo nadobudnutie práv k tomuto označeniu. Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 nespresňuje formu, v akej sa má toto právo nadobudnúť. Značne zužujúci prístup uplatnený odvolacím senátom je okrem iného v rozpore so skutočnosťou, ktorú uviedol ÚHVT vo svojich písomnostiach pred Všeobecným súdom, že označenia stanovené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 sú obvykle skôr predmetom používania než predmetom zápisu.
Po druhé treba uviesť, že otázka, či namietateľka nadobudla práva k nezapísanej ochrannej známke alebo označeniu používanému v obchodnom styku, a teda či je majiteľkou uvedeného označenia v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, nemôže vynechať vnútroštátne právo uvedené na podporu námietky. Uplatniteľné vnútroštátne právo sa tu totiž uplatní na definovanie postupu získania práva k uvádzanému označeniu na podporu námietky podanej na základe článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.
Okrem toho odvolací senát, ktorý zastával názor, že vlastníctvo súvisiace so žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania sa vzťahuje len na goodwill, sám v odôvodnení č. 24 napadnutého rozhodnutia výslovne odkázal na vnútroštátne právo. Navyše treba poznamenať, že ÚHVT v prílohách smerníc týkajúcich sa konaní pred ÚHVT (časť C „Námietkové konanie“, kapitola 4 s názvom „Práva podľa článku 8 ods. 4 [nariadenia č. 40/94]“) uverejnil zoznam „národných práv, ktoré predstavujú ‚skoršie práva‘ v zmysle článku 8 ods. 4 [nariadenia č. 40/94]“. Táto príloha spresňuje povahu dotknutých „národných práv“, ako aj spôsoby ich nadobudnutia. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, táto príloha upravuje aj nezapísané ochranné známky a označenia používané v obchodnom styku „chránené právnymi normami, vrátane [žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania] (‚passing off‘)“.
Tvrdenia ÚHVT týkajúce sa článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) nemôžu tento záver zmeniť. Navyše, ak aj by bola pravda, že sa v rámci článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 nemožno dovolávať skorších práv, ako to tvrdí ÚHVT, neznamená to po prvé, že sporné označenie je
a priori
vylúčené z pôsobnosti tohto ustanovenia, čo odvolací senát neprijal, a po druhé, že vnútroštátne právo nie je na určenie spôsobov nadobudnutia uvedených práv k označeniu vo veci samej relevantné.
Po tretie treba zdôrazniť, že aj článok 5 ods. 4 Trade Marks Act, 1994, v druhom odseku spresňuje, že za osobu oprávnenú zabrániť v používaní ochrannej známky sa musí považovať aj „majiteľ skoršieho práva“. Z toho vyplýva, že podľa práva uplatniteľného v Spojenom kráľovstve nemožno postavenie majiteľa skoršieho práva v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania definovať oddelene, tak ako to v podstate urobil odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, bez zohľadnenia spôsobilosti namietateľa zabrániť používaniu ochrannej známky.
Skutočnosť, že vlastníctvo chránené žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania označenia sa nevzťahuje na slovo alebo meno, ktorého používanie tretími osobami je obmedzené, ale na zákazníkov, ktorí sú sporným používaním poškodzovaní [rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júna 2009, Last Minute Network/ÚHVT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 a T-115/07, Zb. s. II-1919
, bod 61], ako v podstate uviedol odvolací senát v odôvodnení č. 24 napadnutého rozhodnutia, nemôže zmeniť tento záver. Pritom skutočnosť, že namietateľ je len formálnym majiteľom označenia, ktoré poškodzuje zákazníkov, neznamená, že nenadobudol také práva k uvedenému označeniu, ktoré by mu v takomto prípade umožňovali zabrániť používaniu neskoršej ochrannej známky. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia práve označenie určené na označovanie výrobkov alebo služieb nadobudne na trhu dobrú povesť (pozri v tomto zmysle rozsudok LAST MINUTE TOUR, už citovaný, bod 84). Práve toto dotknuté používanie označenia teda umožňuje fyzickej alebo právnickej osobe stať sa „majiteľom skoršieho práva“ v zmysle práva uplatniteľného v Spojenom kráľovstve.
Pokiaľ ide o skutočnosť, ktorú uviedla namietateľka v odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu, že žalobkyňa sa vo svojich písomných podaniach pred Všeobecným súdom neodvolávala na článok 5 ods. 4 druhý pododsek, stačí poznamenať, že žaloba týkajúca sa neoprávneného používania stanovená v práve Spojeného kráľovstva bola základom námietky podanej žalobkyňou pred ÚHVT. Z tohto dôvodu bolo právo uplatniteľné v Spojenom kráľovstve súčasťou sporu pred odvolacím senátom. Patrilo teda do faktického a právneho rámca, na základe ktorého je Všeobecný súd povinný preskúmať toto rozhodnutie.
Po štvrté skutočnosť, že žalobkyňa mohla z dôvodov uvedených na podporu svojej námietky spájať slovo „ochranná známka“ s uvedeným označením, ako uvádza odvolací senát v odôvodnení č. 19 napadnutého rozhodnutia, okrem toho, že môže vyplývať z uvedenia nezapísanej ochrannej známky na podporu námietky, nemožno opomenúť, že námietka sa predovšetkým zakladala na označení používanom v obchodnom styku. Odvolací senát okrem toho tento dôvod námietky uviedol v odôvodnení č. 16 napadnutého rozhodnutia. V tejto súvislosti treba konštatovať, že skutočnosť, na ktorú sa odvoláva odvolací senát, podľa ktorého označenie BASMATI nie je ochrannou známkou, neznamená, že žalobkyňa nenadobudla práva k tomuto označeniu v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 s ohľadom na vnútroštátne právo uplatniteľné vo veci samej. Predovšetkým, pokiaľ ide o tvrdenie odvolacieho senátu, že slovo „basmati“ je druhovým názvom, z judikatúry Spojeného kráľovstva vyplýva, že označenie určené na označovanie výrobkov alebo služieb môže v zmysle práva, ktoré sa uplatňuje na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia, nadobudnúť na trhu dobrú povesť, aj keby pôvodne malo opisný charakter alebo nemalo rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok LAST MINUTE TOUR, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 84). Okrem toho z vnútroštátnej judikatúry vyplýva, že označenie, ktoré slúži na označenie tovarov alebo služieb, mohlo nadobudnúť dobrú povesť na trhu podľa práva uplatniteľného na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania aj napriek tomu, že ho používa viacero subjektov v rámci svojej obchodnej činnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Táto takzvaná „extenzívna“ forma žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania uznaná vnútroštátnymi súdmi umožňuje viacerým subjektom vlastniť práva k označeniu, ktoré nadobudlo na trhu dobrú povesť. Skutočnosť, na ktorú sa odvoláva odvolací senát, ktorá sa považuje za preukázanú, teda nie je s ohľadom na uplatniteľné vnútroštátne právo spôsobilá vyvrátiť fakt, že namietateľ mohol nadobudnúť práva k predmetnému označeniu.
Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát pochybil, keď zamietol námietku z dôvodu, že žalobkyňa nepreukázala, že bola majiteľkou sporného označenia, bez toho, aby podrobne preskúmal, či žalobkyňa nadobudla práva k tomuto označenia na základe uplatnenia práva Spojeného kráľovstva.
Za týchto podmienok treba vyhovieť jedinému odvolaciemu dôvodu uvedenému žalobkyňou a zrušiť napadnuté rozhodnutie.
O trovách
Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Ak viacero účastníkov konania nemá vo veci úspech, Všeobecný súd rozhodne o rozdelení trov konania.
Vo veci samej nemali úspech ÚHVT a ďalší účastník konania. Zároveň žalobkyňa navrhla zaviazať ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.
Za týchto okolností je dôvodné rozhodnúť, že ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť dve tretiny trov konania žalobkyne a vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tretinu trov konania žalobkyne.

Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)
rozhodol a vyhlásil:

1.
Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 19. marca 2009 (vec R 513/2008-1) sa zrušuje.

2.
ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli Tilda Riceland Private Ltd.

3.
Siam Grains Co. Ltd znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania, ktoré vznikli Tilda Riceland Private.

Forwood
Dehousse
Popescu
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. januára 2012.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.