CELEX: 62010CJ0344
Impugnazioni
Domande di registrazione di marchi comunitari che rappresentano una bottiglia bianca in vetro smerigliato nonché una bottiglia nera opaca in vetro smerigliato
Diniego di registrazione
Assenza di carattere distintivo

Con le sue impugnazioni, la Freixenet SA (in prosieguo: la «Freixenet») chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale
dell’Unione europea 27 aprile 2010, causa T‑109/08, Freixenet/UAMI (Bottiglia bianca in vetro smerigliato) (in prosieguo:
la «sentenza T‑109/08»), e causa T‑110/08, Freixenet/UAMI (Bottiglia nera opaca in vetro smerigliato) (in prosieguo: la «sentenza
T‑110/08») (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali il Tribunale ha respinto i suoi ricorsi proposti
contro, rispettivamente, le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2007 (procedimento R 97/2001‑1) e 20 novembre 2007 (procedimento R 104/2001‑1),
relative a domande di registrazione come marchi comunitari dei segni raffiguranti una bottiglia bianca in vetro smerigliato
nonché una bottiglia nera opaca in vetro smerigliato (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

Contesto normativo
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato
dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore
il 13 aprile 2009. Nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, le presenti controversie restano disciplinate
dal regolamento n. 40/94.
A norma dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere
distintivo.
Ai sensi dell’art. 7, n. 3, di detto regolamento, l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b),
del medesimo regolamento non osta alla registrazione di un marchio se quest’ultimo ha acquistato, per tutti i prodotti per
i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.
L’art. 38, n. 3, del medesimo regolamento prevede che la domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato
messo in grado di ritirarla, modificarla o di presentare le sue osservazioni.
L’art. 73 del regolamento n. 40/94 dispone quanto segue:
«Le decisioni dell’[UAMI] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno
potuto presentare le proprie deduzioni».

I fatti all’origine delle controversie
Il 1° aprile 1996 la Freixenet presentava all’UAMI due domande di registrazione di marchi comunitari relative alle raffigurazioni
controverse. In tali domande, la Freixenet indicava che i marchi di cui era chiesta la registrazione rientravano nella categoria
«altro» e consistevano nella forma di presentazione di un prodotto. Nella domanda all’origine della sentenza T‑109/08, la
Freixenet faceva valere il colore «dorato opaco» e descriveva il marchio come una «bottiglia bianca in vetro smerigliato che
quando è piena di spumante assume un aspetto dorato opaco simile a brina». Nella domanda all’origine della sentenza T‑110/08,
la Freixenet indicava il colore «nero opaco» e descriveva il marchio come una «bottiglia nero opaco in vetro smerigliato».
Alle suddette domande era, inoltre, allegata una dichiarazione nella quale la Freixenet affermava che «con il marchio (...)
non [voleva] ottenere la privativa e l’esclusiva del tipo di recipiente, ma solamente dell’aspetto specifico della sua superficie».
I prodotti per i quali erano state chieste le registrazioni rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione, vale a dire «Spumanti».
Con decisioni 29 novembre 2000, l’esaminatore dell’UAMI respingeva le domande di registrazione di marchi presentate, con la
motivazione che i marchi interessati erano privi di carattere distintivo e che le prove fornite dalla Freixenet non consentivano
di concludere che i marchi citati avessero acquistato carattere distintivo in seguito all’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3,
del regolamento n. 40/94.
Con decisioni 11 febbraio 2004, rese nei procedimenti R 97/2001‑4 e R 104/2001‑4, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI
respingeva i ricorsi proposti dalla Freixenet contro le decisioni dell’esaminatore.
Con sentenze 4 ottobre 2006, causa T‑190/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia bianca in vetro smerigliato), e causa
T‑188/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia nera opaca in vetro smerigliato), il Tribunale annullava tali decisioni,
dichiarando che la commissione di ricorso aveva violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94 ed il principio del rispetto dei
diritti della difesa.
Con decisioni 12 dicembre 2006, il presidium delle commissioni di ricorso dell’UAMI riassegnava i suddetti procedimenti alla
prima commissione di ricorso.
Con lettere del 18 giugno 2007, alla luce del fatto che il Tribunale aveva addebitato alla quarta commissione di ricorso dell’UAMI
di avere basato le proprie decisioni su prove che non erano state previamente portate a conoscenza della Freixenet, la prima
commissione di ricorso dell’UAMI trasmetteva a quest’ultima le illustrazioni delle bottiglie menzionate nelle decisioni della
quarta commissione di ricorso annullate dal Tribunale, nonché gli indirizzi dei collegamenti Internet citati nelle decisioni
dell’esaminatore 29 novembre 2000.
Con lettere datate 9 agosto 2007, la Freixenet presentava le proprie osservazioni sulle summenzionate informazioni.
Con le decisioni controverse, la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva i ricorsi di cui era investita.

I procedimenti dinanzi al Tribunale e le sentenze impugnate
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2008, la Freixenet ha presentato due ricorsi,
con i quali ha chiesto a quest’ultimo di annullare le decisioni controverse e di dichiarare che le domande di registrazione
di marchi comunitari relative alle raffigurazioni controverse soddisfacevano i requisiti previsti per la loro pubblicazione
ai sensi dell’art. 40 del regolamento n. 40/94.
A sostegno di tali ricorsi, la Freixenet ha dedotto tre motivi, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell’art. 73 del
regolamento n. 40/94, dell’art. 7, n. 1, lett. b), di detto regolamento e dell’art. 7, n. 3, del medesimo.
Con le sentenze impugnate, il Tribunale non ha accolto i tre citati motivi e ha respinto integralmente i suddetti ricorsi.
In particolare, quanto alla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 73,
prima frase, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha statuito, ai punti 20 delle sentenze impugnate, che la commissione
di ricorso, nel richiamarsi espressamente all’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti
di largo consumo al fine di concludere che i marchi di cui era chiesta la registrazione erano privi di carattere distintivo
alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. b), del citato regolamento, non era tenuta a fornire riferimenti precisi ad elementi del
fascicolo. Pertanto, il Tribunale ha respinto tale prima parte ai punti 21 delle suddette sentenze.
Nell’ambito della medesima parte il Tribunale ha altresì rilevato, ai punti 22 delle sentenze impugnate, che la commissione
di ricorso aveva argomentato la propria tesi secondo cui l’esperienza quotidiana confermava l’idea che il marchio vero e proprio
dello spumante è rappresentato dall’etichetta, avendo essa rilevato che «[l]e illustrazioni menzionate nella decisione della
quarta commissione di ricorso, inviate alla [Freixenet], e quelle che la [Freixenet] stessa [aveva] potuto reperire nel corso
delle sue ricerche, ne costitui[vano] la miglior prova». Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 23 di tali sentenze, che tutte
queste illustrazioni ben confermavano l’idea – alla base della motivazione fornita dalla commissione di ricorso a fondamento
delle decisioni controverse – secondo cui il marchio vero e proprio dello spumante è rappresentato dall’etichetta, e non dalla
forma della sua confezione.
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, attinente alla violazione del diritto al contraddittorio previsto dall’art. 73,
seconda frase, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha rilevato, ai punti 44 delle sentenze impugnate, che, secondo la prima
commissione di ricorso dell’UAMI, l’elemento essenziale ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto da parte del
consumatore interessato è l’etichetta apposta sulla bottiglia di spumante, e non la forma della bottiglia o il suo aspetto
esteriore. Il Tribunale ha precisato, ai punti 45 delle suddette sentenze, che tale valutazione rappresentava la posizione
definitiva adottata dall’UAMI e che essa, quindi, non doveva essere sottoposta alla Freixenet per osservazioni. Secondo il
Tribunale, la suddetta valutazione non si basava su elementi di fatto raccolti d’ufficio dalla commissione di ricorso, ma
si inseriva nello sviluppo dell’argomentazione esposta dall’esaminatore il 19 novembre 1998, in cui si indicava alla Freixenet
che il marchio di cui era chiesta la registrazione rivestiva l’aspetto consueto di una bottiglia di spumante ed era, per tale
ragione, del tutto privo di carattere distintivo in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), di detto regolamento.
Nell’ambito di detta seconda parte del primo motivo, il Tribunale ha altresì rilevato, ai punti 46 delle citate sentenze,
che le deduzioni tratte dall’esperienza pratica, vale a dire l’importanza dell’etichetta apposta su uno spumante quale indicatore
dell’origine del prodotto per il consumatore interessato e la varietà delle presentazioni, potevano presumersi note a tutti
e, in particolare, alla Freixenet. Secondo il Tribunale, tali deduzioni appartenevano alla categoria dei fatti notori, di
cui l’UAMI non doveva dimostrare l’esattezza. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che tale argomentazione, sviluppata a titolo
principale dalla commissione di ricorso nelle decisioni controverse, si iscriveva nel contesto delle discussioni intercorse
tra la Freixenet e l’UAMI in ordine agli elementi da prendere in considerazione per dimostrare il carattere distintivo dei
marchi di cui era chiesta la registrazione.
Ai punti 47 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha indicato che l’idea secondo cui l’etichetta rappresenta l’elemento di
riferimento per il consumatore di spumante, il quale non si basa sugli altri elementi, quali il colore del vetro della bottiglia
o l’aspetto della sua superficie, costituisce l’elemento centrale dell’iter logico dell’UAMI ed è una mera constatazione derivante
dall’esperienza pratica. Ritenendo che tale idea non potesse essere ignorata dalla Freixenet, il Tribunale ha dichiarato che
quest’ultima era, quindi, perfettamente in grado di confutare l’idea adottata dall’esaminatore, poi dalla prima commissione
di ricorso dell’UAMI, per dimostrare l’assenza di carattere distintivo dei marchi di cui si chiedeva la registrazione e poteva,
quindi, far valere che era proprio la confezione dello spumante, e non l’etichetta, ad essere solitamente presa in considerazione
dal consumatore interessato nella scelta di tale prodotto.
Peraltro, rilevando che la Freixenet aveva effettivamente avuto modo di far valere le proprie osservazioni sulle illustrazioni
delle bottiglie citate nelle decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha dichiarato, ai punti
48 di tali sentenze, che essa non poteva quindi fondatamente lamentare, a tale riguardo, la violazione dell’art. 73, seconda
frase, del regolamento n. 40/94.
Il Tribunale ha concluso, ai punti 49 delle sentenze impugnate, che la Freixenet era stata sentita conformemente all’art. 73,
seconda frase, del regolamento n. 49/94, dal momento che essa aveva potuto presentare le proprie deduzioni in ordine ai motivi
per i quali l’UAMI intendeva respingere le domande di registrazione dei marchi, in quanto privi del carattere distintivo necessario
a tale riguardo. Successivamente, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 50 di dette sentenze, che la Freixenet errava, dunque,
nel sostenere che la commissione di ricorso aveva violato la suddetta disposizione non invitandola a presentare le sue osservazioni
su fatti notori che essa non poteva ignorare e che costituivano la posizione definitiva dell’UAMI sulle menzionate illustrazioni
delle bottiglie. Pertanto, il Tribunale ha respinto la seconda parte del primo motivo.
Per quanto riguarda il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il
Tribunale ha in particolare rilevato, ai punti 75 e 74 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, che, quanto alla
valutazione propriamente detta del carattere distintivo dei marchi di cui era chiesta la registrazione, la commissione di
ricorso dell’UAMI aveva ritenuto che il colore e la smerigliatura del vetro della bottiglia non potevano «fungere da marchio»
per lo spumante. Inoltre, il Tribunale ha indicato, ai punti 76 e 75 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, che,
in tale contesto, la Freixenet faceva valere il carattere originale di detti marchi alla data del 1° aprile 1996, il quale
non era di per sé confutato dalla commissione di ricorso nelle decisioni controverse. Secondo il Tribunale, una simile originalità
non sarebbe tuttavia sufficiente a determinare il carattere distintivo dei suddetti marchi per i prodotti interessati ed il
pubblico di riferimento.
Ai punti 79 e 78 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, il Tribunale ha dichiarato che le due valutazioni di
fatto della commissione di ricorso dell’UAMI, non contestate in quanto tali dalla Freixenet e vertenti, da un lato, sulla
circostanza che nessuna bottiglia era venduta senza etichetta né indicazione equivalente e, dall’altro, sul fatto che la stessa
Freixenet utilizzava il marchio FREIXENET sulle bottiglie che chiedeva di registrare come marchi, consentivano di confermare
l’idea, ricavata dall’esperienza pratica, secondo cui il colore e la smerigliatura del vetro della bottiglia non potevano
«fungere da marchio» per lo spumante rispetto al pubblico di riferimento.
Nell’ambito di questo secondo motivo, il Tribunale ha peraltro ricordato, ai punti 81 e 80 rispettivamente delle sentenze
T‑109/08 e T‑110/08, che l’aspetto originale dei marchi di cui era chiesta la registrazione non era contestato. Ad essere
contestato sarebbe stato il fatto che la maggior parte dei consumatori non percepisce l’aspetto della bottiglia come un elemento
utile per determinare l’origine dello spumante di cui trattasi, ma preferisce fare riferimento all’etichetta.
Inoltre, ai punti 82 e 81 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, il Tribunale ha dichiarato che, quanto all’argomento
attinente al fatto che nessuna delle illustrazioni di bottiglie di spumante richiamate nelle decisioni controverse rinvierebbe
ad una bottiglia commercializzata all’epoca in cui è stata chiesta la registrazione dei marchi, era sufficiente rilevare che
tale argomento era inefficace, dato che la commissione di ricorso dell’UAMI aveva correttamente sottolineato, in tali decisioni,
che «non esist[eva] alcun precedente di imprese vinicole che [avessero] offerto vino al pubblico in bottiglie prive di scritte,
facendo unicamente o principalmente affidamento sull’aspetto formale della bottiglia quale indicatore dell’origine industriale
o commerciale del prodotto». Il Tribunale ha concluso che, in ogni caso, anche supponendo che la Freixenet sia stata la prima
ad utilizzare la confezione per la quale è stata chiesta la registrazione dei marchi, rimaneva il fatto che l’originalità
di tale confezione non sarebbe stata sufficiente, poiché il consumatore teneva conto, a qualunque epoca, di un altro elemento
per prendere la decisione al momento dell’acquisto, considerata, in particolare, la grande varietà di presentazioni proposte
nei negozi.
Di conseguenza, ai punti 85 e 84 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, il Tribunale ha dichiarato che la commissione
di ricorso aveva correttamente ritenuto che i marchi di cui era chiesta la registrazione erano privi di carattere distintivo
e, pertanto, esso ha respinto il secondo motivo.
Quanto al terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha in particolare
rilevato, ai punti 113 e 108 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, che era incontestabile che nove dei quindici
Stati membri da cui era composta la Comunità europea al momento del deposito delle domande di registrazione non erano coperti
dagli studi di mercato presentati dalla Freixenet.
Il Tribunale ha inoltre precisato, ai punti 122 e 118 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, che poiché i marchi
di cui era chiesta la registrazione sono costituiti dalla presentazione di un prodotto, non esistevano ostacoli linguistici
alla loro registrazione e che quindi, in linea di principio, per rendere detti marchi registrabili ai sensi dell’art. 7, n. 3,
del regolamento n. 40/94, occorreva dimostrare l’acquisto del carattere distintivo a seguito dell’uso in tutta la parte della
Comunità in cui il carattere distintivo intrinseco risultava carente.
Il Tribunale ha concluso ai punti 123 e 119 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, che in mancanza di prove adeguate
per quattordici dei quindici Stati membri interessati, l’acquisto del carattere distintivo tramite l’uso in Spagna non poteva
dunque essere considerato sufficiente per ottenere la registrazione di un marchio comunitario, che aveva carattere unitario
e produceva i propri effetti sull’intero territorio della Comunità. Il Tribunale ha altresì affermato che la Freixenet non
poteva invocare, a tal fine e per analogia, la sentenza 6 ottobre 2009, causa C‑301/07, PAGO International (Racc. pag. I‑9429),
riguardante una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e
la questione della tutela conferita ad un marchio comunitario già registrato sulla base della sua notorietà. Di conseguenza,
il Tribunale ha statuito che la commissione di ricorso dell’UAMI aveva operato correttamente nel dichiarare che le prove fornite
dalla Freixenet erano insufficienti a dimostrare il carattere distintivo, acquisito a seguito dell’uso, dei segni di cui era
chiesta la registrazione e, pertanto, nel respingere il terzo motivo.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
La Freixenet chiede che la Corte voglia:
–        annullare le sentenze impugnate;
–        accogliere le sue conclusioni formulate dinanzi al Tribunale, e
–        condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede che la Corte voglia:
–        respingere le impugnazioni e
–        condannare la Freixenet alle spese.
Con ordinanza del presidente della Corte 10 novembre 2010, le cause C‑344/10 P e C‑345/10 P sono state riunite ai fini della
fase orale e della sentenza.

Sulle impugnazioni
A sostegno delle sue impugnazioni, la Freixenet deduce tre motivi, vertenti rispettivamente, il primo, sulla violazione degli
artt. 38, n. 3, e 73 del regolamento n. 40/94 nonché dell’art. 296 TFUE e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il secondo, sulla violazione dell’art. 7,
n. 1, lett. b), di detto regolamento ed il terzo, sulla violazione dell’art. 7, n. 3, del medesimo regolamento. Occorre esaminare,
in primo luogo, il secondo motivo.
Argomenti delle parti
Con il suo secondo motivo, la Freixenet sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
dichiarando, nelle sentenze impugnate, che la commissione di ricorso dell’UAMI non era tenuta ad indicare elementi concreti
a sostegno dei suoi dinieghi di registrazione e poteva limitarsi all’affermazione di un fatto asseritamente notorio per negare
il carattere distintivo dei marchi di cui era chiesta la registrazione, e ciò malgrado che la Freixenet avesse fornito indicazioni
concrete e comprovate le quali attestavano l’originalità di detti marchi alla data pertinente, e che quindi questi ultimi
si discostavano significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Dal momento che, secondo la giurisprudenza,
la valutazione del carattere distintivo deve essere concreta, l’UAMI sarebbe tenuto a rispondere concretamente agli elementi
concreti forniti dal depositante e non potrebbe limitarsi a dinieghi vaghi e generici, come invece il Tribunale avrebbe erroneamente
ammesso nelle sentenze impugnate.
Inoltre, la Freixenet insiste sul fatto che i marchi di cui era chiesta la registrazione si discostavano significativamente
dagli usi del settore al 1° aprile 1996 e rileva, a tale riguardo, che l’originalità di detti marchi è stata riconosciuta
tanto dalla commissione di ricorso dell’UAMI quanto dal Tribunale ai punti 76 e 81 della sentenza T‑109/08 nonché ai punti
75 e 80 della sentenza T‑110/08. Essa deduce che, poiché, secondo la giurisprudenza, è sufficiente una mera idoneità a distinguere
l’origine del prodotto perché l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94,
non si applichi, e alla luce del fatto che detti marchi erano dotati di un carattere distintivo minimo, circostanza che il
Tribunale avrebbe ammesso nel qualificarli come originali, quest’ultimo ha commesso un errore di diritto, in violazione di
tale disposizione, negando il carattere distintivo dei suddetti marchi, sebbene il criterio della protezione fosse soddisfatto.
La Freixenet addebita altresì al Tribunale di avere violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per l’importanza
che ha attribuito alla necessità di abbinare un elemento denominativo ai marchi di cui si chiedeva la registrazione, facendo
propria, ai punti 82 e 81 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, l’affermazione della commissione di ricorso
dell’UAMI secondo cui «non esiste alcun precedente di imprese vinicole che abbiano offerto vino al pubblico in bottiglie prive
di scritte, facendo unicamente o principalmente affidamento sull’aspetto formale della bottiglia quale indicatore dell’origine
industriale o commerciale del prodotto». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente presunto che un segno non denominativo non
avesse alcun potere distintivo quando non abbinato ad un elemento denominativo, sebbene né tale regolamento né la giurisprudenza
subordinino la registrazione di un marchio costituito dalla forma di presentazione di un prodotto o dalla presentazione della
sua confezione alla presenza di scritte o di elementi denominativi.
L’UAMI contesta tale argomentazione della Freixenet e sostiene che tale secondo motivo dev’essere dichiarato infondato.
Giudizio della Corte
Da una giurisprudenza costante risulta che dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi di tale articolo equivale
a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa
determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v., in particolare, sentenze 29 aprile 2004,
cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑5089, punto 34; 7 ottobre 2004, causa C‑136/02 P, Mag Instrument/UAMI,
Racc. pag. I‑9165, punto 29, e 25 ottobre 2007, causa C‑238/06 P, Develey/UAMI, Racc. pag. I‑9375, punto 79).
Tale carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la
registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v., in particolare, sentenze Henkel/UAMI,
cit., punto 35; 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I‑5719, punto 25, e Develey/UAMI, cit., punto 79).
Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale ai punti 69 e 68 rispettivamente delle sentenze T‑109/08 e T‑110/08, è pacifico
che i prodotti di cui trattasi, vale a dire spumanti, sono prodotti di consumo corrente e che il pubblico di riferimento è
composto dal grande pubblico dei quindici Stati membri che costituivano la Comunità al momento del deposito delle domande
di registrazione.
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali
costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v., in particolare,
sentenze Mag Instrument/UAMI, cit., punto 30; 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551,
punto 27; Storck/UAMI, cit., punto 26, e 4 ottobre 2007, causa C‑144/06 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑8109, punto 36).
Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, occorre tener conto del fatto che la percezione del consumatore medio non
è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso
di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue.
Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione
in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo
di un marchio tridimensionale siffatto che quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in particolare, sentenze citate
Mag Instrument/UAMI, punto 30; Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, punto 28, e Storck/UAMI, punto 27).
Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza,
assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 (v., in particolare, sentenze citate Mag Instrument/UAMI, punto 31; Deutsche SiSi‑Werke/UAMI,
punto 31, e Storck/UAMI, punto 28).
Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso o dalla confezione dei
prodotti che, come i liquidi, si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto (v.
sentenze citate Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, punto 29, e 4 ottobre 2007, Henkel/UAMI, punto 38), si applica anche quando, come
nel caso di specie, il marchio di cui si chiede la registrazione è un marchio della categoria «altro» costituito dall’aspetto
specifico della superficie dell’imballaggio di un prodotto liquido. Infatti, neppure in tale caso il marchio è costituito
da un segno indipendente dall’aspetto della confezione necessaria dei prodotti che contraddistingue (v., in tal senso, sentenza
Storck/UAMI, cit., punto 29).
Sebbene il Tribunale abbia correttamente identificato, ai punti 63‑67 nonché 62‑66 rispettivamente delle sentenze T‑109/08
e T‑110/08, i criteri determinati dalla giurisprudenza, da tali sentenze emerge, tuttavia, che il Tribunale non ha seguito
tale giurisprudenza nella valutazione del caso di specie.
Infatti, invece di verificare se i marchi di cui si chiedeva la registrazione si discostassero significativamente dalla norma
o dagli usi del settore, il Tribunale si è limitato ad affermare in modo generico, ai punti 79 e 78 rispettivamente delle
sentenze T‑109/08 e T‑110/08, che, poiché nessuna bottiglia veniva venduta senza etichetta né indicazione equivalente, solamente
tale elemento denominativo consentiva di determinare l’origine dello spumante, di modo che il colore e la smerigliatura del
vetro della bottiglia non potevano «fungere da marchio» per lo spumante nei confronti del pubblico di riferimento, quando
non erano abbinati ad un elemento denominativo.
Una valutazione siffatta porta sistematicamente ad escludere dalla tutela che potrebbe essere conferita dal regolamento n. 40/94
i marchi costituiti dall’aspetto della confezione del prodotto stesso che non contengono scritte o elementi denominativi.
Ne consegue che il Tribunale ha commesso una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (v., in tal
senso, sentenza 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I‑6251, punto 45).
Ciò premesso, occorre accogliere il secondo motivo dedotto dalla Freixenet ed annullare le sentenze impugnate, senza che sia
necessario procedere all’esame degli altri motivi delle impugnazioni.

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale
Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima,
in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli
atti lo consenta. Occorre rilevare che tale ipotesi ricorre nel caso di specie.
Per quanto riguarda le domande della Freixenet presentate dinanzi al Tribunale, dirette all’annullamento delle decisioni controverse
e fondate sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, esse devono essere accolte per i motivi
illustrati ai punti 45‑52 della presente sentenza. La commissione di ricorso dell’UAMI, infatti, ha commesso lo stesso errore
di diritto del Tribunale ritenendo, ai punti 34 e 37 nonché 31 e 34 rispettivamente delle decisioni 30 ottobre e 20 novembre
2007, che «l’aspetto formale non assolve[va] la funzione di marchio, ma l’etichetta sì» e non esaminando quindi se i marchi
di cui era chiesta la registrazione si discostassero in modo così significativo dalla norma o dagli usi del settore da essere
dotati di carattere distintivo.
In tali condizioni, occorre annullare le decisioni controverse, senza che sia necessario procedere all’esame degli altri motivi
dedotti dalla Freixenet nell’ambito dei suoi ricorsi dinanzi al Tribunale.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente
decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, di detto regolamento, applicabile al
procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Freixenet ha chiesto la condanna dell’UAMI, che è rimasto soccombente, quest’ultimo deve essere condannato
alle spese afferenti sia ai procedimenti di primo grado sia alle impugnazioni.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, causa T‑109/08, Freixenet/UAMI (Bottiglia bianca in vetro smerigliato)
e causa T‑110/08, Freixenet/UAMI (Bottiglia nera opaca in vetro smerigliato) sono annullate.
2)
Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 30 ottobre 2007 (procedimento R 97/2001‑1) e 20 novembre 2007 (procedimento R 104/2001‑1) sono annullate.
3)
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese relative sia
ai procedimenti di primo grado sia alle impugnazioni.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.