CELEX: 62009TJ0304
Marcă comunitară
Procedură de opoziție
Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BASmALI
Marcă anterioară neînregistrată și semnul anterior BASMATI
Motiv relativ de refuz
Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

Istoricul cauzei
La 4 noiembrie 2003, intervenienta, Siam Grains Co. Ltd, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (
JO L 78, p. 1
)].
Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:
Produsul pentru care s-a solicitat înregistrarea face parte din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare, și corespunde următoarei descrieri: „orez cu bobul lung”.
Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în
Buletinul mărcilor comunitare
nr. 37/2004 din 13 septembrie 2004.
La 10 decembrie 2004, United Riceland Private Ltd (devenită Tilda Riceland Private Ltd, denumită în continuare „reclamanta”) a formulat opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsul menționat la punctul 3 de mai sus.
Opoziția s-a întemeiat pe marca anterioară neînregistrată sau pe semnul anterior BASMATI utilizat în comerțul cu orez.
Motivul invocat în susținerea opoziției este cel menționat la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009]. Reclamanta a invocat în special faptul că putea împiedica, în temeiul dreptului aplicabil în Regatul Unit, utilizarea mărcii solicitate printr-o acțiune în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off).
La 28 ianuarie 2008, divizia de opoziție a respins opoziția în totalitate. Aceasta a apreciat în special că reclamanta nu a depus documentele care să descrie modul în care era comercializat orezul pe care îl exporta în Regatul Unit. În aceste condiții, reclamanta nu ar fi reușit să dovedească dobândirea „goodwill”, necesar pentru a avea câștig de cauză în temeiul legislației privind utilizarea abuzivă a unei denumiri aplicabile în Regatul Unit.
La 20 martie 2008, reclamanta a introdus o cale de atac la OAPI în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva deciziei diviziei de opoziție.
Prin decizia din 19 martie 2009 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a respins calea de atac apreciind, în esență, că partea care a formulat opoziția trebuia, în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, să demonstreze calitatea de titular al dreptului pe care se întemeia opoziția. Or, în speță, reclamanta nu ar fi demonstrat că era titularul dreptului invocat. Mai precis, camera de recurs a considerat că termenul „basmati” nu era o marcă sau un semn care intra în sfera drepturilor de proprietate, ci doar o desemnare curentă a unei varietăți de orez. Termenul „basmati” ar fi unul generic. Pe de altă parte, camera de recurs a subliniat că proprietatea protejată prin acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu se referea la semnul în cauză, ci la „goodwill”. Camera de recurs a concluzionat că reclamanta nu a demonstrat că deținea proprietatea termenului „basmati” și că, prin urmare, opoziția nu îndeplinea condiția existenței unui drept de proprietate, prevăzută de Regulamentul nr. 40/94.
Concluziile părților
Reclamanta solicită Tribunalului:
—
anularea deciziei atacate;
—
obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.
OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:
—
respingerea acțiunii;
—
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept
Reclamanta invocă, în esență, un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, motivul fiind structurat în patru aspecte. În primul rând, camera de recurs ar fi încercat, întemeindu-se pe o interpretare exclusiv literală a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, să impună în mod greșit o „noțiune comunitară de «proprietate»” a mărcii sau a semnului anterior invocat. În al doilea rând, camera de recurs ar fi săvârșit o eroare atunci când a făcut distincție între forma „extensivă” a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri din Regatul Unit, pe care se întemeia opoziția, și articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, care, potrivit camerei de recurs, ar trebui să se refere la un drept exclusiv deținut de un singur operator. În al treilea rând, reclamanta consideră că camera de recurs a săvârșit o eroare impunându-i părții care a formulat opoziția să facă dovada deținerii proprietății semnului anterior, pe lângă dovedirea proprietății unui drept intangibil. În al patrulea rând, camera de recurs ar fi săvârșit o eroare reținând că termenul „basmati” avea caracter generic.
OAPI susține, referitor la primul și la al patrulea aspect invocate de reclamantă, că semnele la care se referă articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie să răspundă unor „criterii europene uniforme”. Camera de recurs ar fi apreciat în mod întemeiat că termenul „basmati” utilizat pentru orez nu constituia un drept în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. În aceste condiții, nu ar fi fost necesară aplicarea legislației naționale invocate în susținerea opoziției. În special, semnul BASMATI nu ar permite îndeplinirea funcției esențiale a unei mărci, respectiv identificarea originii produselor pe care le desemnează. Referitor la al doilea și la al treilea aspect invocate de reclamantă, OAPI precizează că, constatând că termenul „basmati” nu constituia un drept în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs era îndreptățită să respingă calea de atac pe baza acestei constatări, fără a fi necesară examinarea exigențelor legislației naționale.
Intervenienta menționează că condiția ca partea care a formulat opoziție să fie titularul semnului constituie o „condiție independentă”, care trebuie interpretată indiferent de condițiile impuse de legislația națională. Aceasta susține că modul său de interpretare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 nu împiedică formularea opozițiilor întemeiate pe acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri din moment ce partea care a formulat opoziția invocă un semn care este utilizat numai de ea pe piață și care îi permite, datorită reputației dobândite printre clienți, să deosebească produsele sau activitățile sale de cele ale altor întreprinderi. În sfârșit, intervenienta amintește că semnul BASMATI este o denumire generică pentru o varietate de orez și nu constituie un semn care să permită distingerea produselor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. În aceste condiții, camera de recurs ar fi dedus doar, din natura generică a semnului BASMATI, că reclamanta nu era „titularul” acestui semn.
Potrivit articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, titularul unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local poate formula opoziție împotriva înregistrării unei mărci comunitare atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația statului membru care este aplicabilă, pe de o parte, au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii comunitare și, pe de altă parte, acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.
Rezultă că una dintre condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 este ca partea care formulează opoziția să demonstreze că este titularul semnului invocat în susținerea opoziției. Această condiție presupune ca partea care a formulat opoziția să facă dovada dobândirii unor drepturi asupra semnului respectiv [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 28 octombrie 2009, BCS/OAPI – Deere (Combinația culorilor verde și galben),
T-137/08, Rep., p. II-4047
, punctul 73, și Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2010, Montero Padilla/OAPI – Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, Rep., p. I-2551
, punctul 63]. Aceste drepturi trebuie să permită, potrivit articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, interzicerea utilizării unei mărci mai recente.
Pe de altă parte și în măsura în care reclamanta invocă în susținerea opoziției sale acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri prevăzută de legislația din Regatul Unit, trebuie amintit că legislația statului membru care este aplicabilă în speță este Trade Marks Act, 1994 (Legea privind mărcile din Regatul Unit), care prevede la articolul 5 alineatul (4) cu precădere:
„O marcă nu poate fi înregistrată decât dacă sau în măsura în care utilizarea sa în Regatul Unit nu este susceptibilă să fie împiedicată:
(a)
de orice normă juridică [în special în temeiul reglementării referitoare la utilizarea abuzivă a unei denumiri (law of passing off)] de protecție a unei mărci neînregistrate sau a oricărui semn utilizat în comerț […]”
Rezultă din acest text, astfel cum a fost interpretat de instanțele naționale, că partea care a formulat opoziția trebuie să demonstreze, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, prevăzută de legislația Regatului Unit, că sunt îndeplinite trei condiții, respectiv dobândirea goodwill (mai precis, forța de atracție a clientelei), prezentarea înșelătoare și prejudiciul cauzat acestui goodwill [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 9 decembrie 2010, Tresplain Investments/OAPI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Rep., p. II-5659
, punctele 93 și 101 și deciziile instanțelor naționale citate].
În speță, rezultă din decizia atacată că camera de recurs a respins opoziția doar pentru motivul că reclamanta nu ar fi făcut dovada că era titularul semnului invocat în susținerea opoziției. Astfel, camera de recurs a statuat că „[c]alea de atac nu [era] întemeiată”, că „[p]artea care a formulat opoziția nu [era] titularul semnului pe care se întemei[a] opoziția sa” și că „[m]otivele [erau] menționate în continuare” (considerentul 14 al deciziei atacate). În încheierea raționamentului, camera de recurs a concluzionat că, „[î]ntrucât partea care a formulat opoziția nu a făcut dovada deținerii, astfel cum pretindea, a proprietății denumirii [«]Basmati[»], opoziția formulată în temeiul articolului 8 alineatul (4) din [Regulamentul nr. 40/94] nu [era] întemeiată și [că] calea de atac [trebuia] respinsă” (considerentul 29 al deciziei atacate). Pentru a ajunge la această concluzie, camera de recurs a apreciat că semnul în cauză nu era o marcă în special pentru că era generic și pentru că „dreptul de proprietate” invocat de reclamantă acoperea doar goodwill. Cu toate acestea, camera de recurs nu a respins opoziția pentru motivul că semnul în discuție, ca atare, nu putea sta la baza unei opoziții întemeiate pe articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. În special, din decizia atacată nu rezultă că camera de recurs ar fi considerat că termenul „basmati”, utilizat în legătură cu orezul, „nu constitui[a] un drept în sensul articolului 8 alineatul (4) din [Regulamentul nr. 40/94]”, cum a menționat OAPI în înscrisurile depuse. Argumentele invocate de OAPI și de intervenientă pentru a susține că semnul în cauză nu ar intra în domeniul de aplicare al articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 sunt, așadar, inoperante.
În primul rând, deși decizia atacată este echivocă în această privință, camera de recurs pare să fi considerat că reclamanta trebuia să facă dovada deținerii formale a „dreptului de proprietate” asupra semnului invocat în susținerea opoziției. Or, după cum s-a amintit la punctul 17 de mai sus, condiția ca partea care a formulat opoziția să fie titularul semnului invocat presupune să se dovedească dobândirea de drepturi asupra semnului respectiv. Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 nu precizează modul de dobândire a unor astfel de drepturi. Abordarea aparent restrictivă reținută de camera de recurs este de altfel contrară mențiunii făcute de OAPI în înscrisurile depuse la Tribunal potrivit căreia semnele vizate de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 fac, cel mai adesea, obiectul unei utilizări mai curând decât al unei înregistrări.
În al doilea rând, trebuie apreciat că problema dacă o parte care a formulat opoziție a dobândit drepturi asupra unei mărci neînregistrate sau a unui semn utilizat în comerț – și, prin urmare, dacă este titularul semnului invocat în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 – nu poate face abstracție de legislația națională invocată în susținerea opoziției. Astfel, legislația națională aplicabilă intervine mai ales în acest cadru pentru definirea modalităților de dobândire a drepturilor asupra semnului invocat în susținerea unei opoziții formulate în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.
Camera de recurs a făcut de altfel ea însăși trimitere în mod expres, în considerentul 24 al deciziei atacate, la legislația națională pentru a aprecia că proprietatea aferentă acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu are legătură cu goodwill. În plus, trebuie subliniat că OAPI a publicat, în anexa la Liniile directoare privind procedurile aflate pe rolul OAPI (partea C intitulată „Procedura de opoziție”, capitolul 4 intitulat „Drepturile conform articolului 8 alineatul (4) din [Regulamentul nr. 40/94]”), o listă cu „drepturile naționale care constituie «drepturi anterioare» în sensul articolului 8 alineatul (4) din [Regulamentul nr. 40/94]”. Această anexă precizează natura „drepturilor naționale” vizate, precum și modurile de dobândire a acestora. În ceea ce privește Regatul Unit, anexa se referă, așadar, la mărcile neînregistrate și la semnele utilizate în comerț „protejate de o normă de drept, inclusiv printr-o acțiune în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri”.
Argumentele OAPI referitoare la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009] nu pot modifica această concluzie. Astfel, presupunând corect că nu toate drepturile anterioare pot fi invocate în cadrul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, astfel cum susține OAPI, acest lucru nu înseamnă totuși, pe de o parte, că semnul în cauză este exclus
a priori
dintre semnele care intră în domeniul de aplicare al acestei dispoziții – ceea ce camera de recurs nu a reținut – și, pe de altă parte, că legislația națională nu este relevantă în speță pentru a determina modurile de dobândire a drepturilor asupra semnului invocat.
În al treilea rând, trebuie subliniat că articolul 5 alineatul (4) din Trade Marks Act, 1994 mai precizează la al doilea paragraf că o persoană abilitată să împiedice utilizarea unei mărci trebuie considerată „titularul unui drept anterior”. Rezultă că, potrivit legislației aplicabile în Regatul Unit, în cadrul unei acțiuni în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, calitatea de titular al unui drept anterior nu poate fi definită în mod autonom, cum a procedat, în esență, camera de recurs în decizia atacată, fără a ține cont de posibilitatea conferită părții care a formulat opoziția de a împiedica utilizarea unei mărci.
Faptul că proprietatea protejată în cadrul acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu privește un cuvânt sau o denumire a cărei utilizare de către terți este restrânsă, ci însăși clientela căreia i se aduce atingere prin utilizarea în litigiu [Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2009, Last Minute Network/OAPI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 și T-115/07, Rep., p. II-1919
, punct 61], astfel cum a menționat, în esență, camera de recurs în considerentul 24 al deciziei atacate, nu poate modifica această concluzie. Astfel, împrejurarea că partea care a formulat opoziție nu are în mod formal decât un drept de proprietate legat de clientela asupra căreia se răsfrânge încălcarea nu înseamnă totuși că nu a dobândit drepturi asupra semnului invocat, drepturi care să îi permită să împiedice, dacă este cazul, utilizarea unei mărci mai recente. În această privință, trebuie subliniat că în cadrul unei acțiuni în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, semnul care servește să desemneze bunuri sau servicii dobândește o reputație pe piață (a se vedea în acest sens Hotărârea LAST MINUTE TOUR, citată anterior, punctul 84). Pe de altă parte, tocmai utilizarea semnului în cauză permite unei persoane fizice sau juridice să fie „titularul unui drept anterior”, în sensul legislației aplicabile în Regatul Unit.
Referitor la faptul că articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf din Trade Marks Act, 1994 nu a fost invocat de reclamantă în înscrisurile depuse la Tribunal, fapt menționat de intervenientă ca răspuns la o întrebare scrisă adresată de Tribunal, este suficient să se arate că acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri prevăzută de legislația Regatului Unit a constituit temeiul opoziției formulate de reclamantă la OAPI. În acest sens, legislația aplicabilă în Regatul Unit făcea parte integrantă din litigiul cu care a fost sesizată camera de recurs. Acesta face, așadar, parte din cadrul factual și legal în raport cu care Tribunalul trebuie să efectueze controlul său.
În al patrulea rând, faptul că reclamanta a putut, în cadrul motivelor formulate în susținerea opoziției, să asocieze termenul „marcă” cu semnul invocat, astfel cum precizează camera de recurs în considerentul 19 al deciziei atacate, pe lângă faptul că această împrejurare poate rezulta din invocarea unei mărci neînregistrate în susținerea opoziției, nu poate face abstracție de faptul că opoziția se întemeia în special pe un semn utilizat în comerț. Camera de recurs a menționat de altfel acest motiv de opoziție în considerentul 16 al deciziei atacate. În acest context, trebuie apreciat că împrejurarea invocată de camera de recurs potrivit căreia semnul BASMATI nu ar fi o marcă nu înseamnă totuși că reclamanta nu ar fi dobândit drepturi asupra acestui semn în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, interpretat în lumina legislației naționale aplicabile în speță. Mai precis, în ceea ce privește afirmația camerei de recurs potrivit căreia termenul „basmati” ar fi generic, rezultă din jurisprudența națională că un semn care servește să desemneze bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul legislației aplicabile în cadrul acțiunii în constatarea utilizării abuzive, chiar dacă semnul respectiv a avut inițial caracter descriptiv sau a fost lipsit de caracter distinctiv (Hotărârea LAST MINUTE TOUR, punctul 26 de mai sus, punctul 84). Pe de altă parte, din jurisprudența națională rezultă că un semn care servește să desemneze bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul legislației aplicabile în cadrul acțiunii în constatarea utilizării abuzive, chiar dacă este utilizat de mai mulți operatori în cadrul activității lor comerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Această așa-zisă formă „extensivă” a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, recunoscută de jurisprudența națională, permite astfel mai multor operatori să dispună de drepturi asupra unui semn care a dobândit reputație pe piață. Împrejurarea invocată de camera de recurs, presupunând că se confirmă, nu este, așadar, susceptibilă, în lumina legislației naționale aplicabile, să infirme că partea care a formulat opoziție ar fi putut dobândi drepturi asupra semnului invocat.
Rezultă din toate aceste elemente că camera de recurs a săvârșit o eroare prin faptul că a respins opoziția pentru motivul că reclamanta nu ar fi demonstrat că avea calitatea de titular al semnului în cauză, fără a analiza în mod precis dacă reclamanta a dobândit drepturi asupra semnului respectiv în temeiul legislației Regatului Unit.
În aceste condiții, trebuie să se admită motivul unic invocat de reclamantă și să se anuleze decizia atacată.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. În cazul în care mai multe părți cad în pretenții, Tribunalul decide asupra repartizării cheltuielilor de judecată.
În speță, OAPI și intervenienta au căzut în pretenții. Pe de altă parte, reclamanta a solicitat obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.
În aceste împrejurări, se impune ca OAPI să fie obligat să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, iar intervenienta să fie obligată să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, o treime din cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera a doua)
declară și hotărăște:

1)
Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 19 martie 2009 (cauza R 513/2008-1).

2)
Obligă OAPI să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de Tilda Riceland Private Ltd.

3)
Obligă Siam Grains Co. Ltd să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, o treime din cheltuielile de judecată efectuate de Tilda Riceland Private.

Forwood
Dehousse
Popescu
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 18 ianuarie 2012.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: engleza.