CELEX: 62009TJ0304
Ühenduse kaubamärk
Vastulausemenetlus
Ühenduse kujutismärgi BASmALI taotlus
Varasem registreerimata kaubamärk ja varasem tähis BASMATI
Suhteline keeldumispõhjus
Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4)

Vaidluse taust
Menetlusse astuja Siam Grains Co. Ltd esitas 4. novembril 2003 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (
EÜT 1994, L 11, lk 1
; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (
ELT L 78, lk 1
)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:
Kaup, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuulub 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (läbi vaadatud ja muudetud kujul) klassi 30 ja vastab kirjeldusele „pikateraline riis”.
Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 13. septembri 2004. aasta väljaandes
Bulletin des marques communautaires
nr 37/2004.
United Riceland Private Ltd (nüüd Tilda Riceland Private Ltd; edaspidi „hageja”) esitas 10. detsembril 2004 määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele eespool punktis 3 nimetatud kauba jaoks.
Vastulause aluseks oli varasem registreerimata kaubamärk või varasem tähis BASMATI, mida kaubanduses kasutati seoses riisiga.
Vastulause tugines määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4) osutatud põhjendusele. Hageja väitis eelkõige, et Ühendkuningriigi õiguse alusel on tal õigus keelata taotletud kaubamärgi kasutamine, kasutades selleks tähise hõivamise peale esitatavat hagi (
action for passing off
).
Vastulausete osakond lükkas 28. jaanuaril 2008 vastulause tervikuna tagasi. Eelkõige leidis vastulausete osakond, et hageja jättis esitamata dokumendid, mis kirjeldaksid tema poolt Ühendkuningriiki eksporditava riisi turustamist. Seega ei olnud hageja neil asjaoludel tõendanud, et ta oleks omandanud maineväärtuse (
goodwill
), nii et tema väited saaksid olla edukad Ühendkuningriigis kohaldatava tähise hõivamist käsitleva õiguse alusel.
Hageja esitas 20. märtsil 2008 ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jättis 19. märtsi 2009. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel peab vastulause esitaja tõendama, et talle kuulub vastulause aluseks olev õigus. Käesoleva juhtumi puhul ei olnud hageja apellatsioonikoja arvates tõendanud, et väidete aluseks olev õigus kuulub talle. Eriti juhtis apellatsioonikoda tähelepanu sellele, et sõna „basmati” ei ole omandiõigusega hõlmatud kaubamärk või tähis, vaid lihtsalt riisisordi puhul kasutatav tähis. Sõna „basmati” on üldnimetus. Lisaks sellele rõhutas apellatsioonikoda, et omand, mida saab kaitsta tähise hõivamise peale esitatava hagiga, ei tulene mitte asjaomasest tähisest, vaid maineväärtusest. Apellatsioonikoda otsustas, et hageja ei ole tõendanud, et talle kuulub omandiõigus sõnale „basmati”, ja et seega ei vasta vastulause määruses nr 40/94 ette nähtud tingimusele, mis puudutab omandiõiguse olemasolu.
Poolte nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
—
tühistada vaidlustatud otsus;
—
mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.
Ühtlustamisamet ning menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:
—
jätta hagi rahuldamata;
—
mõista kohtukulud välja hagejalt.
Õiguslik käsitlus
Sisuliselt esitab hageja üheainsa väite, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumisel ja mis koosneb neljast etteheitest. Esiteks väidab hageja, et apellatsioonikoda on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 üksnes grammatilisele tõlgendamisele tuginedes üritanud ekslikult kohaldada väidete aluseks oleva varasema kaubamärgi või tähise „„omandiõiguse” ühenduse mõistet”. Teiseks on apellatsioonikoda hageja väitel teinud vea sellega, et eristas Ühendkuningriigi tähise hõivamise hagi selle „laiendatud” vormis, millele tugines vastulause, määruse nr 40/94 artikli 8 lõikest 4, mis apellatsioonikoja väitel peaks põhinema ainuõigusel, mis kuulub ainult ühele ettevõtjale. Kolmandaks on apellatsioonikoda teinud vea, nõudes vastulause esitajalt, et see tõendaks, et varasema kaubamärgi omandiõigus kuulub talle, ja veel enam, et talle kuulub immateriaalõigus. Neljandaks on apellatsioonikoda hageja väitel teinud vea, väites sõna „basmati” olevat üldnimetus.
Ühtlustamisamet leiab hageja esimese ja neljanda etteheite osas, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 mainitud tähised peavad vastama „ühtsetele Euroopa kriteeriumidele”. Ühtlustamisameti sõnul leidis apellatsioonikoda põhjendatult, et sõna „basmati”, kasutatuna riisi kohta, ei kujuta endast õigust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses. Neil asjaoludel ei ole vaja kohaldada siseriiklikku õigust, millele on vastulauses tuginetud. Eelkõige ei saa tähis BASMATI täita kaubamärgi peamist ülesannet identifitseerida sellega tähistatud kauba päritolu. Teise ja kolmanda etteheite osas märgib ühtlustamisamet, et kuna apellatsioonikoda tuvastas, et sõna „basmati” ei kujuta endast õigust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses, siis võis ta sellele tuvastusele tuginedes jätta kaebuse põhjendatult rahuldamata, ilma et oleks tulnud uurida siseriiklikus õiguses ette nähtud nõudeid.
Menetlusse astuja märgib, et tingimus, mille kohaselt peab vastulause esitaja olema tähise omanik, on „sõltumatu tingimus”, mida tuleb tõlgendada siseriiklikus õiguses ette nähtud nõuetest sõltumatult. Menetlusse astuja väitel ei välista tema tõlgendus määruse nr 40/94 artikli 8 lõikele 4 vastulause esitamist tähise hõivamise hagist lähtudes niivõrd, kuivõrd vastulause esitaja tugineb tähisele, mida tema ainsana turul kasutab ja mis võimaldab tal tänu klientide hulgas omandatud mainele eristada oma kaupa ja tegevust teiste ettevõtjate omast. Lõpuks tuletab menetlusse astuja meelde, et tähis BASMATI on riisisordi üldnimetus ega kujuta endast tähist, mis võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja omadest. Neil asjaoludel järeldas apellatsioonikoda lihtsalt selle põhjal, et tähis BASMATI on üldnimetus, et hageja ei ole selle tähise „omanik”.
Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 4 sätestab, et registreerimata kaubamärgi või mõne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki siis, kui esiteks selle tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt ja sellega ettenähtud ulatuses on õigused kõnealusele tähisele omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuupäeva, ja teiseks, kui kõnealune tähis annab omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
Sellest tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaldamise üks tingimus on vastulause esitaja kohustus tõendada, et ta on oma vastulause aluseks oleva tähise omanik. See tingimus tähendab, et vastulause esitaja peab tõendama, et ta on omandanud õigused sellele tähisele (vt selle kohta Üldkohtu 28. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas
T-137/08: BCS
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Deere (Rohelise ja kollase värvi kombinatsioon), EKL 2009, lk II-4047
, punkt 73, ja 22. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas
T-255/08: Montero Padilla
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Padilla Requena (JOSE PADILLA), EKL 2010, lk II-2551
, punkt 63). Need õigused peavad võimaldama määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
Niivõrd, kuivõrd hageja tugineb vastulauses kaubamärgi hõivamise peale esitatavale hagile, mis on ette nähtud Ühendkuningriigi õiguses, tuleb lisaks meelde tuletada, et kohaldatav liikmesriigi õigus on 1994. aasta Trade Marks Act (Ühendkuningriigi kaubamärgiseadus), mille artikli 5 lõige 4 sätestab eelkõige järgmist:
„Kaubamärki ei registreerita, kui või niivõrd kui selle kasutamist Ühendkuningriigis võib takistada:
a)
mis tahes õigusnorm (ja eelkõige tähise hõivamist käsitlevad õigusnormid (
law of passing off
)), mis kaitseb registreerimata kaubamärki või mis tahes muud tähist, mida kasutatakse kaubanduses […]”.
Sellest sõnastusest, nii nagu seda on tõlgendanud siseriiklikud kohtud, nähtub, et vastaspool peab kooskõlas Ühendkuningriigi õiguses tähise hõivamise peale esitatavaid hagisid käsitleva normistikuga tõendama, et on täidetud kolm tingimust: omandatud on maineväärtus (see tähendab võime ligi tõmmata tarbijaid), kujutamine on eksitav ja maineväärtust on kahjustatud (vt selle kohta Üldkohtu 9. detsembri 2010. aasta otsus kohtuasjas
T-303/08: Tresplain Investments
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), EKL 2010, lk II-5659
, punktid 93 ja 101 ning neis viidatud siseriiklike kohtute otsused).
Käesoleval juhul nähtub vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoda lükkas kaebuse tagasi üksnes põhjusel, et hageja ei tõendanud, et on vastulause aluseks oleva tähise omanik. Nõnda sedastas apellatsioonikoda, et „[k]aebus ei ole põhjendatud”, „[v]astulause esitaja ei ole vastulause aluseks oleva tähise omanik” ja „[p]õhjendus esitatakse järgnevalt” (vaidlustatud otsuse põhjendus 14). Oma argumentatsiooni tulemusel tuvastas apellatsioonikoda, et „[k]una vastulause esitaja ei ole tõendanud, et ta on nime [„]Basmati[”] omanik, nagu ta väidab, siis ei ole [määruse nr 40/94] artikli 8 lõike 4 alusel esitatud vastulause põhjendatud ja [seega] tuleb kaebus rahuldamata jätta” (vaidlustatud otsuse põhjendus 29). Sellele järeldusele jõudmiseks leidis apellatsioonikoda, et asjaomane tähis ei ole kaubamärk eelkõige selle tõttu, et see on üldnimetus, ja et „omandiõigus”, millele hagija tugineb, seondub üksnes maineväärtusega. Siiski ei jätnud apellatsioonikoda kaebust rahuldamata põhjusel, et asjaomane tähis ei saa sellisena olla aluseks vastulausele lähtuvalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõikest 4. Eriti ei nähtu vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoda oleks võtnud seisukoha, nagu sõna „basmati” kasutatuna seoses riisiga, „ei ole[ks] õigus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses”, nagu oma märkustes toob esile ühtlustamisamet. Ühtlustamisameti ja menetlusse astuja argumendid selle kohta, et asjaomane tähis ei kuulu määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaldamisalasse, ei ole seega asjakohased.
Esiteks, kuigi vaidlustatud otsus on selles osas mitmetimõistetav, näib apellatsioonikoda olevat olnud seisukohal, et hageja peab tõendama, et vastulause aluseks olev tähise „omandiõigus” kuulub formaalselt talle. Kuid nagu on meenutatud eespool punktis 17, tähendab vastulause esitaja vastulause aluseks oleva tähise omanikuks olemise nõue, et tõendatakse õiguste omandamist sellele tähisele. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 4 ei täpsusta, millises vormis peab olema nende õiguste omandamine. Apellatsioonikoja ilmselt kitsas lähenemine on siiski vastuolus ühtlustamisameti poolt Üldkohtule esitatud märkustes mainitud tõsiasjaga, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 nimetatud tähised on enamasti need, mida kasutatakse, ja mitte registreeritud tähised.
Teiseks tuleb tõdeda, et küsimuses, kas vastulause esitaja on omandanud õigused registreerimata kaubamärgile või kaubanduses kasutatavale tähisele ja kas ta on seega vastulause aluseks oleva tähise omanik määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses, ei tohi kõrvale jätta siseriiklikku õigust, millele on vastulauses tuginetud. Nimelt on selles kontekstis just siseriiklik õigus see, mille alusel määratletakse eelkõige määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel esitatud vastulause aluseks olevale tähisele õiguste omandamise tingimused ja kord.
Ka on apellatsioonikoda ise vaidlustatud otsuse punktis 24 otsesõnu viidanud siseriiklikule õigusele, otsustamaks, et omandiõigus, mis on seotud tähise hõivamise peale esitatud hagiga, puudutab üksnes maineväärtust. Lisaks tuleb märkida, et ühtlustamisamet on ühtlustamisameti menetlust käsitlevate suuniste lisas (C osa „Vastulausemenetlus” peatükk 4 „Õigused, mis tulenevad [määruse nr 40/94] artikli 8 lõikest 4” avaldanud loetelu siseriiklikest õigustest, mis on „„varasemad õigused” määruse nr 40/94) artikli 8 lõike 4 tähenduses”. See lisa täpsustab asjaomaste siseriiklike õiguste olemuse ja nende omandamise tingimused ja korra. Ühendkuningriigi osas sisaldab see niisiis registreerimata kaubamärke ja kaubanduses kasutatavaid tähiseid, „mis on kaitstud mis tahes õigusnormiga, sealhulgas tähise hõivamist reguleerivate normidega”.
Seda järeldust ei mõjuta ühtlustamisameti argumendid seoses määruse nr 40/94 artikli 52 lõikega 2 (nüüd määruse 207/2009 artikli 53 lõige 2). Kui ühtlustamisameti väidetest lähtudes eeldada, et vastab tõele, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel ei saa tugineda kõigile varasematele õigustele, ei tähenda see siiski tingimata, et esiteks on kõnealune tähis
a priori
välistatud selle sätte kohaldamisalasse kuuluvate tähiste hulgast, millega apellatsioonikoda ei nõustunud, ja et teiseks ei ole siseriiklik õigus käesoleva juhtumi puhul asjakohane vastulause aluseks olevale tähisele õiguste omandamise tingimuste ja korra määratlemiseks.
Kolmandaks tuleb rõhutada, et 1994. aasta Trade Marks Act’i artikli 5 lõige 4 täpsustab teises lõigus samuti, et isikuks, kellel on õigus keelata kaubamärgi kasutamine, tuleb pidada „varasema õiguse omanikku”. Sellest järeldub, et Ühendkuningriigi kohaldatava õiguse alusel ei saa tähise hõivamise peale esitatava hagi raames määratleda varasema õiguse omanikuks olemist autonoomselt, nagu seda on sisuliselt teinud apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, arvestamata vastaspoole võimalust keelata kaubamärgi kasutamine.
Seda järeldust ei mõjuta asjaolu, et tähise hõivamise peale esitatava hagiga kaitstud omand ei ole seotud omandiõigusega sõnale või nimele, mille kasutamine kolmandate isikute poolt on piiratud, vaid just selle klientuuriga, mida vaidlusaluse kasutamisega õõnestatakse (Üldkohtu 11. juuni 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades
T-114/07 ja T-115/07: Last Minute Network
vs
. Siseturu Ühtlustamise Amet – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), EKL 2009, lk II-1919
, punkt 61), nagu apellatsioonikoda on sisuliselt märkinud vaidlustatud otsuse punktis 24. Nimelt ei tähenda see, et vastulause esitajale kuulub formaalselt ainult klientuur, kelle suhtes on toimunud õõnestamine, tingimata seda, et ta ei ole omandanud õigusi vastulause aluseks olevale tähisele, millised õigused võimaldavad tal vajaduse korral keelata hilisema kaubamärgi kasutamise. Sellega seoses on kohane rõhutada, et tähise hõivamise peale esitatava hagi puhul on kaupade või teenuste tähistamiseks kasutatav tähis see, mis omandab turul maine (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus LAST MINUTE TOUR, punkt 84). Lisaks on asjaomase tähise kasutamine see, mis võimaldab füüsilisel või juriidilisel isikul olla „varasema õiguse omanik” kohaldatava Ühendkuningriigi õiguse tähenduses.
Mis puutub menetlusse astuja poolt Üldkohtu kirjalikule küsimusele antud vastuses esile toodud asjaolusse, et Üldkohtule esitatud dokumentides ei tugine hageja 1994. aasta Trade Marks Act’i artikli 5 lõike 4 teisele lõigule, siis piisab, kui märkida, et Ühendkuningriigi õiguses ette nähtud tähise hõivamise peale esitatav hagi on hageja poolt ühtlustamisametile esitatud vastulause alus. Nõnda on Ühendkuningriigis kohaldatav õigus apellatsioonikoja poolt lahendatava vaidluse lahutamatu osa. Seega on see õigus osa faktilisest ja õiguslikust raamistikust, millega arvestades peab Üldkohus kontrolli teostama.
Neljandaks, asjaolu puhul, et oma vastulause põhjendustes oli hagejal võimalik seostada mõiste „kaubamärk” vastulause aluseks oleva tähisega, millele viitas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 19, – mis lisaks tõsiasjale, et see asjaolu võib tuleneda vastulause alusena registreerimata kaubamärgile tuginemisest – ei saa jätta tähelepanuta tõsiasja, et vastulause tugines eelkõige kaubanduses kasutatud tähisele. Lisaks on apellatsioonikoda sellele vastulause alusele viidanud vaidlustatud otsuse punktis 16. Sellega seoses tuleb olla seisukohal, et apellatsioonikoja poolt viidatud asjaolu, et tähis BASMATI ei ole kaubamärk, ei tähenda tingimata seda, et hageja ei ole omandanud õigusi sellele tähisele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses, kui seda sätet käsitada käesolevas asjas kohaldatavast siseriiklikust õigusest lähtudes. Mis täpsemalt puutub apellatsioonikoja sedastusse, et sõna „basmati” on üldnimetus, siis tuleneb siseriiklikust kohtupraktikast, et kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutatav tähis võib olla omandanud turul maine tähise hõivamise peale esitatava hagi suhtes kohaldatava õiguse tähenduses isegi siis, kui see tähis oli esialgu kirjeldav või sellel puudus eristusvõime (eespool punktis 26 viidatud kohtuotsus LAST MINUTE TOUR, punkt 84). Lisaks tuleneb siseriiklikust kohtupraktikast, et kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutatav tähis võib olla omandanud turul maine tähise hõivamise peale esitatava hagi suhtes kohaldatava õiguse tähenduses isegi siis, kui seda kasutab oma majandustegevuses palju ettevõtjaid (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors
vs
. Cadbury Ltd. (1999) EWCA Civ 856). Selline tähise hõivamise peale esitatav „laiendatud” hagi, mida tuntakse siseriiklikus õiguses, võimaldab nõnda mitmel ettevõtjal omada õigusi turul maine omandanud tähisele. Apellatsioonikoja poolt aluseks võetud asjaolu, juhul kui eeldada selle tõendatust, ei saa seega kohaldatavat siseriiklikku õigust arvestades kummutada tõsiasja, et vastulause esitaja võis olla omandanud õigused vastulause aluseks olevale tähisele.
Kõiki neid asjaolusid arvestades on apellatsioonikoda teinud vea, jättes kaebuse rahuldamata põhjusel, et hageja ei ole tõendanud, et on asjaomase tähise omanik, ilma et ta oleks üksikasjalikumalt analüüsinud seda, kas hageja on omandanud õigused sellele kaubamärgile Ühendkuningriigi õiguse alusel.
Neil asjaoludel tuleb hageja ainsa väitega nõustuda ja vaidlustatud otsus tühistada.
Kohtukulud
Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kui kohtuvaidluse kaotavad mitu poolt, otsustab Üldkohus kohtukulude jaotamise.
Käesoleval juhul on kohtuvaidluse kaotanud ühtlustamisamet ja menetlusse astuja. Lisaks on hageja nõudnud kohtukulude väljamõistmist ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.
Neil asjaoludel kannab ühtlustamisamet oma kohtukulud ise ja lisaks mõistetakse talt välja kaks kolmandikku hageja kohtukuludest; menetlusse astuja kannab oma kohtukulud ise ja lisaks mõistetakse talt välja üks kolmandik hageja kohtukuludest.

Esitatud põhjendustest lähtudes
ÜLDKOHUS (teine koda)
otsustab:

1.
Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 19. märtsi 2009. aasta otsus (asi R 513/2008-1).

2.
Mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt välja kaks kolmandikku Tilda Riceland Private Ltd kohtukuludest ning jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda.

3.
Mõista Siam Grains Co. Ltd-lt välja kaks kolmandikku Tilda Riceland Private Ltd. kohtukuludest ning jätta Siam Grains Co. Ltd kohtukulud tema enda kanda.

Forwood
Dehousse
Popescu
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 18. jaanuaril 2012 Luxembourgis.
Allkirjad
(
*1
)	Kohtumenetluse keel: inglise.