CELEX: 62009TJ0304
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BASmALI
Starší nezapsaná ochranná známka BASMATI a starší označení BASMATI
Relativní důvod pro zamítnutí
Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009]

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 4. listopadu 2003 podala vedlejší účastnice, společnost Siam Grains Co. Ltd., u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. 1994, L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
)].
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobek, pro který byl zápis požadován, spadá do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídá následujícímu popisu: „Dlouhozrnná rýže“.
Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 37/2004 ze dne 13. září 2004.
Dne 10. prosince 2004 podala společnost United Riceland Private Ltd (nyní Tilda Riceland Private Ltd, dále jen „žalobkyně“) na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky pro výrobek uvedený v bodě 3 výše.
Námitky byly založeny na starší nezapsané ochranné známce nebo na starším označení BASMATI, které je užíváno v obchodním styku v souvislosti s rýží.
Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009). Žalobkyně zejména uvedla, že na základě práva použitelného ve Spojeném království může zabránit užívání přihlášené ochranné známky prostřednictvím žaloby týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off).
Dne 28. ledna 2008 námitkové oddělení námitky zamítlo v plném rozsahu. Zvláště mělo za to, že žalobkyně nepředložila dokumenty popisující způsob, jakým je rýže, kterou vyváží do Spojeného království, uváděna na trh. Za těchto podmínek žalobkyně neprokázala, že získala „goodwill“ nezbytný k tomu, aby jí bylo na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání použitelného ve Spojeném království vyhověno.
Dne 20. března 2008 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
Rozhodnutím ze dne 19. března 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Měl v podstatě za to, že na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 musí osoba, která podala námitky, prokázat, že je majitelkou práva, na němž jsou námitky založeny. V projednávané věci přitom žalobkyně neprokázala, že je majitelkou uplatněného práva. Odvolací senát měl konkrétně za to, že výraz „basmati“ není ochrannou známkou nebo označením, na něž by se vztahovala vlastnická práva, ale že je pouze běžným označením druhu rýže. Výraz „basmati“ je druhový. Kromě toho odvolací senát zdůraznil, že vlastnické právo, které je chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, se nevztahuje k dotčenému označení, ale ke „goodwill“. Odvolací senát dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala, že má vlastnická práva k výrazu „basmati“, a že tedy námitky nesplňují podmínku – stanovenou v nařízení č. 40/94 – týkající se existence vlastnického práva.
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
—
zrušil napadené rozhodnutí;
—
uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.
OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
—
zamítl žalobu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
Žalobkyně uplatňuje v podstatě jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, přičemž lze uvedený žalobní důvod rozdělit na čtyři žalobní body. Zaprvé se odvolací senát tím, že vycházel výlučně z doslovného výkladu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, neprávem pokoušel zavést „pojem ‚vlastnictví‘ v rámci práva Společenství“, pokud jde o ochrannou známku či starší uplatněné označení. Zadruhé odvolací senát pochybil, když učinil rozlišení mezi „extenzivní“ formou žaloby týkající se neoprávněného užívání označení ve Spojeném království, na které jsou námitky založeny, a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, který podle odvolacího senátu musí odkazovat na výlučné právo, jehož majitelem je jediný subjekt. Zatřetí má žalobkyně za to, že odvolací senát pochybil, když vyžadoval, aby osoba, která podala námitky, kromě prokázání vlastnictví nehmotného práva prokázala i vlastnické právo ke staršímu označení. Začtvrté odvolací senát pochybil, když uvedl, že výraz „basmati“ je druhový.
Pokud jde o první a čtvrtý žalobní bod vznesený žalobkyní, OHIM tvrdí, že označení uvedená v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 musí odpovídat „jednotným evropským kritériím“. Odvolací senát měl právem za to, že výraz „basmati“ používaný s odkazem na rýži nepředstavuje právo ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. Za těchto podmínek nebylo nezbytné použít vnitrostátní právo uplatněné na podporu námitek. Označení BASMATI konkrétně neumožňuje vykonávat základní funkci ochranné známky, a sice identifikovat původ výrobků, které označuje. Pokud jde o druhý a třetí žalobní bod vznesený žalobkyní, OHIM uvádí, že odvolací senát tím, že dospěl k závěru, že výraz „basmati“ nepředstavuje právo ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, byl oprávněn odvolání zamítnout na základě tohoto zjištění, aniž bylo nezbytné přezkoumávat požadavky vnitrostátního práva.
Vedlejší účastnice uvádí, že podmínka, aby byla osoba, která podala námitky, majitelkou označení, představuje „nezávislou podmínku“, která musí být vykládána nezávisle na podmínkách vyžadovaných podle vnitrostátního práva. Tvrdí, že její výklad čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 nebrání námitkám založeným na žalobě týkající se neoprávněného užívání označení, jestliže osoba, která podala námitky, uplatní označení, které může na trhu užívat pouze ona a které jí z důvodu dobré pověsti, kterou získalo u jejích zákazníků, umožňuje odlišit její výrobky nebo činnosti od výrobků nebo činností jiných podniků. Konečně vedlejší účastnice připomíná, že označení BASMATI je druhovým označením pro druh rýže a nepředstavuje označení, které by umožnilo odlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků. Za těchto podmínek odvolací senát z druhové povahy označení BASMATI pouze vyvodil, že žalobkyně není „majitelkou“ tohoto označení.
Podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů členského státu, které se na toto označení vztahují, práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství, a pokud toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.
Z toho vyplývá, že jednou z podmínek použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 je, aby osoba, která podala námitky, prokázala, že je majitelkou označení uplatněného na podporu jejich námitek. Tato podmínka znamená, že osoba, která podala námitky, musí prokázat, že získala práva k uvedenému označení [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 28. října 2009, BCS v. OHIM – Deere (Kombinace zelené a žluté barvy),
T-137/08, Sb. rozh. s. II-4047
, bod 73 a ze dne 22. června 2010, Montero Padilla v. OHIM – Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, Sb. rozh. s. II-2551
, bod 63]. Tato práva musejí podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 umožnit zakázat užívání pozdější ochranné známky.
Kromě toho v rozsahu, v němž žalobkyně na podporu svých námitek uplatňuje žalobu týkající se neoprávněného užívání označení stanovenou právem Spojeného království, je třeba připomenout, že právem členského státu použitelným v projednávaném případě je Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného království o ochranných známkách), jehož čl. 5 odst. 4 stanoví zejména:
„Ochrannou známku nelze zapsat, jestliže jejímu užívání ve Spojeném království může být zabráněno:
a)
z důvodu jakéhokoli právního pravidla [zejména na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání označení (law of passing off)] chránícího nezapsanou ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení užívané v obchodním styku […]“
Z tohoto ustanovení, jak jej vykládají vnitrostátní soudy, vyplývá, že osoba, která podala námitky, musí v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny tři podmínky, a sice získaný goodwill (to znamená přitažlivost pro klientelu), klamavá prezentace a újma způsobená goodwill [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2010, Tresplain Investments v. OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Sb. rozh. s. II-5659
, body 93 a 101 a uvedená rozhodnutí vnitrostátních soudů].
V projednávané věci z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát námitky zamítl pouze z důvodu, že žalobkyně nepředložila důkaz o tom, že je majitelkou označení uplatněného na podporu námitek. Odvolací senát tak uvedl, že „[o]dvolání není opodstatněné“, že „[o]soba, která podala námitky, není majitelkou označení, na němž zakládá své námitky“ a že „[d]ůvody jsou uvedeny níže“ (bod 14 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Na základě svých úvah odvolací senát dospěl k závěru, že „[j]elikož osoba, která podala námitky, nepředložila důkaz o tom, že má – jak tvrdí – vlastnická práva k názvu [‚]Basmati[‘], námitky podané na základě čl. 8 odst. 4 [nařízení č. 40/94] nejsou opodstatněné a odvolání musí být zamítnuto“ (bod 29 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Aby dospěl k tomuto závěru, měl odvolací senát za to, že dotčené označení není ochrannou známkou, zejména proto, že je druhové a že „vlastnictví“ uplatňované žalobkyní se týká pouze goodwill. Odvolací senát však námitky nezamítl z důvodu, že dotčené označení jako takové nemůže sloužit jako základ pro námitky podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. Z napadeného rozhodnutí konkrétně nevyplývá, že měl odvolací senát za to, že výraz „basmati“ používaný s odkazem na rýži „nepředstavuje právo ve smyslu čl. 8 odst. 4 [nařízení č. 40/94]“, jak uvádí OHIM ve svých písemnostech. Argumenty uváděné OHIM a vedlejší účastnicí, jejichž cílem je tvrdit, že dotčené označení nespadá do působnosti čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, jsou tedy irelevantní.
Zaprvé, třebaže je napadené rozhodnutí v tomto ohledu nejednoznačné, odvolací senát měl jak se zdá za to, že žalobkyně musí předložit důkaz o tom, že je formálně držitelkou „vlastnictví“ k označení uplatněnému na podporu námitek. Jak přitom bylo připomenuto v bodě 17 výše, podmínka, aby byla osoba, která podala námitky, majitelkou uplatněného označení, znamená prokázat získání práv k uvedenému označení. Článek 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 neupřesňuje formu, jakou musí mít získání takových práv. Podle všeho restriktivní přístup uplatněný odvolacím senátem je ostatně v rozporu se skutečností, uváděnou OHIM v jeho písemnostech před Tribunálem, že označení uvedená v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 jsou nejčastěji předmětem užívání, nikoli zápisu.
Zadruhé je třeba mít za to, že otázka, zda osoba, která podala námitky, získala práva k nezapsané ochranné známce nebo k označení užívanému v obchodním styku – a tedy zda je majitelkou označení uplatněného ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 – nemůže pominout vnitrostátní právo uplatňované na podporu námitek. Použitelné vnitrostátní právo je v tomto rámci totiž třeba zohlednit zejména k vymezení podmínek získání práv k označení uplatněnému na podporu námitek podaných na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.
Odvolací senát ostatně sám výslovně v bodě 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí odkázal na vnitrostátní právo, když měl za to, že vlastnictví, jež souvisí se žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, se týká pouze goodwill. Kromě toho je třeba uvést, že OHIM v příloze metodických pokynů týkajících se řízení před OHIM (část C nadepsaná „Námitkové řízení“, kapitola 4 nadepsaná „Práva na základě čl. 8 odst. 4 [nařízení č. 40/94]“) zveřejnil seznam „národních práv představujících ‚starší práva‘ ve smyslu čl. 8 odst. 4 [nařízení č. 40/94]“. Tato příloha uvádí povahu dotčených „národních práv“, jakož i způsoby jejich získání. Pokud jde o Spojené království, týká se nezapsaných ochranných známek a označení užívaných v obchodním styku „chráněných právním pravidlem, včetně [žalobou týkající se neoprávněného užívání označení] (‚passing off‘)“.
Argumenty OHIM týkající se čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009) tento závěr změnit nemohou. I za předpokladu, že by byla pravda – jak tvrdí OHIM – že veškerá starší práva nemohou být uplatněna v rámci čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, to totiž ještě neznamená, že by dotčené označení bylo
a priori
vyloučeno z označení spadajících do působnosti tohoto ustanovení – což odvolací senát netvrdil – a že by vnitrostátní právo nebylo v projednávaném případě relevantní k určení podmínek získání práv k uplatněnému označení.
Zatřetí je třeba zdůraznit, že čl. 5 odst. 4 Trade Marks Act, 1994 ve druhém pododstavci rovněž stanoví, že je třeba mít za to, že osobou oprávněnou k tomu, aby zabránila užívání ochranné známky, se rozumí „majitelka staršího práva“. Z toho vyplývá, že podle práva použitelného ve Spojeném království v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení nelze postavení majitele staršího práva vymezit autonomně – jak to v podstatě učinil odvolací senát v napadeném rozhodnutí – aniž je zohledněna způsobilost osoby, která podala námitky, zabránit užívání ochranné známky.
Skutečnost, že vlastnické právo, jež je chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, se netýká slova nebo jména, jehož užívání třetími osobami je omezené, ale samotné klientely, která je sporným užíváním poškozována [rozsudek Tribunálu ze dne 11. června 2009, Last Minute Network v. OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 a T-115/07, Sb. rozh. s. II-1919
, bod 61], jak v podstatě uvedl odvolací senát v bodě 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí, tento závěr nemůže změnit. Okolnost, že osoba, která podala námitky, je formálně vlastníkem pouze klientely, která je poškozena, totiž ještě neznamená, že tato osoba nezískala práva k uplatněnému označení, která jí umožňují případně zabránit užívání pozdější ochranné známky. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení dobrou pověst na trhu získává označení sloužící k označení zboží nebo služeb (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek LAST MINUTE TOUR, bod 84). Kromě toho ve smyslu práva použitelného ve Spojeném království je to užívání dotčeného označení, které umožňuje fyzické nebo právnické osobě být „majitelem staršího práva“.
Pokud jde o skutečnost, na kterou vedlejší účastnice poukázala v odpovědi na písemnou otázku Tribunálu, že žalobkyně neuplatnila čl. 5 odst. 4 druhý pododstavce Trade Marks Act, 1994 ve svých písemnostech před Tribunálem, stačí uvést, že žaloba týkající se neoprávněného užívání označení stanovená právem Spojeného království sloužila jako základ pro námitky podané žalobkyní před OHIM. Z tohoto titulu bylo právo použitelné ve Spojeném království nedílnou součástí sporu předloženého odvolacímu senátu. Je tedy součástí skutkového a právního rámce, s ohledem na nějž má Tribunál provést přezkum.
Začtvrté to, že žalobkyně v odůvodnění svých námitek mohla spojit výraz „ochranná známka“ s uplatněným označením, jak uvedl odvolací senát v bodě 19 odůvodnění napadeného rozhodnutí – kromě toho, že tato okolnost může vyplývat z uplatnění nezapsané ochranné známky na podporu námitek – nemůže opomíjet skutečnost, že námitky byly založeny zejména na označení užívaném v obchodním styku. Odvolací senát ostatně tento důvod námitek uvedl v bodě 16 odůvodnění napadeného rozhodnutí. V tomto rámci je třeba mít za to, že okolnost uplatněná odvolacím senátem, podle níž označení BASMATI není ochrannou známkou, ještě neznamená, že žalobkyně k tomuto označení nezískala práva ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, vykládaného ve světle vnitrostátního práva použitelného v projednávané věci. Pokud jde konkrétně o tvrzení odvolacího senátu, podle něhož je výraz „basmati“ druhový, z vnitrostátní judikatury vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, i když na počátku vykazuje popisný charakter nebo postrádá rozlišovací způsobilost (rozsudek LAST MINUTE TOUR, bod 26 výše, bod 84). Kromě toho z vnitrostátní judikatury vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, i když je užíváno několika subjekty v rámci jejich obchodní činnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Tato takzvaná „extenzivní“ forma žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, uznávaná vnitrostátní judikaturou, tak umožňuje několika subjektům disponovat právy k označení, které na trhu získalo dobrou pověst. Okolnost uplatněná odvolacím senátem, tedy – i pokud by byla prokázána – nemůže s ohledem na použitelné vnitrostátní právo vyvrátit skutečnost, že osoba, která podala námitky, mohla získat práva k uplatněnému označení.
Ze všech těchto skutečností vyplývá, že odvolací senát pochybil, když námitky zamítl z důvodu, že žalobkyně neprokázala, že je majitelkou dotčeného označení, a nezkoumal přitom, zda žalobkyně podle práva Spojeného království získala práva k uvedenému označení.
Za těchto podmínek je třeba jedinému žalobnímu důvodu vznesenému žalobkyní vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit.
K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Je-li neúspěšných účastníků řízení více, rozhodne Tribunál o rozdělení nákladů.
V projednávané věci OHIM a vedlejší účastnice neměly ve věci úspěch. Kromě toho žalobkyně požadovala, aby byla OHIM a vedlejší účastnici uložena náhrada nákladů řízení.
Za těchto okolností je důvodné rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada dvou třetin nákladů řízení žalobkyně a že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada jedné třetiny nákladů řízení žalobkyně.

Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (druhý senát)
rozhodl takto:

1)
Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 19. března 2009 (věc R 513/2008-1) se zrušuje.

2)
OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada dvou třetin nákladů řízení společnosti Tilda Riceland Private Ltd.

3)
Společnost Siam Grains Co. Ltd ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada jedné třetiny nákladů řízení společnosti Tilda Riceland Private Ltd.

Forwood
Dehousse
Popescu
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. ledna 2012.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.