CELEX: 62012TJ0047
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca figurativa comunitária EQUITER
Marca nominativa comunitária anterior EQUINET
Motivo relativo de recusa
Utilização séria da marca anterior
Artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009
Dever de fundamentação

Antecedentes do litígio
Em 28 de fevereiro de 2008, o recorrente, Intesa Sanpaolo SpA, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO L 78, p. 1
)].
A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo seguinte:
Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo pertencem às classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma das classes, à seguinte descrição:
—
classe 9: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré‑pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores»;
—
classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de imprensa; clichés (estereótipos)»;
—
classe 35: «Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório»;
—
classe 36: «Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários»;
—
classe 38: «Telecomunicações»;
—
classe 41: «Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais»;
—
classe 42: «Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e conceção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores».
O pedido de marca comunitária foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
30/2008, de 28 de julho de 2008.
Em 27 de outubro de 2008, o equinet Bank AG deduziu oposição, nos termos do artigo 42.
o
do Regulamento n.
o
40/94 (atual artigo 41.
o
do Regulamento n.
o
207/2009), ao registo da marca pedida para os produtos e serviços referidos no n.
o
3,
supra
.
A oposição assentou, nomeadamente, na marca nominativa comunitária anterior
EQUINET
, apresentada em 10 de abril de 2000 e registada em 19 de março de 2003 para produtos e serviços das classes 35, 36 e 38, e corresponde, para cada uma dessas classes, à descrição seguinte:
—
classe 35: «Publicidade; serviços de gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; realização de feiras e exposições com fins comerciais, cedência temporária de trabalhadores; estabelecimento de estatísticas; escrituração comercial; serviços de venda em leilão; investigações para negócios; marketing; pesquisa de mercado e análise de mercados; decoração de montras; consultadoria empresarial ou organizacional; serviços de consultoria e assessoria empresarial; consultoria em matéria de recursos humanos; aluguer de máquinas e aparelhos de escritório; mediação e conclusão de transações comerciais por conta de outrem; mediação de contratos de compra e de venda de mercadorias; distribuição de artigos com fins publicitários; reprodução de documentos; publicidade; publicidade ou publicidade radiofónica e televisiva; publicidade no cinema; com exceção dos serviços relacionados com a disponibilização de ligações à Internet»;
—
classe 36: «Seguros e finanças; crédito ao consumo e cobertura de riscos de crédito (‘factoring’), emissão de cartões de crédito, empréstimos sobre penhores, cobrança de dívidas, negócios financeiros e emissão de cheques de viagem, mediação de títulos, operações de câmbio, operações de investimento, consultadoria em matéria de empréstimos, mediação de empréstimos, serviços de investigação em matéria de negócios monetários, depósito de valores em cofres‑fortes, serviços de administração de terrenos e de propriedades residenciais, mediação de imóveis e de hipotecas,
leasing
, avaliação de imóveis, mediação de seguros, gestão de patrimónios, seguros, arrendamento de propriedades horizontais»;
—
classe 38: «Telecomunicações; difusão de programas de rádio e de televisão, serviços de telegrafia, serviços telefónicos (exploração de uma rede telefónica), serviços de radiocomunicações (transmissão de mensagens), recolha e transmissão de mensagens, transmissão de som e imagem via satélite, aluguer de modems, telefones e outros equipamentos de telecomunicações».
Os motivos invocados em apoio da oposição são os referidos no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 [atual artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009].
A oposição baseou‑se em todos os serviços abrangidos pela marca anterior e teve por objeto uma parte dos produtos e serviços pedidos, a saber, os pertencentes às classes 9, 35, 36 e 38. Por requerimento de 11 de maio de 2009, em conformidade com o disposto no artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, o recorrente requereu que o oponente fizesse prova da utilização séria da marca anterior invocada em apoio da oposição.
Em 10 de setembro de 2010, a Divisão de Oposição julgou a oposição improcedente, pelo facto de, não obstante os elementos de prova apresentados pelo oponente preencherem os requisitos relativos ao local, ao período e à extensão da utilização da marca anterior, esses elementos não preencherem o requisito relativo à natureza da utilização da referida marca.
Em 26 de outubro de 2010, o oponente interpôs no IHMI um recurso da decisão da Divisão de Oposição, nos termos dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.
o
207/2009.
Por decisão de 6 de outubro de 2011 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso, anulou a decisão da Divisão de Oposição e remeteu o processo para esta última.
No essencial, a Câmara de Recurso considerou que o oponente tinha apresentado contas certificadas relativas aos anos de 2005 e de 2007, de acordo com as quais o grupo equinet, composto pelo equinet Bank AG como sociedade‑mãe e um certo número de filiais situadas na União Europeia, cuja denominação social inclui o termo «equinet», obteve rendimentos consideráveis no âmbito dos serviços financeiros. As contas em questão eram, além disso, corroboradas por várias faturas relevantes emitidas em nome dos clientes do mesmo grupo. A Câmara de Recurso observou também que a marca anterior tinha sido utilizada de uma forma que não alterava o seu caráter distintivo. Por outro lado, o oponente provou que a marca anterior foi utilizada como elemento nas denominações sociais das sociedades do grupo equinet, de tal forma que se estabeleceu uma ligação entre as referidas denominações sociais e os serviços prestados. Neste contexto, os excertos das páginas do sítio Internet do oponente e as revistas apresentadas demonstram a utilização da marca anterior para serviços financeiros. Desta forma, o oponente provou uma utilização séria da marca anterior para serviços financeiros, serviços de avaliação e de pesquisa, serviços de relações públicas e serviços de consultoria e assessoria empresarial.
Pedidos das partes
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar o recorrente nas despesas.
Questão de direito
O recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 42.
o
, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.
o
207/2009, lido em conjugação com o artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do mesmo regulamento.
De acordo com o recorrente, a apreciação da Câmara de Recurso está viciada por erros relativos ao local, à duração, à importância e à natureza da utilização da marca anterior, à relação entre a utilização desta e os serviços para os quais foi registada e, finalmente, à relação entre a marca anterior conforme foi registada e a marca utilizada.
A este respeito, há desde logo que recordar que, nos termos do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/20090, «[a] pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços».
Resulta desta disposição que a prova a que o oponente deve proceder quando o requerente de uma marca comunitária apresenta um pedido neste sentido diz respeito à utilização da marca anterior invocada para os produtos ou para os serviços para os quais foi registada e nos quais a oposição se baseia.
Com efeito, por um lado, a utilização séria da marca anterior constitui uma questão prévia que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita [acórdão do Tribunal Geral de 22 de março de 2007, Saint‑Gobain Pam/IHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL),
T-364/05, Colet., p. II-757
, n.
o
37].
Por outro lado, um processo de oposição baseado no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009 tem por objetivo permitir ao IHMI apreciar a existência de um risco de confusão, o que, em caso de semelhança das marcas em conflito, implica um exame da semelhança entre os produtos e serviços designados por essas marcas. Neste contexto, nos termos do artigo 42.
o
, n.
o
2, última frase, do Regulamento n.
o
207/2009, se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, só se considera que está registada, para efeitos do exame da oposição, para essa parte dos produtos ou serviços. No mesmo contexto, a Câmara de Recurso também tem de apreciar, caso a prova da utilização só seja apresentada para uma parte dos produtos ou dos serviços pertencentes a uma categoria para a qual a marca anterior está registada e na qual a oposição se baseia, se esta categoria incluir subcategorias autónomas às quais pertencem os produtos e serviços para os quais a utilização é demonstrada, de maneira a ter de considerar se a referida prova foi apresentada unicamente para essa subcategoria de produtos ou de serviços ou, em contrapartida, se essas subcategorias não são concebíveis [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 17 de outubro de 2006, Armour Pharmaceutical/IHMI — Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN),
T-483/04, Colet., p. II-4109
, n.
os
26 e 27].
Por conseguinte, a missão que consiste em apreciar se uma marca invocada em apoio de uma oposição foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009 comporta duas vertentes indissociáveis. A primeira visa determinar se a marca em questão foi objeto de uma utilização séria na União, inclusivamente através de uma forma que se distingue por meio de elementos que, no entanto, não alteram o caráter distintivo dessa marca na forma sob a qual foi registada. A segunda visa determinar quais são os produtos ou os serviços para os quais a marca anterior foi registada, e nos quais se baseia a oposição, e que são abrangidos pela utilização séria demonstrada.
No caso em apreço, embora tenha mencionado, nos n.
os
14 e 17 da petição inicial, que a utilização séria, na aceção do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, deve ser demonstrada relativamente aos serviços para os quais a marca anterior foi registada, o recorrente não invocou formalmente uma acusação relativa à falta de fundamentação. No entanto, a falta ou insuficiência de fundamentação consubstancia uma violação de formalidades essenciais, na aceção do artigo 263.
o
TFUE, e constitui um fundamento de ordem pública que pode, ou mesmo deve, ser conhecido oficiosamente pelo juiz da União (acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de dezembro de 2009, Comissão/Irlanda e o.,
C-89/08 P, Colet., p. I-11245
, n.
o
34).
Tendo as partes sido ouvidas, na audiência, sobre a suficiência da fundamentação da decisão impugnada no que respeita à correspondência entre, por um lado, os serviços para os quais a Câmara de Recurso considerou que foi demonstrada uma utilização séria da marca anterior e, por outro, os serviços para os quais a referida marca foi registada e nos quais a oposição se baseia, há que conhecer deste fundamento oficiosamente. Com efeito, se a decisão impugnada não contiver os fundamentos relativos às duas vertentes que fazem parte da missão da Câmara de Recurso, mencionada no n.
o
21,
supra
, o Tribunal Geral fica impossibilitado de fiscalizar a legalidade da conclusão desta decisão relativa à utilização séria da marca anterior invocada em apoio da oposição.
A este respeito, há que recordar que o dever de fundamentação, consagrado no artigo 75.
o
, primeira frase, do Regulamento n.
o
207/2009, tem o mesmo alcance daquele que se encontra consagrado no artigo 296.
o
TFUE e que tem por objetivo permitir, por um lado, que os interessados conheçam as justificações da medida adotada para defenderem os seus direitos e, por outro, que o juiz da União exerça a sua fiscalização da legalidade da decisão. A questão de saber se a fundamentação de uma decisão preenche estes requisitos deve ser apreciada à luz não apenas da sua redação mas também do seu contexto, bem como de todas as regras jurídicas que regem a matéria em causa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR),
T-262/09, Colet., p. II-1629
, n.
os
90 e 91].
A este respeito, nos termos do n.
o
19 da decisão impugnada, o oponente invocou, na Câmara de Recurso, uma utilização séria da marca anterior para serviços financeiros, serviços de avaliação e de pesquisa, serviços de relações públicas e serviços de consultoria e assessoria empresarial.
No final do seu raciocínio relativo às provas apresentadas em apoio de uma utilização séria, a Câmara de Recurso concluiu, no n.
o
45 da decisão impugnada, que essa utilização não «foi, contudo, demonstrada para todos os produtos e serviços relevantes, mas apenas para serviços financeiros, serviços de avaliação e de pesquisa, serviços de relações públicas e serviços de consultoria e assessoria empresarial».
No entanto, os serviços financeiros, os serviços de avaliação e de pesquisa e os serviços de relações públicas não figuram enquanto tal entre os serviços para os quais a marca anterior está registada. Ora, como resulta dos n.
os
20 e 21,
supra
, quando a Câmara de Recurso examina a questão de saber se uma marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, tem de expor com precisão quais são os produtos ou os serviços para os quais a marca anterior foi registada e nos quais se baseia a oposição, e que são abrangidos pela utilização séria demonstrada. Quando essa exposição não existe, uma decisão fica viciada por falta de fundamentação quando, por um lado, conclui que uma marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009 e, por outro, abrange produtos ou serviços diferentes daqueles para os quais essa marca foi registada. Com efeito, a correspondência entre os produtos ou serviços para os quais a Câmara de Recurso considera que foi demonstrada uma utilização séria e a totalidade ou uma parte dos produtos ou serviços para os quais a referida marca foi registada é imposta por esta última disposição, que contém as regras que regem a matéria em causa, com o objetivo de tornar possível a apreciação posterior de um risco de confusão, conforme foi exposto no n.
o
20,
supra
.
Interrogado por escrito sobre este ponto no âmbito das medidas de organização do processo, o IHMI respondeu, por ofício de 10 de abril de 2013, que não lhe era possível determinar se há uma correspondência entre os serviços para os quais se considerou que a marca anterior foi objeto de utilização séria e os serviços para os quais essa marca foi registada. Em particular, a decisão impugnada só se refere aos serviços para os quais a marca anterior foi utilizada, ao passo que a questão de saber se esses serviços estavam abrangidos por aqueles para os quais esta marca foi registada seria examinada pela Divisão de Oposição, para a qual o processo fora remetido.
Contudo, esta resposta ignora o alcance do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, que define a utilização séria como a utilização para os produtos ou os serviços para os quais a marca foi registada e em que a oposição se baseia, excluindo assim a possibilidade de fundamentar uma conclusão que afirma essa utilização por referência a outros produtos e serviços. Por outro lado, a abordagem do IHMI tem por efeito desmultiplicar o número de processos que têm por objeto examinar a existência de uma utilização séria, fazendo‑o em sentido contrário tanto à letra como ao espírito da disposição acima mencionada.
Além disso, o processo do IHMI também não fornece mais indicações sobre uma possível correspondência entre, por um lado, os serviços financeiros, os serviços de avaliação e de pesquisa e os serviços de relações públicas e, por outro, os serviços para os quais a marca anterior está registada. Como resulta da página 159 do processo do IHMI, a Câmara de Recurso parece ter simplesmente retomado esta terminologia constante das alegações de recurso que perante ela foi interposto.
Neste contexto, há que constatar que a decisão impugnada está viciada por falta de fundamentação na medida em que a Câmara de Recurso nela concluiu que foi demonstrada uma utilização séria da marca anterior na aceção do artigo 42.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, embora tenha afirmado que essa utilização diz respeito a serviços financeiros, serviços de avaliação e de pesquisa e serviços de relações públicas, os quais não figuram entre aqueles para os quais esta marca foi registada (v. n.
o
27,
supra
).
Há que acrescentar que a circunstância de certos serviços pertencentes à classe 36, enumerados no n.
o
6,
supra
, poderem ser qualificados de serviços financeiros não remedeia a falta de fundamentação da decisão impugnada no que respeita a este tipo de serviços. A este respeito, por um lado, a Câmara de Recurso não indica em nenhum ponto da decisão impugnada que, com a expressão «serviços financeiros», se refere à totalidade ou inclusivamente a uma parte dos serviços pertencentes à classe 36, para os quais a marca anterior foi registada. O ofício de 10 de abril de 2013 do IHMI confirma esta apreciação (v. n.
o
28,
supra
). Por outro lado, essa falta de precisão torna impossível tanto a aplicação do artigo 42.
o
, n.
o
2, última frase, do Regulamento n.
o
207/2009, segundo o qual «[s]e a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços», como, eventualmente, o exame descrito na última frase do n.
o
20,
supra
. A este respeito, o IHMI precisou, na audiência, que certos serviços pertencentes à classe 36, e mencionados no n.
o
6,
supra
, como os serviços de administração de terrenos e de propriedades residenciais, não podem ser qualificados de serviços financeiros, o que exclui a possibilidade de compreender a decisão impugnada no sentido de que se refere à totalidade desses serviços. Assim, na impossibilidade de saber se, com a referência «serviços financeiros», a Câmara de Recurso designa a totalidade ou inclusivamente uma parte dos serviços pertencentes à classe 36 para os quais a marca anterior foi registada, é materialmente impossível determinar para que serviços se considera que a marca anterior foi registada para efeitos da oposição, o que impede que seja posteriormente formulada uma apreciação sobre a existência de um risco de confusão.
No que respeita aos serviços de consultoria e assessoria empresarial, pertencentes à classe 35 e mencionados no n.
o
6,
supra
, embora a Câmara de Recurso conclua, no n.
o
45 da decisão impugnada, pela existência de uma utilização séria da marca anterior relativamente a estes, não se refere aos elementos apresentados que provam a referida utilização.
Em particular, como resulta dos n.
os
29, 30, 40 e 42 da decisão impugnada, para fundamentar a sua conclusão, a Câmara de Recurso baseou‑se nas provas que a seguir se apresentam.
Em primeiro lugar, baseou‑se em situações financeiras e numa série de faturas do titular da marca anterior. Contudo, de acordo com os n.
os
29 e 31 da decisão impugnada, estes elementos de prova demonstram uma utilização séria para serviços financeiros.
Em seguida, sucede o mesmo com os excertos do sítio Internet do titular da marca anterior e com as revistas, que demonstram, segundo a Câmara de Recurso, uma utilização séria desta marca para serviços financeiros (v. n.
os
40 e 42 da decisão impugnada).
Por outro lado, uma vez que os n.
os
33 a 39 da decisão impugnada dizem respeito à forma como a marca anterior foi utilizada e à questão de saber se a utilização da marca como denominação social pode constituir uma utilização, há que constatar que a decisão impugnada não apresenta os fundamentos em que se baseia a sua conclusão, segundo a qual a marca anterior foi objeto de uma utilização séria para serviços de consultoria e assessoria empresarial.
Por conseguinte, há que constatar que a decisão impugnada está viciada por falta de fundamentação na medida em que, por um lado, não permite compreender para que serviços, de entre aqueles para os quais a marca anterior foi registada e nos quais se baseia a oposição, essa marca foi objeto de uma utilização séria e, por outro, não expõe os motivos pelos quais a Câmara de Recurso considerou que foi demonstrada uma utilização séria da marca anterior para serviços de consultoria e assessoria empresarial, pertencentes à classe 35.
Nestas condições, há que anular a decisão impugnada.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená‑lo nas suas próprias despesas, bem como nas despesas efetuadas pelo recorrente, em conformidade com os pedidos apresentados por este.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
decide:

1)
É anulada a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 6 de outubro de 2011 (processo R 2101/2010‑1).

2)
O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efetuadas pelo Intesa Sanpaolo SpA.

Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 27 de março de 2014.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.