CELEX: 62009TJ0227
Marca comunitaria
Procedimiento de nulidad
Marca gráfica comunitaria FS
Mala fe del solicitante
Artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
La demandante, Feng Shen Technology Co. Ltd, es una sociedad taiwanesa que produce y distribuye diversos artículos, entre ellos cremalleras. Es titular, en particular, de varias marcas taiwanesas, registradas para designar, concretamente, productos comprendidos en la clase 26, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y que corresponden específicamente a la descripción siguiente: «Cremalleras», formadas por el signo gráfico siguiente:
En 2000, la demandante trabó relaciones comerciales con el coadyuvante, el Sr. Jarosław Majtczak, que desarrollaba actividades comerciales en Polonia con el nombre comercial de «P H U Berotex».
Con motivo de un intercambio de mensajes remitidos por correo electrónico con la demandante, el coadyuvante se refirió a un catálogo de aquélla que contenía cremalleras. Las facturas emitidas por la demandante en el marco de su relación comercial con el coadyuvante llevaban impresas algunas marcas taiwanesas anteriores, con el símbolo ®.
Se puso fin a la relación comercial entre la demandante y el coadyuvante en enero de 2005.
La demandante demandó la intervención de otro distribuidor para Polonia, a saber, la sociedad Pik Foison sp. z o.o., que se había constituido en 2004.
El 7 de junio de 2005 el coadyuvante presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca que se registró el 15 de mayo de 2006, con el número 4.431.391, se había solicitado para los productos comprendidos en la clase 26, según lo previsto en el Arreglo de Niza, y que corresponden a la descripción siguiente: «Cremalleras», es el signo gráfico siguiente:
A petición del coadyuvante, el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2006 las aduanas polacas intervinieron algunos lotes de cremalleras que llevaban las marcas taiwanesas anteriores que se encontraban en poder de Pik Foison.
En virtud del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009], el 17 de octubre de 2006 la demandante presentó una solicitud de nulidad de la marca registrada con el número 4.431.391 por considerar que el coadyuvante había actuado de mala fe al presentar su solicitud de marca. En particular, la demandante alegó que el coadyuvante sabía que la demandante utilizaba un signo compuesto por las letras mayúsculas «F» y «S» en la Unión Europea como marca para cremalleras y que la solicitud de registro de la marca controvertida se había presentado con el fin de impedir tal utilización.
El 24 de enero de 2008 la División de Anulación adoptó una resolución por la que desestimó la solicitud de nulidad.
El 25 de marzo de 2008 la demandante promovió un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación.
Mediante resolución de 1 de abril de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En primer lugar, señaló que no existía ninguna definición legal del concepto de mala fe y que, en general, se trataba de un comportamiento contrario a las buenas costumbres en materia comercial.
A renglón seguido, la Sala de Recurso consideró que un solicitante podía actuar de mala fe si presentaba una solicitud de marca a sabiendas, debido a las relaciones directas que mantuviera con un tercero, de que éste utilizaba de buena fe y de una manera totalmente legal una marca idéntica para productos o servicios similares fuera del territorio de la Unión. La Sala de Recurso precisó al respecto que la carga de la prueba de la existencia de tal mala fe incumbía a quien solicitara la anulación de la marca comunitaria.
La Sala de Recurso estimó que, en el caso de autos, la demandante no había aportado ninguna prueba de tal mala fe. Expuso al respecto seis consideraciones que se recogen a continuación.
En primer lugar, las marcas taiwanesas anteriores y la marca controvertida no son semejantes desde el punto de vista gráfico y la demandante no ha demostrado que hubiera utilizado las marcas taiwanesas anteriores antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca controvertida (apartado 16 de la resolución impugnada).
En segundo lugar, la demandante se limitaba a fabricar cremalleras para el coadyuvante, de conformidad con las especificaciones que éste le facilitaba (apartado 18 de la resolución impugnada).
En tercer lugar, el coadyuvante empezó a comercializar por sí mismo las cremalleras revestidas con el signo correspondiente a la marca controvertida en Polonia en 2000, colocando en ellas el signo protegido en adelante como marca comunitaria en Polonia (apartados 19 y 22 de la resolución impugnada).
En cuarto lugar, la demandante no ha demostrado que hubiera intentado comercializar directamente sus cremalleras en la Unión durante el período comprendido entre 2000 y 2005 (apartado 20 de la resolución impugnada).
En quinto lugar, la demandante no manifestó ningún interés en la protección de un signo formado por las letras mayúsculas «FS» en la Unión con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca controvertida (aparatado 22 de la resolución impugnada).
En sexto lugar, el coadyuvante no estaba legalmente obligado a informar previamente a la demandante de su intención de solicitar el registro de la marca controvertida (apartado 22 de la resolución impugnada).
Sobre la base de estas consideraciones la Sala de Recurso decidió, en el vigesimocuarto considerando de la resolución impugnada, que el coadyuvante no había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro.
Procedimiento y pretensiones
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Declare nula la marca controvertida.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI y el coadyuvante solicitan esencialmente al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal
En el acto de la vista, la OAMI se opuso a la admisión de los elementos probatorios presentados por primera vez ante el Tribunal, a saber, documentos que no figuraban en el expediente de la OAMI y que la demandante y el coadyuvante acompañaron al escrito de réplica y al escrito de dúplica, a excepción de los documentos presentados en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal.
Al respecto debe recordarse que el objeto de un recurso interpuesto ante el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, en el sentido del artículo 63 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento n
o
207/2009) y que, en el procedimiento de anulación, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en la que se adoptó el acto. Por lo tanto, según jurisprudencia consolidada, la función del Tribunal no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de tales documentos iría en contra del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, según el cual los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso [véase la sentencia del Tribunal de 11 de noviembre de 2009, Frag Comercio Internacional/OAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, no publicada en la Recopilación, apartado 17 y jurisprudencia allí citada].
De ello se deduce que los documentos presentados por la demandante y por el coadyuvante por primera vez ante el Tribunal acompañando a los escritos de réplica y de dúplica no pueden ser tenidos en cuenta y, por lo tanto, deben ser rechazados.
Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada
La demandante invoca un motivo único relativo a la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94.
Según la demandante, se da mala fe, en el sentido de la disposición mencionada, cuando el solicitante de la marca pretende, a través del registro de la marca, «meter mano» en la marca de un tercero con el que ha mantenido relaciones contractuales o precontractuales. La demandante alega que el comportamiento del coadyuvante es en su integridad constitutivo de mala fe en el sentido indicado. Señala, en particular, que utilizaba las marcas taiwanesas anteriores en la Unión Europea desde 2000 y que el coadyuvante estaba informado de dicha utilización.
La OAMI considera que no se ha probado que el objetivo del registro de la marca controvertida fuera únicamente impedir a la demandante la importación de los productos revestidos con las marcas taiwanesas anteriores en la Unión. Alega que, en efecto, el coadyuvante realizó un uso efectivo de la marca controvertida para identificar el origen comercial de sus propios productos.
El coadyuvante niega haber tenido conocimiento de las marcas taiwanesas anteriores en relación con cremalleras. Sostiene que la demandante fabricaba cremalleras en función de las especificaciones que él le daba. Agrega que creó la marca controvertida en diciembre de 1999 y que la había introducido en el mercado polaco desde 2000.
Debe recordarse, en primer lugar, que el régimen de la marca comunitaria se basa en el principio, que postula el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 8, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009), de que se confiere un derecho exclusivo al primero que presente la solicitud. En virtud de este principio, una marca sólo puede registrarse como marca comunitaria siempre que no lo impida una marca anterior, tanto si se trata, concretamente, de una marca comunitaria, como de una marca registrada en un Estado miembro o por la Oficina de la propiedad intelectual del Benelux, de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o incluso de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Unión. En cambio, el mero hecho de que un tercero utilice una marca no registrada no impide que se registre una marca idéntica o semejante como marca comunitaria, para productos o servicios idénticos o similares. Lo mismo puede afirmarse, en principio, en relación con la utilización por un tercero de una marca registrada fuera de la Unión.
Esta regla queda matizada, en particular, por el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, en virtud del cual debe declararse la nulidad de una marca comunitaria, mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. Corresponde al solicitante de la nulidad que pretende basarse en este motivo probar las circunstancias que permiten inferir que el titular de una marca comunitaria actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de ésta.
En su sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07, Rec. p. I-4893
; en lo sucesivo, «sentencia Lindt Goldhase»), el Tribunal de Justicia hace varias precisiones sobre cómo debe interpretarse el concepto de mala fe previsto en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94. Así, en el apartado 53 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia señala que la mala fe del solicitante, a efectos de la referida disposición, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso de autos y, en particular:
—
el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
—
la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como
—
el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.
El Tribunal de Justicia ha señalado igualmente, en la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 33
supra
(apartado 44), que la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Es así, en particular, cuando resulta, posteriormente, que este último hizo registrar un signo como marca comunitaria sin tener intención de usarlo, únicamente para impedir la entrada de un tercero en el mercado.
En cambio, se desprende de la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 33
supra
(apartados 48 y 29), que el solicitante puede asimismo perseguir un objetivo legítimo deseando protegerse contra una tentativa de un tercero que por haber llegado recientemente al mercado pretende aprovecharse de la reputación del signo del solicitante.
Sin perjuicio de ello, de los términos contenidos en la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 33
supra,
se deduce que los factores enumerados más arriba son solamente ejemplos de entre un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a fin de pronunciarse sobre la posible mala fe de un solicitante de registro en el momento de presentar la solicitud.
En el caso de autos, la Sala de Recurso se basó en las seis consideraciones referidas en el apartado 14 anterior para declarar la inexistencia de mala fe del coadyuvante. Por lo tanto, procede examinarlas a la luz de las alegaciones formuladas por la demandante.
Así, en primer lugar, la afirmación hecha en el apartado 16 de la resolución impugnada, según la cual la marca controvertida difería claramente de las marcas taiwanesas anteriores, sólo se deduce de una comparación visual somera de los elementos gráficos de ambas marcas.
Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, la identidad o la semejanza entre dos signos, a la que se refiere la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 33
supra
(apartado 53), debe examinarse en función de sus similitudes gráfica, fonética y conceptual. Por lo demás, dicho examen debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas de que se trate, teniendo en cuenta particularmente sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker,
C-334/05 P, Rec. p. I-4529
, apartado 35 y jurisprudencia allí citada).
En estas circunstancias, la Sala de Recurso cometió un error al apreciar la falta de identidad o de semejanza entre la marca controvertida y las marcas taiwanesas anteriores sin efectuar un análisis global de todos los elementos pertinentes y, en particular, sin examinar las similitudes fonética y conceptual entre estas dos marcas. En el caso de autos, era necesario tal análisis, máxime si se considera que, como alega la demandante, la intervención de los productos con las marcas taiwanesas anteriores, practicada por las autoridades aduaneras polacas a petición del titular de la marca controvertida, sugiere que estas dos marcas son efectivamente semejantes hasta el punto de crear un riesgo de confusión.
En segundo lugar, la demandante refuta la afirmación hecha por la Sala de Recurso en el decimoctavo considerando de la resolución impugnada, según la cual se limitaba a fabricar cremalleras de acuerdo con las instrucciones del coadyuvante. Alega que ella le entregaba cremalleras que llevaban algunas marcas taiwanesas anteriores, tales como las que se presentaban en su catálogo comercial.
A este respecto, debe señalarse que el catálogo comercial presentado por la demandante acompañando a su demanda contiene efectivamente cremalleras con marcas taiwanesas anteriores y que, en un mensaje remitido por correo electrónico el 19 de diciembre de 2000, el coadyuvante se refirió a un catálogo de la demandante para cursar un pedido de cremalleras.
En estas circunstancias, el Tribunal ha pedido al coadyuvante que presente todo documento que permita afirmar que comunicaba a la demandante las especificaciones según las cuales debían fabricarse las cremalleras. El coadyuvante ha respondido a esta pregunta presentando algunas facturas y remitiéndose a los documentos obrantes en el expediente. Ahora bien, estos documentos no contienen ninguna especificación técnica ni comercial. No contienen, en particular, ningún elemento que indique que el coadyuvante pidió a la demandante que colocara la marca controvertida en las cremalleras.
Por consiguiente, debe inferirse que la apreciación de la Sala de Recurso de que la demandante fabricaba cremalleras de acuerdo con las instrucciones del coadyuvante no se sustenta en ningún elemento del expediente.
En tercer lugar, según los considerandos 19 y 22 de la resolución impugnada, el coadyuvante empezó en 2000 a comercializar en Polonia las cremalleras con el signo correspondiente a la marca controvertida. Por lo tanto, según parece, el coadyuvante dio a conocer esta marca en la Unión.
No obstante, como alega la demandante, ningún elemento del expediente permite considerar que el coadyuvante utilizó efectivamente la marca controvertida para colocarla en sus productos, ya sea antes de la fecha de solicitud de registro o con posterioridad a la misma. En la vista la OAMI puntualizó que la afirmación, contenida en el decimonoveno considerando de la resolución impugnada, en cuanto a la utilización de la marca controvertida sólo se basaba en las manifestaciones del coadyuvante y no en comprobaciones fácticas objetivas.
Por consiguiente, la afirmación de la Sala de Recurso relativa a la utilización efectiva de la marca controvertida, cuya procedencia rebate la demandante y que es pertinente en relación con la apreciación de la intención del coadyuvante (véanse los apartados 34 y 35 anteriores), no se sustenta en los elementos obrantes en el expediente.
En cuarto lugar, la demandante alega que, contrariamente a lo que se señaló en el apartado 20 de la resolución impugnada, vendió cremalleras en Polonia entre 2000 y 2005. A este respecto, el Tribunal observa que, por una parte, esta alegación de la demandante se sustenta en elementos que ésta incorporó en el expediente y, por otra, la corrobora el coadyuvante, quien ha precisado, en su respuesta a una pregunta escrita del Tribunal, que había decidido poner fin a sus relaciones comerciales con la demandante, ya que ésta había empezado a competir con él en el mercado polaco a través de Pik Foison. En este contexto, se ha comprobado durante el procedimiento ante el Tribunal que la demandante había vendido a Pik Foison varios lotes de cremalleras con algunas marcas taiwanesas anteriores en 2004.
De ello se deduce que los elementos del expediente contradicen la afirmación de la Sala de Recurso relativa a la inexistencia de ventas de cremalleras por la demandante en la Unión entre 2000 y 2005. Ahora bien, dicha afirmación es pertinente con respecto a la apreciación de los esfuerzos comerciales de la demandante y del coadyuvante en la Unión y, por lo tanto, a la intención de éste.
Teniendo en cuenta lo que antecede, procede inferir que cuatro de las seis consideraciones formuladas por la Sala de Recurso no se basan en un análisis de la totalidad de los elementos pertinentes, tal como exige la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 33
supra
(aparatado 53), y no se basan en los elementos del expediente o se sustentan en apreciaciones fácticas inexactas.
En relación con las dos consideraciones restantes, debe señalarse que no son suficientes, por sí mismas, para determinar si el coadyuvante actuó de mala fe al presentar su solicitud de marca comunitaria. En efecto, la circunstancia de que la demandante no manifestara ningún interés por la protección de las marcas taiwanesas anteriores en la Unión y el hecho de que el coadyuvante no estuviera legalmente obligado a informar a la demandante previamente a su solicitud de marca comunitaria no permiten determinar la intención del interviniente al presentar la referida solicitud.
En consecuencia, la Sala de Recurso no podía acertadamente declarar que el coadyuvante no había actuado de mala fe y denegar la solicitud de nulidad presentada por la demandante sobre la base de dichas consideraciones.
Por consiguiente, debe acogerse el motivo único y anular la resolución impugnada.
Sobre la solicitud de declaración de nulidad de la marca controvertida
Con carácter preliminar, debe señalarse que, al pedir al Tribunal que declarara la nulidad de la marca controvertida, la demandante formuló, en virtud del artículo 65, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009, una pretensión de reforma cuyo objeto era que el Tribunal adoptara la resolución que la Sala de Recurso debería haber adoptado [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 4 de octubre de 2006, Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca), T-190/04, no publicada en la Recopilación, apartados 16 y 17]. Por consiguiente, debe admitirse esta pretensión contrariamente a lo que alega la OAMI.
No obstante, debe recordarse que el efecto de la facultad de reforma no consiste en conferir al Tribunal la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia, y tampoco en proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, puede determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como se han hecho constar, la resolución que la Sala de Recurso tenía obligación de adoptar (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI,
C-263/09 P, Rec. p. I-5853
, apartado 72).
En el caso de autos, los elementos contenidos en la resolución impugnada no permiten determinar qué resolución estaba obligada a adoptar la Sala de Recurso. En efecto, si bien dichos elementos no justifican la apreciación según la cual el coadyuvante no actuó de mala fe, como se ha señalado anteriormente al examinar la solicitud de anulación, tampoco justifican, por sí mismos, la apreciación contraria.
En estas circunstancias, procede desestimar la pretensión de reforma formulada por la demandante cuyo objeto es que el Tribunal declare nula la marca controvertida.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los pedimentos de la OAMI, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la demandante.
A tenor del artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal puede ordenar que una parte coadyuvante cargue con sus propias costas. En el caso de autos, el coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:

1)
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 1 de abril de 2009 (asunto R 529/2008-4).

2)
La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las causadas por Feng Shen Technology Co. Ltd.

3)
El Sr. Jarosław Majtczak cargará con sus propias costas.

Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de marzo de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.