CELEX: 62010TJ0570
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo
Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF
Impedimenti relativi alla registrazione
Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore
Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009

Fatti
Il 9 marzo 2006 la Entec Industries Ltd ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano, in seguito alla limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, nella classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Macchine per la lavorazione professionale ed industriale di scarti di legno e materiali verdi; chippatrici e trinciatrici per legno professionali e industriali».
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 38/2006 del 18 settembre 2006.
Il 18 dicembre 2006 l’interveniente, la Société Elmar Wolf ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.
L’opposizione era segnatamente fondata sui diritti anteriori seguenti:
—
il marchio francese figurativo registrato l’8 aprile 1999 con il n. 99786007, che designa prodotti rientranti nelle classi 1, 5, 7, 8, 12 e 31 e il cui segno figurativo di colore rosso e giallo è qui riprodotto:
—
il marchio francese figurativo registrato il 22 settembre 1948 con il n. 1480873, che designa prodotti rientranti nelle classi 7 e 8, il marchio internazionale figurativo registrato il 22 giugno 1951 con il n. 154431, che designa prodotti rientranti nelle classi 7 e 8 e avente effetto in Spagna e Portogallo e il marchio internazionale figurativo registrato il 20 gennaio 1969 con il n. 352868, che designa prodotti rientranti nelle classi 7, 8, 12 e 21 e avente effetto in Spagna; il segno figurativo in bianco e nero corrispondente a detti tre marchi è riprodotto qui di seguito:
I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009).
Il 24 settembre 2007 la Entec Industries ha ceduto la domanda di registrazione alla ricorrente, la Environmental Manufacturing LLP.
Il 2 ottobre 2007 la ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 43 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42 del regolamento n. 207/2009), che l’interveniente fornisca prove dell’uso dei marchi anteriori. L’interveniente ha quindi presentato documenti a tale scopo.
Il 25 gennaio 2010 la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, con la motivazione che non esisteva alcun rischio di confusione tra i marchi interessati. La divisione d’opposizione ha anche respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, con la motivazione che l’interveniente non aveva fornito prove dell’esistenza di un qualsiasi pregiudizio della notorietà dei marchi anteriori o di un indebito vantaggio tratto dai medesimi.
Il 23 marzo 2010 l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.
Con decisione del 6 ottobre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione d’opposizione. Per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, essa ha considerato che i marchi anteriori godessero di una elevata notorietà nei tre Stati membri. Ha poi considerato che sussistesse un certo grado di somiglianza tra i marchi di cui trattasi e che il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso tra i segni, con riferimento al carattere distintivo e alla notorietà dei marchi anteriori e alla somiglianza dei prodotti cui si riferiscono i marchi di cui trattasi. Infine, la commissione di ricorso ha concluso, riferendosi agli argomenti sollevati dall’interveniente, che il marchio richiesto potrebbe diluire l’immagine unica dei marchi anteriori e potrebbe trarre indebito vantaggio dal loro carattere distintivo e dalla loro notorietà. Per quanto riguarda l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi anteriori fossero stati oggetto di un uso serio e continuo per i prodotti protetti.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. Secondo la ricorrente, l’interveniente non avrebbe dimostrato un uso serio dei marchi anteriori per i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe applicato erroneamente tale disposizione.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009
L’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:
«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi».
Secondo l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.
La ricorrente sostiene che l’interveniente ha solo dimostrato di aver usato i marchi anteriori per macchine e strumenti da giardinaggio destinati al grande pubblico, ma non per macchine e strumenti destinati al giardinaggio professionale. Le macchine e gli strumenti per il giardinaggio domestico costituirebbero una sottocategoria di prodotti distinta da quella delle macchine e degli strumenti per il giardinaggio professionale. Riferendosi alla sentenza del Tribunale del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/UAMI — Aladin (ALADIN) (
T-126/03, Racc. pag. II-2861
), la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto di questa distinzione nella sua valutazione dell’uso serio dei marchi anteriori. L’ampiezza della protezione dei marchi anteriori avrebbe dovuto essere limitata di conseguenza.
L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.
Occorre innanzitutto ricordare che l’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 riguarda la dimostrazione di un uso serio per i prodotti o servizi su cui è fondata l’opposizione. Tali prodotti sono, nella fattispecie, i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori invocati dall’interveniente e non i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto. Orbene, la ricorrente non contesta che l’interveniente abbia dimostrato un uso serio dei marchi anteriori per i prodotti su cui essi sono apposti.
Risulta dalla sentenza ALADIN, citata al punto 18 supra, fatta valere dalla ricorrente, che, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tale riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati per poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (sentenza ALADIN, punto 46).
Orbene, quanto ai prodotti per il giardinaggio cui si riferiscono i marchi anteriori, non si possono distinguere coerenti categorie o sottocategorie di prodotti in funzione dell’uso che ne può essere fatto da parte dei professionisti o del grande pubblico. Anche se è probabile che taluni di questi prodotti si rivolgano principalmente ad una clientela professionale, resta il fatto che la maggior parte di tali prodotti risponde alle medesime necessità di giardinaggio, che gli orticoltori professionisti usano i medesimi attrezzi dei giardinieri occasionali e che questi ultimi possono parimenti procurarsi apparecchi di grandi dimensioni, quali quelli proposti dalla ricorrente. Ad esempio, un giardiniere professionista che opera in una regione urbana non vedrà la necessità di procurarsi macchine di grandi dimensioni, mentre un giardiniere occasionale che abita in campagna potrà avere tale bisogno, segnatamente se dovrà occuparsi della manutenzione di terreni boschivi.
Benché la ricorrente sottolinei correttamente che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare la questione relativa all’uso serio prima di esaminare la fondatezza dell’opposizione proposta dall’interveniente, essa non fornisce elementi sufficienti per concludere che la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di valutazione quanto alla dimostrazione da parte dell’interveniente dell’uso serio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009.
Occorre dunque respingere il primo motivo in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009
Occorre innanzitutto ricordare che, ai termini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 risulta altresì che la sua applicazione è soggetta alle condizioni seguenti: in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto; in secondo luogo, l’esistenza della notorietà del marchio anteriore invocato in sede di opposizione e, in terzo luogo, la sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio allo stesso. Tali condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione in questione [sentenza del Tribunale del 25 maggio 2005, Spa Monopole/UAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS),
T-67/04, Racc. pag. II-1825
, punto 30].
Per quanto riguarda la terza condizione menzionata al punto precedente, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 distingue tre diversi tipi di rischio, ovvero che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto, innanzitutto, arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo, che arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo luogo, che tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Il primo tipo di rischio indicato da tale disposizione può verificarsi quando il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato. Tale rischio concerne la diluizione del marchio anteriore a seguito della dispersione della sua identità e della presa esercitata nella mente del pubblico. Il secondo tipo di rischio indicato si verifica quando i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che la forza di attrazione del marchio anteriore sia diminuita. Il terzo tipo di rischio indicato è quello che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, in modo che la commercializzazione di questi ultimi possa essere facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio [v. sentenza del Tribunale del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI — Elleni Holding (VIPS),
T-215/03, Racc. pag. I-711
, punti 36-42 e giurisprudenza ivi citata]. Quando le prime due condizioni di cui ai punti precedenti sono soddisfatte, è sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di pregiudizio perché vada applicato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (sentenza della Corte del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C-252/07, Racc. pag. I-8823
, punto 28).
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso errori nella sua analisi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sia per quanto riguarda il rischio che venga arrecato pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori (in prosieguo: il «rischio di diluizione») sia per quanto riguarda il rischio che la ricorrente tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori (in prosieguo: il «rischio di parassitismo»).
Occorre esaminare innanzitutto tali censure nella parte in cui riguardano il rischio di diluizione per valutare, eventualmente, tali censure nella parte in cui riguardano il rischio di parassitismo.
Sul pubblico di riferimento
Al punto 16 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso, per i prodotti indicati rientranti nella classe 7 ai sensi dell’accordo di Nizza, che il pubblico di riferimento era composto dal grande pubblico in Spagna, in Francia e in Portogallo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
La ricorrente fa valere che il rischio di diluizione deve essere valutato in funzione della percezione del pubblico interessato dai marchi anteriori, mentre il rischio di parassitismo deve essere valutato in funzione della percezione del pubblico interessato dal marchio richiesto. Poiché la commissione di ricorso non avrebbe effettuato tale distinzione, ritenendo che il pubblico fosse sempre lo stesso, indipendentemente dal pregiudizio in questione, essa avrebbe commesso un errore di diritto.
Occorre rilevare, come fa la ricorrente, che il pubblico da prendere in considerazione varia in funzione del tipo di violazione fatta valere dal titolare del marchio anteriore. In effetti, da un lato, tanto il carattere distintivo quanto la notorietà di un marchio devono essere valutati in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Pertanto, la sussistenza delle violazioni costituite dal pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Dall’altro, quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, poiché ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore può trarre dal marchio anteriore, la sussistenza di detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza Intel Corporation, punto 27 supra, punti 33-36).
Ne consegue che la commissione di ricorso è, in linea di principio, tenuta ad identificare il pubblico di riferimento in funzione del tipo di violazione che essa esamina in base all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Tuttavia, il fatto che la commissione di ricorso non abbia effettuato questa distinzione nella fattispecie non può influire sul risultato della sua analisi del rischio di diluizione. Infatti, come emerge dal punto 32 supra e come viene constatato dalla ricorrente stessa nel suo ricorso, il pubblico di riferimento ai fini della valutazione di un tale rischio è il pubblico interessato dai marchi anteriori. Orbene, è proprio tale pubblico che la commissione di ricorso ha preso in considerazione ai fini della sua analisi.
Di conseguenza, la censura relativa all’errore di diritto commesso dalla commissione di ricorso nella definizione del pubblico di riferimento è inconferente nella parte in cui riguarda l’analisi del rischio di diluizione e, pertanto, può solo essere respinta.
Sul nesso tra i marchi in conflitto
Risulta dalla giurisprudenza che la protezione conferita dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non è subordinata all’accertamento di un grado di somiglianza tale da far sussistere tra i marchi in questione, nella mente del pubblico di riferimento, un rischio di confusione tra i medesimi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 maggio 2007, La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU L 40, pag. 1
), il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, possono essere citati come fattori rilevanti per valutare la sussistenza del nesso soprammenzionato il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; il livello di notorietà del marchio anteriore; la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore; l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (sentenza Intel Corporation, punto 27 supra, punto 42).
Nella fattispecie, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha applicato i criteri citati al punto precedente per valutare se i consumatori dei prodotti di cui trattasi stabilivano un nesso tra i marchi in conflitto.
La ricorrente ritiene che la probabilità che un tale nesso possa essere stabilito sia estremamente debole. In primo luogo, la ricorrente sostiene che le prove di uso fornite dall’interveniente mostravano che l’uso dei marchi anteriori, e quindi la loro notorietà, si limitava al settore del giardinaggio non professionale. Dato che i prodotti della ricorrente si limitano al settore professionale e specializzato, sarebbe estremamente improbabile che i consumatori medi dei prodotti per cui i marchi anteriori godevano di notorietà incontrino il marchio richiesto. In secondo luogo, vi sarebbero grandi differenze tra i marchi in conflitto.
L’UAMI e l’interveniente considerano tali argomenti infondati.
Innanzitutto, occorre ricordare che il nesso tra i marchi in conflitto dev’essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza della Corte del 23 ottobre 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux,
C-408/01, Racc. pag. I-12537
, punto 30).
Sebbene nella sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra (punto 42), la Corte abbia elencato una serie di criteri mediante i quali può essere stabilita l’esistenza di un tale nesso, tale elencazione non costituisce un elenco esaustivo la cui applicazione integrale s’impone in ogni caso particolare. Al contrario, può accadere che venga stabilito un nesso tra marchi in conflitto sulla base di taluni di questi criteri o che l’esistenza di un tale nesso risulti da fattori che non figurano nella sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra. Infatti, la questione se il pubblico di riferimento effettui o meno un accostamento tra i marchi in conflitto è una questione di fatto che può trovare risposta solo nei fatti e nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie.
Orbene, nella fattispecie, la commissione di ricorso ha debitamente tenuto conto di taluni dei criteri di valutazione identificati nella sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra, contrariamente a quanto afferma la ricorrente. Essa ha ricordato, al punto 26 della decisione impugnata, che i marchi anteriori beneficiavano di una elevata notorietà, che esisteva un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e che i prodotti cui si riferivano tali marchi erano identici o molto simili.
Per quanto riguarda più in particolare il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha effettuato, ai punti 19-23 della decisione impugnata, un esame dettagliato della somiglianza visiva dei due marchi che rappresentavano entrambi l’immagine di un canide, dell’assenza della necessità di effettuare una comparazione fonetica per un marchio puramente figurativo, e, infine, della somiglianza concettuale fra tali marchi.
Sebbene corrisponda al vero, come osserva la ricorrente, che i canidi rappresentati dai due marchi sono diversi, in quanto uno è disegnato in modo dettagliato con un’aria aggressiva e l’altro, apparentemente più gentile, è rappresentato in modo più sommario, la commissione di ricorso ha tuttavia debitamente tenuto conto di tali differenze nella sua analisi e ha correttamente constatato, al punto 19 della decisione impugnata, che tali differenze non sono talmente rilevanti da evitare che il pubblico di riferimento, che dimostra un livello di attenzione medio e una memoria imperfetta, associ l’immagine del marchio richiesto a quella dei marchi anteriori.
Per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, occorre ricordare che la censura della ricorrente si basa sulla premessa erronea secondo cui una distinzione coerente può essere effettuata tra, da una parte, macchine e attrezzi destinati al grande pubblico e, dall’altra, le macchine e gli strumenti destinati agli orticoltori professionisti. Infatti, dall’analisi di tale censura al punto 22 supra emerge che i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori si rivolgono ai giardinieri sia professionisti che occasionali e che la domanda dei prodotti proposti dalla ricorrente può anch’essa provenire da utilizzatori sia professionisti che occasionali.
Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il pubblico di riferimento potesse stabilire un nesso tra i segni rappresentati dai due marchi in conflitto e che la censura formulata dalla ricorrente a tale proposito dovesse essere respinta in quanto infondata.
Sugli effetti economici dell’accostamento dei marchi in conflitto
Per quanto riguarda il rischio di diluizione, la ricorrente fa valere, riferendosi al punto 77 della sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra, che il titolare del marchio anteriore deve far valere e provare che l’uso del marchio posteriore avrà un impatto sul comportamento dei consumatori dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore o che esiste un serio rischio che ciò avverrà in futuro. La commissione di ricorso avrebbe omesso di esaminare tale impatto nella fattispecie.
La ricorrente sostiene che l’interveniente avrebbe dovuto presentare argomenti che spieghino concretamente come la diluizione le avrebbe arrecato pregiudizio. Infatti, la semplice menzione di una diluizione non basterebbe a giustificare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Innanzitutto, occorre ricordare che l’impedimento alla registrazione relativo al rischio di diluizione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, contribuisce, con gli altri impedimenti relativi alla registrazione elencati al detto articolo, a preservare la funzione prima del marchio, ovvero la sua funzione di origine. Quanto al rischio di diluizione, tale funzione è compromessa quando risulta indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato (sentenza Intel Corporation, punto 27 supra, punto 29).
Dalla sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra, emerge che spetta al titolare del marchio anteriore che si avvale della protezione accordata all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 dimostrare che l’uso del marchio posteriore arrecherebbe pregiudizio al carattere distintivo del suo marchio anteriore. A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio. Quando, infatti, è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non può essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Egli deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro (sentenza Intel Corporation, punto 27 supra, punti 37, 38 e 71).
A tale scopo, il titolare del marchio anteriore deve addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio (sentenza SPA-FINDERS, punto 26 supra, punto 40). A una tale conclusione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie [sentenza del Tribunale del 16 aprile 2008, Citigroup e Citibank/UAMI — Citi (CITI),
T-181/05, Racc. pag. II-669
, punto 78].
Non si può tuttavia esigere che, oltre a tali elementi, il titolare del marchio anteriore dimostri un effetto ulteriore dell’arrivo del marchio posteriore sul comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato. Infatti, una tale condizione non figura né all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 né nella sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra.
Quanto al punto 77 della sentenza Intel Corporation, citata al punto 27 supra, dalla scelta dei termini «ne consegue» e dalla struttura del punto 81 della medesima sentenza emerge che la modifica del comportamento economico del consumatore, cui si riferisce la ricorrente a sostegno della sua censura, è dimostrata poiché il titolare del marchio anteriore è riuscito a provare, conformemente al punto 76 di detta sentenza, che risulta indebolita l’idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa nella mente del pubblico.
Occorre esaminare se la commissione di ricorso ha applicato correttamente tali principi nella fattispecie.
Quanto, in primo luogo, all’allegazione secondo cui l’interveniente si sarebbe limitata ad evocare il rischio di diluizione senza suffragarlo ulteriormente, la commissione di ricorso precisa, al punto 30 della decisione impugnata, che l’interveniente ha sviluppato il suo argomento durante il procedimento di ricorso. Essa ha segnatamente fatto valere che l’uso del marchio richiesto comporterebbe un’erosione della notorietà dei marchi anteriori, in quanto il pubblico di riferimento cesserebbe di associare i suoi prodotti a tali marchi, e che la parte figurativa di tali marchi verrebbe banalizzata e perderebbe il suo elevato potere distintivo.
Benché il sunto degli argomenti dedotti dall’interveniente al punto 30 della decisione impugnata sia breve, occorre considerare che l’interveniente ha ben sollevato argomenti tali da far apparire un rischio non ipotetico di realizzazione del pregiudizio che l’uso del marchio richiesto potrebbe arrecare a marchi anteriori.
Quanto, in secondo luogo all’analisi della fondatezza degli argomenti così sollevati dall’interveniente, occorre osservare, innanzitutto, che la commissione di ricorso ha attribuito, al punto 36 della decisione impugnata, una grande importanza al carattere fortemente distintivo dei segni anteriori, precisando che l’elemento della testa di lupo non aveva alcun nesso evidente con i prodotti di cui trattasi. Infatti, non sussiste alcun rapporto tra l’elemento figurativo che raffigura la testa di lupo usato nei marchi anteriori e i prodotti venduti dall’interveniente, e l’uso di tale elemento si spiega essenzialmente con la circostanza che il nome della società dell’interveniente contiene la parola «wolf», che vuol dire «lupo» in tedesco.
La commissione di ricorso ha pertanto svolto un’analisi corretta del carattere fortemente distintivo dei marchi anteriori. Orbene, conformemente alla giurisprudenza, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più l’esistenza di un pregiudizio sarà probabile (sentenza Intel Corporation, punto 27 supra, punti 67 e 74, e sentenza SPA-FINDERS, punto 26 supra, punto 41).
La commissione di ricorso ha quindi ritenuto, al punto 36 della decisione impugnata, che occorresse tener conto del carattere identico o simile dei prodotti di cui trattasi.
A tale proposito occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 può essere invocato a sostegno di un’opposizione diretta sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti e servizi non identici o non simili a quelli designati dal marchio anteriore sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti identici o simili a quelli del marchio anteriore (v., per analogia, sentenze della Corte del 9 gennaio 2003, Davidoff,
C-292/00, Racc. pag. I-389
, punti 24-26, e Adidas-Salomon e Adidas Benelux, punto 41 supra, punti 19-22).
È giocoforza constatare, poi, che il fatto che concorrenti usino segni aventi una certa somiglianza per prodotti identici o simili compromette l’associazione immediata che il pubblico di riferimento fa tra i segni e i prodotti di cui trattasi, circostanza che può pregiudicare l’idoneità del marchio anteriore a identificare i prodotti per cui è stato registrato come provenienti dal titolare di detto marchio. Nella fattispecie, occorre, pertanto, considerare che l’uso, da parte della ricorrente, della testa di un canide come marchio per attrezzi da giardinaggio e orticoltura, identici o simili a quelli venduti dall’interveniente con marchi parimenti facenti riferimento a teste di canidi, implica necessariamente che i consumatori di tali attrezzi cesseranno definitivamente di associare l’immagine del canide, in modo immediato, con i prodotti dell’interveniente.
A tale riguardo, occorre ricordare inoltre che il marchio opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati, o le immagini e le sensazioni proiettate, quali, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l’esclusività, l’avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in questione, veicolati segnatamente da un marchio notorio o a quest’ultimo associati, conferiscono a tale marchio un valore importante e meritevole di tutela, e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi e investimenti considerevoli del suo titolare (sentenza VIPS, punto 27 supra, punto 35).
Orbene, nella fattispecie, il fatto che i marchi anteriori non suscitino un’associazione immediata con i prodotti per i quali sono stati registrati e usati minerebbe gli sforzi commerciali compiuti dall’interveniente per lo sviluppo dei suoi marchi.
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 37 della decisione impugnata, che la ricorrente non ha mai indicato un «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che spieghi o giustifichi l’uso di una testa di canide nel marchio richiesto. Tale constatazione non è stata contestata dalla ricorrente.
Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l’uso del marchio richiesto fosse idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori. La censura della ricorrente relativa alla necessità di dimostrare gli effetti economici dell’accostamento tra i marchi in conflitto non può dunque essere accolta.
Poiché la commissione di ricorso ha dunque correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 a causa del rischio di diluizione occasionato dal marchio richiesto, non occorre esaminare il rischio di parassitismo su cui parimenti si fonda la decisione impugnata. Infatti, come è stato osservato al punto 27 supra, è sufficiente che ricorra anche uno solo dei tre tipi di violazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, perché detta disposizione vada applicata.
Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Ne consegue che il ricorso va respinto nella sua integralità.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e a quelle dell’interveniente.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Environmental Manufacturing LLP è condannata alle spese.

Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 maggio 2012.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.