CELEX: 62012TJ0047
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket EQUITER
Äldre gemenskapsordmärke EQUINET
Relativt registreringshinder
Verkligt bruk av det äldre varumärket
Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009
Motiveringsskyldighet

Bakgrund till tvisten
Sökanden, Intesa Sanpaolo SpA, ingav den 28 februari 2008 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11
, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (
EUT L 78, s. 1
)).
Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 16, 35, 36, 38, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
—
Klass 9: ”Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, överföring och kopiering av ljud eller bild; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.”
—
Klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.”
—
Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.”
—
Klass 36: ”Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.”
—
Klass 38: ”Telekommunikation”.
—
Klass 41: ”Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.”
—
Klass 42: ”Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.”
Registreringsansökan offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken
nr 30/2008 av den 28 juli 2008.
Den 27 oktober 2008 framställde equinet Bank AG, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor och tjänster som nämnts i punkt 3 ovan.
Till stöd för invändningen åberopades gemenskapsordmärket EQUINET. Registreringsansökan avseende detta varumärke ingavs den 10 april 2000. Varumärket registrerades den 19 mars 2003 för varor och tjänster i klasserna 35, 36 och 38, och motsvarade för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
—
Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster; arrangerande av mässor och utställningar för ekonomiska ändamål, överlåtande av arbetskraft under viss tid; uppställning av statistik; bokföring; auktionsförrättningstjänster; affärsutredningar; marknadsföring; marknadsundersökning och marknadsanalys; arrangerande av skyltfönster; företagsrådgivning eller organisationsrådgivning; konsulttjänster och rådgivning för företag; personalrådgivning; kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; förmedling och avslut av affärstransaktioner för andras räkning; förmedling av kontrakt rörande anskaffning och avyttring av varor; distribution av varor för reklamändamål; reproduktion av dokument; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet eller radio- och televisionsreklam; biografreklam; ej tjänster rörande tillhandahållande av förbindelser med Internet.”
—
Klass 36: ”Försäkringsverksamhet och finansiella tjänster [Försäkring och finans]; avsättningsfinansiering och kreditriskförsäkring (factoring), utställande av kreditkort, pantbanksverksamhet, inkassobyråverksamhet, finansverksamhet eller utställande av resecheckar, förmedling av värdepapper, växlingskontorverksamhet, kapitalinvestering, kreditrådgivning, kreditmäkleri, efterforskningar i monetära angelägenheter, deponering av värdesaker, tomt- och fastighetsförvaltning, fastighets- och hypoteksmäkleri, leasing, värdering av fastigheter, försäkringsmäkleri, finansiell förvaltning, försäkringsverksamhet, uthyrning av bostäder.”
—
Klass 38: ”Kommunikationsverksamhet och telekommunikation; sändning av radio- och tv-program, fjärrskriftstjänster, telefontjänster (drift av ett telefonnät), radiotjänst (överföring av meddelanden), nyhetsbyråverksamhet, ljud- och bildöverföring via satellit, uthyrning av modem, telefoner och andra telekommunikationsanordningar.”
Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).
Invändningen grundade sig på samtliga tjänster som omfattas av det äldre varumärket och avsåg en del av de varor och tjänster som angavs i ansökan om gemenskapsvarumärke, nämligen de varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 35, 36 och 38. I skrivelse av den 11 maj 2009 begärde sökanden i enlighet med artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 att invändaren skulle förebringa bevisning för att det äldre varumärke som åberopats till stöd för invändningen verkligen hade använts.
Invändningsenheten avslog invändningen den 10 september 2010, eftersom den bevisning som invändaren hade förebringat visserligen uppfyllde kraven avseende plats och tid för användningen av det äldre varumärket samt avseende omfattningen av denna användning, men inte uppfyllde kraven avseende vilken typ av användning det varit fråga om.
Den 26 oktober 2010 överklagade invändaren invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 6 oktober 2011 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden upphävde invändningsenhetens beslut och återförvisade ärendet till denna.
Överklagandenämnden fann i huvudsak att invändaren hade ingett reviderad bokföring för åren 2005 och 2007, enligt vilken equinetkoncernen – som bestod av moderbolaget equinet Bank AG och ett antal dotterbolag inom Europeiska unionen, vars firmanamn innehöll ordet equinet – hade haft stora intäkter på området för finansiella tjänster. Den ifrågavarande bokföringen stöddes för övrigt av flera relevanta fakturor till kunder i samma koncern. Överklagandenämnden anmärkte vidare att det äldre varumärket hade använts i en form som inte förändrar dess särskiljande egenskaper. Invändaren hade för övrigt visat att det äldre varumärket hade använts som en del av firmanamnen för företagen i equinetkoncernen och på ett sådant sätt att ett samband hade uppstått mellan firmanamnen och de tillhandahållna tjänsterna. Av utdragen från invändarens webbplats och ingivna tidningskrönikor framgår hur det äldre varumärket använts för finansiella tjänster. Invändaren har således styrkt att det äldre varumärket verkligen använts för finansiella tjänster, tjänster i samband med värdering och forskning, pr-tjänster samt konsulttjänster och rådgivning för företag.
Parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att tribunalen ska
—
ogiltigförklara det angripna beslutet, och
—
förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 15.1 a i samma förordning.
Enligt sökanden gjorde överklagandenämnden en oriktig bedömning i fråga om platsen för användningen av det äldre varumärket samt i fråga om av vilken varaktighet, betydelse och typ denna var. Överklagandenämndens bedömning var dessutom felaktig i fråga om sambandet mellan användningen och de tjänster som varumärket hade registrerats för, samt slutligen i fråga om sambandet mellan det äldre varumärket – i den form som detta registrerats – och det använda varumärket.
I artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande: ”På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.”
Av denna bestämmelse följer att invändaren – när den som har ansökt om registrering av gemenskapsvarumärke begär detta – ska visa att det åberopade äldre varumärket har använts för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen.
Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen använts ska prövas först. Denna frågeställning ska, när den har väckts av den som ansökt om registrering, avgöras innan själva invändningsförfarandet avgörs (förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål
T-364/05 Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån - Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s. II-757
, punkt 37).
Ett invändningsförfarande enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 syftar till att harmoniseringsbyrån ska ha möjlighet att bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling som – om de motstående varumärkena liknar varandra – innebär att likheten mellan de varor eller tjänster som avses med varumärkena ska bedömas. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det – enligt artikel 42.2 sista meningen i förordning nr 207/2009 – vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna. Om bevis för verklig användning i samma sammanhang har förebringats endast för en del av varorna eller tjänsterna i en kategori som det äldre varumärket har registrerats för och på grundval av vilken invändningen har gjorts, ska överklagandenämnden även bedöma huruvida denna kategori omfattar självständiga underkategorier som omfattar de varor och tjänster för vilka verklig användning har visats föreligga, så att det måste anses att bevisningen har förebringats endast med avseende på en sådan underkategori av varor eller tjänster, eller om sådana underkategorier tvärtom inte är tänkbara (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 17 oktober 2006 i mål
T-483/04, Armour Pharmaceutical mot harmoniseringsbyrån - Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), REG 2006, s. II-4109
, punkterna 26 och 27).
Bedömningen av om ett varumärke som åberopats till stöd för en invändning verkligen har använts i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 består således av två oskiljaktiga delar. Den ena avser att det ska styrkas att varumärket verkligen har använts inom unionen, även om detta skett i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats. Den andra delen syftar till att det ska styrkas för vilka av de varor eller tjänster – för vilka varumärket är registrerat och vilka ligger till grund för invändningen – det har styrkts att det äldre varumärket verkligen har använts.
Även om sökanden, i punkterna 14 och 17 i ansökan, har angett att verklig användning i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 skulle styrkas med avseende på de tjänster som det äldre varumärket registrerats för, har sökanden inte formellt åberopat någon grund avseende bristande motivering. Avsaknad av eller bristfällig motivering innebär emellertid ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter i den mening som avses i artikel 263 FEUF, och utgör en grund avseende tvingande rätt som unionsdomstolen kan, och till och med ska, pröva ex officio (domstolens dom av den 2 december 2009 i mål C‑89/08, kommissionen mot Irland, REU 2009, s. I‑11245, punkt 34).
Parterna har under förhandlingen hörts beträffande huruvida motiveringen i det angripna beslutet var tillräcklig i fråga om sambandet mellan å ena sidan de tjänster med avseende på vilka överklagandenämnden ansåg att det hade visats att det äldre varumärket verkligen hade använts och, å andra sidan, de tjänster som detta varumärke registrerats för och som invändningen grundar sig på. Denna grund ska prövas ex officio. Om det angripna beslutet inte innehåller en motivering avseende de två delar av den bedömning som överklagandenämnden ska göra och som nämnts ovan i punkt 21, är det nämligen omöjligt för tribunalen att pröva lagenligheten av överklagandenämndens slutsats beträffande huruvida det äldre varumärket verkligen använts, såsom åberopats till stöd för invändningen.
Motiveringsskyldigheten slås fast i artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 och har samma omfattning som den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 296 FEUF. Den syftar till att de som berörs ska få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, och att unionsdomstolen ges möjlighet att pröva beslutets lagenlighet. Bedömningen av om motiveringen av ett beslut uppfyller kraven ska inte ske endast utifrån motiveringens lydelse, utan även utifrån det sammanhang i vilket den ingår och samtliga rättsregler på det ifrågavarande området (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 13 april 2011 i mål T‑262/09, Safariland mot harmoniseringsbyrån – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), REU 2011, s. II‑1629, punkterna 90 och 91).
Enligt punkt 19 i det angripna beslutet gjorde invändaren gällande vid överklagandenämnden att det äldre varumärket verkligen hade använts för finansiella tjänster, tjänster i samband med värdering och forskning, pr-tjänster samt konsulttjänster och rådgivning för företag.
Överklagandenämnden avslutade sitt resonemang om den bevisning som förebringats till stöd för verklig användning med att i punkt 45 i det angripna beslutet dra slutsatsen att sådan användning ”emellertid inte hade visats beträffande samtliga relevanta varor och tjänster, utan endast för finansiella tjänster, tjänster i samband med värdering och forskning, PR-tjänster samt konsulttjänster och rådgivning för företag”.
Det äldre varumärket registrerades emellertid inte för finansiella tjänster, tjänster i samband med värdering och forskning samt pr-tjänster, som sådana. Såsom framgår ovan av punkterna 20 och 21 ska överklagandenämnden – när den bedömer huruvida ett äldre varumärke verkligen har använts i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 – emellertid ange exakt för vilka av de varor eller tjänster, för vilka varumärket är registrerat och vilka ligger till grund för invändningen, det har styrkts att det äldre varumärket verkligen har använts. Om en sådan redogörelse saknas, innebär detta att motiveringen är bristfällig för ett beslut, i vilket det å ena sidan anges att ett äldre varumärke verkligen har använts i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, medan detta beslut, å andra sidan, avser andra varor och tjänster än de som detta varumärke har registrerats för. Enligt denna bestämmelse, vilken innehåller de regler som gäller inom detta område, ska det nämligen finnas ett samband mellan de varor eller tjänster för vilka överklagandenämnden anser att det visats att det äldre varumärket verkligen använts och samtliga eller en del av de varor eller tjänster som detta varumärke registrerats för, för att göra det möjligt att därefter bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling, såsom anges ovan i punkt 20.
På en skriftlig fråga i samband med åtgärder för processledning svarade harmoniseringsbyrån, i skrivelse av den 10 april 2013, att den inte hade möjlighet att avgöra om det förelåg ett samband mellan de tjänster för vilka det ansågs att det äldre varumärket verkligen använts och de tjänster för vilka det registrerats. Det angripna beslutet avsåg endast de tjänster för vilka det äldre varumärket verkligen hade använts, medan frågan huruvida dessa tjänster omfattades av de tjänster för vilka detta varumärke hade registrerats skulle prövas av invändningsenheten, till vilken ärendet hade återförvisats.
I detta svar missförstås emellertid räckvidden av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. I denna definieras verklig användning som användning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat och på vilka invändningen grundar sig. Det är därmed inte möjligt att motivera en slutsats om verklig användning med hänvisning till andra varor och tjänster. Harmoniseringsbyråns tillvägagångssätt medför dessutom en flerdubbling av förfarandena för att bedöma om ett varumärke verkligen använts. Detta strider mot såväl den ovannämnda bestämmelsens lydelse som dess andemening.
I harmoniseringsbyråns ärende finns inte några ytterligare uppgifter om något möjligt samband mellan å ena sidan finansiella tjänster, tjänster i samband med värdering och forskning samt pr-tjänster och å andra sidan de tjänster som det äldre varumärket registrerats för. Såsom framgår av sidan 159 i harmoniseringsbyråns ärende förefaller överklagandenämnden helt enkelt ha återgett dessa termer från grunderna i överklagandet till nämnden.
Under dessa förhållanden är det angripna beslutet bristfälligt motiverat. I detta beslut drog överklagandenämnden nämligen slutsatsen att det hade visats att det äldre varumärket verkligen använts i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Samtidigt angav den att användningen avsåg finansiella tjänster, tjänster i samband med värdering och forskning samt pr-tjänster, tjänster som inte ingår bland dem för vilka det äldre varumärket registrerats (se ovan punkt 27).
Det ska tilläggas att den omständigheten att vissa tjänster i klass 36 som anges ovan i punkt 6 kan anses utgöra finansiella tjänster inte avhjälper att motiveringen i det angripna beslutet är bristfällig med avseende på detta slags tjänster. För det första lät överklagandenämnden inte någonstans i det angripna beslutet förstå att den med uttrycket finansiella tjänster avsåg samtliga eller en del av de tjänster i klass 36 för vilka det äldre varumärket registrerats. Denna bedömning bekräftas av harmoniseringsbyråns skrivelse av den 10 april 2013 (se ovan punkt 28). Avsaknaden av precision gör det omöjligt att tillämpa artikel 42.2 sista meningen i förordning nr 207/2009, i vilken följande anges: ”Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.” Även den bedömning som beskrivits i sista meningen i punkt 20 ovan blir omöjlig under dessa förhållanden. Harmoniseringsbyrån har under förhandlingen preciserat att vissa tjänster i klass 36 som anges ovan i punkt 6, såsom tomt- och fastighetsförvaltning, inte kan kvalificeras som finansiella tjänster. Därmed kan det angripna beslutet inte förstås så, att det avser samtliga dessa tjänster. Eftersom det är omöjligt att veta om överklagandenämnden med uttrycket finansiella tjänster avsåg samtliga eller en del av de tjänster i klass 36 för vilka det äldre varumärket registrerats, är det i praktiken omöjligt att avgöra för vilka tjänster det äldre varumärket ska anses vara registrerat med avseende på invändningen. Denna omständighet utgör hinder för att senare göra en bedömning av huruvida risk för förväxling föreligger.
Med avseende på konsulttjänster och rådgivning för företag i klass 35, vilka anges ovan i punkt 6, drog överklagandenämnden, i punkt 45 i det angripna beslutet, visserligen slutsatsen att det äldre varumärket verkligen använts, men den angav inte av vilka av de omständigheter som åberopats denna användning framgick.
Såsom framgår av punkterna 29, 30, 40 och 42 i det angripna beslutet, motiverade överklagandenämnden sin slutsats med stöd av, i synnerhet, nedan angivna bevisning.
Det är först och främst fråga om redovisningar och ett antal fakturor från innehavaren av det äldre varumärket. Enligt punkterna 29 och 31 i det angripna beslutet framgår av denna bevisning att varumärket verkligen använts för finansiella tjänster.
Detsamma gäller utdragen från den ovannämnde varumärkesinnehavarens webbplats och tidningskrönikor. Av dessa utvisas enligt överklagandenämnden att varumärket verkligen använts för finansiella tjänster (se punkterna 40 och 42 i det angripna beslutet).
Eftersom punkterna 33–39 i det angripna beslutet avser den form i vilken det äldre varumärket användes och frågan huruvida användningen av varumärket som firmanamn kan utgöra användning, innehåller det angripna beslutet heller inte någon motivering av slutsatsen att det äldre varumärket verkligen använts för konsulttjänster och rådgivning för företag.
Tribunalen finner därför att det angripna beslutet är bristfälligt motiverat. Beslutet gör det inte möjligt att förstå för vilka av de tjänster som det äldre varumärket registrerats för, och vilka invändningen grundar sig på, som varumärket verkligen har använts. I det angripna beslutet anges heller inte av vilka skäl överklagandenämnden fann att det hade visats att det äldre varumärket verkligen hade använts för konsulttjänster och rådgivning för företag i klass 35.
Det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader, i enlighet med sökandens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 oktober 2011 (ärende R 2101/2010‑1) ogiltigförklaras.

2)
Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Intesa Sanpaolo SpA.

Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 27 mars 2014.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.