CELEX: 62009TJ0227
Znamka Skupnosti
Postopek za ugotovitev ničnosti
Figurativna znamka Skupnosti FS
Slaba vera prijavitelja
Člen 51(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 52(1)(b)) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Dejansko stanje
Tožeča stranka, družba Feng Shen Technology Co. Ltd, je tajvanska družba, ki proizvaja in dobavlja različne izdelke, kot so zadrge. Je imetnica med drugim več tajvanskih znamk, ki so bile zlasti registrirane za označitev proizvodov iz razreda 26 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in med drugim ustrezajo temu opisu: „Zadrge“, sestavlja pa jih ta figurativni znak:
Tožeča stranka je leta 2000 vzpostavila poslovni odnos z intervenientom, Jarosławom Majtczakom, ki je na Poljskem opravljal gospodarsko dejavnost pod imenom „P H U Berotex“.
Intervenient se je v okviru izmenjave elektronske pošte s tožečo stranko skliceval na njen katalog, ki prikazuje zadrge. Računi, ki jih je izdala tožeča stranka v okviru svojega poslovnega odnosa z intervenientom, so bili opremljeni s prejšnjimi tajvanskimi znamkami s simbolom ®.
Poslovni odnos med tožečo stranko in intervenientom se je končal januarja 2005.
Tožeča stranka se je obrnila na drugega dobavitelja za Poljsko, in sicer na družbo Pik Foison sp. z o.o., ki je bila ustanovljena leta 2004.
Intervenient je 7. junija 2005 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
)).
Znamka, za katero je bila 15. maja 2006 zahtevana registracija pod številko 4431391 za proizvode iz razreda 26 v smislu Nicejskega aranžmaja in ki ustreza temu opisu: „Zadrge“, je ta figurativni znak:
Poljska carina je 29. septembra in 2. oktobra 2006 na predlog intervenienta pri družbi Pik Foison zasegla pošiljke zadrg, opremljenih s prejšnjimi tajvanskimi znamkami.
Tožeča stranka je 17. oktobra 2006 na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009) vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke, registrirane pod številko 4431391, ker naj intervenient ob vložitvi prijave znamke ne bi ravnal v dobri veri. Tožeča stranka je zlasti trdila, da je intervenient vedel, da je tožeča stranka v Evropski uniji kot znamko za zadrge uporabljala znak, sestavljen iz velikih črtk „F“ in „S“, in da je bila zahteva za registracijo izpodbijane znamke vložena zato, da bi se preprečila ta uporaba.
Oddelek za izbris je 24. januarja 2008 izdal odločbo, s katero je zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti.
Tožeča stranka je 25. marca 2008 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 1. aprila 2009 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Najprej je poudaril, da ne obstaja zakonska opredelitev pojma slaba vera in da je na splošno šlo za ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.
Odbor za pritožbe je dalje štel, da je prijavitelj lahko ravnal v slabi veri, če je vložil prijavo znamke in je pri tem zaradi neposrednega odnosa, ki ga je imel s tretjo osebo, vedel, da je ta v dobri veri in popolnoma zakonito uporabljala enako znamko za podobne proizvode ali storitve zunaj ozemlja Unije. Odbor za pritožbe je v zvezi s tem pojasnil, da dokazno breme o obstoju take slabe vere nosi oseba, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti.
Odbor za pritožbe je menil, da tožeča stranka v obravnavani zadevi ni predložila dokaza o taki slabi veri. V zvezi s tem je navedel šest ugotovitev, ki so predstavljene v nadaljevanju.
Prvič, prejšnje tajvanske znamke in izpodbijana znamka si niso podobne na vizualni ravni in tožeča stranka ni dokazala, da je prejšnje tajvanske znamke uporabljala pred datumom vložitve izpodbijane znamke (točka 16 izpodbijane odločbe).
Drugič, tožeča stranka je zgolj proizvajala zadrge za intervenienta v skladu z njegovimi podrobnimi navodili (točka 18 izpodbijane odločbe).
Tretjič, intervenient je na Poljskem leta 2000 sam začel tržiti zadrge, opremljene z znakom, ki ustreza izpodbijani znamki, pri čemer je nanje namestil znak, ki je odslej varovan kot znamka Skupnosti na Poljskem (točki 19 in 22 izpodbijane odločbe).
Četrtič, tožeča stranka ni dokazala, da je sama poskusila tržiti svoje zadrge v Uniji med letoma 2000 in 2005 (točka 20 izpodbijane odločbe).
Petič, tožeča stranka pred datumom vložitve izpodbijane znamke ni izrazila interesa za varstvo znaka, sestavljenega iz velikih črk „FS“, v Uniji (točka 22 izpodbijane odločbe).
Šestič, intervenient ni bil zakonsko zavezan tožečo stranko predhodno obvestiti, da namerava zahtevati registracijo izpodbijane znamke (točka 22 izpodbijane odločbe).
Odbor za pritožbe je na podlagi teh ugotovitev v točki 24 izpodbijane odločbe ugotovil, da intervenient ob vložitvi zahteve za registracijo ni ravnal v slabi veri.
Postopek in predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
—
izpodbijano odločbo razveljavi;
—
izpodbijano znamko razglasi za nično;
—
UUNT naloži plačilo stroškov.
UUNT in intervenient Splošnemu sodišču v bistvu predlagata, naj:
—
tožbo zavrne;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem
UUNT je na obravnavi ugovarjal dopustnosti dokazov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, in sicer dokumentov, ki niso v spisu UUNT ter ki sta jih tožeča stranka in intervenient priložila repliki in dupliki, razen dokumentov, predloženih v odgovor na vprašanja, ki jih je postavilo Splošno sodišče.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da je namen tožb pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009) in da je treba v ničnostnem sporu zakonitost izpodbijanega akta presojati glede na dejanske in pravne elemente, ki so obstajali na dan, ko je bil akt sprejet. Tako v skladu z ustaljeno sodno prakso ni naloga Splošnega sodišča, da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Dopustiti take dokaze bi bilo namreč v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Splošnega sodišča, v skladu s katerim s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta spora pred odborom za pritožbe (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2009 v zadevi Frag Comercio Internacional proti UUNT – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, neobjavljena v ZOdl., točka 17 in navedena sodna praksa).
Torej dokumentov, ki sta jih tožeča stranka in intervenient prvič predložila pred Splošnim sodiščem, v prilogah k repliki in dupliki, ni mogoče upoštevati in jih je zato treba zavrniti.
Predlog za razveljavitev izpodbijane odločbe
Tožeča stranka je navedla samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94.
Tožeča stranka meni, da gre za slabo vero v smislu zgoraj navedene določbe, če želi prijavitelj znamke z registracijo znamke „pridobiti“ znamko tretje osebe, s katero je imel pogodbeni ali predpogodbeni odnos. Tožeča stranka trdi, da celotno ravnanje intervenienta pomeni slabo vero v tem smislu. Zlasti poudarja, da je prejšnje tajvanske znamke v Evropski uniji uporabljala od leta 2000 in da je bil intervenient seznanjen s to uporabo.
UUNT meni, da ni dokazano, da je bil edini cilj registracije izpodbijane znamke tožeči stranki preprečiti uvoz proizvodov, opremljenih s prejšnjimi tajvanskimi znamkami, v Unijo. Intervenient naj bi namreč izpodbijano znamko dejansko uporabljal za označitev tržnega porekla svojih lastnih proizvodov.
Intervenient nasprotuje temu, da je vedel za prejšnje tajvanske znamke v zvezi z zadrgami. Trdi, da je tožeča stranka izdelovala zadrge v skladu z njegovimi navodili. Dodaja, da je izpodbijano znamko dal izdelati decembra 1999 in da jo je dal na poljski trg leta 2000.
Najprej je treba opozoriti, da ureditev znamke Skupnosti temelji na načelu, v skladu s katerim se izključna pravica podeli prvemu vlagatelju iz člena 8(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(2) Uredbe št. 207/2009). Na podlagi tega načela je znamko kot znamko Skupnosti mogoče registrirati le, če temu ne nasprotuje prejšnja znamka, pri čemer ni pomembno, ali gre za znamko Skupnosti, znamko, registrirano v državi članici ali pri Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino, ali znamko, ki je bila predmet mednarodne registracije in ima učinek v državi članici ali Uniji. Zgolj uporaba neregistrirane znamke s strani tretje osebe, nasprotno, ne ovira registracije enake ali podobne znamke kot znamke Skupnosti za enake ali podobne proizvode ali storitve. Enaka ugotovitev načeloma velja glede uporabe znamke, ki je bila registrirana zunaj Unije, s strani tretje osebe.
To pravilo je med drugim niansirano v členu 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim se znamka Skupnosti razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ni ravnal v dobri veri. Vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti, ki se namerava opreti na ta razlog, mora dokazati okoliščine, ki omogočajo ugotovitev, da imetnik znamke Skupnosti ob vložitvi zahteve za registracijo te znamke ni ravnal v dobri veri.
Sodišče je v sodbi z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07, ZOdl., str. I-4893
, v nadaljevanju: sodba Lindt Goldhase) dalo več pojasnil glede tega, kako je treba razlagati pojem slabe vere iz člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94. Tako je Sodišče v točki 53 te sodbe poudarilo, da je treba slabo vero vlagatelja v smislu te določbe presojati celovito, ob upoštevanju vseh dejavnikov obravnavane zadeve in zlasti:
—
dejstva, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom;
—
namena prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak;
—
stopnje varstva, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak.
Sodišče je zgoraj v točki 33 navedeni sodbi Lindt Goldhase (točka 44) prav tako navedlo, da lahko namen, da se prepreči trženje proizvoda, v nekaterih okoliščinah kaže na slabo vero prijavitelja. Tako je zlasti, če se pozneje izkaže, da je ta registriral znak kot znamko Skupnosti, ne da bi ga nameraval uporabljati in zgolj z namenom, da tretji osebi prepreči vstop na trg.
Vendar pa je iz zgoraj v točki 33 navedene sodbe Lindt Goldhase (točki 48 in 49) razvidno, da lahko prijavitelj prav tako uresničuje legitimen cilj z željo, da se zavaruje pred tretjo osebo, ki s svojim nedavnim prihodom na trg poskuša izkoristiti ugled znaka prijavitelja.
Ob tem iz besedila zgoraj v točki 33 navedene sodbe Lindt Goldhase izhaja, da so zgoraj našteti dejavniki le primeri več elementov, ki se lahko upoštevajo pri odločitvi o morebitni slabi veri prijavitelja ob vložitvi zahteve.
V obravnavani zadevi se je odbor za pritožbe, da bi ugotovil neobstoj slabe vere intervenienta, oprl na šest ugotovitev, navedenih v točki 14 zgoraj. Te ugotovitve je torej treba preizkusiti ob upoštevanju trditev tožeče stranke.
Tako, prvič, ugotovitev iz točke 16 izpodbijane odločbe, da se izpodbijana znamka jasno razlikuje od prejšnjih tajvanskih znamk, izhaja le iz površne vizualne primerjave grafičnih elementov obeh znamk.
V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba enakost ali podobnost dveh znakov, na katero se sklicuje zgoraj v točki 33 navedena sodba Lindt Goldhase (točka 53), preizkusiti glede na njuno vizualno, slušno in konceptualno podobnost. Ta preizkus mora poleg tega temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ustvarjata zadevni znamki, ob upoštevanju predvsem njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej sodbo Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker,
C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529
, točka 35 in navedena sodna praksa).
V teh okoliščinah je bilo nepravilno, da je odbor za pritožbe ugotovil neobstoj enakosti ali podobnosti med izpodbijano znamko in prejšnjimi tajvanskimi znamkami, ne da bi opravil celovito presojo vseh upoštevnih elementov in zlasti ne da bi preizkusil slušno in konceptualno podobnost med tema znamkama. V obravnavani zadevi je bila taka presoja še toliko bolj potrebna, ker – kot trdi tožeča stranka – zaseg proizvodov, opremljenih s prejšnjimi tajvanskimi znamkami, s strani poljskih carinskih organov na predlog imetnika izpodbijane znamke kaže na to, da sta ti dve znamki dejansko tako podobni, da ustvarjata verjetnost zmede.
Drugič, tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe iz točke 18 izpodbijane odločbe, v skladu s katero je zgolj izdelovala zadrge v skladu z navodili intervenienta. Trdi, da mu je dobavljala zadrge, opremljene s prejšnjimi tajvanskimi znamkami, kakor so bile predstavljene v njenem prodajnem katalogu.
V zvezi s tem je treba ugotoviti, da prodajni katalog, ki ga je tožeča stranka priložila k tožbi, dejansko vsebuje zadrge, opremljene s prejšnjimi tajvanskimi znamkami, in da se je intervenient v dopisu z dne 19. decembra 2000 skliceval na katalog tožeče stranke, da bi naročil zadrge.
V teh okoliščinah je Splošno sodišče od intervenienta zahtevalo, naj predloži vse dokumente, ki dokazujejo, da je tožeči stranki dajal navodila, kako je treba izdelati zadrge. Intervenient je na to vprašanje odgovoril s predložitvijo nekaj računov in s sklicevanjem na dokumente iz spisa. Ti dokumenti pa ne vsebujejo tehničnih ali trgovskih specifikacij. Zlasti ne vsebujejo nobenega elementa, ki bi kazal na to, da je intervenient od tožeče stranke zahteval, naj zadrge opremi z izpodbijano znamko.
Zato je treba ugotoviti, da ugotovitev odbora za pritožbe, da je tožeča stranka izdelovala zadrge v skladu z navodili intervenienta, ni potrjena z dokumenti iz spisa.
Tretjič, v skladu s točkama 19 in 22 obrazložitve izpodbijane odločbe je intervenient leta 2000 na Poljskem začel tržiti zadrge, opremljene z znakom, ki ustreza izpodbijani znamki. Torej naj bi bil intervenient tisti, ki naj bi to znamko predstavil v Evropi.
Vendar, kot trdi tožeča stranka, noben dokument iz spisa ne omogoča ugotovitve, da je intervenient pred datumom vložitve zahteve za registracijo ali po njem izpodbijano znamko dejansko uporabljal za označitev proizvodov. UUNT je na obravnavi pojasnil, da je navedba glede uporabe izpodbijane znamke iz točke 19 obrazložitve izpodbijane odločbe temeljila le na izjavi intervenienta, ne pa na objektivnih dejanskih ugotovitvah.
Zato ugotovitev odbora za pritožbe v zvezi z dejansko uporabo izpodbijane znamke, katere utemeljenost je tožeča stranka izpodbijala in ki je upoštevna glede presoje namena intervenienta (glej točki 34 in 35 zgoraj), ni potrjena z dokumenti iz spisa.
Četrtič, tožeča stranka trdi, da je v nasprotju s tem, kar je bilo ugotovljeno v točki 20 izpodbijane odločbe, med letoma 2000 in 2005 na Poljskem prodajala zadrge. V zvezi s tem Splošno sodišče ugotavlja, da je ta trditev tožeče stranke potrjena z dokazi, ki jih je vložila v spis, in s strani intervenienta, ki je v odgovoru na pisno vprašanje Splošnega sodišča pojasnil, da se je odločil prekiniti svoj poslovni odnos s tožečo stranko, ker je ta začela konkurirati na poljskem trgu s posredovanjem družbe Pik Foison. V teh okoliščinah se je v postopku pred Splošnim sodiščem izkazalo, da je tožeča stranka leta 2004 družbi Pik Foison prodala več pošiljk zadrg, opremljenih s prejšnjimi tajvanskimi znamkami.
Torej dokumenti iz spisa nasprotujejo ugotovitvi odbora za pritožbe v zvezi z neobstojem prodaje zadrg s strani tožeče stranke v Uniji med letoma 2000 in 2005. Ta ugotovitev pa je upoštevna za presojo tržnih prizadevanj tožeče stranke in intervenienta v Uniji ter tako namena intervenienta.
Glede na navedeno je treba ugotoviti, da štiri od šestih ugotovitev odbora za pritožbe ne temeljijo na presoji vseh upoštevnih elementov, kot to zahteva zgoraj v točki 33 navedena sodba Lindt Goldhase (točka 53), in niso potrjene z dokumenti iz spisa ali temeljijo na nepravilnih dejanskih ugotovitvah.
Glede preostalih dveh ugotovitev je treba ugotoviti, da same po sebi niso dovolj za odločitev o tem, ali je intervenient ob vložitvi prijave znamke Skupnosti ravnal v slabi veri. Okoliščina, da tožeča stranka ni izrazila interesa za varstvo prejšnjih tajvanskih znamk v Uniji, in dejstvo, da intervenient ni bil pravno zavezan tožeče stranke predhodno obvestiti o svoji prijavi znamke Skupnosti, namreč ne omogočata ugotovitve namena intervenienta ob vložitvi navedene prijave.
Zato odbor za pritožbe ni mogel upravičeno ugotoviti, da intervenient ni ravnal v slabi veri, in zavrniti zahteve za ugotovitev ničnosti, ki jo je na podlagi teh ugotovitev vložila tožeča stranka.
Zato je treba tožbeni razlog sprejeti in izpodbijano odločbo razveljaviti.
Zahteva za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke
Najprej je treba opozoriti, da je tožeča stranka s predlogom Splošnemu sodišču, naj ugotovi ničnost izpodbijane znamke, na podlagi člena 65(3) Uredbe št. 207/2009 oblikovala predlog za spremembo, katerega namen je, da Splošno sodišče sprejme odločbo, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 4. oktobra 2006 v zadevi Freixenet proti UUNT (Oblika bele brušene steklenice), T-190/04, neobjavljena v ZOdl., točki 16 in 17). Zato je ta zahteva v nasprotju z navedbami UUNT dopustna.
Vendar je treba spomniti, da pristojnost za spremembo odločb odborov za pritožbe Splošnemu sodišču ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo lastno presojo in da opravi presojo glede vprašanja, do katerega se ta odbor še ni opredelil. Izvajanje pristojnosti za spremembo odločb odborov za pritožbe mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih – po izvedbi nadzora presoje odbora za pritožbe – ugotovljene dejanske in pravne okoliščine Splošnemu sodišču omogočajo sprejetje odločitve, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba Sodišča z dne 5. julija 2011 v zadevi Edwin proti UUNT,
C-263/09 P, ZOdl., str. I-5853
, točka 72).
V obravnavani zadevi elementi, ugotovljeni v izpodbijani odločbi, ne omogočajo sprejetja odločitve, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe. Čeprav ti elementi ne utemeljujejo ugotovitve, da intervenient ni ravnal v slabi veri, kot je bilo ugotovljeno zgoraj v okviru preizkusa zahteve za ugotovitev ničnosti, sami po sebi ne utemeljujejo niti nasprotne ugotovitve.
V teh okoliščinah je treba predlog za spremembo, ki ga je vložila tožeča stranka in katerega namen je, da Splošno sodišče izpodbijano znamko razglasi za nično, zavrniti.
Stroški
V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.
V skladu s členom 87(4), tretji pododstavek, Poslovnika lahko Splošno sodišče odredi, da intervenient nosi svoje stroške. V obravnavani zadevi intervenient nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)
razsodilo:

1.
Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 1. aprila 2009 (zadeva R 529/2008-4) se razveljavi.

2.
UUNT poleg lastnih stroškov nosi tudi stroške družbe Feng Shen Technology Co. Ltd.

3.
Jarosław Majtczak nosi lastne stroške.

Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 21. marca 2012.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.