CELEX: 62014CJ0125
Trimitere preliminară
Mărci
Înregistrarea unei mărci naționale identice sau similare cu o marcă comunitară anterioară
Marcă comunitară care se bucură de renume în Uniunea Europeană
Domeniul de aplicare geografic al renumelui

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (
JO L 299, p. 25
).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Iron & Smith kft (denumită în continuare „Iron & Smith”), pe de o parte, și Unilever NV (denumită în continuare „Unilever”, pe de altă parte), în legătură cu modificarea deciziei Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficiul pentru Proprietate Intelectuală, denumit în continuare „Oficiul”) prin care acesta din urmă a respins cererea de înregistrare a unei mărci formulată de Iron & Smith.
Cadrul juridic
Dreptul Uniunii
Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (
JO L 78, p. 1
) prevede:
„(1)   Mărcile de produse sau de servicii înregistrate în condițiile și conform normelor prevăzute de prezentul regulament sunt denumite în continuare «mărci comunitare».
(2)   Marca comunitară are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga Comunitate: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă decât cu efect în întreaga Comunitate. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”
Potrivit articolului 9 alineatul (1) litera (c) din acest regulament:
„(1)   O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:
[…]
(c)
un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.”
Potrivit articolului 15 alineatul (1) din regulamentul menționat:
„[d]acă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată”.
Articolul 51 din același regulament prevede la alineatul (1) litera (a):
„Titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu[l pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:
(a)
în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună‑credință în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; […]”
Articolul 4 din Directiva 2008/95 are următorul conținut:
„(1)   Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă:
[…]
(b)
atunci când, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, din partea publicului, un risc de confuzie care include riscul de asociere cu marca anterioară.
(2)   În înțelesul alineatului (1), prin «mărci anterioare» se înțelege:
(a)
mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:
(i)
mărcile comunitare;
[…]
(3)   Unei mărci îi este de asemenea refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă dacă este identică sau similară unei mărci comunitare anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în Comunitate și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține fără motiv justificat un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare sau când ea le‑ar aduce atingere.
[…]”
Dreptul maghiar
Din articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Legea nr. XI din 1997 privind protecția mărcilor și a indicațiilor geografice (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, denumită în continuare „Vt”) rezultă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea dacă este identică sau similară cu o marcă anterioară de renume de pe teritoriul național și dacă este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când prin utilizarea sa s‑ar obține fără motiv justificat un profit necuvenit din caracterul distinctiv al acestei mărci sau din renumele său sau când le‑ar aduce prejudicii.
Potrivit articolului 76/C alineatul (2) din legea menționată, se impune, în aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (c) din aceasta, luarea în considerare a unei mărci comunitare anterioare care se bucură de „renume” în Uniunea Europeană, în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.
Litigiul principal și întrebările preliminare
Prin cererea introdusă la 13 aprilie 2012, Iron & Smith a solicitat Oficiului înregistrarea ca marcă națională a semnului figurativ în culori „be impulsive”. Unilever a formulat opoziție împotriva acestei cereri. În această privință, ea invoca, prevalându‑se în special de articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Vt, mărcile sale verbale anterioare, comunitară și internaționale, Impulse.
Întrucât Unilever nu a dovedit că aceste mărci erau larg cunoscute în Ungaria, renumele lor ca mărci internaționale nu a putut fi stabilit. În ceea ce privește însă marca comunitară invocată în susținerea opoziției, Oficiul a constatat că, întrucât Unilever a popularizat și a comercializat în cantități importante produsele protejate prin marca respectivă pe teritoriul Regatului Unit și al Italiei, renumele mărcii comunitare era justificat într‑o parte substanțială a Uniunii. Ținând seama de circumstanțele cauzei, Oficiul a constatat că există riscul ca prin utilizarea fără justă cauză a acestei mărci să se obțină un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare. Semul figurativ a cărui înregistrare se solicită ca marcă ar putea evoca astfel, pentru un consumator normal informat, marca Unilever.
În continuare, Iron & Smith a formulat o cerere de modificare a deciziei de respingere a înregistrării, prin care reproșa în principal Oficiului faptul că s‑a mulțumit cu faptul că produsele Unilever reprezentau o cotă de piață de 5 % în Regatul Unit și de 0,2 % în Italia pentru a aprecia că renumele mărcii comunitare era dovedit.
Examinând articolul 4 alineatul (1) litera (c) și articolul 76/C alineatul (2) din Vt, precum și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, instanța de trimitere a ajuns la concluzia că aceste dispoziții nu oferă indicii cu privire la teritoriul geografic relevant, în cadrul Uniunii, pentru a considera că o marcă comunitară se bucură de renume. Pe de altă parte, s‑ar pune problema dacă, chiar în prezența unui asemenea renume, se poate considera că, atunci când o asemenea marcă nu este cunoscută în statul membru în cauză, utilizarea mărcii ulterioare fără motiv justificat nu ar permite obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare sau nu le‑ar aduce atingere.
În aceste condiții, Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta, Ungaria) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
„1)
Poate fi suficient renumele existent într‑un stat membru pentru a justifica renumele unei mărci comunitare în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, chiar și în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii naționale împotriva căreia a fost formulată opoziția întemeiată pe un astfel de renume a fost depusă într‑un alt stat decât statul membru în cauză?
2)
Se pot aplica, în cadrul criteriilor teritoriale utilizate pentru examinarea renumelui unei mărci comunitare, principiile stabilite de Curte privind utilizarea serioasă a mărcii comunitare?
3)
Dacă titularul mărcii comunitare anterioare justifică renumele acesteia în alte state decât statul membru în care s‑a depus cererea de înregistrare națională – care acoperă o parte substanțială a teritoriului Uniunii –, i se poate impune acestuia, fără a ține seama de justificarea menționată, să prezinte o dovadă suficientă în raport cu respectivul stat membru?
4)
În cazul unui răspuns negativ la întrebarea precedentă, este posibil, având în vedere particularitățile pieței interne, ca marca utilizată intensiv într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii să nu fie cunoscută de publicul național relevant și, din acest motiv, să nu fie îndeplinită cea de a doua cerință necesară pentru a invoca motivul de refuz al înregistrării prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, întrucât nu există riscul ca marca națională să obțină un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele acestei mărci anterioare sau să îi aducă prejudicii? În cazul unui răspuns afirmativ, care sunt circumstanțele care trebuie probate de titularul mărcii comunitare pentru a fi îndeplinită cerința menționată?”
Cu privire la întrebările preliminare
Cu privire la primele trei întrebări
Prin intermediul primelor trei întrebări formulate, care se impune să fie examinate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească care sunt, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, condițiile pentru ca o marcă comunitară să poată fi considerată, în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, ca bucurându‑se de renume în Uniune.
Este necesar să se arate că expresia „se bucură de renume în Comunitate”, care figurează la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, are același sens ca expresia identică ce figurează la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, care este identic cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).
În această privință, în ceea ce privește articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, Curtea a decis că noțiunea „renume” presupune un anumit grad de cunoaștere de către publicul relevant, care trebuie considerat atins dacă marca comunitară este cunoscută de o parte semnificativă a publicului vizat de produsele sau de serviciile acoperite de această marcă (a se vedea Hotărârea PAGO International, C‑301/07,
EU:C:2009:611
, punctele 21 și 24).
În examinarea acestei condiții, instanța națională trebuie să țină cont de toate elementele relevante ale cauzei, mai precis, în special cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, precum și de importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova (Hotărârea PAGO International, C‑301/07,
EU:C:2009:611
, punctul 25).
În plan teritorial, condiția privind renumele trebuie considerată îndeplinită atunci când marca comunitară se bucură de renume într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii, o asemenea parte putând eventual corespunde de exemplu teritoriului unui singur stat membru (a se vedea în acest sens Hotărârea PAGO International, C‑301/07,
EU:C:2009:611
, punctele 27 și 29).
Astfel, atunci când renumele unei mărci comunitare anterioare este stabilit într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii, care poate coincide, eventual, cu teritoriul unui singur stat membru, este necesar să se considere că această marcă se bucură de „renume în [Uniune]”, în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, și nu se poate impune titularului acestei mărci să facă dovada acestui renume pe teritoriul statului membru în care a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii naționale ulterioare, care face obiectul unei opoziții.
În ceea ce privește acele dispoziții privind cerința utilizării serioase a mărcii comunitare în Uniune, precum articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 din Regulamentul nr. 207/2009, ele urmăresc un obiectiv diferit de dispozițiile referitoare la protecția extinsă conferită mărcilor care se bucură de renume în Uniune, precum în special articolul 9 alineatul (1) litera (c) din acest regulament (a se vedea în acest sens Hotărârea Leno Merken, C‑149/11,
EU:C:2012:816
, punctul 53). În timp ce această din urmă dispoziție se referă la condițiile care guvernează protecția extinsă în afara categoriilor de produse și de servicii pentru care a fost înregistrată o marcă comunitară, noțiunea „utilizare serioasă”, care figurează la articolul 15 alineatul (1) și la articolul 51 din Regulamentul nr. 207/2009, desemnează condiția minimă de utilizare pe care trebuie să o îndeplinească toate mărcile pentru a fi protejate.
Pe de altă parte, este necesar să se arate că este imposibil să se determine
a priori
în mod abstract ce întindere teritorială ar trebui reținută pentru a stabili dacă utilizarea mărcii comunitare în cauză are sau nu are caracter serios (a se vedea Hotărârea Leno Merken, C‑149/11,
EU:C:2012:816
, punctul 55).
Prin urmare, dispozițiile privind cerința utilizării serioase a mărcii comunitare și în special criteriile rezultate din jurisprudență în legătură cu stabilirea acestei utilizări serioase se disting de dispozițiile și de criteriile referitoare la renumele unei asemenea mărci în Uniune.
În consecință, criteriile care rezultă din jurisprudență privind utilizarea serioasă a mărcii comunitare nu sunt, ca atare, relevante pentru a stabili existența unui „renume” în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95.
Având în vedere toate considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la primele trei întrebări că articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că, atunci când renumele unei mărci comunitare anterioare este stabilit într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii, care poate coincide eventual cu teritoriul unui singur stat membru, care nu trebuie să fie în mod necesar cel în care a fost depusă o cerere de înregistrare a unei mărci naționale ulterioare, este necesar să se considere că această marcă se bucură de renume în Uniune. Criteriile care rezultă din jurisprudență privind utilizarea serioasă a mărcii comunitare nu sunt, ca atare, relevante pentru a stabili existența unui „renume” în sensul articolului 4 alineatul (3) din această directivă.
Cu privire la a patra întrebare
Prin intermediul celei de a patra întrebări formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească în ce condiții articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95 este aplicabil, în condițiile în care marca comunitară anterioară a dobândit deja renume într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii, însă nu pentru publicul relevant din statul membru în care s‑a solicitat înregistrarea mărcii naționale ulterioare vizate de opoziție.
În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de „renume în Comunitate” și când utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii ulterioare similare mărcii comunitare, destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt comparabile cu cele acoperite de marca comunitară, ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare sau când ea le‑ar aduce atingere, acestei mărci ulterioare îi este refuzată înregistrarea.
Atunci când publicul vizat nu efectuează o asociere între marca comunitară anterioară și marca națională ulterioară, adică nu stabilește o legătură între acestea, prin utilizarea mărcii ulterioare nu se pot obține, în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau nu se poate aduce atingere acestora (a se vedea prin analogie Hotărârea Intel Corporation, C‑252/07,
EU:C:2008:655
, punctele 30 și 31).
De aceea, presupunând că marca comunitară anterioară nu este cunoscută de publicul relevant din statul membru în care a fost solicitată înregistrarea mărcii naționale ulterioare, ceea ce îi revine instanței de trimitere să verifice, prin utilizarea acestei mărci naționale nu se pot obține, în principiu, foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau nu li se poate aduce atingere.
În schimb, chiar dacă marca comunitară anterioară nu este cunoscută de o parte semnificativă a publicului relevant din statul membru în care a fost solicitată înregistrarea mărcii naționale ulterioare, totuși nu se poate exclude ca o parte semnificativă din punct de vedere comercial a acestuia din urmă să cunoască marca menționată și să stabilească o legătură între aceasta și marca națională ulterioară.
Desigur, existența unei astfel de legături, care trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză (a se vedea Hotărârea Intel Corporation, C‑252/07,
EU:C:2008:655
, punctul 41), nu poate fi suficientă, ca atare, pentru a conduce la concluzia existenței unor atingeri vizate la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95 (a se vedea prin analogie Hotărârea Intel Corporation, C‑252/07,
EU:C:2008:655
, punctul 32). Pentru a beneficia de protecția instituită prin această dispoziție, titularul mărcii comunitare anterioare trebuie să aducă dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare „s‑ar obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori s‑ar aduce atingere acestora” și, prin urmare, să demonstreze fie existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95, fie, în lipsa acesteia, existența unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor. Într‑un asemenea caz, revine titularului mărcii ulterioare obligația de a stabili că utilizarea acestei mărci este întemeiată (a se vedea prin analogie Hotărârea Intel Corporation, C‑252/07,
EU:C:2008:655
, punctele 37 și 39).
Existența unei atingeri vizate la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95 sau existența unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor trebuie, la fel ca existența unei legături între mărcile în conflict, să fie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză (a se vedea prin analogie Hotărârea Intel Corporation, C‑252/07,
EU:C:2008:655
, punctul 68).
În această privință, se poate aminti în special că, cu cât evocarea mărcii anterioare provocată de marca ulterioară este imediată și mai puternică, cu atât este mai mare riscul ca prin utilizarea actuală sau viitoare a mărcii ulterioare să se obțină foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori să se aducă atingere acestora (a se vedea Hotărârea Intel Corporation, C‑252/07,
EU:C:2008:655
, punctul 67).
Având în vedere toate considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la a patra întrebare că, în cazul în care marca comunitară anterioară a dobândit deja renume într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii, însă nu pentru publicul relevant din statul membru în care s‑a solicitat înregistrarea mărcii naționale ulterioare vizate de opoziție, titularul mărcii comunitare poate beneficia de protecția instituită la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95 atunci când se dovedește că o parte semnificativă din punct de vedere comercial a publicului menționat cunoaște această marcă, stabilește o legătură între aceasta și marca națională ulterioară și există, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, fie o atingere efectivă și actuală adusă mărcii comunitare, în sensul acestei dispoziții, fie, în lipsa acesteia, un risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declară:

1)
Articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că, atunci când renumele unei mărci comunitare anterioare este stabilit într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii Europene, care poate coincide eventual cu teritoriul unui singur stat membru, care nu trebuie să fie în mod necesar cel în care a fost depusă o cerere de înregistrare a unei mărci naționale ulterioare, este necesar să se considere că această marcă se bucură de renume în Uniunea Europeană. Criteriile care rezultă din jurisprudență privind utilizarea serioasă a mărcii comunitare nu sunt, ca atare, relevante pentru a stabili existența unui „renume” în sensul articolului 4 alineatul (3) din această directivă.

2)
În cazul în care marca comunitară anterioară a dobândit deja renume într‑o parte substanțială a teritoriului Uniunii Europene, însă nu pentru publicul relevant din statul membru în care s‑a solicitat înregistrarea mărcii naționale ulterioare vizate de opoziție, titularul mărcii comunitare poate beneficia de protecția instituită la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2008/95 atunci când se dovedește că o parte semnificativă din punct de vedere comercial a publicului menționat cunoaște această marcă, stabilește o legătură între aceasta și marca națională ulterioară și există, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, fie o atingere efectivă și actuală adusă mărcii comunitare, în sensul acestei dispoziții, fie, în lipsa acesteia, un risc serios ca o asemenea atingere să se producă în viitor.

Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: maghiara.