CELEX: 62011TJ0249
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat kip weergeeft
Ouder nationaal beeldmerk dat kip weergeeft
Relatieve weigeringsgrond
Soortgelijke waren en diensten
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 18 februari 2008 heeft Marsalman, SL bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 29: „Kippen”;
—
klasse 35: „Reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import; groothandelverkoop en detailverkoop van allerlei soorten voedingsmiddelen en verkoop via wereldwijde computernetwerken van allerlei soorten voedingsmiddelen”;
—
klasse 39: „Transport, opslag en distributie van kip”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 28/2008 van 14 juli 2008 gepubliceerd.
Op 14 oktober 2008 heeft verzoekster, SANCO, SA, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra bedoelde waren en diensten.
De oppositie was gebaseerd op het hierna weergegeven oudere Spaanse beeldmerk:
Dit merk duidde waren van de klassen 29 en 31 aan, die voor deze klassen waren omschreven als volgt:
—
klasse 29: „Vlees, gevogelte en wild; vleesextracten”;
—
klasse 31: „Levende dieren”.
De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 207/2009).
Op 13 april 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen door de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren voor „kippen”, van klasse 29, en „groothandelverkoop en detailverkoop van allerlei soorten voedingsmiddelen en verkoop via wereldwijde computernetwerken van allerlei soorten voedingsmiddelen”, van klasse 35. Zij heeft daarentegen de oppositie afgewezen voor „reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import” van klasse 35 en „transport, opslag en distributie van kip” van klasse 39.
Op 14 juni 2010 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling voor zover haar oppositie daarbij gedeeltelijk werd afgewezen.
Bij beslissing van 17 februari 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd voor zover de oppositie daarbij gedeeltelijk werd afgewezen. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit zowel de gemiddelde consument die tot een algemeen publiek behoort als de gemiddelde consument die tot een gespecialiseerd publiek behoort. Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten, namelijk „reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import” en „transport, opslag en distributie van kip” niet soortgelijk waren aan de door het oudere merk aangeduide waren, namelijk „vlees, gevogelte en wild; vleesextracten” en „levende dieren”. Gelet op het feit dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten niet soortgelijk zijn, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat geen sprake was van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere nationale beeldmerk, zonder dat de litigieuze tekens hoefden te worden vergeleken.
Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert tot:
—
vernietiging van de bestreden beslissing en weigering om het aangevraagde merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarop het betrekking heeft;
—
verwijzing van het BHIM in de kosten.
Het BHIM concludeert tot:
—
verwerping van het beroep;
—
verwijzing van verzoekster in de kosten.
In rechte
1.
Vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing
Opmerkingen vooraf
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat aangezien de waren die door het oudere merk worden beschermd en de diensten „reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import” en „transport, opslag en distributie van kip”, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet soortgelijk zijn, geen sprake is van gevaar voor verwarring van de betrokken merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, zonder dat de betrokken tekens hoeven te worden vergeleken (punten 22 en 25 van de bestreden beslissing). Verzoekster meent dat de bestreden beslissing artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden omdat de door het oudere merk aangeduide waren en deze door het aangevraagde merk aangeduide diensten soortgelijk waren.
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
Daaruit volgt dat wanneer de door de betrokken tekens aangeduide waren en diensten dezelfde noch soortgelijk zijn, geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin en naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon,
C-39/97, Jurispr. blz. I-5507
, punt 22).
Bovendien zij eraan herinnerd dat sprake is van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Zoals is erkend, moet verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Jurispr. blz. II-2821
, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Daaruit volgt dat een geringe mate van soortgelijkheid van de door de betrokken tekens aangeduide waren en diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd (zie in die zin en naar analogie arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Jurispr. blz. I-3819
, punt 19).
Gelet op één en ander zij opgemerkt dat slechts voor zover wordt aangetoond dat de door de betrokken merken aangeduide waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan worden geconcludeerd dat geen gevaar voor verwarring tussen deze merken bestaat, zonder dat globaal, rekening houdend met alle relevante factoren, hoeft te worden beoordeeld hoe het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert.
In casu dient dus te worden vastgesteld of de kamer van beroep, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting, kon oordelen dat de door de betrokken merken aangeduide waren en diensten niet soortgelijk waren, zodat elk gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken was uitgesloten, zonder het verwarringsgevaar globaal te beoordelen.
Vergelijking van de betrokken waren en diensten
Principiële overwegingen
Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T-443/05, Jurispr. blz. II-2579
, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Wat meer in het bijzonder de complementariteit van de waren en diensten betreft, zij eraan herinnerd dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming [arrest PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, punt 21 supra, punt 48, en arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel),
T-316/07, Jurispr. blz. II-43
, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Bij de beoordeling van het complementaire karakter van waren en diensten moet dus uiteindelijk rekening worden gehouden met de wijze waarop dit publiek het belang van een waar of dienst voor het gebruik van een andere waar of dienst waarneemt.
De beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten vanuit het oogpunt van het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan veronderstelt dus dat eerst de consument van deze waren en diensten nader wordt bepaald.
– Relevant publiek
Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren- of dienstencategorie [zie in die zin arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04, Jurispr. blz. II-449
, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat uit de gebruikers die zowel de door het oudere merk als de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten kunnen gebruiken [zie arrest Gerecht van 24 mei 2011, ancotel/BHIM – Acotel (ancotel), T-408/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat met reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import, alsook transport, opslag en distributie van kippen, diensten worden aangeduid die voor zowel een algemeen publiek als een gespecialiseerd publiek zijn bestemd. Zij heeft vervolgens benadrukt dat bepaalde van deze diensten in het algemeen voor commerciële ondernemingen waren bedoeld. Zij kwam aldus tot de slotsom dat het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestond uit zowel de gemiddelde consument die tot het algemene publiek behoort als de gemiddelde consument die tot een meer gespecialiseerd publiek behoort (zie punt 19 van de bestreden beslissing).
Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat de hierboven bedoelde diensten tot een professioneel publiek waren gericht. Zij kunnen immers een beroep doen op dergelijke diensten. Bovendien valt niet uit te sluiten dat bepaalde van deze diensten tot het grote publiek zijn gericht. Voor „vlees, gevogelte en wild, vleesextracten” en „levende dieren” zij overigens opgemerkt dat hoewel deze waren door ondernemingen worden geproduceerd en levende dieren hoofdzakelijk door ondernemingen worden gefokt, zij door zowel particulieren als een professioneel publiek worden gekocht.
Daaruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door in casu te oordelen dat het relevante publiek van de betrokken waren en diensten uit zowel een professioneel publiek als particulieren bestond.
– Soortgelijkheid van de betrokken waren en de diensten op het gebied van reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, alsook export en import
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat „vlees, gevogelte en wild, vleesextracten” alsook „levende dieren”, waarop het oudere merk betrekking heeft, niet soortgelijk waren aan „reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import”, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.
Verzoekster vecht deze beoordeling aan op grond dat tussen de betrokken diensten en waren een onderling verband bestaat en dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Het BHIM betwist deze zienswijze en verwijst in wezen naar de in de bestreden beslissing ontwikkelde redenering.
Dienaangaande merkt het Gerecht allereerst op dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat vlees, gevogelte, wild, vleesextracten en levende dieren zich onderscheiden van reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, alsook export en import door de aard, de bestemming en het gebruik ervan. Deze waren en diensten zijn verwisselbaar noch concurrerend, hetgeen verzoekster overigens niet betwist.
Wat de verkoopkanalen betreft, heeft de kamer van beroep, zonder dat verzoekster dit betwist, geoordeeld dat deze verschillen, omdat het weinig waarschijnlijk en zelfs onmogelijk was dat een boerderij of pluimveebedrijf wordt gebruikt om aan ondernemingen diensten op het gebied van reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, of export en import aan te bieden. Voor deze waren en diensten kon de kamer van beroep zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting oordelen dat zij verschillende verkoopkanalen hadden.
Zoals in punt 21 supra uiteengezet, dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten evenwel ook rekening te worden gehouden met het complementaire karakter ervan.
Dienaangaande heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de waren van het oudere merk zelfs niet complementair waren met diensten op het gebied van reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, alsook export en import, omdat geen verband bestond tussen de aard, het gebruik en de distributiekanalen van waren als kippen en levende dieren, en die diensten, hetgeen de consument moeiteloos zou bemerken (zie punt 23 van de bestreden beslissing).
De kamer van beroep heeft dus geoordeeld dat de betrokken waren en diensten uit het oogpunt van het relevante publiek niet complementair waren, omdat geen verband bestond tussen de aard, het gebruik en de distributiekanalen ervan.
Zoals in punt 22 supra uiteengezet, wordt de complementariteit tussen waren en diensten in het kader van verwarringsgevaar niet beoordeeld op basis van het feit of voor het relevante publiek een verband bestaat tussen de betrokken waren en diensten uit het oogpunt van de aard, het gebruik en de distributiekanalen ervan, maar op basis van het feit of deze waren en diensten onderling nauw verbonden zijn, dit wil zeggen dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat dit publiek zou kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten.
Daaruit volgt dat de kamer van beroep het bestaan van een complementariteit tussen de betrokken waren en diensten niet van de hand kon wijzen op de enkele grond dat geen verband bestond tussen de aard, het gebruik en de distributiekanalen ervan. Daarmee heeft de kamer immers opnieuw rekening gehouden met de aard, het gebruik en de distributiekanalen van de betrokken waren en diensten, zonder het belang van de ene voor het gebruik van de andere uit het oogpunt van het relevante publiek te beoordelen.
Wat inzonderheid het door de kamer van beroep vermelde verband tussen het gebruik van die waren en het gebruik van die diensten betreft, zij opgemerkt dat op grond van dit criterium niet volledig kan worden beoordeeld of deze waren en diensten voor elkaar onontbeerlijk of belangrijk zijn, welke beoordeling voor de analyse van de complementariteit van deze waren en diensten is vereist. Het feit dat het gebruik van een waar of dienst geen verband houdt met het gebruik van een andere waar of dienst brengt immers niet in alle gevallen met zich mee dat het gebruik van de ene niet belangrijk of onontbeerlijk is voor het gebruik van de andere.
De kamer van beroep heeft dus met name niet correct onderzocht of uit het oogpunt van een professionele koper van kippen of vlees, bij de aankoop van deze waren diensten op het gebied van reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, of import en export dermate belangrijk waren dat hij had kunnen menen dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen was van dezelfde onderneming.
Deze tekortkoming die het onderzoek door de kamer van beroep kenmerkt, komt tot uitdrukking in de verklaring van het BHIM voor het Gerecht dat een vleesproducent voor zijn eigen waren import- en exportdiensten kan verrichten ten behoeve van zijn klanten. In dit geval valt immers niet uit te sluiten dat het relevante publiek voor deze waren meent dat een import- en exportdienst belangrijk is voor de aankoop van deze waren, en dat het dus zal denken dat deze waren en dienst afkomstig zijn van eenzelfde onderneming. De door het BHIM aangevoerde omstandigheid dat deze import- en exportdienst niet onder bezwarende titel wordt verricht en niet aan derden wordt aangeboden, doet niet af aan deze beoordeling. Ten eerste is immers niet aangetoond of in de door het BHIM aangevoerde hypothese deze dienst gratis zou worden aangeboden dan wel veeleer een integrerend onderdeel van de voorgestelde verkoop zou zijn. Ten tweede moet in ieder geval worden beoordeeld of het relevante publiek een voldoende nauw verband tussen deze waren en diensten waarneemt. In casu heeft de kamer van beroep deze factoren evenwel niet beoordeeld.
Bijgevolg heeft de kamer van beroep, door geen rekening te houden met deze factoren, een vergissing begaan bij de beoordeling van het complementaire karakter van de door het oudere merk aangeduide waren met diensten op het gebied van reclame, handelsvertegenwoordiging, franchising, export en import, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.
Door deze vergissing heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met alle factoren die relevant zijn voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten. Nu een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten ontbreekt, dient de bestreden beslissing op dit punt te worden vernietigd.
– Soortgelijkheid van de betrokken waren en de diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat „transport, opslag en distributie van kip”, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet soortgelijk is aan „vlees, gevogelte en wild, vleesextracten” en „levende dieren”, waarop het oudere merk betrekking heeft.
Verzoekster betwist deze beoordeling en meent dat het, gelet op de samenhang van de markten voor de betrokken waren en diensten, erg onwaarschijnlijk is dat een merk één van deze diensten onafhankelijk van de waar kan aanduiden.
Dienaangaande merkt het Gerecht allereerst op dat verzoekster niet opkomt tegen de beoordeling van de kamer van beroep dat de in punt 43 supra vermelde waren en diensten verschillen door de aard, het voorwerp en de bestemming ervan. Deze beoordeling van de kamer van beroep moet worden bevestigd. Diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen hebben immers niet dezelfde aard, hetzelfde doel en evenmin hetzelfde gebruik als vlees, gevogelte, wild, vleesextracten en levende dieren. De betrokken waren en diensten zijn bovendien concurrerend noch verwisselbaar. Deze diensten kunnen immers vlees of levende dieren niet vervangen.
De kamer van beroep heeft uit het onderscheid tussen deze waren en diensten wegens de aard, het voorwerp en de bestemming ervan, afgeleid dat de in het transport gespecialiseerde ondernemingen en de ondernemingen die zijn gespecialiseerd in de vervaardiging van de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens verschilden (zie punt 24 van de bestreden beslissing).
Het Gerecht merkt evenwel op dat het feit dat de productie van vlees, gevogelte, wild, vleesextracten, alsook het fokken van levende dieren en het verrichten van diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen, een specialisatie veronderstellen, niet noodzakelijk betekent dat de ondernemingen die deze diensten aanbieden verschillen van de ondernemingen die zich bezighouden met de productie van die waren. Zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft aangegeven, is het immers mogelijk dat ondernemingen die kippen en levende dieren fokken, hun waren voor eigen rekening transporteren, opslaan en distribueren (zie punt 24 van de bestreden beslissing).
Bovendien dient, om vast te stellen of die waren en diensten complementair zijn, niet de specialisatie van de ondernemingen te worden beoordeeld, maar wel de vraag of de verbruikers van de waren en diensten, op grond van een samenhang tussen deze waren en diensten, kunnen menen dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming omdat deze waren en diensten onderling verbonden zijn. Bijgevolg is het bestaan van gespecialiseerde ondernemingen voor de productie van de waren van het oudere merk en voor het verrichten van diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen niet voldoende om vast te stellen dat deze waren en diensten niet complementair zijn.
De kamer van beroep heeft tevens geoordeeld dat het relevante publiek voor deze waren en diensten wegens de specialisatie van de betrokken ondernemingen verschilde, en dat er dus tussen deze ondernemingen geen industrieel of commercieel verband bestond. Zij was meer bepaald van oordeel dat, rekening houdend met de bijzondere aard ervan, diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen in het algemeen waren gericht tot ondernemingen en een professioneel publiek uit een zeer specifieke sector. Daaruit heeft zij afgeleid dat dit publiek verschilde van het publiek waaraan de waren van het oudere merk werden aangeboden, wat meteen uitsluit dat er sprake kan zijn van een industrieel of commercieel verband tussen deze ondernemingen (zie punt 24 van de bestreden beslissing). Het BHIM heeft deze benadering in zijn antwoord verdedigd.
Dienaangaande merkt het Gerecht op dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen tot een professioneel publiek gerichte diensten zijn. De door het oudere merk aangeduide waren zijn daarentegen voor zowel het grote publiek als een professioneel publiek bestemd. Hoewel vlees, gevogelte, wild en vleesextracten voor het grote publiek bestemde waren zijn, kunnen zij immers ook worden aangeboden aan professionele inkopers. Levende dieren, waaronder kippen, zijn hoofdzakelijk voor een professioneel publiek bestemd.
Voor zover die waren voor een professioneel publiek zijn bestemd, heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat dit publiek verschilde van het publiek voor diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen. Een professioneel publiek kan immers zowel de betrokken waren als de voornoemde diensten kopen.
Wat het bestaan van een nauw verband tussen die waren en diensten betreft, zij bovendien opgemerkt dat de gebruikmaking van diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen, vooronderstelt dat kippen voorhanden zijn om te transporteren, op te slaan en te distribueren. In die zin zijn kippen onontbeerlijk voor het gebruik van de diensten van transport, opslag en distributie van kippen. Omgekeerd kan het voor een kippenfokker van belang zijn om te beschikken over diensten van transport, opslag en distributie van zijn kippen. In dit opzicht bestaat een nauw verband tussen diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de kippen waarop het oudere merk betrekking heeft. Aangezien de term „kip” ook het vlees van het dier aanduidt, bestaat dit verband niet enkel voor levende dieren, maar ook voor het door het oudere merk aangeduide vlees en gevogelte.
Bovendien kan de professionele afnemer van die waren en diensten, namelijk een onderneming die in het groot kippen inkoopt en ook diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen nodig heeft, menen dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren en het verrichten van deze diensten in handen is van dezelfde onderneming. Daar bepaalde producenten ook transport aanbieden, kan de inkoper van kippen immers denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren en het verrichten van deze diensten in handen is van dezelfde onderneming.
Het BHIM betwist dat de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn, om redenen die vergelijkbaar zijn met die vermeld in punt 40 supra. Het meent immers dat wanneer een kippenproducent zijn eigen kippen transporteert, opslaat en distribueert, het transport, de opslag en de distributie geen diensten zijn die tegen vergoeding ten behoeve van derden worden verricht, maar dat er slechts sprake is van aan de productie van kippen „inherente” of ondergeschikte diensten, zodat de betrokken producent niet actief is op de markt voor diensten op het gebied van transport, opslag of distributie van kippen. Ter staving van dit argument beroept het BHIM zich, ten eerste, op een analogie met de noodzaak om een publiek gebruik van een merk te bewijzen om het effectieve gebruik ervan aan te tonen, en, ten tweede, op de beoordeling van het Gerecht in het arrest van 7 februari 2006, Alecansan/BHIM – CompUSA (COMP USA), (T-202/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47).
Dienaangaande stelt het Gerecht allereerst vast, naar analogie met hetgeen in punt 40 supra is uiteengezet, dat de kamer van beroep geen argumenten levert voor haar verklaring dat wanneer producenten hun eigen kippen transporteren, opslaan of distribueren, dit geen diensten zijn die ten behoeve van derden tegen vergoeding worden verricht. Uit het feit dat een kippenfokkerij tegelijk een transportdienst voor kippen aanbiedt, kan echter niet worden afgeleid dat deze dienst niet tegen vergoeding wordt verricht. Bovendien kan uit een dergelijk gezamenlijk aanbod niet worden afgeleid dat de onderneming die deze complementaire diensten aanbiedt, niet aanwezig is op de markt voor transport van kippen. Het feit dat een kippenproducent transport van zijn kippen aanbiedt, impliceert immers dat deze producent concurreert met ondernemingen die transport van kippen aanbieden. Hierdoor treedt deze producent op deze markt op.
Voorts, en dit is fundamenteler, zij erop gewezen dat bij het onderzoek of waren en diensten complementair zijn, met het oog op de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren of diensten, niet wordt afgegaan op het al of niet „inherente” karakter van de waren en diensten in de zin van het door het BHIM geformuleerde betoog (zie punt 54 supra), maar wel op de perceptie van het relevante publiek dat de verantwoordelijkheid voor de productie van deze waren en het verrichten van deze diensten in handen is van eenzelfde onderneming, dan wel van verschillende ondernemingen. De benadering die de kamer van beroep heeft gevolgd om zich uit te spreken over de complementariteit van de betrokken waren en diensten, welke door het BHIM wordt verdedigd, is dus onjuist.
Louter ter illustratie van de onjuiste opvatting in de door het BHIM verdedigde benadering, zij opgemerkt dat deze in casu zou leiden tot de vaststelling dat, wanneer een onderneming die zowel kippen wil aankopen als deze wil doen transporteren, te maken heeft met, enerzijds, een onder een bepaald merk op de markt aanwezige kippenproducent en, anderzijds, een onder een identiek merk als de voornoemde producent op de markt aanwezige aanbieder van transportdiensten voor kippen, deze onderneming niet zou kunnen denken dat deze waren en diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn, omdat, wanneer een kippenproducent transport aanbiedt, deze dienst slechts een ondergeschikte of „inherente” dienst is ten opzichte van de productie van kippen en deze producent bijgevolg niet actief is op de markt van transport van kippen. Volgens de door het BHIM verdedigde benadering zijn de productie van kippen en diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen immers helemaal niet soortgelijk, zodat identieke merken voor deze waren en diensten naast elkaar zouden kunnen bestaan zonder verwarringsgevaar voor de consument van deze waren en diensten.
Om de in punt 53 supra uiteengezette redenen kan de inkoper in het groot van kippen, die bovendien een transportdienst voor kippen nodig heeft, echter denken dat een nauw verband bestaat tussen de productie van kippen en diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen, zodat de consument van deze waren en diensten zal denken dat zij afkomstig zijn van eenzelfde onderneming.
Aangezien geen rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid op de markt, zoals in casu omschreven door het BHIM (zie punt 54 supra), moet de analogie met de regels inzake het effectieve gebruik van een ouder merk in het kader van een oppositieprocedure worden afgewezen.
Voor zover het BHIM zich beroept op de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest COMP USA, moet bovendien worden vastgesteld dat deze zaak zich onderscheidt van de onderhavige zaak aangezien zij op afstand verkochte informaticawaren en -diensten betrof. Anders dan in die zaak, waarin werd geoordeeld dat de fysieke verzending van de software en de computers die waren gekocht of gehuurd van een onderneming die haar goederen via internet aanbood, slechts de uitvoering van een overeenkomst van verkoop op afstand of een niet met de transportdiensten verbonden dienstenovereenkomst vormde (arrest COMP USA, reeds aangehaald, punt 47), kan bovendien bij gebrek aan bewijs van het BHIM in die zin, niet worden geoordeeld dat het transport, de opslag en de distributie van kippen slechts de uitvoering van de verkoop van kippen of van een niet met de diensten van transport, opslag en distributie van kippen verbonden dienstenovereenkomst vormen.
Bijgevolg kon de kamer van beroep niet zonder meer uitsluiten dat de waren van het oudere merk complementair waren met de diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen. Een dergelijke complementariteit moest minstens voor kippen en diensten op het gebied van transport, opslag en distributie van kippen worden vastgesteld.
Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, diende de kamer van beroep rekening te houden met alle relevante factoren die het verband tussen de betrokken waren en diensten kenmerken. Ondanks het verschil tussen kippenvlees en levende kippen enerzijds, en transport, opslag en distributie van kippen anderzijds, met betrekking tot de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerende karakter ervan, had de kamer van beroep dus moeten vaststellen dat er sprake was van een zekere complementariteit. Wanneer rekening wordt gehouden met alle relevante factoren voor de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren en diensten, blijkt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat deze waren en diensten helemaal niet soortgelijk waren.
De bestreden beslissing moet dus eveneens worden vernietigd voor zover daarin is vastgesteld dat de waren van het oudere merk en de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van transport, opslag en distributie van kippen helemaal niet soortgelijk zijn.
2.
Vordering waarmee wordt verzocht om weigering van inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk
Verzoekster vraagt dat het Gerecht een arrest wijst waarbij de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk wordt geweigerd voor alle door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten.
Dienaangaande zij opgemerkt dat het door het Gerecht uitgeoefende rechterlijke toezicht een rechtmatigheidstoezicht is. Indien sprake is van een onjuiste opvatting, kan het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep vernietigen en, voor zover dat is gevorderd, herzien. Het staat niet aan het Gerecht om een merk al dan niet in te schrijven. Volgens artikel 266 VWEU en artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 staat het immers aan het BHIM de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van een eventueel vernietigingsarrest van de Unierechter. Het Gerecht mag geen bevelen tot het BHIM richten, maar het BHIM dient de consequenties te trekken uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht [zie arrest Gerecht van 21 juni 2012, Kavaklidere-Europe/BHIM – Yakult Honsha (Yakut), T-276/09, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Voor zover verzoeksters vordering aldus moet worden uitgelegd dat zij het Gerecht verzoekt het BHIM te gelasten het aangevraagde merk niet in te schrijven voor alle erdoor aangeduide waren en diensten, moet deze vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.
Voor zover deze vordering aldus moet worden uitgelegd dat het Gerecht wordt verzocht de bestreden beslissing aldus te herzien dat het Gerecht de bestreden beslissing vervangt door een beslissing houdende verklaring dat het aangevraagde merk niet mocht worden ingeschreven voor de diensten waarvoor de inschrijving nog niet was geweigerd in de beslissing van de oppositieafdeling, zij eraan herinnerd dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover deze kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen (arrest Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM,
C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853
, punt 72).
De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest Edwin/BHIM, punt 67 supra, punt 72).
In casu is dit echter niet het geval. De methodologische vergissing bij de in de punten 29 en volgende uiteengezette beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten, doordat niet op passende wijze rekening is gehouden met de complementariteit ervan, heeft tot gevolg dat het Gerecht zou moeten overgaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep geen standpunt heeft ingenomen. Zoals blijkt uit de punten 43 en volgende moet bovendien een, zij het geringe, soortgelijkheid van bepaalde betrokken waren en diensten worden vastgesteld, hetgeen met zich meebrengt dat de kamer van beroep de overeenstemming van de betrokken merken had moeten onderzoeken en het verwarringsgevaar globaal had moeten beoordelen, hetgeen zij niet heeft gedaan.
Bijgevolg moet verzoeksters vordering waarmee zij het Gerecht vraagt de inschrijving van het gemeenschapsmerk te weigeren, zelfs indien deze vordering moet worden uitgelegd als een verzoek tot herziening, worden afgewezen.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
Aangezien het BHIM op de voornaamste punten in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 17 februari 2011 (zaak R 1073/2010-2) wordt vernietigd.

2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)
Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Azizi
Frimodt Nielsen
Buttigieg
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 mei 2013.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Spaans.