CELEX: 62009TJ0304
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca figurativa comunitaria BASmALI
Marca anterior no registrada y signo anterior BASMATI
Motivo de denegación relativo
Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 4 de noviembre de 2003, la interviniente, Siam Grains Co. Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
El producto para el que se solicitó el registro está incluido en la clase 30, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponde a la siguiente descripción: «arroz de grano largo».
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
37/2004, de 13 de septiembre de 2004.
El 10 de diciembre de 2004, United Riceland Private Ltd (actualmente Tilda Riceland Private Ltd, en lo sucesivo, «demandante») formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n
o
207/2009), al registro de la marca solicitada para el producto previsto en el apartado 3
supra
.
La oposición se basaba en la marca anterior no registrada o el signo anterior BASMATI, utilizado en el tráfico económico en relación con el arroz.
El motivo en el que se basaba la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
207/2009). La demandante alegaba, en particular, que, en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido, podía impedir el uso de la marca solicitada mediante una acción por usurpación de denominación (
action for passing off
).
El 28 de enero de 2008, la División de Oposición desestimó íntegramente la oposición. Consideró, en particular, que la demandante no había presentado documento alguno en el que se describiera el modo de comercialización del arroz que exporta al Reino Unido. En tales circunstancias, la demandante no ha probado que había adquirido el «goodwill» necesario para obtener una resolución favorable en virtud del derecho relativo a la usurpación aplicable en el Reino Unido.
El 20 de marzo de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 19 de marzo de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Consideró, esencialmente, que, a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, la oponente ha de demostrar que es titular del derecho en el que se basa la oposición. Ahora bien, en el caso de autos, la demandante no ha demostrado ser titular del derecho invocado. En particular, la Sala de Recurso consideró que el término «basmati» no era una marca o un signo cubierto por derechos de propiedad, sino simplemente la designación habitual de una variedad de arroz. Considera que el término «basmati» es genérico. Además, la Sala de Recurso destacó que la propiedad protegida por la acción por usurpación de apelación no se refiere al signo controvertido, sino al «goodwill». La Sala de Recurso concluyó que la demandante no había demostrado ser titular del término «basmati», por lo que la oposición no cumplía la condición relativa a la existencia de un derecho de propiedad, prevista en el Reglamento n
o
40/94.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI y a la parte interviniente.
La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Para fundamentar su recurso, la demandante invoca, en síntesis, un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, que se articula en torno a cuatro imputaciones. En primer lugar, señala que la Sala de Recurso, basándose en una lectura exclusivamente literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, intentó imponer, erróneamente, un «concepto comunitario de “propiedad”» de la marca o del signo anterior invocado. En segundo lugar, alega que la Sala de Recurso incurrió en error al distinguir entre la forma «extensiva» de la acción por usurpación de denominación en el Reino Unido, en la que se basa la oposición, y el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, que, según la Sala de Recurso, debe referirse a un derecho exclusivo del que sea titular un solo operador. En tercer lugar, la demandante considera que la Sala de Recurso ha incurrido en error al exigir que la oponente demostrara la propiedad del signo anterior además de probar la propiedad de un derecho inmaterial. En cuarto lugar, alega que la Sala de Recurso ha incurrido en error al considerar que el término «basmati» es genérico.
Por lo que respecta a las imputaciones primera y cuarta, invocadas por la demandante, la OAMI sostiene que los signos previstos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 han de corresponder a las «pautas europeas uniformes». La Sala de Recurso consideró con carácter acertado que el término «basmati» utilizado en referencia al arroz no constituye un derecho en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94. En tales circunstancias, no hubiera sido necesario aplicar el derecho nacional invocado en apoyo de la oposición. En particular, el signo BASMATI no permite ejercer la función esencial de una marca, a saber, identificar el origen de los productos que designa. Por lo que respecta a las imputaciones segunda y tercera, que alega la demandante, la OAMI señala que, al concluir que el término «basmati» no constituye un derecho en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, la Sala de Recurso podía desestimar el recurso sobre la base de dicha comprobación, sin que fuese necesario examinar las exigencias del derecho nacional.
La interviniente señala que el hecho de que la oponente sea titular del signo constituye una «condición independiente», que ha de interpretarse independientemente de las condiciones requeridas en Derecho nacional. Sostiene que su lectura del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 no impide las oposiciones fundadas en la acción por usurpación de denominación, siempre que la oponente invoque un signo que ella sola utiliza en el mercado y que, debido a la reputación que ha adquirido ante sus clientes, le permita distinguir sus productos o actividades de aquellos o aquellas de las demás empresas. Por último, la interviniente recuerda que el signo BASMATI es una designación genérica para una variedad de arroz y no constituye un signo que permita distinguir los productos de una empresa de los de las demás. En tales circunstancias, la Sala de Recurso sencillamente ha deducido de la naturaleza genérica del signo BASMATI que la recurrente no era el «titular» de dicho signo.
En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, podrá formular oposición al registro de una marca comunitaria si, y en la medida en que, según el derecho del Estado miembro que resulte aplicable, por una parte, los derechos a utilizar dicho signo se han adquirido antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria y, por otra parte, dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
De ello resulta que una de las condiciones para aplicar el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 es que la oponente demuestre ser titular de un signo invocado en apoyo de su oposición. Dicha condición implica que la oponente demuestre la adquisición de derechos sobre el referido signo [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 28 de octubre de 2009, BCS/OAMI — Deere (Combinación de los colores verde y amarillo),
T-137/08, Rec. p. II-4047
, apartado 73, y de 22 de junio de 2010, Montero Padilla/OHMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, Rec. p. II-2551
, apartado 63]. Según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, esos derechos tienen que permitir la prohibición de utilizar una marca anterior.
Además, y en la medida en que la demandante invoca en apoyo de su oposición la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, procede recordar que el Derecho del Estado miembro aplicable al caso de autos es la Trade Marks Act 1994 (Ley del Reino Unido sobre las marcas), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone, en particular:
«No podrá registrarse una marca si, o en la medida en que, su uso en el Reino Unido puede ser impedido:
a)
en virtud de toda norma jurídica [en especial, en virtud del derecho relativo a la usurpación de denominación (
law of passing off
)] que proteja una marca no registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico [...]»
De dicho precepto, tal como lo han interpretado los órganos jurisdiccionales nacionales, se desprende que el oponente debe probar, conforme al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, que se cumplen tres requisitos, a saber, el goodwill adquirido (es decir, el poder de atracción de la clientela), la presentación engañosa y el perjuicio causado al goodwill [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 9 de diciembre de 2010, Tresplain Investments/OAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Rec. p. II-5659
, apartados 93 y 101, y la jurisprudencia nacional citada].
En el caso de autos se desprende de la resolución impugnada que la Sala de Recurso desestimó la oposición por el único motivo de que la demandante no había aportado la prueba de que es titular del signo invocado en apoyo de la oposición. Por lo tanto, la Sala de Recurso señaló que «el recurso no estaba fundado», que «la oponente no era titular del signo en el que basaba su oposición» y que «las razones se exponían a continuación» (considerando 14 de la resolución impugnada). Al término de su razonamiento, la Sala de Recurso concluyó que, «al no haber aportado la oponente la prueba de que era, como pretende, titular del nombre “Basmati”, la oposición formulada en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 carecía de fundamento, por lo que procedía desestimar el recurso» (considerando 29 de la resolución impugnada). Para llegar a dicha conclusión, la Sala de Recurso consideró que el signo controvertido no era una marca, en particular por ser genérico, y que la «propiedad» invocada por la demandante únicamente se extendía al goodwill. Sin embargo, la Sala de Recurso no desestimó la oposición porque el signo, en cuanto tal, no podía servir de fundamento a una oposición en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94. En particular, no se desprende de la resolución impugnada que la Sala de Recurso hubiera considerado que el término «basmati» utilizado en relación con el arroz «no constituye un derecho en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94», como señala la OAMI en sus escritos. Por lo tanto, los argumentos expuestos por la OAMI y la interviniente, que tienen por objeto apoyar que el signo controvertido no está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, son inoperantes.
En primer lugar, si bien la resolución impugnada es equívoca a este respecto, la Sala de Recurso parece haber considerado que la demandante debía aportar la prueba de que tenía formalmente la «prioridad» del signo invocado en apoyo de la oposición. Ahora bien, como se ha recordado en el apartado 17
supra
, la condición de que el oponente sea titular del signo invocado supone demostrar la adquisición de derechos sobre el referido signo. El artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 no precisa la forma que ha de tener la adquisición de tales derechos. El enfoque aparentemente restrictivo acogido por la Sala de Recurso está, por otra parte, en contradicción con el hecho, mencionado por la OAMI en sus escritos presentados ante el Tribunal, de que los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 son, mayoritariamente, objeto de un uso más que de un registro.
En segundo lugar, ha de considerarse que la cuestión de si un oponente ha adquirido derechos sobre una marca no registrada o sobre un signo utilizado en el tráfico económico, y, por lo tanto, si es titular del signo invocado en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, no puede hacer abstracción del Derecho nacional invocado en apoyo de la oposición. En efecto, el Derecho nacional aplicable interviene, en dicho marco, particularmente para definir las modalidades de adquisición de los derechos sobre el signo invocado en apoyo de una oposición formulada en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94.
Además, en el vigésimo cuarto considerando de la resolución impugnada, la propia Sala de Recurso se remitió expresamente al ordenamiento jurídico nacional por considerar que la propiedad vinculada a la acción por usurpación de denominación se limitaba únicamente al goodwill. Por otra parte, ha de señalarse que la OAMI ha publicado en el anexo de las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI (parte C, titulada «El procedimiento de oposición», capítulo 4, titulado «Derechos contemplados en el artículo [8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94]», una lista de los «Derechos nacionales que constituyen “derechos anteriores” a efectos del artículo [8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94]»). Dicho anexo precisa la naturaleza de los «derechos nacionales» de que se trata, así como sus modalidades de adquisición. Por lo que respecta al Reino Unido, contempla las marcas no registradas y los signos utilizados en el tráfico económico «protegidos por cualquier disposición legal, incluyendo la legislación en materia de acciones de usurpación (“passing off”)».
Los argumentos de la OAMI relativos al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 53, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009) no pueden modificar esta conclusión. En efecto, suponiendo que sea cierto que, como sostiene la OAMI, no fuese posible invocar todos los derechos anteriores en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, esto no significa, sin embargo, que, por una parte, el signo de que se trata quede excluido
a priori
de los signos que están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la referida disposición —cosa que la Sala de Recurso no ha admitido— y que, por otra, el Derecho nacional no sea pertinente en el caso de autos para determinar las modalidades de adquisición de derechos sobre el signo invocado.
En tercer lugar, procede destacar que el artículo 5, apartado 4, de la Trade Marks Act 1994 precisa asimismo, en su párrafo segundo, que una persona facultada para impedir la utilización de una marca debe entenderse en el sentido de que es «titular de un derecho anterior». De esto resulta que, según el Derecho aplicable en el Reino Unido, en el marco de una acción por usurpación de denominación, la calidad de titular de un derecho anterior no puede definirse de manera autónoma, como lo hizo esencialmente la Sala de Recurso en la resolución impugnada, sin tener en cuenta la capacidad del oponente para impedir la utilización de una marca.
El hecho de que, como ha señalado la Sala de Recurso esencialmente en el vigésimo cuarto considerando de la resolución impugnada, la propiedad protegida por la acción por usurpación de denominación tenga por objeto no una palabra o un nombre cuyo uso por terceros esté restringido sino la propia clientela a la que el uso controvertido causa un perjuicio [sentencia del Tribunal de 11 de junio de 2009, Last Minute Network/OAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 y T-115/07, Rec. p. II-1919
, apartado 61] no puede modificar dicha conclusión. En efecto, el hecho de que el oponente únicamente sea formalmente titular de la clientela perjudicada no significa, sin embargo, que no haya adquirido derechos sobre el signo invocado, derechos que le permiten impedir, en su caso, la utilización de una marca posterior. A este respecto, procede señalar que, en el marco de la acción por usurpación de apelación, el signo que sirve para designar bienes o servicios adquiere una reputación en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia LAST MINUTE TOUR, antes citada, apartado 84). Además, la utilización del signo de que se trate permite a una persona física o jurídica ser «titular de un derecho anterior», en el sentido del Derecho aplicable en el Reino Unido.
Por lo que respecta al hecho señalado por la interviniente en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de que el artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, de la Trade Marks Act 1994 no ha sido invocado por la demandante en los escritos presentados ante el Tribunal, basta con señalar que la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido sirve de fundamento a la oposición formulada por la demandante ante la OAMI. Por ello, el Derecho aplicable en el Reino Unido forma parte integrante del litigio del que conoce la Sala de Recurso. Por consiguiente, forma parte del contexto fáctico y jurídico a la luz del cual el Tribunal ha de efectuar su control.
En cuarto lugar, el hecho de que, como señala la Sala de Recurso en el decimonoveno considerando de la resolución impugnada, la demandante haya podido asociar el término «marca» al signo invocado en los motivos formulados en apoyo de su oposición, además de que el referido hecho pueda resultar de la invocación de una marca no registrada en apoyo de la oposición, no puede hacer abstracción del hecho de que la oposición estaba basada particularmente en un signo utilizado en el tráfico económico. Por otra parte, la Sala de Recurso destacó ese motivo de oposición en el decimosexto considerando de la resolución impugnada. En este marco, procede considerar que el hecho invocado por la Sala de Recurso de que el signo BASMATI no es una marca no significa, sin embargo, que la demandante no hubiera adquirido derechos sobre dicho signo en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, visto a la luz del Derecho nacional aplicable al caso de autos. Más concretamente, por lo que respecta a la afirmación de la Sala de Recurso de que el término «basmati» es genérico, se desprende de la jurisprudencia nacional que un signo que sirve para designar bienes o servicios puede haber adquirido cierta reputación en el mercado, en el sentido del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación, incluso aunque presentara, inicialmente, carácter descriptivo o careciera de carácter distintivo (sentencia LAST MINUTE TOUR, citada en el apartado 26
supra
, apartado 84). Además, se desprende de la jurisprudencia nacional que un signo que sirve para designar bienes o servicios puede haber adquirido cierta reputación en el mercado, en el sentido del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación, incluso si es utilizado por varios operadores en el marco de su actividad comercial (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Por lo tanto, esta forma, llamada «extensiva» de la acción por usurpación de denominación, reconocida por la jurisprudencia nacional permite a varios operadores tener derechos sobre un signo que haya adquirido una reputación en el mercado. Por lo tanto, el hecho invocado por la Sala de Recurso, suponiendo que fuese cierto, no puede desvirtuar, a la luz del Derecho nacional aplicable, el hecho de que el oponente pueda haber adquirido derechos sobre el signo invocado.
De los anteriores elementos se desprende que la Sala de Recurso cometió un error al desestimar la oposición porque la demandante no había demostrado que era titular del signo controvertido, sin analizar precisamente si la demandante había adquirido derechos sobre el referido signo en aplicación del Derecho del Reino Unido.
En consecuencia, debe acogerse el motivo único invocado por la demandante y anular la resolución impugnada.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.
En el caso de autos, las pretensiones de la OAMI y la parte interviniente han sido desestimadas. Además, la demandante solicitó que se condenara en costas a la OAMI y a la parte interviniente.
En estas circunstancias, procede condenar a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con dos tercios de las costas de la demandante, y condenar a la parte interviniente a cargar, además de con sus propias costas, con un tercio de las costas de la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:

1)
Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 19 de marzo de 2009 (asunto R 513/2008-1).

2)
Condenar a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con dos tercios de las costas de Tilda Riceland Private Ltd.

3)
Condenar a Siam Grains Co. Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con un tercio de las costas de Tilda Riceland Private Ltd.

Forwood
Dehousse
Popescu
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de enero de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.