CELEX: 62013CJ0217
Reenvio prejudicial
Marcas
Diretiva 2008/95/CE
Artigo 3.°, n.os 1 e 3
Marca que consiste numa cor encarnada sem contornos, registada para serviços bancários
Pedido de declaração de nulidade
Caráter distintivo adquirido através do uso
Prova
Sondagem de opinião
Momento em que o caráter distintivo através do uso deve ser adquirido
Ónus da prova

Os pedidos de decisão prejudicial têm por objeto a interpretação do artigo 3.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO L 299, p. 25
, e retificação no
JO 2009, L 11, p. 86
).
Estes pedidos foram apresentados no âmbito de litígios que opõem, no processo C‑217/13, o Oberbank AG (a seguir «Oberbank») ao Deutscher Sparkassen‑ und Giroverband eV (a seguir «DSGV») e, no processo C‑218/13, o Banco Santander SA (a seguir «Banco Santander») e o Santander Consumer Bank AG (a seguir «Santander Consumer Bank») ao DSGV, a respeito de pedidos de declaração de nulidade de uma marca de cor encarnada sem contornos, de que o DSGV é titular.
Quadro jurídico
Direito da União
A Diretiva 2008/95 revogou e substituiu a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
, e retificação no
JO 1989, L 207, p. 44
).
O considerando 1 da Diretiva 2008/95 precisa:
«A Diretiva [89/104] foi alterada quanto à substância […]. Por razões de clareza e racionalidade, deverá proceder‑se à codificação da referida diretiva.»
Os considerandos 6 e 10 da Diretiva 2008/95, que correspondem, no essencial, aos considerandos 5 e 9 da Diretiva 89/104, enunciam:
«(6)
Os Estados‑Membros deverão continuar […] a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados‑Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade [...]
[...]
(10)
É fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma proteção de acordo com a legislação de todos os Estados‑Membros. [...]»
Nos termos do artigo 2.
o
da Diretiva 2008/95, intitulado «Sinais suscetíveis de constituir uma marca» e redigido em termos idênticos aos do artigo 2.
o
da Diretiva 89/104:
«Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica […] na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
O artigo 3.
o
da Diretiva 2008/95, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», que retoma, sem alterações substanciais, o conteúdo do artigo 3.
o
da Diretiva 89/104, dispõe:
«1.   Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:
[...]
b)
A marcas desprovidas de caráter distintivo;
[...]
3.   Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.
o
1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caráter distintivo. Os Estados‑Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o caráter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.
[...]»
Direito alemão
O § 8, n.
o
2, ponto 1, da Lei relativa a marcas (Markengesetz), de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «MarkenG»), enuncia:
«Será recusado o registo às marcas:
1.
que sejam desprovidas de todo e qualquer caráter distintivo quanto aos produtos ou serviços indicados.»
O § 8, n.
o
3, da MarkenG prevê:
«[O ponto 1 do n.
o
2] não é aplicável se, antes da decisão sobre o registo, a marca se tiver implantado nos meios interessados em causa devido à utilização que dela tenha sido feita para os produtos e serviços abrangidos pelo pedido.»
O § 37, n.
o
2, da MarkenG tem a seguinte redação:
«Se a análise revelar que a marca não preenchia os requisitos previstos no § 8, n.
o
2, pontos 1, 2 ou 3, na data em que foi apresentado o pedido de registo […], mas que os motivos de recusa do registo cessaram após essa data, o pedido de registo não pode ser recusado se o requerente aceitar que, independentemente da data original de apresentação do pedido de registo […], se considerar que a data em que o motivo de recusa do registo cessou passa a ser a data do pedido de registo e que a antiguidade referida no § 6, n.
o
2, é determinada de acordo com esta nova data.»
Nos termos do § 50, n.
os
1 e 2, da MarkenG:
«1.   Uma marca registada será declarada nula, na sequência de um pedido formulado nesse sentido, quando o seu registo tiver violado o [§ 8].
2.   Se a marca tiver sido registada em violação do [§ 8, n.
o
2, ponto 1], o registo só poderá ser declarado nulo se o motivo de recusa do registo continuar a existir na data em que for proferida decisão relativa ao pedido de anulação. [...]»
Litígios nos processos principais e questões prejudiciais
Resulta das decisões de reenvio que, em 7 de fevereiro de 2002, o DSGV apresentou um pedido de registo de uma marca de cor encarnada HKS 13 sem contornos (a seguir «marca em causa»), para uma série de produtos e de serviços.
Por decisão de 4 de setembro de 2003, o Deutsches Patent‑ und Markenamt (Serviço de marcas e patentes alemão, a seguir «DPMA») indeferiu esse pedido. O DSGV interpôs recurso desta decisão, limitando o pedido de registo a determinados serviços pertencentes à classe 36, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e apresentando uma sondagem de opinião realizada em 24 de janeiro de 2006.
Por decisão de 28 de junho de 2007, o DPMA anulou essa decisão pelo facto de, para os serviços que passaram a ser abrangidos pelo pedido de registo, haver que considerar, com base na sondagem apresentada, que a implantação da marca em causa nos meios interessados, na aceção do § 8, n.
o
3, da MarkenG, era de 67,9%. Por conseguinte, a referida marca foi então registada, em 11 de julho de 2007, para serviços da referida classe 36, que correspondem, em substância, a diversos serviços financeiros de banca de retalho.
Em 15 de janeiro de 2008, o Oberbank pediu a declaração de nulidade da marca em causa, alegando nomeadamente que esta não adquiriu caráter distintivo através do seu uso. O DSGV contestou este pedido.
Por decisão de 16 de junho de 2009, o DPMA indeferiu o referido pedido, tendo considerado que a marca em causa, embora seja intrinsecamente desprovida de caráter distintivo, adquiriu esse caráter através do uso, conforme comprovado pela sondagem de opinião de 24 de janeiro de 2006 e por outros documentos apresentados pelo DSGV.
O Oberbank interpôs recurso no órgão jurisdicional de reenvio, em cujo âmbito requereu que aquela decisão fosse anulada e que a marca em causa fosse declarada nula. No órgão jurisdicional de reenvio, o Oberbank invoca a inexistência de caráter distintivo dessa marca. O DSGV conclui pedindo que seja negado provimento a este recurso e, no que respeita à aquisição, pela referida marca, de caráter distintivo através do uso, apresenta outra sondagem de opinião, realizada em junho de 2011.
Em 19 de outubro de 2009, o Banco Santander e o Santander Consumer Bank pediram, cada um, que fosse declarada a nulidade da marca em causa, tendo invocado motivos semelhantes àqueles que foram apresentados pelo Oberbank no seu pedido de 15 de janeiro de 2008. Para basearem os seus pedidos de declaração de nulidade apresentaram no DPMA, entre outros, várias sondagens de opinião e relatórios de peritos. O DSGV contestou estes pedidos.
Depois de ter apensado os dois processos, o DPMA, por decisão de 24 de abril de 2012, indeferiu estes pedidos por motivos análogos aos que foram apresentados na sua decisão de 16 de junho de 2009.
O Banco Santander e o Santander Consumer Bank interpuseram recurso dessa decisão no órgão jurisdicional de reenvio, semelhante àquele que foi interposto pelo Oberbank no outro processo. Alegam também que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, é sobre o titular da marca que recai o ónus da prova do caráter distintivo adquirido pelo uso. O DSGV pediu igualmente que seja negado provimento a este recurso.
O órgão jurisdicional de reenvio refere, em primeiro lugar, que a cor HKS 13 não tem caráter distintivo intrínseco e que, para determinar se uma marca de cor adquiriu caráter distintivo após o uso que dela foi feito, a jurisprudência dos órgãos jurisdicionais alemães exige que seja realizada uma sondagem para que seja obtido o grau de reconhecimento «comprovado» ou ainda o «grau de implantação» da marca em causa.
Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, atendendo às particularidades do presente caso, só um grau de implantação da marca em causa superior a 70% permite considerar que a marca adquiriu caráter distintivo através do uso, residindo essas particularidades nomeadamente no facto de se tratar de uma cor em si mesma e de as despesas publicitárias realizadas pelo DSGV não permitirem determinar se, atendendo aos serviços que propõe, pôde impor a tonalidade HKS 13 como marca própria.
O órgão jurisdicional de reenvio questiona em que medida uma marca de cor sem contornos tem de estar implantada nos meios interessados para poder apresentar caráter distintivo adquirido através do uso. Salienta que o Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre este aspeto.
Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio considera que a resolução dos litígios depende da questão de saber se a existência de caráter distintivo adquirido através do uso deve ser apreciada com referência à data da apresentação do pedido ou à data do registo da marca contestada. Salienta que, de acordo com a legislação alemã, o registo de uma marca deve ser declarado nulo se esta última não tiver adquirido caráter distintivo através do uso antes da data em que é proferida decisão sobre o registo, nos termos dos §§ 8 e 50, n.
o
1, da MarkenG, e quando a marca não tiver adquirido caráter distintivo através do uso na data em que tiver sido proferida decisão sobre o pedido de declaração de nulidade, nos termos do § 50, n.
o
2, primeiro período, da MarkenG.
O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que a regulamentação alemã deve, no entanto, ser interpretada no sentido de que a República Federal da Alemanha não fez uso da faculdade prevista na segunda frase do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95. Com efeito, o § 8, ponto 3, da MarkenG deve, em seu entender, ser lido à luz do § 37, n.
o
2, desta mesma lei, que pressupõe que uma marca só pode ser registada se apresentar caráter distintivo na data em que é apresentada. Se uma marca tiver adquirido esse caráter depois da apresentação do pedido de registo, esta última disposição prevê expressamente um intervalo temporal da antiguidade, sob reserva de aceitação por parte do requerente, equivalendo esse intervalo, segundo aquele órgão jurisdicional, à retirada do pedido e à apresentação posterior de um novo pedido. O referido órgão jurisdicional afirma que a legislação alemã deve assim ser interpretada no sentido de que a marca deve ter adquirido caráter distintivo na data em que foi apresentada e que deve suceder o mesmo no âmbito de um processo de declaração de nulidade.
No presente caso, se for pertinente a data de registo, o grau de reconhecimento não atingiu os 70%. Se, em contrapartida, for pertinente a data de apresentação do pedido de registo, haverá que analisar a situação que se verificava nessa data.
Em terceiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio refere que a resolução dos litígios nos processos principais também depende da maneira como haverá que decidir quando determinados elementos de facto pertinentes para a resolução do litígio já não possam ser determinados.
Nestas condições, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça, em cada um dos processos principais, as seguintes questões prejudiciais:
«1)
O artigo 3.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva [2008/95] opõe‑se a uma interpretação do direito nacional segundo a qual uma sondagem de opinião sobre uma marca abstrata de cor (neste caso, [encarnado] HKS 13), cujo registo é pedido para serviços financeiros, deve dar como resultado um grau de reconhecimento de pelo menos 70% para que se possa considerar que a marca adquiriu caráter distintivo pelo uso?
2)
O artigo 3.
o
, n.
o
3, [primeira frase], da [Diretiva 2008/95] deve ser interpretado no sentido de que, no que diz respeito a uma marca cuja declaração de nulidade é pedida, é pertinente a data do pedido de registo da marca, e não a data do seu registo, mesmo no caso em que o titular da marca alega, em sua defesa, que a marca, de qualquer modo, adquiriu caráter distintivo pelo uso mais de três anos após o pedido de registo[,] mas antes do registo?
3)
Caso, nas condições acima referidas, a data do pedido de registo também seja pertinente:
Deve a marca ser declarada nula se não for nem puder já ser determinado se a mesma adquiriu caráter distintivo pelo uso na data do pedido de registo? Ou a declaração de nulidade pressupõe que o requerente da declaração de nulidade prove que a marca, na data do pedido de registo, não tinha adquirido caráter distintivo pelo uso?»
Por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de 14 de maio de 2013, os presentes processos foram apensados para efeitos das fases escrita e oral, bem como do acórdão.
Quanto às questões prejudiciais
Observações preliminares
Os pedidos de decisão prejudicial referem‑se à Diretiva 2008/95. O Tribunal de Justiça fornecerá, por conseguinte, as interpretações desta diretiva solicitadas pelo órgão jurisdicional de reenvio. Há, contudo, que salientar que esta diretiva, nos termos do seu artigo 18.
o
, entrou em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia,
ou seja, em 28 de novembro de 2008. Ora, resulta da decisão de reenvio no processo C‑217/13 que o Oberbank apresentou o seu pedido de declaração de nulidade da marca em causa no DPMA em 15 de janeiro de 2008, ou seja, num momento em que a Diretiva 89/104 ainda estava em vigor.
No caso de o órgão jurisdicional de reenvio constatar, afinal, que os litígios nos processos principais são abrangidos, no referido processo, pelo âmbito de aplicação da Diretiva 89/104, há que indicar que as respostas dadas no presente acórdão às questões submetidas são transponíveis para esse ato legislativo anterior. Com efeito, aquando da respetiva adoção, as disposições pertinentes da Diretiva 2008/95, que, de acordo com o seu considerando 1, procedeu apenas a uma codificação da Diretiva 89/104, não sofreram alterações substanciais a nível da sua redação, do seu contexto ou do seu objetivo, relativamente às disposições equivalentes da Diretiva 89/104.
Por este mesmo motivo, a jurisprudência relativa às disposições pertinentes da Diretiva 89/104 continua a ser aplicável às disposições equivalentes da Diretiva 2008/95.
Quanto à primeira questão
Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação do direito nacional segundo a qual, em processos que suscitam a questão de saber se uma marca de cor sem contornos adquiriu caráter distintivo através do uso, é sempre necessário que de uma sondagem de opinião resulte um grau de reconhecimento dessa marca de pelo menos 70%.
O Oberbank, o Banco Santander e o Santander Consumer Bank, bem como os Governos espanhol e polaco, consideram que deve ser dada uma resposta negativa a esta questão. Em apoio desta posição, o Oberbank invoca, nomeadamente, as particularidades das marcas de cor, o Banco Santander e o Santander Consumer Bank alegam o interesse geral decorrente da manutenção da disponibilidade das cores e a aptidão reduzida da marca em causa em servir efetivamente de marca, o Governo espanhol invoca o caráter desadequado, para as marcas de cor, dos outros elementos de prova e o Governo polaco a necessidade de proteger os consumidores do erro.
O DSGV, o Governo do Reino Unido e a Comissão Europeia consideram que deve ser dada resposta afirmativa a esta primeira questão. Entendem que o artigo 3.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva 2008/95 exige que seja efetuada uma apreciação de todas as circunstâncias pertinentes.
Há que recordar desde já que uma cor em si mesma pode constituir, em determinadas condições, uma marca, na aceção do artigo 2.
o
da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, acórdãos Libertel, C‑104/01,
EU:C:2003:244
, n.
os
27 a 42, e Heidelberger Bauchemie, C‑49/02,
EU:C:2004:384
, n.
o
42).
Porém, a aptidão geral de um sinal para constituir uma marca não implica que esse sinal possui necessariamente caráter distintivo, na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea b), da Diretiva 2008/95, em relação a um produto ou serviço determinado (v., por analogia, acórdão IHMI/BORCO‑Marken‑Import Matthiesen, C‑265/09 P,
EU:C:2010:508
, n.
o
29 e jurisprudência referida). No presente caso, resulta das decisões de reenvio que, embora a marca em causa seja suscetível de constituir uma marca, na aceção do artigo 2.
o
da Diretiva 2008/95, é no entanto desprovida de caráter distintivo intrínseco, na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea b), desta diretiva. Resulta igualmente dos pedidos de decisão prejudicial que o órgão jurisdicional de reenvio pretende, assim, determinar apenas de que forma deve ser apreciado se esta marca adquiriu caráter distintivo através do uso que dela foi feito, na aceção do n.
o
3 deste artigo 3.
o
, e, em especial, se esta apreciação pode depender de forma determinante do resultado de uma sondagem de opinião.
Segundo jurisprudência constante, o caráter distintivo de uma marca adquirido através do uso que dela é feito, tal como o caráter distintivo que, nos termos do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea b), da Diretiva 2008/95, constitui uma das condições gerais exigidas para o registo de uma marca, significa que esta é adequada para identificar o produto ou o serviço que visa como sendo proveniente de uma empresa determinada e, assim, para distinguir esse produto ou esse serviço dos das outras empresas (acórdãos Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97,
EU:C:1999:230
, n.
o
46, e Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
35).
Segundo jurisprudência igualmente constante, o caráter distintivo de uma marca, seja intrínseco ou adquirido através do uso, deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou aos serviços abrangidos por essa marca e, por outro, em relação à presumível perceção dos meios interessados, a saber, os consumidores médios da categoria de produtos ou de serviços em causa, normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados (acórdãos Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
EU:C:2004:86
, n.
o
34 e jurisprudência referida, e Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, n.
o
25).
No que respeita à questão de saber de que forma deve ser determinado se uma marca adquiriu caráter distintivo através do uso, resulta de jurisprudência constante que a autoridade competente para proceder ao registo de marcas deve efetuar uma análise concreta (acórdãos Libertel,
EU:C:2003:244
, n.
o
77, e Nichols, C‑404/02,
EU:C:2004:538
, n.
o
27) e apreciar globalmente os elementos que demonstrem que a marca se tornou apta a identificar o produto ou o serviço em causa como sendo proveniente de uma determinada empresa (acórdãos Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, n.
o
49, e Nestlé,
EU:C:2005:432
, n.
o
31). Estes elementos devem, além disso, referir‑se a um uso da marca enquanto marca, ou seja, para efeitos dessa identificação pelos meios interessados (acórdãos Philips,
EU:C:2002:377
, n.
o
64, e Nestlé,
EU:C:2005:432
, n.
os
26 e 29).
No âmbito desta apreciação, podem ser tomadas em consideração, designadamente, a quota de mercado detida pela marca em causa, a intensidade, a dimensão geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto como sendo proveniente de uma determinada empresa graças à referida marca e as declarações de câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (acórdãos Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, n.
o
51, e Nestlé,
EU:C:2005:432
, n.
o
31).
Se, com base nestes elementos, a autoridade competente considerar que os meios interessados ou, pelo menos, uma fração significativa destes identificam, graças à marca em causa, o produto ou o serviço como sendo proveniente de uma empresa determinada, deve daí concluir, seja como for, que está preenchido o requisito imposto no artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95 para que o registo da marca não seja recusado ou para que a marca não seja declarada nula (v., neste sentido, acórdãos Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, n.
o
52, e Philips,
EU:C:2002:377
, n.
o
61).
Há que precisar igualmente que o direito da União não se opõe a que, se a autoridade competente tiver determinadas dificuldades para avaliar o caráter distintivo adquirido através do uso da marca cujo registo é requerido ou em relação à qual foi apresentado um pedido de declaração de nulidade, possa recorrer, nos termos previstos no seu direito nacional, a uma sondagem de opinião que a ajude a decidir (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, n.
o
53 e jurisprudência referida). No caso de recorrer efetivamente a essa sondagem, cabe‑lhe determinar a percentagem de consumidores que lhe parece ser suficientemente significativa (v., por analogia, acórdão Budějovický Budvar, C‑478/07,
EU:C:2009:521
, n.
o
89).
Todavia, as circunstâncias em que se pode considerar que está preenchido o requisito relativo à aquisição de caráter distintivo através do uso, exigido no artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95, não podem ser provadas unicamente com base em dados gerais e abstratos, tais como determinadas percentagens (acórdãos Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, n.
o
52, e Philips,
EU:C:2002:377
, n.
o
62).
A este respeito, importa sublinhar que é certo que, no âmbito da apreciação global dos elementos que podem demonstrar que a marca adquiriu caráter distintivo através do uso, pode verificar‑se, nomeadamente, que a perceção dos meios interessados não é necessariamente a mesma para cada uma das categorias de marcas e que, por isso, pode ser mais difícil provar o caráter distintivo, incluindo daquele que foi adquirido através do uso, de marcas de determinadas categorias do que de as de outras categorias (acórdãos Henkel, C‑218/01,
EU:C:2004:88
, n.
o
52 e jurisprudência referida, e Nichols,
EU:C:2004:538
, n.
o
28).
No entanto, nem o artigo 2.
o
nem o artigo 3.
o
, n.
os
1, alínea b), e 3, da Diretiva 2008/95 distinguem as categorias de marcas. Os critérios de apreciação do caráter distintivo das marcas de cor sem contornos, como a que está em causa nos processos principais, incluindo aquele que foi adquirido através do uso que delas foi feito, são, assim, os mesmos que são aplicáveis às outras categorias de marcas (v., por analogia, acórdãos Philips,
EU:C:2002:377
, n.
o
48, e Nichols,
EU:C:2004:538
, n.
os
24 e 25).
Deste modo, as dificuldades que poderiam ser encontradas para provar o caráter distintivo de determinadas categorias de marcas, devido à sua natureza, e que é legítimo tomar em consideração, não justificam que se fixem critérios de apreciação do referido caráter mais estritos, que substituam ou derroguem a aplicação do critério do caráter distintivo conforme foi interpretado na jurisprudência relativa a outras categorias de marcas (v., neste sentido, acórdão Nichols,
EU:C:2004:538
, n.
o
26, e, por analogia, acórdão IHMI/BORCO‑Marken‑Import Matthiesen,
EU:C:2010:508
, n.
o
34).
Decorre do exposto que não se pode indicar, de forma geral, por exemplo através do recurso a percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos meios em causa, quando é que uma marca adquiriu caráter distintivo através do uso e que, inclusivamente para as marcas de cor sem contornos, como a que está em causa nos processos principais, e ainda que uma sondagem de opinião possa fazer parte dos elementos que permitem apreciar se essa marca adquiriu caráter distintivo através do uso, o resultado dessa sondagem de opinião não constitui o único elemento determinante que permite concluir pela existência de caráter distintivo adquirido através do uso.
Atendendo a estas considerações, há que responder à primeira questão que o artigo 3.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação do direito nacional segundo a qual, em processos que suscitam a questão de saber se uma marca de cor sem contornos adquiriu caráter distintivo através do uso, é sempre necessário que no âmbito de uma sondagem de opinião o resultado do grau de reconhecimento desta marca seja de pelo menos 70%.
Quanto à segunda questão
Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.
o
, n.
o
3, primeira frase, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade relativo a uma marca desprovida de caráter distintivo intrínseco, há que analisar, para apreciar se essa marca adquiriu caráter distintivo através do uso, se esse caráter foi adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo dessa marca, quando o titular da marca contestada alega que a marca, seja como for, adquiriu caráter distintivo através do uso depois da apresentação do pedido de registo, mas antes do registo, precisando a este respeito o órgão jurisdicional de reenvio que o direito alemão deve ser interpretado no sentido de que a República Federal da Alemanha não fez uso da faculdade prevista no artigo 3.
o
, n.
o
3, segunda frase, desta diretiva.
Devido a esta última precisão, o DSGV e a Comissão alegam que esta questão é inadmissível. Consideram, com efeito, que a apresentação do quadro jurídico nacional, conforme efetuada pelo órgão jurisdicional de reenvio, está errada. A República Federal da Alemanha fez uso da faculdade prevista na referida segunda frase, pelo que esta segunda questão é hipotética.
A este respeito, há que recordar que não compete ao Tribunal de Justiça, no âmbito do sistema de cooperação judiciária estabelecido no artigo 267.
o
TFUE, pronunciar‑se sobre a interpretação das disposições nacionais nem julgar ou verificar se a interpretação que delas é feita pelo órgão jurisdicional de reenvio está correta. Com efeito, incumbe ao Tribunal de Justiça tomar em consideração, no âmbito da repartição das competências entre este último e os órgãos jurisdicionais nacionais, o contexto factual e regulamentar no qual se inserem as questões prejudiciais, conforme definido pela decisão de reenvio (acórdãos Fundación Gala‑Salvador Dalí e VEGAP, C‑518/08,
EU:C:2010:191
, n.
o
21 e jurisprudência referida, e Logstor ROR Polska, C‑212/10,
EU:C:2011:404
, n.
o
30).
Nestas condições, o Tribunal de Justiça tem de responder à segunda questão que lhe é submetida com base na constatação efetuada pelo órgão jurisdicional de reenvio segundo a qual o direito alemão deve, no presente caso, ser interpretado no sentido de que a República Federal da Alemanha não transpôs para o seu direito nacional a faculdade prevista no artigo 3.
o
, n.
o
3, segunda frase, da Diretiva 2008/95, havendo, por conseguinte, que constatar que esta questão é admissível.
Quanto ao mérito, o Oberbank alega que o artigo 3.
o
, n.
o
3, primeira frase, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que as duas datas indicadas pelo órgão jurisdicional de reenvio são pertinentes e de que deve ser feita prova do caráter distintivo adquirido através do uso para estas duas datas.
O Banco Santander e o Santander Consumer Bank, bem como os Governos espanhol e polaco, consideram que, na medida em que o Estado‑Membro em causa não fez uso da faculdade prevista no artigo 3.
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, n.
o
3, segunda frase, da Diretiva 2008/95, a prova da aquisição do caráter distintivo através do uso deve ser feita com referência à data de apresentação do pedido de registo. A Comissão sustenta, a título subsidiário, esta mesma interpretação. Por seu turno, o DSGV considera que, seja como for, é a data do registo que é pertinente nos processos de declaração de nulidade, como os que estão em causa nos processos principais.
Nos termos do artigo 3.
o
, n.
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3, primeira frase, da Diretiva 2008/95, não será recusado o registo de uma marca ou esta não será declarada nula nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.
o
1 deste artigo se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dela foi feito, a marca adquiriu caráter distintivo.
Resulta claramente da redação unívoca desta primeira frase que, contrariamente ao que o DSGV sugere, no âmbito de um processo de declaração de nulidade de uma marca em cujo âmbito é invocado um ou vários dos motivos de declaração de nulidade enumerados no artigo 3.
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, n.
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1, alíneas b), c), ou d), da Diretiva 2008/95, e na medida em que seja provada a aplicabilidade de pelo menos um destes motivos, só no caso de a marca contestada ter adquirido caráter distintivo através do uso que dela foi feito antes da data de apresentação do pedido de registo da referida marca é que a mesma poderá escapar à aplicação do ou dos motivos de nulidade invocados.
Esta interpretação literal é confortada pela sistemática da disposição na qual esta primeira frase se insere. Com efeito, a segunda frase do artigo 3.
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, n.
o
3, da Diretiva 2008/95 prevê expressamente a faculdade de os Estados‑Membros alargarem a possibilidade prevista na primeira frase deste artigo 3.
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, n.
o
3, às hipóteses nas quais o caráter distintivo tiver sido adquirido através de um uso da marca posterior ao pedido de registo ou, ainda, posterior ao registo desta.
Ora, se a primeira frase do dito artigo 3.
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, n.
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3, fosse interpretada no sentido de que se referia também ao caráter distintivo adquirido através de um uso da marca contestada posterior à apresentação do pedido de registo, como o Oberbank e o DSGV sugerem, a faculdade conferida aos Estados‑Membros na referida segunda frase apresentaria uma caráter fictício e esta disposição ficaria privada de efeito útil.
No entanto, importa recordar que a interpretação constante do n.
o
57 do presente acórdão não exclui a possibilidade, para a autoridade competente, de serem tomados em consideração elementos que, embora sejam posteriores à data da apresentação do pedido de registo, permitem tirar conclusões sobre a situação tal como esta se apresentava antes dessa mesma data (v., neste sentido, acórdão L & D/IHMI, C‑488/06 P,
EU:C:2008:420
, n.
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71 e jurisprudência referida).
Decorre destas considerações que há que responder à segunda questão que, quando um Estado‑Membro não tiver feito uso da faculdade prevista no artigo 3.
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, n.
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3, segunda frase, da Diretiva 2008/95, o artigo 3.
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, n.
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3, primeira frase, desta diretiva deve ser interpretado no sentido de que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade que tem por objeto uma marca desprovida de caráter distintivo intrínseco, para apreciar se essa marca adquiriu caráter distintivo através do uso, há que analisar se esse caráter foi adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo dessa marca. A este respeito, não é relevante que o titular da marca contestada alegue que esta última, seja como for, adquiriu caráter distintivo através do uso depois da apresentação do pedido de registo, mas antes do seu registo.
Quanto à terceira questão
Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.
o
, n.
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3, primeira frase, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, a marca contestada seja declarada nula quando seja desprovida de caráter distintivo intrínseco e o seu titular não consiga provar que esta marca tinha adquirido, antes da data de apresentação do pedido de registo, caráter distintivo através do uso que dela foi feito.
O Oberbank, o Banco Santander e o Santander Consumer Bank, bem como o Governo espanhol, consideram que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o ónus da prova do caráter distintivo adquirido através do uso da marca contestada deve recair sobre o titular dessa marca. Em contrapartida, o Governo polaco entende que, em conformidade com o considerando 6 da Diretiva 2008/95, apenas os Estados‑Membros têm competência para responder a esta terceira questão.
O DSGV e a Comissão têm dúvidas sobre a admissibilidade desta questão. A título subsidiário, o DSGV alega que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o ónus da prova recai sobre o requerente. A Comissão, no essencial, considera que nada se opõe a que o ónus da prova recaia sobre o titular da marca em causa.
A título preliminar, pelos motivos já expostos no n.
o
52 do presente acórdão, há que afastar as objeções do DSGV e da Comissão relativas à admissibilidade da terceira questão e responder a esta última com base na constatação efetuada pelo órgão jurisdicional de reenvio, segundo o qual o direito alemão deve, no presente caso, ser interpretado no sentido de que a República Federal da Alemanha não transpôs para o seu direito nacional a faculdade prevista no artigo 3.
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, n.
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3, segunda frase, da Diretiva 2008/95.
Quanto ao mérito, há que referir que é certo que o considerando 6 da Diretiva 2008/95 enuncia, nomeadamente, que os Estados‑Membros deverão continuar a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo e para determinar, por exemplo, a forma dos processos de declaração de nulidade. Contudo, não se pode daqui deduzir que a questão do ónus da prova do caráter distintivo adquirido através do uso no âmbito de um processo de declaração de nulidade que assenta no artigo 3.
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, n.
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1, alíneas b), c) ou d), da Diretiva 2008/95 constitui semelhante disposição processual que pertence à competência dos Estados‑Membros.
Com efeito, se a questão do ónus da prova do caráter distintivo adquirido através do uso de uma marca no âmbito de um processo de declaração de nulidade que tem por objeto a referida marca pertencesse ao direito nacional dos Estados‑Membros, daí poderia resultar, para os titulares de marcas, uma proteção variável em função da lei em causa, pelo que o objetivo de uma «mesma proteção de acordo com a legislação de todos os Estados‑Membros», referido no considerando 10 da Diretiva 2008/95 e por este qualificado de «fundamental», não seria alcançado (v., por analogia, acórdãos Class International, C‑405/03,
EU:C:2005:616
, n.
o
73 e jurisprudência referida, e H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12,
EU:C:2014:75
, n.
o
40).
Atendendo a este objetivo, bem como à estrutura e à sistemática do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95, há que constatar que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o ónus da prova do caráter distintivo adquirido através do uso da marca contestada incumbe ao titular dessa marca, que invoca esse caráter distintivo.
Com efeito, em primeiro lugar, tal como a aquisição por uma marca do caráter distintivo através do uso constitui, no âmbito de um processo de registo, uma exceção aos motivos de recusa previstos no artigo 3.
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, n.
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1, alíneas b), c), ou d), da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, acórdão Bovemij Verzekeringen, C‑108/05,
EU:C:2006:530
, n.
o
21), a aquisição por uma marca de caráter distintivo através do uso constitui, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, uma exceção que visa afastar os motivos de nulidade previstos nesse artigo 3.
o
, n.
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1, alíneas b), c) ou d). Ora, na medida em que se trata de uma exceção, incumbe àquele que a invoca apresentar a prova que justifica a sua aplicação.
Em segundo lugar, há que constatar que é o titular da marca contestada aquele que está melhor preparado para apresentar a prova dos atos concretos que permitem fundamentar a afirmação segundo a qual a sua marca adquiriu caráter distintivo devido ao seu uso. É o que sucede, nomeadamente, com os elementos específicos para fazer prova desse uso, de que a jurisprudência recordada nos n.
os
40 e 41 do presente acórdão comporta uma enumeração exemplificativa, tais como os relativos à intensidade, à dimensão e à duração do uso dessa marca, bem como à importância dos investimentos realizados para a promover.
Por conseguinte, quando o titular da marca contestada é interpelado pela autoridade competente para fazer prova da aquisição, por parte de uma marca desprovida de caráter distintivo intrínseco, do caráter distintivo através do uso e não consegue apresentar essa prova, impõe‑se declarar a nulidade da referida marca.
Não são relevantes a este respeito os motivos pelos quais o titular da marca não consegue fazer essa prova. Se assim não fosse, não se poderia excluir que uma marca possa continuar a beneficiar da proteção concedida pela Diretiva 2008/95, embora, sendo abrangida por um dos motivos de declaração de nulidade previstos no artigo 3.
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, n.
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1, alíneas b), c) ou d), desta diretiva, não seja apta para preencher a função essencial da marca e não seja, por conseguinte, suscetível de ser protegida pela referida diretiva. Por este mesmo motivo, ao contrário do que o DSGV alega, esse ónus da prova não colide com o princípio da proteção da confiança legítima do titular da marca.
Por outro lado, como resulta do n.
o
61 do presente acórdão, no âmbito do artigo 3.
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, n.
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3, primeira frase, da Diretiva 2008/95, para apreciar se uma marca adquiriu caráter distintivo através do uso, há que analisar se esse caráter foi adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo dessa marca.
Resulta do exposto que há que responder à terceira questão que, numa situação em que um Estado‑Membro não fez uso da faculdade prevista no artigo 3.
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, n.
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3, segunda frase, da Diretiva 2008/95, o artigo 3.
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, n.
o
3, primeira frase, da referida diretiva deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, a marca contestada seja declarada nula quando seja desprovida de caráter distintivo intrínseco e quando o seu titular não consiga provar que essa marca adquiriu, antes da data de apresentação do pedido de registo, caráter distintivo através do uso que dela foi feito.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes nas causas principais, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

1)
O artigo 3.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação do direito nacional segundo a qual, em processos que suscitam a questão de saber se uma marca de cor sem contornos adquiriu caráter distintivo através do uso, é sempre necessário que no âmbito de uma sondagem de opinião o resultado do grau de reconhecimento desta marca seja de pelo menos 70%.

2)
Quando um Estado‑Membro não tiver feito uso da faculdade prevista no artigo 3.
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, n.
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3, segunda frase, da Diretiva 2008/95, o artigo 3.
o
, n.
o
3, primeira frase, desta diretiva deve ser interpretado no sentido de que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade que tem por objeto uma marca desprovida de caráter distintivo intrínseco, para apreciar se essa marca adquiriu caráter distintivo através do uso, há que analisar se esse caráter foi adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo dessa marca. A este respeito, não é relevante que o titular da marca contestada alegue que esta última, seja como for, adquiriu caráter distintivo através do uso depois da apresentação do pedido de registo, mas antes do seu registo.

3)
Numa situação em que um Estado‑Membro não tenha feito uso da faculdade prevista no artigo 3.
o
, n.
o
3, segunda frase, da Diretiva 2008/95, o artigo 3.
o
, n.
o
3, primeira frase, da referida diretiva deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, a marca contestada seja declarada nula quando seja desprovida de caráter distintivo intrínseco e quando o seu titular não consiga provar que essa marca adquiriu, antes da data de apresentação do pedido de registo, caráter distintivo através do uso que dela foi feito.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: alemão.