CELEX: 62009TJ0304
Znamka Skupnosti
Postopek z ugovorom
Prijava figurativne znamke Skupnosti BASmALI
Prejšnja neregistrirana znamka in prejšnji znak BASMATI
Relativni razlog za zavrnitev
Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Dejansko stanje
Intervenientka, družba Siam Grains Co. Ltd, je 4. novembra 2003 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
)), vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je prikazan figurativni znak:
Proizvod, za katerega je bila zahtevana registracija, spada v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustreza temu opisu: „dolgozrnati riž“.
Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 37/2004 z dne 13. septembra 2004.
Družba United Riceland Private Ltd (postala Tilda Riceland Private Ltd, v nadaljevanju: tožeča stranka) je 10. decembra 2004 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvod iz točke 3 zgoraj.
Ugovor je temeljil na prejšnji neregistrirani znamki ali prejšnjem znaku BASMATI, ki se uporablja v gospodarskem prometu v zvezi z rižem.
V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4) Uredbe št. 207/2009). Tožeča stranka je predvsem trdila, da je lahko na podlagi prava, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, preprečila uporabo prijavljene znamke s tožbo zoper zavajajoče označevanje (
action for passing off
).
Oddelek za ugovore je 28. januarja 2008 v celoti zavrnil ugovor. Ugotovil je zlasti, da tožeča stranka ni predložila dokumentov, ki opisujejo način trženja riža, ki ga izvaža v Združeno kraljestvo. V teh okoliščinah tožeča stranka ni dokazala, da je pridobila „dobro ime“, ki je na podlagi prava v zvezi z zavajanjem, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, potrebno za vložitev tožbe.
Tožeča stranka je 20. marca 2008 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 19. marca 2009 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. V bistvu je ugotovil, da je moral vložnik ugovora na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 dokazati, da je imetnik pravice, na kateri temelji ugovor. V obravnavani zadevi naj tožeča stranka ne bi dokazala, da je imetnica navedene pravice. Odbor za pritožbe je zlasti ugotovil, da izraz „basmati“ ni znamka ali znak, za katera veljajo pravice intelektualne lastnine, temveč zgolj običajen opis vrste riža. Izraz „basmati“ naj bi bil generičen. Poleg tega je odbor za pritožbe poudaril, da se lastnina, ki je zaščitena s tožbo zoper zavajajoče označevanje, ne nanaša na zadevni znak, temveč na „dobro ime“. Odbor za pritožbe je ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala, da je lastnica izraza „basmati“, in da zato ugovor ne izpolnjuje pogoja – ki je določen v Uredbi št. 40/94 – v zvezi z obstojem lastninske pravice.
Predlogi strank
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
—
razveljavi izpodbijano odločbo;
—
UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.
UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
—
zavrne tožbo;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Tožeča stranka v bistvu navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94 in temelji na štirih očitkih. Prvič, odbor za pritožbe naj bi s tem, da se je oprl na izključno dobesedno razlago člena 8(4) Uredbe št. 40/94, poskusil nepravilno uvesti „pojem Skupnosti ‚lastnina‘“ znamke ali navajanega prejšnjega znaka. Drugič, odbor za pritožbe naj bi nepravilno razlikoval med „širšo“ obliko tožbe zoper zavajajoče označevanje v Združenem kraljestvu, na kateri je temeljil ugovor, in členom 8(4) Uredbe št. 40/94, ki se mora po mnenju odbora za pritožbe nanašati na izključno pravico, katere imetnik je samo en gospodarski subjekt. Tretjič, tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe nepravilno zahteval, naj vložnica ugovora predloži dokaz o lastnini prejšnjega znaka in naj poleg tega dokaže, da ima nematerialno pravico. Četrtič, odbor za pritožbe naj bi nepravilno štel, da je izraz „basmati“ generičen.
UUNT glede prvega in četrtega očitka, ki ju je podala tožeča stranka, trdi, da morajo znaki iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 izpolnjevati „enotna evropska merila“. Odbor za pritožbe naj bi pravilno ugotovil, da izraz „basmati“, ki se uporablja v zvezi z rižem, ne pomeni pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94. V teh okoliščinah naj ne bi bilo treba uporabiti nacionalnega prava, ki je bilo navedeno v utemeljitev ugovora. Znak BASMATI naj predvsem ne bi omogočal opravljanja bistvene funkcije znamke, in sicer opredelitve izvora proizvodov, ki jih označuje. Glede drugega in tretjega očitka, ki ju je podala tožeča stranka, UUNT navaja, da je odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da izraz „basmati“ ni pravica v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94, utemeljeno zavrnil pritožbo na podlagi te ugotovitve, ne da bi bilo treba preizkusiti zahteve nacionalnega prava.
Intervenientka navaja, da pogoj, da je vložnik ugovora imetnik znaka, pomeni „neodvisen pogoj“, ki ga je treba razlagati ne glede na pogoje, ki jih zahteva nacionalno pravo. Trdi, da njena razlaga člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ne preprečuje ugovorov, ki temeljijo na tožbi zoper zavajajoče označevanje, če se vložnik ugovora sklicuje na znak, ki ga edini uporablja na trgu in ki mu omogoča, da – zaradi ugleda, ki ga je pridobil pri strankah – razlikuje svoje proizvode ali dejavnosti od proizvodov ali dejavnosti drugih podjetij. Nazadnje, intervenientka opozarja, da je znak BASMATI generična oznaka za vrsto riža in ne pomeni znaka, ki omogoča razlikovanje proizvodov enega podjetja od proizvodov drugih podjetij. V teh okoliščinah naj bi odbor za pritožbe le na podlagi generičnosti znaka BASMATI sklepal, da tožeča stranka ni „imetnica“ tega znaka.
Na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 lahko imetnik neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, vloži ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti, če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, po eni strani, so bile pravice do tega znaka pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti ali datumom prednostne pravice, ki je bila navedena v utemeljitev prijave znamke Skupnosti, in po drugi strani, ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.
Torej, eden od pogojev za uporabo člena 8(4) Uredbe št. 40/94 je, da vložnik ugovora dokaže, da je imetnik znaka, navajanega v utemeljitev njegovega ugovora. Ta pogoj zahteva, da vložnik ugovora dokaže pridobitev pravic do navedenega znaka (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2009 v zadevi BCS proti UUNT – Deere (kombinacija zelene in rumene barve),
T-137/08, ZOdl., str. II-4047
, točka 73, in z dne 22. junija 2010 v zadevi Montero Padilla proti UUNT – Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, ZOdl., str. II-2551
, točka 63). Te pravice morajo v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 omogočati prepoved uporabe poznejše znamke.
Poleg tega in v delu, v katerem se tožeča stranka v utemeljitev svojega ugovora sklicuje na tožbo zoper zavajajoče označevanje, ki jo določa pravo Združenega kraljestva, je treba spomniti, da je zakon države članice, ki se uporablja v obravnavani zadevi, Trade Marks Act, 1994 (zakon Združenega kraljestva o znamkah), katerega člen 5(4) med drugim določa:
„Znamke ni mogoče registrirati, če ali kolikor bi bilo njeno uporabo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti:
(a)
zaradi kakršnega koli pravnega pravila (zlasti zaradi pravil, ki se nanašajo na zavajajoče označevanje (
law of passing off
)) o zaščiti neregistrirane znamke ali katerega koli drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu […]“
Iz tega besedila, kot so ga razlagala nacionalna sodišča, je razvidno, da mora vložnik ugovora v skladu s pravnimi pravili, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, dokazati, da so izpolnjeni trije pogoji, in sicer pridobljeno dobro ime (to je moč privabljanja strank), zavajajoče označevanje in škoda, povzročena pri dobrem imenu (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2010 v zadevi Tresplain Investments proti UUNT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, ZOdl., str. II-5659
, točki 93 in 101 in navedene odločbe nacionalnih sodišč).
V obravnavani zadevi je iz izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe zavrnil ugovor le zato, ker tožeča stranka ni predložila dokaza, da je bila imetnik znaka, na katerega se je sklicevala v utemeljitev ugovora. Odbor za pritožbe je tako navedel, da „pritožba ni [bila] utemeljena“, da „vložnik ugovora ni [bil] imetnik znaka, s katerim [je utemeljeval] svoj ugovor“, in da je „obrazložitev […] predstavljena v nadaljevanju“ (točka 14 obrazložitve izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je na koncu svojega razlogovanja ugotovil, da „ker vložnik ugovora ni predložil dokaza o tem, da je imel, kot zatrjuje, lastninsko pravico do imena [‚]Basmati[‘], ugovor, vložen na podlagi člena 8(4) [Uredbe št. 40/94], ni [bil] utemeljen, in [da] je [bilo] treba pritožbo zavrniti“ (točka 29 obrazložitve izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je za to, da je prišel do te ugotovitve, upošteval, da zadevni znak ni bil znamka, ker je bil med drugim generičen, in da se je „lastnina“, na katero se je sklicevala tožeča stranka, nanašala le na dobro ime. Odbor za pritožbe pa ugovora ni zavrnil zato, ker zadevni znak kot tak ni mogel biti podlaga za ugovor na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Iz izpodbijane odločbe zlasti ni razvidno, da je odbor za pritožbe ugotovil, da izraz „basmati“, ki se uporablja v zvezi z rižem, „[ni pomenil] pravice v smislu člena 8(4) [Uredbe št. 40/94]“, kot je v svojih pisanjih navedel UUNT. Utemeljitve, ki sta jih podala UUNT in intervenientka in s katerimi sta zatrjevala, da zadevni znak ne spada na področje uporabe člena 8(4) Uredbe št. 40/94, so torej brezpredmetne.
Prvič, čeprav je izpodbijana odločba v zvezi s tem nejasna, se zdi, da je odbor za pritožbe ugotovil, da je morala tožeča stranka predložiti dokaz, da je znak, na katerega se je sklicevala v utemeljitev ugovora, formalno njena „lastnina“. Kot je bilo navedeno v točki 17 zgoraj, pogoj, da je vložnik ugovora imetnik navajanega znaka, zahteva, da je treba dokazati pridobitev pravic do navedenega znaka. Člen 8(4) Uredbe št. 40/94 ne pojasnjuje oblike pridobitve takih pravic. Očitno ozek pristop, ki ga je sprejel odbor za pritožbe, je poleg tega v nasprotju s tem, kar je UUNT omenil v svojih pisanjih pred Splošnim sodiščem, in sicer da so znaki iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 večinoma predmet uporabe, ne pa registracije.
Drugič, treba je ugotoviti, da pri vprašanju, ali je vložnik ugovora pridobil pravice do neregistrirane znamke ali do znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – in torej ali je imetnik navajanega znaka v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94 – ni mogoče neupoštevati nacionalnega prava, na katero se je sklicevalo v utemeljitev ugovora. Nacionalno pravo, ki se uporablja, se namreč med drugim upošteva v tem okviru za to, da se opredelijo podrobna pravila za pridobitev pravic do znaka, na katerega se je sklicevalo v utemeljitev ugovora, vloženega na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94.
Odbor za pritožbe se je poleg tega v točki 24 izpodbijane odločbe za ugotovitev, da se je lastnina, ki je povezana s tožbo zoper zavajajoče označevanje, nanašala le na dobro ime, izrecno skliceval na nacionalno pravo. Poleg tega je treba spomniti, da je UUNT v prilogi k smernicam o postopkih pred UUNT (del C z naslovom „Postopek z ugovorom“, poglavje 4 z naslovom „Pravice na podlagi člena 8(4) [Uredbe št. 40/94]“) objavil seznam „nacionalnih pravic, ki pomenijo ‚prejšnje pravice‘ v smislu člena 8(4) [Uredbe št. 40/94]“. V tej prilogi so pojasnjeni narava zadevnih „nacionalnih pravic“ in podrobna pravila za njihovo pridobitev. Tako se glede Združenega kraljestva nanaša na neregistrirane znamke in znake, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu in „ki so varovani s pravnim pravilom, vključno s [tožbo zoper zavajajoče označevanje] (
passing off
)“.
Utemeljitve UUNT v zvezi s členom 52(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(2) Uredbe št. 207/2009) ne morejo spremeniti te ugotovitve. Ob predpostavki, da je res, da se v okviru člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ni mogoče sklicevati na vse prejšnje pravice, kot navaja UUNT, to po eni strani namreč ne pomeni, da je zadevni znak
a priori
izključen iz znakov, ki spadajo na področje uporabe te določbe – česar pa odbor za pritožbe ni upošteval – in po drugi strani, da nacionalno pravo v obravnavani zadevi ni upoštevno za določitev podrobnih pravil za pridobitev pravic do navajanega znaka.
Tretjič, treba je poudariti, da člen 5(4) Trade Marks Act, 1994 v drugem pododstavku prav tako določa, da je treba osebo, ki ima pravico preprečiti uporabo znamke, razumeti kot „imetnika prejšnje pravice“. Torej, v skladu s pravom, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, v okviru tožbe zoper zavajajoče označevanje statusa imetnika prejšnje pravice ni mogoče opredeliti samostojno, kot je v bistvu storil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, ne da bi se upoštevala možnost vložnika ugovora preprečiti uporabo znamke.
To, da se lastnina, ki je zaščitena s tožbo zoper zavajajoče označevanje, ne nanaša na besedo ali ime, ki ga lahko tretje osebe uporabljajo v omejenem obsegu, ampak na same stranke, na katere vpliva sporna uporaba (sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2009 v združenih zadevah Last Minute Network proti UUNT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 in T-115/07, ZOdl., str. II-1919
, točka 61), kot je odbor za pritožbe v bistvu navedel v točki 24 izpodbijane odločbe, ne more spremeniti te ugotovitve. Okoliščina, da je vložnik ugovora formalno le lastnik strank, ki se jim škoduje, namreč ne pomeni, da ni pridobil pravic do navajanega znaka, ki mu omogočajo, da glede na primer prepreči uporabo poznejše znamke. V zvezi s tem je treba poudariti, da je v okviru tožbe zoper zavajajoče označevanje znak, ki je namenjen označitvi proizvodov ali storitev, tisti, ki pridobi ugled na trgu (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo LAST MINUTE TOUR, točka 84). Poleg tega je uporaba zadevnega znaka v smislu prava, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, tista, ki omogoča fizični ali pravni osebi, da je „imetnik prejšnje pravice“.
Glede dejstva, ki ga je intervenientka navedla v odgovor na pisno vprašanje Splošnega sodišča, da se tožeča stranka v svojih pisanjih pred Splošnim sodiščem ni sklicevala na člen 5(4), drugi pododstavek, Trade Marks Act, 1994, zadostuje ugotoviti, da je bila tožba zoper zavajajoče označevanje, ki je določena v pravu Združenega kraljestva, podlaga za ugovor, ki ga je pri UUNT vložila tožeča stranka. V zvezi s tem je bilo pravo, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, sestavni del spora, ki je bil odboru za pritožbe predložen v odločanje. Torej je del dejanskega in pravnega okvira, glede katerega mora Splošno sodišče opraviti nadzor.
Četrtič, pri dejstvu, da je lahko tožeča stranka v zvezi z razlogi v utemeljitev ugovora izraz „znamka“ povezala z navajanim znakom, kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 19 izpodbijane odločbe – poleg tega, da lahko ta okoliščina izhaja iz navajanja neregistrirane znamke v utemeljitev ugovora – ni mogoče neupoštevati tega, da je ugovor med drugim temeljil na znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu. Sicer pa je odbor za pritožbe ta razlog za ugovor navedel v točki 16 izpodbijane odločbe. V okviru tega je treba ugotoviti, da okoliščina, ki jo je navedel odbor za pritožbe, v skladu s katero znak BASMATI ni znamka, torej ne pomeni, da tožeča stranka v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ob upoštevanju nacionalnega prava, ki se uporablja v obravnavani zadevi, ni pridobila pravic do tega znaka. Natančneje, glede trditve odbora za pritožbe, v skladu s katero je izraz „basmati“ generičen, je iz nacionalne sodne prakse razvidno, da lahko znak, ki je namenjen označitvi proizvodov ali storitev, pridobi ugled na trgu v smislu prava, ki se uporablja za tožbo zoper zavajajoče označevanje, čeprav bi bil izvorno opisen ali ne bi imel razlikovalnega značaja (zgoraj v točki 27 navedena sodba LAST MINUTE TOUR, točka 84). Poleg tega je iz nacionalne sodne prakse razvidno, da je lahko znak, ki opisuje proizvode ali storitve, v smislu prava, ki se uporablja za tožbo zoper zavajajoče označevanje, pridobil ugled na trgu, čeprav ga uporablja več gospodarskih subjektov v okviru svoje gospodarske dejavnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd (1999) EWCA Civ 856). Ta tako imenovana „širša“ oblika tožbe zoper zavajajoče označevanje, ki je priznana v nacionalni sodni praksi, tako omogoča več gospodarskim subjektom, da imajo pravice do znaka, ki je pridobil ugled na trgu. Ob upoštevanju nacionalnega prava, ki se uporablja, se z okoliščino, ki jo je navedel odbor za pritožbe – pod predpostavko, da obstaja – ne more ovreči dejstvo, da je lahko vložnik ugovora pridobil pravice do navajanega znaka.
Iz vseh teh elementov je razvidno, da je odbor za pritožbe nepravilno zavrnil ugovor zato, ker tožeča stranka ni dokazala, da je bila imetnica zadevnega znaka, ne da bi natančno analiziral, ali je tožeča stranka na podlagi prava Združenega kraljestva pridobila pravice do navedenega znaka.
V teh okoliščinah je treba edini tožbeni razlog tožeče stranke sprejeti in razveljaviti izpodbijano odločbo.
Stroški
V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Če je neuspelih strank več, Splošno sodišče odloči o porazdelitvi stroškov.
UUNT in intervenientka v obravnavani zadevi s predlogi nista uspela. Poleg tega je tožeča stranka predlagala, naj se UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.
V teh okoliščinah je treba UUNT poleg plačila njegovih stroškov naložiti še plačilo dveh tretjin stroškov tožeče stranke, intervenientki pa poleg plačila njenih stroškov še plačilo tretjine stroškov tožeče stranke.

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
razsodilo:

1.
Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 19. marca 2009 (zadeva R 513/2008-1) se razveljavi.

2.
UUNT se poleg plačila njegovih stroškov naloži še plačilo dveh tretjin stroškov družbe Tilda Riceland Private Ltd.

3.
Družbi Siam Grains Co. Ltd se poleg plačila njenih stroškov naloži še plačilo tretjine stroškov družbe Tilda Riceland Private.

Forwood
Dehousse
Popescu
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 18. januarja 2012.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.