CELEX: 62013CJ0217
Procedimiento prejudicial
Marcas
Directiva 2008/95/CE
Artículo 3, apartados 1 y 3
Marca consistente en un color rojo sin contorno, registrada para servicios bancarios
Solicitud de nulidad
Carácter distintivo adquirido por el uso
Prueba
Sondeo de opinión
Momento en que debe adquirirse el carácter distintivo por el uso
Carga de la prueba

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO L 299, p. 25
; corrección de errores en
DO 2009, L 11, p. 86
).
Dichas peticiones se presentaron en el marco de dos litigios, el primero de ellos entre Oberbank AG (en lo sucesivo, «Oberbank») y Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (en lo sucesivo, «DSGV») (asunto C‑217/13), y el segundo entre Banco Santander, S.A. (en lo sucesivo, «Banco Santander») y Santander Consumer Bank AG (en lo sucesivo, «Santander Consumer Bank»), por una parte, y DSGV, por otra, en relación con las solicitudes de nulidad de una marca de color sin contorno, de la que DSGV es titular.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
La Directiva 2008/95 derogó y sustituyó a la Directiva 89/104/CEE, Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
; corrección de errores en
DO 1989, L 207, p. 44
).
El considerando 1 de la Directiva 2008/95 es del siguiente tenor:
«La Directiva [89/104] ha sido modificada en su contenido […]. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.»
Los considerandos 6 y 10 de la Directiva 2008/95, que corresponden en lo sustancial a los considerandos quinto y noveno de la Directiva 89/104, afirman lo siguiente:
«(6)
Los Estados miembros deben reservarse […] total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad [...]
[...]
(10)
Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros [...]»
A tenor del artículo 2 de la Directiva 2008/95, que lleva como epígrafe «Signos que pueden constituir una marca» y está redactado en términos idénticos a los del artículo 2 de la Directiva 89/104:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica […], a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
El artículo 3 de la Directiva 2008/95, que lleva como epígrafe «Causas de denegación o de nulidad» y que reproduce en lo sustancial el contenido del artículo 3 de la Directiva 89/104, dispone lo siguiente:
«1.   Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[...]
b)
las marcas que carezcan de carácter distintivo;
[...]
3.   No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.
[...]»
Derecho alemán
El artículo 8, apartado 2, número 1, de la Ley de marcas (Markengesetz), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «MarkenG»), dispone lo siguiente:
«Se denegará el registro de las marcas:

que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios de que se trate.»
El artículo 8, apartado 3, de la MarkenG prevé:
«Las disposiciones del apartado 2, números 1 […], de este artículo no se aplicarán cuando, antes de la fecha de la resolución relativa al registro de la marca y debido al uso que se haya hecho de ella para los productos o servicios para los cuales se solicita su registro, la marca se haya implantado en los sectores comerciales interesados.»
El artículo 37, apartado 2, de la MarkenG tiene la siguiente redacción:
«Si del examen se desprende que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro, la marca no cumplía los requisitos del artículo 8, apartado 2, números 1, 2 o 3, […], pero que la causa de denegación del registro cesó con posterioridad a aquella fecha, la solicitud de registro no podrá ser desestimada si el solicitante se declara conforme con que, pese a la fecha inicial de presentación de la solicitud […], se considere como fecha de presentación aquella en que cesó la causa de denegación, que se tendrá como determinante de la antigüedad a los efectos del artículo 6, apartado 2.»
A tenor del artículo 50, apartados 1 y 2, de la MarkenG:
«1.   Se cancelará el registro de una marca, en virtud de una solicitud de anulación, si se registró en contravención de lo dispuesto en [el artículo] 8.
2.   Si la marca se registró en contravención de lo dispuesto en [el artículo] 8, apartado 2, número 1 […], sólo se podrá cancelar el registro si la causa de denegación sigue existiendo en el momento de resolver sobre la solicitud de anulación [...]»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
De las resoluciones de remisión resulta que DSGV presentó el 7 de febrero de 2002 la solicitud de registro de una marca de color rojo HKS 13 sin contorno (en lo sucesivo, «marca controvertida»), para una serie de productos y servicios.
Mediante resolución de 4 de septiembre de 2003, la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas; en lo sucesivo, «DPMA») denegó la referida solicitud. DSGV interpuso un recurso contra dicha resolución, limitando la solicitud de registro a algunos de los servicios incluidos en la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y aportando un sondeo de opinión fechado el 24 de enero de 2006.
Mediante resolución de 28 de junio de 2007, la DPMA revocó la citada resolución de 4 de septiembre de 2003, basándose en que, por lo que respecta a los servicios a los que la solicitud de registro se refería a partir del recurso, procedía considerar, a la luz del sondeo aportado, que la marca controvertida se había implantado en los sectores comerciales interesados, a efectos del artículo 8, apartado 3, de la MarkenG, hasta alcanzar el 67,9 %. En consecuencia, la marca controvertida fue registrada el 11 de julio de 2007, para los servicios de la clase 36, que corresponden sustancialmente a diversos servicios financieros de banca minorista.
El 15 de enero de 2008, Oberbank solicitó la nulidad de la marca controvertida, alegando, entre otros extremos, que la misma no había adquirido carácter distintivo por el uso. DSGV se opuso a dicha solicitud.
Mediante resolución de 16 de junio de 2009, la DPMA denegó la citada solicitud de Oberbank, considerando que, si bien la marca controvertida estaba intrínsecamente desprovista de carácter distintivo, había adquirido tal carácter por el uso, como así lo acreditaban el sondeo de opinión de 24 de enero de 2006 y otros documentos aportados por DSGV.
Oberbank interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, solicitando que se anulara la citada resolución de la DPMA y que se declarara la nulidad de la marca controvertida. Ante el órgano jurisdiccional remitente, Oberbank invocó la falta de carácter distintivo de dicha marca. DSGV solicitó que se desestimara el recurso y, en cuanto a la adquisición de carácter distintivo por la marca controvertida en virtud del uso de la misma, aportó a los autos otro sondeo de opinión, realizado en junio de 2011.
El 19 de octubre de 2009, tanto el Banco Santander como Santander Consumer Bank solicitaron la nulidad de la marca controvertida, invocando motivos similares a los que Oberbank había alegado en su solicitud de 15 de enero de 2008. Por otro lado, para fundamentar sus respectivas solicitudes de nulidad, el Banco Santander y Santander Consumer Bank aportaron ante la DPMA otros sondeos de opinión y varios dictámenes periciales. DSGV se opuso a las referidas solicitudes.
Tras acordar la acumulación de ambos procedimientos, la DPMA, mediante resolución de 24 de abril de 2012, desestimó las mencionadas solicitudes de nulidad por motivos análogos a los que había expuesto en su resolución de 16 de junio de 2009.
Contra la citada resolución de 24 de abril de 2012, el Banco Santander y Santander Consumer Bank interpusieron ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso comparable al que Oberbank había interpuesto en el otro asunto. Además, sostienen que, en el marco de un procedimiento de nulidad, la carga de la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso incumbe al titular de la marca. DSGV solicita que también se desestime este recurso.
El órgano jurisdiccional remitente expone, en primer lugar, que el color HKS 13 no tiene carácter distintivo intrínseco y que, para determinar si una marca de color ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, la jurisprudencia de los tribunales alemanes exige que se lleve a cabo un sondeo, a fin de determinar tanto el grado de reconocimiento «alcanzado» por la marca en cuestión como el «grado de implantación» de la misma.
Según el órgano jurisdiccional remitente, habida cuenta de las particularidades del caso de autos, tan sólo un grado de implantación de la marca controvertida superior al 70 % permitiría considerar que ésta ha adquirido carácter distintivo por el uso, ya que tales particularidades residen especialmente en el hecho de que se trata de un mero color y de que los gastos realizados por DSGV en publicidad no permiten determinar si esta empresa logró imponer la tonalidad HKS 13 como marca propia en relación con los servicios que ofrece.
El órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide en qué medida ha de estar implantada en los sectores comerciales interesados una marca de color sin contorno para que pueda considerarse que ha adquirido carácter distintivo por el uso. Dicho órgano jurisdiccional señala que el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre este extremo.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que la solución de los litigios depende de determinar si la existencia de un carácter distintivo adquirido por el uso debe apreciarse en la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida o en la fecha en que ésta se registró. Añade que, según la legislación alemana, deberá declararse la nulidad de un registro de marca tanto cuando ésta no haya adquirido carácter distintivo por el uso con anterioridad a la fecha en la que se resuelva sobre el registro, en virtud de los artículos 8 y 50, apartado 1, de la MarkenG, como cuando la marca no haya adquirido carácter distintivo por el uso en la fecha en la que se resuelva sobre la solicitud de nulidad, en virtud de la primera frase del artículo 50, apartado 2, de la MarkenG.
Con todo, el órgano jurisdiccional remitente subraya que la normativa alemana debe interpretarse en el sentido de que la República Federal de Alemania no ha hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95. A su juicio, en efecto, el artículo 8, apartado 3, de la MarkenG debe interpretarse a la luz del artículo 37, apartado 2, de esa misma Ley, que presupone que una marca sólo podrá registrarse si tiene carácter distintivo en la fecha en que se presente la correspondiente solicitud. En el supuesto de que una marca adquiera carácter distintivo con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro, esta última disposición prevé expresamente la posibilidad de considerar, con el consentimiento del solicitante, como fecha de presentación de la solicitud de registro una fecha posterior, siendo así que tal corrimiento de fecha equivale, según el órgano jurisdiccional remitente, a la retirada de la solicitud de registro y a la presentación ulterior de una nueva solicitud. El órgano jurisdiccional remitente afirma que, por lo tanto, la legislación alemana ha de interpretarse en el sentido de que la marca debe haber adquirido carácter distintivo en la fecha en que se presente la solicitud de registro y que lo mismo sucede en el marco de un procedimiento de nulidad.
En el caso de autos, si la fecha pertinente fuera la fecha de registro, el grado de reconocimiento no alcanzaría el 70 %. En cambio, si la fecha determinante fuera la fecha de presentación de la solicitud de registro, procedería examinar la situación existente en esta última fecha.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que la solución de los litigios principales depende asimismo de la manera en que conviene pronunciarse cuando no resulta posible determinar ciertos hechos que son pertinentes para la solución del litigio.
En estas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en cada uno de los asuntos principales, las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Se opone el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95 a una interpretación del Derecho nacional en virtud de la cual, en el caso de una marca abstracta de color (en este caso, rojo HKS 13) solicitada para servicios financieros, resulta necesario, para poder considerar que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, un sondeo de opinión que tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos el 70 %?
2)
¿Debe interpretarse la primera frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 en el sentido de que, en el caso de una marca cuya nulidad se solicita, el momento determinante es la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca (y no la fecha del propio registro), aun cuando el titular de la marca, en su defensa contra la solicitud de nulidad de ésta, alegue que, en cualquier caso, la marca adquirió carácter distintivo por el uso más de tres años después de la presentación de la solicitud de registro, pero antes del propio registro?
3)
En caso de que, en las condiciones indicadas más arriba, el momento determinante sea la fecha de presentación de la solicitud de registro:
¿Debe declararse nula la marca por el hecho de que ya no sea posible determinar si había adquirido carácter distintivo en la fecha de presentación de la solicitud de registro, o sólo puede ser declarada nula si el autor de la solicitud de nulidad demuestra que en aquella fecha la marca no había adquirido carácter distintivo por el uso?»
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 2013, se acordó la acumulación de los presentes asuntos a efectos de las fases escrita y oral y del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
Las peticiones de decisión prejudicial se refieren a la Directiva 2008/95. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia facilitará las interpretaciones de esta Directiva que ha solicitado el órgano jurisdiccional remitente. No obstante, debe ponerse de relieve que, en virtud de su artículo 18, la Directiva 2008/95 entró en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea
, es decir, el 28 de noviembre de 2008. Ahora bien, de la resolución de remisión del asunto C‑217/13 resulta que Oberbank presentó ante la DPMA su solicitud de nulidad de la marca controvertida el 15 de enero de 2008, es decir, cuando aún estaba en vigor la Directiva 89/104.
Para el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente acabe considerando que en el citado asunto C‑217/13 resulta aplicable al litigio principal la Directiva 89/104, procede hacer constar que las respuestas que en la presente sentencia reciban las cuestiones planteadas son válidas también respecto de aquel acto legislativo anterior. En efecto, las disposiciones pertinentes de la Directiva 2008/95 —Directiva ésta que, según su considerando 1, se limitó a proceder a la codificación de la Directiva 89/104— no fueron objeto, en el momento de su adopción, de ninguna modificación sustancial en lo que atañe a su redacción, contexto o finalidad, en relación con las disposiciones equivalentes de la Directiva 89/104.
Por esa misma razón, la jurisprudencia relativa a las disposiciones pertinentes de la Directiva 89/104 sigue siendo aplicable a las disposiciones equivalentes de la Directiva 2008/95.
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional según la cual, en los procedimientos en los que se suscita la cuestión de si una marca de color sin contorno ha adquirido carácter distintivo por el uso, resulta siempre necesario un sondeo de opinión que tenga como resultado que el grado de reconocimiento de dicha marca sea cuando menos del 70 %.
Tanto Oberbank, Banco Santander y Santander Consumer Bank como los Gobiernos español y polaco consideran que esta cuestión ha de ser objeto de respuesta negativa. Para fundamentar este punto de vista, Oberbank invoca, entre otros extremos, las particularidades de las marcas de color; Banco Santander y Santander Consumer Bank, alegan el interés general en que se mantenga la disponibilidad de los colores y la escasa idoneidad de la marca controvertida para servir efectivamente como marca; el Gobierno español, invoca el carácter inadecuado de las restantes pruebas en lo relativo a las marcas de color; y el Gobierno polaco, por último, aduce la necesidad de proteger a los consumidores frente al error.
DSGV, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea consideran que procede responder a esta cuestión en sentido afirmativo. Estiman que el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95 exige que se valoren todas las circunstancias pertinentes.
Procede recordar de inmediato que, si concurren determinados requisitos, un color puede constituir en sí mismo una marca a efectos del artículo 2 de la Directiva 2008/95 (véanse, en este sentido, las sentencias Libertel, C‑104/01,
EU:C:2003:244
, apartados 27 a 42, y Heidelberger Bauchemie, C‑49/02,
EU:C:2004:384
, apartado 42).
No obstante, la idoneidad general de un signo para constituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, en relación con un producto o servicio (véase, por analogía, la sentencia OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P,
EU:C:2010:508
, apartado 29 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, de las resoluciones de remisión se desprende que, si bien la marca controvertida puede constituir una marca a efectos del artículo 2 de la Directiva 2008/95, dicha marca, sin embargo, carece de carácter distintivo a efectos del citado artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. De las peticiones de decisión prejudicial resulta asimismo que el órgano jurisdiccional remitente pide únicamente, por tanto, que se dilucide de qué manera ha de apreciarse si la referida marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, en el sentido del apartado 3 de ese mismo artículo 3, y, en particular, si tal apreciación puede depender de manera determinante de un sondeo de opinión.
Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, significa que aquélla es apropiada para identificar el producto o servicio que lleva tal marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir ese producto o servicio de los de otras empresas (sentencias Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 y C‑109/97,
EU:C:1999:230
, apartado 46, y Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, apartado 35).
Según jurisprudencia asimismo reiterada, el carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios que lleven dicha marca y, por otro, en atención a la percepción que se presume por parte del sector interesado, a saber, el consumidor medio de la clase de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
EU:C:2004:86
, apartado 34 y jurisprudencia citada, y Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, apartado 25).
En cuanto a cómo ha de determinarse si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, de reiterada jurisprudencia resulta que la autoridad competente en materia de marcas debe llevar a cabo un examen concreto (sentencias Libertel,
EU:C:2003:244
, apartado 77, y Nichols, C‑404/02,
EU:C:2004:538
, apartado 27) y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada (sentencias Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, apartado 49, y Nestlé,
EU:C:2005:432
, apartado 31). Además, tales elementos deben referirse al uso de la marca como tal, es decir, a efectos de su identificación por parte de los sectores interesados (sentencias Philips,
EU:C:2002:377
, apartado 64, y Nestlé,
EU:C:2005:432
, apartados 26 y 29).
En el marco de la referida apreciación, cabe tomar en consideración, entre otros factores, la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promoverla y la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada, así como las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria o de otras asociaciones profesionales (sentencias Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, apartado 51, y Nestlé,
EU:C:2005:432
, apartado 31).
Si la autoridad competente estima, basándose en tales factores, que los sectores interesados —o al menos una parte significativa de los mismos— identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad deberá necesariamente deducir de ello que concurre la condición que exige el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 para no denegar el registro de la marca (véase, en este sentido, las sentencias Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, apartado 52, y Philips,
EU:C:2002:377
, aparado 61).
Procede señalar asimismo que el Derecho de la Unión no se opone a que, si la autoridad competente experimenta dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca cuyo registro o nulidad se solicita, dicha autoridad pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, apartado 53 y jurisprudencia citada). En caso de que la autoridad competente recurra efectivamente a un sondeo de opinión, le corresponderá determinar qué porcentaje de consumidores considera suficientemente representativo (véase, por analogía, la sentencia Budějovický Budvar, C‑478/07,
EU:C:2009:521
, apartado 89).
Sin embargo, las circunstancias en las que pueda considerarse que concurre la condición relativa a la adquisición de carácter distintivo por el uso, que exige el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, no podrán determinarse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (sentencias Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230
, apartado 52, y Philips,
EU:C:2002:377
, apartado 62).
A este respecto, es importante subrayar que, en el marco de la apreciación global de los factores que permiten demostrar que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, puede ocurrir, en particular, que la percepción de los sectores interesados no sea necesariamente la misma para cada uno de los tipos de marcas y que, por esta razón, resulte más difícil determinar el carácter distintivo —incluido el adquirido por el uso— de las marcas de determinados tipos que el de las de otros tipos (sentencias Henkel, C‑218/01,
EU:C:2004:88
, apartado 52 y jurisprudencia citada, y Nichols,
EU:C:2004:538
, apartado 28).
Sin embargo, ni el artículo 2 ni el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95 distinguen entre los tipos de marcas. Así pues, los criterios para la apreciación del carácter distintivo de las marcas de color sin contorno, tales como la marca controvertida en el litigio principal, incluido el carácter distintivo adquirido por el uso que se hace de la marca, son idénticos a los aplicables a los demás tipos de marcas (véanse, por analogía, las sentencias Philips,
EU:C:2002:377
, apartado 48, y Nichols,
EU:C:2004:538
, apartados 24 y 25).
Por consiguiente, las dificultades que pudieran experimentarse a la hora de determinar el carácter distintivo de ciertos tipos de marcas, debido a la naturaleza de éstas —dificultades que es legítimo tener en cuenta—, no justifican que se establezcan criterios más rigurosos para la apreciación de dicho carácter que supongan sustituir o dejar sin efecto la aplicación del criterio del carácter distintivo tal como lo ha interpretado la jurisprudencia relativa a otros tipos de marcas (véanse, en este sentido, la sentencia Nichols,
EU:C:2004:538
, apartado 26, y, por analogía, la sentencia OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen,
EU:C:2010:508
, apartado 34).
De lo anterior se deduce que no es posible indicar con carácter general —por ejemplo, recurriendo a porcentajes determinados relativos al grado de reconocimiento de la marca por los sectores interesados— cuándo una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, deduciéndose asimismo que, incluso en el caso de marcas de color sin contorno, como la controvertida en el litigio principal, y aun cuando un sondeo de opinión pueda formar parte de los elementos que permiten apreciar si una marca de ese tipo ha adquirido carácter distintivo por el uso, el resultado de tal sondeo no puede constituir el único elemento determinante para poder considerar que existe un carácter distintivo adquirido por el uso.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional según la cual, en los procedimientos en los que se suscita la cuestión de si una marca de color sin contorno ha adquirido carácter distintivo por el uso, resulta siempre necesario un sondeo de opinión que tenga como resultado que el grado de reconocimiento de dicha marca sea cuando menos del 70 %.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si la primera frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad relativo a una marca desprovista de carácter distintivo intrínseco, es necesario, para determinar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, examinar si tal carácter se adquirió antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, cuando el titular de la marca controvertida alega que, en cualquier caso, la marca adquirió carácter distintivo en virtud de un uso posterior a la presentación de la solicitud de registro pero anterior al propio registro, siendo así que el órgano jurisdiccional remitente precisa a este respecto que el Derecho alemán debe interpretarse en el sentido de que la República Federal de Alemania no ha hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase de ese mismo artículo 3, apartado 3, de la Directiva.
A la vista de esta última precisión, DSGV y la Comisión sostienen que la presente cuestión prejudicial es inadmisible. Estiman, en efecto, que la presentación del marco jurídico nacional que ha efectuado el órgano jurisdiccional remitente es errónea. A su juicio, la República Federal de Alemania sí hizo uso de la facultad prevista en la citada segunda frase, lo que convierte en hipotética a esta segunda cuestión prejudicial.
A este respecto, procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del sistema de cooperación judicial que establece el artículo 267 TFUE, pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones nacionales ni apreciar o verificar si es correcta la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente efectúa de éstas. En efecto, incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre éste y los tribunales nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión (sentencias Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP, C‑518/08,
EU:C:2010:191
, apartado 21 y jurisprudencia citada, y Logstor ROR Polska, C‑212/10,
EU:C:2011:404
, apartado 30).
En tales condiciones, incumbe al Tribunal de Justicia responder a la segunda cuestión prejudicial planteada basándose en las consideraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional remitente según las cuales el Derecho alemán debe interpretarse en este caso en el sentido de que la República Federal de Alemania no ha llevado a cabo la transposición en su Derecho nacional de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, y, por consiguiente, declarar la admisibilidad de esta cuestión prejudicial.
En cuanto al fondo, Oberbank alega que la primera frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que las dos fechas indicadas por el órgano jurisdiccional remitente son pertinentes y de que la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe aportarse en relación con cada una de ellas.
Tanto el Banco Santander y Santander Consumer Bank como los Gobiernos español y polaco consideran que, puesto que el Estado miembro interesado no ha hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la prueba de la adquisición de carácter distintivo por el uso debe referirse a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. La Comisión sostiene, con carácter subsidiario, esta misma interpretación. DSGV, por su parte, alega que, en todo caso, en un procedimiento de nulidad como el del litigio principal la fecha pertinente es la fecha del registro de la marca.
A tenor de la primera frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, no se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.
Así pues, del texto unívoco de esta primera frase se desprende con claridad meridiana que, contrariamente a lo que sostiene DSGV, en el ámbito de un procedimiento de nulidad de una marca en el que se invoquen una o varias de las causas de nulidad enumeradas en las letras b), c) o d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/95, y siempre que se haya acreditado la aplicabilidad de al menos una de esas causas de nulidad, tan sólo si la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo en virtud del uso que se haya hecho de la misma con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro podrá dicha marca evitar la aplicación de la causa o causas de nulidad invocadas.
Esta interpretación literal viene confirmada por la lógica interna de la disposición en la que se incluye la citada primera frase. En efecto, la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008 atribuye expresamente a los Estados miembros la facultad de ampliar la posibilidad prevista en la primera frase de esa misma disposición al supuesto de que el carácter distintivo haya sido adquirido en virtud de un uso de la marca posterior a la solicitud de registro o a la fecha de registro.
Pues bien, si la primera frase del mencionado artículo 3, apartado 3, se interpretara, tal como proponen Oberbank y DSGV, en el sentido de que se refiere también al carácter distintivo adquirido en virtud de un uso de la marca controvertida posterior a la presentación de la solicitud de registro, la facultad que la segunda frase de ese mismo artículo 3, apartado 3, atribuye a los Estados miembros resultaría ficticia y dicha disposición quedaría privada por completo de efecto útil.
Es preciso recordar, empero, que la interpretación que figura en el apartado 57 de la presente sentencia no excluye la posibilidad de que la autoridad competente tome en consideración elementos que, pese a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro, permitan deducir conclusiones en lo que atañe a la situación tal como ésta se presentaba con anterioridad a esa misma fecha (véase, en este sentido, la sentencia L & D/OAMI, C‑488/06 P,
EU:C:2008:420
, apartado 71 y jurisprudencia citada).
De las consideraciones expuestas resulta que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que, cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la primera frase de esa misma disposición debe interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad relativo a una marca desprovista de carácter distintivo intrínseco, es necesario, para determinar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, examinar si tal carácter se adquirió antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. A este respecto, resulta irrelevante que el titular de la marca controvertida alegue que, en cualquier caso, la marca adquirió carácter distintivo en virtud de un uso posterior a la presentación de la solicitud de registro pero anterior a éste.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si la primera frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la marca controvertida sea declarada nula cuando esté desprovista de carácter distintivo intrínseco y el titular de la misma no logre demostrar que la marca había adquirido, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, un carácter distintivo por el uso que se hizo de la misma.
Oberbank, Banco Santander y Santander Consumer Bank, así como el Gobierno español, consideran que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la carga de la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca controvertida ha de recaer en el titular de dicha marca. El Gobierno polaco estima, en cambio, que la respuesta a esta tercera cuestión prejudicial es competencia exclusiva de los Estados miembros, de conformidad con el considerando 6 de la Directiva 2008/95.
DSGV y la Comisión albergan dudas en cuanto a la admisibilidad de esta cuestión prejudicial. Con carácter subsidiario, DSGV sostiene que, en el marco de un procedimiento de nulidad, la carga de la prueba ha de recaer en el demandante. La Comisión estima, en lo sustancial, que nada se opone a que la carga de la prueba incumba al titular de la marca de que se trate.
Con carácter liminar, procede desestimar, por las razones ya expuestas en el apartado 52 de la presente sentencia, las objeciones de DSGV y de la Comisión en cuanto a la admisibilidad de la tercera cuestión prejudicial y responder a esta última basándose en las consideraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional remitente según las cuales el Derecho alemán debe interpretarse en este caso en el sentido de que la República Federal de Alemania no ha llevado a cabo la transposición en su Derecho nacional de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95.
En cuanto al fondo, procede observar que es verdad que el considerando 6 de la Directiva 2008/95 afirma, en particular, que los Estados miembros deben reservarse total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas a la nulidad de las marcas adquiridas por el registro y para determinar, por ejemplo, la forma del procedimiento de nulidad. Pero no cabe deducir de lo anterior que la cuestión de la carga de la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso en el marco de un procedimiento de nulidad basado en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2008/95 constituya una disposición de procedimiento de este tipo, competencia de los Estados miembros.
En efecto, si la cuestión de la carga de la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso de una marca en el ámbito de un procedimiento de nulidad relativo a dicha marca fuera competencia del Derecho nacional de los Estados miembros, ello podría tener como consecuencia que la protección de los titulares de las marcas variara en función de la ley aplicable en cada caso, de manera que no se alcanzaría el objetivo de garantizar «la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros», objetivo contemplado en el considerando 10 de la Directiva 2008/95 y calificado en éste de «fundamental» (véase, por analogía, las sentencias Class International, C‑405/03,
EU:C:2005:616
, apartado 73 y jurisprudencia citada, y H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12,
EU:C:2014:75
, apartado 40).
Habida cuenta del mencionado objetivo y de la estructura y lógica interna del artículo 3, aparado 3, de la Directiva 2008/95, procede declarar que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la carga de la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca controvertida debe incumbir al titular de dicha marca que invoca el carácter distintivo.
En efecto, en primer lugar, del mismo modo en que la adquisición de carácter distintivo por una marca en virtud del uso de la misma constituye, en el ámbito de un procedimiento de registro, una excepción a las causas de denegación que figuran en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia Bovemij Verzekeringen, C‑108/05,
EU:C:2006:530
, apartado 21), la adquisición de carácter distintivo por una marca en virtud del uso de la misma constituye, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, una excepción destinada a excluir la aplicación de las causas de nulidad previstas en las mencionadas letras b), c) o d) de esa misma disposición. Pues bien, al tratarse de una excepción, incumbe a quien la invoca aportar la prueba que justifique su aplicación.
En segundo lugar, es obvio que el titular de la marca controvertida es quien se encuentra en condiciones más favorables para aportar la prueba de actos concretos que permitan fundamentar la afirmación según la cual su marca ha adquirido carácter distintivo por el uso. Lo mismo cabe afirmar de los factores que permiten acreditar tal uso, factores que se enumeran con carácter indicativo en la jurisprudencia citada en los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, tales como la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, así como la importancia de las inversiones realizadas para promoverla.
Por consiguiente, cuando el titular de la marca controvertida, requerido por la autoridad competente para aportar la prueba de que una marca desprovista de carácter distintivo intrínseco ha adquirido carácter distinto por el uso de la misma, no sea capaz de aportar dicha prueba, la nulidad de la marca resultará inevitable.
Las razones de que el titular de la marca no logre aportar la referida prueba resultan irrelevantes a este respecto. De otro modo, podría ocurrir que una marca continuara beneficiándose de la protección que confiere la Directiva 2008/95 a pesar de que, al estar incluida en alguna de las causas de nulidad previstas en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 3 de dicha Directiva, no fuera idónea para cumplir la función esencial de la marca y no pudiera, por ello, gozar de la protección que confiere la Directiva. Por esta misma razón, contrariamente a lo que alega DSGV, la carga de la prueba de que se trata no vulnera el principio de protección de la confianza legítima del titular de la marca.
Po otra parte, según resulta del apartado 61 de la presente sentencia, en el marco del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, es necesario, para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, examinar si tal carácter distintivo se adquirió antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca.
De las consideraciones anteriores se deduce que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que, cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la primera frase de esa misma disposición deberá interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la marca controvertida sea declarada nula cuando esté desprovista de carácter distintivo intrínseco y el titular de la misma no logre demostrar que la marca había adquirido, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, un carácter distintivo por el uso que se hizo de la misma.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)
El artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional según la cual, en los procedimientos en los que se suscita la cuestión de si una marca de color sin contorno ha adquirido carácter distintivo por el uso, resulta siempre necesario un sondeo de opinión que tenga como resultado que el grado de reconocimiento de dicha marca sea cuando menos del 70 %.

2)
Cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la primera frase de esa misma disposición debe interpretarse en el sentido de que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad relativo a una marca desprovista de carácter distintivo intrínseco, es preciso, para determinar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, examinar si tal carácter se adquirió antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. A este respecto, resulta irrelevante que el titular de la marca controvertida alegue que, en cualquier caso, la marca adquirió carácter distintivo en virtud de un uso posterior a la presentación de la solicitud de registro pero anterior a éste.

3)
Cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la primera frase de esa misma disposición deberá interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la marca controvertida sea declarada nula cuando esté desprovista de carácter distintivo intrínseco y el titular de la misma no logre demostrar que la marca había adquirido, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, un carácter distintivo por el uso que se hizo de la misma.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.