CELEX: 62013TJ0287
Gemeenschapsmerk
Procedure tot vervallenverklaring
Gemeenschapswoordmerk HUSKY
Normaal gebruik van het merk
Gedeeltelijke vervallenverklaring
Termijnverlenging
Regel 71, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95
Vertaling in de procestaal

Voorgeschiedenis van het geding
Op 1 april 1996 heeft Husky of Tostock Ltd (hierna: „merkhoudster”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken HUSKY.
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 9, 14, 16, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, kosmetische middelen, haarlotions; niet-medicinale toiletpreparaten en ‑substanties; tandreinigingsmiddelen”;
—
klasse 9: „Brillen; zonnebrillen; antiverblindingsbrillen, zonnekleppen; verrekijkers; etuis voor brillen; kettinkjes voor brillen; chronografen; kompassen; houders voor contactlenzen; brilmonturen; oculairs; optische apparaten en instrumenten; telescopen”;
—
klasse 14: „Juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten”;
—
klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines, en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés”;
—
klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; tassen, reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”;
—
klasse 25: „Overhemden, korte broeken, rokken, blouses, broeken, jasjes, mantels, vesten, hoeden, dassen, onderkleding; lingerie, breigoederen, pyjama’s, nachtjaponnen, nachtkleding, negligés, kamerjassen, chemisettes, cardigans, pullovers, sweaters, overalls, zwemkleding; jurken, werkpakken, overbroeken, laarzen, schoenen, sandalen, pantoffels, bovenlijfjes, petten, halsdoeken, badjassen, capes, schorten, jeans, sokken, beenwarmers, danskleding, polsbanden, hoofdbanden, handschoenen; wanten, ceintuurs; hoofddeksels en schoeisel”.
Op 30 november 1998 is het aangevraagde merk ingeschreven onder nummer 152546.
Op 2 april 2006 is de merkinschrijving vernieuwd.
Op 11 maart 2009 heeft verzoekster, Husky CZ, s.r.o., op basis van artikel 50, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] een vordering tot vervallenverklaring van het merk waarvan de inschrijving was vernieuwd (hierna: „bestreden merk”) ingesteld, op grond dat dit merk niet normaal was gebruikt voor de waren waarvoor het was ingeschreven.
Op 17 maart 2009 heeft het departement „Merken en nietigheid” van het BHIM de merkhoudster verzocht om het bewijs van normaal gebruik van dat merk te leveren vóór 17 juni 2009.
Op 16 juni 2009 heeft de merkhoudster bewijzen overgelegd, maar uiteengezet dat het bestreden merk werd gebruikt door een licentiehouder en dat zij daarom verzocht om de termijn te verlengen om het verzoek volledig te beantwoorden.
Op 19 juni 2009 heeft het departement „Merken en nietigheid” de gevraagde termijnverlenging tot 17 september 2009 toegekend.
Op 9 september 2009 heeft de merkhoudster extra bewijzen overgelegd en aangegeven dat zij informatie wou verstrekken over de kosten die waren gemaakt om het bestreden merk te promoten. Zij heeft verzocht om een nieuwe termijnverlenging tot 17 oktober 2009.
Het departement „Merken en nietigheid” heeft deze verlenging toegekend.
Op 19 oktober 2009 heeft de merkhoudster facturen inzake promotiekosten overgelegd.
Aangezien verzoekster bezwaar had gemaakt, heeft het departement „Merken en nietigheid” dit ter kennis van de merkhoudster gebracht en haar verzocht om haar opmerkingen in te dienen vóór 13 maart 2010. Op 12 maart 2010 heeft de merkhoudster aangegeven dat de bewijzen bijna volledig waren en verzocht om een extra termijn van een maand, waarbij zij de termijnverlenging heeft gerechtvaardigd. Het departement heeft haar verzoek ingewilligd.
Op 9 april 2010 heeft de merkhoudster extra bewijzen overgelegd.
Bij beslissing van 16 februari 2012 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot vervallenverklaring gedeeltelijk toegewezen. Zij heeft beslist dat het bestreden merk ingeschreven mocht blijven voor de waren die als volgt zijn omschreven:
—
„tassen” van klasse 18;
—
„overhemden, broeken, jasjes, mantels, vesten, chemisettes, pullovers, sweaters, laarzen, schoenen, bovenlijfjes, jeans, ceintuurs; schoeisel” van klasse 25.
Op 16 februari 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Bij beslissing van 14 maart 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.
In de eerste plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot verzoeksters argument dat aan de merkhoudster ten onrechte verschillende termijnverlengingen waren toegekend, bij gebreke van voorafgaande toestemming van de andere partij, vastgesteld dat regel 71, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (
PB L 303, blz. 1
), zoals gewijzigd (hierna: „uitvoeringsverordening”), in de Engelse versie ervan, moest worden uitgelegd tegen de achtergrond van de andere taalversies van deze bepaling en van lid 1 van die regel. Wanneer een partij om een termijnverlenging verzoekt, kan het BHIM volgens de kamer van beroep, zonder daartoe te zijn gehouden, de toestemming van de andere partij vragen en moet het, met name wanneer het beslist om deze toestemming niet te vragen, rekening houden met de omstandigheden rond het verzoek om termijnverlenging.
Om te rechtvaardigen dat het departement „Merken en nietigheid” op goede gronden over de verlengingen had beslist, zonder deze afhankelijk te stellen van de toestemming van de andere partij, heeft de kamer van beroep erop gewezen dat dit departement in casu had vastgesteld dat sommige documenten ter staving van het normale gebruik van het bestreden merk enkel konden worden verstrekt door een in het buitenland gevestigde derde, hetgeen een van de aanvaarde omstandigheden was. Bovendien had de merkhoudster bewijzen en redelijke gronden aangedragen om een termijnverlenging te vragen. De gevraagde termijn was daarenboven kort en het was in het belang van de procedure dat een beslissing over een zo belangrijke vraag als de vervallenverklaring niet overhaast werd genomen. Voorts, nadat verzoekster heeft gesteld dat een derde, en niet de merkhoudster, het bestreden merk had gebruikt, had het departement „Merken en nietigheid” volgens de kamer van beroep gegronde redenen om de merkhoudster te verzoeken haar opmerkingen dienaangaande te formuleren en om de door haar overgelegde bewijzen te aanvaarden.
De kamer van beroep heeft opgemerkt dat er in casu weliswaar meer mogelijkheden waren geweest om bewijzen over te leggen dan inzake vervallenverklaring gebruikelijk is, maar dat de nietigheidsafdeling blijk had gegeven van flexibiliteit door de verlengingen te aanvaarden, rekening houdend met de complexiteit van de zaak en met het feit dat verschillende entiteiten het bestreden merk tijdens de referentieperiode hadden gebruikt.
In de tweede plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot verzoeksters argument dat de merkhoudster geen vertalingen in het Engels van de in het Italiaans opgestelde documenten heeft verstrekt, waardoor niet kon worden vastgesteld dat de term „husky” in het Italiaans een generieke term was, allereerst benadrukt dat de merkhoudster de documenten of uittreksels uit documenten met lange teksten had vertaald. Verzoekster heeft niet aangegeven welke bewijzen hadden moeten worden vertaald en heeft zich over het ontbreken van een vertaling niet beklaagd wanneer zij werd verzocht opmerkingen te maken bij de overgelegde stukken. Zij heeft slechts één keer verwezen naar het ontbreken van een vertaling, met betrekking tot een document dat niet doorslaggevend was voor de oplossing van de zaak.
Bovendien blijkt volgens de kamer van beroep uit de overgelegde foto’s dat de term „husky” als naam van een ingeschreven merk wordt gebruikt. Het gaat niet om een generieke term in het Italiaans. De term „husky” komt voor in een online woordenboek als een „Handelsnaam ® voor een gewatteerde waterdichte jas” („Nome commerciale ® di un giaccone impermeabile trapuntato”), hetgeen bevestigt dat het gaat om een ingeschreven merk.
In de derde plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot verzoeksters argument dat de nietigheidsafdeling bewijzen heeft onderzocht die geen betrekking hebben op de relevante periode of niet zijn gedateerd, opgemerkt dat de door verzoekster aangehaalde stukken facturen betroffen met een datum binnen de relevante periode. De andere door verzoekster aangehaalde stukken hebben enkel tot doel om aan te tonen hoe het merk te zien is op de kledij en het warengamma waarvoor het wordt gebruikt, zodat het niet relevant is dat deze niet zijn gedateerd.
Bovendien heeft de kamer van beroep aangaande het argument dat uit de stukken het normale gebruik van een beeldmerk blijkt, waarvan het bestreden merk – dat een woordmerk is – geen voordeel kan trekken, benadrukt dat in casu slechts één merk aan de orde was en dat het arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (C‑234/06 P, Jurispr.,
EU:C:2007:514
), waarop verzoekster zich beriep, in casu niet relevant was.
De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat de wijze waarop het merk HUSKY op de waren was gebruikt, met een lichte stilering van de letters of met een logo dat de letter „h” weergaf, met een beeldelement dat een husky afbeeldde, het onderscheidend vermogen van het merk zoals het was ingeschreven, niet aantastte. Dit onderscheidend vermogen ligt uitsluitend in het begrip „husky”, die een voor het noordpoolgebied typische hond is.
Ten slotte heeft de kamer van beroep geantwoord op verzoeksters betoog over het gebruik van het merk door de houdster ervan en de bewijzen die daarop betrekking hebben, waarbij zij heeft overwogen dat de houdster te gelegener tijd had uiteengezet hoe haar merk door verschillende licentiehouders doorheen de tijd was gebruikt en in welke vormen het was gebruikt.
Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM en de merkhoudster te verwijzen in de kosten.
Het BHIM verzoekt het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Verzoekster voert drie middelen aan. Het eerste middel betreft de inaanmerkingneming van buiten de termijn overgelegde bewijzen, het tweede de inaanmerkingneming van niet-vertaalde documenten en het derde de inaanmerkingneming van niet-gedateerde documenten.
Middel inzake de inaanmerkingneming van buiten de termijn overgelegde bewijzen
Ter ondersteuning van dit middel stelt verzoekster dat het BHIM geen rekening had mogen houden met de bewijzen van de merkhoudster die zijn overgelegd na de termijn die was vastgesteld om te antwoorden op de vordering tot vervallenverklaring. In de eerste plaats moet regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening volgens haar aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de andere partij een voorwaarde is om een door een partij gevraagde termijnverlenging toe te kennen. Het BHIM heeft de Engelse versie van deze regel onjuist uitgelegd. Verzoekster baseert zich ook op de Tsjechische versie van deze bepaling, die logischerwijze zou moeten worden toegepast. Deze versie is identiek aan de Engelse en de Slovaakse versie van deze bepaling.
Het BHIM betwist dit betoog.
Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat regel 40, leden 1 tot en met 5, van de uitvoeringsverordening bepaalt:
„1.
Iedere vordering tot vervallen- of nietigverklaring die wordt geacht te zijn ingediend, wordt ter kennis gebracht van de gemeenschapsmerkhouder. Wanneer het [BHIM] de vordering ontvankelijk verklaart, verzoekt het de gemeenschapsmerkhouder binnen een door het [BHIM] te stellen termijn zijn opmerkingen in te dienen.
2.
Indien de gemeenschapsmerkhouder geen opmerkingen indient, kan het [BHIM] op grond van het bewijsmateriaal waarover het beschikt, over de vervallen‑ of over de nietigverklaring een beslissing nemen.
3.
Het [BHIM] deelt alle door de gemeenschapsmerkhouder ingediende opmerkingen aan de verzoeker mede en nodigt hem uit, wanneer het dit nodig acht, deze binnen een door het [BHIM] te stellen termijn te beantwoorden.
4.
Tenzij regel 69 anders bepaalt of toestaat, worden alle door een der partijen ingediende opmerkingen aan de andere partij meegedeeld.
5.
In het geval van een vordering tot vervallenverklaring op grond van artikel 50, lid 1, onder a), van [...] verordening [nr. 40/94] verzoekt het [BHIM] de eigenaar van het gemeenschapsmerk binnen een door het [BHIM] te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik van het merk te leveren. Indien het bewijs niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, wordt het gemeenschapsmerk vervallen verklaard. Regel 22, leden 2, 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing.”
In herinnering zij gebracht dat artikel 71, lid 1, van de uitvoeringsverordening, inzake de looptijd van de termijnen, luidt:
„Wanneer bij [...] verordening [nr. 40/94] of bij deze regels in een termijn wordt voorzien die door het [BHIM] moet worden vastgesteld, bedraagt deze termijn, indien de betrokken partij haar woonplaats of hoofdzetel of een vestiging binnen de Gemeenschap heeft, ten minste één maand, of, indien aan die voorwaarden niet is voldaan, ten minste twee maanden, en ten hoogste zes maanden. Het [BHIM] kan, indien zulks in de omstandigheden geëigend is, verlenging van een termijn toestaan, indien daarom door de betrokken partij wordt verzocht en dat verzoek vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn wordt ingediend.”
De Engelse versie van regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening bepaalt dat „[i]ndien er twee of meer partijen zijn, [...] het [BHIM] de termijn kan verlengen met toestemming van de andere partijen”. Verzoekster benadrukt dat de Tsjechische en de Slovaakse versie van deze bepaling lijken op de Engelse versie en dat het, bovendien rekening houdend met haar plaats van vestiging, logisch zou zijn om in casu de Tsjechische versie toe te passen.
Vaststaat dat de Engelse versie, alsook bepaalde andere taalversies van de betrokken bepaling, verschillen van de Duitse, de Spaanse, de Franse en de Italiaanse versie van deze bepaling, welke laatstgenoemde talen samen met het Engelse de vijf werktalen van het BHIM vormen. Regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening, in de Duitse, de Spaanse, de Franse en de Italiaanse versie ervan, maar ook bijvoorbeeld in de Bulgaarse, de Griekse, de Portugese en de Roemeense versie ervan, bepaalt dat „[i]ndien er twee of meer partijen zijn, [...] het [BHIM] de verlenging afhankelijk [kan] stellen van de toestemming van de andere partijen”.
Het BHIM benadrukt dat het in haar officiële publicaties en op haar website een voetnoot heeft opgenomen betreffende de Engelse versie van regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening om aan te geven dat deze bepaling als volgt moet worden gelezen: „[...] het [BHIM kan] de verlenging afhankelijk stellen van de toestemming van de andere partijen”. Volgens het BHIM moet de bepaling zoals zij blijkt uit de Duitse, de Spaanse, de Franse en de Italiaanse versie doorslaggevend zijn.
Allereerst zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het vereiste van een uniforme toepassing en dus uitlegging van een handeling van de Europese Unie meebrengt dat deze handeling niet op zichzelf in een van haar versies mag worden beschouwd, maar daarentegen moet worden uitgelegd zowel naar de werkelijke bedoeling van degene van wie de handeling afkomstig is als naar het doel dat hij nastreeft, gelet op onder meer de versies in alle andere officiële talen (arresten van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, Jurispr.,
EU:C:2010:311
, punt 35, en 9 juni 2011, Eleftheri tileorasi en Giannikos, C‑52/10, Jurispr.,
EU:C:2011:374
, punt 23).
Voor de toepassing en de uitlegging ervan mag regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening dus niet in één enkele taalversie worden onderzocht.
Vervolgens blijkt uit de bewoordingen van de bepalingen van de uitvoeringsverordening niet dat lid 2 van regel 71 anders zou moeten worden toegepast en uitgelegd dan in samenhang met lid 1 van deze regel.
Aangaande regel 71, lid 1, tweede volzin, van de uitvoeringsverordening is immers reeds geoordeeld dat verlenging van termijnen niet automatisch gebeurt en afhangt van de specifieke omstandigheden van elk concreet geval die dit kunnen rechtvaardigen, en van de indiening van een verzoek tot verlenging [arrest van 12 december 2007, K & L Ruppert Stiftung/BHIM – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T‑86/05, Jurispr.,
EU:T:2007:379
, punt 21]. Daaraan is toegevoegd dat indien de verlenging afhangt van de specifieke omstandigheden van elk concreet geval die dit kunnen rechtvaardigen, en van de indiening van een verzoek tot verlenging, dit ook te meer geldt in een procedure inter partes, in het kader waarvan het toekennen van een voordeel aan één van de partijen een nadeel voor de andere partij oplevert, zodat het BHIM dus moet waken over zijn onpartijdigheid ten opzichte van de partijen (betreffende een oppositieprocedure, arrest CORPO livre, reeds aangehaald,
EU:T:2007:379
, punt 21).
Aangezien het in casu gaat om een procedure inter partes, dient te worden vastgesteld dat de termijnverlenging ook door de omstandigheden moet worden gerechtvaardigd wanneer de merkhoudster om een dergelijke verlenging verzoekt om de bewijzen van het gebruik van het bestreden merk over te leggen. Partijen hebben overigens erkend dat wanneer in het kader van regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening wordt verzocht om verlengingen, de omstandigheden in de zin van lid 1 van die regel, de verlengingen moesten rechtvaardigen.
De partij die verlenging vraagt, moet de omstandigheden aanvoeren die een dergelijke verlenging kunnen rechtvaardigen, aangezien deze verlenging in haar belang wordt gevraagd en eventueel toegestaan. Wanneer die omstandigheden, zoals in casu, eigen zijn aan de partij die verlenging vraagt, is deze laatste bovendien de enige die daarover nuttige informatie aan het BHIM kan geven (zie in die zin arrest CORPO livre, punt 40 supra,
EU:T:2007:379
, punt 22).
Hoewel lid 2 van regel 71 van de uitvoeringsverordening moet worden uitgelegd in samenhang met lid 1 van deze regel, dient dit lid evenwel aldus te worden opgevat dat het BHIM op basis daarvan, indien er twee of meer partijen zijn, de verlenging afhankelijk kan stellen van de toestemming van de andere partijen en niet, zoals verzoekster stelt, dat het de toestemming van de partijen als voorwaarde voor die verlenging stelt.
De door verzoekster voorgestelde uitlegging zou tot gevolg hebben dat de beslissing om de gevraagde termijnverlengingen al dan niet toe te kennen enkel aan partijen wordt toevertrouwd, in casu aan verzoekster in de onderhavige zaak, terwijl deze beslissing valt binnen de beoordelingssfeer van het BHIM en onder de mogelijkheid waarover het beschikt om in het kader van zijn onpartijdige rol de termijnen te verlengen krachtens regel 71, lid 1, van de uitvoeringsverordening.
Ten slotte en bovendien zij opgemerkt dat wanneer de termijnverlenging alleen zou afhangen van de toestemming van de partijen, dit – zoals het BHIM terecht benadrukt – tot gevolg zou kunnen hebben dat de partij die om de verlenging verzoekt de mogelijkheid wordt ontnomen om zich te verdedigen. Dit zou tevens kunnen indruisen tegen het goede verloop van de procedure en strijdig kunnen zijn met het door regel 71 nagestreefde doel, dat er juist in bestaat de termijnen te kunnen verlengen wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen.
De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat regel 71, lid 2, van de uitvoeringsverordening aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een partij in een procedure inter partes om een termijnverlenging verzoekt, het BHIM – zonder daartoe te zijn gehouden – de toestemming van de andere partij kan vragen, en dat deze bepaling moet worden gelezen in samenhang met lid 1 van deze regel, waaruit volgt dat het BHIM, met name wanneer het beslist om de toestemming van de andere partij niet te vragen, rekening houdt met de omstandigheden rond het verzoek om termijnverlenging.
In de tweede plaats stelt verzoekster dat in casu geen sprake was van de omstandigheden die overeenkomstig regel 71, lid 1, van de uitvoeringsverordening de termijnverlenging moeten rechtvaardigen, op grond dat, ten eerste, de merkhoudster van meet af aan in het bezit was geweest van het document dat het gebruik door een derde van het bestreden merk bewijst.
Het volstaat evenwel op te merken dat, gesteld dat dit zo is, enkel de licentieovereenkomst op zich het gebruik van het bestreden merk niet kan aantonen en dat aanvullende elementen moesten worden overgelegd om dit aan te tonen, hetgeen dus de toegekende termijnverlengingen kon rechtvaardigen.
Ten tweede stelt verzoekster dat de merkhoudster de termijnverlengingen heeft gebruikt om nieuwe bewijzen op te stellen. Een dergelijk argument kan echter niet worden aanvaard, omdat het op geen enkel bewijs berust.
Tegen de achtergrond van de door verzoekster ter ondersteuning van haar grief aangevoerde argumenten heeft de kamer van beroep dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat rekening houdend met de over te leggen stukken, de houding van de merkhoudster en de door haar aangevoerde gronden, de termijnverlengingen door de omstandigheden konden worden gerechtvaardigd.
Uit een en ander volgt dat het eerste middel moet worden afgewezen.
Middel inzake de inaanmerkingneming van niet-vertaalde documenten
Verzoekster stelt dat de term „husky” in het Italiaans volgens verschillende woordenboeken een generieke term is ter aanduiding van jassen en zelfs, meer specifiek, een gewatteerde winterjas. Volgens haar tonen de door haar overgelegde uittreksels uit websites dienaangaande aan dat er jassen worden aangeduid met de term „husky” en blijkt uit het door het BHIM aangehaalde onlinewoordenboek dat de bescherming van het bestreden merk is beperkt tot één soort waren, namelijk gewatteerde jassen. Louter het bestaan van het bestreden merk staat er niet aan in de weg dat de term „husky” een generieke term kan worden, aangezien artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft op deze mogelijkheid. Alle documenten hadden naar het Engels moeten worden vertaald en de niet-vertaalde documenten in het Italiaans hadden niet mogen worden aanvaard.
Het BHIM betwist dit betoog.
Wat allereerst het argument betreft dat bepaalde documenten hadden moeten worden vertaald alvorens te worden meegedeeld, dient vooraf te worden opgemerkt dat regel 22, lid 6, van de uitvoeringsverordening, waarop het BHIM zich beroept om te rechtvaardigen dat het bij gebreke van uitdrukkelijk verzoek van verzoekster niet verplicht was om de merkhoudster te verzoeken om de vertaling in de procestaal van de documenten die het normale gebruik van dat merk bewezen, een bepaling is die van toepassing is op oppositieprocedures. Regel 40, lid 5, van de uitvoeringsverordening, die van toepassing is op procedures tot vervallenverklaring, bepaalt niet uitdrukkelijk dat regel 22, lid 6, van de uitvoeringsverordening van overeenkomstige toepassing is op deze procedures.
Evenwel dient te worden opgemerkt dat regel 22, lid 6, van de uitvoeringsverordening de bepalingen van regel 22, leden 2 tot en met 4, van deze verordening, die krachtens regel 40, lid 5, van deze verordening van overeenkomstige toepassing zijn op procedures tot vervallenverklaring, aanvult en preciseert. In deze omstandigheden is regel 22, lid 6, van de uitvoeringsverordening van toepassing op een procedure tot vervallenverklaring op basis van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, hetgeen partijen bovendien niet betwisten.
Uit regel 22, lid 6, van de uitvoeringsverordening blijkt dat het BHIM de vertaling van de niet in de procestaal overgelegde documenten kan vragen aan de partij die deze documenten heeft ingediend [arrest van 27 september 2012, El Corte Inglés/BHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T‑373/09,
EU:T:2012:500
, punt 24].
Het BHIM heeft evenwel geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door geen Engelse vertaling van in het Italiaans overgelegde documenten te vragen. Ten eerste heeft verzoekster niet betwist dat zij tijdens de procedure tot vervallenverklaring zelf niet heeft gevraagd dat de merkhoudster de vertaling van die documenten zou overleggen. Ten tweede concentreert verzoeksters betoog zich op uittreksels van onlinewoordenboeken, die vertalingen tonen van woorden uit het Engels naar het Italiaans of uit het Italiaans naar het Engels, waardoor elk verzoek om vertaling nutteloos wordt.
Wat betreft het argument inzake artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat de overgelegde stukken bewijzen dat de term „husky” een generieke term is die in het Italiaans wordt gebruikt ter aanduiding van „jassen”, zij opgemerkt dat verzoekster ter terechtzitting heeft erkend dat haar vordering tot vervallenverklaring uitsluitend was gebaseerd op artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening en dat zij in het kader van deze vordering niet beweerde dat de term „husky” generiek was.
Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel moet worden afgewezen.
Middel inzake de inaanmerkingneming van niet-gedateerde documenten
Volgens verzoekster moeten alle documenten gedateerd zijn en vallen binnen de relevante periode, dit is tussen 11 maart 2004 en 10 maart 2009. Wat betreft de door de merkhoudster overgelegde foto’s van waren, stelt verzoekster dat het BHIM blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door zich te baseren op niet-gedateerde documenten of op documenten die geen enkele aanwijzing bevatten op basis waarvan zij kunnen worden gedateerd, om het warengamma te bepalen waarvoor het bestreden merk wordt gebruikt. Volgens haar is in casu het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 24 supra (
EU:C:2007:514
) van belang, aangezien het betrekking heeft op de vraag of het gebruik van een ingeschreven merk in een licht afwijkende vorm kan worden uitgebreid tot het daarmee overeenstemmende litigieuze merk. De kamer van beroep had de bewijzen die aantonen dat het teken HUSKY wordt gebruikt in een vorm die afwijkt van de door het bestreden merk beschermde vorm dus buiten beschouwing moeten laten. Het BHIM heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te verklaren dat een redelijk oplettende consument het gebruikte logo zal opvatten als de afkorting van de term „husky” en het beeldelement van de hond als de weergave van de betekenis van die term. Volgens verzoekster is deze argumentatie niet relevant voor de toepassing van artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Ten slotte kan uit de door de merkhoudster overgelegde facturen niet worden opgemaakt welk merk of welk niet-ingeschreven teken van de houdster zijn gebruikt op de waren waarop de facturen betrekking hebben.
Het BHIM betwist dit betoog.
Wat allereerst het argument betreft dat alle niet-gedateerde documenten buiten beschouwing hadden moeten worden gelaten en het gebruik van het bestreden merk tijdens de betrokken periode niet kunnen aantonen, zij eraan herinnerd dat overeenkomstig regel 22, lid 3, van de uitvoeringsverordening, die volgens regel 40, lid 5, van die verordening van overeenkomstige toepassing is op procedures tot vervallenverklaring, het bewijs van het normale gebruik van een merk betrekking moet hebben op de plaats, de duur, de omvang en de wijze van gebruik van het merk, waarbij dit cumulatieve vereisten zijn [zie in die zin arresten van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Jurispr.,
EU:T:2004:225
, punt 37, en 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03,
EU:T:2007:299
, punt 52].
Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest LA MER, punt 62 supra,
EU:T:2007:299
, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren (arrest VITAFRUIT, punt 62 supra,
EU:T:2004:225
, punt 42).
Benadrukt zij dat, hoewel regel 22 van verordening nr. 2868/95 aanwijzingen betreffende de plaats, de duur, de omvang en de wijze van het gebruik vermeldt, en daarbij voorbeelden van aanvaardbare bewijzen geeft, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen, deze regel nergens aangeeft dat elk onderdeel van het bewijs noodzakelijkerwijs informatie moet verschaffen over de vier factoren waarop het bewijs van normaal gebruik betrekking moet hebben, namelijk de plaats, de duur, de wijze en de omvang van het gebruik [arresten van 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/BHIM – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Jurispr.,
EU:T:2011:675
, punt 61, en 24 mei 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/BHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11,
EU:T:2012:263
, punt 33].
Bovendien is het vaste rechtspraak dat niet kan worden uitgesloten dat een reeks van bewijsstukken de te bewijzen feiten kunnen aantonen, terwijl elk van deze stukken, afzonderlijk beschouwd, niet in staat is om het bewijs van de juistheid van deze feiten te leveren (arrest van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM, C‑108/07 P,
EU:C:2008:234
, punt 36, en arrest MAD, punt 65 supra,
EU:T:2012:263
, punt 34).
In herinnering zij gebracht dat het bewijs van het normale gebruik van het bestreden merk moet kunnen worden geleverd door alle elementen die ter beoordeling van de kamer van beroep worden voorgelegd, in aanmerking te nemen.
Het argument waarmee verzoekster zich ertoe beperkt te stellen dat het gebruik van het bestreden merk gedurende de betrokken periode niet kan worden vastgesteld op basis van de niet-gedateerde documenten, kan dus niet worden aanvaard, temeer daar de foto’s van waren, die verzoekster voor de kamer van beroep heeft vermeld als voorbeelden van niet-gedateerde documenten, zoals blijkt uit de bestreden beslissing, tot doel kunnen hebben om te tonen hoe het bestreden merk te zien is op de kledij en het warengamma waarvoor het wordt gebruikt, waarvoor de foto’s niet hoeven te zijn gedateerd. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep terecht kunnen overwegen dat het feit dat de als bewijs overgelegde foto’s niet waren gedateerd, niet relevant was.
Evenmin kan worden ingestemd met verzoeksters argument dat ertoe strekt de door de merkhoudster overgelegde facturen van de hand te wijzen, op grond dat op basis daarvan niet kan worden vastgesteld of zij betrekking hebben op het bestreden merk of op enig ander teken of merk. Uit het feit dat op deze facturen niet is aangegeven of deze facturen waren betreffen waarop het bestreden merk betrekking heeft, kan niet worden afgeleid dat zij ipso facto betrekking hebben op andere merken. Hooguit kan in het kader van het onderzoek van de reeks bewijsstukken de bewijswaarde van deze facturen worden gerelativeerd, maar niet van de hand worden gewezen.
Wat vervolgens het argument betreft dat de kamer van beroep had moeten vaststellen dat het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 24 supra (
EU:C:2007:514
), in casu relevant was, zij in de eerste plaats opgemerkt dat in de zaak die tot genoemd arrest heeft geleid, de feitelijke context verschilde van die in de onderhavige zaak. Uit punt 85 van genoemd arrest blijkt immers dat aangezien het normale gebruik van het eerste merk niet was aangetoond, het niet kon dienen als bewijs van normaal gebruik van het tweede merk. Anders dan in genoemde zaak, blijkt dat in casu het gebruik van het beeldmerk dat bestaat uit het woord „husky”, geschreven in licht gestileerde letters, met het symbool ®, dat wordt aangewend om het gebruik van het woordmerk HUSKY aan te tonen, niet is betwist.
In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat in het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 24 supra (
EU:C:2007:514
, punt 86), is geoordeeld dat kon worden aangenomen dat een ingeschreven merk was gebruikt wanneer het bewijs werd geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven. Dat in hetzelfde arrest is aangegeven dat het evenwel niet mogelijk is om door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van normaal gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is, is voor de onderhavige zaak niet relevant. De houdster van het bestreden merk heeft immers geen aanspraak gemaakt op de bescherming van de rechten op dit merk louter op grond van de inschrijving van een ander merk.
In de derde plaats kan de houdster van een merk, om het gebruik ervan aan te tonen, zich terecht beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven, zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C‑553/11, Jurispr.,
EU:C:2012:671
, punt 30). In casu heeft verzoekster zich niet beroepen op een of andere wijziging van het onderscheidend vermogen van het bestreden merk. De houdster ervan kon zich dus terecht beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van de vorm waarin dit merk is ingeschreven.
Ten slotte wordt niet betwist dat het woordmerk HUSKY voornamelijk is gebruikt in zwarte hoofdletters. Dat de kamer van beroep voor het bewijs van het gebruik rekening heeft gehouden met een ander merk of met tekens als een logo dat de letter „h” weergeeft of een beeldelement dat een husky afbeeldt, is dus niet doorslaggevend, zodat het argument van verzoekster dat ertoe strekt het in aanmerking nemen hiervan te betwisten, niet kan slagen. Overigens zij opgemerkt dat verzoekster niet ontkent dat de verschillen tussen het bestreden merk en het andere merk beperkt waren tot een lichte stilering van de letters en dat de letters zeer dicht tegen elkaar stonden, en evenmin dat enerzijds het bestreden merk en anderzijds de tekens die bestaan uit het logo dat de letter „h” weergeeft of het beeldelement van de husky, systematisch afzonderlijk op de waren te zien waren.
Uit een en ander volgt dat het derde middel moet worden afgewezen.
Het beroep moet derhalve worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de door het BHIM gemaakte kosten worden verwezen.

HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Husky CZ s.r.o. wordt verwezen in de kosten.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 februari 2015.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.