CELEX: 62011TJ0170
Marque communautaire
Procédure d’opposition
Demande de marque communautaire figurative BASKAYA
Marque internationale figurative antérieure Passaia
Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure
Territoire pertinent
Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009

1. Le 25 octobre 2007, l’intervenante, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n o  40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n o  207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
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3. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4. La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires  n o  13/2008, du 31 mars 2008.
5. Le 30 juin 2008, la requérante, Rivella International AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n o  40/94 (devenu article 41 du règlement n o  207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  207/2009].
6. L’opposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 30 juin 1992 sous le numéro 470542 et prolongée jusqu’au 30 juin 2012, produisant des effets en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Autriche et dans les pays du Benelux, pour les produits suivants relevant de la classe 32 : « Bière, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». Cette marque est reproduite ci-après :
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7. Ayant été invitée à produire la preuve de l’usage de la marque antérieure, la requérante a, le 31 mars 2009, précisé qu’elle ne maintenait l’opposition que pour la partie allemande de l’enregistrement international et présenté plusieurs documents à titre de preuve de l’usage en Suisse. Elle a invoqué, à cet égard, l’article 5 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (ci‑après la « convention de 1892 »). Selon cette convention, l’usage en Suisse équivaudrait à celui en Allemagne.
8. Par décision du 8 février 2010, la division d’opposition a, faute de preuve de l’usage de la marque antérieure, rejeté l’opposition. Elle a constaté qu’il résultait des pièces produites que la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne faisait l’objet d’un usage qu’en Suisse et a rejeté l’application de la convention de 1892.
9. Le 7 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
10. Par décision du 10 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition ne concernait que la Suisse. Elle a considéré que le seul cadre juridique pertinent était celui du règlement n o  207/2009 et plus spécifiquement de son article 42, paragraphes 2 et 3, selon lequel la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où celle-ci est protégée.
Conclusions des parties
11. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12. L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13. À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  207/2009.
14. À titre liminaire, premièrement, il convient de constater qu’il est constant que la requête de l’intervenante tendant à ce que soit apportée la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été soulevée dans le cadre de la procédure d’opposition.
15. Deuxièmement, il faut relever que la requérante n’a pas fourni de preuve démontrant que la marque antérieure avait été utilisée en Allemagne, les preuves de l’usage ne concernant exclusivement que la Suisse.
16. Toutefois, à cet égard, la requérante estime que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en Suisse suffit pour venir au soutien de l’opposition à la marque demandée.
17. Dans ce contexte, elle renvoie à l’article 5, paragraphe 1, de la convention de 1892, aux termes duquel « [l]es conséquences préjudiciables qui, d’après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu’une invention n’a pas été mise en œuvre, qu’un dessin ou modèle n’a pas été reproduit, ou qu’une marque de fabrique ou de commerce n’a pas été employée dans un certain délai ne se produiront pas si la mise en œuvre, la reproduction ou l’emploi ont lieu sur le territoire de l’autre partie ».
18. À cet égard, la requérante fait valoir que, selon la convention de 1892, la partie allemande d’un enregistrement international est considérée comme étant « utilisée » en Allemagne lorsqu’elle est « utilisée » en Suisse.
19. La convention de 1892 faisant partie intégrante du droit allemand, la marque internationale, dont la protection s’étend à l’Allemagne, ne devrait être appréciée que selon ce droit. Il s’ensuit, selon la requérante que, en ce qui concerne l’appréciation des preuves de l’usage, le territoire pertinent est étendu à la Suisse.
20. Au demeurant, la requérante remet également en doute la possibilité qu’une preuve de l’usage sérieux puisse être demandée en application de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n o 207/2009 en ce qui concerne une marque internationale.
21. Le Tribunal constate que l’usage sérieux en Suisse de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas contesté en l’espèce. Partant, il est utile de traiter, en premier lieu, la question pertinente dans la présente affaire, à savoir celle liée à l’aspect territorial de l’usage sérieux et, en second lieu, la question du doute exprimé par la requérante concernant la possibilité qu’une preuve de l’usage sérieux puisse être demandée en application de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  207/2009 en ce qui concerne une marque internationale.
22. En ce qui concerne, premièrement, l’aspect territorial de l’usage des marques et plus spécifiquement, la question de savoir sur quel territoire la preuve de l’usage de la marque antérieure doit être apportée, il importe de rappeler qu’il s’agit, en l’espèce, d’une procédure d’opposition communautaire. Partant, les dispositions pertinentes du règlement n o  207/2009 s’appliquent à ladite procédure ainsi que celles du règlement (CE) n o  2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n o  40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié.
23. Le Tribunal rappelle que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n o  207/2009 dispose ce qui suit :
« Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. »
24. De plus, aux termes de l’article 42, paragraphe 3, du règlement n o  207/2009, « [l]e paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, [sous] a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».
25. En outre, aux termes de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n o  2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
26. Il ressort des dispositions précitées que les questions liées à la preuve apportée au soutien des motifs d’opposition à une demande d’enregistrement de marque communautaire et les questions liées à l’aspect territorial de l’usage des marques sont régies par les dispositions pertinentes du règlement n o  207/2009 sans qu’il soit besoin de faire référence à une quelconque disposition de droit interne des États membres.
27. Le fait que les marques nationales ou internationales antérieures peuvent être invoquées à l’appui d’une opposition formée contre l’enregistrement de marques communautaires n’implique pas, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, que le droit national applicable à la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition soit le droit pertinent en ce qui concerne une procédure d’opposition communautaire.
28. Certes, en l’absence de dispositions pertinentes dans le règlement n o  207/2009 ou, le cas échéant, dans la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), le droit national sert de point de référence.
29. Tel est le cas en ce qui concerne la date d’enregistrement d’une marque antérieure invoquée au cours d’une procédure d’opposition communautaire. Le règlement n o  207/2009 ne permet pas de déterminer la date à laquelle les marques nationales antérieures sont considérées comme enregistrées dans chacun des États membres, de sorte que cette question relève du droit national de l’État membre concerné. En outre, si le droit national a été harmonisé par la directive 2008/95, il ressort cependant de l’arrêt de la Cour du 14 juin 2007, Häupl (C‑246/05, Rec. p. I‑4673, points 26 à 31), que ladite directive n’harmonise pas les procédures d’enregistrement des marques, de sorte qu’il revient à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T‑466/08, Rec. p. II‑1831, points 30 et 31, et la jurisprudence citée] .
30. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la détermination du territoire sur lequel doit être démontré l’usage de la marque antérieure. Cette question est régie par le règlement n o  207/2009 d’une façon exhaustive, sans qu’il soit besoin de se référer au droit national.
31. Aux termes des dispositions visées ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque antérieure, qu’elle soit communautaire, nationale ou internationale, doit être prouvé dans l’Union européenne ou dans l’État membre concerné.
32. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’article 26 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, loi allemande relative à la protection des marques et des autres signes) doit être rejeté.
33. Par ailleurs, il est à remarquer que le droit des marques harmonisé des États membres suppose également un usage obligatoire dans l’État membre concerné (voir article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95). Il est également à remarquer que l’exigence de l’usage sérieux, sous peine des sanctions prévues par ladite directive, a été transposée dans le droit national (article 26 du Markengesetz). Le fait que, dans l’ordre interne, la République fédérale d’Allemagne applique, le cas échéant, l’article 5 de la convention de 1892, convention bilatérale qui, conformément à l’article 351 TFUE ne lie pas l’Union, est cependant sans incidence dans le cas d’espèce.
34. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 101 à 103), celle-ci a considéré que la thèse selon laquelle le titulaire d’un enregistrement national s’opposant à une demande d’enregistrement de la marque communautaire pourrait invoquer une marque antérieure dont l’usage n’a pas été établi, au motif que celle-ci constitue, en vertu d’une législation nationale, une marque défensive, n’est pas compatible avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  207/2009.
35. Étant donné que le droit national n’a, en l’espèce, aucune pertinence, la référence de la requérante à l’exposé des motifs de la modification du Patentgesetz (loi allemande sur les brevets), du Markengesetz et d’autres lois, en ce qui concerne l’applicabilité de la convention de 1892 ainsi que la transposition de la directive sur les marques en droit allemand, sont sans incidence sur la résolution du présent litige. Il en va de même en ce qui concerne la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) portant sur des interprétations juridiques nationales.
36. Enfin, selon la requérante, le fait de ne pas appliquer la convention de 1892 briserait le caractère unitaire de la marque communautaire dans le cadre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  207/2009, dans le cas où elle exigerait, devant la juridiction allemande, l’interdiction de l’usage en Allemagne de la marque demandée, étant donné que le droit allemand, dont fait partie la convention de 1892, est toujours d’application. Pour autant que la requérante estime que l’approche de la chambre de recours constitue une violation du principe du caractère unitaire de la marque communautaire, il suffit de renvoyer aux considérants 4 et 6 du règlement n o  207/2009. Il en résulte la coexistence des systèmes nationaux et du système communautaire. En outre, ainsi que l’a reconnu la requérante elle-même en se référant aux articles 111 et 165 du règlement n o  207/2009, il ressort du troisième considérant dudit règlement que ce principe n’est pas absolu.
37. En ce qui concerne, deuxièmement, la possibilité qu’une preuve de l’usage sérieux peut être demandée en ce qui concerne une marque internationale, pour autant que la requérante estime que ladite possibilité ne puisse être mise en œuvre du fait que l’article 42, paragraphe 3, du règlement n o  207/2009 n’énonce que les marques nationales, le Tribunal rappelle que l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n o  207/2009 précise ce qui est entendu par « marques anté rieures ». Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), constituent, notamment, des marques antérieures, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de marque communautaire.
38. De même, l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié, ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous a), du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, disposent que la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante.
39. Partant, la référence à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n o  207/2009 qui est faite à l’article 42, paragraphe 3, du même règlement, doit être comprise en ce sens que « les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre » doivent être assimilées aux « marques nationales ».
40. Dès lors, le doute exprimé par la requérante concernant l’applicabilité de l’article 42, paragraphe 3, du règlement n o  207/2009 aux marques internationales n’est pas justifié.
41. Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a pu légalement rejeter l’opposition, à défaut de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  207/2009.
42. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
43. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rivella International AG est condamnée aux dépens.