CELEX: 62009TJ0010
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus kuviomerkin F 1-LIVE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Aikaisemmat yhteisön kuviomerkit ja kansalliset ja kansainväliset sanamerkit F 1 ja F 1 Formula 1
Väitteen hylkääminen valituslautakunnassa
Suhteelliset hylkäysperusteet
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

Asian tausta
Racing-Live SAS teki 13.4.2004 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L
11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY)
N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1), nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta
tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 38 ja 41, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
–        Luokka 16: ”Aikakauslehdet, esitteet, kirjat; kaikki nämä tuotteet koskevat Formula 1 ‑kilpailuja”
–        luokka 38: ”Kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien välittäminen ja jakelu tietokonepäätteiden kautta; kaikki nämä tuotteet
koskevat Formula 1 ‑kilpailuja
–        luokka 41: ”Kirjojen, lehtien ja kausijulkaisujen elektroninen julkaiseminen; tiedotus ajanvietteen alalla; kilpailujen järjestäminen
internetissä; esitysten paikanvaraukset; online-pelit; kaikki nämä tuotteet koskevat Formula 1 ‑kilpailuja”.
Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 31.1.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 5/2005.
Kantaja, Formula One Licensing BV, teki 2.5.2005 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
41 artikla) nojalla haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan.
Väite perustui seuraaviin aikaisempiin rekisteröinteihin:
–        Kolme sanamerkin F1 rekisteröintiä: kansainvälinen tavaramerkki nro 732134, rekisteröity 20.12.1999, voimassa Tanskassa, Saksassa,
Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, jotka kattavat
muun muassa haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut; saksalainen tavaramerkki nro 30007412, rekisteröity 10.5.2000
luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”urheilutapahtumien järjestäminen”; ja isobritannialainen
tavaramerkki nro 2277746D, rekisteröity 13.8.2001 luokkaan 16 kuuluvia tavaroita (”paperi, kortit, pahvi, paino-, maalaus-
ja piirtämisvälineet”) ja luokkaan 38 kuuluvia palveluja (”televiestintäpalvelut; sähköinen tiedon, kuvan ja äänen siirto
tietokonepäätteiden ja -verkkojen välityksellä”) varten;
–        yhteisön kuviomerkki nro 631531, rekisteröity 19.5.2003, luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, joihin
sisältyvät muun muassa haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut, ja joka on seuraava:
Väite perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin ja kohdistui kaikkiin tavaramerkkihakemuksessa
mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.
Kantaja vetosi kaikkien hallussaan olevien tavaramerkkien huomattavaan erottamiskykyyn, joka perustuu niiden useita vuosia
kestäneeseen käyttöön erilaisissa tavaroissa ja palveluissa.
SMHV:n väiteosasto hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 17.10.2007 tekemällään päätöksellä pelkästään aikaisemman
kansainvälisen rekisteröinnin nro 732134 perusteella. Se totesi, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut
ovat samankaltaisia tai samoja, että kyseiset merkit ovat keskimääräisen samankaltaisia ja että kyseisten tavaramerkkien välillä
on näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
Väliintulija valitti 14.12.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut
asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.
Ensimmäinen valituslautakunta kumosi 16.10.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen.
Se katsoi, että vaikka kyseiset tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia, haetun tavaramerkin ja kantajan hallussa olevien
merkkien välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, koska kyseisissä
merkeissä on huomattavia eroja. Valituslautakunta katsoi muun muassa, että kohdeyleisö, joka koostuu tavanomaisista kuluttajista
ja ammattimaisista käyttäjistä, katsoo kirjaimen ”f” ja numeron ”1” yhdistelmän tietynlaisten kilpa-autojen yleiseksi nimitykseksi
ja lisäksi tällaisilla autoilla ajettavien kilpailujen nimitykseksi. Valituslautakunta totesi, että aikaisempien tavaramerkkien
maine koskee pelkästään osaa ”f1” tavaramerkissä, joka on rekisteröity numerolla 631531.
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdasta valituslautakunta totesi, että vaikka aikaisempi kuviomerkki saattaa välittää mielikuvan
huipputeknologiasta, eksklusiivisuudesta ja luksuksesta, ainoa tämän kuvion viestivä osa on logon F1 osa ”f1”. Kuitenkin vain
pieni osa kuluttajista katsoo lyhenteen F1 erottamiskykyiseksi, jos se ei esiinny yhdessä mainitun logon kanssa. Tältä osin
valituslautakunta totesi, ettei mikään haetun tavaramerkin osa tuo yleisön mieleen tätä logoa ja ettei haettu tavaramerkki
näin ollen hyödy aikaisemmista tavaramerkeistä eikä heikennä niiden mainetta eikä haetun tavaramerkin haltija voi saada aiheetonta
hyötyä aikaisempien tavaramerkkien positiivisesta imagosta.

Menettely ja asianosaisten vaatimukset
Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.1.2009 toimittamallaan kannekirjelmällä.
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut
–        velvoittaa väliintulijan korvaamaan SMHV:n menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Racing-Live ja Global Sports Media Ltd ilmoittivat unionin yleiselle tuomioistuimelle faksitse 8.6.2010, että ensiksi mainittu
oli siirtänyt haetun tavaramerkin (F1-LIVE) toiseksi mainitulle, ja vaativat, että Global Sports Media hyväksyttäisiin mainitun
tavaramerkin uutena haltijana tulemaan alkuperäisen haltijan sijaan oikeudenkäynnissä. Koska SMHV ilmoitti suullisessa käsittelyssä,
ettei se vastusta sijaantulovaatimusta, unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi vaaditun asianosaisseuraannon, mikä kirjattiin
suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

1. Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen
SMHV ja väliintulija esittävät aluksi, ettei kannekirjelmän liitteitä A6–A10 ole esitetty SMHV:n hallinnollisessa menettelyssä,
joten ne on jätettävä tutkimatta.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kumoamiskanteen tarkoituksena on valvoa valituslautakuntien
päätösten lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla
tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tässä yhteydessä tutkia uudelleen tosiseikkoja sille ensimmäistä
kertaa esitettyjen asiakirjojen valossa. Tosiseikat, joihin unionin yleisessä tuomioistuimessa vedotaan ilman, että niitä
on aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissä, voivat vaikuttaa kyseisten päätösten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi
pitänyt ottaa ne viran puolesta huomioon (asia T-115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), Kok., s. II-2939, 13 kohta
ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta).
Käsiteltävässä asiassa liitteet A6–A10 ovat asiakirjoja, joita ei ole aikaisemmin esitetty SMHV:lle ja jotka on näin ollen
jätettävä tutkimatta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa tai kuulla osapuolia laajemmin (ks. vastaavasti em.
asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

2. Asiakysymys
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheellistä soveltamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista
Asianosaisten lausumat
Kantajan mielestä etenkin haetun tavaramerkin ja aikaisempien, hyvin laajalti tunnettujen tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
Aluksi kantaja väittää, ettei valituslautakunta ottanut huomioon sitä seikkaa, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat pääosin
samoja ja muilta osin huomattavan samankaltaisia. Valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei yleisö pidä kirjaimen ”f”
ja numeron ”1” yhdistelmää niiden tavanomaisessa kirjoitusasussa tavaramerkkinä siksi, että yhdistelmän väitetään olevan yleinen
ja kuvaileva eikä sillä katsota olevan lainkaan erottamiskykyä. Koska lisäksi osatekijä ”F1” on haetun tavaramerkin hallitseva
osa, aikaisempien sanamerkkien ja haetun tavaramerkin ulkoasut, lausuntatavat ja merkityssisällöt ovat huomattavan samankaltaisia,
ja näin ollen niiden välillä on sekaannusvaara, vaikka aikaisemmilla sanamerkeillä olisikin vain heikko erottamiskyky. Lopuksi
myös haetun tavaramerkin ja yhteisön kuviomerkin F1 Formula 1, jolla on erityisen suuri erottamiskyky, välillä on sekaannusvaara.
SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos siksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, ja siksi, että näillä kahdella
tavaramerkillä merkityt tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan
sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on kyseisistä merkeistä ja tavaroista
tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä käsiteltävän asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden
ja merkeillä osoitettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T‑162/01, Laboratorios
RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II‑2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää sekä sitä, että kyseiset tavaramerkit
ovat samoja tai samankaltaisia, että sitä, että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten
on täytyttävä samanaikaisesti (asia T-316/07, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok.,
s. II‑43, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu Euroopan unionin
keskivertokuluttajista ja että kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa on näin ollen tutkittava tämän yleisön kannalta.
Tämä johtopäätös, jota osapuolet eivät myöskään ole kiistäneet, on hyväksyttävä, kun otetaan huomioon kyseiset tavarat ja
palvelut.
Lisäksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuudesta on riittävää todeta, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen
päätöksen 25 ja 26 kohdassa, että väliintulijan toiminnoista painotuotteiden myynti ja viestintä internetissä (eli luokkiin
16 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut) ovat samoja kuin kantajan toiminnat ja että julkaisu- ja ajanvietepalvelut internetissä
formula 1:n  alalla (eli luokkaan 41 kuuluvat palvelut) ja kantajan tarjoamat palvelut ovat hyvin samankaltaisia.
Näin ollen valituslautakunta ei ole jättänyt arvioimatta kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden astetta. Näin
ollen kantajan tältä osin esittämä väite on hylättävä perusteettomana.
Lopuksi kantaja riitauttaa valituslautakunnan arvion siitä, että kyseiset merkit eivät ole huomattavan samankaltaisia eikä
niiden välillä ole sekaannusvaaraa.
–       Kyseisten merkkien vertailu ja kohdeyleisön käsitys niistä
Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden
osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa merkkien erottavat ja hallitsevat
osat (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I‑4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi
moniosaisen tavaramerkin osista ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä
suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa,
joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin
osista (ks. em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin
osat jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osan perusteella (em. asia SMHV v. Shaker,
tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia
voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osa pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa
mielikuvaa siten, että kaikki muut tavaramerkin osat jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa
(em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).
Kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisäksi, jossa keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena, ja huolimatta siitä
seikasta, että kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi moniosaisen merkin osa, ei ole lainkaan suljettu pois, että
yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen
yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa merkissä olematta kuitenkaan kyseisessä merkissä
hallitsevassa asemassa. Tällaisessa tapauksessa moniosaisesta merkistä saatava kokonaisvaikutelma voi johtaa siihen, että
yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa
olevista yrityksistä, jolloin on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa (asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok.,
s. I-8551, 30 ja 31 kohta).
Käsiteltävässä asiassa on todettava, että haettu tavaramerkki on moniosainen, koska se koostuu kahdesta toisistaan yhdysviivalla
erotetusta sanaosasta ”F1” ja ”live” ja joistakin kuvio-osista. Kaksi sanaosaa on asetettu tummaan suorakulmioon, jonka keskellä
on pyöreä kuvio, jonka väri vaihtuu asteittain valkoisesta mustaan. Osatekijä ”F1” on kirjoitettu valkoisella suorakulmion
vasempaan yläosaan, kun taas osatekijä ”live” on kirjoitettu valkoisella reunustetuin mustin kirjaimin suorakulmion oikeaan
osaan.
Aikaisemmat tavaramerkit, joihin väite perustuu, ovat yhteisön kuviomerkki F1 Formula 1 ja kansalliset ja kansainväliset sanamerkit
F1.
Kantaja on esittänyt kyseisten merkkien vertailusta erilaisia väitteitä, joilla se pyrkii osoittamaan, että osatekijä ”F1”
on haetun tavaramerkin hallitseva osa. Se muistuttaa myös, että lyhenne F1 on rekisteröity useissa maissa tavanomaisessa kirjoitusasussa.
Lisäksi kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan mainittu lyhenne on vain heikosti erottamiskykyinen, eikä
kohdeyleisö katso kirjaimen ”f” ja numeron ”1” yhdistelmää tavaramerkiksi.
Kun otetaan huomioon hallitsevaa osatekijää koskevan kysymyksen vaikutus kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointiin,
näitä väitteitä on tutkittava ennen merkkien vertailua.
Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä ensiksi, että kohdeyleisö katsoo kirjaimen ”f” ja numeron ”1” yhdistelmän
lyhenteeksi ilmaisusta ”formula 1”, joka on yleinen nimitys kilpa-autojen tietylle luokalle ja lisäksi kilpailuille, joissa
ajetaan tällaisilla autoilla (riidanalaisen päätöksen 33 kohta). Toiseksi se katsoi, että kohdeyleisö voi mieltää yhteisön
tavaramerkiksi nro 631531 rekisteröidyn merkin osan ”f1” tavaramerkiksi, jota kantaja käyttää formula 1 ‑autokilpailuihin
liittyvässä taloudellisessa toiminnassaan (riidanalaisen päätöksen 34 kohta). Valituslautakunta on päätellyt tästä, että merkin
osan ”f1”, joka on pelkkä kirjaimen ja numeron yhdistelmä, ja logon F1 välille on tehtävä ero (riidanalaisen päätöksen 35
kohta).
Tämä päätelmä on hyväksyttävä.
Ensiksi asiakirjoihin sisältyvästä näytöstä ilmenee, että kantaja on viimeisten kymmenen vuoden aikana käyttänyt mainonnassaan
ainoastaan yhteisön kuviomerkkiä nro 631531 ja että se on lisenssejä myöntäessään korostanut logoa F1 antamalla suuntaviivoja
ja käyttöä koskevia ohjeita tavaramerkkien yhdenmukaisen käytön takaamiseksi.
Näiden tiukkien sääntöjen soveltamisen ansiosta kantaja on voinut saada kohdeyleisön havaitsemaan jatkuvasti osan ”f1” edustavan
logoa F1.
On kuitenkin todettava, että kantaja on antanut sääntöjä osan ”f1” käytöstä vain logon F1 osalta, eli ei esimerkiksi kansainvälisen
rekisteröinnin nro 732134 osalta. On kuitenkin selvää, että kantaja tai lisenssin haltijat käyttävät osaa ”f1” aina logon
F1 yhteydessä (paitsi siinä tapauksessa, ettei logoa voida esittää käytettävän viestintämuodon vuoksi).
Toiseksi kantajan esittämästä näytöstä, erityisesti Saksassa tehdyn mielipidetutkimuksen tuloksista ja erään todistajan lausunnosta,
ilmenee, ettei suuri yleisö jätä ottamatta huomioon sitä, että ”F1” on yleinen lyhenne ilmaisusta ”formula 1”, joka tarkoittaa
kilpa-autojen luokkaa ja myös kilpailuja, joissa ajetaan tällaisilla autoilla. Koska lisäksi ilmaisua ”formula 1” käytetään
yleisesti kuvaamaan tietynlaista autourheilua, yleisö ei liitä sitä erityisesti konsernin, johon kantaja kuuluu, järjestämiin
kilpailuihin vaan minkä tahansa autokilpailun ylempään luokkaan. Ei ole nimittäin olemassa muuta tarkoituksenmukaista sanaa
tai ilmaisua kuvaamaan tämäntyyppistä urheilua.
Kantaja ei myöskään kiistä valituslautakunnan johtopäätöstä, jonka mukaan ilmaisu ”formula 1” on yleiskielessä tavanomainen
ilmaisu kilpa-autoille ja myös autokilpailuille ja F1 on mainitun ilmaisun hyvin tunnettu lyhenne. Lisäksi kantajan toimittamat
todisteet, erityisesti edellisessä kohdassa mainittuun todistajanlausuntoon liitetyt asiakirjat, osoittavat myös, että lyhennettä
F1 voidaan käyttää kuvailevasti. Näin ollen lyhenne F1 on yhtä yleisluonteinen kuin ilmaisu ”formula 1”.
Tässä yhteydessä on muistutettava vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, jonka mukaan yleisö ei pidä moniosaisen tavaramerkin kuvailevaa
osaa sen erottavana ja hallitsevana osana sen luomassa kokonaisvaikutelmassa (ks. asia T-434/05, Gateway v. SMHV – Fujitsu
Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), tuomio 27.11.2007, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Lisäksi ainoastaan se seikka, että aikaisempi sanamerkki on rekisteröity kansalliseksi tai kansainväliseksi tavaramerkiksi,
ei sulje pois sitä, ettei se voisi olla erittäin kuvaileva tai toisin sanoen että sillä olisi vain heikko erottamiskyky kyseisten
tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. asia T-146/08, Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV – Redrock Construction (REDROCK),
tuomio 13.10.2009, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tässä yhteydessä on muistutettava, että kansainvälisen tai kansallisen tavaramerkin pätevyyttä, käsiteltävässä asiassa kantajan
tavaramerkkien pätevyyttä, ei voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä
jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä (ks. asia T-7/04, Shaker v. SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello
della Costiera Amalfitana shaker), tuomio 12.11.2008, Kok., s. II-3085, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
On kuitenkin niin, että SMHV:n piti vahvistaa, millä tavoin kohdeyleisö ymmärtää osan ”f1” haetussa tavaramerkissä.
Kun otetaan huomioon nämä toteamukset ja esitetty näyttö, on todettava, ettei kohdeyleisö pidä osaa ”f1” haetussa tavaramerkissä
erottavana osana vaan kuvailevana osana.
Näin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti, että osalla ”f1” on tavanomaisessa kirjoitusasussaan vain heikko erottamiskyky
kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja että unionissa käytetyn yhteisön kuviomerkin mahdollinen laaja tunnettuus liittyy
olennaisesti itse logoon.
Edellä 33 kohdassa mainitussa asiassa Medion annettu tuomio, johon kantaja vetosi suullisessa käsittelyssä, ei ole merkityksellinen
käsiteltävässä asiassa. Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei merkillä F1 ole itsenäistä erottavaa asemaa haetussa tavaramerkissä,
koska – kuten edellä on jo todettu – kohdeyleisö pitää osatekijää ”F1” mainitun tavaramerkin kuvailevana osana.
Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan ”F1” on erityisen erottamiskykyinen, sekä väite, jonka mukaan ”F1”:llä on tavanomaisessa
kirjoitusasussaan samanlainen maine kuin logolla, on hylättävä perusteettomana. Vastoin kantajan väitettä myöskään aikaisempien
kansallisten ja kansainvälisten sanamerkkien tosiasiallista käyttöä ei voida johtaa logosta F1 esitetystä näytöstä.
–       Haetun tavaramerkin vertaaminen aikaisempiin kansallisiin ja kansainvälisiin sanamerkkeihin F1
Käsiteltävässä asiassa aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset tavaramerkit ovat sanamerkkejä, jotka sisältävät osan ”f1”,
kun taas haettu tavaramerkki on moniosainen tavaramerkki (ks. edellä 34 kohta).
Tästä on todettava, että kyseisillä merkeillä on tiettyjä samankaltaisuuksia niiden yhteisen osan ”f1” vuoksi. Niiden ulkoasut
ovat kuitenkin erilaisia pituutensa ja sanan ”live” vuoksi ja sen vuoksi, että haetussa tavaramerkissä on kuvio-osa.
Lausuntatavasta on todettava, että haettu tavaramerkki sisältää kaksi sanaa ja aikaisemmat tavaramerkit yhden. On todettava,
että lausuttavan sanan lisääminen haettuun tavaramerkkiin luo tietyn vastapainon yhteiselle osatekijälle ”f1”. Koska kuitenkin
molemmat kyseiset merkit sisältävät osatekijän ”f1”, joka on haetussa tavaramerkissä ensimmäinen lausuttava osa, valituslautakunta
totesi perustellusti, että lausuntatavat ovat tietyssä määrin samankaltaisia.
Merkityssisällöstä on todettava, että aikaisempi tavaramerkki tarkoittaa tietyntyyppisiä kilpa-autoja, eli formula 1 -autoja,
ja sen voidaan myös katsoa viittaavan implisiittisesti formula 1 -autokilpailuihin. Haettu tavaramerkki välittää saman viestin,
mutta sanan ”live” lisääminen, joka tuo mieleen suoran raportin tai lähetyksen tapahtumasta, antaa sille lisämerkityksen aikaisempaan
tavaramerkkiin verrattuna. Vaikka siis yhteinen sanaosa ”f1” tarkoittaa, että kyseiset merkit ovat tietyllä tavalla merkityssisällöltään
samankaltaisia, tämän samankaltaisuuden aste jää heikoksi.
Valituslautakunnan tavoin on todettava, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa, koska kuluttajat eivät
yhdistä haettuun tavaramerkkiin sisältyvää osatekijää ”f1” kantajaan siksi, että ainoa merkki, jonka he ovat oppineet yhdistämään
kantajaan, on tavaramerkin F1 Formula 1 logo tavanomaisen kirjoitusasun sijasta ja kuluttajat pitävät merkkiä F1 tavanomaisessa
kirjoitusasussaan lyhenteenä ”formula 1:stä” eli kuvailevana nimityksenä.
Näin ollen haettua tavaramerkkiä on verrattava kantajan yhteisön kuviomerkkiin F1 Formula 1.
–       Haetun tavaramerkin ja aikaisemman yhteisön kuviomerkin F1 Formula 1 välinen vertailu
Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, haetun tavaramerkin ja aikaisemman yhteisön kuviomerkin F1 Formula 1 luomat
yleiskuvat eroavat toisistaan huomattavasti. Haetussa tavaramerkissä ”f” ja ”l” ovat pystysuorassa ja erillään toisistaan,
kun taas mainitussa aikaisemmassa tavaramerkissä nämä osatekijät ovat kallistuneet oikealle ja ne on kirjoitettu sillä tavoin,
että niiden välinen tila on muodoltaan numero. Nämä kaksi osatekijää on lisäksi esitetty selvästi vastakohtaisilla väreillä.
Tavaramerkin oikea puoli sisältää häviäviä viivoja, jotka esittävät todennäköisesti nopeutta. Näin ollen on todettava, että
kyseiset tavaramerkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaisia.
Lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta tarkastelun tulos on sama kuin sanamerkin F1 tarkastelun tulos (ks. edellä 55 ja
56 kohta), jonka mukaan lausuntatavat ja merkityssisällöt ovat jossain määrin samankaltaisia.
Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista on käsiteltävässä asiassa riittävää todeta, kun otetaan huomioon, etteivät ulkoasut ole
samankaltaisia ja että lausuntatavat ja merkityssisällöt ovat vain rajallisesti samankaltaisia, että valituslautakunta katsoi
perustellusti, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa, sillä kohdeyleisö ei sekoita haettua tavaramerkkiä kantajan
tavaramerkkiin. Tältä osin on todettava, että yleisön merkkiin F1 liittämä yleinen merkitys takaa, että se ymmärtää, että
haettu tavaramerkki koskee formula 1:stä mutta sillä ei ole täysin erilaisen kokonaisuutensa vuoksi yhteyttä kantajan toimintaan.
Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että valituslautakunta hylkäsi virheellisesti perustelun, jonka mukaan yhteinen osa, eli osa ”F1”, riittää
luomaan yleisön silmissä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun yhteyden kyseisten merkkien välille. Näin ollen
valituslautakunta jätti myös tutkimatta, voidaanko haetulla tavaramerkillä käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien
mainetta ja erottamiskykyä ja aiheuttaa siten vahinkoa niiden haltijalle.
SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta ilmenee, että sen soveltaminen riippuu kolmesta seuraavasta edellytyksestä:
ensiksi siitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, että väitteen tueksi esitetty aikaisempi
tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi
merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi. Nämä kolme
edellytystä ovat kumulatiivisia, ja niistä yhden täyttymättä jääminen riittää siihen, ettei mainittua säännöstä sovelleta.
(asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok., s. II-1825, 30
kohta).
On myös huomautettava oikeuskäytännöstä ilmenevän, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat, jos
niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, jonka vuoksi kohdeyleisö yhdistää nämä
tavaramerkit toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. analogisesti asia C-252/07,
Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kuten riidanalaisen päätöksen 66 kohdasta ilmenee, merkki, jonka käytön ja mahdollisen laajan tunnettuuden kantaja on osoittanut,
on ainoastaan se, jonka se on rekisteröinyt unionissa numerolla 631531, eli logo. Näin ollen ensimmäinen ratkaistava kysymys
koskee sitä, ovatko kyseiset kuviomerkit samoja tai samankaltaisia. Merkin erottamiskyky ja laaja tunnettuus koskee nimittäin
vastaväreillä esitettyjen kirjainten ”f” ja ”l” virtuaalista yhdistelmää. Pelkästään kirjaimen ”f” ja numeron ”1” olemassaolo
haetussa tavaramerkissä eli yhdistelmä, jolla ei sellaisenaan ole minkäänlaista erottamiskykyä, ei voi olla riittävä peruste
todeta, että kyseisten tavaramerkkien välillä on yhteys. Näin ollen tietystä lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuudesta
huolimatta on vahvistettava valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan mikään haetun tavaramerkin osa ei tuo yleisön mieleen
logoa F1, eikä kyseisiä merkkejä voida pitää samankaltaisina.
Koska yksi edellä 65 kohdassa mainituista kumulatiivisista edellytyksistä ei täyty, ei ole tarpeen lausua siitä, täyttyykö
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kolmas edellytys käsiteltävässä asiassa.
Näin ollen myös toinen kanneperuste on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut
SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Formula One Licensing BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Wahl
Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä helmikuuta 2011.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.