CELEX: 62011TJ0170
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca figurativa comunitária BASKAYA
Marca figurativa internacional anterior Passaia
Prova da utilização séria da marca anterior
Território pertinente
Artigo 42.°, n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009

Fundamentação jurídica do acórdão
Antecedentes do litígio
1. Em 25 de outubro de 2007, a interveniente, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2. A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
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3. Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 29, 30 e 32 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
¾ classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis»;
¾ classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar»;
¾ classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas».
4. O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias  n.° 13/2008, de 31 de março de 2008.
5. Em 30 de junho de 2008, a recorrente, Rivella International AG, ao abrigo do disposto no artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 (atual artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009), deduziu oposição ao registo da marca pedida, invocando um risco de confusão na aceção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 [atual artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009].
6. A oposição baseava-se na marca figurativa internacional anterior, registada em 30 de junho de 1992, sob o número 470542, e prorrogada até 30 de junho de 2012, que produz efeitos na Alemanha, em Espanha, em França, na Itália, na Áustria e nos países do Benelux, para os seguintes produtos pertencentes à classe 32: «Cerveja, ale  e porter ; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas». Esta marca é aqui reproduzida:
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7. Tendo sido convidada a produzir a prova da utilização da marca anterior, a recorrente, em 31 de março de 2009, esclareceu que só mantinha a oposição relativamente à parte alemã do registo internacional e apresentou vários documentos a título de prova da utilização na Suíça. Invocou, a este respeito, o artigo 5.° da Convenção de 13 de abril de 1892 entre a Suíça e a Alemanha relativa à proteção recíproca de patentes, desenhos e marcas (a seguir «Convenção de 1892»). Segundo esta convenção, a utilização na Suíça equivale à utilização na Alemanha.
8. Por decisão de 8 de fevereiro de 2010, a Divisão de Oposição, na falta da prova da utilização da marca anterior, rejeitou a oposição. Constatou que resultava das peças apresentadas que a marca invocada em apoio da oposição só era objeto de uma utilização na Suíça e rejeitou a aplicação da Convenção de 1892.
9. Em 7 de abril de 2010, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI.
10. Por decisão de 10 de janeiro de 2011 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso em razão de a prova da utilização séria da marca anterior invocada em apoio da oposição respeitar unicamente à Suíça. Considerou que o único quadro jurídico pertinente era o do Regulamento n.° 207/2009 e mais especificamente o seu artigo 42.°, n. os  2 e 3, nos termos do qual a marca anterior deve ter sido objeto de uma utilização séria no Estado-Membro onde esta se encontre protegida.
Pedidos das partes
11. A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
¾ anular a decisão impugnada;
¾ condenar o IHMI nas despesas.
12. O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
¾ negar provimento ao recurso;
¾ condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
13. Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 42.°, n. os  2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009.
14. A título liminar, importa, em primeiro lugar, constatar que é pacífico que o pedido da interveniente para que fosse produzida a prova da utilização séria da marca anterior foi aduzido no quadro do processo de oposição.
15. Em segundo lugar, cumpre realçar que a recorrente não forneceu prova que demonstrasse que a marca anterior tinha sido utilizada na Alemanha, respeitando as provas da utilização exclusivamente à Suíça.
16. Todavia, a este respeito, a recorrente considera que a prova da utilização séria da marca anterior na Suíça basta para sustentar a oposição à marca pedida.
17. Neste contexto, remete para o artigo 5.°, n.° 1, da Convenção de 1892, nos termos do qual «[a]s consequências danosas que, nos termos das leis das Partes Contratantes, resultam do facto de não ter sido aplicada uma invenção, não ter sido reproduzido um desenho ou modelo, ou não ter sido utilizada uma marca de fabrico ou de comércio dentro de um certo prazo não se produzirão se a aplicação, a reprodução ou a utilização ocorrerem no território da outra Parte».
18. A este propósito, a recorrente alega que, segundo a Convenção de 1892, se considera que a parte alemã de um registo internacional é «utilizada» na Alemanha quando é «utilizada» na Suíça.
19. Fazendo a Convenção de 1892 parte integrante do direito alemão, a marca internacional, cuja proteção se estende à Alemanha, deve ser apreciada unicamente à luz desse direito. Daqui se conclui, segundo a recorrente, que, no que respeita à apreciação das provas da utilização, o território relevante se estende à Suíça.
20. Além disso, a recorrente põe também em dúvida a possibilidade de poder ser pedida uma prova da utilização séria em aplicação do artigo 42.°, n. os  2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009 no respeitante a uma marca internacional.
21. O Tribunal constata que a utilização séria na Suíça da marca invocada em apoio da oposição não é contestada no caso vertente. Portanto, é útil abordar em primeiro lugar a questão pertinente no presente processo, a saber, a que se prende com o aspeto territorial da utilização séria e, em segundo lugar, a questão da dúvida expressa pela recorrente no que respeita à possibilidade de poder ser pedida uma prova da utilização séria em aplicação do artigo 42.°, n. os  2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009 relativamente a uma marca internacional.
22. Quanto, em primeiro lugar, ao aspeto territorial da utilização das marcas e mais especificamente à questão de saber a respeito de qual território deve ser produzida a prova da utilização da marca anterior, importa recordar que se trata, no caso vertente, de um processo de oposição comunitário. Portanto, aplicam-se ao referido processo as disposições pertinentes do Regulamento n.° 207/2009, bem como as do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme alterado.
23. O Tribunal recorda que o artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 dispõe o seguinte:
«A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada.»
24. Acresce que, nos termos do artigo 42.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, «[o] n.° 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alínea a), do artigo 8.°, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida».
25. Além disso, nos termos da regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95, conforme alterado, a prova da utilização deve incidir sobre o local, o período, a extensão e a natureza da utilização que foi feita da marca anterior.
26. Resulta das disposições acima referidas que as questões que se prendem com a prova fornecida para servir de base aos fundamentos da oposição a um pedido de registo de marca comunitária e as questões relacionadas com o aspeto territorial da utilização das marcas são regidas pelas disposições pertinentes do Regulamento n.° 207/2009, sem que seja necessário fazer referência a uma qualquer disposição de direito interno dos Estados-Membros.
27. O facto de as marcas nacionais ou internacionais anteriores poderem ser invocadas em apoio de uma oposição deduzida contra o registo de marcas comunitárias não implica, contrariamente ao que alega a recorrente, que o direito nacional aplicável à marca anterior invocada em apoio da oposição seja o direito pertinente no respeitante a um processo de oposição comunitário.
28. Na verdade, na falta de disposições pertinentes no Regulamento n.° 207/2009 ou, eventualmente, na Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), o direito nacional serve de ponto de referência.
29. É esse o caso no que respeita à data de registo de uma marca anterior invocada no âmbito de um processo de oposição comunitário. O Regulamento n.° 207/2009 não permite determinar a data em que as marcas nacionais anteriores são consideradas registadas em cada um dos Estados-Membros, de modo que esta questão se enquadra no direito nacional do Estado-Membro em causa. Acresce que, embora o direito nacional tenha sido harmonizado pela Diretiva 2008/95, resulta, no entanto, do acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de junho de 2007, Häupl (C-246/05, Colet., p. I-4673, n. os  26 a 31), que a dita diretiva não harmoniza os processos de registo das marcas, pelo que cabe ao Estado-Membro em relação ao qual o pedido de registo foi apresentado determinar o momento em que termina o processo de registo em função das suas próprias regras processuais [v. acórdão do Tribunal Geral de 14 de abril de 2011, Lancôme/IHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Colet., p. II-1831, n. os  30, 31 e jurisprudência referida].
30. Contudo, como resulta das considerações precedentes, não é esse o caso no que respeita à determinação do território no qual deve estar demonstrada a utilização da marca anterior. Esta questão é regida pelo Regulamento n.° 207/2009 de modo exaustivo, sem que seja necessário remeter para o direito nacional.
31. Nos termos das disposições acima referidas, a utilização séria de uma marca anterior, quer seja comunitária, nacional ou internacional, deve ser provada na União Europeia ou no Estado-Membro em causa.
32. Por conseguinte, o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso deveria ter tido em conta o § 26 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, Lei alemã relativa à proteção das marcas e dos outros sinais) deve ser rejeitado.
33. Além disso, há que observar que o direito das marcas harmonizado dos Estados-Membros também pressupõe uma utilização obrigatória no Estado-Membro em causa (v. artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95). Cumpre ainda observar que o requisito da utilização séria, sob pena das sanções previstas pela referida diretiva, foi transposto para o direito nacional (§ 26 da Markengesetz). O facto de, na ordem interna, a República Federal da Alemanha aplicar, sendo caso disso, o artigo 5.° da Convenção de 1892, convenção bilateral que não vincula a União em conformidade com o artigo 351.° TFUE, não tem, porém, qualquer incidência no caso em apreço.
34. Assim, no processo que deu origem ao acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI (C-234/06 P, Colet., p. I-7333, n. os  101 a 103), este considerou que a tese segundo a qual o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de registo de marca comunitária pode invocar uma marca anterior cuja utilização não tenha sido provada pelo facto de constituir, nos termos de uma legislação nacional, uma marca defensiva não é compatível com o artigo 42.°, n. os  2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009.
35. Visto que, no caso vertente, o direito nacional não tem nenhuma pertinência, não têm incidência na resolução do presente litígio a referência da recorrente à exposição de motivos da alteração da Patentgesetz (Lei alemã sobre as patentes), da Markengesetz e de outras leis, no que respeita à aplicabilidade da Convenção de 1892 assim como à transposição da diretiva sobre as marcas para o direito alemão. O mesmo é válido relativamente à jurisprudência do Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça, Alemanha) que tem por objeto as interpretações jurídicas nacionais.
36. Por último, segundo a recorrente, o facto de não se aplicar a Convenção de 1892 quebra o caráter unitário da marca comunitária no quadro do artigo 42.°, n. os  2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009 quando seja exigida perante os tribunais alemães a proibição da utilização na Alemanha da marca pedida, visto que o direito alemão, do qual a Convenção de 1892 faz parte, continua a ser aplicável. Na medida em que a recorrente considera que a abordagem da Câmara de Recurso constitui uma violação do princípio do caráter unitário da marca comunitária, basta remeter para os considerandos 4 e 6 do Regulamento n.° 207/2009. Destes resulta a coexistência dos sistemas nacionais e do sistema comunitário. Acresce que, como a própria recorrente reconheceu quando remeteu para os artigos 111.° e 165.° do Regulamento n.° 207/2009, decorre do considerando 3 do referido regulamento que este princípio não é absoluto.
37. Quanto, em segundo lugar, à possibilidade de poder ser pedida uma prova da utilização séria no que respeita a uma marca internacional, na medida em que a recorrente considera que a dita possibilidade não pode existir devido ao facto de o artigo 42.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 só se referir às marcas nacionais, o Tribunal recorda que o artigo 8.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009 precisa o que se deve entender por «marcas anteriores». Em conformidade com o artigo 8.°, n.° 2, alínea a), iii), constituem, designadamente, marcas anteriores as que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de registo de marca comunitária.
38. De igual modo, o artigo 4.°, n.° 1, do Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, conforme revisto e alterado, bem como o artigo 4.°, n.° 1, alínea a), do Protocolo referente ao Acordo de Madrid, dispõem que a proteção da marca em cada uma das partes contratantes interessadas é a mesma que a marca teria se tivesse sido diretamente depositada junto da Administração dessa parte contratante.
39. Portanto, a referência ao artigo 8.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009 que é feita no artigo 42.°, n.° 3, do mesmo regulamento deve ser entendida no sentido de que «as marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro» devem ser equiparadas às «marcas nacionais».
40. Por conseguinte, não se justifica a dúvida expressa pela recorrente no respeitante à aplicabilidade às marcas internacionais do artigo 42.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009.
41. Consequentemente, há que concluir que a Câmara de Recurso pôde legalmente rejeitar a oposição, na falta da prova da utilização séria da marca anterior na Alemanha, em conformidade com o artigo 42.°, n. os  2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009.
42. Resulta das considerações precedentes que o fundamento único deve ser julgado improcedente e, por conseguinte, o recurso na íntegra.
Quanto às despesas
43. Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.
Parte decisória
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A Rivella International AG é condenada nas despesas.