CELEX: 62011CJ0005
Libre circulación de mercancías
Propiedad industrial y comercial
Venta de copias de obras en un Estado miembro en el que no se protegen los derechos de autor sobre dichas obras
Transporte de estas mercancías a otro Estado miembro en el que el Derecho penal castiga la vulneración de esos derechos de autor
Proceso penal contra el transportista por complicidad en la distribución ilícita de una obra protegida por derechos de autor

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.
Dicha petición se presentó en el marco de un proceso penal iniciado ante los tribunales alemanes contra el Sr. Donner, que resultó condenado a dos años de prisión, con suspensión condicional de la ejecución de la pena, por complicidad en la explotación comercial no autorizada de obras protegidas por derechos de autor.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (en lo sucesivo, «TDA»), fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 (
DO L 89, p. 6
).
El artículo 6 del TDA, titulado «Derecho de distribución», dispone:
«1.   Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.
2.   Nada en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1 después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.»
La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (
DO L 167, p. 10
), está destinada, de conformidad con su decimoquinto considerando, en particular, a dar cumplimiento a algunas de las obligaciones derivadas del TDA.
El artículo 4 de la Directiva 2001/29, titulado «Derecho de distribución», dispone:
«1.   Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.
2.   El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento.»
Derecho alemán
La Urheberrechtsgesetz (Ley de 9 de septiembre de 1965 de derechos de autor y derechos afines, BGBl. I, p. 1273), en su versión modificada (en lo sucesivo, «UrhG»), transpone la Directiva 2001/29 al Derecho alemán.
El artículo 17, apartados 1 y 2, de la UrhG, titulado «Derecho de distribución», dispone:
«1)   El derecho de distribución es el derecho a ofrecer al público o a comercializar el original o las copias de una obra.
2)   Cuando el original o copias de una obra hayan sido comercializados mediante la venta, con el consentimiento del titular del derecho de distribución, en el territorio de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su distribución ulterior será lícita, con excepción del arrendamiento.»
En virtud del artículo 106 de la UrhG, la distribución de obras protegidas sin el consentimiento del titular de los derechos correspondientes a las mismas se castigará con pena de prisión de hasta tres años o con multa. El artículo 108
bis
de la UrhG precisa que, en el supuesto en que la infracción de dicho artículo 106 se realice con fines comerciales, la sanción será una pena de prisión de hasta cinco años o el pago de una multa.
El artículo 27 del Strafgesetzbuch (Código Penal), titulado «Complicidad», dispone que será condenado como cómplice quien haya colaborado dolosamente con un tercero en la comisión, por parte de éste, de una infracción dolosa.
Litigio principal y cuestión prejudicial
En el momento de los hechos controvertidos en el litigio principal, el Sr. Donner, nacional alemán, era, gerente de In.Sp.Em. Srl (en lo sucesivo, «Inspem»), empresa de transportes con domicilio social en Bolonia (Italia), y desarrollaba sus actividades básicamente desde su lugar de residencia en Alemania.
Inspem transportaba las mercancías vendidas por Dimensione Direct Sales Srl (en lo sucesivo, «Dimensione»), sociedad establecida también en Bolonia y cuyo domicilio social se encontraba próximo al de Inspem. Dimensione vendía a clientes residentes en Alemania reproducciones de muebles de estilo «Bauhaus», mediante anuncios y prospectos insertados en revistas, envíos postales dirigidos nominativamente a sus destinatarios y un sitio
web
en alemán, sin disponer de las licencias exigidas para comercializar estos objetos en Alemania. En concreto, se trataba de reproducciones de:
—
sillas del «Alumium Group» diseñadas por Charles y Ray Eames, cuya licencia había sido concedida a Vitra Collections AG;
—
la «Lámpara Wagenfeld» concebida por Wilhelm Wagenfeld, cuya licencia pertenece a Tecnolumen GmbH & Co. KG;
—
asientos creados por Le Corbusier, de cuya licencia es titular Cassina SpA;
—
la mesa auxiliar «Adjustable Table» y la lámpara «Tubelight» diseñadas por Eileen Gray, cuya licencia posee Classicon GmbH;
—
sillas
cantilever
de acero creadas por Mart Stam, de las que Thonet GmbH es titular de la licencia.
Según las apreciaciones del Landgericht München II, estos objetos están protegidos en Alemania por derechos de autor en su condición de obras de arte aplicado. En Italia, en cambio, durante el período controvertido en el litigio principal, a saber, del 1 de enero de 2005 al 15 de enero de 2008, no gozaban de la protección de los derechos de autor o la protección de que gozaban no podía ser válidamente opuesta a terceros. De este modo, los muebles diseñados por Eileen Gray no estuvieron protegidos por derechos de autor en Italia entre el 1 de enero de 2002 y el 25 de abril de 2007, pues la protección en ese Estado es de menor duración y la misma sólo fue prorrogada desde el 26 de abril de 2007. Los demás muebles estuvieron protegidos por derechos de autor en Italia durante el período controvertido, pero esta protección, con arreglo a la jurisprudencia italiana, no podía ser válidamente opuesta a terceros y en modo alguno a los fabricantes que habían reproducido, puesto a la venta y/o comercializado las creaciones desde antes del 19 de abril de 2001.
Los muebles en cuestión en el litigio principal, vendidos por Dimensione, se almacenaban, en su embalaje, en el que figuraban las señas del comprador, en el almacén de distribución de esta sociedad ubicado en Sterzing (Italia). En virtud de las condiciones generales de venta, si los clientes residentes en Alemania no deseaban recoger ellos mismos las mercancías que habían pedido ni designar una empresa de transporte que lo hiciera, Dimensione recomendaba acudir a Inspem. En el litigio principal, los clientes afectados encargaron a Inspem el transporte del mobiliario adquirido. Los conductores de Inspem se hacían cargo, de este modo, de estos objetos en el almacén de Sterzing, a cambio de pagarle a Dimensione su precio de venta. En el momento de la entrega a los clientes en Alemania, Inspem les reclamaba el pago del precio de la mercancía entregada y de los portes. Si los clientes no aceptaban la mercancía o si no la pagaban, Inspem devolvía la mercancía a Dimensione, que reembolsaba a Inspem el precio de venta y los portes.
De este modo, el Landgericht München II declaró al Sr. Donner culpable de complicidad en la explotación comercial no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, vulnerando los preceptos del artículo 106, puesto en relación con el artículo 108
bis
de la UrhG, y del artículo 27 del Código Penal.
Según dicho tribunal, Dimensione distribuyó copias de las obras protegidas en Alemania. Con arreglo al artículo 106 de la UrhG, la distribución requería la transmisión de la propiedad del objeto vendido y el traspaso del poder de disposición del vendedor al comprador. En el litigio principal, la transmisión de la propiedad del vendedor al comprador había tenido lugar en Italia, de conformidad con el Derecho italiano, mediante el acuerdo de voluntades y la individualización del objeto vendido, en el almacén de Sterzing. En cambio, el traspaso del poder de disposición, con el consentimiento del Sr. Donner, sólo tuvo lugar con ocasión de la entrega al comprador a cambio del pago del precio, en Alemania. Por tanto, carecía de relevancia saber en qué medida los muebles gozaban en Italia de la protección de los derechos de autor. El Landgericht München II precisó que la restricción a la libre circulación derivada de la normativa nacional en materia de derechos de autor está justificada por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.
El Sr. Donner impugnó la condena de la que fue objeto mediante un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof. En primer lugar, alegó que la «distribución al público», con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, y, en consecuencia, con arreglo al artículo 17 de la UrhG, supone la transmisión de la propiedad de las mercancías y que ésta tuvo lugar, en el litigio principal, en Italia. Considera que para ello no se necesita la transmisión de la posesión de la mercancía, a saber, el poder de disposición efectivo de la misma. En segundo lugar, sostiene que cualquier condena que se le imponga basada en una interpretación distinta vulnera la libre circulación de mercancías, garantizada por el artículo 34 TFUE, pues de ello resulta una compartimentación artificial, injustificada, de los mercados. En tercer lugar, por último, apunta que, en todo caso, la entrega en Italia de dichas mercancías al transportista, que las recibía por cuenta de clientes determinados, transmitía su posesión y que, también desde este punto de vista, los hechos pertinentes tuvieron lugar en Italia.
El Bundesgerichtshof comparte la interpretación del Landgericht München II conforme a la cual la «distribución al público» mediante venta, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, presupone que se haya transferido a un tercero no sólo la propiedad de la reproducción de la obra protegida por los derechos de autor, sino que ostente también el poder de disponer efectivamente de la misma. Sostiene que, para que se pueda considerar que se distribuyó al público, la reproducción de una obra debe salir de la esfera interna de la empresa del fabricante y entrar en la esfera pública o en los circuitos comerciales. Mientras tal reproducción permanezca en la empresa que la produjo o en el mismo grupo de sociedades, no se puede considerar que haya llegado al público, dado que en este supuesto no existe una transacción comercial, que supone una verdadera relación con el exterior. Afirma que este análisis del Landgericht München II es conforme con la jurisprudencia reiterada del Bundesgerichtshof relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29.
En cambio, el Bundesgerichtshof considera que los artículos 34 TFUE y 36 TFUE pueden constituir un eventual obstáculo a la confirmación de la condena del Sr. Donner si la aplicación de las normas del Derecho penal nacional debiese ser considerada, en las circunstancias del litigio principal, una restricción injustificada a la libre circulación de mercancías.
En este contexto, el Bundesgerichtshof resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Deben interpretarse los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, relativos a la libre circulación de mercancías, en el sentido de que se oponen a las diligencias por complicidad en la distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, con arreglo al Derecho penal nacional, en el supuesto de que, con ocasión de la venta transfronteriza de una obra protegida en Alemania por derechos de autor,
—
dicha obra se transporte a Alemania desde un Estado miembro de la Unión Europea y el poder de disposición efectivo sobre la obra se transfiera a Alemania, y
—
la transmisión de la propiedad, en cambio, tenga lugar en el otro Estado miembro, en el que dicha obra no está protegida por derechos de autor o en el que dicha protección no puede ser válidamente opuesta a terceros?»
Sobre la cuestión prejudicial
La existencia, en el territorio nacional, de una «distribución al público» mediante venta, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, es, como lo reconoce expresamente el tribunal remitente, condición necesaria para aplicar las normas del Derecho penal controvertido en el litigio principal. Además, a raíz de una pregunta que les había formulado el Tribunal de Justicia, las partes interesadas se expresaron detalladamente en la vista acerca de la interpretación de dicho concepto.
En consecuencia, debe entenderse que, mediante su cuestión, el tribunal remitente pregunta, en esencia, por un lado, si, en unas circunstancias como las del litigio principal, existe «distribución al público», con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, en el territorio nacional, y, por otro, si los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, aplicando el Derecho penal nacional, incoe diligencias por complicidad en la distribución no autorizada de copias de obras protegidas por derechos de autor, en el supuesto de que las copias de tales obras se distribuyan al público en el territorio de dicho Estado miembro en el marco de ventas, que, dirigidas específicamente al público de este Estado, se realizan desde otro Estado miembro en el que las mencionadas obras no están protegidas por derechos de autor o en el que la protección de la que gozan no puede ser válidamente opuesta a terceros.
Sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29
Dado que la Directiva 2001/29 está destinada a dar cumplimiento en la Unión a las obligaciones que incumben a ésta, en particular, en virtud del TDA, y que, según reiterada jurisprudencia, los textos de Derecho de la Unión deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, en particular cuando dichos textos tengan por objeto precisamente la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Unión, el concepto de «distribución» incluido en el artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva, debe ser interpretado de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TDA (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de abril de 2008, Peek & Cloppenburg,
C-456/06, Rec. p. I-2731
, apartados 29 a 32).
En consecuencia, el concepto de «distribución al público [...] mediante venta» que figura en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse, como pone de manifiesto el Abogado General en los puntos 44 a 46 y 53 de sus conclusiones, con el mismo significado que la expresión «puesta a disposición del público [...] mediante venta», formulada en el artículo 6, apartado 1, del TDA.
Además, tal como señala asimismo el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, el concepto de «distribución», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, debe recibir una interpretación autónoma en el Derecho de la Unión que no puede depender de la ley aplicable a las transacciones en cuyo marco tiene lugar la distribución.
Debe observarse que la distribución al público se caracteriza por una serie de operaciones que incluyen, cuando menos, la celebración de un contrato de venta y el cumplimiento del mismo mediante la entrega a un comprador, que forma parte del público. Por tanto, en el contexto de una venta transfronteriza, las operaciones que dan lugar a la «distribución al público», con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, pueden tener lugar en varios Estados miembros. En tal contexto, una transacción de este tipo puede vulnerar el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público en varios Estados miembros.
Por tanto, los comerciantes son responsables de cualquier operación que realicen o que se realice por su cuenta que dé lugar a una «distribución al público» en un Estado miembro en el que los bienes distribuidos estén protegidos por derechos de autor. También se les puede imputar cualquier operación de la misma naturaleza realizada por terceros cuando dichos comerciantes seleccionaron específicamente el público del Estado de destino y no podían desconocer las actuaciones de esos terceros.
En unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en las que la entrega al comprador, que forma parte del público, en otro Estado miembro no se realizó por el comerciante interesado o por su cuenta, corresponde, en consecuencia, a los tribunales nacionales apreciar, caso por caso, si existen indicios que permitan concluir que dicho comerciante, por un lado, seleccionó efectivamente al público residente en el Estado miembro en el que llevó a cabo la operación que dio lugar a una «distribución al público», con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, y, por otro, no podía desconocer las actuaciones del tercero interesado.
En las circunstancias que dieron lugar al litigio principal, elementos como la existencia de un sitio
web
en alemán, el contenido y los canales de distribución del material publicitario de Dimensione y su colaboración con Inspem en su condición de empresa que realiza entregas con destino a Alemania, pueden ser indicios concretos de tal actividad dirigida a un público seleccionado.
Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la cuestión prejudicial que un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por derechos de autor en ese mismo Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, una «distribución al público», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29.
Sobre la interpretación de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE
Como el tribunal remitente ha puesto de relieve, la prohibición prevista en la ley nacional y que sanciona el Derecho penal nacional en unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías, en principio contraria al artículo 34 TFUE.
No obstante, tal restricción puede justificarse, en virtud del artículo 36 TFUE, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que si una obra protegida por derechos de autor es comercializada en un Estado miembro por el titular de dichos derechos o con su consentimiento, tal circunstancia impide a éste oponerse a la libre circulación de la obra en la Unión. No obstante, no sucede lo mismo cuando la comercialización no resulta del consentimiento del titular de los derechos de autor, sino de la expiración de sus derechos en un Estado miembro concreto. En este caso, en la medida en que la disparidad de las legislaciones nacionales en materia de duración de la protección puede crear restricciones al comercio en el interior de la Unión, tales restricciones están justificadas en virtud del artículo 36 TFUE, puesto que se derivan de la diferencia de los regímenes, la cual está indisolublemente unida a la existencia misma de los derechos exclusivos (véase la sentencia de 24 de enero de 1989, EMI Electrola,
341/87, Rec. p. 79
, apartado 12).
Procede declarar que estas mismas consideraciones se aplican
a fortiori
en circunstancias como las que dieron lugar al litigio principal, en la medida en que la disparidad que da lugar a restricciones a la libre circulación de mercancías no resulta de divergencias entre las normas jurídicas vigentes en los distintos Estados miembros afectados, sino del hecho de que tales normas, en la práctica, no se pueden oponer a terceros en alguno de dichos Estados miembros. La restricción que afecta a un comerciante establecido en un Estado miembro por la prohibición, sancionada penalmente, de distribución en otro Estado miembro se basa también, en este tipo de situación, no en un acto o en el consentimiento del titular de los derechos, sino en la disparidad, en los distintos Estados miembros, de los requisitos de protección de los respectivos derechos de autor.
Por otra parte, como pone de manifiesto el Abogado General en los puntos 67 a 70 de sus conclusiones, no se puede considerar, en unas circunstancias como las del litigio principal, que la protección del derecho de distribución dé lugar a una compartimentación desproporcionada o artificial de los mercados contraria a la jurisprudencia del Tribunal (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon,
78/70, Rec. p. 487
, apartado 12; de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb membran y K-tel International,
55/80 y 57/80, Rec. p. 147
, apartado 14; y EMI Electrola, antes citada, apartado 8).
En efecto, la aplicación de preceptos como los controvertidos en el litigio principal puede considerarse necesaria para proteger el objeto específico de los derechos de autor, los cuales confieren, en particular, el derecho exclusivo de explotación. Por consiguiente, la restricción a la libre circulación de mercancías que resulta de ello está justificada y es proporcionada al objetivo legítimo perseguido, en unas circunstancias como las del litigio principal, en las que el inculpado se implicó dolosamente, o al menos conscientemente, en unas operaciones que dan lugar a la distribución al público de obras protegidas en el territorio de un Estado miembro en el cual los derechos de autor gozaban de plena protección, vulnerando de este modo el derecho exclusivo del titular de dichos derechos.
En consecuencia, procede responder a la segunda parte de la cuestión prejudicial que los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro, aplicando el Derecho penal nacional, incoe diligencias por complicidad en la distribución no autorizada de copias de obras protegidas por derechos de autor, en el supuesto de que las copias de tales obras se distribuyan al público en el territorio de dicho Estado miembro en el marco de ventas, que, dirigidas específicamente al público de este Estado, se realizan desde otro Estado miembro en el que las mencionadas obras no están protegidas por derechos de autor o en el que la protección de la que gozan no puede ser válidamente opuesta a terceros.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

Un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por derechos de autor en ese mismo Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, una «distribución al público», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro, aplicando el Derecho penal nacional, incoe diligencias por complicidad en la distribución no autorizada de copias de obras protegidas por derechos de autor, en el supuesto de que las copias de tales obras se distribuyan al público en el territorio de dicho Estado miembro en el marco de ventas, que, dirigidas específicamente al público de este Estado, se realizan desde otro Estado miembro en el que las mencionadas obras no están protegidas por derechos de autor o en el que la protección de la que gozan no puede ser válidamente opuesta a terceros.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.