CELEX: 62009TJ0304
EF-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om EF-figurmærket BASmALI
det ældre ikke-registrerede varemærke og ældre tegn BASMATI
relativ registreringshindring
artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009]

Tvistens baggrund
Den 4. november 2003 indgav intervenienten, Siam Grains Co. Ltd, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (
EFT 1994 L 11, s. 1
), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (
EUT L 78, s. 1
)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
Varemærket, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:
Den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Lange ris«.
EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-varemærketidende
nr. 37/2004 af 13. september 2004.
Den 10. december 2004 rejste United Riceland Private Ltd (nu Tilda Riceland Private Ltd, herefter »sagsøgeren« eller »det sagsøgende selskab«) indsigelse i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for den ovenfor i præmis 3 nævnte vare.
Indsigelsen var støttet på det ældre ikke-registrerede varemærke eller ældre tegn BASMATI, som anvendes i erhvervsmæssig henseende for ris.
Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009). Det sagsøgende selskab gjorde bl.a. gældende, at det i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning kunne forhindre brugen af det ansøgte varemærke ved anlæggelse af et søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse (action for passing off).
Den 28. januar 2008 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed. Afdelingen fandt navnlig, at sagsøgeren ikke havde fremlagt dokumenter, som redegjorde for, hvordan de ris, som sagsøgeren eksporterede til Det Forenede Kongerige, blev markedsført. Det sagsøgende selskab havde følgelig ikke godtgjort, at det havde opnået den nødvendige »goodwill« for at kunne vinde sagen, jf. lovgivningen vedrørende utilbørlig udnyttelse, der finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.
Den 20. marts 2008 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over indsigelsesafdelingens afgørelse.
Ved afgørelse af 19. marts 2009 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret fastslog nærmere bestemt, at indsigeren i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 skulle bevise, at han var indehaver af den rettighed, der lå til grund for indsigelsen. I den foreliggende sag havde det sagsøgende selskab imidlertid ikke bevist, at det var indehaver af den påberåbte rettighed. Appelkammeret fandt navnlig, at ordet »basmati« ikke udgjorde et varemærke eller et tegn, som er omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, men derimod blot er en sædvanlig betegnelse for en rissort. Ordet »basmati« er en artsbetegnelse. Appelkammeret understregede desuden, at den ejendom, der beskyttes ved foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, ikke vedrørte det omhandlede tegn, men »goodwill«. Appelkammeret konkluderede, at det sagsøgende selskab ikke havde godtgjort, at det var indehaver af ordet »basmati«, og at indsigelsen dermed ikke opfyldte betingelsen – der er fastsat i forordning nr. 40/94 – om, at der skal foreligge en intellektuel ejendomsret.
Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
—
Den anfægtede afgørelse annulleres.
—
Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
—
Frifindelse.
—
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
Sagsøgeren har nærmere bestemt fremført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, som er inddelt i fire klagepunkter. For det første forsøgte appelkammeret på grundlag af en ren ordlydsfortolkning af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 fejlagtigt at påtvinge det tidligere påberåbte varemærke eller tegn et »fællesskabsretligt begreb om »ejendomsret««. For det andet begik appelkammeret en fejl ved at sondre mellem den »udvidede« form for søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse i Det Forenede Kongerige, som indsigelsen var baseret på, og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, som ifølge appelkammeret skal henvise til en eneret, som kun én erhvervsdrivende kan være indehaver af. Sagsøgeren har for det tredje gjort gældende, at appelkammeret begik en fejl, idet det krævede, at indsigeren skulle bevise, at han var indehaver af det ældre tegn, ud over at han skulle bevise, at han var indehaver af en immateriel ejendomsret. For det fjerde begik appelkammeret en fejl, idet det fastslog, at ordet »basmati« er en artsbetegnelse.
Hvad angår sagsøgerens første og fjerde klagepunkt har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at de tegn, som er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, skal opfylde »ensartede europæiske kriterier«. Appelkammeret fastslog derfor med rette, at ordet »basmati«, som bruges i forbindelse med ris, ikke udgør en rettighed i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Det var således ikke nødvendigt at anvende den nationale ret, der var blevet påberåbt til støtte for indsigelsen. Tegnet BASMATI kan navnlig ikke udøve et varemærkes væsentligste funktion, som er at identificere oprindelsen af de heraf omfattede varer. Hvad angår sagsøgerens andet og tredje klagepunkt har Harmoniseringskontoret anført, at det var med rette, at appelkammeret afslog klagen, idet det konkluderede, at ordet »basmati« ikke udgør en rettighed som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, uden at det var nødvendigt at undersøge betingelserne i national ret.
Intervenienten har gjort gældende, at betingelsen om, at indsigeren skal være indehaver af tegnet, udgør en »særskilt betingelse«, som skal fortolkes uafhængigt af de betingelser, der er opstillet i national ret. Intervenienten har gjort gældende, at dennes fortolkning af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 ikke er til hinder for de indsigelser, som er støttet på søgsmålet om foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, eftersom indsigeren har påberåbt sig et tegn, som udelukkende benyttes på markedet af indsigeren, og som på grund af det renommé, som tegnet har opnået hos indsigerens kunder, gør det muligt at adskille indsigerens varer eller aktiviteter fra andre virksomheders. Endelig har intervenienten anført, at tegnet BASMATI er en artsbetegnelse for en rissort, og at der ikke er tale om et tegn, der gør det muligt at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds varer. På den baggrund udledte appelkammeret ganske enkelt af tegnet BASMATI’s karakter af artsbetegnelse, at sagsøgeren ikke var »indehaver« af dette tegn.
I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 kan indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejse indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens lovgivning er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EF-varemærkeansøgningen, og tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke.
Heraf følger, at en af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 er, at indsigeren beviser, at han er indehaver at det tegn, der er blevet påberåbt til støtte for hans indsigelse. Denne betingelse indebærer, at indsigeren beviser, at han har erhvervet rettighederne over det omhandlede tegn (jf. i denne retning Rettens dom af 28.10.2009, sag
T-137/08, BCS mod KHIM - Deere (Kombination af farverne grøn og gul), Sml. II, s. 4047
, præmis 73, og af 22.6.2010, sag
T-255/08, Montero Padilla mod KHIM - Padilla Requena (JOSE PADILLA), Sml. II, s. 2551
, præmis 63). Disse rettigheder giver i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke.
For så vidt som det sagsøgende selskab til støtte for sin indsigelse har påberåbt sig, at det kan anlægge et søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, som fastsat i Det Forenede Kongeriges lovgivning, skal det bemærkes, at medlemsstatens lovgivning, som finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, er Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges varemærkelov), hvis section 5, stk. 4, bl.a. bestemmer:
»Et varemærke kan ikke registreres, hvis eller i det omfang der i Det Forenede Kongerige kan opstilles hindringer for dets brug:
a)
i henhold til en retsregel [navnlig på grundlag af reglen om utilbørlig udnyttelse (law of passing off)], der beskytter et ikke-registreret varemærke eller ethvert andet erhvervsmæssigt anvendt tegn […]«
Det følger af denne bestemmelse, sådan som den er blevet fortolket af de nationale retter, at intervenienten i overensstemmelse med den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse skal bevise, at tre betingelser er opfyldt, nemlig at der er opnået goodwill (dvs. tiltrækningskraft på kundekredsen), at der er tale om vildledende præsentation, og at der er sket et tab af goodwill (jf. i denne retning Rettens dom af 9.12.2010, sag
T-303/08, Tresplain Investments mod KHIM - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), Sml. II, s. 5659
, præmis 93 og 101, og de nævnte nationale retters afgørelser).
I det foreliggende tilfælde fremgår det af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret forkastede indsigelsen alene med den begrundelse, at det sagsøgende selskab ikke havde bevist, at det var indehaver af det tegn, der var blevet påberåbt til støtte for indsigelsen. Appelkammeret fastslog således, at »[k]lagen ikke [var] begrundet«, at »[i]ndsigeren ikke [var] indehaver af det tegn, der [var] påberåbt til støtte for dennes indsigelse«, og at »[b]egrundelsen [var] angivet nedenfor« (punkt 14 i den anfægtede afgørelse). I slutningen af begrundelsen konkluderede appelkammeret, at »eftersom indsigeren ikke [havde] bevist, at denne, som påstået, [var] indehaver af navnet [»]Basmati[«], [var] indsigelsen, der [var] rejst i henhold til artikel 8, stk. 4, [i forordning nr. 40/94], ugrundet, og [at] klagen [skulle] afslås« (punkt 29 i den anfægtede afgørelse). For at nå til dette resultat fastslog appelkammeret, at det omhandlede tegn ikke var et varemærke, navnlig fordi det var en artsbetegnelse, og at den »ejendomsret«, som sagsøgeren havde påberåbt sig, udelukkende vedrørte goodwillen. Appelkammeret forkastede imidlertid ikke indsigelsen med den begrundelse, at det omhandlede tegn som sådan ikke kunne danne grundlag for en indsigelse i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Det fremgår navnlig ikke af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret antog, at ordet »basmati« for ris »ikke [udgjorde] en rettighed som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i [forordning nr. 40/94]«, således som anført af Harmoniseringskontoret i dets skriftlige indlæg. De argumenter, som Harmoniseringskontoret og intervenienten har fremført for at gøre gældende, at det omhandlede tegn ikke er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, er således irrelevante.
Selv om den anfægtede afgørelse er tvetydig på dette punkt, synes appelkammeret for det første at have antaget, at det sagsøgende selskab skulle bevise, at det formelt set havde »ejendomsretten« til det tegn, der er blevet påberåbt til støtte for indsigelsen. Som det er blevet anført i præmis 17 ovenfor, indebærer betingelsen om, at indsigeren skal være indehaver af det påberåbte tegn, imidlertid, at det skal bevises, at rettighederne over det omhandlede tegn er blevet erhvervet. Artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 præciserer ikke, hvilken form erhvervelsen af sådanne rettigheder skal have. Appelkammerets tilsyneladende restriktive holdning er desuden i strid med den af Harmoniseringskontoret i dets skriftlige indlæg for Retten anførte omstændighed, at de tegn, som er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, oftere er genstand for brug end for en registrering.
Det skal for det andet bemærkes, at der ved spørgsmålet om, hvorvidt en indsiger har erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et erhvervsmæssigt anvendt tegn – og dermed, om den pågældende er indehaver af det tegn, som er påberåbt i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 – ikke kan ses bort fra den nationale lovgivning, som er blevet påberåbt til støtte for indsigelsen. Den anvendelige nationale lovgivning bestemmer nemlig i denne forbindelse navnlig, hvordan rettighederne til det tegn, der er blevet påberåbt til støtte for en indsigelse, som er blevet rejst i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, skal erhverves.
Appelkammeret har desuden i punkt 24 i den anfægtede afgørelse selv udtrykkeligt henvist til national ret for at fastslå, at den ejendomsret, som er forbundet med foranstaltningerne på grund af utilbørlig udnyttelse, udelukkende vedrørte goodwill. Det skal desuden bemærkes, at Harmoniseringskontoret i bilaget til retningslinjerne vedrørende procedurerne ved Harmoniseringskontoret (del C, med overskriften »Indsigelsesprocedure«, kapitel 4, med overskriften »Rettigheder i henhold til artikel 8, stk. 4, i [forordning nr. 40/94]«) har offentliggjort en liste over »nationale rettigheder, som udgør »ældre rettigheder« som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i [forordning nr. 40/94]«. Dette bilag præciserer karakteren af de pågældende »nationale rettigheder« såvel som fremgangsmåderne for, hvordan de erhverves. Hvad angår Det Forenede Kongerige henviser bilaget til ikke-registrerede varemærker og erhvervsmæssigt anvendte tegn, som er »beskyttede i henhold til en retsregel, herunder [foranstaltningerne på grund af utilbørlig udnyttelse] (»passing off«)«.
Harmoniseringskontorets argumenter vedrørende artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) kan ikke ændre denne konklusion. Hvis det nemlig, som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, antages, at det ikke er alle ældre rettigheder, som kan påberåbes inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, indebærer dette dog ikke nødvendigvis, at det omhandlede tegn på forhånd er udelukket fra at være omfattet af de tegn, som henhører under denne bestemmelses anvendelsesområde – hvilket appelkammeret ikke anførte – eller, at den nationale lovgivning ikke er relevant i det foreliggende tilfælde med henblik på at fastsætte fremgangsmåderne for erhvervelse af rettigheder over det påberåbte tegn.
Det skal for det tredje understreges, at det i section 5, stk. 4, andet afsnit, i Trade Marks Act 1994 ligeledes præciseres, at en person, som kan forhindre brugen af et varemærke, skal anses for at være »indehaver af en ældre rettighed«. Heraf følger, at det i henhold til den i Det Forenede Kongeriges anvendelige lovgivning i forbindelse med foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse ikke, således som appelkammeret i det væsentlige har gjort det i den anfægtede afgørelse, kan fastlægges selvstændigt, om en person er indehaver af en ældre rettighed, uden at der tages hensyn til indsigerens mulighed for at forhindre brugen af et varemærke.
Den omstændighed, at den ejendom, der er beskyttet inden for rammerne af foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, ikke vedrører et ord eller et navn, hvis brug er begrænset for tredjemand, men selve den kundekreds, som berøres negativt af den omtvistede brug (Rettens dom af 11.6.2009, forenede sager
T-114/07 og T-115/07, Last Minute Network mod KHIM - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Sml. II, s. 1919
, præmis 61), således som appelkammeret i det væsentlige har udtalt i punkt 24 i den anfægtede afgørelse, kan ikke ændre denne konklusion. Den omstændighed, at indsigeren formelt set kun er indehaver af den kundekreds, som berøres negativt, indebærer dog ikke nødvendigvis, at han ikke har erhvervet rettigheder over det påberåbte tegn, som gør det muligt for ham i givet fald at forhindre brugen af et yngre varemærke. Det skal i denne forbindelse understreges, at det i forbindelse med foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse er det tegn, som tjener til at betegne varer eller tjenesteydelser, der opnår et renommé på markedet (jf. i denne retning LAST MINUTE TOUR-dommen, præmis 84). Det er desuden brugen af det omhandlede tegn, som gør det muligt for en fysisk eller juridisk person at være »indehaveren af en ældre rettighed« i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning.
Hvad angår det forhold, som intervenienten har anført som svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten, at section 5, stk. 4, andet afsnit, i Trade Marks Act 1994 ikke blev gjort gældende af sagsøgeren i dennes skriftlige indlæg for Retten, er det tilstrækkeligt at bemærke, at de foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, der er fastsat ved Det Forenede Kongeriges lovgivning, dannede grundlag for den indsigelse, som sagsøgeren indgav til Harmoniseringskontoret. Som følge heraf udgjorde Det Forenede Kongeriges anvendelige lovgivning en integreret del af den sag, som blev forelagt for appelkammeret. Den udgør dermed en del af den faktiske og retlige ramme, med hensyn til hvilken Retten skal foretage sin kontrol.
For det fjerde kan det forhold, at sagsøgeren, som anført af appelkammeret i punkt 19 i den anfægtede afgørelse, i begrundelserne til støtte for indsigelsen har kunnet forbinde ordet »varemærke« med det påberåbte tegn – bortset fra, at denne omstændighed kunne medføre, at der blev påberåbt et ikke-registreret varemærke til støtte for indsigelsen – ikke medføre, at der skal ses bort fra den omstændighed, at indsigelsen bl.a. var støttet på et erhvervsmæssigt anvendt tegn. Appelkammeret henviste desuden til denne indsigelsesgrund i punkt 16 i den anfægtede afgørelse. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den af appelkammeret anførte omstændighed om, at tegnet BASMATI ikke udgør et varemærke, imidlertid ikke betyder, at sagsøgeren ikke har erhvervet rettighederne over dette tegn i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, set i lyset af den nationale lovgivning, som finder anvendelse i den foreliggende sag. Hvad navnlig angår det af appelkammeret anførte om, at ordet »basmati« er en artsbetegnelse, følger det af retspraksis fra Det Forenede Kongerige, at et tegn, der tjener til at betegne varer eller tjenesteydelser, kan have opnået et renommé på markedet, som omhandlet i gældende ret vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, uanset om tegnet oprindeligt havde en beskrivende karakter eller manglede fornødent særpræg (LAST MINUTE TOUR-dommen, nævnt ovenfor i præmis 26, præmis 84). Det fremgår desuden af den nationale retspraksis, at et tegn, der tjener til at betegne varer eller tjenesteydelser, kan have opnået et renommé på markedet som omhandlet i gældende ret vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, uanset om det anvendes af flere erhvervsdrivende inden for rammerne af deres erhvervsmæssige virksomhed (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Denne »udvidede« form for foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, som er anerkendt i national retspraksis, gør det således muligt for flere erhvervsdrivende at gøre brug af rettighederne til et tegn, som har opnået et renommé på markedet. Den af appelkammeret anførte omstændighed – under forudsætning af at den er bevist – kan dermed ikke i lyset af den anvendelige nationale lovgivning afkræfte det forhold, at indsigeren kan have erhvervet rettigheder over det påberåbte tegn.
Det fremgår af samtlige disse betragtninger, at appelkammeret begik en fejl, da det forkastede indsigelsen med den begrundelse, at det sagsøgende selskab ikke havde godtgjort, at det var indehaver af det omhandlede tegn, uden præcist at undersøge, om sagsøgeren i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning havde erhvervet rettighederne til det påberåbte tegn.
Sagsøgerens eneste anbringende skal dermed tiltrædes, og den anfægtede afgørelse skal annulleres.
Sagens omkostninger
Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om omkostningernes fordeling.
I den foreliggende sag har Harmoniseringskontoret og intervenienten ikke fået medhold i deres påstande. Sagsøgeren har desuden nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Under disse omstændigheder bør Harmoniseringskontoret pålægges, ud over at bære sine egne omkostninger, at betale to tredjedele af sagsøgerens omkostninger, og intervenienten pålægges, ud over at bære sine egne omkostninger, at betale en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Anden Afdeling):

1)
Afgørelsen truffet den 19. marts 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 513/2008-1) annulleres.

2)
Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Tilda Riceland Private Ltd’s omkostninger.

3)
Siam Grains Co. Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Tilda Riceland Privates omkostninger.

Forwood
Dehousse
Popescu
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. januar 2012.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.