CELEX: 62012CJ0445
Kasační opravný prostředek
Ochranná známka Společenství
Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚BASKAYA‘
Námitky
Dvoustranná úmluva
Území třetího státu
Pojem ‚skutečné užívání‘

Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Rivella International AG domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 12. července 2012, Rivella International v. OHIM – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T‑170/11, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Tribunál zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 10. ledna 2011 (věc R 534/2010‑4), týkajícího se námitkového řízení mezi navrhovatelkou a společností Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (dále jen „sporné rozhodnutí“).
Právní rámec
Unijní právo
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
) v odstavci 2 stanoví:
„‚Staršími ochrannými známkami‘ se pro účely odstavce 1 rozumějí:
a)
ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:
i)
ochranné známky Společenství,
ii)
ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví,
iii)
ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát,
iv)
ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Společenství;
[…]“
Článek 42 nařízení č. 207/2009 se týká námitkového řízení před OHIM. Zní následovně:
„[…]
2.   Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.
3.   Odst. 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.
[…]“
Článek 160 tohoto nařízení, týkající se užívání ochranné známky, která je předmětem mezinárodního zápisu, stanoví:
„Pro účely použití [...] čl. 42 odst. 2 [...] se datum zápisu nahrazuje datem zveřejnění podle čl. 152 odst. 2 za účelem určení data, od něhož musí být ochranná známka, která je předmětem mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství, řádně užívána ve Společenství.“
Směrnice 2008/95/ES
Článek 10 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (
Úř. věst. L 299, s. 25
), zní následovně:
„Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval v dotčeném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí.“
Madridská dohoda
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, ve znění změn a doplňků (dále jen „Madridská dohoda“), v čl. 4 odst. 1 stanoví:
„Od té doby, kdy se [...] uskutečnil zápis [...], bude známka v každé zúčastněné smluvní zemi právě tak chráněna, jako kdyby tam byla přímo přihlášena. […]“
Úmluva z roku 1892
Článek 5 odst. 1 úmluvy mezi Švýcarskem a Německem o vzájemné ochraně patentů, průmyslových vzorů nebo modelů a známek, podepsané v Berlíně dne 13. dubna 1892, ve znění změn a doplňků (dále jen „úmluva z roku 1892“) stanoví, že škodlivé účinky, které podle právních předpisů smluvních stran vyplývají ze skutečnosti, že tovární nebo obchodní známka nebyla použita v určité lhůtě, nenastanou, jestliže k použití došlo na území druhé strany.
Skutkový základ sporu
Dne 25. října 2007 podala společnost Baskaya di Baskaya Alim e C Sas u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. 1994, L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 29, 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, sušené a vařené ovoce a konzervovaná, sušená a vařená zelenina; rosoly, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“;
—
třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a výrobky z obilnin, chléb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; droždí, prášek do pečiva; sůl, hořčice; ocet, zálivky na ochucení; koření; led na osvěžení“;
—
třída 32: „Pivo; minerální vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a ostatní přípravky na výrobu nápojů“.
Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 13/2008 ze dne 31. března 2008.
Dne 30. června 2008 podala navrhovatelka proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009), když uplatnila nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].
Námitky byly založeny na starší mezinárodní obrazové ochranné známce zapsané dne 30. června 1992 pod číslem 470542, jejíž platnost byla prodloužena do 30. června 2012, která vyvolává účinky v Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku a zemích Beneluxu pro výrobky spadající do třídy 32 ve smyslu Niceské dohody, a sice „Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo] a porter [tmavé horně kvašené pivo]; minerální vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje; sirupy a ostatní přípravky na výrobu nápojů“. Tato ochranná známka je vyobrazena níže:
Navrhovatelka, která byla vyzvána k tomu, aby předložila důkaz o užívání starší ochranné známky, dne 31. března 2009 upřesnila, že na námitkách trvá, pouze pokud jde o německou část mezinárodního zápisu, a předložila několik dokumentů jako důkazů o užívání ve Švýcarsku. V tomto ohledu uplatnila článek 5 úmluvy z roku 1892. Podle této úmluvy se užívání ve Švýcarsku rovná užívání, ke kterému dochází v Německu.
Rozhodnutím ze dne 8. února 2010 námitkové oddělení vzhledem k tomu, že nebyl předložen důkaz o užívání starší ochranné známky, námitky zamítlo. Konstatovalo, že z předložených písemností vyplývá, že ochranná známka uplatněná na podporu námitek je užívána pouze ve Švýcarsku, a odmítlo použití úmluvy z roku 1892.
Dne 7. dubna 2010 podala navrhovatelka k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
Sporným rozhodnutím čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že se důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky uplatněné na podporu námitek týká pouze Švýcarské konfederace. Odvolací senát měl za to, že jediným relevantním právním rámcem je právní rámec nařízení č. 207/2009, a konkrétně jeho čl. 42 odst. 2 a 3, podle něhož musí být starší ochranná známka skutečně užívána na území členského státu, kde tato ochranná známka požívá ochrany.
Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek
Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 17. března 2011 podala navrhovatelka žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí.
Na podporu své žaloby uplatnila jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.
Navrhovatelka konkrétně uvedla, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky v Německu předkládat nemusí vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 1 úmluvy z roku 1892 se užívání ochranné známky v Německu prokáže v případě, že je uvedená ochranná známka užívána ve Švýcarsku.
Tribunál zaprvé v bodech 22 až 36 napadeného rozsudku přezkoumal otázku, jakého území se předložený důkaz o užívání starší ochranné známky musí týkat.
Tribunál v bodě 26 napadeného rozsudku uvedl, že „otázky související s důkazem předloženým na podporu odůvodnění námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství a otázky související s územním aspektem užívání ochranných známek jsou upraveny relevantními ustanoveními nařízení č. 207/2009“, a to nezávisle na vnitrostátním právu členských států. V tomto ohledu v bodě 27 tohoto rozsudku upřesnil, že skutečnost, že starší ochrannou známkou uplatněnou v rámci námitkového řízení Společenství je národní nebo mezinárodní ochranná známka, nikterak neznamená použití vnitrostátního práva uplatnitelného na tuto starší ochrannou známku.
Tribunál tak konstatoval, že ačkoli řízení týkající se zápisu ochranných známek spadají pod vnitrostátní právo každého členského státu, není tomu tak v případě určení území, na němž musí být prokázáno skutečné užívání starší ochranné známky, jelikož tato otázka je upravena ustanoveními unijního práva.
Tribunál měl dále v bodě 36 napadeného rozsudku za to, že ačkoli v některých případech může být vnitrostátní právo použitelné, nařízení č. 207/2009 stanovilo koexistenci národních systémů se systémem Společenství ochrany ochranných známek.
Tribunál měl zadruhé v bodech 37 až 40 napadeného rozsudku za to, že i v případě starší mezinárodní ochranné známky může být důkaz o jejím skutečném užívání požadován v souladu s čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jelikož je takovou ochrannou známku třeba považovat za národní ochrannou známku.
Za těchto okolností Tribunál žalobu navrhovatelky na neplatnost zamítl.
Návrhová žádání účastníků řízení
Navrhovatelka se svým kasačním opravným prostředkem domáhá, aby Soudní dvůr napadený rozsudek zrušil, vrátil věc Tribunálu a uložil OHIM náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem a Tribunálem.
OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a navrhovatelce uložil náhradu nákladů řízení.
Ke kasačnímu opravnému prostředku
Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka jediný důvod vycházející z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009. Tento důvod kasačního opravného prostředku se dělí na tři části.
K první části jediného důvodu kasačního opravného prostředku
Argumentace účastníků řízení
Navrhovatelka má za to, že se čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 nepoužije na ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát.
Navrhovatelka se opírá o znění tohoto ustanovení a uvádí, že se toto ustanovení týká výslovně pouze „starších ochranných známek Společenství“, jakož i „starších národních ochranných známek“, a nikoli jiných případů stanovených v čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení, což je ustanovení, které používá obecnější pojem „starší ochranné známky“. Starší ochranná známka kolidující s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, tak spadá pod tento čl. 8 odst. 2 písm. a).
Vzhledem k tomu, že tato starší ochranná známka byla předmětem mezinárodního zápisu, Tribunál neprávem od navrhovatelky vyžadoval, aby prokázala její užívání v Německu.
OHIM zdůrazňuje, že na základě článku 160 nařízení č. 207/2009 je taková povinnost užívání, jaká vyplývá z článku 42 tohoto nařízení, výslovně stanovena v článku 160 uvedeného nařízení pro mezinárodní zápisy s vyznačením Evropské unie.
Závěry Soudního dvora
Navrhovatelka má v první části svého jediného důvodu kasačního opravného prostředku za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když v souvislosti se starší ochrannou známkou, jejíž je majitelkou, uplatnil kritérium skutečného užívání stanovené v čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, třebaže jde o mezinárodní ochrannou známku, která podle navrhovatelky pod toto ustanovení nespadá.
Zaprvé je třeba uvést, že ze znění článku 42 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že se odstavec 2 tohoto článku použije na starší ochranné známky Společenství, zatímco se jeho odstavec 3 týká starších národních ochranných známek.
Je třeba rovněž konstatovat, že oba tyto odstavce nerozlišují mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami, které jsou předmětem mezinárodního zápisu.
„Starší národní ochranné známky“, uvedené v čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009, však musejí být chápány jako ochranné známky s účinky pro členský stát, a to nezávisle na národní či mezinárodní úrovni, na níž byly zapsány.
Odstavec 3 tohoto článku totiž uvádí, že pravidla, která stanoví, se vztahují na „starší národní ochranné známky“ uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009, aniž však rozlišuje mezi čtyřmi kategoriemi „starších ochranných známek“, uvedenými v posledně uvedeném ustanovení, k nimž patří zejména ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát.
Cílem čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je tudíž pouze takový požadavek užívání starší ochranné známky Společenství na území Společenství, jak vyplývá z čl. 42 odst. 2 tohoto nařízení, uplatnit v případě starších národních ochranných známek, u nichž je upřesněno, že je užívání vyžadováno na území členského státu.
Zadruhé výklad uplatněný navrhovatelkou, jehož účelem je z působnosti základního požadavku užívání vyloučit mezinárodní ochranné známky, obchází systém ochrany, do něhož spadá čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, jakož i užitečný účinek těchto ustanovení. Konkrétně je třeba zdůraznit, že bod 10 odůvodnění uvedeného nařízení, který připomíná zásadu přednosti ochranné známky, nikterak nerozlišuje v závislosti na druhu ochranné známky, která je předmětem námitek. Dále to vyplývá rovněž z článku 160 nařízení č. 207/2009, který vyžaduje užívání, pokud jde o námitky založené na mezinárodní ochranné známce v kontextu určení data zápisu.
To v podstatě zdůraznil Tribunál, když v bodě 38 napadeného rozsudku připomněl, že čl. 4 odst. 1 Madridské dohody, jakož i čl. 4 odst. 1 písm. a) protokolu k Madridské dohodě stanoví, že ochrana ochranné známky bude v každé ze smluvních stran, jichž se týká, stejná, jako kdyby byla přihlášena přímo u úřadu této smluvní strany.
Na základě těchto ustanovení tudíž „ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu iii) nařízení č. 207/2009 podléhají témuž režimu jako „ochranné známky zapsané v členském státě“ uvedené v bodě ii) tohoto čl. 8 odst. 2 písm. a).
Tribunál se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení, když na ochrannou známku, jejíž je navrhovatelka majitelkou, použil čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
Navrhovatelka tak nemůže uvádět, že úvahy Tribunálu v bodech 33 a 38 napadeného rozsudku si vzájemně odporují. Tribunál totiž v bodě 33 tohoto rozsudku v podstatě zdůrazňuje, že pojem „skutečné užívání“ byl předmětem harmonizace v rámci řízení o přihlášce ochranné známky Společenství, zatímco v bodě 38 uvedeného rozsudku odkazuje na platnost mezinárodní ochranné známky na území členského státu.
První část jediného důvodu kasačního opravného prostředku je tudíž třeba zamítnout jako neopodstatněnou.
Ke druhé části jediného důvodu kasačního opravného prostředku
Argumentace účastníků řízení
Navrhovatelka má v druhé části svého jediného důvodu kasačního opravného prostředku za to, že na rozdíl od toho, co uvedl Tribunál, otázku „územní platnosti“ ochranné známky zapsané na národní úrovni upravuje výhradně vnitrostátní právo. Tak je tomu podle ní konkrétně v případě národních ochranných známek zapsaných na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát.
OHIM má za to, že pojem „užívání starší ochranné známky“ musí být vykládán jednotně v rámci nařízení č. 207/2009, které vyčerpávajícím způsobem upravuje povahu dotčeného užívání, jakož i území, na němž musí být užívání prokázáno. V tomto ohledu uvádí, že ačkoli úmluva z roku 1892 může mít dopad na německá zámkové právo, tato úmluva nemá vliv na režim ochranných známek Společenství.
Závěry Soudního dvora
Úvodem je třeba připomenout, že režim ochranných známek Společenství je autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému (viz rozsudky ze dne 22. března 2012, Génesis, C‑190/10, bod 36, a ze dne 27. června 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, bod 33).
V tomto ohledu navrhovatelka nemůže zpochybnit závěry, které Tribunál vyvodil z rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziara v. OHIM (
C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333
), pokud jde o pojem „užívání ochranné známky“. V tomto rozsudku totiž – jak připomněl Tribunál v bodě 34 napadeného rozsudku – Soudní dvůr uvedl, že vnitrostátní pojem blokační ochranné známky, na základě níž starší ochranná známka požívá ochrany na základě vnitrostátního práva, třebaže její užívání nelze prokázat, nemůže bránit zápisu ochranné známky Společenství.
Jinak by tomu bylo pouze v případě, že by pravidla týkající se ochranné známky Společenství neprováděla harmonizaci pojmu užívání ochranné známky.
Článek 10 odst. 1 směrnice 2008/95, jehož účelem je harmonizace vnitrostátních právních úprav o ochranných známkách, přitom stanoví, že po uplynutí určité lhůty ochranná známka, kterou její majitel v dotčeném členském státě skutečně neužíval, podléhá sankcím stanoveným touto směrnicí, jako je zejména neplatnost.
Tribunál se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že pojem „užívání ochranné známky Společenství na území Unie“ je vyčerpávajícím způsobem upraven pouze unijním právem.
Druhou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněnou.
Ke třetí části jediného důvodu kasačního opravného prostředku
Argumentace účastníků řízení
Podle navrhovatelky by okolnost, že by na základě úmluvy z roku 1892 mohlo být zakázáno užívání na německém území ochranné známky, jejíž zápis je požadován, vedla k tomu, že by byl dotčen jednotný charakter ochranné známky Společenství. Je-li připuštěno, že ze zásady jednotnosti takové ochranné známky existují výjimky, tyto výjimky by přitom měly být výslovně stanoveny nařízením č. 207/2009, jak vyplývá z bodu 3 odůvodnění tohoto nařízení.
OHIM odkazuje na články 111 a 165 uvedeného nařízení a zdůrazňuje, že zásada jednotného charakteru ochranné známky Společenství není absolutní.
Závěry Soudního dvora
Je třeba připomenout, že ze zásady jednotného charakteru ochranné známky existují výjimky, které jsou stanoveny v nařízení č. 207/2009.
Článek 111 odst. 1 tohoto nařízení konkrétně umožňuje majiteli staršího práva místního významu, aby bránil užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní předpisy dotyčného členského státu.
Tribunál tudíž právem v bodě 36 napadeného rozsudku uvedl, že zásada jednotného charakteru ochranné známky není absolutní.
Z toho vyplývá, že třetí část jediného důvodu kasačního opravného prostředku není opodstatněná, a že kasační opravný prostředek tedy musí být zamítnut v plném rozsahu.
K nákladům řízení
Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM náhradu nákladů řízení od společnosti Rivella International AG požadoval a společnost Rivella International AG neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1)
Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)
Společnosti Rivella International AG se ukládá náhrada nákladů řízení.

Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: němčina.