CELEX: 62009TJ0304
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BASmALI
Niet-ingeschreven ouder merk en ouder teken BASMATI
Relatieve weigeringsgrond
Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009]

Voorgeschiedenis van het geding
Op 4 november 2003 heeft interveniënte, Siam Grains Co. Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
De waar waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoort tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. De waar is omschreven als volgt: „lange rijstkorrels”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 37/2004 van 13 september 2004 gepubliceerd.
Op 10 december 2004 heeft United Riceland Private Ltd (thans Tilda Riceland Private Ltd; hierna: „verzoekster”) op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waar.
De oppositie was gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk of het oudere teken BASMATI, dat in het economisch verkeer voor rijst werd gebruikt.
De oppositie werd ingesteld op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009). Verzoekster voerde in het bijzonder aan dat zij krachtens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kon opkomen tegen het gebruik van het aangevraagde merk door middel van de vordering wegens misbruik (action for passing off).
Op 28 januari 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Zij was in het bijzonder van oordeel dat verzoekster geen documenten had overgelegd waarin werd beschreven hoe de door deze onderneming naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde rijst in de handel werd gebracht. In deze omstandigheden had verzoekster nagelaten aan te tonen dat zij de „goodwill” had verworven die noodzakelijk is om in het gelijk te worden gesteld krachtens de in het Verenigd Koninkrijk geldende wettelijke regeling inzake misbruik.
Op 20 maart 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
Bij beslissing van 19 maart 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat opposante overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 moest aantonen dat zij houdster was van het recht waarop de oppositie was gebaseerd. In casu had verzoekster evenwel niet aangetoond dat zij houdster van het aangevoerde recht was. In het bijzonder was de kamer van beroep van oordeel dat de term „basmati” geen merk of teken was dat door eigendomsrechten werd beschermd, maar louter de gangbare aanduiding van een rijstsoort. De term „basmati” is een soortnaam. Verder stelde de kamer van beroep dat de door de vordering wegens misbruik beschermde eigendom geen betrekking had op het in geding zijnde teken, maar op de „goodwill”. De kamer van beroep oordeelde dat verzoekster niet had aangetoond dat zij eigenaar van de term „basmati” was, zodat de oppositie niet voldeed aan de — in verordening nr. 40/94 gestelde — voorwaarde inzake het bestaan van een eigendomsrecht.
Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.
Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Verzoekster voert in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. Dit middel is georganiseerd rond vier grieven. Ten eerste heeft de kamer van beroep op grond van een zuiver letterlijke lezing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ten onrechte gepoogd om een „gemeenschapsrechtelijk begrip van ‚eigendom’” van het aangevoerde oudere merk of teken op te leggen. Ten tweede heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting door een onderscheid te maken tussen de „extensieve” vorm van de vordering wegens misbruik in het Verenigd Koninkrijk, waarop de oppositie was gebaseerd, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, dat volgens de kamer van beroep betrekking moet hebben op een uitsluitend recht waarvan één marktdeelnemer houder is. Ten derde is verzoekster van mening dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te eisen dat opposante, naast het bewijs van de eigendom van een immaterieel recht, het bewijs levert van de eigendom van het oudere teken. Ten vierde heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de term „basmati” een soortnaam is.
Het BHIM voert met betrekking tot de eerste en de vierde grief van verzoekster aan dat de tekens waarop artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft, moeten beantwoorden aan „uniforme Europese criteria”. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de term „basmati” bij gebruik ervan voor rijst geen recht in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 vormde. In die omstandigheden was het niet nodig om het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale recht te onderzoeken. In het bijzonder is het teken BASMATI niet in staat om de wezenlijke functie van een merk uit te oefenen, te weten de herkomst van de erdoor aangeduide waren aan te geven. Met betrekking tot de tweede en de derde grief van verzoekster stelt het BHIM dat de kamer van beroep op grond van de vaststelling dat de term „basmati” geen recht in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 vormde, het beroep kon verwerpen zonder dat de vereisten van het nationale recht hoefden te worden onderzocht.
Interveniënte betoogt dat de voorwaarde dat de opposant houder van het teken is, een „autonome voorwaarde” is, die los van de volgens het nationale recht vereiste voorwaarden moet worden uitgelegd. Zij voert aan dat haar lezing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 niet in de weg staat aan opposities op basis van de vordering wegens misbruik voor zover de opposant een teken aanvoert dat hij als enige op de markt gebruikt en dat hem wegens de bij zijn klanten verworven reputatie in staat stelt om zijn waren of activiteiten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ten slotte brengt interveniënte in herinnering dat het teken BASMATI een generieke aanduiding voor een rijstsoort is en geen teken vormt dat waren van een onderneming van die van andere ondernemingen kan onderscheiden. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep uit de generieke aard van het teken BASMATI gewoonweg afgeleid dat verzoekster niet de „houder” van dit teken was.
Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis oppositie instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk indien en voor zover krachtens het geldende recht van de lidstaat enerzijds de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de gemeenschapsmerkaanvraag ingeroepen recht van voorrang, en anderzijds dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.
Hieruit vloeit voort dat een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 erin bestaat dat de opposant aantoont dat hij houder van het ter staving van de oppositie aangevoerde teken is. Dit betekent dat de opposant de verwerving van rechten op dat teken moet aantonen [zie in die zin arresten Gerecht van 28 oktober 2009, BCS/BHIM — Deere (Combinatie van kleuren groen en geel),
T-137/08, Jurispr. blz. II-4047
, punt 73, en 22 juni 2010, Montero Padilla/BHIM — Padilla Requena (JOSE PADILLA),
T-255/08, Jurispr. blz. II-2551
, punt 63]. Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 moet het op grond van die rechten mogelijk zijn om het gebruik van een later merk te verbieden.
Voor zover verzoekster de vordering wegens misbruik als bedoeld in het recht van het Verenigd Koninkrijk aanvoert ter onderbouwing van haar oppositie, dient voorts eraan te worden herinnerd dat het in de onderhavige zaak toepasselijke recht van de lidstaat de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk) is, waarvan section 5(4) met name luidt als volgt:
„Een merk kan niet worden ingeschreven indien of in zoverre kan worden opgekomen tegen het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk:
a)
op grond van een rechtsregel [in het bijzonder krachtens de wettelijke regeling inzake misbruik (law of passing off)] die een niet-ingeschreven merk of elk ander in het economisch verkeer gebruikt teken beschermt [...]”
Uit deze bepaling, zoals uitgelegd door de nationale rechterlijke instanties, vloeit voort dat de opposant moet aantonen dat overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens misbruik is voldaan aan drie voorwaarden, te weten de verworven goodwill (te weten de aantrekkingskracht die clientèle oplevert), de misleidende presentatie en de daaruit voortvloeiende schade voor de goodwill [zie in die zin arrest Gerecht van 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Jurispr. blz. II-5659
, punten 93 en 101 en de aldaar aangehaalde beslissingen van rechterlijke instanties].
In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep de oppositie heeft afgewezen op de enkele grond dat verzoekster niet had aangetoond dat zij houdster van het ter staving van de oppositie aangevoerde teken was. De kamer van beroep heeft aldus verklaard dat „[h]et beroep [...] ongegrond [was]”, dat „[o]pposante [...] niet de houdster [was] van het teken waarop zij haar oppositie baseer[de]” en dat „[d]e redenen [...] hierna [werden] uiteengezet” (punt 14 van de bestreden beslissing). Haar redenering eindigde met de vaststelling dat, „[a]angezien opposante haar bewering niet [had] gestaafd dat zij eigenaar van de naam [‚]Basmati[’] [was], [...] de krachtens artikel 8, lid 4, van [verordening nr. 40/94] ingestelde oppositie ongegrond [was] en [dat] het beroep [moest] worden verworpen” (punt 29 van de bestreden beslissing). Hierbij heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het betrokken teken geen merk was, in het bijzonder omdat het ging om een soortnaam, en dat de door verzoekster aangevoerde „eigendom” enkel betrekking had op de goodwill. De kamer van beroep heeft evenwel de oppositie niet afgewezen op grond dat het betrokken teken als zodanig niet ten grondslag kon liggen aan een oppositie krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. In het bijzonder blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de kamer van beroep heeft gesteld dat de term „basmati” bij gebruik ervan voor rijst „geen recht in de zin van artikel 8, lid 4, van [verordening nr. 40/94] vorm[de]”, zoals het BHIM in zijn schriftelijke stukken aanvoert. De door het BHIM en interveniënte aangevoerde argumenten ten betoge dat het betrokken teken niet binnen de werkingssfeer van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 valt, kunnen derhalve niet slagen.
In de eerste plaats lijkt de kamer van beroep — hoewel de bestreden beslissing op dit punt dubbelzinnig is — te hebben geoordeeld dat verzoekster het bewijs moest leveren dat zij formeel „eigenaar” was van het ter staving van de oppositie aangevoerde teken. Zoals in punt 17 supra in herinnering is gebracht, betekent evenwel de voorwaarde dat de opposant houder van het aangevoerde teken is, dat de verwerving van rechten op dat teken wordt aangetoond. Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 preciseert niet welke vorm de verwerving van dergelijke rechten moet aannemen. De schijnbaar restrictieve benadering van de kamer van beroep is overigens in tegenspraak met het door het BHIM in zijn schriftelijke stukken voor het Gerecht vermelde feit dat de tekens waarop artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft, meestal eerder worden gebruikt dan ingeschreven.
In de tweede plaats dient te worden geoordeeld dat bij de vraag of een opposant rechten op een niet-ingeschreven merk of op een in het economisch verkeer gebruikt teken heeft verworven — en dus houder van het aangevoerde teken is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 — het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale recht niet buiten beschouwing mag worden gelaten. In deze context speelt het geldende nationale recht in het bijzonder een rol bij de vaststelling van de procedures voor verwerving van rechten op het teken dat ter staving van een oppositie op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 wordt aangevoerd.
De kamer van beroep heeft overigens zelf in punt 24 van de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwezen naar het nationale recht om te oordelen dat eigendom in de context van de vordering wegens misbruik enkel op de goodwill betrekking heeft. Bovendien heeft het BHIM in bijlage bij de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (deel C met het opschrift „Oppositieprocedure”, hoofdstuk 4 met het opschrift „Rechten overeenkomstig artikel 8, lid 4, van [verordening nr. 40/94]”) een lijst van „nationale rechten die ‚oudere rechten’ vormen in de zin van artikel 8, lid 4, van [verordening nr. 40/94]”, gepubliceerd. Deze bijlage preciseert de aard van de betrokken „nationale rechten” alsmede de procedures voor verwerving ervan. Aldus ziet zij met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk op niet-ingeschreven merken en in het economisch verkeer gebruikte tekens „die worden beschermd door een rechtsregel, [de vordering wegens misbruik] (‚passing off’) daaronder begrepen”.
De argumenten van het BHIM inzake artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009) kunnen niet afdoen aan deze vaststelling. Gesteld dat — zoals het BHIM aanvoert — niet alle oudere rechten kunnen worden aangevoerd in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betekent dit immers niet noodzakelijkerwijs dat het betrokken teken a priori uitgesloten is van de tekens die binnen de werkingssfeer van deze bepaling vallen — hetgeen de kamer van beroep niet heeft gesteld — en evenmin dat het nationale recht in casu irrelevant is voor de vaststelling van de procedures voor verwerving van rechten op het aangevoerde teken.
In de derde plaats bepaalt section 5(4) van de Trade Marks Act 1994 in de tweede alinea ervan ook dat een persoon die kan opkomen tegen het gebruik van een merk, moet worden geacht „houder van een ouder recht” te zijn. Hieruit volgt dat volgens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht in het kader van een vordering wegens misbruik de hoedanigheid van houder van een ouder recht niet kan worden vastgesteld op autonome wijze — zoals de kamer van beroep in wezen in de bestreden beslissing heeft gedaan — zonder rekening te houden met het vermogen van de opposant om op te komen tegen het gebruik van een merk.
Het feit dat de eigendom die door de vordering wegens misbruik wordt beschermd, geen betrekking heeft op een woord of een naam waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar op de klantenkring zelf waaraan afbreuk wordt gedaan door het litigieuze gebruik [arrest Gerecht van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T-114/07 en T-115/07, Jurispr. blz. II-1919
, punt 61], zoals de kamer van beroep in wezen in punt 24 van de bestreden beslissing heeft gesteld, kan daaraan geen afbreuk doen. De omstandigheid dat de opposant enkel formeel eigenaar van de klantenkring is waaraan afbreuk wordt gedaan, betekent immers niet noodzakelijkerwijs dat hij op het aangevoerde teken geen rechten heeft verworven die hem in staat stellen om, in voorkomend geval, op te komen tegen het gebruik van een later merk. In dit verband dient erop te worden gewezen dat in het kader van de vordering wegens misbruik een reputatie op de markt wordt verworven door het teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten (zie in die zin arrest LAST MINUTE TOUR, reeds aangehaald, punt 84). Bovendien is het door het gebruik van het betrokken teken dat een natuurlijk of rechtspersoon „houder van een ouder recht” in de zin van het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kan zijn.
Met betrekking tot het door interveniënte in antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht aangehaalde feit dat section 5(4), tweede alinea, van de Trade Marks Act 1994 door verzoekster niet werd aangevoerd in haar schriftelijke stukken voor het Gerecht, hoeft enkel te worden opgemerkt dat de vordering wegens misbruik als bedoeld in het recht van het Verenigd Koninkrijk als grondslag diende voor de door verzoekster bij het BHIM ingestelde oppositie. Bijgevolg vormde het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht een integrerend deel van het geding voor de kamer van beroep. Het behoort derhalve tot het feitelijke en juridische kader tegen de achtergrond waarvan het Gerecht zijn toezicht moet uitoefenen.
In de vierde plaats kan het feit dat — zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing stelt — verzoekster in de motivering van haar oppositie de term „merk” heeft gebruikt om te verwijzen naar het aangevoerde teken, niet alleen het gevolg zijn van het aanvoeren van een niet-ingeschreven merk ter staving van de oppositie, maar bovendien kan dit geen afbreuk doen aan het feit dat de oppositie onder meer was gebaseerd op een in het economisch verkeer gebruikt teken. De kamer van beroep heeft overigens deze oppositiegrond vermeld in punt 16 van de bestreden beslissing. In deze context dient te worden geoordeeld dat de door de kamer van beroep aangehaalde omstandigheid dat het teken BASMATI geen merk is, evenwel niet betekent dat verzoekster geen rechten op dit teken had verworven in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, gelezen tegen de achtergrond van het in casu geldende nationale recht. Wat meer in het bijzonder de bewering van de kamer van beroep betreft dat de term „basmati” een soortnaam is, blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van het toepasselijke recht inzake de vordering wegens misbruik, ook al was het aanvankelijk beschrijvend of mist het elk onderscheidend vermogen (arrest LAST MINUTE TOUR, punt 26 supra, punt 84). Bovendien blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van de regeling inzake de vordering wegens misbruik, hoewel het door verschillende marktdeelnemers in het kader van hun commerciële activiteiten wordt gebruikt (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Deze „extensieve” vorm van de vordering wegens misbruik, die in de nationale rechtspraak wordt erkend, stelt aldus verschillende marktdeelnemers in staat om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven. Bijgevolg kan de door de kamer van beroep aangevoerde omstandigheid, zo deze al vaststaat, in het licht van het geldende nationale recht niet afdoen aan het feit dat de opposant rechten op het aangevoerde teken kan hebben verworven.
Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door de oppositie af te wijzen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat zij houdster van het betrokken teken was, zonder nauwkeurig te onderzoeken of verzoekster rechten op dat teken had verworven overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk.
In deze omstandigheden dient het enige middel van verzoekster te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, beslist het Gerecht over de verdeling van de kosten.
In casu zijn het BHIM en interveniënte in het ongelijk gesteld. Bovendien heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM en interveniënte in de kosten.
In die omstandigheden moet het BHIM, behalve in zijn eigen kosten, in twee derde van de kosten van verzoekster worden verwezen, en interveniënte, behalve in haar eigen kosten, in een derde van de kosten van verzoekster.

HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 19 maart 2009 (zaak R 513/2008‑1) wordt vernietigd.

2)
Het BHIM wordt, behalve in zijn eigen kosten, verwezen in twee derde van de kosten van Tilda Riceland Private Ltd.

3)
Siam Grains Co. Ltd wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in een derde van de kosten van Tilda Riceland Private.

Forwood
Dehousse
Popescu
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 januari 2012.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.