CELEX: 62009TJ0504
Gemeinschaftsmarke
Widerspruchsverfahren
Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke VÖLKL
Ältere internationale Marke VÖLKL
Relatives Eintragungshindernis
Verwechslungsgefahr
Teilweise Zurückweisung der Anmeldung
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
Ernsthafte Benutzung der älteren Marke
Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 und Regel 22 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95
Zuständigkeit der Beschwerdekammer, wenn die Beschwerde nur einen Teil der mit der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen betrifft
Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009
Antrag auf Änderung der Entscheidung der Beschwerdekammer
Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 25. April 2005 meldete die Klägerin, die Völkl GmbH & Co. KG, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009
des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VÖLKL.
Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 3, 9, 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–        Klasse 3: „Pflegemittel für Schuhe“;
–        Klasse 9: „Spezialschuhe (Feuerwehrschuhe)“;
–        Klasse 18: „Leder und Lederwaren, ausgenommen Sport‑ und Reisetaschen“;
–        Klasse 25: „Schuhe, insbesondere Skistiefel, Après‑Ski‑Stiefel, Bergstiefel, Pelzstiefel, Kletterschuhe, Wanderschuhe, Sport-
und Freizeitschuhe“.
Die Anmeldung wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 5/2006 vom 30. Januar 2006 veröffentlicht.
Am 27. April 2006 erhob die Streithelferin, die Marker Völkl International GmbH, gegen die Eintragung der angemeldeten Marke
Widerspruch gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009).
Der Widerspruch wurde auf die internationale Wortmarke VÖLKL (im Folgenden: ältere Marke) gestützt, die am 31. Juli 1991 unter
der Nr. 571440 eingetragen wurde. Diese Eintragung erstreckt sich u. a. auf Spanien und Italien und erfasst insbesondere die
folgenden Waren der Klassen 18, 25 und 28:
–        Klasse 18: „Sporttaschen“;
–        Klasse 25: „Bekleidung“;
–        Klasse 28: „Turn- und Sportartikel“.
Der Widerspruch wurde auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr.
207/2009) gestützt.
In ihrer am 20. Dezember 2006 beim HABM eingegangenen Stellungnahme verlangte die Klägerin insbesondere den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke für die zur Stützung des Widerspruchs beanspruchten Waren im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 der
Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009).
Auf dieses Verlangen hin legte die Streithelferin als Anlage zu ihrer Stellungnahme, die am 1. März 2007 beim HABM einging,
insbesondere die folgenden Beweisunterlagen vor:
–        Statistiken für die von ihr erzielten Umsätze insbesondere beim Verkauf von Skiern und Snowboards, Ski‑ und Snowboardbekleidung
sowie Sportaccessoires wie Sporttaschen von 2002 bis 2006;
–        zwei Kataloge über die von ihr in der Saison 2006/2007 vertriebenen Waren, von denen sich einer auf Skier, Snowboards und
Skitaschen und der andere auf Ski‑ und Snowboardbekleidung bezieht;
–        zwei Serien von Rechnungen über den Absatz von Waren der Streithelferin an ihre spanischen und italienischen Vertriebshändler.
Ferner übersandte die Streithelferin dem HABM am 2. März 2007 eine eidesstattliche Erklärung von Herrn G., einem Mitarbeiter
einer zur Unternehmensgruppe der Streithelferin gehörenden Gesellschaft. Dieser bestätigte an Eides statt die von der Streithelferin
von 2002 bis 2006 insbesondere mit dem Verkauf der oben in Randnr. 9 aufgeführten Waren erzielten Umsätze und erklärte, dass
alle diese Waren die ältere Marke getragen hätten.
Am 31. Juli 2008 gab die Widerspruchsabteilung, die der Ansicht war, dass der Widerspruch nur die Anmeldung für die Waren
„Skischuhe, Snowboardschuhe, Sportschuhe“ in Klasse 25 (im Folgenden: die drei Waren) betreffe, diesem statt, soweit diese
Waren betroffen waren (Nr. 1 des verfügenden Teils der Entscheidung der Widerspruchsabteilung).
Die Widerspruchsabteilung vertrat die Auffassung, dass die Streithelferin den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren
Marke für die oben in Randnr. 6 aufgeführten Waren erbracht habe. Die Widerspruchsabteilung berief sich dafür in ihrer Entscheidung
auf die Rechnungen, die Umsatzstatistiken und die eidesstattliche Erklärung von Herrn G., die von der Streithelferin vorgelegt
worden waren, und befand, dass sie den maßgeblichen Zeitraum und die maßgeblichen Mitgliedstaaten, Spanien und Italien, beträfen
und ein eindrucksvolles Absatzvolumen für die in Rede stehenden Waren belegten. Die Widerspruchsabteilung stellte fest, dass
die Rechnungen ein Bildzeichen trugen (im Folgenden: erste Bildmarke), das nachfolgend wiedergegeben wird:
Die Widerspruchsabteilung war jedoch der Meinung, dass die Benutzung dieses Zeichens eine Benutzung der älteren Marke in einer
ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflussenden Form im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt
Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009), der entsprechend anwendbar sei, darstelle. Im Übrigen wies die Widerspruchsabteilung
das Vorbringen der Klägerin zurück, dass die geltend gemachte Benutzung der älteren Marke durch ein anderes Unternehmen und
nicht durch die Streithelferin erfolgt sei. Da die Streithelferin selbst Handlungen der Benutzung ihrer Marke durch einen
Dritten geltend mache, behaupte sie stillschweigend, dass diese Benutzung mit ihrer Zustimmung im Sinne von Art. 15 Abs. 3
der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) erfolgt sei.
In Bezug auf die drei Waren nahm die Widerspruchsabteilung an, dass Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke bestehe, da die Marken identisch und die mit ihnen
beanspruchten Waren ähnlich seien. Die Widerspruchsabteilung stellte ferner in Nr. 2 des verfügenden Teils ihrer Entscheidung
fest, dass die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Randnr. 3 angeführten Waren in den Klassen 3, 9 und 18 sowie
für „Schuhe, ausgenommen Skischuhe, Snowboardschuhe und Sportschuhe“ in Klasse 25 (im Folgenden gemeinsam: die anderen Waren)
erfolgen könne.
Am 25. September 2008 legte die Klägerin beim HABM gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64
der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
Mit Entscheidung vom 30. September 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), der Klägerin zugestellt am 16. Oktober
2009, hob die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung „hinsichtlich der Feststellung der
Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen“ auf und verwies sie zur weiteren Entscheidung an die Widerspruchsabteilung zurück
(Nr. 1 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung). Dagegen wies sie die Beschwerde „[h]insichtlich der Entscheidung
über den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung“ der älteren Marke zurück (Nr. 2 des verfügenden Teils der angefochtenen
Entscheidung).
Erstens führte die Beschwerdekammer aus, dass die Widerspruchsabteilung die angefochtenen Waren nicht richtig identifiziert
habe. Sie meinte, die Widerspruchsschrift habe keine Angabe der Waren enthalten, gegen die sich der Widerspruch gerichtet
habe. Daher gelte der Widerspruch gemäß Regel 15 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember
1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung
als gegen alle Waren gerichtet, die Gegenstand der Anmeldung gewesen seien. Ferner stellte die Beschwerdekammer fest, dass
„Sportschuhe“ und „Skischuhe“ unter der Bezeichnung „Skistiefel“ in der Anmeldung der Klägerin enthalten gewesen seien, während
„Snowboardschuhe“ gar nicht angemeldet gewesen seien. Die Beschwerdekammer gelangte daher zu dem Ergebnis, dass sich die Widerspruchsabteilung
mit Waren befasst habe, die das Warenverzeichnis für die angemeldete Marke gar nicht enthalten habe. Auch wenn die Parteien
selbst diese Frage nicht aufgeworfen und sich auf die ernsthafte Benutzung der älteren Marke beschränkt hätten, müsse die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben werden, soweit sie die Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden
Marken betreffe (Randnrn. 15 bis 18 der angefochtenen Entscheidung).
Zweitens nahm die Beschwerdekammer ebenso wie die Widerspruchsabteilung an, dass die Streithelferin die ernsthafte Benutzung
der älteren Marke in Italien und Spanien für die Waren nachgewiesen habe, für die sie geschützt sei (Randnr. 22 der angefochtenen
Entscheidung).
Zur Begründung dieser Schlussfolgerung führte die Beschwerdekammer in den Randnrn. 24 und 25 der angefochtenen Entscheidung
Folgendes aus:
„24.      Die von der [Streithelferin] vorgelegten Rechnungen für die Jahre 2002 bis 2006 belegen die Verkaufszahlen dieser Jahre in
Spanien und Italien, mithin nach Ort, Zeit und Umfang. Zwar weisen diese Rechnungen lediglich die [erste Bildmarke der Streithelferin]
auf. Hinsichtlich der Rechnungen allein kann jedoch von der Widersprechenden nicht verlangt werden, eine Aufstellung der Verkaufszahlen
nach denjenigen Produkten zu erstellen, die die [ältere Marke] getrennt aufweisen. Eine derartige Differenzierung der Produkte
ist meist schlicht nicht möglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht alle Produkte dasselbe Zeichen identisch aufweisen.
Eine Differenzierung erfordert in diesem Fall einen enormen administrativen Aufwand und kann regelmäßig nicht erwartet werden.
Der Benutzungsnachweis wäre dem betroffenen Unternehmen dann fast unmöglich.
25.      Hinsichtlich der Art der Benutzung der Widerspruchsmarke geht aus den Katalogauszügen der [Streithelferin] hervor, dass sie
zur Kennzeichnung ihrer Waren nicht allein die [erste Bildmarke] benutzt. Vielmehr sind auf den Waren auch [eine andere Bildmarke
der Streithelferin] und die [ältere Marke] zu finden. Auf den dort einsehbaren Skiern, den Skistöcken und einer Vielzahl weiterer
Artikel der Sportbekleidung ist die [ältere Marke] als reines Textelement isoliert zu finden. Die Waren der vorgelegten Kataloge
finden sich auch auf den vorgelegten Rechnungen wieder. So weist beispielsweise die Rechnung für einen spanischen Abnehmer
vom 12. Januar 2006 die Artikel mit den Nummern 106001 (Racetiger GS Racing Titanium), 106021 (Racetiger RC Titanium) und
106051 (Supersport Allstar Titanium) auf, die Rechnung vom 21. Dezember 2005 weist unter anderem die Waren mit den Nummern
106031 (Racetiger SC Titanium) und 106240 (Attiva Star) [auf]. Diese Artikel weisen die [ältere Marke] als reine Wortmarke
und [eine andere Bildmarke der Streithelferin] an anderer Stelle auf dem Produkt auf. Der Katalog für die Skier bezieht sich
aufgrund der spanischen Sprache allein auf den relevanten spanischen Markt, jedoch ergibt sich aus einem Vergleich mit den
von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen für italienische Abnehmer, dass die Produkte auch in Italien vertrieben wurden.
So weist beispielsweise die Rechnung mit Datum vom 18. November 2005 die Artikel mit der Nr. 106021 (Racetiger RC Titanium)
aus. Dabei weisen diese Waren die [ältere Marke] als reine Textmarke auf. Einige dieser Artikel weisen zusätzlich an anderer
Stelle [die andere Bildmarke der Streithelferin] auf.“
Die in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung erwähnte andere Bildmarke der Streithelferin (im Folgenden: zweite Bildmarke)
wird im Folgenden wiedergegeben:
Ferner befand die Beschwerdekammer unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Gerichts, dass die Streithelferin keine isolierte
Benutzung der älteren Marke nachweisen müsse, sondern dass es ausreiche, dass sie sie neben anderen Marken auf den betreffenden
Waren verwendet habe (Randnrn. 26 und 27 der angefochtenen Entscheidung). Unter Berücksichtigung dieser Schlussfolgerungen
hielt die Beschwerdekammer schließlich eine Prüfung der in der Rechtsprechung aufgeworfenen Frage einer Ausweitung des Schutzes
einer eingetragenen Marke auf ein leicht abgewandeltes Zeichen für überflüssig (Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung).

Anträge der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben, soweit mit ihr dem Widerspruch stattgegeben wird;
–        den Widerspruch zurückzuweisen;
–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
Das HABM beantragt,
–        die Klage abzuweisen, soweit sie gegen Nr. 2 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung, die den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke betrifft, gerichtet ist;
–        im Übrigen die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.
Die Streithelferin beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit
Es ist erstens die Zulässigkeit der Klage im Licht des Art. 65 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen. Gemäß dieser
Bestimmung steht die Klage vor dem Gericht gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM „den an dem Verfahren vor
der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind“.
Durch eine Entscheidung nicht beschwert ist ein Beteiligter an diesem Verfahren, wenn die Beschwerdekammer dem Antrag dieses
Beteiligten auf der Grundlage eines der Eintragungshindernisse oder der Gründe für die Nichtigkeit einer Marke oder, allgemeiner,
nur eines Teils der von diesem Beteiligten vorgebrachten Argumente stattgibt, selbst wenn sie es unterlässt, die anderen Gründe
oder Argumente, die dieser Beteiligte vorgebracht hat, zu prüfen, oder wenn sie diese zurückweist (vgl. in diesem Sinne Beschluss
des Gerichts vom 14. Juli 2009, Hoo Hing/HABM – Tresplain Investments [Golden Elephant Brand], T‑300/08, nicht in der amtlichen
Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 29 bis 37).
Hingegen wird ein Beteiligter durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer im Sinne von Art. 65 Abs. 4 der Verordnung Nr.
207/2009 beschwert, wenn durch sie über einen von diesem Beteiligten beim HABM gestellten Antrag in einem für ihn nachteiligen
Sinne entschieden wird (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 17. März 2009, Laytoncrest/HABM – Erico [TRENTON], T‑171/06,
Slg. 2009, II‑539, Randnrn. 20 und 21).
Diese zuletzt genannte Fallgestaltung umfasst den Fall, in dem die Beschwerdekammer zunächst einen Antrag zurückweist, dessen
Erfolg das Verfahren vor dem HABM in einem für den antragstellenden Beteiligten vorteilhaften Sinne beendet hätte, und sodann
die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückverweist; dies gilt ungeachtet der Möglichkeit, dass diese erneute
Prüfung zu einer für diesen Beteiligten günstigen Entscheidung führen könnte. Eine solche Möglichkeit ist nicht ausreichend,
um diesen Fall den oben in Randnr. 26 genannten Fällen zuzuordnen, in denen die Beschwerdekammer einem Antrag auf der Grundlage
bestimmter zu seiner Stützung vorgebrachter Gründe oder Argumente stattgibt und die übrigen in der Antragsschrift enthaltenen
Gründe oder Argumente zurückweist oder deren Prüfung unterlässt.
Im vorliegenden Fall ist es offensichtlich, dass die angefochtene Entscheidung, was die anderen Waren betrifft, dem Begehren
der Klägerin nicht entsprochen hat. In Nr. 1 ihres verfügenden Teils wurde nämlich die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
hinsichtlich der Feststellung der Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen in vollem Umfang aufgehoben. Mit der Entscheidung
der Widerspruchsabteilung war aber, in Nr. 2 ihres verfügenden Teils, ausdrücklich festgestellt worden, dass die angemeldete
Marke für die anderen Waren eingetragen werden könne, und insoweit für diese Waren dem Antrag der Klägerin auf Eintragung
entsprochen worden.
Folglich ist die Klage zulässig, soweit sie auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichtet ist, da mit dieser
die Nr. 2 des verfügenden Teils der Entscheidung der Widerspruchsabteilung betreffend die anderen Waren aufgehoben wurde.
Was die drei Waren betrifft, ist festzustellen, dass weder die Klägerin noch die Streithelferin in ihren Schriftsätzen die
Frage der Zulässigkeit der Klage aufgeworfen haben, soweit sie sich auf diese Waren bezieht. Das HABM hat in seiner Klagebeantwortung
ausgeführt, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke eine Vorfrage im Verhältnis zur Prüfung der Verwechslungsgefahr
sei, die vom Gericht unabhängig von den sonstigen Klagegründen überprüft werden könne. Eine solche Prüfung sei im vorliegenden
Fall sachdienlich, da für die von der Beschwerdekammer bisher nicht vorgenommene Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen
den fraglichen Marken nur solche Waren zu berücksichtigen seien, für die die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen
worden sei.
Das Gericht ist der Auffassung, dass die Klage auch zulässig ist, soweit sie sich auf die drei Waren bezieht.
Zwar ist, soweit es diese Waren betrifft, Nr. 1 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung darauf beschränkt, die
Entscheidung der Vorinstanz aufzuheben, die für die Klägerin nachteilig war, und die Sache zur erneuten Entscheidung an diese
Instanz zurückzuverweisen.
Jedoch wird in Nr. 2 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung, nachdem die Klägerin vor der Widerspruchsabteilung
den Nachweis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke verlangt hatte, die Feststellung getroffen, dass dieser Nachweis
erbracht worden sei, obwohl die Klägerin mit diesem Verlangen die gegenteilige Feststellung erreichen wollte, die zur Zurückweisung
des Widerspruchs geführt hätte.
Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung mit dem Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung
die spezifische Vorfrage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in das Widerspruchsverfahren einbezogen wird, die, wenn
sie vom Markenanmelder einmal aufgeworfen worden ist, vor der Entscheidung über den Widerspruch selbst beantwortet werden
muss (Urteile des Gerichts vom 16. März 2005, L’Oréal/HABM – Revlon [FLEXI AIR], T‑112/03, Slg. 2005, II‑949, Randnr. 26,
vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM – Propamsa [PAM PLUVIAL], T‑364/05, Slg. 2007, II‑757, Randnr. 37, und vom 18. Oktober
2007, AMS/HABM – American Medical Systems [AMS Advanced Medical Services], T‑425/03, Slg. 2007, II‑4265, Randnr. 106).
Wegen ihres Charakters als spezifische Vorfrage ist diese Frage nicht Teil der Prüfung des eigentlichen Widerspruchs, der
auf die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke gestützt wird. Wenn also, wie im vorliegenden Fall, die Widerspruchsabteilung
feststellt, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht worden sei, und sodann dem Widerspruch
stattgibt, kann die Beschwerdekammer die Frage dieses Nachweises nur dann prüfen, wenn der Markenanmelder diese Frage speziell
in seiner Beschwerde vor dieser Kammer aufwirft (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. September 2010, Inditex/HABM
– Marín Díaz de Cerio [OFTEN], T‑292/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 33, 39 und 40).
Da die Beschwerdekammer mit Nr. 2 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung das von der Klägerin vor ihr speziell
vorgebrachte Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke zurückgewiesen hat und da sie, was den vorliegenden
Fall von dem oben in Randnr. 26 angesprochenen unterscheidet, den Widerspruch auch nicht aus einem anderen Grund zurückgewiesen
hat, ist nach den vorstehenden Erwägungen ihre Entscheidung in Bezug auf die drei Waren den oben in Randnr. 28 angesprochenen
Fallgestaltungen zuzuordnen. Folglich ist davon auszugehen, dass die Klägerin durch sie beschwert und somit befugt ist, sie
vor dem Gericht anzufechten.
Zwar trifft es zu, dass die Widerspruchsabteilung gemäß Nr. 1 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung aufgefordert
ist, eine erneute Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten und der älteren Marke vorzunehmen, doch dürfte
diese erneute Prüfung im Hinblick auf Nr. 2 des verfügenden Teils dieser Entscheidung nicht die spezifische Vorfrage der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke umfassen, die von der Beschwerdekammer abschließend entschieden worden ist.
Zweitens ist die vom HABM gerügte Zulässigkeit des zweiten und dritten Antrags der Klägerin zu prüfen, die auf die Aufhebung
der Entscheidung der Widerspruchsabteilung, soweit mit dieser dem Widerspruch stattgegeben wurde, sowie die Zurückweisung
des Widerspruchs abzielen. Das HABM macht geltend, dass diese Anträge unzulässig seien, weil sie in Wirklichkeit darauf gerichtet
seien, dass das Gericht dem HABM eine Anweisung erteile, was nicht in die Zuständigkeit des Gerichts falle.
Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. Entgegen den Ausführungen des HABM zielen diese Anträge in Wirklichkeit darauf
ab, dass das Gericht die Entscheidung trifft, die nach Ansicht der Klägerin die Beschwerdekammer hätte treffen müssen, als
sie mit der Beschwerde befasst war. Aus Art. 64 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 geht nämlich hervor, dass die Beschwerdekammer
die Entscheidung der Dienststelle, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, aufheben und im Rahmen der Zuständigkeit
dieser Dienststelle tätig werden kann, im vorliegenden Fall also über den Widerspruch entscheiden und diesen zurückweisen
kann. Folglich gehören diese Maßnahmen zu denen, die das Gericht aufgrund seiner in Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
verankerten Änderungsbefugnis treffen kann (Urteile des Gerichts vom 8. Juli 2004, MFE Marienfelde/HABM − Vétoquinol [HIPOVITON],
T‑334/01, Slg. 2004, II‑2787, Randnr. 19, vom 12. September 2007, Koipe/HABM – Aceites del Sur [La Española], T‑363/04, Slg. 2007,
II‑3355, Randnrn. 29 und 30, und vom 11. Februar 2009, Bayern Innovativ/HABM – Life Sciences Partners Perstock [LifeScience],
T‑413/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 15 und 16).
Der zweite und der dritte Klageantrag sind demnach zulässig.
Allerdings ist der dritte Klageantrag, der darauf abzielt, dass das Gericht den Widerspruch zurückweist, im Licht der von
der Klägerin im Rahmen des ersten Klagegrundes vorgebrachten Argumentation aufzufassen, nach der die Streithelferin den Widerspruch
im Widerspruchsformular eindeutig auf die drei Waren beschränkt habe, was von der Beschwerdekammer übersehen worden sei.
Der dritte Klageantrag betrifft somit nur die drei Waren. Was die anderen Waren angeht, so würde bereits durch die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung, wie sie die Klägerin mit ihrem ersten Antrag begehrt, die Wirksamkeit der Entscheidung der
Widerspruchsabteilung, der zufolge die Anmeldemarke für diese anderen Waren eingetragen werden kann, uneingeschränkt wiederhergestellt,
womit diese Aufhebung als solche ausreichend wäre, um dem Begehren der Klägerin hinsichtlich dieser anderen Waren in vollem
Umfang zu entsprechen.
Nach alledem ist die Klage zulässig, und zwar sowohl hinsichtlich des ersten Klageantrags, der auf die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung in ihrer Gesamtheit abzielt, als auch hinsichtlich des zweiten und dritten Klageantrags, die im Wesentlichen
auf die Zurückweisung des Widerspruchs in Bezug auf die drei Waren abzielen.

Zur Begründetheit
Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen die in Art. 76 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 verankerte Dispositionsmaxime, zweitens einen Verstoß gegen den Grundsatz des Verbots der
reformatio in peius
der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung der Vorinstanz des HABM durch die Beschwerdekammer, drittens einen Verstoß
gegen die in Art. 37 Abs. 3 und Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verankerten Verteidigungsrechte und viertens einen
Verstoß gegen Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a und Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie gegen Regel
22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 geltend macht.
Zum ersten und zweiten Klagegrund: Verstoß gegen die in Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verankerte Dispositionsmaxime
und Verstoß gegen den Grundsatz des Verbots der
reformatio in peius
der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung der Vorinstanz des HABM durch die Beschwerdekammer
Der erste und der zweite Klagegrund sind zusammen zu untersuchen.
Mit dem ersten Klagegrund macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Widerspruch
gegen alle Waren der Anmeldemarke gerichtet worden sei. Die Streithelferin habe ihren Widerspruch im Widerspruchsformblatt
ausdrücklich auf die drei Waren beschränkt. Es sei in diesem Zusammenhang unerheblich, dass das Warenverzeichnis für die Anmeldemarke
„Snowboardschuhe“ nicht enthalten habe. Die Widerspruchsabteilung hätte den Widerspruch in Bezug auf diese Waren als unzulässig
zurückweisen müssen. Dieser Umstand rechtfertige dagegen nicht eine Ausdehnung des Widerspruchs auf sämtliche mit der Anmeldemarke
beanspruchten Waren, wie die Beschwerdekammer sie vorgenommen habe.
In ihrem Vorbringen zum zweiten Klagegrund verweist die Klägerin darauf, dass sich die Widerspruchsabteilung auf eine Prüfung
der Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich der drei Waren beschränkt habe. Indem die Beschwerdekammer die Sache an die Widerspruchsabteilung
mit der Maßgabe zurückverwiesen habe, dass die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf sämtliche von der Klägerin angemeldete
Waren auszudehnen sei, habe sie die Klägerin in eine ungünstigere rechtliche Lage als vor der Einlegung der Beschwerde versetzt.
Die Beschwerdekammer habe auf diese Weise eine durch Art. 59 der Verordnung Nr. 207/2009 verbotene
reformatio in peius
der Entscheidung der unteren Instanz vorgenommen.
In seiner Stellungnahme sowohl zum ersten als auch zum zweiten Klagegrund führt das HABM aus, dass der Klage stattzugeben
sei, soweit sie sich gegen Nr. 1 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung richte. Die Widerspruchsabteilung sei
zutreffend davon ausgegangen, dass sich der Widerspruch auf die drei Waren beschränke. Aus nicht ersichtlichen Gründen habe
die Beschwerdekammer diese Beschränkung übersehen.
Die Streithelferin bestätigt in demselben Zusammenhang, dass sie ihren Widerspruch auf die drei Waren beschränkt habe. Entgegen
der Ansicht der Klägerin habe die Widerspruchsabteilung den Widerspruch für „Snowboardschuhe“ zu Recht nicht als unzulässig
erachtet, da mit der Anmeldung der Klägerin alle Arten von Schuhen einschließlich Snowboardschuhen beansprucht worden seien.
Die im Warenverzeichnis der Anmeldung zu Klasse 25 aufgeführten verschiedenen Arten von Schuhen (siehe oben, Randnr. 3) seien
mit dem Zusatz „insbesondere“ versehen, was belege, dass sie nur beispielhaft aufgeführt seien. Die Richtlinien für das Widerspruchsverfahren
beim HABM erwähnten die Möglichkeit, einen Oberbegriff durch Bezeichnung einer spezifischen Ware einzuschränken.
Vorab stellt das Gericht fest, dass das HABM zwar nicht über die erforderliche Befugnis zur Erhebung einer Klage gegen eine
Entscheidung einer Beschwerdekammer verfügt, es jedoch umgekehrt nicht verpflichtet sein kann, systematisch jede angefochtene
Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten
Klage zu beantragen. Daher ist das HABM nicht daran gehindert, sich einem Antrag der Klägerin anzuschließen, wie es im vorliegenden
Fall in Bezug auf den ersten Antrag der Klägerin geschehen ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM
– Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnrn. 26 und 27 und
die dort angeführte Rechtsprechung).
Sodann ist festzustellen, dass der zweite Klagegrund trotz seiner Überschrift die spezifischere Frage aufwirft, ob eine Beschwerdekammer
des HABM für die Prüfung eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
zuständig ist, wenn die Kammer nur mit der Beschwerde des Markenanmelders gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
befasst ist, die dem Widerspruch für andere von derselben Marke erfasste Waren und Dienstleistungen stattgegeben hat. Die
Prüfung dieser Frage muss der Prüfung der Rüge der in der angefochtenen Entscheidung aufgestellten Behauptung, dass die Streithelferin
das Verzeichnis der Waren, auf die sich der Widerspruch beziehe, nicht beschränkt habe, logischerweise vorausgehen.
Gemäß Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 entscheidet die Beschwerdekammer nach ihrer Prüfung, ob die Beschwerde begründet
ist, über diese und kann dabei „im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig“ werden, „die die angefochtene Entscheidung
erlassen hat“. Im vorliegenden Fall heißt dies, dass sie über den Widerspruch durch seine Zurückweisung oder eine Stattgabe
selbst entscheiden und damit die angefochtene Entscheidung entweder bestätigen oder unwirksam werden lassen kann. Wie der
Gerichtshof in seinem Urteil vom 13. März 2007, HABM/Kaul (C‑29/05 P, Slg. 2007, I‑2213, Randnrn. 57), entschieden hat, folgt
aus dieser Bestimmung, dass die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde damit betraut
wird, eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht
vorzunehmen.
Betrifft jedoch die Beschwerde vor der Beschwerdekammer nur einen Teil der von der Anmeldung oder von dem Widerspruch erfassten
Waren oder Dienstleistungen, berechtigt diese Beschwerde die Beschwerdekammer zwar zu einer neuen Prüfung der Begründetheit
des Widerspruchs, aber nur in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen, da sie mit der Anmeldung und der Beschwerde, was
die übrigen Waren und Dienstleistungen betrifft, nicht befasst worden ist.
So verhält es sich im vorliegenden Fall. Die Klägerin hat vor der Beschwerdekammer eine Beschwerde gegen die Entscheidung
der Widerspruchsabteilung nur erhoben, soweit diese dem Widerspruch stattgegeben und die Anmeldung in Bezug auf die drei Waren
zurückgewiesen hatte. Sie konnte im Übrigen keine Beschwerde gegen diese Entscheidung erheben, soweit mit dieser festgestellt
worden war, dass die angemeldete Marke für die übrigen von ihr erfassten Waren zur Eintragung zugelassen werden könne. Nach
Art. 59 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 steht nämlich „[d]ie Beschwerde … denjenigen zu, die an einem Verfahren beteiligt
waren, das zu einer Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind“; hieraus ergibt sich, dass
ein Beteiligter, dessen Anträgen in einer Entscheidung der unteren Instanz des HABM stattgegeben wurde, zur Erhebung einer
Beschwerde vor der Beschwerdekammer nicht mehr befugt ist (Beschluss des Gerichts vom 11. Mai 2006, TeleTech Holdings/HABM – Teletech
International [TELETECH INTERNATIONAL], T‑194/05, Slg. 2006, II‑1367, Randnr. 22).
Folglich hat die Beschwerdekammer, wie die Klägerin im Wesentlichen mit ihrem zweiten Klagegrund geltend macht, die Grenzen
ihrer in Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 festgelegten Zuständigkeit überschritten, indem sie Nr. 2 des verfügenden
Teils der Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf die anderen Waren aufgehoben hat. Der zweite Klagegrund ist
demnach begründet.
Jedenfalls ist es zwischen den Verfahrensbeteiligten unstreitig und wird im Übrigen durch das Widerspruchsformular bestätigt,
das sich in der dem Gericht gemäß Art. 133 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts übermittelten Akte des Verfahrens vor dem
HABM befindet, dass der Widerspruch entgegen den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung tatsächlich allein auf die
drei Waren beschränkt war. Folglich ist auch der erste Klagegrund begründet.
Unter diesen Umständen braucht der dritte Klagegrund nicht geprüft zu werden. Da die Beschwerdekammer gar nicht berechtigt
war, die Anmeldung in Bezug auf die anderen Waren zu prüfen, erübrigt es sich, über die Frage zu entscheiden, ob sie die Klägerin
von ihrer Absicht, eine solche Prüfung durchzuführen, hätte informieren und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme hätte geben
müssen. Der vierte Klagegrund ist dagegen zu prüfen, da er die drei Waren betrifft, d. h. einen anderen Aspekt der angefochtenen
Entscheidung als den von den ersten drei Klagegründen betroffenen.
Zum vierten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a und Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009
sowie Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95
Mit dem vierten Klagegrund macht die Klägerin geltend, dass die Streithelferin die ernsthafte Benutzung der älteren Marke
nicht nachgewiesen habe. Soweit die Beschwerdekammer zum gegenteiligen Ergebnis gelangt sei, habe sie gegen Art. 15 Abs. 1
Unterabs. 2 Buchst. a und Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95
verstoßen.
Das Vorbringen der Klägerin gliedert sich in zwei Teile. Mit dem ersten Teil rügt sie die Beurteilung der von der Streithelferin
zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke vorgelegten Unterlagen durch die Beschwerdekammer.
Mit dem zweiten Teil macht die Klägerin geltend, dass die Beschwerdekammer angesichts der Unzulänglichkeit der vorgelegten
Belege für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke hätte prüfen müssen, ob für diesen Nachweis die Verwendung der ersten
Bildmarke der Streithelferin berücksichtigt werden dürfe. Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung der Benutzung
dieser Marke in Widerspruch zur Rechtsprechung und zur Entscheidungspraxis des HABM stehe.
Vorab ist der zweite Teil als ins Leere gehend zurückzuweisen. Wie aus Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung (siehe auch
Randnr. 20 des vorliegenden Urteils) hervorgeht, war die Beschwerdekammer nämlich der Auffassung, dass in Anbetracht der von
der Streithelferin vorgelegten Beweisunterlagen die ernsthafte Benutzung der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form als
nachgewiesen angesehen werden könne, und entschied daher, die Benutzung der ersten Bildmarke der Streithelferin für die Beurteilung
dieser Frage außer Betracht zu lassen.
Folglich wäre, wenn die Beschwerdekammer, wie die Klägerin mit dem ersten Teil dieses Klagegrundes geltend macht, die Nachweise
für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu Unrecht als ausreichend befunden hat, die angefochtene Entscheidung ungeachtet
einer eventuellen Benutzung der ersten Bildmarke der Streithelferin aufzuheben. Da diese Frage in der Sache nicht von der
Beschwerdekammer geprüft worden ist, kommt es dem Gericht nicht zu, sie erstmals im Rahmen seiner Prüfung der Rechtmäßigkeit
der angefochtenen Entscheidung zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C‑263/09 P,
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 72 und 73, und Urteil des Gerichts vom 12. Mai 2010, Beifa Group/HABM
− Schwan-Stabilo Schwanhäußer [Schreibinstrument], T‑148/08, Slg. 2010, II‑1681, Randnr. 124 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im Rahmen des ersten Teils des vierten Klagegrundes bringt die Klägerin eine Reihe von Argumenten vor, um die Fehlerhaftigkeit
der Schlussfolgerung der Beschwerdekammer darzutun, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden sei.
Erstens seien die von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen nicht mit der älteren Marke, sondern mit der ersten Bildmarke
versehen. Es sei zu bezweifeln, dass die Differenzierung der in einer Rechnung aufgeführten Waren nach der Marke, mit denen
sie versehen seien, unmöglich sei, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen festgestellt
habe. Jedenfalls müssten für den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke Rechnungen vorgelegt werden, die sich
auf diese Marke bezögen.
Zweitens gehe aus den anderen als Nachweis für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke vorgelegten Unterlagen nicht genau
hervor, ob sie sich auf mit dieser Marke versehene Waren bezögen. Der in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung erwähnte
Produktkatalog reiche insoweit nicht aus, da er zum einen mehrere Waren enthalte, die nur mit der ersten oder zweiten Bildmarke
der Streithelferin versehen seien, und zum anderen nur die Saison 2006/2007 betreffe und sich nur auf den spanischen Markt
beziehe.
Drittens beträfen die Verkäufe von mit der älteren Marke versehenen Artikeln, die in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung
erwähnt würden, verschwindend geringe Mengen, die nach der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis des HABM für den Nachweis
der ernsthaften Benutzung einer für Massenwaren eingetragenen Marke wie der älteren Marke nicht genügten.
Das HABM und die Streithelferin sind der Auffassung, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt habe, dass die ernsthafte
Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden sei.
Das HABM meint, die Beschwerdekammer habe sich in Bezug auf den Nachweis des Ortes, der Zeit und des Umfangs der Benutzung
der älteren Marke zutreffend auf die von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen gestützt. Entgegen der Ansicht der Klägerin
komme es nicht darauf an, dass die ältere Marke auf den Rechnungen selbst angegeben sei, da der maßgebliche Gesichtspunkt
die Anbringung der Marke auf den Produkten selbst sei.
Was die Prüfung der Art der Benutzung der Marke angehe, habe sich die Beschwerdekammer richtigerweise auf die von der Streithelferin
vorgelegten Kataloge gestützt, die es erlaubten, mit Hilfe der Artikelnummern der betreffenden Waren einen Zusammenhang zwischen
den Waren und den Rechnungen der Streithelferin herzustellen. Im Übrigen sei es abwegig, anzunehmen, dass die allein mit der
älteren Marke gekennzeichneten Waren nur aus Gründen einer symbolischen Benutzung dieser Marke in diese Kataloge aufgenommen
worden seien.
Zum Verweis der Klägerin auf die angeblich verschwindend geringen Mengen der in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung
erwähnten Verkäufe macht das HABM geltend, die Beschwerdekammer habe nicht die mit jedem mit der älteren Marke versehenen
Artikel erzielten Umsätze im Einzelnen beziffert, sondern nur beispielhaft auf einige Posten der von der Streithelferin vorgelegten
Rechnungen hingewiesen. Es gebe weitere Beispiele für Verkäufe von mit dieser Marke gekennzeichneten Waren, jedenfalls sei
aber eine rein zahlenmäßige Aufstellung der mit diesen Waren erzielten Umsätze nicht erforderlich, da nach der Rechtsprechung
ein Mindestmaß der Benutzung nicht festgesetzt werden könne.
Die Streithelferin macht geltend, die Behauptung der Klägerin, die von der Beschwerdekammer berücksichtigten Rechnungen bewiesen
nur die Abnahme von 21 Artikeln, sei unzutreffend, wie mehrere andere Beispiele von Verkäufen mit der älteren Marke versehener
Waren zeigten, die in diesen Rechnungen aufgelistet seien. Im Übrigen weise die Beschwerdekammer zu Recht darauf hin, dass
es unzumutbar sei, wenn die Streithelferin jedes einzelne Produkt in den vorgelegten Rechnungen identifizieren müsse.
Die in Rede stehenden Rechnungen seien illustrativ vorgelegte Beispiele und bezögen sich nicht auf sämtliche Verkäufe der
Streithelferin in Spanien und Italien im maßgebenden Zeitraum. Das eindrucksvolle Handelsvolumen gehe aus der oben in Randnr.
10 erwähnten eidesstattlichen Versicherung von Herrn G. hervor.
Im Übrigen verkenne das Vorbringen der Klägerin in Bezug auf die angeblich geringen Verkaufsmengen der mit der älteren Marke
versehenen Waren, dass das HABM eine Gesamtwürdigung der Beweise für die ernsthafte Benutzung einer Marke vornehmen müsse.
Eine solche Gesamtwürdigung lasse im vorliegenden Fall aber keinen Zweifel an der ernsthaften Benutzung der älteren Marke.
Jedenfalls erscheine der von der Klägerin bemängelte Umfang der Verkäufe in Anbetracht der von der Rechtsprechung festgelegten
Kriterien nicht als unzureichend.
Das Gericht erinnert daran, dass gemäß Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 der Urheber einer mit einem Widerspruch
angegriffenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung den Nachweis verlangen kann, dass die ältere Marke, auf die dieser Widerspruch
gestützt wird und die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Wirkung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten ist,
innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung in diesen Mitgliedstaaten ernsthaft benutzt worden
ist.
Ferner hat sich nach Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 in geänderter Fassung der Nachweis der Benutzung auf Ort,
Zeit, Umfang und Art der Benutzung der älteren Marke zu beziehen.
Nach ständiger Rechtsprechung lässt sich den genannten Vorschriften sowie dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009
entnehmen, dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung
entgegengehalten werden zu können, darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher
Grund vorliegt, der einer tatsächlichen Funktion der Marke auf dem Markt entspringt. Dagegen zielen diese Bestimmungen weder
auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf
ab, den Markenschutz nur umfangreichen geschäftlichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (vgl. in diesem Sinne Urteil des
Gerichts vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM – Espadafor Caba [VITAFRUIT], T‑203/02, Slg. 2004, II‑2811, Randnrn. 36 bis 38 und
die dort angeführte Rechtsprechung).
Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der durch ihre Eintragung
geschützten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt
zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen
Rechte dienen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 11. März 2003, Ansul, C‑40/01, Slg. 2003, I‑2439, Randnr. 43).
Ferner wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen
Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (Urteil VITAFRUIT, oben in Randnr. 77 angeführt, Randnr. 39,
vgl. in diesem Sinne entsprechend auch Urteil Ansul, Randnr. 37).
Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die die tatsächliche geschäftliche
Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt
angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen,
die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der
Marke (Urteil VITAFRUIT, oben in Randnr. 77 angeführt, Randnr. 40, vgl. auch entsprechend Urteil Ansul, oben in Randnr. 78
angeführt, Randnr. 43).
Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie
die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen
(Urteile VITAFRUIT, oben in Randnr. 77 angeführt, Randnr. 41, und HIPOVITON, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 35).
Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke ist eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung
aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen
den zu berücksichtigenden Umständen. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große
Häufigkeit oder große zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile
VITAFRUIT, oben in Randnr. 77 angeführt, Randnr. 42, und HIPOVITON, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 36).
Der erzielte Umsatz und die Menge der unter der älteren Marke verkauften Waren können nicht absolut beurteilt werden, sondern
müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten Umständen wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten
oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen
auf dem betreffenden Markt gesehen werden. Daher braucht die Benutzung der älteren Marke nicht immer umfangreich zu sein,
um als ernsthaft eingestuft zu werden (Urteile VITAFRUIT, oben in Randnr. 77 angeführt, Randnr. 42, und HIPOVITON, oben in
Randnr. 40 angeführt, Randnr. 36). Selbst eine geringfügige Benutzung kann also als ernsthaft eingestuft werden, wenn sie
in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten
Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen. Folglich ist es nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen,
ab welcher mengenmäßigen Grenze eine Benutzung als ernsthaft anzusehen ist, so dass ein Mindestmaß der Benutzung, das das
HABM oder auf eine entsprechende Klage hin das Gericht daran hindern würde, sämtliche Umstände des ihnen unterbreiteten Streitfalls
zu würdigen, nicht festgesetzt werden kann (Urteil des Gerichtshofs vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C‑416/04 P, Slg. 2006,
I‑4237, Randnr. 72).
Wie aus Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 hervorgeht, unterliegen den in dieser Verordnung vorgesehenen
Sanktionen nur die Marken, deren Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde. Daher
ist eine Marke diesen Sanktionen bereits dann entzogen, wenn sie während eines Teils des maßgeblichen Zeitraums ernsthaft
benutzt wurde (Urteile VITAFRUIT, oben in Randnr. 77 angeführt, Randnr. 45, und HIPOVITON, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 40).
Schließlich lässt sich die ernsthafte Benutzung einer Marke nicht auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen
nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung
der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (Urteile des Gerichts vom 12. Dezember 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM
– Harrison [HIWATT], T‑39/01, Slg. 2002, II‑5233, Randnr. 47, und vom 6. Oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Krafft
[VITAKRAFT], T‑356/02, Slg. 2004, II‑3445, Randnr. 28).
Anhand dieser Erwägungen ist zu beurteilen, ob die Beschwerdekammer zu Recht die Auffassung vertrat, dass die von der Streithelferin
vorgelegten Nachweise eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke belegten.
Hierzu ist zunächst festzustellen, dass es sich bei dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum nach Art. 42 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, um den Zeitraum
zwischen dem 30. Januar 2001 und dem 30. Januar 2006 handelt, da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin am 30. Januar
2006 veröffentlicht wurde.
Sodann ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zwar genauso wie die Widerspruchsabteilung der Auffassung war, dass die
ernsthafte Benutzung der älteren Marke während des oben genannten Zeitraums nachgewiesen worden sei, diese Schlussfolgerung
jedoch auf Gründe gestützt hat, die sich wesentlich von den in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung angegebenen unterscheiden.
Die Widerspruchsabteilung stützte sich nämlich zum einen, wie aus ihrer oben in den Randnrn. 12 und 13 zusammengefassten Entscheidung
hervorgeht, nicht nur auf die Rechnungen der Streithelferin, sondern auch auf die von ihr vorgelegten Statistiken sowie die
eidesstattliche Erklärung von Herrn G. Zum anderen stützte sie sich, was die fraglichen Rechnungen betrifft, ausschließlich
darauf, dass sich auf diesen Rechnungen die erste Bildmarke befand, was von ihr als ausreichender und adäquater Nachweis für
die Benutzung der mit dem Wortbestandteil dieser Marke identischen älteren Marke angesehen wurde. Die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
vermittelt allerdings den Eindruck, dass ihr nicht bekannt war, dass es sich bei der ersten Bildmarke nicht bloß um eine Kombination
der älteren Marke mit einem Bildelement handelte, sondern um eine gesonderte eingetragene Marke. Die Widerspruchsabteilung
hat somit nicht zu der Frage Stellung genommen, ob die ernsthafte Benutzung einer ein Wortelement enthaltenden Bildmarke auch
als Nachweis für die ernsthafte Benutzung einer gesonderten Wortmarke dienen kann, die nur aus diesem Wortelement besteht.
Die Beschwerdekammer wiederum bezog sich allein auf zwei Arten von Beweisunterlagen, die von der Streithelferin vorgelegt
worden waren, nämlich die Rechnungen und die Kataloge (siehe Randnrn. 24 und 25 der angefochtenen Entscheidung). Sie war ferner
der Auffassung, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form nachgewiesen worden sei und dass
es daher nicht notwendig sei, in dieser Hinsicht die mögliche ernsthafte Benutzung der ersten Bildmarke zu berücksichtigen,
wie aus Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht.
Insbesondere vertrat die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung die Ansicht, die von der Streithelferin
vorgelegten Rechnungen für die Jahre 2002 bis 2006 belegten „die Verkaufszahlen dieser Jahre in Spanien und Italien, mithin
nach Ort, Zeit und Umfang“. In Randnr. 25 dieser Entscheidung erwähnte sie die Kataloge der Streithelferin, die sie als Belege
für die Art der Benutzung der älteren Marke ansah, da diese „[a]uf den dort einsehbaren Skiern, den Skistöcken und einer Vielzahl
weiterer Artikel der Sportbekleidung … als reines Textelement isoliert zu finden“ sei.
Die Beschwerdekammer stellte außerdem fest, dass sich die in den Katalogen gezeigten Waren „auch auf den vorgelegten Rechnungen
[wiederfinden]“ und nahm insofern „beispielsweise“ auf zwei Rechnungen über Verkäufe von fünf verschiedenen Waren an einen
spanischen Abnehmer Bezug. Sie räumte ein, dass der auf Spanisch verfasste Katalog für Skier sich nur auf den spanischen Markt
beziehe, fügte aber hinzu, dass sich aus dem Vergleich mit den an den italienischen Vertriebshändler der Streithelferin gerichteten
Rechnungen ergebe, dass die in diesem Katalog geführten Waren auch in Italien vertrieben würden. In dieser Hinsicht erwähnte
sie „beispielsweise“ eine Rechnung vom 18. November 2005 über den Verkauf eines mit der älteren Marke versehenen Artikels.
Wie bereits oben in Randnr. 53 festgestellt worden ist, wird die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten
Beschwerde damit betraut, eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch
in tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen. Nach dieser Prüfung kann sie u. a. die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf der
Grundlage von anderen Gründen als den von dieser angegebenen bestätigen. Unter solchen Umständen bildet im Fall einer Klage
vor dem Gericht gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer den Gegenstand der Kontrolle die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer
angegebenen Gründe und nicht die der in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltenen Gründe.
Zwar ist wiederholt entschieden worden, dass dann, wenn die Beschwerdekammer die Entscheidung der unteren Instanz des HABM
bestätigt, diese Entscheidung sowie ihre Begründung zu dem Kontext gehören, in dem die Entscheidung der Beschwerdekammer erlassen
wurde, und dass dieser Kontext, der den Parteien bekannt ist, es dem Richter ermöglicht, seine Rechtmäßigkeitskontrolle in
Bezug auf die Richtigkeit der Beurteilung der Beschwerdekammer in vollem Umfang auszuüben (Urteile des Gerichts vom 9. Juli
2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 47, und vom 24. September
2008, HUP Uslugi Polska/HABM – Manpower [I.T.@MANPOWER], T‑248/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 48).
Diese Erwägung erlaubt allerdings nicht die Berücksichtigung der Begründung der Entscheidung der nachgeordneten Dienststelle,
wenn die Beschwerdekammer zwar zu demselben Ergebnis gelangt ist wie die untere Instanz, sich jedoch die Begründung von deren
Entscheidung nicht zu eigen gemacht und in ihrer eigenen Entscheidung nicht einmal darauf Bezug genommen hat (vgl. in diesem
Sinne Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2010, Matratzen Concord/HABM – Barranco Schnitzler [MATRATZEN CONCORD], T‑351/08, nicht
in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26).
Da dies vorliegend der Fall ist, ist die Kontrolle der Gründe, die die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung
für ihre Schlussfolgerung ausgeführt hat, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen sei, ohne Berücksichtigung
der in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltenen Begründung durchzuführen.
Hierzu ist festzustellen, dass die Akte des HABM in der Tat eine große Zahl von Rechnungen enthält, die belegen, dass die
Streithelferin bestimmte Waren an eine Gesellschaft in Italien und an eine andere Gesellschaft in Spanien verkauft hat, bei
denen es sich nach den Angaben der Streithelferin vor dem HABM um die Vertriebshändler der Waren der Streithelferin in diesen
beiden Ländern handelt. Die fraglichen Rechnungen weisen in ihrem Kopf die erste Bildmarke der Streithelferin auf. Auf einigen
von ihnen steht diese Marke neben einem anderen Bildzeichen, das den Wortbestandteil „Marker“ beinhaltet. Auf jeder Rechnung
werden die verkauften Artikel durch eine Nummer und eine Modellbezeichnung identifiziert, wobei weder die Art der Ware, um
die es sich handelt, noch die ältere Marke erwähnt werden. Die Mengen und der Gesamtwert der betreffenden Waren jeder Rechnung
scheinen bedeutend zu sein, da mehrere Rechnungen Verkäufe über Beträge von mehreren Hunderttausend Euro betreffen. Der Zeitraum
der Verkäufe reicht vom 19. Februar 2002 bis 14. Dezember 2006 für die Verkäufe in Italien und vom 11. Dezember 2002 bis 18.
August 2006 für die Verkäufe in Spanien und erfasst somit in beiden Fällen einen großen Teil des oben in Randnr. 86 genannten
maßgeblichen Zeitraums.
Die Tatsache, dass die ältere Marke auf diesen Rechnungen nicht genannt wird, ist für sich genommen nicht ausreichend, um
zu belegen, dass diese Rechnungen für den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke irrelevant sind (vgl. in diesem
Sinne Urteil des Gerichts vom 27. September 2007, La Mer Technology/HABM – Laboratoires Goëmar [LA MER], T‑418/03, nicht in
der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 65). Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall, da die Rechnungen nicht für
die Endverbraucher der mit der älteren Marke versehenen Waren, hier die allgemeinen Verkehrskreise, bestimmt waren, sondern
für die Vertriebshändler der Streithelferin.
Damit diese Rechnungen relevante Beweisunterlagen für die Benutzung der älteren Marke in Bezug auf die oben in Randnr. 6 genannten
Waren darstellen konnten, war es dennoch erforderlich, zu prüfen, ob sie tatsächlich solche Waren betrafen, und wenn ja, ob
diese Waren die ältere Marke trugen oder diese Marke zumindest gemäß ihrer Hauptfunktion öffentlich und nach außen hin im
Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Waren an den Verbraucher benutzt wurde.
Dass die Streithelferin für diese Prüfung gesonderte Verkaufszahlen allein für diejenigen Waren vorlegt, die mit der älteren
Marke gekennzeichnet waren – was die Beschwerdekammer für sehr aufwendig und letztlich unmöglich erachtete –, war dabei nicht
unerlässlich. Es wäre ausreichend gewesen, auf den Rechnungen, falls erforderlich durch Bezugnahme auf andere Beweisunterlagen,
Waren der oben in Randnr. 6 genannten Kategorien zu identifizieren, die die ältere Marke tragen, und zwar für eine Menge,
bei der jede Möglichkeit einer rein symbolischen Benutzung dieser Marke ausgeschlossen werden könnte und die folglich ausreichend
wäre, um ihre ernsthafte Benutzung nachzuweisen.
Die beiden von der Streithelferin vorgelegten Kataloge stellten Beweisunterlagen dar, die zu diesem Zweck dienen konnten,
wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat. Der erste dieser Kataloge ist auf
Spanisch verfasst und zeigt verschiedene Modelle von Skiern, die von der Streithelferin vermarktet wurden. Er enthält für
jedes Modell ein Foto des Artikels, seinen Namen sowie verschiedene andere relevante Informationen, darunter insbesondere
die von der Streithelferin für seine Identifizierung verwendete Nummer. Der zweite Katalog ist auf Italienisch und Englisch
verfasst und enthält entsprechende Angaben für von der Streithelferin vermarktete Sportbekleidung.
Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, wies eine große Zahl der in den beiden
Katalogen gezeigten Waren die ältere Marke auf. In mehreren Fällen erscheint diese zusammen mit der ersten Bildmarke oder
der zweiten Bildmarke der Streithelferin. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen
festgestellt hat, ist dieser Umstand jedoch unerheblich für die Frage, ob die Streithelferin die ernsthafte Benutzung der
älteren Marke nachgewiesen hat. Es gibt nämlich keine gemeinschaftsmarkenrechtliche Bestimmung, wonach der Widersprechende
nachzuweisen hat, dass er die ältere Marke isoliert und unabhängig von jeder anderen Marke benutzt hat (vgl. in diesem Sinne
Urteil des Gerichts vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM − Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH], T‑29/04, Slg. 2005,
II‑5309, Randnrn. 33 und 34).
Die fraglichen Kataloge stellen somit nicht nur Beweisunterlagen für die Art der durch die Streithelferin erfolgten Benutzung
der älteren Marke dar. Da sie u. a. auch die Nummern der in ihnen abgebildeten Artikel enthielten, erlaubten sie es, zu prüfen,
ob diese Artikel auch in den von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen erwähnt wurden.
Für den Zweck dieser Prüfung nahm die Beschwerdekammer unter Verwendung des Ausdrucks „beispielsweise“ in nicht abschließender
Weise in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung Bezug auf sechs verschiedene Artikel, die in drei „Rechnungen“ vom 18.
November und 21. Dezember 2005 und vom 12. Januar 2006 genannt werden. Aus den Katalogen der Streithelferin ergibt sich, dass
es sich bei allen diesen sechs Artikeln um Skier handelt (d. h. um „Turn- und Sportartikel“ der Klasse 28), und dass sie tatsächlich
die ältere Marke tragen.
Allgemeiner kann nach der Zusammenschau der drei in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung genannten Dokumente und des
Skikatalogs der Streithelferin festgestellt werden, dass die Rechnung vom 18. November 2005 insgesamt sechs Paar Ski verschiedener
Art erwähnt, die mit der älteren Marke versehen sind. Die Rechnung vom 21. Dezember 2005 erwähnt insgesamt zehn Paar Ski verschiedener
Art, die, wie der Katalog zeigt, alle die ältere Marke trugen. Die „Rechnung für einen spanischen Abnehmer vom 12. Januar
2006“ erwähnt 43 Paar Ski verschiedener Art, die ebenfalls die ältere Marke trugen. Allerdings handelt es sich bei diesem
Dokument seiner eigenen Überschrift nach nicht um eine Rechnung, sondern um einen Lieferschein, der keine Preisangabe zu den
Artikeln enthält, auf die er sich bezieht. In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Streithelferin in Beantwortung
einer Frage des Gerichts erklärt, dass es sich nicht um ein Dokument für die Buchhaltung handele.
Ferner befindet sich unter den zahlreichen von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen eine Rechnung vom 20. Dezember 2005,
die an ihren italienischen Vertriebshändler adressiert ist. Sie umfasst 27 Seiten, betrifft Waren in einem Gesamtwert von
54 938,98 Euro und erwähnt auf den ersten beiden Seiten mehrere Paar Ski verschiedener Art, die, wie mit Hilfe des Skikatalogs
bestätigt werden kann, die ältere Marke trugen. Allerdings beträgt der genannte Preis für alle Paar Ski mit Ausnahme eines
zum Preis von 88 Euro verkauften Paars 0 Euro. In Beantwortung einer in der mündlichen Verhandlung gestellten Frage des Gerichts
hat der Vertreter der Streithelferin erklärt, dass er den Hintergrund der fraglichen Rechnung nicht kenne, es sei aber üblich,
wenn neue Skimodelle Händlern zu Testzwecken zur Verfügung gestellt würden, in der entsprechenden Rechnung einen Preis von
0 Euro anzugeben. Diese Erklärungen sind im Sitzungsprotokoll vermerkt worden.
Eine andere an den italienischen Vertriebshändler der Streithelferin adressierte Rechnung vom 12. Januar 2006 betrifft den
Verkauf von Waren mit einem Gesamtwert von 408 625,40 Euro. Bei einer großen Zahl der erwähnten Waren handelt es sich um Skier,
die die ältere Marke tragen. Insbesondere erwähnt die Rechnung den Verkauf von 600 Einheiten Ski des Modells „Racetiger GS
Racing Tit Moti 06/07“ mit der Artikelnr. 106001 in einem Gesamtwert von 124 200 Euro und von 350 Einheiten Ski des Modells
„Racetiger SL Racing Motion 06/07“ mit der Artikelnr. 106011 in einem Gesamtwert von 72 450 Euro. Diese beiden Modelle sind
im Skikatalog der Streithelferin enthalten, und somit kann bestätigt werden, dass sie mit der älteren Marke versehen waren.
Eine dritte, an den spanischen Vertriebshändler der Streithelferin gerichtete Rechnung vom 27. Januar 2006 über einen Gesamtwert
von 13 631,90 Euro betrifft Verkäufe von Skiern der verschiedenen im Skikatalog der Streithelferin genannten und mit der älteren
Marke versehenen Modelle in einer Anzahl von einem bis vier Paar je Modell.
Jedoch betreffen mit Ausnahme der drei in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung genannten Dokumente, der drei oben in
den Randnrn. 104 bis 106 erwähnten Rechnungen und bestimmter Rechnungen aus der Zeit nach dem oben in Randnr. 86 genannten
maßgeblichen Zeitraum die übrigen von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen, d. h. ihre große Mehrheit, Waren, die nicht
in den von der Streithelferin zur Akte gegebenen Katalogen identifiziert werden können, da sie Artikelnummern tragen, die
in diesen Katalogen nicht erwähnt werden.
In der mündlichen Verhandlung dazu aufgefordert, zur Identifizierung der betreffenden Waren durch die Artikelnummern, die
in den meisten der von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen erwähnt wurden, Stellung zu nehmen, hat der Vertreter der
Streithelferin im Wesentlichen erklärt, dass sich die von der Streithelferin verwendeten Artikelnummern aus logistischen Gründen
häufig von einer Saison zur anderen änderten. Diese Erklärung, so plausibel sie erscheint, löst aber nicht das Problem der
Identifizierung der Waren, die in den Rechnungen mit Artikelnummern bezeichnet werden, die nicht in den Katalogen der Streithelferin
enthalten sind.
So ließ ohne zusätzliche Erläuterungen keine Rechnung die Schlussfolgerung zu, dass die Streithelferin im maßgeblichen Zeitraum
„Sporttaschen“ der Klasse 18 und „Bekleidung“ der Klasse 25 mit der älteren Marke verkaufte. Es trifft zwar zu, dass derjenige
von den beiden von der Klägerin vorgelegten Katalogen, der sich auf Skier bezog, verschiedene Arten von Taschen zeigt, die
die ältere Marke tragen, und dass der andere Katalog bestimmte Bekleidungsartikel mit dieser Marke zeigt. Keiner dieser Artikel
befindet sich jedoch auf den Rechnungen aus dem maßgeblichen Zeitraum, die von der Streithelferin vorgelegt worden sind. Das
HABM bringt in seiner Klagebeantwortung ein einziges Beispiel für eine solche Erwähnung vor, das jedoch eine vom 18. August
2006, also nach dem maßgeblichen Zeitpunkt, datierende Rechnung betrifft. Außerdem ist festzustellen, dass die Kataloge der
Streithelferin allein für sich genommen nicht als hinreichende Belege für die Benutzung der älteren Marke angesehen werden
können, da aus der Akte keine Angaben über ihre Verbreitung hervorgehen.
Was die „Turn- und Sportartikel“ der Klasse 28 betrifft, belegen, wie oben in den Randnrn. 102 bis 105 festgestellt worden
ist, verschiedene Rechnungen den Verkauf von Skiern, bei denen es sich um Waren handelt, die in diese Kategorie gehören, wobei
zwischen den Parteien Streit darüber besteht, ob die betreffenden Verkaufsmengen ausreichend für eine ernsthafte Benutzung
der älteren Marke waren.
Diese Frage kann jedoch nicht vom Gericht entschieden werden. Es ist nämlich festzustellen, dass die Beschwerdekammer nicht
angenommen hat, dass die in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung erwähnten Verkäufe allein die ernsthafte Benutzung der
älteren Marke belegten. Im Gegenteil geht aus den in dieser Randnummer verwendeten Formulierungen hervor, dass diese Verkäufe
als reine Beispiele genannt wurden. Mit anderen Worten, die Beschwerdekammer war stillschweigend, aber eindeutig der Auffassung,
dass die anderen von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen ebenfalls, zumindest teilweise, Verkäufe von Waren betreffen,
die von der älteren Marke erfasst und mit dieser versehen sind. Auf dieser Grundlage ist die Beschwerdekammer zu der Schlussfolgerung
gelangt, dass die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachgewiesen worden sei. Es ist somit Sache des Gerichts, im Rahmen seiner
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer zu prüfen, ob die der Beschwerdekammer vorliegende Akte
eine solche Schlussfolgerung zuließ.
Dies ist zu verneinen. Wie nämlich bereits oben in Randnr. 107 ausgeführt worden ist, konnten die Waren, auf die sich der
weitaus größte Teil der von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen bezog, nicht eindeutig identifiziert werden. Anders
als die von der Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung verwendeten Formulierungen zu verstehen geben,
waren die drei dort genannten Dokumente keine zufällig ausgewählten typischen Beispiele, sondern gehörten zu einer sehr kleinen
Gruppe von Dokumenten, die alle aus einem etwas mehr als zwei Monate, nämlich vom 18. November 2005 bis 27. Januar 2006, dauernden
Zeitraum datierten und die die einzigen waren, für die bestätigt werden konnte, dass sie Waren betrafen, die von der älteren
Marke erfasst und mit dieser versehen waren.
Hieraus folgt, dass die von der Beschwerdekammer berücksichtigten Belege für den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren
Marke, nämlich die von der Streithelferin zur Akte gegebenen Rechnungen und Kataloge, nicht ausreichten, um die Schlussfolgerung
der angefochtenen Entscheidung zu untermauern, dass die ältere Marke während des gesamten von diesen Rechnungen betroffenen
Zeitraums Gegenstand einer ernsthaften Benutzung für die von ihr erfassten Waren der Klassen 18, 25 und 28 gewesen ist. Allenfalls
stellten diese Beweise Indizien dar, die es erlaubten, eine solche Benutzung als wahrscheinlich anzusehen. Nach der oben in
Randnr. 84 angeführten Rechtsprechung reicht aber eine bloße Annahme, so wahrscheinlich sie auch erscheinen mag, nicht für
die Anwendung des Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 aus, der den Nachweis einer solchen Benutzung verlangt.
Die Beschwerdekammer hätte also ihre Analyse des Akteninhalts vertiefen und auch die anderen von der Streithelferin vorgelegten
Beweisunterlagen berücksichtigen müssen, insbesondere die eidesstattliche Erklärung von Herrn G., deren Beweiswert zu bestimmen
war. Gegebenenfalls hätte sie die Beteiligten gemäß Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dazu auffordern können, zusätzliche
Stellungnahmen einzureichen, oder sogar gemäß Art. 78 der Verordnung Beweiserhebungen durchführen können (vgl. in diesem Sinne
Urteil HIPOVITON, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnrn. 57 und 58).
Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen ist somit festzustellen, dass auch der vierte Klagegrund begründet ist; er greift
daher durch.

Zum Antrag auf Änderung
Wie oben in Randnr. 40 festgestellt worden ist, beantragt die Klägerin mit ihrem zweiten und dritten Antrag die Änderung der
angefochtenen Entscheidung. Somit ist zu prüfen, ob der erste, zweite und vierte Klagegrund, zu denen bereits festgestellt
worden ist, dass sie im Hinblick auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung durchgreifen, eine solche Änderung rechtfertigen.
Erstens ist daran zu erinnern, dass die Klägerin im Rahmen ihres Vorbringens zum ersten Klagegrund (siehe oben, Randnr. 47)
geltend macht, dass die in der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, dass „Snowboardschuhe“ von der Anmeldung
nicht erfasst gewesen seien, zutreffend sei, hieraus jedoch die Konsequenz der Zurückweisung des Widerspruchs in Bezug auf
diese Schuhe gezogen werden müsse.
Dieser Teil des Vorbringens der Klägerin zielt somit im Wesentlichen auf die Änderung der angefochtenen Entscheidung dahin
ab, dass Nr. 1 des verfügenden Teils der Entscheidung aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen wird, soweit er sich auf
„Snowboardschuhe“ bezieht.
Dieses Begehren ist unbegründet und zurückzuweisen. Wie die Streithelferin zu Recht geltend macht, waren alle Waren, auf die
der Widerspruch abzielte, von der Anmeldung der Klägerin erfasst. Was die Waren der Klasse 25 betrifft, nennt der Wortlaut
dieser Anmeldung (siehe oben, Randnr. 4) zuerst „Schuhe“ und dann, hinter dem vorangestellten Ausdruck „insbesondere“, verschiedene
Arten von Schuhen. Nach der Rechtsprechung bedeutet dieser Ausdruck, wenn er in einem Warenverzeichnis verwendet wird, dass
lediglich Beispiele vorliegen (Urteil des Gerichts vom 12. November 2008, Scil proteins/HABM – Indena [affilene], T‑87/07,
nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 38, vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 9. April 2003, Durferrit/HABM
– Kolene [NU-TRIDE], T‑224/01, Slg. 2003, II‑1589, Randnr. 41). In einem Warenverzeichnis verwendet, dient er dazu, Waren
herauszustellen, die für den Markeninhaber von besonderem Interesse sind, ohne jedoch damit eine andere Ware von diesem Verzeichnis
auszuschließen (vgl. in diesem Sinne Urteil affilene, Randnr. 39). Folglich hat die Klägerin die Eintragung ihrer Marke für
„Schuhe“ im Allgemeinen beantragt und somit auch für „Skischuhe, Snowboardschuhe und Sportschuhe“, auf die der Widerspruch
abzielte.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung, was die Waren der Klasse 25 betrifft, auch „Sportschuhe“ erfasst, die
eine allgemeinere Kategorie darstellen, in der auch „Snowboardschuhe“ enthalten sind.
Zweitens ist, soweit mit dem Änderungsantrag begehrt wird, dass das Gericht selbst feststellt, dass die ernsthafte Benutzung
der älteren Marke nicht nachgewiesen worden sei, und den Widerspruch aus diesem Grund zurückweist, festzustellen, dass das
HABM die Frage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke zwar in der Sache geprüft hat, diese Prüfung aber unvollständig
war, wie oben in den Randnrn. 113 und 114 festgestellt worden ist. Die Prüfung dieser Frage durch das Gericht bedeutete in
der Sache eine Wahrnehmung von Verwaltungs- und Ermittlungsaufgaben, die dem HABM obliegen, und liefe damit dem institutionellen
Gleichgewicht zuwider, das dem Grundsatz der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem HABM und dem Gericht zugrunde liegt. Unter
diesen Umständen ist diesem Antrag der Klägerin nicht stattzugeben (Urteil des Gerichts vom 14. Mai 2009, Fiorucci/HABM – Edwin
[ELIO FIORUCCI], T‑165/06, Slg. 2009, II‑1375, Randnr. 67, vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Gerichts vom 4. Oktober 2006,
Freixenet/HABM [Form einer mattierten mattschwarzen Flasche], T‑188/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 47).
Somit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Klage im Übrigen abzuweisen.

Kosten
Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 87 § 3
Abs. 1 kann das Gericht jedoch die Kosten teilen, wenn ein außergewöhnlicher Grund gegeben ist.
Im vorliegenden Fall hat das HABM beantragt, jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen, und hat im Übrigen den Antrag
auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung mit Ausnahme der Teile unterstützt, die sich auf den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke beziehen (siehe oben, Randnr. 49). Dieser Umstand stellt jedoch keinen außergewöhnlichen Grund
im Sinne von Art. 87 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung dar, der eine Teilung der Kosten rechtfertigt, und hindert nicht daran,
dem HABM gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen, da die angefochtene Entscheidung von einer Beschwerdekammer
des HABM erlassen worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil VENADO mit Rahmen u. a., oben in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 115
und die dort angeführte Rechtsprechung). Somit sind dem HABM die Kosten einschließlich der Kosten der Klägerin aufzuerlegen.
Da die Streithelferin mit ihren Anträgen unterlegen ist, trägt sie ihre eigenen Kosten.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Dritte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
vom 30. September 2009 (Sache R 1387/2008‑1) wird aufgehoben.
2.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3.
Das HABM trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Völkl GmbH & Co. KG.
4.
Die Marker Völkl International GmbH trägt ihre eigenen Kosten.
Czúcz
Labucka
Gratsias
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Dezember 2011.
Unterschriften
*
Verfahrenssprache: Deutsch.