CELEX: 62009CJ0168
Proprietà industriale e commerciale
Direttiva 98/71/CE
Protezione giuridica dei disegni e modelli
Art. 17
Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore
Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa
Principio della tutela del legittimo affidamento

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Flos SpA (in prosieguo: la «Flos»), società attiva
nel settore degli apparecchi di illuminazione di pregio, e la Semeraro Casa e Famiglia Spa (in prosieguo: la «Semeraro») per
quanto riguarda la violazione dei diritti d’autore che la Flos afferma di possedere su un modello di lampada denominata «Arco».

Contesto normativo

Diritto dell’Unione
La direttiva 93/98/CEE
La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto
d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), enuncia, al secondo ‘considerando’, che le difformità tra le normative
nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi possono ostacolare la libera
circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune
e che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le normative degli
Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta l’Unione europea.
L’art. 1, n. 1, della medesima direttiva prevede che l’opera letteraria o artistica sia tutelata dal diritto d’autore, ai
sensi dell’art. 2 della convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio
1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo
anno dopo la sua morte.
L’art. 10 di tale direttiva, intitolato «Applicazione nel tempo», così recita ai nn. 1‑3:
«1.      Qualora, alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro sia già in corso un periodo di protezione la cui
durata sia superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest’ultima non ha per effetto di abbreviare tale durata
di protezione in detto Stato membro.
2.      La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno
uno Stato membro alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1, ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore
o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE [del Consiglio
19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore
in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)].
3.      La presente direttiva lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui
all’articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti
acquisiti dei terzi».
In forza dell’art. 13, n. 1, primo comma, della direttiva 93/98, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 1-11 della medesima direttiva anteriormente
al 1° luglio 1995.
La direttiva 98/71
Ai sensi del secondo e del terzo ‘considerando’ della direttiva 98/71, le difformità nella protezione giuridica dei disegni
e modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull’instaurazione e sul funzionamento del
mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni e i modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza
nell’ambito del mercato interno, ed è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento
delle normative nazionali in materia di protezione dei disegni e dei modelli.
A termini dell’ottavo ‘considerando’ di tale direttiva, «in mancanza di un’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore,
è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli
registrati con quella offerta dal diritto d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni
della protezione del diritto d’autore».
L’art. 12 della medesima direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello», dispone quanto segue:
«1.      La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di
utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione,
l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero
la detenzione di tale prodotto per tali fini.
2.      Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata
in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere
fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale
data».
L’art. 17 della direttiva 98/71, rubricato «Relazioni con il diritto d’autore», così dispone:
«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma
della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale
Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro
determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il
disegno o modello deve possedere».
L’art. 19, n. 1, primo comma, di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima entro il 28 ottobre 2001.
La direttiva 2001/29/CE
L’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), dal titolo «Campo
d’applicazione», dispone, al n. 1, che tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi
nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.
L’art. 2 della citata direttiva, dal titolo «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta
o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(…)».

La normativa nazionale
La tutela dei disegni e dei modelli è accordata in forza del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per modelli industriali (
Gazzetta ufficiale
n. 247 del 21 ottobre 1940). Nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, l’art. 5 di tale regio decreto disponeva quanto
segue:
«Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati
prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o
di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore (...)».
L’art. 2, primo comma, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio» (
Gazzetta ufficiale
n. 166 del 16 luglio 1941; in prosieguo: la «legge n. 633/1941»), nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, sottoponeva
la protezione del diritto d’autore per i disegni e i modelli alla condizione della «scindibilità», in quanto disponeva che
godessero della protezione di tale diritto «le opere (...), anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico
sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate».
L’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE (GURI n. 79 del 4 aprile
2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 95/2001»), entrato in vigore il 19 aprile 2001, ha modificato l’art. 2, primo
comma, n. 4, della legge n. 633/1941, sopprimendo la condizione di «scindibilità» ed aggiungendo all’elencazione delle opere
protette, in un nuovo punto 10, le «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».
Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/71/CE (GURI n. 106 del 9 maggio 2001;
in prosieguo: il «decreto legislativo n. 164/2001»), inserendo nel decreto legislativo n. 95/2001 un nuovo art. 25 bis, ha
introdotto transitoriamente una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001, durante la quale «la protezione accordata
ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera nei soli confronti
di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di
prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».
Tale disposizione è stata poi ripresa nell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (in prosieguo: il «CPI»), promulgato
nel 2005.
L’art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali (GURI n. 38 del 15 febbraio 2007), convertito con legge 6 aprile 2007, n. 46, ha in particolare soppresso
la moratoria decennale introdotta dal decreto legislativo n. 164/2001, modificando l’art. 239 del CPI. Tale articolo, così
modificato, disponeva quanto segue:
«La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941]
non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo [n. 95/2001], erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

Causa principale e questioni pregiudiziali
Il 23 novembre 2006, la Flos ha citato la Semeraro dinanzi al Tribunale di Milano per aver importato dalla Cina e commercializzato
in Italia il modello di lampada denominato «Fluida» che, a suo giudizio, imitava tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche
della lampada Arco, opera di design industriale sulla quale la Flos ritiene di detenere diritti patrimoniali.
Dall’ordinanza di rinvio risulta che, nel corso del procedimento sommario anteriore al procedimento di merito che ha dato
luogo a tale decisione, è stato rilevato che la lampada Arco, creata nel 1962 e divenuta di pubblico dominio prima del 19
aprile 2001, beneficiava della protezione del diritto d’autore sulle opere di design industriale in base alla legge n. 633/1941,
come modificata dal decreto legislativo n. 95/2001, e che il modello di lampada importato dalla Semeraro ne «imitava in maniera
pedissequa tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche». Il giudice del procedimento sommario ha pertanto disposto,
con ordinanza 29 dicembre 2006, il sequestro delle lampade importate e ha inibito alla Semeraro l’ulteriore commercializzazione
delle stesse.
Quanto al procedimento di merito, il giudice del rinvio rileva che dal momento dell’avvio del procedimento principale sono
intervenute modifiche normative rispetto alla protezione del diritto d’autore per le opere di design industriale, che suscitano
dubbi quanto alla loro conformità con la direttiva 98/71 e, in particolare, con il principio di cumulo delle protezioni imposto
dall’art. 17 di tale direttiva.
In particolare, il giudice del rinvio si riferisce al riguardo all’art. 239 del CPI, emendato dall’art. 4, n. 4, del decreto
legge 15 febbraio 2007, n. 10.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1)      Se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di
uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per
i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione
e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni
e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi
caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento
interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto
la relativa registrazione era a tale data già scaduta.
2)      In caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che,
in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento
la protezione del diritto d’autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare
autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l’esclusione
della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela del diritto
d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni
di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli e laddove un
soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su tali disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato
nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli.
3)      In caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel
senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel
suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro
di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche
l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela
stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore
delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e
modelli e laddove un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su tali disegni e modelli – avesse
già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione
sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni)».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari
La Semeraro e la Commissione europea esprimono dubbi circa la pertinenza dell’art. 19 della direttiva 98/71 ai fini della
soluzione della causa principale, poiché tale disposizione si limita a fissare il termine entro il quale gli Stati membri
dovevano conformarsi alle disposizioni di tale direttiva.
A tale proposito, occorre rilevare che la decisione di rinvio non contiene chiarimenti circa la pertinenza della scadenza
del termine di trasposizione della direttiva 98/71 ai fini della soluzione della causa principale. Infatti, nella motivazione
della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si riferisce esclusivamente all’art. 17 di tale direttiva.
Pertanto, occorre considerare che le questioni sono state poste essenzialmente con riferimento all’art. 17 di detta direttiva
e, di conseguenza, la Corte può risolverle riferendosi a questo solo articolo.

Sulla prima questione
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato
nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esclude dalla protezione del diritto d’autore i disegni e modelli
che, pur rispondendo a tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano o siano divenuti di pubblico dominio anteriormente
alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che hanno introdotto tale protezione nell’ordinamento giuridico
interno di tale Stato, vuoi in quanto mai registrati come disegni o modelli vuoi in quanto la relativa registrazione era a
tale data già scaduta.
Il giudice del rinvio prevede così due ipotesi, vale a dire, da un lato, quella dei disegni e modelli che, prima della data
di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, cioè il 19 aprile 2001, sono di pubblico
dominio in mancanza di una registrazione come disegni e modelli e, dall’altro, quella in cui, prima di tale data, essi siano
divenuti di pubblico dominio in quanto la protezione derivante da una registrazione ha cessato di produrre i suoi effetti.
A tale proposito, anche se la Flos in udienza ha dichiarato di non aver registrato come disegno o modello la lampada oggetto
della causa principale, l’ordinanza di rinvio non fornisce alcuna precisazione a tale riguardo.
Occorre quindi risolvere la prima questione tenendo conto delle due ipotesi menzionate al punto 29 della presente sentenza.
È compito del giudice del rinvio verificare se tale lampada sia stata o meno registrata come disegno o modello.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli non siano mai stati oggetto di una registrazione
in quanto tali, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 98/71, solo un disegno o modello che sia stato
oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale
direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale
Stato membro.
Ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione
della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione
non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo.
Tuttavia, non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possono costituire disegni e modelli
non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29,
se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli siano divenuti di pubblico dominio in quanto
la protezione derivante dalla registrazione ha cessato di produrre effetti, occorre rammentare che, se è vero che la prima
frase dell’art. 17 della direttiva 98/71 dispone che un disegno o modello che è stato registrato in uno Stato membro o con
effetti in uno Stato membro beneficia altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato dal
momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, la seconda frase del medesimo articolo
consente tuttavia agli Stati membri di determinare l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa,
ivi compreso il grado di originalità richiesto.
D’altronde, questa seconda frase non può essere interpretata nel senso che gli Stati membri abbiano la facoltà di concedere
o meno la protezione attraverso il diritto d’autore per un disegno o modello che sia stato registrato in uno Stato membro
o con effetti in uno Stato membro se tale disegno o modello soddisfa le citate condizioni di ottenimento.
Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione dell’art. 17 di detta direttiva e, in particolare, dall’uso del termine «altresì»
che compare nella prima frase di tale articolo che la protezione del diritto d’autore deve essere concessa a tutti i disegni
e modelli registrati nello Stato membro o con effetti nello Stato membro di cui trattasi.
La volontà del legislatore dell’Unione di concedere tale protezione risulta inoltre dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva
98/71 che sancisce, in mancanza di armonizzazione della normativa sui diritti d’autore, il principio del cumulo della protezione
specifica dei disegni e modelli con la registrazione e la protezione del diritto d’autore.
Inoltre, la facoltà per gli Stati membri di stabilire l’estensione della protezione del diritto d’autore e le condizioni alle
quali essa è concessa non può neppure riguardare la durata di tale protezione, già armonizzata a livello dell’Unione dalla
direttiva 93/98.
A tale riguardo, l’art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d’autore per un’opera letteraria
o artistica, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per tutta
la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. L’art. 10, n. 2, della medesima direttiva dispone
che tale durata si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro attraverso il diritto
d’autore alla data del 1° luglio 1995.
Ne consegue che, in forza dell’art. 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti
in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento della protezione del diritto d’autore previste dagli Stati
membri, in particolare quella relativa al grado di originalità, e per i quali la durata fissata all’art. 1 della direttiva
93/98, in combinato disposto con l’art. 10, n. 2, della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della protezione
del diritto d’autore di tale Stato membro.
A questo proposito, come la Corte ha dichiarato ai punti 18-20 della sentenza 29 giugno 1999, causa C‑60/98, Butterfly Music
(Racc. pag. I‑3939), dall’art. 10, n. 2, della direttiva 93/98 risulta chiaramente che l’applicazione delle durate di protezione
da questa previste può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione inferiore,
di proteggere nuovamente opere ed oggetti divenuti di pubblico dominio. La Corte ha osservato che questa conseguenza risulta
dall’espressa volontà del legislatore dell’Unione e che tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente
possibile l’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d’autore
e dei diritti connessi, sancito, in particolare, nel secondo ‘considerando’ della medesima direttiva, e di evitare che taluni
diritti si estinguano in alcuni Stati membri, continuando invece ad essere protetti in altri.
Si deve ritenere che tale ragionamento debba applicarsi anche per quanto riguarda la rinascita della tutela del diritto d’autore
per i disegni e modelli precedentemente protetti da un altro diritto di proprietà intellettuale. Infatti, alla luce del secondo
e terzo ‘considerando’ della direttiva 98/71, la normativa nazionale di trasposizione di quest’ultima direttiva non può escludere,
senza con ciò mettere a repentaglio l’applicazione uniforme di tale direttiva nell’insieme del territorio dell’Unione e il
buon funzionamento del mercato interno per i prodotti in cui i disegni e modelli sono incorporati, la protezione attraverso
il diritto d’autore dei disegni e modelli che, benché divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore
di tale normativa, presentano, a quella data, tutti i requisiti per godere di siffatta tutela.
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato
nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato membro
i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti
di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per
godere di tale protezione.

Sulla seconda e terza questione
Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude
– vuoi per un periodo sostanziale di tempo, cioè per dieci anni, vuoi totalmente – dalla protezione del diritto d’autore i
disegni e modelli che, sebbene rispondano a tutti i requisiti stabiliti per godere di siffatta tutela, siano divenuti di pubblico
dominio anteriormente alla data in cui tale normativa è entrata in vigore, nei confronti dei terzi che abbiano fabbricato
e commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli.
Per quanto riguarda la rinascita della protezione di un diritto di proprietà intellettuale, cioè il diritto d’autore, per
i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio, la Flos, il governo italiano e la Commissione, nelle loro osservazioni scritte,
nonché la Semeraro in udienza, sostengono che tale protezione può far sorgere un conflitto tra, da un lato, gli interessi
legittimi dei titolari dei diritti d’autore e dei loro aventi diritto e, dall’altro, gli interessi dei terzi in buona fede
che si erano avvalsi del fatto che tali disegni e modelli fossero liberi per fabbricare o commercializzare prodotti realizzati
secondo questi ultimi.
È certamente vero che una normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, come il decreto legislativo n. 164/2001,
che ha aggiunto un art. 25 bis al decreto legislativo n. 95/2001, e l’art. 239 del CPI, che fissa una moratoria decennale
la quale rende la protezione dei disegni e modelli di cui trattasi inopponibile ad una categoria di terzi che hanno realizzato
prodotti secondo tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001, può ingenerare nei terzi fabbricanti di tali prodotti un
legittimo affidamento quanto al fatto di poter continuare a sfruttarli.
Tuttavia, per quanto riguarda l’applicazione della protezione del diritto d’autore ai disegni e modelli, la direttiva 98/71,
a differenza dell’art. 10, n. 3, della direttiva 93/98, non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità
nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi.
In proposito, occorre rilevare che l’art. 12, n. 2, della direttiva 98/71, che riguarda la continuazione degli atti di sfruttamento
di disegni e modelli da parte di chi li abbia iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali
di trasposizione di tale direttiva, riguarda esclusivamente i diritti attribuiti dalla registrazione del disegno o modello,
come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, e non può quindi essere applicato alla protezione del diritto
d’autore.
Tuttavia, la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il
legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva
98/71 non può escludere l’applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo
affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione.
A questo proposito si deve ricordare che, in conformità del principio secondo cui le leggi modificative di un’altra legge
si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l’impero della vecchia legge (v., in particolare,
sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 6; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305,
punto 31, nonché Butterfly Music, cit., punto 24), gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa continuano
a essere disciplinati dalla legge precedente. Quindi, la rinascita della protezione del diritto d’autore non ha incidenza
sugli atti di sfruttamento definitivamente compiuti da un terzo prima della data in cui tali diritti sono divenuti applicabili.
Per contro, in forza del detto principio, l’applicazione di tale protezione del diritto d’autore agli effetti futuri di situazioni
non del tutto esaurite significa che essa incide sui diritti di un terzo a continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente
protetto da un diritto di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza Butterfly Music, cit., punto 24).
Va altresì ricordato che, per giurisprudenza costante, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere
esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza
della norma antecedente (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1,
punto 36; 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 19; 22 febbraio 1990, causa C‑221/88,
Busseni, Racc. pag. I‑495, punto 35, e Butterfly Music, cit., punto 25).
Nel caso di specie, lo Stato membro di cui trattasi ha adottato due tipi di misure legislative volte a tutelare i diritti
acquisiti e il legittimo affidamento di una determinata categoria di terzi.
Per quanto riguarda, anzitutto, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante una determinata categoria
di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, risulta dai principi del rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del
legittimo affidamento che l’art. 17 della direttiva 98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest’ultima non abbia
l’effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di protezione del diritto d’autore
per i disegni e modelli in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza
Butterfly Music, cit., punti 23 e 28).
In proposito, la valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della categoria dei terzi considerata
da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio di proporzionalità.
In tal senso, la misura legislativa adottata dallo Stato membro di cui trattasi deve essere idonea a conseguire l’obiettivo
perseguito dalla normativa nazionale e necessaria a tal fine: deve cioè garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un
lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi considerati e, dall’altro, gli interessi dei titolari del diritto
d’autore. Inoltre, occorre verificare che essa non vada oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento.
A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di terzi che possano
avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento
di disegni e modelli di pubblico dominio alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno
dello Stato membro di cui trattasi l’art. 17 della direttiva 98/71.
Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi
che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell’attività in quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni
e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte.
La misura non va oltre quanto necessario per garantire il bilanciamento dei diritti considerati se non rinvia il beneficio
della protezione del diritto d’autore per un periodo sostanziale di tempo.
Nel caso di specie, per quanto riguarda la definizione della categoria di terzi rispetto ai quali è prevista l’inopponibilità
temporanea della protezione del diritto d’autore, le disposizioni del decreto legislativo n. 95/2001 e dell’art. 239 del CPI
possono essere considerate adeguate, poiché riguardano esclusivamente i soggetti che hanno acquisito i loro diritti prima
dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71.
Per contro, l’inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire
gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere
la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte.
Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché,
sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore –
l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, che abolisce la moratoria
e istituisce l’inopponibilità illimitata della protezione del diritto d’autore per i prodotti creati sulla base di disegni
e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, risulta, da quanto precede, che siffatta misura priva di
contenuto l’art. 17 della direttiva 98/71, dal momento che essa ha come conseguenza quella di impedire, in generale, l’applicazione
della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto d’autore. Tale misura non è nemmeno diretta a limitare la categoria
di terzi che possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento. Al contrario, quest’ultima estende l’applicazione
dell’inopponibilità del diritto d’autore in quanto, secondo tale disposizione, non è necessario che il terzo abbia cominciato
a sfruttare tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che
l’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda
dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli
che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio prima della data di
entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio
nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.

Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione
del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti
in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa,
pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.
2)
L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda
dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli
che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla
data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel
territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di
tali atti.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.