CELEX: 62011TJ0170
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus kuviomerkin BASKAYA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki Passaia
Todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä
Merkityksellinen alue
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta

Tuomion perustelut
Asian tausta
1. Väliintulija Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas teki 25.10.2007 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
2. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
>image>5
3. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
– luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat”
– luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset, makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää”
– luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.
4. Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus julkaistiin 31.3.2008 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 13/2008.
5. Kantaja Rivella International AG teki 30.6.2008 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan.
6. Väite perustui aikaisempaan 30.6.1992 numerolla 470542 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita ”Olut; ale ja portteri, kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet” varten rekisteröityyn kansainväliseen kuviomerkkiin, jonka rekisteröintiä on jatkettu 30.6.2012 saakka ja jolla on vaikutuksia Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Itävallassa ja Benelux-maissa. Mainittu tavaramerkki on seuraava:
>image>6
7. Saatuaan kehotuksen esittää todisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä kantaja täsmensi 31.3.2009, että se vetosi väitteeseen enää kansainvälisen rekisteröinnin Saksaa koskevilta osin ja esitti useita asiakirjoja todisteina käytöstä Sveitsissä. Kantaja vetosi tältä osin Sveitsin ja Saksan väliseen patenttien, mallien ja tavaramerkkien vastavuoroista suojaa koskevan 13.4.1892 tehdyn sopimuksen 5 artiklaan (jäljempänä vuoden 1892 sopimus). Mainitun sopimuksen mukaan käyttö Sveitsissä vastaa käyttöä Saksassa.
8. Väiteosasto hylkäsi väitteen 8.2.2010 tekemällään päätöksellä sen vuoksi, ettei aikaisemman tavaramerkin käytöstä ollut esitetty todisteita. Se totesi, että esitetyistä asiakirjoista ilmeni, että tavaramerkkiä, johon väite perustui, oli käytetty vain Sveitsissä, ja totesi, ettei vuoden 1892 sopimusta sovelleta.
9. Kantaja teki 7.4.2010 väiteosaston päätöksestä valituksen SMHV:lle.
10. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 10.1.2011 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että todisteet sen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, johon väitteen tueksi oli vedottu, koskivat vain Sveitsiä. Valituslautakunta katsoi, että ainoat asiassa me rkitykselliset oikeussäännöt olivat asetus N:o 207/2009 ja erityisesti kyseisen asetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohta, jonka mukaan aikaisempaa tavaramerkkiä on pitänyt tosiasiallisesti käyttää siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu.
Asianosaisten vaatimukset
11. Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
– kumoamaan riidanalaisen päätöksen
– velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
12. SMHV ja väliintulija vaativat unionin yleistä tuomioistuinta
– hylkäämään kanteen
– velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
13. Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomiseen perustuvaan kanneperusteeseen.
14. Aluksi on ensinnäkin todettava, että on selvää, että väliintulijan vaatimus siitä, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä esitetään todisteet, on esitetty väitemenettelyn kuluessa.
15. Toiseksi on huomautettava, että kantaja ei ole toimittanut todisteita, jotka osoittaisivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty Saksassa, koska käyttöä koskevat todisteet koskevat ainoastaan Sveitsiä.
16. Kantaja katsoo tältä osin kuitenkin, että todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä Sveitsissä riittävät haettua tavaramerkkiä koskevan väitteen tukemiseen.
17. Tässä yhteydessä kantaja viittaa vuoden 1892 sopimuksen 5 artiklan 1 kohtaan, jonka sanamuodon mukaan ”haitallisia seurauksia, joita sopimuspuolten lakien mukaan aiheutuu siitä, ettei keksintöä ole pantu täytäntöön, ettei mallia ole tuotettu tai ettei tehtaan- tai kauppamerkkiä ole käytetty tietyssä määräajassa, ei aiheudu, jos täytäntöönpano, tuotanto tai käyttö tapahtuvat toisen sopimuspuolen alueella”.
18. Tältä osin kantaja tuo esiin, että vuoden 1892 sopimuksen mukaan kansainvälisen rekisteröinnin Saksaa koskevaa osaa katsotaan käytetyn Saksassa silloin, kun sitä on käytetty Sveitsissä.
19. Koska vuoden 1892 sopimus on osa Saksan oikeutta, kansainvälistä tavaramerkkiä, jota suojataan Saksassa, on kantajan mukaan arvioitava vain Saksan oikeuden mukaan. Tästä seuraa kantajan mukaan, että käyttöä koskevien todisteiden arvioinnissa myös Sveitsi kuuluu merkitykselliseen alueeseen.
20. Kantaja esittää muutoinkin epäilyksiä myös siitä mahdollisuudesta, että todisteita tosiasiallisesta käytöstä voitaisiin vaatia kansainvälisen tavaramerkin osalta asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla.
21. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettei sitä, että tavaramerkkiä, johon väitteen tueksi vedotaan, on tosiasiallisesti käytetty Sveitsissä, ole esillä olevassa asiassa kiistetty. Näin ollen ensin on käsiteltävä esillä olevassa asiassa merkityksellinen kysymys, joka liittyy tosiasiallisen käytön alueelliseen näkökulmaan, ja toiseksi kantajan ilmaisema epäilys siitä, onko asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla mahdollista vaatia todisteita kansainvälisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
22. Tavaramerkkien käytön alueellisesta näkökulmasta ja erityisesti kysymyksestä, minkä alueen osalta todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on toimitettava, on muistutettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse yhteisön väitemenettelystä. Näin ollen mainittuun menettelyyn sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, asiassa merkityksellisiä säännöksiä.
23. Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin [rekisteröintihakemuksen] julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään.”
24. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa säädetään lisäksi seuraavaa: ”Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.”
25. Lisäksi asetuksen N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 säännön 3 kohdan mukaan käyttöä koskevista todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne.
26. Edellä mainituista säännöksistä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevat säännökset sääntelevät yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan tehtyjen väitteiden tueksi esitettäviin todisteisiin ja tavaramerkkien käyttöä koskeviin alueellisiin näkökohtiin liittyvät kysymykset niin, ettei ole tarpeen viitata mihinkään jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden säännökseen.
27. Se, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehtyjen väitteiden tueksi voidaan vedota aikaisempiin kansallisiin tai kansainvälisiin tavaramerkkeihin, ei merkitse, toisin kuin kantaja tuo esiin, että väitteen tueksi vedottuun aikaisempaan tavaramerkkiin sovellettava kansallinen oikeus olisi yhteisön väitemenettelyssä merkityksellinen oikeus.
28. Silloin kun asetuksessa N:o 207/2009 tai tapauksen mukaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) ei ole asiassa merkityksellisiä säännöksiä, kansallista oikeutta voidaan toki käyttää vertailukohtana.
29. Näin on silloin, kun kyse on sen aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiajankohdasta, johon yhteisön väitemenettelyssä vedotaan. Asetuksen N:o 207/2009 nojalla ei voida määritellä päivää, jolloin aikaisempia kansallisia tavaramerkkejä on pidettävä rekisteröityinä kussakin jäsenvaltiossa, joten tämä kysymys kuuluu kyseisen jäsenvaltion kansallisen oikeuden alaan. Vaikka lisäksi kansallinen oikeus on yhdenmukaistettu direktiivillä 2008/95, yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-246/05, Häupl, 14.6.2007 antamasta tuomiosta (Kok., s. I-4673, tuomion 26–31 kohta) ilmenee kuitenkin, että mainitulla direktiivillä ei yhdenmukaisteta tavaramerkkien rekisteröintimenettelyjä, joten sen jäsenvaltion, jota varten rekisteröintihakemus on jätetty, on omien menettelysäännöstensä mukaisesti määritettävä hetki, jolloin rekisteröintimenettely päättyy (ks. asia T-466/08, Lancôme v. SMHV – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), tuomio 14.4.2011, Kok., s. II-1831, 30 ja 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
30. Kuten edellä esitetystä kuitenkin ilmenee, näin ei ole sen alueen määrittämisen osalta, jolla aikaisemman tavaramerkin käyttö on osoitettava. Mainittu kysymys on tyhjentävästi säännelty asetuksessa N:o 207/2009 eikä kansalliseen oikeuteen ole tarpeen viitata.
31. Edellä mainittujen säännösten sanamuodon perusteella on todistettava, että aikaisempaa tavaramerkkiä, onpa kyseessä yhteisön tavaramerkki, kansallinen tavaramerkki tai kansainvälinen tavaramerkki, on tosiasiallisesti käytetty Euroopan unionissa tai kyseisessä jäsenvaltiossa.
32. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon Gesetz über den Schutz von Marken und Sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, Saksan laki tavaramerkkien ja muiden merkkien suojaamisesta) 26 §, on hylättävä.
33. On sitä paitsi myös huomattava, että jäsenvaltioiden yhdenmukaistettu tavaramerkkioikeus edellyttää myös pakollista käyttöä kyseisessä jäsenvaltiossa (ks. direktiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohta). On huomattava myös, että vaatimus tosiasiallisesta käytöstä mainitussa direktiivissä säädettyjen seuraamusten uhalla on pantu täytäntöön kansallisessa oikeudessa (Markengesetzin 26 §). Sillä, että Saksan liittotasavalta soveltaa tapauksen mukaan sisäisessä oikeusjärjestyksessään vuoden 1892 sopimuksen, joka on kahdenvälinen sopimus, joka ei SEUT 351 artiklan mukaan sido unionia, 5 artiklaa, ei kuitenkaan ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa.
34. Asiassa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV, 13.9.2007 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-7333, 101–103 kohta) yhteisöjen tuomioistuin katsoi näin ollen, että väite, jonka mukaan kansallisen rekisteröinnin haltija, joka vastustaa yhteisön tavaramerkkihakemusta, voisi vedota aikaisempaan tavaramerkkiin, jonka käyttöä ei ole näytetty toteen, sillä perusteella, että tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan puolustava tavaramerkki, ei ole asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen.
35. Koska kansallisella oikeudella ei nyt käsiteltävässä asiassa ole mitään merkitystä, kantajan viittauksella Saksan patenttilain (Patentgesetz), tavaramerkkilain (Markengesetz) ja muiden lakien muutosten perustelujen esitykseen vuoden 1892 sopimuksen sovellettavuuden osalta ei ole mitään vaikutusta nyt käsiteltävän asian ratkaisuun, kuten ei myöskään tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanolla Saksan oikeudessa. Sama koskee myös Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) kansallisia oikeudellisia tulkintoja sisältävää oikeuskäytäntöä.
36. Lopuksi kantajan mukaan se, ettei vuoden 1892 sopimusta sovellettaisi, rikkoisi yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan puitteissa siinä tapauksessa, että kantaja vaatisi saksalaisessa tuomioistuimessa haetun tavaramerkin käytön kieltämistä Saksassa, koska Saksan oikeutta, johon vuoden 1892 sopimus sisältyy, kuitenkin sovelletaan edelleen. Siltä osin kuin kantaja katsoo, että valituslautakunnan lähestymistapa loukkaa yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta, riittää, kun viitataan asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan neljänteen ja kuudenteen perustelukappaleeseen. Niistä ilmenee kansallisten järjestelmien ja yhteisön järjestelmän rinnakkaiselo. Kuten kantaja on itsekin myöntänyt viitatessaan asetuksen N:o 207/2009 111 ja 165 artiklaan, mainitun asetuksen johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee lisäksi, ettei mainittu periaate ole ehdoton.
37. Toiseksi mahdollisuudesta vaatia todisteita kansainvälisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä siltä osin kuin kantaja katsoo, ettei mainittua mahdollisuutta voida käyttää sen vuoksi, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa säädetään vain kansallisista tavaramerkeistä, unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa täsmennetään, mitä aikaisemmilla tavaramerkeillä on ymmärrettävä. Mainitun 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaan aikaisempia tavaramerkkejä ovat muun muassa tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa ja joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
38. Samoin tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä 14.4.1891 tehdyn Madridin sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 4 artiklan 1 kohdassa ja Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määrätään, että tavaramerkin suoja kunkin asianomaisen sopimuspuolen suhteen on sama kuin jos tavaramerkin suojaa olisi pyydetty suoraan sopimuspuolen virastolta.
39. Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa oleva viittaus saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohtaan on ymmärrettävä niin, että ”tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa” on rinnastettava ”kansallisiin tavaramerkkeihin”.
40. Näin ollen kantajan esittämät epäilykset asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan sovellettavuudesta kansainvälisiin tavaramerkkeihin eivät ole perusteltuja.
41. On siis todettava, että valituslautakunta on voinut laillisesti hylätä väitteen sen vuoksi, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä Saksassa ei ollut todistettu asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
42. Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ainoa kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
43. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
Päätöksen päätösosa
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylätään.
2) Rivella International AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.