CELEX: 62010CJ0119
Merken
Richtlijn 89/104/EEG
Artikel 5, lid 1, sub b
Afvullen van blikjes die reeds zijn voorzien van teken dat met merk overeenstemt
Dienstverlening in opdracht en volgens aanwijzingen van derde
Vordering van merkhouder tegen dienstverlener

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Red Bull GmbH (hierna: „Red Bull”) en Frisdranken Industrie Winters
BV (hierna: „Winters”). Winters houdt zich bezig met het afvullen met frisdrank van blikjes die zijn voorzien van tekens die
met merken van Red Bull overeenstemmen.

Toepasselijke bepalingen
Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalt:
„1.      Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming
hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)      wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven
is;
b)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor
bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2.      Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik
in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten
die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik,
zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het merk.
3.      Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a)      het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b)      het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder
het teken;
c)      het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d)      het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen
Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull
internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen.
Winters is een onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het afvullen van blikjes met door haar of door derden
geproduceerde dranken.
Smart Drinks Ltd (hierna: „Smart Drinks”), een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, is een concurrent
van Red Bull.
Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes
aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, versieringen en teksten.
Die blikjes waren voorzien van onder meer de tekens „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN” (later gewijzigd in „LONG HORN”)
en „LIVE WIRE”. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft de blikjes overeenkomstig
de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met
water en zo nodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter
beschikking gesteld, die deze heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux.
Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht, zonder de afgevulde blikjes naar Smart Drinks te
vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.
Op 2 augustus 2006 heeft Red Bull Winters in kort geding gedagvaard voor de Rechtbank ’s‑Hertogenbosch en gevorderd, Winters
te bevelen te staken en gestaakt te houden elk verder gebruik van tekens die overeenstemmen of associëren met bepaalde van
haar merken. Red Bull betoogde in dit verband dat Winters door het vullen van blikjes waarop de tekens „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”,
„RED HORN”, „LONG HORN” en „LIVE WIRE” zijn aangebracht, inbreuk op haar merkrechten maakt. De voorzieningenrechter heeft
geoordeeld dat het afvullen van de blikjes als gebruik van deze tekens moet worden aangemerkt, maar dat alleen het teken „BULLFIGHTER”
in combinatie met de daarvoor gebruikte blikjes overeenstemt met de merken van Red Bull. Hij heeft Winters bij vonnis van
26 september 2006 dan ook bevolen, het vullen van de blikjes BULLFIGHTER te staken.
Red Bull en Winters hebben tegen dit vonnis respectievelijk hoger beroep en incidenteel hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof
’s‑Hertogenbosch.
Het Gerechtshof heeft de conclusie van de Rechtbank, namelijk dat het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt
als gebruik van de daarop door Smart Drinks aangebrachte tekens, bevestigd. Het heeft in dit verband verwezen naar de herkomstfunctie
van het merk en naar het feit dat bij de soort van waren waar het hier om gaat, te weten dranken, een teken niet anders kan
worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die reeds van dat teken is voorzien. Door het aangelengde
extract en de van de betrokken tekens voorziene blikjes te combineren tot het eindproduct, brengt Winters deze tekens op dat
product aan, ook al heeft Winters de tekens niet op de blikjes aangebracht.
Ten aanzien van de vraag of overeenstemming tussen deze tekens en de merken van Red Bull bestaat, heeft het Gerechtshof geoordeeld
dat dit het geval is voor de tekens „BULLFIGHTER”, „PITTBULL” en „LIVE WIRE”. Het heeft daarbij met betrekking tot de aard
van het in aanmerking komende publiek overwogen dat gezien de aard van de waren dient te worden uitgegaan van een algemeen
publiek en, aangezien de producten die door Winters voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux, maar voor landen
daarbuiten bestemd zijn, in abstracte zin van de gemiddelde consument in de Benelux.
Bij arrest van 29 januari 2008 heeft het Gerechtshof Winters dan ook op grond van de bepalingen van het op 25 februari 2005
te ’s‑Gravenhage ondertekende Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) die corresponderen
met artikel 5, lid 1, sub b, en lid 2, van richtlijn 89/104, bevolen, het vullen van de blikjes BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE
WIRE te staken. Winters heeft beroep in cassatie ingesteld.
Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen
gesteld:
„1)      a)      Moet het loutere ‚afvullen’ van verpakkingen die zijn voorzien van een teken [...] worden aangemerkt als gebruik van dat teken
in het economisch verkeer in de zin van artikel 5 van [richtlijn 89/104 betreffende merken], óók indien dit afvullen geschiedt
als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?
b)      Maakt het voor het antwoord op vraag 1, sub a, verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en
sub a, of sub b?
2)      Indien het antwoord op vraag 1, sub a, bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van artikel 5 van
[richtlijn 89/104 betreffende merken] in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd
zijn voor export naar landen buiten [...] het Benelux-gebied, of [...] de Europese Unie en zij daarbinnen – behalve in de
onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen?
3)      Indien het antwoord op vraag 2 (sub a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording
van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige
en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlijk de Europese Unie – die dan in de gegeven omstandigheden niet
anders dan fictief of abstract bepaald kan worden – of moet ter zake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de
perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104
aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult
die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht
dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf een gebruik van dat teken maakt dat op grond van
deze bepaling kan worden verboden.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
Winters is van mening dat het loutere afvullen van verpakking die van een teken is voorzien, als dienstverlening voor een
derde, geen gebruik van dit teken vormt in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Winters baseert zich daarvoor
onder meer op het arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, Jurispr. blz. I‑2417, punten 50, 56
en 57), en merkt op dat het Hof in dit arrest heeft geoordeeld dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst zijn klanten
de mogelijkheid biedt, gebruik te maken van tekens die trefwoorden vormen, zonder evenwel zelf van deze tekens gebruik te
maken, ook al werd de dienstverlener daarvoor niet alleen vergoed en zorgde hij voor de technische voorzieningen die nodig
waren voor het gebruik van deze tekens door de klanten maar kwam hij daarbij ook rechtstreeks in aanraking met het publiek.
Winters leidt hieruit af dat haar eigen diensten, die beperkt zijn tot het loutere afvullen als onderdeel van het productieproces
en waarbij geen rol bij de verkoop van de dranken of enige vorm van communicatie met het publiek aan de orde is, a fortiori
niet als „gebruik” kunnen worden aangemerkt.
Dit standpunt wordt in wezen gedeeld door de Poolse regering, die er onder meer op wijst dat het uiterlijk van de blikjes
geen enkele invloed heeft op de activiteiten van Winters of op het economische voordeel dat deze onderneming uit die activiteiten
haalt, nu dit voordeel hetzelfde is ongeacht of deze blikjes al dan niet zijn voorzien van die tekens. Winters oefent weliswaar
een economische activiteit uit, maar het gaat om een louter technische handeling waarbij Winters slechts een uitvoerende rol
heeft.
Verder maken de in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 genoemde handelingen alleen inbreuk als is voldaan aan de voorwaarden
van artikel 5, lid 1, daarvan. Voor zover niet aan die voorwaarden is voldaan, is het slechts van gering belang dat het afvullen
van een van een teken voorzien blikje kan worden aangemerkt als het „aanbrengen” van dit teken op het betrokken product. De
door Red Bull en de Europese Commissie verdedigde zienswijze is daarenboven aanvechtbaar omdat het teken in werkelijkheid
niet op de waren wordt aangebracht, maar wel op de verpakking. Indien deze zienswijze wordt aanvaard, dan rijst de vraag welke
onderneming inbreuk maakt op het merkenrecht, namelijk de onderneming die de blikjes van het teken heeft voorzien dan wel
de onderneming die ze heeft afgevuld.
Volgens Red Bull en de Commissie daarentegen valt onder gebruik van een teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn
89/104 eveneens het afvullen van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, ook indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening,
op aanwijzing van de klant en ter onderscheiding van diens waren.
Om te beginnen moet het afvullen van blikjes die van tekens zijn voorzien, worden gekwalificeerd als het „aanbrengen” van
die tekens op de waren in de zin van artikel 5, lid 3, sub a, van richtlijn 89/104, nu in deze fase van het productieproces
het teken en het product met elkaar worden verbonden. Het begrip „aanbrengen” dient immers te worden opgevat als het tot stand
brengen van de fysieke verbinding tussen het teken en het product, ongeacht de techniek waarmee deze connectie tot stand wordt
gebracht. Bovendien blijkt uit punt 61 van het reeds aangehaalde arrest Google France en Google dat de in artikel 5, lid 3,
van richtlijn 89/104 genoemde handelingen voorbeelden zijn van „gebruik” in de zin van artikel 5, lid 1, daarvan.
Voorts moet, wanneer een persoon tegen betaling aan een klant een dienst verleent die uit het gebruik van een teken bestaat,
dit gebruik als „gebruik in het economisch verkeer” worden aangemerkt. Dat de dienstverlener slechts onder instructie van
de klant handelt, doet niet ter zake, aangezien de dienst een commerciële activiteit blijft.
Ten slotte is het irrelevant of de onderneming die het teken op de waren of op hun verpakking aanbrengt, dit voor eigen waren
doet dan wel als dienstverlening voor een ander. Richtlijn 89/104 is immers gebaseerd op het beginsel dat bepaalde handelingen,
onder meer die welke in artikel 5, lid 3, worden genoemd, aan de houder van het ingeschreven merk zijn voorbehouden. Met dit
principe en de opzet van artikel 5 is niet verenigbaar dat de door een persoon zonder toestemming van de merkhouder verrichte
handelingen inzake de productie en de verhandeling van waren buiten het bereik van dit artikel worden gebracht om de enkele
reden dat de waren niet aan deze persoon toebehoren. Het doel van deze bepaling zou immers worden gefrustreerd indien de bescherming
van de merkhouder zou kunnen worden ontweken door het simpelweg opdelen van het productieproces en het uitbesteden van de
verschillende onderdelen daarvan aan verschillende contractanten.
Deze uitleg vindt steun in het arrest Google France en Google, reeds aangehaald (punten 60 en 61), en in de beschikking van
19 februari 2009, UDV North America (C‑62/08, Jurispr. blz. I‑1279, punten 39‑43). Bovendien volgt uit de systematiek van
artikel 5, lid 3, dat de merkhouder de aldaar genoemde handelingen elk afzonderlijk kan verbieden en zich dus tegen het aanbrengen
van zijn merk kan verzetten, los van de omstandigheid of degene die het aanbrengt de betrokken waren vervolgens ook verhandelt.
Antwoord van het Hof
Vooraf moet erop worden gewezen dat de tekens op de door Winters gevulde blikjes blijkens de verwijzingsbeslissing niet gelijk
zijn aan de beschermde tekens van Red Bull, maar daar hooguit mee overeenstemmen. A priori is dan ook uitgesloten dat Red
Bull zich op artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat vereist dat de betrokken tekens gelijk zijn, kan beroepen
om Winters het afvullen van deze blikjes te verbieden. Het Hof dient zich in de onderhavige zaak dus alleen uit te spreken
over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, dat reeds kan worden toegepast als de betrokken tekens met elkaar overeenstemmen.
Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming,
van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch
verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, en wegens
het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk
het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument [zie met name arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings
en O2 (UK), C‑533/06, Jurispr. blz. I‑4231, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In het hoofdgeding staat vast dat Winters een handelsactiviteit uitoefent en een economisch voordeel nastreeft wanneer deze
onderneming als dienstverlener, in opdracht en volgens aanwijzingen van Smart Drinks, blikjes afvult die haar door Smart Drinks
ter beschikking zijn gesteld en waarop door toedoen van Smart Drinks daaraan voorafgaand tekens zijn aangebracht die overeenstemmen
met de merken van Red Bull.
Tevens staat vast dat het vooraf aanbrengen van die tekens op de blikjes, het afvullen ervan met frisdrank en de latere uitvoer
van het eindproduct, te weten de van die tekens voorziene gevulde blikjes, zonder toestemming van Red Bull geschiedt.
Daaruit blijkt weliswaar dat een dienstverlener zoals Winters in het economisch verkeer optreedt wanneer hij in opdracht van
een derde dergelijke blikjes afvult, maar dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik” maakt van deze tekens
in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 (zie naar analogie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 55).
Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor
het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt
(arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 57).
In omstandigheden als die van het hoofdgeding maakt een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde,
alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch
gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes
en met name bij de daarop voorkomende tekens, zelf geen „gebruik” van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104,
maar zorgt hij uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde.
Daarbij komt nog dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van die tekens maakt
„voor waren of diensten” die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld
in dat artikel. Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat dit begrip in beginsel betrekking heeft op de waren of diensten
van de derde die van het teken gebruikmaakt [zie arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C‑48/05, Jurispr. blz. I‑1017, punten 28
en 29, en reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punt 34, en Google France en Google, punt 60]. In het hoofdgeding
staat vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk
zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.
Weliswaar heeft het Hof tevens vastgesteld dat voornoemd begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren
of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het heeft namelijk geoordeeld dat de situatie van
een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn
klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt
dat een verband tussen dat teken en die verleende diensten ontstaat (zie in die zin arrest Google France en Google, reeds
aangehaald, punt 60; arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 91
en 92, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43‑51).
Zoals de advocaat-generaal in punt 28 van haar conclusie in wezen heeft opgemerkt, kan het afvullen van blikjes die zijn voorzien
van met merken overeenstemmende tekens, naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de
verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien, inzonderheid ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens
en de afvuldiensten. Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met die tekens
kunnen worden geassocieerd.
Aangezien uit een en ander blijkt dat in een situatie als die in het hoofdgeding dus niet aan de voorwaarden van artikel 5,
lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 is voldaan, zodat de merkhouder de dienstverlener niet op die grond kan verbieden om blikjes
af te vullen die zijn voorzien van tekens die met zijn merken overeenstemmen, is de vraag of dit afvullen al dan niet kan
worden aangemerkt als het aanbrengen van de tekens op de waren of op hun verpakking in de zin van artikel 5, lid 3, sub a,
daarvan, irrelevant.
Wanneer een dergelijke dienstverlener het zijn klanten mogelijk maakt om met merken overeenstemmende tekens te gebruiken,
kan zijn rol niet worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van richtlijn 89/104, maar moet deze in voorkomend geval
worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Google France
en Google, punt 57, en L’Oréal e.a., punt 104).
Anders dan Red Bull en de Commissie vrezen, heeft de vaststelling dat de merkhouder niet louter op basis van richtlijn 89/104
tegen de dienstverlener kan optreden, bovendien geenszins tot gevolg dat de klant van deze dienstverlener de in deze richtlijn
aan die merkhouder geboden bescherming kan ontwijken door het productieproces op te delen en de verschillende onderdelen daarvan
aan dienstverleners uit te besteden. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de verleende diensten eventueel kunnen worden
toegerekend aan die klant, die volgens deze richtlijn dus aansprakelijk blijft.
Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus
moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die
hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht
dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van
deze bepaling kan worden verboden.

Tweede en derde vraag
Gelet op het antwoord op de eerste vraag hoeven de tweede en de derde prejudiciële vraag niet te worden beantwoord.

Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende
rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten
komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van
het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van
een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand
een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit
teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.
ondertekeningen
*
Procestaal: Nederlands.