CELEX: 62010TJ0537
Marca comunitaria
Procedimiento de nulidad
Marcas comunitarias denominativa Fagumit y figurativa FAGUMIT
Marca nacional figurativa anterior FAGUMIT
Causa de nulidad relativa
Artículo 8, apartado 3, y artículo 165, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009

El 18 de febrero y el 12 de marzo de 2003, respectivamente, la demandante, la Sra. Ursula Adamowski, presentó dos solicitudes de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó el 18 de febrero de 2003 es el signo figurativo siguiente:
La marca cuyo registro se solicitó el 12 de marzo de 2003 es el signo denominativo Fagumit.
Los productos para los que se solicitaron los registros están comprendidos en las clases 12 y 17 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción:
—
Clase 12: productos acabados de caucho natural y artificial para el sector automotriz, a saber, neumáticos nuevos, incluso de caucho macizo y cintas de talón.
—
Clase 17: mangas; productos semielaborados de caucho natural y artificial en forma de películas, placas, barras, perfiles, bloques, cuerdas, bandas, tubos y mangueras: productos acabados de caucho natural y artificial para mangueras industriales, a saber, mangueras de PVC, mangueras de agua, mangueras de aire, mangueras protectoras de cables, mangueras resistentes a la abrasión, mangueras de aceite y gasolina, mangueras para productos químicos, mangueras para grupos autógenos, mangueras para grupos de acetileno, mangueras para propano y mangueras dobles; productos acabados de caucho natural y artificial para el sector automotriz, a saber, neumáticos recauchutados, incluso de caucho macizo y cintas de talón; mangueras, anillos intermedios (separadores) y juntas.
Las marcas mencionadas en los anteriores apartados 2 y 3 se registraron el 28 de junio de 2004.
Los días 7 y 8 de abril de 2008, la parte coadyuvante, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., presentó dos solicitudes de nulidad de las marcas controvertidas de conformidad con:
—
El artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009], por considerar que la demandante había actuado de mala fe al presentar las solicitudes de marca.
—
El artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009], por considerar que la demandante actuó en nombre propio al solicitar el registro de las marcas controvertidas sin el consentimiento de la parte coadyuvante, titular a su vez de la marca polaca que se reproduce a continuación, registrada el 15 de enero de 1997 para «mangueras de caucho natural, mangueras de PVC», de la clase 17 del Arreglo de Niza:
—
El artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009], por causa de la razón social de la parte coadyuvante, registrada en Polonia en 1993 y utilizada en el comercio, como consecuencia de la exportación de productos destinados a varios Estados miembros, entre ellos, en particular, Alemania, desde ese mismo año.
Mediante dos resoluciones dictadas el 25 de junio de 2009, la División de Anulación desestimó las solicitudes de nulidad.
El 27 de agosto de 2009, la parte coadyuvante interpuso dos recursos ante la OAMI contra las resoluciones de la División de Anulación, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009.
Mediante dos resoluciones dictadas el 3 de septiembre de 2010 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), la Primera Sala de Recurso estimó los recursos, anuló las resoluciones de la División de Anulación y declaró que las marcas controvertidas no eran válidas, tras haber considerado que los tres motivos de nulidad invocados por la parte coadyuvante estaban fundados.
En particular, por lo que atañe al motivo basado en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009 (véase el apartado 6, tercer guión,
supra
), la Sala de Recurso consideró que la parte coadyuvante había aportado la prueba de la utilización del término «fagumit» en el comercio a escala internacional desde el 1 de junio de 1997, a través de exportaciones destinadas, en particular, a Alemania en virtud de un acuerdo de distribución celebrado con la sociedad Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, gestionada por la demandante. Ese signo está protegido en Alemania en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Markengesetz (Ley alemana de marcas). Por lo que se refiere al motivo basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 (véase el apartado 6, segundo guión,
supra
), la Sala de Recurso estimó, en primer lugar, que la marca controvertida, mencionada en el apartado 3
supra
, constituye el elemento dominante de la marca polaca que fundamenta la solicitud de nulidad, mientras que la marca controvertida, reproducida en el apartado 2
supra
, era en esencia una reproducción de ésta. En segundo lugar, dado que los términos «agente o representante», empleados en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009, cubren también al gestor del agente, del representante o del distribuidor y que no podía interpretarse que un documento con fecha de 10 de abril de 1998 otorgaba a la demandante el derecho de registrar las marcas controvertidas, la Sala de Recurso concluyó que ese motivo estaba asimismo fundado. En cuanto al motivo basado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009, la Sala de Recurso subraya que, en virtud del acuerdo de distribución antes mencionado, la demandante estaba obligada a velar por la protección de los intereses comerciales de la parte coadyuvante, objetivo que las solicitudes de marcas comunitarias ponen en entredicho, siendo así que el documento de 10 de abril de 1998 antes mencionado no acreditaba que la demandante hubiera actuado de buena fe cuando solicitó las marcas de que se trata. Habida cuenta de que además ninguna otra circunstancia demuestra que la parte coadyuvante hubiera renunciado a los derechos que resultan del signo Fagumit o que la demandante hubiera actuado de buena fe, también se declaró fundado ese motivo.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule las resoluciones impugnadas.
—
Desestime las solicitudes de nulidad.
—
Condene a la OAMI a cargar con las costas del procedimiento ante la División de Anulación, del procedimiento ante la Sala de Recurso y de la presente instancia ante el Tribunal.
La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Oídas las partes sobre el particular, el Tribunal considera que procede acumular los presentes asuntos a efectos de la sentencia, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.
En cada uno de los presentes asuntos, la demandante invoca tres motivos, basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
207/2009; en segundo lugar, en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009, y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.
Como alega la OAMI, cada una de las causas de nulidad estimadas por la Sala de Recurso es suficiente para declarar la nulidad de las marcas controvertidas. En este contexto, se procederá en primer lugar al examen del segundo motivo, que se refiere a la causa de nulidad prevista en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009.
En el marco de ese motivo, la demandante alega antes de nada que el artículo 165, apartado 4, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 se opone a que la parte coadyuvante pueda invocar en su favor el artículo 53, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
Esta alegación no puede admitirse. En efecto, según el artículo 165, apartado 4, letra b), del Reglamento n
o
207/2009, una marca comunitaria no podrá ser declarada nula de conformidad con el artículo 53, apartados 1 y 2, del citado Reglamento si el derecho previo hubiese sido registrado, solicitado o adquirido antes del 1 de mayo de 2004 en un Estado miembro que se adhiere a la Unión Europea en esa fecha.
Esta disposición tiene por objeto excluir la posibilidad de que una marca comunitaria registrada o solicitada antes del 1 de mayo de 2004 pueda ser impugnada por el mero hecho de la adhesión de determinados Estados a la Unión, cuando tal posibilidad no existía antes de la citada adhesión. Por lo tanto, la disposición en cuestión no trata de impedir que el titular de una marca presente, después del 1 de mayo de 2004, una solicitud de nulidad que podía ya presentar antes de esa fecha.
A este respecto, la causa de nulidad prevista en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 puede ser invocada por el titular de la marca mencionada en el artículo 8, apartado 3, de ese Reglamento, aun cuando la citada marca únicamente haya sido registrada en un país no miembro de la Unión. En efecto, contrariamente a los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 8 del Reglamento n
o
207/2009, el apartado 3 de éste no se refiere a marcas registradas en un Estado miembro o que producen efectos en ese Estado. Además, si el registro de la marca en un Estado miembro fuera un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009, esta disposición se solaparía con los apartados 1 y 5 de ese mismo artículo. Así pues, es preciso señalar, como hizo la propia OAMI, que la parte coadyuvante podía haber presentado las solicitudes de nulidad mencionadas en el apartado 6
supra
ya desde antes de la adhesión de la República de Polonia a la Unión, de modo que el artículo 165, apartado 4, letra b), del Reglamento n
o
207/2009 no afecta a la procedencia de esas solicitudes ni influye sobre la legalidad de las resoluciones impugnadas.
En el presente asunto, la demandante centra su argumentación en la existencia de un consentimiento del titular de la marca que se reproduce en el apartado 6, segundo guión,
supra,
sin negar su condición de agente o de representante de la parte coadyuvante. En este contexto, la demandante alega que había obtenido el consentimiento de la coadyuvante antes de presentar las solicitudes enumeradas en los apartados 1 a 3
supra,
en virtud de un documento de 10 de abril de 1998.
La OAMI y la parte coadyuvante discrepan de esta consideración.
La aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009 exige que el solicitante de la marca sea o haya sido el agente o el representante del titular de la marca, así como que la solicitud haya sido presentada en nombre del agente o del representante sin el consentimiento del titular de la marca y sin que existan razones legítimas que justifiquen la actuación del agente o del representante. La finalidad de esta disposición es evitar que el agente del titular de una marca se apropie indebidamente de ésta, puesto que el agente puede explotar los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial que le vinculaba a dicho titular y, por lo tanto, sacar provecho indebidamente de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó [sentencia del Tribunal de 6 septiembre de 2006, DEF-TEC Defense Technology/OAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Rec. p. II 2671, apartado 38].
En cuanto a un eventual consentimiento a efectos del registro de la marca en nombre del representante o del agente, tal consentimiento debe ser claro, preciso e incondicional (véase, en este sentido, la sentencia FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, antes citada, apartado 40). Pues bien, en el caso de autos, es preciso señalar que, como declaró la Sala de Recurso, el documento de 10 de abril de 1998 invocado por la demandante no cumple esos requisitos.
En particular, a tenor de ese documento dirigido a Adamex Industrie GmbH, el representante de la coadyuvante dio su conformidad para que el «símbolo original» y la «designación» («Or[i]ginal-Symbol» y «Bezeichnung») de la sociedad Fagumit fueran «utilizados» y «reservados» («Benutzung» y «Vorbehalt») en toda Europa y precisó que, en su opinión, esa posibilidad estaba abierta a las sociedades Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich y Fagumit Schweiz.
En este contexto, en primer lugar, procede señalar que el documento en cuestión no recoge la posibilidad para la demandante de solicitar el registro del signo reproducido en el apartado 2
supra
como marca comunitaria. A este respecto, es preciso indicar que en ese documento no se menciona a la demandante y que en el mismo no se hace referencia a la posibilidad de registro del citado signo como marca comunitaria.
En segundo lugar, si las sociedades Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich y Fagumit Schweiz no existían todavía en el momento del envío del documento en cuestión, como alegó la demandante ante la División de Anulación y la Sala de Recurso, parece lógico pensar que este documento significaba que la coadyuvante no se oponía a que las sociedades en cuestión llevaran el nombre comercial Fagumit y utilizaran, en régimen de exclusividad a lo sumo, la correspondiente marca en el contexto de sus actividades.
La demandante no puede apoyarse en el hecho de que la coadyuvante no se opusiera a la utilización del signo controvertido por sociedades distintas de las mencionadas en el documento de 10 de abril de 1998. A este respecto, como señala la demandante en el apartado 33 de sus escritos de demanda, y como resulta de los documentos presentados por ella ante la OAMI, esa utilización se producía en el marco de la comercialización de los bienes procedentes de la producción de la coadyuvante. Ahora bien, dicha utilización se enmarca en la lógica de la cooperación entre la coadyuvante y los distribuidores de sus productos, sin que demuestre que hubo un abandono del signo reproducido en el apartado 6, segundo guión,
supra
, que permita a cualquier persona solicitar el registro de dicho signo o de su elemento dominante como marca comunitaria.
De lo antedicho resulta que la Sala de Recurso no incurrió en error alguno al considerar que no podía interpretarse que el documento de 10 abril de 1998 reconociera a la demandante algún tipo de consentimiento, en el sentido del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009, a efectos del registro de las marcas controvertidas.
En este contexto, es irrelevante la circunstancia que invoca la demandante de que sus relaciones con la parte coadyuvante no obedecían a exigencias formales, de modo que no podía considerarse que la lista de empresas a las que se refería el documento de 10 de abril de 1998 fuera exhaustiva. En efecto, dado que el documento de que se trata no constituye un consentimiento en el sentido del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n
o
207/2009, aquella circunstancia, aun suponiendo que haya resultado probada, no invalida la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso.
Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo y, por las razones expuestas en el apartado 15
supra
, los recursos en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:

1)
Acumular los asuntos T-537/10 y T-538/10 a efectos de la sentencia.

2)
Desestimar los recursos.

3)
La Sra. Ursula Adamowski cargará con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. durante el procedimiento sustanciado ante el Tribunal General.

Forwood
Dehousse
Schwarcz
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de noviembre de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.