CELEX: 62009CJ0552
Appel
EF-varemærker
forordning (EF) nr. 40/94
EF-figurmærket TiMi KiNDERJOGHURT
det ældre ordmærke KINDER
sag vedrørende en begæring om ugyldighed
artikel 52, stk. 1, litra a)
artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5
vurdering af tegnenes lighed
varemærkefamilie

I appelskriftet har Ferrero SpA (herefter »Ferrero«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af De Europæiske
Fællesskabers Ret i Første Instans den 14. oktober 2009, Ferrero mod KHIM – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (sag T-140/08,
Sml. II, s. 3941, herefter »den appellerede dom«), hvorved appellanten ikke fik medhold i sin påstand om annullation af afgørelsen
truffet den 30. januar 2008 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) (sag R 682/2007-2) i en ugyldighedssag mellem Ferrero og Tirol Milch reg.Gen.mbH
Innsbruck (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter
Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er blevet ophævet ved Rådets
forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009.
Nærværende sag er imidlertid, henset til tidspunktet for sagens faktiske omstændigheder, reguleret af forordning nr. 40/94.
Følgende fremgår af syvende betragtning til forordning nr. 40/94:
»Den af EF-varemærket ydede beskyttelse, der navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse,
er uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; beskyttelsen
gælder også i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; begrebet
lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling; en specifik betingelse for beskyttelsen er, at der er risiko
for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet,
om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og
tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.«
Forordningens artikel 8, stk. 1, bestemte:
»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[…]
b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller
lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 bestemte:
»Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes
udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer
eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om
et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt
varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret,
uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug
ville skade dette særpræg eller renommé.«
Forordningens artikel 49, stk. 1 og 2, havde følgende ordlyd:
»1.      Der kan gives afkald på EF-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.
2.      Afkaldet skal af mærkeindehaveren skriftligt meddeles Harmoniseringskontoret. Det har først virkning, når det er indført i
registret.«
Artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 40/94 med overskriften »Relative ugyldighedsgrunde« bestemte:
»EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav
under en sag om varemærkekrænkelse:
a)      når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er
opfyldt.
[…]«
Forordningens artikel 54, stk. 2, bestemte:
»I det omfang EF-varemærket erklæres helt eller delvis ugyldigt, anses de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning
er knyttet til varemærket, for ikke at have eksisteret.«

Tvistens baggrund
Den 8. april 1998 indgav Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (herefter »Tirol Milch«), Innsbruck (Østrig), en ansøgning til
Harmoniseringskontoret om registrering som EF-varemærke af et figurmærke, der er gengivet som følger:
De varer, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører under klasse 29 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international
klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«),
og svarer til følgende beskrivelse:
»Yoghurt, frugtyoghurt, yoghurtdrikke, yoghurtdrikke indeholdende frugt; delvist tilberedte retter og færdigretter hovedsageligt
fremstillet på basis af yoghurt eller yoghurtprodukter; yoghurtcremer«.
Den 14. januar 1999 rejste Ferrero indsigelse mod registrering af det varemærke, der søgtes registreret for alle de deraf
omfattede varer, idet Ferrero baserede indsigelsen på sit ældre ordmærke KINDER, som har været registreret i Italien siden
den 28. januar 1965 under nr. 168843 og, efter fornyet registrering, under nr. 684985 for varer i klasse 30 i Nicearrangementet,
og som svarer til følgende beskrivelse:
»Kaffe, te, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; brød, kiks, kage, dej til kage og konditorivarer, spiseis; honning,
sirup; gær og bagepulver; salt, sennep; peber, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis, kakao, kakaovarer,
dvs. kakaomasse til kakaodrikke, chokolademasse, overtræk, bl.a. chokoladeovertræk, chokolade, fyldt chokoladekonfekt, chokoladefigurer
som juletræspynt, chokoladevarer fyldt med alkohol, sukkervarer og slik, herunder kagedej i pulverform og rå dej«.
Ved afgørelse af 29. september 2000 forkastede indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen på grundlag af
artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
Denne afgørelse blev stadfæstet af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den 3. november 2003.
Varemærket TiMi KiNDERJOGHURT blev registreret den 20. august 2004 og offentliggjort i
EF-varemærketidende
den 11. oktober 2004.
Den 19. august 2005 indgav Ferrero i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/90 en begæring til Harmoniseringskontoret
om, at registreringen af nævnte EF-varemærke blev erklæret ugyldig. Begæringen blev indgivet for alle de af EF-varemærket
omfattede varer.
Ved afgørelse af 14. marts 2007 erklærede annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret EF-varemærket TiMi KiNDERJOGHURT
ugyldigt i medfør af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
Den 4. maj 2007 indgav Tirol Milch i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over
annullationsafdelingens afgørelse.
Ved den omtvistede afgørelse ophævede appelkammeret ved Harmoniseringskontoret annullationsafdelingens afgørelse og tog ikke
begæringen om ugyldighed til følge.
Indledningsvis fandt appelkammeret i det væsentlige, at annullationsafdelingen – selv om afgørelser om indsigelser ikke har
materiel retskraft – var bundet af konstateringer og konklusioner i Harmoniseringskontorets tidligere afgørelser for så vidt
angår realiteten i medfør af princippet nemo potest venire contra factum proprium, hvorefter forvaltningsakter er bindende
for forvaltningen, særligt når disse retsakter lovligt har tillagt sagens parter rettigheder til et registreret varemærke.
Dernæst stadfæstede appelkammeret indsigelsesafdelingens afgørelse og Fjerde Appelkammers afgørelse af 3. november 2003, hvorved
varemærkerne ud fra en helhedsvurdering fandtes at være forskellige i betragtning af de væsentlige visuelle og fonetiske forskelle
mellem dem. Endelig tog appelkammeret ikke begæringen om ugyldighed til følge med den begrundelse, at en betingelse for anvendelse
af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke var opfyldt, idet tegnene ikke var identiske
eller lignede hinanden.

Retsforhandlingerne for Retten og den appellerede dom
Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 14. april 2008 anlagde Ferrero sag med påstand om annullation af den
omtvistede afgørelse og om, at Harmoniseringskontoret tilpligtedes at betale sagens omkostninger.
Sagsøgeren gjorde til støtte for søgsmålet ved Retten to anbringender gældende vedrørende henholdsvis en urigtig anvendelse
af princippet om materiel retskraft og for det andet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5,
i forordning nr. 40/94.
Hvad angår det første anbringende anførte Retten i den appellerede doms præmis 32, at appelkammeret har foretaget sin egen
tilbundsgående prøvelse i den omtvistede afgørelse af sagens realitet og navnlig af, om der er lighed mellem de omtvistede
tegn, og at appelkammeret til trods for, hvad der er fastslået i den omtvistede afgørelses punkt 30, ikke har anvendt princippet
om materiel retskraft. Heraf sluttede Retten i den appellerede doms præmis 33, at det første anbringende hviler på urigtige
forudsætninger, og at det af den grund skulle afvises.
Retten anførte imidlertid i den appellerede doms præmis 36, at det var med urette, at appelkammeret havde fundet, at Harmoniseringskontorets
instanser i en sag om ugyldighed er bundet af, hvad der er fastslået i den endelige afgørelse om en indsigelse, i kraft af
princippet nemo potest venire contra factum proprium, beskyttelsen af velerhvervede rettigheder, retssikkerhedsprincippet
og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.
Hvad angår det andet anbringende, som Ferrero påberåbte sig til støtte for søgsmålet, bemærkede Retten for det første i den
appellerede doms præmis 53, at det er en fælles betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5,
i forordning nr. 40/94, hvortil forordningens artikel 52, stk. 1, litra a), henviser, at der er lighed mellem det ældre og
det anfægtede varemærke, og at det ifølge denne betingelse navnlig forudsættes, at der er elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig
lighed.
I den appellerede doms præmis 54 henviste Retten dernæst til retspraksis, hvorefter det for at opfylde betingelsen om lighed
i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke er nødvendigt at godtgøre, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed
er risiko for forveksling mellem det renommerede ældre varemærke og det anfægtede varemærke, men at det er tilstrækkeligt,
at graden af lighed mellem disse varemærker har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem. Retten
bemærkede endelig, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering
under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, og at sammenligningen af tegnene for så vidt
angår de omhandlede varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne,
idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende.
Retten anførte imidlertid i den appellerede doms præmis 55-59, at der i denne sag, på trods af, at bestanddelen »kinder« indgår
i begge tegn, er visse visuelle og fonetiske karakteristika, som udelukker, at tegnene opfattes således, at de ligner hinanden.
I den appellerede doms præmis 61 bemærkede Retten vedrørende Ferreros argument om det ældre varemærkes renommé og argumentet
om, at de af de omtvistede varemærker omfattede varer er af lignende art, at selv om de nævnte faktorer kan indgå i en vurdering
af, om der er risiko for forveksling, forholder det sig ikke desto mindre således, at de ingen indvirkning har på vurderingen
af, om der er lighed mellem tegnene. I dommens præmis 62, anførte Retten desuden, at det i denne sag er så tydeligt, at der
ikke er lighed mellem tegnene, at det renommé, der er knyttet til varemærket KINDER – uanset om renomméet er bestridt – ikke
kan ændre ved, at der ikke foreligger lighed.
I den appellerede doms præmis 63 fastslog retten, at vurderingen af, om der foreligger en familie eller serie af varemærker,
ikke har nogen relevans i forhold til vurderingen af, om den fælles betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra
b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt, dvs. om der er lighed mellem det ældre varemærke og det anfægtede
varemærke. Retten fastslog derudover i dommens præmis 64, at selv hvis det antages, at forekomsten af en familie eller serie
af varemærker er en relevant faktor ved vurderingen af en sådan lighed, er risikoen i denne sag for, at forbrugeren reelt
kan antage, at det anfægtede varemærke hører til denne familie eller serie af varemærker, under alle omstændigheder yderst
begrænset, snarere ikke til stede, på grund af de betydelige forskelle, der er mellem det anfægtede varemærke og tegnene nævnt
i stævningens punkt 5, som alle indeholder ordbestanddelen »kinder« foruden andre ordbestanddele og/eller figurative elementer.
Vedrørende argumentet om, at appelkammeret ikke tog hensyn til, at der ved vurderingen af graden af lighed i henhold til artikel
8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke fordres en vurdering af, om der er risiko for forveksling, konstaterede Retten i den
appellerede doms præmis 67, at det af appelkammeret anførte godtgør, at der ikke er lighed, uafhængigt af, om en eventuel
grad af lighed kunne skabe en risiko for forveksling.
Endelig fastslog Retten i den appellerede doms præmis 68, at appelkammeret ikke begik nogen fejl ved at foretage en »analytisk
dissektion« af det anfægtede varemærke. Retten var nemlig af den opfattelse, at selv om der ved vurderingen af graden af lighed
tages hensyn til det samlede indtryk, som sammensætningen af elementer i varemærker giver, er dette imidlertid ikke uforeneligt
med en successiv vurdering af disse elementer. Retten bemærkede i øvrigt, at appelkammeret i denne sag konstaterede, at forskellene
mellem tegnene opvejede det eneste lighedstræk, der var, hvorefter det understregede, at de omtvistede tegn, sammenlignet
i deres helhed, gav indtryk af at være forskellige. Den »analytiske dissektion« blev dermed ikke foretaget på bekostning af
en hensyntagen til det samlede indtryk, som sammensætningen af elementerne i de omtvistede varemærker giver.
Retten forkastede derfor det andet anbringende, som Ferrero havde påberåbt sig til støtte for søgsmålet, som ubegrundet, og
frifandt Harmoniseringskontoret.

Parternes påstande
Ferrero har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:
–        Den appellerede dom ophæves.
–        Påstanden om annullation af den omtvistede afgørelse tages til følge, eller subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik
på, at denne træffer fornyet afgørelse.
–        Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne ved både første instans og i forbindelse med appelsagen.
Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
–        Det tages til efterretning, at Tirol Milch har givet afkald på det omtvistede EF-varemærke, og – såfremt Ferrero accepterer
at sagen afsluttes, eller ikke godtgør at have en retlig interesse i at sagen forsætter – det fastslås, at appellen er uden
genstand, og at hver part bærer sine egne omkostninger.
–        Såfremt Domstolen måtte fastslå, at sagsøgeren har en retlig interesse i, at sagen forsætter, gives Harmoniseringskontoret
mulighed for at fremføre nye argumenter og anbringender vedrørende appellen.
–        Subsidiært forkastes appellen i sin helhed, idet den ikke kan antages til realitetsbehandling eller er åbenbart ubegrundet,
og Ferrero tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret.

Appellen

Appellantens søgsmålsinteresse
Parternes argumenter
I sit svarskrift har Harmoniseringskontoret angivet, at Tirol Milch ved skrivelse af 15. februar 2010 informerede kontoret
om, at det ønskede at give afkald på det anfægtede EF-varemærke i sin helhed i henhold til artikel 49 i forordning nr. 40/94.
Ved skrivelse af 15. marts 2010 bekræftede Harmoniseringskontoret over for Tirol Milch, at selskabets afkald var blevet godkendt,
og at det varemærke, det havde fået registreret, var blevet slettet i varemærkeregisteret. Harmoniseringskontoret underrettede
Ferrero om slettelsen af varemærket ved skrivelse af 16. marts 2010.
Harmoniseringskontoret har under disse omstændigheder gjort gældende, at sagsøgeren ikke har nogen berettiget interesse i
at få den appellerede dom ophævet. Det er derfor ufornødent at træffe afgørelse i den foreliggende appelsag, da appellen er
blevet uden genstand.
Under retsmødet har Ferrero imidlertid gjort gældende, at den omtvistede beslutning og den appellerede dom har haft negative
retsvirkninger for selskabet.
Ferrero har derudover gjort gældende, at selskabet – til trods for, at Tirol Milch har givet afkald på retten til det anfægtede
varemærke – stadig har en berettiget interesse i at få den appellerede dom ophævet og den omtvistede afgørelse annulleret,
eftersom en erklæring om ugyldighed til forskel for et afkald har retsvirkninger fra det tidspunkt, hvor ansøgningen om registrering
af dette varemærke blev indgivet.
Domstolens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at søgsmålsinteresse er en betingelse for en sags antagelse til realitetsbehandling, som
skal bestå indtil det tidspunkt, hvor den retlige afgørelse træffes. Ifølge Domstolens praksis foreligger der en interesse,
så længe appellen med sit resultat kan tilføre den appellerende part en fordel (dom af 14.9.2010, sag C-550/07 P, Akzo Nobel
Chemicals og Akcros Chemicals mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 22 og 23).
I det foreliggende tilfælde skal det for det første konstateres, at Retten med den appellerede dom frifandt Harmoniseringskontoret
i den sag, der var anlagt af Ferrero med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse, hvorved appelkammeret ved Harmoniseringskontoret
havde afslået den begæring om ugyldighed, som Ferrero havde indgivet mod registreringen af EF-varemærket TiMi KiNDERJOGHURT.
Såfremt det anbringende, som Ferrero har påberåbt sig til støtte for sin appel, var velbegrundet, ville det i det foreliggende
tilfælde kunne indebære en ophævelse af den appellerede dom, og alt efter omstændighederne en annullation af den omtvistede
afgørelse og dermed også af beslutningen af 20. august 2004 om registrering af varemærket.
For det andet indebærer den omstændighed, at Tirol Milch har givet afkald på EF-varemærket TiMi KiNDERJOGHURT, ikke i sig
selv, at den af Ferrero iværksatte appel – i modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte – er uden genstand.
Ferrero har nemlig stadig en interesse i at appellere Rettens dom, idet et afkald og en ugyldighedserklæring ikke har samme
retsvirkninger, således som anført af selskabet under retsmødet. Mens retsvirkningerne af et EF-varemærke, hvorpå der er givet
afkald, først ophører, når afkaldet er registreret, anses de retsvirkninger, som er knyttet til et EF-varemærke, der erklæres
ugyldigt, for ikke at have eksisteret i henhold til bestemmelserne i artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 40/94, med alle
de retlige konsekvenser, der følger af en sådan ugyldighed.
For så vidt som denne appel kan tilføre Ferrero en fordel, har selskabet følgelig en retligt interesse i at få sagen prøvet.

Om realiteten
Ferrero har støttet sin appel på et eneste anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8 i forordning nr. 40/94.
Dette anbringende er inddelt i fem led vedrørende henholdsvis:
–        for det første tilsidesættelse af den ordning, der er indført ved artikel 8 i forordning nr. 40/94
–        for det andet manglende behørig hensyntagen til andre omstændigheder end ligheden, navnlig den omstændighed, at varemærket
er velkendt
–        for det tredje anvendelse af fejlagtige og ubegrundede bevisregler
–        for det fjerde manglende hensyntagen til den omstændighed, at de ældre varemærker til dels er ordmærker, og at det anfægtede
varemærke er et figurmærke
–        for det femte manglende behørig hensyntagen til, at der er tale om en varemærkefamilie.
Om det eneste anbringendes første led
–       Parternes argumenter
Med det eneste anbringendes første led har Ferrero hævdet, at Retten har tilsidesat den ordning, som er indført ved artikel
8 i forordning nr. 40/94, ved kun at foretage en enkelt vurdering med hensyn til ligheden i forhold til både artikel 8, stk. 1,
litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, selv om disse to forskellige bestemmelser forudsætter anvendelse af
fuldstændigt forskellige kriterier.
Ifølge Ferrero følger det af retspraksis, at der inden for rammerne af begge disse bestemmelser skal foretages en bedømmelse
af ligheden, der er indbyrdes afhængig af en række andre omstændigheder, som varierer alt efter, hvilken bestemmelse der er
tale om.
Det fremgår navnlig af dom af 27. november 2008, Intel Corporation (sag C-252/07, Sml. I, s. 8823), at hvad angår artikel
8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 skal der i forbindelse med en vurdering af ligheden tages hensyn til, at det omhandlede
varemærke er velkendt, og til dets særprægede og dominerende bestanddele.
Hvad derimod angår forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), skal der tages hensyn til varemærkes renommé og dets særpræg
i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.
Ifølge Harmoniseringskontoret er det eneste anbringendes første led åbenbart ubegrundet. Harmoniseringskontoret har gjort
gældende, at Domstolen allerede har fastslået, at hvad angår de to bestemmelser, som er nævnt i denne doms præmis 46, skal
ligheden bedømmes på baggrund af de visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder mellem tegnene (dom af 23.10.2003, sag C-408/01,
Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 28). Såfremt det af denne vurdering fremgår, at tegnene ud fra
en helhedsvurdering ikke ligner hinanden, gælder denne konstatering for såvel artikel 8, stk. 1, litra b), som for artikel
8, stk. 5, i forordning nr. 40/49.
–       Domstolens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at det – i overensstemmelse med det af Retten anførte i den appellerede doms præmis 53 –
er en fælles betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at der
er lighed mellem det ældre og det anfægtede varemærke.
Denne betingelse om lighed mellem varemærket og tegnet forudsætter inden for rammerne af såvel artikel 8, stk. 1, litra b),
som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at der bl.a. findes visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder (jf. i denne
retning Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, præmis 28).
Den grad af lighed, som kræves ved anvendelsen af disse bestemmelser, er ganske vist forskellig. Mens beskyttelsen i artikel
8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at der konstateres en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker,
at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling, er en sådan risiko nemlig ikke en forudsætning for
beskyttelse i henhold til artikel 8, stk. 5. De i artikel 8, stk. 5, omhandlede krænkelser kan således være en konsekvens
af, at der er en mindre grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, for så vidt som denne er tilstrækkelig til,
at den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse (jf. i denne
retning Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, præmis 27, 29 og 31, og Intel Corporation-dommen, præmis 57, 58 og 66).
Det fremgår derimod hverken af de nævnte bestemmelser eller af retspraksis, at ligheden mellem de omtvistede varemærker skal
bedømmes forskelligt afhængigt af, hvilken af disse bestemmelser der finder anvendelse.
Hvad angår Ferreros argument vedrørende Intel Corporation-dommen skal det bemærkes, at dette beror på en fejlagtig fortolkning
af denne dom.
I denne dom bekræftede Domstolen sin praksis, hvorefter spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan sammenhæng mellem
de omtvistede varemærker – på samme måde som spørgsmålet om, hvorvidt der er en risiko for forveksling – skal afgøres efter
en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Blandt disse faktorer findes
ikke alene graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, men også graden af det ældre varemærkes særpræg og intensiteten
af det ældre varemærkes renommé (jf. Intel Corporation-dommen, præmis 41 og 42 og den heri nævnte retspraksis).
Hvad navnlig angår sidstnævnte faktor har Domstolen fastslået, at for at kunne vurdere, om der er en sammenhæng mellem de
omtvistede varemærker, kan det derfor være nødvendigt at tage intensiteten af det ældre varemærkes renommé i betragtning for
at fastslå, om dette renommé rækker videre end den kundekreds, som dette varemærke er rettet mod. Domstolen har i den henseende
bl.a. forklaret, at den kundekreds, der er relevant i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke
er registreret for, forbinder de omtvistede varemærker med hinanden, selv om den er en helt anden kundekreds end den, som
er relevant i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for (jf. Intel Corporation-dommen,
præmis 52 og 53).
Det fremgår således tydeligt af Intel Corporation-dommen, at Domstolen herved, i modsætning til det af Ferrero anførte, fastslog,
at det ældre varemærkes renommé og særpræg udgør relevante faktorer ved vurdering af, om der foreligger en sammenhæng mellem
de omtvistede varemærker i den berørte kundekreds’ bevidsthed, men derimod ikke ved vurderingen af ligheden mellem disse.
Det eneste anbringendes første led må derfor forkastes som ugrundet.
Om det eneste anbringendes andet led
–       Parternes argumenter
Med det eneste anbringendes andet led har Ferrero foreholdt Retten, at den i den appellerede doms præmis 55-59 har begået
en retlig fejl ved udelukkende at vurdere risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8,
stk. 5, i forordning nr. 40/94 med udgangspunkt i, hvorvidt de omtvistede varemærker ligner hinanden, uden at vurdere andre
anvendelige faktorer, som kunne have været relevante med henblik på at kompensere for den eventuelle omstændighed, at der
udelukkende foreligger en svag grad af lighed mellem tegnene, navnlig spørgsmålet om, hvorvidt det ældre varemærke er velkendt
på det relevante marked.
Ferrero har derudover hævdet, at Rettens udtalelse i den appellerede doms præmis 62 om, at »det i denne sag er så tydeligt,
at der […] ikke er lighed mellem tegnene, at det renommé, der er knyttet til varemærket KINDER – uanset om renomméet er bestridt
– ikke kan ændre ved, at der ikke foreligger lighed«, er forkert, for så vidt som den omstændighed, at et varemærke er velkendt,
nemlig har direkte virkning på rækkevidden af beskyttelsen af varemærket for så vidt angår ligheden. Ifølge appellanten har
et varemærke, som er meget velrenommeret, derfor også et meget stærkt særpræg. For at et yngre varemærke kan adskilles fra
et ældre varemærke, der er velkendt, skal der således foreligge væsentlige forskelle. Hvis der foretages en sammenligning
af to varemærker, uden at der tages hensyn til deres respektive renommé, er der er begået en retlig fejl.
Ferrero har ligeledes gjort gældende, at hvis præmis 62 i den appellerede dom skal fortolkes således, at såvel artikel 8,
stk. 1, litra b), som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 forudsætter en svag grad af lighed, og at såfremt der end
ikke foreligger en svag grad af lighed, kan et særdeles velrenommeret varemærke ikke kompensere herfor, skal denne konklusion
ligeledes forkastes, eftersom der ikke findes noget retsgrundlag herfor i artikel 8. Ifølge Ferrero indebærer samspillet mellem
ligheden og renomméet i disse to bestemmelser derimod, at selv en svag grad af lighed kan kompenseres af renomméet og dermed
skabe en sammenhæng som omhandlet i artikel 8, stk. 5, eller oven i købet en risiko for forveksling som omhandlet i artikel
8, stk. 1, litra b).
Ifølge Harmoniseringskontoret er det eneste anbringendes andet led åbenlyst ubegrundet. Det fremgår nemlig af retspraksis,
at såfremt de omtvistede tegn er forskellige, kan det eventuelle renommé, som de ældre varemærker har, ikke føre til en anvendelse
af disse bestemmelser, eftersom en af betingelserne heri ikke er opfyldt. Dette gælder såvel artikel 8, stk. 1, litra b),
i forordning nr. 40/94, hvorefter lighed mellem tegnene og lighed mellem varerne er en nødvendig forudsætning for, at denne
bestemmelse finder anvendelse, som artikel 8, stk. 5, hvorefter lighed mellem tegnene er et af de uafhængige og kumulative
kriterier, som skal være opfyldt.
–       Domstolens bemærkninger
Som det er bemærket i denne doms præmis 56, skal der ved vurderingen af, om der er en sammenhæng mellem det ældre varemærke
og det anfægtede varemærke i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og om der foreligger en risiko for forveksling
i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), foretages en helhedsvurdering på baggrund af samtlige relevante faktorer i det
enkelte tilfælde, herunder bl.a. graden af lighed mellem de omtvistede varemærker og de varer, der er forsynet med disse varemærker,
og intensiteten af det ældre varemærkes renommé samt graden af dets særpræg, iboende eller opnået ved brug.
Selv om denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og en
svag grad af lighed mellem varemærkerne kan opvejes af det ældre varemærkes stærke særpræg (jf. i denne retning dom af 7.5.2009,
sag C-398/07 P, Waterford Wedgwood mod Assembled Investments (Proprietary), præmis 33), forholder det sig ikke desto mindre
således, at eftersom det ældre varemærke og det anfægtede varemærke overhovedet ikke ligner hinanden, er den omstændighed,
at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, eller den omstændighed, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser
er af samme eller lignende art, ikke tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling
mellem de omtvistede varemærker, eller at der er en sammenhæng i den berørte kundekreds’ opfattelse (jf. i denne retning dom
af 2.9.2010, sag C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 53 og
den deri nævnte retspraksis).
Som det fremgår af denne doms præmis 51, er det en betingelse, at der er identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker,
for at artikel 8, stk. 1, litra b), og 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse. Det er således åbenbart, at disse
bestemmelser ikke finder anvendelse, når Retten fastslår, at de omtvistede varemærker ikke ligner hinanden (jf. i denne retning
dommen i sagen Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, præmis 68). Det er således udelukkende i tilfælde, hvor de omtvistede
varemærker til en vis grad – endog i svag grad – ligner hinanden, at Retten skal foretage en helhedsvurdering med henblik
på at afgøre, om der – til trods for den svage grad af lighed mellem de omtvistede varemærker – på baggrund af andre relevante
faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, foreligger en risiko for, at den
relevante kundekreds forveksler varemærkerne eller mener, at der er en sammenhæng mellem dem.
I den appellerede doms præmis 55-59 fandt Retten imidlertid, at visse af de omtvistede tegns visuelle og fonetiske karakteristika
udelukker, at de kan opfattes således, at der er lighed imellem dem.
Under disse omstændigheder må det fastslås, at Retten med føje i den appellerede doms præmis 61 og 62 fastslog, at den omstændighed,
at det ældre varemærke er velkendt, og at de af de omtvistede varemærker omhandlede varer er af lignende art – selv om disse
omstændigheder kan indgå i en vurdering af, om der er risiko for forveksling – ingen indvirkning har på vurderingen af, om
der er lighed mellem de omhandlede tegn, således at de ikke kan ændre ved, at der ikke er lighed mellem tegnene, således som
konstateret (jf. i denne retning dom af 11.12.2008, sag C-57/08 P, Gateway mod KHIM, præmis 55-57).
Dermed skal det eneste anbringendes andet led forkastes som ubegrundet.
Om det eneste anbringendes tredje led
–       Parternes argumenter
Med det eneste anbringendes tredje led har Ferrero gjort gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 56-58 har gjort
sig skyldig i urigtig retsanvendelse eller har foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, som blev fremlagt
for den, ved fejlagtigt at anvende regler om bevisførelse, der er uhjemlede, ugrundede og umotiverede, ved vurderingen af,
om de omtvistede tegn ligner hinanden.
Ifølge Ferrero er reglerne følgende. Når bestanddelene udgør et hele, kan de for det første ikke anses for at foreligge hver
for sig. Hvis et figurmærke for det andet består af to bestanddele, hvoraf den ene er placeret i tegnets midte oven over den
anden, er tegnets fikspunkt den bestanddel, der er placeret øverst, og denne placering i midten kan kompensere for en mindre
skriftstørrelse og den omstændighed, at bestanddelen er mindre læsbar på grund af den baggrund, som den er placeret på. Når
et tegn for det tredje består af to bestanddele, er det den første, som er tegnets fikspunkt. Hvis et tegn har tre bestanddele,
udgør den bestanddel, som er placeret i midten, følgelig en ubetydelig del af det samlede indtryk.
Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det eneste anbringendes tredje led åbenbart skal afvises. Det rejser nemlig
ikke nogen nye retsspørgsmål og rejser udelukkende tvivl om Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, hvilket udgør
en tilsidesættelse af betingelserne i artikel 58, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.
–       Domstolens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at det fremgår af artikel 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens
statut, at appel er begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme
de relevante faktiske omstændigheder og til at tage stilling til de beviser, den forelægges. Bedømmelsen af disse faktiske
omstændigheder og bevismaterialet er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag,
medmindre disse omstændigheder og beviser er gengivet forkert (jf. bl.a. dommen i sagen Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM,
præmis 49 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 13.1.2011, sag C-92/10 P, Media-Saturn-Holding mod KHIM, præmis 27).
De retsspørgsmål, som Retten har behandlet, kan diskuteres på ny under en appelsag, såfremt appellanten bestrider Rettens
fortolkning eller anvendelse af EU-retten (jf. bl.a. dom af 17.7.2008, sag C-488/06 P, L & D mod KHIM, Sml. I, s. 5725, præmis
43).
Med det eneste anbringendes tredje led har Ferrero således foreholdt Retten, at den ved lighedsvurderingen indførte forudsætningsvise
bevisregler, som ikke er foreskrevet i forordning nr. 40/94. Ferrero har dermed netop til hensigt, at det skal fastslås, at
Retten begik retlige fejl i den appellerede dom.
Dette led skal derfor antages til realitetsbehandling.
Det skal imidlertid bemærkes, at dette led savner grundlag i de faktiske omstændigheder. Med henblik på at nå til konklusionen
i præmis 59 i den appellerede dom, hvorefter appelkammeret ikke begik nogen fejl, idet det var af den opfattelse, at der ikke
var nogen lighed mellem de omtvistede tegn, foretog Retten nemlig en konkret vurdering af disse tegns visuelle og fonetiske
karakteristika, uden – i modsætning til det af Ferrero anførte – at anvende almindelige bevisregler.
For så vidt som Ferrero har gjort gældende, at Retten har foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, skal
det indledningsvis bemærkes, at det i henhold til artikel 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF, artikel 58, stk. 1, i statutten
for Domstolen og procesreglementets artikel 112, stk. 1, første afsnit, litra c), påhviler appellanten præcist at angive,
hvilke beviser Retten har gengivet forkert, og at påvise de fejl i dens undersøgelse, der efter appellantens opfattelse har
foranlediget Retten til denne forkerte gengivelse (jf. bl.a. dom af 7.1.2004, forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,
C-213/00 P, C-217/00 P og C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 123, præmis 50).
Ferrero er imidlertid ikke fremkommet med nogen oplysninger, der kan underbygge nævnte påstand.
Det eneste anbringendes tredje led skal derfor forkastes som ubegrundet.
Om det eneste anbringendes fjerde led
–       Parternes argumenter
Med det eneste anbringendes fjerde led har Ferrero gjort gældende, at det fremgår af retspraksis, at ligheden i henhold til
artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 kan være visuel, lydlig eller begrebsmæssig, og
at der skal foretages en helhedsvurdering af disse aspekter. I den appellerede doms præmis 56-58 foretog Retten imidlertid
hovedsageligt en visuel, og i en vis udstrækning en lydlig, vurdering, idet der mest blev lagt vægt på den grafiske gengivelse,
såsom placeringen af og skrifttypen for de tre bestanddele i de omtvistede varemærker, såvel som den baggrund, som de blev
gengivet på.
Retten tog derved ikke hensyn til den omstændighed, at de ældre varemærker – navnlig de spanske, franske og italienske varemærker,
som indeholder bestanddelen »KINDER« – er ordmærker, hvis beskyttelse ikke påvirkes af spørgsmål om den grafiske gengivelse,
såsom placeringen af bestanddelen, skrifttype eller den baggrund, som de er gengivet på.
Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det eneste anbringendes fjerde led åbenbart skal afvises, idet det nemlig ikke
rejser nogen nye retsspørgsmål og udelukkende rejser tvivl om Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder.
–       Domstolens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at Harmoniseringskontorets argument om, at det eneste anbringendes fjerde led ikke kan realitetsbehandles,
skal forkastes. I modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte vedrører dette led et retsspørgsmål, for så vidt som
det hermed gøres gældende, at Retten har foretaget en fejlagtig vurdering af rækkevidden af artikel 8, stk. 1, litra b), og
artikel 8, stk. 5, i forordning 40/94, for så vidt som Retten i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem de omtvistede
varemærker skulle have taget hensyn til, at det ældre varemærke er et ordmærke.
På baggrund heraf skal det bemærkes, at det med henblik på at vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker må afgøres,
i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal
tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og
de omstændigheder, hvorunder de afsættes (dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 36).
Der skal desuden foretages en helhedsvurdering af de visuelle, lydlige og begrebsmæssig ligheder mellem de omtvistede tegn,
hvorved bedømmelsen af den fonetiske lighed blot er en af de relevante faktorer, der indgår i denne helhedsvurdering (jf.
i denne retning dom af 23.3.2006, sag C-206/04 P, Mülhens mod KHIM, Sml. I, s. 2717, præmis 21).
Derfor har Retten i den appellerede doms præmis 56-58 med rette undersøgt helhedsindtrykket af de to omtvistede tegn for så
vidt angår de eventuelle visuelle og lydlige ligheder.
Det eneste anbringendes fjerde led skal dermed forkastes som ubegrundet.
For så vidt som dette led derudover har til formål, at der foretages en fornyet vurdering af de faktiske omstændigheder, kan
det – i henhold til den i denne doms præmis 73 nævnte retspraksis – ikke realitetsbehandles, eftersom Ferrero ikke har gjort
gældende, at de faktiske omstændigheder eller beviserne fremlagt for Retten er gengivet forkert.
Om det eneste anbringendes femte led
–       Parternes argumenter
Med det eneste anbringendes femte led har Ferrero gjort gældende, at Retten har begået en retlig fejl, idet den ikke tog hensyn
til, at der er tale om en varemærkefamilie, med henvisning til, at dette ikke var relevant i forbindelse med en vurdering
af ligheden.
Retten foretog dermed en forkert fortolkning af retspraksis i det omfang, hvor det, for så vidt som det følger af artikel
8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at den omstændighed, at der er tale om en varemærkefamilie, øger risikoen for
forveksling, idet forbrugeren foranlediges til at tro, at det anfægtede varemærke er en del af denne familie, skyldes dette
forhold netop denne lighed mellem det omtvistede varemærke og varemærkefamilien eller nærmere den bestanddel, de har til fælles
(dom af 13.9.2007, sag C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333, præmis 63).
Ferrero har derudover gjort gældende, at forekomsten af en varemærkefamilie øger risikoen for, at den berørte forbruger automatisk
får det indtryk, at et varemærke, som tilhører en tredjemand, og som indeholder den fælles bestanddel i varemærkefamilien,
ligner den fælles bestanddel.
Denne regel finder fuldt ud anvendelse i en situation, hvor det anfægtede varemærke indeholder bestanddelen »KINDER«, som
er meget velrenommeret, og varemærket sammenlignes med en varemærkefamilie bestående af 36 varemærker, som alle indeholder
samme bestanddel, som enten forekommer alene eller i kombination med andre.
Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det eneste anbringendes femte led åbenbart skal afvises, ligesom det ikke er
velbegrundet. For det første forudsætter Ferreros anfægtelse af Rettens konstatering, hvorefter Ferrero ikke kan påberåbe
sig forekomsten af en »familie« bestående af samme varemærker, at Domstolen skal foretage en ny vurdering af de faktiske omstændigheder,
hvilket ikke er muligt inden for rammerne af en appelsag. Harmoniseringskontoret har for det andet gjort gældende, at en eventuel
forekomst af en varemærkefamilie udelukkende er relevant for så vidt angår artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94,
for så vidt som det kan give anledning til en særlig form for indirekte forveksling, idet kundekredsen tror, at det yngre
varemærke udgør et nyt varemærke, som tilhører den nævnte varemærkefamilie. Hvad derimod angår artikel 8, stk. 5, har dette
argument retligt set ikke nogen holdepunkter, idet forvekslingen i sig selv ikke er relevant. På samme måde er det tilstrækkeligt,
at der ikke er nogen lighed mellem varemærkerne i serien og det anfægtede tegn, til med sikkerhed at udelukke muligheden for,
at der foreligger en risiko for forveksling og skade eller utilbørlig fordel.
–       Domstolens bemærkninger
For det første skal Harmoniseringskontorets argument vedrørende formaliteten angående det eneste anbringendes femte led forkastes.
Det fremgår nemlig af Ferreros argumentation, at selskabet hermed gjorde gældende, at Retten foretog en fejlagtig vurdering
af rækkevidden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den antog, at forekomsten af en varemærkefamilie
ikke var relevant for vurderingen af lighed.
Dette led vedrører således et retsspørgsmål, og det kan derfor realitetsbehandles.
Hvad angår sagens realitet skal det bemærkes, at det følger af retspraksis, at forekomsten af en »familie« eller »serie« af
varemærker er en relevant faktor ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling. I et sådant tilfælde består
risikoen for forveksling i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser,
der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne
familie eller serie af varemærker (dommen i sagen Il Ponte Finanziaria mod KHIM, præmis 63).
Det fremgår imidlertid af denne doms præmis 52, at denne faktor ikke er relevant for vurderingen af, om der er lighed mellem
det ældre varemærke og det anfægtede varemærke.
Som det fremgår af denne doms præmis 66, er det udelukkende i tilfælde, hvor de omtvistede varemærker til en vis grad ligner
hinanden, at Retten i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling eller en sammenhæng skal tage hensyn
til forekomsten af en »familie« eller »serie« af varemærker.
Idet Retten i den appellerede doms præmis 55-59 fastslog, at visse af de omtvistede tegns visuelle og fonetiske karakteristika
udelukker, at de kan opfattes således, at der er lighed imellem dem, kunne Retten uden at begå en retlig fejl i dommens præmis
63-66 fastslå, at dette forhold ikke ændres af forekomsten af en »familie« eller »serie« af varemærker.
Det eneste anbringendes femte led skal derfor forkastes, og følgelig må appellen forkastes i sin helhed.
Det følger heraf, at appellen må forkastes som ugrundet.

Sagens omkostninger
I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af dets artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager,
pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret
har nedlagt påstand om, at Ferrero tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Ferrero har tabt sagen, bør det pålægges Ferrero
at betale sagens omkostninger.
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling):
1)
Appellen forkastes.
2)
Ferrero SpA betaler sagens omkostninger.
Underskrifter
*
Processprog: engelsk.