CELEX: 62010CJ0119
Mărci
Directiva 89/104/CEE
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)
Umplere a unor cutii metalice prevăzute deja cu un semn similar celui al unei mărci
Prestare de servicii la comanda și la indicațiile unui terț
Acțiune a titularului mărcii împotriva prestatorului

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatele (1) și (3) din Prima directivă
89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989,
L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Red Bull GmbH (denumită în continuare „Red Bull”), pe de o parte,
și Frisdranken Industrie Winters BV (denumită în continuare „Winters”), pe de altă parte, cu privire la faptul că aceasta
din urmă umple cu o băutură răcoritoare cutii metalice prevăzute cu semne similare unor mărci ale Red Bull.

Cadrul juridic
Articolul 5 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/104 prevede:
„(1)      Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui
terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:
a)      un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
(b)      un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii
produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care
conține riscul de asociere între semn și marcă.
(2)      Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără
consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor
pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin
utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.
(3)      În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis,
inter alia
:
(a)      să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
(b)      să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii
sub acest semn;
(c)      să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;
(d)      să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare
Red Bull produce și comercializează o băutură energizantă sub marca cunoscută la nivel mondial RED BULL. Ea a înregistrat
această marcă la nivel internațional, înregistrarea producând efecte, printre altele, în țările Benelux.
Winters este o întreprindere a cărei activitate principală o reprezintă umplerea cutiilor metalice cu băuturi produse de ea
însăși sau de terți.
Smart Drinks Ltd. (denumită în continuare „Smart Drinks”), persoană juridică de drept al Insulelor Virgine Britanice, este
o societate concurentă a Red Bull.
Winters a umplut cutii metalice cu băuturi răcoritoare pentru Smart Drinks. În acest scop, Smart Drinks a pus la dispoziția
Winters cutiile goale și capacele aferente, care purtau diferite semne, decorațiuni și mențiuni. Aceste cutii erau prevăzute,
printre altele, cu semnele „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN” (devenit ulterior „LONG HORN”) și „LIVE WIRE”. Smart Drinks
a mai pus la dispoziția Winters și extractul băuturii răcoritoare. Winters a umplut cutiile cu o anumită cantitate de extract,
a adăugat apă și, după caz, acid carbonic și a sigilat cutiile, urmând de fiecare dată indicațiile și rețetele primite de
la Smart Drinks. Ulterior, Winters a pus din nou cutiile umplute la dispoziția Smart Drinks, care le‑a exportat în state situate
în afara teritoriului Benelux.
Winters s‑a limitat să efectueze aceste servicii de umplere pentru Smart Drinks, fără să expedieze cutiile umplute acestei
din urmă societăți. În plus, ea nu a livrat și nici nu a vândut aceste cutii terților.
La 2 august 2006, Red Bull a chemat Winters în judecată la Rechtbank ‘s‑Hertogenbosch în cadrul unei proceduri privind măsurile
provizorii prin care să se dispună ca aceasta din urmă să înceteze imediat și pe viitor orice utilizare a semnelor care seamănă
sau se asociază cu un anumit număr dintre mărcile sale. Red Bull a afirmat în această privință că, prin umplerea cutiilor
metalice prevăzute cu semnele „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN”, „LONG HORN” și „LIVE WIRE”, Winters îi încalcă drepturile
asupra mărcilor. Judecătorul delegat cu luarea măsurilor provizorii a apreciat că umplerea cutiilor trebuie să fie asimilată
cu o utilizare a acestor semne, dar că numai semnul „BULLFIGHTER” în combinație cu cutiile utilizate pentru aceasta seamănă
cu mărcile al căror titular este Red Bull. Prin hotărârea din 26 septembrie 2006, el a dispus ca Winters să înceteze umplerea
cutiilor metalice BULLFIGHTER.
Red Bull și Winters au declarat apel și, respectiv, apel incident împotriva hotărârii pronunțate de Gerechtshof te ’s Hertogenbosch.
Gerechtshof a aprobat concluzia la care a ajuns Rechtbank, potrivit căreia umplerea de către Winters a cutiilor metalice trebuie
asimilată cu o utilizare a semnelor care au fost aplicate de Smart Drinks. Instanța s‑a referit, în această privință, la funcția
mărcii de indicare a provenienței, precum și la faptul că, pentru tipul de produse în cauză, și anume băuturi, un semn nu
poate fi aplicat altfel decât prin combinarea băuturii cu un ambalaj prevăzut deja cu acest semn. Prin combinarea extractului
de bază diluat și a cutiilor metalice, prevăzute cu semnele în cauză, în scopul realizării produsului finit, Winters ar aplica
aceste semne pe produsul respectiv, chiar dacă nu le‑a aplicat pe cutii.
În ceea ce privește similitudinea dintre semnele menționate și mărcile al căror titular este Red Bull, Gerechtshof a reținut‑o
pentru semnele „BULLFIGHTER”, „PITTBULL” și „LIVE WIRE”. Instanța a apreciat în acest context că, în ceea ce privește tipul
de public care trebuie luat în considerare, natura produselor impune luarea în considerare a unui public general, și aceasta
– din moment ce produsele pe care Winters le prelucrează pentru Smart Drinks nu sunt destinate statelor Benelux, ci țărilor
terțe – în sensul abstract al consumatorului mediu din Benelux.
Așadar, printr‑o hotărâre din 29 ianuarie 2008, Gerechtshof, în temeiul dispozițiilor Convenției Benelux în materie de proprietate
intelectuală (mărci, desene și modele industriale), semnată la Haga la 25 februarie 2005, care corespund articolului 5 alineatul
(1) litera (b) și alineatul (2) din Directiva 89/104, a somat Winters să înceteze umplerea cutiilor BULLFIGHTER, PITTBULL
și LIVE WIRE. Winters a declarat recurs în casare.
În aceste condiții, Hoge Raad der Nederlanden a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări
preliminare:
„1)      a)      Simpla «umplere» a unor ambalaje prevăzute cu un semn [...] trebuie calificată drept utilizare a acestui semn în comerț în
sensul articolului 5 din Directiva 89/104 privind mărcile, chiar dacă umplerea intervine ca prestare de servicii pentru un
terț și la cererea acestuia pentru a deosebi produsele acestui client?
b)      Întrebarea 1) litera a) ar primi un răspuns diferit dacă ar fi vorba despre o încălcare prevăzută la articolul 5 alineatul
(1) litera (a) sau (b)?
2)      În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1) litera a), utilizarea semnului poate fi interzisă și în Benelux în temeiul
articolului 5 din Directiva 89/104 privind mărcile dacă produsele prevăzute cu acest semn sunt destinate exclusiv exportului
în afara teritoriului Benelux [pe de o parte] sau [pe de altă parte] al Uniunii Europene și nu pot fi remarcate de public
pe aceste teritorii, mai puțin în întreprinderea în care are loc umplerea?
3)      În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2) litera a) sau 2) litera b), potrivit cărui criteriu este apreciată existența
unei încălcări: percepția consumatorului (consumator mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat) în Benelux
și, respectiv, în Uniunea Europeană, care, în circumstanțele date, nu poate fi identificat altfel decât în mod teoretic sau
abstract, sau trebuie să se recurgă în această privință la un alt criteriu, de exemplu percepția consumatorului din țara către
care se exportă produsele?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare
Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul
(1) literele (a) și (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că un prestator de servicii care, la comanda și
la indicațiile unui terț, umple ambalaje care i‑au fost puse la dispoziție de acest terț, care în prealabil a dispus să se
aplice pe acestea un semn identic sau similar cu un semn protejat ca marcă, utilizează el însuși acest semn într‑un mod care
poate fi interzis în temeiul acestei dispoziții.
Observațiile prezentate Curții
Winters apreciază că simpla umplere a unui ambalaj prevăzut cu un semn, efectuată cu titlu de serviciu pentru un terț, nu
constituie o utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104. Reclamanta se întemeiază în special pe
Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C‑236/08-C‑238/08, Rep., p. I‑2417, punctele 50, 56 și 57), în care
Curtea a hotărât că furnizorul unui serviciu de referențiere permite clienților săi să utilizeze semne care constituie cuvinte‑cheie,
fără însă a le utiliza el însuși, și aceasta în pofida faptului că serviciul respectiv, pe lângă faptul că era remunerat și
crea condițiile tehnice necesare pentru utilizarea de către clienții săi a semnelor menționate, implica și un contact direct
cu publicul. Winters deduce de aici că,
a fortiori,
propriile sale servicii, care se limitează la simpla umplere ce face parte din procesul de producție, fără să implice vreun
rol în vânzarea de băuturi sau cea mai mică formă de comunicare cu publicul, nu pot fi calificate drept „utilizare”.
Această poziție este împărtășită, în esență, de guvernul polonez, care subliniază în special că aspectul exterior al cutiilor
metalice nu are nicio influență asupra activității desfășurate de Winters și nici asupra avantajelor economice pe care această
întreprindere le desprinde din această activitate, care ar rămâne aceleași indiferent dacă respectivele cutii ar fi sau nu
ar fi prevăzute cu semnele menționate. În opinia sa, deși este adevărat că Winters exercită o activitate economică, aceasta
are un caracter pur tehnic, Winters acționând ca simplu executant.
În plus, activitățile enumerate la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 89/104 ar constitui o încălcare numai în ipoteza
în care ar fi îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) al acestui articol. În măsura în care condițiile respective
nu ar fi îndeplinite, ar prezenta puțină importanță faptul că umplerea unei cutii metalice prevăzute cu un semn poate fi calificată
drept „aplicare” a acestui semn pe produsul în cauză. Teza susținută de Red Bull și de Comisia Europeană ar fi, pe de altă
parte, contestabilă din moment ce semnul nu este aplicat pe produs, ci, în realitate, pe ambalaj. În plus, dacă ar fi admisă
această teză, s‑ar ridica atunci întrebarea care este întreprinderea care încalcă dreptul mărcilor, aceea care a tipărit semnul
pe cutiile metalice sau aceea care a procedat la umplerea acestora.
În schimb, Red Bull și Comisia consideră că utilizarea unui semn, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104,
cuprinde umplerea ambalajelor prevăzute cu un semn, chiar dacă această umplere se efectuează cu titlu de serviciu, la indicațiile
clientului și pentru a deosebi produsele acestuia.
Mai întâi, umplerea cutiilor metalice prevăzute cu semne ar echivala cu o „aplicare” a acestor semne pe produs în sensul
articolului 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/104, având în vedere că acesta este momentul din procesul de producție
la care semnul este asociat cu produsul. În sfârșit, noțiunea „aplicare” ar trebui înțeleasă în sensul că desemnează crearea
unei legături fizice între semn și produs, independent de tehnica sau de mijlocul prin care este creată această legătură.
Ar rezulta, în plus, din cuprinsul punctului 61 din Hotărârea Google France și Google, citată anterior, că acțiunile enumerate
la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 89/104 constituie exemple de „utilizare” în sensul aceluiași articol 5 alineatul
(1).
Pe de altă parte, atunci când un prestator de servicii furnizează unui client, cu titlu oneros, un serviciu având la bază
utilizarea unui semn, această utilizare ar trebui calificată drept „utilizare în comerț”. Faptul că furnizorul de servicii
acționează potrivit indicației clientului nu ar schimba cu nimic situația, serviciul rămânând o activitate comercială.
În sfârșit, ar fi lipsit de relevanță faptul că societatea care aplică semnul pe produse sau pe ambalajul acestora face acest
lucru pentru produse proprii sau ca serviciu pentru un terț. Astfel, Directiva 89/104 ar avea la bază principiul că anumite
acțiuni, și anume cele prevăzute la articolul 5 alineatul (3), sunt rezervate titularului mărcii înregistrate. Ar fi incompatibil
cu acest principiu și cu finalitatea aceluiași articol 5 a exclude din domeniul de aplicare al acestuia activitățile de producție
și de comercializare realizate de o persoană fără consimțământul titularului respectiv, numai pentru motivul că produsele
nu aparțin acestei persoane. Astfel, obiectivul acestei dispoziții nu ar putea fi atins dacă ar fi posibil să se eludeze protecția
titularului mărcii fragmentându‑se pur și simplu procesul de producție și încredințându‑se diferitele elemente ale acestui
proces unor contractanți diferiți.
Această interpretare ar fi confirmată de Hotărârea Google France și Google, citată anterior (punctele 60 și 61), precum și
de Ordonanța din 19 februarie 2009, UDV North America (C‑62/08, Rep., p. I‑1279, punctele 39 și 43). În plus, ar rezulta din
economia aceluiași articol 5 alineatul (3) că titularul mărcii poate interzice acțiunile care sunt prevăzute în acesta în
mod separat unele de celelalte, opunându‑se, prin urmare, aplicării mărcii sale independent de aspectul dacă acela care o
aplică va și comercializa ulterior produsele în cauză.
Răspunsul Curții
Cu titlu introductiv, trebuie precizat că din decizia de trimitere rezultă că semnele în cauză care figurează pe cutiile metalice
umplute de Winters sunt, cel mult, similare cu semnele protejate de Red Bull, iar nu identice cu acestea. În aceste condiții,
este de la bun început exclus ca Red Bull, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, care prevede
cerința identității semnelor în cauză, să obțină interzicerea umplerii de către Winters a acestor cutii metalice. Prin urmare,
revine Curții, în cadrul prezentei cauze, competența de a se pronunța numai cu privire la interpretarea aceluiași articol
5 alineatul (1) litera (b), pentru a cărui aplicare este suficientă similitudinea semnelor respective.
În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, titularul mărcii are dreptul să interzică utilizarea
de către un terț, fără consimțământul său, a unui semn identic sau similar cu marca respectivă, atunci când această utilizare
are loc în cadrul comerțului, privește produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca
și, ca urmare a existenței unui risc de confuzie în percepția publicului, aduce atingere sau poate aduce atingere funcției
esențiale a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor [a se vedea în special
Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK), C‑533/06, Rep., p. I‑4231, punctul 57 și jurisprudența citată].
În acțiunea principală, este cert că Winters desfășoară o activitate comercială și urmărește un beneficiu economic atunci
când umple, în calitate de prestator de servicii, la comanda și la indicațiile Smart Drinks, cutii metalice care i‑au fost
puse la dispoziție de această din urmă întreprindere, care în prealabil a dispus aplicarea semnelor similare mărcilor al căror
titular este Red Bull.
Este de asemenea cert că aplicarea în prealabil a acestor semne pe cutiile metalice, umplerea lor cu băutura răcoritoare și
exportul ulterior al produsului finit, și anume cutii metalice umplute și prevăzute cu semnele respective, are loc fără consimțământul
Red Bull.
Dacă din aceste elemente rezultă că un prestator de servicii precum Winters acționează în cadrul comerțului atunci când umple
la comanda unui terț astfel de cutii metalice, nu rezultă însă că acest prestator de servicii „utilizează” el însuși aceste
semne în sensul articolului 5 din Directiva 89/104 (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Google France și Google, citată anterior,
punctul 55).
Astfel, Curtea a constatat deja că faptul de a crea condițiile tehnice necesare pentru utilizarea unui semn și de a fi remunerat
pentru acest serviciu nu înseamnă că acela care furnizează acest serviciu utilizează el însuși semnul respectiv (Hotărârea
Google France și Google, citată anterior, punctul 57).
Or, se impune constatarea că un prestator de servicii care, în condiții precum cele din acțiunea principală, se limitează
să umple, la comanda și la indicațiile unui terț, cutii metalice prevăzute deja cu semne similare unor mărci și, prin urmare,
numai să execute o parte tehnică a procesului de producție a produsului final, fără a avea nici cel mai mic interes în prezentarea
exterioară a respectivelor cutii metalice și în special a semnelor care figurează pe acestea, nu „utilizează” el însuși aceste
semne în sensul articolului 5 din Directiva 89/104, ci nu face decât să creeze condițiile tehnice necesare pentru ca terțul
să le poată utiliza astfel.
La această constatare se adaugă faptul că un prestator în situația în care se află Winters nu ar utiliza, în orice caz, semnele
respective „pentru produse sau servicii” identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca, în sensul articolului
menționat. Astfel, Curtea a reținut deja că această expresie privește, în principiu, produsele sau serviciile terțului care
utilizează semnul [a se vedea Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rep., p. I‑1017, punctele 28 și 29, Hotărârea
O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior, punctul 34, precum și Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul
60]. Este cert că, în cauza principală, serviciul furnizat de Winters constă în umplerea cutiilor metalice și că acest serviciu
nu prezintă nicio similitudine cu produsul pentru care au fost înregistrate mărcile al căror titular este Red Bull.
Desigur, Curtea a mai hotărât și că expresia menționată poate îngloba, în anumite condiții, produse și servicii ale unei
alte persoane pentru care a acționat terțul. Astfel, Curtea a considerat că o situație în care prestatorul unui serviciu utilizează
un semn care corespunde unei mărci a altei persoane în vederea promovării unor produse pe care unul dintre clienții săi le
comercializează cu ajutorul acestui serviciu intră sub incidența aceleiași expresii atunci când utilizarea se desfășoară astfel
încât se stabilește o legătură între semnul respectiv și serviciul menționat al prestatorului (a se vedea în acest sens Hotărârea
Google France și Google, citată anterior, punctul 60, Hotărârea din 12 iulie 2011, L’Oréal și alții, C‑324/09, nepublicată
încă în Repertoriu, punctele 91 și 92, precum și Ordonanța UDV North America, citată anterior, punctele 43- 51).
Cu toate acestea, după cum a subliniat, în esență, avocatul general la punctul 28 din concluzii, umplerea de cutii metalice
prevăzute cu semne similare unor mărci nu este, prin natura sa, comparabilă cu un serviciu care urmărește să promoveze comercializarea
de produse prevăzute cu astfel de semne și nu implică, printre altele, crearea unei legături între aceste semne și serviciul
de umplere. Astfel, întreprinderea care efectuează umplerea nu este aparentă pentru consumator, ceea ce exclude orice asociere
între serviciile acesteia și semnele menționate.
Din moment ce rezultă din cele arătate mai sus că condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva
89/104 nu sunt îndeplinite într‑o situație precum cea în discuție în acțiunea principală, astfel încât titularul nu ar ști
în ce temei să interzică prestatorului de servicii umplerea de cutii metalice prevăzute cu semne similare mărcilor sale, este
lipsită de relevanță problema dacă această umplere constituie sau nu constituie o aplicare a semnelor pe produse sau pe ambalajul
lor în sensul alineatului (3) litera (a) a acestui articol.
În măsura în care un astfel de prestator permite clienților săi să utilizeze semne similare cu mărcile sale, rolul său nu
poate fi apreciat prin prisma dispozițiilor Directivei 89/104, dar trebuie, dacă este cazul, să fie examinat din perspectiva
altor norme de drept (a se vedea, prin analogie, Hotărârile Google France și Google, punctul 57, precum și L’Oréal și alții,
punctul 104, citate anterior).
Pe de altă parte, prin opoziție cu ceea ce face obiectul temerilor exprimate de Red Bull și de Comisie, constatarea că titularul
unei mărci nu poate acționa, numai pe baza Directivei 89/104, împotriva prestatorului de serviciu nu are nicidecum drept consecință
să permită clientului acestui prestator eludarea protecției oferite de această directivă titularului menționat, fragmentând
pur și simplu procesul de producție și încredințând diferitele elemente ale acestui proces unor prestatori de servicii. În
această privință, este suficient să se constate că prestațiile în cauză ar putea fi imputabile clientului menționat, care,
așadar, rămâne răspunzător în temeiul acestei directive.
Având în vedere observațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 5 alineatul (1) litera (b)
din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că un prestator de servicii care, la comanda și la indicațiile unui terț,
umple ambalaje care i‑au fost puse la dispoziție de acest terț, care în prealabil a dispus aplicarea pe acestea a unui semn
identic sau similar cu un semn protejat ca marcă, nu utilizează el însuși acest semn într‑un mod care să poată fi interzis
în temeiul acestei dispoziții.

Cu privire la a doua și la a treia întrebare
Având în vedere răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la a doua și la a treia întrebare preliminară.

Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere,
este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta
observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:
Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor
statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că un prestator de servicii care, la comanda și la indicațiile
unui terț, umple ambalaje care i‑au fost puse la dispoziție de acest terț, care în prealabil a dispus aplicarea pe acestea
a unui semn identic sau similar cu un semn protejat ca marcă, nu utilizează el însuși acest semn într‑un mod care să poată
fi interzis în temeiul acestei dispoziții.
Semnături
*
Limba de procedură: olandeza.