CELEX: 62010CJ0119
Ochranné známky
Směrnice 89/104/EHS
Článek 5 odst. 1 písm. b)
Plnění plechovek již opatřených označením podobným ochranné známce
Poskytování služeb na objednávku a podle pokynů třetí osoby
Žaloba majitele ochranné známky proti poskytovateli

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 a 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince
1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01,
s. 92).
Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Red Bull GmbH (dále jen „Red Bull“) a společností Frisdranken Industrie
Winters BV (dále jen „Winters“) ohledně skutečnosti, že společnost Winters plní osvěžující nápoj do plechovek, které jsou
již opatřeny označeními podobnými ochranným známkám společnosti Red Bull.

Právní rámec
Článek 5 odst. 1 až 3 směrnice 89/104 stanoví:
„1.      Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které
nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:
a)      označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
b)      označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb
označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou
známkou.
2.      Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby
užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné
těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového
označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo
újmu.
3.      Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:
a)      umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
b)      nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením
služby;
c)      dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
d)      užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky
Společnost Red Bull vyrábí a uvádí na trh energetický nápoj pod světově známou ochrannou známkou RED BULL. Společnost Red
Bull tyto ochranné známky registrovala s mezinárodním účinkem mimo jiné v zemích Beneluxu.
Společnost Winters je podnikem, jehož hlavní činnost spočívá v plnění nápojů, které byly vyrobeny tímto podnikem samým nebo
třetími osobami, do plechovek.
Společnost Smart Drinks Ltd (dále jen „Smart Drinks“), právnická osoba založená dle práva Britských Panenských ostrovů, je
v konkurenčním vztahu ke společnosti Red Bull.
Společnost Winters plnila osvěžující nápoje do plechovek na základě zakázky společnosti Smart Drinks. Za tímto účelem dodávala
společnost Smart Drinks společnosti Winters prázdné plechovky a jejich uzávěry, které byly opatřeny různými označeními, ozdobami
a nápisy. Tyto plechovky byly opatřeny mimo jiné označeními „BULLFIGHTER“, „PITTBULL“, „RED HORN“ (následně „LONG HORN“) a „LIVE
WIRE“. Společnost Smart Drinks rovněž společnosti Winters dodávala extrakt osvěžujícího nápoje. Společnost Winters plnila
plechovky podle pokynů a receptury společnosti Smart Drinks určeným množstvím extraktu doplněného vodou a případně kyselinou
uhličitou a uzavírala plechovky. Naplněné plechovky poté vracela společnosti Smart Drinks, která je následně vyvážela mimo
Benelux.
Společnost Winters se omezovala na poskytování těchto služeb plnění nápojů do plechovek pro společnost Smart Drinks, aniž
naplněné plechovky posledně uvedené společnosti dodávala. Nadto nedodávala ani neprodávala tyto plechovky třetím osobám.
Dne 2. srpna 2006 se společnost Red Bull u Rechtbank ‘s-Hertogenbosch domáhala nařízení předběžného opatření proti společnosti
Winters, která se měla okamžitě i do budoucna zdržet jakéhokoli užívání označení, která se podobají nebo mohou vést k asociaci
s některými jejími ochrannými známkami. Společnost Red Bull v tomto ohledu uvedla, že plněním plechovek, na nichž jsou umístěna
označení „BULLFIGHTER“, „PITTBULL“, „RED HORN“, „LONG HORN“ a „LIVE WIRE“, porušuje společnost Winters její práva vyplývající
z ochranných známek. Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních usoudil, že plnění plechovek musí být postaveno
na roveň užívání těchto označení, ale že pouze označení „BULLFIGHTER“ ve spojení s plechovkami použitými v tomto ohledu se
podobá ochranným známkám společnosti Red Bull. Rozsudkem ze dne 26. září 2006 tedy nařídil společnosti Winters, aby přestala
plnit plechovky BULLFIGHTER.
Společnost Red Bull podala proti tomuto rozsudku odvolání a společnost Winters podala vzájemné odvolání k Gerechtshof te ’s
Hertogenbosch.
Gerechtshof souhlasil se závěrem Rechtbank, podle něhož plnění plechovek společností Winters musí být postaveno na roveň užívání
označení, která tam byla umístěna společností Smart Drinks. V tomto ohledu odkázal na funkci ochranné známky spočívající v označení
původu, jakož i na skutečnost, že u druhu dotčených výrobků, a sice nápojů, nelze označení umístit jinak než ve spojení s obalem,
který byl tímto označením opatřen již předtím. Společnost Winters tím, že spojila zředěný extrakt s plechovkami opatřenými
dotčenými označeními, aby z něj vyrobila konečný výrobek, umístila tato označení na uvedený výrobek, i když je neumístila
na plechovky.
Pokud jde o podobnost mezi uvedenými označeními a ochrannými známkami společnosti Red Bull, Gerechtshof ji uznal u označení
„BULLFIGHTER“, „PITTBULL“ a „LIVE WIRE“. V tomto kontextu měl za to, že pokud jde o typ veřejnosti, již je třeba zohlednit,
povaha výrobků vyžaduje vycházet ze široké veřejnosti a – jelikož výrobky, které společnost Winters zpracovává pro společnost
Smart Drinks, nejsou určeny pro Benelux, ale pro třetí země – v abstraktním smyslu je třeba vycházet z průměrného spotřebitele
v Beneluxu.
V důsledku toho rozsudkem ze dne 29. ledna 2008 Gerechtshof na základě ustanovení Úmluvy zemí Beneluxu o duševním vlastnictví
(ochranné známky a vzory) podepsané v Haagu dne 25. února 2005, odpovídajících čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 2 směrnice
89/104, nařídil společnosti Winters ukončit plnění plechovek BULLFIGHTER, PITTBULL a LIVE WIRE. Společnost Winters podala
kasační opravný prostředek.
Za těchto okolností se Hoge Raad der Nederlanden rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1)  a)      Musí být pouhé ,plnění‘ obalů opatřených označením […] považováno za užívání tohoto označení v obchodním styku ve smyslu článku
5 směrnice 89/104 o ochranných známkách, i když toto plnění představuje službu poskytnutou pro třetí osobu a na její žádost,
jež slouží k rozlišování výrobků tohoto zadavatele?
b)      Je pro zodpovězení první otázky písm. a) rozhodné, zda se jedná o porušení práv ve smyslu čl. 5 odst. 1
initio
a písm. a), nebo b)?
2)      Bude-li první otázka písm. a) zodpovězena kladně, může být užívání označení v Beneluxu zakázáno podle článku 5 směrnice 89/104
o ochranných známkách i tehdy, jsou-li výrobky opatřené označením určeny výhradně pro vývoz do států [na jedné straně] mimo
území Beneluxu nebo [na druhé straně] mimo Evropskou unii a nemohou tam být veřejností vnímány, s výjimkou podniku, kde došlo
k plnění obalů?
3)      Bude-li druhá otázka písm. a) nebo b) zodpovězena kladně, podle kterého kritéria se posoudí existence porušení: je tímto kritériem
vnímání spotřebitele (průměrně informovaného, přiměřené obezřetného a rozumného) v Beneluxu (resp. v Evropské unii), který
za daných okolností může být určen pouze teoretickým či abstraktním způsobem, nebo je třeba v tomto ohledu vycházet z jiného
kritéria, například z vnímání spotřebitele v zemi, kam se výrobky vyvážejí?“

K předběžným otázkám

K první otázce
Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu,
že poskytovatel služby, který na objednávku a podle pokynů třetí osoby plní obaly, které mu byly dodány touto třetí osobou,
jež na ně předtím umístila označení totožné nebo podobné označení chráněnému jako ochranná známka, sám užívá toto označení,
které by mohlo být na základě tohoto ustanovení zakázáno.
Vyjádření předložená Soudnímu dvoru
Společnost Winters má za to, že pouhé plnění obalu opatřeného označením prováděné jakožto služba pro třetí osobu nepředstavuje
užívání uvedeného označení ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104. Vychází zejména z rozsudku ze dne 23. března 2010, Google
France a Google (C‑236/08 až C‑238/08, Sb. rozh. s. I‑2417, body 50, 56 a 57), v němž Soudní dvůr rozhodl, že poskytovatel
služby optimalizace pro vyhledávače umožňuje svým zákazníkům užívat označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami, aniž
sám uvedená označení užívá, navzdory skutečnosti, že za uvedenou službu byla poskytována odměna a tato služba vytvářela technické
podmínky nezbytné pro užívání uvedených označení zákazníky, ale zahrnovala také přímý kontakt s veřejností. Společnost Winters
z toho dovozuje, že její služby, které se omezují na pouhé plnění obalů, jež je součástí výrobního procesu, aniž by hrály
roli při prodeji nápojů či sebemenší komunikaci s veřejností, nelze
a

fortiori
kvalifikovat jako „užívání“.
Tento postoj v podstatě sdílí polská vláda, která zejména zdůrazňuje, že vnější vzhled plechovek nemá žádný vliv na činnost
společnosti Winters ani na hospodářský prospěch, který tento podnik z této činnosti těží, jež by byly totožné, ať by tyto
plechovky byly opatřeny uvedenými označeními, či nikoliv. Společnost Winters sice vykonává obchodní činnost, avšak tato má
čistě technickou povahu, jelikož společnost Winters jedná v postavení pouhého vykonavatele.
Kromě toho by činnosti vyjmenované v čl. 5 odst. 3 směrnice 89/104 představovaly porušení výlučně v případě, že by byly splněny
podmínky stanovené v odst. 1 tohoto článku. Jelikož tyto podmínky splněny nebyly, není významné, že plnění plechovky opatřené
označením může být kvalifikováno jako „umístění“ tohoto označení na dotčený výrobek. Teze zastávaná společností Red Bull a Evropskou
komisí je kromě toho sporná, jelikož označení není umístěno na výrobek, ale ve skutečnosti na obal. Kdyby tato teze byla připuštěna,
vyvstala by tedy otázka, který podnik porušuje právo ochranných známek – podnik, který vytiskl označení na plechovky, nebo
ten, který provedl plnění těchto plechovek.
Dále mají společnost Red Bull a Komise za to, že užívání označení ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 zahrnuje plnění
obalů opatřených označením, i když je toto plnění prováděno jakožto služba, na pokyn zákazníka a k rozlišení výrobků tohoto
zákazníka.
Nejprve plnění plechovek opatřených označeními je rovnocenné „umístění“ těchto označení na výrobek ve smyslu čl. 5 odst. 3
psím. a) směrnice 89/104, jelikož v tomto okamžiku výrobního procesu dochází k asociaci označení s výrobkem. Pojem „umístit“
je totiž nutno chápat ve smyslu, že označuje vytvoření fyzické spojitosti mezi označením a výrobkem bez ohledu na techniku,
jejímž prostřednictvím je tato spojitost vytvořena. Kromě toho z bodu 61 výše uvedeného rozsudku Google France a Google vyplývá,
že akty vyjmenované v čl. 5 odst. 3 směrnice 89/104 představují příklady „užívání“ ve smyslu uvedeného čl. 5 odst. 1.
Dále, jestliže poskytovatel poskytne zákazníkovi za úplatu službu spočívající v užívání označení, toto užívání musí být kvalifikováno
jako „užívání v obchodním styku“. Skutečnost, že poskytovatel jedná na pokyn zákazníka, na tom nic nemění, jelikož služba
zůstává obchodní činností.
Konečně okolnost, zda společnost, která umisťuje označení na výrobky nebo na jejich obal, tak činí u vlastních výrobků, nebo
jako poskytnutí služeb pro třetí osobu, je irelevantní. Směrnice 89/104 v této souvislosti spočívá na zásadě, že určité úkony,
a zejména úkony uvedené v jejím čl. 5 odst. 3, jsou vyhrazeny majiteli zapsané ochranné známky. S touto zásadou a s účelem
uvedeného článku 5 je tedy neslučitelné, aby se z působnosti tohoto článku vymanily úkony výroby a uvádění na trh uskutečněné
osobou bez souhlasu uvedeného majitele pouze z toho důvodu, že výrobky této osobě nepatří. Cíle tohoto ustanovení by totiž
nebylo možno dosáhnout, pokud by bylo možno obcházet ochranu majitele ochranné známky prostým rozdělením výrobního procesu
a svěřením různých částí tohoto procesu různým smluvním partnerům.
Tento výklad je podpořen výše uvedeným rozsudkem Google France a Google (body 60 a 61), jakož i usnesením ze dne 19. února
2009, UDV North America (C‑62/08, Sb. rozh. s. I‑1279, body 39 až 43). Ze struktury uvedeného čl. 5 odst. 3 dále vyplývá,
že majitel ochranné známky může zakázat akty, které jsou zde uvedeny, nezávisle na sobě, a tudíž může bránit umístění své
ochranné známky bez ohledu na to, zda ten, kdo ochrannou známku umisťuje, také následně uvádí dotyčné výrobky na trh.
Odpověď Soudního dvora
Úvodem je třeba uvést, že z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že dotčená označení nacházející se na plechovkách plněných společností
Winters jsou nanejvýš podobná chráněným označením společnosti Red Bull a nejsou s nimi totožná. Za těchto podmínek je bez
dalšího vyloučeno, že by společnost Red Bull mohla na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, který vyžaduje totožnost
dotčených označení, požadovat, aby společnosti Winters bylo zakázáno plnit tyto plechovky. Soudnímu dvoru proto v rámci projednávané
věci přísluší, aby se vyjádřil výhradně k výkladu uvedeného čl. 5 odst. 1 písm. b), pro jehož použití je dostačující podobnost
uvedených označení.
Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 je majitel ochranné známky oprávněn zakázat, aby třetí osoba bez jeho souhlasu
užívala označení totožné nebo podobné uvedené ochranné známce, jestliže k tomuto užívání dochází v obchodním styku, dochází
k němu v souvislosti se zbožím nebo službami, které jsou totožné nebo podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, a z důvodu
existence nebezpečí záměny u veřejnosti zasahuje nebo je schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky, jíž je zaručovat
spotřebitelům původ výrobků nebo služeb (viz zejména rozsudek ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C‑533/06, Sb.
rozh. s. I‑4231, bod 57 a citovaná judikatura).
Ve věci v původním řízení je nesporné, že společnost Winters vykonává obchodní činnost a usiluje o hospodářský prospěch, když
jako poskytovatel služeb na objednávku a podle pokynů společnosti Smart Drinks plní plechovky, které jí tento posledně uvedený
podnik dodal a předtím na ně umístil označení podobná ochranným známkám společnosti Red Bull.
Je rovněž nesporné, že k předchozímu umístění těchto označení na plechovky, k plnění těchto plechovek osvěžujícím nápojem
a k následnému vývozu konečného výrobku, a sice naplněných plechovek opatřených uvedenými označeními, došlo bez souhlasu společnosti
Red Bull.
Ačkoli z těchto skutečností vyplývá, že takový poskytovatel služby, jako je společnost Winters, působí v „obchodním styku“,
když tyto plechovky plní na objednávku třetí osoby, neplyne však z toho ještě, že tento poskytovatel sám tato označení „užívá“
ve smyslu článku 5 směrnice 89/104 (viz obdobně výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 55).
Soudní dvůr již totiž konstatoval, že skutečnost, že jsou vytvořeny technické podmínky nezbytné k užívání označení a že je
za tuto službu poskytována odměna, totiž neznamená, že ten, kdo tuto službu poskytuje, uvedené označení sám užívá (výše uvedený
rozsudek Google France a Google, bod 57).
Je přitom nutno konstatovat, že poskytovatel služeb, jenž se za takových podmínek, které jsou předmětem věci v původním řízení,
omezuje na plnění plechovek již opatřených označeními podobnými ochranným známkám, na objednávku a podle pokynů třetí osoby,
a tudíž vykonává pouze technickou část výrobního procesu konečného výrobku, aniž má sebemenší zájem na vnější prezentaci uvedených
plechovek, a zejména na nich se nacházejících označeních, sám tato označení „neužívá“ ve smyslu článku 5 směrnice 89/104,
ale pouze vytváří technické podmínky nezbytné k tomu, aby mohla označení užívat tato třetí osoba.
K tomuto zjištění se připojuje skutečnost, že poskytovatel v situaci společnosti Winters v žádném případě neužíval uvedená
označení „pro výrobky nebo služby“ totožné nebo podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána ve smyslu uvedeného článku.
Soudní dvůr již totiž uvedl, že tento výraz se týká v zásadě výrobků nebo služeb třetí osoby, která užívá označení (viz rozsudek
ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C‑48/05, Sb. rozh. s. I‑1017, body 28 a 29; výše uvedené rozsudky O2 Holdings a O2 (UK),
bod 34, jakož i Google France a Google, bod 60). Je nesporné, že ve věci v původním řízení služba poskytovaná společností
Winters spočívá v plnění plechovek a že tato služba nevykazuje žádnou podobnost s výrobkem, pro který byly ochranné známky
společnosti Red Bull zapsány.
Soudní dvůr rovněž rozhodl, že uvedený výraz může za určitých podmínek zahrnovat výrobky nebo služby jiné osoby, na jejíž
účet třetí osoba jedná. Měl v této souvislosti za to, že situace, kdy poskytovatel služby užívá označení odpovídající ochranné
známce jiné osoby pro propagaci výrobků, které některý z jeho zákazníků prodává pomocí této služby, spadá pod tentýž výraz,
jestliže je toto užívání prováděno takovým způsobem, že dojde k vytvoření spojitosti mezi uvedeným označením a uvedenou službou
poskytovatele (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 60; rozsudek ze dne 12. července 2011,
L’Oréal a další, C‑324/09, Sb. rozh. s. I‑0000, body 91 a 92, jakož i výše uvedené usnesení UDV North America, body 43 až
51).
Nicméně jak v podstatě zdůraznila generální advokátka v bodě 28 svého stanoviska, plnění plechovek opatřených označeními podobnými
ochranným známkám není ze své povahy srovnatelné se službou směřující k podpoře uvádění výrobků opatřených takovými označeními
na trh a neznamená zejména vytvoření spojitosti mezi těmito označeními a službou plnění plechovek. Podnik uskutečňující plnění
není ve styku se spotřebitelem, což vylučuje jakoukoliv asociaci mezi jeho službami a uvedenými označeními.
Jelikož z předchozích úvah vyplývá, že podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 nejsou splněny v takové
situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, takže majitel nemůže na tomto základě zakázat poskytovateli plnění plechovek
opatřených označeními podobnými jeho ochranným známkám, je irelevantní otázka, zda toto plnění představuje či nepředstavuje
umístění označení na zboží nebo jeho obaly ve smyslu odst. 3 písm. a) tohoto článku.
V rozsahu, v němž takový poskytovatel umožňuje svým zákazníkům užívat označení podobná ochranným známkám, nemůže být jeho
role posuzována z hlediska ustanovení směrnice 89/104, ale musí být případně zkoumána z hlediska jiných právních pravidel
(obdobně viz výše uvedené rozsudky Google France a Google, bod 57, jakož i L’Oréal a další, bod 104).
Ačkoliv se společnost Red Bull a Komise obávají opaku, důsledkem zjištění, že majitel ochranné známky nemůže jednat proti
poskytovateli služby pouze na základě směrnice 89/104, není to, že zákazníkovi tohoto poskytovatele bude umožněno obcházet
ochranu, kterou uvedenému majiteli nabízí tato směrnice, prostým rozdělením výrobního procesu a svěřením různých částí tohoto
procesu různým poskytovatelům služeb. V tomto ohledu stačí konstatovat, že by tato plnění mohla být přičitatelná uvedenému
zákazníkovi, který tudíž zůstává odpovědným na základě této směrnice.
S přihlédnutím k předchozím úvahám je na první otázku třeba odpovědět, že čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 musí být
vykládán v tom smyslu, že poskytovatel služby, který na objednávku a podle pokynů třetí osoby plní obaly, které mu byly dodány
touto třetí osobou, jež na ně předtím umístila označení totožné nebo podobné označení chráněnému jako ochranná známka, sám
neuskutečňuje užívání tohoto označení, které může být na základě tohoto ustanovení zakázáno.

Ke druhé a třetí otázce
S ohledem na odpověď na první otázku není na druhou a třetí otázku třeba odpovídat.

K nákladům řízení
Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu
před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření
Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:
Článek 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských
států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že poskytovatel služby, který na objednávku a podle pokynů třetí
osoby plní obaly, které mu byly dodány touto třetí osobou, jež na ně předtím umístila označení totožné nebo podobné označení
chráněnému jako ochranná známka, sám neuskutečňuje užívání tohoto označení, které může být na základě tohoto ustanovení zakázáno.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: nizozemština.