CELEX: 62010CJ0119
Varemærker
direktiv 89/104/EØF
artikel 5, stk. 1, litra b)
påfyldning af dåser, der allerede er forsynet med et tegn, som ligner et varemærke
levering af tjenesteydelser på tredjemands anmodning og efter dennes anvisninger
sag anlagt af varemærkeindehaveren mod tjenesteyderen

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF
af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).
Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem Red Bull GmbH (herefter »Red Bull«) og Frisdranken Industrie Winters BV
(herefter »Winters«) vedrørende den omstændighed, at sidstnævnte fylder energidrik på dåser forsynet med et tegn, der ligner
Red Bulls varemærke.

Retsforskrifter
Artikel 5, stk. 1-3, i direktiv 89/104 bestemmer:
»1.      Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at
gøre erhvervsmæssig brug af
a)      et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b)      et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er
af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed
er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.
2.      En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i
at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden
art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden
skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette
særpræg eller renommé.
3.      Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:
a)      at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
b)      at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser
under det pågældende tegn
c)      at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
d)      at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
Red Bull fremstiller og markedsfører en energidrik med det verdenskendte varemærke RED BULL. Red Bull har for dette varemærke
foretaget internationale registreringer, hvor bl.a. Benelux-landene er designeret.
Winters er en virksomhed, hvis hovedaktivitet består i påfyldning af dåser med drikke, som fremstilles af virksomheden selv
eller af tredjemand.
Smart Drinks Ltd (herefter »Smart Drinks«), der er en juridisk person i henhold til lovgivningen i De Britiske Jomfruøer,
er et selskab, der er konkurrent til Red Bull.
Winters har påfyldt dåser med energidrik for Smart Drinks’ regning. Med henblik herpå har Smart Drinks forsynet Winters med
tomme dåser med tilhørende låg, som var forsynet med forskellige tegn, udsmykninger og tekster. Disse dåser var bl.a. forsynet
med tegnene »BULLFIGHTER«, »PITBULL«, »RED HORN« (senere ændret til »LONG HORN«) og »LIVE WIRE«. Smart Drinks leverede også
ekstrakten til energidrikken til Winters. Efter Smarts Drinks’ anvisninger og recept påfyldte Winters dernæst dåserne med
en given mængde af ekstraktet, tilsatte vand og om nødvendigt kuldioxid, hvorefter dåserne blev forseglet. Dernæst stillede
Winters de påfyldte dåser til Smart Drinks’ rådighed, som dernæst eksporterede dem til lande uden for Benelux.
Winters har blot udført disse påfyldningstjenester for Smart Drinks og ikke leveret de fyldte dåser til dette selskab. Winters
foretog heller ikke levering eller salg af disse dåser til tredjemand.
Den 2. august 2006 anlagde Red Bull sag mod Winters om foreløbige forholdsregler ved Rechtbank ‘s-Hertogenbosch med påstand
om, at Winters tilpligtes øjeblikkeligt og for fremtiden at ophøre med enhver brug af tegn, som ligner eller kan forbindes
med en lang række af Red Bulls varemærker. Red Bull gjorde i denne forbindelse gældende, at Winters havde krænket Red Bulls
varemærkerettigheder ved påfyldningen af dåserne forsynet med tegnene »BULLFIGHTER«, »PITBULL«, »RED HORN«, »LONG HORN« og
»LIVE WIRE«. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch fastslog under sagen om de foreløbige forholdsregler, at påfyldningen af dåserne skal
anses for brug af disse tegn, men at det kun er tegnet »BULLFIGHTER«, der sammen med de til formålet anvendte dåser ligner
Red Bulls varemærker. Ved dom af 26. september 2006 pålagde retten derfor Winters at ophøre med påfyldningen af BULLFIGHTER-dåserne.
Red Bull appellerede, og Winters iværksatte kontraappel af denne afgørelse til Gerechtshof te ‘s Hertogenbosch.
Gerechtshof stadfæstede Rechtbanks dom, hvorved det blev fastslået, at Winters’ påfyldning af dåserne skal anses for en brug
af de tegn, som Smart Drinks har anbragt på dåserne. Gerechtshof henviste i denne forbindelse til varemærkets funktion som
angivelse af oprindelse og til den omstændighed, at hvad angår de omhandlede varer, dvs. drikkevarer, kan et tegn udelukkende
anbringes ved at forsyne drikken med en emballage, som allerede er blevet forsynet med tegnet. Idet Winters med henblik på
at fremstille slutproduktet kombinerer den fortyndede ekstrakt med dåserne, som allerede er forsynet med tegnene, anbringer
Winters de omhandlede tegn på varerne, selv om Winters ikke har anbragt dem på dåserne.
Hvad angår ligheden mellem de nævnte tegn og Red Bulls varemærker fastslog Gerechtshof, at der er lighed for så vidt angår
tegnene »BULLFIGHTER«, »PITBULL« og »LIVE WIRE«. Gerechtshof fastslog i den forbindelse for så vidt angår den relevante kundekreds,
at henset til karakteren af varerne er dette den brede offentlighed, og eftersom de varer, som Winters forarbejder for Smart
Drinks, ikke er beregnet til Benelux-landene, men derimod til tredjelande, er det i abstrakt forstand en gennemsnitsforbruger
i Benelux.
Ved dom af 29. januar 2008 pålagde Gerechtshof i henhold til de bestemmelser i Beneluxaftalen om intellektuel ejendomsret
(varemærker og design), undertegnet i Haag den 25. februar 2005, der svarer til artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 2
i direktiv 89/104, derfor Winters at ophøre med påfyldningen af BULLFIGHTER-, PITTBULL- og LIVE WIRE-dåserne. Winters iværksatte
kassationsanke af denne dom.
Under disse omstændigheder har Hoge Raad der Nederlanden besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle
spørgsmål:
»1) a)      Skal den rene »påfyldning« af emballager, der er forsynet med et tegn […], anses for [erhvervsmæssig] brug af dette tegn […]
i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i […] artikel 5 [i direktiv 89/104 om varemærker], også selv om påfyldningen foretages
som en tjenesteydelse, som leveres til en tredjemand og på dennes anmodning med henblik på at adskille varen fra [denne] ordregivers
varer?
b)      Er det ved besvarelsen af spørgsmål 1) a) af betydning, at der eventuelt er tale om en overtrædelse som omhandlet i […] artikel
5, stk. 1, litra a) eller b) [i direktiv 89/104 om varemærker]?
2)      Såfremt spørgsmål 1) a) besvares bekræftende, kan brugen af tegnet da også forbydes i henhold til […] artikel 5 [i direktiv
89/104 om varemærker] i Benelux-området, såfremt de varer, som er forsynet med tegnet, udelukkende er bestemt til eksport
til stater uden for [dels a)] Benelux-området, [dels b)] Den Europæiske Union, og det inden for det pågældende område – bortset
fra i den virksomhed, der har påfyldt varerne – ikke kan bemærkes af offentligheden?
3)      Såfremt spørgsmål 2) [a) eller b)] besvares bekræftende, hvilket kriterium skal da anvendes ved vurderingen af, om der foreligger
en krænkelse af varemærket: Skal kriteriet være en (almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet) forbrugers opfattelse
i Benelux-landene (eller i Den Europæiske Union) – som i det foreliggende tilfælde udelukkende kan defineres fiktivt eller
abstrakt – eller skal der anvendes et andet kriterium i det foreliggende tilfælde, f.eks. forbrugerens opfattelse i det land,
som varerne eksporteres til?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål
Med det første spørgsmål spørger den forelæggende nærmere bestemt, om artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/104
skal fortolkes således, at en tjenesteyder, som på tredjemands anmodning og efter dennes anvisninger påfylder en emballage,
som han har fået leveret af den pågældende tredjemand, der på denne emballage forinden har anbragt et tegn, der er identisk
med eller ligner et tegn, der er beskyttet som varemærke, selv gør sig skyldig i en brug af dette tegn, som kan forbydes i
henhold til denne bestemmelse.
Indlæg for Domstolen
Winters er af den opfattelse, at den rene påfyldning af en emballage, der er påført et tegn, og som foretages i form af en
tjenesteydelse til en tredjemand, ikke udgør brug af det pågældende tegn som omhandlet artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.
Winters har bl.a. henvist til dom af 23. marts 2010, Google France og Google (forenede sager C-236/08 – C-238/08, Sml. I,
s. 2417, præmis 50, 56 og 57), hvori Domstolen fastslog, at udbyderen af en søge- og annonceringsydelse giver sine klienter
mulighed for at gøre brug af tegn, som udgør søgeord, uden at han selv gør brug af tegnene, og dette til trods for den omstændighed,
at tjenesteydelsen ikke alene blev pålagt et vederlag og tilvejebragte de nødvendige tekniske betingelser for, at brugerne
kunne gøre brug de omhandlede tegn, men også skabte en direkte kontakt til offentligheden. Winters har udledt heraf, at dets
egne tjenesteydelser, som udelukkende består i påfyldning, udgør en del af produktionsprocessen og ikke indebærer nogen deltagelse
i salget af drikkene eller nogen form for kommunikation med offentligheden, og dermed ikke kan anses for »brug«.
Denne opfattelse deles i det væsentlige af den polske regering, som bl.a. har understreget, at dåsernes ydre fremtræden hverken
påvirker Winters’ virksomhed eller de økonomiske fordele, som selskabet drager af denne virksomhed, og som ville være uændret,
uanset om dåserne er forsynet med de omhandlede tegn eller ej. Winters udøver ganske vist økonomisk virksomhed, men den er
af ren teknisk karakter, idet Winters blot udfører en ordre.
Desuden udgør de handlinger, der er nævnt i artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104, udelukkende en krænkelse, såfremt betingelserne
i artiklens stk. 1 er opfyldt. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, er det uden betydning, om påfyldningen af en dåse,
der er forsynet med et tegn, kan anses for »anbringelse« af dette tegn på den omhandlede vare. Det af Red Bull og Europa-Kommissionen
fremførte argument kan i øvrigt anfægtes, eftersom tegnet ikke er anbragt på varen, men på emballagen. Hvis dette argument
tiltrædes, opstår spørgsmålet om, hvilken virksomhed der krænker varemærkeretten – den virksomhed, der har trykt tegnet på
dåserne, eller den, der har påfyldt dåserne.
Red Bull og Kommissionen har derimod gjort gældende, at brugen af et tegn i den i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 omhandlede
forstand omfatter påfyldning af emballager, der er forsynet med et tegn, selv om påfyldningen foretages i form af en tjenesteydelse
efter kundens anvisninger og med henblik på at adskille kundens varer.
Påfyldning af dåser, der er forsynet med tegn, svarer til en »anbringelse« af disse tegn på varerne som omhandlet i artikel
5, stk. 3, litra a), i direktiv 89/104, da det er på dette tidspunkt i produktionsprocessen, at tegnet forbindes med varen.
Begrebet at »anbringe« skal nemlig forstås således, at det betegner oprettelsen af en fysisk forbindelse mellem tegnet og
varen, uanset hvilken teknik der er anvendt til oprettelsen af denne forbindelse. Det fremgår desuden af dommen i sagen Google
France og Google, præmis 61, at de handlinger, der er nævnt i artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104, udgør eksempler på »brug«
som omhandlet i nævnte artikel 5, stk. 1.
Når en tjenesteyder mod betaling leverer en tjenesteydelse til en kunde, der består i brugen af et tegn, skal denne brug for
det andet anses for »erhvervsmæssig brug«. Den omstændighed, at tjenesteyderen handler efter kundens anvisninger, er uden
betydning, idet tjenesteydelsen forbliver en erhvervsmæssig virksomhed.
Det er endelig uden betydning, at det selskab, som anbringer tegnet på varerne eller deres emballage, gør det på dets egne
varer eller med henblik på at levere en tjenesteydelse til tredjemand. Direktiv 89/104 hviler på princippet om, at visse handlinger,
navnlig dem, der er omhandlet i dets artikel 5, stk. 3, er forbeholdt varemærkeindehaveren. Det ville være uforeneligt med
dette princip og formålet med artikel 5 at lade produktion og markedsføring, som udøves af en person uden den pågældende indehavers
samtykke, falde uden for denne artikels anvendelsesområde alene af den grund, at varerne ikke tilhører den pågældende person.
Formålet med denne bestemmelse kan nemlig ikke opfyldes, såfremt beskyttelsen af varemærkeindehaveren kan omgås gennem en
opsplitning af produktionsprocessen og ved at lade forskellige kontrahenter være ansvarlige for forskellige stadier af denne
proces.
Denne fortolkning bekræftes af dommen i sagen Google France og Google (præmis 60 og 61) og af kendelse af 19. februar 2009,
UDV North America (sag C-62/08, Sml. I, s. 1279, præmis 39-43). Det fremgår desuden af opbygningen af nævnte artikel 5, stk. 3,
at varemærkeindehaveren kan forbyde de handlinger, der er nævnt her hver for sig, og således modsætte sig anbringelsen af
sit varemærke, uanset af om den, der anbringer varemærket, også efterfølgende markedsfører de omhandlede varer.
Domstolens svar
Det skal indledningsvis bemærkes, at det følger af forelæggelsesafgørelsen, at de omhandlede tegn, som findes på de af Winters
påfyldte dåser, højest ligner de tegn, som er beskyttet af Red Bull, men ikke er identiske med disse. Det kan derfor straks
udelukkes, at Red Bull i medfør af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, hvorefter tegnet skal være identisk med
varemærket, kan forbyde Winters at påfylde disse dåser. I den foreliggende sag skal Domstolen derfor udelukkende tage stilling
til fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), hvorefter tegnet og varemærkerne blot skal ligne hinanden, for at bestemmelsen
finder anvendelse.
I henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 kan varemærkeindehaveren forbyde en brug, der uden hans samtykke
foretages af tredjemand, af et tegn, som er identisk med eller som ligner hans varemærke, når denne brug sker erhvervsmæssigt
og finder sted for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret,
og som på grund af en risiko for forveksling i den relevante kundekreds’ bevidsthed gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets
væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne (jf. bl.a. dom af
12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 57 og den deri nævnte retspraksis).
I hovedsagen er det ubestridt, at Winters udøver en erhvervsmæssig virksomhed, hvorved der søges økonomisk vinding, når Winters
som tjenesteyder på anmodning fra og efter Smart Drinks’ anvisninger påfylder dåser, som er leveret af sidstnævnte virksomhed,
på hvilke Smart Drinks forinden har anbragt tegn, der ligner Red Bulls varemærker.
Det er ligeledes ubestridt, at den forudgående anbringelse af tegnene på dåserne, påfyldningen af disse med energidrikken
og eksporten af slutproduktet, dvs. de fyldte dåser forsynet med de omhandlede tegn, sker uden Red Bulls samtykke.
Selv om det fremgår af disse oplysninger, at en tjenesteyder som Winters handler »erhvervsmæssigt«, når han på anmodning fra
en tredjemand påfylder sådanne dåser, følger det imidlertid ikke deraf, at udbyderen selv gør »brug« af disse tegn som omhandlet
i artikel 5 i direktiv 89/104 (jf. analogt dommen i sagen Google France og Google, præmis 55).
Domstolen har nemlig allerede fastslået, at den omstændighed, at de nødvendige tekniske betingelser for at gøre brug af et
tegn tilvejebringes, og at der modtages et vederlag for denne ydelse, ikke betyder, at den, der udbyder denne ydelse, selv
gør brug af det pågældende tegn (dommen i sagen Google France og Google, præmis 57).
Det skal bemærkes, at en tjenesteyder, som under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede på anmodning fra og efter en
tredjemands anvisninger blot påfylder dåser, som forinden er påført tegn, der ligner varemærker, og som dermed udelukkende
udfører en teknisk fase i fremstillingen af slutproduktet, uden på nogen måde at have interesse i dåsernes ydre fremtræden
og navnlig ikke i de herpå påførte tegn, ikke selv »bruger« disse tegn som omhandlet i artikel 5, i direktiv 89/104, men blot
tilvejebringer de nødvendige tekniske betingelser for, at tredjemand kan foretage en sådan brug.
Hertil kommer, at en tjenesteyder i Winters’ situation under alle omstændigheder ikke gør brug af de nævnte tegn »for varer
eller tjenesteydelser«, der er af samme eller lignende art som dem, det nævnte varemærke er blevet registreret for i den forstand,
som er omhandlet i denne artikel. Domstolen har nemlig allerede fastslået, at dette udtrykt i princippet vedrører varer eller
tjenesteydelser fra den tredjemand, som gør brug af tegnet (jf. dom af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017,
præmis 28 og 29, dommen i sagen O2 Holdings og O2 Holding (UK), præmis 34, samt dommen i sagen Google France og Google, præmis
60). I hovedsagen er det ubestridt, at den tjenesteydelse, som Winters leverer, består i påfyldning af dåser, og at der på
ingen måde er lighed mellem denne tjenesteydelse og den vare, for hvilket varemærket Red Bull er registreret.
Domstolen har ganske vist ligeledes fastslået, at dette udtryk på visse betingelser også kan vedrøre en andens varer eller
tjenesteydelser, for hvis regning tredjemand handler. Den var således af den opfattelse, at en situation, hvor en tjenesteyder
bruger et tegn, der svarer til en andens varemærke, med henblik på at reklamere for varer, som en af dennes kunder markedsfører
ved hjælp af en sådan tjeneste, ligeledes er omfattet dette udtryk, når denne brug sker på en sådan måde, at der skabes en
forbindelse mellem dette tegn og den af tjenesteyderen præsterede ydelse (jf. i denne retning dommen i sagen Google France
og Google, præmis 60, og dom af 12.7.2011, sag C-324/09, L’Oréal m.fl., endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 91
og 92, samt kendelsen i sagen UDV North America, præmis 43-51).
Som generaladvokaten imidlertid i det væsentlige har understreget i punkt 28 i forslaget til afgørelse, kan påfyldningen af
dåser, der er påført tegn, som ligner varemærker, imidlertid ikke i sig selv sammenlignes med en tjenesteydelse, som har til
formål at fremme markedsføringen af varer, som er forsynet med sådanne tegn, og den indebærer navnlig ikke, at der opstår
en forbindelse mellem disse tegn og påfyldningstjenesten. Den virksomhed, som udfører påfyldningen, bemærkes nemlig ikke af
forbrugeren, hvilket udelukker enhver forbindelse mellem virksomhedens tjenesteydelser og de pågældende tegn.
Eftersom det følger af det ovenfor anførte, at betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 ikke er opfyldt
i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvorfor indehaveren på baggrund heraf ikke kan forbyde tjenesteyderen at foretage
påfyldning af dåser, der er forsynet med tegn, der ligner dennes varemærker, er spørgsmålet om, hvorvidt påfyldningen udgør
en anbringelse af tegn på varerne eller deres emballage i henhold til artikel 5, stk. 3, litra a), irrelevant.
Såfremt en sådan tjenesteyder giver sine kunder mulighed for at gøre brug af tegn, der ligner varemærker, skal hans rolle
ikke bedømmes i henhold til bestemmelserne i direktiv 89/104, men i givet fald i henhold til andre retsregler (jf. analogt
dommen i sagen Google France og Google, præmis 57, og dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 104).
I modsætning til det af Red Bull og Kommissionen anførte betyder konstateringen af, at varemærkeindehaveren ikke kan sagsøge
tjenesteyderen alene på baggrund af direktiv 89/104, på ingen måde, at denne tjenesteyders kunder kan omgå den beskyttelse
af indehaveren, som direktivet yder ved at opsplitte produktionsprocessen og lade forskellige tjenesteydere være ansvarlige
for forskellige stadier af denne proces. Hertil bemærkes, at disse tjenesteydelser kan tilskrives kunden, som således forbliver
ansvarlig i henhold til dette direktiv.
På grundlag af ovenstående bemærkninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv
89/104 skal fortolkes således, at en tjenesteyder, som på tredjemands anmodning og efter dennes anvisninger påfylder en emballage,
som han har fået leveret af den pågældende tredjemand, der på denne emballage forinden har anbragt et tegn, som er identisk
med eller ligner et tegn, der er beskyttet som varemærke, ikke selv gør sig skyldig i en brug af dette tegn, som kan forbydes
i henhold til denne bestemmelse.

Det andet og tredje præjudicielle spørgsmål
Henset til besvarelsen af det første spørgsmål, er det ufornødent at besvare det andet og tredje spørgsmål.

Sagens omkostninger
Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer
det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt
i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:
Artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en tjenesteyder, som på tredjemands ordre og efter dennes anvisninger
påfylder en emballage, som han har fået leveret af den pågældende tredjemand, der på denne emballage forinden har anbragt
et tegn, der er identisk med eller ligner et tegn, der er beskyttet som varemærke, ikke selv gør sig skyldig i en brug af
dette tegn, som kan forbydes i henhold til denne bestemmelse.
Underskrifter
*
Processprog: nederlandsk.