CELEX: 62011CJ0553
Znamke
Direktiva 89/104/EGS
Člen 10(1) in (2)(a)
Resna in dejanska uporaba
Uporaba v obliki, ki je sama registrirana kot znamka in ki se razlikuje v elementih, ki ne spremenijo razlikovalnega značaja znamke
Časovni učinek sodbe

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 10(1) in (2)(a) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med B. Rintischem in K. Edrom glede resne in dejanske uporabe znamke, uporabljene v obliki, ki se v elementih, ki ne spreminjajo njenega razlikovalnega značaja, razlikuje od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, pri čemer je bila uporabljena oblika registrirana kot znamka.
Pravni okvir
Mednarodno pravo
Člen 5C(2) Konvencije za varstvo industrijske lastnine, podpisane v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirane v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjene 28. septembra 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 828, št. 11851, str. 305) (v nadaljevanju: Pariška konvencija), določa:
„Če lastnik uporabi tovarniško ali trgovsko znamko z videzom, ki se po elementih, ki ne spreminjajo distinktivnega značaja znamke, razlikuje od videza, s katerim je bila registrirana v posamezni državi unije, [ki jo sestavljajo države, za katere velja Pariška konvencija,] nima le-to za posledico razveljavitve njene registracije in tudi ne zmanjša varstva, ki je bilo znamki odobreno.“
Pravo Unije
V dvanajsti uvodni izjavi Direktive 89/104 je navedeno:
„ker vse države članice Skupnosti obvezuje Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine; ker je nujno, da se določbe te direktive popolnoma ujemajo z določbami Pariške konvencije; ker ta direktiva ne vpliva na obveznosti držav članic, ki izhajajo iz te Konvencije; ker se, kjer je to primerno, uporablja [člen 267, drugi pododstavek, PDEU]“.
Člen 10(1) in (2)(a) Direktive 89/104, kakor je bil brez sprememb – razen oštevilčenja odstavkov navedenega člena – prevzet v člen 10 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL L 299, str. 25
), pod naslovom „Uporaba znamk“ določa:
„1.   Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.
2.   Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:
(a)
uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke“.
Nemško pravo
Člen 26(3) zakona o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082) (v nadaljevanju: MarkenG) določa:
„Za uporabo registrirane znamke se šteje tudi uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od oblike, v kateri je bila registrirana, če razlike ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke. Prvi stavek se uporablja tudi, če je znamka registrirana v obliki, v kateri se uporablja.“
Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
B. Rintisch, tožeča stranka v postopku v glavni stvari, je imetnik besednih znamk PROTIPLUS, ki je bila registrirana 20. maja 1996 pod številko 395 49 559.8, in PROTI, ki je bila registrirana 3. marca 1997 pod številko 397 02 429, ter besedne in figurativne znamke Proti Power, ki je bila registrirana 5. marca 1997 pod številko 396 08 644.6. Te nacionalne znamke so med drugim registrirane za proizvode iz beljakovin.
K. Eder, tožena stranka v postopku v glavni stvari, je imetnik poznejše besedne znamke Protifit, ki je bila registrirana 11. februarja 2003 pod številko 302 47 818 za prehranska dopolnila, vitaminske pripravke in dietetična živila.
B. Rintisch je vložil tožbo, s katero je zahteval, naj K. Eder privoli v izbris znamke Protifit in naj se prepove njena uporaba, pri tem pa se je skliceval na pravice, ki izhajajo iz njegovih prejšnjih znamk. Glede tega je svoje zahtevke utemeljil z znamko PROTI in, podredno, z znamkama PROTIPLUS in Proti Power. Zahteval je tudi, naj se toženi stranki naloži, da mu povrne škodo, ki naj bi mu nastala.
K. Eder je ugovarjal, da B. Rintisch znamke PROTI ni uporabljal. Ta je odgovoril, da je to znamko uporabljal z uporabo imen „PROTIPLUS“ in „Proti Power“. Sodišče prve stopnje je zahtevke B. Rintischa zavrnilo, ker pravic iz znamke PROTI ni bilo mogoče uveljavljati zoper znamko Protifit. Oberlandesgericht Köln (višje deželno sodišče v Kölnu), ki je odločalo o pritožbi, je potrdilo zavrnitev zahtevkov B. Rintischa.
Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče), pri katerem je B. Rintisch vložil revizijo, je najprej poudarilo, da je treba v trenutni fazi postopka v skladu s pravili nemškega procesnega prava šteti za ugotovljeno dejstvo, da imeni „PROTIPLUS“ in „Proti Power“ kljub razlikam v primerjavi z znamko PROTI ne spreminjata razlikovalnega značaja te znamke, in da je tožeča stranka znamki PROTIPLUS in Proti Power pred objavo registracije znamke Protifit resno in dejansko uporabljala. Tako se predložitveno sodišče opira na izhodišče, v skladu s katerim je treba šteti, da se je znamka PROTI resno in dejansko uporabljala v smislu člena 26(3) MarkenG.
Vendar se predložitveno sodišče sprašuje, ali je člen 26(3), drugi stavek, MarkenG skladen s členom 10(1) in (2)(a) Direktive 89/104, in pod kakšnimi pogoji.
V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof prekinilo odločanje in Sodišču predložilo ta vprašanja za predhodno odločanje:
„1.
Ali je treba člen 10(1) in (2)(a) Direktive [89/104] razlagati tako, da ta na splošno nasprotuje nacionalnemu predpisu, po katerem se za uporabo znamke (znamka 1) šteje tudi, če se znamka (znamka 1) uporablja v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke (znamka 1), in če je znamka hkrati registrirana v obliki, v kateri se uporablja (znamka 2)?
2.
V primeru nikalnega odgovora na vprašanje 1:
Ali je zgoraj pod 1 opisani nacionalni predpis skladen z Direktivo [89/104], če se nacionalni predpis razlaga tako ozko, da se ne uporablja za znamko (znamka 1), ki je registrirana samo zato, da bi se z njo zavarovalo ali razširilo področje varstva druge registrirane znamke (znamka 2), ki je registrirana v obliki, v kateri se uporablja?
3.
V primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje ali nikalnega odgovora na drugo vprašanje:
(a)
Ali ne gre za uporabo registrirane znamke (znamka 1) v smislu člena 10(1) in (2)(a) Direktive [89/104],
—
če uporablja imetnik znamke obliko znaka, ki se od registrirane znamke (znamka 1) in druge znamke (znamka 2) imetnika znamke razlikuje samo v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamk (znamka 1 in znamka 2);
—
če uporablja imetnik znamke dve obliki znakov, od katerih nobeden ne ustreza registrirani znamki (znamka 1), od katerih pa se ena uporabljena oblika znaka (oblika 1) ujema z registrirano znamko (znamka 2) imetnika znamke, in se druga oblika znaka (oblika 2), ki jo uporablja imetnik znamke, razlikuje glede na elemente registriranih znamk (znamka 1 in znamka 2), ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamk, in če je ta oblika znaka (oblika 2) bolj podobna drugi znamki (znamka 2) imetnika znamke?
(b)
Ali lahko sodišče države članice uporabi nacionalno določbo (tukaj člen 26(3), drugi stavek, MarkenG), ki je v nasprotju z določbo Direktive (tukaj členom 10(1) in 2(a) Direktive [89/104]), v primerih, kadar je dejansko stanje nastalo že pred izdajo sodbe Sodišča Evropske Unije, iz katere prvič izhajajo elementi, ki kažejo na nezdružljivost ureditve države članice z določbo Direktive (v obravnavanem primeru sodba z dne 13. septembra 2007 v zadevi II Ponte Finanziaria proti UUNT […],
C-234/06 P, ZOdl., str. I-7333
), če nacionalno sodišče daje prednost zaupanju udeleženca v sodnem postopku v pravno veljavnost njegovega ustavnopravno varovanega položaja pred interesom po prenosu določbe direktive?“
Vprašanja za predhodno odločanje
Dopustnost
K. Eder trdi, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe nedopusten, ker ni relevanten za rešitev spora o glavni stvari, saj je Oberlandesgericht Köln v postopku, ki je potekal pred njim, odločilo o dejanskih in pravnih vprašanjih.
Glede tega je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso v postopku, določenem v členu 267 PDEU, ki temelji na jasni ločitvi nalog med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, zgolj nacionalno sodišče pristojno za ugotavljanje in presojo dejanskega stanja spora o glavni stvari ter za razlago in uporabo nacionalnega prava. Le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in mora prevzeti odgovornost za sodno odločitev, ob upoštevanju posebnosti zadeve presoja nujnost in ustreznost vprašanj, ki jih predloži Sodišču. Zato je Sodišče, kadar se predložena vprašanja nanašajo na razlago prava Unije, načeloma dolžno odločiti (sodbe z dne 12. aprila 2005 v zadevi Keller,
C-145/03, ZOdl., str. I-2529
, točka 33; z dne 18. julija 2007 v zadevi Lucchini,
C-119/05, ZOdl., str. I-6199
, točka 43, in z dne 11. septembra 2008 v zadevi Eckelkamp in drugi,
C-11/07, ZOdl., str. I-6845
, točki 27 in 32).
Zato lahko Sodišče predlog nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je jasno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na zastavljena vprašanja dalo koristne odgovore (sodba z dne 14. junija 2012 v zadevi Banco Español de Crédito, C-618/10, točka 77 in navedena sodna praksa).
Treba pa je ugotoviti, da to v obravnavanem primeru ne velja. Zaprošena razlaga člena 10(1) in (2)(a) Direktive 89/104 namreč lahko vpliva na pravni okvir, ki se uporablja za spor o glavni stvari, in s tem na njegovo rešitev. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je treba zato razglasiti za dopusten.
Prvo vprašanje in točka (a) tretjega vprašanja
Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem in točko (a) tretjega vprašanja, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 10(2)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi se imetnik registrirane znamke zaradi dokazovanja njene uporabe v smislu te določbe lahko skliceval na njeno uporabo v obliki, ki je drugačna od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, ne da bi razlike med tema oblikama spreminjale razlikovalni značaj te znamke, in to ne glede na to, da je ta drugačna oblika sama registrirana kot znamka.
Glede tega je treba po eni strani navesti, da razlikovalni učinek znamke v smislu določb Direktive 89/104 pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvode, za katere se zahteva registracija, označuje kot proizvode, ki izhajajo iz določenega podjetja, in jih tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (glej po analogiji sodbe z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT,
od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141
, točka 32; z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk,
C-64/02 P, ZOdl., str. I-10031
, točka 42; z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT,
C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297
, točka 66, in z dne 12. julija 2012 v zadevi Smart Technologies proti UUNT, C-311/11 P, točka 23).
Po drugi strani je treba poudariti, da iz besedila člena 10(2)(a) nikakor ne izhaja, da se drugačna oblika, v kateri se znamka uporablja, sama ne more registrirati kot znamka. Edini pogoj, ki ga vsebuje ta določba, je, da se uporabljena oblika od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, lahko razlikuje le v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja te znamke.
Glede namena člena 10(2)(a) Direktive 89/104 je treba poudariti, da je cilj te določbe, ki se izogiba temu, da bi zahtevala strogo skladnost med obliko, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in obliko, v kateri je bila znamka registrirana, da se imetniku te znamke omogoči, da znak pri uporabi v gospodarskem prometu brez spreminjanja njegovega razlikovalnega značaja spremeni tako, da ga bolje prilagodi zahtevam trženja in promoviranja zadevnih proizvodov in storitev.
Ta namen pa bi bil ogrožen, če bi se za dokaz o uporabi registrirane znamke zahtevala izpolnitev dodatnega pogoja, v skladu s katerim drugačna oblika, v kateri se ta znamka uporablja, ne bi smela biti registrirana kot znamka. Registracija novih oblik znamke namreč omogoča, da se – če je to potrebno – predvidijo spremembe, do katerih lahko pride na podobi znamke, in s tem, da se jo prilagodi dejanskim razmeram razvijajočega se trga.
Poleg tega je iz dvanajste uvodne izjave Direktive 89/104 razvidno, da se morajo določbe te direktive „popolnoma ujema[ti] z določbami Pariške konvencije“. Zato je treba člen 10(2)(a) navedene direktive razlagati v skladu s členom 5C(1) te konvencije. V zadnjenavedeni določbi pa ni ničesar, kar bi omogočalo sklepati, da je posledica registracije znaka kot znamke to, da se ni mogoče sklicevati na njegovo uporabo, zato da bi se dokazala uporaba neke druge registrirane znamke, od katere se znak razlikuje le tako, da se njen razlikovalni značaj ne spremeni.
Iz tega izhaja, da registracija oblike, v kateri se uporablja neka druga registrirana znamka in ki se razlikuje od oblike, v kateri je ta znamka registrirana, kot znamke, ne da bi se pri tem spremenil razlikovalni značaj prvonavedene znamke, ne ovira uporabe člena 10(2)(a) Direktive 89/104.
Ta razlaga ni v nasprotju z razlago iz zgoraj navedene sodbe Il Ponte Finanziaria proti UUNT in zlasti ne s točko 86 te sodbe, ki je omenjena v predložitveni odločbi.
Sodišče je v zadevi, v kateri je bila izdana navedena sodba, odločalo o sporu, v okviru katerega se je ena od strank sklicevala na varstvo „družine“ ali „serije“ podobnih znamk zaradi presoje verjetnosti zmede z znamko, katere registracija se je zahtevala. Za ta spor se je uporabljal člen 15(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), ta določba pa je v času dejanskega stanja navedenega spora ustrezala členu 10(2)(a) Direktive 89/104, saj sta besedili teh določb v bistvu identični.
Sodišče je v točki 63 zgoraj navedene sodbe Il Ponte Finanziaria proti UUNT razsodilo, da kadar gre za „družino“ ali „serijo“ znamk, verjetnost zmede natančneje izhaja iz možnosti, da se potrošnik moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, ki so zajeti z znamko, katere registracija se zahteva, pri čemer napačno meni, da je ta znamka del te družine ali serije znamk, in odločilo, da je zato, da se dokaže obstoj „družine“ ali „serije“ znamk, treba dokazati uporabo zadostnega števila znamk, ki bi lahko sestavljale to „družino“ ali „serijo“.
Sodišče je nato v točki 64 zgoraj navedene sodbe Il Ponte Finanziaria proti UUNT razsodilo, da če se znamke, ki naj bi tvorile „družino“ ali „serijo“, ne uporabljajo v zadostnem številu, od potrošnika ni mogoče pričakovati, da bi v navedeni družini ali seriji znamk odkril skupni element in/ali da bi s to družino ali serijo povezal drugo znamko, ki vsebuje isti skupni element. Da bi obstajala verjetnost, da se javnost moti glede tega, ali znamka, katere registracija se zahteva, sodi v „družino“ ali „serijo“, morajo biti druge znamke, ki so del te „družine“ ali „serije“, torej prisotne na trgu.
Ugotovitev Sodišča v točki 86 zgoraj navedene sodbe Il Ponte Finanziaria proti UUNT, da člen 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 in torej člen 10(2)(a) Direktive 89/104 ne dopušča, da se z dokazom o uporabi registrirane znamke njeno varstvo razširi na drugo registrirano znamko, katere uporaba ni bila dokazana, ker naj bi se ta le malo razlikovala od prve, je treba razumeti v teh posebnih okoliščinah zatrjevanega obstoja „družine“ ali „serije“ znamk. Če je cilj dokazati uporabo zadostnega števila znamk iz ene „družine“, se namreč ni mogoče sklicevati na uporabo neke znamke, zato da se utemelji uporaba neke druge znamke.
Ob upoštevanju vseh navedenih preudarkov je treba na prvo vprašanje in na točko (a) tretjega vprašanja odgovoriti, da je treba člen 10(2)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da bi se imetnik registrirane znamke zaradi dokazovanja njene uporabe v smislu te določbe lahko skliceval na njeno uporabo v obliki, ki je drugačna od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, ne da bi razlike med tema oblikama spreminjale razlikovalni značaj te znamke, in to ne glede na to, da je ta drugačna oblika sama registrirana kot znamka.
Drugo vprašanje
Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 10(2)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da nasprotuje taki razlagi nacionalne določbe, katere namen je navedeni člen 10(2)(a) prenesti v nacionalno pravo, v skladu s katero se zadnjenavedena določba ne uporablja za „obrambno“ znamko, ki je registrirana le zato, da se zagotovi ali razširi področje varstva druge registrirane znamke, ki je registrirana v obliki, v kateri se uporablja.
Glede tega je treba poudariti, da nič ne omogoča, da bi se člen 10(2)(a) Direktive 89/104 razlagal tako, da se ne bi uporabljal za primer, kot je ta, ki je opisan v prejšnji točki. Subjektivni namen, ki je razlog za registracijo znamke, ni upošteven za uporabo navedene določbe in v zvezi s tem tak pojem „obrambnih“ znamk, za katere naj se ne bi uporabljala, nima podlage v Direktivi 89/104 niti v drugih določbah prava Unije.
Iz navedenega je razvidno, da je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 10(2)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da nasprotuje taki razlagi nacionalne določbe, katere namen je navedeni člen 10(2)(a) prenesti v nacionalno pravo, v skladu s katero se zadnjenavedena določba ne uporablja za „obrambno“ znamko, ki je registrirana le zato, da se zagotovi ali razširi področje varstva druge registrirane znamke, ki je registrirana v obliki, v kateri se uporablja.
Točka (b) tretjega vprašanja
Predložitveno sodišče s točko (b) tretjega vprašanja v bistvu sprašuje, pod kakšnimi pogoji ima lahko sodba Sodišča, kot je zgoraj navedena sodba Il Ponte Finanziaria proti UUNT, učinke ali del njih le za obdobje po dnevu njene razglasitve.
Predložitveno sodišče zastavlja tretje vprašanje v celoti „v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje ali nikalnega odgovora na drugo vprašanje“. V obravnavani zadevi gre glede na odgovor na drugo vprašanje za slednjo možnost.
Točka (b) tretjega vprašanja pa temelji na predpostavki, da med nacionalno določbo, in sicer členom 26(3), drugi stavek, MarkenG, in določbo direktive, v obravnavanem primeru členom 10(1) in (2)(a) Direktive 89/104, obstaja neskladje. Toda niti odgovor na prvo vprašanje in točko (a) tretjega vprašanja niti odgovor na drugo vprašanje ne ustreza taki predpostavki.
Iz navedenega izhaja, da na točko (b) tretjega vprašanja ni treba odgovoriti.
Stroški
Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

1.
Člen 10(2)(a) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da bi se imetnik registrirane znamke zaradi dokazovanja njene uporabe v smislu te določbe lahko skliceval na njeno uporabo v obliki, ki je drugačna od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, ne da bi razlike med tema oblikama spreminjale razlikovalni značaj te znamke, in to ne glede na to, da je ta drugačna oblika sama registrirana kot znamka.

2.
Člen 10(2)(a) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da nasprotuje taki razlagi nacionalne določbe, katere namen je navedeni člen 10(2)(a) prenesti v nacionalno pravo, v skladu s katero se zadnjenavedena določba ne uporablja za „obrambno“ znamko, ki je registrirana le zato, da se zagotovi ali razširi področje varstva druge registrirane znamke, ki je registrirana v obliki, v kateri se uporablja.

Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: nemščina.