CELEX: 62009TJ0427
Marchio comunitario
Procedimento di decadenza
Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM
Uso effettivo del marchio
Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009

Fatti
Il 7 settembre 1999 l’interveniente, la Centrotherm Systemtechnik GmbH, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento
(CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo CENTROTHERM.
I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 11, 17, 19 e 42 dell’accordo di
Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
–        classe 11: «Tubazioni di scarico per impianti di riscaldamento, canne fumarie di camini, tubi per caldaie da riscaldamento;
mensole per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di produzione di vapore, di essiccamento
e di ventilazione; apparecchi per filtrare l’aria e loro parti; parti meccaniche di impianti del gas; rubinetti per condotte;
regolatori per camini»;
–        classe 17: «Raccordi per tubi, manicotti per tubi, armature per condotte, tubi, tutti i suddetti articoli non in metallo;
giunti, materiali per giunzioni; materie per turare, stoppare e isolare; materie plastiche parzialmente lavorate (semilavorati);
articoli in materie plastiche compresi nella classe 17»;
–        classe 19: «Materiali da costruzione; tubi, canalizzazioni, in particolare per la costruzione; condutture idriche, tubi di
derivazione; armature per la costruzione; elementi per il rivestimento di muri e pareti, pannelli da costruzione, pannelli;
prolunghe per camini, canne fumarie di camini, fumaioli per camini, mitre di camini, cappe per camini, tutti i suddetti articoli
non in metallo»;
–        classe 42: «Consulenza in costruzione, pianificazione per la costruzione, servizi di ingegneria, pianificazione tecnica di
progetti; lavori d’ingegneria (perizie)».
In data 19 gennaio 2001 il marchio CENTROTHERM veniva registrato come marchio comunitario per i prodotti e i servizi di cui
al punto 3 supra.
Il 7 febbraio 2007, ai sensi dell’ art. 15 e dell’art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 15 e art. 51,
n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], la ricorrente, la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, depositava presso
l’UAMI una domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM per tutti i prodotti e i servizi registrati.
In data 15 febbraio 2007 la domanda di dichiarazione di decadenza veniva notificata all’interveniente, la quale era invitata
a presentare eventuali osservazioni e prove dell’uso effettivo del marchio controverso entro il termine di tre mesi.
Nelle sue osservazioni dell’11 maggio 2007 l’interveniente contestava la domanda di dichiarazione di decadenza e, allo scopo
di dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio, produceva i seguenti elementi:
–        quattordici fotografie digitali;
–        quattro fatture;
–        una dichiarazione dal titolo «eidesstattliche Versicherung» (dichiarazione scritta in forma solenne), redatta dal sig. W.,
in qualità di amministratore dell’interveniente.
L’interveniente dichiarava di essere in possesso di svariate altre copie di fatture che, in un primo momento, rinunciava a
presentare per motivi di riservatezza. Affermando di essere in grado di produrre ulteriore documentazione, essa chiedeva alla
divisione di annullamento dell’UAMI l’adozione di una misura procedurale conseguente nel caso in cui la divisione anzidetta
avesse reputato necessario acquisire agli atti altre prove e singoli documenti.
Il 30 ottobre 2007 la divisione di annullamento pronunciava la decadenza del marchio CENTROTHERM osservando che gli elementi
di prova forniti dall’interveniente non erano sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anzidetto.
Il 14 dicembre 2007 l’interveniente proponeva impugnazione avverso tale decisione, che la quarta commissione di ricorso dell’UAMI
accoglieva parzialmente con decisione 25 agosto 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
La commissione di ricorso annullava la decisione della divisione di annullamento respingendo la domanda di dichiarazione di
decadenza per i prodotti «tubazioni di scarico per impianti di riscaldamento, canne fumarie di camini, tubi per caldaie da
riscaldamento; mensole per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche di impianti del gas;
rubinetti per condotte; regolatori per camini», appartenenti alla classe 11, «raccordi per tubi, manicotti per tubi, armature
per condotte, tubi, tutti i suddetti articoli non in metallo», appartenenti alla classe 17, e «tubi, canalizzazioni, in particolare
per la costruzione; tubi di derivazione; canne fumarie di camini», appartenenti alla classe 19.
In particolare, la commissione di ricorso riteneva che – riguardo al quinquennio anteriore alla presentazione della domanda
di dichiarazione di decadenza, avvenuta in data 7 febbraio 2007 (in prosieguo: il «periodo rilevante») – la prova dell’uso
effettivo del marchio CENTROTHERM per i prodotti indicati al punto 11 anzidetto fosse stata prodotta, giacché le fotografie
fornite dall’interveniente dimostravano la natura dell’uso del marchio e le fatture esibite confermavano che i suddetti prodotti
erano stati commercializzati con il marchio controverso.

Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM;
–        condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente su un’erronea valutazione degli elementi di prova.
La commissione di ricorso, ritenendo che tali elementi presentati dall’interveniente fossero sufficienti per provare l’uso
effettivo del marchio controverso, avrebbe violato l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009 nonché la regola
40, n. 5, e la regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di
esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato.
Secondo la ricorrente la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso violerebbe i requisiti previsti dalle disposizioni
pertinenti e dalla giurisprudenza, vale a dire la prova della natura, del luogo, della durata e della rilevanza dell’uso di
un marchio. In sostanza, la ricorrente afferma che le fotografie non sono datate, che le fatture non menzionano il marchio
controverso, bensì la denominazione sociale dell’interveniente, che la dichiarazione in forma solenne dell’amministratore
dell’interveniente è priva di valore probatorio e che, considerati nel loro insieme, tali diversi elementi non consentono
di dimostrare che i prodotti visualizzati sulle fotografie siano stati effettivamente immessi sul mercato durante il periodo
rilevante.
L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente e afferma che, sebbene gli elementi acquisiti agli atti non costituiscano,
presi singolarmente, adeguate prove dell’uso effettivo, essi delineano congiuntamente, e senza che alcun dubbio possa sussistere,
un uso del marchio controverso che deve essere qualificato come uso effettivo.
Anche l’interveniente contesta gli argomenti della ricorrente. Pur ammettendo che le fotografie acquisite agli atti sono state
scattate dopo il periodo rilevante, essa ritiene eccessivo esigere che il titolare di un marchio esibisca fotografie di prodotti
commercializzati diversi mesi, se non addirittura diversi anni prima e che, per di più, riportino la data in cui sono state
scattate nel periodo rilevante. Ciò presupporrebbe che il titolare del marchio scatti regolarmente, a titolo precauzionale,
foto di tutti i suoi prodotti e le archivi, al fine di poterle produrre in caso di procedimento di decadenza. Una simile pretesa,
secondo l’interveniente, non è realistica.
Inoltre, l’interveniente sottolinea le specifiche caratteristiche del mercato in questione. A tal riguardo, essa sostiene
che i prodotti e i servizi protetti dal suo marchio sono commercializzati non presso il consumatore finale, bensì presso imprese
di costruzione. Essi sono principalmente venduti non nel commercio al dettaglio o su Internet, ma vengono direttamente proposti
e forniti a clienti commerciali. Ciò vorrebbe dire che i prodotti designati dal marchio CENTROTHERM non sarebbero tanto pubblicizzati
nei giornali, nelle riviste, alla radio, alla televisione o su Internet, quanto piuttosto nelle fiere specializzate e su prospetti,
lettere commerciali e fatture della parte interveniente. L’uso prevalente del marchio consisterebbe soprattutto nell’apposizione
dello stesso sui prodotti e sulle loro confezioni, vale a dire cartoni e pallet.
L’interveniente asserisce che nel mercato in questione non sarebbe usuale utilizzare e promuovere un gran numero di marchi
di fabbrica. Infatti, mentre gli acquirenti di prodotti di consumo potrebbero generalmente accedere ad un gran numero di prodotti
della medesima natura, proposti da un gran numero di fornitori diversi, e dovrebbero orientarsi in funzione dei marchi, gli
acquirenti dei prodotti di cui alla causa in esame acquisterebbero generalmente da un solo fornitore, per lunghi periodi,
una vasta gamma di prodotti e di accessori e di servizi afferenti. Ad avviso dell’interveniente questo sarebbe il motivo per
il quale, di solito, la denominazione sociale o l’insegna è sufficiente per distinguere, in modo analogo ad un marchio, una
vasta gamma di prodotti.

Giudizio del Tribunale
In via preliminare è necessario richiamare la procedura e l’obiettivo perseguiti dalla sanzione di decadenza, nonché i principi
che disciplinano l’amministrazione delle prove all’interno di un procedimento di decadenza.
Dall’art. 15, n. 1, primo comma, e dall’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009 emerge che il titolare di un
marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti o su domanda presentata all’UAMI, se il marchio, per un periodo
ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali
il marchio è stato registrato e che non vi sono motivi legittimi per il mancato uso.
La regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 dispone che, nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza, l’UAMI
impone al titolare del marchio comunitario un termine entro il quale quest’ultimo deve fornire la prova dell’utilizzazione
del marchio. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Ai sensi della
regola 22, n. 3, del regolamento n. 2868/95, che è applicabile alle domande di decadenza in forza della regola 40, n. 5, del
medesimo regolamento, la prova dell’utilizzazione del marchio deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura
dell’utilizzazione che ne è stata fatta.
La ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere protetto
ai sensi del diritto dell’Unione è che il registro dell’UAMI non può essere assimilato a un deposito strategico e statico
che conferisce al titolare inattivo un monopolio lecito di durata indeterminata. Al contrario, e conformemente al decimo ‘considerando’
del regolamento n. 207/2009, suddetto registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente
sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi nella realtà della vita economica (v., in tal senso e per analogia,
ordinanza della Corte 27 gennaio 2004, causa C‑259/02, La Mer Technology, causa C‑259/02, Racc. pag. I‑1159, punti 18‑22).
Secondo la giurisprudenza, un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di
garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere
per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.
Si aggiunga che la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio rilevante,
venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno [v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2007, causa T‑418/03, La Mer Technology/UAMI
– Laboratoires Goëmar (LA MER), non pubblicata nella Raccolta, punto 54, e la giurisprudenza ivi citata].
Benché la nozione di uso effettivo osti, dunque, a un’utilizzazione minima e insufficiente per ritenere che un marchio sia
realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato, ciò non toglie che il requisito di uso effettivo non è diretto
a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi
solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006,
causa T‑194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II‑445, punto 32].
Più precisamente, per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio di cui trattasi, si deve operare una
valutazione complessiva degli elementi presenti nel fascicolo, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
Tale verifica deve essere basata sul complesso dei fatti e delle circostanze idonei a dimostrare l’effettività del suo sfruttamento
commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote
di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del
mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v. sentenza LA MER, cit., punti 53‑55, e giurisprudenza ivi citata).
Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio di cui trattasi, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale
di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della
frequenza di tali atti, dall’altro (v. sentenza LA MER, cit., punto 56, e giurisprudenza ivi citata). Siffatta valutazione
implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati
con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio
e viceversa (v. sentenza LA MER, cit., punto 57, e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che il titolare del marchio
apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull’uso effettivo del marchio interessato [sentenza
del Tribunale 18 gennaio 2011, causa T‑382/08, Advance Magazine Publishers/UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE), non pubblicata
nella Raccolta, punto 31].
Inoltre, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi
concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (v. sentenza LA MER,
cit., punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).
È alla luce di quanto precede che occorre valutare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che gli elementi
di prova presentati dall’interveniente non dimostrassero l’uso effettivo del marchio CENTROTHERM per i prodotti citati al
punto 11 supra. Secondo la ricorrente la conclusione della commissione di ricorso è priva di una sufficiente base fattuale.
Nel caso di specie, gli elementi di prova forniti dall’interveniente alla divisione di annullamento per dimostrare l’uso effettivo
del proprio marchio sono la dichiarazione scritta in forma solenne del suo amministratore, quattro fatture e quattordici fotografie
digitali.
In via preliminare va osservato che dal ragionamento della commissione di ricorso non risulta che la sua conclusione relativa
alla sussistenza di un uso effettivo per i prodotti citati al punto 11 supra sia fondata sulla dichiarazione in forma solenne
dell’amministratore dell’interveniente. Come emerge, infatti, dai punti 26‑30 della decisione impugnata, è l’interazione tra
il valore probatorio delle fotografie e quello delle quattro fatture che ha indotto la commissione di ricorso a constatare
che l’uso effettivo del marchio CENTROTHERM era stato provato. I riferimenti a tale dichiarazione, effettuati ai punti 27
e 31 della decisione impugnata, sono diretti soltanto a rilevare le carenze della stessa e la mancanza di elementi aggiuntivi
a sostegno del suo contenuto.
Di conseguenza occorre verificare se la valutazione complessiva delle fotografie e delle quattro fatture consenta di dedurre
che il marchio controverso abbia formato oggetto di un uso effettivo conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza
citata supra ai punti 25‑29.
A questo riguardo occorre rilevare, per quanto riguarda le quattro fatture, che tre di esse sono datate luglio 2006, e riguardano
la Danimarca, l’Ungheria e la Slovacchia, mentre un’altra è datata gennaio 2007 e riguarda la Germania. Il termine «centrotherm»
compare nell’intestazione delle suddette fatture, corredato dal logo dell’interveniente, che funge da denominazione sociale,
e dal suo indirizzo postale.
Tali fatture dimostrano che l’interveniente ha venduto una molteplicità di prodotti del settore dell’idraulica (tubi, manicotti,
complessi di raccordo di caldaia, gomiti di revisione, rivestimenti per sistemi di scappamento) a quattro clienti per un importo
che, compresa la fattura del 2007, corrisponde a meno dello 0,03% del fatturato che l’amministratore dell’interveniente medesima
ha dichiarato di aver realizzato nel 2006 con la vendita di prodotti recanti il marchio CENTROTHERM.
Ne consegue che l’interveniente ha fornito all’UAMI prove di vendita relativamente deboli con riferimento all’importo indicato
nella dichiarazione del suo amministratore. Pertanto, quand’anche la commissione di ricorso avesse tenuto conto della detta
dichiarazione, occorrerebbe constatare l’insufficienza di elementi presenti nel fascicolo a sostegno di quest’ultima per quanto
concerne il valore delle vendite. Inoltre, riguardo all’aspetto temporale dell’uso del marchio, le suddette fatture riguardano
un periodo assai breve – se non addirittura a carattere episodico – ossia il 12, 18 e 21 luglio 2006 e il 9 gennaio 2007.
Quanto alle fotografie depositate, è necessario osservare che il marchio CENTROTHERM è chiaramente visibile soltanto su sette
delle quattordici foto, e cioè:
–        quale riproduzione su due tubi;
–        quale riproduzione su due oggetti che sembrano essere parti di tubi;
–        quale autoadesivo apposto su un oggetto che sembra essere un pallet e su due scatole.
Invece, su altre quattro fotografie non è minimamente possibile distinguere traccia del marchio controverso.
Sulle ultime tre fotografie sono distinguibili elementi del marchio CENTROTHERM, ossia:
–        le lettere «centroth» all’imboccatura di un tubo;
–        il logo della società interveniente, nonché un testo illeggibile in prossimità di esso, corrispondente, probabilmente, all’intestazione
delle fatture depositate, su un tubo e su un oggetto che pare essere l’imboccatura di un tubo.
Nessuna di queste fotografie riporta una data ma, come indicato al punto 18 supra, l’interveniente ha ammesso nel corso dell’udienza
che tali fotografie sono state scattate successivamente al periodo rilevante. Inoltre, le suddette fotografie non consentono
di individuare i prodotti imballati sul pallet e nelle due scatole recanti gli autoadesivi CENTROTHERM. Anche se questi due
autoadesivi contengono indicazioni relative all’idraulica, né le fotografie, né le fatture apportano elementi che consentano
di dedurre l’effettivo contenuto di tali confezioni.
Peraltro, i numeri degli articoli identificabili sulle fotografie non corrispondono ai numeri degli articoli riprodotti sulle
fatture presentate dall’interveniente. Ne consegue che, sulla base delle fotografie e delle fatture depositate, non è possibile
concludere che i prodotti e le confezioni visualizzati sulle fotografie depositate siano stati effettivamente commercializzati
dall’interveniente durante il periodo rilevante.
Occorre pertanto concludere che la valutazione globale degli elementi, quali esposti ai punti 35‑42 supra, non consente di
stabilire che il marchio controverso abbia formato oggetto di un uso effettivo nel periodo rilevante per i prodotti citati
al punto 11 supra, salvo ricorrere a probabilità o a presunzioni.
Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore ritenendo che l’interveniente avesse prodotto la prova dell’uso
effettivo del marchio per detti prodotti.
Gli argomenti dell’interveniente, esposti ai punti 18‑20 supra, secondo i quali, in sostanza, la specificità del mercato renderebbe
difficile la riunione delle prove, non potrebbero rimettere in discussione tale conclusione.
Infatti, le modalità e i mezzi di prova dell’uso effettivo di un marchio non sono limitati. La conclusione del Tribunale,
secondo la quale, nel caso di specie, l’uso effettivo non è stato dimostrato, non è dovuta all’esigenza di un livello di prova
eccessivamente elevato, ma piuttosto al fatto che l’interveniente ha scelto di restringere la produzione di prove (v. punto
8 supra). La divisione di annullamento ha ricevuto fotografie di qualità inferiore, relative ad oggetti i cui numeri di articoli
non corrispondono agli articoli che, secondo le poche fatture prodotte, sono stati venduti. Inoltre, dette fatture coprono
un periodo breve e attestano vendite di valore minimo rispetto a quanto l’interveniente afferma di aver realizzato. Si deve
parimenti rilevare che l’interveniente ha confermato, nel corso dell’udienza, che non sussisteva alcun nesso diretto tra le
fatture e le fotografie da essa prodotte dinanzi all’UAMI.
Pertanto, il ricorso è accolto.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. L’UAMI, essendo risultato soccombente, dev’essere condannato a sostenere le spese della ricorrente, conformemente
alla domanda di quest’ultima. L’interveniente, rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008‑4) è annullata nella parte in cui ha parzialmente annullato la decisione
della divisione di annullamento 30 ottobre 2007.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3)
La Centrotherm Systemtechnik GmbH sopporterà le proprie spese.
Moavero Milanesi
Wahl
Soldevila Fragoso
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2011.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.