CELEX: 62009TJ0427
Marca comunitária
Processo de extinção
Marca nominativa comunitária CENTROTHERM
Utilização séria da marca
Artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009

Antecedentes do litígio
Em 7 de Setembro de 1999, a interveniente, Centrotherm Systemtechnik GmbH, apresentou um pedido de registo de marca comunitária
no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme modificado [substituído
pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo CENTROTHERM.
Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 11, 17, 19 e 42 na acepção do Acordo de
Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
correspondem, para cada uma dessas classes, à descrição seguinte:
–        classe 11: «Condutas de exaustão de aparelhos de aquecimento, condutas de chaminés, tubos para caldeiras de aquecimento; apliques
para bicos de gás; peças mecânicas para aparelhos de aquecimento, climatização, produção de vapor, secagem e ventilação; aparelhos
de filtragem do ar e respectivas peças; partes mecânicas de instalações de gás; torneiras para canalização; gavetas de chaminés»;
–        classe 17: «Uniões de tubos, mangas de tubos, armaduras para condutas, tubos flexíveis, todos os artigos atrás referidos não
metálicos; juntas de vedação, vedantes; matérias para calafetar, vedar e isolar; plásticos semi‑trabalhados (produtos semi‑acabados);
produtos de plástico incluídos na classe 17»;
–        classe 19: «Materiais de construção; tubos, condutas, em especial para construção; condutas de água, tubos de derivação; blindagens
para a construção; elementos de revestimento para muros e paredes, placas de construção, placas; alongadores de chaminés,
tubos de chaminés, tampas de chaminés, coberturas de chaminés, revestimentos de chaminés, todos os artigos atrás referidos
não metálicos»;
–        classe 42: «Consultadoria em matéria de construção, projectos de construção, serviços de engenharia, projectos técnicos; elaboração
de pareceres técnicos».
A marca CENTROTHERM foi registada como marca comunitária para os produtos e os serviços referidos no n.° 3
supra
, em 19 de Janeiro de 2001.
Em 7 de Fevereiro de 2007, a recorrente, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, apresentou no IHMI, nos termos dos artigos
15.° e 50.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 [actuais artigos 15.° e 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009],
um pedido de extinção da marca CENTROTHERM relativamente a todos os produtos e serviços  registados.
O pedido de extinção foi notificado em 15 de Fevereiro à interveniente, a qual foi convidada a apresentar eventuais observações
e provas da utilização séria da marca controvertida no prazo de três meses.
Nas suas observações de 11 de Maio de 2007, a interveniente contestou o pedido de extinção e, a fim de demonstrar a utilização
séria da sua marca, apresentou os seguintes elementos:
–        catorze fotografias digitais;
–        quatro facturas;
–        uma declaração, intitulada «eidesstattliche Versicherung» (declaração sob compromisso de honra), elaborada pelo Sr. W, na
qualidade de gerente da interveniente.
A interveniente declarou estar na posse de numerosas outras cópias de facturas a cuja apresentação renunciava numa primeira
fase, por razões de confidencialidade. Afirmando poder apresentar outros documentos, pediu à Divisão de Anulação do IHMI que
tomasse uma medida processual no caso de pretender que fossem juntos aos autos outras provas e outros documentos individuais.
Em 30 de Outubro de 2007, a Divisão de Anulação declarou extinta a marca CENTROTHERM por ter concluído que os elementos de
prova fornecidos pela interveniente não eram suficientes para demonstrar a utilização séria da referida marca.
Em 14 de Dezembro de 2007, a interveniente interpôs recurso dessa decisão, ao qual a Quarta Câmara de Recurso do IHMI deu
parcialmente provimento por decisão de 25 de Agosto de 2009 (a seguir «decisão recorrida»).
A Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Anulação e indeferiu o pedido de extinção relativamente aos produtos «Condutas
de exaustão de aparelhos de aquecimento, condutas de chaminés, tubos para caldeiras de aquecimento; apliques para bicos de
gás; peças mecânicas para aparelhos de gás; torneiras para canalização; gavetas de chaminés», da classe 11, «uniões de tubos,
mangas de tubos, armaduras para condutas, tubos flexíveis, todos os artigos atrás referidos não metálicos», da classe 17,
e «tubos, condutas, em especial para construção; tubos de derivação; tubos de chaminés», da classe 19. A Câmara de Recurso
negou provimento ao recurso quanto ao restante.
Em particular, a Câmara de Recurso considerou que tinha sido feita prova da utilização séria da marca CENTROTHERM no que dizia
respeito ao período que precedeu a apresentação do pedido de extinção, a saber, 7 de Fevereiro de 2007 (a seguir «período
pertinente»), relativamente aos produtos mencionados no n.° 11
supra
, uma vez que as fotografias fornecidas pela interveniente demonstravam a natureza da utilização da marca e as facturas apresentadas
comprovavam que os produtos mencionados tinham sido comercializados sob a marca controvertida.

Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–        anular a decisão recorrida na medida em que indefere o pedido de extinção da marca CENTROTHERM;
–        condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
–        negar provimento ao recurso;
–        condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes
A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo a uma apreciação errada dos elementos de prova. Ao considerar
que as provas fornecidas pela interveniente eram suficientes para demonstrar a utilização séria da marca controvertida, a
Câmara de Recurso violou o artigo 51.°, 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009 bem como a regra 40, n.° 5, e a regra 22,
n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO
L 303, p. 1), conforme modificado.
Segundo a recorrente, a apreciação feita pela Câmara de Recurso ignora as exigências impostas pelas disposições pertinentes
e pela jurisprudência, a saber, a prova da natureza, do local, da duração e da importância da utilização de uma marca. No
essencial, a recorrente afirma que as fotografias não estão datadas, as facturas não mencionam a marca controvertida mas a
denominação social da interveniente, a declaração feita sob compromisso de honra do gerente da interveniente é desprovida
de valor probatório e que, no conjunto, estes diferentes elementos não permitem demonstrar que os produtos visualizados nas
fotografias foram efectivamente comercializados durante o período pertinente.
O IHMI contesta os argumentos da recorrente e alega que, embora não constituam, individualmente considerados, provas adequadas
da utilização séria, os elementos juntos aos autos descrevem, no seu conjunto, e sem que subsista qualquer dúvida, uma utilização
da marca controvertida susceptível de ser qualificada como utilização séria.
A interveniente contesta igualmente os argumentos da recorrente. Embora reconheça que as fotografias juntas aos autos foram
tiradas após o período pertinente, considera excessivo exigir do titular de uma marca que apresente fotografias de produtos
comercializados diversos meses, ou até anos, antes e que, além disso, indiquem a data em que foram tiradas durante o período
pertinente. Com efeito, isso implicaria que o titular da marca tirasse regularmente fotografias de todos os seus produtos
e as arquivasse, a título de precaução, a fim de poder apresentá‑las em caso de processo de extinção. Segundo a interveniente,
uma exigência desta natureza não é realista.
Além disso, a interveniente sublinha as características do mercado em causa. A este respeito, sustenta que os produtos e os
serviços protegidos pela sua marca não são produtos comercializados junto do consumidor final mas junto de empresas de construção.
No essencial, não são comercializados no comércio a retalho ou na Internet, mas directamente propostos e fornecidos a clientes
comerciais. Tal significa que os produtos visados pela marca CENTROTHERM são menos objecto de publicidade nos jornais, nas
revistas, na rádio, na televisão e na Internet do que em feiras especializadas e em prospectos, cartas comerciais e facturas
da interveniente. A exploração principal da marca consiste sobretudo em apô‑la nos produtos e nas suas embalagens, a saber,
caixas de cartão e paletes.
No entender da interveniente, no mercado em causa, não é hábito recorrer a um grande número de marcas de fábrica e fazer a
respectiva promoção. Com efeito, enquanto os compradores de produtos de consumo têm geralmente acesso a uma grande variedade
de produtos da mesma natureza propostos por um grande número de fornecedores diferentes e têm de se orientar em função das
marcas, os compradores dos produtos pertinentes no presente processo adquirem geralmente junto de um único fornecedor, durante
largos períodos, toda uma série de produtos e acessórios e os respectivos serviços.

Apreciação do Tribunal Geral
A título preliminar, importa recordar a tramitação processual e o objectivo da sanção de extinção, bem como os princípios
que enquadram a administração das provas num processo de extinção.
Resulta dos artigos 15.°, n.° 1, primeiro parágrafo, e 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009 que será declarada
a perda dos direitos do titular de uma marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao IHMI se, durante um período
ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objecto de utilização séria na União relativamente aos produtos ou serviços
para que foi registada, e se não existirem justos motivos para a sua não utilização.
A regra 40, n.° 5, do Regulamento n.° 2868/95 dispõe que, no caso de um pedido de extinção, o IHMI fixa ao titular da marca
comunitária um prazo no qual este apresentará a prova da utilização séria da marca. Se a prova não for apresentada no prazo
fixado, é declarada a extinção da marca. Segundo a regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95, que é aplicável aos pedidos
de extinção nos termos da regra 40, n.° 5, do mesmo regulamento, a prova da utilização séria da marca deve dizer respeito
ao local, à duração, à importância e à natureza da utilização que dela foi feita.
A
ratio legis
da exigência segundo a qual uma marca deve ter sido objecto de uma utilização séria para ser protegida a título do direito
da União, reside no facto de o registo do IHMI não poder ser equiparado a um registo estratégico e estatístico que confere
a um detentor inactivo um monopólio legal de duração indeterminada. Pelo contrário, e conforme o considerando 10 do Regulamento
n.° 207/2009, o referido registo deve reflectir fielmente as indicações que as empresas utilizam efectivamente no mercado
para distinguir os seus produtos e serviços na vida económica (v., neste sentido e por analogia, despacho do Tribunal de Justiça
de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Colect., p. I‑1159, n.
os
18 a 22).
Segundo a jurisprudência, uma marca é objecto de utilização séria quando usada, em conformidade com a sua função essencial,
que é garantir a identidade da origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, para criar ou conservar o
escoamento desses produtos e serviços, ficando excluídas as utilizações de carácter simbólico que têm por único objectivo
a manutenção dos direitos conferidos pela marca. Além disso, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta
seja utilizada publicamente e no exterior tal como se encontra protegida no território pertinente [v. acórdão do Tribunal
Geral (antigo Tribunal de Primeira Instância) de 27 de Setembro de 2007, La Mer Technology/IHMI – Laboratoires Goëmar (LA
MER), T‑418/03, não publicado na Colectânea, n.° 54 e jurisprudência citada].
Embora o conceito de utilização séria se oponha, portanto, a qualquer utilização mínima e insuficiente para se poder entender
que uma marca é real e efectivamente utilizada num determinado mercado, não é menos verdade que a exigência de uma utilização
séria não visa nem avaliar o sucesso comercial, nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem reservar a protecção
das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes [acórdão do Tribunal Geral de 23 de Fevereiro de
2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Colect., p. II‑445, n.° 32].
Mais precisamente, a fim de examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização da marca em causa, cabe realizar uma
apreciação global dos elementos juntos aos autos, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto. Essa apreciação
deve assentar em todos os factos e circunstâncias próprios para estabelecer a realidade da exploração comercial, em especial
as utilizações consideradas justificadas no sector económico em causa para manter ou criar quotas de mercado em benefício
dos produtos ou serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado,
bem como o alcance e a frequência da utilização da marca (v. acórdão LA MER, já referido, n.
os
53 a 55 e jurisprudência citada).
Quanto à importância da utilização que foi feita da marca em causa, há que ter em conta, nomeadamente, o volume comercial
de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual esses actos foram praticados bem como
a sua frequência, por outro (v. acórdão LA MER, já referido, n.° 56 e jurisprudência citada). Esta apreciação implica uma
certa interdependência entre os factores tidos em conta. Assim, um baixo volume de produtos ou de serviços comercializados
sob a referida marca pode ser compensado por uma forte intensidade ou uma certa constância no tempo da utilização dessa mesma
marca, e inversamente (v. acórdão LA MER, já referido, n.° 57 e jurisprudência citada).
Todavia, quanto mais limitado for o volume comercial de exploração da marca mais necessário se torna que o detentor da marca
em causa forneça indicações suplementares que permitam afastar eventuais dúvidas sobre o carácter sério da sua utilização
[acórdão do Tribunal Geral de 18 de Janeiro de 2011, Advance Magazine Publishers/IHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08,
não publicado na Colectânea, n.° 31].
Além disso, a utilização séria de uma marca não pode ser demonstrada através de probabilidade e de presunções, mas deve assentar
em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa (v. acórdão
LA MER, já referido, n.° 59 e jurisprudência citada).
É à luz destas considerações que importa apreciar se a Câmara de Recurso teve razão em considerar que os elementos de prova
fornecidos pela interveniente demonstram uma utilização séria da marca CENTROTHERM relativamente aos produtos referidos no
n.° 11
supra
. Segundo a recorrente, a conclusão da Câmara de Recurso é desprovida de base factual suficiente.
No caso vertente, os elementos de prova fornecidos pela interveniente à Divisão de Anulação para demonstrar a utilização séria
da sua marca são a declaração sob compromisso de honra do gerente, quatro facturas e catorze fotografias digitais.
A título preliminar, cabe referir que não resulta do raciocínio da Câmara de Recurso que a sua conclusão relativa à prova
de uma utilização séria dos produtos citados no n.° 11
supra
se tenha baseado na declaração sob compromisso de honra do gerente da interveniente. Com efeito, como decorre dos n.
os
26 a 30 da decisão recorrida, foi a interacção do valor probatório das fotografias e o das quatro facturas que levou a Câmara
de Recurso a declarar que a utilização séria da marca CENTROTHERM tinha sido demonstrada. As referências, nos n.
os
27 a 31 da decisão recorrida, àquela declaração destinam‑se apenas a sublinhar as carências desta última e a falta de elementos
adicionais que corroborem o seu conteúdo.
Decorre daqui que se deve examinar se a apreciação global das fotografias e das quatro facturas permitem concluir que a marca
controvertida foi objecto de uma utilização séria em conformidade com os princípios desenvolvidos pela jurisprudência citada
nos n.
os
25 a 29
supra
.
Quanto a este aspecto, cabe sublinhar que, das quatro facturas, três delas datam de Julho de 2006 e dizem respeito à Dinamarca,
à Hungria e à Eslováquia, e uma delas data de Janeiro de 2007 e diz respeito à Alemanha. A palavra «centrotherm» surge no
cabeçalho das referidas facturas acompanhada do logótipo da interveniente, que funciona como denominação social, e do respectivo
endereço postal.
Essas facturas atestam que múltiplos produtos relativos a tubagem (tubos, mangas, conjuntos para ligação de caldeiras; cotovelos
de revisão, disfarces para sistemas de exaustão) foram vendidos pela interveniente a quatro clientes por determinado montante
[aproximadamente 6 022 euros] que corresponde, incluindo a factura de 2007, a menos de 0,03% do volume de negócios que o gerente
da interveniente afirma ter realizado em 2006 com a venda de produtos sob a marca CENTROTHERM.
Decorre daqui que, perante o IHMI, a interveniente apresentou provas de venda relativamente diminutas quando comparadas com
o montante indicado na declaração do seu gerente. Por conseguinte, mesmo na hipótese de a Câmara de Recurso ter tido em conta
a referida declaração, deve concluir‑se que não existem elementos suficientes nos autos que fundamentem o conteúdo destes
no que respeita ao valor das vendas. Além disso, no que toca ao aspecto temporal da utilização da marca, essas facturas respeitam
a um período muito curto, senão mesmo pontual, a saber, 12, 18 e 21 de Julho de 2006 e 9 de Janeiro de 2007.
Quanto às fotografias produzidas, impõe‑se constatar que apenas em sete das catorze fotografias a marca CENTROTHERM é claramente
visível, a saber:
–        impressa em dois tubos;
–        impressa em dois objectos que parecem ser partes de tubos;
–        num autocolante aposto num objecto que parece ser uma palete e em duas caixas de cartão.
Em quatro outras fotografias, não é de modo nenhum possível distinguir indícios da marca controvertida.
Nas três últimas fotografias, é possível discernir indícios da marca CENTROTHERM, a saber:
–        as letras «centroth» no rebordo de um tubo;
–        o logótipo da sociedade da interveniente bem como um texto ilegível perto desse logótipo, que corresponde provavelmente ao
texto do cabeçalho das facturas apresentadas, num tubo e num objecto que parece ser o rebordo de um tubo.
Nenhuma dessas fotografias está datada mas, tal como foi exposto no n.° 18
supra
, a interveniente reconheceu na audiência que foram tiradas após o período pertinente. Além disso, as referidas fotografias
não permitem identificar os produtos embalados na palete e nas duas caixas de cartão com os autocolantes CENTROTHERM. Embora
dois desses autocolantes ostentem uma indicação relativa a tubagem, nem as fotografias nem as facturas fornecem elementos
que permitam deduzir o que essas embalagens efectivamente continham.
Por outro lado, nenhum dos números de artigos identificáveis nas fotografias corresponde a números de artigos reproduzidos
nas facturas fornecidas pela interveniente. Decorre daqui que não é possível concluir, com base nas fotografias e nas facturas
apresentadas, que os produtos e as embalagens visualizados nas fotografias apresentadas foram efectivamente comercializados
pela interveniente durante o período pertinente.
Assim, há que concluir que uma apreciação global dos elementos, tal como expostos nos n.
os
35 a 42
supra
, não permite deduzir, a menos que se recorra a probabilidades ou a presunções, que a marca controvertida foi objecto de uma
utilização séria durante o período pertinente relativamente aos produtos citados no n.° 11
supra
.
Decorre destas considerações que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que a prova da utilização séria da marca
CENTROTHERM foi produzida pela interveniente relativamente aos referidos produtos.
Os argumentos da interveniente, expostos nos n.
os
18 a 20
supra
, segundo os quais, no essencial, a especificidade do mercado torna difícil a reunião de provas não pode pôr em causa esta
conclusão.
Com efeito, as modalidades e os meios de prova da utilização séria de uma marca não são limitados. A conclusão do Tribunal
de que a utilização séria não foi demonstrada no caso vertente não se deve à exigência de um nível de prova excessivamente
elevado, mas ao facto de a interveniente ter optado por restringir a produção de provas (v. n.° 8
supra
). A Divisão de Anulação recebeu fotografias de qualidade inferior sobre objectos cujos números de artigos não correspondem
aos artigos que, segundo as raras facturas apresentadas, foram vendidos. Além disso, as referidas facturas cobrem um breve
período e mencionam vendas de um valor insignificante quando comparado com aquele que a interveniente afirma ter realizado.
Importa igualmente referir que a interveniente confirmou na audiência que não existia qualquer relação directa entre as facturas
e as fotografias que apresentou ao IHMI.
Por conseguinte, é dado provimento ao recurso.

Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se
a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená‑lo a suportar as despesas da recorrente no
presente processo, em conformidade com o pedido desta. Tendo a interveniente sido vencida no seu pedido, há que condená‑la
nas suas próprias despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
decide:
1)
A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
de 25 de Agosto de 2009 (processo R 6/20084) é anulada na parte em que anulou parcialmente a decisão da Divisão de Anulação
de 30 de Outubro de 2007.
2)
O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pela centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3)
A Centrotherm Systemtechnik GmbH suportará as suas próprias despesas.
Moavero Milanesi
Wahl
Soldevila Fragoso
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Setembro de 2011.
Assinaturas
*
Língua do processo: alemão.