CELEX: 62009TJ0279
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Notificación del escrito del oponente ante la Sala de Recurso
Regla 50, apartado 1, regla 20, apartado 2, y regla 67, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2868/95
Derecho de defensa

Motivación de la sentencia
Antecedentes del litigio
1. El 5 de marzo de 2004, el demandante, el Sr. Antonino Aiello, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
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3. Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos, en particular, en las clases 3, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
– Clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos»;
– Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones»;
– Clase 25: «Artículos de vestir, inclusive botas, zapatos y zapatillas».
4. La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 15/2005, de 11 de abril de 2005.
5. El 14 de junio de 2005, Cantoni ITC SpA (en lo sucesivo, «oponente»), formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada.
6. La oposición se basaba en los derechos anteriores siguientes:
– La marca figurativa comunitaria registrada el 10 de febrero de 2004 con el nº 2.689.891, reproducida a continuación:
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– La marca denominativa italiana CAPRI registrada el 27 de enero de 1986 con el nº 396526.
7. Por lo que respecta a la marca comunitaria anterior, la oposición se basaba en todos los productos comprendidos en las clases 3, 18 y 25 designados por dicha marca, que correspondían, para todas estas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 3: «Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, champús, dentífricos»;
– Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; maletines, bolsos, bolsos de mano; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;
– Clase 25: «Ropa de exterior y ropa interior, calzado, sombrerería».
8. Por lo que respecta a la marca italiana anterior, la oposición se basaba en los productos comprendidos en las clases 3 y 25, amparados, en particular, por dicha marca, que correspondían, para todas estas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 3: «Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos»;
– Clase 25: «Ropa de interior y exterior, calzado, sombrerería».
9. La oposición se dirigía contra los productos contemplados en el apartado 3 anterior.
10. Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].
11. Mediante resolución de 30 de mayo de 2008, la División de Oposición estimó la oposición. Indicó, en primer lugar, que los productos designados por la marca solicitada y los productos que llevan la marca comunitaria anterior eran «sensiblemente idénticos». A continuación consideró que los signos en conflicto presentaban un grado medio de similitud en los planos visual y fonético y que eran similares en el plano conceptual. Además estimó que la marca comunitaria anterior tenía un carácter distintivo normal y dedujo de ello que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
12. El 30 de julio de 2008, el demandante interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición, al que acompañó de un escrito en el que exponía la motivación de su recurso. El 23 de octubre de 2008, la oponente presentó un escrito de contestación al escrito del demandante antes mencionado (en lo sucesivo, «escrito de la oponente»).
13. El 24 de noviembre de 2008, la OAMI envió por fax el escrito de la oponente al número indicado por el demandante en su solicitud de registro de la marca solicitada.
14. Mediante resolución de 2 de abril de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Según la resolución impugnada, el demandante renunció a replicar al escrito de la oponente. Por lo que respecta al fondo del asunto, la Sala de Recurso estimó, en particular, que los productos que llevan la marca comunitaria anterior estaban destinados al gran público y que los productos objeto de la marca solicitada eran sensiblemente idénticos a los designados por la marca comunitaria anterior. En cuanto a la comparación de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró que existía entre ellos un elevado grado de similitud en el plano visual, un grado medio de similitud fonética y una identidad casi total en el plano conceptual. Asimismo, la Sala de Recurso señaló que la marca comunitaria anterior tenía carácter distintivo, dado que para el consumidor medio no existía relación alguna entre el nombre geográfico que designa a la isla de Capri y los productos amparados por dicha marca.
Pretensiones de las partes
15. La parte demandante solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada y desestime la oposición.
– Condene en costas a la OAMI.
16. La OAMI solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de la pretensión que tiene por objeto que se ordene a la OAMI desestimar la oposición
17. Mediante su primera pretensión, el demandante solicita al Tribunal, en particular, que ordene a la OAMI desestimar la oposición y permitir, de este modo, el registro de la marca solicitada. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso interpuesto ante el juez de la Unión contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, esta última está obligada, de conformidad con el artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009), a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de dicho juez. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del Tribunal [sentencia del Tribunal de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, apartado 15; véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 22].
18. Por tanto, no procede admitir la pretensión del demandante de que el Tribunal ordene a la OAMI desestimar la oposición.
Sobre el fondo
19. En apoyo de su recurso, el demandante invoca dos motivos de anulación. El primer motivo se basa en la infracción de la regla 50, apartado 1, y de la regla 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1). El segundo motivo se basa, en síntesis, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
20. Mediante su primer motivo, el demandante sostiene esencialmente que no se le comunicó el escrito de la oponente presentado en el procedimiento ante la Sala de Recurso, infringiendo así la regla 50, apartado 1, y la regla 20, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95. El demandante estima que este incumplimiento constituye una vulneración «grave» de su derecho de defensa, pues le impidió presentar sus observaciones al escrito de la oponente.
21. La OAMI replica básicamente que el demandante tuvo conocimiento directo del escrito de la oponente y que, por tanto, no puede invocar la vulneración del derecho de defensa.
22. Según la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, relativa al examen del recurso ante la Sala de Recurso, «salvo disposición en contrario, se aplicarán mutatis mutandis  a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada».
23. En cuanto a las disposiciones relativas al procedimiento ante la División de Oposición, la regla 20, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 dispone que la OAMI «comunicará al solicitante que se ha presentado oposición y le invitará a enviar sus observaciones dentro de un plazo por ella determinado».
24. De la regla 50, apartado 1, puesta en relación con la regla 20, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, resulta que, en el procedimiento ante la Sala de Recurso, la OAMI comunicará al solicitante de la marca comunitaria que haya interpuesto el recurso ante la Sala de Recurso que se ha presentado oposición y le invitará a enviar sus observaciones.
25. Además la OAMI no niega que le correspondiese notificar el escrito de la oponente al demandante para que éste pudiera enviar sus observaciones antes de que la Sala de Recurso hubiese adoptado la resolución impugnada. Afirma incluso haber comunicado por fax el escrito de la oponente al demandante al número indicado en la solicitud de registro de la marca solicitada.
26. En la vista, en respuesta a una pregunta escrita del Tr ibunal formulada en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la OAMI admitió haber incurrido en un error al enviar por fax el escrito de la oponente al número indicado en la solicitud de registro de la marca solicitada y no al número de fax del representante del demandante con ocasión del procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso. Este último número se mencionaba, en concreto, en el formulario relativo al recurso ante la Sala de Recurso.
27. Sin embargo, la OAMI sostiene que, pese a este error, el demandante tuvo conocimiento del escrito de la oponente, de modo que pudo defenderse. En efecto, la OAMI afirma que las comunicaciones fueron notificadas directamente —al demandante, al número de fax que indicó en la solicitud de registro de la marca solicitada— y que, dado que éste tuvo conocimiento de la resolución impugnada, no puede afirmar no haber tenido conocimiento del escrito de la oponente.
28. No obstante, del hecho de que el demandante haya tenido conocimiento de la resolución impugnada no puede deducir la OAMI que éste haya tenido conocimiento del escrito de la oponente con tiempo suficiente para replicar. En efecto, aunque la resolución impugnada y el escrito de la oponente hubiesen sido enviados por fax al número indicado en la solicitud de registro de la marca solicitada, el demandante alegó en la vista, por una parte, que el número era el de un asesor comercial que le representaba en 2004 en el procedimiento de registro, y, por otra parte, que a raíz de su presencia ocasional en Italia, en mayo de 2009, el propio demandante pudo tomar conocimiento personalmente de la resolución impugnada. Por tanto, no se ha acreditado en modo alguno que el demandante haya tomado conocimiento personalmente del escrito de la oponente para poder darle respuesta ante la Sala de Recurso.
29. En cualquier caso, es necesario recordar que, con arreglo a la regla 67, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, «si se hubiese designado un representante o si se considerase que el solicitante nombrado en primer lugar en una solicitud común es el representante común, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la Regla 75, las notificaciones se dirigirán a dicho representante designado o común». Por consiguiente, la OAMI no puede invocar la supuesta notificación del escrito de la oponente al propio demandante para justificar que no se notificase al representante del demandante.
30. Además, debe subrayarse que, en la vista, la propia OAMI indicó que la práctica de la Secretaría de la Sala de Recurso consistía en notificar todos los documentos al representante especialmente designado para garantizar que el representado, que puede hallarse fuera de la Unión Europea, reciba todas las comunicaciones.
31. Por otra parte, contrariamente a lo que sostuvo la OAMI en la vista, procede considerar que de la regla 77 del Reglamento nº 2868/95, conforme a la cual toda notificación remitida al representante tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada, no se puede deducir que la notificación al representado equivalga a la notificación al representante. Si fuese así, la regla 67 de dicho Reglamento carecería de efecto.
32. En cuanto a la alegación de la OAMI de que, pese al error en que la misma incurrió, el demandante pudo defenderse interponiendo un recurso ante el Tribunal y presentando réplica y observaciones durante la vista, basta recordar, como alega el demandante, que la resolución impugnada fue adoptada sin que éste hubiese podido presentar sus observaciones al escrito de la oponente.
33. Pues bien, a tenor del artículo 75, frase segunda, del Reglamento nº 207/2009, las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Conforme a esta disposición, una Sala de Recurso de la OAMI sólo puede basar su resolución en elementos de hecho o de Derecho sobre los cuales las partes hayan podido presentar sus observaciones [sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, apartados 41 y 42; sentencias del Tribunal General de 13 de julio de 2005, Sunrider/OAMI (TOP), T-242/02, Rec. p. II-2793, apartados 58 y 59, y de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Rec. p. II-2699, apartado 115].
34. La disposición anterior consagra, en el ámbito del Derecho de las marcas comunitarias, el principio general de la protección del derecho de defensa [sentencias del Tribunal General de 15 de septiembre de 2005, Citicorp/OAMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec. p. II-3411, apartado 21, y de 7 de febrero de 2007, Kustom Musical Amplification/OAMI (Forma de una guitarra), T-317/05, Rec. p. II-427, apartado 26]. En virtud de este principio general, los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint Association/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063, apartado 15; sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 21, y LIVE RICHLY, antes citada, apartado 22].
35. Es cierto que una irregularidad de procedimiento sólo conlleva la anulación total o parcial de una resolución si se demuestra que, sin tal irregularidad, la resolución impugnada habría podido tener un contenido diferente [sentencias del Tribunal de 11 de julio de 2006, Torres/OAMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, no publicada en la Recopilación, apartado 79, y de 24 de noviembre de 2010, Nike International/OAMI – Muñoz Molina (R10), T-137/09, Rec. p. II-5433, apartado 30].
36. En el caso de autos, el demandante alegó en la vista que el escrito de la oponente dedicaba varias páginas al carácter distintivo de la marca anterior. Pues bien, aunque en el escrito en el que expone la motivación de su recurso ante la Sala de Recurso el demandante hubiese argumentado acerca del carácter distintivo de la marca anterior, procede hacer constar que, en el apartado 17 de la resolución impugnada, para llegar a la conclusión del carácter distintivo de la marca anterior, la Sala de Recurso estimó, en términos análogos a los expuestos en el escrito de la oponente, que no existía relación alguna entre el nombre geográfico de la isla de Capri y los productos designados por la marca anterior. Sin embargo, sobre este aspecto, el demandante no tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones en respuesta al escrito de la oponente, de modo que no se puede sostener que, sin tal irregularidad, la resolución impugnada no habría podido ser diferente, contrariamente a lo que alegó la OAMI en la vista.
37. De todo lo anterior se deduce que debe estimarse el motivo basado en la infracción de la regla 50, apartado 1, y de la regla 20, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, sin que proceda examinar el segundo motivo.
38. En consecuencia, procede estimar el recurso y anular la resolución impugnada.
Costas
39. A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la parte demandante.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 2 de abril de 2009 (asunto R 1148/2008-1).
2) Condenar en costas a la OAMI.