CELEX: 62013TJ0398
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TVR ITALIA
Oudere nationale en communautaire woordmerken TVR
Relatieve weigeringsgrond
Verwarringsgevaar
Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009
Procedure tot vervallenverklaring
Normaal gebruik van het oudere merk
Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009
Artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 19 februari 2007 heeft interveniënte, TVR Italia Srl, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 12, 25 en 37 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 12: „Auto’s; sportwagens; vrachtwagens; bromfietsen; motorfietsen; fietsen; driewielers; luchtbanden en binnenbanden voor voertuigen en motorvoertuigen in het algemeen; tractoren; bussen; voertuigen en motorvoertuigen; vliegtuigen; helikopters; zweefvliegtuigen; boten; rubberboten; schepen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; motoren voor landvoertuigen; onderdelen van fietsen, motorfietsen, scooters en motorvoertuigen; onderdelen van vaartuigen en vliegtuigen”;
—
klasse 25: „Heren-, dames- en kinderkleding in het algemeen, waaronder lederen kleding; overhemden; blouses; rokken; tailleurs; jasjes; broeken; korte broeken; jerseys; T-shirts; pyjama’s; kousen; borstrokken en onderhemden; korsetten; sokophouders; onderbroeken; bustehouders; onderkleding; hoeden; foulards; stropdassen; regenjassen; overjassen; mantels; badpakken; trainingspakken; anoraks; skibroeken; ceintuurs; bontjassen; sjaals; handschoenen; kamerjassen; schoeisel in het algemeen, met inbegrip van slippers, schoenen, sportschoenen, laarzen en sandalen”;
—
klasse 37: „activiteiten in de sector bouw en reparatie, in het bijzonder in de mechanica en de automobielsector”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 4/2008 van 28 januari 2008.
Op 25 april 2008 heeft Muadib Beteiligung GmbH krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41, lid 1, van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra genoemde waren en diensten.
Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), artikel 8, lid 4, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, onder b), artikel 8, lid 4, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009] aangevoerd.
De oppositie was met name gebaseerd op het oudere gemeenschapswoordmerk TVR (hierna: „ouder gemeenschapsmerk”), dat op 14 april 1998 onder nummer 61283 is ingeschreven ter aanduiding van tot klasse 12 behorende „motorvoertuigen en onderdelen en accessoires hiervoor”, alsook op het oudere woordmerk TVR, dat op 27 februari 2004 onder nummer 2343460 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven ter aanduiding van tot de klassen 9, 11, 25 en 41 behorende waren en diensten (hierna: „ouder Brits merk”)
Nadat interveniënte had verzocht dat Muadib Beteiligung het bewijs zou leveren van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in de zin van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, heeft deze laatste verschillende documenten als bewijs overgelegd, gestaafd door een getuigenis van mevrouw H., merkenadvocate van de onderneming Marks & Clerk en wettelijke vertegenwoordigster van Muadib Beteiligung in het kader van de oppositieprocedure.
Bij beslissing van 21 september 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. Ten eerste heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen omdat zij van oordeel was dat Muadib Beteiligung het bewijs van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk had geleverd voor de tot klasse 12 behorende „sportwagens en onderdelen en accessoires hiervoor”. Ten tweede heeft de oppositieafdeling, rekening houdend met deze laatste waren en met de waren en diensten die door het oudere Britse merk werden aangeduid, geoordeeld dat gevaar voor verwarring bestond tussen de conflicterende merken met betrekking tot de waren en diensten die tot de klassen 12, 25 en 37 behoorden, behalve voor de tot klasse 12 behorende „vrachtwagens”, „tractoren”, „bussen”, „bromfietsen”, „fietsen”, „driewielers”, „vliegtuigen”, „helikopters”, „zweefvliegtuigen”, „boten”, „rubberboten”, „schepen”, „middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”, „onderdelen van fietsen en scooters” en „onderdelen van vaartuigen en vliegtuigen”. Ten derde heeft de oppositieafdeling de oppositiegronden afgewezen die aan artikel 8, lid 4, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 waren ontleend. Ten vierde heeft de oppositieafdeling de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen „voor de voornoemde waren en [...] diensten” en heeft zij deze aanvraag toegewezen „voor de overige tot klasse 12 [behorende] waren”.
Op 14 april 2011 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling voor zover haar gemeenschapsmerkaanvraag daarbij was afgewezen.
Op 17 april 2011 heeft interveniënte krachtens artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM een vordering tot vervallenverklaring van het oudere gemeenschapsmerk ingediend voor alle door dit merk aangeduide waren die tot klasse 12 behoren.
Op 25 mei 2011 heeft interveniënte verzocht dat de oppositieprocedure voor de kamer van beroep werd geschorst totdat was beslist over de vordering tot vervallenverklaring.
Op 15 juli 2011 heeft Muadib Beteiligung haar opmerkingen ingediend over het beroep, alsook over het verzoek om schorsing, waartegen zij zich heeft verzet.
Op 26 oktober 2011 heeft de kamer van beroep beslist om de oppositieprocedure te schorsen in afwachting van de beslissing over de vordering tot vervallenverklaring.
Bij beslissing van 8 mei 2012 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring afgewezen op grond dat Muadib Beteiligung het bewijs had geleverd van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in het tijdvak van 17 mei 2006 tot en met 16 mei 2011.
Op 13 juli 2012 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Bij beslissing van 9 oktober 2012 heeft de kamer van beroep het beroep niet-ontvankelijk verklaard omdat het tardief was.
Op 1 maart 2013 heeft het BHIM partijen laten weten dat de schorsing van de oppositieprocedure werd beëindigd en dat die procedure werd voortgezet.
Bij beslissing van 14 mei 2013 (hierna: „bestreden beslissing”), die aan Muadib Beteiligung is meegedeeld op 23 mei 2013, heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep volledig toegewezen, de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie in haar geheel afgewezen. Ter staving van haar beslissing heeft de kamer van beroep in hoofdzaak geoordeeld dat Muadib Beteiligung voor het tijdvak van 28 januari 2003 tot 27 januari 2008 noch het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk (punten 16‑31 van de bestreden beslissing) noch dat van het oudere Britse merk (punt 32 van de bestreden beslissing) had aangetoond, en dat de oppositie moest worden afgewezen voor zover deze op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 was gebaseerd (punten 33‑39 van de bestreden beslissing).
Na verschillende cessies heeft verzoekster, TVR Automotive Ltd, de eigendom verworven van de oudere communautaire en Britse merken, waarvan voorheen Muadib Beteiligung de houdster was. Aldus werd op 1 augustus 2013 in de databanken van het BHIM en van het United Kingdom Intellectual Property Office (bureau voor intellectuele eigendom van het Verenigd Koninkrijk) verzoekster vermeld als houdster van de oudere communautaire en Britse merken.
Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het door interveniënte tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep te verwerpen;
—
het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.
Het BHIM verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen voor zover de kamer van beroep de oppositie daarbij heeft afgewezen omdat het oudere Britse merk niet normaal was gebruikt;
—
het beroep te verwerpen voor het overige.
Interveniënte verzoekt het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;
—
de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die welke in het kader van de procedures voor het BHIM zijn gemaakt.
In rechte
Ontvankelijkheid
Eerbiediging van de beroepstermijn
Het argument van interveniënte dat het onderhavige beroep niet tijdig is ingesteld, dient meteen te worden afgewezen.
In dit verband hoeft slechts te worden vastgesteld dat volgens artikel 65, lid 5, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 58, lid 1, onder a) en b), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, na de kennisgeving van de bestreden beslissing aan Muadib Beteiligung op 23 mei 2013, de beroepstermijn van twee maanden, verlengd met de in artikel 60 van het Reglement voor de procesvoering vastgestelde forfaitaire termijn wegens afstand van tien dagen die – anders dan interveniënte beweert – voor elke verzoekende partij geldt, ongeacht de plaats van haar woonplaats, in casu is verstreken op 2 augustus 2013. Bijgevolg is het op 2 augustus 2013 bij telefax neergelegde beroep dat op 5 augustus 2013 via de overlegging van het origineel van het verzoekschrift is vervolledigd, met inachtneming van die termijn ingesteld.
Procesbevoegdheid van verzoekster
Voor zover interveniënte de procesbevoegdheid van verzoekster betwist op grond dat deze niet heeft aangetoond dat zij houdster van de oudere merken is, dient erop te worden gewezen dat verzoekster enerzijds op 1 augustus 2013 gedateerde uittreksels van de CTM-onlinegegevensbank van het BHIM heeft overgelegd, waarin zij als houdster van het oudere gemeenschapsmerk wordt aangeduid, en anderzijds uittreksels van de soortgelijke gegevensbank van het United Kingdom Intellectual Property Office van dezelfde datum, waarin zij als houdster van het oudere Britse merk wordt aangeduid en waarin melding wordt gemaakt van de op 17 oktober 2011 en 3 mei 2013 verrichte nieuwe toewijzingen van dit merk ingevolge een eigendomsoverdracht die voortvloeide uit een opvolging van rechten, allereerst tussen Muadib Beteiligung en TVR GmbH, en vervolgens tussen deze laatste en verzoekster.
De vage en niet onderbouwde betwisting door interveniënte van deze eigendomsoverdrachten van de oudere merken doet niet af aan de bewijskracht van voornoemde documenten.
Dienaangaande kan de stelling van interveniënte dat zij als „Italiaanse dochteronderneming” de ware opvolgster van de oude, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde moedermaatschappij TVR Engineering Ltd was, niet worden aanvaard. De door interveniënte ter onderbouwing van deze bewering overgelegde stukken geven immers louter aan dat deze moedermaatschappij slechts 24 % van het kapitaal van die dochteronderneming in handen had, en daaruit blijkt geenszins dat sprake is van een rechtsopvolging tussen deze twee ondernemingen of van een partnership tussen hen beide waarbij de exclusieve exploitatie van sportwagens van het merk TVR aan die dochteronderneming wordt toevertrouwd.
In die omstandigheden moet het betoog waarmee interveniënte stelt dat verzoekster haar procesbevoegdheid niet kan bewijzen aangezien zij niet de houdster van de oudere merken is, worden afgewezen.
Uit al deze overwegingen volgt dat het beroep ontvankelijk is.
Ten gronde
Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Met het eerste middel stelt zij schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009. Haar tweede middel is ontleend aan schending van de beginselen van het gezag van gewijsde of non bis in idem en van het adagium venire contra factum proprium, alsook aan schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 15, lid 1, van deze verordening.
Eerste middel
Met het eerste middel stelt verzoekster schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep de op het oudere Britse merk gebaseerde oppositie heeft afgewezen op grond dat dit merk niet was gebruikt, ofschoon niet om het bewijs van het normaal gebruik was verzocht, en dit bewijs overigens ook niet kon worden verlangd. Het BHIM schaart zich achter de door verzoekster aangevoerde argumenten en concludeert eveneens tot toewijzing van het eerste middel. Interveniënte is daarentegen van mening dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het oudere Britse merk om tot de slotsom te komen dat het „merk” van verzoekster niet was gebruikt. In de bestreden beslissing is enkel het ontbreken van normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk beoordeeld en is slechts aan het einde van dat onderzoek naar het oudere Britse merk verwezen om daarvoor naar analogie hetzelfde te verklaren. Bovendien, gesteld al dat voor dit laatste merk het tijdvak van vijf jaar waarin artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voorziet, nog niet was verstreken, blijkt uit de overgelegde bewijzen duidelijk dat verzoekster niet voornemens was om dat merk te gebruiken en ook dat zij niet actief was.
In dit verband volstaat de vaststelling dat de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing inderdaad heeft besloten om de op het oudere Britse merk gebaseerde oppositie af te wezen op grond dat dit merk ontoereikend was gebruikt, en zij daarvoor mutatis mutandis heeft verwezen naar haar beoordeling van de gegevens die ten bewijze van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk waren overgelegd (punten 25‑31 van de bestreden beslissing). Zoals verzoekster en het BHIM terecht aanvoeren, had interveniënte echter in de loop van de procedure voor het BHIM niet gevorderd dat het bewijs van het normaal gebruik van het oudere Britse merk werd geleverd, en zij is evenmin in staat geweest om dat op ontvankelijke wijze te doen (zie in die zin beschikking van 30 mei 2013, Wohlfahrt/BHIM, C‑357/12 P,
EU:C:2013:356
, punten 30 en 31). Aangezien het oudere Britse merk is ingeschreven op 27 februari 2004, was de termijn van vijf jaar die in artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 15, lid 1, van deze verordening is vastgesteld, immers nog niet verstreken op de datum waarop de gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd, namelijk op 28 januari 2008. In haar beslissing had de oppositieafdeling haar beoordeling dan ook op goede gronden beperkt tot het bewijs van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk.
Hieruit volgt dat de kamer van beroep de oppositie niet kon afwijzen wegens een eventueel ontoereikend normaal gebruik van het oudere Britse merk.
Derhalve dient het eerste middel te worden aanvaard.
Tweede middel
Met het tweede middel verwijt verzoekster de kamer van beroep de beginselen van het gezag van gewijsde of non bis in idem en het adagium venire contra factum proprium, alsook artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 15, lid 1, van deze verordening te hebben geschonden. Om te beginnen zou de beslissing van de nietigheidsafdeling de kwestie van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in het tijdvak van mei 2006 tot mei 2011 definitief hebben beslecht, en dit minstens voor de periode van mei 2006 tot januari 2008. De kamer van beroep kon dezelfde bewijselementen dus niet opnieuw beoordelen, maar had het door interveniënte geformuleerde verzoek om het bewijs van het normaal gebruik te leveren, niet-ontvankelijk moeten verklaren. Voorts heeft de kamer van beroep volgens verzoekster ten onrechte geoordeeld dat dit merk niet normaal was gebruikt voor de betrokken waren in het tijdvak van vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag.
Zowel het BHIM als interveniënte betwisten dat de beginselen van het gezag van gewijsde of non bis in idem en het adagium venire contra factum proprium van toepassing zijn in een bij het BHIM ingeleide administratieve procedure. Beide betwisten ook dat het bewijs is geleverd van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk, aangezien de overgelegde bewijzen daartoe ontoereikend waren. Zo is de economische activiteit van de onderneming die dat merk exploiteerde, na een insolvabiliteitsprocedure beëindigd, heeft deze onderneming haar laatste jaarrekening neergelegd in 2004 en is haar fabriek gesloten in 2007. Deze fabriek was reeds eerder bijna dichtgegaan, toen een Russische investeerder ze in 2004 heeft gekocht. Verzoekster heeft noch haar reële aanwezigheid op de markt aangetoond, noch bewezen dat in het voornoemde tijdvak daadwerkelijk TVR-wagens zijn verkocht. De vage en onbetrouwbare bewering dat de productie in 2006 zou zijn gedaald tot twee à drie wagens per week, volstaat als zodanig niet. Bovendien, indien de bewezen deelname aan autoshows een aanwijzing van aanwezigheid op de markt was, impliceert de presentatie van prototypes bij die gelegenheid, zoals die van de TVR Sagaris op de autoshow van Birmingham (Verenigd Koninkrijk) in 2004, niet dat de betrokken wagen ook in productie is gegaan of op deze evenementen is verkocht. Evenzo blijkt uit reclamemateriaal en persmededelingen noch dat de betrokken modellen in het relevante tijdvak daadwerkelijk zijn verkocht, noch dat sprake was van een reëel marktaandeel. Verzoekster had evenwel overtuigende bewijzen kunnen overleggen van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk, zoals de rekeningen van de betrokken onderneming, de omzetcijfers, facturen of andere relevante financiële bewijzen.
Wat het eerste onderdeel van het tweede middel betreft, aangaande schending van de beginselen van het gezag van gewijsde of non bis in idem en van het adagium venire contra factum proprium, moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak wordt erkend dat het beginsel van het gezag van gewijsde, dat vereist dat het definitieve karakter van een rechterlijke beslissing niet op losse schroeven wordt gezet, niet van toepassing is op de relatie tussen een eindbeslissing inzake oppositie en een vordering tot nietigverklaring, onder meer omdat de procedures voor het BHIM van administratieve aard zijn, en niet van rechterlijke aard, en voorts omdat de relevante bepalingen van verordening nr. 207/2009, te weten artikel 53, lid 4, en artikel 100, lid 2, geen regel in die zin bevatten [arresten van 14 oktober 2009, Ferrero/BHIM – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, Jurispr.,
EU:T:2009:400
, punt 34; 22 november 2011, mPAY24/BHIM – Ultra (MPAY24), T‑275/10,
EU:T:2011:683
, punt 15, en 23 september 2014, Tegometall International/BHIM – Irega (MEGO), T‑11/13,
EU:T:2014:803
, punt 12]. Zoals het BHIM aanvoert, geldt dit ook voor de omgekeerde situatie betreffende de relatie tussen de procedure die tot een eindbeslissing inzake vervallenverklaring of nietigheid leidt en een oppositieprocedure. Dit neemt echter niet weg dat de vaststellingen in de eindbeslissing op het gebied van vervallenverklaring of nietigheid door het BHIM niet volledig buiten beschouwing kunnen worden gelaten wanneer uitspraak wordt gedaan op een oppositie tussen dezelfde partijen, met hetzelfde onderwerp en op grond van dezelfde motivering, zoals in casu het bewijs van het normaal gebruik van een gemeenschapsmerk, op voorwaarde dat deze vaststellingen of de besliste punten niet ter discussie komen te staan door nieuwe feiten, nieuwe bewijzen of een nieuwe motivering. Dit is immers slechts een bijzondere uitdrukking van de rechtspraak volgens welke de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM een factor vormt die in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling of een teken kan worden ingeschreven (zie in die zin en naar analogie arresten TiMi KiNDERJOGHURT, reeds aangehaald,
EU:T:2009:400
, punt 35, en MPAY24, reeds aangehaald,
EU:T:2011:683
, punt 17).
Hieruit volgt dat de kamer van beroep in casu niet was gehouden om de in de beslissing van de nietigheidsafdeling geformuleerde overwegingen en vaststellingen getrouw te volgen. Indien dat wel het geval zou zijn, zou het nuttig effect van de afzonderlijke rechtsmiddelen die oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk en de vordering tot vervallenverklaring en nietigheid van een reeds ingeschreven gemeenschapsmerk zijn, op de helling komen te staan, hoewel zij volgens verordening nr. 207/2009 achtereenvolgens of tegelijkertijd kunnen worden ingesteld (zie in die zin en naar analogie arresten TiMi KiNDERJOGHURT, punt 38 supra,
EU:T:2009:400
, punt 36, en MPAY24, punt 38 supra,
EU:T:2011:683
, punt 18). Deze vaststelling wordt bevestigd door het feit dat overeenkomstig artikel 42, lid 2, en artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009, naargelang de datum van hetzij de indiening van de vordering tot vervallenverklaring of nietigheid, hetzij de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag, de tijdvakken van vijf jaar waarvoor het bewijs van het normaal gebruik van een gemeenschapsmerk wordt verlangd, kunnen verschillen. Aldus strekten deze tijdvakken, zoals verzoekster erkent, zich in casu uit van januari 2003 tot en met januari 2008 wat de oppositieprocedure betreft, en van mei 2006 tot en met mei 2011 wat de procedure tot vervallenverklaring betreft, zodat het voorwerp van deze twee procedures niet volledig hetzelfde was.
Derhalve kan verzoekster niet stellen dat in de beslissing van de nietigheidsafdeling de vraag van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in het tijdvak van mei 2006 tot mei 2011, of althans voor de periode van mei 2006 tot januari 2008, definitief is beslecht in haar voordeel.
De vorige bevindingen gelden mutatis mutandis voor zowel het beginsel non bis in idem, dat enkel van toepassing is op sancties, met name die van strafrechtelijke aard sensu stricto of die inzake mededinging (zie in die zin arresten van 10 mei 2007, SGL Carbon/Commissie, C‑328/05 P, Jurispr.,
EU:C:2007:277
, punten 24‑30; 21 juli 2011, Beneo-Orafti, C‑150/10, Jurispr.,
EU:C:2011:507
, punten 68‑70, en 14 februari 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, Jurispr.,
EU:C:2012:72
, punt 94), als het adagium venire contra factum proprium (zie in die zin arrest TiMi KiNDERJOGHURT, punt 38 supra,
EU:T:2009:400
, punt 36). Verzoekster beroept zich in dit verband zonder succes op artikel 53, lid 4, van verordening nr. 207/2009, dat enkel de herhaalde indiening van vorderingen tot nietigverklaring of van reconventionele vorderingen in een inbreukprocedure betreft.
Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het tweede middel worden afgewezen.
Wat het tweede onderdeel van het tweede middel betreft, zij eraan herinnerd dat verzoekster stelt het bewijs van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk te hebben geleverd voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en waarvoor de oppositieafdeling dat normaal gebruik had erkend, in het tijdvak van vijf jaar dat voorafging aan de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag, in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 15 van deze verordening en regel 22, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (
PB L 303, blz. 1
), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (
PB L 172, blz. 4
), waarin is bepaald dat het bewijsmateriaal voor het leveren van het bewijs van het normaal gebruik moet bestaan uit „opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het opponerende merk”.
Het is dienaangaande vaste rechtspraak dat van een merk normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economisch verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C‑416/04 P, Jurispr.,
EU:C:2006:310
, punt 70; 19 december 2012, Leno Merken, C‑149/11, Jurispr.,
EU:C:2012:816
, punt 29, en 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM, C‑141/13 P,
EU:C:2014:2089
, punt 29). De beoordeling van het normaal gebruik van het oudere merk mag echter niet beperkt blijven tot de loutere vaststelling dat dit merk is gebruikt in het economisch verkeer, aangezien het bovendien moet gaan om een normaal gebruik overeenkomstig de bewoordingen van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Voorts hangt de kwalificatie van „normaal gebruik” van een merk af van de kenmerken van de betrokken waren of diensten op de desbetreffende markt. Bijgevolg kan niet elke bewezen commerciële exploitatie automatisch als normaal gebruik van het betrokken merk worden gekwalificeerd (zie in die zin arrest Reber Holding/BHIM, reeds aangehaald,
EU:C:2014:2089
, punt 32).
In de rechtspraak is tevens gepreciseerd dat uit artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met overweging 10 van deze verordening en met regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, volgt dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, erin bestaat het aantal conflicten tussen twee merken te beperken voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie arrest van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Jurispr.,
EU:T:2004:225
, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen. Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient verder globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Ten slotte kan normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch het moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten VITAFRUIT, punt 45 supra,
EU:T:2004:225
, punten 41 en 42, en MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Jurispr.,
EU:T:2004:223
, punten 35 en 36].
In herinnering moet worden geroepen dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat niet het bewijs van een normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk was geleverd voor het tijdvak van januari 2003 tot en met januari 2008. Gelet op de aangedragen bewijzen heeft zij in wezen geoordeeld, ten eerste, dat het getuigenis van H., dat afkomstig was van verzoekster zelf, geen waarborgen inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid bood, ten tweede, dat de situatie van de „onderneming TVR” in 2006 zeer precair was, aangezien haar productie-eenheid in december 2006 insolvabel was verklaard en de laatste ooit geproduceerde TVR Cerbera per opbod is verkocht zonder dat de in augustus 2006 vastgestelde bodemprijs was bereikt (punt 27 van de bestreden beslissing), en ten derde, dat bewijzen van verkopen van producten onder het oudere gemeenschapsmerk na augustus 2006, zoals afschriften van de boekhouding of belastingaangiften, ontbraken, en dat de aanwezigheid op autoshows in 2007 en 2008 en de publicatie van prijslijsten in 2007 alsook de in december 2006, in juli 2007 en op 11 juli 2008 in de pers gepubliceerde tests van de TVR Sagaris daartoe ontoereikend waren (punten 28 en 29 van de bestreden beslissing). Met andere woorden, uit deze gegevens kon geen informatie worden afgeleid over de omzet betreffende de onder het oudere gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk of elders verkochte waren, en evenmin het bewijs van een normaal gebruik waarmee voor de betrokken waren een afzet kon worden gevonden of behouden na de zomer van 2006 (punt 30 van de bestreden beslissing).
Zodoende heeft de kamer van beroep de daarvan afwijkende benadering van de oppositieafdeling verworpen, wat datzelfde tijdvak en diezelfde bewijsgegevens betreft, waar deze laatste in wezen had geoordeeld dat deze gegevens – in hun geheel beschouwd – rechtens genoegzaam het bewijs leverden van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk voor „sportwagens en onderdelen en accessoires hiervoor”, aangezien de informatie die daarin was opgenomen, onder meer in de persartikelen en in de prijslijsten, voldoende aanwijzingen verschaften over de periode en de plaats van dat gebruik, inzonderheid in het Verenigd Koninkrijk. Ook al had verzoekster geen facturen of omzetcijfers verstrekt, een artikel van de BBC van 18 oktober 2006 gaf een aanwijzing over de omvang van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk door te vermelden dat de bestellingen in april 2006 waren gezakt van twaalf wagens per week tot twee wagens per week. De oppositieafdeling had hieruit afgeleid dat deze documenten globaal beschouwd voldeden aan het minimumcriterium dat is vereist om een normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in het relevante tijdvak aan te tonen (bladzijde 4 van de beslissing van de oppositieafdeling).
Evenzo heeft de nietigheidsafdeling met betrekking tot het tijdvak van mei 2006 tot en met mei 2011 vastgesteld dat, ook al ontbraken facturen en bewijzen van omzetcijfers, er andere documenten voorhanden waren, zoals persartikelen, als onafhankelijke informatiebronnen, tarieven, de technische specificaties van de wagens en de reclame voor het oudere gemeenschapsmerk in de pers en in gespecialiseerde tijdschriften, waaruit bleek dat „in de loop van de laatste jaren” sprake was geweest van een reële en gewone commerciële marktexploitatie van dit merk (punten 36 en 37 van de beslissing van de nietigheidsafdeling). Wat de omvang van het gebruik betreft, is het juist dat de catalogi en de persartikelen geen inlichtingen bevatten over de hoeveelheid daadwerkelijk verkochte producten, maar werden een groot aantal door het oudere gemeenschapsmerk aangeduide wagens in die catalogi aangeboden en waren die artikelen minstens in het Verenigd Koninkrijk gedurende een deel van het relevante tijdvak beschikbaar. Globaal bezien kan uit die bewijsgegevens dan ook worden afgeleid dat dit gebruik een zekere omvang had en dat het niet louter symbolisch was (punten 38 en 39 van de beslissing van de nietigheidsafdeling), wat diezelfde producten betreft (punten 42‑44 van de beslissing van de nietigheidsafdeling).
In dit verband moet allereerst verzoeksters argument worden verworpen waarmee zij stelt dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met in de beslissing van de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling voor zover deze betrekking had op dezelfde bewijselementen en voor zover de respectieve relevante tijdvakken van mei 2006 tot januari 2008 met elkaar overeenkwamen. Om te beginnen doet de algemene verplichting van het BHIM om rekening te houden met haar eerdere beslissingspraktijk immers geen afbreuk aan haar taak om het normaal gebruik van het oudere merk te onderzoeken op basis van de door opposante overgelegde stukken en de feitelijke omstandigheden van elk concreet geval (zie in die zin arrest Reber Holding/BHIM, punt 44 supra,
EU:C:2014:2089
, punt 46). Deze verplichting houdt dus niet in dat de kamer van beroep in casu was gebonden door de overwegingen van de nietigheidsafdeling, of niet tot een andere slotsom kon komen aangaande de vraag of het oudere gemeenschapsmerk normaal was gebruikt (zie de in punt 38 supra aangehaalde rechtspraak), temeer daar dit gebruik diende te worden bewezen voor twee verschillende tijdvakken, ook al was er sprake van een bepaalde overlap tussen die tijdvakken. Voorts blijkt uit het enkele feit, zoals het BHIM aanvoert, dat de kamer van beroep heeft gewacht totdat de procedure betreffende de vordering tot vervallenverklaring was beëindigd, dat zij het noodzakelijk achtte om de beslissing van de nietigheidsafdeling in aanmerking te nemen voordat zij haar eigen beslissing kon vaststellen.
Dit neemt evenwel niet weg dat het oordeel van de kamer van beroep op een onjuiste opvatting van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 15, lid 1, van deze verordening en regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 berust, alsook op een onjuiste beoordeling van de bewijswaarde van alle relevante bewijzen.
Wat de duur van het normaal gebruik betreft, is reeds geoordeeld dat alleen de merken waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar zijn voor de in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 genoemde sancties. Bijgevolg volstaat het dat een merk gedurende een deel van de relevante periode normaal is gebruikt, om te ontsnappen aan die sancties [arresten van 8 november 2007, Charlott/BHIM – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T‑169/06,
EU:T:2007:337
, punt 41; 16 december 2008, Deichmann-Schuhe/BHIM – Design for Woman (DEITECH), T‑86/07,
EU:T:2008:577
, punt 52, en 8 maart 2012, Arrieta D. Gross/BHIM – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10,
EU:T:2012:113
, punt 58]. Bovendien hanteert regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 het criterium van de duur van het gebruik zonder dat daarbij wordt verlangd dat wordt aangetoond dat het merk gedurende de termijn van vijf jaar continu werd gebruikt, waarbij in die bepaling een onderscheid wordt gemaakt tussen dit criterium en de criteria betreffende de omvang en de aard van het gebruik op basis waarvan – enkel in hun geheel beschouwd – kan worden vastgesteld dat het oudere merk normaal is gebruikt. Het bewijs van het normale gebruik van dit merk moet immers enkel kunnen worden geleverd door inaanmerkingneming van alle elementen die ter beoordeling van de kamer van beroep zijn voorgelegd [zie in die zin en naar analogie arrest van 16 september 2013, Avery Dennison/BHIM – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10,
EU:T:2013:467
, punten 85 en 86 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Dat artikel 42, lid 2, en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in een termijn van vijf jaar voorzien, betekent dus niet dat het bewijs van het normaal gebruik van het oudere merk voor elk van tot die termijn behorende jaren afzonderlijk moet worden geleverd, maar het volstaat dat wordt aangetoond dat, rekening houdend met alle relevante factoren van het concrete geval, dit merk gedurende minstens een deel van die termijn niet louter symbolisch is gebruikt, maar daadwerkelijk is gebruikt teneinde voor de betrokken waren en diensten een afzet te vinden of te behouden. Indien dit anders zou zijn, zou in een geval zoals het onderhavige met name een slechts tijdelijke financiële crisis die het gebruik van het oudere merk belet voor een beperkte periode, terwijl de houder van dit merk het gebruik van dat merk in de nabije toekomst wenst voort te zetten, reeds voldoende zijn om hem te beletten zich tegen de inschrijving van een overeenstemmend merk te verzetten.
Gelet op alle bewijzen die verzoekster aan zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep heeft overgelegd, moet in casu worden geconstateerd dat het gebruik van het oudere gemeenschapsmerk als zodanig minstens vaststaat tot in 2006.
Ook al vormt een getuigenverklaring op zich geen bewijs dat daartoe reeds toereikend is, daarin wordt niettemin melding gemaakt van een aantal relevante documenten die afkomstig zijn van onafhankelijke bronnen, onder meer een uittreksel van een Wikipedia-internetpagina waarin de geschiedenis van de fabrikant van de TVR-sportwagens, TVR Motors Company Ltd, wordt beschreven, en dat een lijst bevat van de wagentypes die tot in 2006 zijn geproduceerd, waaronder de TVR Tuscan en de Sagaris, twee artikelen over de TVR-fabrikant die op 18 oktober 2006 en 22 februari 2007 op de website van de BBC zijn gepubliceerd, artikelen betreffende de modellen TVR 350C en TVR Sagaris die in juni 2003, april 2005, december 2006 en juli 2008 in gespecialiseerde tijdschriften zijn verschenen, catalogi waarin de van 1999 tot 2006 geproduceerde TVR Tuscan en de van 2004 tot 2006 geproduceerde TVR Sagaris werden voorgesteld, en een cataloog met de technische specificaties en de verkoopprijzen in het Verenigd Koninkrijk van de TVR Tuscan.
Aldus wijzen de in punt 55 supra vermelde documenten op het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk voor de sportwagens TVR, minstens van januari 2003 tot december 2006, te weten gedurende een aanzienlijk deel van het tijdvak van vijf jaar dat is geëindigd in 2008, hetgeen als zodanig noch door het BHIM, noch door interveniënte wordt betwist.
Wat de plaats, de aard en de omvang van dat gebruik betreft, moet erop worden gewezen dat de betrokken markt de productie en de verkoop betreft van premiumsportwagens met technische specificaties die niet op het normale dagelijkse verkeer zijn gericht en waarvan de verkoopprijs hoger is dan die van de meeste voor particulier gebruik bestemde wagens. Het is algemeen bekend dat deze markt wordt gekenmerkt door een betrekkelijk geringe vraag, door productie op specifieke bestelling en door een beperkt aantal verkochte voertuigen, zoals wordt bevestigd door het artikel van de BBC van 18 oktober 2006 (zie punt 27 van de bestreden beslissing). De overlegging van boekhoudkundige stukken die de verkoopcijfers aangeven of van facturen lijkt dan ook niet absoluut noodzakelijk om het normaal gebruik van het betrokken merk aan te tonen. Uit de in het dossier opgenomen stukken (zie punt 55 supra), waaronder verschillende op Internet gepubliceerde artikelen en catalogi, blijkt daarentegen duidelijk dat de TVR-modellen zijn verhandeld van 2003 tot 2006, althans op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, wat vanuit geografisch oogpunt toereikend is (zie in die zin arrest Leno Merken, punt 44 supra,
EU:C:2012:816
, punten 50 en 54). Uit die stukken komt ook de aard van het gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in dat tijdvak naar voren, en het feit dat dit gebruik toen een zekere omvang had. Bovendien geven de van juli 2007 en 2008 daterende publicaties aan dat dit merk het voorwerp uitmaakte van een openbare discussie met het oog op de hervatting van de productie en de verkoop van het model TVR Sagaris (zie ook de punten 28 en 29 in fine van de bestreden beslissing).
Anders dan de kamer van beroep heeft verklaard en het BHIM en interveniënte aanvoeren, kan in die omstandigheden niet worden geoordeeld dat het gebruik van het oudere gemeenschapsmerk in het betrokken tijdvak louter symbolisch was en dat dit merk niet is gebruikt om voor de TVR-sportwagens een afzet te vinden of te behouden. Dat de productie en de verkoop van deze wagens in 2006 is gedaald en de vervaardiging ervan einde 2006 is stopgezet wegens de insolvabiliteit van de in het Verenigd Koninkrijk gelegen fabriek volstaat in dit verband niet om tot het tegendeel te concluderen, aangezien het vaststaat dat de houdster van dat merk in 2007 en 2008 heeft geprobeerd om een nieuwe aanvang te nemen met de productie van de TVR-sportwagens en met haar commerciële activiteit. Derhalve moet ook de in punt 29 van de bestreden beslissing door de kamer van beroep verrichte vaststelling worden verworpen volgens welke de financiële moeilijkheden waaronder de exploitatie van het oudere gemeenschapsmerk gebukt ging, de twijfels over het normaal gebruik ervan na de zomer van 2006 in stand hielden, aangezien voor deze vaststelling geen rekening is gehouden met het feit dat het volstaat dat een merk minstens gedurende een deel van de termijn van vijf jaar normaal is gebruikt in de zin van de bepalingen van artikel 42, lid 2, en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (zie de punten 52 en 53 supra). Ten slotte zij eraan herinnerd dat in de rechtspraak wordt erkend dat deze bepalingen niet beogen het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie punt 45 supra).
Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep de oppositie ten onrechte heeft afgewezen op grond dat de opposant niet rechtens genoegzaam het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk had aangetoond.
Bijgevolg moet het tweede onderdeel van het tweede middel eveneens worden toegewezen.
Aangezien het eerste middel en het tweede onderdeel van het tweede middel zijn toegewezen, dient de bestreden beslissing in haar geheel te worden vernietigd.
Wat verzoeksters tweede vordering betreft, waarmee zij het Gerecht verzoekt het door interveniënte tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep te verwerpen, moet eraan worden herinnerd dat de aan het Gerecht bij artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, Jurispr.,
EU:C:2011:452
, punt 72).
Dienaangaande hoeft slechts te worden opgemerkt dat de kamer van beroep de bestreden beslissing louter heeft gebaseerd op de omstandigheid dat volgens haar niet het bewijs was geleverd van het normaal gebruik van het oudere gemeenschapsmerk, zonder dat zij het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft beoordeeld. Een dergelijke beoordeling maakt dus geen deel uit van het geding dat bij Gerecht is ingeleid. In die omstandigheden staat het niet aan het Gerecht om dit verwarringsgevaar krachtens zijn bevoegdheid tot herziening te beoordelen, zodat verzoeksters tweede vordering moet worden afgewezen.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.
Aangezien het BHIM en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 14 mei 2013 (zaak R 823/2011‑2), betreffende een oppositieprocedure tussen Muadib Beteiligung GmbH en TVR Italia Srl, wordt vernietigd.

2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)
Het BHIM en TVR Italia Srl worden verwezen in de kosten.

Prek
Labucka
Kreuschitz
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 juli 2015.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.