CELEX: 62009CJ0552
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Asetus (EY) N:o 40/94
Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki TiMi KiNDERJOGHURT
Aikaisempi sanamerkki KINDER
Mitättömyysmenettely
52 artiklan 1 kohdan a alakohta
8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta
Merkkien samankaltaisuuden arviointi
Tavaramerkkiperhe

Valituksellaan Ferrero SpA (jäljempänä Ferrero) vaatii kumottavaksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-140/08, Ferrero vastaan SMHV – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), 14.10.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-3941; jäljempänä
valituksenalainen tuomio), jolla hylättiin Ferreron kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 30.1.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 682/2007-2), joka koskee Ferreron ja Tirol
Milch reg.Gen.mbH Innsbruckin välistä mitättömyysmenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu yhteisön tavaramerkistä
26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon
tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.
Asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on ehdoton,
jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki
ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite sekaannusvaaran
osalta; sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan
markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin
ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä, asettaa erityisiä vaatimuksia suojalle.”
Saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:
– –
b)      jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä
jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei
myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki
on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”
Saman asetuksen 49 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1.      Yhteisön tavaramerkistä voidaan luopua kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.
2.      Tavaramerkin haltija ilmoittaa luopumisesta kirjallisesti [SMHV:lle]. Luopuminen on voimassa vasta rekisteriin merkinnän jälkeen.”
Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikkona on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:
a)      jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa
esitetyt edellytykset täytetään;
– –”
Saman asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin kuin tavaramerkki
on julistettu mitättömäksi kokonaan tai osittain.”

Asian tausta
Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (jäljempänä Tirol Milch), jonka kotipaikka on Innsbruck (Itävalta), esitti 8.4.1998 SMHV:lle
hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi:
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna
(jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 29, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
”Jogurtit, hedelmäjogurtit, jogurttijuomat, hedelmiä sisältävät jogurttijuomat; pääasiassa jogurtti- tai jogurttituotepohjaiset
puolivalmiit ruoat ja valmisruoat; jogurttivaahdot.”
Ferrero teki 14.1.1999 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta ja perusti
väitteensä aikaisempaan sanamerkkiinsä KINDER, joka on ollut rekisteröity Italiassa 28.1.1965 alkaen numerolla 168843 ja uudistamisen
jälkeen numerolla 684985 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 30 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
”Kahvi, tee, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; leipä, keksit, leivonnaiset, taikina leivonnaisia ja makeisia varten,
jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet; mausteet; jää; kaakao, kaakaotuotteet,
nimittäin kaakaotahna kaakaojuomia varten; suklaatahna; päällysteet, erityisesti suklaapäällysteet, suklaa, konvehdit, joulukuusen
suklaakoristeet, alkoholilla täytetyt suklaatuotteet, sokerituotteet, makeiset mukaan luettuna kova ja pehmeä leivostaikina.”
SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 29.9.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 5 kohdan säännösten perusteella.
SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti päätöksen 3.11.2003 tekemällään päätöksellä.
Tavaramerkki TiMi KiNDERJOGHURT rekisteröitiin 20.8.2004 ja julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehdessä 11.10.2004.
Ferrero teki SMHV:lle 19.8.2005 mitättömyysvaatimuksen mainitun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o
40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Vaatimus koski kaikkia yhteisön tavaramerkin kattamia tavaroita.
SMHV:n mitättömyysosasto julisti 14.3.2007 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT mitättömäksi soveltaen
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa.
Tirol Milch valitti mainitusta mitättömyysosaston päätöksestä 4.5.2007 SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi mitättömyysvaatimuksen riidanalaisella päätöksellä.
Valituslautakunta lähinnä katsoi aluksi, että vaikka väitettä koskevat päätökset eivät ole oikeusvoimaisia, mitättömyysosastoa
sitovat SMHV:n aikaisemmissa päätöksissä esiintyvät toteamukset ja johtopäätökset nemo potest venire contra factum proprium
-säännön nojalla, jonka mukaan hallinnon on noudatettava aikaisempia päätöksiään, erityisesti koska menettelyn osapuolet ovat
näiden päätösten avulla voineet saada laillisesti oikeudet rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tämän jälkeen valituslautakunta
vahvisti väiteosaston toteamukset ja neljännen valituslautakunnan 3.11.2003 tekemän päätöksen, joiden mukaan tavaramerkit
ovat kokonaisuutena erilaisia, kun otetaan huomioon huomattavat erot niiden ulkoasussa ja lausuntatavassa. Lopuksi se hylkäsi
mitättömyysvaatimuksen sillä perusteella, ettei yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamisedellytys
eli merkkien samuus tai samankaltaisuus täyty.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
Ferrero nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.4.2008 toimittamallaan kannekirjelmällä ja vaati riidanalaisen
päätöksen kumoamista ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Valittaja vetosi kanteensa tueksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen
liittyy oikeusvoiman periaatteen virheelliseen soveltamiseen ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 5 kohdan rikkomiseen.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensimmäisestä kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että valituslautakunta
oli tehnyt itsenäisen ja täydellisen tutkimuksen riidan kohteesta ja erityisesti kyseisten merkkien samankaltaisuudesta, joten
huolimatta riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa esitetyistä toteamuksista valituslautakunta ei ollut soveltanut oikeusvoiman
periaatetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tämän perusteella mainitun tuomion 33 kohdassa, että ensimmäinen
kanneperuste pohjautui virheelliseen olettamaan ja se oli siksi hylättävä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut
virheellisesti, että mitättömyysmenettelyn yhteydessä SMHV:n elimiä sitovat väitemenettelyssä tehdyn lopullisen päätöksen
toteamukset nemo potest venire contra factum proprium -säännön, saavutettujen oikeuksien suojan sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan
periaatteiden nojalla.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi Ferreron esittämästä toisesta kanneperusteesta aluksi valituksenalaisen tuomion
53 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan, joihin viitataan saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, soveltamiselle
ja että se edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa.
Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa oikeuskäytäntöön, jonka
mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun samankaltaisuuteen liittyvän edellytyksen täyttämiseksi ei ole
välttämätöntä osoittaa, että kohdeyleisön mielissä on olemassa sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja
riidanalaisen tavaramerkin välillä, vaan on riittävää, että näiden tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste saa kohdeyleisön
muodostamaan yhteyden niiden välille. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti lopuksi, että tällaisen yhteyden olemassaoloa
on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki käsiteltävässä asiassa merkitykselliset tekijät ja että merkkien
vertailun on niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan
ottamalla huomioon erityisesti mainittujen tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat tekijät.
Mainittu tuomioistuin katsoi kuitenkin valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa, että siitä huolimatta, että sana ”kinder”
sisältyy kyseisiin kahteen merkkiin, useat ulkoasun ja lausuntatavan ominaispiirteet estävät sen, että merkit miellettäisiin
käsiteltävässä asiassa samankaltaisiksi.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta
ja kyseisten merkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuutta koskevasta Ferreron väitteestä, että vaikka mainitut seikat voidaan
ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, niillä ei kuitenkaan ole lainkaan vaikutusta merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisäksi mainitun tuomion 62 kohdassa, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden
puuttuminen on siinä määrin selvä, ettei tavaramerkin KINDER laaja tunnettuus, riippumatta siitä, onko sitä kiistetty vai
ei, voi kyseenalaistaa tätä samankaltaisuuden puuttumista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa, ettei tavaramerkkiperheen tai -sarjan
olemassaolo ole merkityksellistä sen kysymyksen arvioinnissa, täyttyykö asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 5 kohdan yhteinen soveltamisedellytys eli aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus. Mainittu
tuomioistuin totesi muun muassa tuomion 64 kohdassa, että vaikka oletettaisiin, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo
on merkityksellinen tekijä arvioitaessa tällaisen samankaltaisuuden olemassaoloa, vaara siitä, että kuluttajat voisivat tosiasiassa
katsoa käsiteltävässä asiassa, että riidanalainen tavaramerkki on osa tätä tavaramerkkiperhettä tai -sarjaa, on hyvin pieni
tai jopa olematon riidanalaisen tavaramerkin ja kannekirjelmän 5 kohdassa lueteltujen merkkien, jotka sisältävät kaikki osatekijän
”kinder” sekä lisäosan ja/tai kuvio-osia, eroavuuksien merkittävyyden vuoksi.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta
ei olisi ottanut huomioon sitä seikkaa, ettei samankaltaisuuden asteen arviointi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla
edellytä sekaannusvaaran olemassaolon arviointia, että valituslautakunnan esittämät seikat osoittavat samankaltaisuuden puuttuvan,
riippumatta siitä, saattoiko samankaltaisuuden aste mahdollisesti aiheuttaa sekaannusvaaran.
Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa, ettei valituslautakunta ollut
tehnyt virhettä, kun se suoritti riidanalaisen tavaramerkin ”analyyttisen osiin jakamisen”. Mainittu tuomioistuin katsoi nimittäin,
että vaikka samankaltaisuuden asteen arvioinnissa on otettava huomioon kyseiset tavaramerkit muodostavien osien luoma kokonaisvaikutelma,
tämä ei kuitenkaan estä sitä, että näitä eri osia tarkastellaan peräkkäin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi myös,
että käsiteltävässä asiassa valituslautakunta oli katsonut, että kyseisten merkkien väliset eroavuudet ovat vastapainona niiden
ainoalle samankaltaiselle osalle, ja korostanut tämän jälkeen, että merkkien luomat kokonaisvaikutelmat ovat erilaisia, kun
niitä vertaillaan kokonaisuutena, joten mainittua ”analyyttistä osiin jakamista” ei ollut tehty kyseiset tavaramerkit muodostavien
osien kokonaisvaikutelman huomioon ottamisen kustannuksella.
Näillä perusteilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti Ferreron toista kanneperustetta perusteettomana ja näin ollen
hylkäsi sen.

Asianosaisten vaatimukset
Ferrero vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin
–        kumoaa valituksenalaisen tuomion
–        hyväksyy kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen,
jotta tämä ratkaisee asia uudelleen, ja
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan sille ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakumenettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin
–        ottaa huomioon, että Tirol Milch on luopunut riidanalaisesta yhteisön tavaramerkistä ja siinä tapauksessa, että valittaja
suostuu lopettamaan oikeudenkäynnin tai ei osoita, että sillä on oikeudellinen intressi jatkaa sitä, toteaa, ettei valituksella
ole kohdetta ja ettei siitä ole tarpeen lausua ja että kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan
–        katsoessaan valittajalla olevan intressi jatkaa oikeudenkäyntiä sallii SMHV:n esittää uusia väitteitä ja perusteita valitusta
vastaan ja
–        toissijaisesti jättää valituksen välittömästi kokonaan tutkimatta tai hylkää sen perusteettomana ja velvoittaa valittajan
korvaamaan SMHV:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Valittajan oikeussuojan tarve
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
SMHV toteaa vastineessaan, että Tirol Milch ilmoitti sille kirjeellä 15.2.2010 tahdostaan luopua riidanalaisesta yhteisön
tavaramerkistä kokonaisuudessaan asetuksen N:o 40/94 49 artiklan mukaisesti.
SMHV vahvisti kirjeellä 15.3.2010 Tirol Milchille, että sen luopuminen oli hyväksytty ja että sille rekisteröity tavaramerkki
oli poistettu yhteisön tavaramerkkirekisteristä. SMHV ilmoitti seuraavana päivänä päivätyllä kirjeellä Ferrerolle tästä luopumisesta.
Näin ollen SMHV väittää, ettei kantajalla ole enää intressiä vaatia valituksenalaisen tuomion kumoamista, joten käsiteltävää
valitusta ei ole enää tarpeen ratkaista ja on todettava, ettei oikeudenkäynnillä ole kohdetta.
Ferrero kuitenkin väitti istunnossa, että riidanalaisella päätöksellä ja valituksenalaisella tuomiolla on ollut sille epäedullisia
oikeusvaikutuksia.
Ferrero väittää muun muassa, että sillä on huolimatta Tirol Milchin luopumisesta riidanalaisesta tavaramerkistä intressi saada
sekä valituksenalainen tuomio että riidanalainen päätös kumottua, koska mitättömäksi julistamisen, toisin kuin luopumisen,
vaikutukset alkavat siitä päivästä, jona hakemus tämän tavaramerkin rekisteröimiseksi jätettiin.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on syytä palauttaa mieliin, että oikeussuojan tarve on yksi tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä, jonka on oltava
olemassa siihen saakka, kunnes tuomioistuin antaa ratkaisun pääasiassa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan oikeussuojan
tarve on olemassa silloin, jos valituksen lopputulos voi tuottaa valittajalle etua (asia C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals
ja Akcros Chemicals v. komissio, tuomio 14.9.2010, 22 ja 23 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Käsiteltävässä asiassa on ensiksi todettava, että valituksenalaisella tuomiolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi
Ferreron kumoamiskanteen riidanalaisesta päätöksestä, jolla SMHV:n valituslautakunta oli hylännyt yhtiön vaatimuksen yhteisön
tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT rekisteröinnin mitätöimisestä.
Mikäli käsiteltävässä asiassa peruste, johon Ferrero vetoaa valituksensa tueksi, olisi pätevä, se voisi johtaa valituksenalaisen
tuomion kumoamiseen eli tarvittaessa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen ja näin ollen mainitun tavaramerkin rekisteröinnistä
20.8.2004 tehdyn päätöksen kumoamiseen.
Toiseksi – vastoin SMHV:n esittämää – Tirol Milchin luopuminen yhteisön tavaramerkistä TiMi KiNDERJOGHURT ei sellaisenaan
poista täysin kohdetta Ferreron valitukselta.
Viimeksi mainitun oikeussuojan tarpeen mukaista on nimittäin edelleen valittaa valituksenalaisesta tuomiosta, koska – kuten
se väitti istunnossa – luopumisen ja mitättömäksi julistamisen vaikutukset eivät ole samat. Yhteisön tavaramerkin, josta on
luovuttu, vaikutukset lakkaavat nimittäin vasta luopumisen rekisteröimisestä alkaen, kun taas mitättömäksi julistetulla yhteisön
tavaramerkillä ei asetuksen N:o 40/94 54 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti katsota alun perin olleen minkäänlaisia vaikutuksia,
mihin liittyvät kaikki tällaisen mitättömyyden oikeudelliset seuraukset.
Koska käsiteltävä valitus voi näin ollen tuottaa jotakin etua Ferrerolle, sillä on edelleen oikeussuojan tarve.

Asiakysymys
Ferrero vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan rikkomista.
Tämä valitusperuste sisältää seuraavat viisi osaa:
–        ensimmäinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa perustetun järjestelmän loukkaamista
–        toinen osa koskee sitä, ettei muita seikkoja kuin samankaltaisuutta, erityisesti laajaa tunnettuutta, ole otettu asianmukaisesti
huomioon
–        kolmas osa koskee virheellisten ja perusteettomien todistelua koskevien sääntöjen asettamista
–        neljäs osa koskee sen huomiotta jättämistä, että aikaisemmat tavaramerkit ovat osittain sanamerkkejä, kun taas riidanalainen
tavaramerkki on kuviomerkki, ja
–        viides osa koskee sitä, ettei ole otettu asianmukaisella tavalla huomioon sitä, että on kyse tavaramerkkiperheestä.
Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Ainoan valitusperusteen ensimmäisessä osassa Ferrero moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on rikkonut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan mukaista järjestelmää, kun se on suorittanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ja 5 kohdassa tarkoitetusta samankaltaisuudesta yhden ainoan tosiseikkoja koskevan arvioinnin, vaikka näissä kahdessa erillisessä
säännöksessä edellytetään täysin erilaisten arviointiperusteiden soveltamista.
Ferreron mukaan oikeuskäytännöstä seuraa, että samankaltaisuutta on kummankin mainitun säännöksen mukaan arvioitava suhteessa
joukkoon muita tekijöitä, jotka vaihtelevat kyseessä olevan säännöksen mukaan.
Etenkin asiassa C-252/07, Intel Corporation, 27.11.2008 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-8823) johtuu, että kyseisen merkin
laaja tunnettuus sekä sen erottavat ja hallitsevat osatekijät on otettava huomioon, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta.
Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla laajan tunnettuuden ja erottamiskyvyn huomioon ottaminen on sitä
vastoin merkityksellistä, kun arvioidaan sekaannusvaaraa kokonaisuutena.
SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on selvästi perusteeton. Se väittää, että unionin tuomioistuin
on jo todennut tämän tuomion 46 kohdassa mainitun kahden säännöksen osalta, että samankaltaisuutta on arvioitava merkkien
välistä ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden valossa (asia C-408/01, Adidas-Salomon
ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 28 kohta). SMHV katsoo, että jos tämä tarkastelu osoittaa, etteivät
merkit ole kokonaisuutena samankaltaisia, toteamus on pätevä sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä
5 kohdan yhteydessä.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on palautettava mieliin, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa todennut,
että aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle.
Sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa että 8 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa tavaramerkin ja merkin samankaltaisuus
edellyttää muun muassa ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa
(ks. vastaavasti em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 28 kohta).
Mainituissa säännöksissä vaadittava samankaltaisuuden aste on kuitenkin erilainen. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisen suojan antaminen nimittäin edellyttää sen toteamista, että kyseiset tavaramerkit ovat siinä määrin keskenään
samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara niiden välillä, kun taas sekaannusvaaran olemassaolo ei ole
tarpeen 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn suojan osalta. Näin ollen kyseisessä 5 kohdassa tarkoitetut haitat voivat johtua aikaisemman
ja myöhemmän tavaramerkin vähäisemmästä samankaltaisuudesta, sikäli kuin se on riittävä, jotta kohdeyleisö liittää mainitut
tavaramerkit yhteen eli yhdistää ne toisiinsa (ks. vastaavasti em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 27, 29 ja
31 kohta sekä em. asia Intel Corporation, tuomion 57, 58 ja 66 kohta).
Sitä vastoin mainittujen säännösten sanamuodosta tai oikeuskäytännöstä ei ilmene, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta
olisi arvioitava eri tavalla sen mukaan, kumman säännöksen kannalta arviointi tehdään.
Ferreron edellä mainittuun asiaan Intel Corporation liittyvästä väitteestä on todettava, että se perustuu mainitun tuomion
virheelliseen ymmärtämiseen.
Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti mainitussa tuomiossa oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden
olemassaoloa, samoin kuin sekaannusvaaran olemassaoloa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kunkin yksittäistapauksen
merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat paitsi kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste myös aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn aste ja sen maineen voimakkuus (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 41 ja 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Erityisesti viimeksi mainitusta tekijästä oikeuskäytännössä on todettu, että sen arvioimiseksi, onko kyseisten tavaramerkkien
välillä yhteys, voi olla tarpeellista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus sen määrittelemiseksi, ulottuuko
tämä maine tavaramerkin kohdeyleisön ulkopuolelle. Oikeuskäytännössä on tältä osin todettu muun muassa mahdolliseksi, että
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, kohdeyleisö muodostaa yhteyden kyseisten
tavaramerkkien välille, vaikka se olisikin täysin erillinen niiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä, joita varten
aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 52 ja 53 kohta).
Edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetusta tuomiosta ilmenee näin ollen selvästi, että vastoin Ferreron esittämää
kyseisessä tuomiossa on todettu, että aikaisemman tavaramerkin maine ja erottamiskyky ovat merkityksellisiä tekijöitä arvioitaessa
sitä, muodostaako kohdeyleisö kyseisten tavaramerkkien välille yhteyden, eikä arvioitaessa kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta.
Näin ollen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.
Ainoan valitusperusteen toinen osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Ainoan valitusperusteen toisessa osassa Ferrero väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion
55–59 kohdassa tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
5 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa vain kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden näkökulmasta eikä ole tutkinut muita
sovellettavia tekijöitä, jotka voisivat olla merkityksellisiä merkkien mahdollisen heikon samankaltaisuuden kompensoimiseksi,
ja erityisesti aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta kyseisillä markkinoilla.
Ferrero väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa, jonka
mukaan ”kyseisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen – – on siinä määrin selvä, ettei tavaramerkin KINDER laaja tunnettuus,
riippumatta siitä, onko sitä kiistetty vai ei, voi kyseenalaistaa tätä samankaltaisuuden puuttumista”, on virheellinen, koska
tavaramerkin laajalla tunnettuudella on suora vaikutus sille samankaltaisuuden perusteella annettavan suojan ulottuvuuteen.
Valittajan mukaan laajalti tunnetulla tavaramerkillä on välttämättä myös hyvin voimakas erottamiskyky. Näin ollen edellytetään,
että on olemassa huomattavia eroja, jotta myöhempi tavaramerkki voidaan erottaa aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä.
Vertailun tekeminen kahden tavaramerkin välillä ottamatta huomioon niiden tunnettuutta on näin ollen oikeudellinen virhe.
Ferrero väittää lisäksi, että vaikka valituksenalaisen tuomion 62 kohtaa olisi tulkittava siten, että se merkitsee sitä, että
sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa että 5 kohdassa edellytetään tiettyä samankaltaisuuden vähimmäismäärää,
jota ei voida korvata voimakkaalla maineella, jos vähimmäismäärää ei saavuteta, myös tämä tulkinta olisi hylättävä sillä perusteella,
ettei sille ole minkäänlaista oikeudellista perustaa 8 artiklassa. Ferreron mukaan näiden kahden säännöksen mukainen samankaltaisuuden
ja laajan tunnettuuden keskinäinen riippuvuus päinvastoin osoittaa, että jopa samankaltaisuuden vähimmäismäärä voidaan korvata
laajalla tunnettuudella, ja se luo näin ollen mainitussa 5 kohdassa tarkoitetun yhteyden tai jopa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran.
SMHV:n mukaan ainoan valitusperusteen toinen osa on selvästi perusteeton. Oikeuskäytännöstä nimittäin johtuu, että jos kyseiset
merkit ovat erilaisia, aikaisempien tavaramerkkien mahdollinen laaja tunnettuus ei voi johtaa mainittujen säännösten soveltamiseen,
koska yksi niiden soveltamiselle säädetty edellytys ei täyty. Tämä koskee sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
jonka mukaan merkkien ja tavaroiden samankaltaisuus on välttämätön edellytys tämän säännöksen soveltamiselle, että saman artiklan
5 kohtaa, jonka mukaan merkkien samankaltaisuus on yksi itsenäisistä ja kumulatiivisista edellytyksistä, joiden on täytyttävä.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Kuten edellä tämän tuomion 56 kohdassa on muistutettu, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin
ja riidanalaisen tavaramerkin välisen yhteyden olemassaoloa on, samoin kuin saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa, arvioitava kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon kaikki kunkin yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät,
joihin kuuluvat muun muassa kyseisten tavaramerkkien ja näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden aste
sekä aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste.
Vaikka tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta, jonka vuoksi tavaramerkkien
vähäisen samankaltaisuusasteen saattaa korvata aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky (ks. vastaavasti asia C-398/07
P, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) ja SMHV, tuomio 7.5.2009, Kok., s. I‑75*, 33 kohta), on kuitenkin
niin, että kun aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki eivät ole lainkaan samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin
tunnettuus tai maine samoin kuin kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuus ei ole riittävä peruste sille
päätelmälle, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara tai että kohdeyleisö muodostaa niiden välille yhteyden
(ks. vastaavasti asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomio 2.9.2010, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen,
ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Kuten edeltä tämän tuomion 51 kohdasta ilmenee, kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus on nimittäin välttämätön
edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Näin ollen näitä säännöksiä ei selvästikään
voida soveltaa, kun unionin yleisen tuomioistuimen mielestä kyseiset tavaramerkit eivät ole lainkaan samankaltaisia (ks. vastaavasti
em. asia Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomion 68 kohta). Mainitun tuomioistuimen on vain siinä tapauksessa, että
kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen määrittelemiseksi,
onko näiden tavaramerkkien välillä niiden vähäisestä samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden merkityksellisten tekijöiden,
kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleisö niiden
välille yhteyden.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa todennut, että tietty määrä kyseisten
merkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä ominaispiirteitä estää sen, että ne voitaisiin mieltää samankaltaisiksi.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 61 ja 62 kohdassa perustellusti todennut, ettei
aikaisemman tavaramerkin maineella ja riidanalaisten merkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuudella, vaikka ne voidaan
ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, ole lainkaan vaikutusta kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa, joten
ne eivät voi kyseenalaistaa näin todettua samankaltaisuuden puuttumista (ks. vastaavasti asia C-57/08 P, Gateway v. SMHV,
tuomio 11.12.2008, Kok., s. I‑188*, 55–57 kohta).
Näin ollen valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.
Ainoan valitusperusteen kolmas osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valitusperusteen kolmannessa osassa Ferrero väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion
56–58 kohdassa tehnyt oikeudellisen virheen tai vääristellyt sille esitettyjä tosiseikkoja, kun se on soveltanut kyseisten
merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa virheellisiä ja perusteettomia todistelua koskevia sääntöjä, joille se ei ole esittänyt
lainkaan perusteluja.
Ferreron mukaan mainittujen sääntöjen mukaan on ensiksi niin, että kun osatekijät liittyvät toisiinsa, jokainen niistä menettää
erityisen itsenäisen luonteensa. Jos toiseksi kuviomerkissä on kaksi osatekijää, joista ensimmäinen on sijoitettu keskelle
toisen yläpuolelle, merkin kiinnekohta on ylimmäksi asetettu osatekijä, koska keskeinen sijainti voi korvata pienemmät kirjaimet
ja keskelle asetetun osatekijän taustasta aiheutuvan heikomman luettavuuden. Jos kolmanneksi merkissä on kaksi osatekijää,
sen kiinnekohta on ensimmäinen näistä osatekijöistä. Jos neljänneksi merkissä on kolme osatekijää, keskimmäinen osatekijä
on vähämerkityksinen.
SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen kolmas osa on selvästi perusteeton, koska sen yhteydessä ei nouse esille mitään
oikeuskysymystä ja siinä rajoitutaan kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittämät arvioinnit
Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan vaatimusten vastaisesti.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on palautettava mieliin, että SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön
58 artiklan ensimmäisestä kohdasta ilmenee, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Näin ollen ainoastaan
unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä sille esitettyä
selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä
tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi
unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. em. asia Calvin Klein Trademark Trust
v. SMHV, tuomion 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia C-92/10 P, Media-Saturn-Holding v. SMHV, tuomio 13.1.2011,
27 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Kuitenkin silloin, jos valittaja riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen tekemän unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen,
ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen valituksen yhteydessä (ks. mm. asia C-488/06
P, L & D v. SMHV, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 43 kohta).
Ainoan valitusperusteensa kolmannessa osassa Ferrero moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on ottanut
samankaltaisuuden arvioinnissa käyttöön implisiittisiä todistelusäännöksiä, joista ei säädetä asetuksessa N:o 40/94. Tällä
tavoin se pyrkii nimenomaan siihen, että todetaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisessa
tuomiossa oikeudellisia virheitä.
Tämän vuoksi mainittu osa on otettava tutkittavaksi.
On kuitenkin todettava, että tämä osa on puutteellinen. Todetakseen valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, ettei valituslautakunta
tehnyt virhettä todetessaan, etteivät kyseiset merkit ole samankaltaisia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin
arvioinut konkreettisesti kyseisille merkeille ominaisia ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä piirteitä, eikä se vastoin
Ferreron väitettä ole ottanut käyttöön todistelusääntöjä, joilla on yleinen soveltamisala.
Lisäksi on palautettava mieliin siitä Ferreron väitteestä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat
on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, että SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, Euroopan unionin tuomioistuimen
perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
c alakohdan mukaan valittajan on ilmoitettava täsmällisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen
huomioon vääristyneellä tavalla, ja näytettävä toteen ne arviointivirheet, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on valittajan
mukaan päätynyt niiden ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla (ks. mm. yhdistetyt asiat C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00
P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 50 kohta).
On todettava, ettei Ferrero ole esittänyt mitään näyttöä mainitun väitteen tueksi.
Valitusperusteen kolmas osa on siis hylättävä perusteettomana.
Ainoan valitusperusteen neljäs osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Ainoan valitusperusteen neljännessä osassa Ferrero väittää, että oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettu samankaltaisuus voi liittyä ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön
ja että näitä samankaltaisuuden osatekijöitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 56–58 kohdassa kuitenkin arvioinut tavaramerkkiä pääosin ulkoasun ja tietyssä määrin lausuntatavan perusteella ja
painottanut huomattavasti graafiseen esitykseen liittyviä kysymyksiä, kuten riidanalaisen tavaramerkin sisältämien kolmen
osatekijän sijaintia ja kirjasintyyppejä sekä taustaa, jolla osatekijät esitetään.
Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei Ferreron mukaan ole ottanut huomioon sitä, että aikaisemmat tavaramerkit
ja erityisesti espanjalaiset, ranskalaiset ja italialaiset tavaramerkit, joissa on osatekijä ”KINDER”, ovat sanamerkkejä,
joiden suojan laajuuteen eivät vaikuta graafiseen esitykseen liittyvät kysymykset, kuten osatekijöiden sijainti, kirjasintyyppi
tai tausta, jolla nämä tekijät esitetään.
SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen neljäs osa on selvästi perusteeton, koska sen yhteydessä ei nouse esille minkäänlaisia
oikeuskysymyksiä ja siinä rajoitutaan kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittämät arvioinnit.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on hylättävä SMHV:n väite, joka liittyy ainoan valitusperusteen neljännen osan tutkimatta jättämiseen. Vastoin sen
esittämää mainittu osa koskee nimittäin oikeuskysymystä siltä osin kuin siinä väitetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan merkitystä, koska sen olisi pitänyt
ottaa huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki.
Asiakysymyksen osalta on muistutettava, että sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on
määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan sekä merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä
painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin
liittyvät olosuhteet (asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 36 kohta).
Lisäksi kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksia on arvioitava kokonaisvaltaisesti,
jolloin mahdollisen lausuntatavan samankaltaisuuden arviointi on vain yksi merkityksellisistä tekijöistä (ks. vastaavasti
asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok., s. I-2717, 21 kohta).
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis perustellusti tutkinut valituksenalaisen tuomion 56–58 kohdassa kyseisen kahden
merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa niiden ulkoasun ja lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden kannalta.
Ainoan valitusperusteen neljäs osa on siis hylättävä perusteettomana.
Lisäksi tämä valitusperusteen osa on siltä osin kuin siinä pyritään tosiseikkojen arvioimiseen uudelleen jätettävä tutkimatta
edellä tämän tuomion 73 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti, koska Ferrero ei ole vedonnut siihen, että ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla.
Ainoan valitusperusteen viides osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Ainoan valitusperusteen viidennessä osassa Ferrero väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen
virheen, kun se ei ole ottanut käsiteltävässä asiassa huomioon tavaramerkkiperheen olemassaoloa sillä perusteella, ettei sillä
ole merkitystä samankaltaisuuden arvioinnissa.
Ferreron mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin tehdessään tulkinnut virheellisesti oikeuskäytäntöä, koska jos
tavaramerkkiperheen olemassaolo lisää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa siten,
että se saa kuluttajan olettamaan, että riidanalainen tavaramerkki kuuluu tähän perheeseen, tämä johtuu nimenomaan siitä,
että yhtäältä riidanalainen tavaramerkki ja toisaalta tavaramerkkiperhe ovat samankaltaisia, tai tarkemmin siitä, että niillä
on yhteinen osatekijä (asia C-234/06, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 63 kohta).
Ferrero esittää lisäksi, että jo tavaramerkkiperheen olemassaolo lisää vaaraa siitä, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja
pitää automaattisesti kolmannen tahon tavaramerkkiä, joka sisältää tavaramerkkiperheelle yhteisen osatekijän, tämän yhteisen
osatekijän kaltaisena.
Tätä sääntöä sovelletaan täysimääräisesti tilanteeseen, jossa riidanalainen tavaramerkki sisältää laajalti tunnetun osatekijän
”KINDER”, koska tätä tavaramerkkiä verrataan 36 tavaramerkin perheeseen, jonka jokainen tavaramerkki sisältää saman osatekijän
yksin tai yhdistettynä muihin osatekijöihin.
SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen viides osa on sekä jätettävä tutkimatta että se on selvästi perusteeton. Yhtäältä
nimittäin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamuksen, jonka mukaan Ferrero ei voi vedota samankaltaisten tavaramerkkien
”perheen” olemassaoloon, kyseenalaistaminen edellyttäisi uutta tosiseikkojen arviointia, jota ei voida tehdä muutoksenhaun
yhteydessä. Toisaalta SMHV:n mukaan mahdollisella tavaramerkkiperheen olemassaololla on merkitystä vain asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta, koska se voi aiheuttaa erityisen epäsuoran sekaannuksen ja saada yleisön uskomaan,
että myöhempi tavaramerkki on uusi tämän perheen tavaramerkkeihin kuuluva tavaramerkki. Sitä vastoin saman artiklan 5 kohdan
osalta tämä väite ei ole oikeudellisesti perusteltu, koska sekaannuksella sellaisenaan ei ole merkitystä. Samalla tavoin kaikkien
sarjaan kuuluvien tavaramerkkien ja riidanalaisen merkin välisen samankaltaisuuden puuttuminen riittää varmasti estämään mahdollisuuden
sekaannusvaarasta, haitasta tai perusteettomasta edusta.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on hylättävä SMHV:n väitteet, jotka liittyvät ainoan valitusperusteen viidennen osan tutkimatta jättämiseen. Ferreron
väitteistä nimittäin ilmenee tarkoitus vedota siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkitystä, kun sen mielestä tavaramerkkiperheen olemassaololla ei ole
merkitystä samankaltaisuuden arvioinnissa.
Tällainen osa koskee oikeuskysymystä, ja näin ollen se on otettava tutkittavaksi.
Asiakysymyksestä on muistutettava, että oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo on tekijä,
joka on otettava huomioon, kun arvioidaan sekaannusvaaraa. Tässä tapauksessa sekaannusvaara nimittäin aiheutuu siitä mahdollisuudesta,
että kuluttaja erehtyy rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo
virheellisesti, että kyseinen tavaramerkki kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (em. asia Il Ponte Finanziaria
v. SMHV, tuomion 63 kohta).
Kuten edeltä tämän tuomion 52 kohdasta ilmenee, tällä tekijällä ei kuitenkaan ole merkitystä, kun arvioidaan sitä, ovatko
aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki samankaltaisia.
Kuten edeltä tämän tuomion 66 kohdasta ilmenee, unionin yleisen tuomioistuimen on näin ollen vain siinä tapauksessa, että
kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia, otettava huomioon tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo,
kun se arvioi kokonaisvaltaisesti tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa tai yhteyttä.
Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa todennut, että tietty määrä kyseisten
merkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä ominaispiirteitä estää sen, että ne voitaisiin mieltää samankaltaisiksi, se
on voinut oikeudellista virhettä tekemättä todeta mainitun tuomion 63–66 kohdassa, ettei tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo
kyseenalaista tätä toteamusta.
Näin ollen ainoan valitusperusteen viides osa on hylättävä perusteettomana ja valitusperuste on siten hylättävä kokonaisuudessaan.
Edellä esitetyn perusteella valitus on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan
valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä
vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Ferrero velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska Ferrero on hävinnyt asian,
se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Valitus hylätään.
2)
Ferrero SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.