CELEX: 62009TJ0279
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Underrättelse om att den invändande parten yttrat sig vid överklagandenämnden
Regel 50.1, regel 20.2 och regel 67.1 i förordning (EG) nr 2868/95
Rätten till försvar

Domskäl
Bakgrund till tvisten
1. Antonino Aiello ingav den 5 mars 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
2. Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
>image>1
3. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 3, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:
– Klass 3: ”Blekningspreparat, och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och -pastor.”
– Klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller, promenadkäppar.”
– Klass 25: ”Kläder, inklusive stövlar, skor och tofflor.”
4. Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 15/2005 av den 11 april 2005.
5. Cantoni ITC SpA (nedan kallad den invändande parten) framställde den 14 juni 2005, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket.
6. Invändningen grundade sig på följande äldre rättigheter:
– Det gemenskapsfigurmärke som registrerades den 10 februari 2004 under nummer 2689891 och som återges nedan:
>image>2
– Det italienska ordmärket CAPRI som registrerades den 27 januari 1986 under nummer 396526.
7. Vad beträffar det äldre gemenskapsvarumärket grundade invändningen sig på alla varor i klasserna 3, 18 och 25 som nämnda varumärke avser och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:
– Klass 3: ”Tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; schamponeringsmedel; tandpulver, tandkräm och tandpastor.”
– Klass 18: ”Läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; väskor, handväskor, herrhandväskor, portmonnäer; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.”
– Klass 25: ”Ytter- och underkläder, skor, huvudbonader.”
8. Vad beträffar det äldre italienska varumärket grundade invändningen sig på varor i klasserna 3 och 25 som bland annat omfattas av nämnda varumärke och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:
– Klass 3: ”Tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor.”
– Klass 25 : ”Inomhus- och ytterkläder, skor, huvudbonader.”
9. Invändningen avsåg de varor som angetts i punkt 3 ovan.
10. Till stöd för invändningen hänvisades till de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).
11. Invändningsenheten biföll invändningen genom beslut av den 30 maj 2008. Den angav inledningsvis att de varuslag som det sökta varumärket avser och de som det äldre gemenskapsvarumärket omfattar är ”påtagligt identiska”. Därefter konstaterade den att de motstående kännetecknen uppvisar en medelstor likhet i visuellt och fonetiskt hänseende samt att de liknar varandra i begreppsmässigt hänseende. Dessutom konstaterade invändningsenheten att det äldre gemenskapsvarumärket har en normalhög särskiljningsförmåga och drog slutsatsen att det finns risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.
12. Den 30 juli 2008 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut vid harmoniseringsbyrån och ingav då även en inlaga med grunderna för överklagandet. Den 23 oktober 2008 ingav den invändande parten en svarsinlaga med avseende på ovannämnda inlaga från sökanden (nedan kallad den invändande partens inlaga).
13. Den 24 november 2008 skickade harmoniseringsbyrån den invändande partens inlaga per fax till det nummer som sökanden angett i sin ansökan om registrering av det sökta varumärket.
14. Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 2 april 2009 (nedan kallat det angripna beslutet). I det angripna beslutet angavs att sökanden hade avstått från att inge en replik med avseende på den invändande partens inlaga. I sak angav överklagandenämnden bland annat att de varor som det äldre gemenskapsvarumärket avser är avsedda för den breda allmänheten och att de varuslag som det sökta varumärket avser är påtagligt identiska i förhållande till de varuslag som det äldre gemenskapsvarumärket omfattar. Vad beträffar jämförelsen av de motstående varumärkena bedömde överklagandenämnden att de i hög grad liknar varandra i visuellt hänseende, att de uppvisar en medelstor likhet i fonetiskt hänseende samt att de i stort sett är identiska i begreppsmässigt hänseende. Överklagandenämnden framhöll även att det äldre gemenskapsvarumärket har särskiljningsförmåga, eftersom det från genomsnittskonsumentens synpunkt inte föreligger något samband mellan den geografiska benämningen på ön Capri och de varor som nämnda varumärke omfattar.
Parternas yrkanden
15. Sökanden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det angripna beslutet och avslå invändningen,
– förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
16. Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
– ogilla talan,
– förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Upptagande till sakprövning av yrkandet att harmoniseringsbyrån ska föreläggas att avslå invändningen
17. Sökanden har bland annat yrkat att tribunalen ska förelägga harmoniseringsbyrån att avslå invändningen så att det sökta varumärket kan registreras. Tribunalen erinrar om att inom ramen för en talan som väckts vid unionsdomstolen mot ett beslut som meddelats av en överklagandenämnd, gäller enligt fast rättspraxis följande. Harmoniseringsbyrån är enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i förordning nr 207/2009) skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa unionsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på tribunalen att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens domar (förstainstansrättens dom av den 9 mars 2005 i mål T-33/03, Osotspa mot harmoniseringsbyrån – Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 15; se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II–2251, punkt 22).
18. Sökandens yrkande att tribunalen ska förelägga harmoniseringsbyrån att avslå invändningen ska följaktligen avvisas.
Prövning i sak
19. Sökanden har åberopat två ogiltighetsgrunder. Den första grunden avser åsidosättande av regel 50.1 och regel 20.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Sökanden har som andra grund i huvudsak åberopat åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
20. Sökanden har inom ramen för den första grunden i huvudsak gjort gällande att regel 50.1 och regel 20.2 i förordning nr 2868/95 har åsidosatts. Den invändande partens inlaga till överklagandenämnden har nämligen inte skickats till sökanden. Sökanden anser att denna underlåtelse utgör ett ”grovt” åsidosättande av hans rätt till försvar, eftersom han därigenom förhindrades att avge ett yttrande avseende den invändande partens inlaga.
21. Harmoniseringsbyrån har i huvudsak gjort gällande att sökanden fått direkt kännedom om den invändande partens inlaga och att han därför inte med framgång kan göra gällande att rätten till försvar åsidosatts.
22. Enligt regel 50.1 i förordning nr 2868/95 om prövning av överklaganden ska ”såvida inte annat anges … bestämmelserna om förfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas gälla för besvärsförfaranden i tillämpliga delar”.
23. Beträffande förfarandet vid invändningsenheten föreskrivs i regel 20.2 i förordning nr 2868/95 att harmoniseringsbyrån ”skall … underrätta [varumärkes]sökanden om att invändningen lämnats in och anmoda honom att framföra sina synpunkter inom den tid som fastställs av byrån”.
24. Av regel 50.1 jämförd med regel 20.2 i förordning nr 2868/95 följer att harmoniseringsbyrån, inom ramen för förfarandet vid överklagandenämnden, ska informera den som ansökt om registrering av gemenskapsvarumärke och som har överklagat till överklagandenämnden om att den invändande parten har yttrat sig och bereda varumärkessökanden tillfälle att framföra sina synpunkter.
25. Harmoniseringsbyrån har för övrigt inte bestritt att det ankom på byrån att skicka den invändande partens inlaga till sökanden, så att sökanden bereddes tillfälle att framföra sina synpunkter innan överklagandenämnden antog det angripna beslutet. Harmoniseringsbyrån har till och med påstått sig ha skickat den invändande partens inlaga till sökanden per fax till det nummer som angetts i registreringsansökan.
26. Under förhandlingen medgav harmoniseringsbyrån – som svar på en skriftlig fråga från tribunalen som ställdes som en åtgärd för processledning enligt artikel 64 i tribunalens rättegångsregler – att den gjorde fel när den skickade den invändande partens inlaga per fax till det nummer som angetts i registreringsansökan och inte till faxnumret till sökandens företrädare i förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden. Sistnämnda nummer angavs bland annat i det formulär som avsåg överklagandet vid överklagandenämnden.
27. Harmoniseringsbyrån har emellertid gjort gällande att sökanden trots detta misstag från byråns sida fick kännedom om den invändande partens inlaga och därför hade möjlighet att förbereda sitt försvar. Harmoniseringsbyrån har nämligen anfört att meddelandena skickades direkt till sökandens faxnummer som hade angetts i registreringsansökan och att sökanden, eftersom den fick kännedom om det angripna beslutet, inte med framgång kunde göra gällande att den inte fått kännedom om den invändande partens inlaga.
28. Tribunalen framhåller emellertid att harmoniseringsbyrån inte kan vinna framgång med argumentet att sökanden – genom att ha fått kännedom om det angripna beslutet – fått kännedom om den invändande partens inlaga i så god tid att han getts möjlighet att framföra sina synpunkter. Både det angripna beslutet och den invändande partens inlaga skickades visserligen per fax till det nummer som angetts i registreringsansökan. Sökanden gjorde under förhandlingen emellertid gällande dels att numret tillhörde en affärsrådgivare som var hans företrädare år 2004 under registreringsförfarandet, dels att det var efter det att sökanden tillfälligt befunnit sig i Italien i maj 2009 som han personligen fick kännedom om det angripna beslutet. Det är således inte styrkt att sökanden personligen fick kännedom om den invändande partens inlaga så att han kunde framföra sina synpunkter avseende inlagan vid överklagandenämnden.
29. Tribunalen vill under alla omständigheter erinra om att det i regel 67.1 i förordning nr 2868/95 anges att ”[o]m en företrädare har utsetts, eller då den först angivna sökanden i en gemensam ansökan anses vara den gemensamma representanten enligt regel 75.1, skall meddelanden adresseras till den utsedda företrädaren eller den gemensamma representanten”. Harmoniseringsbyrån kan således inte åberopa det påstådda meddelandet i den invändande partens inlaga till sökanden som motivering till varför sökandens företrädare inte meddelades.
30. Det ska för övrigt understrykas att harmoniseringsbyrån under förhandlingen angav att praxis vid överklagandenämndens kansli har varit att skicka alla handlingar till den särskilt utsedda företrädaren. Syftet därmed var att säkerställa att den som företräds och som kan befinna sig utanför Europeiska unionen erhåller alla meddelanden.
31. Tribunalen finner dessutom, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån gjorde gällande under förhandlingen, att man av regel 77 i förordning nr 2868/95 – enligt vilken varje meddelande till en företrädare ska ha samma verkan som om det hade adresserats till den företrädda personen – inte kan dra slutsatsen att meddelandet till den företrädda personen har samma verkan som om det hade meddelats företrädaren. Om så vore fallet, skulle regel 67 i samma förordning sakna verkan.
32. Harmoniseringsbyrån har framfört argumentet att sökanden, trots misstaget från byråns sida, har kunnat tillvarata sin rätt till försvar genom att väcka talan vid tribunalen, inge en replik och framföra synpunkter under förhandlingen. Tribunalen erinrar i detta avseende om att det angripna beslutet, såsom sökanden har gjort gällande, antogs utan att sökanden kunnat framföra sina synpunkter med avseende på den invändande partens inlaga.
33. Enligt artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. I enlighet med denna bestämmelse kan en överklagandenämnd endast grunda ett beslut på faktiska eller rättsliga omständigheter som parterna haft tillfälle att yttra sig över (domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, I-10107, punkterna 41 och 42, samt förstainstansrättens dom av den 13 juli 2005 i mål T-242/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (TOP), REG 2005, s. II-2793, punkterna 58 och 59, och av den 7 september 2006 i mål T-168/04, L & D mot harmoniseringsbyrån – Sämann (Aire Limpio), REG 2006, s. II-2699, punkt 115).
34. I nämnda bestämmelse fastställs, med avseende på gemenskapens varumärkesrätt, den allmänna principen om skydd för rätten till försvar (förstainstansrättens dom av den 15 september 2005 i mål T-320/03, Citicorp mot harmoniseringsbyrån (LIVE RICHLY), REG 2005, s. II-3411, punkt 21, och av den 7 februari 2007 i mål T-317/05, Kustom Musical Amplification mot harmoniseringsbyrån (formen på en gitarr), REG 2007, s. II-427, punkt 26). Enligt denna allmänna princip ska de till vilka myndighetsbeslut är riktade beredas tillfälle att vederbörligen framföra sina synpunkter, i de fall dessa beslut märkbart påverkar deras intressen (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15, svensk specialutgåva, volym 2, s. 357, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 21, och i det ovannämnda målet LIVE RICHLY, punkt 22).
35. Det är visserligen riktigt att ett handläggningsfel kan leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigförklaras endast om det är fastställt att det angripna beslutet hade kunnat få ett annat innehåll om handläggningsfelet inte hade ägt rum (förstainstansrättens dom av den 11 juli 2006 i mål T-247/03, Torres mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Muga (Torre Muga), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 79, och tribunalens dom av den 24 november 2010 i mål T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyrån – Muñoz Molina (R10), REU 2010, s. II-5433, punkt 30).
36. I förevarande fall gjorde sökanden under förhandlingen gällande att flera sidor i den invändande partens inlaga avsåg det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Även om sökanden hade framfört argument avseende det äldre varumärkets särskiljningsförmåga i den inlaga där han angav grunderna för sitt överklagande vid överklagandenämnden, konstaterar tribunalen att överklagandenämnden i punkt 17 i det angripna beslutet, i syfte att slå fast att det äldre varumärket har särskiljningsförmåga, i motsvarande ordalag som dem som återfinns i den invändande partens inlaga angav att det inte fanns något samband mellan den geografiska benämningen på ön Capri och de varor som det äldre varumärket avser. Sökanden har emellertid inte beretts tillfälle att framföra sina synpunkter i detta avseende som svar på den invändande partens inlaga. Det kan således inte med framgång göras gällande att det angripna beslutet inte hade kunnat få ett annat innehåll om handläggningsfelet inte hade ägt rum, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån gjorde gällande under förhandlingen.
37. Av det ovan anförda följer att talan kan bifallas på den grund som avser åsidosättande av regel 50.1 och regel 20.2 i förordning nr 2868/95. Det saknas anledning att pröva den andra grunden.
38. Talan ska således bifallas och det angripna beslutet ogiltigförklaras.
Rättegångskostnader
39. Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.
Domslut
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)
följande:
1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 2 april 2009 (ärende R 1148/2008-1) ogiltigförklaras.
2) Harmoniseringsbyrån ska ersätta rättegångskostnaderna.