CELEX: 62011CJ0610
Impugnazione
Procedura di decadenza
Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM
Uso effettivo
Mezzi probatori
Dichiarazione in forma solenne
Onere della prova
Esame d’ufficio dei fatti
Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articoli 15, 51 e 76
Regolamento (CE) n. 2868/95
Regola 40, paragrafo 5

Con la sua impugnazione la Centrotherm Systemtechnik GmbH (in prosieguo: la «Centrotherm Systemtechnik») domanda l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2011, Centrotherm Systemtechnik/UAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (
T-434/09, Racc. pag. II-6227
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa ad un procedimento di dichiarazione di decadenza avviato dalla centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «centrotherm Clean Solutions») nei confronti del marchio denominativo comunitario CENTROTHERM di cui è titolare la Centrotherm Systemtechnik.
Occorre peraltro rilevare che, il 15 settembre 2011, il Tribunale ha parimenti pronunciato, in una causa parallela che vedeva opporsi le medesime parti e in cui era altrettanto messa in discussione la decisione controversa, la sentenza centrotherm Clean Solutions/UAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (
T-427/09, Racc. pag. II-6207
), con la quale detto giudice ha accolto il ricorso della centrotherm Clean Solutions diretto all’annullamento parziale della menzionata decisione.
Tale sentenza è oggetto di un’impugnazione proposta dalla Centrotherm Systemtechnik (causa C‑609/11 P).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 207/2009
Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
), ha operato una codificazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), e ha abrogato quest’ultimo.
Il considerando 10 del regolamento n. 207/2009 è così formulato:
«È giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».
L’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, al titolo «Uso del marchio comunitario», così dispone:
«1.   Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
(...)».
Inserito nella sezione 4, intitolata «Osservazioni dei terzi e opposizione», del titolo IV «Procedura di registrazione», del regolamento n. 207/2009, l’articolo 42 del medesimo, al titolo «Esame dell’opposizione», stabilisce che:
«1.   Nel corso dell’esame dell’opposizione l’[UAMI] invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell’Ufficio stesso.
2.   Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. (...)
(...)».
Inserito nella sezione 2, intitolata «Motivi di decadenza», del titolo VI «Rinuncia, decadenza e nullità», del regolamento n. 207/2009, l’articolo 51 del medesimo, al titolo «Motivi di decadenza», dispone che:
«1.   Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a)
se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; (...)
(...)
2.   Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».
Inserito nella sezione 5, intitolata «Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all’[UAMI]», del titolo VI del regolamento n. 207/2009, l’articolo 57 del medesimo, al titolo «Esame della domanda», così prevede:
«1.   Nel corso dell’esame della domanda di decadenza o di nullità, l’[UAMI] invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.
2.   Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. (...) In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. (...)
(...)».
Inserito nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del titolo IX, «Disposizioni di procedura», del regolamento n. 207/2009, l’articolo 76 del medesimo, al titolo «Esame d’ufficio dei fatti», così dispone:
«1.   Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
2.   L’[UAMI] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».
Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009:
«Nelle procedure dinanzi all’[UAMI] sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
(...)
f)
le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione».
Il regolamento(CE) n. 2868/95
La regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (
GU L 303, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (
GU L 172, pag. 4
; in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), così dispone ai paragrafi da 2 a 4:
«2.
Se l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l’[UAMI] lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’[UAMI] rigetta l’opposizione.
3.
Le indicazioni e le prove relative alla prova dell’utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.
4.
Le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 bis e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo [78], paragrafo 1, lettera f), del [regolamento n. 207/2009]».
Ai sensi della regola 40 del regolamento n. 2868/95:
«1.
La domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità che viene considerata come depositata viene notificata al titolare del marchio comunitario. Dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile, l’[UAMI] invita il titolare del marchio comunitario a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.
2.
Se il titolare del marchio comunitario non trasmette osservazioni, l’[UAMI] può decidere sulla decadenza o nullità in base ai documenti di cui dispone.
3.
L’[UAMI] trasmette le osservazioni del titolare del marchio comunitario al richiedente e, quando ne ravvisi la necessità, lo invita a pronunciarsi in merito entro un preciso termine indicato.
4.
Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla regola 69, tutte le osservazioni presentate dalle parti vengono inviate all’altra parte interessata.
5.
Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza basata sui motivi previsti dall’articolo [51], paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009], l’[UAMI] invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.
6.
Se il richiedente deve comprovare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo [57], paragrafi 2 o 3, del regolamento [n. 207/2009], l’[UAMI] invita il richiedente a fornire la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, la domanda di nullità viene respinta. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4».
Fatti
Gli antefatti della controversia sono esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:
«1
Il 7 settembre 1999 la [Centrotherm Systemtechnik] presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all’[UAMI] ai sensi del regolamento [n. 40/94].
Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo CENTROTHERM.
I prodotti e servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 11, 17, 19 e 42 dell’Accordo di Nizza [del] 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (...)
In data 19 gennaio 2001 il marchio CENTROTHERM veniva registrato come marchio comunitario per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.
Il 7 febbraio 2007, ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 15 e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], [la centrotherm Clean Solutions], depositava presso l’UAMI una domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM per tutti i prodotti e i servizi registrati.
In data 15 febbraio 2007 la domanda di dichiarazione di decadenza veniva notificata alla [Centrotherm Systemtechnik], la quale era invitata a presentare eventuali osservazioni e prove dell’uso effettivo del marchio controverso entro il termine di tre mesi.
Nelle sue osservazioni dell’11 maggio 2007 la [Centrotherm Systemtechnik] contestava la domanda di dichiarazione di decadenza e, allo scopo di dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio, produceva i seguenti elementi:
—
quattordici fotografie digitali;
—
quattro fatture;
—
una dichiarazione dal titolo “eidesstattliche Versicherung” (dichiarazione scritta in forma solenne), redatta dal sig. W., in qualità di amministratore della [Centrotherm Systemtechnik].
La [Centrotherm Systemtechnik] dichiarava di essere in possesso di svariate altre copie di fatture che, in un primo momento, rinunciava a presentare per motivi di riservatezza. Affermando di essere in grado di produrre ulteriore documentazione, essa chiedeva alla divisione di annullamento dell’UAMI l’adozione di una misura procedurale conseguente nel caso in cui la divisione anzidetta avesse reputato necessario acquisire agli atti altre prove e singoli documenti.
Il 30 ottobre 2007 la divisione di annullamento pronunciava la decadenza del marchio CENTROTHERM, osservando che gli elementi di prova forniti dalla [Centrotherm Systemtechnik] non erano sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anzidetto.
Il 14 dicembre 2007 la [Centrotherm Systemtechnik] proponeva impugnazione avverso tale decisione, che la quarta commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva parzialmente con [la decisione controversa]. La ricorrente faceva valere, in particolare, che la divisione di annullamento avrebbe dovuto chiederle altri documenti informativi. La [Centrotherm Systemtechnik] faceva valere, in particolare, che la divisione di annullamento avrebbe dovuto chiederle altri documenti informativi. Essa addebitava altresì alla suddetta divisione di non aver tenuto conto degli elementi contenuti nel fascicolo di un’altra causa, anch’essa pendente dinanzi all’UAMI e riguardante il marchio CENTROTHERM.
La commissione di ricorso annullava la decisione della divisione di annullamento, respingendo la domanda di dichiarazione di decadenza per i prodotti “tubazioni di scarico per impianti di riscaldamento, canne fumarie di camini, tubi per caldaie da riscaldamento; mensole per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche di impianti del gas; rubinetti per condotte; regolatori per camini”, appartenenti alla classe 11, “raccordi per tubi, manicotti per tubi, armature per condotte, tubi, tutti i suddetti articoli non in metallo”, appartenenti alla classe 17, e “tubi, canalizzazioni, in particolare per la costruzione; tubi di derivazione; canne fumarie di camini”, appartenenti alla classe 19. Per il resto, la commissione respingeva il ricorso.
In particolare, la commissione di ricorso riteneva che – riguardo al quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di dichiarazione di decadenza, avvenuta in data 7 febbraio 2007 (in prosieguo: il “periodo rilevante”) – la prova dell’uso effettivo del marchio CENTROTHERM per i prodotti indicati al punto 11 anzidetto fosse stata prodotta, giacché le fotografie fornite dalla [Centrotherm Systemtechnik] dimostravano la natura dell’uso del marchio e le fatture esibite confermavano che i suddetti prodotti erano stati commercializzati con il marchio controverso.
Ciò nondimeno, la commissione di ricorso osservava che la [Centrotherm Systemtechnik] aveva prodotto soltanto la dichiarazione del proprio amministratore come prova riguardante gli altri prodotti e servizi per i quali era stato registrato il marchio CENTROTHERM (v. punto 3 supra), il che, ad avviso di detta commissione, non era sufficiente per dimostrare l’uso effettivo del marchio. In proposito la commissione di ricorso puntualizzava che la divisione di annullamento non era tenuta né a chiedere altri documenti, né a tenere conto del fascicolo di un’altra causa anch’essa pendente dinanzi all’UAMI».
È d’uopo completare la narrativa dei fatti della controversia esposta dal Tribunale con le seguenti precisazioni.
Dal punto 36 della decisione controversa risulta che, relativamente agli elementi probatori complementari prodotti dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima ha affermato che siffatta «prova ulteriore è stata prodotta tardivamente e non può essere presa in considerazione» in quanto «il termine di cui alla regola 40, paragrafo 5, seconda frase, del [regolamento n. 2868/95] è un termine preclusivo, il cui mancato rispetto comporta la decadenza del marchio, conformemente alla regola 40, paragrafo 5, terza frase, [del menzionato regolamento]». In proposito, al punto 37 di tale decisione la commissione di ricorso ha aggiunto che, pur ammettendo che la commissione di ricorso, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, valuti liberamente la pertinenza del prendere in considerazione delle prove prodotte tardivamente, il motivo per cui essa dovrebbe fare uso di siffatto potere a favore della ricorrente non appare nel caso di specie. La menzionata commissione ha precisato che detta ricorrente, a tale riguardo, aveva dedotto soltanto argomenti generici sul ruolo e il valore del diritto di marchio e che non aveva fatto valere l’impossibilità di produrre la prova dell’utilizzazione fin dalla prima istanza.
La sentenza impugnata
Con atto introduttivo del ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2009 la Centrotherm Systemtechnik ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui questa aveva accolto la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM.
A sostegno del ricorso la Centrotherm Systemtechnik ha dedotto tre motivi, relativi, in primo luogo, ad un’errata valutazione delle prove dell’uso prodotte dinanzi alla divisione di annullamento dell’UAMI, in secondo luogo, alla violazione dell’obbligo di esaminare d’ufficio i fatti, in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e, in terzo luogo, alla mancata presa in considerazione delle prove prodotte dinanzi alla commissione di ricorso. In subordine la Centrotherm Systemtechnik ha invocato un’eccezione di illegittimità contro la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto detto ricorso.
Nell’ambito dell’esame del primo motivo, ai punti da 21 a 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, innanzitutto, fatto riferimento all’obiettivo della sanzione di decadenza così come alle regole di procedura e ai principi relativi all’amministrazione della prova ad esso afferenti, quali risultano, in particolare, dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dalla regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.
Successivamente, il Tribunale, ai punti da 25 a 30 della menzionata sentenza, ha indicato i diversi elementi di giurisprudenza relativi alla nozione di uso effettivo e alle condizioni in cui un uso siffatto può essere ritenuto dimostrato.
Dopo aver indicato, al punto 31 della sentenza impugnata, che era alla luce del complesso delle considerazioni ricordate ai punti da 21 a 30 di tale sentenza che occorreva valutare se la commissione di ricorso avesse correttamente reputato, nella decisione controversa, che gli elementi probatori addotti dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla divisione d’annullamento non dimostravano un uso effettivo del marchio controverso relativamente ai prodotti e servizi diversi da quelli menzionati al punto 11 di tale sentenza, il Tribunale ha precisato, ai punti da 32 a 34 della medesima sentenza, quanto segue:
«32
Si deve rammentare che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente alla divisione di annullamento per dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio sono la dichiarazione scritta in forma solenne del suo amministratore, quattro fatture e quattordici fotografie digitali.
In via preliminare va osservato che, secondo giurisprudenza costante, al fine di valutare la rilevanza probatoria di “dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione” ai sensi dell’art. 78, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009, occorre verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esse contenuta, tenendo conto, in particolare, dell’origine del documento, delle circostanze in cui è stato elaborato, del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (...).
È pertanto necessario considerare che, tenuto conto degli evidenti legami che uniscono l’autore della dichiarazione e la ricorrente, alla suddetta dichiarazione può essere attribuito un valore probatorio soltanto quando essa sia corroborata dal contenuto delle quattordici fotografie e delle quattro fatture presentate».
Ai punti da 35 a 43 della sentenza impugnata il Tribunale, nella prospettiva delineata al punto 34 di detta sentenza, ha proceduto ad un esame delle fatture e delle fotografie prodotte dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla divisione d’annullamento dell’UAMI. In tale contesto il Tribunale, ai punti 36 e 37 della sentenza in parola, ha segnatamente rilevato quanto segue:
«36
Tali fatture dimostrano che la ricorrente ha venduto una molteplicità di prodotti del settore dell’idraulica (tubi, manicotti, complessi di raccordo di caldaia, gomiti di revisione, rivestimenti per sistemi di scappamento) a quattro clienti per un importo che, compresa la fattura del 2007, corrisponde a meno dello 0,03% del fatturato che l’amministratore della ricorrente medesima ha dichiarato di aver realizzato nel 2006 con la vendita di prodotti recanti il marchio CENTROTHERM.
Ne consegue che la ricorrente ha fornito all’UAMI prove di vendita relativamente deboli con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione del suo amministratore. Pertanto, quand’anche la commissione di ricorso avesse tenuto conto della detta dichiarazione, occorrerebbe constatare l’insufficienza di elementi presenti nel fascicolo a sostegno di quest’ultima per quanto concerne il valore delle vendite. Inoltre, riguardo all’aspetto temporale dell’uso del marchio, le suddette fatture riguardano un periodo assai breve – se addirittura non hanno carattere episodico – ossia il 12, 18 e 21 luglio 2006 e il 9 gennaio 2007».
Al termine dell’esame delle fatture e delle fotografie prodotte, il Tribunale ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata ha così concluso:
«44
Da quanto precede si deduce che né le fotografie né le fatture consentono di corroborare la dichiarazione dell’amministratore della ricorrente, nella parte in cui questi afferma che i prodotti che seguono sono stati commercializzati con il marchio CENTROTHERM durante il periodo rilevante: parti meccaniche di impianti di climatizzazione, di produzione di vapore, di essiccamento e di ventilazione; apparecchi per filtrare l’aria e loro parti; giunti, materiali per giunzioni; materie per turare, stoppare e isolare; materie plastiche parzialmente lavorate (semilavorati); materiali da costruzione, armature per la costruzione; elementi per il rivestimento di muri e pareti, pannelli da costruzione, pannelli; prolunghe per camini, fumaioli per camini, mitre di camini e cappe per camini.
Occorre concludere che la valutazione globale degli elementi presenti nel fascicolo non consente di dedurre che il marchio CENTROTHERM abbia formato oggetto di un uso effettivo nel periodo rilevante per prodotti e servizi diversi da quelli di cui al punto 11 supra, salvo ricorrere a probabilità o a presunzioni».
Il secondo motivo è stato respinto dal Tribunale con la motivazione seguente, esposta ai punti da 53 a 55 della sentenza impugnata:
«53
(...) [A]i sensi dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni [art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato [art. 51, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento] oppure se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico [art. 51, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento].
Anche se le ultime due condizioni riguardano impedimenti assoluti, come emerge dall’art. 7, n. 1, lett. b)-d) e g), del regolamento n. 207/2009, la prima è relativa a una disposizione sull’esame degli impedimenti relativi alla registrazione, ossia l’art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, occorre concludere che l’esame dell’UAMI vertente sull’uso effettivo del marchio comunitario nell’ambito di una procedura di decadenza è soggetto all’applicazione dell’art. 76, n. 1, parte finale, del regolamento n. 207/2009, che prevede che l’esame in parola sia limitato ai fatti invocati dalle parti.
Ne consegue che è errata la premessa della ricorrente, secondo cui l’UAMI avrebbe ingiustamente limitato il proprio esame agli elementi di prova da essa forniti».
Il terzo motivo è stato respinto dal Tribunale con la motivazione seguente:
«61
In primo luogo, va rammentato che l’esame dell’UAMI della questione riguardante l’uso effettivo del marchio comunitario è soggetto all’applicazione dell’art. 76, n. 1, parte finale, del regolamento n. 207/2009, come osservato ai punti 51‑54 supra. Tale disposizione prevede che l’esame dell’UAMI si limiti ai fatti invocati dalle parti. Ne consegue che dev’essere respinta l’affermazione della ricorrente secondo cui l’UAMI è tenuto a completare d’ufficio il proprio fascicolo.
In secondo luogo, la possibilità per le parti nel procedimento dinanzi all’UAMI di presentare fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo non esiste in modo incondizionato, ma, come emerge dalla giurisprudenza, è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie L’UAMI dispone di un potere discrezionale quanto alla presa in considerazione di fatti e prove presentate tardivamente soltanto se tale condizione viene soddisfatta (...).
Orbene, nella fattispecie esiste una disposizione che osta a che si tenga conto degli elementi presentati dinanzi alla commissione di ricorso, ossia la regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95».
Infine, quanto al motivo relativo, fatto valere mediante eccezione, dell’illegittimità della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, il Tribunale, ai punti da 67 a 70 della sentenza impugnata, ha segnatamente giudicato che:
«67
Il Tribunale constata che, sebbene le regole del regolamento n. 2868/95 non possano essere in contrasto con le disposizioni e la struttura del regolamento n. 207/2009, ciò nondimeno non è ravvisabile una contraddizione tra la regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95 e le disposizioni sulla decadenza contenute nel regolamento n. 207/2009.
Invero, mentre il regolamento n. 207/2009 prevede la regola materiale, ossia la sanzione di decadenza per i marchi comunitari che non hanno formato oggetto di un uso effettivo, il regolamento n. 2868/95 precisa le norme procedurali applicabili, in particolare l’attribuzione dell’onere della prova e le implicazioni della mancata osservanza dei termini imposti. Inoltre, e come già osservato (…), relativamente alla domanda di dichiarazione di decadenza per il mancato uso effettivo, dall’impianto del regolamento n. 207/2009 risulta che la portata e l’intensità dell’esame dell’UAMI sono delimitate dai motivi e dai fatti dedotti dalle parti.
(...)
Riguardo all’asserita violazione del principio di proporzionalità, si deve rammentare che il mancato rispetto immotivato dei termini, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema comunitario, può essere sanzionato dalla normativa comunitaria con la perdita di un diritto, senza che ciò sia incompatibile con detto principio di proporzionalità (...)».
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
Con la sua impugnazione la Centrotherm Systemtechnik domanda alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere il suo ricorso di primo grado e di condannare l’UAMI e la centrotherm Clean Solutions alle spese.
L’UAMI conclude per il rigetto dell’impugnazione o, in subordine, per il rigetto del ricorso di primo grado, nonché per la condanna della Centrotherm Systemtechnik alle spese.
La centrotherm Clean Solutions conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna della Centrotherm Systemtechnik alle spese.
Sull’impugnazione
La Centrotherm Systemtechnik deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
Puntualizzazione preliminare
Nel caso di specie dall’esposizione dei fatti della controversia richiamati al punto 14 della presente sentenza risulta che, sebbene la procedura di decadenza in causa fosse stata avviata in vigenza del regolamento n. 40/94, la decisione controversa è stata presa dalla commissione di ricorso dell’UAMI dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 207/2009.
Avendo quest’ultimo regolamento tuttavia effettuato una codificazione del regolamento n. 40/94 e dato che le disposizioni pertinenti del medesimo non hanno subito modifiche a seguito della menzionata codificazione, nel prosieguo della presente sentenza si farà esclusivamente riferimento alle disposizioni del regolamento n. 207/2009.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009
Argomenti delle parti
Con il primo motivo la Centrotherm Systemtechnik sostiene che, affermando, al punto 34 della sentenza impugnata, che a una dichiarazione in forma solenne, come quella di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, può essere riconosciuto un valore probatorio soltanto quando essa sia corroborata dalle altre prove presentate, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il valore probatorio insito in dichiarazioni del genere, se non addirittura privato le stesse di qualsiasi efficacia probatoria autonoma. Inoltre, omettendo di prendere in considerazione il fatto che, nella fattispecie, il contenuto della dichiarazione controversa non è stato contestato dalle altre parti, il Tribunale avrebbe violato il principio per cui l’effettività dell’uso deve essere oggetto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.
Tale omessa considerazione del valore probatorio insito nelle dichiarazioni in forma solenne avrebbe indotto il Tribunale a concludere, in violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per la mancanza di uso effettivo del marchio controverso.
Secondo l’UAMI e la centrotherm Clean Solutions, dal punto 34 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale non ha escluso in abstracto qualsiasi valore probatorio relativamente alle dichiarazioni in forma solenne, ma che lo ha valutato constatando, al termine di una verifica che non può essere sindacata nell’ambito di un’impugnazione, che, nella fattispecie, risultavano necessarie prove complementari, avuto riguardo ai legami esistenti fra l’autore della dichiarazione in questione e la Centrotherm Systemtechnik.
Giudizio della Corte
Occorre constatare che il punto 34 della sentenza impugnata, il quale deve essere letto, segnatamente, alla luce dei punti che lo precedono e di quelli ad esso seguenti, è dotato di una portata diversa da quella che erroneamente gli attribuisce la Centrotherm Systemtechnik.
È infatti d’uopo, innanzitutto, rilevare che, al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato come «elementi di prova forniti dalla ricorrente» sia la dichiarazione in forma solenne del suo amministratore che le fatture e le fotografie prodotte.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Centrotherm Systemtechnik, il Tribunale non ha in alcun modo escluso che una dichiarazione in forma solenne sia idonea ad avere valore probatorio, ma, al contrario, ha posto in evidenza, al punto 33 di detta sentenza, che al fine di valutare tale rilevanza probatoria occorre verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in essa contenuta, tenendo conto, in particolare, dell’origine del documento, delle circostanze in cui è stato elaborato, del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, tale documento appaia ragionevole e affidabile.
È soltanto in quel momento, e intraprendendo concretamente un siffatto esame della dichiarazione in discussione nella presente causa, che il Tribunale ha considerato, al punto 34 di detta sentenza, che, tenuto conto degli evidenti legami che univano l’autore della dichiarazione e la Centrotherm Systemtechnik, nella fattispecie alla suddetta dichiarazione poteva essere attribuito un valore probatorio soltanto qualora essa fosse corroborata dal contenuto delle fotografie e delle fatture presentate.
È quindi così che, in particolare, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, il Tribunale, senza con ciò minimamente pretendere che la Centrotherm Systemtechnik avrebbe dovuto produrre fatture che suffragassero l’intero fatturato menzionato nella dichiarazione in forma solenne in parola, ha, per contro, sottolineato l’estrema differenza esistente fra le affermazioni relative ai fatturati annuali asseritamente realizzati dalla Centrotherm Systemtechnik fra il 2002 e il 2006 che comportava siffatta dichiarazione e i volumi di vendita relativamente minimi e afferenti ad un periodo alquanto ridotto, se non episodico, di cui testimoniavano le fatture effettivamente prodotte.
Al termine dell’esame circonstanziato delle fatture e delle fotografie prodotte, svolto dal Tribunale ai punti da 35 a 43 della sentenza impugnata, tale giudice ha constatato, al punto 44 della menzionata sentenza, che, nella specie, dette fotografie e fatture non consentivano in alcun modo di corroborare la dichiarazione dell’amministratore secondo cui i tipi di prodotti elencati nello stesso punto sarebbero stati commercializzati con il marchio controverso.
Inoltre, è senza errori di diritto a tale riguardo che il Tribunale ha potuto concludere, al punto 45 della sentenza in parola, che una valutazione globale degli elementi presenti nel fascicolo, ivi inclusa, di conseguenza, la dichiarazione in forma solenne di cui trattasi, non consentiva, in siffatte circostanze, di dedurre, salvo facendo ricorso a probabilità o a presunzioni, che il marchio controverso fosse stato oggetto di un uso effettivo relativamente ai prodotti e servizi in discussione nella presente causa.
A riguardo è d’uopo ricordare, peraltro, che la valutazione dei fatti e delle prove e, segnatamente, dell’efficacia probatoria relativa alla dichiarazione in forma solenne addotti dalla Centrotherm Systemtechnik, operata dal Tribunale a tal fine, rientra nell’ambito dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI,
C-234/06 P, Racc. pag. I-7333
, punto 75), e dunque non costituisce, salvo il caso di snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
Riguardo, infine, alla circostanza per cui il contenuto della dichiarazione in parola non è stato espressamente contestato dall’autore della domanda di declaratoria di decadenza dinanzi all’UAMI, basti constatare che essa non era minimamente idonea ad impedire al Tribunale di effettuare la valutazione dei fatti e delle prove che gli incombeva al fine di verificare se un uso effettivo del marchio anteriore fosse stato dimostrato dinanzi all’UAMI e di statuire, di conseguenza, sulla controversia di cui era investito.
Dal complesso delle suesposte considerazioni emerge che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo e sulla prima parte del terzo motivo, relativi alla violazione degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
Argomenti delle parti
Con il secondo motivo la Centrotherm Systemtechnik sostiene che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, la regola secondo cui l’UAMI procede d’ufficio all’esame dei fatti, dettata dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si applica nell’ambito di una procedura di decadenza. In effetti, siccome può essere proposta da chiunque lo desideri, siffatta procedura non rientrerebbe nell’eccezione prevista da tale disposizione relativamente alle procedure riguardanti impedimenti relativi alla registrazione.
Con la prima parte del terzo motivo la Centrotherm Systemtechnik fa valere, peraltro, che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale nella sentenza impugnata, nell’ambito di una procedura di decadenza, l’onere della prova dell’uso effettivo del marchio non incombe al titolare di quest’ultimo.
Difatti, mentre gli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevedono che il titolare del marchio anteriore deve apportare la prova dell’uso effettivo dello stesso, e in mancanza della quale la sua opposizione o domanda di nullità sarebbero respinte, l’articolo 51 del menzionato regolamento non comporterebbe precisazioni simili quanto alle procedure di decadenza. In tali condizioni la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 che impone al titolare del marchio l’onere della prova dell’uso effettivo non terrebbe debito conto del regolamento n. 207/2009. Ne conseguirebbe che la commissione di ricorso sarebbe tenuta a prendere in considerazione gli elementi probatori prodotti dinanzi ad essa a titolo del suo obbligo di esaminare i fatti d’ufficio ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
Secondo l’UAMI, tenuto conto del carattere inter partes e sui generis della procedura di decadenza, che non costituisce una procedura vertente su impedimenti assoluti alla registrazione o su impedimenti relativi alla registrazione, il principio della verifica d’ufficio dei fatti non è applicabile ed è al titolare del marchio, il quale dispone degli elementi appropriati a tal fine, che spetta dimostrare di aver fatto un uso effettivo del marchio stesso.
La centrotherm Clean Solutions fa parimenti valere che l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non si applica alle procedure di decadenza. Per contro, la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 determina le modalità procedurali di applicazione concernenti la decadenza, prevedendo espressamente che il titolare del marchio deve apportare la prova dell’uso effettivo del medesimo.
Giudizio della Corte
Con il secondo motivo e con la prima parte del terzo motivo, che occorre trattare congiuntamente, la Centrotherm Systemtechnik sostiene, in sostanza, che, statuendo, nell’ambito di una procedura di decadenza, che l’UAMI non è tenuto ad esaminare d’ufficio le prove dell’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore, ma che l’onere della prova di siffatta esistenza incombe unicamente al titolare di tale marchio, e avendo omesso, per tale ragione, di sanzionare la commissione di ricorso per non aver preso in considerazione il complesso degli elementi probatori a sua disposizione, il Tribunale non avrebbe tenuto debito conto degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
A riguardo è d’uopo ricordare, in primo luogo, che, come risulta dall’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, allorché il titolare di un marchio comunitario non ne ha fatto un uso effettivo nell’Unione europea entro cinque anni dalla registrazione, questi si espone, salvo motivo legittimo per il mancato uso, alle sanzioni previste dal regolamento in parola, ossia, segnatamente, la decadenza dal diritto di marchio.
Dal considerando 10 del citato regolamento discende che il legislatore dell’Unione ha inteso subordinare il mantenimento dei diritti collegati al marchio comunitario alla condizione che esso sia effettivamente utilizzato. Un marchio comunitario non utilizzato potrebbe ostacolare la concorrenza limitando il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e privando i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti e/o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, punto 32).
In secondo luogo, gli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 precisano esplicitamente che la prova dell’uso effettivo o dei motivi legittimi per il mancato uso incombe al titolare del marchio interessato, a pena del rigetto dell’opposizione o della domanda d’annullamento.
A tale proposito la circostanza che, diversamente dagli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento in parola non specifichi che la prova dell’uso effettivo o dell’esistenza di motivi legittimi per il mancato uso incombe a detto titolare, non può, contrariamente a quanto suggerito dalla Centrotherm Systemtechnik, essere interpretata nel senso che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso escludere tale principio relativo all’onere della prova dall’ambito della procedura di decadenza.
La mancanza, all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di precisazioni circa l’onere della prova si spiega, del resto, senza difficoltà tenendo conto della circostanza che l’oggetto del paragrafo 1, del summenzionato articolo 51, intitolato «Motivi di decadenza», consiste nell’enunciazione dei motivi di decadenza del marchio, il che non esige la presenza di precisazioni relative alla questione dell’onere della prova.
Per contro, gli articoli 42 e 57 del medesimo regolamento costituiscono delle disposizioni di natura essenzialmente procedurale. Orbene, è necessario rilevare che il paragrafo 2 di ognuno dei succitati articoli ha quale oggetto specifico l’inquadramento di situazioni assimilabili ad un incidente di procedura sollevato dalla convenuta che si propone di mettere in discussione la legittimazione del richiedente per proseguire il procedimento da questo avviato.
È in considerazione di un tale contesto procedurale, specifico delle procedure d’opposizione e di annullamento, che il legislatore dell’Unione ha previsto, al fine di consentire la soluzione di tali incidenti procedurali, i quali vanno risolti previamente rispetto al proseguimento del procedimento principale cui si collegano, che la prova del fatto che il marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo deve essere apportata dal titolare del medesimo e che, e in mancanza della stessa, l’opposizione o la domanda di nullità sono respinte.
Per contro, la circostanza che ogni incidente procedurale di tale natura sia per ipotesi escluso nell’ambito di una procedura di decadenza giustifica ampiamente che, sebbene l’articolo 57 del regolamento n. 207/2009 riguardi tanto le procedure di decadenza quanto le procedure d’annullamento, una disposizione come quella ex paragrafo 2 del menzionato articolo sia limitata a queste ultime procedure.
In terzo luogo, si deve constatare che il principio, di cui danno incidentalmente atto gli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale spetta al titolare del marchio anteriore addurre la prova dell’uso effettivo del medesimo, si limita in realtà a tradurre quanto postulano il buon senso e un elementare imperativo di efficacia della procedura.
È difatti pacifico che detto titolare è colui che meglio può, se non, in taluni casi, essere l’unico in grado di fornire la prova di atti concreti tali da consentire di suffragare l’affermazione di aver fatto un uso effettivo del proprio marchio o di esporre i motivi legittimi per il mancato uso dello stesso. Analogo ragionamento vale segnatamente rispetto ai documenti idonei a dimostrare un uso siffatto, dei quali la regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 riporta un elenco esemplificativo, come imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali.
Pertanto, da una lettura in combinato disposto degli articoli 15, 42, paragrafo 2, 51, paragrafo 1, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, si può dedurre che, nel contesto di una procedura di decadenza di un marchio, è al titolare di quest’ultimo, e non all’UAMI attivo d’ufficio, che incombe, in via di principio, dimostrare l’uso effettivo di tale marchio.
Analogamente, a riguardo occorre concludere che, in quanto la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 enuncia che la prova dell’uso effettivo deve essere addotta dal titolare del marchio, detta regola si limita a esplicitare un principio afferente all’onere della prova il quale, senza trascurare il regolamento n. 207/2009, presuppone, al contrario, le disposizioni e l’economia di quest’ultimo.
In siffatte condizioni, la regola relativa all’esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UAMI dettata dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non è intesa ad essere applicata alla questione della prova dell’uso effettivo del marchio nel contesto di una procedura di decadenza dinanzi all’UAMI.
Da quanto precede deriva in particolare che, sebbene il ragionamento e le motivazioni riportate ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata siano errati, la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 55 della sentenza in parola, e cioè che l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non impone all’UAMI di esaminare d’ufficio i fatti idonei a dimostrare l’uso effettivo del marchio la cui decadenza è chiesta dinanzi ad esso, è fondata in diritto.
Dal momento che è quindi giustificato in base a motivazioni di diritto diverse rispetto a quelle accolte dal Tribunale, il rigetto del motivo relativo alla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 cui ha proceduto tale giudice al punto 56 della sentenza impugnata non può condurre all’annullamento di quest’ultima.
Peraltro, e come risulta altresì da quanto precede, il Tribunale non ha commesso errori di diritto considerando, nella sentenza impugnata, che l’onere della prova dell’uso effettivo del marchio nell’ambito di una procedura di decadenza incombe al titolare dello stesso.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il secondo motivo e la prima parte del terzo motivo devono essere respinti.
Sulla seconda parte del terzo motivo, relativa alla violazione degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
Argomenti delle parti
Con la seconda parte del terzo motivo la Centrotherm Systemtechnik sostiene che, avendo giudicato, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso nella fattispecie non disponeva di un potere di valutazione ai fini dell’eventuale considerazione dei mezzi di prova dell’uso del marchio controverso tardivamente prodotti dinanzi ad essa, il Tribunale non ha tenuto debito conto dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
Seppur rammentando che, certamente, dal punto 42 della sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (
C-29/05 P, Racc. pag. I-2213
), discende che il potere di valutazione attribuito dalla menzionata disposizione all’UAMI ai fini della considerazione di prove prodotte tardivamente sussiste soltanto «salvo disposizione contraria», la Centrotherm Systemtechnik fa valere che il Tribunale ha a torto considerato che la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 costituisse una siffatta disposizione contraria.
L’UAMI sostiene che, alla luce della presunzione di legittimità di cui gode la normativa dell’Unione, la commissione di ricorso non aveva altra scelta, alla data in cui è stata pronunciata la decisione controversa, se non di prendere atto che detta regola 40, paragrafo 5, le impediva, come del resto in precedenza giudicato dal Tribunale, di tenere conto delle prove prodotte dopo la scadenza del termine di preclusione impartito in forza di tale disposizione.
In proposito l’UAMI precisa tuttavia che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la giurisprudenza del Tribunale ha subito un’evoluzione. Quest’ultimo, infatti, ha giudicato, segnatamente, al punto 31 della sentenza del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans/UAMI – Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) (T‑415/09), che, malgrado la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, la circostanza che la commissione di ricorso prenda in considerazione, in base a detta disposizione, elementi di prova dell’uso effettivo del marchio prodotti dopo la scadenza del termine impartito dall’UAMI deve permanere possibile, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per lo meno quando siffatti elementi si limitino ad integrare elementi di prova prodotti entro il termine summenzionato e che non si possa addebitare all’interessato una tattica dilatoria o una negligenza manifesta.
Aderendo a siffatta interpretazione, l’UAMI considera che la stessa ottica deve prevalere con riguardo alla regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.
Secondo la centrotherm Clean Solutions il Tribunale ha correttamente giudicato che tale ultima disposizione, che costituisce una deroga all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ha l’effetto di vietare alla commissione di ricorso di tenere conto delle prove dell’uso del marchio prodotte tardivamente dinanzi ad essa.
Giudizio della Corte
Occorre rammentare che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che l’UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
Come dichiarato dalla Corte, dalla formulazione letterale della menzionata disposizione discende, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l’UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 42).
Precisando che quest’ultimo «può» decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, siffatta disposizione conferisce infatti all’UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 43).
Per quanto riguarda più specificamente la produzione di prove dell’uso effettivo del marchio nell’ambito di procedure di decadenza proposte sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è d’uopo rilevare, innanzitutto, che il regolamento in parola non contiene disposizioni dirette a precisare il termine entro cui siffatte prove devono essere apportate.
Per contro, la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 in proposito prevede che l’UAMI chieda al titolare del marchio comunitario la prova dell’uso del marchio nel corso di un periodo da esso precisato.
Nella fattispecie la divisione d’annullamento dell’UAMI ha applicato quest’ultima disposizione e ha impartito alla Centrotherm Systemtechnik un termine ai fini della produzione di tale prova. È peraltro pacifico che la Centrotherm Systemtechnik ha prodotto diversi elementi di prova dell’uso del marchio controverso entro detto termine.
Inoltre, occorre ricordare che detta regola 40, paragrafo 5, precisa parimenti, alla seconda frase, che se la prova dell’uso del marchio non viene fornita entro il termine stabilito dall’UAMI, il marchio stesso viene revocato.
Come risulta dai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato tale seconda frase nel senso che il termine impartito dall’UAMI costituisce, in ogni circostanza, un termine di preclusione alla scadenza del quale qualsiasi produzione di prove dell’uso è vietata. Il Tribunale ha quindi considerato che, nell’ipotesi in cui delle prove relative all’uso del marchio siano effettivamente state prodotte entro il termine impartito, qualsivoglia produzione di elementi di prova supplementari, dopo la scadenza del termine summenzionato, è esclusa, cosicché l’UAMI è tenuto a dichiarare la decadenza del marchio se le prove inizialmente prodotte si rivelano insufficienti per dimostrare l’effettività di detto uso.
L’interpretazione accolta dal Tribunale lo ha indotto a considerare che la regola 40, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 costituisce, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 77 della presente sentenza, una disposizione contraria all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, conseguendone che la commissione di ricorso non poteva legittimamente tenere conto delle prove supplementari dell’uso del marchio prodotte dalla Centrotherm Systemtechnik a sostegno del suo ricorso dinanzi ad essa.
Orbene, in tal modo il Tribunale ha accolto un’interpretazione errata della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.
A detto riguardo, se, è pur vero, dalla formulazione letterale di tale disposizione discende che, quando la prova dell’uso del marchio interessato non viene fornita entro il termine stabilito dall’UAMI, la sanzione di decadenza deve in principio essere dichiarata d’ufficio da quest’ultimo, per contro siffatta conclusione non s’impone allorché elementi di prova di tale uso sono stati prodotti nel termine menzionato.
In casi del genere, difatti, e salvo che non appaia che tali elementi sono del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dell’uso effettivo del marchio, la procedura è destinata a seguire il suo iter. L’UAMI, infatti, come previsto dall’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, è in particolare tenuto ad invitare le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti. In tale contesto, se la decadenza del marchio è successivamente dichiarata, questa deriva non dall’applicazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, disposizione di carattere essenzialmente procedurale, ma esclusivamente dall’applicazione delle disposizioni sostanziali di cui agli articoli 51, paragrafo 1, e 57 del regolamento n. 207/2009.
Da quanto precede discende in particolare che, come ricordato al punto 77 della presente sentenza, la presentazione di prove dell’uso del marchio le quali si aggiungano a prove esse stesse prodotte entro il termine impartito dall’UAMI, in forza della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, permane possibile dopo la scadenza di detto termine, e che non è affatto proibito per l’UAMI tenere conto delle prove complementari così tardivamente prodotte.
Orbene, come rammentato al punto 81 della presente sentenza, non è in discussione che, nella fattispecie, la Centrotherm Systemtechnik avesse prodotto, entro il termine impartito dall’UAMI, svariati elementi di prova diretti a dimostrare l’uso del marchio in causa. È altrettanto pacifico che gli elementi così inizialmente prodotti non erano del tutto irrilevanti a tal fine, poiché hanno segnatamente indotto la commissione di ricorso a respingere parzialmente la domanda di dichiarazione di decadenza, per la ragione che detto uso era stato dimostrato rispetto ad un certo numero di prodotti.
In tali condizioni è d’uopo constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 era idonea ad impedire l’esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere di valutazione conferitole in via di principio dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al fine di prendere eventualmente in considerazione delle prove complementari prodotte dinanzi ad essa.
Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo deve essere accolta e che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata.
Sul quarto motivo, relativo all’inapplicabilità della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95
Argomenti delle parti
Con il quarto motivo la Centrotherm Systemtechnik sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove non ha dichiarato la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 inapplicabile nel caso di specie.
Da un lato, e per le medesime ragioni già fatte valere a sostegno della prima parte del terzo motivo, detta regola non terrebbe debito conto del regolamento n. 207/2009 in quanto impone al titolare del marchio l’onere della prova dell’uso effettivo dello stesso.
D’altro lato, l’applicazione rigorosa di tale regola, nella fattispecie, lederebbe il principio di proporzionalità. Infatti, la finalità di quest’ultimo, ossia garantire l’efficacia della procedura, dovrebbe essere bilanciata con le conseguenze giuridiche gravi e definitive collegate alla decadenza di un marchio.
La centrotherm Clean Solutions fa valere che né l’UAMI né il Tribunale possono legittimamente omettere di applicare la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, poiché il principio di legittimità comporta l’obbligo di riconoscere la piena efficacia dei regolamenti fintantoché la loro invalidità non sia stata accertata da un giudice competente nell’ambito di una procedura prevista a tale fine.
Giudizio della Corte
Riguardo alla prima parte di questo motivo, relativa ad una violazione del regolamento n. 207/2009, l’argomentazione della ricorrente deve essere respinta per i medesimi motivi che hanno già indotto la Corte a respingere la prima parte del terzo motivo.
Quanto alla seconda parte di detto motivo, relativa al carattere sproporzionato che avrebbe la sanzione di decadenza quando, come nella fattispecie, sia dichiarata in applicazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, è sufficiente, nel caso in esame, ricordare che l’argomentazione elaborata a riguardo dalla Centrotherm Systemtechnik si fonda su di una premessa errata per quanto concerne la portata della regola stessa.
Infatti, come risulta dai punti da 85 a 87 della presente sentenza, e contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso nella decisione controversa e a quanto giudicato dal Tribunale nella sentenza impugnata, detta sanzione di decadenza è tale da poter essere pronunciata sulla base della menzionata disposizione soltanto quando non viene fornita alcuna prova dell’uso del marchio controverso entro il termine stabilito dall’UAMI o appaia che tali elementi sono del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dell’uso effettivo del marchio in parola.
Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie, poiché, come risulta dall’esame della seconda parte del terzo motivo, il deposito di prove dell’uso del marchio da parte della Centrotherm Systemtechnik entro il termine stabilito dall’UAMI escludeva la decadenza d’ufficio in forza della regola 40, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 e ostava a che la commissione di ricorso considerasse, come invece ha a torto ritenuto nella decisione controversa, di essere sprovvista di ogni potere di valutazione al fine di tenere conto di eventuali prove complementari ulteriormente prodotte.
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il quarto motivo deve essere respinto.
Sul ricorso di primo grado
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
Nel caso di specie la Corte considera che lo stato degli atti della controversia consenta di decidere a riguardo e che, pertanto, è d’uopo statuire definitivamente sulla stessa.
Quanto all’oggetto del ricorso in primo grado, occorre ricordare che, con lo stesso, la Centrotherm Systemtechnik persegue l’annullamento parziale della decisione controversa, e cioè soltanto laddove questa ha accolto la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio controverso. Detto ricorso è quindi diretto contro il punto 2 del dispositivo di tale decisione, con cui la commissione di ricorso ha parzialmente respinto il ricorso della Centrotherm Systemtechnik diretto all’annullamento della decisione della divisione di annullamento del 30 ottobre 2007.
Argomenti delle parti
A sostegno del ricorso presentato dinanzi al Tribunale la Centrotherm Systemtechnik fa valere che, contrariamente a quanto erroneamente considerato dalla commissione di ricorso al punto 36 della decisione controversa, tale istanza disponeva, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di un potere di valutazione ai fini della considerazione di elementi di prova complementari prodotti dalla Centrotherm Systemtechnik a sostegno del ricorso dinanzi ad essa.
Orbene, dal momento che siffatti elementi erano diretti ad integrare delle prove depositate in tempo utile, questi avrebbero dovuto, nel caso di specie, essere presi in considerazione dalla commissione di ricorso, conformemente ai precetti derivanti della sentenza UAMI/Kaul, cit. Secondo la Centrotherm Systemtechnik dovevano, in particolare, condurre ad una tale presa in considerazione l’evidente rilevanza dei summenzionati elementi di prova complementari per l’esito del procedimento, la continuità funzionale esistente fra la commissione di ricorso e la divisione d’annullamento, l’assenza di inconvenienti procedurali significativi ostativi a siffatta presa in considerazione e, infine, l’impegno nel garantire un equilibrio fra gli imperativi di un corretto svolgimento del procedimento e la necessità di una soluzione giusta nel merito, trattandosi di una procedura che può concludersi con un esito dalle conseguenze gravi quali la decadenza di marchio.
L’UAMI e la centrotherm Clean Solutions concludono per il rigetto di detto motivo d’annullamento. A loro avviso la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 escludeva, nel caso di specie, qualsiasi possibilità della commissione di ricorso di tenere conto delle prove complementari controverse. Peraltro, anche qualora si supponesse che la commissione in parola avesse, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, un potere di valutazione ai fini dell’eventuale presa in considerazione di tali prove complementari, detta istanza avrebbe correttamente esercitato questo potere indicando, al punto 37 della decisione controversa, quale sarebbe stato l’esito, nella fattispecie negativo, di un siffatto esercizio, nell’ipotesi in cui essa fosse stata effettivamente dotata di un potere simile.
Giudizio della Corte
Dal punto 36 della decisione controversa emerge che la commissione di ricorso ha ritenuto di non poter tenere conto, a titolo del potere di valutazione che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 attribuisce in via generale all’UAMI, delle prove complementari prodotte dinanzi ad essa dalla Centrotherm Systemtechnik, in considerazione della circostanza che dette prove erano state prodotte dopo la scadenza del termine di cui alla regola 40, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, che costituisce un termine di preclusione il mancato rispetto del quale comporta automaticamente la decadenza del marchio.
Orbene, come discende dai punti da 85 a 90 della presente sentenza, una siffatta valutazione parte da un’interpretazione errata di detta regola 40, paragrafo 5, e non tiene debito conto dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
Peraltro, e contrariamente a quanto sostengono l’UAMI e la centrotherm Clean Solutions, non può considerarsi che si sia posto rimedio al vizio che inficia la decisione controversa, in virtù della mera circostanza che la commissione di ricorso ha, in seguito, indicato, al punto 37 di detta decisione, che, anche ipotizzando di poter valutare liberamente la rilevanza di una presa in considerazione di prove prodotte tardivamente, la ragione per la quale essa avrebbe dovuto esercitare tale potere di valutazione a favore della ricorrente non appariva, poiché quest’ultima aveva avanzato a tale proposito unicamente argomenti generici relativi al ruolo e al valore del diritto di marchio, senza invocare l’impossibilità di produrre la prova dell’uso dalla prima istanza.
Infatti, affermazioni generali e categoriche del genere non consentono minimamente di ritenere che la commissione di ricorso abbia esercitato in modo effettivo il potere di valutazione conferitole dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ai fini di decidere, motivatamente e tenendo debito conto del complesso delle circostanze rilevanti, se fosse necessario o meno prendere in considerazione le prove complementari prodotte dinanzi ad essa ai fini della decisione che doveva emettere (v., in tal senso, sentenza UAMI/Kaul, cit., punti 43 e 68).
A tale proposito è d’uopo porre in evidenza, innanzitutto, che l’eventuale presa in considerazione da parte dell’UAMI dei menzionati elementi di prova complementari non costituisce quindi in nessun modo un «favore» concesso all’una o all’altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere di valutazione che l’articolo 76, paragrafo 2, attribuisce a detto organismo.
Occorre, del resto, fare presente che la motivazione così richiesta si rivela ancora più necessaria quando l’UAMI decide di respingere delle prove tardivamente prodotte.
In proposito si deve rammentare che la Corte ha giudicato, in particolare, che la presa in considerazione da parte dell’UAMI di fatti o di prove tardivamente presentati, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento d’opposizione, è, in particolare, giustificabile quando esso considera che, da un lato, gli elementi presentati tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale presentazione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 44).
Siffatte considerazioni si rivelano, analogamente e mutatis mutandis, in particolare idonee a giustificare la circostanza che l’UAMI, quando deve statuire su di una domanda di dichiarazione di decadenza, tenga conto di elementi di prova dell’uso del marchio i quali, benché non prodotti entro il termine impartito dallo stesso Ufficio in forza della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, lo sono in una fase ulteriore del procedimento, ad integrazione di elementi probatori che sono stati presentati entro il termine all’uopo.
Nel caso di specie appare che, a tale riguardo, può segnatamente annoverarsi nel numero delle circostanze rilevanti da considerare il fatto che la decisione di decadenza adottata dalla divisione di annullamento lo sia stata dopo la presentazione, entro il termine impartito dalla menzionata divisione, di prove iniziali effettive concernenti l’uso del marchio controverso, congiuntamente ad osservazioni contenenti delle riserve relative alla riservatezza e recanti un’offerta di prove complementari.
Orbene, non pare che la commissione di ricorso abbia debitamente esaminato detti aspetti né, del resto, qualsiasi altro elemento che potesse avere rilevanza, così come non sembra aver esaminato l’eventuale rilevanza degli elementi di prova complementari prodotti dalla Centrotherm Systemtechnik.
Peraltro, è necessario sottolineare che, contrariamente a quanto suggerisce il punto 37 della decisione controversa, un’eventuale presa in considerazione di elementi di prova complementari dell’uso del marchio, prodotti dopo lo scadere del termine di cui alla regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, non richiede necessariamente che l’interessato si trovi nell’impossibilità di produrre tali elementi entro detto termine.
Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione controversa deve essere annullata in quanto tramite essa la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso della Centrotherm Systemtechnik diretto contro la decisione della divisione d’annullamento.
Spetta alla menzionata commissione di ricorso valutare, segnatamente nel rispetto dei precetti derivanti dalla presente sentenza, e tenendo debitamente conto del complesso delle circostanze rilevanti, nonché motivando la propria decisione a riguardo, se occorra prendere in considerazione gli elementi di prova complementari prodotti dinanzi ad essa dalla Centrotherm Systemtechnik, ai fini della decisione che deve adottare sul ricorso di cui permane investita.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che si applica alle impugnazioni ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
Nella fattispecie è d’uopo rilevare, da un lato, che se uno dei motivi dell’impugnazione dedotti dalla Centrotherm Systemtechnik è stato accolto e che la sentenza impugnata è stata annullata per tale ragione, ciò non vale analogamente per gli altri motivi i quali, dal canto loro, sono stati respinti dalla Corte.
D’altro lato, relativamente al ricorso di primo grado, va osservato che, annullando parzialmente la decisione controversa, la Corte ha parimenti accolto uno dei motivi fatti valere dalla Centrotherm Systemtechnik. Per contro, dalla sentenza impugnata, che non è stata invalidata dalla Corte su tali punti, risulta che la Centrotherm Systemtechnik è rimasta soccombente rispetto agli altri motivi dedotti in primo grado.
In tale contesto, e dato che ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente nei propri motivi, sia in primo grado che nell’ambito della presente impugnazione, si deve decidere che ognuna di esse sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2011, Centrotherm Systemtechnik/UAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), è annullata.

2)
Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) è annullato.

3)
La Centrotherm Systemtechnik GmbH, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG sopportano ciascuna le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimentodi impugnazione.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.