CELEX: 62009CJ0552
Apeliacinis skundas
Bendrijos prekių ženklas
Reglamentas (EB) Nr. 40/94
Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas "TiMi KiNDERJOGHURT"
Ankstesnis žodinis prekių ženklas KINDER
Procedūra dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu
52 straipsnio 1 dalies a punktas
8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis
Žymenų panašumo vertinimas
Prekių ženklų šeima

Apeliaciniu skundu
Ferrero SpA
(toliau –
Ferrero
) prašo panaikinti 2009 m. spalio 14 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą
Ferrero prieš VRDT – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)
(T‑140/08, Rink. p. II‑3941, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriame šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2008 m. sausio 30 d.
Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 682/2007‑2),
susijusio su procedūra dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia tarp
Ferrero
ir
Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
(toliau – ginčijamas sprendimas).

Teisinis pagrindas
1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis
leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) buvo panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į šios bylos faktinių
aplinkybių datą, šioje byloje taikomas Reglamentas Nr. 40/94.
Pagal Reglamento Nr. 40/94 septintą konstatuojamąją dalį:
„kadangi Bendrijos prekių ženklo, kurio svarbiausia paskirtis – garantuoti, kad prekių ženklas taps kilmės nuoroda, suteikiama
apsauga ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų tapatumo atvejais yra absoliuti; kadangi ši apsauga taip pat galioja ženklo,
žymens ir prekių ar paslaugų panašumo atvejais; kadangi panašumo koncepcija turi būti aiškinama susietai su suklaidinimo galimybe;
kadangi suklaidinimo galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje,
galimas susiejimas su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojantis
panašumas sudaro ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina suteikti tokią apsaugą“.
Šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta:
„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:
<...>
b)      jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra
skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;
suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“
Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje numatyta:
„Be to, ankstesnio prekių ženklo savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių
ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas
prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie
ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį
nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių
ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių
ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“
Minėto reglamento 49 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta:
„1.      Galima atsisakyti nuo Bendrijos prekių ženklo apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.
2.      Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos prekių ženklo savininkas [VRDT] praneša raštu. Atsisakymas neturi galios iki jo įrašymo
į registrą.“
Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio „Santykiniai negaliojimo pagrindai“ 1 dalyje nustatyta:
„Padavus prašymą [VRDT] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu
[Bendrijos prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia]:
a)      jeigu yra 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos to straipsnio 1 arba 5 dalyje keliamos sąlygos;
<...>“
Minėto reglamento 54 straipsnio 2 dalyje numatyta:
„Laikoma, kad Bendrijos prekių ženklas nuo pat pradžios neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia
prekių ženklas buvo paskelbtas negaliojančiu.“

Ginčo aplinkybės
1998 m. balandžio 8 d.
Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
(toliau –
Tirol Milch
), įsteigta Insbruke (Austrija), pateikė VRDT paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą šį vaizdinį žymenį:
Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos
sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 29 klasei ir atitinka
šį aprašymą:
„Jogurtas, vaisių jogurtas, jogurto gėrimai, jogurto gėrimai su vaisiais; paprastai naudojant jogurtą ar jogurto produktus
paruošti gaminiai ir pusgaminiai; jogurto kremai“.
1999 m. sausio 14 d.
Ferrero
pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos dėl visų paraiškoje nurodytų prekių remdamasi savo ankstesniu žodiniu
prekių ženklu KINDER, Italijoje įregistruotu 1965 m. sausio 28 d. numeriu 168843, o pratęsus registracijos galiojimo terminą –
numeriu 684985 Nicos sutarties 30 klasei priklausančioms prekėms, atitinkančiomis šį aprašymą:
„Kava, arbata, cukrus, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai; duona, biskvitai, pyragai, tešla pyragams ir konditerijos
gaminiams, valgomieji ledai, medus, melasa, mielės ir kepimo milteliai; druska, garstyčios; pipirai, actas, padažai; prieskoniai;
valgomasis ledas; kakava, kakavos produktai, t. y. kakavos medžiaga kakavos gėrimams; šokolado masė; glaistas, būtent šokolado
glaistas, šokoladas, šokoladiniai saldainiai, šokoladiniai papuošalai Kalėdų eglutėms, šokoladiniai produktai su alkoholio
įdaru, saldumynai, konditerijos gaminiai, įskaitant skystą ir kietą tešlą pyragams“.
2000 m. rugsėjo 29 d. sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė protestą remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies
b punkto ir 5 dalies nuostatomis.
2003 m. lapkričio 3 d. VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba nusprendė palikti šį sprendimą galioti.
2004 m. rugpjūčio 20 d. prekių ženklas „TiMi KiNDERJOGHURT“ buvo įregistruotas ir paskelbtas 2004 m. spalio 11 d.
Bendrijos prekių ženklų biuletenyje
.
2005 m. rugpjūčio 19 d.
Ferrero
pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies a punktą pateikė VRDT prašymą pripažinti šio Bendrijos prekių ženklo registraciją
negaliojančia. Šis prašymas pateiktas dėl visų Bendrijos prekių ženklu žymimų prekių.
2007 m. kovo 14 d. sprendimu VRDT anuliavimo skyrius pripažino Bendrijos prekių ženklo „TiMi KiNDERJOGHURT“ registraciją negaliojančia
pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį.
2007 m. gegužės 4 d. pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnį
Tirol Milch
pateikė VRDT apeliaciją dėl minėto Anuliavimo skyriaus sprendimo.
Ginčijamu sprendimu VRDT antroji apeliacinė taryba panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir atmetė prašymą pripažinti prekių
ženklo registraciją negaliojančia.
Apeliacinė taryba iš esmės pirmiausia nusprendė, kad nors sprendimai dėl protestų nėra galutiniai sprendimai, Anuliavimo skyrius
privalo laikytis ankstesniuose VRDT sprendimuose nurodytų su esme susijusių teiginių ir padarytų išvadų pagal taisyklę
nemo potest venire contra factum proprium
, reiškiančią, kad administracija privalo vadovautis savo pačios aktais, ypač kai remdamosi šiais aktais procedūros šalys
galėjo teisėtai įgyti teisių į registruotą prekių ženklą. Toliau Apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyriaus sprendime
ir 2003 m. lapkričio 3 d. Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendime pateiktus teiginius, kad apskritai prekių ženklai skyrėsi
atsižvelgiant į didelius jų skirtumus vizualiu ir fonetiniu požiūriais. Pagaliau ji atmetė prašymą pripažinti prekių ženklo
registraciją negaliojančia remdamasi tuo, kad neįvykdyta sąlyga, keliama norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio
1 dalies b punktą ir 5 dalį, t. y. sąlyga dėl žymenų tapatumo ar panašumo.

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas
2008 m. balandžio 14 d.
Ferrero
pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai ieškinį, kuriuo prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir priteisti iš VRDT
bylinėjimosi išlaidas.
Grįsdama ieškinį Pirmosios instancijos teisme ieškovė pateikė du teisinius pagrindus, susijusius su, pirma, klaidingu galutinio
sprendimo principo taikymu ir, antra, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimu.
Dėl pirmojo ieškinio pagrindo Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 32 punkte pažymėjo, kad Apeliacinė taryba
nepriklausomai ir išsamiai išnagrinėjo ginčo esmę ir būtent nagrinėjamų žymenų panašumą, taigi, nepaisant ginčijamo sprendimo
30 punkte pateiktų teiginių, Apeliacinė taryba netaikė galutinio sprendimo principo. Tuo remdamasis skundžiamo sprendimo 33 punkte
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidinga prielaida, todėl jį reikia
atmesti.
Vis dėlto skundžiamo sprendimo 36 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė,
kad vykstant procedūrai dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančiai VRDT instancijos privalėjo laikytis per
protesto procedūrą priimtame galutiniame sprendime pateiktų teiginių vadovaudamosi taisykle
nemo potest venire contra factum proprium
, įgytų teisių apsauga ir teisinio saugumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principais.
Dėl antrojo pagrindo, kuriuo
Ferrero
grindė ieškinį, skundžiamo sprendimo 53 punkte Pirmosios instancijos teismas visų pirma pabrėžė, kad tai, jog ankstesnis
prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs, sudaro sąlygą taikyti tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies
b punktą, tiek šio reglamento 8 straipsnio 5 dalį, į kuriuos daroma nuoroda šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punkte;
pagal šią sąlygą ypač reikalaujama, kad būtų vizualaus, fonetinio ar konceptualaus panašumo elementų.
Skundžiamo sprendimo 54 punkte Pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktika, pagal kurią tam, kad būtų įvykdyta su
panašumu susijusi sąlyga, kaip suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, nebūtina įrodyti, kad suinteresuotoji
visuomenė gali supainioti ankstesnį gerą vardą turintį prekių ženklą su ginčijamu prekių ženklu. Pakanka, kad dėl šių prekių
ženklų panašumo laipsnio suinteresuotoji visuomenė nustatytų tarp jų ryšį. Galiausiai Pirmosios instancijos teismas priminė,
kad tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus nagrinėjamam atvejui svarbius veiksnius,
o žymenų palyginimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti
pagrįstas bendru prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius minėtų prekių ženklų
elementus.
Vis dėlto skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose minėtas teismas nurodė, jog, nepaisant to, kad elementas „kinder“ yra abiejuose
nagrinėjamuose žymenyse, yra tam tikrų vizualių ir fonetinių požymių, kurie paneigia, kad nagrinėjamu atveju žymenis galima
būtų laikyti panašiais.
Skundžiamo sprendimo 61 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad dėl
Ferrero
argumento, susijusio su ankstesnio prekių ženklo geru vardu, ir dėl argumento, susijusio su prekių ženklais, dėl kurių kilo
ginčas, žymimų prekių panašumu, konstatuotina, kad net jeigu į minėtus argumentus galima atsižvelgti vertinant galimybę supainioti,
vis dėlto jie neturi jokios įtakos vertinant žymenų panašumą. Be to, minėto sprendimo 62 punkte Pirmosios instancijos teismas
nurodė, kad nagrinėjamų žymenų panašumo nebuvimas buvo taip išreikštas, kad dėl prekių ženklo KINDER gero vardo, nepaisant
to, ar jis ginčijamas, ar ne, negalėjo kilti abejonių dėl šio panašumo nebuvimo.
Skundžiamo sprendimo 63 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog tai, kad egzistuoja prekių ženklų šeima ar serija,
nėra svarbu vertinant, ar įvykdyta sąlyga taikyti tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek 8 straipsnio
5 dalį, t. y. vertinant tai, ar ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs. Be to, skundžiamo sprendimo
64 punkte minėtas teismas konstatavo, jog net darant prielaidą, kad prekių ženklų šeimos ar serijos egzistavimas yra svarbus
veiksnys vertinant tokio panašumo buvimą, tikimybė, jog vartotojai iš tikrųjų nagrinėjamu atveju manys, kad ginčijamas prekių
ženklas priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai, labai nedidelė arba ji net neegzistuoja dėl to, kad tarp ginčijamo
prekių ženklo ir ieškinio 5 punkte nurodytų žymenų, kuriuose yra elementas „kinder“ bei papildomas elementas ir (arba) vaizdiniai
elementai, yra didelių skirtumų.
Dėl argumento, jog Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį vertinant panašumo
laipsnį nereikia tikrinti, ar yra galimybė supainioti, skundžiamo sprendimo 67 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė,
jog Apeliacinės tarybos pateikti argumentai įrodo, kad nėra panašumo, nepaisant to, ar dėl panašumo laipsnio gali atsirasti
galimybė supainioti.
Pagaliau skundžiamo sprendimo 68 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad atlikdama ginčijamo prekių ženklo „analitinį
tyrimą“ Apeliacinė taryba nepadarė klaidos. Minėtas teismas nurodė, kad vertinant panašumo laipsnį reikia atsižvelgti į bendrą
šiuos prekių ženklus sudarančių elementų derinio įspūdį, ir tai neprieštarauja tolesniam šių elementų vertinimui. Pirmosios
instancijos teismas taip pat nurodė, jog nagrinėjamu atveju konstatavusi, kad skirtumai tarp nagrinėjamų žymenų atsveria vienintelį
panašumo elementą, Apeliacinė taryba pabrėžė, kad šie žymenys, visapusiškai palyginti, sudarė skirtingą bendrą įspūdį, taigi
minėtas „analitinis tyrimas“ nebuvo atliktas neatsižvelgiant į bendrą prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, sudarančių elementų
derinio įspūdį.
Todėl Pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstą atmetė antrąjį pagrindą, kuriuo
Ferrero
grindė savo ieškinį, ir atitinkamai atmetė patį ieškinį.

Šalių reikalavimai
Apeliaciniu skundu
Ferrero
Teisingumo Teismo prašo:
–        panaikinti skundžiamą sprendimą,
–        patenkinti ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti ginčijamą sprendimą, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą nagrinėti
Bendrajam Teismui,
–        priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, kurias
Ferrero
patyrė pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.
VRDT Teisingumo Teismo prašo:
–        atsižvelgti į tai, kad
Tirol Milch
atsisakė ginčijamo Bendrijos prekių ženklo apsaugos, ir tuo atveju, jeigu apeliantė sutiktų nutraukti procesą arba neįrodytų
turinti teisinį suinteresuotumą jį tęsti, pripažinti, kad apeliacinis skundas neteko savo dalyko, konstatuoti, kad nereikia
priimti sprendimo, ir nurodyti kiekvienai bylos šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas,
–        tuo atveju, jeigu Teisingumo Teismas nuspręstų, kad apeliantė turi suinteresuotumą tęsti procesą, leisti VRDT pateikti naujus
argumentus ir pagrindus atsikertant į apeliacinį skundą,
–        nepatenkinus pirmesnių reikalavimų, tiesiogiai atmesti visą apeliacinį skundą kaip nepriimtiną arba akivaizdžiai nepagrįstą
ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Dėl apeliantės suinteresuotumo tęsti procesą
Šalių argumentai
Atsiliepime į apeliacinį skundą VRDT nurodo, kad 2010 m. vasario 15 d. laišku
Tirol Milch
jai pranešė apie savo norą pagal Reglamento Nr. 40/94 49 straipsnį atsisakyti ginčijamo Bendrijos prekių ženklo apsaugos visa
apimtimi.
2010 m. kovo 15 d. laišku VRDT pateikė
Tirol Milch
patvirtinimą, kad jos atsisakymas patenkintas ir kad prekių ženklas, kuris jos prašymu buvo įregistruotas, išbrauktas iš Bendrijos
prekių ženklų registro. 2010 m. kovo 16 d. laišku VRDT apie šį atsisakymą informavo
Ferrero
.
Šiomis aplinkybėmis VRDT teigia, kad nuo šiol apeliantė neturi suinteresuotumo, kad būtų panaikintas skundžiamas sprendimas,
todėl nebereikia priimti sprendimo dėl šio apeliacinio skundo, o reikia pripažintini, kad procesas neteko savo dalyko.
Vykstant teismo posėdžiui
Ferrero
vis dėlto nurodė, kad ginčijamas ir skundžiamas sprendimai sukėlė jai nepalankias teisines pasekmes.

Ferrero
, be kita ko, tvirtina, kad, nepaisant
Tirol Milch
ginčijamo prekių ženklo apsaugos atsisakymo, ji ir toliau suinteresuota, kad būtų panaikintas tiek skundžiamas, tiek ginčijamas
sprendimai, nes, priešingai nei teisinės apsaugos atsisakymo atveju, prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia
sukeltų pasekmių nuo paraiškos įregistruoti šį prekių ženklą pateikimo momento.
Teisingumo Teismo vertinimas
Pirmiausia reikia priminti, kad suinteresuotumas pateikti apeliacinį skundą yra apeliacinio skundo priimtinumo sąlyga; jis
turi išlikti iki teismo sprendimo dėl esmės priėmimo dienos. Pagal Teisingumo Teismo praktiką toks suinteresuotumas egzistuoja,
jei dėl savo rezultato apeliacinis skundas gali suteikti naudos jį pateikusiai bylos šaliai (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo
Akzo Nobel Chemicals ir Akcros Chemicals prieš Komisiją
, C‑550/07 P, Rink. p. I‑0000, 22 ir 23 punktai).
Nagrinėjamu atveju reikia konstatuoti, pirma, kad skundžiamu sprendimu Pirmosios instancijos teismas atmetė
Ferrero
ieškinį dėl ginčijamo sprendimo, kuriuo VRDT apeliacinė taryba atmetė šios bendrovės pateiktą prašymą pripažinti įregistruoto
Bendrijos prekių ženklo „TiMi KiNDERJOGHURT“ registraciją negaliojančia, panaikinimo.
Tačiau nagrinėjamu atveju pripažinus, kad pagrindas, kuriuo
Ferrero
grindžia savo apeliacinį skundą, yra pagrįstas, galėtų būti panaikintas skundžiamas sprendimas, o prireikus ir ginčijamas
sprendimas, todėl – ir 2004 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas įregistruoti minėtą prekių ženklą.
Antra, priešingai, nei teigia VRDT, tai, kad
Tirol Milch
atsisakė Bendrijos prekių ženklo „TiMi KiNDERJOGHURT“ apsaugos, savaime nereiškia, kad dėl šios priežasties
Ferrero
pateiktas apeliacinis skundas visiškai neteko dalyko.
Iš tikrųjų
Ferrero
išlaiko suinteresuotumą apskųsti skundžiamą sprendimą, nes, kaip ji teigė vykstant teismo posėdžiui, dėl prekių ženklo apsaugos
atsisakymo kylančios pasekmės skiriasi nuo dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia atsirandančių pasekmių.
Taigi prekių ženklas, kurio apsaugos atsisakoma, nustoja galioti tik tokį atsisakymą įregistravus, o pripažinus prekių ženklo
registraciją negaliojančia laikoma, kad toks prekių ženklas negaliojo nuo pat pradžių, kaip numatyta Reglamento Nr. 40/94
54 straipsnio 2 dalyje, su visomis dėl tokio negaliojimo kylančiomis teisinėmis pasekmėmis.
Todėl, atsižvelgiant į tai, kad šis apeliacinis skundas gali suteikti naudos
Ferrero
, ji ir toliau yra suinteresuota tęsti procesą.

Dėl esmės
Grįsdama apeliacinį skundą
Ferrero
remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimu. Šis apeliacinio skundo pagrindas susideda
iš penkių dalių, atitinkamai susijusių su:
–        pirmoji dalis – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje nustatytos sistemos pažeidimu,
–        antroji dalis – tinkamu neatsižvelgimu į kitus veiksnius nei panašumas, ypač į gerą vardą,
–        trečioji dalis – klaidingų ir nepagrįstų įrodinėjimo taisyklių nustatymu,
–        ketvirtoji dalis – neatsižvelgimu į aplinkybę, kad ankstesni prekių ženklai iš dalies yra žodiniai prekių ženklai, o ginčijamas
prekių ženklas – vaizdinis prekių ženklas,
–        penktoji dalis – tinkamu neatsižvelgimu į tai, kad egzistuoja prekių ženklų šeima.
Dėl pirmos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies
–       Šalių argumentai
Šia pirma vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi
Ferrero
kaltina Pirmosios instancijos teismą pažeidus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje įtvirtintą sistemą, nes jis atliko vienintelę
faktinę panašumo analizę atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį, nors šių dviejų skirtingų
nuostatų atveju reikia taikyti visiškai kitokius kriterijus.

Ferrero
teigimu, iš teismo praktikos matyti, kad kiekvienos minėtos nuostatos atveju panašumą reikia vertinti siejant su visais kitais
elementais, kurie skiriasi pagal atitinkamas nuostatas.
Būtent iš 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimo
Intel Corporation
(C‑252/07, Rink. p. I‑8823) matyti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį vertinant panašumą reikia atsižvelgti
į nagrinėjamo žymens gerą vardą bei skiriamuosius ir dominuojančius elementus.
Tačiau pagal minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą atsižvelgti į gerą vardą ir skiriamąjį požymį svarbu visapusiškai
vertinant galimybę supainioti.
VRDT tvirtina, kad ši pirma vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepagrįsta. Ji teigia, jog dėl šio
sprendimo 46 punkte minėtų dviejų nuostatų Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad panašumą reikia vertinti atsižvelgiant į
panašius žymenų vizualius, skambėjimo ir konceptualius elementus (2003 m. spalio 23 d. Sprendimo
Adidas‑Salomon ir Adidas Benelux
, C‑408/01, Rink. p. I‑12537, 28 punktas). VRDT nuomone, jeigu atlikus tokią analizę paaiškėtų, kad žymenys nepanašūs, ši
išvada tinkama tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, tiek minėto straipsnio 5 dalies atžvilgiu.
–       Teisingumo Teismo vertinimas
Pirmiausia reikia priminti, kad, kaip skundžiamo sprendimo 53 punkte nurodė Pirmosios instancijos teismas, tai, jog ankstesnis
prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs, sudaro sąlygą kartu taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies
b punktą ir šio straipsnio 5 dalį.
Ši panašumo tarp prekių ženklo ir žymens sąlyga tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, tiek šio straipsnio
5 dalies atveju reiškia, kad egzistuoja visų pirma vizualaus, skambėjimo arba konceptualaus panašumo elementų (šiuo klausimu
žr. minėto Sprendimo
Adidas‑Salomon ir Adidas Benelux
28 punktą).
Iš tikrųjų vienos ir kitos minėtos nuostatos atveju reikalaujama skirtingo panašumo laipsnio. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio
1 dalies b punkte numatyta apsauga taikoma tuo atveju, kai konstatuojama, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra
toks panašumo laipsnis, jog suinteresuotoji visuomenė gali šiuos prekių ženklus supainioti, tačiau tokios supainiojimo galimybės
nereikalaujama taikant minėto straipsnio 5 dalimi teikiamą apsaugą. Taigi šioje 5 dalyje numatyta žala kyla dėl ankstesnio
prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo mažesnio panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė gali šiuos du prekių ženklus
susieti, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį (šiuo klausimu žr. minėtų sprendimų
Adidas‑Salomon ir Adidas Benelux
27, 29 ir 31 punktus bei
Intel Corporation
57, 58 ir 66 punktus).
Tačiau nei minėtų nuostatų tekste, nei teismo praktikoje nenumatyta, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą reikia
vertinti skirtingai, nelygu, į kurią šių nuostatų atsižvelgiama tai atliekant.
Dėl
Ferrero
argumento, susijusio minėtu Sprendimu
Intel Corporation
, reikia konstatuoti, kad jis grindžiamas klaidingu minėto sprendimo aiškinimu.
Minėtame sprendime Teisingumo Teismas pakartojo savo praktiką, kad ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, kaip ir
galimybę supainioti, reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, tarp kurių
ne tik prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis, bet ir ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio laipsnis
ir gero vardo stiprumas (žr. minėto Sprendimo
Intel Corporation
41 ir 42 punktus bei juose nurodytą teismo praktiką).
Konkrečiai dėl šio veiksnio Teisingumo Teismas nurodė, kad vertinat, ar tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra ryšys,
gali reikėti atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą, kad būtų nustatyta, ar šį gerą vardą žino ne tik
visuomenė, kuriai šis prekių ženklas skirtas. Šiuo klausimu jis būtent nurodė, jog iš tikrųjų įmanoma, kad prekėmis ar paslaugomis,
kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, suinteresuota visuomenė sulygins prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, net
jeigu ji visiškai skirsis nuo visuomenės, suinteresuotos prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas ankstesnis prekių ženklas
(žr. minėto Sprendimo
Intel Corporation
52 ir 53 punktus).
Taigi iš minėto Sprendimo
Intel Corporation
aiškiai matyti, jog, priešingai, nei tvirtina
Ferrero
, Teisingumo Teismas minėtame sprendime nusprendė, kad ankstesnio prekių ženklo geras vardas ir skiriamasis požymis yra svarbūs
veiksniai vertinant ne prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, bet tai, ar suinteresuotoji visuomenė nustato tarp
jų ryšį.
Todėl pirmą apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.
Dėl antros vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies
–       Šalių argumentai
Šia antra vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi
Ferrero
tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose atlikęs galimybės supainioti vertinimą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio
1 dalies b punktą ir 5 dalį, atsižvelgdamas tik į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, ir atsisakęs nagrinėti kitus
taikytinus veiksnius, kurie galėtų būti svarbūs kompensuojant galbūt nedidelį žymenų panašumą, ir ypač ankstesnio prekių ženklo
žinomumą atitinkamoje rinkoje, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą.
Be to,
Ferrero
tvirtina, jog skundžiamo sprendimo 62 punkte pateiktas Pirmosios instancijos teismo teiginys, kad „nagrinėjamų žymenų panašumo
nebuvimas yra taip išreikštas, jog dėl prekių ženklo KINDER gero vardo, nepaisant to, ar jis ginčijamas, ar ne, negali kilti
abejonių dėl šio panašumo nebuvimo“ yra klaidingas, nes prekių ženklo geras vardas tiesiogiai daro įtaką apsaugos apimčiai
panašumo atveju. Apeliantės teigimu, labai gerą vardą turintis prekių ženklas taip pat yra įgijęs ir didelį skiriamąjį požymį.
Todėl atskirti vėlesnį prekių ženklą nuo ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo galima tada, kai yra esminių skirtumų.
Taigi, jeigu du prekių ženklai palyginami neatsižvelgiant į jų atitinkamą gerą vardą, padaroma teisės klaida.

Ferrero
taip pat teigia, jog jeigu skundžiamo sprendimo 62 punktą reikėtų aiškinti taip, kad jame teigiama, jog tiek pagal Reglamento
Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek pagal šio straipsnio 5 dalį reikalaujama minimalaus panašumo laipsnio, o jeigu
tokio minimalaus panašumo laipsnio nėra, jo negali kompensuoti labai stiprus geras vardas, tokia išvada taip pat atmestina,
nes minėtame 8 straipsnyje nėra jokio jos teisinio pagrindo.
Ferrero
nuomone, atsižvelgiant į šias dvi nuostatas, pagal panašumo ir gero vardo tarpusavio priklausomybės pobūdį kaip tik reikalaujama,
kad geras vardas galėtų kompensuoti netgi minimalų panašumo laipsnį, taip sukuriant sąsają, kaip suprantama pagal šią 5 dalį,
arba net supainiojimo galimybę, kaip suprantama pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą.
VRDT nuomone, ši antra vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepagrįsta. Iš teismo praktikos matyti,
kad tuo atveju, kai nagrinėjami žymenys skiriasi, galimas ankstesnių prekių ženklų geras vardas negali lemti, kad minėtos
nuostatos būtų taikomos, nes neįvykdyta viena jose numatytų sąlygų. Tai taikoma tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies
b punktui, pagal kurį prekių ir žymenų panašumas yra šiai nuostatai taikyti būtina sąlyga, tiek šio straipsnio 5 daliai, pagal
kurią žymenų panašumas yra viena nepriklausomų ir kumuliacinių sąlygų, kurios turi būti įvykdytos.
–       Teisingumo Teismo vertinimas
Kaip nurodyta šio sprendimo 56 punkte, ryšį tarp ankstesnio prekių ženklo ir ginčijamo prekių ženklo, kaip suprantama pagal
Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, kaip ir galimybę supainioti pagal to paties straipsnio 1 dalies b punktą, reikia
vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, tarp kurių visų pirma prekių ženklų, dėl
kurių kilo ginčas, ir šiais prekių ženklais žymimų prekių panašumo laipsnis, taip pat ankstesnio prekių ženklo gero vardo
stiprumas ir skiriamojo, jam būdingo ar dėl naudojimo įgyto, požymio laipsnis.
Šis visapusiškas vertinimas reiškia, kad tarp veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, turi būti tam tikras ryšys, taigi mažą prekių
ženklų panašumo laipsnį galima kompensuoti dideliu ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu (šiuo klausimu žr. 2009 m.
gegužės 7 d. Sprendimo
Waterford Wedgwood prieš Assembled Investments (Proprietary)
, C‑398/07 P, 33 punktą), tačiau nemažiau svarbu, kad, nesant jokio ankstesnio prekių ženklo ir ginčijamo prekių ženklo panašumo,
ankstesnio prekių ženklo žinomumo ar gero vardo ir atitinkamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo nepakanka siekiant konstatuoti,
kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ar tai, kad suinteresuotoji visuomenė tarp jų nustato ryšį
(šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 2 d. Sprendimo
Calvin Klein Trademark Trust prieš VRDT
, C‑254/09 P, Rink. p. I‑0000, 53 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
Kaip matyti iš šio sprendimo 51 punkto, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas ar panašumas yra būtina sąlyga Reglamento
Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui ir 5 daliai taikyti. Todėl šios nuostatos yra akivaizdžiai netaikytinos, kai Pirmosios
instancijos teismas atmeta bet kokį prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo
Calvin Klein Trademark Trust
68 punktą). Tik esant prielaidai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tam tikra prasme, net jeigu ir labai nedaug,
panašūs, minėtas teismas privalo atlikti visapusišką vertinimą norėdamas nustatyti, ar, nepaisant net ir nedidelio šių prekių
ženklų panašumo, dėl kitų svarbių veiksnių, kaip antai ankstesnio prekių ženklo žinomumas ar geras vardas, yra galimybė supainioti
arba suinteresuotoji visuomenė nustato tarp šių prekių ženklų ryšį.
Tačiau skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad tam tikras nagrinėjamų žymenų vizualių
ir fonetinių požymių skaičius paneigia, kad juos galima būtų laikyti panašiais.
Šiomis aplinkybėmis skundžiamo sprendimo 61 ir 62 punktuose Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ankstesnio
prekių ženklo geras vardas ir prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių panašumas, net jeigu į juos galima atsižvelgti
vertinant galimybę supainioti, neturi jokios įtakos vertinant nagrinėjamų žymenų panašumą, nes jais remiantis negalima kelti
abejonių dėl taip konstatuoto panašumo nebuvimo (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo
Gateway prieš VRDT
, C‑57/08 P, 55–57 punktus).
Iš to matyti, kad antrą apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia pripažinti nepagrįsta.
Dėl trečios vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies
–       Šalių argumentai
Šia trečia vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi
Ferrero
tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą arba iškraipė jam pateiktas
faktines aplinkybes, kai vertindamas nagrinėjamų žymenų panašumą pritaikė klaidingas, nepagrįstas ir neprotingas įrodinėjimo
taisykles.

Ferrero
nuomone, pagal minėtas taisykles, pirma, kai elementai sudaro visumą, kiekvienas jų praranda savo specifinį atskirumą. Antra,
jeigu vaizdiniame žymenyje yra du elementai, kurių vienas yra per vidurį virš kito elemento, centrinis žymens elementas bus
aukščiausiai pavaizduotas elementas, o šis išdėstymas centre gali atsverti fone, kuriame pavaizduotas centre esantis elementas,
naudojamą smulkesnį blogiau įskaitomą šriftą. Trečia, kai žymenį sudaro du elementai, centrinis bus pirmasis šių elementų.
Ketvirta, jeigu žymenį sudaro trys elementai, centrinis bus nežymus elementas.
VRDT tvirtina, kad trečia vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepriimtina, nes joje nekeliamas joks
teisės klausimas, o tik siekiama paneigti Pirmosios instancijos teismo atliktą faktinių aplinkybių vertinimą taip pažeidžiant
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytus reikalavimus.
–       Teisingumo Teismo vertinimas
Pirmiausia reikia priminti, jog iš SESV 256 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio
pirmos pastraipos matyti, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos
teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti turinčias reikšmės bylai faktines aplinkybes bei jam pateiktus įrodymus.
Tokių faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškreipti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti
apeliacinį skundą Teisingumo Teismui (žr., be kita ko, minėto Sprendimo
Calvin Klein Trademark Trust prieš VRDT
49 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką bei 2011 m. sausio 13 d. Sprendimo
Media‑Saturn‑Holding prieš VRDT
, C‑92/10 P, 27 punktą).
Tačiau jeigu apeliantas ginčija tai, kaip Pirmosios instancijos teismas išaiškino ar taikė Sąjungos teisę, pirmojoje instancijoje
nagrinėti teisės klausimai gali būti iš naujo keliami apeliaciniame procese (žr., be kita ko, 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo
L & D prieš VRDT
, C‑488/06 P, Rink. p. I‑5725, 43 punktą).
Trečia vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi
Ferrero
Pirmosios instancijos teismą kaltina tuo, kad vertindamas panašumą jis nustatė numanomas įrodinėjimo taisykles, nenumatytas
Reglamente Nr. 40/94. Taigi, konkrečiai ji siekia, kad būtų pripažinta, jog skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas
padarė teisės klaidų.
Todėl reikia pripažinti, kad ši apeliacinio skundo pagrindo dalis priimtina.
Vis dėlto konstatuotina, kad ši dalis neparemta faktais. Iš tikrųjų darydamas skundžiamo sprendimo 59 punkte pateiktą išvadą,
kad pripažinusi, jog nagrinėjami žymenys nepanašūs, Apeliacinė taryba nepadarė klaidos, Pirmosios instancijos teismas rėmėsi
konkrečiu šiems žymenims būdingų vizualių ir fonetinių požymių vertinimu ir, priešingai, nei teigia
Ferrero
, nenustatė bendro pobūdžio įrodinėjimo taisyklių.
Be to, dėl
Ferrero
teiginio, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė jam pateiktas faktines aplinkybes, reikia priminti, kad pagal SESV 256 straipsnio
1 dalies antrą pastraipą, Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmą pastraipą ir Teisingumo Teismo procedūros reglamento
112 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą reikalaujama, kad apeliantas aiškiai nurodytų, kokius įrodymus iškraipė
Pirmosios instancijos teismas, ir įrodytų nagrinėjimo klaidas, dėl kurių, jo nuomone, minėtas teismas iškraipė įrodymus (žr.,
be kita ko, 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo
Aalborg Portland ir kt. prieš Komisiją
, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P ir C‑219/00 P, Rink. p. I‑123, 50 punktą).
Reikia konstatuoti, kad
Ferrero
nepateikia jokių minėtą teiginį patvirtinančių įrodymų.
Todėl trečią apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.
Dėl ketvirtos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies
–       Šalių argumentai
Ketvirta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi
Ferrero
tvirtina, jog iš teismo praktikos matyti, kad panašumas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį
gali būti vizualus, fonetinis ar konceptualus ir kad šiuos panašumo aspektus reikia vertinti visapusiškai. Skundžiamo sprendimo
56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas atliko iš esmės vizualaus ir tam tikra apimtimi fonetinio pobūdžio vertinimą,
daugiausia akcentuodamas su grafiniu pavaizdavimu susijusius klausimus, kaip antai ginčijamame prekių ženkle esančių trijų
elementų pozicija ir šriftas, taip pat fonas, kuriame jie pateikiami.
Tai atlikdamas Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad ankstesni prekių ženklai, būtent Ispanijoje, Prancūzijoje
ir Italijoje registruoti prekių ženklai, susiję su elementu KINDER, yra žodiniai prekių ženklai, kurių teikiamai apsaugos
apimčiai negali daryti įtakos su grafiniu pavaizdavimu susiję klausimai, kaip antai elementų pozicija, šriftas ar fonas, kuriame
tokie elementai pavaizduoti.
VRDT tvirtina, kad ketvirta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepriimtina, nes joje nekeliamas joks
teisės klausimas, o tik siekiama paneigti Pirmosios instancijos teismo atliktą faktinių aplinkybių vertinimą.
–       Teisingumo Teismo vertinimas
Pirmiausia reikia atmesti VRDT argumentus dėl ketvirtos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies nepriimtinumo. Priešingai,
nei tvirtina VRDT, minėta apeliacinio skundo pagrindo dalis susijusi su teisės klausimu tiek, kiek joje kalbama apie Pirmosios
instancijos teismo neatsižvelgimą į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies apimtį, nes vertindamas
nagrinėjamų žymenų panašumą jis turėjo atsižvelgti į aplinkybę, kad ankstesnis prekių ženklas yra žodinis.
Dėl šios apeliacinio skundo pagrindo dalies esmės reikia priminti, kad, siekiant įvertinti atitinkamų prekių ženklų panašumo
laipsnį, reikia nustatyti, kiek jie panašūs vizualiai, pagal skambesį bei konceptualiai, ir prireikus įvertinti svarbą, kurią
būtina suteikti šiems skirtingiems elementams, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją ir į sąlygas, kuriomis
jomis prekiaujama (2007 m. birželio 12 d. Sprendimo
VRDT prieš Shaker
, C‑334/05 P, Rink. p. I‑4529, 36 punktas).
Be to, nagrinėjamų žymenų vizualų, skambesio ir konceptualų panašumą reikia vertinti visapusiškai, o tai atliekant galbūt
egzistuojančio fonetinio panašumo vertinimas yra tik vienas svarbių veiksnių (šiuo klausimu žr. 2006 m. kovo 23 d. Sprendimo
Mülhens prieš VRDT
, C‑206/04 P, Rink. p. I‑2717, 21 punktą).
Taigi skundžiamo sprendimo 56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas teisingai nagrinėjo abiejų nagrinėjamų žymenų daromą
bendrą įspūdį, kiek tai susiję su galbūt egzistuojančiu tiek vizualiu, tiek konceptualiu jų panašumu.
Todėl ketvirtą vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.
Dėl likusios šios apeliacinio skundo pagrindo dalies, kiek ja siekiama, kad būtų iš naujo įvertintos faktinės aplinkybės,
pažymėtina, kad ji nepriimtina pagal šio sprendimo 73 punkte minėtą teismo praktiką, nes
Ferrero
nenurodė, kad būtų iškraipytos faktinės aplinkybės ar Pirmosios instancijos teismui pateikti įrodymai.
Dėl penktos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies
–       Šalių argumentai
Šia penkta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi
Ferrero
tvirtina, kad nagrinėjamu atveju neatsižvelgdamas į tai, jog egzistuoja prekių ženklų šeima, ir motyvuodamas tuo, kad tai
nėra svarbu vertinant panašumą, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą.
Tai atlikdamas Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino teismo praktiką, nes jeigu, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94
8 straipsnio 1 dalies b punktą, dėl egzistuojančios prekių šeimos padidėja galimybė supainioti ir tai lemia vartotojo daromą
prielaidą, kad ginčijamas prekių ženklas yra šios šeimos dalis, tai atsitinka būtent dėl ginčijamo prekių ženklo ir prekių
ženklų šeimos panašumo arba, konkrečiau kalbant, dėl jiems bendro elemento (2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo
Il Ponte Finanziaria prieš VRDT
, C‑234/06 P, Rink. p. I‑7333, 63 punktas).
Be to,
Ferrero
tvirtina, kad vien jau dėl egzistuojančios prekių ženklų šeimos padidėja galimybė, kad atitinkamas vartotojas suvoks, jog
trečiajam asmeniui priklausantis prekių ženklas, kuriame yra bendras šeimai elementas, yra panašus į šį bendrą elementą.
Ši taisyklė visiškai taikoma esant situacijai, kai ginčijamame prekių ženkle yra elementas KINDER, kuris turi labai gerą vardą,
šį prekių ženklą lyginant su 36 prekių ženklų, kurie visi turi tą patį (vieną ar kartu su kitais) elementą, šeima.
VRDT teigia, kad penkta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis yra ir nepriimtina, ir akivaizdžiai nepagrįsta. Viena
vertus, užginčijus Pirmosios instancijos teismo teiginį, kad
Ferrero
negali remtis aplinkybe, jog egzistuoja panašių prekių ženklų „šeima“, reikėtų iš naujo įvertinti faktines aplinkybes, o
nagrinėjant apeliacinį skundą to negalima atlikti. Kita vertus, VRDT tvirtina, jog aplinkybė, kad galbūt egzistuoja prekių
ženklų šeima, svarbi tik pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes ji gali ypatingu būdu netiesiogiai
suklaidinti ir dėl to visuomenė ims manyti, kad vėlesnis prekių ženklas yra papildomas, kuris papildė tokią prekių šeimą.
Atvirkščiai, kalbant apie šio straipsnio 5 dalį, šis argumentas teisiškai nepagrįstas, nes suklaidinimas savaime nėra reikšmingas.
Taip pat panašumo tarp visų tam tikros serijos prekių ženklų ir ginčijamo žymens nebuvimo pakanka užtikrintai paneigti galimybę
supainioti ir užkirsti kelią žalai ar nepagrįstai įgytai naudai.
–       Teisingumo Teismo vertinimas
Pirmiausia reikia atmesti VRDT argumentus dėl penktos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies nepriimtinumo. Iš
Ferrero
pateiktų argumentų matyti, kad ji remiasi tuo, jog nuspręsdamas, kad prekių ženklų šeimos egzistavimas nėra svarbus vertinant
panašumą, Pirmosios instancijos teismas netinkamai atsižvelgė į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto apimtį.
Taigi ši dalis susijusi su teisės klausimu, todėl reikia pripažinti, kad ji priimtina.
Dėl šios apeliacinio skundo pagrindo dalies esmės reikia priminti, kad iš teismo praktikos matyti, jog prekių ženklų „šeimos“
ar „serijos“ egzistavimas yra elementas, į kurį reikia atsižvelgti vertinant galimybę supainioti. Tokiu atveju galimybė supainioti
atsiranda dėl to, kad vartotojas gali suklysti dėl prekių ar paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas,
kilmės ir klaidingai manyti, kad jis priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai (minėto Sprendimo
Il Ponte Finanziaria prieš VRDT
63 punktas).
Tačiau, kaip matyti iš šio sprendimo 52 punkto, šis elementas nėra svarbus vertinant, ar ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas
prekių ženklas yra panašūs.
Todėl, kaip matyti iš šio sprendimo 66 punkto, tik esant prielaidai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tam tikra
prasme panašūs, Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai vertindamas galimybę supainioti ar tarp šių prekių ženklų esantį
ryšį, privalo atsižvelgti į prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ egzistavimą.
Tačiau kadangi skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad tam tikras nagrinėjamų žymenų
vizualių ir fonetinių požymių skaičius paneigia, kad juos galima būtų laikyti panašiais, jis nepadarydamas teisės klaidos
skundžiamo sprendimo 63–66 punktuose galėjo nuspręsti, kad šios išvados nepaneigia prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ egzistavimas.
Todėl penktą vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą. Atitinkamai reikia atmesti visą
apeliacinio skundo pagrindą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinį skundą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų
Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal to paties reglamento 118 straipsnį,
pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi VRDT reikalavo
priteisti bylinėjimosi išlaidas iš
Ferrero
ir ši bylą pralaimėjo, ji turi jas padengti.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:
1.
Atmesti apeliacinį skundą.
2.
Priteisti iš
Ferrero SpA
bylinėjimosi išlaidas.
Parašai.
*
Proceso kalba: anglų.