CELEX: 62009CJ0324
Tavaramerkit
Internet
Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa
Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen
Direktiivi 89/104/ETY
Asetus (EY) N:o 40/94
Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuu
Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä)
Tuomioistuinten määräykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan
Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä
sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 5 ja 7 artiklan, yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 9 ja 13 artiklan, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, s. 1) 14 artiklan sekä teollis- ja
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY
(EUVL L 157, s. 45) 11 artiklan tulkintaa.
Tämä ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä L’Oréal SA ja sen tytäryhtiöt Lancôme parfums
et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie ja L’Oréal (UK) Ltd (jäljempänä yhdessä L’Oréal) ja toisaalta eBay Inc:n kolme
tytäryhtiötä eli eBay International AG, eBay Europe SARL ja eBay (UK) Ltd (jäljempänä yhdessä eBay) sekä Stephen Potts, Tracy
Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox ja Rukhsana Bi (jäljempänä vastaajina olevat luonnolliset henkilöt)
ja joka koskee L’Oréalin tuotteiden kaupan pitämistä ilman tämän suostumusta eBayn ylläpitämällä sähköisellä markkinapaikalla.
I
Asiaa koskevat oikeussäännöt
A
Direktiivi 89/104 ja asetus N:o 40/94
Direktiivi 89/104 on kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) 22.10.2008 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008, ja asetus N:o
40/94 on kumottu yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasiaan sovelletaan kuitenkin
edelleen direktiiviä 89/104 ja asetusta N:o 40/94.
Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity;
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.
2.      Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu
tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä
taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
3.      Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
− −”
Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sanamuoto vastaa pääosin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.
Kyseisen 9 artiklan 2 kohta vastaa kyseisen 5 artiklan 3 kohtaa. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään
seuraavaa:
”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
− −
c)      merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin
ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman
perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille
haitaksi.”
Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:
”1.      Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku
muu on saattanut markkinoille [Euroopan talousalueen sopimusvaltion alueella] tätä tavaramerkkiä käyttäen.
2.      Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle,
erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
Asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin
käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan unionissa]
tätä tavaramerkkiä käyttäen”. Saman artiklan 2 kohdan sanamuoto vastaa direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan sanamuotoa.
B
Direktiivi 2000/31 (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä)
Direktiivin 2000/31 2 artiklan a alakohdassa määritellään ”tietoyhteiskunnan palvelut” viittaamalla teknisiä standardeja ja
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (EYVL L 204, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna
20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY (EUVL L 217, s. 18; jäljempänä direktiivi 98/34),
1 artiklan 2 kohtaan siten, että niillä tarkoitetaan ”kaikkia etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta
pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista tavallisesti maksetaan korvaus”.
Direktiivin 98/34 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”− −
Tässä määritelmässä tarkoitetaan:
−      ’etäpalvelulla’ palvelua, joka toimitetaan siten, että osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä,
−      ilmaisulla ’sähköisessä muodossa’ palvelua, joka lähetetään lähetyspaikasta ja vastaanotetaan määränpäässä tietoja elektronisesti
käsittelevien [ja säilyttävien] laitteiden – – avulla ja joka lähetetään, siirretään ja vastaanotetaan kokonaan linjoja, radioyhteyttä,
optisia tai muita elektromagneettisia välineitä käyttäen,
−      ’palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavalla palvelulla’ palvelua, joka toimitetaan henkilökohtaisen
pyynnön perusteella tapahtuvana tiedonsiirtona.
− −”
Direktiivin 2000/31 6 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Muiden [unionin] oikeudessa asetettujen tietojen antamista koskevien vaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava,
että kaupallisessa viestinnässä, joka muodostaa osittain – – tietoyhteiskunnan palvelun, noudatetaan ainakin seuraavia edellytyksiä:
− −
b)      luonnollisen tai oikeushenkilön, jonka lukuun kaupallinen viestintä toteutetaan, on oltava selvästi tunnistettavissa;
− −”
Direktiivin 2000/31 II luvussa on 4 jakso, jonka otsikko on ”Välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuu” ja joka sisältää
direktiivin 12–15 artiklan.
Direktiivin 2000/31 14 artiklassa, jonka otsikko on ”Säilytys”, säädetään seuraavaa:
”1.      Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen käsittää palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisen, jäsenvaltioiden
on varmistettava, että palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallennettujen tietojen osalta,
edellyttäen, että:
a)      palvelun tarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista eikä hänen tiedossaan vahingonkorvausvaatimuksen
kyseessä ollen ole tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä;
tai
b)      palvelun tarjoaja toimii viipymättä tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi heti saatuaan tiedon tällaisista
seikoista.
2.      Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun vastaanottaja toimii palvelun tarjoajan johdon tai valvonnan alaisena.
3.      Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän
mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset, eikä se myöskään vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen
vahvistaa menettelyjä, joita sovelletaan tietojen poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen.”
Direktiivin 2000/31 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Yleisen valvontavelvollisuuden puuttuminen”, säädetään seuraavaa:
”1.      Jäsenvaltiot eivät saa asettaa palvelun tarjoajille 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen palvelujen toimittamisen osalta
yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville
laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.
− −”
Direktiivin 2000/31 III luvussa on muun muassa 18 artikla, jonka otsikkona on ”Oikeussuojakeinot” ja jossa säädetään seuraavaa:
”1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti käytettävissä olevat tietoyhteiskunnan
palvelujen toimintoja koskevat oikeussuojakeinot mahdollistavat nopeat toimenpiteet, turvaamistoimenpiteet mukaan lukien,
joilla lopetetaan väitetyt väärinkäytökset ja estetään se, ettei asianomaisten tahojen eduille koidu enempää haittaa.
− −”
C
Direktiivi 2004/48 (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)
Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 1, 2, 3, 23, 24 ja 32 perustelukappale kuuluvat seuraavasti:
”(1) Sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää vapaan liikkuvuuden esteiden ja kilpailun vääristymien poistamista siten, että
luodaan innovaatio- ja investointitoiminnalle suotuisa ympäristö. Tässä yhteydessä teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on
olennainen tekijä − −
(2)      − − [Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja] ei kuitenkaan saisi olla este sananvapaudelle, tietojen vapaalle liikkuvuudelle
ja henkilötietojen suojalle, mukaan lukien Internet.
(3)      Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävien keinojen puuttuminen kuitenkin ehkäisee innovointia
ja luovaa toimintaa ja vähentää investointeja. Sen vuoksi on tärkeätä varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa
aineellista oikeutta, joka nykyisin kuuluu suurelta osin [unionin] säännöstön piiriin, sovelletaan tehokkaasti [unionissa].
− −
− −
(23)      Oikeudenhaltijalla olisi oltava mahdollisuus hakea kieltotuomion antamista sellaiselle välittäjälle, jonka palveluja kolmannet
käyttävät oikeudenhaltijan teollisoikeuden loukkaamisessa − −. Tällaisia kieltotuomioita koskevat ehdot ja yksityiskohtaiset
säännöt olisi jätettävä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön varaan. [Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivi 2001/29/EY [(EYVL
L 167, s. 10)] on jo mahdollistanut laajan yhdenmukaistamisen tekijänoikeuden ja lähioikeuksien rikkomisen osalta. Tällä direktiivillä
ei siten pitäisi olla vaikutusta direktiivin 2001/29/EY 8 artiklan 3 kohtaan.
(24)      Tapauksen mukaan ja jos se olosuhteiden vuoksi on perusteltua, toteutettavien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen
olisi käsitettävä kieltotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään teollis- ja tekijänoikeuksien uudet loukkaukset. − −
− −
(32)      Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia [jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa]. Tällä
direktiivillä on tarkoitus erityisesti varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen edellä mainitun perusoikeuskirjan
17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”
Direktiivin 2004/48 2 artiklassa, jossa määritellään sen soveltamisala, säädetään seuraavaa:
”1.      Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja sovelletaan − − kaikkiin [unionin] lainsäädännössä
ja/tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
[unionin] tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjen tai säädettävien keinojen käyttämistä, sikäli kuin mainitut keinot
ovat edullisempia oikeudenhaltijoille.
− −
3.      Tämä direktiivi ei vaikuta:
a)       − − yleisesti − − direktiiviin 2000/31/EY, eikä erityisesti direktiivin 2000/31/EY 12−15 artiklaan;
− −”
Direktiivin 2004/48 II luvussa, jonka otsikko on ”Toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot”, on kuusi jaksoa, joista
ensimmäinen, jonka otsikko on ”Yleiset säännökset”, sisältää muun muassa 3 artiklan, jossa säädetään seuraavaa:
”1.      Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on
oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita, eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia
määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.
2.      Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on − − oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä
on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille − −.”
Direktiivin 2004/48 luvussa II olevan 5 jakson otsikko on ”Pääasiaa koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpiteet”. Se muodostuu
10−12 artiklasta, joiden otsikot ovat ”Korjaavat toimenpiteet”, ”Kieltotuomiot” ja ”Vaihtoehtoiset toimenpiteet”.
Direktiivin 2004/48 11 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, toimivaltaiset
oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen. Jos
kansallinen lainsäädäntö sen sallii, kieltotuomion noudattamatta jättämisestä voidaan tarvittaessa määrätä uhkasakko tuomion
noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltotuomiota
sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/29/EY 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.”
Kyseisessä direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä
vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen.”
D
Direktiivi 76/768 (kosmeettisia valmisteita koskeva direktiivi)
Kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27.7.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY
(EYVL L 262, s. 169), sellaisena kuin se on muutettuna 27.2.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2003/15/EY (EUVL L 66, s. 26), 6 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kosmeettisia valmisteita saa saattaa
markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkauksissa ja ulkopäällyksissä on pysyvällä, helposti luettavalla ja näkyvällä tavalla
esitetty seuraavat tiedot; g alakohdan tiedot voivat kuitenkin olla ainoastaan pakkauksessa:
a)      valmistajan tai kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön, joka on sijoittautunut yhteisöön, nimi
tai toiminimi sekä osoite tai kotipaikka − −;
b)      nimellissisältö pakkausajankohtana − −;
c)      vähimmäissäilyvyysaika − −;
d)      käytössä noudatettavat erityiset varotoimenpiteet − −;
e)      valmisteen eränumero tai tunniste − −;
f)      valmisteen tarkoitus, jollei se käy ilmi valmisteen esittelystä;
g)      luettelo valmisteen ainesosista − −.
− −”
E
Kansallinen säännöstö
Direktiivi 89/104 on saatettu osaksi kansallista oikeutta tavaramerkkilailla (Trade Marks Act). Direktiivin 89/104 5 artiklan
1−3 kohta on pantu täytäntöön kyseisen lain 10 §:llä.
Direktiivi 2000/31 on saatettu osaksi kansallista oikeutta sähköisestä kaupankäynnistä annetulla asetuksella (Electronic Commerce
Regulations). Direktiivin 2000/31 14 artikla on pantu täytäntöön kyseisen asetuksen 19 §:llä.
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta ei ole antanut nimenomaisia sääntöjä direktiivin 2004/48 11 artiklan
kolmannen virkkeen täytäntöön panemiseksi. Toimivaltaa antaa määräyksiä (injunction) säännellään kuitenkin korkeimmasta oikeudesta
annetun lain (Supreme Court Act) 37 §:llä, jonka mukaan High Court voi antaa tällaisen määräyksen ”kaikissa tapauksissa, joissa
tämä vaikuttaa oikeutetulta ja tarkoituksenmukaiselta” (”in all cases in which it appears to be just and convenient to do
so”).
Direktiivi 76/768 on saatettu osaksi kansallista oikeutta kosmeettisista valmisteista annetulla asetuksella (Cosmetic Products
Regulations). Tämän asetuksen 12 § vastaa direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohtaa, ja sen rikkominen voi olla rikos.
II
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
L’Oréal valmistaa ja pitää kaupan hajuvesiä, kosmeettisia valmisteita ja hiustenhoitotuotteita. Se on Yhdistyneessä kuningaskunnassa
useiden kansallisten tavaramerkkien haltija. Lisäksi se on yhteisön tavaramerkkien haltija.
L’Oréalin tuotteet jaellaan suljetussa jakeluverkostossa, jossa hyväksyttyjä jälleenmyyjiä on kielletty toimittamasta tuotteita
muille jälleenmyyjille.
eBay ylläpitää sähköistä markkinapaikkaa, jolla esitetään listauksia eBayhin tässä tarkoituksessa kirjautuneiden ja siinä
myyjätilin luoneiden henkilöiden kaupan pitämistä tavaroista. eBay veloittaa tietyn prosenttiosuuden toteutetuista kaupoista.
eBay sallii sen, että mahdolliset ostajat ostavat myyjien tarjoamia tuotteita huutokaupalla. eBayn kautta on myös mahdollista
myydä tuotteita ilman huutokauppaa ja siis kiinteään hintaan niin kutsutun osta heti (buy it now) -järjestelmän kautta. Lisäksi
myyjät voivat luoda eBayn verkkosivuilla verkkokauppoja (online shops). Tällaisessa kaupassa tarjotaan kaikkia tuotteita,
jotka myyjällä on myytävänä tiettynä ajankohtana.
Myyjien ja ostajien on hyväksyttävä eBayn vahvistamat sähköisen markkinapaikan käyttöehdot. Näihin ehtoihin kuuluu kielto
myydä väärennettyjä tuotteita ja kielto loukata tavaramerkkejä.
eBay auttaa tarvittaessa myyjiä optimoimaan tarjouksensa, luomaan omat verkkokauppansa sekä edistämään ja lisäämään myyntiään.
Se myös mainostaa tiettyjä sen sähköisellä markkinapaikalla kaupan pidettäviä tuotteita esittämällä listauksia Googlen kaltaisissa
hakukoneissa.
L’Oréal ilmoitti 22.5.2007 päivätyllä kirjeellä eBaylle olevansa huolissaan sen immateriaalioikeuksia loukkaavasta laajamittaisesta
kaupankäynnistä eBayn eurooppalaisilla verkkosivuilla.
Koska L’Oréal ei ollut tyytyväinen saamaansa vastaukseen, se nosti kanteita eBaytä vastaan eri jäsenvaltioissa, mukaan luettuna
kanteen High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa.
L’Oréal saattoi asian High Court of Justiceen, jotta tämä toteaisi ensinnäkin, että eBay ja vastaajina olevat luonnolliset
henkilöt ovat vastuussa siitä, että kyseiset luonnolliset henkilöt ovat myyneet 17 tuotetta www.ebay.co.uk-verkkosivulla,
koska se väitti tämän myynnin loukanneen oikeuksia, jotka L’Oréal on saanut muun muassa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyllä
kuviomerkillä, joka sisältää sanat ”Amor Amor”, sekä kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyllä sanamerkillä Lancôme.
L’Oréal ja eBay ovat yksimielisiä siitä, että näistä 17 tuotteesta kaksi oli L’Oréal-tavaramerkillä varustettujen tuotteiden
väärennöksiä.
L’Oréal ei väitä, että 15 muuta tuotetta olisivat väärennöksiä, mutta se katsoo kuitenkin, että niiden myynti loukkaa sen
tavaramerkkioikeuksia, koska nämä tuotteet ovat joko tuotteita, joita ei ole tarkoitettu myyntiin ja joita ovat esimerkiksi
näytteet ja näytepakkaukset, tai L’Oréalin tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu myyntiin Pohjois-Amerikassa
eikä Euroopan talousalueella (jäljempänä ETA). Lisäksi tietyt kyseisistä tuotteista myytiin ilman pakkausta.
High Court of Justice ei tässä vaiheessa lausunut siitä, missä määrin L’Oréalin tavaramerkkioikeuksia oli loukattu, mutta
se vahvisti, että vastaajina olevat luonnolliset henkilöt olivat myyneet tuotteita www.ebay.co.uk-verkkosivulla L’Oréalin
kuvailemalla tavalla.
L’Oréal väittää toiseksi, että eBay on vastuussa L’Oréalin tavaramerkkien käytöstä, koska niitä esitetään sen verkkosivuilla
ja koska Googlen kaltaisten hakukoneoperaattoreiden verkkosivulla esitetään sponsoroituja linkkejä, jotka tulevat esiin käytettäessä
kyseisiä tavaramerkkejä vastaavia avainsanoja.
Tähän jälkimmäiseen seikkaan liittyen on kiistatonta, että valitsemalla Googlen AdWords-indeksointipalvelussa avainsanoja,
jotka vastaavat L’Oréalin tavaramerkkejä, eBay on saanut ilmestymään aina, kun tällainen sana ja internetin käyttäjän Googlen
hakukoneeseen osoittamassa pyynnössä esiintyvä sana vastaavat toisiaan, mainoslinkin www.ebay.co.uk-verkkosivulle. Tämä linkki
esiintyy otsakkeen ”sponsorilinkit” alla joko Googlen esittämän ruudun oikeassa reunassa tai yläreunassa.
Kun siis internetin käyttäjä syötti 27.3.2007 sanat ”shu uemura”, jotka vastaavat lähinnä kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröityä
L’Oréalin sanamerkkiä ”Shu Uemura”, hakusanoiksi Googlen hakukoneeseen, seuraava eBayn ilmoitus ilmestyi edellä mainitun otsakkeen
”sponsorilinkit” alle:
”Shu Uemura
Shu uemurasta hyviä kauppoja
Osta eBaystä ja säästä!
www.ebay.co.uk”
(”Shu Uemura
Great deals on Shu uemura
Shop on eBay and Save!
www.ebay.co.uk”)
Tämän mainoslinkin napsauttaminen johti www.ebay.co.uk-verkkosivulle, jolla todettiin seuraavaa: ”96 tuotetta löydetty haulla
shu uemura”. Useimpien tuotteiden todettiin nimenomaisesti olevan peräisin Hongkongista.
Muista esimerkeistä voidaan mainita, että kun internetin käyttäjä syötti 27.3.2007 sanat ”matrix hair”, jotka osittain vastaavat
kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröityä L’Oréalin sanamerkkiä Matrix, hakusanoiksi Googlen hakukoneeseen, seuraava eBayn
ilmoitus ilmestyi näkyviin edellä mainitun otsakkeen ”sponsorilinkit” alle:
”Matrix hair
Täällä fantastisen alhaiset hinnat
Kaikki haluamasi eBay.co.uk:sta!
www.ebay.co.uk”
(”Matrix hair
Fantastic low prices here
Feed your passion on eBay.co.uk!
www.ebay.co.uk”)
L’Oréal väitti kolmanneksi, että vaikka eBay ei olisi vastuussa sen tavaramerkkeihin liittyvien oikeuksien loukkauksista,
sitä vastaan pitäisi antaa kieltotuomio direktiivin 2004/48 11 artiklan perusteella.
L’Oréal teki sovinnon tiettyjen vastaajana olevien luonnollisten henkilöiden Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby,
James Clarke ja Joanna Clarke kanssa ja sai yksipuolisen tuomion muita, Glen Foxiaja Rukhsana Bita, vastaan. Tämän jälkeen
vuoden 2009 maaliskuussa High Court of Justicessa pidettiin istunto, joka koski yksinomaan kannetta, joka oli nostettu eBaytä
vastaan.
High Court of Justice esitti 22.5.2009 tekemällään päätöksellä tiettyjä tosiseikkoja koskevia arviointeja ja katsoi, ettei
asia ollut ratkaisukelpoinen, koska useisiin oikeuskysymyksiin tarvittiin ensiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintaa.
Kyseisessä päätöksessä High Court of Justice totesi, että eBay oli asentanut suodattimia sellaisten listausten tunnistamiseksi,
jotka voivat olla ristiriidassa verkkosivun käyttöehtojen kanssa. Kyseinen tuomioistuin totesi myös, että eBay oli kehittänyt
niin kutsutulla VeRO-ohjelmalla (Verified Rights Owner) ilmoitus- ja poistamisjärjestelmän, jonka tarkoituksena oli auttaa
immateriaalioikeuksien haltijoita poistamaan oikeuksia loukkaavat listaukset markkinapaikalta. L’Oréal ei ollut halunnut osallistua
tähän ohjelmaan, koska se piti sitä epätyydyttävänä.
High Court of Justice totesi myös, että eBay soveltaa seuraamuksia sähköisen markkinapaikan käyttöehtoja rikkoviin myyjiin,
ja näihin seuraamuksiin kuuluu muun muassa myyjien väliaikainen ja jopa lopullinen poistaminen.
Edellä esitetyistä toteamuksista huolimatta High Court of Justice katsoi, että eBayn on mahdollista tehdä enemmän vähentääkseen
sähköisen markkinapaikkansa kautta tapahtuvan, immateriaalioikeuksia loukkaavan myynnin määrää. Kyseisen tuomioistuimen mukaan
eBay voisi käyttää muitakin suodattimia. Se voisi myös sisällyttää sääntöihinsä kiellon myydä ETA:n ulkopuolelta peräisin
olevia tavaramerkillä varustettuja tuotteita ilman tavaramerkkien haltijoiden suostumusta. Se voisi myös asettaa lisärajoituksia
sellaisten tavaroiden määriin, joita voidaan listata samanaikaisesti, ja soveltaa tiukemmin seuraamuksia.
High Court of Justice korostaa kuitenkin, että se, että eBayn olisi mahdollista tehdä enemmän, ei välttämättä merkitse sitä,
että sillä olisi oikeudellinen velvollisuus tehdä enemmän.
High Court of Justice lykkäsi 16.7.2009 tekemällään päätöksellä, joka seurasi edellä mainittua 22.5.2009 tehtyä päätöstä,
asian käsittelyä ja pyysi unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:
”1)      Silloin kun hajuvesi- ja kosmetiikkanäytteitä (eli näytepakkauksia, joita käytetään tuotteiden esittelemiseen kuluttajille
vähittäismyyntipaikoissa) ja näytepulloja (eli säiliöitä, joista voidaan ottaa pieniä annoksia annettaviksi kuluttajille ilmaisina
näytteinä), joita ei ole tarkoitettu myytäväksi kuluttajille (ja joissa on usein merkintä ’ei myytäväksi’ tai ’ei myytäväksi
erikseen’), toimitetaan veloituksetta tavaramerkin haltijan hyväksymille jälleenmyyjille, ’saatetaanko’ nämä tavarat ’markkinoille’
[direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla?
2)      Jos hajuvesistä ja kosmeettisista valmisteista on poistettu pakkaukset (ja muut ulkopäällykset) ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta, onko tämä tavaramerkin haltijalle ’perusteltu aihe’ vastustaa pakkauksettomien tuotteiden laskemista uudelleen
liikkeelle [direktiivin 89/104] 7 artiklan 2 kohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?
3)      Onko toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, jos
a)      pakkauksen (tai muiden ulkopäällysten) poistamisen seurauksena pakkauksettomissa tuotteissa ei ole [direktiivin 76/768] 6
artiklan 1 kohdassa edellytettyjä tietoja eikä niissä etenkään ole luetteloa valmisteen ainesosista eikä ’parasta ennen’ ‑päiväysmerkintää?
b)      tällaisten tietojen puuttumisen vuoksi pakkauksettomien tuotteiden kaupan pitäminen tai myyminen on sen yhteisön jäsenvaltion
lainsäädännön mukaan rikos, jossa kolmannet osapuolet pitävät niitä kaupan tai myyvät niitä?
4)      Onko toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, jos uudelleen liikkeelle laskeminen vahingoittaa
tai todennäköisesti vahingoittaa tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta? Jos näin on, voidaanko tällaisen vaikutuksen
olemassaolo olettaa vai edellytetäänkö, että tavaramerkin haltija näyttää sen toteen?
5)      Jos [sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä] ostaa hakukoneoperaattorilta oikeuden käyttää avainsanana merkkiä, joka on sama
kuin rekisteröity tavaramerkki, jolloin merkki näkyy hakukoneen käyttäjälle sponsoroidussa linkissä, joka johtaa sähköisen
markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuille, merkitseekö merkin näkyminen sponsoroidussa linkissä [direktiivin 89/104] 5 artiklan
1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkin ’käyttöä’?
6)      Jos edellä viidennessä kysymyksessä tarkoitetun sponsoroidun linkin napsauttaminen johtaa käyttäjän suoraan sellaisten tavaroiden
mainoksiin tai myyntitarjouksiin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, sellaisen merkin perusteella,
jonka muut osapuolet, joista osa loukkaa tavaramerkkiä ja osa ei kyseisten tavaroiden tyypin mukaan, ovat asettaneet verkkosivuille,
merkitseekö tämä sitä, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä käyttää merkkiä tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita ’varten’
[direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla
tavalla?
7)      Jos edellä kuudennessa kysymyksessä tarkoitetuilla verkkosivuilla mainostettaviin ja kaupan pidettyihin tavaroihin kuuluu
tavaroita, joita ei ole saatettu markkinoille ETA:ssa tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suostumuksella, kuuluuko tällainen
käyttö [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan
ja jääkö se [direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle
jo pelkästään sillä perusteella, että mainonta tai myyntitarjous on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki
saa suojaa, vai onko tavaramerkin haltijan näytettävä toteen, että mainonta tai kaupan pitäminen välttämättä merkitsee kyseisten
tavaroiden saattamista sen alueen markkinoille, jolla tavaramerkki saa suojaa?
8)      Onko edellä viidenteen, kuudenteen ja seitsemänteen kysymykseen annettavien vastausten kannalta merkitystä sillä, jos tavaramerkin
haltijan riitauttama käyttö tarkoittaa merkin näkymistä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivuilla eikä sponsoroidussa
linkissä?
9)      Jos tällainen käyttö kuuluu [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan
a alakohdan soveltamisalaan ja jää [direktiivin 89/104] 7 artiklan – – ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan – – soveltamisalan
ulkopuolelle jo pelkästään sillä perusteella, että mainonta tai myyntitarjous kohdistetaan kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki
saa suojaa,
a)      muodostuuko tällainen käyttö [direktiivin 2000/31] 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ’palvelun vastaanottajan toimittamien
tietojen tallentamisesta’ tai sisältääkö se sen?
b)      jos käyttö ei muodostu yksinomaan [direktiivin 2001/31] 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista mutta
sisältää tällaisia toimintoja, onko sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä vapautettu vastuusta siltä osin kuin käyttö muodostuu
tällaisesta toiminnasta, ja mikäli näin on, voidaanko tällaisesta käytöstä määrätä maksettavaksi vahingonkorvausta tai muuta
korvausta siltä osin kuin ylläpitäjää ei ole vapautettu vastuusta?
c)      jos sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä on tieto siitä, että tavaroita on mainostettu, pidetty kaupan ja myyty sen verkkosivuilla
siten, että rekisteröityjä tavaramerkkejä on loukattu, ja että tällaisten rekisteröityjen tavaramerkkien loukkaukset todennäköisesti
jatkuvat samojen tai samankaltaisten tavaroiden mainonnalla, kaupan pitämisellä ja myynnillä verkkosivujen samojen tai eri
käyttäjien toimesta, merkitseekö tämä [direktiivin 2000/31] 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ’tosiasiallista tietoa’ tai
’tiedossa’ olemista?
10)      Jos kolmas osapuoli on käyttänyt verkkosivujen ylläpitäjän kaltaisen välittäjän palveluja loukatakseen rekisteröityä tavaramerkkiä,
edellytetäänkö [direktiivin 2004/48] 11 artiklassa, että jäsenvaltiot varmistavat, että tavaramerkin haltija voi saada välittäjää
vastaan tuomioistuimelta määräyksen estääkseen kyseisen tavaramerkin uudet loukkaukset eikä vain estääkseen kyseisen loukkauksen
jatkamisen, ja mikäli näin on, mikä on saatavissa olevan määräyksen laajuus?”
III
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
A
Ensimmäisestä neljänteen ja seitsemäs kysymys, jotka koskevat tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiä sähköisellä
markkinapaikalla
1. Alustavia huomautuksia
Kuten tämän tuomion 36 ja 37 kohdassa esitettiin, on kiistatonta, että vastaajina olevat luonnolliset henkilöt ovat tarjonneet
myytäväksi ja myyneet www.ebay.co.uk-verkkosivulla unionissa oleville kuluttajille L’Oréalin tavaramerkillä varustettuja tuotteita,
jotka tämä on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa, sekä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi ja joita ovat
esimerkiksi näytteet ja näytepakkaukset. On lisäksi kiistatonta, että tiettyjä näistä tuotteista on myyty ilman pakkausta.
Kolmansiin valtioihin vietyjen tuotteiden pitäminen kaupan www.ebay.co.uk-verkkosivulla ilmenee myös tämän tuomion 40 ja 41
kohdassa tiivistetysti esitetyistä toteamuksista, joiden mukaan eBay mainosti kyseisellä sivulla Hongkongista (Kiina) saatavien
Shu Umura -tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntitarjouksia.
eBay kiistää, että tällainen kaupan pitäminen sen sähköisellä markkinapaikalla voisi loukata tavaramerkkeihin perustuvia oikeuksia.
Ensimmäisestä neljänteen ja seitsemännellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko
tämä eBayn kanta oikea.
Ennen näiden kysymysten tutkimista on muistutettava, kuten julkisasiamies teki ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa, että tavaramerkkiin
perustuviin yksinoikeuksiin voidaan periaatteessa vedota ainoastaan elinkeinonharjoittajiin nähden. Jotta tavaramerkin haltija
voisi kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, edellytyksenä on,
että merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa (ks. mm. asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok., s. I‑10989, 62
kohta ja asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I‑5185, 57 kohta).
Tästä seuraa, että kun luonnollinen henkilö myy tavaramerkillä varustetun tuotteen sähköisellä markkinapaikalla ilman, että
tämä kauppa on osa kaupallista toimintaa, tavaramerkin haltija ei voi vedota yksinoikeuteensa, joka vahvistetaan direktiivin
89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa. Jos puolestaan tuotteiden myyminen sähköisellä markkinapaikalla ylittää
laajuutensa, yleisyytensä tai muiden ominaispiirteidensä vuoksi yksityisen toiminnan rajat, myyjä harjoittaa näissä artikloissa
tarkoitettua ”elinkeinotoimintaa”.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin totesi 22.5.2009 tekemässään päätöksessä, että Stephen Potts, joka on yksi vastaajina
olevista luonnollisista henkilöistä, oli myynyt www.ebay.co.uk-verkkosivulla huomattavan määrän L’Oréalin tavaramerkeillä
varustettuja tuotteita. Tämän valossa kyseinen tuomioistuin katsoi, että Potts oli harjoittanut elinkeinotoimintaa. Samankaltaisesti
todettiin Tracy Ratchfordista, Marie Ormsbystä, James Clarkesta, Rukhsana Binstä, Joanna Clarkesta ja Glen Foxista osalta.
Koska siis tämän tuomion 51 kohdassa mainitut myyntitarjoukset ja myynti, joihin kuuluu L’Oréalin tavaramerkkien kanssa samojen
tai samankaltaisten merkkien käyttö, toteutettiin elinkeinotoimintana ja koska on lisäksi kiistatonta, ettei L’Oréal antanut
tähän suostumustaan, on tutkittava, voiko tämä vastustaa näitä myyntitarjouksia ja tätä myyntiä direktiivin 89/104 5 artiklassa
ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sääntöjen sekä näitä artikloja koskevan oikeuskäytännön valossa.
2. Sellaisten tavaramerkillä varustettujen tuotteiden tarjoaminen myytäväksi unionissa oleville kuluttajille tarkoitetulla
sähköisellä markkinapaikalla, jotka tämän tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa
Seitsemännellä kysymyksellään, jota on tarkasteltava ensiksi, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä,
riittääkö siihen, että unionin jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin tai yhteisön tavaramerkin haltija voi vastustaa direktiivin
89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sääntöjen perusteella tällä tavaramerkillä varustettujen
tuotteiden, joita ei ole aiemmin saatettu markkinoille ETA:ssa tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa unionissa, tarjoamista
myytäväksi sähköisellä markkinapaikalla, se, että myyntitarjous on tarkoitettu kuluttajille, jotka ovat alueella, jolla tavaramerkki
saa suojaa.
Direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vahvistetulla säännöllä tavaramerkin haltijalle annetaan
yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita maahantuomasta tavaramerkillään varustettuja tavaroita, tarjoamasta
niitä, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten, kun taas saman direktiivin 7 artiklassa
ja saman asetuksen 13 artiklassa säädetään poikkeuksesta tähän sääntöön vahvistamalla, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu,
kun haltija itse tai sen suostumuksella joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa − tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa
unionissa (ks. mm. asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004, Kok., s. I-11313, 34 kohta; asia C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel
ym., tuomio 15.10.2009, Kok., s. I-10019, 21 kohta ja asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, tuomio 3.6.2010, 28 ja
46 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Käsiteltävässä kysymyksessä tarkastellussa tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija tai kukaan hänen suostumuksellaan ei ole
missään vaiheessa saattanut tavaroita markkinoille ETA:ssa, direktiivin 89/104 7 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 13 artiklassa
säädettyä poikkeusta ei voida soveltaa. Tähän liittyen oikeuskäytännössä on toistuvasti katsottu, että on olennaista, että
jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi määrätä tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ensimmäisestä
markkinoille saattamisesta ETA:ssa (ks. mm. yhdistetyt asiat C‑414/99−C‑416/99 Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001,
Kok., s. I‑8691, 33 kohta; em. asia Peak Holding, tuomion 36 ja 37 kohta ja em. asia Makro Zelfbedieningsgroothandel ym.,
tuomion 32 kohta).
eBay hyväksyy nämä periaatteet mutta väittää, että jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin tai yhteisön tavaramerkin haltija
ei voi hyödyllisesti vedota tähän tavaramerkkiin perustuvaan yksinoikeuteen niin kauan kuin sillä varustetut tuotteet, joita
tarjotaan myytäväksi sähköisellä markkinapaikalla, ovat kolmannessa valtiossa eikä niitä välttämättä toimiteta alueelle, jolla
kyseinen tavaramerkki saa suojaa. L’Oréal, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, Italian, Puolan ja Portugalin hallitukset
sekä Euroopan komissio katsovat puolestaan, että direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 sääntöjä sovelletaan, kun on ilmeistä,
että tavaramerkillä varustetun, kolmannessa valtiossa olevan tuotteen myyntitarjous on tarkoitettu kuluttajille, jotka ovat
alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.
Viimeksi mainittu väite on hyväksyttävä. Muussa tapauksessa toimijoilla, jotka käyttävät hyväkseen sähköistä kaupankäyntiä
tarjoamalla myytäväksi unionissa oleville kuluttajille suunnatulla sähköisellä markkinapaikalla tavaramerkillä varustettuja
kolmannessa valtiossa olevia tuotteita, jotka voidaan esittää ruudulla ja joita voidaan tilata kyseisen markkinapaikan kautta,
ei olisi tämäntyyppisten myyntitarjousten osalta mitään velvollisuutta noudattaa immateriaalioikeuksia koskevia unionin sääntöjä.
Tällainen tilanne vaikuttaisi näiden sääntöjen tehokkaaseen vaikutukseen.
Tässä yhteydessä on ainoastaan todettava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan b ja d alakohdan ja asetuksen N:o 40/94
9 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan perusteella kolmansien taholta tapahtuvaan tavaramerkkien kanssa samojen tai samankaltaisten
merkkien käyttöön, jota tavaramerkkien haltijat voivat vastustaa, kuuluu tällaisten merkkien käyttö myyntitarjouksissa ja
mainonnassa. Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 127 kohdassa ja komissio kirjallisissa huomautuksissaan, näiden
sääntöjen tehokkuus vaarannettaisiin, jos siihen, että samaa tai samankaltaista merkkiä kuin unionissa rekisteröity tavaramerkki
käytetään internetissä myyntitarjouksessa tai mainonnassa, joka on suunnattu unionissa oleville kuluttajille, ei sovellettaisi
näitä sääntöjä yksinomaan siksi, että tämän tarjouksen tai mainonnan taustalla oleva kolmas on sijoittautunut kolmanteen valtioon,
tämän kolmannen käyttämän internetsivuston palvelin sijaitsee kyseisessä valtiossa tai tuote, jota kyseinen tarjous tai mainonta
koskee, on kolmannessa valtiossa.
On kuitenkin täsmennettävä, että pelkkä pääsy internetsivustolle alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, ei riitä sen päätelmän
tekemiseen, että sillä esitetyt myyntitarjoukset on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille (ks. analogisesti
yhdistetyt asiat C-585/08 ja C-144/09, Pammer ja Hotel Alpenhof, tuomio 7.12.2010, 69 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Jos pääsy sähköiselle markkinapaikalle kyseisellä alueella riittäisi siihen, että sillä esitetty mainonta kuuluisi direktiivin
89/104 ja asetuksen N:o 40/94 soveltamisalaan, sivuihin ja mainoksiin, jotka on aivan ilmeisesti tarkoitettu yksinomaan kolmansissa
valtioissa oleville kuluttajille mutta joihin voidaan kuitenkin teknisesti tarkasteltuna tutustua unionin alueella, sovellettaisiin
aiheettomasti unionin oikeutta.
Kansallisten tuomioistuinten on näin ollen arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella
voidaan katsoa, että myyntitarjous, joka esitetään sähköisellä markkinapaikalla, johon on pääsy alueella, jolla tavaramerkki
saa suojaa, on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille. Kun myyntitarjouksessa täsmennetään maantieteelliset
alueet, joille myyjä on valmis lähettämään tuotteen, tämäntyyppisellä täsmennyksellä on erityistä merkitystä kyseisessä arvioinnissa.
Pääasian tilanteessa verkkosivu, jonka osoite on www.ebay.co.uk, vaikuttaa päinvastaisten todisteiden puuttuessa olevan tarkoitettu
kuluttajille, jotka ovat alueella, jolla kansalliset ja yhteisön tavaramerkit, joihin on vedottu, saavat suojaa, joten tällä
sivulla olevat myyntitarjoukset, joita pääasia koskee, kuuluvat tavaramerkkien suojaa koskevien unionin sääntöjen soveltamisalaan.
Edellä esitetyn perusteella seitsemänteen kysymykseen on vastattava, että kun talouden toimija myy sähköisellä markkinapaikalla
kolmannessa valtiossa olevia tuotteita, joissa on unionin jäsenvaltiossa rekisteröity tavaramerkki tai yhteisön tavaramerkki
ja joita ei ole aiemmin saatettu markkinoille ETA:ssa tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa unionissa, ilman tämän tavaramerkin
haltijan suostumusta kuluttajalle, joka on alueella, jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun tällaisia tuotteita tarjotaan
myytäväksi tai mainostetaan tällaisella markkinapaikalla, joka on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille, kyseinen
tavaramerkin haltija voi vastustaa tätä myyntiä, myyntitarjousta tai mainontaa direktiivin 89/104 5 artiklassa tai asetuksen
N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sääntöjen perusteella. Kansallisten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti,
onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että myyntitarjous tai mainonta, joka esitetään
sähköisellä markkinapaikalla, johon on pääsy kyseisellä alueella, on tarkoitettu sillä oleville kuluttajille.
3. Näytteiden ja näytepakkausten tarjoaminen myyntiin
On kiistatonta, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tarkastelemien tosiseikkojen tapahtumahetkellä vastaajina olevat
luonnolliset henkilöt tarjosivat niin ikään myyntiin www.ebay.co.uk-verkkosivulla näytteitä ja näytepakkauksia, jotka L’Oréal
oli toimittanut veloituksetta hyväksytyille jälleenmyyjilleen.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, merkitseekö se, että tavaramerkin
haltija toimittaa tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyväksytyissä
vähittäismyyntipaikoissa, sekä niin ikään tällä tavaramerkillä varustettuja näytepulloja, joista voidaan ottaa pieniä määriä
annettavaksi kuluttajille ilmaisina näytteinä, direktiivissä 89/104 ja asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettua markkinoille saattamista.
Kyseinen tuomioistuin totesi tässä yhteydessä, että L’Oréal oli selvästi todennut hyväksytyille jälleenmyyjilleen, että ne
eivät voineet myydä tällaisia tuotteita ja pulloja, joissa oli sitä paitsi usein maininta ”ei myytäväksi”.
Kuten on jo todettu, on niin, että kun tavaramerkin haltija kiinnittää tavaramerkin esineisiin, joita se antaa veloituksetta
edistääkseen tavaroidensa myyntiä, kyseisiä esineitä ei jaella siinä tarkoituksessa, että ne saatettaisiin markkinoille (ks.
asia C-495/07, Silberquelle, tuomio 15.1.2009, Kok., s. I-137, 20−22 kohta). Tällaisten esineiden toimittaminen veloituksetta
ei siis lähtökohtaisesti merkitse sitä, että tavaramerkin haltija saattaa ne markkinoille.
Oikeuskäytännössä on myös todettu, että kun tavaramerkin haltija liittää sellaisia mainintoja kuin ”näyte” ja ”ei myytäväksi”
hajuvesien kokeilupakkauksien kaltaisiin tuotteisiin, ei voida lähteä siitä, että tavaramerkin haltija olisi antanut suostumuksensa
kyseisten tuotteiden markkinoille saattamiseen silloin, kun ei ole olemassa tätä vastaan puhuvia seikkoja (ks. em. asia Coty
Prestige Lancaster Group, tuomion 43, 46 ja 48 kohta).
Tässä tilanteessa ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että se, että tavaramerkin haltija toimittaa hyväksytyille jälleenmyyjilleen
tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyväksytyissä vähittäismyyntipaikoissa,
sekä niin ikään tällä tavaramerkillä varustettuja näytepulloja, joista voidaan ottaa pieniä määriä annettavaksi kuluttajille
ilmaisina näytteinä, ei päinvastaisten todisteiden puuttuessa merkitse direktiivissä 89/104 ja asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettua
markkinoille saattamista.
4. Ulkopäällyksettömien tavaroiden pitäminen kaupan
Kuten tämän tuomion 36, 37 ja 51 kohdassa esitettiin, elinkeinonharjoittajat, jotka toimivat eBayn markkinapaikalla, myivät
tavaramerkillä, jonka haltija L’Oréal on, varustettuja tiettyjä ulkopäällyksettömiä näytteitä.
Toisesta neljänteen kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa lähinnä selvittää, loukataanko pääasiassa
kyseessä olevien kaltaisten tuotteiden ulkopäällysten poistamisella näihin tuotteisiin liitetyn tavaramerkin haltijan yksinoikeutta,
jonka perusteella tämä jälkimmäinen voi siis vastustaa tuotteiden, joista on tällä tavalla poistettu ulkopäällykset, jälleenmyyntiä.
Kun otetaan huomioon se, että pääasiassa kyseessä olevat tuotteet, joista on poistettu ulkopäällykset, ovat lähinnä kosmeettisia
valmisteita, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää, että näihin kysymyksiin vastataan direktiivin 76/768 6 artiklan
1 kohdan valossa; tämän kohdan mukaan kosmeettisia valmisteita voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkauksissa
ja ulkopäällyksissä mainitaan muun muassa valmistajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön henkilöllisyys, tuotteen
koostumus (sisältö ja luettelo ainesosista), tuotteen käyttö (tarkoitus ja käytössä noudatettavat erityiset varotoimenpiteet)
sekä sen säilyttäminen (vähimmäissäilyvyysaika). Se haluaa tässä yhteydessä selvittää lähinnä, voiko tavaramerkin haltija
direktiivissä 89/104, tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa asetuksessa N:o 40/94, tarkoitetun yksinoikeutensa perusteella
vastustaa tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden jälleenmyyntiä, kun kaupan pitäminen tapahtuu direktiivin 76/768 kyseisessä
säännöksessä vahvistettujen vaatimusten vastaisesti.
L’Oréal katsoo Ranskan, Puolan ja Portugalin hallitusten ja komission tavoin, että siitä riippumatta, onko direktiiviä 76/768
rikottu vai ei, ulkopäällys on olennainen osa hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden tuotekuvaa. Näihin tuotteisiin ja kyseiseen
ulkopäällykseen liitetyn tavaramerkin haltijan on näin ollen voitava vastustaa kyseisten tuotteiden jälleenmyyntiä ulkopäällyksettä.
eBay korostaa puolestaan, että hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden alalla usein nimenomaan tuotteen pullo tai astia eikä
ulkopäällys luo kuvan loisteliaisuudesta ja ylellisyydestä.
On ensinnäkin katsottava, että hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden valikoiman moninaisuuden valossa kysymystä siitä,
vahingoitetaanko tällaisen tuotteen ulkopäällyksen poistamisella sen tuotekuvaa ja näin ollen sen tavaramerkin mainetta, jolla
tuote on varustettu, on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Kuten julkisasiamies esitti ratkaisuehdotuksensa 71−74 kohdassa,
ulkopäällyksettömän hajuveden tai kosmeettisen valmisteen ulkoasu voi joskus välittää tehokkaasti kuvan kyseisen tuotteen
loisteliaisuudesta ja ylellisyydestä, kun taas muissa tapauksissa kyseisen ulkopäällyksen poistamisella nimenomaan vahingoitetaan
tätä tuotekuvaa.
Tällainen vahingoittaminen voi tapahtua, kun ulkopäällyksellä myötävaikutetaan yhtä paljon tai enemmän kuin pullolla tai astialla
tuotteen tuotekuvan, jonka tavaramerkin haltija ja sen hyväksytyt jälleenmyyjät ovat luoneet, esitykseen. On myös mahdollista,
että tiettyjen tai kaikkien direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyjen tietojen puuttuminen vahingoittaa tuotteen
tuotekuvaa. Tavaramerkin haltijan on osoitettava vahingoittamisen muodostavien tekijöiden olemassaolo.
Toiseksi on muistutettava, että tavaramerkillä, jonka keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tavaran alkuperä, pyritään
muun muassa osoittamaan, että tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden valmistusta tai toimittamista valvoo yksi ainoa
yritys, joka vastaa niiden laadusta (ks. mm. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 48
kohta ja asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I‑3421, 45 kohta).
Kun tiettyjä laissa edellytettyjä tietoja, jotka liittyvät esimerkiksi kosmeettisen valmisteen valmistajan tai sen markkinoille
saattamisesta vastaavan henkilön tunnistamiseen, ei ole, tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoitetaan, koska tavaramerkiltä
poistetaan sen keskeinen vaikutus, joka on sen takaaminen, että sillä varustettujen tuotteiden toimittamista valvoo yksi ainoa
yritys, joka vastaa niiden laadusta.
Kolmanneksi ja viimeiseksi on todettava, kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 76 kohdassa, että kysymys siitä,
onko tavaramerkillä varustettujen tuotteiden, joista on poistettu ulkopäällykset ja näin ollen tietyt direktiivin 76/768 6
artiklan 1 kohdassa edellytetyt tiedot, tarjoaminen myytäväksi tai myyminen kriminalisoitu kansallisessa oikeudessa, ei voi
vaikuttaa tavaramerkkien suojaa koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen.
Edellä esitetyn valossa toisesta neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklaa ja asetuksen N:o
40/94 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella vastustaa
pääasiassa kyseessä olevan kaltaisten tuotteiden jälleenmyyntiä siitä syystä, että jälleenmyyjä on poistanut näiden tuotteiden
ulkopäällyksen, kun tämä ulkopäällyksen poistaminen merkitsee sitä, että keskeiset tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi kosmeettisen
valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön tunnistamiseen, puuttuvat. Kun ulkopäällyksen
poistaminen ei johda tällaiseen tietojen puuttumiseen, tavaramerkin haltija voi kuitenkin vastustaa sitä, että tavaramerkillä,
jonka haltija se on, varustettua hajuvettä tai kosmeettista valmistetta jälleenmyydään ulkopäällyksettä, jos se osoittaa,
että ulkopäällyksen poistaminen vahingoittaa kyseisen tuotteen tuotekuvaa ja näin ollen tavaramerkin mainetta.
B
Viides ja kuudes kysymys, jotka koskevat mainontaa, jota sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä harjoittaa verkkosivuunsa ja
sillä tarjottuihin tuotteisiin liittyvästi
Tämän tuomion 39−42 kohdassa tiivistetysti esitetyistä pääasian tosiseikoista ilmenee, että valikoimalla hakukoneoperaattori
Googlen avainsanoja, jotka vastaavat L’Oréalin tavaramerkkejä, eBay sai aikaiseksi sen, että internetin käyttäjän syöttäessä
hakukoneeseen nämä sanat sisältävän haun esiin tuli mainoslinkki www.ebay.co.uk-verkkosivulle yhdessä sellaisen kaupallisen
viestin kanssa, joka koski mahdollisuutta ostaa haetulla tavaramerkillä varustettuja tuotteita kyseisen sivun kautta. Mainoslinkki
esiintyi otsakkeen ”sponsorilinkit” alla, ja tämä jälkimmäinen näkyi Googlen esittämien hakutulosten oikealla puolella ruutua
tai sen yläreunassa.
On kiistatonta, että tällaisessa tilanteessa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä on mainostaja. Ylläpitäjä saa aikaiseksi
sen, että hakukoneessa tulee esiin linkkejä ja viestejä, jotka merkitsevät paitsi kyseisellä markkinapaikalla olevien tiettyjen
myyntitarjousten mainostamista myös tämän markkinapaikan mainostamista sellaisenaan, kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa
89 kohdassa. Mainokset, jotka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin mainitsi muiden esimerkkien ohessa ja jotka esitettiin
tämän tuomion 40 ja 42 kohdassa, havainnollistavat tätä käytäntöä.
Viidennellä ja kuudennella kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee
lähinnä, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava
siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää mainostamasta tätä markkinapaikkaa ja sillä
tarjottuja kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita sellaisen avainsanan perusteella, joka vastaa tätä tavaramerkkiä
ja jonka tämä ylläpitäjä on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman kyseisen haltijan suostumusta.
Mainonnasta, jota esitetään internetissä tavaramerkkejä vastaavien avainsanojen perusteella, on jo todettu oikeuskäytännössä,
että tällainen avainsana on keino, jota mainostaja käyttää mainoksensa esittämisen aikaansaamiseksi, minkä vuoksi sitä käytetään
direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla ”elinkeinotoiminnassa” (yhdistetyt
asiat C-236/08−C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, 51 ja 52 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa
ja asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010, 18 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Sen määrittämiseksi, täyttääkö tämäntyyppinen mainonta myös muut edellytykset, joiden on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaan täytyttävä, jotta tavaramerkin
haltija voi vastustaa sitä, on tutkittava yhtäältä, koskevatko mainokset, jotka eBay on esittänyt Googlen tarjoaman kaltaisen
indeksointipalvelun välityksellä, tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki
on rekisteröity, ja toisaalta, aiheuttavatko tällaiset mainokset tai voivatko ne aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin
tehtävistä (ks. em. asia BergSpechte, tuomion 21 kohta).
Tähän on ensin todettava, että sikäli kuin eBay on käyttänyt avainsanoja, jotka vastaavat L’Oréalin tavaramerkkejä, edistääkseen
omaa palveluaan, joka muodostuu siitä, että tavaroiden myyjien ja ostajien käyttöön annetaan sähköinen markkinapaikka, tämä
käyttö ei ole koskenut ”samoja” tavaroita tai palveluja, ”joita varten tavaramerkki on rekisteröity”, direktiivin 89/104 5
artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, eikä myöskään
tavaroita tai palveluja, jotka ovat samankaltaisia kuin nämä tavarat tai palvelut samojen artiklojen 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.
eBayn sellaisten merkkien käyttöä, jotka vastaavat L’Oréalin tavaramerkkejä, oman sähköisen markkinapaikkansa edistämiseksi
voidaan siis enintään tarkastella direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan
perusteella, koska näissä säännöksissä otetaan käyttöön laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi laajempi suoja kuin samojen
artiklojen 1 kohdan a ja b alakohdassa ja tämä suoja kattaa muun muassa tilanteen, jossa kolmas käyttää tällaisia tavaramerkkejä
vastaavia merkkejä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita
varten nämä tavaramerkit on rekisteröity.
Seuraavaksi on todettava, että sikäli kuin eBay on käyttänyt L’Oréalin tavaramerkkejä vastaavia avainsanoja edistääkseen asiakkaitaan
olevien myyjien myyntitarjouksia, jotka koskevat tavaramerkeillä varustettuja tuotteita, käyttö on tapahtunut samoja tavaroita
tai palveluja varten kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity. Tässä on muistutettava, että ilmaisu ”tavaroita
tai palveluja varten” ei koske yksinomaan sellaisen kolmannen tavaroita tai palveluja, joka käyttää tavaramerkkejä vastaavia
merkkejä, vaan se voi koskea myös muiden henkilöiden tavaroita tai palveluja. Se, että talouden toimija käyttää tavaramerkkiä
vastaavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole sen omia siinä mielessä, ettei sillä ole niitä koskevia oikeuksia,
ei itsessään estä sitä, että käyttö kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan soveltamisalaan
(ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta sekä asia C-62/08, UDV North America, määräys 19.2.2009,
Kok., s. I-1279, 43 kohta).
Nimenomaan tilanteesta, jossa palvelun tarjoaja käyttää toisen tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä sellaisten tuotteiden myynninedistämiseen,
joita yksi sen asiakkaista pitää kaupan tämän palvelun avulla, oikeuskäytännössä on katsottu, että tällainen käyttö kuuluu
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan soveltamisalaan, kun se toteutetaan tavalla, jolla
merkin ja palvelun välille luodaan yhteys (ks. em. asia UDV North America, määräyksen 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kuten julkisasiamies korosti ratkaisuehdotuksensa 89 kohdassa ja Ranskan hallitus suullisessa käsittelyssä, tällainen yhteys
on olemassa pääasian kaltaisessa tilanteessa. eBayn esittämät mainokset saavat nimittäin aikaan ilmeisen mielleyhtymän näissä
mainoksissa mainittujen tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden ja sen mahdollisuuden välillä, että niitä voidaan hankkia
eBayn kautta.
Lopuksi siitä, voidaanko tavaramerkkiä vastaavan avainsanan käytöllä vahingoittaa tavaramerkin tiettyä tehtävää, on oikeuskäytännössä
täsmennetty, että näin tapahtuu, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi mainoksen
perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat
tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta (em.
yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 99 kohta ja asia C-558/08, Portakabin ja Portakabin, tuomio 8.7.2010, 54
kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tässä yhteydessä on muistutettava, että sähköistä kaupankäyntiä koskevassa unionin lainsäädännössä korostetaan tarvetta avoimeen
mainontaan internetissä. Hyvää kauppatapaa ja kuluttajansuojaa koskevien etujen valossa direktiivin 2000/31 6 artiklassa vahvistetaan
sääntö, jonka mukaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka lukuun kaupallinen viestintä, joka kuuluu tietoyhteiskunnan
palveluun, toteutetaan, on oltava selvästi tunnistettavissa (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 86 kohta).
Mainonnassa, joka on peräisin sähköisen markkinapaikan ylläpitäjältä ja jonka hakukoneoperaattori esittää, on siis joka tapauksessa
yksilöitävä kyseinen ylläpitäjä ja ilmaistava se, että mainonnan kohteena olevia tavaramerkillä varustettuja tuotteita pidetään
kaupan tämän ylläpitämällä markkinapaikalla.
Edellä esitetyn valossa viidenteen ja kuudenteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a
alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää
sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää mainostamasta sellaisten avainsanojen perusteella, jotka vastaavat kyseistä tavaramerkkiä
ja jotka tämä ylläpitäjä on valinnut internetin indeksointipalvelussa, tällä tavaramerkillä varustettuja tuotteita, joita
pidetään kaupan kyseisellä markkinapaikalla, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä
ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko kyseiset tuotteet
peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.
C
Kahdeksas kysymys, joka koskee tavaramerkkejä vastaavien merkkien käyttöä myyntitarjouksissa, jotka esitetään sähköisen markkinapaikan
ylläpitäjän verkkosivulla
Kahdeksannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, miten direktiivin 89/104 ja asetuksen
N:o 40/94 valossa on luokiteltava tavaramerkkien kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien esittäminen sähköisen markkinapaikan
ylläpitäjän verkkosivulla.
Tähän on todettava ensiksi, että kaupankäynnissä, joka tapahtuu sähköisellä markkinapaikalla, tällaisen paikan ylläpitäjän
tarjoama palvelu muodostuu siitä, että se esittää sen asiakkaita olevien myyjien puolesta näiltä peräisin olevia myyntitarjouksia.
Seuraavaksi on todettava, että kun tällaiset tarjoukset koskevat tavaramerkillä varustettuja tuotteita, tavaramerkkien kanssa
samoja tai samankaltaisia merkkejä ilmestyy väistämättä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivulle.
Vaikka on totta, että tässä tilanteessa näitä merkkejä ”käytetään” kyseisellä verkkosivulla, tästä ei kuitenkaan seuraa, että
tämä direktiivissä 89/104 ja asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettu käyttö tapahtuisi markkinapaikan ylläpitäjän taholta.
Se, että kolmas käyttää sellaista merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki direktiivin
89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla, edellyttää vähintäänkin sitä, että tämä kolmas
käyttää merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään. Kun tämä kolmas tarjoaa palvelua, joka muodostuu siitä, että se antaa
asiakkaidensa esittää myyntitarjousten kaltaisen kaupallisen toimintansa puitteissa tavaramerkkejä vastaavia merkkejä verkkosivullaan,
se ei itse käytä kyseisellä sivulla näitä merkkejä unionin edellä mainitussa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti
em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 56 ja 57 kohta).
Kuten muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio suullisessa käsittelyssä sekä julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa
119 ja 120 kohdassa esittivät, tästä seuraa, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä itse ei käytä tavaramerkkien kanssa
samoja tai samankaltaisia merkkejä markkinapaikalla esitettävissä myyntitarjouksissa, vaan tämän tekevät myyjät, jotka ovat
sen asiakkaita.
Koska sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä sallii asiakkailleen tämän käytön, sen roolia ei voida arvioida direktiivin 89/104
ja asetuksen N:o 40/94 säännösten valossa, vaan sitä on tarkasteltava muiden oikeussääntöjen kannalta; näihin kuuluvat muun
muassa direktiivissä 2000/31 ja erityisesti sen II lukuun sisältyvässä 4 jaksossa, joka koskee ”välittäjinä toimivien palvelun
tarjoajien vastuuta” sähköisessä kaupankäynnissä ja joka sisältää tämän direktiivin 12−15 artiklan, vahvistetut säännöt (ks.
analogisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 57 kohta).
Edellä esitetyn valossa kahdeksanteen kysymykseen on vastattava, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei ”käytä” tavaramerkkien,
jotka näkyvät sen verkkosivulla esitetyissä myyntitarjouksissa, kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä direktiivin 89/104
5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
D
Yhdeksäs kysymys, joka koskee sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuuta
Yhdeksännellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä
–      kuuluuko sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän tarjoama palvelu direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan (säilytys) soveltamisalaan,
ja jos tähän vastataan myöntävästi
–      missä tilanteessa on katsottava, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä on direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua ”tietoa”.
1. Kysymys siitä, säilyttääkö sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä tietoja, joita toimittavat sen asiakkaita olevat myyjät
Kuten oikeuskäytännössä on jo todettu, direktiivin 2000/31 12−15 artiklassa pyritään rajoittamaan tapauksia, joissa välittäjinä
toimivien tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien vastuu voi alalla sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan syntyä. Näin
ollen edellytyksiä tällaisen vastuun syntymisen toteamiseksi on etsittävä tästä kansallisesta oikeudesta, mutta on kuitenkin
otettava huomioon, että direktiivin 2000/31 edellä mainittujen artiklojen perusteella tietyt tapaukset eivät voi johtaa kyseisten
palvelun tarjoajien vastuun syntymiseen (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 107 kohta).
Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on näin ollen määritettävä, mitkä ovat sen vastuun syntymisedellytykset,
johon L’Oréal vetoaa eBayhin nähden, unionin tuomioistuimen on tutkittava, voiko sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä vedota
direktiivissä 2000/31 säädettyyn vastuuta koskevaan poikkeukseen.
Kuten muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan hallitukset sekä komissio ja julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 134
kohdassa huomauttivat, sellainen palvelu internetissä, joka muodostuu yhteyden helpottamisesta tavaroiden myyjien ja ostajien
välillä, on periaatteessa direktiivissä 2000/31 tarkoitettu palvelu. Kuten direktiivin otsikossa todetaan, se koskee ”tietoyhteiskunnan
palveluja ja erityisesti sähköistä kaupankäyntiä”. ”Tietoyhteiskunnan palvelun” käsitteen määritelmästä, joka mainittiin tämän
tuomion 8 ja 9 kohdassa, ilmenee, että se kattaa etäpalveluina tietoja elektronisesti käsittelevien ja säilyttävien laitteiden
avulla palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavat palvelut, joista tavallisesti maksetaan korvaus.
On ilmeistä, että sähköisen markkinapaikan ylläpitämisessä voivat yhdistyä kaikki nämä seikat.
Pääasiassa kyseessä olevan sähköisen markkinapaikan osalta on kiistatonta, että eBay tallentaa eli siirtää palvelimensa muistiin
asiakkaidensa toimittamia tietoja. eBay suorittaa tämän tallentamisen aina, kun asiakas avaa myyjätilin eBayssä ja toimittaa
sille tiedot myyntitarjouksistaan. Lisäksi eBay saa tavallisesti korvauksen, koska se saa tietyn prosenttiosuuden kaupoista,
jotka toteutuvat kyseisten myyntitarjousten pohjalta.
Se, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän tarjoama palvelu kattaa sen asiakkaita olevien myyjien sille toimittamien tietojen
tallentamisen, ei kuitenkaan itsessään riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että tämä palvelu kuuluu kaikissa olosuhteissa
direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Tämän säännöksen tulkitsemisessa on nimittäin otettava huomioon
paitsi sen sanamuoto myös sen asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa se on (ks. analogisesti
asia C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, tuomio 16.10.2008, Kok., s. I-7841, 15 kohta
oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tästä oikeuskäytännössä on jo täsmennetty, että jotta internetin palveluntarjoaja voisi kuulua direktiivin 2000/31 14 artiklan
soveltamisalaan, on olennaista, että tämä on ”välittäjänä toimiva palveluntarjoaja” lainsäätäjän kyseisen direktiivin II luvun
4 jaksossa tarkoittamalla tavalla (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 112 kohta).
Näin ei ole, kun palvelun tarjoajalla on sen sijaan, että se suorittaisi palvelun neutraalisti käsittelemällä täysin teknisesti
ja automaattisesti asiakkaidensa toimittamia tietoja, aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee tallennetut tiedot tai valvoo
niitä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 114 ja 120 kohta).
Asiakirja-aineistosta ja tämän tuomion 28−31 kohdan kuvauksesta ilmenee, että eBay käsittelee sen asiakkaita olevien myyjien
toimittamia tietoja. Myynti, johon nämä tarjoukset voivat johtaa, tapahtuu eBayn vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen
mukaan. eBay antaa tarvittaessa myös apua, jolla pyritään optimoimaan tietyt myyntitarjoukset tai edistämään niitä.
Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus perustellusti huomauttaa, pelkästään se, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä
tallentaa palvelimelleen myyntitarjoukset, vahvistaa palvelunsa yksityiskohtaiset säännöt, saa palvelustaan korvauksen ja
antaa yleisluonteisia neuvoja asiakkailleen, ei voi merkitä sitä, että siltä evätään direktiivissä 2000/31 säädetyt vastuuta
koskevat poikkeukset (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 116 kohta).
Kun sen sijaan kyseinen ylläpitäjä antaa apua, joka muodostuu muun muassa kyseessä olevien myyntitarjousten esityksen optimoinnista
tai näiden tarjousten edistämisestä, on katsottava, että sillä ei ole neutraalia asemaa asianomaisen asiakkaanaan olevan myyjän
ja mahdollisten ostajien välillä, vaan sillä on aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee näitä tarjouksia koskevat tiedot
tai valvoo niitä. Se ei näin ollen voi kyseisten tietojen yhteydessä vedota direktiivin 2000/31 14 artiklassa tarkoitettuun
vastuuta koskevaan poikkeukseen.
Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava, onko eBayllä edellisessä kohdassa kuvatun kaltainen rooli pääasiassa
kyseessä olevien myyntitarjousten suhteen.
2. Onko sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä ”tietoa”
Jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, ettei eBay toiminut tämän tuomion 116 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sen
on selvitettävä, onko tämä yritys pääasian olosuhteissa täyttänyt edellytykset, joiden on direktiivin 2000/31 14 artiklan
1 kohdan a ja b alakohdan mukaan täytyttävä, jotta vastuuta koskevaa poikkeusta voidaan soveltaa (ks. analogisesti em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 120 kohta).
Tilanteessa, jossa tämä palvelun tarjoaja tyytyy täysin tekniseen ja automaattiseen tietojen käsittelyyn ja jossa siihen näin
ollen sovelletaan direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa vahvistettua sääntöä, se voidaan kuitenkin kyseisen 1 kohdan
perusteella vapauttaa kaikesta vastuusta sen tallentamien laittomien tietojen osalta ainoastaan sillä edellytyksellä, että
sillä ei ole ollut ”tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista”, sen tiedossa ei vahingonkorvausvaatimuksen kyseessä ollessa
ole ollut ”tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä” tai että saatuaan
tiedon tällaisista seikoista se on toiminut viipymättä tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi.
Koska pääasiassa saatetaan vastaajat tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava,
oliko eBayn tiedossa kyseessä olevien myyntitarjousten osalta ja sikäli kuin niillä loukattiin L’Oréalin tavaramerkkejä ”tosiasioita
tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus oli ilmeistä”. Tähän jälkimmäiseen liittyen direktiivin
2000/31 14 artiklassa säädetyn vastuusta vapautuksen epäämiseksi riittää perusteeksi se, että tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan
tiedossa oli tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta asianomainen
laittomuus ja toimia direktiivin 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Jotta direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetuilta säännöiltä ei vietäisi niiden tehokasta vaikutusta,
niitä on tulkittava siten, että ne koskevat kaikkia tilanteita, joissa asianomainen palvelun tarjoaja tulee tavalla tai toisella
tietoiseksi tällaisista tosiasioista tai olosuhteista.
Kyseessä on näin ollen muun muassa tilanne, jossa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä saa selville laittoman toiminnan tai
laittomien tietojen olemassaolon oma-aloitteisen tutkimuksen seurauksena, sekä tilanne, jossa sille ilmoitetaan tällaisesta
toiminnasta tai tällaisista tiedoista. Tästä jälkimmäisestä tapauksesta on todettava, että vaikka tällainen ilmoitus ei toki
automaattisesti merkitsekään sitä, että direktiivin 2000/31 14 artiklassa säädettyä vastuusta vapautusta ei sovelleta, koska
ilmoitukset väitetysti laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista eivät välttämättä ole riittävän täsmällisiä ja perusteltuja,
on kuitenkin niin, että se on yleisesti ottaen seikka, joka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon arvioidakseen
sähköisen markkinapaikan ylläpitäjälle tällä tavoin toimitettujen tietojen valossa, oliko tämän tiedossa todella tosiasioita
tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta laittomuus.
Edellä esitetyn valossa yhdeksänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, että sitä sovelletaan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään, kun sillä ei ole ollut aktiivista roolia, jonka vuoksi
se tuntisi tallennetut tiedot tai valvoisi niitä. Kyseisellä ylläpitäjällä on tällainen rooli, kun se antaa apua, joka muodostuu
muun muassa asianomaisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai niiden edistämisestä.
Kun sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä ei ole ollut edellisessä kohdassa tarkoitettua aktiivista roolia ja kun sen palvelun
tarjoaminen kuuluu näin ollen direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se ei kuitenkaan voi tapauksessa,
jossa se saatetaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, vedota tässä säännöksessä tarkoitettuun vastuusta vapauttamiseen,
jos sillä oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta
asianomaisten myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niistä tietoisena toiminut viipymättä kyseisen 14 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti.
E
Kymmenes kysymys, joka koskee tuomioistuinten määräyksiä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan
Kymmenennellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä
–      edellytetäänkö jäsenvaltioita direktiivin 2004/48 11 artiklassa antamaan immateriaalioikeuksien haltijoille mahdollisuus siihen,
että sähköisen markkinapaikan, jolla on loukattu näiden haltijoiden oikeuksia, kaltaisen internetsivun ylläpitäjää vastaan
voidaan saada tuomioistuimelta määräyksiä, joilla ylläpitäjä velvoitetaan toteuttamaan toimenpiteitä kyseisten oikeuksien
uusien loukkausten estämiseksi, ja jos tähän vastataan myöntävästi
–      mitä nämä toimenpiteet voivat olla.
eBay katsoo, että kyseisessä artiklassa tarkoitettu tuomioistuimen määräys voi koskea vain nimenomaisia ja selvästi yksilöityjä
immateriaalioikeuden loukkauksia. L’Oréal, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Italian, Puolan ja Portugalin hallitukset
sekä komissio ovat sitä mieltä, että direktiivissä 2004/48 tarkoitetut tuomioistuinten määräykset voivat koskea myös uusien
loukkauksien estämistä edellyttäen, että tietyt rajoitukset otetaan huomioon.
Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdystä päätöksestä ilmenee, että esitetty kysymys koskee erityisesti direktiivin 2004/48
11 artiklan kolmatta virkettä, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ”oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea
kieltotuomiota [ts. tuomioistuimelta määräystä] sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät
teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi − −”. Kysymys edellyttää sen määrittämistä, velvoitetaanko tässä säännöksessä
jäsenvaltioita takaamaan, että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä voidaan riippumatta sen mahdollisesta omasta vastuusta
riidanalaisten tosiseikkojen olosuhteissa velvoittaa toteuttamaan paitsi toimenpiteitä, joilla pyritään päättämään immateriaalioikeuksien
loukkaukset, joihin näiden palvelujen käyttäjät syyllistyvät, myös toimenpiteitä, joilla pyritään estämään uudet tämäntyyppiset
loukkaukset.
1. Jäsenvaltioiden velvollisuus antaa tuomioistuimilleen toimivalta velvoittaa sähköisten palvelujen tarjoajia toteuttamaan
toimenpiteitä immateriaalioikeuksien uusien loukkausten estämiseksi
Sen määrittämiseksi, pyritäänkö myös direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa virkkeessä tarkoitetuilla tuomioistuinten
määräyksillä estämään uusia loukkauksia, on todettava ensiksi, että sanan ”kieltotuomio” (tuomioistuimen määräys) käyttäminen
kyseisen 11 artiklan kolmannessa virkkeessä poikkeaa huomattavasti ilmaisun ”kieltotuomion (määräyksen), jonka tarkoituksena
on kieltää loukkauksen jatkaminen” käytöstä saman artiklan ensimmäisessä virkkeessä, koska jälkimmäinen ilmaisu koskee määräystä,
joka voidaan antaa immateriaalioikeuden loukkaajia vastaan.
Kuten muun muassa Puolan hallitus totesi, tämä ero selittyy sillä, että tavaramerkin loukkaajaa vastaan annettu määräys muodostuu
loogisesti siitä, että tätä kielletään jatkamasta loukkausta, kun taas sen palvelun tarjoajan tilanne, jonka avulla rikkominen
suoritetaan, on monimutkaisempi ja siihen sopivat muuntyyppiset tuomioistuinten määräykset.
Tämän vuoksi direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa virkkeessä käytettyä tuomioistuimen määräyksen käsitettä ei voida
rinnastaa saman artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun määräykseen, ”jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen”.
Seuraavaksi on todettava, että kun otetaan huomioon direktiivin 2004/48 tavoite, joka on se, että jäsenvaltiot varmistavat
muun muassa tietoyhteiskunnassa immateriaalioikeuksien tehokkaan suojan (ks. vastaavasti asia C-275/06, Promusicae, tuomio
29.1.2008, Kok., s. I-271, 43 kohta), kyseisen direktiivin 11 artiklan kolmannen virkkeen mukaisesti kansallisille tuomioistuimille
annetun toimivallan on oltava sellainen, että nämä voivat velvoittaa sähköisen palvelun tarjoajaa, jollainen on esimerkiksi
palvelun tarjoaja, joka antaa internetin käyttäjien käyttöön sähköisen markkinapaikan, toteuttamaan toimenpiteitä, joilla
myötävaikutetaan tehokkaasti paitsi markkinapaikalla tehtyjen loukkausten päättämiseen myös uusien loukkausten estämiseen.
Tämä tulkinta saa vahvistuksen direktiivin 2000/31 18 artiklasta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden
kansallisen lainsäädännön mukaisesti käytettävissä olevat tietoyhteiskunnan palvelujen toimintoja koskevat oikeussuojakeinot
mahdollistavat toimenpiteet, ”joilla lopetetaan väitetyt väärinkäytökset ja estetään se, ettei asianomaisten tahojen eduille
koidu enempää haittaa”.
Direktiivin 2000/48 11 artiklan kolmannen virkkeen tulkinta, jonka mukaan siinä jäsenvaltioille asetettu velvoite muodostuu
yksinomaan siitä, että immateriaalioikeuksien haltijoille annetaan oikeus saada sähköisten palvelujen tarjoajia vastaan tuomioistuimilta
määräyksiä, joilla pyritään päättämään näiden oikeuksien loukkaukset, supistaa direktiivin 2000/31 kyseisessä 18 artiklassa
säädetyn velvollisuuden laajuutta, mikä on vastoin direktiivin 2004/48 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettua sääntöä, jonka mukaan
direktiivillä 2004/48 ei vaikuteta direktiiviin 2000/31.
Lopuksi on todettava, että direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannen virkkeen suppea tulkinta ei ole yhdenmukainen tämän direktiivin
johdanto-osan 24 perustelukappaleen kanssa, jonka mukaan tapauksen mukaan – ja jos se olosuhteiden vuoksi on perusteltua –
on toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään estämään teollis- ja tekijänoikeuksien uudet loukkaukset.
2. Sähköisten palvelujen tarjoajiin kohdistuvat toimenpiteet
Kuten direktiivin 2004/48 johdanto-osan 23 perustelukappaleesta ilmenee, tuomioistuinten määräyksiä koskevat yksityiskohtaiset
säännöt, jotka jäsenvaltioiden on säädettävä kyseisen direktiivin 11 artiklan kolmannen virkkeen perusteella ja joita ovat
esimerkiksi säännöt, jotka koskevat täytettäviä edellytyksiä ja noudatettavaa menettelyä, kuuluvat kansallisen oikeuden soveltamisalaan.
Nämä kansallisen oikeuden säännöt on kuitenkin laadittava siten, että direktiivin tavoite voidaan toteuttaa (ks. mm. tehokkuusperiaatteesta
yhdistetyt asiat C-430/93 ja C-431/93, van Schijndel ja van Veen, tuomio 14.12.1995, Kok., s. I-4705, 17 kohta; yhdistetyt
asiat C-222/05−C‑225/05, van der Weerd ym., tuomio 7.6.2007, Kok., s. I-4233, 28 kohta ja yhdistetyt asiat C-145/08 ja C-149/08,
Club Hotel Loutraki ym., tuomio 6.5.2010, 74 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tässä on muistutettava, että
direktiivin 2004/48 3 artiklan 2 kohdan perusteella asianomaisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja varoittavia.
Kun lisäksi otetaan huomioon se ennakkoratkaisupyynnössä esitetty ja tämän tuomion 24 kohdassa toistettu seikka, että direktiivin
2004/48 11 artiklan kolmatta kohtaa ei ole pantu täytäntöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa nimenomaisilla täytäntöönpanotoimenpiteillä,
on muistutettava, että kun ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin soveltaa kansallista oikeutta, sen velvollisuutena on tehdä
tämä kaikin mahdollisin tavoin kyseisen 11 artiklan kolmannen virkkeen sanamuodon ja tavoitteen valossa (ks. analogisesti
asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok., s. I-4135, Kok. Ep. X, s. 599, 8 kohta ja yhdistetyt asiat C-378/07−C-380/07,
Angelidaki ym., tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3071, 106 kohta).
Jäsenvaltioiden käyttöön ottamilla säännöillä on myös noudatettava rajoituksia, jotka perustuvat direktiiviin 2004/48 sekä
oikeuslähteisiin, joihin tässä direktiivissä viitataan, ja myös kansallisten tuomioistuinten on otettava nämä rajoitukset
huomioon.
Direktiivin 2000/31 15 artiklan 1 kohdasta, tarkasteltuna yhdessä direktiivin 2004/48 2 artiklan 3 kohdan kanssa, ilmenee
ensinnäkin, että asianomaiselta sähköisen palvelun tarjoajalta edellytetyt toimenpiteet eivät voi muodostua sen kunkin asiakkaan
kaikkien tietojen aktiivisesta valvonnasta kaikkien tämän palvelun tarjoajan verkkosivun kautta tapahtuvien immateriaalioikeuksien
uusien loukkausten estämiseksi. Tällainen yleinen valvontavelvollisuus olisi sitä paitsi vastoin direktiivin 2004/48 3 artiklaa,
jonka mukaan tässä direktiivissä tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia eivätkä ne saa
olla liian kalliita.
Toiseksi − kuten direktiivin 2004/48 3 artiklasta myös ilmenee − kyseisen määräyksen antavan tuomioistuimen on huolehdittava
siitä, ettei määritellyillä toimenpiteillä luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille. Tämä merkitsee sitä, että pääasian kaltaisessa
tapauksessa, joka koskee mahdollisia loukkauksia, jotka kohdistuvat tavaramerkkeihin sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän
tarjoaman palvelun puitteissa, tätä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan annetun määräyksen tavoitteena tai vaikutuksena
ei voi olla näillä tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden tällä markkinapaikalla tapahtuvan kaupan pitämisen yleinen ja
pysyvä kieltäminen.
Edellisissä kohdissa esitetyistä rajoituksista huolimatta sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän kaltaisia palvelun tarjoajia
vastaan voidaan antaa samanaikaisesti tehokkaita ja oikeasuhteisia tuomioistuinten määräyksiä. Kuten julkisasiamies totesi
ratkaisuehdotuksensa 182 kohdassa, on niin, että jos sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei päätä oma-aloitteisesti poistaa
immateriaalioikeuksien loukkaajaa markkinapaikalta sen välttämiseksi, että tämä sama elinkeinonharjoittaja loukkaa tämäntyyppisesti
uudestaan samoja tavaramerkkejä, se voidaan velvoittaa tuomioistuimen määräyksellä tekemään tämä.
Lisäksi on todettava, että jotta voidaan taata oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin niitä vastaan, jotka ovat käyttäneet
sähköistä palvelua immateriaalioikeuksien loukkaamiseksi, sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä voidaan velvoittaa toteuttamaan
toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen asiakkaita olevien myyjien tunnistamisen helpommin. Tähän on todettava, että vaikka
on toki tarpeen noudattaa henkilötietojen suojaa, on kuitenkin niin, että kun loukkaukseen syyllistynyt toimii elinkeinotoiminnan
puitteissa eikä yksityisesti, sen on oltava selvästi tunnistettavissa, kuten L’Oréal perustellusti esitti kirjallisissa huomautuksissaan
ja kuten ilmenee direktiivin 2000/31 6 artiklasta.
Edellisissä kohdissa ei-tyhjentävästi kuvailluilla toimenpiteillä, samoin kuin kaikilla muilla toimenpiteillä, jotka voidaan
toteuttaa direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa virkkeessä tarkoitetun tuomioistuimen määräyksen muodossa, on varmistettava
edellä mainittujen eri oikeuksien ja intressien välinen asianmukainen tasapaino (ks. analogisesti em. asia Promusicae, tuomion
65−68 kohta).
Edellä esitetyn valossa kymmenenteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmatta virkettä on
tulkittava siten, että siinä edellytetään jäsenvaltioita varmistamaan, että immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset
kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän toteuttamaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan
paitsi tämän markkinapaikan käyttäjien aiheuttamien oikeuksien loukkausten päättämiseen myös tämäntyyppisten uusien loukkausten
estämiseen. Tuomioistuinten määräysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eikä niillä saada luoda esteitä
lailliselle kaupankäynnille.
IV
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kun talouden toimija myy sähköisellä markkinapaikalla kolmannessa valtiossa olevia tuotteita, joissa on unionin jäsenvaltiossa
rekisteröity tavaramerkki tai yhteisön tavaramerkki ja joita ei ole aiemmin saatettu markkinoille Euroopan talousalueella
tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa unionissa, ilman tämän tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle, joka on alueella,
jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun tällaisia tuotteita tarjotaan myytäväksi tai mainostetaan tällaisella markkinapaikalla,
joka on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille, kyseinen tavaramerkin haltija voi vastustaa tätä myyntiä, myyntitarjousta
tai mainontaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 5 artiklassa tai yhteisön
tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sääntöjen perusteella. Kansallisten
tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa,
että myyntitarjous tai mainonta, joka esitetään sähköisellä markkinapaikalla, johon on pääsy kyseisellä alueella, on tarkoitettu
sillä oleville kuluttajille.
2)
Se, että tavaramerkin haltija toimittaa hyväksytyille jälleenmyyjilleen tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu
tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyväksytyissä vähittäismyyntipaikoissa, sekä niin ikään tällä tavaramerkillä varustettuja
näytepulloja, joista voidaan ottaa pieniä määriä annettavaksi kuluttajille ilmaisina näytteinä, ei päinvastaisten todisteiden
puuttuessa merkitse direktiivissä 89/104 eikä asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettua markkinoille saattamista.
3)
Direktiivin 89/104 5 artiklaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tavaramerkkiin
perustuvan yksinoikeuden perusteella vastustaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisten tuotteiden jälleenmyyntiä siitä syystä,
että jälleenmyyjä on poistanut näiden tuotteiden ulkopäällyksen, kun tämä ulkopäällyksen poistaminen merkitsee sitä, että
keskeiset tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi kosmeettisen valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan
henkilön tunnistamiseen, puuttuvat. Kun ulkopäällyksen poistaminen ei johda tällaiseen tietojen puuttumiseen, tavaramerkin
haltija voi kuitenkin vastustaa sitä, että tavaramerkillä, jonka haltija se on, varustettua hajuvettä tai kosmeettista valmistetta
jälleenmyydään ulkopäällyksettä, jos se osoittaa, että ulkopäällyksen poistaminen vahingoittaa kyseisen tuotteen tuotekuvaa
ja näin ollen tavaramerkin mainetta.
4)
Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten,
että tavaramerkin haltija voi kieltää sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää mainostamasta sellaisten avainsanojen perusteella,
jotka vastaavat kyseistä tavaramerkkiä ja jotka tämä ylläpitäjä on valinnut internetin indeksointipalvelussa, tällä tavaramerkillä
varustettuja tuotteita, joita pidetään kaupan kyseisellä markkinapaikalla, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen
internetin käyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko
kyseiset tuotteet peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.
5)
Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei ”käytä” tavaramerkkien, jotka näkyvät sen verkkosivulla esitetyissä myyntitarjouksissa,
kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla
tavalla.
6)
Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista
8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 14 artiklan
1 kohtaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään, kun sillä ei ole ollut aktiivista
roolia, jonka vuoksi se tuntisi tallennetut tiedot tai valvoisi niitä.
Kyseisellä ylläpitäjällä on tällainen rooli, kun se antaa apua, joka muodostuu muun muassa asianomaisten myyntitarjousten
esityksen optimoinnista tai niiden edistämisestä.
Kun sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä ei ole ollut edellisessä kohdassa tarkoitettua aktiivista roolia ja kun sen palvelun
tarjoaminen kuuluu näin ollen direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se ei kuitenkaan voi tapauksessa,
jossa se saatetaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, vedota tässä säännöksessä tarkoitettuun vastuusta vapauttamiseen,
jos sillä oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta
asianomaisten myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niistä tietoisena toiminut viipymättä kyseisen 14 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti.
7)
Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/48/EY 11 artiklan kolmatta virkettä on tulkittava siten, että siinä edellytetään jäsenvaltioita varmistamaan, että immateriaalioikeuksien
suojan alalla toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän toteuttamaan
toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan paitsi tämän markkinapaikan käyttäjien aiheuttamien oikeuksien loukkausten päättämiseen
myös tämäntyyppisten uusien loukkausten estämiseen. Tuomioistuinten määräysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia,
eikä niillä saada luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.