CELEX: 62001CJ0283
Zbliżenie ustawodawstw
Dyrektywa 89/104/CEE
Artykuł 2

Orzeczeniem z dnia 13 lipca 2001 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 lipca 2001 r., Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)
skierował, na podstawie art. 234 WE, dwa pytania prejudycjalne w przedmiocie wykładni art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Pytania te zostały podniesione w ramach sporu zawisłego między Shield Mark BV (zwaną dalej „Shield Mark”) a J. Kistem, prowadzącym
działalność pod nazwą „Memex”, w przedmiocie używania przez tego ostatniego, w ramach prowadzonej przez siebie działalności,
sygnałów dźwiękowych zarejestrowanych wcześniej przez Shield Mark w Benelux Merkenbureau (urzędzie znaków towarowych państw
Beneluksu, zwanym dalej „UZTB”) jako oznaczenia dźwiękowe.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe
Zgodnie z jej motywem pierwszym dyrektywa ma na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych, tak aby zniwelować istniejące różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia
usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Jak wynika z motywu trzeciego, dyrektywa nie ma jednak na celu
zbliżenia wspomnianych ustawodawstw w pełnym zakresie.
Motyw siódmy dyrektywy stanowi, że „osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania
i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich” oraz
że „w tym celu niezbędne jest sporządzenie wykazu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem
że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
Artykuł 2 dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, zawiera przykładowy wykaz, o którym
mowa w motywie siódmym. Stanowi on:
„Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności
z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie
umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
Artykuł 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, przewiduje w ust. 1 lit. a)
i b):
„Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:
a)      oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;
b)      znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Uregulowania mające zastosowanie w Beneluksie
Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów zawarły prawo znaków towarowych we wspólnej ustawie
określanej jako loi uniforme Benelux sur les marques (jednolita ustawa Beneluksu o znakach towarowych, Trb. 1962, 58, i Trb.
1983, 187, zwana dalej „ustawą o znakach towarowych”), której wdrażanie zostało powierzone wspólnej instytucji – UZTB.
Ustawa o znakach towarowych została zmieniona, z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r., protokołem z dnia 2 grudnia 1992 r. w sprawie
zmiany tej ustawy (Trb. 1993, 12, zwanym dalej „protokołem”) w celu dokonania transpozycji przepisów dyrektywy do porządków
prawnych tych trzech państw członkowskich.
Nie uznano jednak konieczności zmiany ustawy o znakach towarowych celem dokonania wyraźnej transpozycji art. 2 i 3 dyrektywy.
W tym względzie pkt I.2 akapity szósty i siódmy uzasadnienia protokołu stanowi:
„Artykuł 2 dyrektywy, dotyczący oznaczeń, które mogą zostać objęte ochroną, nie wymaga dokonywania zmian w ustawie o znakach
towarowych. Tekst tego artykułu odpowiada prawie całkowicie treści art. 1 ustawy o znakach towarowych. O ile bezsprzeczne
jest, że w przeciwieństwie do art. 2 dyrektywy art. 1 ustawy o znakach towarowych nie wprowadza wymogu, aby oznaczenia można
było przedstawić w formie graficznej, w praktyce oznaczenia muszą jednak spełniać ten wymóg, aby mogły zostać objęte ochroną
jako znaki towarowe.
Artykuł 3 dyrektywy również nie pociągał za sobą dokonywania zmian w ustawie o znakach towarowych. Bezwzględne podstawy odmowy
lub stwierdzenia nieważności rejestracji przewidziane w ust. 1 tego artykułu zostały uwzględnione w art. 1 i art. 4 pkt 1
i 2 w związku z art. 14 A pkt 1 ustawy o znakach towarowych […]”.
Artykuł 1 ustawy o znakach towarowych, który nie został zatem zmieniony protokołem, stanowi w akapicie pierwszym:
„Samodzielnymi znakami towarowymi są nazwy, rysunki, nadruki, pieczęcie, litery, cyfry, kształt towaru lub opakowania oraz
wszelkie inne oznaczenia służące do odróżnienia towarów określonego przedsiębiorstwa”.
Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego do ustawy o znakach towarowych przewiduje, że „[z]głoszenie znaku towarowego
w Beneluksie odbywa się w języku francuskim lub niderlandzkim w drodze sporządzenia dokumentu zawierającego […] odtworzenie
znaku towarowego”.
Podczas gdy, przed wejściem w życie protokołu, w dniu 1 stycznia 1996 r., UZTB nie przeprowadzał żadnej merytorycznej kontroli
rejestracji znaku towarowego, gdyż tego rodzaju kontrola następowała, w razie potrzeby, a posteriori, przy okazji powództwa
o unieważnienie praw z rejestracji lub w ramach powództwa wzajemnego w sprawie naruszenia prawa właściciela znaku towarowego,
obecnie urząd ten bada zgłoszenia, opierając się na bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji przewidzianych w ustawie o znakach
towarowych.
W przypadku dźwiękowych znaków towarowych UZTB uważał pierwotnie, że znaki te mogą być przedmiotem rejestracji. Jednakże od
czasu wyroku Gerechtshof te ‘s Gravenhage (Niderlandy) z dnia 27 maja 1999 r. wydanego w sprawie między stronami w postępowaniu
przed sądem krajowym UZTB odmawia zazwyczaj rejestracji dźwiękowych znaków towarowych.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Shield Mark jest właścicielem czternastu znaków towarowych zarejestrowanych w UZTB, z których pierwszy został zarejestrowany
w dniu 5 czerwca 1992 r., a ostatnie w dniu 2 lutego 1999 r., w odniesieniu do różnych towarów i usług z klasy 9 [zarejestrowane
programy komputerowe (aplikacje) itp.], 16 (czasopisma, gazety itp.), 35 (reklama, zarządzanie handlowe itp.), 41 (edukacja,
szkolenia, organizacja seminariów w dziedzinie reklamy, marketingu, własności intelektualnej i komunikacji handlowej itp.)
i 42 (usługi prawnicze) Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji
znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
Cztery z tych znaków towarowych mają postać pięciolinii muzycznej zawierającej dziewięć pierwszych nut z kompozycji muzycznej
„Dla Elizy” L. van Beethovena. Dwa z nich są opatrzone adnotacją „dźwiękowy znak towarowy, znak towarowy składa się z przedstawienia
melodii stworzonej z nut zapisanych (graficznie) na pięciolinii”. W przypadku jednego z nich sprecyzowano ponadto „grane na
pianinie”.
Cztery inne znaki towarowe składają się z „dziewięciu pierwszych nut kompozycji »Dla Elizy«”. Dwa z nich są opatrzone adnotacją
„dźwiękowy znak towarowy, znak towarowy ma postać opisanej melodii”. W przypadku jednego z nich sprecyzowano ponadto „grana
na pianinie”.
Trzy inne znaki towarowe mają postać ciągu nut „mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”. Dwa z nich są opatrzone adnotacją „dźwiękowy
znak towarowy, znak towarowy ma postać odtworzonej melodii składającej się z ciągu powyżej opisanych nut”. W przypadku jednego
z nich sprecyzowano ponadto „grane na pianinie”.
Dwa ze znaków towarowych zarejestrowanych przez Shield Mark składają się z nazwy „Kukelekuuuuu” (onomatopeja sugerująca w języku
niderlandzkim pianie koguta). Jeden z nich jest opatrzony adnotacją „dźwiękowy znak towarowy, znak jest onomatopeją imitującą
pianie koguta”.
Wreszcie jeden znak przybiera postać „piania koguta” i jest opatrzony adnotacją „dźwiękowy znak towarowy, znak ma formę tak
opisanego piania koguta”.
W październiku 1992 r. Shield Mark rozpoczęła kampanię reklamową w radiu, każda z reklam rozpoczynała się sygnałem wywoławczym
(dżinglem) składającym się z dziewięciu pierwszych nut kompozycji „Dla Elizy”. Ponadto od lutego 1993 r. Shield Mark zaczęła
wydawać biuletyn informacyjny dotyczący oferowanych przez nią usług na rynku. Jej biuletyny są umieszczane na stojakach w księgarniach
i kioskach z gazetami, a sygnał rozbrzmiewa za każdym razem, gdy biuletyn jest wyjmowany ze stojaka. Wreszcie Shield Mark
wydaje oprogramowanie skierowane do prawników i specjalistów od marketingu, a każdorazowo, kiedy dyskietka zawierająca oprogramowanie
zostaje uruchomiona, rozbrzmiewa pianie koguta.
J. Kist, który prowadzi działalność konsultanta ds. komunikacji, w szczególności w dziedzinie prawa reklamy i prawa znaków
towarowych, organizuje seminaria na temat własności intelektualnej i marketingu oraz wydaje czasopismo poświęcone tym kwestiom.
W trakcie kampanii reklamowej, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 1995 r., J. Kist wykorzystał melodię złożoną z dziewięciu
pierwszych nut kompozycji „Dla Elizy” i sprzedawał również program komputerowy, przy którego uruchamianiu rozbrzmiewało pianie
koguta.
Shield Mark wniosła przeciwko J. Kistowi powództwo o naruszenie praw do znaku towarowego i z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji.
Wyrokiem z dnia 27 maja 1999 r. Gerechtshof te ‘s Gravenhage uwzględnił żądanie Shield Mark w zakresie, w jakim opierało się
ono na prawie odpowiedzialności cywilnej, odrzucił je natomiast w zakresie, w jakim opierało się na prawie znaków towarowych,
uznając, że zamiarem rządów państw członkowskich Beneluksu była odmowa rejestracji dźwięków jako znaków towarowych.
Shield Mark wniósł odwołanie do Hoge Raad der Nederlanden, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału
z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)      a)     Czy wykładni art. 2 dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uznaniu dźwięków lub odgłosów za znaki
towarowe?
b)     W przypadku gdy odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a) będzie przecząca, to czy z systemu stworzonego przez dyrektywę wynika,
że dźwięki lub odgłosy mogą być uznawane za znaki towarowe?
2)      a)     W przypadku gdy odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a) będzie przecząca, to na jakich warunkach określonych w dyrektywie dźwiękowy
znak towarowy można przedstawić w formie graficznej w rozumieniu jej art. 2 i, w związku z tym, w jaki sposób należy dokonać
zgłoszenia  takiego znaku towarowego?
b)     W szczególności, czy wymogi dyrektywy, o których mowa w lit. a), zostaną spełnione, jeżeli dokona się zgłoszenia dźwięku lub
odgłosu w jednej z następujących form:
–        nut;
–        pisemnego opisu w formie onomatopei;
–        pisemnego opisu w innej formie;
–        przedstawienia graficznego, na przykład sonagramu;
–        nośnika dźwięku załączonego do formularza zgłoszenia;
–        zapisu cyfrowego, który można odtwarzać w sieci internetowej;
–        połączenia tych metod;
–        innej formie, a jeżeli tak, w jakiej?”.

W przedmiocie pytania pierwszego
Poprzez pytanie pierwsze lit. a) sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy wykładni art. 2 dyrektywy należy dokonywać w ten sposób,
że stoi on na przeszkodzie możliwości uznawania dźwięków lub odgłosów za znaki towarowe. W przypadku udzielenia odpowiedzi
przeczącej sąd krajowy zmierza poprzez pytanie pierwsze lit. b) do ustalenia, czy z tego artykułu wynika, że oznaczenia dźwiękowe
można by było uznać za znaki towarowe.

Uwagi przedłożone Trybunałowi
Zdaniem Shield Mark z motywu siódmego dyrektywy wynika, że jej art. 2 nie zawiera wyczerpującego wykazu oznaczeń, z których
może składać się znak towarowy. Zatem wszystkie oznaczenia, mogące służyć odróżnieniu towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa
od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, mogą zasadniczo być znakiem towarowym. W opinii Shield Mark z powyższego wynika,
że skoro oznaczenia dźwiękowe posiadają bezsprzecznie taką zdolność, to mogą one pełnić funkcję znaku towarowego.
Taka wykładnia znajduje zwłaszcza potwierdzenie w opinii rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera w sprawie Sieckmann
(wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C‑273/00, Rec. s. I‑11737), w pracach przygotowawczych do dyrektywy i w dostępnych
publicznie dokumentach Rady, które dotyczą przyjęcia zarówno dyrektywy, jak i rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), a także w wytycznych dotyczących postępowania przed
Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
Rządy niderlandzki, francuski, włoski, austriacki i Zjednoczonego Królestwa uważają, że dźwięki pozwalają odróżniać towary
i usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Według tych rządów dźwięki mogą być znakami
towarowymi, ponieważ wykaz oznaczeń, z których może składać się znak towarowy, zawarty w art. 2 dyrektywy, ma jedynie charakter
wskazówki.
Rządy francuski i austriacki dodają, że ze względu na cel dyrektywy, którym jest dokonanie harmonizacji prawa państw członkowskich
w dziedzinie znaków towarowych, dźwięki powinny być uważane za znaki towarowe, o ile można je przedstawić w formie graficznej.
Komisja przypomina, że art. 2 dyrektywy zawiera wymóg, zgodnie z którym, aby oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako znak
towarowy, powinno ono posiadać zdolność przedstawienia go w formie graficznej oraz powinno ono umożliwiać odróżnianie towarów
i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Według Komisji, z systemu ustanowionego art. 2
i 3 dyrektywy wynika, że charakter odróżniający w rozumieniu art. 2, w przeciwieństwie do art. 3, nie dotyczy kwestii, czy
oznaczenie może faktycznie uzyskać charakter odróżniający w stosunku do towarów i usług w odniesieniu do których wniesiono
o jego rejestrację jako znaku towarowego, lecz raczej kwestii posiadania przez rozpatrywane oznaczenie charakteru odróżniającego
w ujęciu ogólnym, niezależnie od poszczególnych kategorii towarów i usług.
Dźwięki i odgłosy są odbierane przez człowieka, który może je zapamiętać, i pozwalają one odróżniać towary i usługi jednego
przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ponadto można je przedstawić w formie graficznej.
Ponieważ wykaz oznaczeń, z których może składać się znak towarowy, znajdujący się w art. 2 dyrektywy, nie jest wykazem zamkniętym,
Komisja wnioskuje z tego, że oznaczenia składające się z dźwięków lub odgłosów mogą być zasadniczo zarejestrowane jako znaki
towarowe, pod warunkiem że mogą odróżniać towary i usługi bez niebezpieczeństwa ich pomylenia przez odbiorców i że można przedstawić
je w jasnej, precyzyjnej, stałej formie graficznej, która pozwala osobom trzecim łatwo zrozumieć, jaki znak towarowy jest
przedmiotem ochrony.

Odpowiedź Trybunału
W odniesieniu do pytania pierwszego lit. a) art. 2 dyrektywy ma na celu zdefiniowanie rodzajów oznaczeń, z których mogą składać
się znaki towarowe. Przepis ten przewiduje, że znaki towarowe mogą składać się „w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami,
rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań […]”. Bezsprzecznie omawiany przepis wymienia jedynie oznaczenia
o charakterze dwu‑ lub trójwymiarowym, które mogą być postrzegane wizualnie i w rezultacie dają się wyrazić za pomocą liter,
znaków piśmiennych lub obrazu (ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 43).
Niemniej, jak wynika z brzmienia zarówno wspomnianego art. 2, jak i motywu siódmego dyrektywy, który odnosi się do „wykazu
przykładowych oznaczeń”, które mogą stanowić znak towarowy, wyliczenie to nie jest wyczerpujące. Zatem omawiany przepis, nawet
jeśli nie wymienia oznaczeń, które same w sobie nie mogą być postrzegane wzrokowo, takich jak dźwięki, to jednak wyraźnie
ich nie wyklucza (zob. podobnie, w odniesieniu do oznaczeń zapachowych, ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 44).
Ponadto, jak podkreśliła Shield Mark, rządy występujące w charakterze interwenientów i Komisja, oznaczenia dźwiękowe nie są
niewłaściwe, ze względu na swój charakter, do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług
innych przedsiębiorstw.
W tych okolicznościach wykładni art. 2 dyrektywy należy dokonać w ten sposób, że dźwięki mogą stanowić znak towarowy, pod
warunkiem że można je ponadto przedstawić w formie graficznej, co jest kwestią, która zostanie poruszona w ramach rozpatrywania
pytania drugiego.
W odniesieniu do pytania pierwszego lit. b) należy stwierdzić, że art. 2 dyrektywy nie stoi na przeszkodzie rejestracji dźwięków
jako znaków towarowych. Zatem państwa członkowskie nie mogą, co do zasady, wykluczać takiej rejestracji.
Nawet jeżeli dyrektywa nie przewiduje zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych w pełnym
zakresie, z motywu siódmego dyrektywy wyraźnie wynika, że nabycie i zachowanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego
podlega takim samym warunkom we wszystkich państwach członkowskich.
W tym względzie, jak stwierdził rząd francuski, nie mogą istnieć różnice między państwami członkowskimi w kwestii charakteru
oznaczeń, z których może składać się znak towarowy.
Na pytanie pierwsze należy zatem odpowiedzieć, że wykładni art. 2 dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że oznaczenia dźwiękowe
powinny być uznawane za znaki towarowe, o ile umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów
lub usług innych przedsiębiorstw i o ile można je przedstawić w formie graficznej.

W przedmiocie pytania drugiego
Poprzez pytanie drugie sąd krajowy zwraca się do Trybunału o sprecyzowanie, na jakich warunkach oznaczenie dźwiękowe można
przedstawić w formie graficznej w rozumieniu art. 2 dyrektywy, a w szczególności czy nuty, pisemny opis w formie onomatopei,
pisemny opis w innej formie, przedstawienie graficzne, takie jak sonagram, nośnik dźwięku załączony do formularza zgłoszenia,
zapis cyfrowy, który można odtwarzać w sieci internetowej, połączenie tych metod lub każda inna forma odpowiadają wymogom
przedstawienia graficznego.

Uwagi przedłożone Trybunałowi
W pierwszej kolejności Shield Mark, rządy występujące w charakterze interwenientów i Komisja zgadzają się co do tego, że każde
przedstawienie graficzne oznaczenia dźwiękowego musi spełniać różne wymogi, aby oznaczenie to mogło stanowić znak towarowy.
Tak więc zdaniem Shield Mark przedstawienie graficzne musi być jasne, precyzyjne i zrozumiałe dla osób trzecich bez nadmiernego
wysiłku. Według rządu niderlandzkiego musi być zupełne, jasne, precyzyjne, aby można było wiedzieć, co jest przedmiotem wyłącznego
prawa właściciela znaku towarowego, i zrozumiałe dla tych, którzy są zainteresowani skonsultowaniem rejestru znaków towarowych.
Rząd francuski podnosi, że przedstawienie w formie graficznej musi być jasne i precyzyjne, przy czym postrzeganie oznaczenia
przez odbiorców nie musi być natychmiastowe; ponadto oznaczenie chronione musi być zrozumiałe. Według rządu włoskiego przedstawienie
graficzne musi być właściwe do wyrażania dźwięku, zapewniać jego zrozumiałość i odróżniać go. Rząd austriacki uważa, że dźwięk
oznaczenia dźwiękowego musi jasno wynikać z przedstawienia graficznego lub powinien być wystarczająco łatwy do wywnioskowania,
tak aby dziedzina ewentualnej ochrony znaku była rozpoznawalna z dostateczną precyzją. Według rządu Zjednoczonego Królestwa
przedstawienie graficzne musi być samo w sobie wystarczająco zupełne, jasne, precyzyjne i zrozumiałe bez nadmiernego wysiłku
przez osoby konsultujące rejestr znaków towarowych. Wreszcie Komisja twierdzi, że przedstawienie to musi być jasne, precyzyjne,
stałe i umożliwić osobom trzecim łatwe zrozumienie, jaki znak towarowy jest przedmiotem ochrony.
Co się tyczy w drugiej kolejności akceptowalnych sposobów przedstawiania oznaczeń dźwiękowych w formie graficznej, Shield
Mark, rządy francuski, austriacki i Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja uważają, że zapis muzyczny stanowi przedstawienie
graficzne do celów art. 2 dyrektywy.
Shield Mark i rząd francuski uważają, że odniesienie do znanego utworu, takie jak „dziewięć pierwszych nut kompozycji »Dla
Elizy«”, stanowi przedstawienie graficzne. Rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja są przeciwnego zdania.
W przeciwieństwie do rządów francuskiego i Zjednoczonego Królestwa Shield Mark i Komisja uważają, że opis melodii w formie
transkrypcji nut, z których się składa, na przykład „mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”, powinien być traktowany jak przedstawienie
graficzne danej melodii.
Shield Mark, a także rządy francuski i austriacki przyznają co do istoty, że sonagram stanowi przedstawienie graficzne, przy
czym rząd austriacki dodaje, że zgłoszenie w takiej formie jest dopuszczalne, pod warunkiem że towarzyszy jej odtworzenie
dźwiękowe na nośniku danych, zaś rząd francuski uważa, że taki sposób przedstawienia może zostać uzupełniony nośnikiem dźwiękowym
lub zapisem cyfrowym. Natomiast rząd Zjednoczonego Królestwa utrzymuje, że – w ujęciu ogólnym – ta forma przedstawienia graficznego
nie może zostać dopuszczona, zaś Komisja nie wyraża zgody, aby w obecnym stanie rozwoju techniki sonagram mógł być dopuszczalną
formą przedstawiania graficznego w ramach zgłoszenia oznaczenia jako znaku towarowego.
W przeciwieństwie do rządów francuskiego i austriackiego Shield Mark i, w pewnych okolicznościach (wyraźny i niedwuznaczny
opis), rząd Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja uważają, że onomatopeja może również zostać zarejestrowana.
Jeżeli chodzi o nośnik dźwiękowy załączany do formularza zgłoszenia, rząd francuski uważa, że można do niego dołączyć sonagram
lub spektogram, zaś rząd austriacki stawia wymóg dołączenia sonagramu. Ten rodzaj „przedstawienia w formie graficznej” jest
kwestionowany jako sposób zgłoszenia oznaczenia jako znaku towarowego przez Shield Mark, rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisję.

Odpowiedź Trybunału
Na wstępie należy przypomnieć, że w ramach współpracy między Trybunałem a sądami krajowymi ustanowionej na mocy art. 234 WE,
wyłącznie do sądu krajowego, przed którym wytoczono powództwo i który musi wziąć odpowiedzialność za wydane w następstwie
tego orzeczenie, należy ocena, w świetle okoliczności konkretnej sprawy, zarówno konieczności wydania orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, w celu umożliwienia mu wydania orzeczenia, jak również znaczenia pytań, które przedkłada on Trybunałowi. W konsekwencji
w sytuacji, gdy postawione pytania dotyczą wykładni prawa wspólnotowego, Trybunał jest, co do zasady, zobowiązany do wydania
orzeczenia (zob. w szczególności wyrok z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie C‑415/93 Bosman, Rec. s. I‑4921, pkt 59).
Niemniej jednak Trybunał uznał, że – w celu zweryfikowania jego własnej właściwości – do niego należało zbadanie okoliczności,
w jakich zwrócił się do niego sąd krajowy. W istocie idea współpracy, która powinna przyświecać funkcjonowaniu instytucji
odesłania prejudycjalnego, zakłada, że sąd krajowy będzie miał ze swojej strony wzgląd na powierzone Trybunałowi zadanie,
którym jest wkład w administrowanie wymiarem sprawiedliwości w państwach członkowskich, a nie wyrażanie opinii doradczych
w odniesieniu do pytań ogólnych lub hipotetycznych (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Bosman, pkt 60).
Trybunał może zatem odmówić udzielenia odpowiedzi na zadane przez sąd krajowy pytanie prejudycjalne, między innymi wówczas
gdy problem ma charakter hipotetyczny (zob. w szczególności wyrok z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie C‑111/01 Gantner Electronic,
Rec. s. I‑4207, pkt 36).
W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że Shield Mark nie złożyła wniosku o rejestrację w formie sonagramu, nośnika dźwięku,
zapisu cyfrowego lub połączenia tych metod, tak że z uwagi na brak znaczenia tych kwestii dla niniejszej sprawy Trybunał nie
udzieli odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie, w jakim dotyczy ono tych sposobów przedstawienia.
Jeżeli chodzi, w pierwszej kolejności, o wymogi, które musi spełnić każde przedstawienie graficzne, Trybunał orzekł w ww.
wyroku w sprawie Sieckmann, który dotyczył oznaczeń zapachowych, że wykładni art. 2 dyrektywy należy dokonywać w ten sposób,
że oznaczenie, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że da się
je przedstawić w formie graficznej, w szczególności za pomocą figur, linii lub znaków pisarskich, i że przedstawienie to jest
jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.
Te wymogi są również wiążące w stosunku do oznaczeń dźwiękowych, których – tak jak oznaczeń zapachowych – nie da się samych
w sobie postrzegać wizualnie.
Jeżeli chodzi, w drugiej kolejności, o akceptowalne formy przedstawienia graficznego, to nawet jeśli do sądu krajowego należy
ustalenie w każdym konkretnym przypadku, który został mu przedstawiony, czy dane oznaczenie może stanowić znak towarowy i może
zatem zgodnie z przepisami stać się przedmiotem rejestracji, to niemniej jednak Trybunał jest właściwy do udzielania wskazówek
w kwestii, czy przedstawienie za pomocą nut lub przedstawienie przy użyciu języka pisanego stanowią przedstawienia graficzne
oznaczenia dźwiękowego w rozumieniu art. 2 dyrektywy.
Należy na początku podkreślić, że oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako dźwiękowy znak towarowy, jeżeli wnioskodawca
nie sprecyzował we wniosku rejestracyjnym, że zgłoszone oznaczenie należy rozumieć jako oznaczenie dźwiękowe. W takim bowiem
przypadku organ właściwy do spraw z zakresu rejestracji znaków towarowych, a także odbiorcy, w szczególności podmioty gospodarcze,
mogą zasadnie sądzić, że chodzi o słowny lub graficzny znak towarowy, taki, jaki został przedstawiony w formie graficznej
we wniosku rejestracyjnym.
Co się tyczy po pierwsze przedstawienia oznaczenia dźwiękowego za pomocą opisu przy użyciu języka pisanego, nie można z góry
wykluczać, że taki sposób przedstawienia graficznego spełnia wymogi określone w pkt 55 niniejszego wyroku. Jeżeli jednak chodzi
o oznaczenia, o których mowa w sprawie przed sądem krajowym, przedstawienie graficzne takie jak „dziewięć pierwszych nut kompozycji
»Dla Elizy«” lub „pianie koguta” jest co najmniej pozbawione precyzji i jasności, i nie pozwala zatem na ustalenie zakresu
wnioskowanej ochrony. W konsekwencji nie może ono stanowić przedstawienia graficznego tego oznaczenia w rozumieniu art. 2
dyrektywy.
Następnie, jeżeli chodzi o onomatopeje, należy stwierdzić, że występuje rozbieżność między samą onomatopeją w formie, w jakiej
jest wymawiana, a rzeczywistym dźwiękiem lub odgłosem albo ciągiem dźwięków lub odgłosów, które niejako imituje ona fonetycznie.
Zatem, w przypadku gdy oznaczenie dźwiękowe jest przedstawiane w formie graficznej za pomocą zwykłej onomatopei, właściwe
organy i odbiorcy, w szczególności podmioty gospodarcze, nie są w stanie stwierdzić, czy oznaczenie będące przedmiotem ochrony
jest samą onomatopeją w formie, w jakiej jest ona wymawiana, czy też rzeczywistym dźwiękiem lub odgłosem. Ponadto onomatopeje
mogą być odbierane odmiennie przez różne jednostki lub w poszczególnych państwach członkowskich. Tak jest w przypadku onomatopei
niderlandzkiej, „Kukelekuuuuu”, która jest próbą retranskrypcji piania koguta i zdecydowanie różni się od odpowiadającej jej
onomatopei w pozostałych językach używanych w państwach członkowskich Beneluksu. W konsekwencji zwykła onomatopeja, bez innych
uściśleń, nie może stanowić przedstawienia graficznego dźwięku lub odgłosu, którego jest ona niejako zapisem fonetycznym.
Wreszcie, jeżeli chodzi o nuty, które są zwyczajowym sposobem przedstawienia dźwięków, ciąg nut bez innych uściśleń, taki
jak „mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”, nie stanowi również przedstawienia graficznego w rozumieniu art. 2 dyrektywy.
Taki opis bowiem, który nie jest ani jasny, ani precyzyjny, ani sam w sobie zupełny, nie pozwala w szczególności na określenie
wysokości ani długości dźwięków, które tworzą melodię będącą przedmiotem wniosku o rejestrację i które stanowią podstawowe
parametry poznania tej melodii, a zatem parametry zdefiniowania samego znaku towarowego.
Natomiast pięciolinia podzielona na takty, na której widnieją w szczególności klucz (klucz G, klucz F lub klucz C), nuty i pauzy,
których forma (w przypadku nut: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka itp.; w przypadku pauz: pauza całonutowa,
pauza półnutowa, pauza ćwierćnutowa, pauza ósemkowa itp.) określa względną wartość, a w danym wypadku, znaki chromatyczne
(krzyżyk, bemol, kasownik) – przy czym cała ta notacja określa wysokość i długość dźwięków – może stanowić wierny obraz ciągu
dźwięków, które tworzą melodię będącą przedmiotem wniosku o rejestrację. Taki rodzaj przedstawienia graficznego odpowiada
wymogom wynikającym z orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym przedstawienie to powinno być jasne, precyzyjne, samo w sobie
zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.
Nawet jeżeli takie przedstawienie nie jest natychmiastowo zrozumiałe, nie oznacza to, że nie można go łatwo zrozumieć, co
pozwala właściwym organom i odbiorcom, w szczególności podmiotom gospodarczym, dokładnie poznać oznaczenie będące przedmiotem
wniosku o rejestrację jako znak towarowy.
Na pytanie drugie należy odpowiedzieć w taki sposób, że:
–        wykładni art. 2 dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że oznaczenie, które same w sobie nie może być postrzegane wizualnie,
może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że da się je przedstawić w formie graficznej, w szczególności za pomocą figur,
linii lub znaków pisarskich, i że przedstawienie to jest jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe,
trwałe i obiektywne,
–        co się tyczy oznaczenia dźwiękowego, to nie spełnia ono tych wymogów wówczas, gdy oznaczenie to jest przedstawione w formie
graficznej za pomocą opisu przy użyciu języka pisanego, takiego jak wskazanie, że oznaczenie składa się z nut tworzących znany
utwór muzyczny, lub wskazanie, że jest odgłosem zwierzęcia, lub za pomocą zwykłej onomatopei bez innych uściśleń, lub za pomocą
ciągu nut bez innych uściśleń. Oznaczenie to spełnia natomiast powyższe wymogi, jeżeli jest przedstawione za pomocą pięciolinii
podzielonej na takty, na której znajdują się w szczególności klucz, nuty i pauzy, które określają względną wartość, oraz,
w danym wypadku, znaki chromatyczne.

W przedmiocie kosztów
Koszty poniesione przez rządy niderlandzki, francuski, włoski, austriacki i Zjednoczonego Królestwa, a także przez Komisję,
które przedłożyły Trybunałowi swoje uwagi, nie podlegają zwrotowi. Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie
ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.
Z powyższych względów
TRYBUNAŁ (szósta izba),
rozstrzygając w przedmiocie pytań przedłożonych mu przez Hoge Raad der Nederlanden wyrokiem z dnia 13 lipca 2001 r., orzeka,
co następuje:
1)
Wykładni art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że oznaczenia dźwiękowe powinny być uznawane
za znaki towarowe, o ile umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych
przedsiębiorstw i o ile można je przedstawić w formie graficznej.
2)
Wykładni art. 2 dyrektywy 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że oznaczenie, które samo w sobie nie może być postrzegane
wizualnie, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że da się je przedstawić w formie graficznej, w szczególności za pomocą
figur, linii lub znaków pisarskich, i że przedstawienie to jest jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe,
trwałe i obiektywne.
Co się tyczy oznaczenia dźwiękowego, nie spełnia ono tych wymogów wówczas, gdy oznaczenie to jest przedstawione w formie graficznej
za pomocą opisu przy użyciu języka pisanego takiego jak wskazanie, że oznaczenie składa się z nut tworzących znany utwór muzyczny,
lub wskazanie, że jest odgłosem zwierzęcia, lub za pomocą zwykłej onomatopei bez innych uściśleń, lub za pomocą ciągu nut
bez innych uściśleń. Oznaczenie to spełnia natomiast powyższe wymogi, jeżeli jest przedstawione za pomocą pięciolinii podzielonej
na takty, na której znajdują się w szczególności klucz, nuty i pauzy, które określają względną wartość, oraz, w danym wypadku,
znaki chromatyczne.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen

Macken
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 27 listopada 2003 r.
Sekretarz

Prezes
R. Grass

V. Skouris
*
Język postępowania: niderlandzki.