CELEX: 62009CJ0048
Odwołanie
Rozporządzenie (WE) nr 40/94
Wspólnotowy znak towarowy
Zdolność kształtu towaru do bycia zarejestrowanym jako znak towarowy
Rejestracja oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez górną powierzchnię i dwa boki klocka Lego
Unieważnienie wspomnianej rejestracji na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem klockami, które mają takie same kształt i wymiary
Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia
Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego

W odwołaniu Lego Juris A/S wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie T‑270/06 Lego Juris przeciwko OHIM – Mega Brands (Czerwony klocek Lego), Zb.Orz. s. II‑3117 (zwanego dalej „zaskarżonym
wyrokiem”), na mocy którego Sąd oddalił jej skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Wielkiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 10 lipca 2006 r. (sprawa R 856/2004‑G;
zwanej dalej „sporną decyzją”) dotyczącej wniosku o unieważnienie.

Ramy prawne
Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1), zatytułowany „Oznaczenia, które może zawierać wspólnotowy znak towarowy”, stanowi:
„Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności
z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie
umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:
„1.      Nie są rejestrowane:
a)      znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;
b)      znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
c)      znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości,
ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych
właściwości towarów lub usług;
d)       znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo
używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
e)      oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
i)      kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
lub
ii)      kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
lub
iii)      kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
f)      znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami;
[…].
3.      Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu
do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowanym „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”:
„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)      oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy
znak towarowy jest zarejestrowany;
b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności
lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
c)      oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne
do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku
gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego
charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru
lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.
Artykuł 51 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, stanowi:
„1.       Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [Wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do
[OHIM] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:
a)       w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów […] art. 7;
b)       w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.
2.       W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie
można jednakże stwierdzić jego nieważności [znaku nie można jednak unieważnić], jeżeli w wyniku [w następstwie] jego używania
uzyskał on po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany.
3.       W przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspólnotowy
znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku towarowego [znak unieważnia się] jedynie w odniesieniu do
tych towarów lub usług”.
Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia
okoliczności faktycznych spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja
W dniu 1 kwietnia 1996 r. Kirkbi A/S (zwana dalej „Kirkbi”), spółka, w której prawa wstąpiła wnosząca odwołanie, dokonała
w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego między innymi dla towarów odpowiadających opisowi: „gry; zabawki”, należących
do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji
znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”). Zgłoszonym do rejestracji znakiem
towarowym było przedstawione poniżej trójwymiarowe oznaczenie w kolorze czerwonym:
OHIM poinformował Kirkbi o zamiarze odrzucenia wspomnianego zgłoszenia z uwagi na to, że po pierwsze, rozpatrywane oznaczenie
przedstawiało jedynie zwykły kształt klocka do gry i było w związku z tym pozbawione charakteru odróżniającego [art. 7 ust. 1
lit. b) rozporządzenia nr 40/94] i po drugie, że wspomniane oznaczenie było tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny
do uzyskania efektu technicznego [art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia]. OHIM zgodził się jednak na
wysłuchanie Kirkbi, a także zapoznał się z jej uwagami i z dostarczonym przez nią uzupełniającym materiałem dowodowym. Na
tej podstawie OHIM uznał, że zgłoszone oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w Unii Europejskiej i nie było tworzone
wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
W następstwie tego postępowania rozpoznawczego omawiany znak został zarejestrowany w dniu 19 października 1999 r.
W dniu 21 października 1999 r. Ritvik Holdings Inc. (zwana dalej „Ritvik”), spółka, w której prawa wstąpiła Mega Brands Inc.
(zwana dalej „Mega Brands”), wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie tej rejestracji na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
nr 40/94 w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych”, należących do klasy 28 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, twierdząc,
że rejestracja ta napotyka na bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. a), w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) i (iii) oraz w art. 7 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia.
W dniu 8 grudnia 2000 r. Wydział Unieważnień OHIM zawiesił postępowanie w oczekiwaniu na wydanie przez Trybunał orzeczenia
w postępowaniu, które ostatecznie zakończyło się wyrokiem z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. s. I‑5475,
dotyczącym wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) – przepisu,
którego brzmienie odpowiada brzmieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94. Postępowanie przed Wydziałem
Unieważnień zostało podjęte na nowo w dniu 31 lipca 2002 r.
Decyzją z dnia 30 lipca 2004 r. Wydział Unieważnień unieważnił na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia
nr 40/94 prawo do omawianego znaku towarowego w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych”, należących do klasy 28 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, uznając, że sporny znak towarowy był tworzony wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania
efektu technicznego.
W dniu 20 września 2004 r. wnosząca odwołanie zaskarżyła decyzję Wydziału Unieważnień.
W spornej decyzji Wielka Izba Odwoławcza oddaliła to odwołanie jako bezzasadne, stwierdzając, że w tym wypadku zostały spełnione
przesłanki art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.
Wielka Izba Odwoławcza uznała na wstępie, w pkt 33 spornej decyzji, że zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia
nr 40/94 nie może zostać odparty na podstawie sondaży opinii publicznej i badań rynkowych, ponieważ – jak wynika z art. 7
ust. 3 tego rozporządzenia – dowód na okoliczność uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania nie może pozbawić
rozpatrywanego oznaczenia jego funkcjonalnego charakteru. W pkt 36 wspomnianej decyzji Wielka Izba Odwoławcza dodała, że kształt,
którego zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną, powinien spotkać się z odmową rejestracji, mimo że zawiera drugorzędną
cechę w rodzaju koloru.
W pkt 37 spornej decyzji Wielka Izba Odwoławcza stwierdziła, że klocek Lego „charakteryzuje się umieszczeniem na swej górnej
powierzchni dwóch symetrycznych rzędów z czterema płaskimi cylindrycznymi wypustkami”.
Następnie w pkt 39 i 40 tej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że chociaż okoliczność, iż dane oznaczenie było lub wciąż
jest objęte patentem, nie stanowi sama w sobie przeszkody dla jego rejestracji w charakterze znaku towarowego, zwłaszcza gdy
mamy do czynienia z wynalazkiem, którego kształt nie jest w całości funkcjonalny ze względu na obecność elementów ozdobnych
lub wynikających z inwencji twórcy, to nie zmienia to faktu, że wcześniejszy patent jest praktycznie niemożliwym do obalenia
dowodem na to, że wykazywane przez niego lub przypisywane mu właściwości mają charakter funkcjonalny.
W dalszej kolejności Wielka Izba Odwoławcza potwierdziła w pkt 41–55 spornej decyzji ocenę Wydziału Unieważnień, zgodnie z którą
każdy z elementów kształtu klocka Lego, a co za tym idzie – ten klocek w całości, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
Izba Odwoławcza oparła ten wniosek na przeprowadzonej przez Wydział Unieważnień analizie wcześniejszych patentów wnoszącej
odwołanie. Izba Odwoławcza wskazała na poniższe rozważania jako rozstrzygające elementy tej analizy:
„42      […] Oryginalny podlegający łączeniu […] klocek do gry, poprzednik klocka Lego, został wynaleziony przez Harry’ego Fishera
Page’a i był chroniony kilkoma patentami brytyjskimi: patentem nr 529 580 uzyskanym w dniu 25 listopada 1940 r., patentem
nr 587 206 uzyskanym w dniu 17 kwietnia 1947 r., patentem nr 633 055 uzyskanym w dniu 12 grudnia 1949 r., patentem nr 673 857
uzyskanym w dniu 19 lipca 1950 r. i patentem nr 866 557 uzyskanym w dniu 26 kwietnia 1961 r. Patentami [tymi] […] objęty jest
klocek, który ma te same wymiary i zaokrąglone [wypustki] co klocek Lego […].
43      W odniesieniu do [wypustek] na górnej powierzchni klocka Lego [Wydział Unieważnień] stwierdził, że:
»[…] patent […] nr 866 557 […] wskazywał na to, [że klocki] zawierały na swej górnej powierzchni [wypustki] […] ułożone w dwa
równoległe rzędy i poprzecznie w pary [oraz] jednolicie rozmieszczone z punktu widzenia długości i szerokości klocka. Dokładne
rozmieszczenie [wypustek] na górnej powierzchni klocka Lego wygląda następująco: osiem [wypustek] jednolicie rozmieszczonych,
umieszczonych w dwóch rzędach i tworzących poprzecznie pary […]. Celem tych [wypustek] jest stworzenie możliwości wszczepienia
w dolną powierzchnię innego klocka do gry w sposób pozwalający na wielorazowe łączenie i rozłączanie«.
44      [Wydział Unieważnień] ustalił również, że na ten sam wynalazek zawierający [wypustki] na górnej powierzchni klocka Lego wskazywał
patent […] nr 587 206. […]
[…]
Izba Odwoławcza zauważa, że rysunek 1 widniejący w opisie tego patentu ukazuje dwa symetryczne rzędy zawierające po cztery
cylindryczne [wypustki] umieszczone na górnej powierzchni opatentowanego klocka, który wydaje się identyczny z rozpatrywanym
tu klockiem Lego, ale nie jest w kolorze czerwonym […].
45      Sam właściciel przyznał przed Izbą Odwoławczą, że wskazane powyżej patenty opisują elementy funkcjonalne klocka Lego oraz
że istnienie [wypustek] jest niezbędne do tego, by klocki do gry […] mogły być łączone i w ten sposób pełnić swą funkcję.
[…]
47      Dwa symetryczne rzędy zawierające po cztery [wypustki] w cylindrycznym kształcie, umieszczone na górnej powierzchni opatentowanego
klocka, stanowiły »zalecaną postać« wynalazku zilustrowanego na rysunku 1 widniejącym w opisie patentu […] nr 587 206 […].
Jednocześnie [Wydział Unieważnień] stwierdził, że […] patent […] nr 866 557 […] »potwierdzał, że cylindryczny kształt […]
wypustek [stanowi] ‘zalecany sposób przedstawienia’ wypustek […]«. […]
[…]
51      Ponadto [Wydział Unieważnień] stwierdził, że wysokość [wypustek] w stosunku do wysokości ścianek klocka wpływa na »siłę przyczepności«.
Jeżeli taki iloraz jest za niski, klocki łatwiej się będą rozłączać […]. Natomiast jeśli ten iloraz jest zbyt wysoki […],
siła […] konieczna do rozłączenia klocków jest zbyt duża […] i dziecko bawiące się samo nie byłoby w stanie łatwo rozłączyć
klocków.
[…]
53      Izba Odwoławcza zauważa, że techniczna funkcja stosunkowych wymiarów i rozmieszczenia [wypustek] […] jest opisana w przypadku
patentu […] nr 866 557 w następujący sposób:
»Stosunkowe wymiary i rozmieszczenie [wypustek] […] są powiązane ze sobą w szczególny sposób i zgodnie z najbardziej charakterystyczną
cechą wynalazku [wypustki na górnej powierzchni klocka] są równomiernie rozmieszczone z punktu widzenia jego długości i szerokości
[…]«.
54      [Wydział Unieważnień ustalił], że niektóre z właściwości klocka Lego pełniły każda odrębną, szczególną funkcję, a mianowicie:
–
[wypustki na górnej powierzchni klocka]:
wysokość i wymiar w zakresie sczepiania klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, a ich rozmieszczenie
w zakresie konfiguracji łączenia;
–
bolce [w środku klocka]:
wpływają na siłę przyczepności, ich liczba ma zapewnić właściwą przyczepność w każdej pozycji; […]
–
boki:
połączone z bokami innych klocków umożliwiają efekt ściany;
–
zagłębienia w spodniej powierzchni klocka:
mają umożliwiać wszczepienie w [wypustki na górnej powierzchni klocka] i pozwalać na łączenie klocków […];
–
ogólny kształt:
kształt klocka konstrukcyjnego; rozmiar pozwalający na to, by dziecko mogło go utrzymać w ręku.
55      Izba Odwoławcza przychyla się do wniosków zawartych w decyzji [Wydziału Unieważnień], uznając je za w pełni potwierdzone przeanalizowanym
powyżej materiałem dowodowym. Ponadto Izba Odwoławcza stwierdza, że Wydział Unieważnień w żaden sposób nie wypaczył ani nie
zinterpretował błędnie ocenianych dowodów.
[…]
62      […] [N]ie ma żadnych wątpliwości, że przeznaczeniem dominującej cechy [klocka Lego], którą stanowią dwa rzędy [wypustek] na
jego górnej powierzchni, jest wyposażenie zwykłego klocka do gry, mającego szerokość, długość i głębokość odpowiadające prawdziwemu
klockowi konstrukcyjnemu, w mechanizm wielofunkcyjnego i mocnego łączenia […], czego klocki te potrzebują, aby mogły z nich
korzystać dzieci. Właściwości klocka Lego zostały w oczywisty sposób opracowane w celu sprostania wyżej opisanej użytkowej
funkcji klocka Lego a nie w celu jego wyróżnienia spośród innych produktów […].
63      W konsekwencji […] Izba Odwoławcza [aprobuje] decyzję [Wydziału Unieważnień] w zakresie dotyczącym całkowicie funkcjonalnego
charakteru klocka Lego, o czym świadczy fakt, że nie posiada on żadnego elementu ozdobnego czy wynikającego z inwencji twórcy.
[…] W rezultacie Izba Odwoławcza może przytoczyć w stosunku do klocka Lego […] sformułowanie zawarte w [ww.] wyroku w sprawie
Philips, a mianowicie, że »zasadnicze właściwości funkcjonalne kształtu […] można przypisać wyłącznie danemu rozwiązaniu technicznemu«”.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok
Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 25 września 2006 r. wnosząca odwołanie wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie
nieważności spornej decyzji.
Na poparcie swojej skargi wnosząca odwołanie podniosła jeden tylko zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia
nr 40/94. Zarzut ten dzielił się na dwie części dotyczące, pierwsza, błędnej wykładni tego przepisu, a druga, błędnej oceny
przedmiotu spornego znaku towarowego.
W ramach pierwszej części jedynego zarzutu wnosząca odwołanie podnosiła, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia
nr 40/94 nie ma na celu wykluczenia z możliwości rejestracji w charakterze znaku towarowego kształtów funkcjonalnych jako
takich. Jej zdaniem decydującą kwestią jest to, czy ochrona, jaką taki kształt zostałby objęty jako znak towarowy, powodowałaby
powstanie monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego kształtu.
Sąd uznał, że ta argumentacja nie może prowadzić do stwierdzenia nieważności spornej decyzji. Najbardziej istotne motywy tego
rozstrzygnięcia brzmią następująco:
„37       […] skarżąca zarzuca w istocie Wielkiej Izbie Odwoławczej, że naruszyła ona zakres art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia
nr 40/94, a w szczególności zakres terminów »wyłącznie« i »niezbędny«, ponieważ uznała, że istnienie kształtów zamiennych,
równoważnych z funkcjonalnego punktu widzenia, przy których stosuje się to samo rozwiązanie techniczne, jest nieistotne dla
celów stosowania tego przepisu.
38       W tym względzie należy, po pierwsze, stwierdzić, że wyraz »wyłącznie«, występujący zarówno w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporządzenia nr 40/94, jak i w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy [89/104], należy rozumieć w kontekście wyrażenia
»zasadnicze właściwości spełniające funkcję techniczną«, użytego w pkt 79, 80 i 83 [ww.] wyroku w sprawie Philips. Z wyrażenia
tego wynika bowiem, że dodanie właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej, nie powoduje, że
dany kształt nie podlega tej bezwzględnej podstawie odmowy rejestracji, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości tego kształtu
spełniają właśnie taką funkcję. Zatem Wielka Izba Odwoławcza słusznie przeprowadziła analizę funkcjonalności spornego kształtu
w odniesieniu do tych właściwości, które uważała za zasadnicze. Dlatego też należy stwierdzić, że prawidłowo zinterpretowała
termin »wyłącznie«.
39       Po drugie, z pkt 81 i 83 [ww.] wyroku w sprawie Philips wynika, że sformułowanie »niezbędny do uzyskania efektu technicznego«,
występujące zarówno w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, jak i w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie
dyrektywy [89/104], nie oznacza, że ta bezwzględna podstawa odmowy rejestracji ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy sporny
kształt jest jedynym kształtem pozwalającym na uzyskanie zamierzonego efektu. Trybunał orzekł bowiem w pkt 81 [tego wyroku],
że »istnieni[e] innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, [nie] może pozwolić na obejście
podstawy odmowy«, a w pkt 83 [wspomnianego wyroku], że »rejestracj[a] oznaczenia składającego się z […] kształtu [jest wykluczona],
nawet jeśli efekt techniczny, o którym mowa, może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów«. A zatem po to, by bezwzględna
podstawa odmowy rejestracji znalazła zastosowanie, wystarczy, żeby zasadnicze właściwości kształtu miały cechy mające powodować
skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, tak że są one uwarunkowane
efektem technicznym. Wynika z tego, że Wielka Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, że termin »niezbędny« oznacza,
że dany kształt jest wymagany do uzyskania efektu technicznego, choćby nawet można go było osiągnąć za pomocą innych kształtów.
40       Po trzecie, należy zauważyć, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, w pkt 81 i 83 [ww.] wyroku w sprawie Philips Trybunał uznał
za nieistotny fakt istnienia »innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego«, nie czyniąc
rozróżnienia między kształtami, w których stosuje się inne »rozwiązanie techniczne«, i kształtami, w których stosuje się to
samo »rozwiązanie techniczne«.
[…]
43       Z całości powyższych rozważań wynika, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stoi na przeszkodzie rejestracji
jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie, jeśli chodzi o jego zasadnicze właściwości, z kształtu towaru mającego
powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczającego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, choćby nawet
efekt ten można było osiągnąć za pomocą innych kształtów z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego.
44       W konsekwencji stwierdzić należy, że Wielka Izba Odwoławcza nie dokonała błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporządzenia nr 40/94”.
W ramach drugiej części zarzutu przedstawionego na poparcie swej skargi do Sądu wnosząca odwołanie zarzucała Wielkiej Izbie
Odwoławczej, że nie ustaliła zasadniczych właściwości rozpatrywanego kształtu w sposób właściwy i błędnie oceniła jego funkcjonalny
charakter.
Utrzymywała ona, po pierwsze, że Izba Odwoławcza uwzględniła w swej analizie elementy pozbawione znaczenia, jak na przykład
powierzchnię klocka Lego, która nie stanowi części zgłoszonego oznaczenia trójwymiarowego, a mianowicie spodnią wklęsłą powierzchnię
klocka. Po drugie, Wielka Izba Odwoławcza bezkrytycznie przyjęła ekspertyzę zaproponowaną i sfinansowaną przez Mega Brands,
a jednocześnie nie uwzględniła w ramach ustalania zasadniczych właściwości rozpatrywanego kształtu istotnych danych przedstawionych
przez wnoszącą odwołanie, dotyczących między innymi sposobu, w jaki wspomniany kształt jest postrzegany przez konsumentów.
Ta druga część również została oddalona przez Sąd. Stwierdził on w szczególności:
„70       Po pierwsze, w zakresie, w jakim skarżąca podnosi, że ustalenia zasadniczych właściwości spornego kształtu należy dokonywać
z punktu widzenia konsumenta i że w analizie należy wziąć pod uwagę ankiety dotyczące konsumentów, należy zauważyć, że ustalenia
tego dokonuje się w ramach art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w konkretnym celu umożliwienia zbadania
funkcjonalności spornego kształtu. Tymczasem postrzeganie przez docelowego konsumenta nie jest istotne do celów analizy funkcjonalności
zasadniczych właściwości danego kształtu. Docelowy konsument może bowiem nie posiadać wiedzy technicznej niezbędnej do oceny
zasadniczych właściwości kształtu, tak że niektóre właściwości mogą być zasadnicze z jego punktu widzenia, chociaż nie są
one zasadnicze w kontekście analizy funkcjonalności i odwrotnie. Stąd należy uznać, że do celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 zasadnicze właściwości kształtu należy ustalać w sposób obiektywny, wychodząc od [na podstawie]
jego wyobrażenia graficznego i ewentualnych opisów przedłożonych przy zgłoszeniu znaku towarowego.
[…]
72      Po drugie, skarżąca zarzuca [również] Wielkiej Izbie Odwoławczej, że zaniechała ona ustalenia zasadniczych właściwości spornego
kształtu i że zbadała nie sporny kształt, lecz klocek Lego jako całość, obejmując swą analizą niewidoczne elementy, takie
jak spodnia wklęsła strona […].
[…]
75      Jednakże należy stwierdzić, że analiza [przeprowadzona przez Wielką Izbę Odwoławczą] zawiera […] wszystkie elementy widoczne
[w rozpatrywanym oznaczeniu], a każdy z nich, [zgodnie z pkt 54 spornej decyzji], spełnia szczególne funkcje techniczne […].
Należy również stwierdzić, że żadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podważyć prawidłowości ustalenia, że
właściwości te są zasadniczymi właściwościami spornego kształtu.
76      Ponieważ Wielka Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła wszystkie zasadnicze właściwości spornego kształtu, fakt, iż wzięła ona
również pod uwagę inne właściwości, jest bez znaczenia dla zgodności z prawem [spornej] decyzji.
[…]
78      [Następnie] należy zwrócić uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach analizy funkcjonalności ustalonych w ten sposób
zasadniczych właściwości Wielka Izba Odwoławcza mogła uwzględnić niewidoczne elementy klocka Lego, takie jak spodnia wklęsła
strona i dodatkowe wypustki, a także jakiekolwiek inne istotne materiały dowodowe. Wielka Izba Odwoławcza odniosła się w tym
względzie do [wcześniejszych] patentów skarżącej, do tego, iż skarżąca przyznała, że patenty te opisują funkcjonalne elementy
klocka Lego, oraz do [właściwych] ekspertyz […].
79      […] Jeśli chodzi o ekspertyzę […], to wprawdzie została ona sporządzona i sfinansowana przez [Mega Brands], ale wcześniejsze
patenty wspierają spostrzeżenia [autora tej ekspertyzy] w odniesieniu do funkcjonalnego charakteru właściwości klocka Lego
[…]”.

Żądania stron
Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:
–      uchylenie zaskarżonego wyroku;
–      przekazanie sprawy Sądowi celem ponownego rozpoznania; oraz
–      obciążenie OHIM kosztami postępowania.
OHIM i  Mega Brands wnoszą do Trybunału o:
–      oddalenie odwołania; oraz
–      obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania
Wnosząca odwołanie podnosi jeden tylko zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.
Zarzut ten dzieli się na trzy części.

W przedmiocie części pierwszej, dotyczącej błędnej wykładni przedmiotu i zakresu podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94
Argumentacja stron
Wnosząca odwołanie podnosi, że o ile art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 sprzeciwia się rejestracji kształtów,
w przypadku których ochrona, jaką taki kształt zostałby objęty jako znak towarowy, stwarzałaby nieuzasadnione ograniczenie
dla konkurentów, o tyle przepis ten nie ma na celu zakazania rejestracji wszystkich kształtów pełniących funkcję techniczną.
Rejestracji kształtu można odmówić tylko wtedy, gdy taka rejestracja powodowałaby powstanie monopolu na rozwiązania techniczne
lub na cechy użytkowe danego kształtu.
W tym zakresie wyrażenie „rozwiązanie techniczne” należy odróżnić od określenia „efekt techniczny”, ponieważ efekt techniczny
może zostać osiągnięty w drodze różnych rozwiązań. Wnosząca odwołanie utrzymuje, że w przypadku istnienia kilku równoważnych
pod względem funkcjonalnym kształtów ochrona, jaką jeden szczególny kształt może zostać objęty jako znak towarowy zastrzeżony
na rzecz danego przedsiębiorstwa, nie stoi na przeszkodzie temu, by jego konkurenci zastosowali to samo rozwiązanie techniczne.
Jej zdaniem zatem w pkt 43 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie z prawnego punktu widzenia orzekł, że ze względów wskazanych w pkt 37–42
tego wyroku art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stoi na przeszkodzie rejestracji danego kształtu, choćby
nawet określony efekt techniczny można było osiągnąć za pomocą innego kształtu z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego.
Sąd nie uwzględnił okoliczności, że kwestia istnienia kształtów zamiennych jest bardzo istotna, ponieważ wskazuje ona na to,
że nie ma ryzyka stworzenia monopolu. Jednocześnie Sąd pominął fakt, że często jeden i ten sam opatentowany wynalazek może
być zrealizowany za pomocą kilku kształtów. Ponadto niniejszy przypadek wpisuje się w tę hipotezę, ponieważ konkurenci wnoszącej
odwołanie byli w pełni w stanie zastosować to samo rozwiązanie techniczne bez kopiowania kształtu klocka Lego.
Wnosząca odwołanie uważa poza tym, że orzekając w ten sposób, Sąd nie zastosował się do zaleceń zawartych w ww. wyroku w sprawie
Philips. Podnosi ona w tym względzie, że we wspomnianym wyroku Trybunał w żadnym razie nie stwierdził, że istnienie kształtów
zamiennych jest pozbawione znaczenia. W pkt 83 i 84 tego wyroku Trybunał wskazał jedynie, że w wypadku spełnienia przesłanek
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 kwestia istnienia kształtów zamiennych staje się nieistotna.
Mega Brands utrzymuje z kolei, że zarejestrowanie omawianego oznaczenia jako znaku towarowego doprowadziłoby do tego, że wnosząca
odwołanie mogłaby zakazać wszystkim konkurentom używania na rynku klocków do gry najlepszego i najbardziej funkcjonalnego
kształtu. Wnosząca odwołanie ponownie uzyskałaby w ten sposób monopol, który posiadała wcześniej na podstawie patentu.
Jakkolwiek Mega Brands przyznaje, że samo wskazanie kształtu w opisie patentowym nie stanowi przeszkody dla tego, by ów kształt
został zarejestrowany jako znak towarowy, to zauważa jednocześnie, że takie wskazanie stanowi silną poszlakę co do tego, że
wspomniany kształt wynika wyłącznie z funkcji pełnionej przez dany towar.
Zdaniem OHIM argumentacja wnoszącej odwołanie jest sprzeczna z brzmieniem i duchem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia
nr 40/94. Obecność we wspomnianym przepisie słów „wyłącznie” i „niezbędny” nie oznacza zdaniem OHIM, że jedynie kształty bezwzględnie
niezbędne do pełnienia zamierzonej funkcji nie są objęte rejestracją. Omawiana podstawa odmowy rejestracji stosuje się do
wszystkich kształtów zasadniczo funkcjonalnych, które można powiązać z określonym efektem.
OHIM zauważa również, że przyjęcie argumentacji wnoszącej odwołanie nie gwarantowałoby jej konkurentom swobody dostępu do
kształtów zamiennych. W istocie rejestracja takiego szczególnego kształtu jako znaku towarowego pozwoliłaby następnie wnoszącej
odwołanie na zakazanie używania nie tylko wszelkich kształtów z nim identycznych, ale również kształtów podobnych. Dotyczyłoby
to w szczególności klocków, które miałyby wypustki jedynie nieznacznie wyższe lub szersze niż klocek Lego.
W odniesieniu do dokonywania rozróżnienia między poszczególnymi rodzajami praw własności intelektualnej OHIM zauważa, że poza
prawem patentowym prawo do blokowania konkurencji w zakresie poszczególnych kształtów zostało przyznane w szczególności uprawnionym
z prawa ochronnego na wzór użytkowy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
(Dz.U. 2002, L 3, s. 1). Niemniej jednak OHIM przypomina, że art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że „[w]zór wspólnotowy
nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej”.
Ocena Trybunału
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji w Unii
Europejskiej. W systemie tym każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych
towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi
– bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw
(zob. podobnie wyroki: z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C‑517/99 Merz & Krell, Rec. s. I‑6959, pkt 21, 22; z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I‑10273, pkt 47, 48; a także z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
C‑412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑3569, pkt 53, 54).
Kształt towaru figuruje pomiędzy oznaczeniami zdolnymi do stanowienia znaku towarowego. Wynika to, w odniesieniu do wspólnotowego
znaku towarowego, z art. 4 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy może składać się z wszelkich
oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, na przykład z wyrazów, rysunków, kształtu towarów lub ich opakowań,
pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług
innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C‑456/01 P i C‑457/01 P Henkel
przeciwko OHIM, Rec. s. I‑5089, pkt 30, 31).
W niniejszej sprawie nie zakwestionowano okoliczności, że w następstwie używania kształt klocka Lego uzyskał charakter odróżniający
i w rezultacie stanowi oznaczenie nadające się do odróżniania towarów wnoszącej odwołanie od towarów innych przedsiębiorstw.
Twierdzenie Ritvik, podtrzymane przez jej następcę prawnego Mega Brands oraz potwierdzone przez Wydział Unieważnień i Wielką
Izbę Odwoławczą, a także przez Sąd, zgodnie z którym mimo ustalonej powyżej okoliczności kształt klocka Lego nie podlega jednak
rejestracji jako znak towarowy, opiera się na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, na podstawie którego
nie rejestruje się oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.
Zdaniem wnoszącej odwołanie Wielka Izba Odwoławcza, a następnie Sąd dokonały zbyt szerokiej, a zatem błędnej wykładni tego
przepisu.
Rozpoznanie tego argumentu wymaga przypomnienia, że każdą z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy
rejestracji należy interpretować w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich (ww. wyrok w sprawach połączonych
Henkel przeciwko OHIM, pkt 45; a także wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C‑173/04 P Deutsche SiSi‑Werke przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. I‑551, pkt 59). Interes ogólny chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 polega
na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania
techniczne lub cechy użytkowe danego towaru [zob. analogicznie w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy
89/104 ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 78; wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C‑53/01 do C‑55/01 Linde
i in., Rec. s. I‑3161, pkt 72].
Określone przez prawodawcę zasady odzwierciedlają w tym względzie wyważenie dwóch aspektów, z których każdy może przyczynić
się do ustanowienia systemu zdrowej i lojalnej konkurencji.
Z jednej strony wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zakazu rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich
oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą
mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań
technicznych.
Jeżeli kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwiązania technicznego zastosowanego przez wytwórcę tego towaru i opatentowanego
na jego wniosek, to ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie i trwale ograniczałaby
możliwość wykorzystania takiego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Tymczasem w systemie prawa własności
intelektualnej takim jak wypracowany w Unii Europejskiej rozwiązania techniczne podlegają ochronie jedynie przez określony
czas, po którego upływie mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiębiorców. Jak zauważył OHIM w ramach swej argumentacji,
której główne tezy zostały przytoczone w pkt 37 niniejszego wyroku, ta refleksja leży u podstaw nie tylko dyrektywy 89/104
i rozporządzenia nr 40/94 odnoszących się do prawa znaków towarowych, ale także rozporządzenia nr 6/2002 dotyczącego wzorów.
Ponadto prawodawca ze szczególną rygorystycznością uznał kształty niezbędne do uzyskania efektu technicznego za niezdolne
do bycia zarejestrowanymi jako znaki towarowe, ponieważ podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia
nr 40/94 zostały przez niego wykluczone z zakresu stosowania wyjątku przewidzianego w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Z art. 7
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia wynika zatem, że nawet gdyby w następstwie używania kształt towaru niezbędny do uzyskania
efektu technicznego uzyskał charakter odróżniający, to wciąż jego rejestracja w charakterze znaku towarowego byłaby niedozwolona
(zob. analogicznie w odniesieniu do art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, przepisu, którego treść normatywna jest identyczna z art. 7
ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 57; wyrok z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C‑371/06 Benetton
Group, Zb.Orz. s. I‑7709, pkt 25–27).
Z drugiej strony, ograniczając podstawę odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94
do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie
uznał, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako
znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny”
wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego
rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania
technicznego przez inne przedsiębiorstwa.
Po tym przypomnieniu i sprecyzowaniu przedmiotu i zakresu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 należy przystąpić
do zbadania, czy Sąd dokonał błędnej wykładni tego przepisu, tak jak to utrzymuje wnosząca odwołanie.
Sąd dokonał zwięzłej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w pkt 43 zaskarżonego wyroku, w którym
orzekł, że przepis ten „stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie, jeśli chodzi
o jego zasadnicze właściwości, z kształtu towaru mającego powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczającego do
uzyskania zamierzonego efektu technicznego, choćby nawet efekt ten można było osiągnąć za pomocą innych kształtów z zastosowaniem
tego samego lub innego rozwiązania technicznego”.
Co się tyczy przesłanki, zgodnie z którą rozpatrywana podstawa odmowy rejestracji obejmuje wszystkie oznaczenia tworzone „wyłącznie”
przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, Sąd wskazał w pkt 38 zaskarżonego wyroku, że przesłanka ta
jest spełniona, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną, przy czym obecność właściwości,
które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej, nie ma w tym względzie żadnego znaczenia.
Taka wykładnia jest zgodna z pkt 79 ww. wyroku w sprawie Philips. Stanowi ona ponadto odzwierciedlenie idei leżącej u podstaw
tego wyroku, która została wyrażona przez rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera w pkt 28 jego opinii w tej sprawie
i ponowiona w pkt 72 jego opinii w sprawie C‑363/99 Koninklijke KPN Nederland (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., Rec. s. I‑1619),
to jest, że obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu trójwymiarowym,
w którym wszystkie zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podważa
stwierdzenia, że wspomniane oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
Ponadto w zakresie, w jakim wykładnia ta zakłada, że podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter
funkcjonalny, zapewnia ona, że rejestracji takiego oznaczenia jako znaku towarowego nie można odmówić na podstawie tego przepisu,
jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma takiego charakteru, jak na przykład element ozdobny
czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę we wspomnianym kształcie.
Jeżeli chodzi o przesłankę, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić na podstawie art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wówczas, gdy jest on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu
technicznego, Sąd słusznie uznał, w pkt 39 zaskarżonego wyroku, że przesłanka ta nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym
zapewniającym uzyskanie tego efektu.
Należy zgodzić się z wnoszącą odwołanie, że w niektórych wypadkach ten sam efekt techniczny może zostać osiągnięty przez zastosowanie
różnych rozwiązań. A zatem mogą istnieć kształty zamienne, mające inne wymiary czy inny wzór, które pozwolą uzyskać ten sam
efekt techniczny.
Natomiast wbrew temu, co utrzymuje wnosząca odwołanie, sama ta okoliczność nie oznacza, że rejestracja rozpatrywanego kształtu
jako znaku towarowego nie wpłynie na dostępność rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, dla innych przedsiębiorców.
W tym zakresie należy zauważyć, na co zwraca uwagę także OHIM, że na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 rejestracja
kształtu towaru, który ma wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicielowi takiego znaku towarowego zakazanie
używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych. W takim wypadku mogłoby się okazać,
że również duża liczba kształtów zamiennych stałaby się niedostępna dla konkurentów wspomnianego właściciela.
Stałoby się tak szczególnie w przypadku kumulacji rejestracji różnych, wyłącznie funkcjonalnych kształtów jednego produktu,
która to kumulacja mogłaby całkowicie uniemożliwić innym przedsiębiorstwom wytwarzanie i dokonywanie obrotu niektórymi towarami,
które spełniają określoną funkcję techniczną.
Rozważania te znajdują też odzwierciedlenie w pkt 81 i 83 ww. wyroku w sprawie Philips, zgodnie z którymi istnienie innych
kształtów pozwalających na uzyskanie tego samego efektu technicznego, nie może samo w sobie pozwolić na obejście podstawy
odmowy rejestracji określonej w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy 89/104 – przepisie, którego brzmienie odpowiada
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.
W zakresie, w jakim wnosząca odwołanie powołuje się dodatkowo na fakt – niekwestionowany przez OHIM – że jej konkurenci, aby
skorzystać z tego samego rozwiązania technicznego, nie muszą wprowadzać na rynek klocków do gry, których wymiary są pod wszystkimi
względami identyczne z wymiarami klocka Lego, wystarczy stwierdzić, że okoliczność ta nie stanowi przeszkody dla stosowania
zasad ustanowionych przez ustawodawcę Unii i poddanych powyżej przedstawionej wykładni. Zgodnie z tymi zasadami oznaczenie
tworzone przez kształt towaru, który pełni jedynie funkcję techniczną i nie zawiera istotnych elementów pozbawionych cech
funkcjonalnych, nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, ponieważ taka rejestracja nazbyt ograniczałaby możliwości
konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów towaru, które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego.
Powyższe obowiązuje a fortiori w takim przypadku jak rozpatrywany w niniejszej sprawie, w którym właściwy organ stwierdził,
że rozwiązanie znajdujące wyraz w analizowanym kształcie towaru jest z technicznego punktu widzenia zalecane dla tej kategorii
towarów. Gdyby trójwymiarowe oznaczenie tworzone przez taki kształt zostało zarejestrowane jako znak towarowy, konkurenci
właściciela takiego znaku napotkaliby trudności we wprowadzaniu na rynek kształtów towaru, które faktycznie mogłyby zastąpić
zarejestrowany kształt, a mianowicie kształtów, które zarazem nie będą do niego podobne i będą interesujące dla konsumenta
z funkcjonalnego punktu widzenia.
W tym kontekście pozycja przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie techniczne, nie może być chroniona przed konkurencją
wprowadzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, poprzez
przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu w wyniku rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez ten kształt jako
znaku towarowego, natomiast może ona – jeśli wymagają tego okoliczności – być oceniana w świetle zasad obowiązujących w dziedzinie
nieuczciwej konkurencji. Takie badanie nie jest jednak przedmiotem niniejszego sporu.
Ponieważ z wyżej wskazanych względów argumenty wysunięte przez wnoszącą odwołanie w ramach pierwszej części jej zarzutu nie
mogą zostać uwzględnione, część tę należy oddalić.

W przedmiocie części drugiej, dotyczącej zastosowania niewłaściwych kryteriów ustalenia zasadniczych właściwości kształtu
towaru
Argumentacja stron
Wnosząca odwołanie twierdzi, że pojęcie zasadniczych właściwości jest synonimem „elementów dominujących i odróżniających”
oraz że przy ustalaniu wspomnianych właściwości należy wziąć pod uwagę punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców, czyli przeciętnych
konsumentów, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych.
Wnosząca odwołanie utrzymuje, że w świetle ww. wyroku w sprawie Philips każde badanie podstawy odmowy rejestracji określonej
w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 musi dzielić się na dwa etapy – pierwszy, polegający na ustaleniu
zasadniczych właściwości oznaczenia z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, oraz drugi, obejmujący rozpatrzenie, z pomocą
ekspertów, kwestii, czy rzeczone właściwości są niezbędne do uzyskania danego efektu technicznego.
W rezultacie Sąd naruszył prawo, potwierdzając w pkt 70 zaskarżonego wyroku stanowisko Wielkiej Izby Odwoławczej, zgodnie
z którym przy ustalaniu zasadniczych właściwości trójwymiarowego oznaczenia nie ma potrzeby odwoływania się do sposobu, w jaki
konsument postrzega te właściwości, i uwzględnienia badań sporządzonych w celu oceny tego sposobu.
Mega Brands zauważa, że wspomniane pojęcie zasadniczych właściwości należy postrzegać w kontekście określeń „wyłącznie” i „niezbędny”,
zawartych w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94. Na tym tle przywoływane przez wnoszącą odwołanie kryteria,
takie jak kryteria charakteru odróżniającego i sposobu postrzegania przez odbiorców, pozostają bez znaczenia.
Zdaniem OHIM nawet przy założeniu, że ustalenie zasadniczych elementów kształtu winno poprzedzać ocenę ich funkcjonalności,
te dwa etapy stanowią część tego samego procesu, polegającego na określeniu, czy wspomniane elementy są zasadnicze z punktu
widzenia funkcji danego kształtu.
Ocena Trybunału
Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie rozpatrywanego
oznaczenia trójwymiarowego do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia.
Jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 63 swej opinii, określenie „zasadnicze właściwości” musi być rozumiane jako odniesienie
do najbardziej istotnych elementów oznaczenia.
Określenia wspomnianych zasadniczych właściwości należy dokonywać odrębnie dla każdego przypadku. Nie istnieje bowiem żadna
ustalona hierarchia poszczególnych rodzajów elementów, które może zawierać oznaczenie (zob. podobnie wyrok z dnia 17 lipca
2008 r. w sprawie C‑488/06 P L & D przeciwko OHIM, Rec. s. I‑5725, pkt 55). Co więcej, przy ustalaniu zasadniczych właściwości
oznaczenia, właściwy organ może bezpośrednio oprzeć się na wywieranym przez to oznaczenie całościowym wrażeniu albo w pierwszym
rzędzie przystąpić do analizy kolejno każdego z elementów, z których dane oznaczenie się składa (zob. analogicznie wyroki:
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C‑468/01 P do C‑472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I‑5141,
pkt 45; a także z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie C‑286/04 P Eurocermex przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑5797, pkt 23).
W konsekwencji ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia trójwymiarowego, z którym wiąże się w perspektywie ewentualne
zastosowanie podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, można – w zależności
od przypadku, zwłaszcza stosownie do stopnia jego trudności – dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej tego oznaczenia
lub też, przeciwnie, w drodze pogłębionego badania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy przydatne w ocenie,
takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym produktem praw własności
intelektualnej.
Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, właściwy organ musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku
rozpatrywanego towaru funkcję techniczną. Jak to zostało bowiem wskazane w pkt 52 niniejszego wyroku, art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie może znajdować zastosowania, jeżeli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy kształtu towaru,
w którym element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotną rolę. W takim
wypadku konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą z łatwością skorzystać z kształtów zamiennych zapewniających jednakową funkcjonalność,
a w rezultacie nie istnieje ryzyko ograniczenia dostępności danego rozwiązania technicznego. Rzeczone rozwiązanie techniczne
mogłoby więc bez trudu zostać zastosowane przez konkurentów właściciela znaku w kształcie towaru, który nie będzie posiadał
pozbawionego funkcjonalności elementu identycznego z elementem, jaki zawiera kształt towaru właściciela, i który w związku
z tym nie będzie ani identyczny z tym kształtem, ani do niego podobny.
W niniejszej sprawie Wielka Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 62 spornej decyzji, że najważniejszy element oznaczenia tworzonego
przez klocek Lego stanowią umieszczone na górnej powierzchni klocka dwa rzędy wypustek. W swym badaniu analizy przeprowadzonej
przez Wydział Unieważnień Izba Odwoławcza zwróciła szczególną uwagę na pojawianie się tego elementu w opisie wcześniejszych
patentów Kirkbi. Badanie to doprowadziło ją do wniosku, że wspomniany element jest niezbędny do uzyskania zamierzonego w przypadku
omawianego towaru efektu technicznego, a mianowicie łączenia klocków. Ponadto, jak to wynika w szczególności z pkt 54 i 55
spornej decyzji, Wielka Izba Odwoławcza uznała, że także wszystkie pozostałe elementy oznaczenia tworzonego przez wspomniany
klocek, jedynie z wyjątkiem koloru, mają charakter funkcjonalny.
Ponieważ Sąd, dochodząc do wniosku, że wszystkie elementy kształtu klocka Lego, z wyjątkiem koloru, mają charakter funkcjonalny,
oparł się na tych samych ustaleniach o charakterze faktycznym, ustalenia te nie mogą w braku podniesienia przez wnoszącą odwołanie
zarzutu wypaczenia faktów podlegać kontroli Trybunału na etapie odwołania.
Jeżeli chodzi o argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że badania dotyczące sposobu,
w jaki rozpatrywane oznaczenie tworzone przez kształt towaru jest postrzegane przez docelowy krąg odbiorców, są pozbawione
znaczenia, należy wskazać, że w przeciwieństwie do hipotez art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 i art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 40/94, w których sposób postrzegania danego oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców musi być brany pod
uwagę obligatoryjnie, gdyż jest fundamentalny dla oceny, czy oznaczenie to pozwala na odróżnienie danych towarów lub usług
jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C‑104/01 Libertel, Rec.
s. I‑3793, pkt 62; ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 34), taki obowiązek nie został zawarty w hipotezie art. 3
ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104 i art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94.
W istocie zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w ramach rozpatrywania
podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 i może co najwyżej stanowić
element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia.
W konsekwencji nie można zgodzić się z podnoszoną przez wnoszącą odwołanie tezą, jakoby ustalenia zasadniczych właściwości
oznaczenia w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 należało w sposób konieczny dokonywać
z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców.
Wynika stąd, że także drugą część jedynego zarzutu odwołania należy oddalić.

W przedmiocie części trzeciej, dotyczącej zastosowania niewłaściwych kryteriów funkcjonalności
Argumentacja stron
Wnosząca odwołanie podnosi, że ocena funkcjonalności wymaga wiedzy technicznej i jest zatem zwykle dokonywana przez ekspertów
naukowych. W jej przekonaniu ekspertyza z zakresu funkcjonalności właściwości kształtu polega nieodzownie na porównaniu tych
właściwości z innymi możliwymi do zastosowania właściwościami.
Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd naruszył zatem prawo, stwierdzając, że istnienie zamiennych kształtów pozbawione jest znaczenia,
i odmawiając rozpatrzenia przedłożonych mu przez nią ekspertyz.
Według Mega Brands argumentacja wnoszącej odwołanie opiera się na błędnym założeniu, że istnienie kształtów zamiennych ma
znaczenie dla oceny funkcjonalności danego kształtu. Zauważa też, że kształty zamienne mogą w mniejszym stopniu umożliwiać
pełnienie zamierzonej funkcji lub być bardziej kosztowne w produkcji.
OHIM utrzymuje, że Sąd prawidłowo ustalił, iż w ramach dokonywania oceny funkcjonalności rozpatrywanego kształtu Izba Odwoławcza
mogła oprzeć się na wcześniejszych patentach, a nie na istnieniu kształtów zamiennych.
Ocena Trybunału
Z przyczyn wskazanych w pkt 55–60 niniejszego wyroku istnienie innych kształtów pozwalających na uzyskanie tego samego efektu
technicznego nie stanowi w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 okoliczności, która pozwoliłaby
na wyłączenie stosowania podstawy odmowy rejestracji, co ponadto zostało już szczegółowo omówione przez Trybunał w pkt 81
i 83 ww. wyroku w sprawie Philips w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy 89/104.
W ramach badania funkcjonalności oznaczenia tworzonego przez kształt towaru, po ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia,
sprawdzenia wymaga wyłącznie to, czy wynikają one z pełnionej przez dany towar funkcji technicznej. Takie badanie musi w sposób
oczywisty zostać przeprowadzone w drodze analizy zgłoszonego oznaczenia, a nie oznaczeń tworzonych przez inne możliwe kształty
tego towaru.
Funkcjonalność techniczna właściwości kształtu może być oceniana między innymi z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej wcześniejszych
patentów, które opisują funkcjonalne elementy rozpatrywanego kształtu. W niniejszej sprawie, dokonując oceny klocka Lego,
Wielka Izba Odwoławcza OHIM i Sąd wzięli pod uwagę taką właśnie dokumentację.
Zważywszy na powyższe, trzecia część jedynego zarzutu odwołania winna zostać oddalona.
Ponieważ żadna z części jedynego zarzutu odwołania nie może zostać uwzględniona, odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego
regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ wnosząca odwołanie
przegrała niniejszą sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i Mega Brands – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:
1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Lego Juris A/S zostaje obciążona kosztami postępowania.
Podpisy
*
Język postępowania: angielski.