CELEX: 62007TJ0114
Znamka Skupnosti
Postopek za ugotovitev ničnosti
Figurativna znamka Skupnosti LAST MINUTE TOUR
Neregistrirana prejšnja nacionalna znamka LASTMINUTE.COM
Relativni razlog za zavrnitev
Napotitev na nacionalno pravo, ki velja za prejšnjo znamko
Pravila običajnega prava, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off)
Člena 8(4) in 52(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(4) in 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Dejansko stanje
Postopek registracije znaka LASTMINUTE.COM kot znamke Skupnosti
Družba Last Minute Network Ltd (v nadaljevanju: LMN ali tožeča stranka) je 25. februarja 2000 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (
UL 1994, L 11, str. 1
), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
)), vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, ki se nanaša na besedni znak LASTMINUTE.COM.
Storitve, za katere se zahteva registracija tega znaka, so med drugim iz razredov 39 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo – za vsakega od teh razredov – temu opisu:
—
razred 39: „Potovalne agencije; rezervacija potovanj; informacije in svetovanje ter posvetovanje v zvezi z navedenim“;
—
razred 42: „Potovalne agencije; rezervacije restavracij; zagotavljanje pripomočkov in opreme, ki omogočajo elektronsko in neelektronsko trgovanje; načrtovanje opreme za iskanje informacij po svetovnem spletu in spletnih podatkovnih zbirkah, vključno s pripadajočim sistemom povezav; organiziranje zmenkov in srečanj; storitve spremljanja oseb; ponujanje informacij prek interneta, podatkovnih zbirk ali drugih elektronskih medijev; vrtnarske storitve; informacije in svetovanje v zvezi z navedenim.“
Ta zahteva za registracijo je bila z odločbo preizkuševalca z dne 29. oktobra 2001 zavrnjena, ker besedni znak LASTMINUTE.COM ni imel razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009).
Družba LMN je zoper to odločbo 18. decembra 2001 pri UUNT vložila pritožbo.
Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 8. julija 2003 to pritožbo zavrnil za storitve iz razreda 39 in storitve v zvezi s „potovalnimi agencijami in rezervacijami restavracij“ iz razreda 42, ker znak LASTMINUTE.COM glede teh storitev ni imel razlikovalnega učinka.
Odbor za pritožbe meni, da ima vsaka družba, ki je specializirana za rezervacije potovanj, družabnih dogodkov ali večerij „v zadnjem trenutku“ interes za uporabo izraza „last minute“ za opis svojih storitev. Na podlagi izraza, ki kot tak nedvomno spada na javno področje in bi moral ostati dostopen vsem gospodarskim subjektom, načeloma ni mogoče razlikovati storitev posameznega podjetja.
Končnica „.com“, ki sledi besedama „lastminute“, in povezanost obeh besed, brez presledka ali pomišljaja, kar je v angleščini pogosto, naj ne bi imela nobenega razlikovalnega učinka. Končnica „.com“ ne more zgolj s sklicevanjem na spletni naslov spremeniti izraza brez razlikovalnega učinka v znamko.
Postopek registracije znaka LAST MINUTE TOUR kot znamke Skupnosti
Družba Last Minute Tour SpA (v nadaljevanju: LMT) je 11. marca 2000 v skladu z Uredbo št. 40/94 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, ki se nanaša na spodnji figurativni znak, ki ga sestavljajo tri besede „last“, „minute“ in „tour“ v črni barvi in reprodukcija simbola v rdeči barvi, ki naj bi pomenil potovanja v starodavnem jeziku rapanui:
Proizvodi in storitve, za katere se zahteva registracija tega znaka, so iz razreda 16 oziroma iz razredov 39 in 42 ter ustrezajo – za vsakega od teh razredov – temu opisu:
—
razred 16: „Papir, karton in proizvodi iz teh materialov, ki ne spadajo v druge razrede; tiskovine; katalogi; tiskani urniki; brošure; knjige; časopisi; revije (periodične); knjigoveški material; fotografije; etikete; pisalni pribor; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški material (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki ne spadajo v druge razrede); igralne karte; tiskarske črke; klišeji“;
—
razred 39: „Potovalne in turistične agencije; rezervacija potovanj; organizacija potovanj; organizacija križarjenj in ekskurzij; prevoz in spremstvo potnikov; zračni prevozi; najem prevoznih sredstev; informacije v zvezi s prevozom“;
—
razred 42: „Zagotavljanje hotelskih in gostinskih storitev, prenočišč, bivanja v turističnih vaseh, storitev nočnih lokalov in zasebnih klubov; storitve, povezane z rezervacijami hotelov in ponudbo turističnih vasi; razvoj (načrtovanje) računalniške programske opreme; najem računalniške programske opreme“.
Prijava znamke je bila objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 25/2001 z dne 19. marca 2001.
Družba LMN je 19. junija 2001 vložila ugovor zoper registracijo znaka, ki ga je prijavila družba LMT, pri čemer se je sklicevala na obstoj neregistrirane besedne znamke LASTMINUTE.COM v Združenem kraljestvu, ki naj bi jo od leta 1998 uporabljala v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4) Uredbe št. 207/2009).
Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 12. julija 2002 zavrnil ugovor, ker družba LMN ni v predpisanem roku predložila dokazov o uporabi prejšnje pravice, na katero se je sklicevala v podporo svojemu ugovoru.
Znamka Skupnosti LAST MINUTE TOUR je bila registrirana 14. maja 2003 pod št. 1552231.
Postopek za ugotovitev ničnosti znamke LAST MINUTE TOUR, ki ga je začela družba LMN
Družba LMN je 30. maja 2003 na podlagi povezanih določb člena 8(4) in člena 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009) vložila predlog za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti LAST MINUTE TOUR.
Družba LMN je v podporo svojemu predlogu trdila, da ji je njena prejšnja neregistrirana nacionalna znamka LASTMINUTE.COM na podlagi prava Združenega kraljestva, ki se uporablja v skladu z napotitvijo na to zakonodajo, določeno v členu 8(4) Uredbe št. 40/94, dajala pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke in tako do ugoditve zahtevi za razglasitev ničnosti – v skladu s členom 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 – za storitve iz razredov 39 in 42 v zvezi s počitnicami, leti, namestitvijo, vikendpaketi, povezanimi z izleti v naravo, zabavo, izleti, najemi, nakupi, drugimi storitvami v zvezi s potovanji in prostim časom, ki so dostopne na spletu ter z oglaševanjem in spodbujanjem prodaje ter z drugimi povezanimi področji.
Predlog se je nanašal na ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti za vse proizvode in storitve, ki jih ta zajema, razen za storitve, ki se nanašajo na načrtovanje in najem računalniške programske opreme.
Oddelek za izbris je z določbo z dne 23. decembra 2005 ugodil zahtevi družbe LMN za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti LAST MINUTE TOUR glede vseh zadevnih storitev iz razredov 39 in 42, zavrnil pa je predlog glede zadevnih proizvodov iz razreda 16.
Oddelek za izbris je odločil, da je imela družba LMN pred vložitvijo prijave znamke Skupnosti v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 pravico na znaku LASTMINUTE.COM za storitve iz razredov 39 in 42, ki je več kot zgolj lokalnega pomena.
Na podlagi prava Združenega kraljestva, ki se uporablja za družbo LMN, naj bi ta znak tej dajal pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke, ker naj bi bili izpolnjeni trije pogoji za tožbo običajnega prava zoper zavajajoče označevanje (action for passing off), in sicer ugled proizvodov tožeče stranke (goodwill), zavajajoča predstavitev proizvodov in storitev v smislu, da bi lahko njihova ponudba pod znamko Skupnosti LAST MINUTE TOUR pri upoštevni javnosti ustvarila predstavo, da te izvirajo iz družbe LMN (misrepresentation), ter bila povod za morebitno poslovno škodo družbe LMN.
Oddelek za izbris je v zvezi s tem najprej ugotovil, da ima znak LASTMINUTE.COM v Združenem kraljestvu od leta 1998 ugled, ki ga dokazuje proračun družbe za promocijo, njeni veliki izdatki za oglaševanje, številni članki o spletnem mestu „lastminute.com“ in uspeh uvrstitve družbe na borzo. Oddelek za izbris je na podlagi teh dejavnikov sklepal, da je družba LMN pri javnosti v Združenem kraljestvu pridobila velik ugled, povezan z njenim znakom.
Oddelek za izbris je, da bi dokazal zavajajočo predstavitev proizvodov in storitev pod znakom LAST MINUTE TOUR, menil, da je bilo dovolj dokazati, da bi zadevna javnost lahko mislila, da ti zaradi podobnosti obeh znamk izvirajo iz družbe LMN in da je bilo zato treba presoditi verjetnost zmede med njimi.
Po ugotovitvi enakosti storitev iz razredov 39 in 42, ki jih označujeta obe znamki, je oddelek za izbris menil, da čeprav so glede na posamezno znamko predstavljene različno, izraz „lastminute“ pomeni njihov skupen prevladujoči del. Na podlagi tega je sklepal, da gre za občutne vizualne podobnosti in za nekaj razlik.
Oddelek za izbris je menil, da sta na slušni ravni oba znaka enaka v začetnem delu in se razlikujeta le v zadnjem delu.
Oddelek za izbris je ugotovil pojmovno enakost obeh znamk, saj se nanašata na idejo poslovnega dogovora „v zadnjem trenutku“, ki se pretežno uporablja na internetu kot oznaka za poceni ponudbe letov, hotelskih nastanitev, gostinskih storitev in vstopnic za prireditve.
Oddelek za izbris je glede na navedeno ugotovil obstoj znatnih podobnosti med obema znamkama, kljub nekaterim razlikovalnim značilnostim. Iz tega je sklepal na obstoj verjetnosti zmede.
Nazadnje, oddelek za izbris je menil, da je zato obstajala verjetnost, da družba LMN utrpi poslovno škodo.
Oddelek za izbris je torej znamko Skupnosti LAST MINUTE TOUR razglasil za nično glede vseh storitev iz razredov 39 in 42, zavrnil pa je zahtevo družbe LMN za ugotovitev ničnosti te znamke za proizvode iz razreda 16, ker ni predložila dokaza o prejšnji uporabi znaka LASTMINUTE.COM v zvezi s temi proizvodi.
Družba LMT je s pritožbo, ki jo je 15. februarja 2006 vložila pri UUNT in je zavedena pod referenčno številko R 256/2006-2, zahtevala ugotovitev ničnosti odločbe oddelka za izbris, ker je ta njeno znamko Skupnosti LAST MINUTE TOUR razglasil za nično glede spornih storitve iz razredov 39 in 42.
Družba LMN je s pritožbo, ki jo je vložila 20. februarja 2006 in je zavedena pod referenčno številko R 291/2006-2, predlagala razveljavitev odločbe oddelka za izbris, ker je ta zavrnil njeno zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti glede proizvodov iz razreda 16.
Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbama z dne 8. februarja 2007 (v nadaljevanju: izpodbijani odločbi), prvič, ugodil pritožbi družbe LMT, razveljavil odločbo o razglasitvi ničnosti prijavljene znamke LAST MINUTE TOUR za storitve iz razredov 39 in 42 ter, drugič, z zavrnitvijo pritožbe družbe LMN potrdil zavrnitev njene zahteve za ugotovitev ničnosti s strani oddelka za izbris, ki se je nanašala na proizvode iz razreda 16.
Odbor za pritožbe je v obeh izpodbijanih odločbah menil, da so v zvezi z naravo zadevnih proizvodov in storitev ter s statusom prejšnjega znaka kot neregistrirane znamke Združenega kraljestva, javnost, v zvezi s katero bi se morala opraviti analiza nevarnosti zmede, sestavljali povprečni potrošniki teh proizvodov in storitev, ki prebivajo v Združenem kraljestvu in so normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni.
Odbor za pritožbe je nato poudaril, da je bil izraz „last minute“ sestavljen iz dveh običajnih angleških besed, ki jih upoštevna javnost takoj razume. Ta izraz, ki se nanaša na zadevne proizvode in storitve, naj bi jasno in neposredno nakazoval, da se ponujajo pod zelo ugodnimi pogoji zaradi njihovega nakupa v zadnji minuti.
Odbor za pritožbe meni, da je bil izraz „last minute“ torej opisen in ni imel razlikovalnega učinka v zvezi z zadevnimi proizvodi in storitvami in bi ga bilo mogoče na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009) registrirati le pod pogojem, da bi imel še druge figurativne ali besedne dele, na podlagi katerih bi dobil razlikovalni učinek.
Dodaja, da se je znamka Skupnosti na podlagi zveze treh besed „last“, „minute“ in „tour“ ter njegovega grafičnega dela nedvomno izognila absolutnim razlogom za zavrnitev, ki jih določata zgoraj navedeni določbi, vendar pa imetnik take znamke ne bi mogel nasprotovati uporabi izrazov „last minute“ oziroma „tour“ s strani drugih podjetij, ki se ukvarjajo s turizmom in potovalnimi storitvami.
Odbor za pritožbe meni, da bi bilo dobro vedeti, ali bi javnost Združenega kraljestva, soočena z izrazom „last minute“, v tem videla ponudbo imetnika znamke LASTMINUTE.COM ali ponudbo „last minute“ (v zadnji minuti) kateregakoli podjetja, ki se ukvarja s turizmom in potovalnimi storitvami. Družba LMN naj nikakor ne bi dokazala, da je ob navedbi izraza „last minute“ ta javnost takoj menila, da gre za storitve, ki jih ponuja imetnik znamke LASTMINUTE.COM.
Odbor za pritožbe je torej menil, da je bil ugled družbe LMN povezan z znakom LASTMINUTE.COM kot takim, z vsemi svojimi deli, in ne le s splošnim izrazom „last minute“. Ta ugled naj bi bil priznan izključno v okviru in za namen tožbe zoper zavajajoče označevanje, ki je določena v pravu Združenega kraljestva, in ne bi mogel biti podlaga za dodelitev monopola nad izrazom „last minute“, ki nima razlikovalnega učinka glede zadevnih proizvodov in storitev.
Ker je razlikovalni učinek obeh znamk zelo omejen, naj bi bila javnost pozorna na njihove razlikovalne in prevladujoče dele, in sicer na kombinacijo različnih besed, ki sestavljajo oba znaka, njihovo povezanost v eno samo besedo „lastminute“ in na končnico „.com“ v neregistriranem znaku ter na grafični del v znamki Skupnosti.
Odbor za pritožbe je dodal, da naj bi bil vpliv skupnih delov obeh znamk in dela „tour“ pri primerjavi znakov na vidni ravni občutno zmanjšan, ker nimata razlikovalnega učinka. Nasprotno, ker sta končnica „.com“ in rdeč grafični simbol popolnoma različna, grafične razlike obeh znamk prevladajo nad njunimi podobnostmi.
Odbor za pritožbe je v zvezi s slušnim vidikom ugotovil, da se obe znamki nanašata na enak izraz, „lastminute“, in dva različna dodatka, „.com“ (ki se v angleščini izgovori „dot com“) in „tour“. V zvezi z ugotovitvami, ki se nanašajo na razlikovalni učinek različnih delov, naj bi bilo mogoče obe znamki zaradi končnice „dot com“ slušno razlikovati.
Poleg tega naj bi bil vpliv izraza „last minute“, ki vsebuje idejo – skupno obema znamkama – ponudb v zadnji minuti, zmanjšan zaradi njegove opisne narave, tako da naj bi bilo na podlagi neposredne napotitve na elektronski naslov, vsebovane v končnici „.com“, mogoče dokazati pojmovne razlike med obema znamkama.
Odbor za pritožbe je pri presojanju obstoja verjetnosti zmede menil, da bi javnost Združenega kraljestva, soočena z znakom LAST MINUTE TOUR in njegovim grafičnim simbolom, mislila, da gre za podjetje, ki ponuja potovanja „last minute“, pri čemer si ne bi mogla predstavljati, da te ponudbe izvirajo od imetnika znamke LASTMINUTE.COM. Ta javnost bi bila namreč pozorna na razlikovalne dele vsakega znaka, da bi ga lahko razlikovala od drugih podobnih ponudnikov storitev, ki v svojih ponudbah storitev prav tako uporabljajo izraz „last minute“.
Odbor za pritožbe je iz navedenega sklepal, da si obe znamki v celoti kljub podobnosti delov z manjšim razlikovalnim učinkom nista bili dovolj podobni, da bi povzročili verjetnost zmede, bodisi za komplementarne proizvode zadevnih storitev bodisi za enake storitve.
Predlogi strank
Družba LMN Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
—
izpodbijani odločbi, izdani v zadevah R 256/2006-2 (zadeva T-114/07) in R 291/2006-2 (zadeva T-115/07) razveljavi;
—
znamko Skupnosti LAST MINUTE TOUR za proizvode in storitve iz razreda 16 (zadeva T-115/07) oziroma iz razredov 39 in 42 (zadeva T-114/07) razglasi za nično;
—
UUNT naloži plačilo stroškov.
UUNT in družba LMT Sodišču prve stopnje predlagata, naj:
—
tožbi v celoti zavrne;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Znamka Skupnosti se v skladu s členom 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, razglasi za nično, če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4) te uredbe in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka.
Iz obeh določb skupaj je razvidno, da lahko imetnik neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki ga uporablja v gospodarskem prometu, ki je več kot zgolj lokalnega dometa, doseže razglasitev ničnosti poznejše znamke Skupnosti, če in kolikor so na podlagi uporabnega prava države članice, prvič, pravice na tem znaku pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti in, drugič, če ta znak imetniku daje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.
Odbor za pritožbe mora za namen uporabe člena 8(4) Uredbe št. 40/94 upoštevati tako nacionalno zakonodajo, ki se uporablja v skladu z napotitvijo, določeno s to določbo, kot tudi sodne odločbe, izrečene v zadevni državi članici. Na tej podlagi mora oseba, ki zahteva razglasitev ničnosti, dokazati, da zadevni znak spada na področje uporabe prava države članice, na katero se sklicuje, in da ji omogoča prepoved uporabe poznejše znamke (glej po analogiji sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. junija 2007 v združenih zadevah Budějovický Budvar proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDWEISER), od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 in T-59/04, neobjavljena v ZOdl., točka 74).
V tej zadevi ni sporno, da je zakon države članice, ki se uporablja za neregistrirano nacionalno znamko, Trade Marks Act, 1994 (zakon Združenega kraljestva o znamkah), katerega člen 5(4) določa:
„Znamke ni mogoče registrirati, če ali kolikor bi bilo njeno uporabo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti:
a)
zaradi kakršnegakoli pravnega pravila (zlasti zaradi pravil, ki se nanašajo na zavajajoče označevanje (law of passing off)) o zaščiti neregistrirane znamke ali kateregakoli drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu […]“
Iz tega besedila, kot so ga razlagala nacionalna sodišča (Reckitt & Coleman Products Ltd proti Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL), je razvidno, da mora tožeča stranka v tej zadevi, ki se nanaša na ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti LAST MINUTE TOUR, da bi zaščitila svojo neregistrirano nacionalno znamko LASTMINUTE.COM, v skladu s pravnimi pravili, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, dokazati, da so izpolnjeni spodnji trije pogoji.
Prvič, storitve, ki jih ponuja družba LMN, uživajo glede na upoštevno javnost ugled, povezan z njihovo predstavitvijo. Na podlagi pravil, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, je treba ta ugled dokazati na dan, na katerega je tožena stranka začela ponujati svoje proizvode ali storitve (Cadbury Schweppes proti Pub Squash (1981) R.P.C. 429).
Vendar člen 8(4) Uredbe št. 40/94 določa, da ta dan ni upošteven, ampak da se upošteva dan vložitve prijave znamke Skupnosti, ker od osebe, ki zahteva ugotovitev ničnosti te znamke, zahteva, da je pravice na svoji nacionalni znamki pridobila pred dnem navedene vložitve ali kot v tej zadevi, 11. marca 2000.
Drugič, ponudba storitev v Združenem kraljestvu pod znakom LAST MINUTE TOUR, ki so enake storitvam družbe LMN in komplementarnim proizvodom, naj bi 11. marca 2000 pomenila zavajajočo predstavitev, kar pomeni, da bi lahko upoštevna javnost mislila, da ti proizvodi in storitve izvirajo iz družbe LMN, pri čemer je brezpredmetno, ali je bila taka predstavitev namerna.
Tretjič, družba LMN bi lahko zaradi tega utrpela poslovno škodo.
V tej zadevi enakost storitev, ki jih označujeta zadevni znamki, ni predmet spora. Poleg tega so, kot je poudaril odbor za pritožbe, zadevni proizvodi iz razreda 16 komplementarni zgoraj navedenim storitvam. Ta dejavnik je treba torej upoštevati pri presoji zavajajoče predstavitve zadevnih proizvodov in storitev – ki jih družba LMT pod znakom LAST MINUTE TOUR ponuja v Združenem kraljestvu – na dan vložitve prijave znamke Skupnosti.
Iz točke 31 odločbe R 256/2006-2 in iz točke 32 odločbe R 291/2006-2 je razvidno, da je neregistrirana nacionalna znamka LASTMINUTE.COM kot taka uživala ugled na dan vložitve prijave znamke Skupnosti. UUNT tega dejstva ni izpodbijal in je na obravnavi priznal, da je znamka LASTMINUTE.COM v Združenem kraljestvu pridobila velik ugled.
Tožeča stranka se v podporo svoji tožbi sklicuje le na tožbeni razlog kršitve člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Ta tožbeni razlog je mogoče razdeliti na tri očitke, ki se nanašajo na opredelitev upoštevne javnosti, neodvisen ugled, ki ga je na dan vložitve prijave znamke Skupnosti užival izraz „last minute“, ter, nazadnje, na zavajajočo naravo, ki bi jo lahko na ta dan imela ponudba storitev, ki so enake storitvam družbe LMN in komplementarnim proizvodom, ki naj bi se tržili v Združenem kraljestvu pod znakom LAST MINUTE TOUR.
Prvi očitek: opredelitev upoštevne javnosti
Trditve strank
Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je kot upoštevno javnost označil povprečnega potrošnika v Združenem kraljestvu, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, namesto da bi preučil, ali ne bi njene stranke – glede na njen ugled – ko bi bile soočene z znakom LAST MINUTE TOUR v Združenem kraljestvu v zvezi s proizvodi in storitvami, ki jih označuje ta znak, v referenčnem obdobju napačno sklepale na obstoj povezave med tožečo stranko in temi proizvodi in storitvami.
UUNT, ki ga podpira družba LMT, odgovarja, da se zadevni proizvodi in storitve ne nanašajo na posebno vrsto potrošnika, temveč na širšo javnost. V praksi je torej brezpredmetno, ali se ena ali druga skupina opredeli za upoštevno javnost, in ju poleg tega ni mogoče razlikovati.
Vsekakor naj bi odbor za pritožbe ob upoštevanju ugleda prejšnjega nacionalnega znaka primerjavo obeh zadevnih znamk dejansko oprl na hipotezo, da je večji del zadevne javnosti že poznal prejšnjo nacionalno znamko tožeče stranke.
Presoja Sodišča prve stopnje
Iz sodne prakse sodišč Združenega kraljestva je razvidno, da je treba zavajajočo predstavitev proizvodov in storitev tožene stranke v tožbi zoper zavajajoče označevanje presojati glede na stranke tožeče stranke, in ne glede na abstraktni pojem povprečnega potrošnika, ki ga je sprejel odbor za pritožbe (zgoraj navedena sodba Reckitt & Coleman Products Ltd proti Borden Inc. & Ors).
Lastnina, ki je zaščitena s tožbo zoper zavajajoče označevanje, se namreč ne nanaša na besedo ali ime, katerega uporaba s strani tretjih oseb je omejena, ampak na same stranke, na katere vpliva sporna uporaba (per Lord Parker in Burberry proti Cording (1909) 26 R.P.C.693), saj ima ugled znamke moč privabljanja strank in pomeni merilo, na podlagi katerega je mogoče razlikovati med uveljavljenim in novim podjetjem (sodba v zadevi IRC proti Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217).
Odbor za pritožbe torej v tej zadevi ni upošteval opredelitve upoštevne javnosti, ki so jo sprejela sodišča Združenega kraljestva, ker je menil, da je to javnost predstavljal povprečni potrošnik zadevnih proizvodov in storitev, ki prebiva v Združenem kraljestvu, normalno poučen ter razumno pozoren in preudaren, medtem ko bi moral upoštevati stranke imetnika neregistrirane nacionalne znamke.
UUNT ne more trditi, da če se zadevni proizvodi in storitve ne nanašajo na posebno vrsto potrošnika, ampak prej na širšo javnost, dejansko ni nobenega razloga razlikovati med več skupinami, da bi opredelili upoštevno javnost.
Ni namreč brezpredmetno, ali se upoštevna javnost opredeli glede na povprečnega potrošnika Združenega kraljestva, kot se je odločil odbor za pritožbe in kot določa člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009), ali da se, nasprotno, ta javnost za preizkus tožbe zoper zavajajoče označevanje omeji zgolj na stranke podjetja, ki je kot družba LMN, dejansko prisotno na trgu.
Nevarnost, da bi znamka, za katero se trdi, da bi potrošnik na njeni podlagi lahko sklepal, da z njo označeni proizvodi in storitve izvirajo iz podjetja, ki je imetnik prejšnje neregistrirane znamke, navedla potrošnika, ni nujno enaka, če je ta potrošnik že stranka tega podjetja.
Poleg tega ni mogoče trditi, da je odbor za pritožbe, ker je upošteval ugled znamke LASTMINUTE.COM, primerjavo obeh znakov oprl na hipotezo, da je večji del zadevne javnosti že poznal znak tožeče stranke. Iz izpodbijanih odločb je namreč razvidno, da je sklepal, čeprav je ugotovil, da je bil ugled povezan z LASTMINUTE.COM, da verjetnost zmede med obema zadevnima znakoma ni obstajala, pri čemer nikakor ni upošteval tega ugleda in se je omejil na preprosto primerjavo teh dveh znakov.
Iz tega sledi, da odbor za pritožbe, s tem da je za upoštevno javnost štel povprečne potrošnike zadevnih proizvodov in storitev, ki bivajo v Združenem kraljestvu in so normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni, medtem ko po pravilih, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, to javnost sestavljajo le stranke tožeče stranke, ni upošteval napotila iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 na pravo Združenega kraljestva, ki se uporablja za prejšnjo neregistrirano nacionalno znamko LASTMINUTE.COM, ki jo je tožeča stranka uporabljala v gospodarskem prometu na dan vložitve prijave znamke Skupnosti.
Drugi očitek: nepriznanje neodvisnega ugleda izrazu „last minute“
Trditve strank
Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je obe zadevni znamki primerjal na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, namesto da bi preučil, ali ji je neregistrirana nacionalna znamka LASTMINUTE.COM v skladu s členom 8(4)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009) dajala pravice do prepovedi uporabe poznejše znamke Skupnosti in tako v skladu s členom 52(1)(c) te uredbe do ugoditve predlogu za razglasitev ničnosti na podlagi pravil, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje.
Odbor za pritožbe bi moral v zvezi s tem preučiti ugled znamke LASTMINUTE.COM, „Last Minute“ oziroma „Lastminute“ v zadevnem obdobju in preveriti, ali bi povprečna stranka tožeče stranke v Združenem kraljestvu napačno sklepala na povezavo med tožečo stranko in družbo LMT, ko bi bila soočena z znakom LAST MINUTE TOUR v Združenem kraljestvu v zvezi s storitvami, ki jih ta označuje.
Ugled znamke vlagatelja tožbe zoper zavajajoče označevanje, ki ima moč privabljanja strank, se lahko nanaša na dele te znamke, ki so bili prvotno opisni, če bi bilo mogoče dokazati, da so z uporabo pridobili neodvisen ugled (secondary meaning), ki se razlikuje od ugleda znamke.
Zaradi oglaševanja in močnega spodbujanja k nakupu, ki izhaja iz pogostega pojavljanja tožeče stranke v časopisih Združenega kraljestva, naj bi povprečni uporabnik njenega spletnega mesta „lastminute.com“ lahko na dan vložitve prijave znamke Skupnosti prepoznal trgovski izvor njenih storitev, ki so se ponujale pod njeno neregistrirano znamko LASTMINUTE.COM ali pod izrazoma „lastminute“ oziroma „last minute“, ki ju uporabljajo tiskani mediji Združenega kraljestva za označitev tožeče stranke, kot je ugotovil odbor za pritožbe.
Tožeča stranka je pred oddelkom za izbris dokazala, da se izraz „last minute“ ni nanašal izključno na označitev vrste storitev, ampak je prav tako rabil za opredelitev storitev, ki jih ponuja.
Vendar je odbor za pritožbe izrazu „last minute“ s tem, da ga je izločil iz njegovega dejanskega okvira, odrekel razlikovalni učinek, namesto da bi konkretno presodil pomen ugleda tožeče stranke.
Zato naj bi odbor za pritožbe kršil sklep z dne 17. decembra 1999, s katerim je High Court of Justice (England and Wales) toženim družbam v zadevi Last Minute Network Ltd (firma „lastminute.com“) proti Lastminute.com Plc in drugim začasno prepovedalo izvajanje kakršnekoli gospodarske dejavnosti, pri čemer bi uporabljale ali se sklicevale na firme „lastminute.com“, „lastminute.co.uk“, „lastminute“ ter „last minute“ ali na katerokoli besedo ali besedno zvezo, ki bi bila zavajajoče podobna eni izmed teh firm.
Odbor za pritožbe je neupravičeno menil, da na podlagi tega sklepa ni mogoče dokazati, da znamka tožeče stranke tej daje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke na podlagi zakonodaje Združenega kraljestva, ker naj bi High Court of Justice sprejelo le začasni ukrep, ne da bi odločilo o vsebini zadeve, in ker je bil navedeni sklep izrečen brez podrobnejše razprave.
Tožeča stranka trdi, da je, nasprotno, nacionalno sodišče moralo pred izrekom sklepa v njeno korist natančno preizkusiti njene trditve o dejstvih.
UUNT, ki ga podpira družba LMT, odgovarja, da tožba zoper zavajajoče označevanje tako kot uporaba člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 zahteva obstoj verjetnosti zmede, ob pomanjkanju katere ne more obstajati niti zavajajoča predstavitev proizvodov in storitev pod znakom LAST MINUTE TOUR niti, posledično, zavajajoče označevanje.
Odbor za pritožbe naj bi utemeljeno ugotovil, da je bil ugled tožeče stranke povezan le z znakom LASTMINUTE.COM, ki bi bil edini lahko zaščiten s tožbo zoper zavajajoče označevanje, in ne s splošnim izrazom „last minute“. Ta izraz je bil namreč sestavljen iz dveh angleških besed, ki jih referenčna javnost takoj razume in naj bi jasno in neposredno nakazovali, da tožeča stranka storitve ponuja pod zelo ugodnimi pogoji, ker so predmet poslovnih dogovorov „v zadnji minuti“.
Dokazano naj bi bilo, da je tožeča stranka znak LASTMINUTE.COM kot celoto uporabila za pokazatelja izvora svojih storitev in da se ta znak v veliki večini primerov navaja pod imenom „lastminute.com“.
Nasprotno, ker upoštevna javnost besedi „last“ in „minute“ ne zaznava kot pokazatelja izvora, ohranjata svoj splošni pomen, neodvisno od ugleda, pridobljenega z izrazom „lastminute.com“ z njegovo uporabo v gospodarskem prometu.
Zadevna javnost obravnavanih znakov ne zamenjuje. Vključitev besed „last“ in „minute“ v oba znaka upoštevne javnosti ne preseneča niti ji ne povzroča asociacij, na podlagi katerih bi lahko sklepala, da znaka pripadata isti družbi ali gospodarsko povezanim družbam. Nasprotno, ta javnost jih bo zaznala kot hkratno in legitimno uporabo besede, ki obvešča o kakovosti zadevnih proizvodov in storitev, s strani gospodarskih subjektov, ki med sabo niso povezani.
V teh okoliščinah, ob neobstoju razlikovalnega učinka besed „last“ in „minute“ ter ob upoštevanju razlik, ki nastajajo z različno predstavitvijo znamke Skupnosti in njenih dodatnih elementov, ne more obstajati verjetnost zmede med obema znamkama niti, posledično, zavajajoča ponudba zadevnih proizvodov in storitev pod znakom LAST MINUTE TOUR.
Nazadnje, zgoraj navedeni sklep High Court of Justice zaradi avtonomije sistema registracije znamk Skupnosti ne zavezuje niti UUNT niti Sodišča prve stopnje. Poleg tega ta odločba niti v pravu Združenega kraljestva ne bi mogla pomeniti veljavnega precedensa, ker je bila sprejeta kot začasna odločba, ob odsotnosti toženih strank in brez obrazložitve in ker je izhajala iz drugačnega dejanskega stanja.
Presoja Sodišča prve stopnje
Iz sodne prakse Združenega kraljestva je razvidno, da znak, ki je namenjen označitvi proizvodov ali storitev, lahko pridobi ugled na trgu v smislu prava, ki se uporablja za tožbo zoper zavajajoče označevanje, tudi če bi bil izvorno opisen ali ne bi imel razlikovalnega značaja.
Tako je bilo razsojeno, da je izraz „Camel Hair“ dejansko pridobil neodvisni ugled, saj ga je tožeča stranka uporabljala kot navedbo trgovskega izvora svojih proizvodov, ki so se odtlej razlikovali od proizvodov drugih podjetij, čeprav se ta izraz ne bi mogel registrirati kot znamka (sodba v zadevi Reddaway proti Banham (1896) 13 R.P.C. 218; glej v tem smislu tudi sodbo v zadevi Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL).
Poleg tega po pravilih, ki urejajo tožbo, ki izhaja iz prava Združenega kraljestva, zoper zavajajoče označevanje, lahko ugled proizvodov in storitev, ki jih ponuja podjetje, glede na okoliščine posamezne zadeve ne izhaja le iz ugleda nacionalne znamke, ampak tudi iz ugleda njenih sestavnih delov, če so pridobili neodvisen ugled, ki se razlikuje od ugleda znamke kot celote.
Odbor za pritožbe je v tej zadevi ugotovil, da „je [bil] ugled povezan z znakom LASTMINUTE.COM kot takim, z vsemi svojimi deli, in ne s splošnim izrazom ‚last minute‘“. Dodaja, da je „[bil] ta ugled izključno priznan v okviru in zgolj za namen uporabe tožbe, ki izhaja iz prava [Združenega kraljestva], zoper zavajajoče označevanje (passing off) in ne bi mogel biti podlaga za dodelitev monopola nad izrazom [‚last minute‘], ki nima razlikovalnega učinka glede zadevnih storitev in komplementarnih proizvodov“.
Vendar odbor za pritožbe glede na zgoraj navedeno nacionalno sodno prakso tako izrazu „last minute“ ne bi smel priznati neodvisnega ugleda zaradi njegove splošnosti in pomanjkanja razlikovalnega učinka glede zadevnih storitev in komplementarnih proizvodov.
Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe ni upošteval napotila iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 na pravo Združenega kraljestva, ki se uporablja za prejšnjo neregistrirano nacionalno znamko LASTMINUTE.COM, ki jo je tožeča stranka uporabljala v gospodarskem prometu na dan vložitve prijave znamke Skupnosti.
Tretji očitek: neupoštevanje neodvisnega ugleda izraza „last minute“ pri presoji zavajajoče predstavitve zadevnih proizvodov in storitev pod znakom LAST MINUTE TOUR
Trditve strank
Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe s tem, da ni preveril, ali bi njene stranke lahko izraz „last minute“ štele za pokazatelja njenih storitev, prav tako ni preveril, ali te iste stranke, ki so na dan vložitve prijave znamke Skupnosti soočene s ponudbo zadevnih proizvodov in storitev, ki se v Združenem kraljestvu tržijo pod znakom LAST MINUTE TOUR, ne bi bile napeljane k domnevi, da ti proizvodi in storitve izvirajo od tožeče stranke, oziroma k stališču, da sta tožeča stranka in družba LMT finančno povezani.
UUNT meni, da ker javnost ne bo zaznala izraza „last minute“ kot pokazatelja izvora, verjetnost zmede med obema znakoma in zato niti zavajajoča predstavitev ne moreta obstajati.
Presoja Sodišča prve stopnje
Iz sodne prakse sodišč Združenega kraljestva je razvidno, da je namerno ali nenamerno zavajajoča predstavitev tožene stranke v postopku s tožbo zoper zavajajoče označevanje, tista, na podlagi katere lahko kupci tožeče stranke trgovski izvor proizvodov in storitev, ki jih ponuja tožena stranka, pripisujejo tožeči stranki (zgoraj navedena sodba Reckitt & Coleman Products Ltd proti Borden Inc. & Ors).
Obstoj verjetnosti zmede je tako pogoj, skupen členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in pravilom, ki urejajo tožbo zoper zavajajoče označevanje, ki je izrecno določen v navedenem členu in neločljiv pogoj za zavajajočo predstavitev zadevnih proizvodov in storitev, ki je določena v navedeni tožbi.
Vendar odbor za pritožbe ne bi mogel brez neupoštevanja posebnih zahtev tožbe zoper zavajajoče označevanje, na katero se nanaša člen 8(4) Uredbe št. 40/94 in ki se v tej zadevi uporablja v skladu s členom 52(1)(c), najprej zgolj meniti – na podlagi člena 8(1)(b) te uredbe, na katero se je skliceval v točkah 22 in 23 izpodbijanih odločb – da bi bila javnost zaradi šibkega razlikovalnega učinka obeh zadevnih znakov pozorna na njune razlikovalne in prevladujoče dele, in sicer na kombinacijo različnih besed v vsakem znaku, njihovo povezanost v eno samo besedo „lastminute“, končnico „.com“ v neregistriranem znaku ter na grafični simbol znamke Skupnosti, da bi nato opravil vidno, slušno in pojmovno primerjavo teh znakov.
Preverjanje obstoja zavajajoče predstavitve v smislu nacionalnega prava se ne omejuje na primerjalni preizkus obeh zadevnih znamk, ampak se razteza na upoštevanje drugih dejavnikov, kot so v tej zadevi okoliščine, v katerih naj bi se proizvodi in storitve ponujale v Združenem kraljestvu pod znakom LAST MINUTE TOUR na dan vložitve prijave znamke Skupnosti.
Res je, da obstaja težava pri uporabi pravil, ki veljajo za tožbo, ki izhaja iz prava Združenega kraljestva, zoper zavajajoče označevanje, v okviru predloga za razglasitev ničnosti v skladu s členom 52(1)(c) Uredbe št. 40/94, ker člen 8(4) Uredbe št. 40/94 določa, kot je bilo navedeno v točki 51 zgoraj, da se upošteva stanje na dan vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti, in ne dan, ko je tožena stranka v okviru tožbe zoper zavajajoče označevanje začela ponujati sporne proizvode in storitve.
Tako obravnava okoliščin, v katerih naj bi se ponujali zadevni proizvodi ali storitve v Združenem kraljestvu pod znakom LAST MINUTE TOUR na dan vložitve prijave znamke Skupnosti, hipotetično ni mogoča, ker naj družba LMT na ta dan še ne bi začela ponujati svojih proizvodov in storitev v Združenem kraljestvu pod znakom LAST MINUTE TOUR.
Vendar ta prilagoditev pravnih pravil, ki se uporabljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, ki je sestavni del predloga za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti, odbora za pritožbe ne odvezuje uporabe teh pravil, ki na podlagi člena 52(1)(c) in člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ne smejo ostati spregledana.
Čeprav je bil ugotovljen obstoj velikega ugleda, povezanega z neregistrirano nacionalno znamko LASTMINUTE.COM, medtem ko je bil ugled izrazu „last minute“ zavrnjen, iz napačnega razloga, da je bil glede na pravna pravila, ki urejajo tožbo zoper zavajajoče označevanje, splošen in ni imel razlikovalnega učinka, je odbor za pritožbe zgolj na podlagi primerjalnega preizkusa obeh znakov ugotovil, da med njima ni obstajala verjetnost zmede.
S tem ni preučil, ali bi na to ugotovitev lahko vplival ugled znamke LASTMINUTE.COM ali ugled, ki bi ga bilo mogoče povezati z izrazom „last minute“, saj bi bila lahko ta ugleda taka, da bi povečala verjetnost, da bi stranke družbe LMN na dan vložitve zahteve za registracijo v proizvodih in storitvah, ki naj bi jih navedena družba ponujala v Združenem kraljestvu pod znakom LAST MINUTE TOUR, videle proizvode in storitve, ki jih ponuja družba LMN.
Iz tega sledi, da odbor za pritožbe s tem, da je opravil zgolj formalno primerjavo zadevnih znakov, ne da bi upošteval obstoj morebitnega neodvisnega ugleda izraza „last minute“ pri strankah družbe LMN, zato da bi v točki 40 odločbe R 256/2006-2 in v točki 41 odločbe R 291/2006-2 izključil, da bi lahko javnost Združenega kraljestva mislila, da proizvodi in storitve, ki jih ponuja podjetje, ki je imetnik znamke LAST MINUTE TOUR, izvirajo iz podjetja, ki je imetnik prejšnje neregistrirane nacionalne znamke LASTMINUTE.COM, ni upošteval napotitve iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 na pravo Združenega kraljestva, ki se uporablja za to znamko, ki jo je tožeča stranka uporabljala v gospodarskem prometu na dan vložitve prijave znamke Skupnosti.
Tožbenemu razlogu glede napačne uporabe člena 8(4) Uredbe št. 40/94 je torej treba ugoditi in zato izpodbijani odločbi razveljaviti.
Na podlagi člena 63(6) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(6) Uredbe št. 207/2009) se UUNT naloži, da ponovno preizkusi zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti LAST MINUTE TOUR glede na vse pogoje tožbe zoper zavajajoče označevanje, vključno s pogojem, ki se – glede na okoliščine primera – nanaša na škodo, ki izhaja iz zavajajoče narave, ki bi jo za stranke družbe LMN lahko imela ponudba zadevnih proizvodov in storitev, ki naj bi se na dan vložitve prijave znamke Skupnosti v Združenem kraljestvu tržile pod znakom LAST MINUTE TOUR.
Zato torej o drugem delu tožbenega razloga tožeče stranke ni treba odločiti.
Stroški
V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
UUNT ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo svojih stroškov in stroškov tožeče stranke, skladnih z njenim zahtevkom, intervenientki pa se naloži plačilo svojih stroškov.

Iz teh razlogov je
SODIŠČE PRVE STOPNJE (sedmi senat)
razsodilo:

1.
Odločbi drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 8. februarja 2007 (odločbi R 256/2006-2 in R 291/2006-2) se razveljavita.

2.
O drugem delu tožbenega razloga družbe Last Minute Network Ltd ni treba odločiti.

3.
UUNT nosi plačilo svojih stroškov ter stroškov, ki jih je priglasila družba Last Minute Network.

4.
Družba Last Minute Tour SpA nosi plačilo svojih stroškov.

Forwood
Šváby
Truchot
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu 11. junija 2009.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina