CELEX: 62003TJ0288
Yhteisön tavaramerkki
Mitätöintiä koskeva menettely
Sanamerkkityyppinen yhteisön tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES
Sanamerkkityyppinen kansallinen tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL
Oikeus tulla kuulluksi
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta

Asian tausta
1       Kantaja sai 22.4.1999 rekisteröinnin sanamerkkityyppiselle yhteisön tavaramerkille TELETECH GLOBAL VENTURES sisämarkkinoiden
harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
2       Kyseinen tavaramerkki, jonka etuoikeus tuli voimaan 1.4.1996, on osoitettu muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä
luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn ja sittemmin tarkistetun Nizzan
sopimuksen luokkiin 35 ja 38 kuuluville palveluille. Nämä palvelut on kultakin luokaltaan kuvattu seuraavasti:
–       luokka 35: ”Puhelinvastaajapalvelut; työvoimatoimistopalvelut; mainospalvelut; yritysjohdon avustuspalvelut, jotka koostuvat
laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta sekä muiden alojen asiakkaille tarjottavasta multimedia-asiakaspalvelusta,
joka sisältää muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissä tarvittavat puhelin‑, sähköposti‑ ja tietokoneverkkopalvelut;
henkilöstön työsopimuspalvelut sekä apuvälineet ja liikkeenjohdon neuvontapalvelut hätätilanteen varalle; muille yrityksille
tarjottava apu tuotteiden ja palveluiden myynnin järjestämiseksi puhelimen, sähköpostin ja tietoverkon välityksellä; muiden
yritysten asiakkailta tulleiden puhelin‑, sähköposti‑ ja tietoverkkokyselyiden vastaanottaminen ja niihin vastaaminen; teknisen
avun tarjoaminen muiden yritysten tuotteita käyttäville asiakkaille; tilapäistyövoiman tarjoaminen”
–       luokka 38: ”Tietoliikennepalvelut”.
3       Väliintulija esitti 29.9.1999 kyseisen yhteisön tavaramerkin mitätöintiä koskevan vaatimuksen yhteisön tavaramerkistä 13.12.1993
annetun sittemmin muutetun asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
4       Mitätöintivaatimuksen perustana oleva aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki TELETECH INTERNATIONAL, jota on haettu 10.1.1996
ja joka on rekisteröity Ranskassa seuraaville Nizzan luokituksen luokkiin 35 ja 38 kuuluville palveluille: ”insinööripalvelut,
jotka liittyvät kaupallisten tai mainontaan liittyvien asioiden hallintaan, asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen
hallintaan (asiakastiedostojen, palvelujen ja tilausten vastaanoton hallinta, ohjelmistoihin liittyvä avustaminen, tekninen
avustaminen, puhelinkeskusten järjestäminen) ja kaikki näihin liittyvät palvelut” (jäljempänä aiempi ranskalainen tavaramerkki).
5       Mitätöintivaatimus perustuu asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee kaikkia aiemman tavaramerkin käsittämiä
palveluja. Vaatimus on sanamuotonsa mukaan kohdistettu seuraaviin yhteisön tavaramerkin käsittämiin palveluihin: luokkaan
35 kuuluvat ”insinööripalvelut kaupallisten tai mainontaan liittyvien asioiden hallintaan, asiakassuhdekeskusten hallintaan
ja puhelujen hallintaan” sekä luokkaan 38 kuuluvat ”tietoliikennepalvelut”.
6       Mitättömyysosasto hyväksyi 22.2.2001 tekemällään päätöksellä osittain mitätöintivaatimuksen tukeutuen asetuksen N:o 40/94
52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Se kumosikin osittain yhteisön tavaramerkin seuraavien
palvelujen osalta: luokkaan 35 kuuluvat ”puhelinvastaajapalvelut; työvoimatoimistopalvelut; mainospalvelut; yritysjohdon avustuspalvelut,
jotka koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta sekä muiden alojen asiakkaille tarjottavasta multimedia-asiakaspalvelusta,
joka sisältää muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissä tarvittavat puhelin‑, sähköposti‑ ja tietokoneverkkopalvelut;
muille yrityksille tarjottava apu tuotteiden ja palveluiden myynnin järjestämiseksi puhelimen, sähköpostin ja tietoverkon
välityksellä; muiden yritysten asiakkailta tulleiden puhelin‑, sähköposti‑ ja tietoverkkokyselyiden vastaanottaminen ja niihin
vastaaminen” sekä luokkaan 38 kuuluvat ”tietoliikennepalvelut”.
7       Kantaja teki 23.4.2001 valituksen SMHV:lle mitättömyysosaston päätöksestä.
8       SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2003 tekemässä päätöksessä (jäljempänä riidanalainen päätös) valitus hyväksyttiin
”yritysjohdon avustuspalvelujen, jotka koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta” osalta sen vuoksi, että mitätöintivaatimus
ei kohdistunut näihin palveluihin. Muilta osin valitus hylättiin.
9       Valituslautakunta katsoi kohdeyleisön muodostuvan ranskalaisista kaupan alan ammattilaisista, joiden tarkkaavaisuus on keskivertokuluttajaa
parempi. Sen mukaan kyseisen yleisön silmissä merkit ovat samanlaisia, koska niiden hallitsevana osana oleva sana ”teletech”
oli sama. Lisäksi se arvioi, että mitätöintivaatimuksessa olevat tiedot olivat osittain samoja ja osittain samanlaisia. Tämän
vuoksi se katsoi merkkien välillä olevan sekaannusvaaran, minkä johdosta yhteisön tavaramerkki voitiin kumota osittain.

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset
10     Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen päätöksen ensisijaisesti siksi, että se loukkaa
”periaatteita, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien
ja erottavien tunnusten kanssa” sekä kantajan puolustautumisoikeuksia tai toissijaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan rikkomisen takia.
11     Lisäksi kantaja vaati istunnossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
12     SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
13     Kanteensa tueksi kantaja esittää ensisijaisesti kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee ”periaatteiden, jotka koskevat
yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten kanssa”
loukkaamista ja toinen kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista. Toissijaisena perusteena kantaja väittää valituslautakunnan
rikkoneen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ensisijaiset kanneperusteet
”Periaatteiden, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien
ja erottavien tunnusten kanssa” loukkaamista koskeva kanneperuste
–       Asianomaisten lausumat
14     Kantaja väittää olleensa vuodesta 1992 asti Euroopan unionissa ja siten Ranskassakin yleisesti tunnetun – siten kuin tarkoitetaan
teollisuusoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 Pariisissa tehdyn ja sittemmin tarkistetun yleissopimuksen 6 bis artiklassa
– tavaramerkin haltija. Tämä yleisesti tunnettu tavaramerkki on sanamerkki TELETECH GLOBAL VENTURES (jäljempänä yleisesti
tunnettu tavaramerkki).
15     Kantajan mielestä kyseisellä merkillä on katsottava olevan etusija suhteessa aiempaan tavaramerkkiin Ranskan lainsäädännön,
Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan sekä teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehdyn
sopimuksen (EYVL 1994, L 336, s. 214; jäljempänä TTK‑sopimus) 16 artiklan nojalla.
16     Yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa koskeva periaate edellyttää kantajan mukaan,
että yhteisön tavaramerkin mitätöimistä koskevassa menettelyssä otetaan huomioon aiempi oikeus kyseiseen ranskalaiseen tavaramerkkiin.
Istunnossa kantaja täsmensi vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä
ovat olleet rauhassa olemassa samanaikaisesti Ranskan markkinoilla ja että se ei ole nähnyt mitään syytä riitauttaa aiempaa
ranskalaista tavaramerkkiä Ranskan tuomioistuimissa.
17     Kantajan mukaan asetusta N:o 40/94 on tulkittava yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa
koskevan mainitun periaatteen mukaisesti. Tällainen tulkinta tarkoittaa asetuksen N:o 40/94 106 artiklan soveltamista analogisesti.
Tästä seuraa, että jäsenvaltiossa yleisesti tunnetun ja mitätöitäväksi vaaditun yhteisön tavaramerkin olemassaoloon voi vedota
puolustuksekseen näiden kahden tavaramerkin haltija yhteisön tavaramerkin mitätöintivaatimusta tarkoittavassa menettelyssä,
kun aiempi tavaramerkki, johon mitätöintivaatimus perustuu, on rekisteröity tuossa samassa valtiossa ja kun tämän aiemman
tavaramerkin etusija sijoittuu yleisesti tunnetun tavaramerkin ja mitätöitäväksi vaaditun yhteisön tavaramerkin väliin.
18     Kantajan mukaan valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa nimenomaisesti myöntänyt todeksi kantajan väitteen
ilmaisten, että merkin tunnettuuteen voidaan vedota sellaisen väitteen yhteydessä, jolla pyritään osoittamaan oikeudellisesti
tehokkaan olemassaolon muoto. Tämän vastaisesti valituslautakunta on kuitenkin jättänyt tutkimatta kantajan vetoaman tavaramerkin
yleisen tunnettuuden.
19     SMHV kiistää kantajan väitteet. SMHV:n mukaan kantaja ei hallintomenettelyssä mitättömyysosastolla ja valituslautakunnassa
väittänyt tai todistanut Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun erottamiskykyisen tunnuksen olemassaoloa.
20     Kantaja puolestaan väittää todenneensa sekä huomautuksissaan mitättömyysosastossa että valituslautakunnalle esittämässään
kirjelmässä olevansa Euroopan unionissa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun erottamiskykyisen tunnuksen haltija. Koska asiassa
merkityksellinen alue on Ranska, kantaja ei voi määritelmällisesti kuin viitata tämän Ranskan markkinoilla yleisesti tunnetun
tunnuksen suojaan.
21     Väliintulija väittää, että ranskalaisella tavaramerkillä TELETECH INTERNATIONAL on parempi etusija kuin mainitulla yhteisön
tavaramerkillä. Yleisesti tunnetuksi väitetyn kantajan tavaramerkin olemassaololla ei siis ole sen mielestä asiassa merkitystä.
Väliintulija myös kiistää tällaisen kantajan aiemman oikeuden.
–       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
22     Ensimmäinen ensisijainen kanneperuste nojautuu väitteeseen, josta valituslautakunta on lausunut riidanalaisen tuomion 21 kohdassa.
Tämä kohta kuuluu seuraavasti:
”[It] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark
[TELETECH GLOBAL VENTURES], whether in countries outside or even inside the Member States of the European Community. As the
proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark
which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation n 40/94] unless reputation is
claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here.”
(”[Yhteisön tavaramerkin] haltijan on turha pyrkiä nojautumaan sen tavaramerkin [TELETECH GLOBAL VENTURES] väitettyyn tunnettuuteen
kolmansissa maissa tai Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioissakaan. Yhteisön tavaramerkin haltijana hänen on kumoamiskanteen yhteydessä
taivuttava aiemman, [asetuksen N:o 40/94] 52 artiklan mukaiset edellytykset täyttävän tavaramerkin edessä, paitsi jos tunnettuuteen
vedotaan sellaisen väitteen yhteydessä, jolla pyritään osoittamaan samanaikaisen olemassaolon oikeudellisesti tehokas muoto.
Näin ei ole tässä tapauksessa.”)
23     Aluksi on todettava, että valituslautakunnan 21 kohdassa käyttämä muotoilu näyttää käsittävän useita eri aspekteja. Tässä
kohdassa voidaan ensinnäkin tarkoittaa valituslautakunnan katsoneen, että aiemman ranskalaisen tavaramerkin samanaikaisella
olemassaololla yleisesti tunnetun tavaramerkin kanssa olisi saattanut olla vaikutusta sekaannusvaaran arviointiin mutta että
kantaja ei ollut tukeutunut tällaiseen vaikutukseen. Toiseksi kohta on tulkittavissa niin, että valituslautakunta on katsonut,
ettei kantaja ole esittänyt seikkoja, jotka ovat omiaan osoittamaan tällaisen samanaikaisen olemassaolon. Kolmanneksi on mahdollista
nähdä valituslautakunnan arvioineen, ettei pelkällä yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaololla ole merkitystä sen käsiteltävänä
olevassa kumoamismenettelyssä. Näin todetun ulottuvuuden osalta riidanalaisen päätöksen 21 kohta on hyvin niukkasanainen.
24     Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tämän velvollisuuden ulottuvuus
on yhtä laaja kuin EY 253 artiklassa tarkoitetun (yhdistetyt asiat T‑124/02 ja T‑156/02, Sunrider v. SMHV – Vitakraft-Werke
Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004, 72 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Kyseessä on ehdoton edellytys, joka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta.
25     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksittäispäätöksiä koskevalla perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille
tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille
mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (em. yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Perusteluista on ilmettävä selkeästi ja yksiselitteisesti päätöksen tekijän ajatuksenkulku.
26     Näitä kriteereitä soveltaen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat riittävät
valituslautakunnan ajatuksenkulun seuraamiseen. Vaikka näet riidanalaisen päätöksen 21 kohdan tarkkaa ulottuvuutta ei ole
helppo määrittää, on siitä silti selkeästi johdettavissa valituslautakunnan katsoneen, että tässä tapauksessa väitteillä yleisesti
tunnetuksi väitetyn tavaramerkin olemassaolosta ei ollut mitään vaikutusta sekaannusvaaran arvioinnin lopputulokseen. Tämä
ajatuksenkulku on riittävän selkeä, jotta kantaja voi sen kyseenalaistaa. Ei siis ole tarpeen kumota riidanalaista päätöstä
perusteluvelvollisuuden loukkaamisen vuoksi.
27     Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle esitetystä
hakemuksesta, kun on olemassa saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aiempi tavaramerkki ja kun tämän asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät.
28     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan, johon tämän 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
nimenomaisesti viitataan, ”aikaisemmalla tavaramerkillä” tarkoitetaan erityisesti yhteisön tavaramerkkejä sekä jäsenvaltiossa
tai Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, kunhan niiden hakupäivä on aiempi kuin mitätöitäväksi
vaadittavan yhteisön tavaramerkin. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että ellei niiden
rekisteröinnistä muuta johdu, myös tavaramerkkihakemuksia on pidettävä ”aikaisempina tavaramerkkeinä”.
29     Vaikka SMHV onkin mitätöintiä koskevassa menettelyssä velvollinen varmistamaan sen aikaisemman oikeuden olemassaolon, johon
mitätöintivaatimus perustuu, asetuksessa ei säädetä, että SMHV:n on osaltaan lisäksi tutkittava mitättömyyden tai oikeudenmenetyksen
perusteet, jotka ovat omiaan saattamaan kyseisen oikeuden pätemättömäksi (ks. vastaavasti asia T‑6/01, Matratzen Concord v.
SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II‑4335, 55 kohta). Asetuksessa N:o 40/94 ei myöskään säädetä,
että se, että samalla alueella on tavaramerkki, jolla on parempi etusija kuin aikaisemmalla tavaramerkillä, johon mitätöintivaatimus
perustuu, ja joka sama kuin mitätöitäväksi vaadittu yhteisön tavaramerkki, voi tehdä tästä yhteisön tavaramerkistä pätevän,
vaikka onkin olemassa suhteellinen kumoamisperuste kyseisen yhteisön tavaramerkin osalta.
30     Niinpä vaikka katsottaisiinkin kantajan olevan Ranskassa yleisesti tunnetun sanamerkkityyppisen tavaramerkin TELETECH GLOBAL
VENTURES haltija vuodesta 1992, ei tällä seikalla ole oikeudellista vaikutusta asetuksen N:o 40/94 sanamuodon takia.
31     Kantaja on eri mieltä tällaisesta asetuksen N:o 40/94 8 ja 52 artiklan kirjaimellisesta tulkinnasta, koska se johtaa ”järjettömään
lopputulokseen” sikäli, ettei yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija voi saada yhteisön tavaramerkkiään muuntumaan kansalliseksi
tavaramerkiksi nimenomaan siinä maassa, jossa haltija on, yleisesti tunnetun tavaramerkkinsä nojalla, oikeudeksi käyttää kyseistä
tunnusta.
32     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksikin, että oikeus yleisesti tunnetuksi väitettyyn tavaramerkkiin saa edelleen
suojaa kansallisella tasolla, oli yhteisön tavaramerkin kumoamismenettelyn päätteeksi annettu ratkaisu millainen tahansa.
Vaikka siis kantaja ei voisikaan muuntaa yhteisön tavaramerkkiään ranskalaiseksi tavaramerkiksi sen vuoksi, että on olemassa
aikaisempi ranskalainen tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL, se voi joka tapauksessa käyttää tätä merkkiä aikaisempaa tavaramerkkiä,
joka sillä on Ranskassa.
33     Toiseksi on huomattava, että kun mitätöitäväksi vaaditun yhteisön tavaramerkin haltijalla on aikaisempi oikeus, joka on omiaan
tekemään pätemättömäksi sen aikaisemman tavaramerkin, johon mitätöintivaatimus perustuu, sen asiana on tarvittaessa kääntyä
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen halutessaan tuon merkin kumotuksi.
34     Näin ollen väitettä, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 sanamuoto johtaa ”järjettömään lopputulokseen”, ei voida hyväksyä.
35     Kantaja katsoo tämän ohella, että riidanalaisessa päätöksessä tehty ratkaisu on vastoin ”yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten
tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa koskevaa periaatetta”, joka edellyttää asetuksessa N:o 40/94 olevan yhteisön tavaramerkin
käytön kieltoa koskevan 106 artiklan analogista soveltamista.
36     Tältä osin on todettava, ettei asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa säännelty tilanne ole rinnastettavissa nyt vireillä olevan
asian taustatilanteeseen. Säännöksen sanamuodosta ilmenee, että säännös koskee ainoastaan ”aikaisempien oikeuksien loukkaamista
koskevia kanteita” (1 kohta) ja ”kanteita, jonka tarkoituksena on kieltää yhteisön tavaramerkin käyttö” (2 kohta). Se ei koske
hallinto‑ tai lainkäyttömenettelyä, jossa pyritään poistamaan kiistanalainen tavaramerkki rekisteristä. Niinpä asetuksen N:o
40/94 106 artiklan 1 kohdan nojalla väliintulijan on tarvittaessa mahdollista käyttää aikaisempaa tavaramerkkiä aikoessaan
nostaa Ranskassa kanteen mitätöitäväksi vaadittua yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Sitä vastoin kysymys siitä, voiko kantaja
puolestaan puolustautua vetoamalla yleisesti tunnettuun tavaramerkkiinsä, kuuluu yksinomaan Ranskan kansallisen oikeuden alaan.
Asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa ei ole tältä osin säännöksiä, eikä sitä siten voida analogisesti soveltaa.
37     On lisättävä, ettei asetuksessa N:o 40/94 anneta SMHV:lle yhteisön viranomaisena toimivaltaa rekisteröidä tai mitätöidä kansallisia
tavaramerkkejä. Tällaisia valtuuksia ei voida myöntää SMHV:lle kuin johdetun oikeuden nimenomaisesta osoituksesta ja sillä
edellytyksellä, että perustamissopimus sallii tällaisen osoittamisen. Mikäli SMHV pakotetaan syrjäyttämään asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna aikaisempana tavaramerkkinä olemassa oleva kansallinen tavaramerkki A sillä perusteella,
että on olemassa tavaramerkki B, jolla on parempi etusija kuin tuolla aikaisemmalla tavaramerkillä, joka on suojattu tämän
saman jäsenvaltion alueella, annetaan SMHV:lle tällöin toimivalta mitätöidä ainakin osapuolten välisessä suhteessa kyseinen
aiempi tavaramerkki A kansallisten viranomaisten käsittelemättä asiaa.
38     Tästä seuraa, että väite asetuksen N:o 40/94 106 artiklan analogisesta soveltamisesta on hylättävä.
39     Tämän johdosta Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun sanamerkkityyppisen tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES mahdollinen
olemassaolo on lähtökohtaisesti vailla merkitystä kyseessä olevassa mitätöintiä koskevassa menettelyssä.
40     Kantaja väittää myös, että tämä lopputulos on ristiriidassa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan ja TTK‑sopimuksen 16 artiklan
kanssa.
41     Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa:
”Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan
mitättömäksi sellaisen tehtaan‑ tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava
toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti‑ tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan
siinä maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut,
ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tällaisen yleisesti
tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jäljitelmä.”
42     TTK‑sopimuksen 16 artikla, jonka otsikkona on ”Myönnetyt oikeudet”, kuuluu seuraavasti:
”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä
kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden
kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. Sekaannus
oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille. Edellä tarkoitetut
oikeudet eivät vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivätkä ne vaikuta jäsenten mahdollisuuksiin saattaa oikeudet
käytöstä riippuviksi.
2.      Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin palveluihin. Ratkaistaessa, onko tavaramerkki hyvin
tunnettu, tulee ottaa huomioon tavaramerkin tunnettavuus yleisön keskuudessa asianomaisella alalla, mukaan lukien sellainen
tunnettavuus tuon jäsenen alueella, joka on aikaansaatu tavaramerkin myynnin edistämisen tuloksena.
3.      Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samanlaisia
niiden kanssa, joille tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen että tavaramerkin käyttö sanotuille tavaroille tai palveluille
loisi vaikutelman yhteydestä noiden tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin omistajan välillä, ja edellyttäen, että rekisteröidyn
tavaramerkin omistajan etu todennäköisesti kärsisi sellaisesta käytöstä.”
43     Kuten SMHV on aivan oikein huomauttanut, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohta on Pariisin yleissopimuksen 6
bis artiklan mukainen, kun siinä sallitaan kyseisessä määräyksessä tarkoitetun yleisesti tunnetun tavaramerkin haltijan tehdä
väite tai – asetuksen N:o 40/94 52 artiklan mukaisesti – saattaa sellaisen myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinti pätemättömäksi,
jonka käyttö aiheuttaisi sekaannusvaaran. Sitä vastoin Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa ei edellytetä, että aikaisemman
yleisesti tunnetun tavaramerkin omistusoikeus on omiaan vahvistamaan saman haltijan rekisteröidyn tavaramerkin tuon rekisteröinnin
johdosta nostetun mitätöintikanteen yhteydessä. Mainitun yleissopimuksen 6 bis artiklan vaatimusten täyttämiseksi on riittävää,
että yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija voi nostaa myöhemmän kansallisen tavaramerkin mitätöintiä koskevan kanteen vedoten
oikeuteensa yleisesti tunnettuun tavaramerkkiin toimivaltaisissa kansallisissa viranomaisissa.
44     TTK‑sopimuksen 16 artiklalla ei silläkään ole tämän asian kannalta merkitystä. Artiklan 1 kohdassa aivan Pariisin yleissopimuksen
6 bis artiklan tapaan annetaan yksinomaan aikaisemman tavaramerkin haltijalle oikeus estää myöhempien samojen tai samanlaisten
tunnusten käyttö mutta ei oikeutta vahvistaa jotakin haltijan myöhempää tavaramerkkiä, jota vaaditaan mitätöitäväksi. Artiklan
2 ja 3 kohdassa laajennetaan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan soveltamisalaa kuitenkaan muuttamatta normatiivista sisältöä,
kuten edellisessä kohdassa on kuvattu.
45     Kaikesta edellä todetusta seuraa, ettei valituslautakunta ole soveltanut lakia väärin, kun se on hylännyt tehottomana kantajan
väitteen Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetuksi väitetyn tavaramerkin etusijasta.
46      Lisäksi asiakirjoista käy ilmi, ettei kantaja ole myöskään osoittanut omakseen väittämänsä yleisesti tunnetun tavaramerkin
olemassaoloa.
47     Mitätöintiä koskevassa menettelyssä kantaja on ensinnäkin painottanut omistavansa tavaramerkin, joka on tunnettu Yhdysvalloissa.
Väite on toistettu 16.2.2000 päivätyssä kantajan kirjelmässä ja valituslautakunnan käsittelyssä.
48     Väite Yhdysvalloissa tunnetusta tavaramerkistä on kuitenkin merkityksetön nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, koska missään
tapauksessa amerikkalaisilla markkinoilla Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnettu
tavaramerkki ei voi aiheuttaa ranskalaisen myöhemmänkään tavaramerkin mitättömyyttä.
49     Euroopan yhteisön osalta kantaja tyytyy valituksessaan mitättömyysosaston 22.6.2001 tekemän päätöksen johdosta toteamaan seuraavaa:
”TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTURES and parts thereof in the European Union since at
least as early as 1992.
TeleTech Europe (TeleTech Holidngs, Inc.’s European arm) has grown to 10 costumer interaction centers including physical sites
in the U.K., Spain and Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations. Its total EU revenues
in 2000 amounted to US$ 82 700 000.00, a full 10,7 % of its worldwide revenues of US$ 885 000 000,00. As a result of its earnings
and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and its names and marks enjoy worldwide
recognition.”
(”TeleTech Holdings, Inc. on vuodesta 1992 käyttänyt tavaramerkkiä TELETECH GLOBAL VENTURES ja sen osasia Euroopan unionin
sisällä.
TeleTech Europe (TeleTech Holdings Inc:n Euroopan haara) on laajentunut ja käsittää kymmenen asiakassuhdekeskusta, mukaan
luettuna toimipaikat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Saksassa käsittäen 4 700 työntekijää ja yli 80 asiakasta
viidestätoista Euroopan maasta. Vuonna 2000 liikevaihto Euroopassa oli 82 700 000 USD, mikä on 10,7 prosenttia maailmanlaajuisesta
liikevaihdosta, joka oli 885 000 000 USD. Voittojensa, kasvunsa ja vuonna 1996 tapahtuneen NASDAQ-indeksiin hyväksymisen ansiosta
TeleTech Holdings sekä sen eri nimet ja tavaramerkit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja.”)
50     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa aluksi, ettei tekstissä ole nimenomaista viittausta Ranskan alueeseen. Vaikka
mainitusta kohdasta johtuu, että kantajalla on asiakkaita viidessätoista Euroopan maassa, ei siitä ole mahdollista päätellä,
että Ranska välttämättä kuuluu näihin. Vaikka kantaja toimii Euroopan yhteisön alueella, tämä ei välttämättä tarkoita, että
sillä on yleisesti tunnettu tavaramerkki koko tällä alueella Ranska mukaan lukien. Tämän lisäksi kantajan toiminnan laajuus,
vaikka se käsittäisi koko yhteisön alueen, ei ilman muuta aiheuta tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES tunnettuutta yhteisön
markkinoilla olevan yleisön keskuudessa tai erityisemmin Ranskan markkinoilla.
51     Siksi vaikka katsottaisiinkin, että kantajan väitteet pitävät paikkansa, tästä ei seuraa yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolo
Ranskan markkinoilla vuodesta 1992. Tästä on seurauksena, ettei kantaja ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella on mahdollista
päätellä, että TELETECH GLOBAL VENTURES on Ranskassa yleisesti tunnettu tavaramerkki.
52     Kysymys siitä, onko kantaja kyennyt esittämään kaikki hyödylliset tosiseikat ja todisteet osoittaakseen vastauksena mitätöintivaatimukseen
vedotun yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolon, ei kuulu nyt esillä olevaan kanneperusteeseen vaan siihen, joka koskee
puolustautumisoikeuksien loukkausta.
53     Edellä todetusta seuraa, ettei ensimmäinen kanneperuste ole perusteltu.
Puolustautumisoikeuksien loukkausta koskeva kanneperuste
–       Asianomaisten lausumat
54     Kantaja katsoo, että vaikka valituslautakunta ei ollutkaan vakuuttunut siitä, että Ranskan markkinoilla oli yleisesti tunnettu
tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES, sen olisi pitänyt kehottaa kantajaa esittämään todisteet tästä tai parantamaan perustelujaan.
Valituslautakunta on kantajan mielestä loukannut tämän puolustautumisoikeuksia ja valituslautakuntien ja SMHV:n ensimmäisen
päätöksentekoasteen instanssien välisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta sellaisena kuin tämä ilmenee ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen 23.9.2003 asiassa T‑308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. II‑3253).
55     SMHV väittää, että kantajalla on ollut tilaisuus esittää kaikki tarpeellisina ja merkityksellisinä pitämänsä todisteet mitätöintivaatimuksen
johdosta antamansa vastauksen sisältämissä huomautuksissa esitettyjen perusteiden tueksi.
–       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
56     Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voidaan perustella ainoastaan seikoin, joihin osapuolet
ovat voineet ottaa kantaa.
57     Näitä seikkoja voi SMHV:n lisäksi esittää myös menettelyn osapuoli.
58     Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa katsonut, että tavaramerkin
TELETECH GLOBAL VENTURES tunnettuus Ranskassa oli merkityksetöntä.
59     Kantajalla on tosiasiassa ollut tilaisuus ottaa kantaa tähän kysymykseen.
60     Juuri kantaja on esittänyt väitteen yleisesti tunnetun tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES olemassaolosta. Siksi sillä jo
oli mahdollisuus esittää kaikki tarkoitusta varten tarpeelliset tosiseikat tai oikeudelliset seikat.
61     Väliintulija oli mitätöintimenettelyssä esittänyt, ettei kantaja sen mielestä ollut esittänyt todisteita siitä, että tavaramerkki
TELETECH GLOBAL VENTURES oli tunnettu Ranskassa. SMHV kehotti kirjeessään 14.6.2000 kantajaa ottamaan kantaa väliintulijan
huomautuksiin, minkä kantaja lisätodisteita esittämättä teki kirjallisesti 14.8.2000.
62     Sikäli kuin kyseisen perusteen on tulkittava tarkoittavan SMHV:n moittimista siitä, että tämä ei viran puolesta tutkinut väitettä,
joka koski sitä, että oli olemassa aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, tai kehottanut kantajaa esittämään enemmän
todisteita asiasta, on todettava seuraavaa.
63     Ensinnäkin, kuten edellä 45 kohdasta ilmenee, se, onko olemassa yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES,
joka on aikaisempi kuin aiempi tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL, on merkityksetöntä nyt esillä olevan asian ratkaisun kannalta.
Tästä johtuu, ettei SMHV ollut velvollinen tutkimaan sitä.
64     Toiseksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa
menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
65     Vaikka säännöksen sanamuotoa voidaankin tulkita niin, ettei säännös koske kuin väitemenettelyä, asetuksen N:o 40/94 52 artiklassa
olevat suhteelliset mitättömyysperusteet viittaavat nimenomaisesti saman asetuksen 8 artiklaan, jossa määritetään suhteelliset
hylkäysperusteet. Kuten suhteelliset hylkäysperusteetkin väitemenettelyssä, myös suhteelliset mitättömyysperusteet SMHV tutkii
ainoastaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vaatimuksesta. Näin ollen mitätöintiä koskevaa menettelyä, joka koskee suhteellista
mitättömyysperustetta, sääntelevät lähtökohtaisesti samat periaatteet kuin väitemenettelyä. Osapuolten on huolehdittava tosiseikkojen
ja todisteiden esittämisestä. Niinpä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosaa sovelletaan myös mitätöintimenettelyissä,
jotka koskevat suhteellista mitättömyysperustetta asetuksen 52 artiklan nojalla.
66     Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta seuraa, ettei SMHV ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon seikkoja,
joita osapuolet eivät ole esittäneet. Edellä olevista 46–51 kohdasta käy ilmi, ettei kantaja ole näyttänyt toteen eikä edes
väittänyt, että yleisesti tunnettu tavaramerkki on ollut olemassa Ranskassa vuodesta 1992.
67     Niin muodoin SMHV ei ollut velvollinen tutkimaan viran puolesta, onko kantaja sellaisen Ranskassa yleisesti tunnetun tavaramerkin
haltija, joka on aikaisempi kuin ranskalainen tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL.
68     Vastauskirjelmässä esitetty väite, joka koskee toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, on tässä yhteydessä tehoton.
69     Edellä mainitussa asiassa KLEENCARE annetun tuomion mukaan valituslautakuntien ja SMHV:n ensimmäisen päätöksentekoasteen yksiköiden
välisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta seuraa, että ensin mainitut ovat velvollisia tutkimaan kaikkien asiaan kuuluvien
oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös,
joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta). Sitä vastoin menettelyissä,
jotka koskevat suhteellisia hylkäysperusteita tai suhteellisia mitättömyysperusteita, toiminnallinen jatkuvuus ei synnytä
valituslautakunnalle velvollisuutta eikä edes mahdollisuutta ulottaa suhteellisen mitättömyysperusteen tutkintaa tosiseikkoihin,
todisteisiin tai perusteisiin, joihin osapuolet eivät ole vedonneet mitättömyysosastossa eivätkä valituslautakunnassa. Kuten
46–51 kohdasta edellä ilmenee, kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista seikkaa eikä todistetta, jotta valituslautakunta
voisi riittävällä syyllä katsoa, että Ranskassa on yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES.
70     Koska toinen kanneperuste näin ollen on vailla perusteita, kantajan ensisijaiset kanneperusteet on hylättävä, ja on tutkittava
toissijainen kanneperuste.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toissijainen kanneperuste
Asianomaisten lausumat
71     Kantaja on istunnossa myöntänyt kohdeyleisön muodostuvan ranskalaisista kaupallisen alan ammattilaisista.
72     Kantajan mukaan kyseisten tavaramerkkien käsittämät palvelut eivät ole samoja, koska tuoteluettelon sanamuoto ei ole sama.
Se kuitenkin tunnustaa niiden olevan ”lähellä toisiaan”.
73     Kantaja katsoo merkkien olevan riittävän erilaisia sekaannusvaaran poissulkemiseksi kohdeyleisössä. Vaikka sana ”teletech”
sisältyy kumpaankin tunnukseen, sanat ”global ventures” ja toisaalta ”international” ovat täysin erilaisia ulkoasultaan ja
lausuntatavaltaan. Lisäksi sana ”teletech” on kirjoitettu samoin kirjaimin kuin muut sanat, joten näitä ei voida pitää ulkoasun
kannalta toissijaisina. Toiseksi kantaja pitää tunnuksia merkityssisällöltään erilaisina. Vaikka ranskan sana ”international”
tarkoittaa samaa kuin englanniksi, ranskan sana ”global” ei tarkoita samaa kuin ”international” vaan pikemminkin ”kattavaa
[tai] kokonaista”. Kantaja myöntää silti, että sanoissa voi havaita tiettyä merkityssisällön samanlaisuutta. Tämä samanlaisuus
kuitenkin sen mielestä katoaa siitä syystä, ettei ranskalainen kohdeyleisö ymmärrä englannin sanaa ”ventures”. Koska sana
”ventures” on ranskan kielessä vailla merkitystä, sen on katsottava olevan hallitseva osa sanamerkissä TELETECH GLOBAL VENTURES.
74     SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet ja jakavat asiallisesti ottaen valituslautakunnan kannan.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
75     Suhteellinen mitättömyysperuste, joka on seurausta asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 8 artiklan 1
kohdan b alakohdasta, vastaa tässä jälkimmäisessä säännöksessä tarkoitettua suhteellista hylkäysperustetta. Niin ollen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa koskeva oikeuskäytäntö on sekin merkityksellistä nyt esillä olevassa asiayhteydessä
(ks. vastaavasti asia T‑156/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003,
s. II‑2789, 61–64 kohta).
76     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
77     Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä
olevat merkit ja tavarat tai palvelut sekä ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa,
ja erityisesti merkkien samanlaisuuden ja asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samanlaisuuden välisen riippuvuuden (ks.
asia T‑162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2821,
31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
–       Kohdeyleisö
78     Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että kyseisten palvelujen kuluttajina on kaikenkokoisten yritysten ylin johto ja keskijohto
Ranskassa.
79     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo SMHV:n tapaan, että ajatelluilla kuluttajilla on keskimääräistä parempi englannin
taito, kun otetaan huomioon, että kyseistä kieltä käytetään nykyisin laajasti liike-elämässä.
–       Palvelujen samanlaisuus
80     Kantaja ei aidosti kiistä kyseessä olevien palvelujen olevan vähintäänkin samanlaisia.
81     Yhteisön tavaramerkin käsittämien ”puhelinvastaajapalvelujen, muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissä tarvittavat
puhelin‑, sähköposti‑ ja tietokoneverkkopalvelujen, muille yrityksille tarjottavan avun tuotteiden ja palveluiden myynnin
tai vuokraamisen järjestämiseksi puhelimen välityksellä sekä muiden yritysten asiakkailta tulleiden puhelinkyselyiden vastaanottamisen
ja niihin vastaamisen” osalta kantaja ei ole täsmentänyt, miten ne eroavat aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin TELETECH
INTERNATIONAL kattamista seuraavista palveluista: ”asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen hallinta (asiakastiedostojen,
palvelujen ja tilausten vastaanoton hallinta, ohjelmistoihin liittyvä avustaminen, tekninen avustaminen, puhelinkeskusten
järjestäminen)”. Pelkästään se, että palvelujen luettelon sanamuoto ei ole sama, ei riitä osoittamaan, etteivät palvelut ole
samoja, ainakaan kun ei ensi näkemältä eikä ilman lisäselityksiä ole pääteltävissä, että kyse ei ole samasta toiminnasta.
82     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisen päätöksen 30–42 kohdassa esitetyistä syistä kyseisten palvelujen
luettelo ei ensi katsomalta sulje pois, että kyse on samoista toiminnoista. Niinpä koska kantaja ei ole esittänyt perusteita
väitteensä tueksi, on tämä hylättävä.
–       Merkkien samanlaisuus
83     Kuten oikeuskäytännöstä käy ilmi, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan
tai merkityssisällön samanlaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava
erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T‑292/01, Phillips‑Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II‑4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
84     Ulkoasun osalta merkkien ensimmäisenä sanana oleva ”teletech” on sama. Seuraavat sanat (”global ventures” ja ”international”)
ovat erilaiset. Sanan ”teletech” tietty hallitsevuus johtuu siitä, että kyseessä on suhteellisen pitkän sanaketjun ensimmäinen
sana, minkä vuoksi kuluttajan tarkkaavaisuus on parempi merkin alussa kuin loppua lukiessa. Sitä vastoin kummankin merkin
ja erityisesti sanojen ”global ventures” ja ”international” pituus vähentää sanan ”teletech” painoa merkkien ulkoasun kokonaisvaikutelmassa.
85     Sama koskee soveltuvin osin merkkien lausuntatavan synnyttämää kokonaisvaikutelmaa.
86     Merkityssisällön samanlaisuuden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen
tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (asia
T‑129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2251, 53 kohta). Kuitenkin silloin
kun tavaroita tai palveluita varten olevassa moniosaisessa merkissä on useita enemmän tai vähemmän mielikuvia herättäviä tai
kuvailevia osia, on mahdollista, että jokin näistä osista mielikuvia herättävänäkin tai kuvailevanakin silti käsitetään hallitsevaksi
osaksi, jos muut merkin osat ovat vielä vähemmän tunnusmerkillisiä kuin tämä.
87     Nyt esillä olevassa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että osat ”tele” ja ”tech” viittaavat
etuliitteeseen ”télé”, joka esiintyy sanoissa ”télécommunications” (televiestintä) ja ”téléphone” (puhelin) sekä ranskan sanaan
”technologie” (teknologia). Näin ollen sana ”teletech” jossain määrin herättää mielikuvia kyseessä olevan tavaramerkin kattamista
palveluista.
88     Sanalla ”teletech” ei siltikään ole konkreettista merkitystä. Ei voidakaan sulkea pois mahdollisuutta, että tämä sana on merkkien
hallitseva osa.
89     Aikaisempi ranskalainen tavaramerkki muodostuu vailla varsinaista merkitystä olevasta sanasta ”teletech”. Tämä sana esiintyy
samaa tarkoittavana sekä ranskan että englannin kielessä. Niin ollen asianomainen yleisö käsittää sen kuvailevana osana, joka
ilmaisee kohteena olevan palvelusuorituksen tai asiakaskunnan kansainvälisyyden. Siksi aikaisemman tavaramerkin hallitsevana
osana on sana ”teletech”.
90     Yhteisön tavaramerkin osalta on huomattava, että sanalla ”global” on ranskan kielessä kaksi merkitystä. Ensiksikin se tarkoittaa
”kattavaa [tai] kokonaista”. Toiseksi se tarkoittaa englannin tapaan ”maailmanlaajuista”. Tämä toinen merkitys on sisällöltään
ilmeisen lähellä sanaa ”international”. Ymmärsipä kohteena oleva kuluttaja kyseisen ilmaisun miten tahansa, sanan ”global”
merkitys ei ole omiaan muodostamaan hallitsevaa osaa tavaramerkissä TELETECH GLOBAL VENTURES, koska kyseessä on joka tapauksessa
kuvaileva osa.
91     Kantajan mukaan sana ”ventures” on merkin hallitseva osa. Väite ei kuitenkaan ole vakuuttava.
92     Ensinnäkin sana ”venture” on tavanomainen liike-elämän kielenkäytössä, jossa suositaan etenkin englanninkielisiä ilmaisuja.
Tavallisesti kohderyhmä tuntee ilmaisun ”joint venture” tai ”joint-venture”. Niinpä vaikka kyseisten palvelujen kuluttaja
ei tunne englannin sanan ”ventures” tarkkaa merkitystä, hän yhdistää sen tarkoittamaan suunnilleen ilmaisuja ”hanke” tai ”yritys”.
93     Toiseksi, koska sanaa ”ventures” ei ole ranskan kielessä, kohdeyleisö käsittää kyseisen tavaramerkin vieraskielisten – ehkä
englanninkielisten – sanojen yhdistelmäksi. Englanninkielisistä sanoista koostuvien tavaramerkkien käyttö on nimittäin erityisen
yleistä. Koska asianomaisilla ranskalaisilla yrittäjillä ja yritysjohdolla on vähintäänkin riittävä englannin taito tietääkseen,
että englannissa adjektiivi ei tule substantiivin jälkeen vaan yleensä sen edelle, ne käsittävät sanan ”global” viittaavan
sanaan ”ventures”.
94     Tästä seuraa, että sanaparilla ”global ventures” ymmärretään tarkoitettavan suurin piirtein ”maailmanlaajuisia hankkeita tai
yrityksiä”. Kyseessä on palvelujen luonnetta tai kohdetta kuvaileva merkitys, vaikka konkreettinen merkitys jääkin epäselväksi.
Kuluttaja jakaakin kyseisen yhteisön tavaramerkin osiin ”teletech” ja ”global ventures”.
95     Kolmanneksi, koska sana ”ventures” sijaitsee merkin lopussa, kuluttaja ei tässä tapauksessa tule käsittäneeksi sitä tavaramerkin
tunnusmerkilliseksi osaksi.
96     Kaikesta edellä todetusta seuraa, että kohderyhmän kuluttajat mieltävät sanan ”teletech” kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin
ja aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin hallitsevaksi osaksi. Tämän vuoksi valituslautakunta on aivan oikein todennut tavaramerkit
samanlaisiksi.
–       Sekaannusvaara
97     Koska kyseisen tavaramerkin kattamat palvelut ovat osaksi samoja ja osaksi samanlaisia sekä koska asianomaiset tunnukset niin
ikään ovat samanlaisia, valituslautakunta on lakia väärin soveltamatta katsonut sekaannusvaaran vallitsevan kyseisten tavaramerkkien
välillä. Näihin merkkeihin törmäävä kuluttaja nimittäin muistaa niistä erityisesti sanan ”teletech”, joka esiintyy kummassakin
tunnuksessa ja sijaitsee niiden alussa. Näin ollen kuluttaja voi suoraan sekoittaa ne keskenään.
98     Tämä päätelmä ei kyseenalaistu, vaikka kantajan yleisesti tunnettu tavaramerkki olisikin ollut väitteiden mukaisesti aiemmin
olemassa, ja näin on riippumatta siitä, onko tämä aiempi olemassaolo omiaan vaikuttamaan sekaannusvaaraan.
99     Ensinnäkään kantaja ei ole toissijaisen kanneperusteensa yhteydessä esittänyt tällaista väitettä. Se on vedonnut merkkien
samanaikaiseen olemassaoloon ainoastaan ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä.
100   Toiseksi, vaikka kantajan ensimmäinen kanneperuste olisi ymmärrettävä niin, että siinä tarkoitetaan myös sekaannusvaaran arviointia,
on todettava, ettei kantaja ole SMHV:n käsittelyssä osoittanut tällaista tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES aiempaa tunnettuutta,
kuten 46–51 ja 56–69 kohdasta edellä ilmenee, vaikka kantajalla on ollut tilaisuus esittää kaikki tätä varten tarpeellisiksi
katsomansa seikat ja todisteet.
101   Niinpä kantajan toissijainen kanneperustekin on hylättävä.
102   Koska kantajan esittämät kanneperusteet ovat perusteettomia, kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
103   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n ja väliintulijan
vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä toukokuuta 2005.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
Sisällys
Asian tausta
Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset
Oikeudellinen arviointi
Ensisijaiset kanneperusteet
”Periaatteiden, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien
ja erottavien tunnusten kanssa” loukkaamista koskeva kanneperuste
– Asianomaisten lausumat
– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
Puolustautumisoikeuksien loukkausta koskeva kanneperuste
– Asianomaisten lausumat
– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toissijainen kanneperuste
Asianomaisten lausumat
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
– Kohdeyleisö
– Palvelujen samanlaisuus
– Merkkien samanlaisuus
– Sekaannusvaara
Oikeudenkäyntikulut
*
Oikeudenkäyntikieli: espanja.