CELEX: 62003CJ0321
Marchi
Ravvicinamento delle legislazioni
Direttiva 89/104/CEE
Art. 2
Nozione di segno suscettibile di costituire un marchio
Camera o recipiente raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 3, della Prima direttiva del Consiglio 21
dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989,
L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Dyson Ltd (in prosieguo: la «Dyson») e il Registrar
of Trade Marks (in prosieguo: il «Registrar»), il quale si era rifiutato di registrare due marchi consistenti ciascuno in
un recipiente o vano raccoglitore (in prosieguo: il «contenitore di raccolta») trasparente facente parte della superficie
esterna di un aspirapolvere.

Contesto normativo

La normativa comunitaria
Ai termini del suo primo ‘considerando’, la direttiva ha per scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di marchi d’impresa per eliminare le disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la
libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
Il settimo ‘considerando’ della direttiva enuncia che «la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione
e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati
membri, alle stesse condizioni; che a tale scopo occorre un elenco [e]semplificativo di segni suscettibili di costituire un
marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese
(…)».
L’art. 2 della direttiva, rubricato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così dispone:
«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione
che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
L’art. 3 della direttiva, rubricato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», prevede, ai nn. 1 e 3, quanto segue:
«1.      Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a)      i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b)      i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c)      i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto
o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)
e)      i segni costituiti esclusivamente:
–      dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
–      dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
–      dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
(…).
3.      Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo
1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito
un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando
il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».

La normativa nazionale
Le disposizioni degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della legge in materia di marchi d’impresa (Trade Marks Act) del 1994 (in
prosieguo: la «legge del 1994») prevedono quanto segue:
«1. (1) Ai fini della presente legge, per “marchio di impresa” si intende qualsiasi segno idoneo a essere riprodotto graficamente,
atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese.
Un marchio di impresa può essere costituito, in particolare, da parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre
o dalla forma del prodotto o dal suo confezionamento.
(…)
3. (1)          Sono esclusi dalla registrazione:
a)      i segni che non rispondono ai requisiti di cui all’art. 1, n. 1;
b)      i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c)      i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto
o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d)      i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente
o negli usi leali e costanti del commercio.
Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del disposto di cui alle precedenti lettere b), c) o d) se,
prima della domanda di registrazione, abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell’uso che ne sia stato fatto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Dal 1993 la Dyson fabbrica e commercializza l’aspirapolvere «Dual Cyclone», un aspirapolvere senza sacchetto dove la polvere
e la sporcizia sono raccolte in un contenitore di plastica trasparente inserito nell’apparecchio.
Il 10 dicembre 1996 la società Notetry Ltd, detenuta dal sig. James Dyson, presentava al Registrar una domanda di registrazione
di sei marchi per «[a]pparecchi per la pulizia, la lucidatura e il lavaggio di tappeti e pavimenti; aspirapolvere; apparecchi
per il lavaggio dei tappeti e per la lucidatura di pavimenti; parti e accessori per tutti i suddetti articoli», prodotti rientranti
tutti nella classe 9 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. In data 5 febbraio 2002 la domanda di registrazione veniva
ripresa a nome della Dyson.
La domanda veniva abbandonata per quattro dei detti marchi, ma mantenuta per i restanti due, descritti ognuno come segue:
«Marchio consistente in un recipiente o vano raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere
come indicato nella rappresentazione grafica». A ciascuna descrizione era acclusa la rappresentazione ora dell’uno ora dell’altro
modello di aspirapolvere senza sacchetto fabbricato e commercializzato dalla Dyson.
La domanda veniva respinta con decisione del Registrar confermata dall’Hearing officer il 23 luglio 2002. Avverso tale decisione
la Dyson proponeva ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Quest’ultima ha considerato
i due marchi in causa privi di carattere distintivo nel senso dell’art. 3, n. 1, primo comma, lett. b), della legge del 1994
e descrittivi, inoltre, delle specifiche dei prodotti oggetto della domanda di registrazione nel senso dell’art. 3, n. 1,
primo comma, lett. c), della detta legge. La High Court si chiede, però, se, al momento della presentazione della domanda
di registrazione, vale a dire nel 1996, e a seguito dell’uso che ne era stato fatto, i marchi d’impresa in causa non avessero
acquisito un carattere distintivo nel senso dell’art. 3, n. 1, secondo comma, sempre della legge del 1994.
A tale riguardo la High Court of Justice constata che nel 1996 i consumatori associavano il contenitore di raccolta trasparente
ad un aspirapolvere senza sacchetto e sapevano dalla pubblicità e dall’assenza di prodotti concorrenti sul mercato – la Dyson
aveva conservato durante tutto il periodo un monopolio de facto su questo tipo di prodotti – che gli aspirapolvere senza sacchetto
erano aspirapolvere fabbricati dalla Dyson. Per contro, all’epoca la Dyson ancora non aveva pubblicizzato attivamente il contenitore
di raccolta trasparente quale marchio. La High Court si chiede, perciò, alla luce di quanto statuito dalla Corte al punto
65 della sentenza 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips (Racc. pag. I‑5475), se un semplice monopolio di fatto sia sufficiente
a conferire carattere distintivo, tenuto conto dell’associazione operata fra il prodotto e chi lo fabbrica, o se sia necessario
esigere anche una promozione del segno quale marchio.
Alla luce di tali circostanze la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:
«1)      Se, in una fattispecie in cui il richiedente la registrazione di un marchio abbia utilizzato un segno (non costituito da una
forma) consistente in una caratteristica funzionale facente parte dell’aspetto esteriore di un nuovo tipo di prodotto commerciale
e, sino alla data della domanda di registrazione, abbia disposto, de facto, del monopolio relativo a tali prodotti, sia sufficiente,
ai fini dell’acquisizione da parte di tale segno del carattere distintivo di cui all’art. 3, n. 3, della [direttiva], la circostanza
che una percentuale significativa del pubblico pertinente associasse, al momento della presentazione della domanda di registrazione,
i prodotti contrassegnati da tale segno all’impresa richiedente a esclusione di qualsiasi altro produttore.
2)      Qualora tale circostanza non risulti sufficiente, quali altri requisiti occorrano affinché il segno acquisisca carattere distintivo
e, in particolare, se sia necessario che il soggetto che ha utilizzato il segno lo abbia pubblicizzato quale marchio d’impresa».
Con ordinanza 12 ottobre 2004 la Corte ha sospeso il procedimento, conformemente all’art. 54, terzo comma, del suo Statuto,
in attesa della pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa Dyson/UAMI (aspirapolvere) (T-278/02),
dove era stata sollevata una questione interpretativa identica a quella presente.
Al Tribunale la Dyson chiedeva col suo ricorso l’annullamento della decisione della Prima commissione di ricorso dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che le aveva rifiutato la registrazione di un marchio
per «[a]pparecchi per la pulizia, la lucidatura e il lavaggio di tappeti e pavimenti; aspirapolvere; apparecchi per il lavaggio
dei tappeti e per la lucidatura di pavimenti; parti e accessori per tutti i suddetti articoli». Nel modulo della domanda di
registrazione la Dyson descriveva il marchio richiesto come segue:
«Marchio consistente in un recipiente o vano raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere».
Avendo la Dyson successivamente ritirato la domanda di registrazione, con ordinanza 14 novembre 2005 il Tribunale dichiarava
che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che, per questo, non vi era più luogo a statuire, in conformità dell’art. 113
del suo regolamento di procedura. Conseguentemente veniva ripreso in quella stessa data il procedimento dinanzi alla Corte.

Sulle questioni pregiudiziali
Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, a quali condizioni un segno possa acquisire carattere distintivo
nel senso dell’art. 3, n. 3, della direttiva, quando, come nella fattispecie, l’operatore che ne ha fatto uso abbia detenuto
un monopolio di fatto sul prodotto contraddistinto da tale segno prima di depositare la domanda di marchio.
Dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni sono state sollevate a proposito di una domanda di registrazione della
Dyson per due marchi che consistono, secondo i termini utilizzati dalla richiedente, «in un recipiente o vano raccoglitore
trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere come indicato nella rappresentazione grafica».
Come la Dyson ha più volte precisato tanto nelle osservazioni scritte quanto all’udienza, e come ha constatato lo stesso giudice
nazionale nella decisione di rinvio, la detta domanda mira ad ottenere la registrazione di un marchio non per una o più forme
determinate di contenitore di raccolta trasparente – le forme rappresentate graficamente nella domanda erano, infatti, solo
esemplificative –, bensì per il contenitore di raccolta in quanto tale. È peraltro pacifico che tali marchi non consistono
in un colore determinato, bensì nell’assenza di colore, vale a dire nella trasparenza, la quale permette al consumatore di
accertare la quantità di polvere raccolta nel contenitore e di sapere quando quest’ultimo sia pieno.
Se ne inferisce che la domanda di registrazione dei marchi di cui al procedimento principale ha per oggetto tutte le forme
immaginabili di contenitore di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere.
Nelle osservazioni scritte e all’udienza, la Commissione delle Comunità europee ha fatto valere che l’oggetto di una domanda
siffatta non costituisce un «segno» ai sensi dell’art. 2 della direttiva e non può, pertanto, essere registrato come marchio.
Per questo motivo, anche se il giudice del rinvio non ha sollevato la questione, sarebbe necessario, prima di procedere eventualmente
all’interpretazione delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva, verificare se l’oggetto della domanda della Dyson soddisfi
le condizioni previste al detto art. 2.
Secondo la Dyson e il governo del Regno Unito, la Corte non può, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE,
rilevare d’ufficio questioni non sollevate dal giudice nazionale. All’udienza essi hanno fatto notare che, durante il procedimento
amministrativo, il Registrar, dopo un iniziale tentennamento se l’oggetto della domanda fosse o meno un segno idoneo a costituire
un marchio, ha ritirato le sue obiezioni allorché la Dyson ha rinunciato alla domanda per quattro dei sei marchi inizialmente
richiesti.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, compete soltanto al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni
che intende sottoporre alla Corte. Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che
deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di rendere la propria sentenza, sia
la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1999, causa C‑159/97, Castelletti,
Racc. pag. I‑1597, punto 14, e 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, Racc. pag. I‑6249, punto 21).
Tuttavia, anche se, sul piano formale, questi ha limitato la propria domanda pregiudiziale all’interpretazione di certe disposizioni
comunitarie soltanto, la Corte può nondimeno fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto comunitario
che possano consentirgli di dirimere la controversia a lui sottoposta, a prescindere dal fatto che il detto giudice vi abbia
fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (v., in tal senso, sentenze 29 aprile 2004, causaC‑387/01, Weigel, Racc. pag. I‑4981, punto 44, e 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter‑Coulais, Racc. pag. I‑1711, punto
29).
Ora, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, i segni che non possono costituire un marchio sono esclusi dalla
registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli. Tale disposizione osta, così, a che siano registrati segni
che non soddisfano le condizioni imposte dall’art. 2 della direttiva, il quale mira a definire i tipi di segno idonei a costituire
marchi (v., in tal senso, sentenza Philips, cit., punto 38).
Alla luce di ciò, e contrariamente a quanto ritengono la Dyson e il governo del Regno Unito, anche se a rigore di termini
le questioni pregiudiziali vertono solo sull’art. 3 della direttiva e il giudice nazionale non ha sollevato nel procedimento
principale il problema di accertare se l’oggetto della domanda in causa possa essere considerato un segno idoneo a costituire
un marchio nel senso dell’art. 2 della direttiva, è necessario affrontare preliminarmente tale ultimo punto (v., in tal senso,
sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel, Racc. pag. I‑3793, punto 22).
L’art. 2 della direttiva stabilisce che tutti i segni sono idonei a costituire marchi di impresa a condizione che, da un lato,
possano essere riprodotti graficamente e che, dall’altro, siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese (sentenze Philips, cit., punto 32, e 12 dicembre 2002, causa C‑273/00, Sieckmann, Racc. pag. I‑11737,
punto 39).
Ne risulta che, per poter costituire un marchio nel senso dell’art. 2 della direttiva, l’oggetto di una domanda deve soddisfare
tre condizioni. In primo luogo, esso deve costituire un segno. In secondo luogo, tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione
grafica. In terzo luogo, il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa
da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenze Libertel, cit., punto 23, e 24 giugno 2004, causa C‑49/02, Heidelberger
Bauchemie, Racc. pag. I‑6129, punto 22).
Secondo la Commissione, la domanda depositata dalla Dyson non soddisfa la prima condizione, giacché verte su un concetto,
quello di contenitore di raccolta trasparente di un aspirapolvere, qualunque forma esso assuma. Siccome non è suscettibile
di essere percepito da uno dei cinque sensi fisici, ma fa appello unicamente all’immaginazione, un concetto non sarebbe un
«segno» nel senso dell’art. 2 della direttiva. Se un concetto potesse costituire un marchio, la ratio dell’art. 3, n. 1, lett. e),
della direttiva, ossia impedire che la tutela del diritto di marchio conduca a conferire al suo titolare un monopolio su soluzioni
tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, sarebbe vanificata. Dovrebbe perciò essere esclusa la possibilità di
conseguire un vantaggio del genere registrando tutte le forme di una certa caratteristica funzionale, come accadrebbe se si
registrasse un concetto che può inglobare numerose manifestazioni fisiche.
Secondo la Dyson, invece, sostenuta sul punto dal governo del Regno Unito, se è vero che un concetto non è un segno suscettibile
di registrazione come marchio, come ha affermato essa stessa all’udienza, la sua domanda verterebbe pur sempre su un «segno»
nel senso dell’art. 2 della direttiva. La nozione di «segno», che è ampiamente definita dalla giurisprudenza, comprenderebbe,
infatti, ogni messaggio percepibile da uno dei cinque sensi. Ora, dal procedimento principale risulterebbe che i consumatori
associano il contenitore di raccolta trasparente oggetto della domanda alla Dyson. Essi avrebbero, inoltre, la possibilità,
da un lato, di vedere il detto contenitore, che fa materialmente parte dell’aspirapolvere, e, dall’altro, di constatarne la
trasparenza. Il contenitore di raccolta trasparente sarebbe dunque percettibile visivamente, sicché non potrebbe essere considerato
frutto dell’immaginazione del consumatore.
Ebbene, si deve ricordare che, ai termini dell’art. 2 della direttiva, i segni che possono costituire marchi sono, in particolare,
le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento.
Tale disposizione menziona soltanto i segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale,
e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un’immagine. Tuttavia, come risulta dal
testo sia dell’art. 2 sia del settimo ‘considerando’ della direttiva, che parla di un «elenco [e]semplificativo» di segni
che possono costituire un marchio d’impresa, la detta enumerazione non è esaustiva. Pertanto, come la Corte ha già affermato,
l’art. 2 della direttiva è una disposizione che, se pure non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente,
quali i suoni o gli odori, comunque non li esclude espressamente (sentenze Sieckmann, cit., punti 43 e 44, e 27 novembre 2003,
causa C‑283/01, Shield Mark, Racc. pag. I‑14313, punti 34 e 35).
Nondimeno, pena privare tale requisito di ogni significato, non si può ammettere che qualunque oggetto di domanda di marchio
costituisca necessariamente un segno nel senso dell’art. 2 della direttiva.
Come la Corte ha già indicato, tale requisito serve, in particolare, ad impedire che il diritto dei marchi sia usato per uno
scopo ad esso estraneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale (sentenza Heidelberger Bauchemie, cit., punto
24).
Ora, nella fattispecie, è pacifico che l’oggetto della domanda in causa consiste non in un tipo particolare di contenitore
di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere, bensì, in via generale e astratta, in
tutte le forme immaginabili di un tale contenitore.
A questo punto la Dyson non può utilmente sostenere che l’oggetto della sua domanda è suscettibile di percezione visiva. Ciò
che il consumatore è in grado di identificare con la vista non è l’oggetto della domanda, ma due delle sue rappresentazioni
grafiche quali ad essa accluse. Tali rappresentazioni non possono essere assimilate all’oggetto della domanda poiché, come
la Dyson ha più volte evidenziato, ne costituiscono solamente esempi.
Da ciò risulta che, a differenza delle domande che hanno dato luogo alle citate sentenze Sieckmann e Shield Mark, l’oggetto
della presente domanda di registrazione riveste potenzialmente una moltitudine di aspetti differenti e non è, dunque, determinato.
Come l’avvocato generale ha rilevato, in sostanza, al punto 51 delle conclusioni, la forma, le dimensioni, la presentazione
e la composizione di tale oggetto dipendono tanto dai modelli di aspirapolvere sviluppati dalla Dyson, quanto dalle innovazioni
tecnologiche. Allo stesso modo, la trasparenza permette l’utilizzazione di vari colori.
Ora, tenuto conto dell’esclusività inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un oggetto indeterminato
siffatto otterrebbe, a dispetto dello scopo dell’art. 2 della direttiva, un vantaggio concorrenziale indebito, giacché sarebbe
in diritto di impedire ai concorrenti di proporre aspirapolvere recanti sulla superficie esterna un contenitore di raccolta
trasparente indipendentemente dalla forma dello stesso.
Ne risulta che l’oggetto della domanda del procedimento principale consiste, in realtà, in una semplice proprietà del prodotto
considerato e non costituisce, allora, un «segno» nel senso dell’art. 2 della direttiva (v., in tal senso, sentenza Libertel,
cit., punto 27).
Occorre pertanto rispondere al giudice del rinvio che l’art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che l’oggetto
di una domanda di registrazione di marchio come quella depositata nel procedimento principale, la quale verte su tutte le
forme immaginabili di un recipiente o vano raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere,
non costituisce un «segno» ai sensi della detta disposizione e non è, pertanto, idoneo a costituire un marchio a titolo di
quest’ultima.
Alla luce di quanto precede non occorre interpretare l’art. 3, n. 3, della direttiva.

Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse
da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 2 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’oggetto di una domanda di registrazione di
marchio come quella depositata nel procedimento principale, la quale verte su tutte le forme immaginabili di un recipiente
o vano raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere, non costituisce un «segno» ai
sensi della detta disposizione e non è, pertanto, idoneo a costituire un marchio a titolo di quest’ultima.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.