CELEX: 62004CJ0416
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
Marchio comunitario
Artt. 8, n. 1, lett. b), 15, n. 3, e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94
Rischio di confusione
Domanda di marchio denominativo comunitario VITAFRUIT
Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale VITAFRUT
Uso effettivo del marchio anteriore
Prova del consenso del titolare all'uso del marchio anteriore
Somiglianza tra i prodotti

1       Con la sua impugnazione, The Sunrider Corp. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 8 luglio 2004, causa T‑203/02, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (Racc. pag. II‑2811; in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione
di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») 8 aprile
2002 (procedimento R 1046/2000‑1) che rifiuta la registrazione del marchio denominativo VITAFRUIT (in prosieguo: la «decisione
controversa»).

Contesto normativo
2       L’art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), intitolato
«Impedimenti relativi alla registrazione», dispone, ai suoi nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), sub ii):
«1.      In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(...)
b)      se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2.      Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)      i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto,
ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
(...)
ii)      marchi registrati nello Stato membro (…)».
3       A termini dell’art. 15 del regolamento n. 40/94, intitolato «Uso del marchio comunitario»:
«1.      Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo
nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto
di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo
per il mancato uso.
(…)
3.      L’uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».
4       L’art. 43 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esame dell’opposizione», prevede, ai suoi nn. 2 e 3:
«2.       Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre
la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario
anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali
si fonda l’opposizione (…), purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di
tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti
o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte
dei prodotti o dei servizi.
3.       Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che
l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è
tutelato».
5       La regola 22, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento
n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), precisa che «[l]e informazioni, le prove e i documenti
necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla estinzione e alla
natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda
l’opposizione».

Antefatti della controversia
6       Il 1º aprile 1996 la ricorrente ha presentato all’UAMI, in virtù del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione come
marchio comunitario del marchio denominativo VITAFRUIT.
7       I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 5, 29, e 32 dell’Accordo di Nizza
15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato. I prodotti rientranti nella classe 32 sono: «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;
bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche».
8       Il 1º aprile 1998 il sig. Espadafor Caba ha presentato opposizione, a titolo dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94,
alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio.
9       Il marchio anteriore di cui il sig. Espadafor Caba è titolare è il marchio denominativo nazionale VITAFRUT, registrato in
Spagna per i prodotti «bevande gassate analcoliche e non terapeutiche, bevande fredde non terapeutiche di ogni genere, gassose,
granulati effervescenti, succhi di frutta e di verdura non fermentati (eccetto il mosto), limonate, aranciate, bevande fredde
(eccetto l’orzata), selz, acqua di Seidlitz e ghiaccio artificiale», rientranti nelle classi 30 e 32.
10     Su istanza della ricorrente la divisione d’opposizione dell’UAMI, conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94,
ha invitato il sig. Espadafor Caba a fornire la prova che il marchio anteriore era stato seriamente utilizzato in Spagna nel
corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario.
11     Il sig. Espadafor Caba ha trasmesso, da una parte, sei etichette di bottiglia sulle quali figurava il marchio anteriore e,
dall’altra, quattordici fatture e buoni d’ordine, di cui dieci erano precedenti alla detta pubblicazione.
12     Con decisione 23 agosto 2000, la divisione d’opposizione ha respinto la domanda di marchio per i prodotti rientranti nella
classe 32, diversi dalle birre, indicati nella domanda di marchio. Essa ha considerato, in primo luogo, che gli elementi di
prova forniti dal sig. Espadafor Caba dimostravano che il marchio anteriore era stato seriamente utilizzato ai sensi dell’art. 43,
nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 per i prodotti denominati «succhi di frutta e di verdura non fermentati, limonate, aranciate».
In secondo luogo, la divisione d’opposizione ha ritenuto che tali prodotti e quelli rientranti nella classe 32, diversi dalle
birre, indicati nella domanda di marchio comunitario fossero in parte simili e in parte identici e che sussistesse un rischio
di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, tra il marchio anteriore e il marchio richiesto.
13     Il ricorso proposto dalla ricorrente contro tale decisione è stato respinto dalla decisione controversa. In sostanza, la prima
commissione di ricorso dell’UAMI ha confermato le valutazioni contenute nella decisione della divisione d’opposizione sottolineando,
tuttavia, che l’uso effettivo del marchio anteriore era stato dimostrato solo per i prodotti denominati «concentrati di succo».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso di
annullamento della decisione controversa per violazione, da una parte, dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, e, dall’altra,
dell’art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.
15     Con la prima parte del suo primo motivo, essa fa valere che la commissione di ricorso aveva erroneamente preso in considerazione
l’uso del marchio effettuato da un terzo. Essa, infatti, ha sostenuto che l’opponente non aveva dimostrato che l’uso del marchio
anteriore invocato fosse avvenuto con il suo consenso.
16     Al punto 23 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’uso invocato del marchio anteriore era stato effettuato
dalla società Industrias Espadafor, SA, e non dal sig. Espadafor Caba, titolare del marchio, benché il nome di quest’ultimo
compaia anche nel nome della società di cui trattasi. Esso ha considerato, tuttavia, ai punti 24‑28 della medesima sentenza,
che la commissione di ricorso aveva potuto legittimamente basarsi sulla presunzione che il marchio anteriore era stato utilizzato
con il consenso del titolare, tanto più che la ricorrente non aveva contestato tale punto dinanzi ad essa.
17     Il Tribunale ha dunque respinto la prima parte del primo motivo.
18     Con la seconda parte del medesimo motivo, la ricorrente ha fatto valere che la commissione di ricorso aveva interpretato erroneamente
la nozione di «uso effettivo». Essa ha sostenuto, in sostanza, che gli elementi di prova forniti dal sig. Espadafor Caba non
dimostravano né il periodo, né il luogo, né la natura, né, infine, il carattere sufficiente dell’uso invocato del marchio
per poterlo qualificare come effettivo.
19     Dopo aver ricordato, ai punti 36‑42 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte (sentenza 11 marzo 2003, causa
C‑40/01, Ansul, Racc. pag. I‑2439), nonché la propria giurisprudenza, e aver esaminato, ai punti 43‑53 della medesima sentenza,
gli elementi di prova addotti dall’opponente, il Tribunale, al punto 54 della detta sentenza, ha concluso la sua analisi nel
modo seguente:
«Ne consegue che la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha addotto la prova che sono state vendute,
con il proprio consenso, a un cliente spagnolo, fra il maggio 1996 e il maggio 1997, circa 300 [casse] da dodici pezzi ciascuna
di succhi concentrati di frutta differente, equivalenti a un fatturato di circa EUR 4 800. Benché la rilevanza dell’uso del
marchio anteriore sia limitata e sia preferibile disporre di maggiori elementi di prova relativi alla natura dell’uso durante
il periodo pertinente, i fatti e le prove presentati dalla controparte nel procedimento bastano ad accertare un uso effettivo.
Di conseguenza, l’UAMI ha giustamente ritenuto, nella decisione [controversa], che il marchio anteriore sia stato seriamente
utilizzato per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, cioè per i succhi di frutta».
20     Di conseguenza, il Tribunale ha respinto la seconda parte del primo motivo.
21     Con il suo secondo motivo, la ricorrente ha fatto valere che la commissione di ricorso aveva violato l’art. 8, n. 1, lett.
b), del regolamento n. 40/94, ritenendo che i prodotti «bevande alle erbe e vitaminiche», indicati nella domanda di marchio
comunitario, e i prodotti «concentrati di succo», per cui il marchio anteriore sarebbe stato seriamente utilizzato, fossero
simili. Secondo la stessa, vi era al massimo una debole somiglianza tra tali prodotti.
22     Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il marchio anteriore era stato usato per diversi succhi
di frutta concentrati, destinati ai consumatori finali, e non per concentrati di succo di frutta, destinati a industrie che
producono succhi di frutta. Esso ha pertanto respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale le bevande alle erbe e
vitaminiche e i prodotti per cui il marchio anteriore era stato seriamente utilizzato erano destinati a compratori diversi.
23     Al punto 67 della medesima sentenza, il Tribunale ha considerato che le bevande alle erbe e vitaminiche e i succhi di frutta
concentrati avevano lo stesso scopo, ossia dissetare, e che si trattava in entrambi i casi di bevande analcoliche consumate,
di norma, fresche, e che tali bevande avevano, in ampia misura, un carattere di concorrenzialità. Esso ha ritenuto che la
composizione certamente diversa di tali prodotti non modificava la constatazione che i detti prodotti sono interscambiabili
in quanto destinati a soddisfare un identico bisogno.
24     Inoltre, il Tribunale non ha accolto il secondo motivo e ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente.

Ricorso
25     Nel suo ricorso, a sostegno del quale deduce tre motivi, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
–       in via principale, annullare la sentenza impugnata;
–       in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il rifiuto di registrare il marchio richiesto
per i prodotti «bevande alle erbe e vitaminiche»;
–       annullare la decisione controversa;
–       condannare l’UAMI alle spese sostenute sia dinanzi agli organi dell’UAMI e al Tribunale sia dinanzi alla Corte.
26     L’UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità della comparsa di risposta dell’UAMI
27     Nella sua replica la ricorrente conclude per l’irricevibilità della comparsa di risposta dell’UAMI in quanto quest’ultimo
non ha chiesto che vengano accolte, in tutto o in parte, le conclusioni presentate in primo grado, come lo richiederebbe l’art. 116
del regolamento di procedura della Corte.
28     Il n. 1 di questo articolo dispone che:
«Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:
–      il rigetto totale o parziale dell’impugnazione oppure l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale;
–      l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione».
29     Questa disposizione precisa a quali fini le parti del procedimento diverse dalla ricorrente sono autorizzate a depositare
una comparsa di risposta.
30     Affinché tale comparsa di risposta abbia un effetto utile, queste parti diverse dalla ricorrente devono, in linea di principio,
prendervi posizione per quanto riguarda l’impugnazione, chiedendone il rigetto totale o parziale, oppure aderendovi, in tutto
o in parte, o addirittura presentando una domanda riconvenzionale, tutti capi di conclusione, questi, previsti al primo trattino
dell’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
31     Le altre parti del procedimento, invece, non possono essere tenute a formulare, pena la nullità della loro comparsa di risposta,
il capo di conclusioni previsto al secondo trattino di tale disposizione. Infatti, ciascuna parte è libera di presentare dinanzi
ad un giudice le domande che essa ritiene appropriate. Così, quando il Tribunale non accoglie, o non accoglie del tutto, le
conclusioni presentate da una parte, quest’ultima può scegliere di non chiedere alla Corte, a cui viene presentato un ricorso
contro la decisione del Tribunale, che queste vengano accolte.
32     A maggior ragione, quando, come nella fattispecie, una parte ha ottenuto completa soddisfazione dinanzi al Tribunale e conclude,
nella sua comparsa di risposta dinanzi alla Corte, per il rigetto totale dell’impugnazione, non occorre che essa chieda che
vengano accolte le sue conclusioni presentate in primo grado. Del resto, se la Corte accoglie l’impugnazione e, facendo uso
della facoltà riconosciutale dall’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, decide di statuire definitivamente sulla
controversia, essa sarà tenuta a prendere in considerazione tali conclusioni per accoglierle di nuovo, totalmente o parzialmente,
oppure per respingerle, senza poter fondare tale rigetto sulla circostanza che la detta parte non le ha riproposte davanti
ad essa.
33     Di conseguenza, va respinta l’eccezione di irricevibilità della comparsa di risposta dell’UAMI.

Sul primo motivo
Argomenti delle parti
34     Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il combinato disposto dell’art. 43, nn. 2 e 3,
del regolamento n. 40/94 e dell’art. 15, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, prendendo in considerazione l’uso del marchio
anteriore da parte di un terzo.
35     Con la prima parte di questo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale contemporaneamente di aver effettuato un’interpretazione
erronea della ripartizione dell’onere della prova, di aver preso in considerazione elementi non probanti forniti dall’opponente
e di essersi basato su presunzioni piuttosto che su prove.
36     Secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che l’uso serio di un marchio non può essere dimostrato
da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva
e sufficiente del marchio sul mercato interessato.
37     Nella fattispecie, mentre all’opponente incombeva l’onere di provare che l’uso del marchio anteriore, effettuato dalla società
Industrias Espadafor SA, era stato fatto con il suo consenso, l’opponente non avrebbe prodotto alcuna prova secondo cui esso
avrebbe acconsentito a tale uso. Per giungere alla constatazione che l’opponente aveva acconsentito al detto uso, la commissione
di ricorso ed il Tribunale si sarebbero quindi erroneamente basati su probabilità e presunzioni.
38     Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non verificando,
nell’ambito dell’esame della prima parte del primo motivo presentato in primo grado, se, nel momento in cui ha statuito, esso
poteva legittimamente adottare una nuova decisione avente il medesimo dispositivo della decisione controversa, come richiederebbe
la sua stessa giurisprudenza [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T‑308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE),
Racc. pag. II‑3253, punto 29].
39     Dai punti 25 e 26 della sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale si è infatti limitato a verificare se la commissione
di ricorso potesse, nel momento in cui ha adottato la decisione controversa, basarsi sulla presunzione secondo cui l’opponente
aveva acconsentito all’uso del marchio anteriore da parte della società Industrias Espadafor SA.
40     Quanto alla prima parte del primo motivo, l’UAMI ritiene che, nella causa di cui trattasi, la presunzione secondo cui l’opponente
aveva acconsentito all’uso del marchio anteriore da parte della società Industrias Espadafor SA, presunzione a cui il Tribunale
ha aderito, sia interamente giustificata dalle ragioni esposte ai punti 24‑29 della sentenza impugnata. Di conseguenza, la
valutazione dei fatti da parte del Tribunale, a seguito della quale quest’ultimo ha ammesso che l’opponente aveva acconsentito
all’uso invocato del marchio anteriore, non conterrebbe alcun errore di valutazione né alcuno snaturamento che autorizzi la
Corte ad intervenire negli accertamenti effettuati dal Tribunale.
41     Quanto alla seconda parte del primo motivo, l’UAMI fa valere che, secondo una costante giurisprudenza, il ricorso dinanzi
al Tribunale è diretto a garantire un controllo di legittimità della decisione della commissione di ricorso ai sensi dell’art. 63
del regolamento n. 40/94, per cui il Tribunale non era affatto tenuto ad esaminare se una nuova decisione avente il medesimo
dispositivo della decisione controversa potesse oppure no essere legittimamente adottata al momento in cui esso ha statuito.
Giudizio della Corte
42     In primo luogo, conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, su istanza del richiedente di un marchio comunitario,
il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che il suo marchio è stato seriamente
utilizzato.
43     Peraltro, dall’art. 15, n. 3, del medesimo regolamento, emerge che l’uso effettivo di un marchio è l’uso fatto dal titolare
di tale marchio o con il suo consenso.
44     Ne consegue che spetta al titolare del marchio anteriore che ha presentato opposizione fornire la prova di aver acconsentito
all’uso invocato di tale marchio da parte di un terzo.
45     Nella fattispecie, da un lato, nella parte in cui censura il Tribunale per aver effettuato un’interpretazione erronea della
ripartizione dell’onere della prova, la prima parte del primo motivo non è fondata.
46     Infatti, dopo aver rilevato, al punto 23 della sentenza impugnata, che il nome della società Industrias Espadafor SA, che
ha utilizzato il marchio anteriore, riprende un elemento del cognome del titolare di tale marchio e aver affermato, ai punti
24 e 25 della medesima sentenza, che è poco probabile che il sig. Espadafor Caba abbia potuto ottenere gli elementi di prova
dell’uso del marchio anteriore che egli ha prodotto dinanzi alla divisione d’opposizione e alla commissione di ricorso dell’UAMI
se tale uso fosse stato fatto contro la sua volontà, il Tribunale ha considerato che l’UAMI si era basato correttamente sulla
presunzione che l’opponente aveva acconsentito all’uso invocato del marchio anteriore.
47     In tal modo, il Tribunale non ha affatto chiesto alla ricorrente di dimostrare la sua mancanza di consenso, ma si è basato
sugli elementi prodotti dall’opponente per dedurne che era stata fornita la prova del suo consenso all’uso allegato. Non ha
dunque invertito l’onere della prova.
48     Dall’altro lato, in quanto censura il Tribunale per aver affermato che gli elementi di prova prodotti dall’opponente fornivano
la prova del suo consenso all’uso invocato, questa parte del motivo mira ad indurre la Corte a sostituire la sua valutazione
dei fatti a quella effettuata dal Tribunale ed è, quindi, irricevibile.
49     Infatti, in conformità agli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro
una pronuncia del Tribunale è limitato alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare
e a valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova
non costituisce, quindi, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della
Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenza 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I‑7975,
punto 43 e giurisprudenza citata).
50     Orbene, non risulta che, ai punti 23‑25 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia snaturato i fatti e gli elementi di prova
che gli erano stati sottoposti.
51     Occorre aggiungere che il Tribunale, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, ha constatato ad abuntantiam che «[l]’UAMI
poteva fondarsi su[lla] presunzione [che l’opponente avesse acconsentito all’uso invocato] tanto più che la ricorrente non
ha contestato (…) l’uso del marchio anteriore da parte della società Industrias Espadafor, SA».
52     Va dunque respinta la prima parte del primo motivo in quanto parzialmente infondata e parzialmente irricevibile.
53     In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla giurisprudenza del Tribunale non risulta che quest’ultimo
è tenuto a verificare se, nel momento in cui statuisce su un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI,
esso possa legittimamente adottare una nuova decisione avente il medesimo dispositivo della decisione impugnata. Infatti,
ai punti 25 e 26 della sua sentenza Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), citata, il Tribunale si è limitato ad affermare che
tale obbligo incombe alle commissioni di ricorso dell’UAMI, a causa del principio di continuità funzionale tra le istanze
di tale organismo che statuiscono in primo grado – quali gli esaminatori e le divisioni d’opposizione e di annullamento –
e le dette commissioni.
54     Ai termini dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di
ricorso dell’UAMI solo «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del
Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere».
55     Ne consegue che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è
stata adottata, la medesima era viziata da uno di questi motivi di annullamento o di riforma. Per contro, il Tribunale non
può annullare o riformare la detta decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia.
56     Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo è infondata e pertanto tale motivo va integralmente respinto.

Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
57     Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che le etichette prodotte dall’opponente, essendo prive
di data, non consentono di fornire la prova di un uso del marchio anteriore durante il periodo rilevante né, pertanto, di
suffragare gli altri elementi di prova prodotti durante il procedimento.
58     Con la seconda parte del medesimo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 43, n. 2, del regolamento
n. 40/94 disconoscendo la nozione di «uso effettivo» ai sensi di questo articolo. Esso non avrebbe, in particolare, rispettato
le condizioni a cui l’uso di un marchio può essere considerato effettivo.
59     Secondo la ricorrente, dalle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer e dalla sentenza della Corte nella causa
Ansul, citata, nonché dalla giurisprudenza del Tribunale emerge che l’uso effettivo non include usi simbolici, che sono tesi
soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio, che il limite oltre il quale l’uso commerciale del marchio può essere
considerato idoneo ed effettivo è direttamente legato alla natura del prodotto e alla categoria del servizio, che, a prescindere
dal volume delle transazioni effettuate sotto l’insegna del marchio, o dalla loro frequenza, deve trattarsi di un utilizzo
continuato, giammai sporadico od occasionale, e che un uso effettivo presuppone che il marchio sia presente su una parte sostanziale
del territorio nell’ambito del quale esso è protetto.
60     La ricorrente sottolinea che, nella fattispecie, i prodotti venduti sono beni di produzione e di consumo correnti, destinati
all’uso quotidiano del consumatore finale, di prezzo basso e, di conseguenza, facili da vendere. Con riferimento alla natura
di tali prodotti, vendite di volume tale come quello dimostrato nella fattispecie non possono essere considerate sufficienti
ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Peraltro, l’opponente, che ha fornito la prova di sole cinque operazioni
in undici mesi, avrebbe dimostrato al massimo un uso sporadico ed occasionale del marchio anteriore. Un tale uso non può,
in ogni caso, essere considerato un uso continuo, effettivo e stabile. Inoltre, poiché le fatture prodotte sono state inviate
al medesimo cliente, non sarebbe stata fornita la prova che il marchio anteriore era presente su una parte sostanziale del
territorio sul quale è protetto.
61     Essa aggiunge che la sua valutazione secondo cui il Tribunale ha disconosciuto la nozione di «uso effettivo» ai sensi dell’art. 43,
n. 2, del regolamento n. 40/94 è corroborata dal fatto che il Bundesgerichtshof (Germania), in un’altra causa, ha affermato
che un fatturato mensile di EUR 4 400 caratterizza un uso puramente formale.
62     Secondo la ricorrente, essa non rimette affatto in questione gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove effettuate
dal Tribunale, ma gli contesta di aver violato la nozione di «uso effettivo». Si tratterebbe di una questione di diritto che
può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione.
63     L’UAMI rileva che, ai punti 32‑42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente esposto i principi sviluppati sia
dal medesimo sia dalla Corte per quanto riguarda la nozione di «uso effettivo» e constata che la ricorrente non contesta tali
principi, ma considera che i fatti di specie non forniscono la prova di un tale uso.
64     Ne conclude dunque che il secondo motivo dell’impugnazione è diretto ad ottenere il riesame da parte della Corte dei fatti
e degli elementi di prova, per cui tale motivo deve essere dichiarato irricevibile.
65     In subordine, l’UAMI ritiene che il Tribunale abbia correttamente affermato che la prova della serietà dell’uso del marchio
anteriore era stata fornita, per cui il motivo è infondato. Esso riconosce che l’uso provato è di importanza abbastanza limitata
e sembra riguardare un solo cliente, ma sottolinea che l’importo totale delle operazioni è stato raggiunto su un periodo abbastanza
breve. Esso ricorda inoltre che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non vi è una regola «de minimis» e ritiene
che il Tribunale abbia correttamente affermato che un uso limitato può essere compatibile con un’effettiva presenza sul mercato.
66     Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui un marchio deve essere presente su una parte sostanziale del territorio
su cui esso è protetto affinché il suo uso possa essere qualificato come effettivo, l’UAMI considera che tale requisito non
è valido alla luce della sentenza Ansul, citata, e dell’ordinanza 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology (Racc.
pag. I-1159), e che l’importanza della copertura territoriale è solo uno degli elementi che deve essere preso in considerazione
per determinare se l’utilizzo sia effettivo oppure no.
67     Quanto all’argomento derivante dalla decisione del Bundesgerichtshof, l’UAMI sostiene che le decisioni di un giudice nazionale
non sono vincolanti nel presente procedimento e che, per di più, dato che occorre valutare caso per caso se un marchio sia
stato seriamente utilizzato, è praticamente impossibile trarre conclusioni generali da altre cause.
Giudizio della Corte
68     In primo luogo, va rilevato che la ricorrente non rimette in questione l’accertamento, effettuato dal Tribunale ai punti 46‑48
della sentenza impugnata sulla base delle fatture prodotte dall’opponente, secondo cui il valore dei prodotti messi in commercio
con il marchio anteriore, tra il maggio 1996 ed il maggio 1997, destinati ad un solo cliente in Spagna, ammontava ad una cifra
superiore ad EUR 4 800, corrispondente alla vendita di 293 casse da dodici unità ciascuna.
69     Ciò premesso, la prima parte del secondo motivo, relativa alla circostanza che le etichette prodotte dall’opponente non possono,
per loro natura, fornire la prova di un uso del marchio anteriore durante il periodo rilevante né suffragare gli altri elementi
di prova, non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata e deve quindi essere respinta in quanto inoperante.
70     In secondo luogo, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, un marchio è oggetto di un «uso effettivo» allorché assolve
alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato,
al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare
i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare la serietà dell’uso del marchio, occorre prendere in considerazione tutti
i fatti e le circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati
giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi
tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso
del marchio [v., a proposito dell’art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), disposizione che è identica
all’art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94, sentenza Ansul, citata, punto 43, e ordinanza La Mer Technology, citata, punto
27].
71     Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i prodotti
o servizi protetti dal marchio dipende così da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le caratteristiche di tali
prodotti o servizi, la frequenza o la regolarità dell’uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare
tutti i prodotti o i servizi identici dell’impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative
all’uso del marchio che il titolare è in grado di fornire, rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione.
(v., in tal senso, ordinanza La Mer Technology, citata, punto 22).
72     Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale misura quantitativa debba essere considerata per stabilire
se l’uso sia serio oppure no. Non può quindi essere fissata una regola «de minimis» che non consenta all’UAMI o, su ricorso,
al Tribunale di valutare tutte le circostanze della controversia di cui devono conoscere (v., in tal senso, ordinanza La Mer
Technology, citata, punto 25). Così, qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, alle condizioni citate al
punto 70 della presente sentenza, un uso anche minimo può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo (ordinanza
La Mer Technology, citata, punto 27).
73     Nella fattispecie, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’ambito della sua valutazione relativa alla serietà
dell’uso del marchio anteriore.
74     Infatti, in primo luogo, in applicazione della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, esso, ai punti 46‑54 della sentenza
impugnata, ha esaminato il luogo, la durata, l’importanza e la natura di tale uso.
75     In secondo luogo, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 70‑72 della presente sentenza, esso si è adoperato
per stabilire se il marchio anteriore fosse stato usato al fine di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti «succhi
concentrati di frutta», per i quali è stata fornita la prova dell’uso invocato, o se, al contrario, tale uso avesse avuto
il solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio e dovesse essere qualificato come simbolico.
76     In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che, nella fattispecie, la prova dell’uso del
marchio anteriore è stata fornita solo per la vendita di prodotti a destinazione di un solo cliente non consente di escludere
a priori la sua serietà (v., in tal senso, ordinanza La Mer Technology, citata, punto 24), sebbene ne deriverebbe che il detto
marchio non era presente su una parte sostanziale del territorio spagnolo, su cui esso era protetto. Infatti, come fa valere
l’UAMI, l’importanza territoriale dell’uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri,
per determinare se esso sia effettivo oppure no.
77     Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo ad una sentenza pronunciata dal Bundesgerichtshof
in una sentenza riguardante un marchio diverso dal marchio VITAFRUT, come emerge dalla giurisprudenza ricordata ai punti 70‑72
della presente sentenza, la valutazione della serietà dell’uso di un marchio necessita la presa in considerazione di tutte
le circostanze della fattispecie e non è possibile determinare a priori, in modo astratto, quale limite quantitativo dovrebbe
essere adottato per determinare se l’uso presenti o meno tale carattere. Ne consegue che i giudici che statuiscono su due
cause distinte possono valutare diversamente la serietà degli usi invocati dinanzi ad essi, anche qualora tali usi abbiano
generato fatturati paragonabili.
78     Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui, con riferimento in particolare alla natura dei prodotti messi in commercio
con il marchio anteriore, l’importanza quantitativa dell’uso di tale marchio era insufficiente per poterlo qualificare come
effettivo ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 è teso a chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione
dei fatti e degli elementi di prova a quella del Tribunale. Tranne il caso di snaturamento, che non è invocato nella fattispecie,
un argomento di questo tipo non costituisce una questione di diritto assoggettata in quanto tale al controllo della Corte
per i motivi ricordati al punto 49 della presente sentenza.
79     Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo, relativa alla violazione della nozione di «uso effettivo» ai sensi dell’art. 43,
n. 2, del regolamento n. 40/94, è in parte irricevibile ed in parte infondata e tale motivo deve dunque essere integralmente
respinto.

Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
80     Con il suo terzo motivo, invocato a sostegno della sua domanda subordinata diretta all’annullamento parziale della sentenza
impugnata, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 concludendo
che i prodotti «bevande alle erbe e vitaminiche», per i quali è richiesta la registrazione, e i prodotti «succhi concentrati
di frutta», per i quali è stata dimostrata la serietà dell’uso del marchio anteriore, sono prodotti simili ai sensi di questa
disposizione.
81     Da una parte, la ricorrente fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto della rispettiva natura dei prodotti, circostanza
che costituirebbe pertanto, ai termini della giurisprudenza della Corte, un fattore rilevante che deve essere preso in considerazione
per valutare se prodotti o servizi siano simili.
82     Dall’altra, essa fa valere che tali prodotti sono molto diversi per quanto riguarda le loro modalità di fabbricazione e di
utilizzazione, la loro destinazione e il loro luogo di commercializzazione, e che tutte queste differenze hanno il sopravvento
sulla loro unica caratteristica comune, quella di essere destinati agli stessi consumatori potenziali.
83     La ricorrente sostiene che, con questo motivo, essa non rimette affatto in questione gli accertamenti di fatto e la valutazione
delle prove effettuate dal Tribunale, ma contesta a quest’ultimo di aver violato la nozione di «somiglianza dei prodotti».
Si tratta, a suo avviso, di una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito dell’impugnazione.
84     A titolo principale, l’UAMI conclude per l’irricevibilità del terzo motivo dell’impugnazione in quanto la ricorrente si limita
a censurare la valutazione dei fatti del Tribunale. In via subordinata, esso fa valere che i prodotti in questione sono simili.
Giudizio della Corte
85     Come ha ricordato correttamente il Tribunale, al punto 65 della sentenza impugnata, per valutare la somiglianza tra prodotti
o servizi, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi. Questi
fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o
complementarità [v., a proposito dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, disposizione che è identica, in sostanza,
all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507,
punto 23].
86     Conformemente a questa giurisprudenza, il Tribunale, al punto 66 della sentenza impugnata, ha constatato che i prodotti «bevande
alle erbe e vitaminiche», per i quali è stata richiesta la registrazione, e i prodotti «succhi concentrati di frutta», per
cui è stato dimostrato che il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato, sono destinati ai consumatori finali. Parimenti,
esso ha affermato, al punto 67 della sentenza impugnata, che i detti prodotti hanno lo stesso scopo, ossia dissetare, e che
essi presentano, in larga misura, un carattere di concorrenzialità, hanno la stessa natura e la stessa modalità d’impiego
– si tratta in entrambi i casi di bevande analcoliche consumate, di norma, fresche – e che la loro composizione diversa non
impedisce che essi siano interscambiabili in quanto sono destinati a soddisfare un identico bisogno.
87     In quanto censura il Tribunale per non aver preso in considerazione la natura dei prodotti in questione per valutare la loro
somiglianza, la ricorrente si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 67 della sentenza impugnata,
il Tribunale ha verificato se i detti prodotti fossero oppure no simili tenendo conto, in particolare, della loro rispettiva
natura.
88     In quanto censura il Tribunale per non aver affermato che le differenze tra i prodotti in questione prevarrebbero sull’unica
caratteristica comune, consistente nel fatto che tali prodotti sono destinati ai medesimi consumatori potenziali, la ricorrente
chiede in realtà alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella effettuata dal Tribunale ai punti 66 e
67 della sentenza impugnata (v., per analogia, per quanto riguarda la valutazione della somiglianza di due marchi, sentenze
12 gennaio 2006, causa C‑361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I‑643, punto 23, e 23 marzo 2006, causa C‑206/04 P,
Mühlens/UAMI, Racc. pag. I‑2717, punto 41). Tranne il caso di snaturamento, il quale non è invocato nella fattispecie, un
tale argomento non costituisce una questione di diritto assoggettata in quanto tale al controllo della Corte per i motivi
ricordati al punto 49 della presente sentenza.
89     Di conseguenza, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile
e, pertanto, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese
90     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto
domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2)
The Sunrider Corp. è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.