CELEX: 62008CJ0278
Znaki towarowe
Internet
Reklama kontekstowa ("keyword advertising")
Wyświetlanie według słów kluczowych identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych linków do stron konkurentów właścicieli wspomnianych znaków
Dyrektywa 89/104/EWG
Artykuł 5 ust. 1

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między spółką Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller
GmbH (zwaną dalej „BergSpechte”) a spółką trekking.at Reisen GmbH (zwaną dalej „trekking.at Reisen”) i członkiem zarządu tej
ostatniej, G. Grunim, dotyczącego wyświetlania w Internecie linków reklamowych według słów kluczowych identycznych z zarejestrowanym
znakiem towarowym lub do niego podobnych.

Ramy prawne
Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi:
„1.      Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)      oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa
towarów lub usług, których dotyczą znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii
publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.
Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299,
s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych niniejszy
spór nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

Usługa odsyłania „AdWords”
Gdy internauta wpisuje do wyszukiwarki Google przynajmniej jedno hasło, wyszukiwarka ta wyświetla strony, które wydają się
najlepiej odpowiadać temu hasłu lub tym hasłom, w kolejności malejącej trafności. Są to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.
Ponadto oferowana przez Google odpłatna usługa odsyłania zwana „AdWords” umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez
dokonanie wyboru kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki
ukaże się link reklamowy do ich strony. Ten link reklamowy ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, wyświetlanej po prawej
stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej wspomnianych rezultatów.
Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krótki przekaz reklamowy. Link i przekaz stanowią łącznie reklamę wyświetlaną
we wspomnianej powyżej rubryce.

Wykorzystanie słów kluczowych w sprawie rozpoznawanej przed sądem krajowym
BergSpechte jest właścicielem zarejestrowanego w Austrii słowno-graficznego znaku towarowego, przedstawionego poniżej:
Znak ten jest zarejestrowany dla towarów z klasy 25, obejmującej między innymi odzież, z klasy 39, dotyczącej między innymi
organizowania podróży, i z klasy 41 (nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna) w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami.
trekking.at Reisen organizuje, podobnie jak BergSpechte, podróże nazywane „outdoor” (trekking, podróże przygodowe, wyprawy
górskie)
W przypadku wpisania przez internautę w wyszukiwarce Google w dniach 17 sierpnia i 25 września 2007 r. hasła „Edi Koblmüller”
w rubryce „linki sponsorowane”, pod nagłówkiem „Trekking‑ und Naturreisen” (trekking i podróże przyrodnicze), ukazywała się
reklama trekking.at Reisen.
W przypadku wpisania przez internautę we wspomnianej wyszukiwarce w dniach 29 sierpnia i 25 września 2007 r. jako wyszukiwanego
hasła słowa „Bergspechte”, w rubryce „linki sponsorowane”, pod nagłówkiem „Äthiopien mit dem Bike” (Etiopia na rowerze), ukazywała
się reklama trekking.at Reisen.
Postanowieniem w przedmiocie środka tymczasowego z dnia 19 października 2007 r. Landesgericht Wels zakazał trekking.at Reisen
odsyłania użytkowników do własnej strony za pomocą linków znajdujących się na stronach z wykazem rezultatów uzyskanych w wyniku
wpisania do wyszukiwarki w Internecie jako wyszukiwanych haseł określeń „Edi Koblmüller” lub „Bergspechte”.
W dniu 7 grudnia 2007 r. Oberlandesgericht Linz zmienił częściowo wspomniane postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego.
BergSpechte, trekking.at Reisen i G. Guni wnieśli od tego wyroku „Revision” do Oberster Gerichtshof.
W tych okolicznościach Oberster Gerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami
prejudycjalnymi:
„1)      Czy art. 5 ust. 1 [dyrektywy 89/104] należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest używany w sposób zastrzeżony
dla właściciela znaku towarowego, jeżeli znak ten lub podobne do niego oznaczenie (np. element słowny znaku słowno-graficznego)
zostaje wpisany jako słowo kluczowe w wyszukiwarce i w konsekwencji po wpisaniu tego znaku towarowego lub podobnego do niego
oznaczenia jako wyszukiwanego hasła na ekranie wyświetla się reklama identycznych lub podobnych towarów lub usług?
2)      W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:
a)      Czy prawo wyłączności właściciela znaku towarowego zostaje naruszone przy wykorzystaniu hasła identycznego ze znakiem towarowym
do reklamy identycznych towarów lub usług niezależnie od tego, czy reklama ta wyświetla się w wykazie rezultatów, czy też
w przestrzennie oddzielonym bloku reklamowym, i czy jest oznaczona jako »link sponsorowany«?
b)      W przypadku wykorzystania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla podobnych towarów lub usług lub w przypadku wykorzystania
oznaczenia podobnego do znaku towarowego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – czy prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd należy wykluczyć już wtedy, gdy reklama jest oznaczona jako »link sponsorowany« lub gdy wyświetla się ona nie w wykazie
rezultatów, lecz w oddzielonym od niego przestrzennie bloku reklamowym?”.

W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego
Spór w postępowaniu przed sądem krajowym dotyczy użycia jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń,
które są identyczne z danym znakiem towarowym lub do niego podobne, bez zgody jego właściciela.
Poprzez pytanie pierwsze sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować
w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej zlecania zamieszczania, według słowa
kluczowego identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, które ta osoba trzecia wybrała lub przechowywała bez zgody wspomnianego
właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których
rzeczony znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych.
Jak Trybunał stwierdził już w pkt 51 i 52 wyroku z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C‑236/08 do C‑238/08 Google
France i Google, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, oznaczenie wybrane przez reklamodawcę jako słowo kluczowe w ramach
usługi odsyłania w Internecie stanowi środek mający prowadzić do wyświetlenia się jego reklamy, a zatem jest używane „w obrocie
handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.
Mamy tutaj ponadto do czynienia z używaniem dla towarów i usług reklamodawcy, nawet jeżeli wybrane oznaczenie nie występuje
w samej reklamie (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 65–73).
Niemniej właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się wskazanemu powyżej używaniu oznaczenia identycznego z jego znakiem
towarowym lub do niego podobnego, jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki przewidziane w tym względzie przez art. 5
dyrektywy 89/104 i orzecznictwo Trybunału odnoszące się do tego artykułu.
W sytuacji określonej w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, w której osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z danym
znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, właściciel
tego znaku jest uprawniony do zakazania tego używania, jeżeli może ono negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje
(ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 79).
Natomiast w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, w której osoba trzecia używa oznaczenia identycznego
z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został
zarejestrowany, lub do nich podobnych, właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania tego używania tylko wtedy, gdy występuje
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 78 i przytoczone tam orzecznictwo).
W zawisłym przed sądem krajowym sporze oznaczenia „Edi Koblmüller” i „Bergspechte” były używane dla usług identycznych z tymi,
dla których został zarejestrowany znak towarowy BergSpechte, a mianowicie dla usług organizowania podróży.
W rezultacie, aby ustalić, czy w takim przypadku należy stosować normę ustanowioną w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104,
czy też normę zawartą w art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, należy określić, czy oznaczenia „Edi Koblmüller” i „Bergspechte”
są identyczne ze znakiem towarowym BergSpechte, czy też do niego podobne.
W tym zakresie należy stwierdzić, że oznaczenie „Edi Koblmüller”, które stanowi odtworzenie jedynie niewielkiej części znaku
towarowego BergSpechte, nie może zostać uznane za identyczne ze wspomnianym znakiem. Dane oznaczenie jest bowiem identyczne
ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie
elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać
niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C‑291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I‑2799,
pkt 54).
To jednak do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy oznaczenie „Edi Koblmüller” jest podobne do znaku BergSpechte.
Co się tyczy oznaczenia „Bergspechte”, bezsporne jest, że ono również nie stanowi odtworzenia wszystkich elementów składających
się na wspomniany znak. Może ono jednak zostać uznane za wykazujące różnice tak nieznaczne, że mogą one zostać niedostrzeżone
przez przeciętnego konsumenta, w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 25 niniejszego wyroku. To jednak sąd krajowy
winien dokonać oceny, biorąc pod uwagę wszystkie znane mu okoliczności, czy wspomniane oznaczenie można w ten sposób zakwalifikować.
Gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że oznaczenie „Bergspechte” nie jest identyczne ze znakiem towarowym BergSpechte, właściwe
wydawałoby się stwierdzenie podobieństwa tego oznaczenia do wspomnianego znaku, z zastrzeżeniem zweryfikowania tej okoliczności
przez sąd krajowy.

W przedmiocie negatywnego wpływu lub możliwości takiego wpływu na jedną z funkcji pełnionych przez znak towarowy [art. 5 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104]
Prawo wyłączne przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić
mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe
mu funkcje. W rezultacie wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia
przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. w szczególności wyroki: z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I‑10273, pkt 51; z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie
C‑487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I‑5185, pkt 58; a także ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 75).
Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego
z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww.
wyroki: w sprawie L’Oréal i in., pkt 60; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 76).
Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania
pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej „funkcją wskazania pochodzenia”), lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności
funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa
(ww. wyroki: w sprawie L’Oréal i in., pkt 58; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 77).
Odnosząc się do używania jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi, Trybunał
orzekł, w pkt 81 ww. wyroku w sprawach połączonych Google France i Google, że funkcjami, w stosunku do których należy przeprowadzić
badanie, są funkcje wskazania pochodzenia i reklamowa.
Co się tyczy funkcji reklamowej, Trybunał stwierdził we wspomnianym wyroku, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym należącym do innej osoby w ramach usługi odsyłania takiej jak „AdWords” nie może negatywnie wpływać na pełnioną
przez znak funkcję reklamową (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 98).
Taki wniosek narzuca się również w niniejszym przypadku, ponieważ postępowanie przed sądem krajowym dotyczy wyboru słów kluczowych
i wyświetlania reklam w ramach tej samej usługi odsyłania „AdWords”.
W odniesieniu do funkcji wskazania pochodzenia Trybunał uznał, że odpowiedź na pytanie, czy z negatywnym wpływem na tę funkcję
znaku towarowego mamy do czynienia wówczas, gdy po wpisaniu słowa kluczowego identycznego z danym znakiem towarowym internautom
ukazuje się reklama osoby trzeciej, zależy w szczególności od sposobu, w jaki reklama ta jest prezentowana. Negatywny wpływ
na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala
właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie zorientować się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama,
pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej
(ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 83, 84).
W tym zakresie Trybunał sprecyzował również, że istnienie negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia należy stwierdzić
wówczas, gdy reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych między tą osobą trzecią a właścicielem znaku.
Negatywny wpływ na wspomnianą funkcję znaku występuje także wtedy, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań gospodarczych,
pozostaje na tyle niejasna w kwestii pochodzenia danych towarów lub usług, że właściwie poinformowany i dostatecznie uważny
internauta nie jest w stanie zorientować się na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, czy
reklamodawcą jest osoba trzecia, czy przeciwnie, osoba powiązana gospodarczo z właścicielem danego znaku (zob. ww. wyrok w sprawach
połączonych Google France i Google, pkt 89, 90).
To właśnie w świetle powyższych wniosków sąd krajowy winien dokonać oceny, czy – w przypadku zastosowania normy ustanowionej
w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 – okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się istnieniem
negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia lub możliwością wystąpienia takiego wpływu.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104]
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego
samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. w szczególności wyroki: z dnia z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I‑3819, pkt 17; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie
C‑120/04 Medion, Zb.Orz. s. I‑8551, pkt 26; a także wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C‑102/01 adidas i adidas Benelux,
Zb.Orz. s. I‑2439, pkt 28).
Z powyższego wynika, że jeżeli w postępowaniu przed sądem krajowym zostanie zastosowana norma ustanowiona w art. 5 ust. 1
lit. b) dyrektywy 89/104, do sądu krajowego będzie należeć ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku
gdy po wpisaniu słowa kluczowego podobnego do danego znaku towarowego internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, która
nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie zorientować się, czy reklamowane
towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie,
od osoby trzeciej.
W takim przypadku przez analogię zastosowanie znajdą też uściślenia przypomniane w pkt 36 niniejszego wyroku.
Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć następująco: artykuł 5 ust. 1 dyrektywy
89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania
według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody
tego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których
rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie zorientować
się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo,
czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego
W pytaniu drugim sąd krajowy zastanawia się zasadniczo, czy ochrona przysługująca właścicielowi z tytułu jego znaku towarowego
może mieć różny zasięg w zależności od tego, czy reklama osoby trzeciej, wyświetlona na podstawie słowa kluczowego identycznego
ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, czy w innym miejscu.
Bezsporne jest, że spór przed sądem krajowym dotyczy wyłącznie używania oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub doń
podobnych w ramach usługi odsyłania w Internecie prowadzącej do wyświetlenia reklam w rubryce „linki sponsorowane” wyszukiwarki
obsługiwanej przez podmiot świadczący wspomnianą usługę. W tych okolicznościach rozpatrzenie ochrony przyznanej właścicielowi
z tytułu znaku towarowego w przypadku wyświetlania reklam osób trzecich poza rubryką „linki sponsorowane” nie jest w żaden
sposób użyteczne dla rozstrzygnięcia rzeczonego sporu.
Z powyższego wynika, że udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie nie jest konieczne.

W przedmiocie kosztów
Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej
przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi,
inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:
Artykuł 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest
uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego
podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody tego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług
identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością
pozwala przeciętnemu internaucie zorientować się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub
z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.
Podpisy
*
Język postępowania: niemiecki.