CELEX: 62006CJ0328
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Artigo 4.º, n.º 2, alínea d)
Marcas ‘notoriamente conhecidas’ no Estado-Membro na acepção do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris
Conhecimento da marca
Alcance geográfico

1       O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 4.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1, a seguir
«directiva»).
2       Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre A. Nieto Nuño, titular da marca registada FINCAS TARRAGONA, abrangendo
diferentes actividades no âmbito do imobiliário, e L. Monlleó Franquet, agente imobiliário em Tarragona (Espanha), a propósito
da utilização, por este, na sua actividade profissional, da marca anterior, não registada, FINCAS TARRAGONA, em castelhano,
ou FINQUES TARRAGONA, em catalão.

Quadro jurídico

Legislação comunitária
3       O artigo 4.° da directiva, intitulado «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores»,
dispõe:
«1.       O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado
nulo:
a)       Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a
marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;
b)       Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços
a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação
com a marca anterior.
2.       Na acepção do n.° 1, entende‑se por ‘marcas anteriores’:
[…]
d)      As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido
de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado‑Membro em causa na acepção em que a expressão «notoriamente conhecida»
é empregue no artigo 6.°A da Convenção de Paris.
[…]
4.       Os Estados‑Membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que
o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:
[…]
b)       O direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação
do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de
registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização
de uma marca posterior;
[…] »
4       O artigo 6.° da directiva, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», enuncia, no seu n.° 2:
«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito anterior
de alcance local, se tal direito for reconhecido pelas leis do Estado‑Membro em questão, e dentro dos limites do território
em que é reconhecido.»

Convenção de Paris
5       O artigo 6.°‑bis da Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Março de 1883, revista,
por último, em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967, e alterada em 28 de Setembro de 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 828, n.° 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»), que vincula todos os Estados‑Membros da Comunidade Europeia,
estipula:
«
Marcas:
marcas notoriamente conhecidas
1)      Os países da União comprometem‑se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de
quem nisso tiver interesse, o registo, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação
ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere
que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para
produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente
conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.
2)      Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registo, para requerer a anulação do registo de tal
marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.
3)      Não será fixado prazo para requerer a anulação ou a proibição de uso de marcas registadas ou utilizadas de má fé.»

Legislação nacional
6       O artigo 6.° da Lei espanhola n.° 17/2001 sobre as marcas (Ley de Marcas Española 17/2001), de 7 de Dezembro de 2001, prevê:
«1.      Não poderão ser registados como marcas os sinais:
a)      que sejam idênticos a uma marca anterior que designe produtos ou serviços idênticos;
b)      que, por serem idênticos ou semelhantes a uma marca anterior e por os produtos ou serviços que designam serem idênticos ou
similares, criem um risco de confusão no espírito do público, risco de confusão esse que inclui o risco de associação com
a marca anterior.
2.      Para efeitos do n.° 1, entende‑se por ‘marcas anteriores’:
[…]
d)      as marcas não registadas que, na data da apresentação ou na data da prioridade do pedido de registo da marca que é objecto
de exame, sejam ‘notoriamente conhecidas’ em Espanha, na acepção do artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial
7       A. Nieto Nuño é titular da marca FINCAS TARRAGONA, registada em Espanha na classe 36 definida pelo Acordo de Nice relativo
à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto
e alterado, para actividades de gestão de propriedades e de co‑propriedades, de locação de imóveis, de venda de imóveis, de
assistência jurídica e de promoção imobiliária.
8       L. Monlleó Franquet, agente imobiliário em Tarragona, utiliza publicamente e de maneira continuada o nome FINCAS TARRAGONA,
em castelhano, ou FINQUES TARRAGONA, em catalão, para identificar a sua actividade profissional.
9       A. Nieto Nuño intentou, com base na legislação espanhola sobre as marcas, uma acção contra L. Monlleó Franquet no Juzgado
de lo Mercantil 3 de Barcelona, destinada a obter a declaração de que o demandado no processo principal violara a marca registada
FINCAS TARRAGONA.
10     L. Monlleó Franquet alegou em sua defesa que o nome sob o qual exerce a sua actividade é uma marca notória anterior não registada,
que utiliza desde 1978, pelo menos. Apresentou um pedido reconvencional tendente à anulação do registo da marca do demandante
no processo principal.
11     O órgão jurisdicional de reenvio observa que o demandado no processo principal apenas utiliza a sua marca não registada na
cidade de Tarragona e nos seus arredores, pelo que o sector do público, da clientela, dos consumidores e dos concorrentes,
a que se refere, não é o de toda a Espanha nem de uma parte significativa desta.
12     Nestas condições, o Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça
a questão prejudicial seguinte:
«O conceito de marca ‘notoriamente conhecida’ num Estado Membro, referido no artigo 4.° da [directiva] deve referir‑se única
e exclusivamente ao grau de conhecimento e implementação num Estado‑Membro da União Europeia ou numa parte significativa do
território do Estado, ou pode a notoriedade de uma marca ser associada a uma área territorial que não coincida com o território
de um Estado, mas com o de uma Comunidade Autónoma, Região, Comarca ou cidade, em função do produto ou do serviço relativo
à marca e aos reais destinatários da marca ou ainda em função do mercado no qual a marca se desenvolve?
»
Quanto à questão prejudicial
13     A questão colocada está circunscrita ao alcance geográfico da notoriedade de uma marca anterior e não aos critérios de apreciação
da própria notoriedade, considerada em termos de grau de conhecimento da marca pelo público.
14     No que respeita ao alcance geográfico da notoriedade, há que referir que, por força do artigo 4.°, n.° 2, alínea d), da directiva,
a existência de «marcas notoriamente conhecidas», na acepção do artigo 6.°A da Convenção de Paris, deve ser apreciada «no
Estado‑Membro».
15     Através da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pede que seja determinado o alcance da expressão «no Estado‑Membro».
16     À luz das circunstâncias do litígio no processo principal, o referido órgão jurisdicional pergunta, no essencial, se o artigo
4.°, n.° 2, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida
em todo o território do Estado‑Membro de registo ou numa parte substancial deste, ou se a protecção concedida por esta disposição
abrange igualmente uma situação na qual a marca anterior goza de uma notoriedade limitada a uma cidade e aos seus arredores.
17     A este respeito, uma vez que a disposição comunitária interpretada não faculta qualquer precisão neste sentido, não se pode
certamente exigir que a notoriedade exista em «todo» o território do Estado‑Membro, bastando que exista numa parte substancial
deste (v., por analogia, acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C‑375/97, Colect., p. I‑5421, n.° 28, a propósito
do conceito próximo de «prestígio» de uma marca, em relação ao qual o artigo 5.°, n.° 2, da directiva remete igualmente para
uma apreciação no «Estado‑Membro»).
18     Todavia, o sentido comum dos termos utilizados na expressão «no Estado‑Membro» opõe‑se a que a referida expressão se aplique
a uma notoriedade limitada a uma cidade e aos seus arredores que, em conjunto, não constituiriam uma parte substancial do
Estado‑Membro.
19     De qualquer modo, importa observar que uma marca anterior não registada pode, sendo caso disso, estar protegida, em particular,
pelo:
–       artigo 4.°, n.° 4, alínea b), da directiva, que permite a um Estado‑Membro prever que o registo de uma marca seja recusado
ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca possa ser declarado nulo quando e na medida em que os direitos a uma
marca não registada tenham sido adquiridos anteriormente e que essa marca não registada confira ao seu titular o direito de
proibir a utilização de uma marca posterior;
–       artigo 6.°, n.° 2, da directiva, que confere a um Estado‑Membro a faculdade de autorizar o uso de um direito anterior de alcance
local, dentro dos limites do território em que é reconhecido.
20     Sem prejuízo dos âmbitos de aplicação respectivos destas duas disposições, há que responder à questão colocada que o artigo
4.°, n.° 2, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida
em todo o território do Estado‑Membro de registo ou numa parte substancial deste.

Quanto às despesas
21     Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional
de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações
ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:
O artigo 4.°, n.° 2, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente
conhecida em todo o território do Estado‑Membro de registo ou numa parte substancial deste.
Assinaturas
*
Língua do processo: espanhol.