CELEX: 62002TJ0289
Marca comunitária
Sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS
Motivos absolutos de recusa
Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94
Respeito do direito de defesa

Antecedentes do litígio
Em 26 de Novembro de 1999, a recorrente, anteriormente Adds Inc., apresentou um pedido de marca nominativa comunitária ao
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com as alterações que lhe foram introduzidas.
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS.
Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido englobam‑se nas classes 9, 10, 38 e 42 na acepção do Acordo de
Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de Junho de 1957,
tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
–
«computadores, periféricos de computadores, caixas de computadores, impressoras, etiquetadores, móveis para computadores e
software
; suportes de dados; inclusive todos os artigos atrás referidos contendo partes de um sistema distribuidor e/ou destinando‑se
a serviços farmacêuticos, de farmácia ou médicos; sistemas distribuidores que incluem
software
e
hardware
», englobados na classe 9;
–
«sistemas distribuidores; sistemas distribuidores para produtos farmacêuticos embalados e/ou produtos medicinais embalados;
sistemas distribuidores que incluem armários; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos», englobados na classe
10;
–
«transmissão de informações, dados e instruções de distribuição, transmissão electrónica e/ou por rádio de informações, dados
e instruções de distribuição», englobados na classe 38;
–
«serviços de consultas para doentes; envio de instruções de distribuição a sistemas distribuidores à distância; serviços médicos
e de farmácia», englobados na classe 42.
Por decisão de 21 de Novembro de 2000, o examinador indeferiu o pedido de registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea
b), do Regulamento n.° 40/94. Considerou que o sinal em causa era directamente descritivo dos produtos e dos serviços referidos
pelo pedido de marca, uma vez que o termo «telepharmacy» (telefarmácia) é correntemente utilizado no domínio da distribuição
à distância de medicamentos. O examinador considerou que, lida no seu conjunto, a marca TELEPHARMACY SOLUTIONS indicava apenas
ao consumidor que a recorrente, ao fornecer os produtos e serviços reivindicados, oferecia soluções a empresas e a particulares
que desejassem iniciar a prática de actividades de telefarmácia. A marca foi, portanto, considerada desprovida de qualquer
carácter distintivo para o conjunto dos produtos e serviços reivindicados.
Em 22 de Janeiro de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da
decisão do examinador. Fundamentou o recurso por meio de alegações datadas de 21 de Março de 2001.
Por decisão de 28 de Junho de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao
recurso com o fundamento de que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 obstava ao registo da marca nominativa
TELEPHARMACY SOLUTIONS, uma vez que esta era susceptível de ser compreendida pelos consumidores como uma indicação da utilização
a dar aos produtos e serviços reivindicados, ou seja, que são destinados à distribuição à distância de produtos farmacêuticos.
Segundo a Câmara de Recurso, a marca pedida descreve o equipamento e os serviços que servem para a distribuição à distância
de produtos farmacêuticos, uma vez que, nesse domínio, o termo «telepharmacy» é correntemente utilizado.
Tramitação processual e pedidos das partes
Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 20 de Setembro de 2002, a recorrente interpôs
o presente recurso.
Na sua petição introdutiva da instância, a recorrente indicou que o presente recurso apenas dizia respeito aos seguintes produtos:
«sistema distribuidor electrónico comandado à distância de produtos farmacêuticos embalados que compreende um espaço no qual
os produtos farmacêuticos embalados são armazenados com o fim de serem distribuídos, um computador ligado ao distribuidor
e uma rede de comunicações ligando o computador a um computador distante», abrangidos pela classe 9.
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–
anular a decisão impugnada na medida em que visa os produtos mencionados no n.° 8
supra
;
–
condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
A recorrente invoca três fundamentos de recurso. O primeiro assenta, em substância, na violação do seu direito de defesa,
o segundo na violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94 e o terceiro na violação do princípio
da confiança legítima.
Quanto ao objecto do litígio
Há que começar por examinar se o pedido da recorrente, constante da petição introdutiva da instância e destinado a limitar
a lista dos produtos e serviços referidos no pedido de marca (v. n.° 8
supra
), é admissível.
A este respeito, há que recordar que o requerente de uma marca comunitária pode, a qualquer momento, dirigir ao IHMI um pedido
no sentido de limitar a lista de produtos e serviços, nos termos do artigo 44.° do Regulamento n.° 40/94 e da regra 13 do
Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303,
p. 1). Resulta destas disposições que a limitação da lista dos produtos ou serviços designados num pedido de marca comunitária
deve ser realizada segundo determinadas regras específicas. Dado que o pedido formulado pela recorrente na sua petição inicial
não obedece a estas regras, não pode ser considerado um pedido de alteração na acepção das disposições já referidas [v., neste
sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilhas ovais), T‑194/01, Colect.,
p. II‑383, n.° 13].
Em contrapartida, este pedido pode ser interpretado no sentido de que a recorrente se limita a pedir a anulação parcial da
decisão impugnada (v., neste sentido, acórdão Pastilhas ovais, n.° 13
supra
, n.° 14). Esse pedido não é, enquanto tal, contrário à proibição, resultante do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo
do Tribunal de Primeira Instância, de alterar, neste Tribunal, o objecto do litígio tal como o mesmo foi submetido à Câmara
de Recurso (v., neste sentido, acórdão Pastilhas ovais, n.° 13
supra
, n.° 15).
No caso vertente, como a recorrente e o IHMI afirmam nas respostas que deram a uma pergunta escrita do Tribunal, trata‑se
de um pedido de anulação parcial da decisão impugnada, que não altera o objecto do litígio na acepção do artigo 135.°, n.° 4,
do Regulamento de Processo. Deste modo, o pedido é admissível.
Quanto ao primeiro fundamento assente na violação do direito de defesa
Argumentos das partes
A recorrente observa que, enquanto a decisão do examinador de 21 de Novembro de 2000 se baseia unicamente no artigo 7.°, n.° 1,
alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a decisão impugnada assenta no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do mesmo regulamento. A
Câmara de Recurso utilizou assim um novo motivo absoluto de recusa de registo, sem que a recorrente tenha tido a possibilidade
de se pronunciar sobre ele ou de apresentar provas a esse respeito. Ao actuar desse modo, a Câmara de Recurso violou o artigo
73.° do Regulamento n.° 40/94.
O IHMI concluiu pedindo a rejeição deste fundamento, dado que as razões que motivaram, no caso vertente, a recusa de registo
com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c),
do mesmo regulamento coincidiram. Só a base jurídica da recusa de registo foi modificada. Ora, as Câmaras de Recurso estão
habilitadas a proceder deste modo, de acordo com o artigo 62.° do Regulamento n.° 40/94, que dispõe que a Câmara de Recurso
pode exercer as competências da instância que tomou a decisão.
O IHMI considera não ter violado o artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, uma vez que recordou constantemente que o motivo
de recusa de registo da marca requerida consistia em o sinal em causa ser descritivo de todos os produtos e serviços reivindicados,
que são os que oferecem soluções no domínio da preparação e da distribuição à distancia de medicamentos. Alega que a comunicação
dos motivos de recusa do pedido de marca comunitária feita pelo examinador em 16 de Maio de 2000 indicava já que a marca não
era susceptível de ser admitida a registo por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, na medida em
que era descritiva de todos os produtos e serviços referidos no pedido de registo. Deste modo, a recorrente teve duas oportunidades
para formular comentários sobre as razões que levaram a concluir pelo carácter descritivo da marca requerida: uma ao nível
do examinador, outra ao nível da Câmara de Recurso.
Apreciação do Tribunal
Há que recordar que, no caso vertente, é pacífico que o examinador indeferiu o pedido de marca TELEPHARMACY SOLUTIONS por
esta ser desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, relativamente
aos produtos e serviços visados por esse pedido. A Câmara de Recurso, por seu lado, alegou que o sinal nominativo em causa
era abrangido pelo motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do mesmo regulamento.
A este respeito, há que começar por recordar que o princípio da protecção do direito de defesa está consagrado no artigo 73.°
do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes
tenham podido pronunciar‑se [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI
(Forma de um sabão), T‑122/99, Colect., p. II‑265, n.° 40, e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL),
T‑34/00, Colect., p. II‑683, n.° 20, e Rewe‑Zentral/IHMI (LITE), T‑79/00, Colect., p. II‑705, n.° 13].
Por outro lado, o respeito do direito de defesa constitui um princípio geral do direito comunitário, por força do qual os
destinatários de decisões das autoridades públicas que afectem de modo sensível os seus interesses devem ter a possibilidade
de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista (acórdãos Forma de um sabão, n.° 20
supra
, n.° 42; EUROCOOL, n.° 20
supra
, n.° 21, e LITE, n.° 20
supra
, n.° 14).
A este respeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que, ao não dar ao requerente de uma marca a
oportunidade de se pronunciar sobre a aplicação dos motivos absolutos de recusa de registo que a Câmara de Recurso teve oficiosamente
em consideração, esta violou o direito de defesa (acórdãos Forma de um sabão, n.° 20
supra
, n.° 47; EUROCOOL, n.° 20
supra
, n.° 22, e LITE, n.° 20
supra
, n.° 15).
Ora, há ainda que recordar que, embora resulte do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 que cada um dos motivos de recusa
de registo mencionados nessa disposição é independente dos demais, exigindo um exame separado [v., por analogia, no que se
refere a disposições idênticas do artigo 3.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdão do Tribunal de Justiça
de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C‑53/01 a C‑55/01, Colect., p. I‑3161, n.° 67], existe uma sobreposição evidente dos âmbitos
de aplicação respectivos dos motivos enunciados nas alíneas b), c) e d) da referida disposição (v., por analogia, no que se
refere a disposições idênticas do artigo 3.°, n.° 1, da Directiva 89/104, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro
de 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, ainda não publicado na Colectânea, n.° 18).
Em especial, uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços, na acepção do artigo
7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente
a esses mesmos produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento (v., por analogia, no
que se refere às disposições idênticas do artigo 3.°, n.° 1, da Directiva 89/104, acórdãos do Tribunal de Justiça Campina
Melkunie, n.° 23
supra
, n.° 19, e de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, ainda não publicado na Colectânea, n.° 86).
No caso vertente, a razão invocada em apoio da aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 pela Câmara
de Recurso na decisão impugnada e a fundamentação da decisão do examinador são similares. Referindo‑se às definições, constantes
do dicionário, dos termos ingleses «tele» (tele), «pharmacy» (farmácia) e «solutions» (soluções), o examinador indicou que
a marca pedida não podia ser registada por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que era
desprovida de carácter distintivo, já que descrevia produtos e serviços que ofereciam soluções no domínio da preparação e
do fornecimento à distância de medicamentos.
A Câmara de Recurso confirmou esta análise declarando, nos n.
os
8 e 9 da decisão impugnada, o seguinte:
«[…] a marca compõe‑se de uma expressão que pode ser utilizada pelos consumidores para designar os produtos invocados ou a
utilização a dar aos serviços invocados. Em consequência, deve ser recusada por força do artigo 7.°, n.° 1, [alínea] c), do
[Regulamento n.° 40/94]. [...] A decisão [do examinador] confirmou a recusa da marca ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1, [alínea]
b), do [Regulamento n.° 40/94], por ela ser desprovida de carácter distintivo, uma vez que descreve os produtos e os serviços.
Em consequência, a Câmara tem por adquirido que o [examinador] recusou o pedido em razão do carácter descritivo da marca e
que [ele] não baseou a sua recusa em elementos relativos ao carácter distintivo diferentes dos relacionados com o carácter
descritivo. A Câmara é ainda de opinião que a marca deve ser recusada unicamente por força do artigo 7.°, n.° 1, [alínea]
c), do [Regulamento n.° 40/94].»
Resulta destas decisões que as circunstâncias do presente processo são diferentes das que deram lugar à jurisprudência mencionada
no n.° 20
supra
. Com efeito, nesses processos, a Câmara de Recurso teve oficiosamente em consideração novos motivos absolutos de recusa,
sem dar aos requerentes a possibilidade de se pronunciarem sobre a aplicação de tais motivos absolutos de recusa e sobre o
raciocínio invocado em apoio da mesma (acórdãos Forma de um sabão, n.° 20
supra
, n.
os
43 a 46; EUROCOOL, n.° 20
supra
, n.
os
23 e 24, e LITE, n.° 20
supra
, n.
os
16 a 19).
No caso vertente, em contrapartida, a Câmara de Recurso considerou correctamente que, apesar de a decisão do examinador ter
referido expressamente apenas o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, decorria com clareza dos fundamentos
dessa decisão que ela se baseava no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do mesmo regulamento. Deste modo, ao basear a sua própria
decisão nesta última disposição, a Câmara de Recurso não adoptou oficiosamente um novo motivo absoluto de recusa sobre o qual
estaria obrigada a dar à recorrente a oportunidade de se pronunciar previamente.
Além disso, tendo o examinador justificado a recusa de registo com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94
por motivos assentes unicamente no carácter descritivo da marca pedida, possibilitou‑se à recorrente que se pronunciasse sobre
o raciocínio que levou a Câmara de Recurso a confirmar a recusa de registo. As alegações que contêm os fundamentos do seu
recurso para a Câmara de Recurso, datadas de 21 de Março de 2001, abordam aliás a questão do alegado carácter descritivo da
marca em causa.
Daqui resulta que o primeiro fundamento deve ser rejeitado.
Quanto ao segundo fundamento assente na violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
Reportando‑se ao acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I‑6251),
a recorrente alega, em primeiro lugar, que o registo da marca requerida não pode ser recusado ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1,
alínea c), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que a referida marca não se compõe exclusivamente de sinais ou indicações que
designem o destino dos produtos ou dos serviços em causa. A recorrente admite que o termo «pharmacy» pode ser utilizado no
comércio para indicar o destino desses produtos. Além disso, reconhece que o elemento «tele» pode ser utilizado como um prefixo
que significa «à distância». No entanto, nenhuma destas constatações permite, segundo ela, concluir que essa combinação de
termos remeta para uma expressão da vida corrente. O facto de o termo «telepharmacy» constar de um dicionário não faz prova
disso.
Além disso, o IHMI não examinou a marca no seu conjunto, isto é, não teve em conta o acrescento do termo «solutions», que
não pode ser considerado um termo da vida quotidiana sobretudo para produtos que são distintos dos serviços.
A recorrente sustenta que a marca requerida consiste numa indicação elíptica, que possui uma estrutura gramatical inabitual
e que constitui um sintagma cujo sentido não se revela imediatamente. Além disso, recorda que não se deve considerar que o
simples facto de a marca comportar uma alusão a produtos ou a serviços especiais implica uma descrição destes.
Acrescenta que, embora, segundo o IHMI, a marca requerida seja puramente descritiva da oferta de soluções aos profissionais
ou aos particulares que desejem dar início a actividades de «telefarmácia», isto é, a distribuição de medicamentos que implique
a utilização de meios de telecomunicação, ela não é, tal como delimitada no âmbito do presente recurso, descritiva dos produtos
referidos pelo pedido.
A recorrente considera, em segundo lugar, que a Câmara de Recurso, que estava limitada às provas apresentadas ao examinador,
não dispunha de qualquer prova ou, subsidiariamente, de qualquer prova razoável em apoio da sua declaração de que o registo
da marca requerida devia ser recusado por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. Sublinha que a
recusa do examinador se baseou numa única referência Internet relativa a uma conferência mencionada no sítio de um estabelecimento
de ensino situado fora da Comunidade Europeia. Além disso, a recorrente não conseguiu confirmar a referida referência.
A recorrente sublinha, em terceiro lugar, que o registo da marca requerida também não pode ser recusado com fundamento no
artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, dado que ela não é descritiva e que o IHMI não aduziu outros elementos
para sustentar que a marca é destituída de carácter distintivo.
O IHMI considera que a marca requerida no seu conjunto faz referência a uma farmácia, que pode ser consultada à distância
via Internet. Esta marca é do ponto de vista do público‑alvo, que é um público especializado de pessoas do sector médico,
descritiva. Segundo o IHMI, este público pode ser anglófono ou conhecer a linguagem científica médica, a saber, o inglês.
No que respeita à afirmação da recorrente de que a Câmara de Recurso não dispõe de qualquer prova em apoio da sua declaração
de que a marca devia ser recusada por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, o IHMI observa que
a Câmara de Recurso aplicou unicamente o critério do carácter descritivo, de acordo com a jurisprudência, para proferir a
sua decisão.
Quanto ao carácter não distintivo da marca requerida, o IHMI mantém que, mesmo que a decisão impugnada se baseasse no artigo
7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, a marca seria igualmente desprovida de qualquer carácter distintivo. A este
respeito, observa que uma busca na Internet dos termos «telepharmacy and solutions» permite obter uma lista de 245 sítios
Internet em que a marca pedida é utilizada como termo genérico.
Apreciação do Tribunal
Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente
por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».
Além disso, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 dispõe que «o n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas
existam numa parte da Comunidade».
Devem interpretar‑se os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 à luz do
interesse geral subjacente a cada um deles [v., por analogia, no que se refere às disposições do artigo 3.° da Directiva 89/104,
acórdãos do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips, C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.° 77; Linde e o., n.° 23
supra
, n.° 71; de 6 de Maio de 2003, Libertel, C‑104/01, Colect., p. I‑3793, n.° 51, e Campina Melkunie, n.° 23
supra
, n.° 34].
Ao proibir o registo como marca comunitária dos sinais ou indicações a que se refere, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento
n.° 40/94 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivos das características de produtos
ou serviços para os quais o registo é pedido possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto,
que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (acórdão do Tribunal
de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C‑191/01 P, ainda não publicado na Colectânea, n.° 31, e jurisprudência
aí citada).
Para que o IHMI recuse um registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, não é necessário
que os sinais e as indicações que constituem a marca a que esta disposição se refere sejam efectivamente utilizados, no momento
do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou
das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e
indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de uma recusa de registo, em
aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos
ou serviços em causa (acórdão IHMI/Wrigley, n.° 42
supra
, n.° 32).
Deste modo, há que, para efeitos da aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, examinar se, pelo
menos num dos seus significados potenciais, o referido sinal designa uma característica dos produtos ou serviços em causa.
Para examinar os significados potenciais de um sinal, há que apreciar se, no uso normal do ponto de vista do público pertinente,
tal sinal pode servir para designar, quer directamente quer através da menção de uma das suas características essenciais,
o produto ou serviço para o qual o registo foi pedido (v., neste sentido, acórdão Procter & Gamble/IHMI, n.° 31
supra
, n.° 39). A apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode, portanto, efectuar‑se, por um lado, por referência aos
produtos ou aos serviços abrangidos e, por outro, por referência à percepção que deles tem o público pertinente (acórdão EUROCOOL,
n.° 20
supra
, n.° 38).
Há que recordar, a título liminar, que o presente recurso apenas se refere aos seguintes produtos abrangidos pelo pedido de
marca: «sistema distribuidor electrónico comandado à distância de produtos farmacêuticos embalados que compreende um espaço
no qual os produtos farmacêuticos embalados são armazenados com o fim de serem distribuídos, um computador ligado ao distribuidor
e uma rede de comunicações ligando o computador a um computador distante», abrangidos pela classe 9.
Em consequência, há que entender que o público pertinente é um público anglófono e especializado, composto por pessoas do
sector médico, como o IHMI declarou sem ter sido contestado pela recorrente.
No que respeita ao significado do sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS na língua inglesa, há que considerar, como aliás
a recorrente admite, que o elemento «pharmacy» pode ser utilizado no comércio para indicar o destino dos produtos referidos
no pedido de registo, enquanto o elemento «tele» pode ser utilizado como um prefixo que significa «à distância». Em consequência,
há que concluir que o termo «telepharmacy» se refere à distribuição de medicamentos à distância.
A este respeito, não tem importância saber se o elemento «telepharmacy» constitui ou não um neologismo. Com efeito, como o
Tribunal de Justiça declarou, uma marca constituída por um neologismo composto por elementos nominativos, cada um dos quais
descreve as características dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, é ela própria descritiva dessas características,
salvo se houver um afastamento perceptível entre o neologismo e a simples adição dos elementos que o constituem, o que pressupõe
que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos e serviços, o neologismo cria uma impressão
suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião das indicações fornecidas pelos elementos que o constituem,
de modo a prevalecer sobre a soma desses elementos (v., por analogia, no que se refere às disposições idênticas do artigo
3.°, n.° 1, alínea c), da Directiva 89/104, o acórdão Campina Melkunie, n.° 23
supra
, n.° 43).
No caso vertente, a simples combinação dos elementos nominativos «tele» e «pharmacy», cada um dos quais é descritivo de características
dos produtos para os quais o registo foi pedido, mantém‑se em si mesma descritiva das referidas características. Com efeito,
o simples facto de juntar tais elementos, sem lhes fazer uma modificação inabitual, nomeadamente de ordem sintáctica ou semântica,
apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente de sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar
as características dos referidos produtos.
Quanto ao termo «solutions», tem nomeadamente a ver com as operações destinadas a resolver um problema de ordem teórica ou
prática. Assim, lidos em conjunto, os termos «telepharmacy» e «solutions» devem ser considerados descritivos do destino dos
produtos referidos pelo pedido de registo e, portanto, designativos de uma característica essencial deles.
Em consequência, há que considerar, como fez o IHMI, que, apreendido no seu conjunto, o sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS
indica apenas ao público‑alvo, constituído por pessoas anglófonas do sector médico, que a recorrente, ao fornecer os produtos
referidos no pedido de registo, oferece um equipamento que serve para a distribuição à distância de produtos farmacêuticos.
Daqui resulta que o sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS pode servir, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento
n.° 40/94, para designar uma característica essencial dos produtos referidos no pedido de registo.
No que respeita à afirmação da recorrente de que a Câmara de Recurso não dispunha de qualquer prova em apoio da sua declaração
de que devia ser recusado o registo da marca por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, basta verificar
que o carácter registável de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciado exclusivamente com base na regulamentação
comunitária pertinente, tal como interpretada pelo tribunal comunitário. Deste modo, como o IHMI sustentou com razão, basta
que, para tomar a sua decisão, a Câmara de Recurso tenha aplicado o critério do carácter descritivo, tal como interpretado
pela jurisprudência, não estando obrigada a justificar‑se pela produção de elementos de prova.
Finalmente, no que respeita à argumentação da recorrente relativa ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94,
há que recordar que, segundo o artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, basta que um dos motivos absolutos de recusa aí
enunciados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Justiça de
19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C‑104/00 P, Colect., p. I‑7561, n.° 29, e do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro
de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Colect., p. II‑1, n.° 30]. Deste modo, não há que examinar os argumentos da recorrente
assentes na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
Face ao que precede, o segundo fundamento deve ser rejeitado.
Quanto ao terceiro fundamento assente na violação do princípio da confiança legítima
Argumentos das partes
A recorrente observa que o pedido de registo do sinal nominativo TELEPHARMACY, cujo tratamento está em curso, foi, por um
lado, entregue no mesmo dia que o pedido de registo do sinal TELEPHARMACY SOLUTIONS e visa, por outro, na sequência da limitação
efectuada no quadro do presente recurso, a mesma lista de produtos. Sublinha que, posteriormente à modificação da lista de
produtos e serviços para os quais o registo da marca TELEPHARMACY foi pedido, o examinador renunciou às suas objecções assentes
no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94. Além disso, o pedido de registo do sinal TELEPHARMACY foi
já publicado no
Boletim das marcas comunitárias
, em 27 de Agosto de 2001. Entende que deve considerar‑se que o sinal TELEPHARMACY SOLUTIONS tem um carácter distintivo, antes
mais acentuado do que menos acentuado que o sinal TELEPHARMACY. Seria ilógico e contrário ao princípio da confiança legítima
recusar o registo do primeiro sinal e admitir o registo do segundo.
O IHMI sublinha que o sinal nominativo TELEPHARMACY ainda não foi registado, dado que está em curso um processo de oposição.
Além disso, enquanto uma marca não for registada, o IHMI tem sempre a possibilidade de reexaminar uma marca
ex officio
, tendo em conta a existência de motivos absolutos de recusa do registo desta a fim de rectificar erros. De qualquer modo,
uma parte não pode invocar em seu benefício uma decisão jurídica errada.
Apreciação do Tribunal
No que se refere ao presente fundamento, basta declarar que, tendo em conta o que precede e como o próprio IHMI admitiu na
audiência, a decisão do examinador de não aduzir objecções contra o registo do sinal nominativo TELEPHARMACY é errada. Ora,
embora, ao admitir numa decisão, proferida no âmbito de um dado processo, o carácter registável de um sinal enquanto marca
comunitária, o IHMI tenha cometido um erro de direito, essa decisão não pode ser utilmente invocada para justificar um pedido
de anulação de uma decisão posterior que se pronuncie em sentido contrário num processo similar. Com efeito, resulta da jurisprudência
do Tribunal de Justiça que o respeito do princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio
da legalidade, segundo o qual ninguém pode invocar, em seu proveito, uma ilegalidade cometida a favor de outrem (v., neste
sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de Outubro de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Colect., p. 3465, n.° 15, e de
4 de Julho de 1985, Williams/Tribunal de Contas, 134/84, Colect., p. 2225, n.° 14).
De qualquer modo, há que notar que a publicação de um pedido de marca não garante o registo da referida marca. Com efeito,
resulta do artigo 40.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 que, após ter sido publicado, o pedido de marca pode ainda ser indeferido
nos termos dos artigos 37.° e 38.° do mesmo regulamento. A este respeito, importa notar que o artigo 38.° do referido regulamento
determina o exame dos motivos absolutos de recusa. Além disso, o pedido de marca pode ainda ser rejeitado na sequência, nomeadamente,
de observações de terceiros, nos termos do artigo 41.° do Regulamento n.° 40/94 que determina que «[q]ualquer pessoa singular
ou colectiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou
consumidores, pode, após publicação do pedido de marca comunitária, dirigir ao [IHMI] observações escritas, que precisem os
motivos de recusa automática do registo da marca previstos nomeadamente no artigo 7.° [...]», ou na sequência de uma oposição
apresentada ao abrigo do artigo 42.° desse regulamento.
Nestas condições, o fundamento assente em violação do princípio da confiança legítima não é procedente.
Daqui resulta que há também que rejeitar o terceiro fundamento e, portanto, que negar provimento ao recurso na sua integralidade.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora
o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A recorrente é condenada nas despesas.
Legal
Tiili
Vilaras
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2004.
O secretário
O presidente
H. Jung
H. Legal
–
Língua do processo: inglês.