CELEX: 62001CJ0191
Hogere voorziening
Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 40/94
Absolute weigeringsgrond
Onderscheidend vermogen
Merken die uitsluitend bestaan uit beschrijvende tekens of aanduidingen
Woordcombinatie Doublemint

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 17 april 2001, heeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna:
BHIM) krachtens artikel 49 van 's Hofs Statuut-EG hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg
van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (DOUBLEMINT) (T-193/99, Jurispr. blz. II-417; hierna:
bestreden arrest), waarmee het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juni 1999 (zaak R 216/1998-1) (hierna:
bestreden beslissing) heeft vernietigd, bij welke beslissing het beroep is verworpen van Wm. Wrigley Jr. Company (hierna:
Wrigley) tegen de weigering om het woord Doublemint als gemeenschapsmerk in te schrijven voor verschillende warenklassen die onder
meer kauwgom omvatten.
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 4 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1)
luidt: Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden,
met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren
of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
Artikel 7 van die verordening luidt:
1.
Geweigerd wordt inschrijving van:
a)
tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst
of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend
vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.
Artikel 12 van verordening nr. 40/94 luidt: Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer
gebruik te maken:[...]
b)
van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
De feiten van het geschil
Op 29 maart 1996 heeft Wrigley het BHIM een aanvraag ingediend voor de inschrijving van de woordcombinatie Doublemint als
gemeenschapsmerk voor waren van onder meer de klassen 3, 5 en 30 als bedoeld in de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957
betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien
en gewijzigd, en meer in het bijzonder voor kauwgom.
De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag afgewezen bij beslissing van 13 oktober 1998, waartegen Wrigley beroep heeft
ingesteld.
Bij de bestreden beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM genoemd beroep verworpen op grond dat het woord
Doublemint, bestaande uit een combinatie van twee Engelse woorden zonder toevoeging van fantasie- of verbeeldingselementen,
bepaalde kenmerken van de betrokken waren beschrijft, namelijk dat deze munt bevatten en een muntsmaak hebben, en dat het
daarom gelet op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet als gemeenschapsmerk kon worden ingeschreven.
Procesverloop voor het Gerecht en het bestreden arrest
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 september 1999, heeft Wrigley beroep ingesteld, strekkende
tot vernietiging van de bestreden beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij het bestreden arrest toegewezen.
In de eerste plaats heeft het Gerecht, na in punt 19 van het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94
te hebben aangehaald, in punt 20 van het genoemde arrest overwogen dat de communautaire wetgever met deze bepaling de inschrijving
van tekens heeft willen voorkomen die wegens hun zuiver beschrijvende aard ongeschikt zijn om de waren van een onderneming
te onderscheiden, maar dat tekens of aanduidingen met een niet louter beschrijvende betekenis wel als gemeenschapsmerk kunnen
worden ingeschreven.
In de tweede plaats heeft het Gerecht in de punten 23 tot en met 28 van het bestreden arrest het woord Doublemint niet louter
beschrijvend geoordeeld. Het overwoog dat het bijvoeglijk naamwoord
double ongebruikelijk is in vergelijking met andere Engelse termen als
much,
strong,
extra,
best of
finest (veel, sterk, extra, beste of fijnste) en dat dit bijvoeglijk naamwoord in combinatie met het woord
mint voor de potentiële consument twee verschillende betekenissen kan hebben:
twee keer meer munt dan normaal of
met de smaak van twee muntsoorten. Bovendien heeft het Gerecht overwogen dat
mint een generieke term is die groene munt, pepermunt en andere keukenkruiden omvat, en dat er bijgevolg meerdere combinaties
van twee muntsoorten denkbaar zijn, naast de verschillende smaaksterkten van elke combinatie.
In de derde plaats heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest overwogen dat de talrijke betekenissen van het woord
Doublemint voor een gemiddelde Engelstalige consument ten minste op grond van de gewekte associatie of suggestie voor de hand
liggen en aldus elke beschrijvende functie in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontnemen aan dit
teken, terwijl het omstreden woord voor een consument die de Engelse taal onvoldoende beheerst, daarentegen naar zijn aard
een vage, fantasievolle betekenis zal hebben.
Het Gerecht is in punt 30 van het bestreden arrest dan ook tot de slotsom gekomen dat het woord Doublemint voor de waren waarop
de aanvraag betrekking heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis heeft die voor verschillende uitleg vatbaar is en
dat het door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk
van de betrokken waar zal worden opgevat. Aangezien het woord niet louter beschrijvend is, mocht inschrijving ervan volgens
het Gerecht niet worden geweigerd. Het Gerecht heeft de bestreden beslissing dan ook vernietigd.
De hogere voorziening
Het BHIM concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest, met verwijzing van Wrigley in de kosten.
Wrigley concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening, met verwijzing van het BHIM in de kosten.
Bij beschikking van de president van het Hof van 17 oktober 2001 zijn de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland toegelaten tot interventie aan de zijde van het BHIM.
Argumenten van partijen
Het BHIM stelt dat het Gerecht het recht heeft geschonden door te oordelen dat een woord als Doublemint
uitsluitend beschrijvend moet zijn om te worden uitgesloten van inschrijving als gemeenschapsmerk op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening
nr. 40/94.
Rekwirant betoogt in de eerste plaats dat een versoepeling van de uitlegging van de absolute weigeringsgronden van artikel 7
van verordening nr. 40/94 leidt tot een aanzienlijke toename van aanvragen bij het BHIM voor tekens die meerdere betekenissen
hebben en die gezien hun beschrijvende karakter nooit de aan de inschrijving als merk verbonden bescherming behoren te krijgen.
Volgens het BHIM moet de absolute weigeringsgrond betreffende de beschrijvende aard van het gebruikte teken worden uitgelegd
met inachtneming van de andere in artikel 7, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden
voor inschrijving, betreffende het ontbreken van elk onderscheidend vermogen en het normale gebruik van het teken.
In het bijzonder bestaat volgens het BHIM de algemene uitsluitingsgrond voor tekens die elk onderscheidend vermogen missen
in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, los van de weigeringsgronden van de punten a en c van deze
bepaling. Tekens die geheel beschrijvend zijn, zijn naar hun aard ongeschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden
van die van een andere onderneming. Er kan geen sprake zijn van een wettelijk monopolie op woorden die de functie van merk
niet kunnen vervullen, buiten het geval dat zij als gevolg van het ervan gemaakte gebruik onderscheidend vermogen hebben gekregen
in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.
Ten slotte is het BHIM van mening dat, anders dan het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld, een woord als Doublemint,
zijn beschrijvende karakter niet verliest doordat het verscheidene betekenissen kan hebben en daarom dubbelzinnig is. De gemiddelde
consument zal het woord Doublemint spontaan associëren met bepaalde potentiële kenmerken van de betrokken waren, namelijk
dat deze munt bevatten en een muntsmaak hebben, zodat dit woord per definitie beschrijvend is en niet kan worden ingeschreven
als gemeenschapsmerk.
Volgens Wrigley daarentegen verzet artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich niet tegen inschrijving van een
woord als Doublemint dat bestaat uit woorden die op zichzelf beschrijvend zijn, wanneer dit woord in zijn geheel beschouwd
uit een ongebruikelijke combinatie van deze woorden voortvloeit en op zichzelf in het normale taalgebruik en in de waarneming
van de gemiddelde consument niet duidelijk en ondubbelzinnig louter beschrijvend is voor bepaalde kenmerken van de betrokken
waren.
Volgens Wrigley is de grammaticale structuur van het woord Doublemint ongebruikelijk en elliptisch, en zou in het Engels niemand
ter beschrijving van de kenmerken van kauwgom zeggen dat deze naar doublemint (in het Nederlands
dubbelmunt) smaakt. Bovendien heeft het woord Doublemint verschillende mogelijke betekenissen en is het uitgesloten dat de consument
er één in het bijzonder onthoudt, zodat het teken een dubbelzinnige en suggestieve betekenis krijgt.
Wrigley voegt hieraan toe dat het streven van het BHIM om volledig beschrijvende woorden vrij beschikbaar te houden voor concurrenten,
alleen kan gelden voor woorden waaraan concurrenten een redelijkerwijze duidelijke en voorzienbare behoefte hebben om er bepaalde
kenmerken van hun waren mee te omschrijven. Dit geldt niet voor het woord Doublemint, dat sinds de inschrijving ervan, bijna
een eeuw geleden, bij het United States Patent and Trademark Office, dus in een Engelstalig land, door het publiek of de concurrenten
niet als beschrijvende term is gebruikt. Wrigley merkt overigens op dat de kamers van beroep van het BHIM de inschrijving
van samengestelde woorden reeds hebben aanvaard, zoals Alltravel of Megatours voor reisdiensten, Transeuropea voor transportdiensten
of Oilgear voor hydraulische machines.
In haar laatste memorie stelt Wrigley vast dat het woord Doublemint volledig beantwoordt aan de voorwaarden die het Hof heeft
vastgelegd in zijn arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), betreffende het
merk Baby-dry, om aan een woordcombinatie onderscheidend vermogen toe te kennen.
De regering van het Verenigd Koninkrijk, die het BHIM ondersteunt, betoogt dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94
tot doel heeft, te voorkomen dat tekens of aanduidingen als het woord Doublemint, die de kenmerken van waren of diensten beschrijven
of die eenvoudigweg kunnen dienen tot een dergelijke beschrijving in het normaal gebruik door een gemiddelde consument, door
één onderneming als merk worden gebruikt. Zoals het Hof heeft geoordeeld in zijn arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee
(C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), is de inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als merk in strijd
met het algemene belang bij de vrije beschikbaarheid ervan.
In de onderhavige zaak zou het Hof dan ook moeten preciseren, voorzover dit niet reeds duidelijk blijkt uit het aangehaalde
arrest Procter & Gamble/BHIM, dat het in de eerste plaats niet noodzakelijk is dat een term op een bepaald moment beschrijvend
wordt gebruikt om van inschrijving te zijn uitgesloten, maar dat het voldoende is dat een dergelijk gebruik in de toekomst
mogelijk is, en in de tweede plaats dat de omstandigheid dat meerdere termen kunnen worden gebruikt om de kenmerken van een
waar te beschrijven, nog niet betekent dat deze termen niet beschrijvend zijn.
De Duitse regering, die het BHIM eveneens ondersteunt, beschouwt het woord Doublemint als een louter beschrijvende aanduiding
die door iedereen vrij behoort te kunnen worden gebruikt. Dat de bestanddelen van de beschrijving eventueel meerdere betekenissen
hebben, is niet in tegenspraak met deze opvatting. Deze andere betekenissen hebben globaal een beschrijvend karakter, ook
voor het Duitse taalgebied, zoals het Bundespatentgericht en het Bundesgerichtshof overigens hebben geoordeeld ten aanzien
van de woorden
Marktfrisch,
Doppel Caramel,
Double Color en
Double Action.
Beoordeling door het Hof
Volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor
grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren
of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
Op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van merken
die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken
van de waren of diensten.
Tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de
inschrijving wordt aangevraagd, worden dus door verordening nr. 40/94 als naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie
van een merk te vervullen, onverminderd de in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voorziene mogelijkheid van verkrijging
van onderscheidend vermogen door het gebruik.
Met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1, sub c,
van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of
diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling
belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden
[zie met name, met betrekking tot de eendere bepalingen van artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest
Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25, en arrest van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01─C-55/01, Jurispr. blz. I-3161,
punt 73].
Voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet
noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de
inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag
is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het
voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond
van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken
waren of diensten aanduidt.
In het onderhavige geval heeft het Gerecht zijn oordeel dat de omstreden woordcombinatie niet op de in de bepaling genoemde
weigeringsgrond kon worden uitgesloten, in punt 20 van het bestreden arrest aldus gemotiveerd dat tekens of aanduidingen
met een niet louter beschrijvende betekenis als gemeenschapsmerk konden worden ingeschreven, en in punt 31 van het bestreden arrest dat dit woord
niet als uitsluitend beschrijvend [kan] worden beschouwd. Naar het oordeel van het Gerecht moest artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 derhalve aldus worden uitgelegd
dat het de inschrijving verbiedt van merken die
uitsluitend beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, of voor hun kenmerken.
Aldus heeft het Gerecht een maatstaf aangelegd, te weten het
uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, die niet de maatstaf is die in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is vastgelegd.
Hierdoor heeft het niet onderzocht of de omstreden woordcombinatie door andere marktdeelnemers kon worden gebruikt om een
kenmerk van hun waren en diensten aan te duiden.
Hieruit volgt dat het Gerecht de strekking van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 heeft miskend.
Het BHIM heeft dan ook terecht aangevoerd dat het bestreden arrest op een schending van het recht berust.
Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.
Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede zin, van 's Hofs Statuut-EG kan het Hof in geval van vernietiging van de
beslissing van het Gerecht de zaak voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.
In casu dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moeten de kosten worden aangehouden.
HET HOF VAN JUSTITIE,
rechtdoende:
1)
Vernietigt het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (DOUBLEMINT)
(T-193/99).
2)
Verwijst de zaak naar het Gerecht van eerste aanleg.
3)
Houdt de beslissing omtrent de kosten aan.
Skouris
Jann
Timmermans
Gulmann
Cunha Rodrigues
Rosas
Edward
La Pergola
Puissochet
Schintgen
Macken
Colneric
von Bahr
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2003.
De griffier
De president
R. Grass
V. Skouris
–
Procestaal: Engels.