CELEX: 62001TJ0292
Yhteisön tavaramerkki
Asetukset N:o 40/94 ja N:o 2868/95
Väite
Sekaannusvaara
Valituslautakunnan päätöksen muuttaminen
Sanamerkki-tyyppistä yhteisön tavaramerkkiä BASS koskeva hakemus
Aikaisempi sanamerkki PASH

Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8, 43,
62 ja 74 artiklassa säädetään seuraavaa: 8 artiklaSuhteelliset hylkäysperusteet1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:─ ─b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.2. Edellä 1 kohdassa
aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan:a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää ─ ─
ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:─ ─ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit ─ ── ─43 artiklaVäitteen tutkiminen─ ─5. Jos väitteen tutkimisesta johtuu, että tavaramerkiltä evätään rekisteröinti kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. ─ ─62 artiklaValitusta koskeva päätös1. ─ ─ valituslautakunta ─ ─ voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle
edelleen päätettäväksi.─ ─74 artiklaAsiasisällön tutkiminen viran puolesta1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa
menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty
määräajassa.
Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 53 säännössä todetaan
seuraavaa: 53 sääntöPäätösten virheiden korjaaminenAinoastaan viraston päätöksissä olevia kieli- ja kirjoitusvirheitä ja selviä erehdyksiä voidaan korjata. Päätöksen tehnyt
osasto tekee korjauksen omasta aloitteestaan tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä.
Asian tausta
Kantaja haki sanamerkin BASS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi englanniksi laaditulla hakemuksella, joka saapui sisämarkkinoiden
harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit; jäljempänä virasto) 1.4.1996.
Tavaramerkin rekisteröintiä haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten
koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: Jalkineet ja vaatteet.
Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 17.11.1997 ilmestyneessä numerossa 28/97.
Väliintulija teki 13.2.1998 asetuksen N:o 40/94  42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan
kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavararyhmien osalta. Väite perustui Saksassa rekisteröityyn
tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspäivä oli 14.10.1988. Tämä tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) muodostuu sanamerkistä
PASH. Se on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat
seuraavaa kuvausta: ─ luokka 18:
Nahasta tai nahan jäljitelmistä tehdyt tavarat ja muut muovit sikäli kuin ne sisältyvät luokkaan 18 eli käsilaukut ja muut
kotelot muihin kuin tiettyjen tavaroiden säilytystarkoituksiin sekä pienet nahka- ja muovitavarat, erityisesti kukkarot, lompakot,
avainkotelot; matka-arkut ja -laukut, selkäreput, olkahihnat,─ luokka 25:
Vaatteet, myös nahkavaatteet, vyöt, jalkineet, päähineet.
Väliintulija vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen.
Väliintulija rajoitti väitettään 4.8.1999 lähettämällään kirjeellä siten, että se kohdistui yksinomaan tavaramerkin rekisteröintiä
vastaan
vaatteiden tavararyhmän osalta.
Viraston väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) hylkäsi väitteen 19.5.2000 tekemällään päätöksellä. Väiteosasto katsoi lähinnä,
että koska kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti samankaltaiset, kyseessä
olevien kahden tavaramerkin välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa
asiaankuuluvalla yhteisön alueella eli Saksassa.
Väliintulija teki 13.7.2000 virastolle valituksen asetuksen N:o 40/94  59 artiklan perusteella. Se vaati väiteosaston päätöksen
kumoamista ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin suojan epäämistä
vaatteiden tavararyhmän osalta.
Viraston kolmas valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) ratkaisi valituksen 12.9.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä
riidanalainen päätös), joka annettiin valittajalle tiedoksi 28.9.2001. Valituslautakunta katsoi lähinnä, että tavaramerkkiä
koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat eli vaatteet, joiden osalta väliintulija oli pitänyt voimassa väitteensä hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ovat samat kuin luokkaan 25 kuuluvat tavarat, jotka on varustettu aikaisemmalla
tavaramerkillä, ja että oheistarvikkeita, joita varten tämä jälkimmäinen tavaramerkki on myös rekisteröity, markkinoidaan
usein yhdessä saman yrityksen valmistamien vaatteiden kanssa. Kyseessä olevien tavaramerkkien osalta valituslautakunta katsoi,
että ne ovat samankaltaiset. Tämän osalta se totesi, että nämä kaksi tavaramerkkiä ovat visuaalisesti samankaltaiset, koska
niissä on sama määrä kirjaimia, niiden kaksi keskimmäistä kirjainta, joihin yleisön huomio todennäköisesti kohdistuu, ovat
kummassakin samat ja niiden ensimmäiset kirjaimet eli b ja p ovat hyvin samankaltaiset. Foneettisen samankaltaisuuden osalta
se katsoi muun muassa, että ainakin Saksan tietyillä alueilla konsonantit b ja p äännetään hyvin samankaltaisesti. Se totesi
tässä yhteydessä, ettei ole tarpeen, että sekaannusvaara on olemassa koko asiaankuuluvalla alueella, vaan riittää, että tämä
vaara koskee merkittävää osaa kohdeyleisöstä. Käsitteellisen vertailun osalta se katsoi lopuksi, että kummallakaan sanamerkillä
ei ole erityistä merkitystä kyseessä olevien tavaroiden osalta. Valituslautakunta päätteli näin ollen, että koska kyseisillä
kahdella tavaramerkillä varustetut tavarat ovat samat, niiden välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara asiaankuuluvalla yhteisön alueella eli Saksassa.
Riidanalaisen päätöksen päätösosa kuuluu seuraavasti: Valituslautakunta
1.
Kumoaa [väiteosaston] päätöksen.
2.
Hyväksyy väitteen ja hylkää yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.
─ ─
Riidanalaisen päätöksen perustelujen 1, 6 ja 40 kohta kuuluvat seuraavasti:
1.
─ ─ Hakija on hakenut sanamerkin [BASS] rekisteröintiä seuraavia tavaroita (ja muita tavaroita, joita tämä menettely ei koske)
varten: Luokka 25 ─ vaatteet.
6.
Väitteen tekijä teki valituksen [väiteosaston] päätöksestä vaatien valituslautakuntaa kumoamaan [väiteosaston] päätöksen ja
epäämään väitteen kohteena olleen tavaramerkin suojan yksinomaan
vaatteiden osalta.
40.
Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on näin ollen ─ ─ hylättävä ja väiteosaston päätös on kumottava.
Valituslautakunta teki 18.2.2002 päätöksen, jonka päätösosa kuuluu seuraavasti:
1.
─ ─ asetuksen N:o 2868/95 ─ ─ 53 säännön mukaisesti valituslautakunta korjaa omasta aloitteestaan 12.9.2001 asiassa R-740/2000-3
tekemässään päätöksessä olevan ilmeisen virheen.
2.
Päätöksen 1 ja 6 kohta huomioon ottaen päätösosa kuuluu seuraavasti: Tällä perusteella valituslautakunta päättää: ─ ─
2.
hyväksyä väitteen ja hylätä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sikäli kuin rekisteröintiä haetaan luokkaan 25 kuuluvia
vaatteita varten.
Menettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset
Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.11.2001 jättämällään italiaksi laaditulla kannekirjelmällä.
Väliintulija vastusti 19.12.2001 päivätyllä kirjeellä sitä, että italia on oikeudenkäyntikieli.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 10.1.2002, että tavaramerkkiä koskeva hakemus oli tehty englanniksi ja että englanti
on näin ollen oikeudenkäyntikieli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Virasto toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.4.2002. Väliintulija toimitti vastineensa ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimeen 28.3.2002.
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
─
kumoaa riidanalaisen päätöksen
kumoaa riidanalaisen päätöksen
─
hylkää lopullisesti ja kokonaan väitteen, joka tehtiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 25
kuuluvien tavaroiden osalta
hylkää lopullisesti ja kokonaan väitteen, joka tehtiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 25
kuuluvien tavaroiden osalta
─
velvoittaa viraston rekisteröimään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
velvoittaa viraston rekisteröimään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
─
velvoittaa viraston ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä
aiheutuneet kulut mukaan lukien.
velvoittaa viraston ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä
aiheutuneet kulut mukaan lukien.
Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
─
jättää tutkimatta vaatimuksen, jolla pyritään velvoittamaan virasto rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
jättää tutkimatta vaatimuksen, jolla pyritään velvoittamaan virasto rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
─
hyväksyy kanteen
jalkineiden tavararyhmää koskevan tavaramerkkihakemuksen osalta valituslautakunnan 18.2.2002 tehty oikaisupäätös huomioon ottaen
hyväksyy kanteen
jalkineiden tavararyhmää koskevan tavaramerkkihakemuksen osalta valituslautakunnan 18.2.2002 tehty oikaisupäätös huomioon ottaen
─
hylkää kanteen muilta osin
hylkää kanteen muilta osin
─
velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut edellyttäen, että kantaja peruuttaa kanteensa valituslautakunnan 18.2.2002
tekemä oikaisupäätös huomioon ottaen, ja päinvastaisessa tapauksessa velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut edellyttäen, että kantaja peruuttaa kanteensa valituslautakunnan 18.2.2002
tekemä oikaisupäätös huomioon ottaen, ja päinvastaisessa tapauksessa velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
─
hylkää vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta
hylkää vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta
─
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet
kulut mukaan lukien.
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet
kulut mukaan lukien.
Kantaja luopui 25.2.2003 lähettämällään kirjeellä vaatimustensa kolmannesta kohdasta, jolla pyrittiin velvoittamaan virasto
rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki. Se esitti lisäksi asiakirjoja osoittaakseen, että sen kanne on perusteltu.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ilmoitti kantajalle 28.2.2003 päivätyllä kirjeellä, että näitä asiakirjoja ei liitettäisi
asiakirja-aineistoon.
Oikeudellinen arviointi
Kanteen kohde
Väiteosastossa käydyssä menettelyssä väliintulija rajoitti väitettä siten, että se kohdistui yksinomaan tavaramerkin rekisteröintiä
vastaan
vaatteiden tavararyhmän osalta. Valituslautakunta kuitenkin hylkäsi riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohdassa tavaramerkkiä koskevan
hakemuksen rajoittamatta sitä tähän jälkimmäiseen tavararyhmään. Sikäli kuin valituslautakunta antoi ratkaisunsa väitteen
ulkopuolisesta asiasta, riidanalainen päätös on näin ollen lainvastainen.
Kuten asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 5 kohdan ensimmäisestä virkkeestä, 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä virkkeestä ja
74 artiklan 1 kohdan loppuosasta yhdessä ilmenee, valituslautakunta voi väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta ratkaistessaan
hylätä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ainoastaan ne vaatimukset huomioon ottaen, joihin väitteen tekijä viittaa tämän tavaramerkin
rekisteröintiä vastaan tehdyssä väitteessä. Valituslautakunta ei voi antaa ratkaisua, joka ylittää väitteen kohteen. Virasto
tai väliintulija eivät lisäksi kiistä tätä päätelmää.
Valituslautakunta kuitenkin korjasi 18.2.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 2868/95  53 säännön perusteella riidanalaisen
päätöksen päätösosaa siten, että tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen rajoitettiin tästä lähtien
vaatteiden tavararyhmään. Tästä seuraa, että sikäli kuin riidanalaisessa päätöksessä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus muiden
tavararyhmien kuin
vaatteiden osalta, kanteelta puuttuu kohde. Kanteesta ei enää näin ollen ole tarpeen lausua sikäli kuin se koskee riidanalaisen päätöksen
kumoamista tältä osin.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjallisen kysymyksen jälkeen kantaja lisäksi luopui 25.2.2003 lähettämällään kirjeellä
kanneperusteesta, jonka se oli esittänyt kannekirjelmässään ja joka koski sitä, että riidanalainen päätös ylitti väitteen
kohteen.
Kumoamisvaatimus
Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Tämä kanneperuste
on jaettu kahteen osaan. Kanneperusteen ensimmäinen osa koskee sanamerkkien BASS ja PASH samanaikaista esiintymistä saksalaisina
kansallisina tavaramerkkeinä ja toinen, jota on tarkasteltava ensiksi, olennaisen sekaannusvaaran puuttumista.
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Kantaja väittää, että sen arvioimiseksi, onko kahden tavaramerkin välillä sekaannusvaara, on ensiksi tarkasteltava kyseessä
olevien tavaramerkkien visuaalista, auditiivista tai käsitteellistä samankaltaisuutta. Arviointi riippuu sen mukaan toiseksi
siitä, ovatko nämä tavaramerkit hyvin erottamiskykyisiä joko itsessään tai siksi, että ne tunnetaan markkinoilla. Kolmas huomioon
otettava tekijä on kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste. Kantaja viittaa tässä yhteydessä yhtäältä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) kymmenenteen perustelukappaleeseen
ja toisaalta yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antaman tuomion (Kok. 1997, s. I-6191) 22 ja 23 kohtaan
sekä sen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antaman tuomion (Kok. 1998, s. I-5507) 17, 26 ja 28 kohtaan.
Kantaja väittää käsiteltävänä olevassa asiassa, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole millään tavoin visuaalisesti,
foneettisesti tai käsitteellisesti samankaltaiset. Se toteaa tämän osalta, että vaikka kummassakin sanamerkissä on neljä kirjainta,
niissä ei ole muuta yhteistä kuin kaksi keskimmäistä kirjainta, joilla ei ole visuaalisesti ja foneettisesti tarkasteltuna
mitään merkitystä, koska nimenomaan ensimmäiset kirjaimet ovat tärkeämmät sekä ääntämisen että visuaalisen vaikutelman kannalta.
Kantaja väittää lisäksi, että väliintulijan väiteosastossa käydyn menettelyn yhteydessä esittämistä aikaisemman tavaramerkin
todellista käyttöä koskevista todisteista ilmenee, että kaupallisessa käytössä sanamerkkiin PASH liitetään aina täydentävä
erottava tekijä, mikä auttaa osaltaan erottamaan aikaisemman tavaramerkin hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä.
Kantaja toteaa lisäksi, että väiteosaston yksikössä numero 15, joka teki päätöksen, josta väliintulija valitti valituslautakuntaan,
oli jäsen, jonka äidinkieli on saksa, ja että näin ollen tämän kielen ominaispiirteet otettiin huomioon väiteosaston katsoessa,
että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole foneettisesti samankaltaiset. Tämän päätelmän vahvistaa kantajan mukaan se, että
väliintulija käyttää aikaisempaa tavaramerkkiä mainoskampanjoissaan selkeästi englannin kieleen suuntautuvaan ääntämistapaan
yhdistettynä.
Käsitteellisen samankaltaisuuden puuttumisen osalta kantaja väittää, että väiteosasto katsoi perustellusti, että saksalainen
keskivertokuluttaja ymmärtää sanamerkin BASS siten, että se viittaa laulajan ääneen tai musiikki-instrumenttiin, ja että tämä
yleisö yhdistää puolestaan sanamerkin PASH Saksassa pelien maailmassa hyvin tunnettuun termiin.
Kantaja toteaa lisäksi, että sen ja väliintulijan käyttämät jakelukanavat eivät ole samat ja että kohdeyleisö ei näin ollen
myöskään ole sama näiden kahden tavaramerkin tapauksessa. Se toteaa tältä osin kannekirjelmän liitteessä 24 esitettyihin Internet-otteisiin
viitaten, että aikaisemmalla tavaramerkillä tavoitellaan yleisöä, joka on tottunut hankkimaan tietyllä tavaramerkillä varustettuja
tavaroita ennen kaikkia hankkimishetkellä vallitsevan muodin mukaisesti. Kantaja toteaa kannekirjelmän liitteissä 17─19 esitettyihin
asiakirjoihin viitaten, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä tavoitellaan sen sijaan yleisöä, jonka huomio kohdistuu
sekä tavaramerkkiin, jolla tavarat on varustettu, että tavaroiden laatuun, mutta joka ei pidä hankintahetken muotia niin tärkeänä.
Tukeakseen lopuksi väitettään, jonka mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa Saksan markkinoilla,
kantaja viittaa markkinatutkimukseen, joka tehtiin vuoden 2000 marraskuussa. Tästä tutkimuksesta ilmenee kantajan mukaan,
että suuri enemmistö haastatelluista katsoo, että näiden tavaramerkkien välinen sekaannusvaara ei ole mahdollinen.
Virasto vastaa, että valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että kyseessä olevien tavaramerkkien
välillä on sekaannusvaara.
Se toteaa tämän osalta ensiksi, että valituslautakunta katsoi asianmukaisesti, että kohdeyleisö on saksalaisyleisö, jonka
katsotaan olevan tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen.
Virasto muistuttaa toiseksi, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat samat.
Virasto huomauttaa kolmanneksi kyseessä olevien tavaramerkkien välisen suhteen osalta ensiksi, että valituslautakunta totesi
asianmukaisesti, että tavaramerkeistä saadaan sama visuaalinen ja foneettinen yleisvaikutelma. Se toteaa seuraavaksi, että
valituslautakunta katsoi perustellusti, että tavaramerkit ovat visuaalisesti samankaltaiset, koska niissä on sama määrä kirjaimia,
kaksi keskimmäistä kirjainta, joihin yleisön huomio todennäköisesti kohdistuu, ovat samat kummassakin tapauksessa ja niiden
ensimmäiset kirjaimet eli b ja p ovat hyvin samankaltaiset. Myös foneettisen samankaltaisuuden osalta virasto yhtyy valituslautakunnan
analyysiin, jonka mukaan ainakin Saksan tietyillä alueilla konsonantit b ja p äännetään hyvin samankaltaisesti. Virasto täsmentää
tässä yhteydessä, ettei ole tarpeen, että sekaannusvaara on olemassa koko asiaankuuluvalla alueella, vaan riittää, että tämä
vaara koskee merkittävää osaa kohdeyleisöstä. Kantajan mainitsemien käsitteellisten erojen osalta virasto katsoo, että valituslautakunta
katsoi perustellusti, että nämä ovat merkityksettömiä.
Kantajan esittämän markkinatutkimuksen osalta virasto katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei pidä ottaa huomioon
tätä uutta todistetta.
Virasto vastaa lopuksi kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan tapa, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä on todellisuudessa
käytetty, on otettava huomioon, että sekaannusvaaran arvioimiseksi aikaisempi tavaramerkki on otettava huomioon yksinomaan
sellaisena, kuin se on rekisteröity, siitä riippumatta, miten sitä on todellisuudessa elinkeinoelämässä käytetty. Virasto
vetoaa tämän osalta periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeudet saadaan rekisteröinnillä.
Väliintulija katsoo, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Se toteaa tämän osalta ensiksi, että
väitteessä tarkoitetut tavarat eli vaatteet ovat samat kummankin tavaramerkin tapauksessa. Väliintulija toteaa seuraavaksi,
että kummatkin tavaramerkit ovat foneettisesti ja visuaalisesti hyvin samankaltaiset. Se väittää tässä yhteydessä, että kirjaimet
b ja p äännetään samantapaisesti ja jopa samoin monilla Saksan alueilla.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
Kuten asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, ja sen vuoksi, että näillä kahdella tavaramerkeillä varustetut
tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki
on suojattu. Lisäksi asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä
tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin
rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
Tässä asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Saksassa. Näin ollen edellisessä kohdassa tarkoitettujen edellytysten
arvioimiseksi on otettava huomioon yleisön näkemys tässä jäsenvaltiossa. Siksi on katsottava, että kohdeyleisö on lähinnä
saksaa puhuva yleisö. Ottaen lisäksi huomioon, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat ovat tavanomaisia kulutustavaroita,
tämä yleisö muodostuu keskivertokuluttajista, kuten virasto perustellusti vastineensa 45 kohdassa totesi.
On kiistatonta, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat, joiden osalta väliintulija on pitänyt väitteensä
voimassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ovat osittain samat ja osittain samankaltaiset kuin
aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat.
Sekaannusvaaran osalta yhteisöjen tuomioistuimen sen oikeuskäytännön mukaan, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan
1 kohdan b alakohtaa, jonka normisisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, sekaannusvaara
on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti
taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (em. asia Canon, tuomion 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta). Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa
on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa
(em. asia SABEL, tuomion 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja
asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta). Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien
tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien ja tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuuta. Niinpä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa
korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia Marca Mode, tuomion 40 kohta). Näiden tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen
N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan samankaltaisuuden käsite on määriteltävä suhteessa sekaannusvaaraan,
jonka arviointi puolestaan riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden
asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.
Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja ymmärtää yleensä tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan
sen erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä
kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.
On lisäksi otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä,
vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on. On myös syytä ottaa huomioon se,
että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee lopuksi, että kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalisen, auditiivisen
tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan,
ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko kyseessä olevien tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste riittävä, jotta
voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara.
Kyseisten kahden tavaramerkin välisen visuaalisen samankaltaisuuden osalta valituslautakunta totesi asianmukaisesti riidanalaisen
päätöksen 17 kohdassa, että niissä on sama määrä kirjaimia ja että kaksi niistä neljästä kirjaimesta, joista ne muodostuvat,
ovat samat.
Riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa olevan valituslautakunnan sen analyysin osalta, jonka mukaan yleisön huomio kohdistuu
todennäköisesti sanamerkin keskimmäisiin kirjaimiin, on sen sijaan todettava, että yleisön huomio kohdistuu vähintäänkin yhtä
voimakkaasti tällaisen tavaramerkin ensimmäisiin kirjaimiin. Kyseessä olevien tavaramerkkien ensimmäisten kirjainten eli b:n
ja p:n visuaalinen samankaltaisuus on vain rajallinen, toisin kuin valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa toteaa.
Foneettisen samankaltaisuuden osalta ei tosin voida sulkea pois sitä, että ainakin Saksan tietyillä alueilla konsonantit b
ja p äännetään hyvin samankaltaisesti, kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa totesi. Valituslautakunta
totesi lisäksi asianmukaisesti riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että ainoa kyseessä olevissa kahdessa sanamerkissä oleva
vokaali on sama.
Sen sijaan valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa tekemä analyysi, jonka mukaan merkittävä osa kohdeyleisöstä
voisi kuvitella ääntävänsä sanamerkin PASH kaksi loppukonsonanttia sanan
pass tavoin, on perusteeton. Kuten valituslautakunta itse totesi, kirjainyhdistelmää
sh ei käytetä saksan kielessä yhdessä ainoassa tavussa. On pikemminkin katsottava, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee
tarpeeksi hyvin tavallisten englantilaisten sanojen, joihin kuuluu esimerkiksi
crash, ääntämistavan ollakseen taipuvainen noudattamaan tätä ääntämistapaa myös sanamerkin PASH tapauksessa.
Lopuksi kyseessä olevien tavaramerkkien semanttisen vertailun osalta sanamerkki BASS tuo mieleen laulajan äänen tai musiikki-instrumentin,
kun taas sanamerkki PASH voidaan yhdistää saksan sanaan
Pasch, joka merkitsee noppapeliä, edellyttäen, että kohdeyleisö liittää siihen selkeän ja erityisen merkityksen. Näin ollen on
todettava ensiksi, että nämä kaksi tavaramerkkiä eivät ole semanttisesti samankaltaiset.
Seuraavaksi on katsottava, että kyseessä olevien tavaramerkkien väliset käsitteelliset erot ovat sellaiset, että niillä kumotaan
suurelta osin edellä 49 ja 51 kohdassa todetut visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Tällainen kumoaminen edellyttää,
että ainakin yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että
tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi. Tässä asiassa tilanne on tämä sanamerkin BASS osalta, kuten edellisessä
kohdassa todettiin. Toisin kuin valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa väitti, tätä analyysiä ei kumoa se,
että tämä sanamerkki ei viittaa mihinkään niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita varten kyseessä olevat tavaramerkit
rekisteröitiin. Tämä seikka ei estä kohdeyleisöä ymmärtämästä välittömästi tämän sanamerkin merkitystä. On myös merkityksetöntä,
että siksi, että noppapeli nimeltään Pasch ei ole yleisesti tunnettu, on epävarmaa, että sanamerkillä PASH on kohdeyleisön
näkökulmasta tarkasteltuna selkeä ja erityinen merkitys edellä tarkoitetulla tavalla. Riittää, että yhdellä kyseessä olevista
tavaramerkeistä on tällainen merkitys, kun toisella tavaramerkillä ei ole tällaista merkitystä tai kun sillä on yksinomaan
täysin toisenlainen merkitys, jotta näiden tavaramerkkien väliset visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet kumotaan suurelta
osin.
Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki edellä 48─51 kohdassa mainitut seikat. Tässä yhteydessä on
todettava, kuten kantaja asianmukaisesti totesi, että kahden tavaramerkin välisen foneettisen samankaltaisuuden asteen merkitys
on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka markkinoidaan siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan ymmärtää
visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu. Tässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta on näin.
Kaikkien näiden seikkojen perusteella on näin ollen todettava, että kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste
ei riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä
tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Niiden välillä ei näin ollen ole sekaannusvaaraa.
Tätä näkemystä ei kyseessä olevien tavaramerkkien väliset erot huomioon ottaen kumoaa se, että hakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkillä varustetut tavarat, joiden osalta väliintulija teki väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä
vastaan, ovat samat kuin tietyt aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat.
Ainoan kanneperusteen toinen osa on näin ollen hyväksyttävä.
Näin ollen ilman, että on tarpeen tutkia kantajan esittämiä muita väitteitä tai ratkaista kanneperusteen ensimmäistä osaa,
riidanalaista päätöstä, sellaisena kuin se on korjattuna 18.2.2002 tehdyllä päätöksellä, on muutettava asetuksen N:o 40/94
63 artiklan 3 kohdan mukaisesti siten, että väliintulijan virastolle tekemä valitus hylätään.
Vaatimus hylätä lopullisesti ja kokonaan väite, joka tehtiin hakemuksen kohteena olleen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan
luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta
Vaatimusten tästä osasta ei ole tarpeen lausua, koska kantajalla ei ole intressiä vaatia, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkää itse väitteen. Kun riidanalaista päätöstä muutetaan edellisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, väiteosaston päätös,
jolla väite hylättiin, tulee voimaan. Tämän osalta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94  57 artiklan 1 kohdan toisen
virkkeen mukaan virastolle tehdyllä valituksella on lykkäävä vaikutus. Näin ollen päätös, josta tällainen valitus voidaan
tehdä ja joihin kuuluu muun muassa väiteosaston päätös, tulee voimaan, jos virastolle ei ole tehty valitusta asetuksen N:o 40/94
59 artiklan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetussa määräajassa tai jos valituslautakunta on hylännyt tällaisen valituksen
lopullisella päätöksellä. Tämän osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös, jolla virastolle tehty valitus hylätään
muuttamistoimivallan perusteella, on rinnastettava valituslautakunnan tätä koskevaan päätökseen.
Oikeudenkäyntikulut
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Lisäksi työjärjestyksen 87 artiklan 6 kohdan mukaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin määrää oikeudenkäyntikuluista harkintansa mukaan, jos lausunnon antaminen asiassa raukeaa. Lopuksi
työjärjestyksen 136 artiklan 1 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi päättää, että virasto vastaa vain omista
oikeudenkäyntikuluistaan, jos valituslautakunnan päätöksestä nostettu kanne hyväksytään.
Tässä asiassa kantaja on vaatinut viraston ja väliintulijan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska on kuitenkin
kyse suhteellista hylkäysperustetta koskevasta kanteesta, on katsottava, että vaikka sekä virasto että väliintulija ovat hävinneet
asian samalla tavoin, väliintulija on osapuoli, jota asian ratkaisu lähinnä koskee. Virasto kuitenkin vaikutti asian syntyyn
sikäli kuin riidanalainen päätös oli ennen sen korjaamista lainvastainen siltä osin kuin virasto antoi ratkaisun väitteen
ulkopuolisesta asiasta, kuten edellä 23 ja 24 kohdassa todettiin. Näin ollen virasto on velvoitettava korvaamaan omien oikeudenkäyntikulujensa
lisäksi kolmasosa kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista ja väliintulija on velvoitettava korvaamaan omien oikeudenkäyntikulujensa
lisäksi kaksi kolmasosaa kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1)
Kanteesta ei ole tarpeen lausua siltä osin kuin se koskee riidanalaista päätöstä sikäli kuin siinä hylättiin tavaramerkkiä
koskeva hakemus muiden tavararyhmien kuin
vaatteiden osalta.
2)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2001 tekemää päätöstä (asia
R-740/2000-3), sellaisena kuin se on oikaistuna 18.2.2002 tehdyllä päätöksellä, muutetaan siten, että väliintulijan virastolle
tekemä valitus hylätään.
3)
Vaatimuksesta hylätä lopullisesti ja kokonaan väite, joka tehtiin hakemuksen kohteena olleen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan
luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, ei ole tarpeen lausua.
4)
Virasto vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kolmasosasta kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.
5)
Väliintulija vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kahdesta kolmasosasta kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.
Forwood
Pirrung
Meij
Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2003.
H. Jung
N. J. Forwood
kirjaaja
jaoston puheenjohtaja
–
Oikeudenkäyntikieli: englanti.