CELEX: 62001TJ0311
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Aikaisempi yhteisön tavaramerkki ASTERIX
Sanan starix sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus
Suhteelliset hylkäysperusteet
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta

Asian tausta
Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (jäljempänä hakija) teki 14.1.1999 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla kuviomerkin
rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV).
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 38, ja ne vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
─
luokka 9:
Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus-
(valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset
tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet ja tietojenkäsittelylaitteet;
tulensammutuslaitteet,
luokka 9:
Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus-
(valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset
tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet ja tietojenkäsittelylaitteet;
tulensammutuslaitteet,
─
luokka 38:
Kaukoviestintä.
luokka 38:
Kaukoviestintä.
Tämän hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 6.9.1999 ilmestyneessä numerossa 71/99.
Kantaja teki 6.12.1999 asetuksen N:o 40/94  42 artiklan nojalla väitteen (B216020) sitä vastaan, että tämä merkki rekisteröitäisiin
yhteisön tavaramerkiksi. Väite tehtiin kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita vastaan. Väitteen
tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Aikaisempi tavaramerkki
on sanamerkille ASTERIX myönnetty yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 16147, jota oli haettu 1.4.1996 ja joka myönnettiin
25.11.1999 edellä mainittuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.
Väite perustui osaan aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita, nimittäin seuraaviin:
─
luokka 9:
Sähkötekniset, elektroniset ja optiset kojeet ja laitteet, valokuvauksen ja elokuvauksen kojeet ja laitteet sekä opetuskojeet
ja -laitteet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) jos kuuluvat luokkaan 9, elektroniikkapelit, joissa voi olla kuvaruutu,
tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit,
luokka 9:
Sähkötekniset, elektroniset ja optiset kojeet ja laitteet, valokuvauksen ja elokuvauksen kojeet ja laitteet sekä opetuskojeet
ja -laitteet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) jos kuuluvat luokkaan 9, elektroniikkapelit, joissa voi olla kuvaruutu,
tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit,
─
luokka 41:
Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus; kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus
ja viihde; messujen ja näyttelyiden järjestäminen; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö; ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö,
kansanjuhlat, huvipuistotoiminta, konserttien ja puhe-esitysten tuotanto.
luokka 41:
Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus; kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus
ja viihde; messujen ja näyttelyiden järjestäminen; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö; ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö,
kansanjuhlat, huvipuistotoiminta, konserttien ja puhe-esitysten tuotanto.
SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 26.9.2000 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että kyseisten kahden merkin väliset
erot estivät sekaannusvaaran yleisön keskuudessa.
Kantaja valitti 25.10.2000 tästä päätöksestä SMHV:lle asetuksen N:o 40/94  59 artiklan mukaisesti.
SMHV:n väiteosasto hylkäsi erään toisen yrityksen kyseessä olevaa rekisteröintihakemusta vastaan käynnistämän väitemenettelyn
B215543 johdosta tuon hakemuksen 3.11.2000 tekemällään päätöksellä siltä osin, kuin se koski luokkaan 9 kuuluvia
myyntiautomaatteja ja luokkaan 38 kuuluvaa
kaukoviestintää. Tämä päätös evätä rekisteröinti osalta tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita ja palveluja on tullut lopulliseksi.
Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 2.10.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
Valituslautakunta katsoi kyseessä olevien tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta, että tietyt
haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ja palvelut eivät olleet samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin tarkoittamat
tavarat ja palvelut, eikä näiden tavaroiden ja palvelujen osalta näin ollen ollut sekaannusvaaraa; sen sijaan valituslautakunta
katsoi, että muut haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ja palvelut olivat samankaltaisia kuin tietyt aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat ja palvelut. Tämän jälkeen valituslautakunta totesi merkkien vertailun osalta, että merkit eivät olleet ulkoasultaan,
lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia, ja se katsoi näin ollen, ettei sekaannusvaaraa ollut, vaikka aikaisempi
tavaramerkki ASTERIX on luontaisesti hyvin erottamiskykyinen ja tunnettu kuuluisan ranskalaisen sarjakuva- ja piirroselokuvasankarin
johdosta.
Valituslautakunta täsmensi lisäksi, että
selvyyden vuoksi, ─ ─ väitteentekijän väitettä siitä, että sen tavaramerkki ASTERIX [oli] laajalti tunnettu, ei [voitu] hyväksyä,
koska tästä ei [ollut] esitetty mitään näyttöä (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).
Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset
Kantaja nosti esillä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.12.2001 toimittamallaan kannekirjelmällä.
SMHV toimitti 14.5.2002 vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
─
kumoaa riidanalaisen päätöksen
kumoaa riidanalaisen päätöksen
─
määrää poistamaan haetun tavaramerkin rekisteristä
määrää poistamaan haetun tavaramerkin rekisteristä
─
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
─
hylkää kanteen
hylkää kanteen
─
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Istunnossa kantaja luopui vaatimustensa toisesta kohdasta, joka koski haetun tavaramerkin poistamista rekisteristä, minkä
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi istuntopöytäkirjaan. Kanteen kohde rajoittuu näin ollen kumoamisvaatimukseen.
Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen
8 artiklan 5 kohdan rikkomista.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
Kantaja toteaa aikaisemman tavaramerkin osalta, että kyseisellä tavaramerkillä on erittäin hyvä erottamiskyky. Kantaja katsoo
tältä osin, että ottaen huomioon se, että tavaramerkin hakija ei ole kiistänyt sitä, että aikaisempi tavaramerkki ASTERIX
on laajalti tunnettu, valituslautakunnan olisi pitänyt tunnustaa ja ottaa huomioon tämä laaja tunnettuus, vaikka kantaja ei
olisikaan näyttänyt sitä toteen. Kantajan mukaan nimittäin asetuksen N:o 40/94  73 ja 74 artiklassa tarkoitetun kontradiktorisen
periaatteen mukaan SMHV on velvollinen myöntämään ja ottamaan huomioon yhden asianosaisen esittämät tosiseikat, joita toinen
asianosainen ei ole kiistänyt.
Kantaja esittää tältä osin, että tavaramerkin ASTERIX ─ joka on kuuluisan sarjakuvahahmon nimi ─ laaja tunnettuus on tunnustettu
useissa saksalaisten tuomioistuinten päätöksissä ja että sitä osoittavat kannekirjelmään liitetyt asiakirjat, eli kuluttajatutkimus,
yhteenveto kokoillan elokuvan
Asterix & Obelix katsojamääristä eri jäsenvaltioissa, Asterix-sarjan kronologia, lehtiartikkelit sekä valaehtoiset vakuutukset. Lisäksi kantaja
pyytää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuulisi kahta henkilöä todistajana.
Kantaja katsoo kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden ja samankaltaisuuden osalta ensinnäkin, että valituslautakunta
on menetellyt virheellisesti kun se ei ole tunnustanut samankaltaisuutta haetun tavaramerkin tarkoittamien
kaukoviestintäpalvelujen ja aikaisemman tavaramerkin tarkoittamien
tietojenkäsittelylaitteiden välillä. Kantaja väittää, että kyseiset tavarat ja palvelut täydentävät toisiaan, mikä on tunnustettu saksalaisessa oikeuskäytännössä.
Kantaja väittää toiseksi, että haetun tavaramerkin tarkoittamien, luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden
tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastuslaitteet
ja -kojeet; kassakoneet, laskukoneet ja aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden, erityisesti
tietokoneiden, moduulien ja tietovälineisiin tallennettujen tietokoneohjelmien välillä on epäsuora samankaltaisuus. Lisäksi kantaja toteaa, että haetun tavaramerkin tarkoittamat tulensammutuslaitteet
kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamiin, luokkaan 20 kuuluviin astioihin.
Kantaja katsoo, että merkkien välistä samankaltaisuutta on analysoitava merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön
muodostaman vaikutelman perusteella ja huomioon on otettava markkinaolosuhteet ja kuluttajien tottumukset koko sisämarkkinoilla.
Mitä ensinnäkin tulee ulkoasun vertailuun, kantaja myöntää, että merkkien välillä on eroavaisuuksia yhtäältä haetun tavaramerkin
alkuosan kuvioelementin graafisen muodon osalta, erityisesti koska se on esitetty värillisenä, ja toisaalta kirjainten erilaisen
muodon vuoksi. Kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi kuitenkin pitänyt vähintään ottaa huomioon ensinnäkin se, että
osa kohderyhmästä mieltää haetun tavaramerkin ensimmäisen osan kirjaimeksi
o, ja toiseksi se, että haettu tavaramerkki voidaan esittää yhtä hyvin värillisenä kuin mustavalkoisena. Kantaja katsoo, että
viimeksi mainitussa tapauksessa haetun tavaramerkin mielletään olevan
ostarix, koska alkukirjain
o ei enää erotu selvästi muista kirjaimista.
Toiseksi lausuntatavan vertailun osalta kantaja toteaa, että kyseessä olevien kahden merkin sisältämät kirjainkokonaisuudet
eroavat toisistaan ainoastaan yhden kirjaimen osalta ja että ne ovat kolmitavuisia ja paino on ensimmäisellä tavulla useimmissa
kielissä. Niillä on myös samanlainen sointirytmi ja tavujako. Kantaja katsoo, että vaikka haetun tavaramerkin alkuosa jätettäisiin
huomiotta, foneettinen samankaltaisuus säilyy, koska kaikki sanaosan
starix kirjaimet sisältyvät kokonaisuudessaan aikaisempaan tavaramerkkiin.
Kolmanneksi merkityssisällön vertailun osalta kantaja toteaa, että sana
asterix merkitsee englanniksi ja ranskaksi asteriskia, eli pientä tähteä, joten merkitys vastaa sitä merkitystä ─ nimittäin tähti
(star) ─ jonka valituslautakunta on katsonut olevan haetun tavaramerkin sanaosalla. Lisäksi kantaja huomauttaa että näille
kahdelle merkille on yhteistä loppuliite
rix, jolla on erityinen erottamiskyky Asterix-sarjan hahmojen osalta.
Lopuksi kantaja katsoo, että kun otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden ja merkkien samankaltaisuuden
välinen keskinäinen riippuvuus sekä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, merkkien väliset eroavaisuudet eivät riitä estämään
sekaannusta ─ erityisesti foneettista sekaannusta ─ kyseessä olevien tavaramerkkien välillä.
Ensinnäkin kantajan niiden väitteiden osalta, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94  74 artiklaa,
koska se ei ottanut huomioon aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta, SMHV toteaa, että kyseisestä säännöksestä seuraa,
että SMHV ei voi väitemenettelyssä tutkia tosiseikkoja viran puolesta. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että SMHV:n on pidettävä
toteen näytettyinä sellaisia toisen asianosaisen väittämiä seikkoja, joita menettelyn toinen asianosainen ei ole kiistänyt.
SMHV muistuttaa tältä osin, että väitteentekijän tehtävänä on väitemenettelyssä esittää ja näyttää toteen kaikki tarpeelliset
tosiseikat osoittaakseen väitteensä olevan perusteltu. SMHV katsoo joka tapauksessa, että aikaisemman tavaramerkin laajan
tunnettuuden myöntämisellä ei ole vaikutusta nyt esillä olevassa tapauksessa, koska valituslautakunta on todennut, että vaikka
aikaisemman tavaramerkin katsottaisiin olevan yleisesti tai laajalti tunnettu, tavaramerkit eivät ole mitenkään samankaltaiset.
SMHV katsoo, että valituslautakunta on soveltanut oikein tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa koskevia yhteisön oikeuskäytännössä
vahvistettuja periaatteita.
SMHV toteaa tavaroiden ja palveluiden välisen vertailun osalta ensinnäkin, että kantaja unohtaa haetun tavaramerkin tarkoittamien
kaukoviestintäpalvelujen osalta sen, että tavaramerkkihakemuksessa ollutta tavara- ja palveluluetteloa rajoitettiin poistamalla
muun muassa
kaukoviestintäpalvelut väiteosaston väitemenettelyssä B215543 tekemän päätöksen johdosta.
Toiseksi mitä tulee haetun tavaramerkin tarkoittamiin, luokkaan 9 kuuluviin tavaroihin
tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastuslaitteet
ja -kojeet; kassakoneet, laskukoneet, SMHV katsoo, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia aikaisemman
tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kanssa.
Lopuksi SMHV toteaa aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden
astiat osalta, että kantaja ei voi vedota niihin, koska se ei ollut perustanut väitettään kyseisiin tavaroihin. SMHV katsoo näin
ollen, että kantaja esittää tältä osin uuden perusteen, joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan
4 kohdan perusteella jätettävä tutkimatta.
SMHV toteaa merkkien vertailun osalta ensinnäkin, että sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon tilanne koko sisämarkkinoilla,
koska aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki.
Ensiksi ulkoasun samankaltaisuuden osalta SMHV pitää oikeana valituslautakunnan arviota siitä, että kuluttaja ei miellä haetun
tavaramerkin ensimmäistä osaa tyylitellyksi isoksi kirjaimeksi vaan koristeelliseksi kuvaelementiksi.
Toiseksi lausuntatavan samankaltaisuuden osalta SMHV toteaa, että haetun tavaramerkin sanaosassa
starix äänenpaino on kaikissa Euroopan unionin kielissä ensimmäiseen tavuun sisältyvällä kolmannella kirjaimella. Sitä vastoin aikaisemman
sanamerkin ASTERIX osalta on kaksi mahdollista painotustapaa: paino on joko ensimmäisellä kirjaimella
a tai toisessa tavussa olevalla neljännellä kirjaimella
e. SMHV:n mukaan nämä erot riittävät poissulkemaan foneettisen samankaltaisuuden kyseessä olevien merkkien välillä.
Kolmanneksi SMHV katsoo, että kyseessä olevat merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset. Mitä tulee kantajan huomioihin
siitä, että sanan
asterix semanttinen sisältö on
asteriski Euroopan unionin englannin- ja ranskankielisissä osissa ja että haetun tavaramerkin sanaosa
starix tarkoittaa
tähteä englannin kielessä, SMHV toteaa, että nämä toteamukset kuuluvat analyyttiseen tutkimukseen, jota kohdeyleisö ei yleensä tee.
SMHV huomauttaa kantajan loppuliitettä
-ix koskevien väitteiden osalta, että kyseisellä loppuliitteellä on muita kuin Asterix-sarjakuvasarjan hahmoihin liittyviä merkityssisältöjä
ja että erityisesti tietokoneohjelmistojen yhteydessä se viittaa siihen, että kyseessä olevat ohjelmistot ovat yhteensopivia
Unix-käyttöjärjestelmän kanssa.
SMHV katsoo näin ollen, että valituslautakunnan toteamus siitä, että yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa kyseessä olevien
merkkien osalta, on perusteltu sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä,
jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara; mainitussa säännöksessä täsmennetään lisäksi, että
sekaannusvaara ─ ─ sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi
aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun muassa yhteisön tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen
tekopäivää (asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta).
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL L 40, s. 1) soveltamista koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ja asetusta N:o 40/94 koskevan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat
tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asiat
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999,
s. I-3819, 17 kohta ja T-104/01, Oberhauser v. SMHV ─ Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta).
Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä
kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Canon,
tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000,
s. I-4861, 40 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).
Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien
samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit
on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen
tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asiat Canon, tuomion 17 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa,
jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu lukuisista
tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin
liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten
tavaroiden tai palvelujen välillä (em. asia Fifties, tuomion 27 kohta).
Lisäksi oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asiat
SABEL, tuomion 24 kohta ja Canon, tuomion 18 kohta), mikä on todettava joko tavaramerkkiin itseensä liittyvien ominaisuuksien
perusteella tai tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella (em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks
v. SMHV ─ Karlsberg Brauerei (MISTERY), tuomio 15.1.2003, tuomion 34 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Myös sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena, eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia
yksityiskohtia (em. asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa
kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.
Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä;
hänen on sen sijaan turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä. On myös syytä ottaa huomioon
se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).
Esillä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki ja näin ollen se alue, jonka suhteen sekaannusvaaraa
on arvioitava, on koko Euroopan unionin alue. Lisäksi kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat
tavanomaisia kulutushyödykkeitä ja -palveluita, kohdeyleisönä on eurooppalainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan
tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.
Kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa valituslautakunnan
todenneen ensinnäkin seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 23 kohta): Tieteellisillä, merenkulku-, geodeettisilla, sähkö-, optisilla, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-),
hengenpelastuslaitteilla ja -kojeilla; kassakoneilla, laskukoneilla; tulensammutuslaitteilla ei ole mitään yhteistä väitteentekijän tavaramerkin kattamien tavaroiden kanssa. Näiden tavaroiden osalta ei voi olla mitään
sekaannusvaaraa, koska kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia eivätkä samoja.
Toiseksi valituslautakunta on todennut, että
yhteisön tavaramerkkihakemuksen kattamat
valokuvaus-, elokuva- ja opetuslaitteet ja -kojeet sekä
äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt [olivat] ainakin hyvin samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat
sähkötekniset, elektroniset ja optiset kojeet ja laitteet, valokuvauksen ja elokuvauksen kojeet ja laitteet sekä opetuskojeet
ja -laitteet (riidanalaisen päätöksen 24 kohta)
Kolmanneksi valituslautakunta on katsonut, että haetun tavaramerkin tarkoittamat
kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; tietojenkäsittelylaitteet [olivat] ainakin samankaltaisia kuin
elektroniikkapelit, joissa voi olla kuvaruutu, tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat,
erityisesti videopelit, koska kaikkia niitä [voitiin] käyttää samaan tarkoitukseen eli pelien pelaamiseen tietokoneella (riidanalaisen päätöksen 24 kohta).
Valituslautakunta on näin ollen myöntänyt, että suuri osa haetun tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista oli enemmän
tai vähemmän samankaltaisia, jopa samanlaisia (kuten on ilmeistä esimerkiksi luokkaan 9 kuuluvien
valokuvaus-, elokuva- ja optisten laitteiden ja -kojeiden osalta) kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. Tästä huolimatta, ja vaikka valituslautakunta on lisäksi
pääasiallisesti tunnustanut aikaisemmalla tavaramerkillä ─ jonka se on katsonut olevan
luontaisesti hyvin erottamiskykyinen ja tunnettu kuuluisan ranskalaisen sarjakuva- ja piirroselokuvasankarin johdosta ─ olevan erittäin hyvä erottamiskyky (riidanalaisen päätöksen 29 kohta), se on katsonut, ettei sekaannusvaaraa ollut,
koska kyseessä olevat tavaramerkit eivät [olleet] ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 29 kohta).
Tässä tilanteessa on syytä tutkia valituslautakunnan tekemän arvioinnin pätevyyttä.
Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan,
ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd
Schuhfabrik Meyer, 25 kohta).
Valituslautakunta on kuvannut haettua tavaramerkkiä seuraavasti (riidanalaisen päätöksen 25 kohta): Hakijan tavaramerkki on kuviomerkki, joka koostuu punaisesta soikiosta, jota seuraa sana [
starix] kursiivilla kirjoitettuna. Soikio kallistuu hieman vasemmalle ja siinä on pieni piste. Se näyttää tämän vuoksi elektronilta,
joka kiertää sanaa [
starix] tai satelliitilta ja sen kiertoradalta. Väitteentekijän tavaramerkki on ASTERIX, joka on tavallinen sanamerkki.
Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta on todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen
26 kohta): Vaikka tavaramerkeille on yhteistä kirjainyhdistelmä [
st] ja loppuliite [
rix], niiden välillä on tiettyjä merkittäviä visuaalisia eroja, kuten se, että eri kirjaimet seuraavat kirjainyhdistelmää [
st] sekä erilainen kirjasinlaji ja graafinen esitystapa ja erityisesti sanojen erilainen alku. Tältä osin on todettava, että
hakijan tavaramerkissä kuluttajan huomio kiinnittyy kuvioelementtiin. Toisin kuin väitteentekijä on väittänyt, kuvioelementtiä
ei mielletä kirjaimeksi [
o]. Näin ollen tavaramerkkejä on pidettävä visuaalisesti erilaisina.
On syytä todeta, että on epätodennäköistä, että kohdeyleisö voisi mieltää haetun tavaramerkin ensimmäisen osan vokaaliksi
o ottaen huomioon se, että merkkiä on arvioitava sellaisena, kuin se on esitetty SMHV:lle. Niinpä huomioon on otettava se,
että tämä ensimmäinen osa muodostuu punaisesta, vasemmalle kallistuvasta soikiosta, jossa on pieni piste, ja se muistuttaa
satelliittia kiertoradallaan. Tämä osa on näin ollen selvästi erotettavissa sitä seuraavasta sanaosasta
starix, jossa kaikki kirjaimet on kirjoitettu samalla kalligrafiatyylillä ja samalla mustalla värillä.
Näin ollen kyseisten merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa kunkin merkin sisältämät erityispiirteet ─ erityisesti haetun
tavaramerkin sisältämän soikion graafinen esitystapa ja sanaosan kursiivimuotoinen typografia ─ saavat aikaan sen, että kunkin
merkin luoma kokonaisvaikutelma on erilainen. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseessä olevat
merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset.
Lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta on todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 27 kohta): hakijan tavaramerkki alkaa kirjaimella [
s], kun taas väitteentekijän tavaramerkin ensimmäinen kirjain on [
a]. Lisäksi viimeksi mainitun tavaramerkin toinen vokaali [
e] lausutaan eri tavalla kuin vokaali [
a] hakijan tavaramerkissä. Tavaramerkit lausutaan eri tavalla kaikissa [Euroopan unionin] jäsenvaltioissa. Niitä on näin ollen
pidettävä foneettisesti erilaisina.
Tältä osin on tärkeä korostaa sitä, että haetun tavaramerkin sanaosa alkaa konsonantilla ja koostuu kuudesta kirjaimesta,
kun taas aikaisempi tavaramerkki alkaa vokaalilla ja siinä on yksi vokaali enemmän kuin haetussa tavaramerkissä. Kyseisillä
kahdella merkillä on ainoastaan yksi yhteinen tavu, joka on lisäksi viimeinen tavu (
rix). Näin ollen on katsottava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioiden foneettisesti erilaisia.
Kyseisten merkkien merkityssisällön vertailun osalta valituslautakunta on todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 28 kohta):
Sanalla [
asterix] tai sanalla [
starix] ei ole mitään yleistä merkitystä missään Euroopan unionin virallisessa kielessä. Viimeksi mainittu sana voi, etenkin kun
se nähdään yhdessä kuvioelementin kanssa, tuoda kuluttajan mieleen englannin kielen sanan
star, jonka useimmat ihmiset Euroopan unionissa ymmärtävät, koska kyseessä on englannin kielen perussana. Näin ollen kyseessä
olevia merkkejä on pidettävä merkityssisällöltään erilaisina.
On syytä todeta, että sanojen
asterix ja
starix merkitystä ei voida pitää samanlaisena. Ensinnäkin kuten valituslautakunta on todennut, kummallakaan sanalla ei ole mitään
yleistä merkitystä Euroopan unionin virallisissa kielissä. Toiseksi vaikka sana
asterix muistuttaakin ranskan sanaa
astérisque ja englannin sanaa
asterisk, ja vaikka tämä sana merkitsee pienen tähden muotoista merkkiä, jota käytetään yleisesti kirjoituksessa viittausten merkkinä,
se semanttinen mielleyhtymä, johon kantaja on vedonnut, ei perustu kokonaiskuvaan vaan sellaiseen yksityiskohtien tarkasteluun,
johon keskivertokuluttaja ei yleensä ryhdy. Kolmanneksi keskivertokuluttaja yhdistää sanan
asterix ennemmin koko Euroopan unionissa laajalti tunnettuun sarjakuvasarjan hahmoon. Tämä suositun hahmon konkreettinen kuvaus tekee
hyvin epätodennäköiseksi sen, että yleisön keskuudessa syntyy merkityssisältöä koskeva sekaannus enemmän tai vähemmän samankaltaisten
sanojen kanssa.
Tästä seuraa, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessään perustellusti todennut, että yhtäältä sellaisen kuviomerkin,
joka muodostuu sanaosasta
starix yhdistettynä hyvin erityisiin graafisiin elementteihin, ja toisaalta tavaramerkin ASTERIX ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön
liittyvät eroavaisuudet riittivät estämään sekaannusvaaran yleisön keskuudessa, koska tällainen vaara edellyttää kumulatiivisesti
riittävän suurta samankaltaisuuden astetta kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä,
joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu.
Näissä olosuhteissa valituslautakunnan arvioinnilla, että aikaisempi tavaramerkki on
luontaisesti hyvin erottamiskykyinen ja
laajalti tunnettu kuuluisan ranskalaisen sarjakuva- ja piirroselokuvasankarin johdosta (riidanalaisen päätöksen 29 kohta) tai kantajan tuon tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevilla väitteillä ei ole mitään
vaikutusta asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen esillä olevassa tapauksessa.
Sekaannusvaara nimittäin edellyttää sitä, että sekä merkit että tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu,
ovat samoja tai samankaltaisia, ja tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai
tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti em. asiassa Canon annetun tuomion
22 ja 24 kohta). Koska esillä olevassa asiassa kyseessä olevia merkkejä ei ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta
voida millään tavoin pitää samoina tai samankaltaisina, se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu tai että
se on laajalti tunnettu Euroopan unionissa, ei voi vaikuttaa sekaannusvaaran kokonaisarviointiin.
Edellä esitetystä seuraa, että yksi asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä
ei täyty. Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.
Näissä olosuhteissa tämän säännöksen rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä ilman, että on tarpeen tutkia väitteitä,
joita kantaja on esittänyt tämän kanneperusteen yhteydessä tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta
ja aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta. Ei ole myöskään syytä hyväksyä kantajan tämän laajan tunnettuuden toteen
näyttämiseksi esittämää, todistajien kuulemista koskevaa vaatimusta.
Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 5 kohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että aikaisempi tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu tavaramerkki, nauttii suojaa myös asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vesittymistä vastaan.
Kantajan mukaan aikaisempi tavaramerkki on nimittäin osa muista Asterix-sarjan hahmoista koostuvaa tavaramerkkiperhettä, joka
on suojattu 50 maassa. Kantaja katsoo tässä yhteydessä, että haettu tavaramerkki on haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle,
koska siinä yhdistyvät mainituista tavaramerkeistä tunnetuimman ─ eli aikaisemman tavaramerkin ASTERIX ─ typografiset, ääni-
ja merkityselementit, koska se sisältää edellä mainitulle tavaramerkkiperheelle ominaisen päätteen
ix ja koska se voidaan mieltää sanojen
Asterix ja
Obelix yhdistelmäksi.
SMHV viittaa työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaan ja katsoo, että esillä oleva kanneperuste on jätettävä tutkimatta, koska
kantaja ei ole vedonnut siihen SMHV:ssa.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 5 kohdan mukaan
jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ─ ─ , 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin
haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki
ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua
syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille
haitaksi.
Esillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että kantaja ei missään vaiheessa vaatinut tämän säännöksen mahdollista soveltamista
SMHV:ssa, eikä tämä sen vuoksi sitä tutkinut. Erityisesti on syytä todeta, että sikäli kuin kantaja on tavaramerkkihakemuksen
johdosta tekemänsä väitteen yhteydessä vedonnut valituslautakunnassa aikaisemman tavaramerkkinsä laajaan tunnettuuteen, tämä
on tehty ainoastaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä, eli tarkoituksessa tukea väitettä
sekaannusvaaran olemassaolosta kohdeyleisön keskuudessa.
Lisäksi on syytä todeta ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94  74 artiklan mukaan
rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä [SMHV:n] tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet
ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
Toiseksi on syytä muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien
päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94  63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asiat T-237/01, Alcon v. SMHV ─
Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, 61 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa; T-128/01, DaimlerChrysler
v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, 18 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja T-129/01, José Alejandro v.
SMHV ─ Anheuser Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, 18 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94  63 artiklan 3 kohdan mukaan
toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä, tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan valossa, jonka mukaan
kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen
tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö, ja sitä on myös tutkittava yhdessä EY 229 ja EY 230 artiklan kanssa (ks. vastaavasti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antama tuomio (Kok. 1999, s. II-2383, 49─51 kohta), jonka
yhteisöjen tuomioistuin on osittain kumonnut asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, 20.9.2001 antamallaan tuomiolla
(Kok. 2001, s. I-6251) lausumatta kuitenkaan tästä kysymyksestä). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan
päätöksen laillisuuden valvonta on näin ollen tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta (ks. vastaavasti
asia T-194/01, Unilever v. SMHV, tuomio 5.3.2003, 16 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Lisäksi kuten valituslautakunta on perustellusti huomauttanut, työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa täsmennetään nimenomaisesti,
että
asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.
Kantaja ei näin ollen voi moittia valituslautakuntaa asetuksen N:o 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta eikä vaatia ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuinta antamaan ratkaisua tämän säännöksen mahdollista soveltamista koskevasta vaatimuksesta, jota ei
ollut esitetty menettelyn hallinnollisessa vaiheessa SMHV:ssa.
Tämä kanneperuste on näin ollen jätettävä tutkimatta.
Oikeudenkäyntikulut
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujen
korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2003.
H. Jung
V. Tiili
kirjaaja
jaoston puheenjohtaja
–
Oikeudenkäyntikieli: saksa.