CELEX: 62008TJ0148
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit
Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, mit dem Erscheinungsbild eines Schreibinstruments
Ältere nationale Bildmarke
Nichtigkeitsgrund
Verwendung eines älteren Zeichens in dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die der Inhaber des Zeichens zu untersagen berechtigt ist
Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002
Erstmals vor der Beschwerdekammer vorgebrachtes Verlangen, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen

Rechtlicher Rahmen

Verordnung (EG) Nr. 6/2002
In Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. 2002,
L 3, S. 1) in geänderter Fassung heißt es:
„(1)      Ein den Voraussetzungen dieser Verordnung entsprechendes Geschmacksmuster wird nachstehend ‚Gemeinschaftsgeschmacksmuster‘
genannt.
(2)      Ein Geschmacksmuster wird:
…
b)      durch ein ‚eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster‘ geschützt, wenn es in der in dieser Verordnung vorgesehenen Weise
eingetragen ist.
…“
Art. 3 der Verordnung Nr. 6/2002 sieht vor:
„Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet:
a)      ‚Geschmacksmuster‘ die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen
der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner
Verzierung ergibt;
…“
Art. 10 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 bestimmt:
„Der Umfang des Schutzes aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstreckt sich auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten
Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.“
Art. 19 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 lautet:
„Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten
zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Die erwähnte Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten,
das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei
dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.“
In den Art. 24 und 25 der Verordnung Nr. 6/2002 heißt es:
„Artikel 24
Erklärung der Nichtigkeit
(1)      Ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird auf Antrag beim [HABM] nach dem Verfahren gemäß Titel VI und Titel VII
… für nichtig erklärt.
…
Artikel 25
Nichtigkeitsgründe
(1)      Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nur dann für nichtig erklärt werden:
…
e)      wenn in einem jüngeren Geschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht oder
das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, den Rechtsinhaber dazu berechtigen, diese Verwendung zu
untersagen,
…
(3)      Die Nichtigkeitsgründe gemäß Absatz 1 Buchstabe d), e) und f) kann nur der Anmelder oder Inhaber des älteren Rechts geltend
machen.
…“
Titel IV der Verordnung Nr. 6/2002 (Art. 35 bis 44) ist mit „Die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters“ überschrieben.
In Art. 36 Abs. 2 ist insbesondere vorgesehen, dass die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters „außerdem die Angabe
der Erzeugnisse enthalten [muss], in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll“. Nach den
Art. 41 bis 44 der Verordnung Nr. 6/2002 genießt der Anmelder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter bestimmten Umständen
ein Proritätsrecht, dessen Wirkung nach Art. 43 der Verordnung darin besteht, dass der Prioritätstag als Tag der Anmeldung
des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters gilt.
Der in Titel VI („Verzicht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Nichtigkeit“) der Verordnung Nr. 6/2002
enthaltene Art. 52 Abs. 1 sieht vor, dass „[v]orbehaltlich des Artikels 25 Absätze 2, 3, 4 und 5 … jede natürliche oder juristische
Person sowie eine hierzu befugte Behörde beim [HABM] einen Antrag auf Nichtigerklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters
stellen [kann]“.
Titel VII („Beschwerden“) der Verordnung Nr. 6/2002 regelt in den Art. 55 bis 60 das Verfahren vor der Beschwerdekammer. Der
Wortlaut dieser Bestimmungen ist der gleiche wie der der Art. 57 bis 62 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009
des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1], deren Art. 58 bis 64 den Art. 57 bis 62 der
Verordnung Nr. 40/94 entsprechen) oder ihm analog.
Art. 61 in Titel VII der Verordnung Nr. 6/2002 bestimmt:
„(1)      Die von den Beschwerdekammern getroffenen Entscheidungen sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.
(2)      Die Klage kann auf die Behauptung der Unzuständigkeit, der Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften, der Verletzung
des Vertrages, dieser Verordnung und einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder auf Ermessensmissbrauch gestützt
werden.
(3)      Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.
(4)      Das Klagerecht steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert
sind.
(5)      Die Klage ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer beim Gerichtshof zu erheben.
(6)      Das [HABM] hat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.“

Richtlinie 89/104/EWG
In Art. 4 Abs. 4 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) (aufgehoben durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. L 299,
S. 25]) heißt es:
„Jeder Mitgliedstaat kann … vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der
Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit
…
c)      die Benutzung der Marke aufgrund eines sonstigen, nicht in Absatz 2 oder in vorliegendem Absatz unter Buchstabe b) genannten
älteren Rechts untersagt werden kann, insbesondere aufgrund eines
…
iv)      gewerblichen Schutzrechts …“
Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 bestimmt:
„(1)      Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a)      ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für
die sie eingetragen ist;
b)      ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit
der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
(2)      Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung
im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist
und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“
Die Art. 10 bis 12 der Ersten Richtlinie 89/104 sehen vor:
„Artikel 10
Benutzung der Marke
(1)      Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren
nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt oder wurde
eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in
dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2)      Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:
a)      Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft
der Marke beeinflusst wird;
b)      Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export.
(3)      Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers oder durch eine zur Benutzung einer Kollektivmarke, Garantiemarke oder
Gewährleistungsmarke befugte Person gilt als Benutzung durch den Inhaber.
…
Artikel 11
Sanktionen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren für die Nichtbenutzung einer Marke
…
(3)      Unbeschadet der Anwendung des Artikels 12 in den Fällen, in denen eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls erhoben wird,
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann,
wenn im Wege der Einwendung Nachweise erbracht werden, dass die Marke gemäß Artikel 12 Absatz l für verfallen erklärt werden
könnte.
(4)      Wurde die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt, so
gilt sie im Sinne der Absätze l, 2 und 3 lediglich für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.
Artikel 12
Verfallsgründe
(1)      Eine Marke wird für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in dem betreffenden
Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine
berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen …“

Markengesetz
Nach § 13 Abs. 2 Nr. 6 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I 1994
S. 3082, im Folgenden: Markengesetz) in geänderter Fassung kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ihre Benutzung
aufgrund eines älteren gewerblichen Schutzrechts untersagt werden kann. Nach § 51 Abs. 1 Markengesetz wird die Eintragung
auf Antrag des Inhabers des älteren Rechts wegen Nichtigkeit gelöscht.
Art. 14 Abs. 2 Markengesetz bestimmt:
„Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
1.      ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für
die sie Schutz genießt,
2.      ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit
der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.      ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen
ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“
Art. 25 Abs. 1 Markengesetz lautet:
„Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen,
wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen,
auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt
seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.“
Werden Ansprüche des Inhabers einer Marke, die sich aus § 14 Markengesetz ergeben, im Wege der Klage geltend gemacht, so hat
der Kläger nach § 25 Abs. 2 Markengesetz auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke ernsthaft benutzt worden ist.
§ 26 Markengesetz, der die Benutzung der Marke betrifft, setzt die Art. 10 bis 12 der Richtlinie 89/104 in das deutsche Recht
um.

Verordnung Nr. 40/94
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) bestimmt:
„Artikel 9
Recht aus der Gemeinschaftsmarke
(1)      Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a)      ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch
sind, für die sie eingetragen ist;
b)      ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität
oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird;
…“
Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009) sieht vor:
„Artikel 43
Prüfung des Widerspruchs
…
(2)      Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu
erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere
Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich
zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen,
sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis
nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für
diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.
…“
In Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) heißt es:
„Artikel 52
Relative Nichtigkeitsgründe
…
(2)      Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [HABM] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt,
wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts und insbesondere eines
…
d)      gewerblichen Schutzrechts
… gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden nationalen Recht untersagt werden kann.“
Art. 56 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 57 der Verordnung Nr. 207/2009) bestimmt:
„Artikel 56
Prüfung des Antrags
…
(2)      Auf Verlangen des Inhabers der Gemeinschaftsmarke hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der am Nichtigkeitsverfahren
beteiligt ist, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Erklärung
der Nichtigkeit die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen
ist und auf die er sich zur Begründung seines Antrags beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung
vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. War die ältere
Gemeinschaftsmarke am Tage der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bereits mindestens fünf Jahre eingetragen,
so hat der Inhaber der älteren Gemeinschaftsmarke auch den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 43 Absatz 2 genannten
Bedingungen an diesem Tage erfüllt waren. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit
zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen
ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nur für diesen Teil der
Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.
…“
Nach Art. 92 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 96 der Verordnung Nr. 207/2009) sind die von den Mitgliedstaaten nach Art. 91
Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 95 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) benannten Gemeinschaftsmarkengerichte „ausschließlich
zuständig … d) für die in Artikel 96 genannten Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke“.
Nach Art. 96 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 100 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) „[kann] [d]ie Widerklage
auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit … nur auf die in dieser Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe
gestützt werden“.

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 27. Mai 2005 meldete die Klägerin, die Beifa Group Co. Ltd (vormals Ningo Beifa Group Co., Ltd), nach der Verordnung Nr. 6/2002
beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) verschiedene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
an.
Angemeldet wurde u. a. das nachfolgend wiedergegebene Geschmacksmuster (im Folgenden: angegriffenes Geschmacksmuster):
In ihrer Anmeldung machte die Klägerin gemäß den Art. 41 bis 43 der Verordnung Nr. 6/2002 für das angegriffene Geschmacksmuster
ein auf eine frühere Anmeldung desselben Geschmacksmusters bei der zuständigen chinesischen Behörde am 5. Februar 2005 gestütztes
Prioritätsrecht geltend.
Entsprechend Art. 36 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002 gab die Klägerin „Schreibinstrumente“ als die Erzeugnisse an, in die
das angegriffene Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden sollte.
Das angegriffene Geschmacksmuster wurde als Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter der Nummer 352315-0007 eingetragen und im
Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Nr. 68/2005 vom 26. Juli 2005 veröffentlicht.
Am 23. März 2006 beantragte die Streithelferin, die Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, beim HABM nach Art. 52 der
Verordnung Nr. 6/2002 die Nichtigerklärung des angegriffenen Geschmacksmusters. Sie machte geltend, der in Art. 25 Abs. 1
Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 genannte Nichtigkeitsgrund stehe der Aufrechterhaltung dieses Geschmacksmusters entgegen.
Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde insbesondere auf die nachfolgend wiedergegebene, in Deutschland am 14. Dezember 2000
unter der Nr. 300454708 für verschiedene Schreibgeräte der Klasse 16 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung eingetragene
Marke der Streithelferin (im Folgenden: ältere Marke) gestützt.
Mit Entscheidung vom 24. August 2006 gab die Nichtigkeitsabteilung des HABM dem Antrag der Streithelferin auf Nichtigerklärung
statt und erklärte das angegriffene Geschmacksmuster auf der Grundlage des Nichtigkeitsgrundes des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e
der Verordnung Nr. 6/2002 für nichtig.
Im Wesentlichen vertrat die Nichtigkeitsabteilung die Auffassung, dass die ältere Marke in dem angegriffenen Geschmacksmuster
verwendet werde, da dieses ein Zeichen enthalte, das alle kennzeichnenden Merkmale der dreidimensionalen Form der älteren
Marke besitze und dieser daher ähnlich sei. Da die Waren, die vom angegriffenen Geschmacksmuster und von der älteren Marke
erfasst würden, identisch seien, bestehe für das Publikum, das mit diesen Waren angesprochen werde, eine Verwechslungsgefahr,
die die Streithelferin berechtige, die Benutzung des in dem angegriffenen Geschmacksmuster verwendeten Zeichens nach § 14
Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz zu untersagen.
Am 19. Oktober 2006 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde nach den Art. 55 bis 60
der Verordnung Nr. 6/2002 ein.
Mit Entscheidung vom 31. Januar 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 21. Februar 2008 zugestellt
wurde, wies die Dritte Beschwerdekammer die Beschwerde der Klägerin zurück. Erstens war die Beschwerdekammer der Ansicht,
die ältere Marke sei, da sie nicht nach den einschlägigen Bestimmungen des Markengesetzes von den zuständigen deutschen Behörden
wegen Nichtigkeit gelöscht worden sei, als Zeichen mit Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 6/2002 anzusehen (Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung).
Zweitens brauche das geltend gemachte ältere Zeichen für die Anwendung dieser Bestimmung nicht in identischer Weise in dem
angegriffenen jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster wiedergegeben zu sein, sondern es genüge, wenn es als solches in dem
Geschmacksmuster enthalten sei (Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung).
Drittens seien die kennzeichnenden Merkmale der älteren Marke trotz des Bestehens gewisser Unterschiede zwischen dem angegriffenen
Geschmacksmuster und der älteren Marke in dem angegriffenen Geschmacksmuster erkennbar, so dass die Verwendung dieser Marke
einen Verstoß gegen die ausschließlichen Rechte begründe, die § 14 Markengesetz der Streithelferin als Inhaberin der älteren
Marke gewähre, und Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 Anwendung finde (Randnrn. 17 und 18 der angefochtenen
Entscheidung).
Schließlich brauche angesichts der vorstehenden Schlussfolgerung nicht über die Erheblichkeit weiterer von der Streithelferin
zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung geltend gemachter Gesichtspunkte, darunter ein Urteil des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main vom 18. Januar 2007, entschieden zu werden (Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung).

Anträge der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        die Sache zur Prüfung der weiteren von der Streithelferin geltend gemachten und von der Nichtigkeitsabteilung nicht geprüften
Nichtigkeitsgründe an diese zurückzuverweisen,
–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
Das HABM und die Streithelferin beantragen,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit des zweiten Antrags der Klägerin
Das HABM macht geltend, der zweite Antrag der Klägerin sei unzulässig, da diese in der Sache eine Anordnung des Gerichts an
das HABM beantrage, wozu das Gericht nicht befugt sei.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht die angefochtene Entscheidung nach Art. 61 Abs. 3 der Verordnung Nr. 6/2002
aufheben oder abändern kann. Außerdem hat das HABM nach Art. 61 Abs. 6 der Verordnung die Maßnahmen zu ergreifen, die sich
aus dem Urteil des Gerichts ergeben. Aus dieser Bestimmung folgt, dass das Gericht dem HABM, das die Konsequenzen aus dem
Tenor und den Gründen des Urteils des Gerichts zu ziehen hat, keine Anordnungen erteilen kann (vgl. entsprechend Urteil des
Gerichts vom 15. März 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/HABM – Ferrero [FERRÓ], T‑35/04, Slg. 2006, II‑785, Randnr. 15
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Zudem kann die Beschwerdekammer, die mit einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer untergeordneten Dienststelle des HABM
befasst ist, die Angelegenheit nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, nach Art. 60 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002
zur weiteren Bearbeitung an diese Dienststelle zurückverweisen.
Nach diesen Bestimmungen und Erwägungen ist ein Antrag, der darauf gerichtet ist, dass das Gericht, das mit einer Klage gegen
die Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM befasst ist, die Angelegenheit an die untergeordnete Dienststelle zurückverweist,
deren Entscheidung mit der Beschwerde vor der Beschwerdekammer angefochten worden war, nicht unzulässig (vgl. in diesem Sinne
entsprechend Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], T‑106/00, Slg. 2002, II‑723, Randnrn.
17 bis 20).
Gibt das Gericht einem solchen Antrag statt, verurteilt es das HABM nämlich nicht zu einem Tun oder Unterlassen und erteilt
ihm somit keine Anordnung. Ein derartiger Antrag ist vielmehr darauf gerichtet, dass das Gericht selbst eine Entscheidung
erlässt, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen oder können, und somit darauf, dass das Gericht seine Befugnis zur
Abänderung der vor ihm angefochtenen Entscheidung der Beschwerdekammer ausübt (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile des
Gerichts vom 11. Februar 2009, Bayern Innovativ/HABM – Life Sciences Partners Perstock [LifeScience], T‑413/07, Slg. 2009,
II‑0000, Randnr. 15, und vom 14. September 2009, Lange Uhren/HABM [Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr], T‑152/07,
Slg. 2009, II‑0000, Randnr. 39).
Folglich ist der zweite Antrag der Klägerin, anders als das HABM geltend macht, zulässig.

Zur Begründetheit
Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Gründe. Mit dem ersten Klagegrund macht sie eine fehlerhafte Auslegung des Art. 25
Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 geltend. Mit dem zweiten Klagegrund rügt sie, dass ihr beim HABM vorgebrachtes
Verlangen, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen, rechtsfehlerhaft zurückgewiesen worden sei. Mit dem dritten
Klagegrund macht sie eine fehlerhafte Anwendung des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 geltend.
Zum ersten Klagegrund: fehlerhafte Auslegung des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002
–       Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin macht geltend, aus dem Wortlaut des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 ergebe sich, dass sich
der Inhaber eines Zeichens mit Unterscheidungskraft, anders als die Beschwerdekammer meine, nicht auf diese Vorschrift berufen
könne, wenn in einem jüngeren Geschmacksmuster nicht das fragliche Zeichen, sondern ein ähnliches verwendet werde. Diese Auslegung
der genannten Bestimmung werde nicht nur dadurch bestätigt, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster lediglich das Erscheinungsbild
einer Ware betreffe und nicht speziell bestimmte Waren erfasse, sondern auch durch die bisherige Entscheidungspraxis des HABM.
Das HABM und die Streithelferin machen geltend, der Begriff „Verwendung“ im Sinne des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 6/2002 könne Fälle erfassen, in denen das ältere Zeichen, auf das der Antrag auf Nichtigerklärung eines eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters gestützt sei, in dem angegriffenen Geschmacksmuster nur imitiert werde, ohne vollständig in
allen Einzelheiten wiedergegeben zu sein.
Der Rahmen des Vergleichs zwischen dem angegriffenen Geschmacksmuster und dem älteren Zeichen sei auf diejenigen Merkmale
des Geschmacksmusters beschränkt, die die Rechte verletzten, die das ältere Zeichen seinem Inhaber verleihe, und umfasse nicht
die zusätzlichen Merkmale des angegriffenen Geschmacksmusters. Der Umfang des Schutzes des älteren Zeichens hingegen richtet
sich nach dem Recht, dem dieses Zeichen unterliege.
Der Nichtigkeitsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 sei auf Geschmacksmuster anwendbar, die neu seien
und Eigenart aufwiesen, und unterscheide sich insoweit von dem Nichtigkeitsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.
Anders als die Klägerin behaupte, werde diese Auslegung durch die bisherige Entscheidungspraxis des HABM bestätigt.
–       Würdigung durch das Gericht
Es ist erstens darauf hinzuweisen, dass der Nichtigkeitsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002, wie
das HABM und die Streithelferin zutreffend vortragen, nicht notwendigerweise voraussetzt, dass in einem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster
ein älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft vollständig und detailliert wiedergegeben ist. Auch wenn bestimmte Elemente des
fraglichen Zeichens in dem angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster fehlen oder andere hinzugefügt wurden, kann es sich,
besonders wenn die weggelassenen oder hinzugefügten Elemente von untergeordneter Bedeutung sind, um eine „Verwendung“ des
Zeichens handeln.
Dies gilt umso mehr, als das Publikum von in den Mitgliedstaaten eingetragenen Marken oder Gemeinschaftsmarken nach ständiger
Rechtsprechung nur ein unvollkommenes Bild im Gedächtnis behält (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni
1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 26, und Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios
RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, II‑2821, Randnr. 33). Diese Erwägung gilt für alle Arten
von Zeichen mit Unterscheidungskraft. Werden bestimmte untergeordnete Elemente eines in einem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster
verwendeten Zeichens mit Unterscheidungskraft weggelassen oder diesem Zeichen hinzugefügt, werden die maßgeblichen Verkehrskreise
diese Änderungen daher nicht unbedingt bemerken. Sie könnten im Gegenteil meinen, es werde in dem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster
so verwendet, wie sie es im Gedächtnis behalten haben.
Daher wird entgegen der Auffassung der Klägerin durch eine wörtliche Auslegung des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 6/2002 dessen Anwendung nicht notwendig ausgeschlossen, wenn in einem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Zeichen
verwendet wird, das mit dem zur Stützung des Antrags auf Nichtigerklärung geltend gemachten Zeichen nicht identisch, sondern
diesem ähnlich ist.
Zweitens ist allein die in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Auslegung des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 6/2002 geeignet, zum einen einen wirksamen Schutz der Rechte des Inhabers einer älteren Gemeinschaftsmarke oder in einem
Mitgliedstaat eingetragenen Marke gegen Beeinträchtigungen dieser Marke durch ihre Benutzung in einem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster
sicherzustellen und zum anderen die Kohärenz zwischen den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung Nr. 6/2002 und denen der
Ersten Richtlinie 89/104 oder den Verordnungen Nrn. 40/94 und 207/2009 zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke oder in einem Mitgliedstaat
eingetragenen Marke berechtigt ist, die Benutzung eines jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters sowohl dann zu untersagen,
wenn in diesem Geschmacksmuster ein mit der älteren Marke identisches Zeichen verwendet wird und die von dem betreffenden
Geschmacksmuster und der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch sind, als auch in Fällen, in denen
in dem betreffenden Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Zeichen verwendet wird, das der älteren Marke so ähnlich ist, dass unter
Berücksichtigung auch der Identität oder der Ähnlichkeit der von der Marke und dem Geschmacksmuster erfassten Waren oder Dienstleistungen
eine Verwechslungsgefahr für das Publikum besteht (vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Ersten Richtlinie 89/104, § 14 Abs. 2
Nrn. 1 und 2 Markengesetz und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 [jetzt Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b
der Verordnung Nr. 207/2009]).
Angesichts dieses Rechts des Inhabers einer älteren Gemeinschaftsmarke oder in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke, die
Benutzung eines jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters sowohl dann zu untersagen, wenn ein mit seiner Marke identisches Zeichen
verwendet wird, als auch dann, wenn ein dieser Marke ähnliches Zeichen verwendet wird, ist es ausgeschlossen, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber
beim Erlass des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 die Absicht hatte, dem Markeninhaber die Stellung eines
Antrags auf Nichtigerklärung des betreffenden Geschmacksmusters nur in dem Fall zu erlauben, in dem in diesem Geschmacksmuster
ein mit der älteren Marke identisches Zeichen verwendet wird, und ihm die Stellung eines solchen Antrags zu verwehren, wenn
in dem Geschmacksmuster ein Zeichen verwendet wird, das der älteren Marke so ähnlich ist, dass für die angesprochenen Verkehrkreise
eine Verwechslungsgefahr besteht.
Zudem kann sich der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke oder einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke nicht der oben
in Randnr. 54 angeführten Bestimmungen bedienen, um die Benutzung eines Geschmacksmusters zu untersagen, das früher eingetragen
wurde und in dem ein mit dieser Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen verwendet wird, wenn sich der Inhaber dieses
Gemeinschaftsgeschmacksmusters gegen eine solche Untersagung wehren kann, indem er, gegebenenfalls mit einer Widerklage, die
Nichtigerklärung der betreffenden jüngeren Marke beantragt (vgl. Art. 4 Abs. 4 Buchst. c Ziff. iv der Richtlinie 89/104, § 13
Abs. 2 Nr. 6 und § 51 Abs. 1 Markengesetz sowie Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Art. 92 Buchst. d und Art. 96 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 40/94 [jetzt Art. 53 Abs. 2 Buchst. d, Art. 96 Buchst. d und Art. 100 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009]).
Wäre der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke oder in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke nur berechtigt, die Nichtigerklärung
eines jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu beantragen, wenn in diesem Geschmacksmuster ein mit seiner Marke identisches
Zeichen verwendet wird, und nicht, wenn ein ähnliches Zeichen verwendet wird, könnte er sich nicht gegen einen möglichen Versuch
des Inhabers des jüngeren Geschmacksmusters, in dem ein ähnliches Zeichen verwendet wird, zur Wehr setzen, die Benutzung der
älteren Marke nach Art. 10 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 zu untersagen.
Aus dem 31. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 6/2002, wonach diese Verordnung nicht ausschließt, „dass auf Geschmacksmuster,
die durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt werden, Rechtsvorschriften … Anwendung finden, die sich … auf … Marken …
beziehen“, lässt sich herleiten, dass die Rechte, die ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster seinem Inhaber verleiht, keineswegs
die Rechte in Frage stellen, die ein Inhaber einer älteren Marke aufgrund dieser Marke erworben hat.
Nach alledem hat die Beschwerdekammer Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 rechtsfehlerfrei dahin ausgelegt,
dass sich der Inhaber eines Zeichens mit Unterscheidungskraft dieser Vorschrift bedienen kann, um die Nichtigerklärung eines
jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu beantragen, wenn in diesem Geschmacksmuster ein Zeichen verwendet wird, das eine
Ähnlichkeit mit seinem Zeichen aufweist. Daher ist der erste Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.
Zum zweiten Klagegrund: rechtsfehlerhafte Zurückweisung des beim HABM vorgebrachten Verlangens der Klägerin, die ernsthafte
Benutzung der älteren Marke nachzuweisen
–       Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin trägt vor, nach Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 in Verbindung mit § 25 Markengesetz müsse
der Inhaber einer deutschen Marke, der die Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit der Begründung beantrage,
in diesem Geschmacksmuster werde die fragliche Marke verwendet, auf Verlangen nachweisen, dass er die Marke ernsthaft benutzt
habe. Folglich hätte die Beschwerdekammer das von der Klägerin geltend gemachte Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung
der älteren Marke prüfen müssen, da diese mehr als fünf Jahre vor der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung eingetragen
worden sei. Auch wenn die Streithelferin innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung unzählige
Schreibinstrumente der Klasse 16 verkauft habe, bewiesen diese Verkäufe keineswegs die Benutzung der älteren Marke, da die
betreffenden Waren in einer anderen, mit dem Namen und dem Logo der Streithelferin versehenen Form, verkauft worden seien.
Außerdem sei die ältere Marke keine dreidimensionale Marke, sondern eine Bildmarke.
Das HABM und die Streithelferin machen geltend, dass die Verordnung Nr. 6/2002, anders als u. a. die Bestimmungen des Art. 43
Abs. 2 und des Art. 56 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009),
dem Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, dessen Nichtigerklärung beantragt werde, nicht erlaube, den Nachweis der
Benutzung des älteren Zeichens, auf das der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt werde, zu verlangen. Daher sei die Beschwerdekammer
nicht berechtigt gewesen, das von der Klägerin geltend gemachte Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren
Marke zu prüfen. Der Klägerin sei jedoch kein Schaden entstanden, da sie, wenn sie der Auffassung gewesen wäre, dass die ältere
Marke nicht ernsthaft benutzt worden sei, bei den zuständigen deutschen Stellen einen Antrag auf Löschung der Marke hätte
stellen können. Jedenfalls habe die bloße Hinzufügung des Namens und des Logos der Streithelferin auf den verkauften Schreibinstrumenten
keine Auswirkungen auf die Beurteilung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke und auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
im vorliegenden Fall.
Die Streithelferin fügt hinzu, dass die Klägerin, selbst wenn sie berechtigt gewesen wäre, vor dem HABM den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke zu verlangen, dies bereits vor der Nichtigkeitsabteilung hätte tun müssen, weshalb ihr erstmaliges
Verlangen dieses Nachweises vor der Beschwerdekammer unzulässig sei. Jedenfalls habe die Streithelferin die ernsthafte Benutzung
ihrer älteren Marke auch nachgewiesen.
–       Würdigung durch das Gericht
In Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 wird insbesondere verlangt, dass das Gemeinschaftsrecht oder das nationale
Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, auf das ein Antrag auf Nichtigerklärung nach dieser Bestimmung gestützt
wird, „den Rechtsinhaber dazu berechtigen, [die] Verwendung [seines Zeichens in einem jüngeren Geschmacksmuster] zu untersagen“.
Im vorliegenden Fall ist das ältere Zeichen eine deutsche Marke, die den Vorschriften des Markengesetzes unterliegt. Wie bereits
ausgeführt, berechtigt § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz den Inhaber einer solchen Marke, die Benutzung eines Zeichens zu untersagen,
für das wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke
und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.
Nach § 25 Abs. 1 Markengesetz kann jedoch der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche im Sinne von u. a.
§ 14 Markengesetz nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs
für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden
ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Mit der Aufnahme dieser Vorschrift
in das Markengesetz hat der deutsche Gesetzgeber von einer Möglichkeit Gebrauch gemacht, die ihm in Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie
89/104 eingeräumt worden ist. § 25 Abs. 2 Markengesetz überlässt es ausdrücklich der Partei, gegen die die Ansprüche des Inhabers
der älteren Marke geltend gemacht werden, zu verlangen, dass dieser die ernsthafte Benutzung seiner Marke nachweist. In Ermangelung
eines solchen Verlangens, braucht dieser Nachweis nicht erbracht zu werden.
Nach diesen Vorschriften muss, wenn wie im vorliegenden Fall eine ältere deutsche Marke, die zur Stützung des Nichtigkeitsgrundes
des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 geltend gemacht wird, seit mindestens fünf Jahren vor Stellung des
Antrags auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters eingetragen ist, der Inhaber dieser Marke auf Verlangen
des Inhabers des mit dem Antrag auf Nichtigerklärung angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters den Nachweis erbringen,
dass er seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung ernsthaft benutzt hat.
Wird dieser Nachweis nicht erbracht, ist der Inhaber der betreffenden älteren deutschen Marke nach den deutschen Rechtsvorschriften,
denen sein Zeichen unterliegt, nicht berechtigt, die Verwendung dieses Zeichens in dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das
mit dem Antrag auf Nichtigerklärung angegriffen wurde, zu untersagen, was bedeutet, dass der Nichtigkeitsgrund des Art. 25
Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 keine Anwendung finden kann.
Da die Verordnung Nr. 6/2002 keine besonderen Bestimmungen über die Modalitäten enthält, nach denen der Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters,
das mit einem auf ein älteres Zeichen gestützten Antrag auf Nichtigerklärung angegriffen wurde, den Nachweis der ernsthaften
Benutzung dieses Zeichens verlangen muss, ist davon auszugehen, dass dieses Verlangen ausdrücklich und rechtzeitig beim HABM
vorgebracht werden muss (vgl. entsprechend Urteile des Gerichts vom 17. März 2004, El Corte Inglés/HABM – González Cabello
und Iberia Líneas Aéreas de España [MUNDICOR], T‑183/02 und T‑184/02, Slg. 2004, II‑965, Randnr. 38, vom 16. März 2005, L’Oréal/HABM
– Revlon [FLEXI AIR], T‑112/03, Slg. 2005, II‑949, Randnr. 24, und vom 7. Juni 2005, Lidl Stiftung/HABM – REWE-Zentral [Salvita],
T‑303/03, Slg. 2005, II‑1917, Randnr. 77). Grundsätzlich muss der Nachweis der ernsthaften Benutzung innerhalb der Frist verlangt
werden, die die Nichtigkeitsabteilung dem Inhaber des mit einem Antrag auf Nichtigerklärung angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters
für die Einreichung einer Stellungnahme in Beantwortung dieses Antrags gesetzt hat (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil
FLEXI AIR, Randnrn. 25 bis 28).
Dagegen kann der Nachweis der ernsthaften Benutzung des älteren Zeichens, auf das der Antrag auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
gestützt wird, nicht erstmals vor der Beschwerdekammer verlangt werden.
Nach ständiger Rechtsprechung kann nämlich das in Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und
3 der Verordnung Nr. 207/2009) vorgesehene Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der im Rahmen eines Widerspruchs
gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke geltend gemachten älteren Marke nicht erstmals vor der Beschwerdekammer vorgebracht
werden (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM – Propamsa [PAM PLUVIAL], T‑364/05,
Slg. 2007, II‑757, Randnr. 41, und vom 18. Oktober 2007, AMS/HABM – American Medical Systems [AMS Advanced Medical Services],
T‑425/03, Slg. 2007, II‑4265, Randnr. 114).
Wird der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke verlangt, führt dies nach dieser Rechtsprechung dazu, dass das
Verfahren vor der Widerspruchsabteilung um die spezifische Vorfrage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erweitert
und der Inhalt des Widerspruchs in diesem Sinne geändert wird. Es obliegt jedoch der Widerspruchsabteilung, in erster Instanz
über den Widerspruch im Sinne der verschiedenen Verfahrenshandlungen und ‑anträge der Beteiligten, einschließlich gegebenenfalls
des Verlangens eines Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke, zu entscheiden. Die Beschwerdekammer ist nur
für Entscheidungen über Beschwerden gegen Entscheidungen der Widerspruchsabteilungen zuständig und nicht befugt, selbst in
erster Instanz über einen neuen Widerspruch zu entscheiden. Die gegenteilige Auffassung würde implizieren, dass die Beschwerdekammer
ein ganz spezifisches Verlangen zu prüfen hätte, das mit neuen rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen verbunden wäre und
den Rahmen des Widerspruchsverfahrens, wie es der Widerspruchsabteilung vorlag und von ihr behandelt wurde, überschreiten
würde (Urteile PAM PLUVIAL, oben in Randnr. 69 angeführt, Randnrn. 37 bis 39, und AMS Advanced Medical Services, oben in Randnr.
69 angeführt, Randnrn. 111 bis 113).
Diese Erwägungen gelten entsprechend, wenn wie im vorliegenden Fall der Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das
mit einem auf den Nichtigkeitsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 gestützten Antrag auf Nichtigerklärung
angegriffen wurde, berechtigt ist, zu verlangen, dass der Inhaber des älteren Zeichens, das im Rahmen des Antrags auf Nichtigerklärung
geltend gemacht wird, die ernsthafte Benutzung seines Zeichens nachweist. Auch in diesem Zusammenhang kann es nicht als zulässig
angesehen werden, dass die Beschwerdekammer über eine Sache entscheidet, die sich von derjenigen unterscheidet, mit der die
Nichtigkeitsabteilung befasst wurde, weil ihr Umfang um die Vorfrage der ernsthaften Benutzung des im Rahmen des Antrags auf
Nichtigerklärung geltend gemachten älteren Zeichens erweitert wurde.
Nach alledem war die Klägerin im vorliegenden Fall berechtigt, vor der Nichtigkeitsabteilung zu verlangen, dass die Streithelferin
die ernsthafte Benutzung ihrer älteren Marke nachweist.
Insoweit ist zu beachten, dass sich die Beschwerdekammer in Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung auf die Erwägung beschränkte,
dass das HABM nicht befugt sei, die Gültigkeit der älteren Marke in Frage zu stellen, und dass die Klägerin, wenn sie der
Meinung gewesen wäre, diese Marke sei unter Verstoß gegen die Bestimmungen des Markengesetzes eingetragen worden oder wegen
mangelnder Benutzung zu löschen, die Löschung der Marke nach den Vorschriften des Markengesetzes hätte beantragen müssen.
Aus den obigen Randnrn. 63 bis 66 ergibt sich jedoch, dass diese Erwägung der Beschwerdekammer zwar als solche zutreffend
ist, aber nicht genügt, um die Zurückweisung des Verlangens zu rechtfertigen, die ernsthafte Benutzung eines älteren Zeichens
nachzuweisen, das im Rahmen eines auf Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 gestützten Antrags auf Nichtigerklärung
eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters geltend gemacht wurde, wenn das Recht, dem das betreffende ältere Zeichen unterliegt,
wie hier vorsieht, dass der Inhaber dieses Zeichens in Fällen, in denen das Zeichen nicht ernsthaft benutzt worden ist, nicht
berechtigt ist, einem Dritten und damit dem Inhaber des mit dem Antrag auf Nichtigerklärung angegriffenen jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters
die Benutzung des genannten oder eines ähnlichen Zeichens zu untersagen.
Demgemäß hält es die Klägerin, die von der Prämisse ausgeht, dass sie beim HABM ordnungsgemäß ein Verlangen des Nachweises
der ernsthaften Benutzung der älteren Marke vorgebracht habe, für einen Rechtsfehler in der angefochtenen Entscheidung, dass
die Beschwerdekammer ihr Verlangen nicht geprüft habe.
Diese Prämisse ist jedoch unzutreffend. Denn wie die Streithelferin zutreffend geltend macht, enthält die Stellungnahme, die
die Klägerin am 22. Juni 2006 in Beantwortung des Antrags auf Nichtigerklärung bei der Nichtigkeitsabteilung eingereicht hat
und die in den Akten des Verfahrens vor dem HABM enthalten ist, die dieses dem Gericht gemäß Art. 133 § 3 der Verfahrensordnung
des Gerichts übermittelt hat, nicht nur kein ausdrückliches Verlangen, die Streithelferin möge die ernsthafte Benutzung der
älteren Marke nachweisen, sondern überhaupt keine Bezugnahme auf die Frage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke.
Erst in der Begründung ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer warf die Klägerin diese Frage erstmals auf. In der mündlichen
Verhandlung hat die Klägerin dies bestätigt, was in das Sitzungsprotokoll aufgenommen worden ist. Selbst wenn die Beschwerdebegründung
der Klägerin dahin ausgelegt werden könnte, dass sie ein Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke
enthielt, wäre ein solches Verlangen, das erstmals vor der Beschwerdekammer vorgebracht wurde, unzulässig gewesen und hätte
von der Beschwerdekammer nicht berücksichtigt und geprüft werden können.
Daher ist auch dieser Klagegrund zurückzuweisen.
Zum dritten Klagegrund: fehlerhafte Anwendung des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002
–       Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin macht geltend, dass selbst dann, wenn die von den Dienststellen des HABM vorgenommene Auslegung des Art. 25 Abs. 1
Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 zutreffend wäre, die Beschwerdekammer diese Bestimmung fehlerhaft angewandt hätte, da
sie die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Geschmacksmuster und der älteren Marke nicht entsprechend
der Beurteilung vorgenommen habe, die in der Rechtsprechung zur Anwendung des Art.8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
(jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) verlangt werde.
Erstens habe die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht versucht, die im vorliegenden Fall maßgeblichen
Verkehrskreise zu ermitteln.
Zweitens habe sie auch nicht berücksichtigt, dass aus der Warenform bestehende Marken eine sehr geringe Unterscheidungskraft
aufwiesen. Selbst wenn die ältere Marke gültig wäre, hätte sie eine geringe Unterscheidungskraft, was bei der Prüfung des
Bestehens einer möglichen Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sei.
Drittens habe die Beschwerdekammer keinen Gesamtvergleich zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster
durchgeführt. Statt die Gründe anzugeben, aus denen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zutreffend sei, und eine eigene
Prüfung der älteren Marke vorzunehmen, habe sich die Beschwerdekammer auf eine schlichte Beschreibung dieser Marke gestützt
und sich damit begnügt, in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung eine der Vorentscheidung der Nichtigkeitsabteilung entnommene
Aufzählung von vier Merkmalen der älteren Marke wiederzugeben, die auch im angegriffenen Geschmacksmuster vorhanden seien.
Dass diese vier Merkmale in dem angegriffenen Geschmacksmuster vorhanden seien, sei jedoch keineswegs gewiss. Außerdem seien
zehn weitere Merkmale der älteren Marke in dem angegriffenen Geschmacksmuster nicht enthalten, während sich sechs Merkmale
des angegriffenen Geschmacksmusters nicht in der älteren Marke wiederfänden.
Viertens habe die Beschwerdekammer überhaupt nicht untersucht, ob im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr bestehe. Sollte
das Gericht sich entschließen, diese Frage selbst zu prüfen, müsste es angesichts der geringen Unterscheidungskraft der älteren
Marke und der Unterschiede zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster zu dem Ergebnis gelangen, dass
eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.
In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin vorgetragen, Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 könne im vorliegenden
Fall nur Anwendung finden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das angegriffene Geschmacksmuster als Zeichen mit Unterscheidungskraft
wahrnähmen. In der angefochtenen Entscheidung habe die Beschwerdekammer jedoch nicht geprüft, ob dies hier der Fall sei. Auch
wenn diese Rüge nicht formell in der Klageschrift erhoben worden sei, könne sie nicht als neu qualifiziert werden, da sie
mit dem vorliegenden Klagegrund zusammenhänge.
Das HABM macht erstens geltend, die Begründung der angefochtenen Entscheidung sei zwar kurz, aber ausreichend. Außerdem sei
auch die Begründung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zu berücksichtigen.
Zweitens seien die in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung genannten vier Merkmale der älteren Marke in dieser Marke
tatsächlich vorhanden und bildeten ihre prägenden Elemente, während sie auch in dem angegriffenen Geschmacksmuster enthalten
seien. Die von der Klägerin aufgezeigten Unterschiede zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster stellten
das Vorliegen einer Ähnlichkeit zwischen ihnen nicht in Frage.
Drittens habe die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung hinsichtlich des Bestehens einer Verwechslungsgefahr
im vorliegenden Fall angesichts der Identität der betroffenen Waren, der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen
Geschmacksmuster und des geringen Grads an Aufmerksamkeit, die das maßgebliche Publikum, d. h. die breite Öffentlichkeit,
den fraglichen Waren entgegenbringe, da es sich bei diesen um zu einem niedrigen Preis erhältliche Waren des täglichen Bedarfs
handele, zu Recht bestätigt.
Viertens sei die ältere Marke, anders als die Klägerin meine, nicht von geringer, sondern zumindest von „durchschnittlicher“
Unterscheidungskraft. Zwar sei es in der Praxis schwieriger, eine dreidimensionale Marke eintragen zu lassen, sei eine solche
Marke aber einmal eingetragen, könne ihre Unterscheidungskraft nicht in Frage gestellt werden.
Fünftens bestätigten zwei in einem Rechtsstreit zwischen der Klägerin und der Streithelferin ergangene Urteile deutscher Gerichte,
dass im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr bestehe.
Die Streithelferin macht geltend, dass die vier in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung aufgeführten Merkmale der älteren
Marke tatsächlich in dem angegriffenen Geschmacksmuster enthalten seien und ausreichten, um auf das Bestehen einer Ähnlichkeit
zwischen diesem und der älteren Marke zu schließen. Diese Ähnlichkeit werde nicht durch die von der Klägerin genannten Unterscheidungsmerkmale,
die technischen oder funktionellen Bedürfnissen geschuldet seien, in Frage gestellt. Darüber hinaus sei die Unterscheidungskraft
der älteren Marke angesichts der Tatsache, dass die Produkte dieser Marke seit langer Zeit auf dem deutschen Markt seien,
nicht gering. Die Klägerin selbst habe sich in dem Rechtsstreit zwischen den Beteiligten in Deutschland auf eine Meinungsumfrage
berufen, die beweise, dass die verschiedenen Marken der Streithelferin eine hohe Unterscheidungskraft aufwiesen.
Angesichts der Identität der betroffenen Waren, des – im Hinblick darauf, dass es sich um Waren des täglichen Gebrauchs handele
– geringen Grads an Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise, der Tatsache, dass diese Verkehrskreise nur selten die
Gelegenheit hätten, zwei Zeichen zu vergleichen, die die gleichen Waren bezeichneten, und der Ähnlichkeit zwischen der älteren
Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster sei darauf zu schließen, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Zudem sei zu
berücksichtigen, dass die Klägerin die Rechte der Streithelferin aus deren älteren Marken bereits mehrfach verletzt habe,
was nach der deutschen Rechtsprechung eine „Abstandnahme“ der Klägerin hinsichtlich dieser Rechte erfordere.
Darüber hinaus beruft sich die Streithelferin auf eine nicht eingetragene Marke, deren Inhaberin sie sei und die ebenfalls
ihre Schreibinstrumente schütze, auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz, auf den zusätzlichen Schutz durch die deutschen Vorschriften
gegen den unlauteren Wettbewerb und auf den Nichtigkeitsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 6/2002.
Schließlich erwidern das HABM und die Streithelferin auf das in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte und oben in Randnr.
84 zusammengefasste Argument der Klägerin, dass es sich um ein neues Angriffsmittel handele, das nicht auf rechtliche oder
tatsächliche Gründe gestützt worden sei, die erst während des Verfahrens zutage getreten seien, und das daher unzulässig sei.
–       Würdigung durch das Gericht
Nach Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 kann ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf Antrag des Inhabers eines
älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft für nichtig erklärt werden, wenn dieses Zeichen in einem jüngeren Geschmacksmuster
verwendet wird und wenn das Gemeinschaftsrecht oder das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, den
Rechtsinhaber dazu berechtigen, diese Verwendung zu untersagen.
Handelt es sich bei dem Zeichen, das zur Stützung eines aus dieser Bestimmung hergeleiteten Nichtigkeitsgrundes geltend gemacht
wird, um eine ältere deutsche Marke, die dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das mit dem Antrag auf Nichtigerklärung angegriffen
wurde, ähnlich ist, ohne mit ihm identisch zu sein, berechtigt das deutsche Recht, und zwar § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz,
den Inhaber dieser Marke – wie bereits ausgeführt – dazu, die Benutzung seines Zeichens in dem jüngeren Geschmacksmuster zu
untersagen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Geschmacksmusters mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit
der durch die Marke und das Geschmacksmuster erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht.
Dabei stellt § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz die Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ins deutsche Recht
dar und muss daher unter Beachtung der Rechtsprechung zu dieser Bestimmung ausgelegt werden.
Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben
könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteile des Gerichtshofs Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 51 angeführt,
Randnr. 17, und vom 6. Oktober 2005, Medion, C‑120/04, Slg. 2005, I‑8551, Randnr. 26).
Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 22, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 18, und Medion, oben in Randnr. 97 angeführt, Randnr. 27).
Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen in Bild, Klang
oder Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend
darauf an, wie die Zeichen auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirken. Der Durchschnittsverbraucher
nimmt eine Marke oder ein anderes Zeichen mit Unterscheidungskraft regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten (vgl. in diesem Sinne Urteile SABEL, oben in Randnr. 98 angeführt, Randnr. 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben
in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 25, und Medion, oben in Randnr. 97 angeführt, Randnr. 28).
Daher ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer diese Rechtsprechung im vorliegenden Fall zutreffend umgesetzt hat, als sie in
der angefochtenen Entscheidung zu dem Schluss gelangte, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen
Geschmacksmuster bestehe und dass dieses daher für nichtig erklärt werden müsse. Hierbei ist auch die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung
zu berücksichtigen, die zu dem gleichen Ergebnis gelangt war und von der Beschwerdekammer bestätigt wurde.
Wenn die Beschwerdekammer eine Entscheidung der nachgeordneten Dienststelle des HABM in vollem Umfang bestätigt, gehören diese
Entscheidung sowie ihre Begründung nämlich zu dem Kontext, in dem die Entscheidung der Beschwerdekammer erlassen wurde und
der den Parteien bekannt ist und es dem Richter ermöglicht, seine Rechtmäßigkeitskontrolle in Bezug auf die Richtigkeit der
Beurteilung der Beschwerdekammer in vollem Umfang auszuüben (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 47, vgl. auch in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 21. November
2007, Wesergold Getränkeindustrie/HABM – Lidl Stiftung [VITAL FIT], T‑111/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Randnr. 64).
Was erstens die in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Rüge der Klägerin (vgl. oben, Randnr. 84) betrifft, ist daran zu
erinnern, dass nach Art. 48 § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Laufe des Verfahrens
nicht mehr vorgebracht werden können, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst
während des Verfahrens zutage getreten sind.
Jedoch ist ein Angriffsmittel, das eine Erweiterung eines bereits vorher – unmittelbar oder implizit – in der Klageschrift
vorgetragenen Angriffsmittels darstellt und mit diesem eng zusammenhängt, für zulässig zu erklären (vgl. Urteil des Gerichts
vom 3. Mai 2007, Spanien/Kommission, T‑219/04, Slg. 2007, II‑1323, Randnr. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Dies trifft auf die oben genannte Rüge der Klägerin zu, die eine Erweiterung des dritten Klagegrundes darstellt und, wie die
Klägerin geltend macht, mit diesem eng zusammenhängt. Sie ist daher zulässig.
Hinsichtlich der Begründetheit ist daran zu erinnern, dass ein auf dem Nichtigkeitsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der
Verordnung Nr. 6/2002 beruhender Antrag auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nur Erfolg haben kann, wenn
festgestellt wird, dass das Zeichen mit Unterscheidungskraft, das zur Stützung dieses Antrags geltend gemacht wird, nach der
Anschauung der angesprochenen Verkehrskreise in dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster verwendet wird, gegen das sich der Antrag
richtet.
Wird festgestellt, dass das Zeichen mit Unterscheidungskraft, das zur Stützung des Antrags auf Nichtigerklärung geltend gemacht
wird, nach der Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise nicht in dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster verwendet wird, gegen
das sich dieser Antrag richtet, kann eine Verwechslungsgefahr eindeutig ausgeschlossen werden.
Dagegen braucht die Frage, ob das maßgebliche Publikum das mit dem Antrag auf Nichtigerklärung angegriffene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
als Zeichen mit Unterscheidungskraft wahrnimmt – anders als die Klägerin offenbar meint –, nicht gesondert geprüft zu werden
(vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C‑102/07, Slg. 2008,
I‑2439, Randnr. 34).
Zweitens ist zwischen den Verfahrensbeteiligten unstreitig, dass die von der älteren Marke erfassten Waren und diejenigen,
in die das angegriffene Geschmacksmuster aufgenommen werden soll, nämlich „Schreibinstrumente“, identisch sind. Da es sich
bei diesen Waren um Waren des täglichen Gebrauchs handelt, die in der Regel zu einem relativ niedrigen Preis erhältlich sind,
sind sie für alle Verbraucher von Interesse, was die Klägerin im Übrigen nicht bestreitet. Die Bezugnahme der Nichtigkeitsabteilung
auf das „Publikum“ („public“, vgl. Randnr. 15 der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung) ist somit dahin zu verstehen, dass
sie stillschweigend, aber unzweifelhaft davon ausging, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall
auf die Wahrnehmung der älteren Marke und des angegriffenen Geschmacksmusters durch das breite Publikum, d. h. den Durchschnittsverbraucher,
abzustellen sei (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 30. November 2004, Geddes/HABM [NURSERYROOM], T‑173/03, Slg.
2004, II‑4165, Randnr. 18). In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer diese Auffassung der Nichtigkeitsabteilung
nicht in Frage. Da die ältere Marke in Deutschland eingetragen wurde, ist im Übrigen auf die Wahrnehmung des deutschen Durchschnittsverbrauchers
abzustellen.
Was drittens den Vergleich der älteren Marke mit dem angegriffenen Geschmacksmuster betrifft, nahm die Nichtigkeitsabteilung
einen visuellen Vergleich vor. Sie bezeichnete in Randnr. 12 ihrer Entscheidung vier Elemente der Form der älteren Marke,
die diese charakterisierten, und führte in Randnr. 13 der Entscheidung aus, dass das angegriffene Geschmacksmuster ein Zeichen
enthalte, das alle diese charakteristischen Elemente der älteren Marke aufweise, woraus folge, dass das Geschmacksmuster der
älteren Marke ähnlich sei. Zudem werde durch die Ergänzung des angegriffenen Geschmacksmusters um weitere Elemente wie „durchbrochene
Verzierungen“ („frets“) oder „Ausbuchtungen“ („protrusions“) nicht verhindert, dass die benannten Elemente der älteren Marke
in dem Geschmacksmuster erkennbar seien. Diese Erwägungen der Nichtigkeitsabteilung wurden von der Beschwerdekammer in Randnr.
17 der angefochtenen Entscheidung aufgegriffen und bestätigt.
Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Dienststellen des HABM im vorliegenden Fall zu Recht keinen klanglichen und begrifflichen
Vergleich zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster vorgenommen haben. Denn zum einen enthalten weder
die ältere Marke noch das angegriffene Geschmacksmuster ein Wortelement. Sie eignen sich auch nicht für eine einfache und
kurze verbale Beschreibung, die Gegenstand eines klanglichen Vergleichs sein könnte. Zum anderen beziehen sich weder die ältere
Marke noch das angegriffene Geschmacksmuster auf einen bestimmten Begriff, so dass auch ein begrifflicher Vergleich zwischen
ihnen nicht möglich ist.
Was dagegen den visuellen Vergleich zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster angeht, ist vorab festzustellen,
dass die Nichtigkeitsabteilung in Randnr. 4 ihrer Entscheidung zwar andeutet, die Streithelferin habe zur Stützung ihres Antrags
auf Nichtigerklärung weitere Zeichen geltend gemacht, in dieser Randnummer jedoch nur die ältere Marke erwähnt, ohne allerdings
zu präzisieren, ob es sich um eine Bildmarke oder eine dreidimensionale Marke handelt. Im Übrigen nimmt die Nichtigkeitsabteilung
in den Randnrn. 12 und 13 ihrer Entscheidung auf die „dreidimensionale Form“ dieser Marke Bezug.
Die Beschwerdekammer nennt in Randnr. 2 der angefochtenen Entscheidung allein die ältere Marke als Zeichen, das von der Streithelferin
zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung geltend gemacht worden sei.
Aus der Eintragungsurkunde der älteren Marke, die in den Akten des Verfahrens vor dem HABM enthalten ist, geht jedoch hervor,
dass es sich bei dieser Marke um eine Bildmarke handelt, die aus dem oben in Randnr. 29 wiedergegebenen Bild besteht. In der
mündlichen Verhandlung haben sich im Hinblick hierauf alle Verfahrensbeteiligten darüber verständigt, dass die einzige Marke,
die von den Dienststellen des HABM im Rahmen der Prüfung des streitigen Antrags auf Nichtigerklärung berücksichtigt wurde,
die ältere Marke war, die eine Bildmarke ist, was in das Protokoll der mündlichen Verhandlung aufgenommen worden ist.
Da die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung insoweit keine weitere Klarstellung enthält, lässt die darin erfolgte Bezugnahme
auf die „dreidimensionale Form“ der älteren Marke, die auf den ersten Blick widersinnig erscheint, da es sich um eine Bildmarke
handelt, nur den Schluss zu, dass die Nichtigkeitsabteilung anstelle eines Vergleichs zwischen dem angegriffenen Geschmacksmuster
und der älteren Marke einen Vergleich zwischen diesem Geschmacksmuster und einer in ihrer Entscheidung nicht bezeichneten
dreidimensionalen Marke vorgenommen hat.
Wie aus den Akten des Verfahrens vor dem HABM hervorgeht, hatte die Streithelferin zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung
außer der älteren Marke u. a. eine in Deutschland unter der Nr. 2911311 eingetragene dreidimensionale Marke geltend gemacht,
die der oben in Randnr. 29 wiedergegebenen Abbildung entspricht.
Der von der Nichtigkeitsabteilung begangene Fehler wurde von der Beschwerdekammer in keiner Weise berichtigt. Wie bereits
ausgeführt, beschränkte sich diese in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung darauf, die Merkmale wiederzugeben, die die
Nichtigkeitsabteilung der älteren Marke zugeschrieben hatte, und wies dabei weder darauf hin, dass die Nichtigkeitsabteilung
irrtümlich auf eine dreidimensionale Marke anstelle der älteren Marke Bezug genommen hatte, noch darauf, dass auch die ältere
Marke diese Merkmale aufwies.
Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer, da sie in der angefochtenen Entscheidung ihre Schlussfolgerung hinsichtlich des Bestehens
einer Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Geschmacksmuster und der älteren Marke auf einen Vergleich dieses Geschmacksmusters
mit einem anderen Zeichen als der älteren Marke gestützt hat, einen Rechtsfehler begangen hat und die angefochtene Entscheidung
aufgehoben werden muss.
Dieses Ergebnis wird durch die Argumentation, die das HABM in der mündlichen Verhandlung vorgebracht hat, nicht in Frage gestellt.
Das HABM hat vorgetragen, der Vergleich des angegriffenen Geschmacksmusters mit der älteren Marke könne nicht zu einem anderen
Ergebnis führen als der Vergleich dieses Geschmacksmusters mit einem dreidimensionalen Zeichen, dessen Form durch die Abbildung
dargestellt werde, aus der die ältere Marke bestehe.
Insbesondere hat es ausgeführt, dass die Eintragungsurkunden für dreidimensionale Marken lediglich eine zweidimensionale Darstellung
der betreffenden Marken enthielten und dass die Rechtsprechung zum Bestehen oder Nichtbestehen von Unterscheidungskraft einer
dreidimensionalen Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehe, ebenfalls einschlägig sei, wenn die angemeldete
Marke eine Bildmarke sei, die aus der Form dieser Ware bestehe (Urteil des Gerichtshofs vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM,
C‑144/06 P, Slg. 2007, I‑8109, Randnr. 38, und Urteil des Gerichts vom 21. Oktober 2008, Cassegrain/HABM [Form einer Tasche],
T‑73/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22).
Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002
auf die Wahrnehmung des zur Stützung des Nichtigkeitsgrundes angeführten Zeichens mit Unterscheidungskraft durch die maßgeblichen
Verkehrskreise und auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den dieses Zeichen bei ihnen hervorruft (vgl. oben, Randnr. 99).
Eine dreidimensionale Marke wird vom maßgeblichen Publikum nicht notwendigerweise in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine
Bildmarke. Im ersten Fall nimmt es einen berührbaren Gegenstand wahr, den es aus mehreren Blickwinkeln untersuchen kann, im
zweiten Fall sieht es nur ein Bild.
Gewiss kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Fall des Bestehens einer Ähnlichkeit zwischen zwei dreidimensionalen Gegenständen
der Vergleich zwischen einem dieser Gegenstände und der Abbildung des anderen ebenfalls zur Feststellung einer Ähnlichkeit
führen kann. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Prüfung des Nichtigkeitsgrundes des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 6/2002 einen Vergleich zwischen dem angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster und dem zur Stützung dieses Nichtigkeitsgrundes
geltend gemachten Zeichen voraussetzt.
Dagegen kann eine Ähnlichkeit zwischen dem angegriffenen Geschmacksmuster und dem zur Stützung des Antrags auf Nichtigerklärung
geltend gemachten Zeichen nicht einfach aufgrund der bloßen Tatsache vermutet werden, dass dieses Geschmacksmuster einem anderen
Zeichen ähnlich ist, selbst wenn dieses andere Zeichen eine Ähnlichkeit mit dem zur Stützung des Antrags auf Nichtigerklärung
geltend gemachten Zeichen aufweist.
Die Argumentation des HABM kommt daher dem Ersuchen gleich, das Gericht möge erstmals einen Vergleich zwischen dem angegriffenen
Geschmacksmuster und der älteren Marke vornehmen, den weder die Nichtigkeitsabteilung noch die Beschwerdekammer durchgeführt
haben. Es steht dem Gericht jedoch nicht zu, über Fragen zu entscheiden, die das HABM nicht in der Sache geprüft hat (vgl.
in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999, Procter & Gamble/HABM [BABY-DRY], T‑163/98, Slg. 1999, II‑2383, Randnr.
51).
Die Rechtsprechung, auf die sich das HABM beruft, kann nicht zu einem anderen Ergebnis führen. Zwar werden in dieser Rechtsprechung
die Kriterien präzisiert, auf deren Grundlage die originäre Unterscheidungskraft eines aus dem Erscheinungsbild der Ware bestehenden
Bildzeichens im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. der Verordnung Nr. 207/2009)
zu beurteilen ist, jedoch wird durch sie keineswegs der Grundsatz in Frage gestellt, wonach diese Unterscheidungskraft anhand
der Wahrnehmung des fraglichen Zeichens selbst, und nicht eines anderen Zeichens, durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu
beurteilen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile Henkel/HABM, oben in Randnr. 119 angeführt, Randnr. 35, und Form einer Tasche,
oben in Randnr. 119 angeführt, Randnrn. 19 und 35).
Die Schlussfolgerung, dass die angefochtene Entscheidung mit einem Rechtsfehler behaftet ist und aufgehoben werden muss, wird
auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich die Klägerin im Rahmen ihres dritten Klagegrundes nicht ausdrücklich auf diesen
Fehler berufen hat.
Zum einen hat die Klägerin in ihrer Argumentation zum zweiten Klagegrund zu Recht darauf hingewiesen, dass die ältere Marke
in Wirklichkeit eine Bildmarke sei. Außerdem hat sie in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass die Dienststellen
des HABM bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Geschmacksmuster und der älteren Marke irrtümlich
eine andere als die ältere Marke herangezogen hätten.
Zum anderen ist vor allem darauf hinzuweisen, dass das Gericht, da die Klägerin sich gegen die in der angefochtenen Entscheidung
gezogene Schlussfolgerung wendet, wonach die ältere Marke und das angegriffene Geschmacksmuster genügend Ähnlichkeit aufwiesen,
um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, alle für den Vergleich zwischen der Marke und dem Geschmacksmuster maßgeblichen
Gesichtspunkte zu prüfen hat, da dieser Vergleich die Grundlage der genannten Schlussfolgerung bildet. In diesem Zusammenhang
hat das Gericht vorab zu überprüfen, ob die Dienststellen des HABM tatsächlich das angegriffene Geschmacksmuster mit der älteren
Marke verglichen haben.
Bei der ihm obliegenden Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM kann das Gericht
nämlich nicht durch eine fehlerhafte Beurteilung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer gebunden sein, soweit diese Beurteilung
Teil der Feststellungen ist, deren Rechtmäßigkeit vor dem Gericht bestritten wird (Urteil des Gerichtshofs vom 18. Dezember
2008, Éditions Albert René/HABM, C‑16/06 P, Slg. 2008, I‑10053, Randnr. 48).
Zudem hat das Gericht zwar nur über das Begehren der Verfahrensbeteiligten zu entscheiden, deren Sache es ist, den Rahmen
des Rechtsstreits abzugrenzen, es kann jedoch nicht verpflichtet sein, allein die Argumente zu berücksichtigen, auf die sie
ihr Vorbringen gestützt haben, weil es seine Entscheidung sonst gegebenenfalls auf unzutreffende rechtliche Erwägungen stützen
müsste (Beschlüsse des Gerichtshofs vom 27. September 2004, UER/M6 u. a., C‑470/02 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Randnr. 69, und vom 13. Juni 2006, Mancini/Kommission, C‑172/05 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr.
41).
Was das Vorbringen der Streithelferin betrifft, mit dem sie erstens eine nicht eingetragene dreidimensionale Marke, deren
Inhaberin sie sei und die dem angegriffenen Geschmacksmuster ähnlich sei, zweitens § 14 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz, drittens
den zusätzlichen Schutz durch die deutschen Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb und viertens den Nichtigkeitsgrund
des Art. 25 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 6/2002 geltend macht, genügt der Hinweis, dass es sich – wie aus Randnr. 19
der angefochtenen Entscheidung hervorgeht – um Fragen handelt, deren Prüfung in der Sache die Beschwerdekammer nicht für erforderlich
gehalten hat und die das Gericht, wie bereits ausgeführt, nicht selbst erstmals prüfen kann.
Nach alledem ist dem dritten Klagegrund stattzugeben und die angefochtene Entscheidung somit aufzuheben.
Schließlich ist das Gericht der Ansicht, dass die Interessen der Klägerin durch Aufhebung der angefochtenen Entscheidung hinreichend
gewahrt sind, ohne dass es erforderlich wäre, die Sache an die Nichtigkeitsabteilung zurückzuverweisen (vgl. in diesem Sinne
entsprechend Urteil STREAMSERVE, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 72). Daher ist dem zweiten Antrag der Klägerin nicht
stattzugeben.

Kosten
Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das
HABM unterlegen ist, sind ihm entsprechend dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Da die Streithelferin mit ihren Anträgen unterlegen ist, trägt sie ihre eigenen Kosten.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
vom 31. Januar 2008 (Sache R 1352/2006‑3) wird aufgehoben.
2.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3.
Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Beifa Group Co. Ltd. Die Schwan‑Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG
trägt ihre eigenen Kosten.
Vilaras
Prek
Ciucă
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Mai 2010.
Unterschriften
*
Verfahrenssprache: Englisch.