CELEX: 62009CJ0051
Kasační opravný prostředek
Ochranná známka Společenství
Nařízení (ES) č. 40/94
Článek 8 odst. 1 písm. b)
Slovní ochranná známka Barbara Becker
Námitky majitele slovních ochranných známek Společenství BECKER a BECKER ONLINE PRO
Posouzení nebezpečí záměny
Posouzení podobnosti označení z pojmového hlediska

Svým kasačním opravným prostředkem se B. Becker domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne
2. prosince 2008, Harman International Industries v. OHIM – Becker (Barbara Becker) (T‑212/07, Sb. rozh. s. II‑3431, dále
jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. března 2007 (věc R 502/2006-1, dále jen „sporné rozhodnutí“), jímž bylo zrušeno rozhodnutí
námitkového oddělení o vyhovění námitce podané společností Harman International Industries, Inc. (dále jen „společnost Harman“)
proti zápisu ochranné známky Společenství Barbara Becker.

Právní rámec
Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994,
L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) stanoví:
„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:
[…]
b)      pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na
které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna;
nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“
Podle čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 se „staršími ochrannými známkami“ rozumějí zejména ochranné známky s dřívějším
datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

Skutkový základ
Dne 19. listopadu 2002 podala B. Becker k OHIM přihlášku slovní ochranné známky Barbara Becker jakožto ochranné známky Společenství.
Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění
výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:
„Vědecké, navigační, zeměměřičské, elektrické, fotografické, kinemotografické a optické přístroje a nástroje, přístroje a nástroje
na vážení a na měření, signalizační přístroje a nástroje, regulátory (kontrolní přístroje a nástroje), bezpečnostní přístroje
a nástroje (záchranné přístroje a nástroje) a vyučovací přístroje a nástroje; přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci
zvuku nebo obrazu; magnetické nahrávací nosiče, disky nahrané a gramofonové desky; automatické distribuční stroje, automatické
rozvaděče a mechanismy pro mincová zařízení; registrační pokladny, kalkulačky, zařízení ke zpracování dat a počítače.“
Dne 24. června 2004 podala společnost Harman námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky Barbara Becker pro všechny výrobky,
kterých se týká, na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 8 odst. 5 téhož nařízení. Námitky byly založeny
na slovní ochranné známce Společenství BECKER ONLINE PRO č. 1823228, zapsané dne 1. července 2002, a na přihlášce slovní ochranné
známky Společenství BECKER č. 1944578 ze dne 2. listopadu 2000, zapsané dne 17. září 2004, které se rovněž týkaly různých
výrobků spadajících do uvedené třídy 9.
Námitkové oddělení OHIM námitkám společnosti Harman vyhovělo rozhodnutím ze dne 15. února 2005 na základě důvodu, že mezi
kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny. Námitkové oddělení mělo za to, že výrobky označené těmito ochrannými
známkami jsou totožné a že ochranné známky jsou celkově podobné, neboť vykazují jednak průměrný stupeň vzhledové a fonetické
podobnosti, jednak totožnost z pojmového hlediska, jelikož zmíněné ochranné známky odkazují na totéž příjmení.
Dne 11. dubna 2006 podala B. Becker proti tomuto rozhodnutí odvolání, jež bylo zrušeno sporným rozhodnutím. V posledně uvedeném
rozhodnutí měl první odvolací senát OHIM (dále jen „odvolací senát“) za to, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami
jsou zčásti totožné a zčásti podobné. Rozlišil mezi výrobky určenými široké veřejnosti, výrobky učenými odborníkům, a těmi,
které mohou být určeny pro obě skupiny a spadají do přechodné kategorie.
Pokud jde o kolidující označení, odvolací senát provedl pouze srovnání starší slovní ochranné známky BECKER a ochranné známky
Barbara Becker, jejíž zápis je požadován. Shledal, že mezi zmíněnými označeními existuje jen určitý stupeň vzhledové a fonetické
podobnosti, a měl za to, že tato označení jsou naopak z pojmového hlediska jasně odlišitelná v Německu a v dalších zemích
Evropské unie, a to proto, že relevantní veřejnost ochrannou známku vnímá spíše jako celek než jako spojení slov „Barbara“
a „Becker“. Uvedl též, že B. Becker je v Německu známou osobností, zatímco příjmení „Becker“ je příjmením značně rozšířeným.
Dospěl tudíž k závěru, že rozdíly mezi dotčenými označeními jsou dostatečně významné na to, aby nedošlo k nebezpečí záměny.
Krom toho odvolací senát shledal, že nebyla splněna podmínka, podle níž musí pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 mezi
kolidujícími ochrannými známkami existovat takový stupeň podobnosti, aby si dotčená veřejnost mezi nimi vytvořila spojitost.

Žaloba k Soudu a napadený rozsudek
Žalobou došlou kanceláři Soudu dne 15. června 2007 podala společnost Harman žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí.
Na podporu své žaloby uplatňovala dva důvody vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 8 odst. 5
téhož nařízení.
Soud přijal první z těchto žalobních důvodů a napadeným rozsudkem sporné rozhodnutí zrušil, jelikož měl za to, že odvolací
senát dospěl k nesprávnému závěru, že kolidující ochranné známky jsou jasně odlišitelné. Poté, co v bodě 33 napadeného rozsudku
uvedl, že tyto ochranné známky vykazují – jak shledal odvolací senát – ze vzhledového a fonetického hlediska určitou podobnost,
zastával v bodě 34 uvedeného rozsudku názor, že odvolací senát nesprávně posoudil význam prvku „Becker“ v porovnání s prvkem
„Barbara“.
V tomto ohledu Soud zaprvé s odkazem na svůj rozsudek ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO)
(T‑185/03, Sb. rozh. s. II‑715, bod 54) v bodě 35 napadeného rozsudku uvedl, že judikatura již dříve připustila, že přinejmenším
v Itálii připisují spotřebitelé zpravidla vyšší rozlišovací způsobilost příjmení než rodnému jménu tvořícímu ochrannou známku,
takže příjmení „Becker“ může být ve složené ochranné známce připisována vyšší rozlišovací způsobilost než rodnému jménu „Barbara“.
Zadruhé v bodě 36 napadeného rozsudku uvedl, že skutečnost, že B. Becker je v Německu známá jako někdejší manželka Borise
Beckera, neznamená, že z pojmového hlediska nejsou kolidující ochranné známky podobné. Rovněž uvedl, že obě tyto ochranné
známky odkazují na stejné příjmení, a tudíž vykazují podobnost, a to tím spíše že v části Unie může být prvku „Becker“ ochranné
známky Barbara Becker jakožto příjmení připisována vyšší rozlišovací způsobilost než prvku „Barbara“, který je pouze rodným
jménem.
Zatřetí Soud s poukazem na rozsudek ze dne 6. října 2005, Medion (C‑120/04, Sb. rozh. s. I‑8551, body 30 a 37), v bodě 37
napadeného rozsudku shledal, že je prvek „Becker“, třebaže nepředstavuje dominantní prvek složené ochranné známky, vnímán
jako příjmení, jelikož se takovéto vlastní jméno běžně používá k označení osoby, a ve zmíněné ochranné známce si může zachovat
samostatnou rozlišovací roli.
Jelikož nebyla zpochybněna totožnost nebo podobnost výrobků, kterých se týkají kolidující ochranné známky, a zmíněné ochranné
známky vykazují vzhledovou, fonetickou a pojmovou podobnost, měl Soud v bodě 40 napadeného rozsudku za to, že mezi těmito
ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny, třebaže jsou dotčené výrobky určeny veřejnosti, jejíž úroveň pozornosti je
relativně vysoká.
Konečně v bodech 41 a 42 napadeného rozsudku Soud rozhodl, že toto konstatování není vyvráceno argumentem OHIM, podle něhož
složená ochranná známka a další ochranná známka mohou být považovány za podobné jen tehdy, jestliže prvek, který je jim společný,
tvoří dominantní prvek celkového dojmu, jejž vyvolává složená ochranná známka. Odmítl rovněž argument B. Becker, podle něhož
se judikatura týkající se složené ochranné známky v projednávané věci neuplatní, jelikož ochranná známka Barbara Becker se
skládá z rodného jména a příjmení.

Návrhová žádání účastníků řízení
Svým kasačním opravným prostředkem se navrhovatelka domáhá, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž zrušil
sporné rozhodnutí a uložil jí náhradu nákladů řízení. Krom toho navrhuje, aby byla odpůrkyni v řízení o kasačním opravném
prostředku uložena náhrada nákladů.
Společnost Harman v podstatě navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zamítnut a navrhovatelce uložena náhrada nákladů
řízení.
OHIM žádá Soudní dvůr, aby zrušil napadený rozsudek a uložil společnosti Harman náhradu nákladů, které vynaložil.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

Argumentace účastníků řízení
Na podporu svého kasačního opravného prostředku se B. Becker dovolává jediného důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1
písm. b) nařízení č. 40/94. Tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že mezi kolidujícími ochrannými
známkami existuje podobnost, a tudíž nesprávně uplatnil uvedené ustanovení ve svém závěru o existenci nebezpečí záměny.
Především Soudu vytýká, že své posouzení založil na vlastním výše uvedeném rozsudku Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO
FUSCO), podle nějž italští spotřebitelé připisují vyšší rozlišovací způsobilost příjmení než rodnému jménu tvořícímu ochrannou
známku. V tomto ohledu poznamenává, že v novějším rozsudku ze dne 12. července 2006, Rossi v. OHIM – Marcorossi (MARCOROSSI)
(T‑97/05, body 46 a 47) Soud uvedl, že natolik obecné pravidlo se neuplatní automaticky v každé situaci, jelikož každý případ
je nutno posoudit jednotlivě, a že příjmení společné oběma ochranným známkám, o které se jednalo v této věci, nebylo v těchto
ochranných známkách dostatečně dominantní k tomu, aby mohlo vést k nebezpečí záměny.
Dále navrhovatelka tvrdí, že Soud z výše uvedeného rozsudku Medion nesprávně dovodil, že prvek „Becker“ hraje ve složené ochranné
známce samostatnou rozlišovací roli, takže obě kolidující ochranné známky musí být považovány za vzájemně podobné. Tento rozsudek
podle ní pouze vyjádřil, že nepostačuje, aby třetí osoba doplnila do zapsané ochranné známky název svého podniku a poté žádala
o ochranu své složené ochranné známky. Nelze mít v žádném případě za to, že zmíněný rozsudek stanoví obecné pravidlo, podle
něhož musí být jakýkoli prvek sdílený dvěma ochrannými známkami považován za rozlišující, i když není dominantní.
Krom toho se zmíněný rozsudek týkal ochranných známek, které nelze srovnávat s kolidujícími ochrannými známkami, o které jde
v projednávané věci. V ní se totiž nejedná o nápodobu starší ochranné známky, ke které byl přidán obchodní název podniku,
nýbrž o pozměnění starší ochranné známky přidáním rodného jména před příjmení. Dotčená veřejnost vnímá označení „Barbara Becker“
jako jméno osoby ženského pohlaví, zatímco velmi běžné příjmení „Becker“ není natolik individualizované, aby bylo možno uznat
pojmovou podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami. Soud tedy nesprávně uplatnil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94,
když prohlásil, že prvek „Barbara“ je pouze rodným jménem, přestože doplnění tohoto rodného jména rozhodujícím způsobem ovlivnilo
celkový dojem vytvářený ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jelikož díky němu nabylo příjmení „Becker“ zcela nového
pojmového významu.
OHIM se v podstatě ztotožňuje s důvody, jichž se dovolává navrhovatelka. Uvádí totiž, že Soud nevzal na zřetel všechny skutečnosti
projednávané věci relevantní pro posouzení existence nebezpečí záměny, přičemž měl nesprávně za to, že posouzení skutkového
stavu provedené ve výše uvedeném rozsudku Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) představuje právní pravidlo, a automaticky
uplatnil judikaturu vyplývající z výše uvedeného rozsudku Medion.
Soud tak zejména nevzal na zřetel skutečnost, že příjmení tvořící ochrannou známku, jejíž zápis je požadován, je velmi běžným
německým příjmením. V bodě 36 napadeného rozsudku opomněl určit, zda skutečnost, že je B. Becker známou osobností, může neutralizovat
fonetickou a vzhledovou podobnost dotčených označení. Taktéž nesprávně shledal, že má prvek „Becker“ samostatnou rozlišovací
roli, aniž analyzoval dopad skutečnosti, že je B. Becker známou osobností, na vnímání spotřebitelů.
Na jednání OHIM navíc uvedl, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, když ze svého konstatování, podle něhož má
druhá část označení v porovnání s jeho první částí dominantní rozlišovací způsobilost, vyvodil, že má též samostatnou rozlišovací
roli.
Naproti tomu společnost Harman odporuje důvodu kasačního opravného prostředku předkládaného navrhovatelkou. Na jedné straně
uvádí, že na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, vyplývá z napadeného rozsudku, že Soud výše uvedený rozsudek Fusco v. OHIM
– Fusco International (ENZO FUSCO) zmiňoval jako pouhý příklad, a nikoli právní pravidlo, jež by se uplatňovalo na všechny
situace. Dále poznamenává, že tento odkaz není rozhodujícím článkem sledu úvah, na jehož základě Soud dospěl k závěru o existenci
nebezpečí záměny.
Na straně druhé souhlasí s analýzou Soudu ohledně samostatné rozlišovací role prvku „Becker“, která je podle ní v souladu
s výše uvedeným rozsudkem Medion.

Závěry Soudního dvora
Jelikož navrhovatelka Soudu vytýká, že nesprávně uplatnil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba připomenout,
že v souladu s tímto ustanovením se na základě námitek majitele starší ochranné známky ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu
její totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na
které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
Z ustálené judikatury v tomto ohledu vyplývá, že nebezpečí záměny ve smyslu č. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 představuje
nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků
hospodářsky propojených [viz rozsudky ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C‑334/05 P, Recueil, s. I‑4529, bod 33, a ze
dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C‑193/06 P, bod 32; a, v tomto smyslu, ohledně první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince
1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01,
s. 92), rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C‑39/97, Recueil, s. I‑5507, bod 29; ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C‑342/97, Recueil, s. I‑3819, bod 17, a výše uvedený rozsudek Medion, bod 26].
Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory
projednávaného případu (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C‑251/95, Recueil, s. I‑6191, bod 22,
jakož i výše uvedené rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; Medion, bod 27; OHIM v. Shaker, bod 34, a Nestlé v. OHIM, bod
33).
Podle ustálené judikatury musí být rovněž celkové posouzení nebezpečí záměny co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti
dotčených ochranných známek založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich
rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující
úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek
a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
bod 25, Medion, bod 28; OHIM v. Shaker, bod 35, a Nestlé v. OHIM, bod 34).
V bodech 30 a 31 výše uvedeného rozsudku Medion však Soudní dvůr rozhodl, že mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel
vnímá ochrannou známku jako celek, není rozhodně vyloučeno, že ve zvláštním případě si starší ochranná známka používaná třetí
osobou ve složeném označení obsahujícím název společnosti této třetí osoby zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací
roli, aniž v něm tvoří dominantní prvek. Za takového předpokladu může celkový dojem ze složeného označení vést veřejnost k přesvědčení,
že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a v takovém případě musí být existence
nebezpečí záměny shledána.
V projednávané věci Soud po připomenutí všech pravidel uvedených v bodech 30 až 33 tohoto rozsudku v rámci svého posouzení
podobnosti kolidujících ochranných známek z pojmového hlediska v podstatě shledal, že zaprvé v důsledku toho, že spotřebitelé
v části Unie zpravidla přisuzují větší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu, které tvoří slovní označení, může být prvku
„Becker“ ochranné známky, jejíž zápis je požadován, přisuzována větší rozlišovací způsobilost než prvku „Barbara“, že zadruhé
skutečnost, že je B. Becker známou osobností v Německu, nemá důsledky pro podobnost kolidujících ochranných známek, neboť
tyto známky odkazují na totéž příjmení a prvek „Barbara“ je pouze rodným jménem, a že zatřetí si prvek „Becker“ zachovává
samostatnou rozlišovací roli ve složené ochranné známce, jelikož je vnímán jako příjmení.
Třebaže je možné, že v určité části Unie má příjmení zpravidla vyšší rozlišovací způsobilost než rodné jméno, je v každém
jednotlivém případě zapotřebí zohlednit všechny skutečnosti, jež jsou vlastní projednávané věci, zejména pak okolnost, že
příjmení je málo obvyklé, anebo naopak velmi rozšířené, což může mít vliv na rozlišovací způsobilost. Stejně je tomu i co
se týče příjmení „Becker“, u něhož odvolací senát poukázal na jeho běžnou povahu.
Rovněž je třeba zohlednit případnou všeobecnou známost osoby, která požaduje, aby bylo její rodné jméno společně s jejím příjmením
zapsáno jako ochranná známka, jelikož tato známost může mít dozajista vliv na vnímání dané ochranné známky relevantní veřejností.
Navíc je třeba vzít na zřetel, že ve složené ochranné známce si příjmení nezachovává ve všech případech samostatnou rozlišovací
roli jen proto, že je vnímáno jako příjmení. Konstatování takovéto role může být totiž založeno pouze na zkoumání všech relevantních
skutečností projednávané věci.
Ostatně, jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 59 svého stanoviska, důvody uváděné Soudem pro přijetí závěru o existenci
pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek by v případě, že by bylo shledáno, že jsou v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 40/94, umožňovaly závěr, že by jakékoli příjmení tvořící starší ochrannou známku mohlo být platně namítáno proti
zápisu složené ochranné známky sestávající z určitého rodného jména a tohoto příjmení, třebaže by toto příjmení bylo například
běžné, anebo by doplnění rodného jména mělo z pojmového hlediska vliv na vnímání takto složené ochranné známky relevantní
veřejností.
Z předchozího vyplývá, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, když své posouzení podobnosti ochranných známek
z pojmového hlediska založil na obecných úvahách vycházejících z judikatury, aniž provedl analýzu všech relevantních skutečností
projednávané věci, čímž nezohlednil požadavek celkového posouzení nebezpečí záměny s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům
projednávané věci a na základě celkového dojmu, jímž působí kolidující ochranné známky.
Z toho plyne, že důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí
být přijat, a tudíž je nutno napadený rozsudek zrušit a věc vrátit Tribunálu (dříve Soudu).

K nákladům řízení
Vzhledem k tomu, že je věc vrácena Tribunálu, bude o nákladech řízení souvisejících s řízením o kasačním opravném prostředku
rozhodnuto později.
Z
těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:
1)
Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 2. prosince 2008, Harman International Industries v. OHIM – Becker
(Barbara Becker) (T 212/07) se zrušuje.
2)
Věc se vrací Tribunálu Evropské unie.
3)
O nákladech řízení bude rozhodnuto později.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: angličtina.