CELEX: 62008TJ0136
Marca comunitaria
Marca comunitaria denominativa AURELIA
Impago de la tasa de renovación
Cancelación de la marca a la expiración del registro
Petición de restitutio in integrum

Antecedentes del litigio
El 24 de agosto de 2000, la demandante, Aurelia Finance SA, obtuvo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el registro del signo denominativo AURELIA en cuanto marca comunitaria, en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada.
El 21 de noviembre de 2005, la OAMI recordó al representante de la demandante que, en relación con la marca controvertida, era posible renovar el registro, puesto que expiraba el . La OAMI señaló que, a estos efectos, debía haberse presentado la solicitud y debían haberse abonado las tasas de renovación antes del , pero que, contra abono de un recargo por pago extemporáneo, dicho plazo podía prorrogarse hasta el .
El 22 de enero de 2007, la OAMI notificó al representante de la demandante que había expirado el plazo y que la marca sería cancelada del registro de marcas a partir del .
El 5 de marzo de 2007, la demandante presentó a la OAMI una petición de
restitutio in integrum
en el sentido del artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 y solicitó a la OAMI que cargara en su cuenta corriente la correspondiente tasa de renovación, así como la tasa de
restitutio in integrum.
A este respecto, la demandante expuso que había recurrido, particularmente para la renovación de la marca de que se trata, a una sociedad especializada en la prestación de servicios de renovación de marcas (en lo sucesivo, «sociedad especializada»). La sociedad especializada instaló un sistema informatizado conectado a una base de datos en la que se introducen manualmente una serie de datos relativos a los titulares, las marcas y las patentes sujetas a renovación. Cuando ha de renovarse una marca concreta, se supone que el sistema envía tres cartas de advertencia a la atención del titular solicitando su consentimiento antes de proceder a la renovación. En caso de no enviarse una de esas cartas, se supone que se activa un sistema de seguridad que imprime y envía un escrito de sustitución. Ahora bien, en el caso de autos, al haber omitido una empleada de la sociedad especializada la introducción, en la base de datos, de determinados datos relativos a la demandante, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no se le envió notificación alguna. Además, se comprobó posteriormente que el sistema de seguridad que debe detectar ese tipo de errores no estaba activado, puesto que había sido instalado únicamente para las renovaciones de patentes, y no para las renovaciones de marcas.
Mediante resolución de 1 de junio de 2007, el departamento «Marcas y Registro» de la OAMI denegó dicha solicitud, por que la sociedad especializada no había demostrado haber actuado con la diligencia debida.
El 31 de julio de 2007, la demandante interpuso un recurso por el que solicitaba que se anulase dicha resolución y se estimase la petición de
restitutio in integrum.
Mediante resolución de 9 de enero de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») la Primera Sala de Recurso desestimó dicho recurso al considerar que el artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 no resultaba aplicable, puesto que el servicio de renovación de marcas elegido por la demandante no había demostrado haber actuado con la diligencia requerida por las circunstancias del presente asunto. Esencialmente consideró que la sociedad especializada debería haber instalado un sistema de renovación de marcas con garantías de buen funcionamiento y que tuviera un mecanismo de vigilancia capaz de detectar los eventuales fallos y anomalías. A falta de tal mecanismo, era previsible que se produjeran fallos de funcionamiento como los del caso de autos. Además, no se ha aportado prueba alguna de los supuestos análisis de los parámetros del sistema.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Devuelva la petición de
restitutio in integrum
a la OAMI para que ésta proceda a un nuevo examen.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su demanda de anulación de la resolución impugnada, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 78 del Reglamento n
o
40/94.
En primer lugar, la demandante imputa a la Sala de Recurso haber considerado en el apartado 12 de la resolución impugnada que, en el caso de autos, la observancia del deber de diligencia tenía que apreciarse en relación con el servicio de renovación de marcas en el que la demandante había delegado la tarea de renovar la marca de que se trata. La demandante considera que la apreciación debe hacerse en relación con ella misma o su representante. Señala que es habitual que se deleguen en empresas especializadas tareas administrativas como la renovación de marcas, por lo que debe considerarse que se ha cumplido el deber de diligencia cuando la elección ha recaído en una persona cualificada y experimentada.
A este respecto ha de recordarse que, a tenor del artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, «el titular de una marca comunitaria […] que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la [OAMI], será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho».
De dicha disposición se desprende que la
restitutio in integrum
está supeditada a dos requisitos, el primero es que la parte haya actuado con toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias y, el segundo, que la imposibilidad sufrida por la parte haya tenido la consecuencia directa de la pérdida de un derecho o de un recurso [auto del Tribunal de Primera Instancia de 6 de septiembre de 2006, Hensotherm/OAMI — Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, no publicado en la Recopilación, apartado 48].
De la referida disposición también se desprende que el deber de diligencia incumbe, en primer lugar, al titular de la marca. De este modo, si el titular delega las tareas administrativas de renovación de una marca, debe asegurarse de que la persona elegida presente las garantías necesarias que permitan presumir una buena ejecución de las referidas tareas.
Asimismo ha de considerarse que, por razón de la delegación de dichas funciones, la persona elegida está, igual que el titular, sujeta a dicho deber de diligencia. En efecto, al actuar ésta en nombre y por cuenta del titular, debe considerarse que sus actos son del titular. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que procedía verificar si la sociedad especializada había empleado toda la diligencia necesaria a la vista de las circunstancias.
En la medida en que la demandante se refiere a una práctica supuestamente diferente de los tribunales nacionales y de las Salas de Recurso respecto de los errores cometidos por los servicios postales y de la interpretación del artículo 47, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, ha de recordarse, por una parte, que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y, por otra parte, que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente sobre la base del Reglamento n
o
40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de marzo de 2008, Suez/OAMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, no publicada en la Recopilación, apartado 32].
En segundo lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber incurrido en error al considerar que ella o su representante tenía que haber supervisado el servicio de renovación de marcas que había elegido. En opinión de la demandante, no incumbía ni a una ni a otro supervisar el trabajo de una empresa especializada en la renovación de marcas.
A este respecto procede señalar que, contrariamente a lo que pretende la demandante, la Sala de Recurso no consideró en el apartado 15 de la resolución impugnada que la demandante, o su representante debería haber supervisado el referido servicio. En efecto, únicamente consideró que el sistema creado por una empresa especializada en la renovación de marcas debe ofrecer garantías suficientes de buen funcionamiento, incluido un mecanismo de supervisión que permita detectar y corregir cualquier posible error resultante de una mala gestión de los ficheros por los empleados del servicio o por el propio sistema informático.
En tercer lugar, la demandante entiende que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el grado de diligencia requerido en la renovación de las marcas es igual o superior al exigido en el caso de una solicitud de marca. En su opinión, debe considerarse que ese grado es inferior, ya que el procedimiento de renovación de marcas únicamente comprende tareas de carácter administrativo que no requieren experiencia en la interpretación del Derecho de marcas contrariamente a las solicitudes de marcas, que implican tareas de carácter jurídico, y que, por lo tanto, se confían a especialistas en la materia. La demandante también considera que ha de tenerse en cuenta el contexto del Derecho de patentes en el que, en su opinión, se ha declarado que el grado de diligencia exigido a los especialistas profesionales no se exige a los asistentes, que no tienen el mismo grado de conocimientos.
A este respecto, procede considerar que el grado de diligencia exigido no varía en función de la naturaleza, administrativa o jurídica, de las tareas que han de llevarse a cabo. En efecto, si cupiera acoger la distinción propuesta por la demandante entre funciones jurídicas y administrativas, todo incumplimiento de un plazo procesal podría presentarse como un olvido de carácter administrativo, lo que permitiría a los demandantes negligentes beneficiarse, en todos los casos, de exigencias reducidas en cuanto a su grado de diligencia, como subraya acertadamente la OAMI. En cualquier caso, el artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 no hace tal distinción, sino que exige que se demuestre haber actuado con toda la diligencia que requieran las «circunstancias».
Por otro lado, aun suponiendo que el artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 fue elaborado sobre la base de un modelo procedente del Derecho de patentes, nada indica que la interpretación de las dos disposiciones tenga que ser idéntica, al poder ser diferentes los intereses en conflicto en los dos ámbitos. En efecto, el contexto jurídico del Derecho de patentes es diferente y las disposiciones que regulan la patente tienen por objeto regular procedimientos diferentes de los aplicables en materia de marcas.
Asimismo, ha de señalarse en este contexto que el legislador introdujo en el Reglamento n
o
40/94 el artículo 78
bis,
cuyo apartado 1 permite a las partes, en caso de incumplimiento de determinados plazos, solicitar que se restablezcan sus derechos sin tener que demostrar que han adoptado toda la diligencia que exigían las circunstancias. Ahora bien, el hecho de que el legislador haya mantenido expresamente, en virtud del apartado 2 de la referida disposición, el incumplimiento del plazo de renovación de las marcas dentro del ámbito de aplicación del artículo 78 del citado Reglamento, es un indicio de su deseo de someterlo al deber general de diligencia que impone el apartado 1 del referido artículo, como destaca acertadamente la OAMI.
En cuarto lugar, la demandante señala que el artículo 78, apartados 6 y 7, del Reglamento n
o
40/94 está destinado a proteger al tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la marca comunitaria y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho. En opinión de la demandante, dicha protección implica que el grado de diligencia que exige el artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94 sea inferior al aplicado en la resolución impugnada.
A este respecto, procede señalar que el criterio de «toda la diligencia requerida por las circunstancias» figura en el artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, en el que se exponen las condiciones en las que puede acordarse la
restitutio in integrum.
Por el contrario, los apartados 6 y 7 del artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 únicamente se aplican cuando efectivamente se ha acordado la
restitutio in integrum,
y tienen por objeto proteger los intereses de terceros que hayan actuado de buena fe. Por consiguiente, los apartados 6 y 7 del artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 no tienen pertinencia alguna para determinar el grado de diligencia que exige el artículo 78, apartado 1, del mismo Reglamento.
En quinto lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error al apreciar las pruebas que le habían sido presentadas y por lo tanto desestimó erróneamente la petición de
restitutio in integrum.
Considera que el sistema utilizado por la sociedad especializada era conforme con lo exigido en las directrices de la OAMI, que interpretan en el apartado 6.2.3 la expresión «toda la diligencia requerida por las circunstancias», contenida en el artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, en el sentido de que significa «mantener un sistema de control interno y supervisión de los plazos que normalmente evite el incumplimiento involuntario de éstos». En efecto, el término «normalmente» indica, según la demandante, que los errores excepcionales dan lugar a
restitutio in integrum.
Ahora bien, en el caso de autos, el mal funcionamiento del sistema se debía en su totalidad al hecho de que, de manera excepcional, una empleada de la sociedad especializada no había introducido los datos necesarios. Además, ni dichas directrices, ni el artículo 78 del Reglamento n
o
40/94, ni la jurisprudencia requieren, según la demandante, la instalación de un mecanismo de control del sistema informático, como el creado para las patentes, que por sí solo garantiza normalmente la observación de los plazos incluso cuando falta tal mecanismo.
A este respecto, ha de considerarse que la expresión «toda la diligencia requerida por las circunstancias», que figura en el artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, requiere el establecimiento de un sistema de control interno y supervisión de los plazos que evite normalmente el incumplimiento involuntario de éstos, como lo prevén las directrices de la OAMI. De ello resulta que únicamente pueden dar lugar a
restitutio in integrum
los acontecimientos de carácter excepcional y, por lo tanto, imprevisibles según la experiencia.
En el caso de autos, al haber establecido la sociedad especializada un sistema informático para recordar los plazos, la diligencia requerida por las circunstancias exige, en primer lugar, que la concepción general del referido sistema garantice el cumplimiento de los plazos, en segundo lugar, que dicho sistema permita detectar y corregir cualquier error previsible en la ejecución de las funciones de los empleados de la sociedad especializada, así como en el funcionamiento del sistema informático y, en tercer lugar, que los empleados de la sociedad especializada que introducen los datos necesarios y utilizan el referido sistema estén obligados, tras recibir una formación adecuada, a verificar sus operaciones y que dichos empleados sean supervisados.
Ahora bien, aun suponiendo que la concepción del sistema informático para recordar los plazos garantice el cumplimiento de éstos, la Sala de Recurso consideró acertadamente que no cabe excluir los errores humanos de introducción de información, incluso en el caso de que los empleados reciban una formación adecuada y estén sujetos a unas instrucciones y a una supervisión que sean adecuadas. En efecto, no cabe considerar que los errores humanos son acontecimientos excepcionales o imprevisibles. Por consiguiente, el referido sistema debe tener un mecanismo de detección y corrección de tales errores. Ahora bien, al no haberse establecido tal mecanismo, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que no se había actuado en cumplimiento del deber de diligencia requerido por las circunstancias.
Por consiguiente, procede desestimar la demanda de anulación de la resolución impugnada.
En tales circunstancias, la segunda pretensión de la demandante por la que solicita al Tribunal de Primera Instancia que devuelva a la OAMI la petición de
restitutio in integrum
para un nuevo examen también ha de desestimarse, al igual que, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Aurelia Finance SA.

Martins Ribeiro
Papasavvas
Wahl
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de mayo de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.