CELEX: 62004CJ0421
Ennakkoratkaisupyyntö
Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta
Rekisteröinnin esteet
EY 28 ja EY 30 artikla
Tavaroiden vapaa liikkuvuus
Vaikutukseltaan vastaava toimenpide
Perustelut
Teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden suoja
Jäsenvaltiossa rekisteröity kansallinen sanamerkki
Tavaramerkki, joka muodostuu jonkin toisen jäsenvaltion kielestä lainatusta sanasta, jolta puuttuu tällä kielellä erottamiskyky ja/tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita kuvaileva, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

1       Ennakkoratkaisupyyntö koskee EY 28 ja EY 30 artiklan tulkintaa.
2       Pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Matratzen Concord AG (jäljempänä Matratzen Concord) ja Hukla Germany
SA (jäljempänä Hukla) ja joka koskee kansallisen tavaramerkin pätevyyttä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt
3       EY 28 artiklan mukaan ”jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet
ovat kiellettyjä”.
4       EY 30 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Mitä 28 ja 29 artiklassa määrätään, ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia,
jotka ovat perusteltuja – – teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan
saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.”
5       Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että
”niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin
saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat” ja ” – – perusteet tavaramerkin
rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle – – on lueteltava tyhjentävästi.”
6       Direktiivin 3 artiklassa, joka koskee rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita, ja erityisesti sen 1 kohdan b ja c
alakohdassa säädetään seuraavaa:
”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
7       Hukla on kansallisen MATRATZEN‑sanamerkin haltija. Tämä tavaramerkki rekisteröitiin Espanjassa 1.5.1994 tavaroiden ja palvelujen
kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 kuuluvia tavaroita – muun muassa ”lepokalusteet,
kuten sängyt, vuodesohvat, retkisängyt, kehdot, divaanit, riippumatot, lastensängyt ja vauvankorit; siirrettävät kalusteet;
sänkyjen ja huonekalujen pyörät; yöpöydät; tuolit, nojatuolit ja jakkarat; sänkyjen rungot, olkipatjat, patjat ja tyynyt”
– varten.
8       Matratzen Concord teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 10.10.1996 hakemuksen, joka
koski sanasta ja kuvasta muodostuvan yhdistelmämerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Merkki sisälsi sanan Matratzen
ja sen rekisteröimistä haettiin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 10, 20 ja 24 kuuluvia useita eri tavaroita
varten.
9       Hukla oli aloittanut väitemenettelyn tätä rekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että se oli aikaisemmin Espanjassa rekisteröidyn
MATRATZEN‑tavaramerkin haltija. Tämän johdosta Matratzen Concordin tavaramerkkihakemus hylättiin 31.10.2000 SMHV:n toisen
valituslautakunnan päätöksellä. Matratzen Concord valitti tästä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja sen
valitus hylättiin asiassa T‑6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (Matratzen), 23.10.2002 annetulla tuomiolla (Kok.
2002, s. II‑4335), joka puolestaan vahvistettiin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C‑3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004
valitusasiassa antamalla määräyksellä (Kok. 2004, s. I‑3657).
10     Rinnakkain SMHV:n elimissä vireillä olevan väitemenettelyn ja tämän jälkeen seuranneiden, yhteisöjen tuomioistuimessa käytyjen
oikeudenkäyntien kanssa Matratzen Concord nosti kanteen Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelonassa (Espanja) vaatien
kansallisen MATRATZEN‑tavaramerkin kumoamista 10.11.1988 annetun tavaramerkkilain nro 32/1988 11 §:n 1 momentin a, e ja f
kohdan perusteella (Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas; BOE n° 272, 12.11.1988). Matratzen Concord väitti kanteessaan,
että koska Matratzen‑sana merkitsee saksaksi patjaa, merkki muodostuu yleisnimestä ja voi johtaa kuluttajat harhaan kyseisellä
tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luonteen, laadun, ominaisuuksien tai maantieteellisen alkuperän suhteen.
11     Matratzen Concordin kanne hylättiin 5.2.2002 annetulla tuomiolla, ja se valitti tästä tuomiosta Audiencia Provincial de Barcelonaan.
12     Audiencia Provincial de Barcelona esittää, että tavaramerkin tunnusomaisena tehtävänä on yksilöidä tavaramerkillä varustettujen
tavaroiden ja palveluiden kaupallinen alkuperä. Sen mukaan Espanjan oikeuskäytännössä katsotaan, että vieraskieliset nimitykset
ovat epäselviä, outoja tai epätodellisia, ellei niiden samankaltaisuus espanjankielisen sanan kanssa anna aihetta olettaa,
että keskivertokuluttaja ymmärtää niiden merkityksen tai että tällaiset sanat ovat hankkineet itselleen oikean merkityksen
kotimaan markkinoilla.
13     Audiencia Provincial de Barcelona pohtii kuitenkin sitä, otetaanko tässä tulkinnassa huomioon yhteismarkkinoiden käsite. Se
katsoo, että eri jäsenvaltioiden kielissä käytetyt yleisnimet on jätettävä vapaiksi, jotta näissä valtioissa toimivat yritykset
voisivat käyttää niitä. Tällaisten yleisnimien rekisteröinti tavaramerkkeinä jossakin jäsenvaltiossa edistäisi monopolitilanteiden
syntymistä, mitä pitäisi välttää normaalin markkinatoiminnan turvaamiseksi, ja mikä saattaisi rikkoa EY 28 artiklassa vahvistettua
määrällisten tuontirajoitusten kieltoa jäsenvaltioiden välillä.
14     Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että sen käsiteltävänä olevassa asiassa espanjalainen MATRATZEN‑tavaramerkki
antaa haltijalleen aseman, jota se voi käyttää rajoittaakseen tai vaikeuttaakseen patjojen tuontia saksankielisistä jäsenvaltioista
ja estää tällä tavoin tavaroiden vapaata liikkuvuutta.
15     Se pohtii kuitenkin sitä, voidaanko tällaisia rajoituksia pitää oikeutettuina EY 30 artiklan perusteella. Tähän liittyen se
toteaa, että yhteisöjen tuomioistuin on asiassa 192/73, Van Zuylen, 3.7.1974 antamassaan tuomiossa (Kok. 1974, s. 731, Kok.
Ep. II, s. 333) vahvistanut tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen ensisijaisuuden suhteessa kansalliseen teollisoikeuksien
suojaan ja katsonut, että vastakkainen kanta johtaisi markkinoiden epätoivottavaan jakautumiseen, mikä vaikuttaa haitallisesti
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja synnyttää peiteltyjä rajoituksia jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.
16     Audiencia Provincial de Barcelona katsoi, että vireillä olevan asian ratkaisu edellytti EY 30 artiklan tulkintaa ja päätti
lykätä asian käsittelyä esittääkseen yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Voidaanko jäsenvaltioiden välistä kauppaa rajoittaa peitellysti jäsenvaltiossa pätevästi rekisteröidyllä tavaramerkillä,
jollainen on esimerkiksi patjoja ja niihin liittyviä tavaroita varten rekisteröity espanjalainen tavaramerkki MATRATZEN, kun
kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttuu tällä toisen jäsenvaltion kielellä – joka ei ole se, jota rekisteröintijäsenvaltiossa
puhutaan – erottamiskyky tai kun se osoittaa [tällä kielellä] elinkeinotoiminnassa sillä suojattua tavaraa tai sen lajia,
laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää tai tavaran muita ominaispiirteitä?”

Ennakkoratkaisukysymys
17     Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymys koskee sitä, onko EY 28 ja EY 30 artiklaa tulkittava siten, että
ne estävät sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin jäsenvaltiossa, joka muodostuu jonkin toisen jäsenvaltion kielestä lainatusta
sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita
varten merkin rekisteröintiä on haettu.
18     Kansallisten tuomioistuinten ja yhteisöjen tuomioistuimen välille EY 234 artiklalla luodussa yhteistyömenettelyssä yhteisöjen
tuomioistuimen tehtävänä on antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, jonka perusteella kansallinen tuomioistuin
voi ratkaista siinä vireillä olevan asian. Yhteisöjen tuomioistuin voi joutua tätä varten ottamaan huomioon sellaisia yhteisön
oikeuden normeja, joihin kansallinen tuomioistuin ei ole ennakkoratkaisukysymyksessään viitannut (ks. mm. asia C‑230/98, Schiavon,
tuomio 18.5.2000, Kok. 2000, s. I‑3547, 37 kohta ja asia C‑469/00, Ravil, tuomio 20.5.2003, Kok. 2003, s. I‑5053, 27 kohta).
19     Kuten direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, tällä direktiivillä säännellään tyhjentävästi tavaramerkistä
itsestään johtuvat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet.
20     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kun kysymys on alasta, jolla lainsäädäntö on yhdenmukaistettu tyhjentävästi yhteisön tasolla,
sitä koskevaa kansallista toimenpidettä on arvioitava suhteessa tämän yhdenmukaistamistoimen säännöksiin eikä suhteessa primaarioikeuden
määräyksiin (ks. mm. asia C‑352/95, Phytheron International, tuomio 20.3.1997, Kok. 1997, s. I‑1729, 17 kohta; asia C‑324/99,
DaimlerChrysler, tuomio 13.12.2001, Kok. 2001, s. I‑9897, 32 kohta ja asia C‑210/03, Swedish Match, tuomio 14.12.2004, Kok.
2004, s. I‑11893, 81 kohta).
21     Tästä seuraa, että sitä, estääkö yhteisön oikeus pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tavaramerkin rekisteröinnin jäsenvaltiossa
kansallisena tavaramerkkinä, on tarkasteltava direktiivin ja erityisesti sen 3 artiklan, joka koskee ehdottomia rekisteröinnin
esteitä tai mitättömyysperusteita, eikä EY 28 ja EY 30 artiklan kannalta.
22     Direktiivin 3 artiklassa ei ole mainittu rekisteröinnin estettä, joka koskisi nimenomaisesti tavaramerkkejä, jotka muodostuvat
jonkin muun kuin rekisteröintijäsenvaltion kielestä lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka
tällä kielellä on niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu.
23     Tällainen tavaramerkki ei välttämättä kuulu niiden rekisteröinnin esteiden alaan, jotka perustuvat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun merkin erottamiskyvyttömyyteen tai sen c alakohdassa tarkoitettuun kuvailevaan luonteeseen.
24     Sitä selvitettäessä, puuttuuko jäsenvaltiossa rekisteröidyltä kansalliselta tavaramerkiltä erottamiskyky tai onko se vain
niitä tavaroita tai palveluja kuvaileva, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, on huomioon otettava käsitys, joka
on näiden tavaroiden ja palveluiden kohderyhmällä niiden kaupassa ja/tai tavanomaisella valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella
ja huolellisella keskivertokuluttajalla sillä alueella, jota varten rekisteröintiä haetaan (yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C‑109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I‑2779, 29 kohta; asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004,
Kok. 2004, s. I‑1619, 77 kohta ja asia C‑218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I‑1725, 50 kohta).
25     On tosin mahdollista, että jäsenvaltioiden välisten kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi
tavaramerkki, jolta yhdessä jäsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky tai joka siellä on kyseessä olevia tavaroita tai tuotteita
kuvaileva, ei ole tällainen jossakin toisessa jäsenvaltiossa (ks. analogian perusteella merkin harhaanjohtavuuden osalta asia
C‑313/94, Graffione, tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I‑6039, 22 kohta).
26     Näin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena
tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta puuttuu tällä kielellä
erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi
jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.
27     Tämä direktiivin tulkinta on perustamissopimuksen määräysten ja erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklan mukainen.
28     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamisen yhteydessä EY:n perustamissopimus
ei vaikuta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien olemassaoloon, vaan siinä esitetyt kiellot voivat
tilanteen mukaan ainoastaan rajoittaa näiden oikeuksien käyttöä (asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039,
Kok. Ep. III, s. 135, 5 kohta ja asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13, 11
kohta ja em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 40 kohta).
29     Tätä oikeuskäytäntöä soveltaen yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Matratzen antamassaan määräyksessä,
jossa jo käsiteltiin nyt pääasiassa kyseessä olevaa espanjalaista MATRATZEN‑tavaramerkkiä, 42 kohdassa, ettei tavaroiden vapaan
liikkuvuuden periaate estä jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion
kielellä kyseessä olevia tavaroita ja palveluja kuvaileva.
30     Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu jonkin muun kuin rekisteröintijäsenvaltion kielellä
erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee.
31     Lisättäköön tähän, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 59–64 kohdassa todennut, että pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin
kaltaisen merkin rekisteröinti ei estä muita elinkeinotoiminnan harjoittajia käyttämästä kyseisessä jäsenvaltiossa sanaa,
josta merkki muodostuu.
32     Esitettyyn kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen
merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä
lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka tällä kielellä on niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva,
joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu,
kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.

Oikeudenkäyntikulut
33     Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä,
joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai
joka tällä kielellä on niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen
kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: espanja.