CELEX: 62006CJ0371
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Artículo 3, apartados 1, letra e), tercer guión, y 3
Signo
Forma que da un valor sustancial al producto
Uso
Campañas publicitarias
Fuerza atractiva de la forma adquirida antes de la solicitud de registro debido al hecho de su notoriedad como signo distintivo

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión,
de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
2       Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre Benetton Group SpA (en lo sucesivo, «Benetton») y G-Star International
BV (en lo sucesivo, «G-Star»), relativo a la comercialización por Benetton de una prenda que, por su forma, vulneraba dos
marcas de formas registradas por G‑Star.

Marco jurídico

Derecho comunitario
3       El artículo 2 de la Directiva, que lleva el encabezamiento «Signos que pueden constituir una marca», dispone:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras,
incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición
de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
4       El artículo 3 de la Directiva, que lleva como epígrafe «Causas de denegación o de nulidad», dispone:
«1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
a)      los signos que no puedan constituir una marca;
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación
del servicio u otras características de los mismos;
d)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común
o en las costumbres leales y constantes del comercio;
e)      los signos constituidos exclusivamente por:
–       la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
–       la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
–       la forma que da un valor sustancial al producto;
[…]
3.      No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d)
del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido
un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el
carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.
[…]»

Legislación nacional
5       El artículo 1 de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas, de 19 de marzo de 1962 (Trb. 1962, 58), en su redacción aplicable
cuando se produjeron los hechos del asunto principal, dispone:
«Se considerarán marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos
o de su presentación y cualesquiera otros signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa.
Sin embargo, no podrán ser consideradas como marcas las formas que sean impuestas por la naturaleza del propio producto, o
que afecten a su valor esencial o que produzcan resultados industriales.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
6       G‑Star diseña, encarga la fabricación y comercializa ropa de la marca del mismo nombre, en particular pantalones vaqueros.
7       Es titular de dos marcas de formas para productos de la clase 25, definida en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada,
a saber, para ropa. Las dos marcas mencionadas fueron registradas los días 7 de agosto de 1997 y 24 de noviembre de 1999.
8       Se solicitó la protección para cada una de ellas, respectivamente, por los dos elementos distintivos siguientes:
–       Pespuntes que vayan en diagonal desde la altura de la cadera hasta la costura de la entrepierna, rodilleras, canesú sobre
el fondo del pantalón, pespuntes horizontales en la parte posterior a la altura de las rodillas, banda de un color contrastado
o de otro tejido en la parte posterior del bajo del pantalón, todo ello combinado;
–       costuras, pespuntes y cortes de la rodillera del pantalón, rodillera algo ahuecada.
9       Benetton explota varias empresas comerciales del sector textil. En los Países Bajos, vende sus productos a través de tiendas
en régimen de franquicia.
10     El 25 de mayo de 2000, G‑Star demandó a Benetton ante el Rechtbank te Amsterdam con el fin de oponerse a cualquier fabricación,
comercialización y/o distribución en los Países Bajos de un pantalón de la marca Benetton. Para fundamentar su demanda, G‑Star
alegó que dicha empresa había vulnerado sus derechos de marca vinculados a su pantalón de modelo Elwood al haber fabricado
y comercializado, en el transcurso del verano de 1999, un pantalón que constaba en particular de una rodillera oval y de dos
pespuntes que discurrían en diagonal desde la altura de las caderas hasta la entrepierna.
11     Benetton se opuso a la citada demanda y solicitó mediante reconvención la anulación de las marcas registradas sobre la base
del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Uniforme de Benelux sobre las marcas, por cuanto las formas de que se trata determinaban
en gran medida el valor comercial de los productos por su belleza u originalidad.
12     El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó las pretensiones de G‑Star fundadas en la violación de sus derechos
de marca, así como la demanda reconvencional de Benetton.
13     Ambas partes recurrieron en apelación ante el Gerechtshof te Amsterdam, el cual estimó la apelación de G‑Star y desestimó
la pretensión de anulación de Benetton.
14     El Gerechtshof entendió que el Rechtbank había considerado, con razón, que el pantalón Elwood tuvo un gran éxito comercial,
que G‑Star había llevado a cabo varias campañas de publicidad intensivas para dar a dicho pantalón, dotado de unas características
específicas, la notoriedad de un producto G‑Star y que, como consecuencia, la reputación del pantalón Elwood se explicaba,
en gran parte, no por el atractivo estético de la forma, sino por la fuerza atractiva de la notoriedad de la marca.
15     El propio Gerechtshof puso de manifiesto que G‑Star, mediante la amplia publicidad llevada a cabo, había llamado reiteradamente
la atención acerca de las características distintivas del pantalón y de la rodillera.
16     Benetton interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, en el cual manifestaba su disconformidad con
este planteamiento del Gerechtshof.
17     El Hoge Raad destaca que la idea que preside las consideraciones criticadas de la resolución del Gerechtshof es que la exclusión
prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva no debe suponer un obstáculo para la validez
del registro de una marca si, en un momento determinado anterior a la solicitud de registro, lo atractivo de la forma ha derivado
de su fuerza atractiva relacionada con la notoriedad de la forma como marca.
18     El Hoge Raad recuerda que, en la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, p. I‑5475), el Tribunal de Justicia
declaró que, en virtud del artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, los signos que no puedan registrarse con arreglo al
artículo 3, apartado 1, letra e), no podrán adquirir carácter distintivo por el uso que se haga de ellos.
19     Sin embargo, en opinión de dicho órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia no ha resuelto la cuestión controvertida en
el asunto principal, la cual es ajena al carácter distintivo de las marcas impugnadas.
20     En este contexto, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, [letra] e), tercer guión, [de la Directiva] en el sentido de que la causa de
exclusión en él establecida impide permanentemente el registro de una forma como marca cuando la naturaleza del producto es
tal que su apariencia y diseño determinan, por su belleza o carácter original, total o sustancialmente el valor de mercado
de dicho producto, o no resulta aplicable esta causa de exclusión cuando, con anterioridad a la solicitud de registro, la
fuerza atractiva que la forma en cuestión tenga para el público ha sido determinada principalmente por la notoriedad de la
misma como signo distintivo?
2)      En caso de que se responda a la primera cuestión en este último sentido, ¿en qué medida esta fuerza atractiva debe prevalecer
para que ya no sea aplicable la causa de exclusión?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión perjudicial
21     Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si el artículo 3, apartado
1, letra e), tercer guión, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la forma de un producto que da un valor
sustancial a éste puede, sin embargo, constituir una marca con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva cuando,
antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo,
a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trata.
22     Esta cuestión contempla así un supuesto concreto en el cual un signo que, estando constituido en un principio exclusivamente
por una forma que da un valor sustancial al producto, haya adquirido posteriormente y antes de la solicitud de registro una
cierta notoriedad como consecuencia de campañas publicitarias, es decir, en razón del uso que se haya hecho del mismo.
23     La citada cuestión equivale a preguntarse, en otros términos, si el uso que, antes de la solicitud de registro, se haya hecho
de un signo contemplado en el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva, puede permitir su registro
como marca o impedir la anulación de éste cuando se haya registrado el signo.
24     Sobre este particular, procede observar, con carácter preliminar, que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva guarda una
estrecha relación con el concepto de «carácter distintivo de un signo» en el sentido del artículo 2 de la Directiva. Efectivamente,
según su tenor literal, aquella disposición permite el registro o la validez de las marcas a que se refiere el propio artículo
1, apartado 1, letras b), c) o d), por el uso que se haya hecho de las mismas, cuando, en razón del citado uso, la marca «haya
adquirido un carácter distintivo».
25     Conviene poner de relieve, por otra parte, que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva no se refiere a los signos contemplados
en el propio artículo, apartado 1, letra c), para determinar la amplitud de la excepción que establece.
26     Para terminar, debe recordarse que, en la sentencia Philips, antes citada, el Tribunal de Justicia ya declaró que:
–       si se deniega el registro de una forma en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, esa forma en ningún
caso podrá ser registrada con arreglo al apartado 3 de dicha disposición (apartado 57);
–       un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede adquirir nunca
carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo (apartado 75);
–       el artículo 3, apartado 1, letra e), se refiere a ciertos signos que no pueden constituir una marca y es un obstáculo preliminar
que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, de manera que si sólo se
cumple uno de los criterios mencionados en dicha disposición, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto
no puede registrarse como marca (apartado 76).
27     De ello se desprende que, en un supuesto concreto como el descrito por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de un signo
contemplado en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva mediante campañas publicitarias no permite que se le aplique
al citado signo el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.
28     Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva debe
interpretarse en el sentido de que la forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca
con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza
atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las
características concretas del producto de que se trate.

Segunda cuestión prejudicial
29     Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda.

Costas
30     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de esta Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse
en el sentido de que la forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca con arreglo al
artículo 3, apartado 3, de la Directiva cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por
el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características
concretas del producto de que se trate.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.