CELEX: 62003TJ0420
Марка на Общността
Процедура по възражение
Заявка за фигуративна марка на Общността "BoomerangTV"
По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Общността "BOOMERANG" и "Boomerang"
Относителни основания за отказ
Липса на вероятност от объркване
Липса на общоизвестна марка по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция
Липса на засягане на добрата репутация
Непредставяне пред отдела по споровете на доказателства за съществуването на определени по-ранни марки или на техни преводи
Представяне на доказателства за първи път пред апелативния състав
Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в), член 8, параграф 5 и член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94
Правило 16, параграфи 2 и 3, правило 17, параграф 2 и правило 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95

Обстоятелства, предхождащи спора
На 3 май 1999 г. встъпилите страни, г-н José Matías Abril Sánchez и г-н Pedro Ricote Saugar подават заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) съгласно Регламент № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), съответно изменен. Заявката е изготвена на испански език.
Марката, чиято регистрация се иска, съставлява следния фигуративен знак:
Услугите, за които се иска регистрацията, попадат в класове 38 и 41 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година (наричана по-нататък „Ницската спогодба“) и съответстват, за всеки един от класовете, на следното описание:
—
клас 38: „Телекомуникации; услуги в областта на радио- и телевизионните програми; радио- и телевизионни предавания и емисии“,
—
клас 41: „Услуги в областта на образованието, обучението и развлеченията; културна дейност; кинематографски и звукозаписни студия; отдаване под наем на видеокасети; конкурси (развлечения); монтаж на радио- и телевизионни програми; производство на филми“.
Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 95/99 от 29 ноември 1999 г.
На 18 февруари 2000 г. жалбоподателят — испанското дружество El Corte Inglés, прави възражение срещу регистрацията на марката, заявена за всички обхванати от заявката за регистрация услуги.
Езикът на процедурата по възражение е английски.
Възражението се основава на следните по-ранни права:
—
фигуративните марки, предмет на испанските регистрации № 2 163 613 (за услугите в областта на „телекомуникации“, попадащи в клас 38) и № 2 163 616 (за услугите в областта на „обучение и развлечения“, попадащи в клас 41), заявени на 22 май 1998 г., и испанските регистрации № 2 035 514 (за стоките „облекло, обувки, шапки“, попадащи в клас 25), № 2 035 507 (за стоките „уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели“, попадащи в клас 11), № 2 035 505 (за стоките „ръчни, ръчно задвижвани инструменти и сечива; ножарски изделия и прибори за хранене; хладни оръжия; бръсначи“, попадащи в клас 8) и № 2 035 508—№ 2 035 513, заявени на 19 юни 1996 г., представени по-долу:
—
фигуративните марки, предмет на испанските регистрации № 1 236 024 (за стоките „мъжки, дамски и детски дрехи“, попадащи в клас 25) и № 1 236 025 (за стоките „гимнастически и спортни артикули (с изключение на облекло и обувки); игри и играчки“, попадащи в клас 28), заявени на 23 февруари 1988 г., и за испанската регистрация № 1 282 250 (за стоките „кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“, попадащи в клас 18), заявена на 3 ноември 1988 г., представени по-долу:
—
словната марка „BOOMERANG“, предмет на испанската регистрация № 456 466 (за стоките „всички видове мъжко, дамско и детско облекло, носни кърпи, кърпи, бельо, чаршафи, покривки за легла и маси“, попадащи в класове 24 и 25), заявена на 25 септември 1964 г.,
—
фигуративните марки, предмет на испанската регистрация № 2 227 732, заявена на 16 април 1999 г., и испанските регистрации № 2 227 731 (за стоките „хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги, фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); образователни и учебни материали (с изключение на апарати); карти за игра; печатарски букви; клишета“, попадащи в клас 16) и № 2 227 734, заявени на 16 април 1999 г., представени по-долу:
—
фигуративната марка, предмет на регистрация в Обединеното кралство № 1 494 568 (за стоките „костюми, фракове, палта, панталони, поли, шорти, тениски, трика, пуловери, якета, суичъри, къси чорапи, шалчета, ръкавици, ленти за глава, маншети; обувки, пантофи, ботуши, спортни обувки; всички включени в клас 25“, попадащи в клас 25), заявена на 18 март 1992 г., представена по-долу:
—
фигуративните марки, предмет на ирландската регистрация № 153 228 (за стоките „облекло, шапки и обувки, всички включени в клас 25“, попадащи в клас 25), заявена на 13 март 1992 г., и на гръцката регистрация № 109 387 (за стоките „облекла, включително ботуши и пантофи“, попадащи в клас 25), заявена на 16 март 1992 г., представени по-долу:
—
фигуративната марка, предмет на заявка за регистрация на марка на Общността № 448 514, подадена на 3 февруари 1997 г., за поредица от стоки, включени в класове 3, 18 и 25, представена по-долу:
—
фигуративните марки, които са общоизвестни по смисъла на член 6, второ от ревизираната и изменена Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година (наричана по-нататък „Парижката конвенция“) в Испания, Ирландия, Гърция и Обединеното кралство, обхващат всички включени в класове 18, 25, 38 и 41 стоки и услуги и са представени по-долу:
Основанията, изтъкнати в подкрепа на възражението, са съдържащите се в член 8, параграф 1, букви a) и б), и параграф 5 от Регламент № 40/94.
С факс от 20 март 2000 г. СХВП уведомява жалбоподателя, че неправилно е посочил стоките и услугите, защитени с негови по-ранни права. Тя му предоставя срок от два месеца, за да отстрани тази нередовност.
С изпратено до СХВП писмо от 21 март 2000 г. жалбоподателят уточнява на английски език стоките и услугите, обхванати от испанските регистрации № 2 035 505, № 2 035 507, № 2 035 514, № 456 466, № 1 236 024, № 1 236 025, № 1 282 250, № 2 227 731, № 2 163 613 и № 2 163 616, гръцката регистрация № 109 387, регистрацията в Обединеното кралство № 1 494 568 и ирландската регистрация № 153 228.
Към писмото жалбоподателят прилага и копия от свидетелствата за регистрация или за подновяване на испанските марки № 2 035 505, № 2 035 507, № 2 035 514, № 1 236 024, № 1 236 025 и № 1 282 250 на испански език, както и техен превод на английски език; копие от испанската заявка за регистрация № 456 466 и от акт за прехвърляне на това право в негова полза, заедно с техен превод на английски език; копие от формуляра за испанската заявка за регистрация № 2 227 731 с превод на английски език; копия на свидетелствата за регистрация в Обединеното кралство № 1 494 568 и в Ирландия № 153 228, на английски език; копие от втората страница от свидетелството за гръцката регистрация № 109 387, придружено от превод на английски език на цялото свидетелство; копия от формулярите за испанските заявки за регистрация № 2 163 613 и № 2 163 616, в които упоменатите услуги са посочени на испански език, и копия от свързаните с тях испански решения за регистрация, които препращат съответно към класове 38 и 41, без да споменават обхванатите от тези регистрации услуги, както и превод на тези решения на английски език.
С факс от 7 август 2000 г. СХВП указва на жалбоподателя, от една страна, че испанските регистрации № 2 035 508—№ 2 035 513, № 2 227 732 и № 2 227 734 не са взети предвид, тъй като обхванатите от тях стоки и услуги не са уточнени на езика на процедурата по възражение, и от друга страна, че в срок до 17 декември 2000 г. трябва да изложи факти и да представи доказателства и становище в подкрепа на своето възражение. С този факс СХВП уточнява също така, че всеки документ следва да бъде представен на езика на процедурата по възражение или да бъде придружен от превод, като преводът е задължителен и за всеки вече приложен към преписката документ, който не е на езика на процедурата по възражение. Накрая тя уточнява, че документите, които не са преведени на езика на процедурата, няма да бъдат взети предвид, така както и преводите, представени без копие от оригиналния документ.
Факсът е придружен от обяснителна бележка, озаглавена „Информация относно доказателствата“, в която по-конкретно се уточнява, че трябва да бъдат представени всички доказателства за спазването на формалните и материалноправни изисквания относно по-ранните права, и в частност за органа, от който изхожда информацията, за обхванатите стоки и услуги, за датата на регистрацията и за притежателя на правото. В бележката се посочва също, че дори бланкетният текст на представените документи трябва да бъде преведен.
На 3 октомври 2000 г. встъпилите страни представят становищата си в отговор на възражението и ограничават услугите, за които искат регистрация на марката „Boomerang
TV
“, до услугите, попадащи в клас 41 и отговарящи на следното описание: „кинематографски и звукозаписни студия; отдаване под наем на видеокасети; конкурси (развлечения); монтаж на радио- и телевизионни програми; производство на филми“.
С факс от 20 ноември 2000 г. СХВП уведомява жалбоподателя за това ограничаване, като иска от него да заяви дали поддържа възражението си, и удължава до 20 януари 2001 г. посочения във факса от 7 август 2000 г. срок.
С факс от 19 януари 2001 г. жалбоподателят уведомява СХВП, че поддържа възражението си по-конкретно по съображение, че с ограничаването на услугите, за които се иска регистрацията, не се изключва напълно вероятността от объркване с неговата марка № 2 163 616. Той представя също така определени документи, с които иска да докаже добрата репутация на своите по-ранни марки. В същия ден встъпилите страни представят нови становища, в които по-конкретно поддържат, че жалбоподателят не е представил доказателства за използването на по-ранните си права.
С решение от 29 ноември 2002 г. отделът по споровете отхвърля възражението. Той установява по-конкретно, че жалбоподателят не е представил списъка със стоките и услугите, до които се отнасят испанските марки № 2 035 508—№ 2 035 513, № 2 227 732 и № 2 227 734, въпреки отправените в този смисъл указания и поради това приема, че възражението е недопустимо в частта, в която се основава на тези марки. Освен това той приема, че възражението е неоснователно в частта, в която се основава на по-ранните права № 2 163 613, № 2 163 616, № 456 466 и № 109 387, тъй като тяхното съществуване не е доказано. Отделът по споровете отбелязва, че жалбоподателят не е представил нито превод на английски език на формулярите за заявките за испанска регистрация № 2 163 613 и № 2 163 616 — и че данните относно органите, които са издали документите, относно притежателя на тези регистрации, относно датата и номера на тези заявки, както и относно характеристиките на услугите, до които се отнасят тези регистрации, не са преведени на езика на процедурата по възражение — нито официален документ с датата на регистрацията или началната дата на срока на действие на испанската регистрация № 456 466, нито официален документ с данни относно притежателя на гръцката регистрация № 109 387, датата на заявката и датата на регистрацията на това право, стоките, обхванати от тази регистрация, и представянето на съответния знак.
Освен това отделът по споровете приема, че жалбоподателят не е представил достатъчно доказателства, за да установи съществуването на своите марки, общоизвестни по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция в Испания, Ирландия, Гърция и Обединеното кралство, и че поради това възражението е и неоснователно.
Накрая той счита, че условията за прилагане на член 8, параграф 1, букви а) и б), и член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не са изпълнени най-вече тъй като по-ранните права, за които жалбоподателят представя доказателства (испански регистрации № 2 035 505, № 2 035 507, № 2 035 514, № 1 236 024, № 1 236 025, № 1 282 250 и № 2 227 731, регистрация в Обединеното кралство № 1 494 568 и ирландска регистрация № 153 228, и заявка за регистрация на марка на Общността № 448 514), обхващат стоки и услуги, при които не е налице никаква прилика с тези, за които се иска регистрацията на марка „Boomerang
TV
“, и че представените доказателства не са достатъчни, за да се докаже добрата репутация на по-ранните марки.
На 24 януари 2003 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете. Към писменото становище, съдържащо основанията на жалбата, той прилага извлечения от базата данни Sitadex на Oficina Española de Patentes y Marcas (Испанска служба по патенти и марки, наричана по-нататък „OEPM“), които се отнасят до неговите испански регистрации № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466 и до испанската регистрация на встъпилите страни № 2 184 868, придружени от превод на английски език, както и статия от печата относно значението и разнообразието на търговската му дейност в Испания.
С решение от 1 октомври 2003 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. На първо място, в съответствие със своята практика и тази на Първоинстанционния съд той изключва от доказателствата по преписката като недопустими документите, които са представени за първи път като приложение към писменото становище, съдържащо основанията на жалбата. На второ място, той потвърждава преценката на отдела по споровете, според която възражението е недопустимо, доколкото се основава на испанските регистрации № 2 035 508—№ 2 035 513, № 2 227 732 и № 2 227 734, тъй като жалбоподателят не е изтъкнал никакъв довод, за да опровергае факта, че не е посочил стоките и услугите, до които се отнасят тези регистрации. На трето място, той счита по-конкретно, че в приложимата им редакция към момента на настъпване на фактите правило 16, параграфи 1—3, правило 17, параграф 2 и правило 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 (
ОВ L 303, стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) оправомощават отдела по споровете да отхвърли възражението по съображение, че жалбоподателят не е представил на езика на процедурата по възражение документите, необходими за да докаже съществуването на по-ранните права № 2 163 613 и № 2 163 616. На четвърто място, той потвърждава изводите на отдела по споровете, според които от една страна, не са представени доказателства за съществуването на гръцката регистрация № 109 387 и на испанската регистрация № 456 466, тъй като жалбоподателят не излага никакъв довод в подкрепа на противното, и от друга страна, представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да се установи, че са изпълнени условията за защита на общоизвестните марки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция, тъй като жалбоподателят не излага никакъв довод в подкрепа на противното.
Следователно апелативният състав разглежда възражението, като се основава единствено на испанските регистрации № 2 035 505, № 2 035 507, № 2 035 514, № 1 236 024, № 1 236 025, № 1 282 250 и № 2 227 731, на регистрацията в Обединеното кралство № 1 494 568 и на ирландската регистрация № 153 228, както и на заявката за регистрация на марка на Общността № 448 514. След като не прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 по съображение, че нито една от по-ранните марки не е идентична с марката, чиято регистрация се иска, той приема, че не съществува никаква вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като стоките, до които се отнасят тези по-ранни права, нямат прилика с услугите, до които се отнася заявката за регистрация. На последно място, той потвърждава преценката на отдела по споровете, според която член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е приложим, тъй като жалбоподателят не е доказал в достатъчна от гледна точка на правото степен добрата репутация на своите марки, съдържащи словния елемент „boomerang“.
Искания на страните
Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
—
да отмени обжалваното решение,
—
да откаже регистрацията на марка „Boomerang
TV
“,
—
да осъди СХВП и встъпилите страни за заплатят съдебните разноски.
Освен това жалбоподателят иска от Първоинстанционния съд да вземе предвид нови доказателства.
СХВП моли Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
Встъпилите страни молят Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да потвърди обжалваното решение,
—
да допусне регистрацията на марка „Boomerang
TV
“ за услугите, включени в клас 41,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
В отговора си от 22 март 2007 г. на писмения въпрос на Първоинстанционния съд, с който същият приканва страните да представят становищата си относно последиците, които може да има в случая Решение на Съда от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul (
C-29/05 P, Сборник, стр. I-2213
), встъпилите страни уточняват, че услугите, до които се отнася тяхната заявка за регистрация, могат са бъдат сведени до „кинематографски и звукозаписни студия; телевизионни конкурси; производство на филми“. В отговор на въпрос, поставен от Първоинстанционния съд в съдебното заседание, встъпилите страни уточняват, че това ограничаване е направено само при условията на евентуалност, което се удостоверява от Първоинстанционния съд.
Освен това встъпилите страни предлагат на Първоинстанционния съд да предприеме действия по събиране на доказателства, а именно да изиска преписката по процедурата пред СХВП и удостоверение от централния търговски регистър на Мадрид относно предмета на дейност на жалбоподателя.
От правна страна
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по същество четири правни основания, изведени, първо, от нарушаване от страна на апелативния състав на задължението да разгледа представените пред него доказателства, второ, от допуснати от СХВП грешки при преценката на доказателствата относно съществуването на някои от по-ранните негови права, трето, от нарушаване на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и четвърто, от нарушаване на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Като начало обаче Първоинстанционният съд следва да се произнесе по допустимостта на някои от исканията и по допустимостта на представените от жалбоподателя нови доказателства.
По допустимостта на някои от исканията
С второто си искане жалбоподателят иска по същество от Първоинстанционния съд да задължи СХВП да откаже регистрация на марката „Boomerang
TV
“. С третото си искане встъпилите страни искат по същество от Първоинстанционния съд да задължи СХВП да допусне регистрацията на марката „Boomerang
TV
“ за услугите, включени в клас 41 по смисъла на Ницската спогодба.
По силата на член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 СХВП е длъжна да вземе необходимите мерки за изпълнение на решението на общностния съд. Следователно Първоинстанционният съд не следва да дава задължителни указания на СХВП. Всъщност тя е длъжна да се съобразява с диспозитива и мотивите на решенията на Първоинстанционния съд (Решение от 31 януари 2001 г. по дело Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/СХВП (Giroform),
T-331/99, Recueil, стp. II-433
, точка 33 и Решение от 11 юли 2007 г. по дело Flex Equipos de Descanso/СХВП — Leggett & Platt (LURA-FLEX),
T-192/04, Сборник, стр. II-2411
, точка 33). Следователно второто искане на жалбоподателя и третото искане на встъпилите страни са недопустими.
По представянето на нови доказателства пред Първоинстанционния съд
Доводи на страните
Жалбоподателят прилага към жалбата си различни документи, с които цели по-конкретно да докаже своята известност и добра репутация и тази на по-ранните си марки. Той иска също така да представи някои допълнителни доказателства.
СХВП изтъква, че както новите доказателства, представени от жалбоподателя за първи път пред Първоинстанционния съд, така и искането му да представи нови допълнителни доказателства, са недопустими.
Съображения на Първоинстанционния съд
От преписката е видно, че за първи път пред Първоинстанционния съд жалбоподателят представя, първо, решението, постановено от Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Висш съд Мадрид, Испания) на 11 септември 2003 г. по жалба № 1118/2000 на встъпилите страни срещу OEPM във връзка с отказа на същата да регистрира фигуративната марка „Boomerang
TV
“ за обозначаване на услуги от клас 41 по смисъла на Ницската спогодба (приложение 4 към жалбата), второ, различни документи, въз основа на които да установи своята известност и добра репутация и тази на по-ранните си марки (приложения 5—8 и 14 към жалбата), и трето, извлечение от базата от данни Sitadex, съответстващо на заявката за регистрация № 2 184 869 на фигуративната марка „Boomerang
TV
“ за услуги от клас 41 по смисъла на Ницската спогодба, подадена от встъпилите страни пред OEPM (трите последни страници от приложение 13 към жалбата).
В това отношение следва да се припомни, че целта на жалбата до Първоинстанционния съд е да се осъществи контрол за законосъобразност върху решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94. При това положение задачата на Първоинстанционния съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност допускането на тези доказателства е в противоречие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, според който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав. Ето защо подобни доказателства са недопустими и трябва да бъдат изключени, като не е необходимо да се преценява тяхната доказателствена стойност (Решение на Първоинстанционния съд от 6 март 2003 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (Calandre),
T-128/01, Recueil, стр. II-701
, точка 18 и Решение на Първоинстанционния съд от 23 май 2007 г. по дело Henkel/СХВП — SERCA (COR), T-342/05, непубликувано в Сборника, точка 31). Поради същата причина направеното от някоя от страните искане за представяне на нови доказателства трябва също да бъде отхвърлено (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 17 март 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — González Cabello и Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR),
T-183/02 и T-184/02, Recueil, стр. II-965
, точка 97).
Следователно в настоящия случай приложения 5—8, приложение 14 и трите последни страници от приложение 13 към жалбата са недопустими, тъй като съдържат нови доказателства, които не са представени в процедурата пред СХВП, а искането на жалбоподателя да представи допълнителни доказателства не може да бъде уважено.
Същевременно нито за страните, нито за Първоинстанционния съд съществува пречка при тълкуването на общностното право да се позовават на общностната, националната или международната съдебна практика. Подобна възможност за препращане към решения на национални юрисдикции не се споменава в съдебната практика, припомнена в точка 35 по-горе, тъй като не се твърди, че апелативният състав не е взел предвид факти от определено решение на национална юрисдикция, а че е нарушил разпоредба на Регламент № 40/94 и се позовава на съдебната практика в подкрепа на това правно основание (Решение на Първоинстанционния съд от 12 юли 2006 г. по дело Vitakraft-Werke Wührmann/СХВП — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T-277/04, Recuеil, стр. II-2211
, точка 71). Следователно вземането предвид от Първоинстанционния съд на решението на Tribunal Superior de Justicia de Madrid, съдържащо се в приложение 4 към жалбата, зависи от съображението, във връзка с което това решение се изтъква от жалбоподателя. Ето защо възможността за Първоинстанционния съд да го вземе предвид ще се прецени при разглеждането по същество на правното основание, във връзка с което е изтъкнато това решение.
По първото правно основание, изведено от нарушаване на задължението за разглеждане на доказателствата, представени за първи път пред апелативния състав
Доводи на страните
Жалбоподателят отбелязва, че доказателствата, представени за първи път пред апелативния състав, са допустими и че Решение по дело СХВП/Kaul, точка 27 по-горе, потвърждава възможността да се излагат факти и да се представят доказателства за първи път на етапа на обжалване пред СХВП. Освен това според това решение отхвърлянето на дадена жалба не можело да се основава само на съображението, че пред апелативния състав не може повече да се излагат факти и да се представят доказателства. Прилагането в конкретния случай на разрешението, възприето в това решение, следвало да доведе до отмяната на обжалваното решение.
Според СХВП и встъпилите страни апелативният състав правилно заключава, че доказателствата, представени от жалбоподателя за първи път с писменото становище, което съдържа правните основания на жалбата, са недопустими. Те изтъкват също така, че Решение по дело СХВП/Kaul, точка 27 по-горе, не е относимо в случая, тъй като естеството на разглежданите доказателства е различно.
Съображения на Първоинстанционния съд
С първото си правно основание жалбоподателят твърди по същество, че апелативният състав нарушава член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94. Съгласно тази разпоредба СХВП може да пренебрегне фактите, които страните не са изтъкнали, или доказателствата, които те не са представили своевременно.
Следователно по общо правило и при липса на разпоредба в обратния смисъл, излагането на факти и представянето на доказателства от страните е възможно след изтичане на предвидените за това срокове съгласно разпоредбите на Регламент № 40/94 и в никакъв случай не е забранено СХВП да вземе предвид такива късно посочени или представени факти и доказателства. Същевременно подобно късно посочване на факти или представяне на доказателства не предоставя на направилата го страна безусловното право тези факти или доказателства да бъдат взети предвид от СХВП. Като уточнява, че тя „може“ в подобен случай да реши да пренебрегне такива факти и доказателства, член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 всъщност предоставя на СХВП широко право на преценка, за да реши дали следва да ги вземе предвид или да ги пренебрегне, като мотивира решението си по този въпрос (Решение по дело СХВП/Kaul, точка 27 по-горе, точки 42 и 43).
Вземането предвид на късно посочени факти и късно представени доказателства от СХВП при произнасяне в процедура по възражение може в частност да бъде оправдано, ако същата счита, от една страна, че късно представените данни могат на пръв поглед действително да бъдат от значение за изхода на висящата пред нея процедура по възражение, а от друга — че стадият на процедурата, в който е извършено късното представяне, и съпътстващите го обстоятелства допускат вземането предвид на тези факти и доказателства (Решение по дело СХВП/Kaul, точка 27 по-горе, точка 44).
Следователно, противно на становището на жалбоподателя, апелативният състав не е длъжен да взема предвид доказателствата, представени за първи път пред него. Следва обаче да се провери дали като отказва да вземе предвид тези доказателства, апелативният състав не нарушава член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, приемайки че в това отношение няма никаква свобода на преценка. Всъщност противно на становището на СХВП и на встъпилите страни, приложението на изложените в точки 40—42 по-горе принципи поначало не следва да се ограничава в зависимост от естеството на разглежданите факти и доказателства, тъй като подобно ограничаване не е предвидено в член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94. Естеството на разглежданите факти и доказателства обаче е елемент, който може да бъде взет предвид при упражняването от СХВП на предоставеното ѝ с тази разпоредба право на преценка.
В случая апелативният състав посочва в точка 27 от обжалваното решение, че е в съответствие с практиката на апелативните състави документите, приложени за първи път към писменото становище, което съдържа правните основания на жалбата, да се отхвърлят като недопустими. Той добавя, че подобни документи трябва да бъдат представени пред отдела по споровете в определения срок и че страните не могат, упражнявайки правото на жалба, надлежно да въвеждат нови доказателства, които не са представени в определения срок. В това отношение той се позовава на две предходни решения на апелативни състави на СХВП, както и на Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Institut für Lernsysteme/СХВП — Educational Services (ELS) (
T-388/00, Recueil, стр. II-4301
).
Така, за да достигне до извода за недопустимостта на документите, представени за първи път пред него, апелативният състав се основава на факта, че на жалбоподателя му е била предоставена възможност да представи пред отдела по споровете всички разглеждани документи. Следователно той имплицитно приема, че обстоятелствата, при които са представени разглежданите документи, не допускат тяхното вземане предвид. Впрочем от преписката е видно, че срокът, предоставен на жалбоподателя, за да представи пред отдела по споровете разглежданите документи, е продължаван и че жалбоподателят не заявява, че не е в състояние да представи пред отдела по споровете разглежданите документи, когато същият му предоставя допълнителен срок за това.
Следователно от обжалваното решение е видно, че апелативният състав не приема като правило, че документите, представени от жалбоподателя за първи път пред него, са недопустими, а взема предвид обстоятелствата по случая и мотивира решението си в тази му част. Естествено тези мотиви са кратки и обстоятелствата, на които се позовава апелативният състав, не съответстват изрично на посочените от Съда в Решение по дело СХВП/Kaul, точка 27 по-горе. От това обаче не може да се заключи, че апелативният състав нарушава член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94.
От една страна, Решение по дело СХВП/Kaul, точка 27 по-горе (вж. в този смисъл точки 42 и 43), поставя като основно изискване апелативният състав да не счита, че няма право да взема предвид факти и доказателства, представени за първи път пред него. Както обаче се посочва в точки 44 и 45 по-горе, настоящият случай не е такъв. От друга страна, обстоятелствата, които според Съда могат да оправдаят вземането предвид от апелативния състав на късно представени факти и доказателства, са изброени само примерно, видно от израза „в частност“ (вж. точка 42 по-горе). Следователно позоваването в случая на обстоятелства, които не са еднакви с посочените от Съда в това решение, не може да доведе до липса на мотиви по смисъла на същото това решение. Това е вярно в още по-голяма степен, след като Съдът се е произнесъл изрично само по отношение на обстоятелства, въз основа на които може да се оправдае вземането предвид на късно посочени факти и късно представени доказателства, въпреки че както се установява в точка 41 по-горе, член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 също позволява, ако е необходимо, да не се приемат такива факти и доказателства.
Следователно апелативният състав не отхвърля подадената до него жалба от жалбоподателя само по съображение, че същият късно излага факти и късно представя доказателства, нито пък смята, че няма право на преценка по отношение на възможността да вземе предвид документите, представени от жалбоподателя за първи път пред него. Напротив, той упражнява широко право на преценка, което му е предоставено по силата на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, тъй като едва след като проучва обстоятелствата по случая и действащата правна уредба, решава да изключи разглежданите документи като недопустими.
При липса в това отношение на каквато и да било явна грешка в преценката на апелативния състав, не се установява нарушение на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94. Ето защо първото правно основание не трябва да бъде прието, тъй като е неоснователно.
По второто правно основание относно допуснатите от СХВП грешки при преценката на доказателствата за съществуването на някои по-ранни права
Доводи на страните
Жалбоподателят най-напред изтъква, че с писмо от 21 март 2000 г. своевременно представя изисканите преводи на испанските регистрации № 2 163 613 и № 2 163 616, както и основните данни, свързани с испанската регистрация № 456 466. Впрочем отделът по споровете и апелативният състав признали това по повод на регистрации № 2 163 613 и № 2 163 616, приемайки че възражението е допустимо, доколкото се основава на тези права. Ето защо отделът по споровете и апелативният състав, пренебрегвайки по-късно тези права като основа на възражението, били възприели противоречиво становище.
На следващо място той отбелязва, че в нарушение на правило 20, параграф 2 от Регламент № 2868/95, в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, СХВП не изисква от него да представи липсващите преводи на регистрации № 2 163 613 и № 2 163 616. Факсът на СХВП от 7 август 2000 г. означавал, че преводите, свързани с непосочените в него регистрации, били счетени за допустими.
На последно място жалбоподателят поддържа, че самите встъпили страни, сравнявайки испанската регистрация № 2 163 616 с марката, чиято регистрация се иска, признават валидността на тази регистрация, поради което същата следва да бъде приета.
От това следвало, че апелативният състав, както отделът по споровете, погрешно не взема предвид някои по-ранни права, сред които по-конкретно испанската регистрация № 2 163 616, като това довело до засягане на правата, които жалбоподателят черпи от член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94.
Същото важало и за общоизвестните марки на жалбоподателя. Представените пред отдела по споровете доказателства, допълнени с представените пред апелативния състав, били достатъчни, за да се докаже съществуването на общоизвестни марки по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94.
Във всеки случай жалбоподателят прилага в приложения 10—12 към жалбата си извлеченията от базата от данни Sitadex относно испанските регистрации № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466 и набляга на факта, че именно първите две регистрации следва да бъдат приети като основа на неговото възражение и че що се отнася до регистрация № 456 466, съответното извлечение от базата от данни Sitadex вече е представено пред апелативния състав. Освен това той подчертава своята собствена известност, която бил доказал в процедурата пред апелативния състав.
Като начало СХВП изтъква, че първият довод на жалбоподателя, според който необходимите преводи са представени с писмо от 21 март 2000 г., не бил изтъкнат пред апелативния състав и следователно бил в противоречие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник. Що се отнася до съществото на спора, СХВП и встъпилите страни оспорват изложените от жалбоподателя доводи.
Съображения на Първоинстанционния съд
При положение че доводите на жалбоподателя се отнасят само до марки № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466, както и до неговите общоизвестни марки, заключението на апелативния състав, че съществуването на гръцката регистрация № 109 387 не е доказано, трябва да се счита за окончателно.
Що се отнася до по-ранните права, във връзка с които жалбоподателят оспорва заключенията на апелативния състав, следва да се отбележи, че с доводите си жалбоподателят по същество цели да докаже, че апелативният състав допуска грешка при прилагане на правото, като от една страна, приема, че по общ начин отделът по споровете основателно заключава, че съществуването на тези по-ранни права не е доказано, и от друга страна, че по-конкретно жалбоподателят не доказва съществуването на своите общоизвестни марки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция.
—  По доказването на съществуването на по-ранните права
Член 42, параграф 3 от Регламент № 40/94 предвижда, че възражението трябва да бъде направено писмено и трябва да уточнява основанията, на които е направено; че се счита за направено едва след плащането на таксата за възражение и че в срока, определен от СХВП, възразяващият може да предостави в подкрепа на това възражение факти, доказателства и доводи. Съгласно правило 18, параграф 1 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, ако СХВП установи, че възражението не отговаря на изискванията, посочени в тази разпоредба, или че възражението не посочва конкретно по-ранната марка или по-ранното право, на които се основава възражението, тя отхвърля възражението като недопустимо, освен ако тези нередовности не бъдат отстранени преди изтичането на срока за възражение.
Съгласно правило 15, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, що се отнася до по-ранната марка или по-ранното право, на които се основава възражението, последното трябва да съдържа стоките или услугите, за които по-ранната марка е регистрирана или за които е подадена заявка за регистрация, във връзка с които тя е общоизвестна или се ползва с добра репутация. Съгласно правило 18, параграф 2 от същия регламент, в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, ако възражението не отговаря на разпоредби на Регламент № 40/94, различни от член 42 от него, или на разпоредби на Регламент № 2868/95, различни от посочените в правило 18, параграф 1, и по-конкретно ако възражението не отговаря на правило 15, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент № 2868/95, СХВП уведомява за това възразяващия и му дава възможност да отстрани тази нередовност в двумесечен срок, като в противен случай отхвърля възражението като недопустимо.
Освен това съгласно правило 16, параграфи 2 и 3 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, възражението за предпочитане трябва да е придружено от доказателства за съществуването на по-ранните права и ако такива доказателства не са представени с възражението, те могат да бъдат представени в определен срок след започване на процедурата по възражение, който СХВП може да определи в съответствие с правило 20, параграф 2 от същия регламент.
Съгласно правило 17, параграф 2 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, ако доказателствата в подкрепа на възражението, предвидени в правило 16, параграф 2, не са представени на езика на процедурата по възражение, възразяващият трябва да ги представи в превод на този език в едномесечен срок, считано от датата на изтичане на срока за възражение или когато това е необходимо, в срока, предписан от СХВП по силата на правило 16, параграф 3 от същия регламент.
Накрая, съгласно правило 20, параграф 2 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, в случай че възражението не съдържа подробно изложение по-конкретно на доказателствата като посочените в правило 16, параграф 2, СХВП приканва възразяващия да ги представи в посочения от нея срок.
Така от систематичното тълкуване на член 42 от Регламент № 40/94 и на правила 16, 17, 18 и 20 от Регламент № 2868/95 в приложимата им редакция към момента на настъпване на фактите, следва, че законодателят прави разлика между, от една страна, условията, на които трябва да отговаря възражението, които са условия за неговата допустимост, и от друга страна, представянето на факти, доказателства и доводи, както и на доказателствени документи в подкрепа на възражението, свързани с проверката на последното (Решение на Първоинстанционния съд от 13 юни 2002 г. по дело Chef Revival USA/СХВП — Massagué Marín (Chef),
T-232/00, Recueil, стр. II-2749
, точка 31 и Решение на Първоинстанционния съд от 15 май 2007 г. по дело Black & Decker/СХВП — Atlas Copco (Триизмерно представяне на електрически уред в жълт и черен цвят и др.), T-239/05, T-240/05, Т-245/05—T-247/05, T-255/05 и T-274/05—T-280/05, непубликувано в Recueil, точка 84).
Що се отнася до изискванията по отношение на възражението, чието неизпълнение води до неговото отхвърляне поради недопустимост, правило 18 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, прави разлика между условията за допустимост по параграф 1 от него и тези по параграф 2 от същия регламент. Видно от точка 60 по-горе, само в случаите, в които възражението не отговаря на едно или няколко условия за допустимост на възражението, различни от изрично посочените в правило 18, параграф 1 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите, СХВП е длъжна по силата на параграф 2 от същото правило да уведоми за това възразяващия и да му даде възможност да отстрани тази нередовност в двумесечен срок, преди да отхвърли възражението като недопустимо (Решение по дело Chef, точка 64 по-горе, точки 33 и 36).
От своя страна законовите изисквания относно представянето на факти, доказателства и доводи, както и на доказателствените документи в подкрепа на възражението, включително на преводите им на езика на процедурата по възражение, не са условия за допустимост на възражението, а условия, свързани с разглеждането му по същество. При това положение отделът по споровете не е длъжен да уведомява възразяващия за нередовност, изразяваща се в пропуска да се представят подобни доказателства в подкрепа на възражението или на техен превод на езика на процедурата по възражение (вж. в този смисъл Решение по дело Chef, точка 64 по-горе, точки 37, 52 и 53 и Решение по дело LURA-FLEX, точка 31 по-горе, точки 55 и 56).
Ако възразяващият не представи доказателствата и доказателствените документи в подкрепа на възражението, както и техен превод на езика на процедурата по възражение, преди изтичането на първоначално определения за тази цел от СХВП срок или преди изтичането на неговото евентуално продължаване съгласно правило 71, параграф 1 от Регламент № 2868/95, СХВП може законосъобразно да отхвърли възражението като неоснователно, освен ако е възможно да се произнесе в различен смисъл въз основа на доказателствата, с които евентуално разполага съобразно правило 20, параграф 3 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите. В този случай отхвърлянето на възражението е последица от неизпълнението на материалноправно изискване по отношение на възражението, защото като не представя в срок съответните доказателства и доказателствени документи, възразяващият не може да докаже съществуването на факти или права, на които се основава неговото възражение (Решение по дело Chef, точка 64 по-горе, точка 44 и Определение на Първоинстанционния съд от 17 ноември 2003 г. по дело Strongline/СХВП — Scala (SCALA),
T-235/02, Recueil, стр. II-4903
, точка 39).
В случая е безспорно, че с факс от 20 март 2000 г. СХВП уведомява жалбоподателя, че не е посочил правилно всички стоки и услуги, защитавани с негови по-ранни права, и му предоставя двумесечен срок, изтичащ на 20 май 2000 г., за да отстрани тази нередовност.
Освен това е безспорно, че с писмо от 21 март 2000 г. жалбоподателят, от една страна, уточнява на английски език стоките и услугите, обхванати по-конкретно от испанските регистрации № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466. От друга страна, що се отнася до испанската регистрация № 456 466, той предоставя на СХВП копие от заявката за марка, публикувана в испанския Официален бюлетин на интелектуалната собственост през 1964 г., и от акт за прехвърляне на това право в негова полза, заедно с техни преводи на английски език, а що се отнася до испанските регистрации № 2 163 613 и № 2 163 616, копия от формулярите на заявките за испанска регистрация, посочващи услугите, до които се отнасят тези регистрации, както и копия от испанските решения за регистрация, които препращат съответно към класове 38 и 41, но не посочват списъка на съответните услуги, както и превод на английски език само на тези решения.
Накрая, безспорно е и че с факс от 7 август 2000 г. отделът по споровете уведомява жалбоподателя, че испанските регистрации № 2 035 508 — № 2 035 513, № 2 227 732 и № 2 227 734 не са взети предвид, тъй като обхванатите от тях стоки и услуги не са били уточнени на езика на процедурата по възражение, и му предоставя срок от четири месеца, изтичащ на 17 декември 2000 г., за да изложи факти и да представи доказателства и становище в подкрепа на своето възражение, като същевременно посочва, че всички документи трябва да бъдат изготвени на езика на процедурата по възражение или да бъдат придружени от превод. С факс от 20 ноември 2000 г. този срок е продължен до 20 януари 2001 г. Видно от преписката, в отговор на този факс жалбоподателят представя на 19 януари 2001 г. само документи, с които иска да докаже добрата репутация на своите по-ранни марки. Жалбоподателят представя тези документи, за да докаже единствено добрата репутация на своите марки, но отделът по споровете ги взема предвид и като евентуални доказателства за известността на по-ранните марки.
От това следва на първо място, че противно на твърдението на жалбоподателя, същият не представя пред отдела по споровете доказателствата, необходими за да докаже съществуването на своите испански марки № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466. Макар с писмо от 21 март 2000 г. да уточнява на езика на процедурата по възражение списъка с обхванатите от тези марки стоки и услуги, това обстоятелство само привежда неговото възражение в съответствие с другите разпоредби на Регламент 40/94 или Регламент № 2868/95, посочени в правило 18, параграф 2 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите.
Всъщност както се посочва в точки 10 и 11 по-горе, с това писмо жалбоподателят не представя нито свидетелството за испанска регистрация на марка № 456 466, нито друг официален документ, при необходимост с негов превод на английски език, който да съдържа всички доказателства за спазването на формалните и материалноправни изисквания относно това право и въз основа на който отделът по споровете да приеме неговото съществуване за установено, макар същият изрично да е посочил, че тези документи и евентуалният им превод трябва да бъдат представени, за да се установи съществуването на разглежданите по-ранни права (вж. точки 12 и 13 по-горе). Освен това жалбоподателят не представя официален документ, при необходимост с негов превод на английски език, който да установи по-конкретно стоките или услугите, за които са регистрирани марки № 2 163 613 и № 2 163 616, нито пък представя документ, с който да докаже общоизвестността на съответните по-ранни марки. В допълнение, с представените от жалбоподателя на 19 януари 2001 г. документи не е било възможно да се отстрани непълнотата на доказателствата по отношение на съществуването на марки № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466, тъй като целта е била чрез тях да се установи единствено добрата репутация на по-ранните марки, и никакъв друг официален документ, свързан с марки № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466, не е представен пред отдела по споровете.
Впрочем уточняването на езика на процедурата по възражение на обхванатите от по-ранните марки стоки и услуги не съставлява и не може да се приравни на превод на доказателствата за съществуването на разглежданите по-ранни права (вж. в този смисъл Решение по дело Chef, точка 64 по-горе, точка 64), а при липса на превод на езика на процедурата по възражение на доказателствата за съществуване на тези по-ранни права отделът по споровете може правилно да приеме, че възражението е неоснователно, доколкото се основава на тези права, чието съществуване не е доказано (вж. точка 67 по-горе и в този смисъл Решение по дело Chef, точка 64 по-горе, точки 44 и 57).
Освен това, тъй като доказването на съществуването на по-ранни права е въпрос, свързан с основателността на възражението, фактът, че отделът по споровете е счел възражението за допустимо дори в частта, в която то се основава на по-ранни права, по отношение на които отделът по споровете впоследствие приема, че не е доказано съществуването им, не води до никакво противоречие в неговите съображения.
На второ място, от безспорните по делото факти, припомнени в точки 68—70 по-горе, е видно че като изпраща на 20 март 2000 г. факс, с който указва на жалбоподателя да отстрани нередовностите в своето възражение, отделът по споровете правилно прилага правило 18, параграф 2 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите. Нещо повече, като изпраща на 7 август 2000 г. факс, с който указва на жалбоподателя в срок от четири месеца, впоследствие продължен с един месец, да изложи фактите и да представи доказателства и доводи в подкрепа на възражението си, отделът по споровете правилно прилага правило 20, параграф 2 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите.
Освен това, противно на становището на жалбоподателя, отделът по споровете не е длъжен да изиска от него да представи липсващите преводи или да го уведоми, че представените доказателства очевидно не са достатъчни, за да се установи съществуването на разглежданите права, както и да му предостави срок за отстраняване на тези нередовности. Всъщност такова задължение СХВП има само по отношение на условията за допустимост на възражението, посочени в правило 18, параграф 2 от Регламент № 2868/95, в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите. Следователно нарушението на правило 20, параграф 2 от Регламент № 2868/95 в приложимата му редакция към момента на настъпване на фактите не е доказано.
На трето място, дори да се предположи, че встъпилите страни действително са признали „валидността“ на испанската регистрация № 2 163 616 или дори на другите разглеждани по-ранни права, което те не са направили, това обстоятелство не задължава отдела по споровете и апелативния състав да приемат за доказано съществуването на тези права. Член 8 от Регламент № 40/94 по същество предвижда, че е налице относително основание за отказ да се регистрира марка на Общността само при конфликт на марката на Общността, чиято регистрация се иска, с по-ранна марка. Според съдебната практика, въз основа на доказателства, които трябва да бъдат представени от възразяващия, СХВП следва да провери съществуването на марките, на които е направено позоваване в подкрепа на възражението (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2005 г. по дело PepsiCo/СХВП — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),
T-269/02, Recuеil, стр. II-1341
, точка 26). Следователно въпросът за съществуването на по-ранна марка не е елемент, който може да бъде оставен на свободната преценка на страните. Ето защо доводът, който жалбоподателят извежда от твърдяното признаване от встъпилите страни на съществуването на едно или няколко от неговите по-ранни права, не следва да бъде приет.
От всичко изложено по-горе следва, че апелативният състав не допуска грешка, като потвърждава заключението на отдела по споровете, че съществуването на по-ранни марки № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466 не е доказано и че възражението е неоснователно, доколкото се основава на тези права. Ето защо първата част от второто правно основание не следва да бъде приета, като не е необходимо произнасяне по допустимостта на първия довод на жалбоподателя (вж. в този смисъл Решение на Съда от 23 март 2004 г. по дело Франция/Комисия,
C-233/02, Recueil, стр. I-2759
, точка 26).
— По доказването на съществуването на общоизвестните марки
Тъй като член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 препраща към марките, които са „общоизвестни в дадена държава-членка по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция“, за да се прецени как може да се докаже съществуването на общоизвестна марка, е необходимо препращане към насоките за тълкуване на този член 6, второ.
Съгласно член 2 от общата препоръка относно разпоредбите за закрила на общоизвестните марки, приета от Събранието на Парижкия съюз и Общото събрание на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на 34-та сесия на събранията на държавите-членки на СОИС (от 20 до 29 септември 1999 г.), за да се определи дали една марка е общоизвестна по смисъла на Парижката конвенция, компетентният орган може да вземе предвид всяко обстоятелство, въз основа на което може да се установи известността, като по-конкретно степента на познаване или разпознаване на марката от съответната част от потребителите; срока, обхвата и географските граници на използването на марката; срока, обхвата и географските граници на популяризирането на марката, включително рекламата и представянето по време на панаири или изложби на стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага; срока и географските граници на регистрацията или заявката за регистрация на марката, доколкото те отразяват използването или разпознаването на марката; ефективната защита на правата върху марка, в частност степента, в която марката е призната за общоизвестна от компетентните органи; стойността на марката.
В случая от преписката е видно, че за да докаже съществуването на свои по-ранни марки, които са общоизвестни в Испания, Ирландия, Гърция и Обединеното кралство, жалбоподателят представя пред отдела по споровете, първо, извлечения от каталози на своите стоки, от които е видно че наименованието „boomerang“ е използвано за различни спортни облекла, принадлежности и оборудване, второ, снимка на два дирижабъла с надпис „boomerang“, направена по повод спортно събитие, и трето, редица испански журналистически статии относно спонсориран от жалбоподателя клуб по футбол в зала, наречен „Boomerang Interviú“, а по-късно „Boomerang“.
Следователно се налага изводът, както правилно посочва отделът по споровете, а апелативният състав потвърждава в точка 41 от обжалваното решение, в което възприема съображенията на отдела по споровете, че тези документи не доказват, че разглежданите марки са били използвани или дори са били познавани или разпознавани в Ирландия, Гърция и Обединеното кралство. Освен това, макар тези документи да установяват, че поне някои от разглежданите марки са били използвани от жалбоподателя в Испания, те не съдържат никаква информация относно срока и обхвата на това използване, относно степента на познаване или разпознаване на разглежданите марки в Испания или относно какъвто и да било друг елемент, въз основа на който да се заключи, че разглежданите марки са общоизвестни в Испания или на съществена част от испанската територия.
Следователно апелативният състав не допуска грешка, като приема, че отделът по споровете правилно заключава, че жалбоподателят не е доказал изпълнението на изискванията по член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94.
Освен това, както се установи при анализа на първото правно основание и както произтича от точка 76 по-горе, апелативният състав основателно изключва от доказателствата документите, представени от жалбоподателя за първи път пред него, и приема, че отделът по споровете не е длъжен да уведоми жалбоподателя, че представените доказателства не са достатъчни, за да се докаже съществуването на общоизвестни марки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция.
Ето защо втората част от второто правно основание не следва да бъде приета, както и второто правно основание като цяло, а поради това с оглед на горното не е необходимо Първоинстанционният съд да се произнесе във връзка с настоящото правно основание по отношение на документите, съдържащи се в приложения 10—12 към жалбата.
По третото правно основание, изведено от нарушаване на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94
Доводи на страните
На първо място жалбоподателят изтъква, че поддържа своите доводи, изложени в процедурата пред СХВП. Той счита, че те са „изцяло възпроизведени“, и въз основа на тях иска да се отхвърли подадената от встъпилите страни заявка за регистрация.
На следващо място той подчертава, че думата „boomerang“ е доминиращият елемент в неговото семейство от по-ранни марки и че доминиращият ѝ характер не може да бъде поставен под съмнение от наличието на думата „aventura“ в някои от тях. Тъй като обикновено потребителите се позовават на марките устно, фигуративните елементи били още по-малко релевантни. Освен това, доколкото елементът „tv“ на марката, чиято регистрация се иска, е родов и описателен, не трябвало да се взема предвид при сравнението на конфликтните марки. Следователно марката, чиято регистрация се иска, била съставена от доминиращия за по-ранните марки елемент. Апелативният състав не бил отчел в достатъчна степен това обстоятелство.
Освен това услугите, обхванати от марката, чиято регистрация се иска, и обхванатите от марка № 2 163 616 били идентични или подобни, и то въпреки че списъкът с услуги, за които се иска регистрацията на марка „Boomerang
TV
“, е ограничен в хода на процедурата пред СХВП. Следователно вероятността от объркване била доказана по отношение на тези две марки. Що се отнася до стоките, обхванати от другите по-ранни марки, много от тях, като например чантите или облеклата, можели да служат като помагало при популяризирането на дейности по клас 41, във връзка с които се иска регистрацията на марка „Boomerang
TV
“. Секторът, в който са регистрирани по-ранните марки, а именно спортният, бил освен това свързан с този на спектаклите и телевизионните продукции. Поради тази връзка и поради общия за конфликтните марки елемент „boomerang“ било установено, че е налице вероятност от объркване и по отношение на тези други по-ранни марки.
Силно отличителният характер на по-ранните марки, които били общоизвестни и се ползвали с добра репутация в сектора на облеклата и модата в Испания, най-малко като марки на предприятие, което само по себе си има добра репутация в Испания, още повече засилвал вероятността от объркване в конкретния случай.
На последно място жалбоподателят добавя, че встъпилите страни напразно се опитали да регистрират марката „Boomerang
TV
“ в Испания за услуги от класове 38 и 41 — като извлеченията от базата от данни Sitadex, отнасящи се до тези решения за отказ, се съдържат в приложение 13 към жалбата — и че OEPM отхвърля тяхната заявка за регистрация поради наличието на вероятност от объркване с негови по-ранни испански марки. СХВП трябвало да вземе предвид този отказ. Освен това съществуването на противоречиви решения засягало хармонизацията на вътрешния пазар. Съдържащото се в приложение 4 към жалбата решение на Tribunal Superior de Justicia de Madrid от 11 септември 2003 г., което е постановено по дело между същите страни и се отнася до същите марки, но ограничени до клас 41, също доказвало наличието на вероятност от объркване.
СХВП и встъпилите страни оспорват съществуването в случая на вероятност от объркване.
Съображения на Първоинстанционния съд
Като начало следва да се напомни, че според постоянната съдебна практика, съгласно член 44, параграф 1 от Процедурния правилник, приложим в областта на интелектуалната собственост по силата на член 130, параграф 1 и член 132, параграф 1 от този правилник, въпреки че съдържанието на жалбата може да бъде обосновано и допълнено по конкретни въпроси чрез препращане към извлечения от приложени към нея доказателства, общото препращане към други документи, дори когато са приложени към жалбата, не заличава липсата на съществените елементи на правните доводи, които следва да бъдат посочени в нея съгласно посочените по-горе разпоредби (Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2004 г. по дело MLP Finanzdienstleistungen/СХВП (bestpartner),
T-270/02, Recueil, стр. II-2837
, точка 16 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 февруари 2007 г. по дело Mundipharma/СХВП — Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04, Сборник, стр. II-449
, точка 14).
Освен това Първоинстанционният съд не следва да търси в преписката по процедурата пред СХВП доводите, към които жалбоподателят евентуално препраща, нито да ги разглежда, тъй като подобни доводи са недопустими (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2004 г. по дело Concept/СХВП (ECA),
T-127/02, Recueil, стр. II-1113
, точка 21 и Решение на Първоинстанционния съд от 14 декември 2005 г. по дело Honeywell/Комисия,
T-209/01, Recueil, стр. II-5527
, точка 57). При това положение, доколкото препраща към документите, представени от жалбоподателя пред СХВП, жалбата е недопустима и основателността на настоящото правно основание следва да бъде преценена единствено въз основа на съдържащите се в жалбата доводи.
Трябва също да се припомни, че жалбоподателят не оспорва, че съществуването на гръцката регистрация № 109 387 не е доказано. Нещо повече, видно от анализа на първото и второто правно основание, апелативният състав, от една страна, правилно приема, че съществуването на марки № 2 163 613, № 2 163 616 и № 456 466 и на общоизвестните по-ранни марки не е доказано пред отдела по споровете, и от друга страна, изключва от доказателствата представените за първи път пред него документи. Освен това документите, представени за първи път пред Първоинстанционния съд, са недопустими (вж. точка 36 по-горе). Накрая, въпреки че съдържащите се в приложения 10—12 към жалбата документи (вж. точка 55 по-горе) вече са представени от жалбоподателя пред апелативния състав, те също следва да бъдат изключени от доказателствата. Всъщност, при положение че апелативният състав не допуска грешка, като обявява тези документи за недопустими (вж. точка 49 по-горе), да се приеме, че те са допустими пред Първоинстанционния съд, би изменило предмета на спора, така както е преценен от апелативния състав, което би било в противоречие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник (вж. точка 35 по-горе).
Ето защо само въз основа на по-ранните права, чието съществуване е доказано в достатъчна степен от гледна точка на правото в хода на процедурата пред отдела по споровете, а именно испанските регистрации № 2 035 505, № 2 035 507, № 2 035 514, № 1 236 024, № 1 236 025, № 1 282 250 и № 2 227 731, регистрацията в Обединеното кралство № 1 494 568, ирландската регистрация № 153 228 и заявката за регистрация на марка на Общността № 448 514, Първоинстанционният съд ще прецени основателността на настоящото правно основание.
В съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, в която по-ранната марка е защитена. Освен това в съответствие с член 8, параграф 2, буква а), подточки i) и ii) и буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 за по-ранни марки се считат марките, регистрирани в една държава-членка, датата на подаване на заявката на които е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, и заявките за регистрация на марки на Общността, при условие че бъдат регистрирани.
Съществуването на вероятност от объркване предполага едновременно идентичност или прилика между марката, чиято регистрация се иска, и по-ранната марка, както и идентичност или прилика между стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация, и тези, за които по-ранната марка е регистрирана. Става въпрос за кумулативно дадени предпоставки (вж. Решение на Съда от 12 октомври 2004 г. по дело Vedial/СХВП,
C-106/03 Р, Recueil, стр. I-9573
, точка 51). Така, при положение че някое от тези условия, които са необходими, за да се приложи член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, не е изпълнено, не може да е налице вероятност от объркване.
В случая е безспорно, че апелативният състав се основава единствено на липсата на прилика между конфликтните стоки и услуги, за да заключи, че не съществува вероятност от объркване. Според постоянната съдебна практика, за да се прецени приликата между разглежданите стоки или услуги, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или услуги, като посочените фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер (Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon,
C-39/97, Recueil, стр. I-1237
, точка 23 и Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. по дело Mülhens/СХВП — Minoronzoni (TOSCA BLU),
T-150/04, Сборник, стр. II-2353
, точка 29), като допълващи се стоки или услуги са тези стоки или услуги, между които съществува тясна връзка, в смисъл че едната е необходима или важна за използването на другата дотолкова, че потребителите може да помислят, че отговорността за производството на тези стоки или предоставянето на тези услуги се носи от едно и също предприятие (Решение на Първоинстанционния съд от 1 март 2005 г. по дело Sergio Rossi/СХВП — Sissi Rossi (SISSI ROSSI),
T-169/03, Recueil, стр. II-685
, точка 60 и Решение на Първоинстанционния съд от 15 март 2006 г. по дело Eurodrive Services and Distribution/СХВП — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, непубликувано в Сборника, точка 35).
Впрочем от описанието на разглежданите стоки и услуги, съдържащо се в точки 7 и 14 по-горе, е видно че обхванатите от по-ранните права стоки се различават по своето естество, предназначение и употреба от услугите, за които се иска регистрация на марката „Boomerang
TV
“. Освен това тези стоки и услуги нямат конкурентен или допълващ характер по смисъла на цитираната в предходната точка съдебна практика. Следователно с основание апелативният състав заключава, че липсва прилика между конфликтните стоки и услуги, а оттам и че липсва вероятност от объркване.
Обстоятелството, че някои от стоките, обхванати от по-ранните права, могат да бъдат използвани за популяризиране на услугите, за които се иска регистрация на марката „Boomerang
TV
“, без в случая това да е така, или че спортният сектор, в който може да попадат редица по-ранни права, може да е свързан с този на телевизионните продукции, в който попада марката, чиято регистрация се иска, не може да постави под съмнение този извод. Подобни връзки са твърде неопределени и случайни, за да може да се заключи, че разглежданите стоки и услуги са допълващи се по смисъла на цитираната в точка 98 по-горе съдебна практика.
От това следва, че доводите на жалбоподателя, свързани със сравнението на конфликтните марки и със силно отличителния характер на неговите по-ранни марки, са неотносими и не следва да бъдат приети. Що се отнася до решенията на OEPM относно отказа да се регистрира марката „Boomerang
TV
“ в Испания, те не трябва да бъдат приети поради същите съображения като изложените в точка 94 по-горе. Що се отнася до решението на Tribunal Superior de Justicia de Madrid, с което се отказва регистрация на марката „Boomerang
TV
“ в Испания и което се съдържа в приложение 4 към жалбата, достатъчно е да се приеме, че общностният режим на марките е автономна система, която се прилага независимо от всяка една национална система (Решение на Първоинстанционния съд от 5 декември 2000 г. по дело Messe München/СХВП (electronica),
T-32/00, Recueil, стр. II-3829
, точка 47 и Решение на Първоинстанционния съд по дело TOSCA BLU, точка 98 по-горе, точка 40). Следователно това решение е неотносимо и не трябва да бъде взето предвид, като не е необходимо произнасяне по неговата допустимост (вж. в този смисъл Решение по дело Франция/Комисия, точка 78 по-горе, точка 26).
С оглед на всичко изложено по-горе настоящото правно основание не следва да бъде прието, като не е необходимо произнасяне по направеното при условията на евентуалност искане на встъпилите страни да ограничат списъка с услугите, за които искат регистрация на марката „Boomerang
TV
“.
По четвъртото правно основание, изведено от нарушаване на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94
Доводи на страните
Жалбоподателят изтъква, че неговите по-ранни марки, регистрирани в частност за стоки, които са свързани със сектора на облеклата, спортната мода и спорта и попадат главно в класове 18, 24, 25 и 28, се ползват с добра репутация. Добрата репутация на неговите марки, както и собствената му добра репутация, били вече доказани в процедурата пред СХВП. Освен това жалбоподателят препраща към своя уебсайт и към приложения 5—8 и 14 към жалбата и иска да представи допълнителни доказателства.
Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 бил приложим в случая. Използването без основателна причина от встъпилите страни на марката, за която е била подадена заявката, би им позволило да извлекат несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или би увредило отличителния характер или добрата репутация на по-ранните марки на жалбоподателя. По-специално отличителният характер на последните можело да отслабне, а техният престиж да намалее, ако услугите, обозначени с марката „Boomerang
TV
“, са с ниско качество, и притежателите на марката „Boomerang
TV
“ можело да си спестят определени рекламни инвестиции. Освен това не е изключено жалбоподателят да разнообрази дейността си в областта, в която попада марката, чиято регистрация се иска.
СХВП и встъпилите страни възразяват, че след като добрата репутация на по-ранните марки не е доказана, апелативният състав правилно заключава, че условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не са изпълнени.
Съображения на Първоинстанционния съд
По силата на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 „[п]ри възражение на притежателя на по-ранна марка [?], марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или подобна на по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са подобни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с добра репутация в съответната държава-членка, и когато ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда“.
Според съдебната практика, за да се изпълни условието относно добрата репутация, по-ранната марка трябва да бъде известна на значителна част от съответните потребители на обхванатите от нея стоки или услуги, тоест в зависимост от пуснатата на пазара стока или услуга, било от широк кръг потребители, било от по-специализиран кръг потребители, като например определена професионална група. При разглеждане на тази предпоставка следва да се вземат предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарният дял на по-ранната марка, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране, без да се поставя изискване тази марка да е известна сред определен процент от потребителите или добрата репутация да съществува на цялата съответна територия, при положение че същата е налице на съществена част от нея (Решение от 13 декември 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — Pucci (EMILIO PUCCI),
T-8/03, Recueil, стр. II-4297
, точка 67).
В случая по същите съображения като изложените в точка 94 по-горе единствено доказателствата, представени от жалбоподателя пред отдела по споровете, и единствено посочените в точка 95 по-горе по-ранни права ще бъдат взети предвид от Първоинстанционния съд с оглед на анализа на настоящото правно основание.
В това отношение от преписката е видно, че документите, представени от жалбоподателя пред отдела по споровете, за да докаже добрата репутация на своите по-ранни марки, са тези, на които отделът по споровете се позовава като целящи да докажат съществуването на общоизвестните марки на жалбоподателя. Впрочем от точка 81 по-горе, в която са описани разглежданите документи, следва, че жалбоподателят не предоставя никаква информация относно интензитета, географския обхват, продължителността на използване на своите по-ранни права, както и размерът на инвестициите, направени за тяхното популяризиране, или всеки друг елемент, доказващ че неговите по-ранни права са известни на значителна част от съответните потребители.
Следователно макар подлежащата на доказване степен на разпознаване да е по-ниска при марките с добра репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, отколкото при общоизвестните марки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция, апелативният състав не допуска грешка при прилагане на правото, като потвърждава заключението на отдела по споровете, според което добрата репутация на по-ранните марки не е доказана, и като вследствие на това приема, че в случая член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е приложим. Ето защо четвъртото правно основание не трябва да бъде прието, а жалбата следва да бъде отхвърлена изцяло, като не е необходимо Първоинстанционният съд да се произнася по искането за предприемане на действия по събиране на доказателства, направено от встъпилите страни.
По съдебните разноски
Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП и встъпилите страни.

По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (четвърти състав)
реши:

1)
Отхвърля жалбата.

2)
Осъжда El Corte Inglés, SA да заплати съдебните разноски.

Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Wahl
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 17 юни 2008 година.
Секретар
E. Coulon
Изпълняващ длъжността председател
I. Wiszniewska-Białecka
(
*1
)	Език на производството: испански.