CELEX: 62004TJ0256
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego RESPICUR
Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy RESPICORT
Względna podstawa odmowy rejestracji
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94
Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego
Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94

Okoliczności powstania sporu
W dniu 7 października 1998 r. interwenient wystąpił do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego RESPICUR (zwanego
dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”).
Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 5 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług
dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi:
„produkty terapeutyczne dla dróg oddechowych”.
Zgłoszenie to opublikowane zostało w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 45/1999 z dnia 7 czerwca 1999 r.
W dniu 1 września 1999 r. skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94. Podstawę sprzeciwu stanowił słowny niemiecki znak towarowy nr 1155003 RESPICORT, zgłoszony w dniu 21 sierpnia 1989 r.
i zarejestrowany w dniu 1 marca 1990 r. dla towarów z klasy 5 porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi:
„produkty farmaceutyczne i środki sanitarne, plastry” (dalej „wcześniejszy znak towarowy”).
Decyzją z dnia 30 października 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw. Uznał on, że skarżąca nie wykazała ani praw przysługujących
jej do wcześniejszego znaku towarowego, ani faktu używania tego znaku. Ponadto stwierdził on, że nie występuje prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym.
W dniu 12 grudnia 2002 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
W decyzji z dnia 19 kwietnia 2004 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów
z powodu braków proceduralnych, oddalając jednak sprzeciw w całości.
W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, iż Wydział Sprzeciwów nie powinien był odrzucać sprzeciwu z powodu nieprzedstawienia
dowodu przysługiwania tytułu prawnego do wcześniejszego znaku towarowego. Dalej stwierdziła ona, że skarżąca nie wykazała
faktu używania wcześniejszego znaku towarowego w niezbędnym zakresie i że pod uwagę należy wziąć wyłącznie używanie tego znaku
w odniesieniu do „aerozoli zawierających kortykosterydy, wydawanych wyłącznie na receptę”, które nie zostało zakwestionowane
przez interwenienta. Odnośnie do występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza uznała, że występujące
w sprawie towary są identyczne, zaś omawiane oznaczenia wykazują pewne podobieństwo, dla którego przeciwwagę stanowią jednak
występujące między nimi wyraźne różnice. Doszła ona do wniosku, że częścią wspólną danego kręgu odbiorców wcześniejszego znaku
towarowego i kręgu odbiorców zgłoszonego znaku towarowego są odbiorcy będący profesjonalistami, którzy w związku z tym stanowią
dany krąg odbiorców w niniejszej sprawie. Z uwagi na stwierdzone różnice Izba Odwoławcza uznała, że nie występuje prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd polegające na ryzyku pomylenia zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym.

Przebieg postępowania i żądania stron
W dniu 10 listopada 2005 r. Sąd zażądał udzielenia przez strony odpowiedzi na postawione przezeń pytania. Strony udzieliły
odpowiedzi na pytania Sądu w zakreślonym terminie.
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–        obciążenie OHIM kosztami postępowania.
OHIM wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi;
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Interwenient popiera żądania OHIM.

W przedmiocie dopuszczalności
Zarówno skarżąca, jak i interwenient wyraźnie odsyłają w treści swoich pism do pism złożonych przez nich w postępowaniu w sprawie
sprzeciwu przed OHIM. Interwenient powołał się także na uzasadnienie decyzji Wydziału Sprzeciwów i Izby Odwoławczej.
Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu
skarga powinna zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów. Zgodnie z orzecznictwem powinno ono być na tyle jasne i precyzyjne,
by strona pozwana mogła przygotować się do obrony oraz by Sąd mógł orzec w przedmiocie skargi, w stosownych przypadkach bez
konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji. Sąd orzekł także, że o ile treść skargi może być wsparta odesłaniami do
konkretnych fragmentów załączonych do niej pism, o tyle ogólne odesłanie do innych dokumentów, nawet załączonych do skargi,
nie może kompensować braku istotnych elementów w skardze, a Sąd nie ma obowiązku zastępowania stron i poszukiwania istotnych
elementów w załącznikach (zob. postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie T‑56/92 Koelman przeciwko Komisji,
Rec. str. II‑1267, pkt 21 i 23, oraz wyrok Sądu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie T‑231/99 Joynson przeciwko Komisji, Rec.
str. II‑2085, pkt 154, i wskazane tam orzecznictwo). Orzecznictwo to może być także stosowane w odniesieniu do odpowiedzi
na skargę drugiej strony postępowania w sprawie sprzeciwu przed izbą odwoławczą, występującej w postępowaniu przed Sądem w charakterze
interwenienta na mocy art. 46 regulaminu Sądu, który ma zastosowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej na podstawie
art. 135 § 1 akapit drugi tego regulaminu [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T‑115/02 AVEX przeciwko OHIM – Ahlers
(a), Zb.Orz. str. II‑2907, pkt 11].
Skarga i odpowiedź na skargę są niedopuszczalne w zakresie, w jakim odsyłają do dokumentów złożonych odpowiednio przez skarżącą
i interwenienta w postępowaniu przed OHIM oraz do decyzji wydanych przez OHIM w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu,
ponieważ zawarte w nich ogólne odesłanie nie daje się powiązać z zarzutami i argumentami rozwiniętymi odpowiednio w skardze
i w odpowiedzi na skargę złożonej przez interwenienta.

Co do istoty sprawy
Skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94,
a polegający na stwierdzeniu przezeń niewystępowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku
towarowego i wcześniejszego znaku towarowego. Porusza ona zasadniczo pięć kwestii, a mianowicie: ograniczenie wykazu towarów
branych pod uwagę w odniesieniu do znaku wcześniejszego, sposób określenia danego kręgu odbiorców, podobieństwo oznaczeń,
odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego i okoliczność, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd polegające
na możliwości pomylenia występujących w sporze oznaczeń zostało stwierdzone przez Deutsches Patent‑ und Markenamt (niemiecki
urząd ds. patentów i znaków towarowych).

W przedmiocie ograniczenia wykazu towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym i w przedmiocie podobieństwa towarów
Zaskarżona decyzja
W pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że w odpowiedzi na żądanie interwenienta skierowane na podstawie
art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia 40/94 skarżąca nie przedstawiła dowodu na to, że wcześniejszy znak towarowy był w Niemczech
rzeczywiście używany. W związku z powyższym Izba Odwoławcza uznała, że na potrzeby oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia
w błąd, za objęte wcześniejszym znakiem towarowym można uznać tylko te towary, w stosunku do których interwenient nie zażądał
wykazania rzeczywistego używania znaku, a mianowicie „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”.
Argumenty stron
Skarżąca nie podważa ustalenia Izby Odwoławczej, która twierdzi, że rzeczywiste używanie znaku wcześniejszego nie zostało
wykazane. Jednak jej zdaniem Izba Odwoławcza niesłusznie ograniczyła swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez skarżącą,
stwierdzając, że wcześniejszy znak towarowy może być wzięty pod uwagę jedynie w zakresie, w jakim obejmuje on „aerozole zawierające
kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”. Takie rozumowanie równa się ograniczeniu ochrony znaku wcześniejszego do towarów,
które zostały rzeczywiście wprowadzone do obrotu. Zgodnie z orzecznictwem niemieckim, dotyczącym podobnych przypadków, ochrona
nie powinna być ograniczona do produktów wydawanych wyłącznie na receptę.
Zdaniem skarżącej należy uznać, że używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało wykazane w odniesieniu do „produktów terapeutycznych
dla dróg oddechowych”. Zgodnie z zasadą wyrażoną w wyroku Sądu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T‑126/03 Reckitt Benckiser
(España) przeciwko OHIM – Aladin (ALADIN), Rec. str. II‑2861, pkt 45 i 46, ta grupa produktów stanowi wyraźną podkategorię
w ramach ogólnej kategorii „produktów farmaceutycznych”.
OHIM zgadza się w tej kwestii ze skarżącą, zwracając jednak uwagę, że w świetle wymienionego wyżej wyroku w sprawie ALADIN
poszczególne podkategorie należałoby określić na podstawie wskazań terapeutycznych danego towaru. W jego ocenie „produkty
terapeutyczne dla dróg oddechowych” stanowią odpowiednią podkategorię.
Interwenient podnosi, że swoboda wykonywania działalności gospodarczej przez skarżącą nie została ograniczona, ponieważ na
rynku niemieckim może ona wprowadzać do obrotu nowe towary pod wcześniejszym znakiem towarowym. Jeśli zaś chodzi o zastosowanie
w niniejszej sprawie rozumowania zawartego w wymienionym wyżej wyroku w sprawie ALADIN, interwenient uważa, że właściwą kategorię
stanowią „glukokortykosterydy”.
Ocena Sądu
Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94:
„2. Na wniosek zgłaszającego, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia
dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy
znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany
i które on przytacza jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku pod warunkiem,
że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego
dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług,
dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części
towarów lub usług.
3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie
w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie”.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z zacytowanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku, gdy znak towarowy został zarejestrowany
dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących
występować niezależnie od siebie, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części
tych towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu
do których znak towarowy był faktycznie używany. Natomiast jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług
zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy
na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług
bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię (ww. wyrok w sprawie ALADIN, pkt 45)
Choć funkcją pojęcia częściowego używania jest zapobieżenie sytuacjom, w których znaki towarowe nieużywane dla danej kategorii
towarów nie byłyby dostępne, nie może ono jednak skutkować pozbawieniem uprawnionego z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego
wszelkiej ochrony dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, których rzeczywiste używanie zostało wykazane,
nie różnią się jednak od nich zasadniczo i należą do tej samej grupy, której podział miałby zawsze charakter arbitralny. W tym
względzie należy zauważyć, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu
używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów, których dotyczy rejestracja. W konsekwencji pojęcia „część
towarów lub usług” nie można rozumieć jako oznaczającego wszystkie gospodarcze odmiany podobnych towarów lub usług, lecz jako
odnoszące się wyłącznie do towarów lub usług, które są na tyle odmienne, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie
(ww. wyrok w sprawie ALADIN, pkt 46).
Należy zauważyć, że choć w niniejszej sprawie skarżąca nie wykazała rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
w odniesieniu do żadnych towarów, to interwenient nie zażądał przedstawienia dowodu takiego używania w odniesieniu do „aerozoli
zawierających kortykosterydy, wydawanych wyłącznie na receptę”. Jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji,
z uwagi na to, że w świetle art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przedstawienie dowodu używania znaku, na który powołano
się w sprzeciwie, następuje na żądanie zgłaszającego znak do rejestracji, to właśnie zgłaszający powinien określić zakres
takiego dowodu. A zatem skoro w sformułowanym przez siebie żądaniu przedstawienia dowodu interwenient nie wskazał wyraźnie
na „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”, nie ma potrzeby badania, czy wcześniejszy znak towarowy
był rzeczywiście używany w Niemczech dla tych towarów.
Następnie należy przypomnieć, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „produktów farmaceutycznych, środków
sanitarnych i plastrów”. Ta kategoria produktów jest na tyle szeroka, by można było wyróżnić w jej ramach liczne podkategorie,
które mogą być przedmiotem odrębnych rozważań. A zatem okoliczność, iż wcześniejszy znak towarowy należy uznać za używany
dla „aerozoli zawierających kortykosterydy, wydawanych wyłącznie na receptę”, oznacza, że ochroną objęta jest tylko ta podkategoria,
do której towary te należą.
W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy należy wziąć pod uwagę jedynie w takim zakresie,
w jakim obejmuje on towary, w stosunku do których rzeczywiste używanie znaku nie było przedmiotem sporu. W tym celu zdefiniowała
ona podkategorię odpowiadającą tym towarom, a mianowicie „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”.
Definicja ta jest niezgodna z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, interpretowanym w świetle wymienionego wyżej rozstrzygnięcia
w sprawie ALADIN, który to przepis znajduje zastosowanie do wcześniejszych krajowych znaków towarowych na podstawie art. 43
ust. 3 tego rozporządzenia.
W tym miejscu należy zauważyć, że skoro konsument poszukuje przede wszystkim towaru lub usługi mogących zaspokoić jego specyficzne
potrzeby, cel i przeznaczenie danego towaru lub usługi mają istotny wpływ na dokonywany przez niego wybór. Stąd z uwagi na
fakt, iż konsumenci stosują kryterium celu lub przeznaczenia przed każdym zakupem, ma ono pierwszorzędne znaczenie przy definiowaniu
podkategorii towarów lub usług.
Cel i przeznaczenie produktu terapeutycznego wyrażone są w jego wskazaniach terapeutycznych. Tymczasem definicja zastosowana
przez Izbę Odwoławczą nie jest oparta na tym kryterium, ponieważ brak jest w niej stwierdzenia, iż dane towary przeznaczone
są do leczenia chorób, i nie wskazuje ona, o jakie choroby chodzi.
Należy dodać, że kryteria przyjęte przez Izbę Odwoławczą, czyli kryterium postaci preparatu, kryterium aktywnego składnika
i kryterium dostępności wyłącznie na receptę, są co do zasady nieodpowiednie, aby zdefiniować podkategorię towarów w sposób
wskazany w wymienionym wyżej wyroku ALADIN, z uwagi na to, że zastosowanie tych kryteriów nie oznacza zastosowania kryteriów
celu i przeznaczenia towaru, o których była mowa wyżej. Często jest tak, że dana choroba może być leczona kilkoma lekami występującymi
w różnych postaciach i zawierającymi różne składniki aktywne, spośród których to leków niektóre dostępne są w wolnej sprzedaży,
a inne tylko na receptę.
Wynika z tego, że nie uwzględniając celu i przeznaczenia omawianych towarów, Izba Odwoławcza zdefiniowała podkategorię towarów
w sposób arbitralny.
Z powodów wskazanych w pkt 29–30 powyżej podaktegoria towarów obejmująca produkty, których rzeczywistemu używaniu nie zaprzeczano,
powinna być określona na podstawie kryterium wskazań terapeutycznych.
Podkategoria zaproponowana przez interwenienta, czyli „glukokortykosterydy”, nie jest odpowiednia. Definicja ta oparta jest
na kryterium aktywnego składnika. Jednak, jak wskazano w pkt 31 powyżej, samo to kryterium nie jest co do zasady wystarczające
do zdefiniowania podkategorii produktów terapeutycznych.
Odpowiednia jest natomiast definicja zaproponowana przez skarżącą i przez OHIM, zgodnie z którą miałoby chodzić o „produkty
terapeutyczne dla dróg oddechowych”, ponieważ po pierwsze jest ona oparta na wskazaniach terapeutycznych omawianych towarów,
a po drugie umożliwia ona zdefiniowanie podkategorii na tyle precyzyjnie, na ile jest to wymagane zgodnie z wymienionym wyżej
wyrokiem w sprawie ALADIN.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że na potrzeby niniejszej sprawy wcześniejszy znak towarowy należy uznać za zarejestrowany
dla „produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych”.
Należy także zauważyć, że powyższe stwierdzenie nie ma wpływu na ustalenie Izby Odwoławczej zawarte w pkt 38 zaskarżonej decyzji
i niezakwestionowane przez strony, zgodnie z którym towary objęte dwoma występującymi w sprawie znakami towarowymi są identyczne.
Dlatego też mimo stwierdzenia w zaskarżonej decyzji, iż ochrona znaku wcześniejszego rozciąga się tylko na „aerozole zawierające
kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”, decyzja ta jest dotknięta nieprawidłowością, której wpływ na dokonaną przez
Izbę Odwoławczą ocenę występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy ocenić.

W przedmiocie danego kręgu odbiorców
Argumenty stron
Skarżąca twierdzi, że wśród produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych, które jej zdaniem objęte są dwoma występującymi
w sprawie znakami towarowymi, znajdują się zarówno produkty dostępne w wolnej sprzedaży, jak i wydawane wyłącznie na receptę.
Z tego względu dany krąg odbiorców składa się z profesjonalistów z zakresu medycyny oraz z konsumentów końcowych, czyli pacjentów.
OHIM podziela co do zasady stanowisko skarżącej, precyzując po pierwsze, że należy wziąć pod uwagę konsumentów niemieckich,
a po drugie, że poziom uwagi konsumentów końcowych, którymi są pacjenci cierpiący na ciężkie choroby dróg oddechowych, waha
się między średnim a wysokim.
Interwenient twierdzi, że skoro wszystkie glukokortykosterydy wydawane są na receptę, odbiorcami wcześniejszego znaku towarowego
są profesjonaliści z zakresu medycyny. W związku z tym odbiorcy ci będą stanowić w niniejszej sprawie dany krąg odbiorców.
Dodaje, że pacjenci zwykle wykazują szczególnie wysoki stopień uwagi przy dokonywaniu wyboru produktów terapeutycznych stosowanych
w przypadku poważnych chorób, takich jak te, o których mowa w niniejszej sprawie.
Ocena Sądu
Na wstępie należy przypomnieć, że przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod
uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny.
Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom, w zależności od tego, o jaką
kategorię towarów lub usług chodzi (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Rec. str. I‑3819, pkt 25 i 26).
Należy przede wszystkim zgodzić się z OHIM, że skoro wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany został w Niemczech, dany krąg
odbiorców stanowią konsumenci niemieccy.
Po drugie nie zaprzeczono temu, że dany krąg odbiorców towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym, czyli produktów terapeutycznych
dla dróg oddechowych, składa się zarówno z pacjentów jako konsumentów końcowych, jak i profesjonalistów z zakresu medycyny.
Jeśli chodzi o towary, dla których wcześniejszy znak towarowy uważa się za zarejestrowany, zarówno z pism stron, jak i z ich
odpowiedzi na pytania postawione na rozprawie wynika, że spośród produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych niektóre dostępne
są tylko na receptę, a inne w wolnej sprzedaży. Z uwagi na to, że niektóre z tych produktów mogą być kupione przez pacjentów
bez recepty, należy uznać, że ich odbiorcami są, poza profesjonalistami z zakresu medycyny, także konsumenci końcowi.
Po trzecie, należy zgodzić się z interwenientem, że skoro liczne choroby dróg oddechowych należą do chorób ciężkich, dotknięci
nimi pacjenci są zazwyczaj dobrze poinformowani, a także szczególnie uważni i rozsądni przy dokonywaniu wyboru odpowiedniego
dla nich leku.
Należy zatem stwierdzić, że dany krąg odbiorców składa się z niemieckich profesjonalistów z zakresu medycyny oraz niemieckich
pacjentów cierpiących na choroby dróg oddechowych, przy czym stopień uwagi tych ostatnich jest zwykle wyższy niż przeciętny.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń
Argumenty stron
Skarżąca twierdzi, że słowa „respicort” i „respicur” wykazują bardzo wysoki stopień podobieństwa z uwagi na podobną długość
oraz z tego względu, że siedem z ich liter jest identycznych i występuje w tej samej kolejności. Pod względem fonetycznym,
różnica między samogłoskami „o” i „u” jest jej zdaniem bardzo niewielka, a dodatek w postaci spółgłoski „t” na końcu wyrazu
„respicort” jest słabo zauważalny. Brzmienie tych dwóch samogłosek jest przytłumione, i w związku z tym dźwięczą one podobnie.
Ponadto w języku niemieckim końcowe „t” w wyrazie „respicort” zwykle nie jest wymawiane albo wymawiane jest jedynie słabo,
z uwagi na to, że końcowe litery są często „połykane”. Dlatego też końcowe „t” nie jest zauważalne, tym bardziej, że słowo
„respicort” nie jest słowem niemieckim, lecz stanowi określenie fantazyjne. Jest zatem prawdopodobne, że będzie ono wymawiane
bez końcowego „t”. Jeśli chodzi o płaszczyznę koncepcyjną, skarżąca stwierdza, iż dani konsumenci nie będą rozdzielać występujących
w sporze znaków towarowych na dwa człony, czyli z jednej strony „respi”, a z drugiej „cur” lub „cort”. Dodaje ona, że dani
konsumenci końcowi i tak nie są w stanie zrozumieć znaczenia tych członów.
OHIM twierdzi, że występujące w sprawie znaki towarowe wykazują jedynie niewielki stopień podobieństwa. W tym względzie zwraca
on uwagę, że dany krąg odbiorców dostrzeże w członie „respi” element opisowy, i w związku z tym nie będzie on postrzegany
jako wskazówka pochodzenia handlowego. Nie może on zatem stanowić jednej z podstaw ustalenia, że omawiane oznaczenia są podobne.
Człon „cort” będzie natomiast postrzegany przez odbiorców profesjonalnych i część konsumentów końcowych jako odnoszący się
do kortykosterydów. Podobnie, te same grupy odbiorców zinterpretują człon „cur” jako odnoszący się do słów „kuracja” lub „leczyć”.
Dalej OHIM stwierdza, że różne samogłoski, a mianowicie „o” i „u”, oraz obecność końcowej litery „t” we wcześniejszym znaku
towarowym tworzą zauważalną różnicę na płaszczyźnie wizualnej. Od strony fonetycznej zgłoszony znak towarowy kończy się długim
dźwiękiem, wymawianym w niskim tonie, z uwagi na połączenie liter „u” i „r”. Końcowy człon wcześniejszego znaku towarowego
charakteryzuje się natomiast twardym brzmieniem litery „t”, którą niemieccy odbiorcy wymawiają. Od strony koncepcyjnej różnica
między końcowymi członami obu oznaczeń stanowi przeciwwagę dla ewentualnych podobieństw na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej.
Interwenient zgadza się co do zasady ze stanowiskiem OHIM. Dodaje, że jeśli chodzi o człon „respi”, który stanowi odniesienie
do słowa „respiratoire” (oddechowy), należy mieć na uwadze konieczność pozostawienia tego określenia do swobodnego używania.
Ocena Sądu
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeśli chodzi o podobieństwo wizualne,
fonetyczne lub koncepcyjne występujących w sprawie oznaczeń, powinna być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie oznaczenia te wywierają,
ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r.
w sprawie T‑292/01 Phillips‑Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II‑4335, pkt 47,
i wskazane tam orzecznictwo].
Różnice koncepcyjne istniejące między występującymi w sprawie znakami towarowymi mogą w dużym stopniu stanowić istotną przeciwwagę
dla istniejących między nimi podobieństw wizualnych i fonetycznych. Aby taka przeciwwaga wystąpiła, konieczne jest jednak,
aby przynajmniej jeden z owych znaków miał dla danego kręgu odbiorców wyraźne i określone znaczenie, które pojmują oni od
razu, i by drugi znak takiego znaczenia nie miał lub miał znaczenie zupełnie inne (ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 54).
Na podstawie tych właśnie reguł należy badać występowanie podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym RESPICUR a wcześniejszym
znakiem towarowym RESPICORT.
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w oczach wszystkich danych konsumentów omawiane znaki towarowe są podobne pod
względem wizualnym, ponieważ składają się one z jednego słowa, są podobnej długości, a także mają wspólnych sześć pierwszych
liter „respic” oraz ósmą literę „r”. Ani różnice między samogłoskami „u” i „o” na poziomie siódmej litery, ani dodatek w postaci
dziewiątej litery „t” we wcześniejszym znaku towarowym, nie są w stanie zniwelować tego wizualnego podobieństwa.
Po drugie, odnośnie do kwestii porównania płaszczyzny fonetycznej, należy stwierdzić, że występujące w sprawie znaki towarowe
wymawiane są jako trzysylabowe, przy czym wymowa pierwszych dwóch sylab „respi” jest w obu przypadkach identyczna. W wymowie
trzeciej sylaby, czyli odpowiednio „cur” i „cort” słychać jednocześnie podobieństwa, spowodowane obecnością spółgłosek „c”
i „r”, i różnice związane z różnymi samogłoskami „u” i „o”, oraz z literą „t” we wcześniejszym znaku towarowym. Mimo to różnice
te nie są dostateczną przeciwwagą dla identyczności dwóch pierwszych sylab i podobieństwa wywołanego obecnością spółgłosek
„c” i „r” w wymowie trzeciej sylaby. Należy zatem stwierdzić, że znaki są podobne pod względem fonetycznym.
Po trzecie, odnosząc się do kwestii podobieństwa koncepcyjnego, należy przede wszystkim zauważyć, że choć przeciętny konsument
zwykle postrzega znak towarowy jako całość, nie poddając analizie jego poszczególnych elementów (ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 25), to jednak w przypadku oznaczenia słownego konsument ten rozdzieli to oznaczenie na wyrazy, które
mają dla niego konkretne znaczenie lub są podobne do znanych mu słów [wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T‑356/02
Vitakraft‑Werke Wührmann przeciwko OHIM – Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. str. II‑3445, pkt 51]. Z tego powodu nie można z góry,
bez badania szczególnych okoliczności tej konkretnej sprawy, zgodzić się z argumentem skarżącej, zgodnie z którym konsument
nie będzie rozdzielał na części występujących w sprawie znaków towarowych.
W dalszej kolejności należy zauważyć, że sposób postrzegania występujących w sprawie znaków od strony koncepcyjnej będzie
różny w przypadku każdej z dwóch grup tworzących dany krąg odbiorców. Odbiorcy profesjonalni będą co do zasady w stanie –
z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie – pojąć koncepcyjne znaczenie określeń, do których odnoszą się poszczególne człony
występujących w sprawie znaków, a mianowicie „respiratoire” (oddechowy) dla „respi”, „cure” (kuracja) lub „guérir” (leczyć)
dla „cur” i „corticoïdes” (kortykosterydy) dla „cort”. A zatem rozbierając te oba znaki towarowe na człony, odbiorcy ci dojdą
do przekonania, że zgłoszony znak towarowy oznacza „lek na chorobę dróg oddechowych”, a wcześniejszy znak towarowy ‑ „kortykosterydy
przeznaczone dla dróg oddechowych”. Wskazane wyżej interpretacje wykazują pewną rozbieżność koncepcyjną z uwagi na to, że
znaczenie wcześniejszego znaku towarowego jest bardziej wyraziste niż znaczenie zgłoszonego znaku towarowego, niemniej jednak
obie wskazują na ogólną koncepcję związaną z oddychaniem. Stąd nawet jeśli różnice koncepcyjne osłabiają podobieństwo wizualne
i fonetyczne znaków, o którym mowa wyżej, nie są one na tyle wyraźne, by całkowicie znieść to podobieństwo w oczach odbiorców
profesjonalnych.
Jeśli chodzi o konsumentów końcowych, jak zostało wskazane wyżej, ich poziom uwagi i wiedzy jest wyższy niż przeciętna, z uwagi
na to, że cierpią oni na choroby uważane za poważne. Dlatego też będą oni w stanie wyróżnić w ramach obu występujących w sprawie
znaków człon „respi” i zrozumieć jego koncepcyjne znaczenie, które wskazuje w sposób ogólny na charakter ich problemów zdrowotnych.
Jednak ich ograniczona znajomość terminologii medycznej nie pozwoli im dostrzec koncepcyjnych wskazówek zawartych w członach
„cur” i „cort”. W związku z tym na płaszczyźnie koncepcyjnej występujące w sprawie znaki towarowe będą dla nich podobne z uwagi
na to, że zawierają identyczny człon „respi”, będący jedynym członem przedstawiającym dla nich wyraźne i określone znaczenie
koncepcyjne.
Na przedstawione powyżej wnioski dotyczące sposobu postrzegania omawianych znaków nie ma wpływu argument OHIM, zgodnie z którym
człon „respi” nie może mieć wpływu na ocenę podobieństwa oznaczeń z uwagi na jego opisowy charakter. Mimo tego charakteru
wskazany człon, który znajduje się na początku obu znaków, zajmuje dwie z ich trzech sylab i jest dłuższy niż drugi człon
każdego z tych znaków, wpływa w istotny sposób na całościowe wrażenie wywoływane przez omawiane oznaczenia. Poza tym, jeśli
chodzi o odbiorców profesjonalnych, wyżej stwierdzone już zostało, że dostrzegą oni we wszystkich członach występujących w sprawie
znaków opis przeznaczenia lub aktywnego składnika odnośnych towarów. Dlatego też odbiorcy ci nie będą skłonni przywiązywać
szczególnej uwagi do danego członu, lecz postrzegać będą każdy z obu znaków jako koncepcyjną całość.
Wreszcie stwierdzić należy, że także argument interwenienta wskazany w pkt 51 powyżej, a odnoszący się do konieczności pozostawienia
członu „respi” do swobodnego używania, nie ma wpływu na powyższe ustalenia dotyczące sposobu postrzegania występujących w sprawie
znaków. Stwierdzenie podobieństwa między występującymi w sprawie znakami rozpatrywanymi całościowo nie może być traktowane
jako prowadzące do monopolizacji członu „respi”.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że występujące w sprawie znaki towarowe są przeciętnie podobne w oczach odbiorców
profesjonalnych i bardzo podobne w oczach konsumentów końcowych. Dla tych ostatnich znaki te są podobne na płaszczyznach:
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Odbiorcy profesjonalni dostrzegą z kolei pewną różnicę koncepcyjną między tymi dwoma
znakami. Różnica ta nie jest jednak wystarczająca, aby całkowicie zniwelować stwierdzone podobieństwo wizualne i fonetyczne.

W przedmiocie odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Argumenty stron
Skarżąca twierdzi, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter przeciętnie odróżniający. W tym względzie wskazuje ona, że określenie
„respicort” jest określeniem fantazyjnym i że o ile człon „respi” stanowi odniesienie do wyrazu „respiratoire” (oddechowy),
o tyle drugiemu członowi „cort” dani konsumenci nie będą przypisywać żadnego znaczenia opisowego, tym bardziej, że nie jest
on oddzielony od pierwszego członu, w związku z czym jest słabiej zauważalny. Odróżniający charakter wcześniejszego znaku
towarowego wzmacnia fakt, że w sektorze leków „oznaczenia ewokacyjne” są powszechnie używane.
Skarżąca twierdzi ogółem, że występujące w niniejszej sprawie towary są identyczne, stopień podobieństwa – bardzo wysoki,
a odróżniający charakter znaku wcześniejszego – przeciętny. Na tej podstawie stwierdza ona występowanie prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego.
OHIM jest zdania, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest bardzo niewielki. Twierdzi on, że człon „respi”
postrzegany będzie zwykle jako odniesienie do słowa „respiratoire” (oddechowy), zaś człon „cort” postrzegany będzie, przynajmniej
przez odbiorców profesjonalnych, jako odniesienie do „corticoïdes” (kortykosterydów). W jego ocenie wcześniejszy znak towarowy
składa się zatem wyłącznie z elementów opisowych. OHIM podnosi także, że skarżąca nie przedstawiła dowodów na lansowaną przezeń
tezę o powszechnym używaniu „oznaczeń ewokacyjnych” w sektorze leków.
W konkluzji stwierdza on, że z uwagi na małe podobieństwo między oznaczeniami i niewielki charakter odróżniający wcześniejszego
znaku towarowego, należy wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
Interwenient podziela stanowisko OHIM. Dodaje on, że potwierdzeniem niewielkiego charakteru odróżniającego wcześniejszego
znaku jest duża liczba zarejestrowanych znaków towarowych zawierających człon „respi” i „cort”.
Ocena Sądu
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane
towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania
danych oznaczeń oraz towarów przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy,
a w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług, do których się odnoszą
[zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Rec. str. II‑2821, pkt 29–33 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T‑185/02 Ruiz‑Picasso i in. przeciwko
OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II‑1739, pkt 49 i 50, i wskazane tam orzecznictwo].
Powyżej ustalono, że odnośne towary są identyczne, a występujące w sprawie znaki – przeciętnie podobne w oczach odbiorców
profesjonalnych i bardzo podobne w oczach konsumentów końcowych.
Jeśli chodzi o odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, należy zauważyć, że znak ten będzie postrzegany jako
opisowy przez obie grupy danego kręgu odbiorców, choć w różnym stopniu. Jak wskazano wyżej przy okazji badania podobieństwa
koncepcyjnego, odbiorcy będący profesjonalistami dostrzegą w obu członach opis przeznaczenia lub aktywnego składnika danego
produktu, podczas gdy konsumenci końcowi nie przypiszą określonego znaczenia koncepcyjnego członowi „cort”, będąc jednak w stanie
odczytać wskazówkę zawartą w członie „respi”.
Dlatego też można uznać, że w oczach danego kręgu odbiorców, a w szczególności profesjonalistów z zakresu medycyny, charakter
odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest osłabiony. Nie można uwzględnić argumentu skarżącej dotyczącego częstego
używania „oznaczeń ewokacyjnych” w sektorze produktów terapeutycznych, ponieważ po pierwsze nie przedstawiono w tym zakresie
żadnych dowodów, a po drugie skarżąca nie wyjaśniła, dlaczego okoliczność ta miałaby mieć znaczenie w konkretnym przypadku
występującego w niniejszej sprawie wcześniejszego znaku towarowego.
Co więcej, o ile z uwagi na wzajemną zależność czynników mających znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
oraz fakt, że prawdopodobieństwo to jest tym wyższe, im bardziej odróżniający charakter ma znak, który stanowi podstawę sprzeciwu
(ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20), mało odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego pozwala
wykluczyć występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do odbiorców będących profesjonalistami, to jednak
nie wystarcza to w przypadku konsumentów końcowych, dla których występujące w sprawie znaki są bardzo podobne.
Dlatego też należy orzec o występowaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego
i wcześniejszego znaku towarowego w przypadku końcowego konsumenta niemieckiego. Jedyny podniesiony zarzut należy zatem uwzględnić
i stwierdzić w związku z tym nieważność zaskarżonej decyzji, bez konieczności badania, jakie znaczenie dla niniejszej sprawy
ma decyzja wydana przez Deutsches Patent‑ und Markenamt, na którą powołała się skarżąca.

W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ OHIM przegrał sprawę w niniejszym przypadku, należy obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez
skarżącą, w żądanym przez nią zakresie. W związku z tym, że skarżąca nie zażądała obciążenia interwenienta kosztami, pokryje
ona poniesione przez siebie koszty związane z interwencją. Interwenient pokryje koszty własne.
Z powyższych względów
SĄD (druga izba)
orzeka, co następuje:
1)
Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 1004/2002‑2).
2)
OHIM pokryje koszty własne oraz koszty poniesione przez skarżącą, z wyjątkiem kosztów związanych z interwencją.
3)
Skarżąca pokryje koszty poniesione przez nią w związku z interwencją.
4)
Interwenient pokryje koszty własne.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lutego 2007 r.
Sekretarz

Prezes
E. Coulon

J. Pirrung
*
Język postępowania: niemiecki.