CELEX: 62007TJ0114
Ochranná známka Společenství
Řízení o prohlášení neplatnosti
Obrazová ochranná známka Společenství LAST MINUTE TOUR
Nezapsaná starší národní ochranná známka LASTMINUTE.COM
Relativní důvod pro zamítnutí
Odkaz na vnitrostátní právo upravující starší ochrannou známku
Režim žaloby podle common law týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off)
Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009] a čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009]

Skutečnosti předcházející sporům
Řízení o zápisu označení LASTMINUTE.COM jako ochranné známky Společenství
Dne 25. února 2000 podala společnost Last Minute Network Ltd (dále jen „společnost LMN“ nebo „žalobkyně“) u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. 1994, L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
)] přihlášku ochranné známky Společenství týkající se slovního označení LASTMINUTE.COM.
Služby, pro které byl zápis tohoto označení požadován, spadají zejména do tříd 39 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 39: „Cestovní kanceláře; rezervace zájezdů; přidružené informace, poradenství a konzultace“;
—
třída 42: „Cestovní kanceláře; rezervace restaurací; poskytování zařízení a vybavení pro elektronické a neelektronické obchody; koncepce zařízení pro dokumentární vyhledávání na internetu a online databází, včetně systémů přidružených sítí; organizace vyjížděk, vycházek a setkání; doprovázení osob; informování prostřednictvím internetu, databáze a jiné přidružené prostředky elektronické komunikace; údržba zahrad; přidružené informace, poradenství a konzultace“.
Tato přihláška k zápisu byla zamítnuta rozhodnutím průzkumového referenta ze dne 29. října 2001 z důvodu, že slovní označení LASTMINUTE.COM postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009).
Společnost LMN toto rozhodnutí u OHIM napadla odvoláním podaným dne 18. prosince 2001.
Rozhodnutím ze dne 8. července 2003 druhý odvolací senát OHIM toto odvolání pro uvedené služby spadající do třídy 39 a služby „cestovní kanceláře a rezervace restaurací“ spadající do třídy 42 zamítl z důvodu, že výraz LASTMINUTE.COM ve vztahu k těmto službám postrádá rozlišovací způsobilost.
Podle odvolacího senátu má jakákoli společnost specializovaná na rezervace zájezdů, zábavy nebo večeří „na poslední chvíli“ zájem na užívání pojmu „last minute“ k popisu svých služeb. Výraz, který takto jasně spadá do veřejné oblasti a má zůstat dostupný pro všechny subjekty, není v zásadě způsobilý rozlišovat služby daného podniku.
Připojení dodatku „.com“ k výrazu „lastminute“ a spojení obou výrazů bez mezery či pomlčky, které je v angličtině časté, nemá žádný rozlišovací účinek. Dodatek „.com“, pouhý odkaz na internetovou adresu, nepřemění výraz, který není rozlišovací, na ochrannou známku.
Řízení o zápisu označení LAST MINUTE TOUR jako ochranné známky Společenství
Dne 11. března 2000 podala společnost Last Minute Tour SpA (dále jen „společnost LMT“) u OHIM na základě nařízení č. 40/94 přihlášku ochranné známky Společenství týkající se níže uvedeného obrazového označení, tvořeného třemi slovními prvky „last“, „minute“ a „tour“ černé barvy a reprodukcí symbolu červené barvy, který má evokovat cestování ve starém jazyce rapanui:
Výrobky, pro které byl zápis tohoto označení požadován, spadají do třídy 16 a služby, pro které byl zápis tohoto označení požadován, spadají do tříd 39 a 42 a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 16: „Papír, kartón a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; tiskoviny; katalogy; tištěné jízdní řády; brožury; knihy; noviny; časopisy (periodika); materiály pro vázání knih; fotografie; etikety; papírenské výrobky; lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; vybavení pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku); učební pomůcky, kromě přístrojů; obaly z umělých hmot (nezahrnuté do jiných tříd); hrací karty; tiskařské typy; štočky“;
—
třída 39: „Cestovní a turistické kanceláře; rezervace zájezdů; organizování zájezdů; organizování okružních plaveb a výletů; doprava a doprovázení cestujících; letecká doprava; pronájem dopravních prostředků; informace o dopravě“;
—
třída 42: „Hotelové a restaurační služby, služby penziónu a turistických vesnic; barové služby a služby soukromých klubů; služby týkající se rezervace hotelů a turistických vesnic; tvorba softwaru; pronájem softwaru“.
Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 25/2001 ze dne 19. března 2001.
Dne 19. června 2001 podala společnost LMN proti zápisu označení přihlášeného společností LMT námitky, když se dovolávala toho, že ve Spojeném království existuje nezapsaná slovní ochranná známka LASTMINUTE.COM, kterou od roku 1998 užívala v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009).
Námitky byly zamítnuty rozhodnutím námitkového oddělení OHIM ze dne 12. července 2002 z důvodu, že společnost LMN ve stanovené lhůtě nepředložila důkazy o užívání staršího práva, které uplatnila na podporu svých námitek.
Ochranná známka Společenství LAST MINUTE TOUR byla zapsána dne 14. května 2003 pod č. 1552231.
Řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky LAST MINUTE TOUR, které zahájila společnost LMN
Dne 30. května 2003 podala společnost LMN návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství LAST MINUTE TOUR na základě ustanovení čl. 8 odst. 4 ve vzájemném spojení s ustanovením čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 (nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009).
Na podporu svého návrhu společnost LMN uvedla, že její nezapsaná starší národní ochranná známka LASTMINUTE.COM jí podle práva Spojeného království, použitelného z důvodu odkazu na tyto právní předpisy učiněného v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, přiznává právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, a tudíž domáhat se její neplatnosti na základě čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 pro služby spadající do tříd 39 a 42 ve vztahu k dovoleným a prázdninám, letům, ubytování, víkendovým pobytům ve městech, zábavě, vyjížďkám a vycházkám, pronájmům, nákupům, jiným službám v souvislosti s cestováním a volným časem poskytovaným online, jakož i reklamám a podporám jiných přidružených oblastí.
Návrh se domáhal neplatnosti ochranné známky Společenství pro všechny výrobky a služby, na které se vztahuje, s výjimkou služeb tvorby a pronájmu počítačového softwaru.
Rozhodnutím ze dne 23. prosince 2005 zrušovací oddělení návrhu společnosti LMN na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství LAST MINUTE TOUR pro všechny dotčené služby spadající do tříd 39 a 42 vyhovělo, avšak tento návrh zamítlo pro dotčené výrobky spadající do třídy 16.
Zrušovací oddělení rozhodlo, že společnost LMN byla v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 před podáním přihlášky ochranné známky Společenství majitelkou práva k označení LASTMINUTE.COM, jehož význam není pouze místní, pro služby spadající do tříd 39 a 42.
Podle práva Spojeného království, které se na něj vztahuje, toto označení společnosti LMN poskytlo právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, jelikož byly splněny tři podmínky žaloby podle common law týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off), a sice dobrá pověst majetku žalobce (goodwill), klamavá prezentace výrobků a služeb v tom smyslu, že by jejich nabízení pod ochrannou známkou Společenství LAST MINUTE TOUR mohlo vést relevantní veřejnost k tomu, že by jejich obchodní původ přičítala společnosti LMN (misrepresentation), jakož i obchodní újma, která by z toho mohla pro společnost LMN vyplynout.
V tomto ohledu zrušovací oddělení nejprve uvedlo, že výraz LASTMINUTE.COM získal ve Spojeném království od roku 1998 dobrou pověst potvrzenou rozpočtem společnosti na reklamu, jejími významnými reklamními investicemi, četnými články z tisku věnovanými internetové stránce „lastminute.com“ a úspěšným vstupem společnosti na burzu. Zrušovací oddělení z těchto skutečností vyvodilo, že společnost LMN u dotčené veřejnosti ve Spojeném království získala značnou dobrou pověst spojenou se svým označením.
Pro určení klamavého charakteru prezentace zboží a služeb pod označením LAST MINUTE TOUR mělo zrušovací oddělení za to, že stačí prokázat, že se dotčená veřejnost může domnívat, že pocházejí od společnosti LMN z důvodu podobnosti obou ochranných známek, a že je tedy třeba posoudit nebezpečí záměny, které mezi nimi existuje.
Poté, co zrušovací oddělení shledalo totožnost služeb tříd 39 a 42 označených oběma ochrannými známkami, mělo za to, že třebaže je výraz „lastminute“ prezentován pro každou z nich odlišným způsobem, tvoří jejich společný dominantní prvek. Zrušovací oddělení z toho vyvodilo, že existují významné vzhledové podobnosti a některé odlišnosti.
Z fonetického hlediska mělo zrušovací oddělení za to, že obě označení, která jsou totožná ve své úvodní části, se odlišují pouze svým zakončením.
Zrušovací oddělení shledalo koncepční totožnost obou ochranných známek, jelikož odkazují na koncept transakce „na poslední chvíli“, který je často užíván na internetu k identifikaci nabídek letů za sníženou cenu, pobytů v hotelu, restauračních služeb a vstupenek na představení.
S ohledem na tyto skutečnosti zrušovací oddělení shledalo, že mezi oběma ochrannými známkami existují významné podobnosti, i přes některé odlišující prvky. Zrušovací oddělení z toho vyvodilo existenci nebezpečí záměny.
Zrušovací oddělení mělo konečně za to, že v důsledku toho může společnosti LMN vzniknout obchodní újma.
Zrušovací oddělení tedy ochrannou známku Společenství LAST MINUTE TOUR prohlásilo za neplatnou pro všechny služby spadající do tříd 39 a 42, avšak návrh společnosti LMN na prohlášení této ochranné známky za neplatnou pro výrobky spadající do třídy 16 zamítlo vzhledem k tomu, že nebyl předložen důkaz o předchozím užívání označení LASTMINUTE.COM ve vztahu k těmto výrobkům.
Odvoláním, které podala u OHIM dne 15. února 2006, zapsaným pod jednacím číslem R 256/2006-2, se společnost LMT domáhala zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž její ochrannou známku Společenství LAST MINUTE TOUR prohlásilo za neplatnou pro sporné služby spadající do tříd 39 a 42.
Odvoláním, které podala dne 20. února 2006, zapsaným pod jednacím číslem R 291/2006-2, se společnost LMN domáhala zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž zamítlo její návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství pro výrobky spadající do třídy 16.
Dvěma rozhodnutími ze dne 8. února 2007 (dále jen „napadená rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM jednak vyhověl odvolání společnosti LMT a zrušil rozhodnutí o prohlášení neplatnosti zápisu LAST MINUTE TOUR pro služby spadající do tříd 39 a 42, a jednak zamítl odvolání společnosti LMN a potvrdil zamítnutí jejího návrhu na prohlášení neplatnosti pro výrobky náležející do třídy 16 zrušovacím oddělením.
V obou napadených rozhodnutích měl odvolací senát za to, že s ohledem na povahu dotčených výrobků a služeb a skutečnost, že starší označení je nezapsanou ochrannou známkou Spojeného království, je veřejnost, vzhledem k níž je třeba provést analýzu nebezpečí záměny, složena z průměrných spotřebitelů těchto výrobků a služeb usazených ve Spojeném království, kteří jsou běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní.
Odvolací senát dále uvedl, že pojem „last minute“ se skládá ze dvou běžných anglických slov, která referenční veřejnost okamžitě pochopí. Tento výraz, který bude označovat předmětné výrobky a služby, uvádí jasně a bezprostředně, že jsou nabízeny za velmi výhodných podmínek z důvodu jejich nákupu na poslední chvíli.
Podle odvolacího senátu byl tedy pojem „last minute“ popisný a postrádal rozlišovací způsobilost vzhledem k dotčeným výrobkům a službám, a podle čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009) mohl být zapsán pouze za podmínky, že by byl doplněn jinými obrazovými či slovními prvky, které by mu mohly přiznat minimální rozlišovací způsobilost.
Odvolací senát dodal, že spojení tří slovních prvků „last“,„minute“ a „tour“ a jejího grafického prvku bezpochyby umožnilo ochranné známce Společenství, aby se na ní nevztahovaly absolutní důvody pro zamítnutí uvedené ve dvou výše uvedených ustanoveních, avšak majitel takové ochranné známky se nemůže bránit užívání výrazů „last minute“ nebo „tour“ jinými podniky v oblasti turistiky a cestování.
Podle odvolacího senátu je třeba zjistit, zda se veřejnost ve Spojeném království, která se setká s výrazem „last minute“, bude domnívat, že je oslovována majitelkou ochranné známky LASTMINUTE.COM, či naopak nabídkami „last minute“ (na poslední chvíli) pocházejícími od jakéhokoli podniku v oblasti turistiky a cestování. V každém případě společnost LMN neprokázala, že v případě pojmu „last minute“ si tato veřejnost bude okamžitě myslet, že jde o služby nabízené majitelkou ochranné známky LASTMINUTE.COM.
Odvolací senát měl tedy za to, že dobrá pověst společnosti LMN je spojena s označením LASTMINUTE.COM jako takovým se všemi jeho prvky, a nikoli s druhovým pojmem „last minute“. Tato dobrá pověst je přiznána výlučně v rámci a pouze pro účely žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení a nemůže sloužit k tomu, aby poskytla monopol k pojmu „last minute“, který vzhledem k dotčeným výrobkům a službám není rozlišovací.
Vzhledem k tomu, že rozlišovací způsobilost obou ochranných známek je velmi omezená, soustředí veřejnost svou pozornost na jejich rozlišovací a dominantní prvky, a sice spojení jednotlivých slov tvořících obě označení, jejich kontrakci do jediného slova „lastminute“ a výskyt dodatku „.com“ v nezapsaném označení, jakož i grafický prvek v ochranné známce Společenství.
Odvolací senát dodal, že vliv společných prvků obou ochranných známek a složky „tour“ při srovnání obou označení je z vzhledového hlediska značně zeslaben vzhledem k tomu, že postrádají rozlišovací způsobilost. Naproti tomu jelikož dodatek „.com“ a červený grafický prvek jsou zcela odlišné, grafické odlišnosti obou ochranných známek převáží nad podobnostmi.
Z fonetického hlediska odvolací senát konstatoval, že obě ochranné známky obsahují totožný pojem „lastminute“ a dvě odlišné složky „.com“ (v angličtině vyslovenou jako „dot com“) a „tour“. S ohledem na úvahy týkající se rozlišovací způsobilosti jednotlivých prvků dodatek „dot com“ umožní foneticky odlišit obě ochranné známky.
Krom toho je dopad pojmu „last minute“, který evokuje koncept nabídek na poslední chvíli, společný oběma ochranným známkám, zeslaben v důsledku své rozlišovací způsobilosti, takže přímý odkaz na elektronickou adresu obsaženou v dodatku „.com“ umožní stanovit pojmovou odlišnost mezi oběma ochrannými známkami.
Odvolací senát měl při posouzení existence nebezpečí záměny za to, že se veřejnost ve Spojeném království, která se setká s výrazem LAST MINUTE TOUR a s jeho grafickým symbolem, bude domnívat, že jde o podnik nabízející zájezdy „last minute“, aniž by si představila, že tyto nabídky pocházejí od majitelky ochranné známky LASTMINUTE.COM. Tato veřejnost totiž věnuje pozornost rozlišovacím prvkům každého označení, aby učinila rozlišení mezi všemi ostatními poskytovateli podobných služeb, kteří při nabídkách služeb používají také výraz „last minute“.
Odvolací senát z těchto skutečností vyvodil, že i přes podobnost méně rozlišovacích prvků nejsou obě ochranné známky jako celek dostatečně podobné, aby vyvolaly nebezpečí záměny, ať už pro komplementární výrobky k dotčeným službám, nebo i pro totožné služby.
Návrhová žádání účastníků řízení
Společnost LMN navrhuje, aby Soud:
—
zrušil napadená rozhodnutí vydaná ve věcech R 256/2006-2 (věc T-114/07) a R 291/2006-2 (věc T-115/07);
—
ochrannou známku Společenství LAST MINUTE TOUR pro výrobky a služby, na které se vztahuje, spadající do třídy 16 (věc T-115/07) a do tříd 39 a 42 (věc T-114/07), prohlásil na neplatnou;
—
uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM a společnost LMT navrhují, aby Soud:
—
zamítl žaloby v plném rozsahu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
Podle čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM, pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.
Z obou těchto ustanovení ve vzájemném spojení vyplývá, že majitel nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se může domoci prohlášení pozdější ochranné známky Společenství za neplatnou, pokud podle použitelného práva členského státu jednak práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, a jednak toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.
Pro účely použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 přísluší odvolacímu senátu, aby zohlednil jak vnitrostátní právní předpisy použitelné na základě odkazu učiněného v tomto ustanovení, tak soudní rozhodnutí vydaná v dotyčném členském státě. Na tomto základě musí osoba, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, prokázat, že dotčené označení spadá do působnosti uplatněného práva členského státu a že umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky [viz obdobně rozsudek Soudu ze dne 12. června 2007, Budějovický Budvar v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 až
T-56/04, T-58/04 a T-59/04, Sb. rozh. s. II-57
, zveřejněné shrnutí, bod 74].
V projednávaném případě není zpochybňováno, že právo členského státu, které se na nezapsanou národní ochrannou známku vztahuje, je Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného království o ochranných známkách), jehož čl. 5 odst. 4 stanoví:
„Ochrannou známku nelze zapsat, jestliže jejímu užívání ve Spojeném království může být zabráněno:
a)
z důvodu jakéhokoli právního pravidla [zejména na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání označení (law of passing off)] chránícího nezapsanou ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení užívané v obchodním styku […]“
Z tohoto ustanovení, jak jej vykládají vnitrostátní soudy [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL], vyplývá, že k tomu, aby v projednávaném případě byla ochranná známka Společenství LAST MINUTE TOUR prohlášena za neplatnou pro účely ochrany nezapsané národní ochranné známky žalobkyně LASTMINUTE.COM, musí žalobkyně v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny následující tři podmínky.
Zaprvé, služby nabízené společností LMN požívaly u relevantní veřejnosti dobré pověsti, která je spojena s jejich prezentací. V režimu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení musí být tato dobrá pověst prokázána k datu, ke kterému žalovaný započal nabízet své výrobky nebo služby [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981]) R.P.C. 429].
Článek 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 však ukládá, aby se zohlednilo nikoli toto datum, ale den podání přihlášky ochranné známky Společenství, neboť od osoby, která podala návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky, vyžaduje, aby práva ke své nezapsané národní ochranné známce získala přede dnem uvedeného podání, tedy v projednávaném případě 11. března 2000.
Zadruhé, nabídka služeb totožných se službami společnosti LMN a komplementárních výrobků ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR představovala ke dni 11. března 2000 klamavou prezentaci, to znamená prezentaci, která mohla vést relevantní veřejnost k tomu, že obchodní původ těchto výrobků a služeb přičítá společnosti LMN, přičemž úmyslný charakter takové prezentace postrádá relevanci.
Zatřetí společnosti LMN může v důsledku toho vzniknout obchodní újma.
V projednávaném případě totožnost služeb, na které se vztahují předmětné ochranné známky, zpochybňována není. Krom toho, jak uvedl odvolací senát, dotčené výrobky spadající do třídy 16 jsou komplementární ve vztahu k výše uvedeným službám. Tuto skutečnost je tedy třeba zohlednit pro účely posouzení klamavého charakteru prezentace dotčených výrobků a služeb, kterou společnost LMT ve Spojeném království prováděla pod označením LAST MINUTE TOUR ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.
Z bodu 31 rozhodnutí R 256/2006-2 a z bodu 32 rozhodnutí R 291/2006-2 vyplývá, že nezapsaná národní ochranná známka LASTMINUTE.COM požívala jako taková dobré pověsti ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství. Tuto okolnost OHIM, který na jednání připustil, že výraz LASTMINUTE.COM získal ve Spojeném království dobrou pověst, nezpochybňuje.
Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod může být rozdělen na tři vytýkané skutečnosti, týkající se vymezení relevantní veřejnosti, autonomní dobré pověsti, které ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství požíval výraz „last minute“, a konečně klamavého charakteru, který k tomuto dni mohla mít nabídka služeb totožných se službami společnosti LMN a komplementárních výrobků, která byla ve Spojeném království prováděna pod označením LAST MINUTE TOUR.
K první vytýkané skutečnosti, týkající se vymezení relevantní veřejnosti
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že jako relevantní veřejnost kvalifikoval průměrného spotřebitele ve Spojeném království, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný, namísto toho, aby zkoumal, zda zákazníci žalobkyně, kteří se setkají s označením LAST MINUTE TOUR ve Spojeném království ve vztahu ke zboží a službám, na které se toto označení vztahuje, nejsou během referenčního období s ohledem na jeho dobrou pověst vedeni k tomu, aby se nesprávně domnívali, že mezi žalobkyní a tímto zbožím a službami existuje spojitost.
OHIM, podporovaný společností LMT, odpovídá, že dotčené zboží a služby nejsou určeny zvláštnímu typu spotřebitelů, ale jsou určeny široké veřejnosti. V praxi je tedy bezvýznamné, bude-li jako relevantní veřejnost kvalifikována ta či ona skupina, a není ostatně možné je odlišit.
V každém případě odvolací senát tím, že zohlednil dobré jméno staršího národního označení, srovnání obou předmětných ochranných známek ve skutečnosti založil na předpokladu, že převážná část dotčené veřejnosti již starší národní ochrannou známku žalobkyně zná.
Závěry Soudu
Z judikatury soudů Spojeného království vyplývá, že klamavý charakter prezentace výrobků a služeb žalovaného v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení se musí posuzovat s ohledem na zákazníky žalobce, a nikoli s ohledem na abstraktní pojem „průměrný spotřebitel“ použitý odvolacím senátem (výše uvedený Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).
To, co je chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, totiž není slovo nebo jméno, jehož užívání třetími osobami je omezené, ale samotná klientela, která je sporným užíváním poškozována [per Lord Parker in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C.693], jelikož dobrá pověst ochranné známky je silou, kterou je klientela přitahována, a kritériem umožňujícím odlišit zavedený podnik od podniku nového [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217].
V projednávaném případě tedy odvolací senát nezohlednil vymezení relevantní veřejnosti podané soudy Spojeného království, když měl za to, že tuto veřejnost tvoří průměrný uživatel dotčených výrobků a služeb usazený ve Spojeném království, který je běžně informovaný a přiměřené pozorný a obezřetný, zatímco bylo třeba odkázat na zákazníky majitelky nezapsané národní ochranné známky.
OHIM nemůže tvrdit, že jelikož se předmětné výrobky a služby netýkají zvláštního typu spotřebitelů, ale spíše široké veřejnosti, neexistuje v praxi žádný důvod rozlišovat k identifikaci relevantní veřejnosti několik skupin.
Není totiž bezvýznamné vymezovat relevantní veřejnost se zohledněním průměrného spotřebitele Spojeného království, jak rozhodl odvolací senát a jak stanoví čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009], či tuto veřejnost pro účely přezkumu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení naopak omezit pouze na zákazníky jednoho podniku, který je jako LMN skutečně na trhu přítomen.
Nebezpečí pro spotřebitele, že bude klamán ochrannou známkou, ohledně níž se tvrdí, že jej může vést k tomu, že obchodní původ výrobků a služeb, na které se vztahuje ochranná známka, bude přičítat podniku, který je majitelem nezapsané starší ochranné známky, není nezbytně totéž jako v případě, kdy tento spotřebitel již je zákazníkem tohoto podniku.
Krom toho nelze tvrdit, že jelikož odvolací senát zohlednil dobré jméno výrazu LASTMINUTE.COM, srovnání obou označení založil na předpokladu, že významná část dotčené veřejnosti již označení žalobkyně zná. Z napadených rozhodnutí totiž vyplývá, že třebaže odvolací senát konstatoval, že je dobrá pověst spojena s výrazem LASTMINUTE.COM, dospěl k závěru, že nebezpečí záměny mezi oběma dotčenými označeními neexistuje, aniž zohlednil tuto dobrou pověst, a omezil se pouze na srovnání obou těchto označení.
Z toho vyplývá, že odvolací senát tím, že měl za to, že relevantní veřejností jsou průměrní spotřebitelé dotčených výrobků a služeb usazení ve Spojeném království, kteří jsou běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní, zatímco v režimu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení je tato veřejnost tvořena pouze zákazníky žalobce, nezohlednil odkaz učiněný v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 na právo Spojeného království, které se vztahuje na nezapsanou starší národní ochrannou známku LASTMINUTE.COM, užívanou žalobkyní v obchodním styku ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.
Ke druhé vytýkané skutečnosti, týkající se toho, že výrazu „last minute“ nebyla přiznána autonomní dobrá pověst
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že provedl srovnání obou předmětných ochranných známek na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 namísto toho, aby zkoumal, zda jí nezapsaná národní ochranná známka LASTMINUTE.COM na základě čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009] neposkytuje právo zakázat užívání pozdější ochranné známky Společenství, a v důsledku toho ji podle režimu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení upraveného v právu Spojeného království prohlásil za neplatnou na základě čl. 52 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.
Za tímto účelem měl odvolací senát přezkoumat dobrou pověst ochranné známky LASTMINUTE.COM, výrazu „Last Minute“ nebo „Lastminute“ během dotčeného období a ověřit, zda průměrný zákazník žalobkyně ve Spojeném království nesprávně určil spojitost mezi žalobkyní a společností LMT, když se ve Spojeném království setkal s označením LAST MINUTE TOUR ve vztahu ke službám, na které se toto označení vztahuje.
Dobrá pověst ochranné známky žalobce v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, která představuje sílu, kterou je klientela přitahována, může být spojena s prvky této ochranné známky, které měly původně popisný smysl, může-li být prokázáno, že užíváním získaly autonomní dobrou pověst (secondary meaning), odlišnou od dobré pověsti ochranné známky.
Z důvodu rozsáhlé reklamy a obchodní podpory vyplývající z toho, že se žalobkyně často objevovala v novinách ve Spojeném království, byl průměrný uživatel její internetové stránky „lastminute.com“ schopen ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství identifikovat obchodní původ jejích služeb, ať již byly nabízeny pod její nezapsanou ochrannou známkou LASTMINUTE.COM, nebo pod označeními „lastminute“ nebo „last minute“ užívanými tiskem ve Spojeném království pro označení žalobkyně, jak uvedl odvolací senát.
Žalobkyně před zrušovacím oddělením prokázala, že pojem „last minute“ neslouží výlučně k označení typu služeb, ale slouží rovněž k identifikaci služeb, které nabízí.
Odvolací senát však výrazu „last minute“ odmítl přiznat rozlišovací způsobilost, když jej odtrhl od jeho skutkového kontextu namísto toho, aby konkrétně posoudil význam dobré pověsti žalobkyně.
Odvolací senát tedy nezohlednil usnesení ze dne 17. prosince 1999, kterým High Court of Justice (England and Wales) [Vysoký soudní dvůr (Anglie a Wales)] společnostem žalovaným ve věci Last Minute Network Ltd (obchodní firma „lastminute.com“) v. Lastminute.com Plc a další v rámci předběžného opatření zakázal vykonávat jakoukoli obchodní činnost, při které se používá nebo se odkazuje na obchodní označení „lastminute.com“ ‚ „lastminute.co.uk“, „lastminute“ a „last minute“ nebo na jakýkoli výraz nebo jakékoli spojení výrazů, které vykazují klamavou podobnost s jedním z těchto označení.
Odvolací senát měl nesprávně za to, že toto usnesení nemůže prokázat, že ochranná známka žalobkyně jí poskytla právo zakázat užívání pozdější ochranné známky podle právních předpisů Spojeného království z důvodu, že High Court of Justice nařídil pouze předběžné opatření, aniž by rozhodl ve věci samé, a že uvedené usnesení bylo vydáno bez důkladné diskuze.
Žalobkyně tvrdí, že naopak vnitrostátní soud musel provést důkladný přezkum jejích argumentů ve věci samé před tím, než vydal soudní příkaz v její prospěch.
OHIM, podporovaný společností LMT, odpovídá, že žaloba týkající se neoprávněného užívání označení je podmíněna, stejně jako použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, existencí nebezpečí záměny, přičemž jestliže takové nebezpečí záměny neexistuje, nemůže existovat klamavá prezentace zboží a služeb pod označením LAST MINUTE TOUR, a v důsledku toho ani neoprávněné užívání označení.
Odvolací senát dospěl právem k závěru, že dobrá pověst žalobkyně je spojena pouze s označením LASTMINUTE.COM, které jediné může být chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, a nikoli s druhovým výrazem „last minute“. Tento výraz se totiž skládá ze dvou anglických výrazů, které referenční veřejnost okamžitě pochopí, a uvádí jasně a přímo, že služby žalobkyně jsou nabízeny za velmi výhodných podmínek, neboť jsou předmětem transakcí „na poslední chvíli“.
Je prokázáno, že žalobkyně označení LASTMINUTE.COM jako celek užívala pouze jako ukazatel původu svých služeb a že ve většině případů je uváděn pod názvem „lastminute.com“.
Výrazy „last“ a „minute“ si vzhledem k tomu, že relevantní veřejností nejsou vnímány jako ukazatel původu, zachovávají naopak druhový význam, nezávisle na dobrém jménu získaném výrazem „lastminute.com“ z důvodu jeho užívání v obchodním styku.
Dotčená veřejnost předmětná označení nezamění. Zahrnutí slov „last“ a „minute“ do obou označení relevantní veřejnost nepřekvapí ani u ní nevyvolá spojení, které by ji mohlo vést k tomu, že obě označení bude přičítat téže společnosti nebo společnostem hospodářsky propojeným. Tato veřejnost v tom naopak vnímá souběžné a legitimní užívání výrazu, který informuje o určité vlastnosti dotčených výrobků a služeb, obchodními subjekty, které mezi sebou nemají žádnou vazbu.
Za těchto podmínek, při neexistenci rozlišovací způsobilosti výrazů „last“ a „minute“ a s ohledem na odlišnosti způsobené odlišnou prezentací ochranné známky Společenství a jejími dodatečnými prvky, mezi oběma ochrannými známkami nemohlo existovat nebezpečí záměny, ani v důsledku toho nemohlo existovat nebezpečí klamavé nabídky dotčeného zboží a služeb pod označením LAST MINUTE TOUR.
Konečně OHIM ani Soud nejsou vázány výše uvedeným usnesením High Court of Justice z důvodu autonomie režimu zápisu ochranných známek Společenství. Krom toho toto rozhodnutí nemůže představovat platný precedent, a to ani na základě práva Spojeného království z důvodu svého čistě prozatímního charakteru, svého přijetí bez účasti žalovaných stran, chybějícího odůvodnění a odlišnosti skutkového kontextu.
Závěry Soudu
Z judikatury Spojeného království vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, i když na počátku vykazuje popisný charakter nebo postrádá rozlišovací způsobilost.
Bylo tak rozhodnuto, že výraz „Camel Hair“ získal fakticky autonomní dobrou pověst z důvodu, že jej žalobce užíval jako údaj o obchodním původu svých výrobků, které jsou napříště odlišeny od zboží jiných podniků, i když tento výraz nebylo možné zapsat jako ochrannou známku [Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; viz rovněž v tomto smyslu Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
Krom toho v režimu žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení může dobrá pověst zboží a služeb nabízených podnikem podle okolností každého konkrétního případu vycházet nejen z dobré pověsti národní ochranné známky, ale rovněž z dobré pověsti prvků, z nichž se skládá, za podmínky, že získaly autonomní dobrou pověst odlišnou od dobré pověsti ochranné známky posuzované jako celek.
V projednávaném případě odvolací senát konstatoval, že „dobrá pověst [je] spojena s označením LASTMINUTE.COM jako takovým, se všemi jeho prvky, avšak nikoli s druhovým pojmem ‚last minute‘ “. Odvolací senát dodal, že „[t]ato dobrá pověst [je] přiznána výlučně v rámci a pouze pro účely použití právní úpravy [Spojeného království] v oblasti neoprávněného užívání [označení] (passing off) a [nemůže] sloužit k tomu, že se přizná monopol k pojmu [,last minute‘], který [postrádá] rozlišovací způsobilost ve vztahu k předmětným službám a komplementárním výrobkům“.
Ve světle výše uvedené vnitrostátní judikatury však odvolací senát nemohl pojmu „last minute“ tímto způsobem nepřiznat autonomní dobrou pověst pouze z důvodu jeho druhového charakteru a z důvodu, že postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu k dotčeným službám a komplementárním výrobkům.
Z toho vyplývá, že odvolací senát nezohlednil odkaz učiněný v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 na právo Spojeného království, které se vztahuje na nezapsanou starší národní ochrannou známku LASTMINUTE.COM, kterou žalobkyně užívala v obchodním styku ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.
Ke třetí vytýkané skutečnosti, týkající se toho, že nebyla zohledněna autonomní dobrá pověst výrazu „last minute“ pro účely posouzení klamavého charakteru prezentace dotčených výrobků a služeb pod označením LAST MINUTE TOUR
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát tím, že neověřil způsobilost jejích zákazníků výraz „last minute“ uznat jako ukazatel původu jejích služeb, neověřil ani to, zda titíž zákazníci, kteří se setkají s nabídkou dotčeného zboží a služeb uskutečněnou ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství, nejsou vedeni k tomu, že obchodní původ tohoto zboží a služeb budou přičítat žalobkyni, nebo k tomu, že budou mít za to, že žalobkyně a společnost LMT jsou finančně propojeny.
Podle OHIM vzhledem k tomu, že veřejnost výraz „last minute“ nebude vnímat jako ukazatel původu, mezi oběma označeními tedy nemůže existovat nebezpečí záměny, ani v širším smyslu nebezpečí klamavé prezentace.
Závěry Soudu
Z judikatury soudů Spojeného království vyplývá, že úmyslnou či neúmyslnou klamavou prezentací žalovaného v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení je taková klamavá prezentace, která může vést zákazníky žalobce k tomu, že mu budou přičítat obchodní původ výrobků a služeb nabízených žalovaným (výše uvedený Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).
Existence nebezpečí záměny je tak podmínkou společnou pro čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a pro režim žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, přičemž je výslovně zmíněna v prvně uvedeném ustanovení a je vlastní podmínce klamavé prezentace dotčených výrobků a služeb uložené v režimu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení.
Odvolací senát se však nemohl omezit nejprve na konstatování, že na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, na který odkázal v bodech 22 a 23 napadených rozhodnutí, veřejnost z důvodu nízké rozlišovací způsobilosti obou dotčených označení svou pozornost zaměří na jejich rozlišovací a dominantní prvky, a sice na spojení jednotlivých slov v každém označení, seskupení do jediného slova „lastminute“, prvek „.com“ v nezapsaném označení a grafický prvek ochranné známky Společenství, a následně na provedení srovnání těchto označení ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska, protože jinak by nedodržel požadavky vlastní žalobě týkající se neoprávněného užívání označení, na kterou odkazuje čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, který se v projednávaném případě použije na základě odkazu v čl. 52 odst. 1 písm. c).
Ověření existence klamavé prezentace ve smyslu vnitrostátního práva se totiž neomezuje na srovnávací přezkum obou dotčených ochranných známek, ale vztahuje se na zohlednění jiných faktorů, jakými jsou v projednávaném případě okolnosti, za kterých jsou výrobky nebo služby nabízeny ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.
Je pravda, že v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti uvedeného v čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 je obtížné při použití režimu žaloby podle práva Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení v důsledku povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 zohlednit, jak bylo uvedeno v bodě 51 výše, den podání přihlášky ochranné známky Společenství, a nikoli datum, kdy žalovaný v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení začal nabízet sporné výrobky a služby.
Přezkum okolností, za kterých jsou dotčené výrobky nebo služby nabízeny ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství, je tak již z povahy věci nemožný, jelikož k tomuto datu společnost LMT ještě podle všeho nezačala nabízet své výrobky a služby ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR.
Toto přizpůsobení právního režimu vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, které je vlastní návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství, však odvolací senát nezprostilo povinnosti použít ta ustanovení tohoto režimu, která čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 neumožnily vyloučit.
Odvolací senát, třebaže zjistil existenci dobré pověsti spojené s nezapsanou národní ochrannou známkou LASTMINUTE.COM, přičemž výrazu „last minute“ takovou dobrou pověst s ohledem na právní režim žaloby týkající se neoprávněného užívání označení nesprávně nepřiznal z důvodu jeho druhového charakteru a neexistence rozlišovací způsobilosti, neexistenci nebezpečí záměny mezi oběma označeními vyvodil pouze z jejich srovnávacího přezkumu.
Tím opomněl zkoumat, zda toto zjištění nemůže být dotčeno existencí dobré pověsti ochranné známky LASTMINUTE.COM nebo dobré pověsti, která může být spojena s výrazem „last minute“, jelikož tyto dobré pověsti mohou zvýšit nebezpečí, že zákazníci společnosti LMN budou ve zboží nebo službách, které byly údajně nabízeny ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR ke dni podání přihlášky k zápisu, spatřovat zboží nebo služby nabízené společností LMN.
Z toho vyplývá, že odvolací senát tím, že se omezil na to, že provedl takové formální srovnání obou předmětných označení, aniž by zohlednil případnou existenci autonomní dobré pověsti výrazu „last minute“ u zákazníků společnosti LMN, aby v bodě 40 rozhodnutí R 256/2006-2 a v bodě 41 rozhodnutí R 291/2006-2 vyloučil, že by se veřejnost ve Spojeném království mohla domnívat, že zboží a služby nabízené podnikem, který je majitelem ochranné známky LAST MINUTE TOUR, pocházejí od podniku, který je majitelem nezapsané starší národní ochranné známky LASTMINUTE.COM, nezohlednil odkaz učiněný v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 na právo Spojeného království, které se vztahuje na tuto ochrannou známku užívanou žalobkyní v obchodním styku ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.
Žalobnímu důvodu vycházejícímu z nesprávného použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 je tedy třeba vyhovět, a v důsledku toho je třeba napadená rozhodnutí zrušit.
Podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009) bude příslušet OHIM, aby znovu přezkoumal návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství LAST MINUTE TOUR s ohledem na všechny podmínky žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, případně včetně podmínky týkající se újmy vyplývající z případně klamavého charakteru, který má u zákazníků společnosti LMN nabídka dotčeného zboží a služeb údajně prováděná ve Spojeném království pod označením LAST MINUTE TOUR ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.
O druhém bodu návrhových žádání žalobkyně tedy není třeba rozhodovat.
Náklady řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení žalobkyně a že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů
SOUD (sedmý senát)
rozhodl takto:

1)
Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 8. února 2007 (věci R 256/2006-2 a R 291/2006-2) se zrušují.

2)
O druhém bodu návrhových žádání společnosti Last Minute Network Ltd není třeba rozhodovat.

3)
OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Last Minute Network.

4)
Společnost Last Minute Tour SpA ponese vlastní náklady řízení.

Forwood
Šváby
Truchot
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 11. června 2009.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.