CELEX: 62005CJ0273
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta
Hakemus sanamerkin CELLTECH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Ehdottomat hylkäysperusteet
Erottamiskyvyn puuttuminen
Kuvailevuus

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin
kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑260/03, Celltech vastaan SMHV (CELLTECH), 14.4.2005
antaman tuomion (Kok. 2005, s. II‑1215; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hyväksyi Celltech R&D Ltd ‑nimisen yhtiön (jäljempänä Celltech) kanteen ja kumosi SMHV:n toisen valituslautakunnan 19.5.2003
tekemän päätöksen (asia R 659/2002‑2) evätä sanamerkin CELLTECH rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:
”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
– –
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.”
Saman asetuksen 73 artiklassa säädetään seuraavaa:
”[SMHV] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”
Mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan ”menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta”.

Asian tausta
Celltech teki 30.6.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen sanamerkin CELLTECH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 10 ja 42, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta: ”Farmaseuttiset ja
eläinlääkintä‑ ja terveydenhoitovalmisteet, ‑yhdisteet ja ‑aineet”; ”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset
ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet”; ”Tutkimus‑ ja kehittämispalvelut; konsultointipalvelut; kaikki liittyvät
biologian, lääketieteen ja kemian alan tieteisiin”.
SMHV:n tutkija hylkäsi 4.6.2002 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohdan perusteella. Tutkija katsoi, että kyseinen tavaramerkki muodostui kahden sanan eli sanan cell (solu) ja sanan
tech (sanan technical (tekninen) tai sanan technology (teknologia) lyhennelmä) kieliopillisesti oikeasta yhdistelmästä ja
että rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei näin ollen voitu käyttää osoituksena niiden tavaroiden ja palvelujen alkuperästä,
joita varten rekisteröintiä haettiin, koska kaikki nämä tavarat ja palvelut olivat soluteknologian alan tavaroita ja palveluja.
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä valituksen, jonka Celltech teki tutkijan päätöksestä.
Valituslautakunta katsoi, että koska rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki voitiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi,
jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden
tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia, rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen sekä mainitun
tavaramerkin välinen suhde ei ollut riittävän välillinen, jotta kyseisellä tavaramerkillä olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa edellytetyn kaltainen tavaramerkkiin itseensä perustuva vähimmäiserottamiskyky.

Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
Celltech nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi..
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut,
että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen, koska kohdeyleisö mieltää sen termiksi, jolla kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen kaltaisia
tavaroita ja palveluja, minkä jälkeen se katsoi saman tuomion 27 kohdassa, että ensiksi oli tarkistettava, oliko valituslautakunta
selvittänyt, että tällä tavaramerkillä kuvaillaan mainittuja tavaroita ja palveluja saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 29–31 kohdassa, että kohdeyleisö koostui sekä kaikista
lääketieteen alan ammattilaisista, jotka tuntevat toimialansa tieteellisiä termejä riippumatta siitä, mikä heidän äidinkielensä
on, että englanninkielisistä keskivertokuluttajista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 32 ja 33 kohdassa, että vähintään yksi tavaramerkin
CELLTECH merkityksistä on cell technology (soluteknologia).
Todettuaan valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut, että termillä celltech kuvaillaan ”soluteknologian
alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita
ja materiaalia”, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki saman tuomion 35–41 kohdassa, oliko valituslautakunta selvittänyt,
että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä kuvailtiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.
Se katsoi, ettei näin ollut, ja esitti perusteluina seuraavaa:
”36      Tältä osin on pantava merkille, että valituslautakunta ja SMHV eivät ole selostaneet soluteknologian tieteellistä merkitystä.
SMHV on nimittäin toimittanut vastineensa liitteenä ainoastaan sellaisen otteen Collins English Dictionary ‑sanakirjasta,
jossa määritetään termit cell ja tech.
37      Valituslautakunta ja SMHV eivät kuitenkaan ole selittäneet, kuinka nämä termit antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita
ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta.
38      Pitää tosin paikkansa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat yleensä farmaseuttisia tavaroita
ja palveluja ja että ne tämän vuoksi ovat sidoksissa eläviin rakenteisiin, jotka muodostuvat soluista. Valituslautakunta ei
kuitenkaan ole selvittänyt, että kohderyhmässä katsottaisiin välittömästi ja enemmittä pohdinnoitta, että rekisteröintihakemuksessa
mainittujen farmaseuttisten tavaroiden ja palvelujen sekä sanamerkin CELLTECH merkityksen välillä olisi konkreettinen ja välitön
yhteys (ks. vastaavasti asia T‑359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II‑1645, 35 kohta).
39      Lisäksi on niin, että vaikka asianomaisia tavaroita ja palveluja katsottaisiin voitavan käyttää soluteknologiaan liittyvässä
toiminnallisessa yhteydessä, tämän tosiseikan perusteella ei kuitenkaan voitaisi päätellä, että sanamerkkiä CELLTECH voitaisiin
käyttää kuvailemaan niiden käyttötarkoitusta. Tällainen käyttö on korkeintaan yksi tavaroiden ja palvelujen lukuisista käyttöaloista,
mutta ei tekninen toiminto ([asia T‑356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II‑1963,] 40
kohta).
40      Edellä esitetyistä huomioista seuraa, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että vaikka termin celltech katsottaisiin
merkitsevän soluteknologiaa, se voitaisiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan
kuuluvia toimintoja sekä näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia.
Valituslautakunta ei myöskään ole selvittänyt, että kyseinen termi ymmärrettäisiin kohderyhmässä pelkästään osoitukseksi merkillä
varustettujen tavaroiden ja palvelujen tyypistä.
41      Niinpä on katsottava, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että sanamerkki CELLTECH kuvailisi niitä tavaroita ja palveluja,
joita varten rekisteröintiä on haettu.”
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki toiseksi valituksenalaisen tuomion 42–44 kohdassa, oliko valituslautakunta esittänyt
muita perusteita, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja se totesi, ettei näin ollut.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen ja velvoitti SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus
SMHV vaatii valituksessaan, jonka tueksi se vetoaa viiteen valitusperusteeseen, että yhteisöjen tuomioistuin
–        kumoaa valituksenalaisen tuomion
–        ensisijaisesti hylkää Celltechin ensimmäisessä oikeusasteessa nostaman kanteen ja velvoittaa sen korvaamaan sekä ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut
–        toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.
Celltech vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Aluksi on todettava, että SMHV tai Celltech eivät riitauta valituksenalaisen tuomion 25–27 kohdassa olevaa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen arviota, jonka mukaan valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki CELLTECH ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska kohdeyleisö mieltää tämän tavaramerkin termiksi, jolla
kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen kaltaisia tavaroita ja palveluja saman kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen
Celltech väittää, että valituslautakunta kieltäytyi rekisteröimästä rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä yksinomaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja että väitteet, joita SMHV esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa
tämän tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, perustuivat niin ikään kyseiseen säännökseen. Sitä vastoin vastedes SMHV perustaa
Celltechin mukaan valituksensa lähes yksinomaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
Celltechin mukaan SMHV:n valitus on jätettävä tutkimatta, koska asianosaisella ei ole oikeutta esittää perustetta ensi kertaa
vasta yhteisöjen tuomioistuimessa.
Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa tältä osin, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen
tuomioistuimessa peruste, johon se ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus
laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, riita-asiaa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa näin ollen toimivaltainen arvioimaan
ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista
(ks. mm. yhdistetyt asiat C‑186/02 P ja C‑188/02 P, Ramondín ym. v. komissio, tuomio 11.11.2004, Kok. 2004, s. I‑10653, 60
kohta ja asia C‑25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I‑5719, 61 kohta).
On kuitenkin todettava, että tässä tapauksessa SMHV:n valituksella pyritään ainoastaan riitauttamaan oikeudellinen ratkaisu,
jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituksenalaisessa tuomiossa.
Yhtäältä valituslautakunta nimittäin epäsi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnin yksinomaan asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, ja toisaalta Celltechin riidanalaisesta päätöksestä nostama kanne perustui tämän
saman säännöksen rikkomiseen. SMHV on näin ollen voinut vasta valitusvaiheessa riitauttaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
kohdan c alakohdan tulkinnan, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisessa tuomiossa, kun se kumosi
riidanalaisen päätöksen.
Valitus on näin ollen otettava tutkittavaksi.

Ensimmäinen valitusperuste
Asianosaisten lausumat
SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin edellytti virheellisesti, että valituslautakunta ja SMHV esittävät, mikä
on ilmaisun cell technology tieteellinen merkitys, selvittääkseen, ”kuinka nämä termit antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita
ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta”.
Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki SMHV:n mukaan oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa,
kun se moitti valituslautakuntaa siitä, että valituslautakunta ei selittänyt, mikä on ilmaisun cell technology tieteellinen
merkitys, ja kun se asetti tämän selityksen edellytykseksi sille, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti
voidaan evätä kuvailevuuden vuoksi.
SMHV katsoo, että vaikka valituslautakunnan on esitettävä perustelut, joiden vuoksi se katsoo, että sanamerkki on kuvaileva,
tällaisesta perusteluvelvollisuudesta ei seurannut tässä tapauksessa, että valituslautakunnan olisi pitänyt esittää ilmaisua
cell technology koskeva tieteellinen määritelmä.
Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisestä virkkeestä ja 74 artiklan 1 kohdasta yhdessä luettuna seuraa SMHV:n mukaan,
että vaikka SMHV:n elinten on perusteltava päätöksensä, niillä ei sitä vastoin ole velvollisuutta mainita tosiseikkoja, jotka
ne ovat ottaneet huomioon. Näin ollen abstraktikin päättely on riittävä, jos se on virheetön ja jos sitä ei kumota osapuolen
esittämällä vastanäytöllä. SMHV:n mukaan tällainen tulkinta on vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia
C‑447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I‑10107, 44–49 kohta) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskäytännössä (asia T‑315/03, Wilfer v. SMHV (ROCKBASS), tuomio 8.6.2005, Kok. 2005, s. II‑1981, 21 kohta).
Valituslautakunnan oikeudellinen päättely, jonka mukaan yhtäältä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä on merkitys ”cell
technology” ja jonka mukaan toisaalta kohderyhmään kuuluva kuluttaja mieltää kyseisen merkityksen niin, että sillä ”kuvaillaan
soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia
tuotteita, laitteita ja materiaalia”, oli SMHV:n mukaan riittävä tukeakseen rekisteröinnin epäämistä asetuksen N:o 40/94 7
artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.
Lisäksi ilmaisu cell technology, joka merkitsee tieteellisen solututkimuksen käytännön sovellusta, on SMHV:n mukaan riittävän
selvä, jotta sekä keskivertokuluttajat että ammattilaiset, jotka muodostavat kohdeyleisön, ymmärtävät sen. Lisäselityksillä
ja erityisesti tieteellisellä selityksellä ei olisi ollut merkitystä asian kannalta.
Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki SMHV:n mukaan oikeudellisen virheen myös siinä, kun se moitti valituslautakuntaa
valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa siitä, että tämä ei selittänyt, kuinka ilmaisu cell technology antaa tietoa rekisteröintihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta.
SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimittäin teki oikeudellisen virheen tämän tuomion 26–30 kohdassa esitettyjen
syiden johdosta, jos se tarkoitti, että valituslautakunnalla oli velvollisuus viitata tiettyyn kyseistä ilmaisua koskevaan
tieteelliseen määritelmään.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki SMHV:n mukaan oikeudellisen virheen myös siinä tapauksessa, että se tarkoitti sitä
vastoin, että valituslautakunnalla oli velvollisuus selvittää, että Celltechin myymiä tavaroita ja suorittamia palveluja todella
käytettiin soluteknologiassa tai että ne olivat todella sen tulosta. Tavalla, jolla yhteisön tavaramerkin hakija aikoo myydä
tai jolla se myy tavaroitaan ja palvelujaan, ei ole merkitystä silloin, kun kyse on sen arvioimisesta, onko tavaramerkki kuvaileva
vai ei tai puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei, koska tällainen arviointi on suoritettava osana a priori ‑tutkintaa,
eikä tosiasiallista käyttöä ole otettava huomioon.
Celltech myöntää, ettei SMHV:n asiana ole kaikissa sen käsittelemissä asioissa esittää näyttöä tietyn termin merkityksestä.
SMHV:n on kuitenkin tehtävä niin silloin, kun kyse on ilmaisusta, joka muodostuu useammasta sanasta, ja erityisesti teknisestä
ilmaisusta, jota ei yleensä ja tavanomaisesti käytetä kuvailevasti.
Tässä tapauksessa asia on Celltechin mukaan näin. Celltech väittää, että ilmaisulla cell technology – jonka Celltech muistuttaa
poikkeavan rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä CELLTECH – ei ole vakiintunutta tieteellistä merkitystä. Kyse ei ole
teknisestä ilmaisusta. Se, että kyseistä ilmaisua ei ole määritelty sanakirjoissa, osoittaa Celltechin mukaan, että soluteknologiaa
ei ole olemassa tieteen näkökulmasta. Mainittua ilmaisua ei siten ole määritelty missään eikä sitä käytetä. Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin viittasi tähän seikkaan, kun se totesi, että SMHV ei ollut esittänyt tieteellistä selitystä ilmaisulle cell technology.
Celltech riitauttaa SMHV:n väitteen, jonka mukaan kyseisen ilmaisun merkitys eli tieteellisen solututkimuksen käytännön sovellus
on selvä. Celltechin mukaan ei ole osoitettu, että kukaan kohdeyleisössä mieltäisi tavaramerkin CELLTECH tällä tavalla. Ei
nimittäin ole mitään syytä olettaa, että keskivertokuluttaja jakaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osiin tarkastellakseen
sitä tällä tavalla.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
SMHV:n valituksenalaisesta tuomiosta tekemästä tulkinnasta poiketen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ensinnäkään kumonnut
riidanalaista päätöstä puutteellisten perustelujen vuoksi vaan siitä syystä, että SMHV ei osoittanut, että tavaramerkillä
CELLTECH, ymmärrettynä merkityksessä cell technology, kuvailtiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.
Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava
asiasisältö viran puolesta, kun ne määrittävät sitä, koskeeko rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä jokin saman asetuksen
7 artiklassa mainituista rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteista. Tästä seuraa, että SMHV:n toimivaltaiset elimet voivat
perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut (em. asia Storck v. SMHV, tuomion 50 kohta).
Vaikka näiden elinten on lähtökohtaisesti osoitettava päätöksissään tällaisten seikkojen paikkansapitävyys, näin ei kuitenkaan
ole notoristen seikkojen osalta (em. asia Storck v. SMHV, tuomion 51 kohta).
Tässä tapauksessa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, että ”kyseessä oleva kuluttaja mieltää sanayhdistelmän
välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen
yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia”.
Valituslautakunta katsoi täten implisiittisesti yhtäältä, että soluteknologiassa on kyse notorisesta tieteellisestä tosiasiasta,
ja toisaalta, että toiminnoilla, jotka liittyvät tähän tieteelliseen menetelmään tai joissa kyseistä menetelmää sovelletaan,
voidaan saada aikaan tai valmistaa farmaseuttisia valmisteita, yhdisteitä tai aineita taikka eläinlääkintä‑ tai terveydenhoitovalmisteita,
‑yhdisteitä tai ‑aineita sekä kirurgisia, lääketieteellisiä, hammaslääketieteellisiä tai eläinlääketieteellisiä laitteita
tai välineitä, ja/tai näissä toiminnoissa on käytettävä tällaisia valmisteita, yhdisteitä tai aineita sekä tällaisia laitteita
tai välineitä.
Näin menetellessään valituslautakunta perusti päätöksensä asiasisältöön, jonka se tutki viran puolesta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36–38 kohdassa, että koska valituslautakunta ei esittänyt
näyttöä siitä, että soluteknologialla on sille riidanalaisessa päätöksessä annettu merkitys, valituslautakunta ei osoittanut
niiden toteamusten paikkansapitävyyttä, jotka on esitetty tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa ja joiden perusteella se katsoi,
että tavaramerkki CELLTECH oli kuvaileva. On nimittäin todettava, että valituslautakunta ei pyrkinyt osoittamaan esimerkiksi
viittauksin tieteelliseen kirjallisuuteen, että nämä toteamukset ovat perusteltuja.
SMHV väittää, että ilmaisu cell technology on riittävän selvä ja että lisäselityksillä ja erityisesti tieteellisellä selityksellä
ei näin ollen ollut asian kannalta merkitystä.
Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että soluteknologian olemassaolossa ja luonteessa ei ole kyse notorisesta
seikasta ja että valituslautakunnan asiana oli siis osoittaa, että nämä toteamukset pitävät tältä osin paikkansa, se teki
tosiseikkoja koskevan arvioinnin, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä
tavalla, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti em. asia
Storck v. SMHV, tuomion 53 kohta).
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen tehnyt oikeudellista virhettä, kun se totesi, että koska valituslautakunta
ei osoittanut, mikä on soluteknologian tieteellinen merkitys, valituslautakunta ei selvittänyt, että tavaramerkillä CELLTECH
kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.
Toiseksi valituksenalaiseen tuomioon ei sisälly mitään sellaista, jolla voitaisiin tukea valituksenalaisen tuomion 37 kohtaa
koskevaa SMHV:n vaihtoehtoista tulkintaa, joka esitettiin tämän tuomion 33 kohdassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
ei näin ollen tehnyt oikeudellista virhettä, josta SMHV sitä tältä osin moittii.
Ensimmäinen valitusperuste on siis hylättävä.

Kolmas valitusperuste
Asianosaisten lausumat
SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi valituksenalaisen tuomion
39 kohdassa, että yksi tavaroiden tai palvelujen käyttöala ei lähtökohtaisesti ole näiden tavaroiden tai näiden palvelujen
ominaisuus, jonka kuvaileminen tavaramerkillä, jonka rekisteröintiä haetaan mainittuja tavaroita ja palveluja varten, on kielletty
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.
Kyseisessä säännöksessä ei nimittäin SMHV:n mukaan erotella yhtäältä ”käyttötarkoitusta” tai ”teknistä toimintoa”, jotka ovat
tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, ja toisaalta ”käyttöalaa”, joka ei ole tavaroiden ja palvelujen ominaisuus. Mainitussa
säännöksessä oleva viittaus ”muihin ominaisuuksiin” päinvastoin osoittaa, että kaikki mahdolliset kyseessä olevien tavaroiden
tai palvelujen ominaisuudet kuuluvat tässä säännöksessä säädetyn kiellon soveltamisalaan. Tätä näkemystä tukee SMHV:n mukaan
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan sillä ei ole merkitystä, ovatko kuvaillut ominaisuudet olennaisia vai
toissijaisia (asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I‑1619, 101 ja 102 kohta).
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi siis pitänyt tutkia, voiko kohderyhmään kuuluva kuluttaja mieltää tavaramerkin
CELLTECH välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja ja/tai näiden toimintojen
yhteydessä käytettäviä tuotteita.
Celltech vastaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei katsonut, että käyttöala ei voisi kuulua niihin tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksiin, joiden kuvailu tavaramerkillä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla
kiellettyä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajoittui katsomaan valituksenalaisen tuomion 39 ja 40 kohdassa, että valituslautakunta
ei ole selvittänyt, että termi celltech voidaan mieltää välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan niiden tavaroiden
ja palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin moitti valituksenalaisen tuomion 36–38 kohdassa valituslautakuntaa siitä, että se ei
osoittanut soluteknologian olemassaoloa ja luonnetta.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei sitä suuremmalla syyllä ollut mahdollista arvioida, voidaanko rekisteröintihakemuksessa
tarkoitettuja tavaroita ja palveluja käyttää soluteknologiaan liittyvässä toiminnallisessa yhteydessä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oletti siis hypoteettisesti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että näin saattoi
olla, kuten kyseisen kohdan ensimmäisen virkkeen sanamuoto ”vaikka katsottaisiin” osoittaa.
On täten selvää, että kolmas valitusperuste kohdistuu valituksenalaisen tuomion ylimääräiseen perusteluun eikä kyseinen valitusperuste,
vaikka se katsottaisiin perustelluksi, voi näin ollen johtaa siihen, että kyseinen tuomio kumotaan.
Tästä seuraa, että tämä valitusperuste on hylättävä tehottomana.

Neljäs valitusperuste
Asianosaisten lausumat
SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei perustellut valituksenalaisen tuomion 40 kohtaan sisältyvää väitettä,
jonka mukaan rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voida mieltää välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan
soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia
tuotteita, laitteita ja materiaalia. Valituksenalaisen tuomion perusteella ei nimittäin ole mahdollista todeta, mistä syystä
termi celltech tai termi cell technology ei kuvaile ominaisuutta, jossa on kyse tieteellisestä menetelmästä, jota sovelletaan,
jotta saadaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.
Celltech vastaa yhtäältä, että nimenomaan SMHV:n on osoitettava, että keskivertokuluttaja mieltää termin celltech (tai jopa
ilmaisun cell technology) niin, että sillä kuvaillaan tällaista ominaisuutta. Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
perusteli arvionsa asianmukaisesti valituksenalaisen tuomion 35–41 kohdassa.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Kuten ensimmäisen valitusperusteen tarkastelusta ilmenee, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli valituksenalaisen
tuomion 35–38 kohdassa oikeudellisesti riittävällä tavalla saman tuomion 40 kohdassa esittämänsä arvion, jonka mukaan valituslautakunta
ei selvittänyt, että rekisteröiväksi haetulla tavaramerkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.
Neljäs valitusperuste on siis hylättävä.

Viides valitusperuste
Asianosaisten lausumat
SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että tavaroiden ja palvelujen
saamiseksi käytetyn tieteellisen menetelmän osoittaminen ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla kuvailevaa merkin käyttämistä.
Termi celltech, merkityksessä cell technology, mielletään SMHV:n mukaan siten, että se liittyy tavaroihin ja palveluihin,
joiden ominaisuudet johtuvat biotieteiden, joissa käytetään tai muunnetaan soluja, eli soluteknologian tutkimuksen alan kehittymisestä.
Näin ollen kohderyhmään kuuluva kuluttaja mieltää tavaroiden valmistamisessa tai palvelujen suorittamisessa käytettävän tieteellisen
menetelmän merkittävänä, konkreettisena ja välittömänä ominaisuutena.
Celltech väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi perustellusti väitteen, jonka mukaan ilmaisulla cell
technology kuvaillaan tieteellistä prosessia, jota sovelletaan, kun kyseessä olevat tavarat valmistetaan tai palvelut suoritetaan.
SMHV:n ei ollut Celltechin mukaan mahdollista löytää tätä ilmaisua koskevia viittauksia tieteellisestä tai muusta kuin tieteellisestä
kirjallisuudesta, sillä tiedemiehet eivät käytä sitä kuvaamaan mitään. Kyseinen ilmaisu ei näin ollen voi antaa mitään tietoa
kyseessä olevista tavaroista.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Toisin kuin SMHV väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei katsonut, että sanalla tai ilmaisulla, jolla kuvataan tieteellistä
menetelmää, jonka avulla voidaan valmistaa farmaseuttisia valmisteita, yhdisteitä tai aineita taikka eläinlääkintä‑ tai terveydenhoitovalmisteita,
‑yhdisteitä tai ‑aineita tai jonka avulla voidaan suorittaa biologian, lääketieteen ja kemian alan tieteisiin liittyviä palveluja,
ei kuvailla tämän menetelmän avulla saatuja tavaroita ja palveluja.
Kuten ensimmäistä valitusperustetta tarkasteltaessa todettiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen
päätöksen siitä syystä, että valituslautakunta ei ollut osoittanut muun muassa, että soluteknologiassa on kyse rekisteröintihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden valmistamisessa tai siinä tarkoitettujen palvelujen suorittamisessa käytettävästä menetelmästä.
Viides valitusperuste on siis hylättävä.

Toinen valitusperuste
Asianosaisten lausumat
SMHV:n mukaan edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion 98 kohdasta ilmenee, että tavaramerkin,
joka muodostuu pelkästään sellaisten osien yhdistelmästä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,
joita varten rekisteröintiä on haettu, oletetaan olevan kyseisten ominaisuuksien osalta itsekin kuvaileva asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että mainittu olettama voidaan kumota ainoastaan, jos osien yhdistäminen
saa aikaan tavanomaisesta poikkeavan muutoksen, kuten lauseopillisen tai semanttisen muutoksen.
SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella oli siis velvollisuus tutkia, kuvailtiinko termeillä cell ja tech
erikseen tarkasteltuina niistä itsestään johtuvasta syystä kyseessä olevia tavaroita ja palveluja, ja, mikäli ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin olisi katsonut, että näin oli, sen olisi pitänyt selittää, kuinka näiden kahden kuvailevan termin
yhdistäminen saa aikaan sellaisen tavanomaisesta poikkeavan muutoksen termin celltech lauseopin tai merkityksen osalta, jonka
johdosta itse kyseisellä termillä ei kuvailla mainittuja tavaroita ja palveluja. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se ei suorittanut tällaista tutkimista.
SMHV väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia ei voida perustella valituksenalaisen tuomion
43 kohdassa mainitun yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C‑329/02 P, SAT.1 vastaan SMHV, 16.9.2004 antaman tuomion (Kok. 2004,
s. I‑8317) perusteella. Asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa on nimittäin kyse sellaisen tavaramerkin erottamiskyvystä,
joka muodostuu kuvailevan osan ja ei‑kuvailevan osan yhdistelmästä, eikä, kuten tässä tapauksessa, sellaisen tavaramerkin
erottamiskyvystä, joka muodostuu kahden osan, joista molemmat voivat olla kuvailevia, yhdistelmästä. Lisäksi kyseinen tuomio
koskee SMHV:n mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa eikä saman kohdan c alakohdan tulkintaa.
Celltech kiistää, että yhteisöjen tuomioistuin olisi esittänyt olettaman, joka koskee kahden osan, jotka eivät ole erottamiskykyisiä,
yhdistelmästä muodostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumista. Yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa
Koninklijke KPN Nederland antamassaan tuomiossa ainoastaan, että pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee
tavaroiden ominaisuuksia, on kyseisten ominaisuuksien osalta ”pääsääntöisesti” itsekin kuvaileva. Celltechin mukaan yhteisöjen
tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ja erityisesti edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetusta tuomiosta
ilmenee kuitenkin, että tavaramerkkiä on arvioitava kokonaisuutena, sillä keskivertokuluttaja ei tavaramerkkiä tarkastellessaan
jaa sitä sen muodostamiin eri osiin.
Celltechin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi siis perustellusti tavaramerkkiä CELLTECH kokonaisuutena.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä
tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää,
käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei rekisteröidä..
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittuja rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteita on tulkittava kunkin perusteen
taustalla olevaan yleiseen etuun nähden (asia C‑37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I‑7975, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on yleisen edun mukainen tavoite, joka edellyttää, että merkit ja merkinnät,
joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joiden rekisteröintiä
haetaan, voivat olla vapaasti kaikkien käytettävissä. Tällä säännöksellä estetään näin ollen se, että ainoastaan yksi yritys
saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (asia C‑173/04 P, Deutsche
SiSi‑Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I‑551, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Jotta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaltaista, sellaisesta sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien
yhdistämisestä, voitaisiin pitää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana,
ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava sanan itsensä osalta
(ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan eli säännöksen, joka on sisällöltään sama kuin asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohta, osalta em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 96 kohta ja asia C‑265/00, Campina Melkunie,
tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I‑1699, 37 kohta).
Kuten SMHV on muistuttanut, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että pelkkä sellaisten osien yhdistelmä,
joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten
ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 98 kohta ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 39 kohta).
Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin huomauttanut lisäksi, että tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta samassa säännöksessä
tarkoitetulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän
synnyttämästä vaikutelmasta (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 99 kohta ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 40
kohta).
Vaikka sanoista muodostuvan tavaramerkin mahdollista kuvailevuutta voidaan näin ollen osittain tarkastella sen kunkin osan
osalta erikseen, ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava näiden osien muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun (ks. vastaavasti
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion
29 kohta).
Edellä esitetystä seuraa, että toisin kuin SMHV väittää, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene, että olisi
välttämättä tarkasteltava ensin kutakin osaa, josta tavaramerkki muodostuu. SMHV:n valituslautakuntien ja kanteen käsittelyn
yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on sitä vastoin arvioitava tavaramerkin kuvailevuutta niin, että ne ottavat
huomioon tavaramerkin kokonaisuutena.
Tässä tapauksessa on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi tavaramerkin CELLTECH kuvailevuutta niin,
että se otti huomioon kyseisen tavaramerkin kokonaisuutena, ja se katsoi, että ei ollut osoitettu, että tällä tavaramerkillä
– edes ymmärrettynä merkityksessä cell technology – olisi kuvailtu rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
Näin ollen toinen valitusperuste ja siten koko SMHV:n valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan
nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on
sitä vaatinut. Koska Celltech on vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska SMHV on hävinnyt
asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Valitus hylätään.
2)
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.