CELEX: 62006CJ0371
Prekių ženklai
Direktyva 89/104/EEB
3 straipsnio 1 dalies e punkto trečia įtrauka
Žymuo
Prekėms esminę vertę suteikianti forma
Naudojimas
Reklaminės kampanijos
Formos patrauklumas dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, įgytas iki paraiškos įregistruoti pateikimo

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių
narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 3 straipsnio 1 dalies
e punkto trečiosios įtraukos išaiškinimu.
Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp
Benetton Group Spa
(toliau –
Benetton
) ir
G‑Star International BV
(toliau –
G‑Star
) dėl to, kad
Benetton
prekiauja drabužiu, kuris savo forma pažeidžia du
G‑Star
įregistruotus tam tikros formos prekių ženklus.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisė
Direktyvos 2 straipsnis „Žymenys, sudarantys prekių ženklą“ nustato:
„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius,
dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei
priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“
Direktyvos 3 straipsnis „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ numato:
„1.      Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:
a)      žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklų;
b)      prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;
c)      prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį,
paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;
d)      prekių ženklai, susidedantys tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje
prekybos praktikoje tapo įprastiniais;
e)      žymenys, susidedantys vien iš:
–        formos, kurią nulemia pačių prekių rūšis, arba
–        prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, arba
–        prekėms esminę vertę suteikiančios formos;
<...>
3.      Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklo ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama
negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį.
Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos
registruoti padavimo arba registravimo datos.
<...>“

Nacionalinės teisės aktai
Susiklostant pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos 1962 m. kovo 19 d. Vienodo Beniliukso prekių ženklų įstatymo
(Trb. 1952, 58) redakcijos 1 straipsnis nustato:
„Individualiais prekių ženklais laikomi pavadinimai, piešiniai, atspaudai, antspaudai, raidės, skaičiai, prekių ar pakuočių
formos ir visi kiti žymenys, leidžiantys atskirti įmonės prekes.
Tačiau prekių ženklais negali būti laikomos formos, kurias nulemia pačių prekių rūšys, turinčios įtakos esminei prekių vertei
arba pabrėžiančios gamybinius pasiekimus.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

G‑Star
kuria, gamina ir parduoda to paties prekių ženklo drabužius, visų pirma džinsus.
Ji yra dviejų tam tikros formos prekių ženklų, skirtų peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos  Nicos sutarties dėl tarptautinės
prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasės prekėms, t. y. drabužiams, savininkė. Šie du prekių ženklai
buvo įregistruoti 1997 m. rugpjūčio 7 d. ir 1999 m. lapkričio 24 dieną.
Apsaugos prašoma kiekvienam šių prekių ženklų, atitinkamai atsižvelgiant į tokius skiriamuosius elementus:
–        skersas siuvinėjimas nuo klubų iki žingsnio siūlės, antkeliai, antsiuvas ant kelnių sėdynės, horizontalus siuvinėjimas užpakalinėje
kelnių dalyje kelių lygyje, kontrastingos spalvos ar kitokios medžiagos juosta užpakalinės kelnių dalies apačioje ir visa
tai kartu;
–        siūlės, siuvinėjimai ir įsiuvai kelnių antkeliuose, antkeliai kiek suglamžyti.

Benetton
turi tekstilės prekybos įmones. Nyderlanduose ji parduoda savo prekes per franšizės pagrindu veikiančias parduotuves.
2000 m. kovo 25 d.
G‑Star
patraukė
Benetton
atsakomybėn
Rechtbank te Amsterdam
siekdama, kad būtų nutraukta
Benetton
kelnių gamyba, pardavimas ir (arba) platinimas Nyderlanduose. Pagrįsdama savo prašymą ji teigė, kad, gamindama ir 1999 m.
vasarą išleisdama į rinką kelnes su apvaliais antkeliais ir dviem siuvinėjimais nuo klubų iki žingsnio siūlės, ši įmonė pažeidžia
jos teises į prekių ženklą, susijusias su jos
Elwood
modelio kelnėmis.

Benetton
ginčijo šį prašymą ir priešpriešiniu ieškiniu paprašė atšaukti prekių ženklų registraciją Vienodo Beniliukso prekių ženklų
įstatymo 1 straipsnio antrosios pastraipos pagrindu, nes nagrinėjamos formos dėl savo grožio ir originalumo turi labai didelės
įtakos prekių prekinei vertei.
Pirmosios instancijos teismas atmetė
G‑Star
prašymus, grindžiamus teisių į prekių ženklą pažeidimu, bei priešpriešinį
Benetton
prašymą.
Abi šalys pateikė apeliacinius skundus
Gerechtshof te Amsterdam
, kuris patenkino
G‑Star
skundą ir atmetė
Benetton
prašymą dėl registracijos panaikinimo.

Gerechtshof
nusprendė, kad
Rechtbank
teisingai manė, jog, be kita ko,
Elwood
kelnės turi didelį komercinį pasisekimą, kad
G‑Star
organizuodavo intensyvias reklamines kampanijas, siekdama išpopuliarinti specifinių požymių turinčias
Elwood
kelnes kaip
G‑Star
produktą ir kad dėl to
Elwood
kelnių populiarumas iš esmės paaiškinamas ne estetinio formos patrauklumo, o prekių ženklo žinomumo poveikiu.
Jis pabrėžė, kad plačia reklama
G‑Star
neišvengiamai patraukė dėmesį į skiriamuosius kelnių ir antkelių požymius.

Benetton
pateikė kasacinį skundą
Hoge Raad der Nederlanden
, apskųsdama šią
Gerechtshof
išvadą.

Hoge Raad
pažymi, kad skundžiami
Gerechtshof
argumentai iš esmės grindžiami nuomone, kad atsisakymas registruoti pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečiąją
įtrauką negali trukdyti teisėtai įregistruoti prekių ženklo, jei tam tikrą laiką iki paraiškos įregistruoti pateikimo forma
tapo patrauklia dėl jos kaip prekių ženklo žinomumo.

Hoge Raad
primena, kad 2002 m. birželio 18 d. Sprendime
Philips
(C‑299/99, p. I-5475) Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog žymenys, kurių registracija neįmanoma pagal direktyvos 3 straipsnio
1 dalies e punktą, niekuomet negali įgyti skiriamojo požymio dėl savo naudojimo šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme.
Tačiau, jo nuomone, Teisingumo Teismas neišsprendė pagrindinėje byloje nagrinėjamo klausimo, kuris nėra susijęs su ginčijamų
prekių ženklų skiriamuoju požymiu.
Šiomis aplinkybėmis
Hoge Raad der Nederlanden
nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui pateikti tokius klausimus:
„1.      Ar (direktyvos) 3 straipsnio 1 dalies e punkto pirmąją įtrauką reikia aiškinti taip, kad joje įtvirtintas atsisakymo registruoti
pagrindas visada užkerta kelią formos, kaip prekių ženklo, įregistravimui, jei prekė yra tokios rūšies, jog tik – arba didele
dalimi – jos išvaizda ir forma savo grožiu bei originalumu lemia jos rinkos vertę, ar vis dėlto šis atsisakymo registruoti
pagrindas netaikomas, jei iki pateikiant paraišką įregistruoti atitinkamos formos patrauklumą visuomenei daugiausia lėmė jos,
kaip skiriamojo žymens, žinomumas?
2.       Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta, kaip išdėstyta antroje alternatyvoje, kokio laipsnio patrauklumas reikalingas, kad
atsisakymo registruoti pagrindas nebūtų taikomas?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar direktyvos 3 straipsnio 1 dalies
e punkto trečiąją įtrauką reikia aiškinti taip, kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę, vis dėlto gali būti prekių
ženklu pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu prieš pateikiant paraišką įregistruoti ji įgijo patrauklumą dėl jos, kaip
skiriamojo žymens, žinomumo, organizavus reklamines kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos prekės požymius.
Taigi šis klausimas susijęs su hipoteze, kad žymuo, kurį iš esmės sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę, vėliau
ir iki pateikiant paraišką įregistruoti dėl reklaminių kampanijų, t. y. dėl jo naudojimo, tapo žinomas.
Kitaip tariant, tai reiškia, kad keliamas klausimas, ar direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečioje įtraukoje nurodyto
žymens naudojimas prieš pateikiant paraišką įregistruoti gali leisti jį įregistruoti kaip prekių ženklą arba neleisti panaikinti
jo registracijos, jei žymuo jau buvo įregistruotas.
Šiuo atžvilgiu pirmiausia konstatuotina, kad direktyvos 3 straipsnio 3 dalis turi sąsają su sąvoka „žymens skiriamasis požymis“
direktyvos 2 straipsnio prasme. Remiantis jos tekstu, ji leidžia registruoti 1 dalies b, c arba d punktuose numatytus prekių
ženklus arba patvirtinti jų registracijos galiojimą dėl jų naudojimo, jeigu dėl šio naudojimo prekių ženklas „įgijo skiriamąjį
požymį“.
Taip pat reikia konstatuoti, kad direktyvos 3 straipsnio 3 dalis, apibrėždama joje numatytos išimties apimtį, nenurodo žymenų,
numatytų to paties straipsnio 1 dalies e punkte.
Galiausiai reikia priminti, kad savo sprendime
Philips
Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog:
–        jeigu formą atsisakoma registruoti pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktą, ji niekuomet negali būti įregistruota
pagal to paties straipsnio 3 dalį (57 punktas),
–        žymuo, kurį buvo atsisakyta įregistruoti remiantis 3 straipsnio 1 dalies e punktu, niekuomet negali įgyti skiriamųjų požymių
3 straipsnio 3 dalies prasme dėl savo naudojimo (75 punktas),
–        3 straipsnio 1 dalies e punktas susijęs su tam tikrais žymenimis, kurie negali būti prekių ženklais, ir
ab initio
prieštarauja tam, kad žymuo, kurį sudaro vien prekės forma, būtų įregistruotas kaip prekių ženklas (76 punktas).
Iš to išplaukia, kad tokiu atveju, kaip aprašė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, direktyvos 3 straipsnio
1 dalies e punkte numatyto žymens naudojimas organizuojant reklamines kampanijas neleidžia taikyti šiam žymeniui direktyvos
3 straipsnio 3 dalies.
Todėl į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, jog direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečią įtrauką reikia aiškinti taip,
kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę, negali būti prekių ženklas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu
prieš pateikiant paraišką įregistruoti ji tapo patraukli dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, organizavus reklamines
kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos prekės požymius.

Dėl antrojo klausimo
Atsižvelgiant į pirmojo klausimo atsakymą, nėra reikalo atsakyti į antrąjį klausimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų
Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo
nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo
Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia:
1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečią įtrauką reikia aiškinti taip, kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę,
negali būti prekių ženklas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu prieš pateikiant paraišką įregistruoti ji tapo
patraukli dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, organizavus reklamines kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos
prekės požymius.
Parašai.
*
Proceso kalba: olandų.