CELEX: 62004CJ0348
Proprietà industriale e commerciale
Diritto di marchio
Prodotti farmaceutici
Importazione parallela
Riconfezionamento del prodotto munito del marchio

La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21
dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989,
L 40, pag. 1), come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3, in prosieguo:
la «direttiva 89/104»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di talune controversie tra la Boehringer Ingelheim KG, la Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG, la Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, la SmithKline Beecham plc, la Beecham Group plc, la
SmithKline and French Laboratories Ltd e la Eli Lilly and Co. (in prosieguo, congiuntamente, la «Boehringer Ingelheim e a.»),
che sono fabbricanti di prodotti farmaceutici, da una parte, e la Swingward Ltd (in prosieguo: la «Swingward») e la Dowelhurst
Ltd (in prosieguo: la «Dowelhurst»), dall’altra, importatori paralleli e rivenditori di tali prodotti, controversie aventi
ad oggetto medicinali prodotti dalla Boehringer Ingelheim e a. che sono stati importati parallelamente e commercializzati
nel Regno Unito dalla Swingward e dalla Dowelhurst, dopo essere stati reinscatolati e rietichettati.

Diritto comunitario
Ai sensi dell’art. 28 CE, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi
misura di effetto equivalente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30 CE, i divieti e le restrizioni all’importazione tra gli Stati
membri giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzati purché non costituiscano
né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio intracomunitario.
L’art. 7 della direttiva 89/104, dal titolo «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», così dispone:
«1.      Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa
per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2.      Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione
dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».
In conformità all’art. 65, n. 2, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, in combinato disposto con l’allegato XVII, punto 4,
di quest’ultimo, l’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 è stato modificato ai fini di detto Accordo, cosicché l’espressione
«nella Comunità» è stata sostituita dai termini «sul territorio di una parte contraente».

Le cause principali, il procedimento di rinvio pregiudiziale nella causa C‑143/00 e le questioni proposte dal giudice del
rinvio nella presente causa
I medicinali di cui alle cause principali sono stati commercializzati con diversi marchi dalla Boehringer Ingelheim e a. nella
Comunità, dove sono stati acquistati dalla Swingward e dalla Dowelhurst e importati nel Regno Unito. Al fine di commercializzarli
sul territorio di tale Stato membro, queste ultime società hanno apportato talune modifiche al confezionamento di tali medicinali,
nonché ai fogli informativi ad essi allegati.
Le modifiche effettuate variano da un caso all’altro. In alcuni casi, sulla confezione originale è stata apposta un’etichetta
contenente talune importanti informazioni, quali il nome dell’importatore parallelo e il suo numero di licenza di importazione
parallela. Sulla confezione stessa sono rimaste in tal caso visibili indicazioni redatte in lingue diverse dall’inglese e
il marchio non è stato coperto. In altri casi, il prodotto è stato riconfezionato in scatole ideate dall’importatore parallelo,
sulle quali è stato riprodotto il marchio del produttore. In altri casi ancora, il prodotto è stato riconfezionato in scatole
ideate dall’importatore parallelo e recanti non il marchio del produttore, bensì il nome generico del prodotto. In tal caso,
il recipiente contenuto nella scatola recava il marchio originale, ma vi era stata apposta un’etichetta autoadesiva allo scopo
di indicare la denominazione generica del prodotto, nonché l’identità del produttore e del detentore della licenza di importazione
parallela.
La Boehringer Ingelheim e a. si sono opposte a tali modifiche ed hanno pertanto introdotto dinanzi alla High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), una serie di ricorsi per contraffazione del marchio.
Ritenendo che la soluzione delle controversie nelle cause principali dipendesse da un’interpretazione del diritto comunitario,
tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se il titolare di un marchio possa far valere i propri diritti derivanti dal marchio per bloccare o ostacolare l’importazione
dei propri prodotti da uno Stato membro in un altro, ovvero per opporsi al loro smercio o alla loro promozione successivi
quando l’importazione, lo smercio o la promozione non nuocciono, o almeno non nuocciono in modo sostanziale, all’oggetto specifico
dei suoi diritti.
2)      Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora il titolare adduca come motivazione il fatto che l’importatore
o il successivo distributore commerciale utilizzi il marchio del titolare in maniera tale che, pur non pregiudicandone l’oggetto
specifico, non sia necessaria.
3)      Qualora un importatore di prodotti del titolare o un operatore commerciale che distribuisca tali prodotti importati debba
dimostrare che il suo uso del marchio del titolare è “necessario”, se tale condizione sia soddisfatta se egli dimostra che
l’uso del marchio è ragionevolmente richiesto per consentirgli di accedere a) solo a parte del mercato di tali prodotti, o
b) all’intero mercato dei medesimi, ovvero se si richieda che l’uso del marchio fosse indispensabile per consentire la messa
in commercio dei prodotti e, se nessuna delle precedenti soluzioni è valida, quale sia il significato del termine “necessario”.
4)      Qualora il titolare del marchio sia legittimato, prima facie, a far valere i propri diritti derivanti dal marchio nazionale
contro qualsiasi uso del proprio marchio su prodotti o in relazione a prodotti per i quali tale uso non è necessario, se l’esercizio
di tale diritto allo scopo di ostacolare o escludere importazioni parallele dei propri prodotti che non minacciano l’oggetto
specifico o la funzione essenziale del marchio costituisca un comportamento abusivo e una restrizione dissimulata al commercio
ai sensi dell’art. 30, seconda frase, CE.
5)      Se un importatore o un operatore che distribuisca prodotti importati, qualora intenda utilizzare il marchio del titolare sui
prodotti o in relazione ai prodotti in questione, e tale uso non sia effettivamente né potenzialmente pregiudizievole per
l’oggetto specifico del marchio, debba comunque previamente informare il titolare del marchio della sua intenzione di fare
uso di questo.
6)      In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se ciò significhi che l’omissione di detto preavviso da parte
dell’importatore o del distributore commerciale ha l’effetto di legittimare il titolare a limitare od impedire l’importazione
o l’ulteriore commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, anche qualora tale importazione o ulteriore commercializzazione
non pregiudichi l’oggetto specifico del marchio.
7)      Nel caso in cui un importatore o un operatore che distribuisca prodotti importati debba informare preventivamente il titolare
del marchio in relazione ad usi del medesimo che non ne pregiudicano l’oggetto specifico,
a)      se tale presupposto valga per tutti i casi del genere di uso del marchio, ivi compresi la pubblicità, la rietichettatura e
il riconfezionamento, ovvero, se valga solo per alcuni usi, per quali,
b)      se l’importatore o il distributore commerciale sia tenuto ad avvertire il titolare o se sia sufficiente che quest’ultimo riceva
tale preavviso,
c)      quale debba essere la portata del preavviso.
8)      Se un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro sia legittimato, su istanza del titolare dei diritti di marchio,
ad emettere provvedimenti ingiuntivi, a condannare ad un risarcimento danni o alla consegna di prodotti e ad emanare altri
provvedimenti in relazione a prodotti importati, al loro confezionamento o alla loro pubblicità, qualora l’emissione di siffatti
provvedimenti a) blocchi o ostacoli la libera circolazione di merci messe in commercio all’interno della Comunità dal titolare
o con il suo consenso, b) non abbia però lo scopo di evitare un pregiudizio allo specifico oggetto dei diritti e non contribuisca
ad evitare siffatto pregiudizio».
Detta domanda di decisione pregiudiziale ha dato origine alla sentenza 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim
e a. (Racc. pag. I-3759), nella quale la Corte ha così statuito:
«1)      L’art. 7, n. 2, della prima direttiva (…) 89/104 (…) dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far
valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali,
a meno che l’esercizio di questo diritto non contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.
2)      Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza
della Corte se, senza quest’ultimo, l’accesso effettivo al mercato di cui trattasi o ad una parte rilevante di esso deve considerarsi
ostacolato a seguito di una forte resistenza di parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali
rietichettati.
3)      L’importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare
la condizione di preavviso. Se l’importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi
alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all’importatore parallelo informare egli stesso il titolare
del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in
considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire
al progettato riconfezionamento».
La High Court of Justice ha dato applicazione alla citata sentenza Boehringer Ingelheim e a., pronunciandosi in favore delle
ricorrenti nella causa principale.
Tuttavia, avverso le decisioni del citato giudice nazionale è stato interposto appello dinanzi al giudice del rinvio e, con
sentenza 5 marzo 2004, quest’ultimo ha effettuato taluni rilievi divergenti da quelli espressi dalla High Court of Justice.
In questo contesto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Prodotti reinscatolati
1)      Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro
nella sua confezione originale, ma con un altro cartoncino stampato nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto
“reinscatolato”):
a)      se sull’importatore incomba l’onere della prova che la nuova confezione soddisfa tutti i requisiti posti dalla sentenza 11
luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb [e a.], [Racc. pag. I-3457], ovvero se l’onere
della prova che tali requisiti non sono stati soddisfatti incomba sul titolare del marchio, ovvero se l’onere della prova
dipenda da altre circostanze e, in tal caso, da quali;
b)      se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb/Paranova, come interpretato nelle sentenze 12 ottobre 1999,
causa C-379/97, Upjohn (…) [Racc. pag.I‑6927] e 23 aprile 2002, [Boehringer Ingelheim e a., cit.], vale a dire l’obbligo di
provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l’effettivo accesso al mercato, faccia riferimento
al mero riconfezionamento (come ritenuto dalla Corte [dell’Associazione europea di libero scambio] nella causa E-3/02, Paranova/Merck),
oppure alle modalità e alle caratteristiche stilistiche del riconfezionamento effettuato dall’importatore parallelo, e in
tal caso in che senso;
c)      se il quarto requisito posto nella [citata] sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.], vale a dire che la presentazione del prodotto
riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di
riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla
reputazione del marchio;
d)      in caso di soluzione del quesito sub 1, lett. c), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa
nuocere alla reputazione del marchio e se (i) il marchio non è riportato sul nuovo cartoncino esterno (“smarchiatura”) ovvero
(ii) l’importatore parallelo appone al nuovo cartoncino esterno il suo logo o marchio, o adotta una propria e particolare
modalità di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti (“co-marchiatura”),
se tali forme di riconfezionamento debbano essere considerate tali da nuocere alla reputazione del marchio, o se debbano essere
considerate circostanze di fatto di competenza del giudice nazionale;
e)      in caso di soluzione del quesito sub 1, lett. d), nel senso che si tratta di circostanze di fatto, su chi gravi l’onere della
prova.
Prodotti rietichettati
2)      Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro
nella sua confezione interna ed esterna originale al quale lo stesso importatore parallelo ha applicato un’etichetta esterna
stampata nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto “rietichettato”);
a)      se trovino applicazione tutti i cinque requisiti posti nella citata sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.];
b)      in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se l’importatore abbia l’onere di provare che la confezione
rietichettata soddisfa tutti i requisiti posti nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], ovvero se il titolare del
marchio abbia l’onere di provare che tali requisiti non sono soddisfatti, ovvero se l’onere della prova dipenda da altre circostanze;
c)      in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb
[e a.], citata, come interpretato nelle citate sentenze Upjohn (…) e [Boehringer Ingelheim e a.], vale a dire l’obbligo di
provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l’effettivo accesso al mercato, faccia riferimento
alla mera rietichettatura, oppure alle modalità e alle caratteristiche stilistiche della rietichettatura effettuata dall’importatore
parallelo;
d)      in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se il quarto requisito posto nella citata sentenza [Bristol-Myers
Squibb e a.], vale a dire che la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione
del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano,
ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;
e)      in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), e di soluzione del quesito sub 2, lett. d), nel senso che il
quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio, se nuoccia alla reputazione
di un marchio il fatto che (i) l’etichetta aggiuntiva è posta in modo da occultare in tutto o in parte uno dei marchi del
titolare o (ii) omette di attestare l’appartenenza del marchio di cui trattasi al titolare, ovvero (iii) il nome dell’importatore
parallelo è stampato con lettere maiuscole.
Preavviso
3)      Se, per il solo fatto che un importatore parallelo non abbia fornito il preavviso in merito ad un prodotto riconfezionato,
come stabilito dal quinto requisito posto nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], ed ha quindi violato il diritto
di marchio del titolare,
a)      qualsiasi atto successivo di importazione di tale prodotto costituisca una violazione, o se l’importatore agisca in violazione
solo fino al momento in cui il titolare viene a conoscenza del prodotto ed è scaduto il termine per il preavviso;
b)      il titolare abbia il diritto di chiedere un risarcimento economico (ad esempio risarcimento per i danni derivanti dalla violazione,
o trasferimento del lucro realizzato in seguito alla violazione) per effetto delle violazioni dell’importatore come se si
trattasse di prodotti contraffatti;
c)      il riconoscimento al titolare di un risarcimento economico per tali violazioni dell’importatore sia soggetto al principio
di proporzionalità.
d)      In caso di soluzione negativa, su quali basi debba essere concesso l’indennizzo, dato che i prodotti di cui trattasi sono
stati immessi sul mercato [dello Spazio economico europeo] dal titolare o con il suo consenso».

Osservazioni preliminari
Si deve ricordare che l’oggetto specifico del marchio è quello di assicurare la garanzia di provenienza del prodotto munito
di tale marchio e che un riconfezionamento di tale prodotto operato da un terzo senza l’autorizzazione del titolare può creare
rischi reali per questa garanzia di provenienza (v. sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 29).
Secondo la giurisprudenza della Corte, è il riconfezionamento dei medicinali muniti del marchio in quanto tale che pregiudica
l’oggetto specifico del marchio, senza che occorra valutare in questo contesto quali siano gli effetti concreti del riconfezionamento
operato dall’importatore parallelo (v. sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 30).
Ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, l’opposizione del titolare del marchio al riconfezionamento, in quanto
deroga alla libera circolazione delle merci, non può essere ammessa ove l’esercizio di tale diritto da parte del titolare
costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’art. 30, seconda frase, CE (v., in
tal senso, sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit., punti 18 e 31).
Costituisce una siffatta restrizione dissimulata ai sensi di tale ultima disposizione l’esercizio, da parte del titolare di
un marchio, del suo diritto di opporsi al riconfezionamento se tale esercizio contribuisce a isolare artificiosamente i mercati
tra gli Stati membri e se, d’altro canto, il riconfezionamento avviene in modo tale che i legittimi interessi del titolare
vengano rispettati, il che implica in particolare che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale o
non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio (v. sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 32).
Orbene, contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati tra gli Stati membri l’opposizione del titolare di un marchio
al riconfezionamento dei medicinali qualora quest’ultimo sia necessario perché il prodotto importato parallelamente possa
essere commercializzato nello Stato importatore (sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 33).
Emerge quindi da una giurisprudenza consolidata che la modifica – che qualsiasi riconfezionamento di un medicinale munito
di marchio implica –, creando per la sua stessa natura il rischio di un’alterazione dello stato originario del medicinale,
può essere vietata dal titolare del marchio, a meno che il riconfezionamento non sia necessario per permettere la commercializzazione
dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati (sentenze
Bristol-Myers Squibb e a., cit., punto 57, e Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 34).
Occorre inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’importatore parallelo che riconfeziona un medicinale
munito di marchio deve previamente informare il titolare del marchio della messa in vendita del medicinale riconfezionato.
Egli è tenuto, inoltre, su richiesta del titolare del marchio, a fornire un campione di tale prodotto riconfezionato prima
di metterlo in commercio. Quest’ultima condizione permette al titolare di accertare che il riconfezionamento non è stato effettuato
in modo da alterare direttamente o indirettamente lo stato originario del prodotto e che la presentazione del prodotto a seguito
del riconfezionamento non è atta a nuocere alla reputazione del marchio. Essa consente altresì al titolare del marchio di
tutelarsi meglio contro le attività dei contraffattori (citate sentenze Bristol-Myers Squibb e a., punto 78, e Boehringer
Ingelheim e a., punto 61).
Così, al punto 79 della citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a., la Corte ha così statuito:
«(…) l’art. 7, n. 2, della direttiva [89/104] dev’essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente
opporsi all’ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico, qualora l’importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia
riapposto il marchio, a meno che
–        sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati
con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità. Ciò
si verifica, in particolare, qualora il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico
in confezioni diverse e il riconfezionamento effettuato dall’importatore, da un lato, sia necessario per lo smercio del prodotto
nello Stato membro dell’importazione e, dall’altro, avvenga secondo modalità tali che lo stato originario del prodotto non
può risultarne alterato (…)
–        sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione (…)
–        siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante (…)
–        la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare;
così, la confezione non dev’essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
–        l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca,
su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato».

Sulla seconda questione, lett. a), relativa alla nozione di «riconfezionamento»
Va innanzi tutto esaminata la seconda questione, lett. a).
Al punto 6 della sentenza Boehringer Ingelheim e a., citata, la Corte ha precisato che il confezionamento di ciascuno dei
medicinali oggetto delle cause principali, nonché i fogli informativi ivi acclusi, hanno subìto talune modifiche ai fini della
loro importazione nel Regno Unito.
Al punto 7 della citata sentenza si rileva che le modifiche effettuate sul confezionamento dei differenti medicinali interessati
variano da un caso all’altro. In alcuni casi è stata apposta sulla confezione d’origine un’etichetta contenente talune informazioni
importanti, quali il nome dell’importatore parallelo e il suo numero di licenza di importazione parallela. Su tale confezione
rimangono allora visibili diciture in lingue diverse dall’inglese ed il marchio non è coperto. In altri casi, il prodotto
è stato riconfezionato in scatole ideate dall’importatore parallelo sulle quali è riprodotto il marchio. In altri casi ancora,
il prodotto è stato riconfezionato in scatole ideate dall’importatore parallelo che non recano il marchio. In sua vece, sulla
scatola è stato indicato il nome generico del prodotto. Il contenitore che si trova all’interno della scatola reca il marchio
originale, ma su di esso è stata apposta un’etichetta autoadesiva per indicare la denominazione generica del prodotto nonché
il nome del produttore e quello del titolare della licenza di importazione parallela. In tutti questi casi di riconfezionamento,
le scatole contengono un foglio informativo destinato ai pazienti, redatto in lingua inglese e recante il marchio.
Si deve del pari rilevare che nella settima questione pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice nella causa che ha
dato origine alla sentenza Boehringer Ingelheim e a., citata, si chiedeva espressamente di precisare se la condizione del
preavviso, richiamata al punto 20 di questa sentenza, trovi applicazione con riferimento a tutti gli usi del marchio, ivi
compresa la rietichettatura del prodotto, ovvero se trovi applicazione solo per alcuni di tali usi.
Al punto 55 della citata sentenza Boehringer Ingelheim e a., la Corte ha precisato che, con le questioni pregiudiziali quinta,
sesta e settima, il giudice del rinvio chiede precisazioni per quanto riguarda la condizione secondo cui l’importatore parallelo
deve previamente avvisare il titolare del marchio della messa in vendita del prodotto riconfezionato.
Al punto 68 di tale sentenza si rileva che l’importatore parallelo, in ogni caso, per poter legittimamente riconfezionare
medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso.
Emerge da quanto precede che la Corte, nell’ambito della citata sentenza Boehringer Ingelheim e a., ha incluso nella nozione
di riconfezionamento la rietichettatura, che rappresentava sicuramente una delle forme controverse di modifica del confezionamento
dei medicinali in questione richiamate dal giudice del rinvio.
Si deve rilevare in proposito che la rietichettatura dei medicinali recanti il marchio e il riconfezionamento degli stessi
incidono sull’oggetto specifico del marchio, a prescindere dalla valutazione, in tale contesto, di quali siano gli effetti
concreti dell’operazione effettuata dall’importatore parallelo.
Infatti, la modifica implicata da ogni riconfezionamento o rietichettatura di un medicinale munito di un marchio genera per
sua stessa natura rischi concreti ai fini della garanzia di provenienza che il marchio mira a tutelare. Una siffatta modifica
può quindi essere vietata dal titolare del marchio, a meno che il riconfezionamento o la rietichettatura siano necessari per
permettere la commercializzazione dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare siano per il
resto salvaguardati.
Ne discende che i cinque requisiti enunciati nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a., con riferimento all’interpretazione
dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, requisiti che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente
all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato dall’importatore, trovano applicazione anche
quando il riconfezionamento consiste nell’apposizione di un’etichetta sulla confezione originale.
Si deve pertanto risolvere la seconda questione, lett. a), nel senso che l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 dev’essere
interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto
farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale, dotato di un’etichetta
esterna aggiuntiva apposta dall’importatore, a meno che:
–        sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi alla commercializzazione
del prodotto rietichettato con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati
membri;
–        sia provato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
–        sulla confezione siano chiaramente indicati l’autore della rietichettatura del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;
–        la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare;
in tal senso, l’etichetta non deve essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
–        l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su
sua richiesta, un campione del prodotto stesso.

Sulla prima questione, lett. b), e sulla seconda questione, lett. c), relative all’applicazione del requisito della necessità
del riconfezionamento alle modalità e allo stile di quest’ultimo
Come emerge da quanto detto a proposito della seconda questione, lett. a), il titolare del marchio può legittimamente opporsi
all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico quando l’importatore parallelo abbia riconfezionato il prodotto
apponendovi nuovamente il marchio, ovvero abbia apposto un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto, a meno che non
risultino soddisfatti cinque requisiti, tra cui quello relativo alla prova che l’esercizio del diritto di marchio da parte
del titolare dello stesso per opporsi alla commercializzazione dei prodotti così riconfezionati contribuirebbe a compartimentare
artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.
Secondo la Boehringer Ingelheim e a., il requisito secondo cui il riconfezionamento è necessario per commercializzare il prodotto
nello Stato membro di importazione si applica altresì alle modalità e allo stile con i quali il riconfezionamento viene effettuato
dall’importatore parallelo. Al contrario, la Swingward e la Dowelhurst, come anche la Commissione delle Comunità europee,
sostengono che tale requisito abbia esclusivamente ad oggetto il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile
con i quali è realizzato.
Come ricordato al punto 19 di questa sentenza, la modifica che qualsiasi riconfezionamento di un medicinale munito di marchio
implica può essere vietata dal titolare dello stesso, a meno che il riconfezionamento non sia necessario per permettere la
commercializzazione dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati.
Tale requisito di necessità è soddisfatto se talune regolamentazioni o prassi nello Stato membro di importazione impediscono
la commercializzazione dei prodotti citati sul mercato di tale Stato nello stesso confezionamento in cui essi sono commercializzati
nello Stato membro di esportazione (v., in tal senso, sentenza Upjohn, cit., punti 37‑39 e 43).
Per contro, un tale requisito di necessità non è soddisfatto se il riconfezionamento del prodotto si spiega esclusivamente
col desiderio da parte dell’importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale (v. sentenza Upjohn, cit., punto 44).
Così, il citato requisito di necessità riguarda esclusivamente il fatto di procedere al riconfezionamento del prodotto – come
anche la scelta tra una nuova confezione e una nuova etichettatura – per permettere la commercializzazione di tale prodotto
sul mercato dello Stato di importazione, e non la modalità o lo stile secondo i quali tale riconfezionamento viene effettuato
(v. altresì sentenza della Corte AELS 8 luglio 2003, causa E‑3/02, Paranova/Merck, EFTA Court Report 2004, pag. 1, punti 41‑45).
La prima questione, lett. b), e la seconda questione, lett. c), devono quindi essere risolte nel senso che il requisito secondo
cui il riconfezionamento del prodotto farmaceutico – mediante una nuova confezione dello stesso e la riapposizione del marchio,
ovvero mediante l’apposizione di un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto
–
dev’essere necessario alla sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, essendo uno dei requisiti
che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, di opporsi alla
commercializzazione di cui sopra, riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con
i quali tale riconfezionamento viene effettuato.

Sulla prima questione, lett. c), e sulla seconda questione, lett. d), relative al requisito secondo cui la presentazione del
prodotto riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio
Emerge dai punti 21 e 32 della presente sentenza che l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso
che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico quando
l’importatore parallelo abbia realizzato una nuova confezione del prodotto, riapponendovi il marchio, oppure abbia applicato
un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto, salvo che ricorrano cinque requisiti, tra i quali vi è quello secondo
cui la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del
suo titolare. In tal senso, la confezione o l’etichetta non devono essere difettose, di cattiva qualità o grossolane.
Si deve rilevare che, come sostenuto dalla Boehringer Ingelheim e a. nonché dalla Commissione, il requisito secondo cui la
presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del
suo titolare non può essere limitato ai soli casi di confezionamento difettoso, di cattiva qualità o grossolano.
La Corte infatti, nello stabilire, al punto 76 della citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a., che una confezione difettosa,
di cattiva qualità o grossolana potrebbe nuocere alla reputazione del marchio, si è limitata a segnalare talune ipotesi nelle
quali un’inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato può nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo
titolare.
Così, un prodotto farmaceutico riconfezionato potrebbe presentarsi in modo inadeguato e pertanto nuocere alla reputazione
del marchio, segnatamente nel caso in cui la confezione o l’etichetta, pur non essendo difettose, né di cattiva qualità, né
grossolane, siano tali da compromettere il valore del marchio, danneggiando l’immagine di serietà e di qualità collegata a
un tale prodotto, nonché la fiducia che quest’ultimo può ispirare al pubblico interessato (v., in tal senso, sentenze Bristol-Myers
Squibb e a., cit., punto 76, e 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I-6013, punto 45).
La prima questione, lett. c), e la seconda questione, lett. d), devono pertanto essere risolte nel senso che il requisito
secondo cui, quando l’importatore parallelo abbia realizzato una nuova confezione del prodotto, riapponendovi il marchio,
oppure abbia applicato un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto, la presentazione del prodotto riconfezionato
non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, quale requisito necessario affinché
quest’ultimo non possa legittimamente opporsi, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, all’ulteriore commercializzazione
di un prodotto farmaceutico, non può essere circoscritto ai soli casi di riconfezionamento difettoso, di cattiva qualità o
grossolano.

Sulla prima questione, lett. d), e la seconda questione lett. e), relative alle circostanze che possono nuocere alla reputazione
del marchio
Come correttamente sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il fatto che l’importatore parallelo non apponga
il marchio sulla nuova confezione esterna («smarchiatura»), ovvero vi apponga il proprio logo o marchio, o adotti una propria
e particolare modalità di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti («co-marchiatura»),
come anche il fatto che egli applichi un’etichetta aggiuntiva in modo da occultare in tutto o in parte il marchio del titolare,
o che ometta di precisare sull’etichetta aggiuntiva che il marchio di cui trattasi appartiene a quest’ultimo, o ancora che
stampi il nome dell’importatore parallelo in lettere maiuscole, può, in linea di principio, nuocere alla reputazione del marchio.
Tuttavia, al pari dell’accertare se una pubblicità sia tale da poter dare l’impressione che esista un legame commerciale fra
il rivenditore e il titolare del marchio e, pertanto, possa costituire motivo legittimo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della
direttiva 89/104 (v. sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punti 51 e 55), l’accertare se le circostanze
richiamate al punto precedente di questa sentenza siano tali da nuocere alla reputazione del marchio rappresenta una questione
di fatto che spetta al giudice nazionale valutare con riferimento alle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie.
La prima questione, lett. d), e la seconda questione, lett. e), devono essere pertanto risolte nel senso che l’accertare se
il fatto che l’importatore parallelo:
–        non apponga il marchio sulla nuova confezione esterna del prodotto («smarchiatura»), o
–        apponga su tale confezione il proprio logo o stile, o adotti una propria modalità particolare di presentazione del prodotto
oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti («co-marchiatura»), o
–        applichi un’etichetta aggiuntiva sulla confezione stessa in modo tale da coprire interamente o parzialmente il marchio del
titolare, o
–        non precisi sull’etichetta aggiuntiva che il marchio in questione appartiene al titolare, o ancora
–        stampi il nome dell’importatore parallelo in lettere maiuscole,
possa o meno nuocere alla reputazione del marchio rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare
con riferimento alle specifiche circostanze di ciascuna fattispecie.

Sulla prima questione, lett. a) ed e), nonché sulla seconda questione, lett. b), relative all’onere della prova
Come affermato ai punti 2 e 8 di questa sentenza, le controversie nella causa principale oppongono taluni fabbricanti di prodotti
farmaceutici ad importatori paralleli e a rivenditori di prodotti farmaceutici, contro i quali i primi hanno presentato ricorsi
per contraffazione del marchio in quanto taluni medicinali prodotti dai fabbricanti medesimi erano stati importati parallelamente
e commercializzati nel Regno Unito da detti importatori dopo essere stati reinscatolati o rietichettati.
Come ricordato al punto 15 della presente sentenza, è il riconfezionamento dei medicinali muniti del marchio in quanto tale
che pregiudica l’oggetto specifico del marchio, senza che occorra valutare in questo contesto quali siano gli effetti concreti
del riconfezionamento operato dall’importatore parallelo.
Dai punti 31‑33 di questa sentenza emerge che, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, il titolare del marchio
può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico quando l’importatore parallelo l’abbia
riconfezionato inserendolo in una nuova scatola e apponendovi nuovamente il marchio, ovvero abbia applicato un’etichetta sulla
confezione originale, a meno che non risultino soddisfatti i requisiti di cui al punto 32 della presente sentenza.
Orbene, se la questione dell’onere della prova relativamente alla sussistenza di tali requisiti, che, se soddisfatti, impediscono
al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato,
dipendesse dall’ordinamento nazionale degli Stati membri, potrebbe derivarne, per i titolari di marchi, una tutela variabile
in funzione della legge di volta in volta applicabile. L’obiettivo di una «medesima tutela negli ordinamenti giuridici di
tutti gli Stati membri», sancito dal nono ‘considerando’ della direttiva 89/104 e giudicato «fondamentale» da quest’ultimo,
non sarebbe raggiunto (v., in tal senso, sentenza 18 ottobre 2005, causa C-405/03, Class International, Racc. pag. I-8735,
punto 73).
Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che, in fattispecie come quelle di cui alle cause principali, una volta dimostrato
che i medicinali importati parallelamente sono stati riconfezionati, spetta agli importatori paralleli dimostrare la sussistenza
dei requisiti indicati al punto 32 della presente sentenza, che, se soddisfatti, impediscono ai titolari dei marchi di opporsi
legittimamente all’ulteriore commercializzazione dei medicinali in questione (v., per analogia, sentenza Class International,
cit., punto 74).
Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto
contenuto nella confezione, è tuttavia sufficiente che l’importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente
presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortiori, per il requisito secondo cui la presentazione del
prodotto riconfezionato non dev’essere tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Qualora
l’importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest’ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare del
marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione e a
quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subito un pregiudizio.
La prima questione, lett. a) ed e), e la seconda questione, lett. b), devono quindi essere risolte nel senso che, in fattispecie
come quelle di cui alle cause principali, grava sugli importatori paralleli l’onere di dimostrare l’esistenza dei requisiti
secondo cui:
–        l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati
con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;
–        il riconfezionamento non è tale da alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
–        sono indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante dello
stesso;
–        la presentazione del prodotto riconfezionato non è atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare;
in tal senso, il riconfezionamento non dev’essere difettoso, di cattiva qualità o grossolano;
–        l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, deve darne avviso al titolare del marchio e fornirgli,
su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato,
e che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione di
un prodotto farmaceutico riconfezionato.
Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto
contenuto nella confezione, è sufficiente che l’importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente
presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortiori, per il requisito secondo cui la presentazione del
prodotto riconfezionato non dev’essere tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Una
volta che l’importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest’ultimo requisito, spetterà eventualmente al
titolare del marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione
e a quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subìto un pregiudizio.

Sulla terza questione, relativa alle conseguenze del mancato preavviso
Secondo la giurisprudenza della Corte, l’importatore parallelo, in ogni caso, per poter legittimamente riconfezionare medicinali
muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l’importatore parallelo non rispetta questa condizione,
il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all’importatore parallelo
informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. Non è sufficiente che il titolare sia informato
da altre fonti, quali l’autorità che accorda una licenza di importazione parallela all’importatore (sentenza Boehringer Ingelheim
e a., cit., punti 63 e 64).
Ne deriva che, qualora un importatore parallelo abbia omesso di dare al titolare del marchio il preavviso relativo a un medicinale
riconfezionato, egli viola i diritti del titolare stesso in occasione di ogni successiva importazione del medicinale in questione,
fintanto che non gli abbia dato un tale preavviso.
Quanto all’accertare se il titolare del marchio, a seguito dell’infrazione commessa dall’importatore parallelo, abbia diritto
al risarcimento a condizioni analoghe a quelle del caso di contraffazione, la Boehringer Ingelheim e a. sostengono che il
mancato preavviso dev’essere sanzionato come se si trattasse di commercializzazione di prodotti contraffatti. Secondo la Swingward
e la Dowelhurst, la mancanza del preavviso non può dar luogo a un risarcimento valutato come se i prodotti fossero stati oggetto
di contraffazione. La Commissione rileva che la compensazione del mancato preavviso dev’essere determinata in base ai principi
nazionali relativi alle modalità di risarcimento economico, in quanto siano compatibili con il diritto comunitario ed internazionale
e, in particolare, in quanto siano conformi ai principi di equivalenza, di effetto utile e di proporzionalità.
Si deve ricordare, in proposito, che gli Stati membri sono tenuti, nell’ambito della libertà che viene loro lasciata dall’art. 249,
terzo comma, CE, a scegliere le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l’efficacia pratica delle direttive, tenuto
conto dell’oggetto di queste ultime (v. sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 75; 12 settembre
1996, cause riunite C‑58/95, C‑75/95, C‑112/95, C-119/95, C‑123/95, C‑135/95, C‑140/95, C‑141/95, C-154/95 e C‑157/95, Gallotti
e a., Racc. pag. I‑4345, punto 14, nonché 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, punto 93).
Pertanto, quando, come nel caso di specie, il diritto comunitario non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati
comunque accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione,
misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per
garantire la piena efficacia della direttiva 89/104 (v., in tal senso, sentenza Adeneler e a., cit., punto 94).
Deve ricordarsi che, come emerge segnatamente al punto 21 della presente sentenza, è sufficiente che uno dei requisiti enunciati
al punto 79 della citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a. non risulti soddisfatto, perché il titolare del marchio possa
legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico che sia stato oggetto di riconfezionamento.
Ne discende che il diritto di opposizione di cui beneficia il titolare del marchio nei confronti di un importatore parallelo
di prodotti farmaceutici i quali, benché non contraffatti, siano stati commercializzati in violazione dell’obbligo di preavviso
al titolare stesso non può essere difforme da quello di cui gode quest’ultimo con riferimento ai prodotti contraffatti.
In entrambe le fattispecie, i prodotti non avrebbero dovuto essere commercializzati sul mercato in questione.
Inoltre, una misura nazionale in forza della quale, nel caso in cui un importatore parallelo abbia commercializzato prodotti
non contraffatti senza dare il preavviso al titolare del marchio, quest’ultimo abbia diritto ad un risarcimento economico
a condizioni analoghe a quanto previsto in caso di contraffazione non sembra, di per sé, contraria al principio di proporzionalità.
Spetta, tuttavia, al giudice nazionale determinare, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’importo del risarcimento
economico, caso per caso, tenendo conto, segnatamente, della portata del danno subìto dal titolare del marchio in ragione
della violazione commessa dall’importatore parallelo.
Alla luce di quanto precede, la terza questione dev’essere risolta nel senso che un importatore parallelo, qualora abbia omesso
di dare al titolare del marchio il preavviso relativo a un medicinale riconfezionato, viola i diritti del titolare stesso
in occasione di ogni successiva importazione del prodotto stesso, fintanto che non gli abbia fornito il preavviso. La sanzione
conseguente a tale violazione deve rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo
e dissuasivo per garantire la piena efficacia della direttiva 89/104. Una misura nazionale che, a fronte di una siffatta violazione,
attribuisca al titolare del marchio il diritto ad un risarcimento economico a condizioni analoghe a quelle previste in caso
di contraffazione non sembra, di per sé, contraria al principio di proporzionalità. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale
determinare, caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’entità del risarcimento economico, tenendo conto,
segnatamente, della portata del danno subìto dal titolare del marchio in ragione della violazione commessa dall’importatore
parallelo.

Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992,
dev’essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione
di un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale, dotato di
un’etichetta esterna aggiuntiva apposta dall’importatore, a meno che:
–
sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi alla commercializzazione
del prodotto rietichettato con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati
membri;
–
sia provato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
–
sulla confezione siano chiaramente indicati l’autore della rietichettatura del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;
–
la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare;
in tal senso, l’etichetta non dev’essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
–
l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su
sua richiesta, un campione del prodotto stesso.
2)
Il requisito secondo cui il riconfezionamento del prodotto farmaceutico – mediante una nuova confezione dello stesso e la
riapposizione del marchio, ovvero mediante l’apposizione di un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto – dev’essere
necessario alla sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, essendo uno dei requisiti che, se soddisfatti,
impediscono al titolare del marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall’accordo sullo
Spazio economico europeo, di opporsi alla commercializzazione di cui sopra, riguarda esclusivamente il riconfezionamento di
per sé e non la modalità o lo stile con i quali tale riconfezionamento viene effettuato.
3)
Il requisito secondo cui, quando l’importatore parallelo abbia realizzato una nuova confezione del prodotto, riapponendovi
il marchio, oppure abbia applicato un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto, la presentazione del prodotto riconfezionato
non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, quale requisito necessario affinché
quest’ultimo non possa legittimamente opporsi, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, all’ulteriore commercializzazione
di un prodotto farmaceutico, non può essere circoscritto ai soli casi di riconfezionamento difettoso, di cattiva qualità o
grossolano.
4)
L’accertare se il fatto che l’importatore parallelo:
–
non apponga il marchio sulla nuova confezione esterna del prodotto («smarchiatura»), o
–
apponga su tale confezione il proprio logo o stile, o adotti una propria modalità particolare di presentazione del prodotto
oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti («co-marchiatura»), o
–
applichi un’etichetta aggiuntiva sulla confezione stessa in modo tale da coprire interamente o parzialmente il marchio del
titolare, o
–
non precisi sull’etichetta aggiuntiva che il marchio in questione appartiene al titolare, o ancora
–
stampi il nome dell’importatore parallelo in lettere maiuscole,
possa o meno nuocere alla reputazione del marchio rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare
con riferimento alle specifiche circostanze di ciascuna fattispecie.
5)
In fattispecie come quelle di cui alle cause principali, grava sugli importatori paralleli l’onere di dimostrare l’esistenza
dei requisiti secondo cui
–
l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati
con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;
–
il riconfezionamento non è tale da alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
–
sono indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante dello
stesso;
–
la presentazione del prodotto riconfezionato non è atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare;
in tal senso, il riconfezionamento non dev’essere difettoso, di cattiva qualità o grossolano;
–
l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, deve informarne il titolare del marchio e fornirgli,
su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato,
e che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione di
un prodotto farmaceutico riconfezionato.
Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto
contenuto nella confezione, è sufficiente, tuttavia, che l’importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente
presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortiori, per il requisito secondo cui la presentazione del
prodotto riconfezionato non dev’essere atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Una volta
che l’importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest’ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare
del marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione
e a quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subìto un pregiudizio.
6)
Un importatore parallelo, qualora abbia omesso di dare al titolare del marchio il preavviso relativo a un medicinale riconfezionato,
viola i diritti del titolare stesso in occasione di ogni successiva importazione del prodotto stesso, fintanto che non abbia
fornito il preavviso. La sanzione conseguente a tale violazione deve rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma
altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia della direttiva 89/104, come modificata dall’accordo
sullo Spazio economico europeo. Una misura nazionale che, a fronte di una siffatta violazione, attribuisca al titolare del
marchio il diritto ad un risarcimento economico a condizioni analoghe a quelle previste in caso di contraffazione non sembra,
di per sé, contraria al principio di proporzionalità. Spetta tuttavia al giudice nazionale determinare caso per caso, nel
rispetto del principio di proporzionalità, l’entità del risarcimento economico, tenendo conto, segnatamente, della portata
del danno subìto dal titolare del marchio in ragione della violazione commessa dall’importatore parallelo.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.