CELEX: 62002TJ0342
Marca comunitária
Processo de oposição
Amplitude do dever de análise
Transformação em pedido de marca nacional
Artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 40/94

Antecedentes do litígio
Em 7 de Novembro de 1996, a Moser Grupo Media, SL apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), alterado, ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) um pedido de registo de marca comunitária.
A marca cujo registo foi pedido é a marca figurativa seguinte:
Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo são abrangidos pelas classes 9, 16, 38, 39 e 41 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e dos serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma destas classes, à seguinte descrição:
—
«películas (filmes) impressionadas; discos compactos (áudio, vídeo); aparelhos e instrumentos cinematográficos, ópticos e fotográficos», abrangidos pela classe 9;
—
«revistas, fotografias, cartazes, impressos e publicações», abrangidos pela classe 16;
—
«serviços de difusão de programas de televisão e de rádio», abrangidos pela classe 38;
—
«serviços de distribuição de todos os tipos de publicações, de vídeos e de filmes», abrangidos pela classe 39;
—
«serviços de produção de filmes; serviços de produção de filmes em fitas de vídeo; serviços prestados por empresas dedicadas ao aluguer de fitas de vídeo e de filmes cinematográficos; montagem de programas radiofónicos e de televisão; serviços prestados por estúdios de cinema», abrangidos pela classe 41.
Em 9 de Março de 1998, o referido pedido foi publicado no
Boletim das Marcas Comunitárias
n.° 16/1998.
Em 9 de Junho de 1998, a Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (a seguir «recorrente») deduziu oposição ao registo solicitado, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, em relação a todos os produtos e serviços referidos no pedido. A oposição baseava-se na marca nacional anterior MGM registada na Dinamarca (classes 9, 16 e 41), na Finlândia (classes 9 e 41), em França (classes 9, 15, 16, 35, 38 e 41), na Alemanha (classe 9), em Itália (classes 9, 15, 16, 35, 38 e 41), em Portugal (classe 9), em Espanha (classe 9), na Suécia (classe 9), nos países do Benelux (classes 9, 15, 16, 20 e 41), na Grécia (classes 9, 15 e 16), no Reino Unido (classes 9, 35 e 41) e na Áustria (classes 9, 16 e 41), bem como no pedido de marca comunitária n.° 141820, apresentado em 1 de Abril de 1996 e que abrange produtos e serviços incluídos nas classes 9, 38 e 41.
Por decisão de 19 de Fevereiro de 2001 (a seguir «decisão da Divisão de Oposição»), a Divisão de Oposição deferiu a oposição relativamente a todos os produtos e serviços em causa. Na análise do processo, a Divisão de Oposição não teve em consideração determinadas marcas nacionais anteriores, ou seja, direitos reivindicados na Áustria, na Grécia e no Reino Unido, nem o pedido de marca comunitária. No que se refere às marcas nacionais acima referidas, estas foram postas de parle pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o documento apresentado no intuito de comprovar o registo nacional obtido na Áustria evidenciava que o titular do direito em questão não era a recorrente, mas sim a Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. Em segundo lugar, a tradução relativa ao registo nacional obtido na Grécia não estava correcta nem era suficiente e, em consequência, não foi tida em conta. Em terceiro lugar, a prova da titularidade dos registos nacionais no Reino Unido baseava-se apenas em indicações provenientes de uma base de dados privada sendo, por esse facto, insuficiente.
A decisão da Divisão de Oposição baseou-se no risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e esclarecia que, uma vez que a oposição foi deferida com base na referida disposição, a análise dos argumentos baseados em outros motivos de oposição, com fundamento no artigo 8.°, n.
os
4 e 5, era desnecessária.
Em 4 de Abril de 2001, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição para o IHMI, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Alegou que a Divisão de Oposição deveria ter tido em conta direitos nacionais anteriores obtidos na Áustria, na Grécia e no Reino Unido, bem como o pedido de marca comunitária e indeferir o pedido de marca comunitária para toda a União Europeia a fim de impedir a eventual transformação do pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional, por força do artigo 108.
o
do Regulamento n.° 40/94.
Por decisão de 5 de Setembro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Terceira Câmara de Recurso julgou o recurso inadmissível pelo facto de a Divisão de Oposição ter deferido os pedidos da recorrente na acepção do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94. A recorrente não solicitou, expressa ou tacitamente, que fosse adoptada uma decisão no sentido de impedir a Moser Grupo Media, SL de transformar o seu pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional. Por outro lado, em conformidade com o artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, o objectivo do processo de oposição não é dirimir os conflitos de marcas a nível nacional, mas antes impedir o registo de uma marca comunitária em conflito com direitos anteriores. Segundo a Câmara de Recurso, o dever de proceder à análise da oposição para além da questão do registo da marca comunitária está em conflito com a função principal do processo de oposição e com os princípios de economia processual.
O sinal nominativo MGM foi registado como marca comunitária a favor da recorrente em 7 de Outubro de 2002.
Tramitação processual e pedidos das partes
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Novembro de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso.
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
confirmar a decisão da Divisão de Oposição, na parte em que deu provimento à oposição relativamente a todos os produtos e serviços referidos no pedido da Moser Grupo Media, SL e indeferiu o pedido de registo na íntegra com fundamento nas marcas MGM registadas a nível nacional;
—
anular parcialmente a decisão da Divisão de Oposição, a título principal, na parte em que a mesma não tem em conta o pedido de registo da marca comunitária da recorrente e, subsidiariamente, na parte em que não tem em conta as marcas nacionais anteriores registadas na Áustria, na Grécia e no Reino Unido;
—
condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
A recorrente invoca, no essencial, um único fundamento, assente na violação do artigo 42.°, n.° 1, alínea a), e do artigo 8.°, n.° 2, bem como do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94.
Argumentos das partes
A recorrente entende que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que a decisão da Divisão de Oposição não é lesiva para a primeira. Afirma que a decisão da Divisão de Oposição não deferiu todos os seus pedidos, ao privá-la do direito à análise aprofundada do seu caso. A este respeito, alega que, pelo facto de a Divisão de Oposição não ter tido em consideração as marcas nacionais anteriores obtidas na Áustria, na Grécia e no Reino Unido, nem o seu pedido de marca comunitária, cuja tramitação decorria na época, a Moser Grupo Media, SL poderia sempre transformar o seu pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional nos Estados-Membros em relação aos quais o seu pedido de marca comunitária não foi indeferido pela Divisão de Oposição com fundamento em direitos anteriores da recorrente, em conformidade com o artigo 108.° do Regulamento n.° 40/94. Esta possibilidade seria excluída se a Divisão de Oposição se baseasse, como deveria ter feito, quer em todos os direitos nacionais anteriores da recorrente, quer no seu pedido de marca comunitária. Consequentemente, as razões em que se fundamenta a decisão da Divisão de Oposição limitam os efeitos do indeferimento do pedido da Moser Grupo Media, SL.
No que respeita à afirmação de que a recorrente não solicitou expressamente que o indeferimento fosse o mais amplo possível, a recorrente afirma que esse pedido não é necessário nem é imposto pelo Regulamento n.° 40/94. A recorrente considera que, uma vez que baseou a sua oposição em vários direitos nacionais anteriores e no seu pedido de marca comunitária, em conformidade com o artigo 8.
o
, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, o seu pedido tinha por objectivo obter o indeferimento mais amplo possível do pedido de marca comunitária.
Alega que, nos termos da regra 20, n.° 6, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (
JO L 303, p. 1
), a Divisão de Oposição deveria ter suspendido o processo de oposição até ao registo definitivo da marca comunitária MGM para, em seguida, fundamentar a sua decisão na marca registada..
Por outro lado, a decisão da Divisão de Oposição de não tomar em consideração os direitos nacionais anteriores obtidos na Austria, na Grécia e no Reino Unido não se baseia em qualquer motivo legítimo.
A prova do registo da marca MGM na Áustria foi rejeitada, uma vez que foi apresentada sob a designação Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., e não em nome da recorrente. Contudo, trata-se da mesma pessoa colectiva. A este respeito, a recorrente remete para a lista das suas filiais e sociedades-irmã, constante do anexo 6 à petição.
A recorrente afirma que não foi tido em conta o registo da marca grega, uma vez que o número mencionado na tradução não era o mesmo do do certificado de registo. Trata-se de um mal-entendido, uma vez que a tradução anexa às primeiras observações em apoio da oposição nem sequer menciona o número controvertido.
Por último, as marcas depositadas no Reino Unido não foram tidas em consideração pelo facto de os documentos entregues serem cópias provenientes de bases de dados privadas. Contudo, os documentos apresentados em 20 de Fevereiro de 2000 pelos advogados da recorrente em resposta ao pedido de informação adicional do IHMI (certificados de renovação) são provenientes da base de dados do Serviço de Patentes do Reino Unido e são aceites no caso dos serviços de marcas locais.
Quanto ao argumento de que o processo de oposição não tem em vista solucionar conflitos de marcas a nível nacional, a Câmara de Recurso não teve em conta o facto de o processo de transformação resultar do próprio Regulamento n.° 40/94, em especial do seu artigo 108.°
Por esta razão, a Câmara de Recurso e a Divisão de Oposição deveriam ter tido em conta a possibilidade de a Moser Grupo Media, SL converter o seu pedido de marca comunitária em marca nacional e deveriam ter fundamentado o indeferimento da marca solicitada em todas as marcas nacionais anteriores invocadas e na marca comunitária da recorrente.
Acrescenta que, na medida em que a marca MGM foi finalmente registada em 7 de Outubro de 2002, a instância já não tem de ser suspensa e o Tribunal de Primeira Instância pode tomar o registo em consideração. Dado que a Divisão de Oposição decidiu, correctamente no entender da recorrente, que existia risco de confusão entre a marca da recorrente MGM e a marca figurativa Moser Grupo Media, SL, idêntico raciocínio seria aplicável à marca comunitária MGM então registada.
Segundo o IHMI, a recorrente não solicitou, expressa ou tacitamente, que fosse adoptada uma decisão no sentido de impedir o requerente da marca comunitária de converter o seu pedido num pedido de marca nacional.
No que se refere à questão de saber se o IHMI tinha obrigação de analisar a oposição do modo mais amplo possível, este afirma que o objectivo principal do processo de oposição consiste em fornecer um instrumento aos detentores de direitos anteriores a fim de prevenir o registo de marcas comunitárias em conflito com os referidos direitos anteriores e não em proteger os direitos das marcas ou resolver conflitos de marcas a nível nacional.
O IHMI considera que o artigo 8.° , n.° 2, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 significa simplesmente que ele não pode basear o indeferimento da oposição no facto de uma marca ainda não estar registada. Em caso algum, a regra 20, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95 impõe que o IHMI suspenda o processo de oposição.
Por outro lado, os artigos 108.° a 110.° do Regulamento n.° 40/94, que estabelecem as regras relativas à transformação dos pedidos de marca comunitária em pedidos de marca nacional, não constituem o fundamento de um interesse jurídico dos oponentes em exigir que as questões relativas à transformação em marca nacional sejam dirimidas em sede de oposição. No entender do IHMI, o interesse jurídico invocado pela recorrente deveria já ser directo e actual no momento do processo de oposição.
O IHMI recorda que, na prática, a Divisão de Oposição se esforça por tornar em consideração o maior número possível de direitos anteriores ou, subsidiariamente, por proferir decisões com o alcance territorial mais amplo possível, desde que o processo não seja por isso sobrecarregado.
Por último, no que respeita ao facto de a Divisão de Oposição não ter tomado em conta as marcas nacionais da recorrente registadas na Áustria, na Grécia e no Reino Unido, o IHMI recorda que a marca austríaca não é detida pela recorrente, mas antes por uma sociedade do mesmo grupo, a qual é uma pessoa colectiva distinta. Quanto à marca grega, o número de registo que aparece no certificado de registo não é o mesmo que figura na sua tradução. No que respeita às marcas britânicas, as provas que demonstram que as mesmas pertencem à recorrente são provenientes de uma base de dados privada. Não existe, portanto, garantia de que as informações sejam exactas e actualizadas. O IHMI considera, por isso, que a Divisão de Oposição procedeu correctamente ao não ter em conta as marcas nacionais em questão.
Apreciação do Tribunal
A recorrente critica, no essencial, o IHMI pelo facto de que a Moser Grupo Media, SL poderia sempre transformar o seu pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional nos Estados-Membros em relação aos quais o seu pedido de marca comunitária não fora indeferido pela Divisão de Oposição com fundamento em marcas anteriores da recorrente, nos termos do artigo 108.° do Regulamento n.° 40/94, dado que a Divisão de Oposição não tomou em consideração as marcas nacionais anteriores da recorrente obtidas na Áustria, na Grécia e no Reino Unido, nem o seu pedido de marca comunitária, cuja tramitação decorria na época.
A este respeito, deve recordar-se desde logo que o artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94 prevê que «[t]odas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões».
No presente caso, é pacífico que a decisão impugnada julgou inadmissível o recurso interposto para a Câmara de Recurso pelo facto de a Divisão de Oposição ter deferido as pretensões da recorrente na acepção do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94.
A este respeito, há que salientar que o processo de oposição tem por objectivo prevenir o registo de marcas comunitárias em conflito com marcas ou direitos anteriores. Esta interpretação é a única inteiramente susceptível de permitir alcançar os objectivos do Regulamento n.° 40/94. Efectivamente, há que lembrar que, nos termos do segundo considerando do Regulamento n.° 40/94, o regime comunitário de marcas confere às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território da Comunidade e que o carácter unitário da marca comunitária assim definido é aplicável salvo disposição em contrário do referido regulamento.
Consequentemente, há que considerar que a finalidade do processo de oposição consiste em dar às empresas a possibilidade de se oporem, segundo um procedimento único, aos pedidos de marcas comunitárias que possam criar risco de confusão com as suas marcas ou os seus direitos anteriores, e não dirimir antecipadamente possíveis conflitos a nível nacional.
No presente caso, é pacífico que a oposição da recorrente foi julgada procedente cm relação a todos os produtos e serviços em causa e que foi indeferido o pedido de registo da marca comunitária Moser Grupo Media, SL. A decisão da Divisão de Oposição deferiu, portanto, o pedido da recorrente.
Importa ainda analisar o argumento da recorrente segundo o qual o facto de a Divisão de Oposição não ter analisado as suas marcas nacionais anteriores obtidas na Áustria, na Grécia e no Reino Unido nem o seu pedido de marca comunitária teve consequências jurídicas negativas no que lhe respeita, e isto independentemente da decisão do processo.
A este respeito, há que recordar que é verdade que a regra 15, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95 dispõe que «[a] oposição pode ser formulada com fundamento na existência de uma ou mais marcas anteriores, nos termos do n.° 2 do artigo 8.° do regulamento (‘marcas anteriores’) ou de um ou mais direitos anteriores, nos termos do n.° 4 do artigo 8.° do regulamento (‘direitos anteriores’)».
Além disso, resulta do Regulamento n.° 40/94, e em especial do artigo 108.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 44/94, em vigor na época dos factos em causa no processo principal, que «[o] requerente ou o titular de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido ou da sua marca comunitária em pedido de marca nacional [...] [n]a medida em que o pedido de marca comunitária seja recusado, retirado ou considerado retirado».
E igualmente verdade que os motivos de recusa do pedido de marca comunitária determinam se a marca comunitária pedida pode ser registada a nível nacional. Efectivamente, está previsto no artigo 108.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 que a transformação não ocorre tendo em vista a protecção num Estado-Membro onde, de acordo com a decisão do IHMI ou do órgão jurisdicional nacional, o pedido ou a marca comunitária estejam feridos de um motivo de recusa de registo, de revogação ou de nulidade.
Contudo, é pacífico que o processo de transformação do pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional constitui apenas uma faculdade do requerente da marca comunitária. Além disso, este processo não confere de modo nenhum aos requerentes o direito de que os seus pedidos sejam aceites pelas autoridades nacionais competentes. Pelo contrário, a decisão quanto ao eventual registo nacional está reservada às autoridades nacionais competentes. Por outro lado, os opositores têm a possibilidade de invocar os seus direitos perante as referidas autoridades nacionais.
Por outro lado, nada impede o requerente cujo pedido de marca comunitária tenha sido indeferido em consequência cíe um processo de oposição de apresentar pedidos semelhantes às autoridades nacionais sem recorrer ao processo de transformação.
Consequentemente, há que concluir que o interesse invocado pela recorrente respeita a uma situação jurídica futura e incerta.
A este respeito, importa recordar que resulta de jurisprudência assente que um recurso de anulação interposto por uma pessoa singular ou colectiva só é admissível na medida em que o recorrente tenha interesse em que o acto impugnado seja anulado (acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Setembro de 1995, Antillean Rice Mills e o./Comissão,
T-480/93 e T-483/93, Colect., p. II-2305, n.° 59
; de 25 de Março de 1999, Gencor/Comissão,
T-102/96, Colect., p. II-753, n.° 40
; e de 30 de Janeiro de 2002, Nuove Industrie Molisane/Comissão,
T-212/00, Colect., p. II--347, n.° 33
). Este interesse deve ser efectivo e actual (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Setembro de 1992, NBV e NVB/Comissão,
T-138/89, Colect., p. II-2181, n.° 33
) e aprecia-se no dia em que o recurso é interposto (acórdãos do Tribunal de Justiça de 16 de Dezembro de 1963, Forges de Clabecq//Alla Autoridade,
14/63, Colect. 1962-1964, p. 365
, Recueil, pp. 719 e 748, e do Tribunal de Primeira Instância de 24 de Abril de 2001, Torre e o./Comissão,
T-159/98, ColectFP, pp. I-A-83 e II-395, n.° 28
). Quando o interesse invocado pelo recorrente se refere a uma situação jurídica futura, o mesmo deve provar que a violação desta situação se revela, desde já, certa. Consequentemente, o recorrente não pode invocar situações futuras e incertas para justificar o seu interesse em pedir a anulação do acto impugnado (acórdão NBV e NVB/Comissão, já referido, n.° 33).
Assim, há que considerar que a decisão da Divisão de Oposição deferiu as pretensões da recorrente ao julgar procedente a oposição da recorrente em relação a todos os produtos e serviços em causa, embora a oposição não tenha sido deferida com base na totalidade das marcas invocadas como fundamento de oposição.
No que se refere à alegada necessidade de tomar em consideração o pedido de marca comunitária da recorrente, o IHMI invocou, com razão, considerações de economia processual. Dado que o pedido de oposição poderia ser julgado procedente com fundamento em várias marcas nacionais anteriores, não era necessário alongar mais o procedimento suspendendo-o, por força da regra 20, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95, com o objectivo de aguardar o registo da marca comunitária. Efectivamente, a regra 20, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95 prevê que «[n]o caso de a oposição ter fundamento num pedido de registo nos termos do n.° 2, alínea b), do artigo 8.° do regulamento, o Instituto pode suspender qualquer processo de oposição até à adopção de uma decisão final nesse processo, ou caso existam outras circunstâncias que justifiquem a suspensão». Consequentemente, a suspensão constitui uma faculdade do IHMI, à qual este recorre apenas quando a considera justificada.
Efectivamente, aceitar a tese da recorrente segundo a qual o IHMI tem a obrigação de suspender todo e qualquer processo de oposição baseado num pedido de registo, como o referido no artigo 8.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do referido pedido, poderia conduzir a uma reacção em cadeia. Com efeito, pode suceder que o pedido de registo, como o referido no artigo 8, n.° 2, alínea b), do regulamento, seja ele próprio objecto de um processo de oposição relativamente a outro pedido de registo que, por sua vez, deveria, na tese da recorrente, ser suspenso.
No que respeita à questão de saber se a recorrente solicitou ou não, expressa ou tacitamente, urna decisão sobre a oposição cujos efeitos fossem o mais amplo possível, ou seja, uma decisão que abrangesse todas as marcas nacionais anteriores nas quais se baseou a sua oposição bem como o pedido de marca comunitária, não há que acolher a argumentação da recorrente. Efectivamente, dado que a Divisão de Oposição não tem, em qualquer caso, nenhuma obrigação de analisar a totalidade das marcas ou dos direitos anteriores pelas razões acima expostas, a questão dos efeitos da extensão do requerimento de oposição relativamente à referida obrigação é destituída de qualquer relevância.
Pelas mesmas razões, também não é necessário analisar a questão de saber se o pedido de registo da marca MGM a nível comunitário e a existência das marcas austríacas, gregas e britânicas seriam fundamentos válidos para efeitos de oposição.
Daqui resulta que deve ser negado provimento ao recurso.
Quanto às despesas
Nos termos do n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secção)
decide:

1)
E negado provimento ao recurso.

2)
A recorrente é condenada nas despesas.

Legal
Tiili
Vilaras
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Setembro de 2004.
O secretário
H. Jung
O presidente
H. Legal
(
*1
)	Língua do processo: inglês.