CELEX: 62001CJ0206
Návrh na začatie prejudiciálneho konania High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
Spojené kráľovstvo

Uznesením zo 4. mája 2001, doručeným Súdnemu dvoru 18. mája 2001, položil High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, podľa článku 234 ES dve prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu článku 5 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS
z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1;
Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“).
Prejudiciálne otázky vyplynuli zo sporu medzi Arsenal Football Club plc (ďalej len „Arsenal FC“) a pánom Reedom v súvislosti
s predajom a jeho predajnou ponukou šatiek, na ktorých bolo veľkými písmenami napísane slovo „Arsenal“, pričom toto označenie
je zapísané ako ochranná známka najmä pre takéto výrobky v prospech Arsenal FC.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva
Smernica konštatuje vo svojom prvom odôvodnení, že vnútroštátna úprava členských štátov v oblasti ochranných známok obsahujú
rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu skresľovať podmienky hospodárskej
súťaže v rámci spoločného trhu. Podľa tohto odôvodnenia z uvedeného vyplýva, že na účely vytvorenia a fungovania vnútorného
trhu je potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov. Tretie odôvodnenie smernice spresňuje, že v súčasnosti nie
je potrebná úplná aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.
Podľa znenia desiateho odôvodnenia smernice:
„… ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie
pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna…“
Článok 5 ods. 1 smernice stanovuje:
„Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré
nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:
a)      akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná
známka zapísaná;
b)      akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné
tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením
a ochrannou známkou.“
Článok 5 ods. 3 písm. a) a b) smernice stanovuje:
„V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:
a)      umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
b)      ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať…“
Podľa znenia článku 5 ods. 5 smernice:
„Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než
na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena
alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky
škodilo.“
Článok 6 ods. 1 smernice znie takto:
„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:
a)      ich vlastné meno alebo adresu;
b)      údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru
alebo služieb;
c)      ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo
alebo náhradné diely,
za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

Vnútroštátna právna úprava
Právo vyplývajúce z ochranných známok upravuje v Spojenom kráľovstve Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkach z roku
1994), ktorý na účely prebratia smernice nahradil Trade Marks Act 1938 (zákon o ochranných známkach z roku 1938).
Článok 10 ods. 1 Trade Marks Act 1994 stanovuje:
„Osoba poruší práva vyplývajúce zo zapísanej ochrannej známky, ak používa v obchodnom styku označenie zhodné s ochrannou známkou
pre rovnaké výrobky a služby ako tie, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.“
Podľa znenia článku 10 ods. 2 písm. b) Trade Marks Act 1994:
„Osoba poruší práva vyplývajúce zo zapísanej ochrannej známky, ak používa v obchodnom styku označenie, ktoré môže z dôvodu
…
b)      jeho podobnosti s ochrannou známkou a jeho používaním pre rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby ako tie, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná,
vyvolať vo vedomí verejnosti pravdepodobnosť zámeny, ktorá obsahuje aj pravdepodobnosť asociácie s ochrannou známkou.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
Arsenal FC je známy futbalový klub prvej anglickej divízie. Je tiež prezývaný „the Gunners“ a počas veľmi dlhého obdobia bol
spájaný s dvoma symbolmi: štítom („the crest device“) a delom („the canon device“).
V roku 1989 sa Arsenal FC stal majiteľom ochranných známok pozostávajúcich predovšetkým zo slov „Arsenal“ a „Arsenal Gunners“,
ako aj symbolov štítu a dela pre skupinu výrobkov, ktoré zahŕňali konfekčný tovar, športové oblečenie a topánky. Arsenal FC
zhotovuje a poskytuje svoje vlastné výrobky alebo ich výrobu a poskytovanie uskutočňuje prostredníctvom svojej siete autorizovaných
predajcov.
Keďže jeho obchodné a reklamné aktivity spojené s predajom suvenírov a spomienkových predmetov označených uvedenými ochrannými
známkami dosiahli v posledných rokoch veľký rozmach a boli zdrojom značných príjmov, Arsenal FC sa snažil zabezpečiť, aby
oficiálne výrobky – teda tie, ktoré vyrobil Arsenal FC alebo boli vyrobené s jeho súhlasom, – mohli byť jednoznačne identifikované,
a snažil sa presvedčiť svojich priaznivcov, aby si kupovali iba tieto výrobky. Navyše klub podal návrhy na začatie konania
tak občianskeho, ako aj trestného proti obchodníkom predávajúcim neoficiálne výrobky.
Od roku 1970 predáva pán Reed suveníry a iné spomienkové futbalové predmety, ktoré takmer všetky obsahujú označenia odkazujúce
na Arsenal FC, v niekoľkých stánkoch umiestnených pred areálom štadióna Arsenal FC. Podarilo sa mu zaobstarať si od obchodnej
spoločnosti KT Sports, ktorú klub poveril predajom výrobkov predajcom umiestneným okolo spomínaného štadióna, len veľmi malé
množstvo oficiálnych výrobkov. V roku 1991 a 1995 dal Arsenal FC zhabať neoficiálne predmety pána Reeda.
Vnútroštátny súd uvádza, že vo veci samej sa nespochybňuje skutočnosť, že pán Reed predával a ponúkal na predaj v jednom zo
svojich stánkov šatky s označením odvolávajúcim sa na Arsenal FC napísaným veľkými písmenami a že tieto šatky neboli oficiálnymi
výrobkami.
Vnútroštátny súd ďalej uvádza, že v uvedenom stánku bola umiestnená veľká tabuľa s nasledujúcim nápisom:
„Slová alebo logá vyobrazené na predmetoch ponúkaných na predaj sú iba ozdobami a nevyjadrujú ani nenaznačujú akúkoľvek spojitosť
s výrobcami alebo distributérmi akýchkoľvek iných predmetov. Iba výrobky s nápisom potvrdzujúcim, že ide o oficiálne výrobky
Arsenalu, sú oficiálnymi výrobkami Arsenalu.“
Navyše vnútroštátny súd zdôrazňuje, že keď sa pánovi Reedovi vo výnimočných prípadoch podarilo zaobstarať si oficiálne výrobky,
vo svojich vzťahoch so zákazníkmi jednoznačne rozlišoval oficiálne a neoficiálne výrobky, najmä používaním štítku s nápisom
„oficiálny“. Okrem toho oficiálne výrobky boli predávané za vyššie ceny.
Arsenal FC podal žalobu proti pánovi Reedovi na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, pretože sa domnieval,
že pán Reed predávaním dotknutých neoficiálnych šatiek na jednej strane porušil povinnosti vyplývajúce z mimozmluvnej zodpovednosti
konaním „passing off“ – podľa vnútroštátneho súdu ide o zavádzajúce konanie tretej osoby, na základe ktorého veľký počet osôb
verí alebo je privedených veriť, že predmety predávané treťou osobou sú predmetmi žalobcu alebo sú predávané s jeho súhlasom,
alebo majú s ním spojitosť obchodnej povahy, – a na strane druhej sa dopustil porušenia práv z ochrannej známky.
Vzhľadom na okolnosti veci samej vnútroštátny súd zamietol žalobu Arsenal FC v časti týkajúcej sa mimozmluvnej zodpovednosti
(pre „passing-off“) z dôvodu, že sa klubu v podstate nepodarilo preukázať existenciu skutočnej zámeny vo vnímaní cieľovej
skupiny verejnosti a najmä sa mu nepodarilo dokázať, že všetky neoficiálne výrobky predané pánom Reedom boli verejnosťou považované
za pochádzajúce od Arsenal FC alebo ním povolené. V tejto súvislosti vnútroštátny súd zdôraznil najmä to, že sa domnieva,
že označenia odvolávajúce sa na Arsenal FC, ktoré boli pridané na predmety predávané pánom Reedom, neobsahovali žiadne označenie
pôvodu týchto predmetov.
Čo sa týka dôvodu žaloby Arsenal FC týkajúceho sa porušenia práv z ochranných známok založeného na článku 10 ods. 1 a 2 písm. b)
Trade Marks Act 1994, vnútroštátny súd zamietol tvrdenie Arsenal FC, podľa ktorého používanie označení zapísaných ako ochranné
známky pánom Reedom bolo považované tými, ktorým bolo určené, ako označujúce pôvod výrobkov („badge of origin“), a teda bolo
používaním „ako ochrannej známky“ („trademark use“).
Podľa vnútroštátneho súdu totiž označenia pridané na výrobky pána Reeda boli považované verejnosťou za prejavy podpory, oddanosti
alebo pripojenia („badge of support, loyalty or affiliation“).
Vo svetle týchto informácií vnútroštátny súd usúdil, že žaloba Arsenal FC o porušení práv z ochrannej známky môže byť dôvodná
iba vtedy, ak by ochrana vyplývajúca majiteľovi ochrannej známky z ustanovení článku 10 Trade Marks Act 1994 a smernice, ktorú
tento zákon preberá, zakazovala tretím osobám aj iné používanie označenia ako používanie ako ochrannej známky, čo predpokladá
veľmi extenzívny výklad týchto ustanovení.
V tejto súvislosti vnútroštátny súd usudzuje, že tvrdenie, podľa ktorého sa tretím osobám zakazuje iné používanie označenia
ako používanie ako ochrannej známky, vedie k rozpornosti. Opačné tvrdenie teda to, podľa ktorého iba používanie ako ochrannej
známky je upravené, by však nebolo v súlade so znením smernice ani Trade Marks Act 1994, ktoré definujú porušenie práv z ochrannej
známky vo vzťahu k používaniu „označenia“ a nie „ochrannej známky“.
Vnútroštátny súd poukazuje na to, že najmä vzhľadom na toto znenie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené
kráľovstvo) rozhodol v rozsudku Philips Electronics Ltd/Remongton Consumer Products [(1999) RPC 809], že používanie označenia
zapísaného ako ochranná známka na iné účely môže zakladať porušenie práva vyplývajúceho z ochrannej známky. High Court poznamenáva,
že napriek tomu právny stav viažuci sa k tejto otázke zostáva nejasný.
Okrem toho vnútroštátny súd zamietol tvrdenie pána Reeda týkajúce sa údajnej neplatnosti ochranných známok Arsenal FC.
Za týchto okolností High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu
dvoru tieto prejudiciálne otázky:
„1.      V prípade, že je ochranná známka platne zapísaná a:
a)      tretia osoba používa v rámci svojich obchodných aktivít označenie zhodné s ochrannou známkou a pridá ho na rovnaké výrobky
ako tie, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a
b)      tretia osoba nemôže na svoju obranu použiť ustanovenia článku 6 ods. 1 smernice 89/104/EHS…,
môže sa táto tretia osoba dovolávať obmedzení účinkov ochrannej známky z dôvodu, že napadnuté používanie neobsahuje žiaden
údaj o pôvode (t. j. spojitosť v obchodnom styku medzi výrobkami a majiteľom ochrannej známky)?
2.      V prípade kladnej odpovede, môže skutočnosť, že takéto používanie je považované za prejav podpory, oddanosti alebo pripojenia
k majiteľovi ochrannej známky, tvoriť dostatočnú spojitosť?“

O prejudiciálnych otázkach
Je potrebné spoločne preskúmať obidve prejudiciálne otázky.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru
Arsenal FC uvádza, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice umožňuje majiteľovi ochrannej známky zakázať používanie označenia,
ktoré je zhodné s ochrannou známkou, a vôbec nepodmieňuje výkon tohto práva zákazu tým, aby označenie bolo používané ako ochranná
známka. Z uvedeného vyplýva, že pôsobnosť ochrany upravená v tomto ustanovení je rozšírená aj na používanie tohto označenia
treťou osobou, aj keď toto používanie nepotvrdzuje existenciu spojitosti medzi výrobkom a majiteľom ochrannej známky. Tento
výklad podporuje znenie článku 6 ods. 1 smernice, pretože osobitné obmedzenia výkonu práv vyplývajúcich z ochrannej známky
obsiahnuté v tomto ustanovení poukazujú na to, že podobné používanie v zásade patrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a)
smernice a je povolené iba v prípadoch presne určených v článku 6 ods. 1 smernice.
Subsidiárne Arsenal FC uvádza, že v každom prípade používanie označenia zhodného s ochrannou známkou Arsenal pánom Reedom
musí byť kvalifikované ako používanie ochrannej známky, pretože toto používanie označuje pôvod výrobkov a nezáleží na tom,
že zároveň označuje majiteľa ochrannej známky.
Pán Reed tvrdí, že obchodné činnosti sporné vo veci samej nepatria do pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice, pretože Arsenal
FC nepreukázal, že označenie bolo používané ako ochranná známka, teda, že označovalo pôvod výrobkov, ako to vyžaduje smernica,
najmä jej článok 5. Ak verejnosť nevníma označenie ako údaj o pôvode, používanie nie je používaním označenia ako ochrannej
známky. Čo sa týka článku 6 smernice, znenie tohto ustanovenia nenasvedčuje tomu, že obsahuje vyčerpávajúci zoznam činností,
ktoré nie sú porušením práv z ochrannej známky.
Komisia uvádza, že právo, ktoré vyplýva majiteľovi ochrannej známky z článku 5 ods. 1 smernice, nezávisí od okolnosti, že
tretia osoba nepoužíva označenie ako ochrannú známku, a zvlášť od okolnosti, že tretia osoba ho nepoužíva na označenie pôvodu,
ale vyrozumie verejnosť inými prostriedkami, že výrobky nepochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo dokonca, že používanie
označenia ním nebolo povolené. Konkrétnym cieľom ochrannej známky je v podstate zabezpečiť, že iba jej majiteľ môže dať výrobku
označenie pôvodu tým, že naň pridá ochrannú známku. Komisia navyše tvrdí, že z desiateho odôvodnenia smernice vyplýva, že
ochrana upravená v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice je absolútna.
Počas pojednávania Komisia dodala, že pojem používanie ochrannej známky ako takej, ak sa uzná ako relevantný, odkazuje na
používanie slúžiace skôr na odlíšenie výrobkov ako na určenie ich pôvodu. Tento pojem zahŕňa aj používania tretími osobami
dotýkajúce sa záujmov majiteľa ochrannej známky, akým môže byť dobré meno výrobku. V každom prípade vnímanie verejnosťou slova
„Arsenal“ zhodujúceho sa so slovnou ochrannou známkou ako prejav podpory, oddanosti alebo pripojenia k majiteľovi ochrannej
známky nevylučuje, že dotknuté výrobky sú tiež vnímané z tohto dôvodu ako pochádzajúce od majiteľa ochrannej známky. Práve
naopak, takéto vnímanie potvrdzuje rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky a zvyšuje nebezpečenstvo, že tieto výrobky budú
vnímané ako pochádzajúce od majiteľa ochrannej známky. Preto, ak by aj používanie ochrannej známky ako takej bolo relevantným
hľadiskom, spomínaný majiteľ by mal mať právo zakázať obchodnú činnosť spornú vo veci samej.
Dozorný úrad EZVO tvrdí, že aby sa mohol majiteľ ochrannej známky odvolávať na článok 5 ods. 1 smernice, tretia osoba musí
používať označenie na účely odlíšenia – v súlade so základnou a zaužívanou funkciou ochrannej známky – výrobkov alebo služieb,
teda používať ochrannú známku ako ochrannú známku. Ak táto podmienka nie je splnená, majiteľ ochrannej známky sa môže odvolať
iba na ustanovenia vnútroštátneho práva uvedené v článku 5 ods. 5 smernice.
Napriek tomu podmienka používania ochrannej známky ako takej v zmysle článku 5 ods. 1 smernice, ktorú treba chápať ako podmienku
používania označenia zhodného s ochrannou známkou na účely odlíšenia výrobkov a služieb, je pojmom práva Spoločenstva, ktorý
by sa mal chápať v širšom význame a zahŕňať najmä používanie ako prejav podpory, oddanosti alebo pripojenia k majiteľovi ochrannej
známky.
Podľa Dozorného úradu EZVO okolnosť, že tretia osoba, ktorá pridala ochrannú známku na výrobky, oznámila, že nepochádzajú
od majiteľa ochrannej známky, nevylučuje pravdepodobnosť zámeny v širšom okruhu spotrebiteľov. Ak by majiteľ ochrannej známky
nemal právo zakázať tretím osobám podobné konanie, mohlo by to viesť k zovšeobecnenému používaniu označenia, ktoré by v konečnom
dôsledku viedlo k tomu, že ochranná známka by sa zbavila svojej rozlišovacej spôsobilosti, čím by sa ohrozila jej základná
a tradičná funkcia.

Odpoveď Súdneho dvora
Na úvod treba pripomenúť, že článok 5 smernice upravuje „práva z ochrannej známky“ a jej článok 6 obsahuje pravidlá týkajúce
sa „obmedzenia účinku ochrannej známky“.
Podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice dáva zapísaná ochranná známka jej majiteľovi výlučné právo. Podľa znenia písmena
a) toho istého odseku toto výlučné právo oprávňuje majiteľa ochrannej známky zakázať všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho
súhlas, aby používali v obchodnom styku označenie zhodné s ochrannou známkou pre výrobky alebo služby zhodné s tými, pre ktoré
bola ochranná známka zapísaná. Článok 5 ods. 3 smernice obsahuje neúplný výpočet spôsobov používania, ktoré môže majiteľ ochrannej
známky zakázať na základe odseku 1 tohto článku. Ostatné ustanovenia smernice, ako napríklad článok 6, definujú niektoré obmedzenia
účinku ochrannej známky.
Čo sa týka sporu vo veci samej, je potrebné zdôrazniť, že ako to vyplýva najmä z bodu 19 a prílohy V vnútroštátneho uznesenia,
slovo „Arsenal“ je napísané veľkými písmenami na šatkách predávaných pánom Reedom a je sprevádzané inými nápismi, ktoré sú
značne menej viditeľné, predovšetkým „the Gunners“, pričom všetky tieto nápisy odkazujú na majiteľa ochrannej známky, teda
Arsenal FC. Tieto šatky sú okrem iného určené priaznivcom Arsenal FC, ktorí ich nosia predovšetkým počas zápasov, na ktorých
sa klub zúčastňuje.
Za týchto okolností, ako to zdôraznil vnútroštátny súd, prebieha používanie označenia zhodného s ochrannou známkou v obchodnom
styku, keďže sa týka obchodnej činnosti zameranej na získanie ekonomickej výhody a netýka sa súkromnej sféry. Navyše ide o používanie
upravené článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice, teda používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky alebo služby
zhodné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná.
V tejto súvislosti treba osobitne uviesť, že sa používanie sporné vo veci samej vzťahuje tak na výrobky v zmysle článku 5
ods. 1 písm. a) smernice, pretože sa týka pridania označenia zhodného s ochrannou známkou na výrobky, ako aj na ponuku, na
uvedenie na trh a na skladovanie výrobkov na tieto účely v zmysle článku 5 ods. 3 písm. a) a b) smernice.
Na účely odpovede na prejudiciálne otázky treba určiť, či oprávňuje článok 5 ods. 1 písm. a) smernice majiteľa ochrannej známky
zakázať tretím osobám akékoľvek používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky zhodné s tými, pre ktoré bola
ochranná známka zapísaná, v obchodnom styku alebo či toto právo zákazu predpokladá prítomnosť konkrétneho záujmu majiteľa
ochrannej známky v tom zmysle, že používanie daného označenia treťou osobou musí zasiahnuť alebo byť spôsobilé zasiahnuť do
jednej zo základných funkcií ochrannej známky.
V tejto súvislosti treba po prvé pripomenúť, že článok 5 ods. 1 smernice uskutočňuje úplné zosúladenie a definuje výlučné
právo majiteľov ochranných známok v Spoločenstve (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi
Strauss, C‑414/99 až 416/99, Zb. s. I‑8691, bod 39 a citovanú judikatúru).
Deviate odôvodnenie smernice vysvetľuje, že cieľom smernice je zabezpečiť majiteľovi ochrannej známky „tú istú ochranu v právnych
systémoch všetkých členských štátov“ a označuje tento cieľ za „podstatný“.
Súdnemu dvoru prináleží podať jednotný výklad článku 5 ods. 1 smernice a osobitne v ňom obsiahnutého pojmu „používanie“, ktorý
je predmetom prejudiciálnych otázok v tejto veci, tak, aby sa zabránilo rozdielnostiam v ochrane poskytnutej jednotlivými
členskými štátmi majiteľovi ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný, body
42 a 43).
Po druhé je potrebné zdôrazniť, že cieľom smernice je, ako to vyplýva z jej prvého odôvodnenia, odstrániť rozdiely vo vnútroštátnej
právnej úprave členských štátov v oblasti ochranných známok, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb
a ktoré môžu skresľovať podmienky hospodárskej súťaže v rámci spoločného trhu.
Právo z ochrannej známky v skutočnosti tvorí základný prvok systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie
je cieľom Zmluvy ES. V tomto systéme musia byť podniky schopné získať si zákazníkov kvalitou svojich výrobkov alebo služieb,
čo je možné iba vďaka existencii rozlišovacích označení umožňujúcich ich identifikovať (pozri najmä rozsudky zo 17. októbra
1990, Hag GF, C‑10/89, Zb. s. I‑3711, bod 13, a zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Zb. s. I‑6959, bod 21).
V tomto kontexte je základnou funkciou ochrannej známky zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi označenie pôvodu
výrobku alebo služby označenej ochrannou známkou a umožniť mu tak odlíšiť bez akejkoľvek zámeny tento výrobok alebo službu
od tých, ktoré majú iný pôvod. Na to totiž, aby ochranná známka mohla mať postavenie základného prvku systému nenarušenej
hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, musí zabezpečovať, že všetky výrobky alebo služby, ktoré
sú ňou označené, boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich
kvalitu (pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7, a z 18. júna 2002, Philips,
C‑299/99, Zb. s. I‑5475, bod 30).
Zákonodarca Spoločenstva potvrdil základnú funkciu ochrannej známky tým, že v článku 2 smernice stanovil, že označenia, ktoré
majú grafické vyjadrenie, môžu tvoriť ochrannú známku iba vtedy, ak sú spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby jedného podniku
od výrobkov alebo služieb iných podnikov (pozri najmä rozsudok Merz & Krell, už citovaný, bod 23).
Aby bola táto záruka pôvodu, ktorá tvorí základnú funkciu ochrannej známky, zabezpečená, musí byť majiteľ ochrannej známky
chránený proti konkurentom, ktorí by chceli zneužiť postavenie a dobré meno ochrannej známky predajom výrobkov neoprávnene
označených ochrannou známkou (pozri najmä rozsudky Hoffmann-La Roche, už citovaný, bod 7, a z 11. novembra 1997, Loendersloot,
C‑349/95, Zb. s. I‑6227, bod 22). V tejto súvislosti desiate odôvodnenie smernice zdôrazňuje absolútnu povahu ochrany poskytnutej
ochrannou známkou v prípade zhodnosti známky a označenia a zhodnosti sporných výrobkov a služieb s výrobkami a službami, pre
ktoré je ochranná známka zapísaná. Uvádza, že cieľom tejto ochrany je najmä zabezpečiť pôvodnú funkciu ochrannej známky.
Z týchto úvah vyplýva, že výlučné právo upravené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice bolo poskytnuté, aby umožnilo majiteľovi
ochrannej známky chrániť svoje konkrétne záujmy ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečiť, aby ochranná známka mohla
plniť svoje základné funkcie. Výkon tohto práva preto prichádza do úvahy v prípadoch, keď používanie označenia treťou osobou
zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky a najmä do jej základnej funkcie, ktorou je zaručiť spotrebiteľom
pôvod výrobku.
Výlučná povaha práva poskytnutého majiteľovi zapísanej ochrannej známky podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice je totiž odôvodnená
iba v medziach uplatnenia tohto ustanovenia.
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že článok 5 ods. 5 smernice stanovuje, že článok 5 ods. 1 až 4 smernice neovplyvnia tie
uplatniteľné ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia na iné účely ako na účely rozlíšenia
výrobkov alebo služieb.
Majiteľ ochrannej známky totiž nemôže zakázať používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky zhodné s výrobkami,
pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, ak toto používanie nezasahuje do jeho záujmov ako majiteľa ochrannej známky vzhľadom
na jej funkcie. Takto sú vylúčené z pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice niektoré čisto opisné používania, pretože nezasahujú
do žiadneho zo záujmov, ktoré toto ustanovenie chráni, a teda nejde o používanie v zmysle uvedeného ustanovenia (pozri v súvislosti
s používaním na čisto opisné účely ponúknutého výrobku rozsudok zo 14. mája 2002, Hölterhoff, C‑2/00, Zb. s. I‑4187, bod 16).
V tejto súvislosti je potrebné najprv uviesť, že spor vo veci samej sa podstatne odlišuje od sporu, ktorý viedol k vyhláseniu
už citovaného rozsudku Hölterhoff. Predovšetkým v prejednávanej veci sa používanie označenia uskutočňovalo v rámci predaja
spotrebiteľom, a teda zjavne nešlo o používanie na čisto opisné účely.
Vzhľadom na prítomnosť slova „Arsenal“ tak na výrobkoch sporných vo veci samej, ako aj na ďalších druhoradých nápisoch (pozri
bod 39 tohto rozsudku), používanie tohto označenia má takú povahu, ktorá potvrdzuje existenciu materiálnej spojitosti v obchodnom
styku medzi dotknutými výrobkami a majiteľom ochrannej známky.
Tento záver nemožno spochybniť, tým že v stánku pána Reeda bolo umiestnené upozornenie, podľa ktorého napadnuté výrobky nie
sú oficiálnymi výrobkami Arsenal FC (pozri bod 17 tohto rozsudku). Aj za predpokladu totiž, že tretia osoba sa môže v rámci
svojej obhajoby v spore o porušovaní práv z ochrannej známky odvolávať na takéto upozornenie, treba skonštatovať, že vo veci
samej sa nedá vylúčiť, že niektorí spotrebitelia, najmä ak prídu do styku s výrobkami po tom, ako boli predané pánom Reedom
a vynesené z jeho stánku, kde viselo upozornenie, budú považovať označenie Arsenal FC za označenie podniku, z ktorého pochádzajú
uvedené výrobky.
Ďalej je potrebné uviesť, že vo veci samej nie je tiež zaručené, ako to vyžaduje judikatúra Súdneho dvora uvedená v bode 48
tohto rozsudku, že všetky výrobky alebo služby označené ochrannou známkou boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného
podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu.
Sporné výrobky sú totiž poskytované mimo dohľadu Arsenal FC ako majiteľa ochrannej známky, pretože je preukázané, že uvedené
výrobky nepochádzajú ani od Arsenal FC, ani od autorizovaných predajcov.
Za týchto okolností môže sporné používanie označenia zhodného s ochrannou známkou ohroziť zaručenie pôvodu, ktoré je základnou
funkciou ochrannej známky, ako to vyplýva z judikatúry Súdneho dvora uvedenej v bode 48 tohto rozsudku. Ide teda o používanie,
ktoré majiteľ ochrannej známky môže zakázať v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice.
Keďže sa skonštatovalo, že vo veci samej môže používanie dotknutého označenia treťou osobou zasahovať do zaručenia pôvodu
výrobku a že majiteľ ochrannej známky má mať právo ho zakázať, tento záver nemožno spochybniť okolnosťou, že toto označenie
je vnímané v rámci tohto používania ako prejav podpory, oddanosti alebo pripojenia k majiteľovi ochrannej známky.
Z uvedeného vyplýva, že na otázky položené vnútroštátnym súdom je potrebné odpovedať tak, že v situácii, ktorá nepatrí do
pôsobnosti článku 6 ods. 1 smernice, keď tretia osoba používa v obchodnom styku označenie zhodné s platne zapísanou ochrannou
známkou pre výrobky zhodné s výrobkami, pre ktoré je táto známka zapísaná, môže majiteľ ochrannej známky v prípade, ako je
vo veci samej, zakázať toto používanie v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice. Tento záver nemožno spochybniť okolnosťou,
že toto označenie je vnímané v rámci tohto používania ako prejav podpory, oddanosti a pripojenia k majiteľovi ochrannej známky.

O trovách
Komisia a Dozorný úrad EZVO nemajú právo na náhradu trov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s pripomienkami, ktoré podali
Súdnemu dvoru. Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter
a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny
súd.
Z týchto dôvodov
SÚDNY DVOR
rozhodol o otázke, ktorú mu položil High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, uznesením zo 4. mája 2001
takto:
V situácii, ktorá nepatrí do pôsobnosti článku 6 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, keď tretia osoba používa v obchodnom styku označenie zhodné s platne
zapísanou ochrannou známkou pre výrobky zhodné s výrobkami, pre ktoré je táto známka zapísaná, môže majiteľ ochrannej známky
v prípade, ako je vo veci samej, zakázať toto používanie v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice. Tento záver nemožno
spochybniť okolnosťou, že toto označenie je vnímané v rámci tohto používania ako prejav podpory, oddanosti a pripojenia k majiteľovi
ochrannej známky.
Rodríguez Iglesias

Puissochet
Wathelet
Timmermans      Gulmann
Edward
Jann
Skouris
Macken
Colneric

von Bahr
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. novembra 2002.
Tajomník

Predseda
R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias
*
Jazyk konania: angličtina.