CELEX: 62004TJ0007
Yhteisön tavaramerkki
Kuviomerkin Limoncello della Costiera Amalfitana shaker rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus
Aikaisempi kansallinen sanamerkki LIMONCHELO
Sekaannusvaara
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asian tausta
1       Kantaja teki 20.10.1999 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä asetus N:o 40/94), nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan
hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:
3       Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä
Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 32 ja 33, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
–       luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot,
hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja ‑rasvat”
–       luokka 32: ”Oluet; kivennäis‑ ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet
ja muut juomien valmistusaineet”
–       luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.
4       SMHV kehotti 23.11.1999 päivätyllä kirjeellä kantajaa rajaamaan rekisteröintihakemustaan, koska se katsoi, että asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla se oli osittain rekisteröintikelvoton.
5       Tarkemmin ottaen SMHV pyysi rekisteröintihakemuksen perumista luokkaan 32 kuuluviin alkoholittomiin juomiin lukeutuvien tavaroiden
osalta, koska sen mukaan jos nimitystä ”limoncello della costiera amalfitana” käytettiin kuvaamaan samalla sekä tähän luokkaan
kuuluvia tavaroita että luokkaan 33, joka kokoaa yhteen alkoholijuomat, kuuluvia tavaroita, se voisi johtaa kuluttajaa harhaan
saaden hänet luulemaan, että näin nimetty pullo sisältää hyvin tunnettua limoncello‑nimistä likööriä, vaikka näin ei ole.
Lisäksi SMHV pyysi kantajaa rajaamaan luokan 33 tavaraluettelon ”Amalfi-rannikolla tuotettuihin sitruunalikööreihin”, koska
tavaramerkki olisi harhaanjohtava, jos kyseessä oleva likööri olisi peräisin muualta, kun otetaan huomioon, että Sorrento
ja siihen rajoittuva vyöhyke ovat tunnettuja tietystä tavarasta ja että näin ollen tavaran alkuperä on ratkaiseva kuluttajan
valinnan kannalta.
6       Tämän SMHV:n pyynnön johdosta kantaja rajasi hakemuksensa luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden osalta koskemaan Amalfi-rannikolla
tuotettua sitruunalikööriä.
7       Rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus julkaistiin 17.4.2000 yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 30/200.
8       Limiñana y Botella, SL (jäljempänä väitteentekijä) teki 1.6.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
9       Perustelu tämän väitteen tueksi oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara yhtäältä rekisteröitäväksi
haetun tavaramerkin, siltä osin kuin se liittyy Nizzan sopimuksen luokkaan 33 kuuluviin tavaroihin, ja toisaalta väitteentekijän
sanamerkin, joka koskee myös luokkaan 33 kuuluvia tavaroita ja joka on rekisteröity vuonna 1996 Oficina Española de Patentes
y Marcas del Ministerio de ciencia y tecnologíassa (Espanjan patentti‑ ja tavaramerkkivirasto) ja joka on
LIMONCHELO
10     SMHV:n väiteosasto hyväksyi 9.9.2002 tekemällään päätöksellä väitteen ja eväsi näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin
rekisteröinnin.
11     Väiteosasto perusteli päätöksensä huomauttamalla, että Espanjan markkinoilla oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukainen sekaannusvaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, koska kyseessä
olevat tavarat olivat samoja ja tavaramerkit olivat samankaltaisia. Tämän viimeksi mainitun seikan väiteosasto on todennut
arvioituaan kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta, mistä SMHV:n mukaan
ilmenee, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevan osan, joka on sana limoncello, ja aikaisemman tavaramerkin
ulkoasun ja lausuntatavan välillä on samankaltaisuutta.
12     Kantaja on asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella hakenut 7.11.2002 SMHV:sta muutosta väiteosaston päätökseen.
13     Toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan hakemuksen 24.10.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
Todettuaan, että aikaisemman tavaramerkin tavarat kattoivat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tavarat, valituslautakunta
katsoi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa oli sana limoncello ja että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasu ja lausuntatapa olivat erittäin lähellä toisiaan, joten näiden kahden tavaramerkin välillä
oli sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset
14     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen ja/tai muuttaa sitä siten, että väite hylätään ja kantajan rekisteröintihakemus hyväksytään
–       SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
15     Vastaaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
16     Istunnossa kantaja on täsmentänyt, että vaatiessaan kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja/tai muuttamaan sitä se tarkoitti
tosiasiassa yhtä lailla riidanalaisen päätöksen kumoamista kuin sen muuttamista.

Oikeudellinen arviointi
17     Kantaja vetoaa vaatimustensa tueksi kolmeen perusteeseen. Se katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä SMHV on ensinnäkin rikkonut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, toiseksi käyttänyt väärin harkintavaltaa ja kolmanneksi rikkonut päätöstensä
perusteluvelvollisuutta. Vastaaja kiistää jokaisen näistä väitteistä.
I
Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
A
Asianosaisten lausumat
1.     Kantajan lausumat
a)     Yleistä
18     Kantaja katsoo, että toisin kuin vastaaja väittää, aikaisemman tavaramerkin ja sen tavaramerkin välillä ei ole riittävää samankaltaisuutta.
Näin ollen näiden tavaramerkkien välillä ei sen mukaan ole sekaannusvaaraa, joten sen tavaramerkin rekisteröintiä ei voitaisi
evätä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
19     Kantaja perustelee näkemyksensä väittämällä, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmalta merkiltä puuttuu erottamiskyky
eikä aikaisemman merkin ja rekisteröitäväksi haetun merkin välillä ole samankaltaisuutta.
b)     Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky
20     Kantaja katsoo, että aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole mitään erityistä erottamiskykyä ja että tavara, jota nyt käsiteltävänä
oleva kanne koskee, on erityisen tunnettu. SMHV ei sen mukaan ole kuitenkaan ottanut huomioon kumpaakaan näistä seikoista.
21     Kantansa tueksi kantaja vetoaa siihen, että yleisessä kielenkäytössä sana limoncello merkitsee Espanjassa, Italiassa ja koko
muussa maailmassa Amalfin rannikolta peräisin olevaa likööriä, jonka valmistuksessa on käytetty sitruunankuoria, eikä yksinomaan
väitteentekijän valmistamaa juomaa. Kantaja esittää tähän liittyen otteita Internet-sivuilta ja katsoo, että sekä väitteentekijä
11.4.2003 päivätyissä huomautuksissaan että SMHV 23.11.1999 päivätyssä kirjeessään ovat myöntäneet tämän yleisen kielenkäytön.
22     Näin ollen toisin kuin väitteentekijän 11.4.2003 esittämistä huomautuksista ilmenee, sana limonchelo on kantajan mukaan ainoastaan
espanjankielinen käännös sanalle limoncello, joka kuvaa yleisellä tavalla sitruunankuorista ja alkoholista valmistettua likööriä.
Kantaja viittaa tältä osin sanalla limonchelo Internetissä tekemiensä hakujen tuloksiin ja siihen, että Espanjassa on lukemattomia
samankaltaisia tavaramerkkejä, minkä väitteentekijä on kantajan mukaan myös myöntänyt.
23     Kantaja toteaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko ja näin ollen sekaannusvaara
on pieni, mistä syystä SMHV:n olisi sen mukaan arvioitava erityisen tarkkaan niitä seikkoja, joiden perusteella näiden kahden
kyseessä olevan merkin voidaan katsoa olevan samoja tai samankaltaisia.
c)     Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus
24     Ulkoasun vertailusta kantaja katsoo, että sen tavaramerkin ulkoasu eroaa merkittävästi aikaisemmasta tavaramerkistä. Se vetoaa
erityisesti italian kielen käyttöön, kirjainten limonc jälkeen tuleviin kirjaimiin, sanaosiin ”della costiera amalfitana”
ja shaker, graafiseen esitykseen, useisiin typografisiin eroihin ja käytettyihin väreihin.
25     Lausuntatavan vertailusta kantaja katsoo pääasiallisesti, että valituslautakunta on virheellisesti pitänyt yksinomaisen merkittävänä
sanaa limoncello ja katsonut, että sanat ”della costiera amalfitana” eivät ole hallitsevia eivätkä olennaisia sanaosia, mikä
on ristiriidassa sen kanssa, että oikeuskäytännön ja päätöskäytännön mukaan kaikki asiaan liittyvät tekijät on otettava huomioon,
kun arvioidaan sekaannusvaaraa kuluttajien mielessä.
26     Kantaja katsoo myös, että näiden kahden tavaramerkin vertailu osoittaa, että ainoat näissä kahdessa merkissä olevat samalla
tavoin lausuttavat osat ovat kaksi ensimmäistä tavua li ja mon, kun taas jälkimmäisten tavujen chelo ja cello ja sanojen della
costiera amalfitana lausuntatavat eivät muistuta toisiaan.
27     Merkityssisällön vertailusta kantaja katsoo yhtäältä, että SMHV:n olisi tullut arvioida sen alueen erityistä tunnettuutta,
josta sen tavara on peräisin, eli Amalfi‑rannikon erityistä tunnettuutta. Kantaja vetoaa tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen
asiassa C‑39/97, Canon, 29.9.1998 antamaan tuomioon (Kok. 1998, s. I‑5507, 29 kohta) ja korostaa, että SMHV on korostanut
tavaran maantieteellisen alkuperän ratkaisevaa merkitystä kuluttajan valinnalle 23.11.1999 päivätyssä kirjeessään.
28     Sanoista limonchelo ja ”limoncello della costiera amalfitana” tulee kantajan mukaan keskivertokuluttajalle epäilemättä erilaisia
mielikuvia. Sanat ”della costiera amalfitana” liittyvät sen mukaan tiettyyn maantieteelliseen paikkaan, jonka espanjalaiset
kuluttajat hyvin tuntevat, joten viimeksi mainitut eivät voi katsoa, että tämä tavara olisi peräisin samasta yrityksestä ja
samalta maantieteelliseltä vyöhykkeeltä kuin se, jota valmistetaan tavaramerkillä LIMONCHELO. Näin ollen kun sanat ”della
costiera amalfitana” lisätään sanaan limoncello, ne muodostavat kantajan mukaan hyvin erilaisen loogisen kokonaisuuden kuin
aikaisempi tavaramerkki.
29     Toisaalta kantaja katsoo, että SMHV:n olisi ollut syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joiden vallitessa tavaramerkit
voivat joutua kilpailemaan markkinoilla (asia T‑129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser‑Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok.
2003, s. II‑2251, 57 kohta). Kantaja korostaa tältä osin, että espanjalaista kuluttajaa ei voi johtaa harhaan ja luulemaan,
että tavara, jossa on tavaramerkki LIMONCHELO ja jonka etiketissä on kolmen sitruunan lisäksi Distileria Torisin tunnus, ja
tavara, jossa on etiketti ”limoncello della costiera amalfitana”, ovat tosiasiassa peräisin samasta yrityksestä.
30     Kantaja viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑292‑01, Phillips-Van Heusen vastaan SMHV – Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), 14.10.2003 antamaan tuomioon (Kok. 2003, s. II‑4335, 54 kohta) ja katsoo, että ilmeinen ulkoasun
ja lausuntatavan samankaltaisuus voi kumoutua, jos ainakin toisella kahdesta tavaramerkistä on kohdeyleisön silmissä selkeä
ja ratkaiseva merkityssisältö. Kantaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa espanjalainen keskivertokuluttaja havaitsee
välittömästi, että sen tavara on italialainen likööri, jopa tyypillinen italialainen likööri, joka on valmistettu Italiassa
Amalfin rannikon sitruunoista.
31     Näin ollen kaiken edellä esitetyn nojalla kantaja katsoo, että vaikka ilmaisut, joista kyseessä olevat merkit muodostuvat,
olisivat osittain samankaltaisia, sanan limoncello ja sen espanjankielisen käännöksen limonchelo heikko erottamiskyky sekä
kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olevat lukuisat ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön erot sulkevat pois sekaannusvaaran
kohdeyleisön keskuudessa. Päätös, jolla kantajan tavaramerkin rekisteröinti on evätty, on kantajan mukaan näin ollen lainvastainen.
2.     Vastaajan lausumat
32     Vastaaja kiistää kantajan vaatimustensa tueksi esittämät väitteet ja katsoo, että vertaileva arviointi, joka on taustalla
sekaannusvaaran arvioinnissa, sellaisena kuin valituslautakunta ja väiteosasto sitä ovat arvioineet, on perusteltu.
33     Vastaaja katsoo, että valituslautakunta on aivan oikein korostanut, että sana limoncello on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin
hallitseva osa. Tämä sana on vastaajan mukaan se osa, joka yksilöi tavaramerkin ja luonnehtii sitä käsiteltävänä olevassa
asiassa kohdeyleisönä olevien espanjalaisten keskivertokuluttajien silmissä. Vastaaja korostaa tältä osin sanan limoncello
keskeistä ja etuoikeutettua asemaa ja sen hallitsevaa kokoa suhteessa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muihin osiin.
34     Vastaaja katsoo näin ollen, että on selvää, että sana limoncello, joka kuuluu rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, ja
sana limonchelo, joka kuuluu aikaisempaan tavaramerkkiin, ovat omiaan vaikuttamaan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan lähes
samoilta siinä havainnossa, joka espanjalaisella keskivertokuluttajalla niistä on. Nämä kaksi sanaa muodostuvat kymmenestä
kirjaimesta, joista yhdeksän ovat samoja, ainoa ero on l‑ ja h‑kirjaimissa, joilla siitä syystä, että ne sijaitsevat näiden
kahden sanan sisällä, on erottamiskyvyltään rajoitettu vaikutus. Sen jälkeen vastaaja huomauttaa, että se, että aikaisempi
tavaramerkki LIMONCHELO äännetään espanjan kielessä lähes täysin samalla tavalla kuin italian kielen sana limoncello, kun
se äännetään oikein, viittaa lausuntatavan vahvaan vastaavuuteen.
35     Se toteaa lisäksi, että se on täysin tietoinen sanan limoncello merkityksestä italian kielessä, mutta että käsiteltävänä olevassa
asiassa tämä seikka ei aseta kyseenalaiseksi tämän sanan luontaista erottamiskykyä espanjalaisen yleisön silmissä. Tällä hetkellä
ei sen mukaan ole sellaisia varmoja seikkoja, joiden johdosta voisi ajatella, että espanjalainen keskivertokuluttaja antaa
sanalle limoncello täsmällisen ja tarkkaan määrätyn merkityksen.
36     Vastaaja kiistää näin ollen sen kantajan väitteen, että sana limonchelo on espanjankielinen muoto italian kielen termistä
limoncello, joka taas on kantajan mukaan tunnettu koko maailmassa ja erityisesti Espanjassa yleisnimessä tietynlaiselle liköörille.
Vastaajan mukaan ei ole olemassa mitään objektiivisia seikkoja, jotka tukisivat vastapuolen väitteitä. Vastaaja väittää lisäksi,
että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan SMHV:n toimivaltaan ei kuulu asianosaisten puolesta etsiä todisteita, jotka osoittavat,
että sana limoncello olisi ollut tai että siitä olisi tullut mahdollisine kirjoitustapoineen (ks. esimerkiksi limonchelo)
yleisnimi espanjalaisen yleisön mielestä. Tältä osin vastaaja huomauttaa, että kantajan esittämä aineisto, joka koostuu otteista
Internet-sivuilta, ei missään tapauksessa viittaa espanjalaiseen yleisöön ja että 23.11.1999 päivätty kirje perustuu erilaisiin
tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka liittyvät tavaramerkkien sekaannusvaaran arviointiin.
37     Vastaaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmin rekisteröidyllä tavaramerkillä on riittävä erottamiskyky,
koska se on rekisteröity kansallisella tasolla. Näin ollen se katsoo, että sen on rajoituttava katsomaan, että aikaisempi
tavaramerkki ansaitsee sellaisenaan tulla suojatuksi sellaiselta myöhemmältä tavaramerkiltä, jossa toistetaan sen erottava
ja hallitseva osa.
38     Vastaaja vetoaa vielä siihen, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on merkittäviä samankaltaisia piirteitä kuin asiassa
T‑6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II‑4335).
39     Vastaajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tässä viimeksi mainitussa asiassa korostanut sen tärkeyttä, että
sekaannusvaaraa arvioidaan kohdeyleisön mukaan ja tarkemmin ottaen sen mukaan, kuinka viitekuluttaja mieltää oman peruskielitaitonsa
perusteella kyseessä olevat tavaramerkit. Tästä seuraa vastaajan mukaan, että vaikka jollakin sanalla on tietty merkitys jollain
kielellä, joka kuitenkaan ei ole viitekuluttajan peruskieli, ja jos ei ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin
katsoa, että mainittu kuluttaja ymmärtää kyseessä olevan sanan tässä merkityksessä, tämä sana voi hyvinkin olla erottamiskyvyn
kannalta sen tavaramerkin hallitseva osa, johon se kuuluu.
40     Edellä esitetyn perusteella vastaaja katsoo, että riidanalainen päätös on perusteltu. Vastaajan mukaan valituslautakunta on
sekaannusvaaraa arvioidessaan merkkien ja tavaroiden keskinäisen riippuvuuden periaatteeseen tukeutuen voinut perustellusti
katsoa, että koska kyseessä olevat tavarat olivat samoja (mitä kantaja ei ole kiistänyt), tavaramerkkien välillä havaitut
samankaltaisuudet (jotka voidaan muun muassa havaita siitä, että sanat limonchelo ja limoncello ovat lähes samoja) voivat
aiheuttaa sekaannusvaaran Espanjan markkinoilla. Valituslautakunta on sen mukaan siten ollut oikeassa pysyttäessään päätöksen,
jossa väite hyväksytään, sillä perusteella, että on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara.
B
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
1.     Alustavat huomautukset
41     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta
rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
42     Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan
jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen
tekopäivää.
43     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. asia T‑162/01,
Laboratorio RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2821, 30 kohta
oikeuskäytäntöviittauksineen).
44     Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena siltä kannalta, miten kohdeyleisö mieltää
kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa,
erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, keskinäinen
riippuvuus (ks. edellä 43 kohdassa mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
45     Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on Espanjassa rekisteröity ja suojattu sanamerkki. Kyseessä olevat
tavarat ovat päivittäistavaroita. Näin ollen sekaannusvaaraa käsiteltävänä olevassa asiassa arvioitaessa on otettava huomioon
espanjalaisista keskivertokuluttajista muodostuvan kohdeyleisön näkökulma.
46     Kohdeyleisön tultua määritellyksi on arvioitava yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden ja toisaalta kyseessä olevien merkkien
vertailua.
2.     Tavaroiden vertailu
47     Kyseessä olevien tavaroiden vertailusta on todettava, että valituslautakunta on katsonut, että rekisteröitäväksi haetun merkin
kattamat tavarat sisältyivät aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja että asianosaiset eivät ole riitauttaneet tätä.
On siis todettava, että mainitut tavarat ovat samoja.
3.     Merkkien vertailu
a)     Alustavia huomautuksia
48     Nyt esillä olevien tavaramerkkien vertailusta on korostettava ensinnäkin, että käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröitäväksi
haettu tavaramerkki on moniosainen tavaramerkki, joka muodostuu sanaosista ja kuvio-osista, kun taas aikaisempi tavaramerkki
on puhtaasti sanamerkki.
49     Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa merkkien samankaltaisuudesta, että oikeuskäytännön mukaan merkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä
syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. edellä 30 kohdassa
mainittu asia BASS, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
50     Näin ollen on syytä todeta, että moniosainen tavaramerkki, jonka yksi osa on sama kuin joku toinen tavaramerkki tai jotain
toista tavaramerkkiä muistuttava, voidaan katsoa tätä toista tavaramerkkiä muistuttavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että
kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun
kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella
tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edellä
38 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, 33 kohta, pysytetty asiassa C‑3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004, ei
vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
51     Tämä lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että
sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä vertailla kyseessä olevia tavaramerkkejä siten, että niitä kumpaakin
tarkastellaan kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä
jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (edellä 38 kohdassa
mainittu asia MATRATZEN, 34 kohta).
52     Arvioitaessa moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevaa luonnetta, täytyy erityisesti ottaa
huomioon jokaisen osatekijän luontaiset ominaisuudet ja verrata niitä muiden osatekijöiden luontaisiin ominaisuuksiin. Lisäksi
voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (edellä 38 kohdassa
mainittu asia MATRATZEN, 35 kohta).
53     Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valituslautakunnan on arvioitava, mikä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijä
on ulkoasuunsa, lausuntatapaansa tai merkityssisältöönsä liittyvien ominaisuuksiensa vuoksi itsessään omiaan luomaan yksinään
tästä tavaramerkistä sellaisen vaikutelman, joka jää kohdeyleisön muistiin sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin
osatekijät jäävät tältä osin merkityksettömiksi. Kuten edellä 51 ja 52 kohdassa on todettu, tällainen arviointi voi johtaa
siihen, että useita osatekijöitä on pidettävä hallitsevina.
54     Jos rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki kuitenkin on luonteeltaan visuaalinen moniosainen tavaramerkki, tämän tavaramerkin
kokonaisvaikutelman arviointi sekä sen mahdollisen hallitsevan osan määrittäminen on tehtävä ulkoasun arvioinnin perusteella.
Tällaisessa tapauksessa olisi ainoastaan silloin, kun mahdolliseen hallitsevaan osaan sisältyisi ulkoasuun liittymättömiä
semanttisia näkökohtia, mahdollisesti vertailtava tätä osaa ja aikaisempaa tavaramerkkiä siten, että myös nämä semanttiset
näkökohdat, kuten esimerkiksi lausuntatapaan tai asiaan liittyviin abstrakteihin käsitteisiin liittyvät näkökohdat, otetaan
huomioon.
b)     Hallitseva osatekijä
i) Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijöiden kuvaaminen tämän tavaramerkin ulkoasun arvioinnista käsin
55     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijät ovat sana limoncello valkoisin
suurikokoisin kirjaimin kirjoitettuna, sanat della costiera amalfitana keltaisin ja pienemmin kirjaimin kirjoitettuna, valkopohjaisen
kehyksen sisään pienemmin sinisin kirjaimin kirjoitettu sana shaker, jossa k‑kirjain edustaa lasia, ja vielä kuvio, jossa
on suuri pyöreä lautanen, jonka keskusta on valkoinen ja jonka reunusta kiertää koristekuviona keltaisia sitruunoita tummalla
pohjalla esittäviä piirroksia sekä turkoosi-valkoinen katkonainen nauha. Kaikkien näiden tavaramerkin osatekijöiden muodostama
kokonaisuus on tummansinisellä pohjalla.
ii) Pyöreän koristekuvioidun sitruunalautasen hallitsevuus haetussa tavaramerkissä
56     Rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kuvio-osatekijästä, jossa on pyöreä koristekuvioitu sitruunalautanen, on todettava, että
sen lisäksi että se esittää aidon näköistä lautasta, sitä luonnehtivat myös värien kontrastit, sen suuri koko ja sen reunuksessa
olevat aidon näköiset sitruunoita esittävät piirrokset, jotka kaikki antavat tälle kuvalle aivan erityisen visuaalisen viehätyksen.
57     Tällä pyöreällä koristekuvioidulla sitruunalautasella on luontaisista ominaisuuksistaan johtuen vahva erottamiskyky muihin
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijöihin verrattuna ja erityisesti sanaan limoncello verrattuna. Se on näin ollen
hallitseva muihin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osiin nähden.
58     Täydentävästi on todettava, että vaikka kuviota ei ole asetettu aivan keskelle, lautaskuvio on kuitenkin sijoitettu rekisteröitäväksi
haetun tavaramerkin kahteen alempaan kolmannekseen ja se peittää suurimman osan tästä osasta, kun taas sana limoncello peittää
vain suuren osan rekisteröitäväksi haetun merkin ylimmästä kolmanneksesta.
59     Tästä seuraa, että pyöreän koristekuvioidun sitruunalautasen kuvan on katsottava selvästi olevan rekisteröitäväksi haetun
tavaramerkin hallitseva osa.
iii) Haetun tavaramerkin muiden osien arvioiminen
–       Sana limoncello
60     Käsiteltävänä olevassa asiassa ei voida yhtyä valituslautakunnan näkemykseen, kun se katsoi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa,
että sana limoncello on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa lähinnä suurikokoisten kirjasintensa ja silmiinpistävän
asemansa vuoksi ja sen jälkeen riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että kyseessä olevat tavaramerkit olivat ulkoasun ja lausuntatavan
osalta lähes samat.
61     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa limoncello-sanasta, että vaikka on totta, että tämä sana on esitetty suuremmin
kirjaimin kuin muut rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosat, sillä on kuitenkin selvästi vähemmän huomiota herättävä
ulkoasu kuin pyöreällä koristekuvioidulla sitruunalautasella. Sana limoncello on sitä paitsi kooltaan pienempi kuin pyöreästä
koristekuvioidusta sitruunalautasesta muodostuva kuvio-osatekijä.
62     Näistä samoista syistä ja ilman, että on tarpeen arvioida tämän sanan lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia,
on todettava, että sana limoncello ei ole rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osatekijä.
–       Ilmaisu della costiera amalfitana
63     Ilmaisusta della costiera amalfitana on ulkoasun arvioinnin perusteella todettava, että tämä osa on kirjoitettu pienemmin
kirjasimin kuin sana limoncello ja että se kuvaa kyseessä olevan tavaran maantieteellistä alkuperää. Lisäksi nämä sanat ovat
kooltaan selvästi pienempiä kuin pyöreä koristekuvioitu sitruunalautanen ja niiden väreissä on vähemmän kontrasteja kuin kyseisestä
lautasesta muodostuvassa kuviossa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ilman että on tarpeen arvioida kyseisen osatekijän
lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia, että tätä osatekijää ei voida pitää rekisteröitäväksi haetun
merkin hallitsevana osana erityisesti, kun otetaan huomioon sen pieni koko.
–       Sana shaker
64     Siltä osin kuin on kyse sanasta shaker, vaikuttaa ulkoasun arvioinnin perusteella siltä, että huolimatta valkoisesta pohjasta
ja tämän sanan k‑kirjaimeen liitetystä lasikuviosta, tämä viimeksi mainittu, kuten myös sen kuvio-osa, ovat kooltaan pieniä
pyöreään koristekuvioituun sitruunalautaseen ja kyseessä olevassa tavaramerkissä olevaan sanaan limoncello verrattuna. Sanassa
shaker ei lisäksi ole samoja värien kontrasteja kuin koristekuvioidun pyöreän sitruunalautasen kuvassa. Näin ollen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoo ilman, että on tarpeen arvioida kyseisen sanan lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä
ominaisuuksia, että tätä sanaa ei voida pitää rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevana osana.
c)     Sekaannusvaaran kokonaisarviointi
65     On todettava, että kuvio, jossa on koristekuvioitu pyöreä sitruunalautanen, on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva
osatekijä ja että sillä ei ole mitään yhteistä aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, joka on puhtaasti sanamerkki.
66     Näin ollen kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Kuvion, jossa on koristekuvioitu pyöreä sitruunalautanen,
hallitsevuus muihin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osiin nähden estää kaiken sekaannusvaaran, joka perustuisi kyseessä
olevissa tavaramerkeissä olevien sanojen limonchelo ja limoncello ulkoasujen, lausuntatapojen ja merkityssisältöjen samankaltaisuuteen.
67     Sekaannusvaaraa koskevaa kokonaisarviointia suoritettaessa on vielä todettava, että se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan
harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan,
joka hänellä on niistä (ks. vastaavasti asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I‑3819, 26
kohta). Se, että keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä vain epätäydellinen muistikuva, antaa kyseessä olevan tavaramerkin
hallitsevalle osalle suuren merkityksen (asia T‑104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok.
2002, s. II‑4359, 47 kohta). Näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla, joka on pyöreä koristekuvioitu
sitruunalautanen, on suuri merkitys merkin kokonaisarvioinnissa, koska kuluttaja, joka tarkastelee vahvan alkoholijuoman etikettiä,
ottaa huomioon ja muistaa merkin hallitsevan osan, jonka avulla hän voi myöhempiä hankintoja toistaa ostokokemuksen.
68     Kuvio-osatekijän, joka muodostuu pyöreästä koristekuvioidusta sitruunalautasesta, hallitsevuus rekisteröitäväksi haetussa
tavaramerkissä aiheuttaa sen, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin erottavien osien arvioinnilla ei
ole mitään merkitystä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta. Se, että aikaisemman sanamerkin
erottamiskyky voisi vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin (ks. vastaavasti asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997,
s. I‑6191, 24 kohta), edellyttää nimittäin, että aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä
olisi ainakin jonkinlainen sekaannusvaara. Kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista kuitenkin
ilmenee, että koristekuvioidun pyöreän sitruunalautasen hallitsevuus rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä estää kaiken
sekaannusvaaran aikaisemman tavaramerkin kanssa. Näin ollen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ei ole enää tarpeen
lausua (ks. vastaavasti asia T‑110/01, Vedial v. SMHV – France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II‑5275,
64 ja 65 kohta, pysytetty asiassa C‑106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, 54 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa;
asia T‑311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II‑4625, 61 kohta ja asia
T‑317/01, M+M v. SMHV – Mediametrie (M+M EUROdATA), 74 ja 75 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
69     Kun nämä seikat otetaan huomioon, on todettava, että huolimatta siitä, että tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja,
nyt esillä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittävän korkea, jotta voitaisiin katsoa, että espanjalainen
kohdeyleisö voisi luulla, että nyt esillä olevat tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa
etuyhteydessä olevista yrityksistä. Näin ollen toisin kuin SMHV riidanalaisessa päätöksessä on katsonut, tavaramerkkien välillä
ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
70     Näin ollen kantajan ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä.
II
Toinen kanneperuste, joka perustuu harkintavallan väärinkäyttöön, ja kolmas kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden
rikkomiseen
71     Koska ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä, kantajan muita kanneperusteita ei ole enää tarpeen tutkia.
72     Näin ollen asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan nojalla riidanalainen päätös on kumottava ja sitä on muutettava siten,
että kantajan valituslautakuntaan tekemä valitus on katsottava perustelluksi ja väite on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
73     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on hävinnyt asian, se on kantajan vaatimuksen
mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 24.10.2003 tekemä päätös
(asia R 933/2002‑2) kumotaan ja sitä muutetaan siten, että kantajan SMHV:lle tekemä valitus hyväksytään ja että väite on näin
ollen hylättävä.
2)
SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Jaeger
Azizi
Cremona
Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä kesäkuuta 2005.
H. Jung

M. Jaeger
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: italia.