CELEX: 62007TJ0063
Марка на Общността
Производство по възражение
Заявка за фигуративна марка на Общността "tosca de FEDEOLIVA"
По-ранна словна марка на Общността и по-ранни национални словни марки "TOSCA"
Относителни основания за отказ
Невземане предвид на довод
Член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

Обстоятелства, предхождащи спора
На 29 октомври 2003 г. Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата
за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „Службата“) на основание на Регламент (EО)
№ 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (OВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (понастоящем заменен с Регламент (EО) № 207/2009 на Съвета от
26 февруари 2009 година относно марката на Общността (OВ L 78, стр. 1).
Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
Стоките и услугите, за които е поискана регистрацията, спадат към класове 16, 29, 35 и 39 по смисъла на Ницската спогодба
относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена,
и отговарят за всеки от тези класове на следното описание:
–        клас 16: „Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатарски материали; материали
за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели (слепващи
вещества); материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); образователни
и учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски
букви; клишета и печатарски клишета“;
–        клас 29: „Растителни масла за хранителни цели, по-конкретно зехтин“
–        клас 35: „Рекламни услуги, управление на търговски сделки; търговска администрация, внос и износ, услуги, свързани с предоставяне
на помощ при експлоатацията и управлението на търговско предприятие под безмитен режим; услуги, свързани с продажбата на дребно
в търговски обекти и чрез световни компютърни мрежи, услуги, свързани с рекламиране и представяне на стоки“,
–        клас 39: „Транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания“;
Заявката за марката е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 41/2004 от 11 октомври 2004 г.
На 7 януари 2005 г. Mülhens GmbH & Co. KG подава възражение срещу регистрацията на заявената марка на основание на член 8,
параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент
№ 207/2009).
В подкрепа на възражението си Mülhens се позовава на регистрацията на следните по-ранни марки:
–        словна марка на Общността 90852 „TOSCA“, регистрирана на 16 февруари 2001 г. за „парфюмерия, етерични масла, козметични средства,
прахове или пасти за зъби, сапуни“,
–        германска словна марка 102194 „TOSCA“, регистрирана на 26 октомври 1907 г. за „марсилски сапун и тоалетен сапун в твърда и
прахообразна форма, парфюмерия, одеколон, ланолин, козметични помади, продукти за гримиране, пудри, масла за коса, лосиони
за коса, лосиони за кожата на главата, принадлежности за грижи за зъбите и за устата, за грижи за кожата и за брадата, бои
за коса, парфюмирани сашета, четки за зъби и нокти, соли за вана“,
–        германска словна марка № 258495 „TOSCA“, регистрирана на 10 януари 1921 г. за „козметични препарати, и по-специално ароматизирани
препарати“,
–        германска словна марка № 301590 „TOSCA“, регистрирана на 7 май 1923 г. за „марсилски сапун и тоалетен сапун в твърда и прахообразна
форма, парфюмерия, одеколон, ланолин, козметични помади, продукти за гримиране, пудри, масла за коса, лосиони за коса, лосиони
за кожата на главата, принадлежности за грижи за зъбите и за устата, за грижи за кожата и за брадата, бои за коса, парфюмирани
сашета, четки за зъби и нокти, соли за вана“,
–        германска словна марка № 1048297 „TOSCA“, регистрирана на 13 май 1983 г. за „парфюмерия, етерични масла, козметични средства,
сапуни, пасти за зъби, лосиони за коса, химически препарати за санитарни цели, дезинфекциращи средства“,
–        общоизвестната марка „TOSCA“, използвана в Германия за „парфюмерия, тоалетна вода, одеколони, лосиони за тяло, тоалетни сапуни,
гел душове, дездоранти, талк“.
Възражението се отнася по-конкретно до „парфюмерия, тоалетна вода, одеколони, лосиони за тяло, тоалетни сапуни, гел душове,
дездоранти, талк“ — стоки, за които Mülhens изтъква репутацията на по-ранните марки — и е отправено срещу всички посочени
в заявката за марка стоки и услуги.
На 10 април 2006 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост, с мотивите че, от една страна, обхванатите
от конфликтните марки стоки и услуги са напълно различни, което възпрепятства всяка вероятност от объркване по смисъла на
член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, и от друга страна, че жалбоподателят не е посочил съответни фактически
обстоятелства и не е представил подходящи доказателства и бележки, за да докаже, че използването на заявената марка го уврежда
или извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки по смисъла на член 8, параграф 5
от Регламент № 40/94.
На 31 май 2006 г. Mülhens подава жалба пред Службата срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 18 декември 2006 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) апелативният състав отхвърля жалбата. На първо
място, той потвърждава преценката на отдела по споровете, според която обозначените с конфликтните марки стоки и услуги са
различни, поради което не може да има вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
По-нататък, апелативният състав отхвърля възражението, доколкото то се основава на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94,
с мотива че Mülhens е представило бележки и доказателства само за да установи репутацията на по-ранните си марки „TOSCA“ в
Германия, като не е представило доказателства или бележки, за да установи, че използването без основателна причина на заявената
марка би извлякло неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или би го увредило.
Освен това той отхвърля довода на Mülhens относно съществуването на вероятност от смесване чрез намаляване на отличителния
характер на по-ранните марки, тъй като този довод е изтъкнат за първи път на етапа на обжалването пред него.

Искания на страните
Жалбоподателят моли Общия съд:
–        да отмени обжалваното решение,
–        да отхвърли заявката за регистрация на марка на Общността,
–        да осъди Службата да заплати съдебните разноски.
Службата моли Общия съд:
–        да отхвърли жалбата,
–        да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По допустимостта на второто искане
С второто си искане жалбоподателят иска Общият съд да отхвърли заявката за регистрация на марка на Общността.
В това отношение, тъй като второто искане на жалбоподателя трябва да се тълкува в смисъл, че по същество цели даването на
задължително указание на Службата да отхвърли заявката за регистрация на марка на Общността, следва да се посочи, че съгласно
член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009) Службата е длъжна да вземе
необходимите мерки за изпълнение на решението на съда на Съюза. Ето защо Общият съд не следва да дава задължителни указания
на Службата. Всъщност тя е длъжна да се съобразява с диспозитива и мотивите на решенията на Общия съд (вж. Решение на Общия
съд от 21 април 2005 г. по дело Ampafrance/СХВП — Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Recueil, стр. II‑1401, точка 24 и
цитираната съдебна практика).
Поради това второто искане следва да се обяви за недопустимо.

По съществото на спора
По същество жалбоподателят изтъква три правни основания, като първото е изведено от нарушение на член 43, параграф 1, член 73
и член 74, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем съответно член 42, параграф 1, член 75 и член 76, параграфи 1
и 2 от Регламент № 207/2009), второто — от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, а третото — от нарушение
на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
Общият съд счита, че на първо място следва да се разгледа третото правно основание.
По третото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94
–       Доводи на страните
Жалбоподателят поддържа, че обхванатите от конфликтните марки стоки и услуги са отчасти сходни, доколкото, от една страна,
зехтинът е често използван за козметични цели в гел душовете и шампоаните, включени в клас 29, и от друга страна, опаковката
на тези стоки е със знак, посочен в по-ранните марки, така че трябва да се констатира сходство с „опаковане и съхраняване
на стоки“, съдържащо се в клас 39.
Жалбоподателят също твърди, че съществува вероятност от объркване, и според него средният потребител може да счете, че обозначените
в заявката за марка стоки и неговите стоки произхождат от едно и също предприятие.
Службата оспорва доводите на жалбоподателя.
–       Съображения на Общия съд
Както се посочва в точка 16 от обжалваното решение, на етапа на обжалване пред апелативния състав жалбоподателят не изтъква
каквито и да било доводи, за да оспори решението на отдела по споровете, доколкото отхвърля възражението му, основано на член 8,
параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
Съгласно член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 при производство относно относителни основания за отказ на регистрация проверката
се ограничава до разглеждане на правните основания и искания, представени от страните. Следователно по отношение на относително
основание за отказ на регистрация, правните и фактическите обстоятелства, които са изтъкнати пред Общия съд, без да са посочени
преди това пред апелативния състав, не могат да засегнат законосъобразността на решение на посочения състав (Решение на Съда
от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul, C‑29/05 P, Сборник, стр. I‑2213, точка 54 и Решение на Общия съд от 15 февруари 2005 г.
по дело Cervecería Modelo/СХВП — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T‑169/02, Recueil, стр. II‑505, точка 22).
Следователно в рамките на предоставения на Общия съд съгласно член 63 от Регламент № 40/94 контрол за законосъобразност на
решенията на апелативните състави, правните и фактически обстоятелства, които са изтъкнати пред Общия съд, без да са посочени
преди това пред отделите на Службата, не могат да бъдат разглеждани с оглед на преценяване на законосъобразността на решението
на апелативния състав, поради което трябва да бъдат обявени за недопустими (Решение по дело NEGRA MODELO, посочено по-горе,
точки 22 и 23).
Доколкото жалбоподателят не е изтъкнал в подкрепа на жалбата си пред апелативния състав никакъв довод за оспорване на основателността
на решението на отдела по споровете, що се отнася до прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, настоящото
правно основание следва да се отхвърли като недопустимо.
По първото правно основание, изведено от нарушение на член 43, параграф 1, член 73 и член 74, параграфи 1 и 2 от Регламент
№ 40/94
–       Доводи на страните
Жалбоподателят твърди, че апелативният състав е допуснал грешка, като е обявил за недопустим довода му — доколкото с него
се представя ново фактическо обстоятелство — изведен от съществуването на вероятност от смесване чрез намаляване на отличителния
характер на по-ранните марки. Той посочва, че този довод повдига само един аспект на въпроса за вредата, причинена на отличителния
характер и на репутацията на по-ранните марки, и че следователно е изтъкнат в определения от Службата срок. Освен това жалбоподателят
счита, че не е забранено да се излагат нови обстоятелства след изтичането на срока, посочен в член 42, параграф 3 от Регламент
№ 40/94 (понастоящем член 41, параграф 3 от Регламент № 207/2009) и в правило 19 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията
от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 17, том 1, стр. 189) и че в настоящия случай апелативният състав не е упражнил правото си на преценка, което му предоставя
член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94.
Освен това жалбоподателят твърди, че като не го е уведомил, че няма да вземе предвид нови обстоятелства, изтъкнати за първи
път пред него, апелативният състав е нарушил член 43, параграф 1 от Регламент № 40/94, тъй като не е поканил страните да представят
бележките си толкова често, колкото е необходимо. Той е нарушил и член 73 от Регламент № 40/94, като обосновава обжалваното
решение с мотиви, по които жалбоподателят не е изслушан.
Най-напред Службата твърди, че настоящото правно основание е излишно, доколкото дори апелативният състав да беше разгледал
довода, изведен от вероятността от смесване чрез намаляване на отличителния характер, изходът по преписката щеше да бъде идентичен,
след като жалбоподателят не е представил никакво доказателство в подкрепа на твърдението си.
По-нататък Службата поддържа, че доколкото този нов довод е явно недостатъчен, за да обоснове прилагането на член 8, параграф 5
от Регламент № 40/94 и да окаже по този начин въздействие върху изхода по преписката, едно от установените в Решение по дело
СХВП/Kaul, посочено по-горе, условия за вземане предвид на несвоевременно представени доводи, не е изпълнено. Освен това поведението
на жалбоподателя разкривало умишлено забавяне, или поне изключителна небрежност, след като той не представил пред отдела по
споровете довод, до такава степен определящ, че без него не можело да се проведе никакво ефективно обсъждане на изтъкнатото
основание за отказ. В това отношение Службата отбелязва, че жалбоподателят не обяснява причината, поради която не е представил
този довод пред отдела по споровете.
–       Съображения на Общия съд
Следва да се посочи, че в точка 31 от обжалваното решение апелативният състав е констатирал, че жалбоподателят е отбелязал
графа 95 от възражението, посочвайки по този начин, че възражението срещу регистрацията на заявената марка се основава на
съображението, че тя извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би я
увредила, поради което възражението е основано на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
В точка 35 от обжалваното решение апелативният състав констатира също, че в посочения в член 42, параграф 3 от Регламент № 40/94
срок за представяне на факти, доказателства и бележки в подкрепа на възражението, жалбоподателят е представил пред отдела
по споровете бележки и доказателства, за да установи репутацията на по-ранните си словни марки „TOSCA“ в Германия, но не е
представил никакви доказателства или бележки, за да установи, че използването без основателна причина на заявената марка извлича
неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или би ги увредило.
По-нататък следва да се посочи, че както е видно от точка 37 от обжалваното решение, на етапа на производството пред апелативния
състав жалбоподателят е представил довод, според който използването на заявената марка водело до накърняване на репутацията
на по-ранните марки, доколкото потребителите щели да престанат да свързват стоките на жалбоподателя с марката „TOSCA“. В точка 38
от обжалваното решение обаче апелативният състав е квалифицирал това твърдение като „ново фактическо обстоятелство“, чиято
допустимост е отхвърлил на основание на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, с мотива че е изтъкнато след определения
от отдела по споровете срок и жалбоподателят не се е позовал на съществуването нито на нови обстоятелства, нито на фактически
или правни трудности, които да са му попречили да представи този довод по време на производството пред отдела по споровете
(вж. точки 41 и 43—45 от обжалваното решение).
За разлика от апелативния състав обаче Общият съд отбелязва, че този довод само формулира — на етапа на производството пред
апелативния състав — обстоятелство, което вече е било изтъкнато при подаването на възражението. Всъщност отбелязвайки графа 95
от възражението, жалбоподателят е посочил, че възражението му се основава на съображението, че заявената марка извлича неоснователно
полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или ги уврежда.
Така доводът, изтъкнат на етапа на производството пред апелативния състав, уточнява в още по-голяма степен естеството на причинената
на по-ранните марки вреда, а именно определеното от жалбоподателя като накърняване на репутацията им, и представя обобщена
обосновка на този довод, свързана с твърдяното обстоятелство, че „потребителите щели да престанат да свързват [неговите] стоки
[…] с марката „TOSCA“.
В това отношение следва да се напомни, че критериите за прилагане на относително основание за отказ или на която и да е друга
разпоредба, посочени в подкрепа на исканията на страните, естествено съставляват част от правните обстоятелства, подлежащи
на проверка от Службата (вж. Решение на Общия съд от 1 февруари 2005 г. по дело SPAG/СХВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T‑57/03,
Recueil, стр. II‑287, точка 21 и Решение от 16 януари 2007 г. по дело Calavo Growers/СХВП — Calvo Sanz (Calvo), T‑53/05, Сборник,
стр. II‑37, точка 59). С довода си обаче жалбоподателят само твърди, че в настоящия случай условията по член 8, параграф 5
от Регламент № 40/94 са изпълнени, и накратко представя основанията си за това, а именно че потребителите щели да престанат
да свързват с по-ранните марки стоките, които те обозначават.
Предвид мотивите на възражението, изтъкнати от жалбоподателя пред отдела по споровете, Общият съд счита, че този довод представлява
само уточнение относно естеството на твърдения риск от увреждане и обосноваване на този риск, без да се представя ново фактическо
обстоятелство по смисъла на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94.
Следователно апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е квалифицирал посочения довод — насочен
към уточняване на естеството и произхода на вредата, която възражението срещу регистрацията на заявената марка има за цел
да предотврати съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 — като представяне на ново фактическо обстоятелство по смисъла
на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 и като го отхвърля като недопустим. Доводът на жалбоподателя е трябвало да бъде
взет предвид от апелативния състав съгласно член 74, параграф 1 от посочения регламент.
При условията на евентуалност Службата твърди, че във всеки случай доводът на жалбоподателя е явно недостатъчен, за да се
уважи възражението на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, доколкото той не е представил никакво доказателство
в подкрепа на твърдението си.
В това отношение следва да се приеме, че мотивите на обжалваното решение не съдържат каквато и да било преценка относно въпроса
дали доводът на жалбоподателя е явно недостатъчен, за да обоснове прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
Важно е да се посочи, че степента — в която възразяващият, който иска да се позове на посоченото в член 8, параграф 5 от Регламент
№ 40/94 относително основание за отказ, трябва да изтъкне и да докаже бъдещ и нехипотетичен риск от увреждане на по-ранните
марки или полза, неоснователно извлечена от заявената марка — варира в зависимост от това дали заявената марка на пръв поглед
изглежда в състояние да породи някой от посочените в тази разпоредба рискове.
Всъщност възможно е, по-специално в случай на възражение, основаващо се на марка, която се ползва с изключително добра репутация,
вероятността от бъдещ и нехипотетичен риск от увреждане на по-ранната марка или неоснователно извлечена от заявената марка
полза да е толкова очевидна, че да не е необходимо възразяващият да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство
за тази цел. Възможно е също обаче заявената марка на пръв поглед да не изглежда в състояние да породи някой от рисковете,
посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, за по-ранната марка с репутация, въпреки че е идентична или сходна с нея,
в който случай посоченият бъдещ и нехипотетичен риск от увреждане или неоснователно извлечена полза трябва да се докаже с
помощта на други обстоятелства, които възразяващият трябва да посочи и докаже (Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по
дело Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, стр. II‑711, точка 48).
В настоящия случай, предвид по-специално доказателствата, представени относно репутацията на по-ранните марки, апелативният
състав е трябвало да прецени дали направеното от жалбоподателя уточнение във връзка с вида риск, който регистрацията на заявената
марка би породила по отношение на посочените марки, а именно определеното от жалбоподателя като накърняване на репутацията,
и обосновката в това отношение, а именно твърдението, според което потребителите ще престанат да свързват с по-ранните марки
стоките, които те обозначават, са достатъчни, за да се уважи възражението на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
Както вече бе посочено, от обжалваното решение е видно, че апелативният състав по никакъв начин не е разгледал този въпрос,
тъй като само е отхвърлил довода на жалбоподателя като недопустим.
При тези обстоятелства се налага изводът, че твърдението на Службата, според което доводът на жалбоподателя във всеки случай
е явно недостатъчен, за да обоснове прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, доколкото той не е представил
никакво доказателство в подкрепа на твърдението си, не може да се вземе предвид от Общия съд при преценката на законосъобразността
на обжалваното решение.
Всъщност в рамките на искане за отмяна Общият съд упражнява контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави.
Ако достигне до заключението, че такова решение, оспорено с подадената пред него жалба, е опорочено от незаконосъобразност,
той трябва да го отмени, без да може, отхвърляйки жалбата, да замени със своите собствени мотиви тези на апелативния състав,
автор на обжалвания акт.
Предвид изложеното по-горе следва да се приеме за установено, че като отхвърля като недопустим довода, който е изтъкнат от
жалбоподателя в хода на производството пред него и според който регистрацията на заявената марка би накърнила репутацията
на по-ранните марки, тъй като потребителите ще престанат да свързват с тези марки стоките, които обозначават, апелативният
състав е нарушил член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94.
Поради това следва първото правно основание на жалбоподателя да се приеме и да се отмени обжалваното решение, с което апелативният
състав е отхвърлил основаното на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 възражение, без да е необходимо да се разглежда основателността
на второто правно основание.

По съдебните разноски
По смисъла на член 87, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд последният може да разпредели съдебните разноски или
да реши всяка страна да понесе направените от нея разноски, ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените
основания. Тъй като са загубили частично по предявените основания, Службата и жалбоподателят трябва да бъдат осъдени да понесат
направените от тях съдебни разноски.
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (шести разширен състав)
реши:
1)
Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)
от 18 декември 2006 г. (преписка R 761/2006‑2), доколкото с него се отхвърля възражението, направено на основание член 8,
параграф 5 от Регламент (EО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (понастоящем член 8,
параграф 5 от Регламент (EО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността).
2)
Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.
3)
Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) понасят направените
от тях съдебни разноски.
Meij
Vadapalas
Labucka
Wahl

Truchot
Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 17 март 2010 година.
Подписи
*
Език на производството: английски.