CELEX: 62003CJ0353
Prekių ženklai
Direktyva 89/104/EEB
Skiriamojo požymio nebuvimas
Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis
Naudojimas kaip dalies įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo

1       Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių
narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 3 straipsnio 3 dalies
ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1, toliau – reglamentas)
7 straipsnio 3 dalies išaiškinimu.
2       Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp
Société des produits Nestlé SA
(toliau –
Nestlé
) ir
Mars UK Ltd
(toliau –
Mars
) dėl
Nestlé
paraiškos registruoti kaip prekių ženklą dalį šūkio, kuris yra šiai bendrovei priklausantis įregistruotas prekių ženklas.

Teisinis pagrindas
3       Pagal direktyvos 2 straipsnį „prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent
iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų pakuotės vaizdo su sąlyga, kad tokie
žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų“.
4       „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindais“ pavadintas direktyvos 3 straipsnis suformuluotas taip:
„1.      Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:
<…>
b)      prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;
<…>
3.      Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b <...> punkte nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia,
jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį
<…>“
5       Reglamento 4 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies b punkto bei 3 punkto formuluotės yra iš esmės tapačios direktyvos 2 straipsnio
ir 3 straipsnio 1 dalies b punkto bei 3 dalies formuluotėms.

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas
6       Šūkis „Have a break… Have a Kit Kat“ („yra pertrauka… yra Kit Kat“) bei pavadinimas „Kit Kat“ yra Jungtinėje Karalystėje 30 klasės prekėms pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį
dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms (t. y. šokolado ir konditerijos gaminiams,
saldainiams ir biskvitams) įregistruoti prekių ženklai.
7       1995 m. kovo 28 d. šių dviejų prekių ženklų savininkė
Nestlé
pateikė paraišką registruoti prekių ženklą HAVE A BREAK 30 klasės prekėms Jungtinėje Karalystėje.
8       Remdamasi, be kita ko, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktu
Mars
pateikė protestą dėl šios paraiškos.
9       Vadovaujantis šia nuostata, 2002 m. gegužės 31 d. protestas buvo patenkintas ir paraiška dėl įregistravimo atmesta.
10
Nestlé
pareiškė ieškinį
High Court of Justice
(Anglija ir Velsas),
Chancery Division
. 2002 m. gruodžio 2 d. Sprendimu šis ieškinys buvo atmestas.
11     Dėl šio sprendimo
Nestlé
pateikė apeliaciją
Court of Appeal
(Anglija ir Velsas),
Civil Division
.
12     Remdamasis byloje esančiais įrodymais, šis teismas mano, kad šūkis „Have a break“ neturi jam būdingo skiriamojo požymio, todėl direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas neleidžia jo registruoti kaip prekių
ženklo.
13     Jis mano, kad registruoti galima tik direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu, įrodžius dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį.
14     Jis pažymi, kad paraiška dėl įregistravimo buvo atmesta, nes šūkis „HAVE A BREAK“ buvo iš esmės naudojamas kaip dalis įregistruoto
prekių ženklo HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT ir tikrai ne kaip savarankiškas prekių ženklas.
15     Jis nurodo, kad,
Nestlé
manymu, toks požiūris gali turėti rimtų pasekmių ūkio subjektams, kurie ketina registruoti formą apimančius prekių ženklus,
nes tokie prekių ženklai retai naudojami atskirai.
16     Taip pat jis nurodo, kad frazės panašumas į su prekių ženklu siejamu šūkiu, nuolat jį kartojant, gali sukurti skirtingą ir
savarankišką įspūdį ir taip įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
17     Tokiomis aplinkybėmis
Court of Appeal
(Anglija ir Velsas),
Civil Division
nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą, pateikdamas jam šį prejudicinį klausimą:
„Ar gali prekių ženklas įgyti skiriamąjį požymį Tarybos direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies ir Tarybos reglamento
Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito prekių ženklo ar kartu su juo?

Dėl prejudicinio klausimo
18     Atsižvelgiant į prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktus duomenis matyti, kad klausimas pateikiamas vien dėl direktyvos
išaiškinimo, nes reglamentas nėra taikomas pagrindinėje byloje.
19     Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį direktyvos
3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo.
20
Nestlé
ir Airijos vyriausybė mano, kad prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio
prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito prekių ženklo ar kartu su juo.
21
Mars
, Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Komisija mano, kad prekių ženklas negali įgyti skiriamojo požymio vien dėl jo naudojimo
kaip sudėtinės prekių ženklo dalies. Tačiau
Mars
ir Komisija priduria, kad jis gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo kartu su kitu prekių ženklu. Jungtinės Karalystės
vyriausybė pritaria, kad skiriamasis požymis taip pat gali būti įgytas naudojant prekių ženklą kaip fizinę sudėtinę dalį.
22     Šiuo klausimu primintina, kad pagal direktyvos 2 straipsnį prekių ženklas gali būti sudarytas iš žymenų, kurie leidžia atskirti
vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.
23     Pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą jokių skiriamųjų požymių neturintys prekių ženklai neregistruojami arba, jeigu
įregistruoti, gali būti pripažinti negaliojančiais.
24     Tačiau pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį pastaroji nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos dėl įregistravimo padavimo datos
prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
25     Skiriamojo požymio turėjimas ar jo įgijimas dėl naudojimo turi būti vertinamas atsižvelgiant, pirma, į prekes arba paslaugas,
kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, į tai, kaip nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją gali suvokti
vidutinis, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas (2002 m. birželio 18 d. Sprendimo
Philips
, C‑299/99, Rink. p. I‑5475, 59 ir 63 punktai).
26     Skiriamasis požymis įgyjamas dėl naudojimo, kai suinteresuotieji asmenys atpažįsta prekę kaip pagamintą ar suteiktą tam tikros
įmonės dėl ženklo naudojimo kaip prekių ženklo (minėto sprendimo
Philips
64 punktas).
27     Ši pagrindinėje byloje ginčijama sąlyga nebūtinai reiškia, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi būti naudojamas savarankiškai.
28     Iš tikrųjų direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje šiuo atžvilgiu nėra ribojimų; numatomas tik prekių ženklo „naudojimas“.
29     Todėl sąvoka „ženklo, kaip prekių ženklo naudojimas“ turi būti suprantama tik kaip nurodanti prekių ženklo naudojimą tam,
kad atitinkami suinteresuotieji asmenys atpažintų prekę ar paslaugą kaip tam tikros įmonės prekę ar paslaugą.
30     Toks atpažinimas ir kartu skiriamojo požymio įgijimas gali atsirasti tiek dėl įregistruoto prekių ženklo sudedamosios dalies
naudojimo kaip šio prekių ženklo dalies, tiek dėl kito prekių ženklo naudojimo kartu su įregistruotu prekių ženklu. Šiais
dviem atvejais pakanka, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys prekes ar paslaugas, ženklinamas prašomu įregistruoti
prekių ženklu, iš tikrųjų suvoktų kaip tam tikros įmonės prekes ar paslaugas.
31     Primintina, kad aplinkybės, galinčios patvirtinti, jog prekių ženklas tapo tinkamu atskirti atitinkamą prekę ar paslaugą,
turi būti visapusiškai įvertintos ir kad vertinant reikėtų atsižvelgti į prekių ženklo rinkos dalį, kurioje prekių ženklas
naudojamas, šio ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai,
dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip konkrečios įmonės
prekes ar paslaugas, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (1999 m. gegužės 4 d.
Sprendimo
Windsurfing Chiemsee
, C‑108/97 ir C‑109/97, Rink. p. I‑2779, 49 ir 51 punktai).
32     Galiausiai į pateiktą prejudicinį klausimą atsakytina, kad prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio
3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų
33     Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje
byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui,
išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:
Prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių
įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies
įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo.
Parašai.
*
Proceso kalba: anglų.