CELEX: 62004TJ0396
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di registrazione di marchio figurativo comunitario contenente l'elemento verbale "NICKY"
Marchi figurativi nazionali anteriori contenenti l'elemento verbale "NOKY"
Rigetto dell'opposizione per assenza di rischio di confusione
Annullamento da parte della commissione di ricorso
Rinvio alla divisione di opposizione per l'esame della somiglianza tra i prodotti e delle prove d'uso
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Fatti all’origine della controversia
1       Il 20 settembre 1999 la Soffass SpA ha presentato dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre
1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:
3       I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza
15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Articoli in carta e/o cellulosa per uso domestico
ed igienico, quali fazzoletti, salviette per il viso, asciugamani, tovaglioli, carta da cucina in rotoli o bobine, carta igienica».
4       Il 10 aprile 2000 la detta domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 29/2000.
5       Il 10 luglio 2000 la Sodipan SCA ha presentato un’opposizione contro la registrazione del marchio richiesto sulla base dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
6       L’opposizione era fondata sulle seguenti registrazioni nazionali anteriori:
–       registrazione di marchio francese n. 1 400 192, vigente dal 6 aprile 1967, per i prodotti della classe 16 «carta, cartone
e prodotti in queste materie non compresi in altre classi», ed avente ad oggetto il segno figurativo riprodotto qui di seguito:
–       registrazione di marchio francese n. 1 346 586, vigente dal 14 marzo 1986, per i prodotti della classe 16 «articoli di carta
per uso sanitario o domestico, come carta igienica, fazzoletti, carta assorbente, tovaglioli, tovaglie, centrini, tovagliette,
piatti e bicchieri in cartone e prodotti analoghi e altri articoli monouso», ed avente ad oggetto il segno figurativo riprodotto
qui di seguito:
7       Con decisione 24 novembre 2003 la divisione di opposizione dell’UAMI ha respinto l’opposizione. In sostanza, essa ha ritenuto
che non vi fosse una somiglianza sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale tra i segni in questione. La divisione di
opposizione ha precisato, a questo riguardo, che «i segni differi[vano] nettamente nell’impressione d’insieme da essi prodotta,
sotto tutti gli aspetti». Posto che, dal punto di vista dell’impressione complessiva, i segni erano chiaramente differenti,
la divisione di opposizione ha concluso che non era necessario procedere ad una comparazione dei prodotti. Per lo stesso motivo,
la divisione di opposizione non ha esaminato le prove d’uso dei marchi anteriori fornite dall’interveniente a norma dell’art. 43
del regolamento n. 40/94.
8       Il 4 dicembre 2003 l’interveniente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
9       Con decisione in data 16 luglio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso, constatando
che i marchi in conflitto presentavano un apprezzabile grado di somiglianza, ha annullato la decisione della divisione di
opposizione ed ha rinviato il caso dinanzi a quest’ultima ai fini della comparazione tra i prodotti in questione e dell’esame
delle prove d’uso dei marchi anteriori.

Conclusioni delle parti
10     La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione impugnata;
–       condannare l’UAMI alle spese.
11     L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.
12     L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       dichiarare che, tenuto conto del rischio di confusione esistente tra i marchi in conflitto, accentuato dall’identità dei prodotti
in questione, l’opposizione proposta dall’interveniente contro la domanda di registrazione di marchio comunitario è fondata;
–       condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
13     La ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto
la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di somiglianze tra i segni in conflitto.

Argomenti delle parti
14     La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, i marchi in questione non sono idonei
ad essere confusi a motivo delle loro evidenti differenze fonetiche, visive e concettuali. La commissione di ricorso avrebbe
infatti snaturato la nozione di rischio di confusione, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze della
Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 22, e 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc.
pag. I‑5507, punto 29).
15     Sul piano fonetico, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza tra le sillabe
finali «ky» e «cki» prevale sulla differenza fonetica risultante dalle vocali «o» e «i». La ricorrente sostiene che tale evidente
differenza, ulteriormente accentuata nella lingua francese per effetto della diversa pronuncia delle sillabe «ni» e «no»,
deve prevalere, atteso che è proprio il suono della prima parte di una parola quello che rimane impresso nella memoria del
consumatore (decisione della prima commissione di ricorso 19 gennaio 2001, pratica R 120/2000‑1, Manfield/PENFIELD, punto
23).
16     Sul piano visivo, la ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui i marchi in conflitto
sono simili per il fatto che sono caratterizzati dalle medesime lettere iniziali e finali e che consistono in due nomi brevi
somiglianti a termini inglesi. Essa sottolinea che i detti marchi presentano differenze notevoli. Il numero delle lettere
che li compongono sarebbe differente (cinque lettere per NICKY e quattro per NOKY). Nel primo marchio NOKY, le lettere «n»
e «y» sarebbero disposte su assi obliqui e convergenti verso l’alto. La lettera «o» di NOKY avrebbe poi la forma di un triangolo
con gli angoli arrotondati. Inoltre, nella lettera «k» di NOKY l’asta verticale supererebbe di molto in altezza l’estremità
superiore dell’asta obliqua. Il secondo marchio NOKY sarebbe chiaramente caratterizzato da un’immagine rappresentante un orso
sul cui petto è impressa l’immagine di un cuore. Oltre a ciò, in tale secondo marchio la lettera iniziale e quella finale
sarebbero più grandi delle altre lettere. Infine, a differenza del marchio di cui si chiede la registrazione, i due marchi
anteriori sarebbero composti da lettere aventi le estremità arrotondate.
17     Sul piano concettuale, la ricorrente contesta l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui essa ricorrente non
avrebbe provato che il termine «Nicky» viene percepito in Francia come un diminutivo.
18     La ricorrente afferma che è notorio e comunemente ammesso, senza necessità di prove in tal senso, che la parola «Nicky» viene
percepita dal pubblico francofono e dal pubblico comunitario in generale come il diminutivo di nomi propri di persona francesi,
quali Nicole, Nicolas, Nicolette, ovvero come l’equivalente di tali nomi in altre lingue. La ricorrente richiama al riguardo
l’automobilista Nicky Lauda, un film degli anni ’70 intitolato «Micky e Nicky» e un fumetto intitolato «Nicky Larson». Per
contro, la parola «noky» sarebbe una parola ceca, costituente l’equivalente della parola italiana «gnocchi». Tuttavia, la
ricorrente dubita che il pubblico francofono sia in grado di comprendere tale significato. A suo avviso, è piuttosto possibile
che la parola in questione evochi per il pubblico francofono il termine NOKIA, segno distintivo celebre nel settore della
telefonia mobile.
19     La ricorrente sostiene che è sufficiente che il pubblico francofono percepisca immediatamente il termine «Nicky» come diminutivo
o vezzeggiativo di nomi propri di persona, per escludere qualsiasi rischio di confusione. In base alla giurisprudenza, sarebbe
sufficiente che uno solo dei marchi in conflitto sia dotato di un significato chiaro e determinato per il pubblico di riferimento
perché vengano in larga misura neutralizzate le somiglianze visive e fonetiche esistenti tra i marchi medesimi [sentenze del
Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips‑Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag.
II‑4335, punto 54, e 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), non ancora pubblicata
nella Raccolta, punti 55 e 56].
20     L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente confrontato la domanda di registrazione di marchio comunitario
ed i marchi anteriori, sottolineando che le analogie riscontrabili conducono ad un elevato grado di somiglianza.
21     Riferendosi all’analisi dettagliata effettuata dalla ricorrente in merito alle caratteristiche dei segni in questione (v.
supra, punto 16), l’UAMI rileva come si tratti di elementi decisamente marginali nella percezione complessiva di tali segni.
Infatti, malgrado la presenza dell’immagine stilizzata di un orso nel secondo marchio anteriore, la parola «noky» costituirebbe
inconfutabilmente l’elemento dominante dei due marchi francesi.
22     In particolare, per quanto riguarda l’analisi concettuale dei marchi in questione, l’UAMI asserisce che le prove addotte dalla
ricorrente a sostegno dell’affermazione relativa al significato inequivoco di NICKY, ossia quello di un diminutivo di un nome
proprio, non sono idonee a supportare efficacemente tale tesi. A suo avviso, le sentenze BASS e PICARO, citata supra al punto
19, non possono trovare applicazione nel caso di specie, in quanto non esisterebbe un significato «chiaro e determinato» di
uno dei segni in conflitto, atto a scongiurare ogni possibile associazione concettuale tra questi ultimi. Oltre a ciò, l’UAMI,
in applicazione dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, eccepisce l’irricevibilità di ogni nuovo
mezzo istruttorio presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale, tali dovendosi definire i documenti 13-21 allegati al
ricorso introduttivo. Questi sarebbero documenti del tutto nuovi e dunque non ammissibili in questa fase della procedura [sentenza
del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 67].
23     L’interveniente sostiene che, dato il carattere manifesto delle somiglianze tra i segni in questione, la decisione della divisione
di opposizione è stata giustamente annullata.
24     Essa fa valere, in particolare, che, sul piano concettuale, il marchio NICKY, utilizzato per prodotti quali articoli di carta,
fazzoletti e salviette, non verrà percepito dal consumatore francese come evocativo di un nome proprio di persona, dal momento
che nulla lo inciterà a istituire un collegamento tra tali prodotti ed una persona soprannominata «Nicky», tanto più che l’uso
di un simile diminutivo è estremamente raro.

Giudizio del Tribunale
25     L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 stabilisce che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione
per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
26     Risulta da tale disposizione che un rischio di confusione presuppone tanto un’identità o una somiglianza tra il marchio richiesto
e il marchio anteriore, quanto un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione
e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Tali condizioni sono cumulative (sentenza della Corte 12 ottobre
2004, causa C‑106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I‑9573, punto 51).
27     Pertanto, se i segni contrapposti sono totalmente differenti, è possibile in linea di principio, senza esame dei prodotti
in questione, ritenere che non sussista un rischio di confusione.
28     Occorre aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico
possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente
legate tra loro.
29     Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che
il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori
rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi
contrassegnati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 31‑33, e la giurisprudenza ivi citata].
30     In considerazione di tale interdipendenza, un grado di somiglianza anche modesto tra i marchi può essere compensato da un
grado elevato di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati, e viceversa (v., per analogia, sentenze della Corte
Canon, citata supra al punto 14, punto 17, e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto
19).
31     Pertanto, qualora esista una somiglianza, anche modesta, tra due segni, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente
tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti.
32     A questo riguardo, dalla costante giurisprudenza risulta anche che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi,
per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione d’insieme prodotta
da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza BASS, citata supra
al punto 19, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).
33     Nel caso di specie, è pacifico che il pubblico di riferimento ai fini di tale valutazione è il pubblico francese.
34     Sul piano visivo, va riconosciuta l’esistenza di una certa somiglianza tra i segni in questione. Tre delle quattro lettere
del segno NOKY si ritrovano al medesimo posto in NICKY. I segni hanno in comune la lettera iniziale «n» e la terminazione
«ky». Tale terminazione, non essendo usuale nella lingua francese, può essere considerata come l’elemento dominante dei due
segni che cattura l’attenzione del consumatore francese.
35     Anche sul piano fonetico vi è una somiglianza tra i segni di cui trattasi, nella misura in cui la sillaba finale «ky», identica
nei segni confliggenti, cattura l’attenzione del consumatore francese. Pertanto, le sillabe iniziali dei segni suddetti, che
sono invece diverse, hanno un minor impatto sotto il profilo fonetico.
36     Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un’importanza
ridotta nel caso di prodotti che vengano commercializzati in modo tale che, abitualmente, il pubblico rilevante, al momento
dell’acquisto, percepisce in modo visivo il marchio che li designa (sentenza BASS, citata supra al punto 19, punto 55).
37     Allo stesso modo, sul piano concettuale è possibile – come rilevato dalla ricorrente (v. supra, punti 18 e 19) – che la parola
«Nicky» venga percepita dal consumatore francese come un diminutivo dei nomi propri Nicolas o Nicole. Orbene, sull’importanza
di tale argomento influiscono, in parte, la natura dei prodotti in questione e le modalità con le quali questi vengono commercializzati.
Di conseguenza, la valutazione di tale argomento non dovrebbe essere isolata dagli altri elementi potenzialmente pertinenti.
38     Si deve riconoscere che le somiglianze tra i segni individuate supra ai punti 34 e 35 sono tali che giustamente la commissione
di ricorso ha concluso che occorreva procedere ad una comparazione dei prodotti al fine di valutare globalmente il rischio
di confusione nel caso di specie. Ciò risulta opportuno in particolare nel caso in cui i segni presentino elementi di somiglianza,
anche modesta, che possano essere messi in ombra, nell’ambito di una valutazione globale, da altri elementi, quali la natura
dei prodotti e le modalità con le quali questi vengono commercializzati.
39     Infatti, qualora i segni in conflitto non siano manifestamente privi di somiglianze, ma presentino alcuni elementi di somiglianza
nonché taluni elementi atti a differenziarli, la valutazione dell’importanza rispettiva di tali elementi non va effettuata
in modo isolato, bensì nell’ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, che tenga conto di tutti i fattori
pertinenti (v. supra, punto 29).
40     Risulta da quanto sopra esposto che occorre respingere il motivo unico dedotto, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94.
41     Quanto ai documenti costituenti gli allegati 13‑21 del ricorso introduttivo (v. supra, punto 22), essi non possono essere
presi in considerazione, dato che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni
adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Infatti, la funzione del Tribunale
non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate dinanzi ad esso per la prima volta. Inoltre,
ammettere tali prove sarebbe in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, ai sensi del quale le memorie
delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, le prove in
questione debbono essere escluse senza che sia necessario esaminare la loro efficacia probatoria (sentenza BUDMEN, citata
supra al punto 22, punto 67).
42     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le conclusioni della ricorrente per l’annullamento della decisione impugnata
devono essere respinte.
43     Per quanto riguarda la domanda dell’interveniente diretta ad ottenere che venga definitivamente constatata la fondatezza dell’opposizione
proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario, occorre notare come risulti da una lettura combinata dell’art. 63,
nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 che la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso è possibile solo se quest’ultima
è viziata da un’illegittimità di merito o di forma [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑247/01, eCopy/UAMI (ECOPY),
Racc. pag. II-5301, punto 46]. Al riguardo, è sufficiente constatare che la decisione impugnata non è viziata da un’illegitimità
siffatta e che occorre procedere ad una valutazione globale del rischio di confusione nel caso di specie, tenendo conto di
tutti gli elementi pertinenti.
44     La domanda di riforma proposta dall’interveniente dev’essere dunque respinta.

Sulle spese
45     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e
dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
Cooke
Labucka
Trstenjak
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2005.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

J.D. Cooke
*
Lingua processuale: l'italiano.