CELEX: 62008TJ0303
Marca comunitária
Processo de declaração de nulidade
Marca figurativa comunitária Golden Elephant Brand
Marca figurativa nacional não registada GOLDEN ELEPHANT
Motivo relativo de recusa
Remissão para o direito nacional que rege a marca anterior
Regime da acção de common law por uso indevido de denominação (action for passing off)
Artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [actual artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009]
Artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009)
Artigo 8.º, n.º 4, e artigo 52.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [actuais artigo 8.º, n.º 4, e artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009]
Novos fundamentos
Artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo

Factos
Em 29 de Abril de 1996, a recorrente, Tresplain Investments Ltd, apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento
(CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
O produto para o qual foi pedido o registo pertence à classe 30 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional
dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e corresponde à seguinte
descrição: «arroz».
Em 4 de Fevereiro de 1999, a recorrente obteve o registo da referida marca comunitária sob o n.° 241810 (a seguir «marca comunitária
controvertida»).
Em 5 de Agosto de 2005, a interveniente, Hoo Hing Holdings Ltd, apresentou um pedido de declaração da nulidade da marca comunitária
controvertida. Em primeiro lugar, invocou o artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 52.°, n.° 1,
alínea a), do Regulamento n.° 207/2009], em conjugação com o artigo 5.° do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 5.° do Regulamento
n.° 207/2009), com a redacção aplicável antes de 10 de Março de 2004, data da entrada em vigor da nova versão deste artigo,
conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004, que altera o Regulamento n.° 40/94
(JO L 70, p. 1). Em segundo lugar, invocou o artigo 51.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 52.°,
n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009]. Em terceiro lugar, invocou o artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento
n.° 40/94 [actual artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009], em conjugação com o artigo 8.°, n.° 4, deste
mesmo regulamento (actual artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009). A este respeito, alegou que as regras que regem
o uso indevido de denominação (
passing off
) lhe conferiam o direito, no Reino Unido, de proibir a utilização da marca comunitária controvertida com base na sua marca
figurativa não registada, marca que tem utilizado no Reino Unido desde 1988 para designar arroz (a seguir «marca anterior»)
e que é a seguinte
:
Por decisão de 16 de Abril de 2007, a Divisão de Anulação do IHMI indeferiu o pedido de declaração de nulidade. No tocante
à causa de nulidade prevista no artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, em conjugação com o artigo 8.°, n.° 4,
do mesmo regulamento, considerou que a data pertinente para apreciar se a interveniente tinha adquirido um direito anterior
na acepção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 era a data do depósito do pedido da marca comunitária controvertida,
a saber, 29 de Abril de 1996, e não a data em que esta última tinha, pela primeira vez, sido utilizada no Reino Unido. Entendeu
que a interveniente tinha feito prova bastante da sua utilização, nessa data, da marca anterior na vida comercial e que o
seu alcance não era meramente local. Todavia, entendeu que, vista a negligenciável quota de mercado do arroz vendido com a
marca anterior, a interveniente não tinha provado que o público pertinente tinha atribuído um «
goodwill
» (a saber, a força de atracção da clientela, v. n.° 101
infra
) aos produtos cobertos pela marca anterior. A interveniente não tinha, pois, demonstrado que o regime da acção por uso indevido
de denominação lhe permitia proibir a utilização da marca comunitária controvertida.
Em 8 de Junho de 2007, a interveniente recorreu para o IHMI da decisão da Divisão de Anulação.
Par decisão de 7 de Maio de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da
Divisão de Anulação, declarou a nulidade da marca comunitária controvertida e condenou a ora recorrente nas despesas.
A Câmara de Recurso entendeu que as condições do artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, em conjugação com
o artigo 8.°, n.° 4, do mesmo regulamento, estavam preenchidas e declarou a nulidade da marca comunitária controvertida com
esse fundamento.
Realçou que, para que uma acção por uso indevido de denominação seja procedente nos termos da
common law
, como desenvolvida pela jurisprudência inglesa, o requerente da declaração de nulidade deve provar, em primeiro lugar, que
adquiriu no mercado
goodwill
ou reputação a coberto da marca não registada e que os seus produtos são reconhecidos por um elemento distintivo; em segundo
lugar, que há uma apresentação enganosa (intencional ou não) por parte de titular da marca comunitária que conduz, ou é susceptível
de conduzir, a que o público creia que os produtos oferecidos para venda pelo titular da marca comunitária são os do requerente
da declaração de nulidade; e, em terceiro lugar, que este tenha sofrido ou corra o risco de sofrer um prejuízo devido à confusão
produzida pela apresentação enganosa criada pelo titular da marca comunitária.
A Câmara de Recurso confirmou a conclusão da Divisão de Anulação segundo a qual a data do depósito do pedido de marca comunitária
é a data pertinente em que devem estar adquiridos os direitos do sinal anterior.
Salientou que os elementos de prova fornecidos pela interveniente demonstravam uma actividade comercial efectiva e séria que
implicava a importação para o Reino Unido e a venda a estabelecimentos de alimentação chinesa e de alimentação tailandesa
de tipos especiais de arroz a coberto da marca anterior. O sinal era, pois, utilizado na vida comercial na acepção do artigo
8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
A Câmara de Recurso referiu que resultava dos elementos de prova fornecidos pela interveniente que a marca anterior tinha
sido utilizada no Reino Unido (em Londres e nos condados vizinhos de Kent e de Bedfordshire). Além disso, uma declaração solene
fornecida pela interveniente confirmou a venda de arroz a clientes noutras grandes cidades do Reino Unido, nomeadamente Manchester,
Liverpool, Birmingham, Glasgow e Bristol. A interveniente provou, pois, que a utilização da marca anterior tinha excedido
um alcance meramente local na acepção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
A interveniente demonstrou que os direitos em questão foram adquiridos antes da data de depósito do pedido de marca comunitária
na acepção do artigo 8.°, n.° 4, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 8.°, n.° 4, alínea a), do Regulamento
n.° 207/2009].
Quanto à condição prevista pelo artigo 8.°, n.° 4, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 8.°, n.° 4, alínea b),
do Regulamento n.° 207/2009], segundo a qual o sinal não registado deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização
de uma marca mais recente, a Câmara de Recurso referiu o seguinte.
A interveniente demonstrou a existência de um
goodwill
bastante, gerado para a sua empresa através da venda de tipos especiais de arroz, à data do depósito do pedido da marca comunitária
controvertida. A Divisão de Anulação fixou um limiar mais elevado para a demonstração de um
goodwill
do que o fixado pelo direito inglês que disciplina a acção por uso indevido de denominação.
A Câmara de Recurso considerou ainda que a marca comunitária controvertida constituía uma apresentação enganosa da marca anterior.
A este respeito, realçou que os produtos em questão eram idênticos. Tal era igualmente o caso dos elementos nominativos das
marcas em causa. Existia uma identidade fonética e uma identidade conceptual entre estas últimas, bem como uma acentuada semelhança
visual. Era, pois, inevitável que o público não estivesse em posição de poder distinguir os sinais em causa e que os consumidores
que tivessem sido confrontados com a marca anterior identificassem o arroz comercializado pela recorrente a coberto da marca
comunitária controvertida como sendo o arroz comercializado pela interveniente.
Além disso, entendeu que, tendo a interveniente demonstrado a existência de um
goodwill
no Reino Unido para a marca anterior, a qual apresentava uma forte semelhança com a marca comunitária controvertida e cobria
produtos idênticos, era razoável concluir que a interveniente corria o risco de sofrer um prejuízo.
Por outro lado, no que respeita ao pedido de declaração de nulidade que assentava no artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento
n.° 40/94, em conjugação com o artigo 5.° deste regulamento, a Câmara de Recurso considerou, numa «observação preliminar»,
que era inadmissível. Esclareceu, no n.° 19 da decisão impugnada, que, tendo o pedido de declaração de nulidade sido apresentado
em 5 de Agosto de 2005, a versão do Regulamento n.° 40/94 que era aplicável era a que continha as alterações introduzidas
às causas de nulidade absoluta pelo Regulamento n.° 422/2004, e que o novo artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94,
que era aplicável, remetia unicamente para o artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 7.° do Regulamento n.° 207/2009),
relativo aos motivos absolutos de recusa, e já não para o artigo 5.° deste mesmo regulamento, relativo aos titulares de marcas
comunitárias.
Por último, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não examinou o argumento da interveniente que assenta no artigo 51.°,
n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
Em 1 de Agosto de 2008, a interveniente interpôs recurso da decisão impugnada para o Tribunal Geral. Com este recurso, pedia
a anulação da decisão impugnada na medida em que a Câmara de Recurso tinha concluído pela inadmissibilidade do fundamento
relativo à causa de nulidade prevista no artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94. Pedia igualmente que a decisão
impugnada fosse reformada de modo a que os seus fundamentos relativos às causas de nulidade previstas, respectivamente, nas
alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94 fossem julgados admissíveis e procedentes, e ainda que a
decisão impugnada fosse reformada de modo a que a marca comunitária controvertida fosse declarada nula com base num ou noutro
destes fundamentos suplementares, ou mesmo com base em ambos.
O Tribunal Geral julgou inadmissível esse recurso [despacho do Tribunal Geral de 14 de Julho de 2009, Hoo Hing/IHMI – Tresplain
Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, não publicado na Colectânea]. Este Tribunal constatou, essencialmente, que,
nos termos do artigo 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 65.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009), a Hoo
Hing não tinha legitimidade para interpor tal recurso para o Tribunal Geral, uma vez que a decisão da Câmara de Recurso tinha
dado inteira satisfação às suas pretensões (despacho Golden Elephant Brand, já referido, n.° 37).

Pedidos das partes
Na petição, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Anular a decisão impugnada;
–        Condenar o IHMI nas despesas.
Na sua contestação, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Negar provimento ao recurso;
–        Condenar a recorrente nas despesas.
Nas suas alegações de resposta, a interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Negar provimento ao recurso;
–        Além disso, ou a título subsidiário, anular a decisão impugnada no que respeita à declaração de que a data adequada para decidir
da questão do uso indevido de denominação é a data do depósito do pedido de marca comunitária e não a data do primeiro uso
da marca comunitária;
–        E também, ou a título subsidiário, reformar a decisão impugnada no sentido de declarar que a data adequada para decidir da
questão do uso indevido de denominação é a data do primeiro uso da marca comunitária e não a data do depósito do pedido de
marca comunitária;
–        Condenar o IHMI ou a recorrente nas despesas ou, a título subsidiário, condenar solidariamente o IHMI e a recorrente nas despesas.
Acresce que, nas suas alegações de apresentação de novos fundamentos, a interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral
se digne:
–        Anular a decisão impugnada na medida em que concluiu pela inadmissibilidade do fundamento relativo à causa de nulidade prevista
no artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94;
–        Além disso, ou a título subsidiário, reformar a decisão impugnada de modo a que o fundamento relativo à causa de nulidade
prevista no artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 seja julgado admissível e procedente;
–        Reformar a decisão impugnada, de modo a que o fundamento relativo à causa de nulidade prevista no artigo 51.°, n.° 1, alínea
b), do Regulamento n.° 40/94 seja julgado admissível e procedente;
–        Na medida em que a decisão impugnada seja reformada no sentido pedido, reformá‑la ainda de modo a que a marca comunitária
controvertida seja declarada nula com base num ou noutro destes fundamentos suplementares, ou mesmo com base em ambos;
–        Condenar o IHMI ou a recorrente nas despesas ou, a título subsidiário, condenar solidariamente o IHMI e a recorrente nas despesas.
Nas suas observações escritas sobre os novos fundamentos, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Rejeitar os novos fundamentos de direito;
–        Condenar a interveniente nas despesas.
Nas suas observações escritas sobre os novos fundamentos, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Julgar inadmissíveis os novos fundamentos de direito;
–        A título subsidiário, julgar improcedentes os novos fundamentos de direito;
–        Condenar a interveniente nas despesas.

Questão de direito
No tocante, a título liminar, ao pedido da interveniente de apensação do presente processo ao processo T‑300/08 para efeitos
da fase oral e do acórdão, basta constatar que este pedido se tornou sem objecto devido a o recurso no processo T‑300/08 (despacho
Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
) ter sido julgado inadmissível.
1.
Quanto aos pedidos da recorrente
A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, relativos, respectivamente, à violação dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento
n.° 40/94 (actuais artigos 75.° e 76.° do Regulamento n.° 207/2009) e à violação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94
Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, relativa à violação do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94
–       Argumentos das partes
No quadro da primeira parte do primeiro fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso se recusou a tomar em conta
factos, provas e argumentos pertinentes que tinha fornecido em tempo útil. Deste modo, violou o artigo 74.° do Regulamento
n.° 40/94, e nomeadamente o n.° 2 desta disposição (actual artigo 76.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009).
Mais especificamente, a Câmara de Recurso recusou‑se a tomar em consideração os argumentos da recorrente a respeito:
–        da contestação das pretensas «provas» fornecidas pela interveniente;
–        do facto de a interveniente não ter fornecido provas referentes ao peso e à pertinência da pretensa reputação ou do
goodwill
adquiridos pelo uso;
–        da ausência de casos reais de confusão ou de risco de confusão entre as marcas em causa. A Câmara de Recurso não tomou em
consideração, nomeadamente, o facto de a interveniente (tal como os seus clientes) nunca ter agido contra a recorrente, apesar
de não se contestar a existência, desde o mês de Novembro de 2003, de uma comercialização paralela no mercado do Reino Unido
dos produtos das duas partes, a saber, de arroz, o qual era vendido a coberto das marcas em causa.
A Câmara de Recurso recusou‑se igualmente a tomar em consideração as provas a respeito da ausência de um risco de confusão
fornecidas pela recorrente nas suas observações escritas.
Assim, a Câmara de Recurso recusou‑se em larga medida a tomar em consideração as observações da recorrente de 3 de Fevereiro
de 2006, de 31 de Outubro de 2007 e de 1 de Abril de 2008.
A Câmara de Recurso não avaliou as quotas de mercado e não tomou em consideração os elementos de prova que tinha fornecido
e dos quais resulta que, em média, são importadas anualmente no Reino Unido 500 000 toneladas de arroz.
O IHMI e a interveniente concluem pela rejeição desta parte do primeiro fundamento. O IHMI alega nomeadamente que este fundamento
é inadmissível, uma vez que a recorrente não indica de modo suficientemente claro quais são os argumentos ou provas, entre
os que aduziu ou as que forneceu durante o procedimento administrativo, que foram ignorados pela Câmara de Recurso. Em todo
o caso, esta parte do primeiro fundamento não é procedente, pois a Câmara de Recurso examinou todas as observações apresentadas
pelas partes.
–       Apreciação do Tribunal Geral
Cabe recordar que, nos termos do artigo 21.° do Estatuto do Tribunal de Justiça e do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de
Processo do Tribunal Geral, a petição deve conter, designadamente, «o objecto do litígio» e «a exposição sumária dos fundamentos
do pedido». Além disso, segundo o artigo 48.°, n.° 2, do referido regulamento, «[é] proibido deduzir novos fundamentos no
decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo».
Decorre destas disposições que todo o fundamento que não esteja suficientemente articulado na petição inicial deve ser considerado
inadmissível (acórdão do Tribunal Geral de 14 de Dezembro de 2005, Honeywell/Comissão, T‑209/01, Colect., p. II‑5527, n.° 54).
Segundo jurisprudência assente, é necessário, para que um recurso seja admissível, que os elementos essenciais de facto e
de direito em que se baseia resultem, pelo menos sumariamente, mas de forma coerente e compreensível, do texto da própria
petição (v. acórdão Honeywell/Comissão, n.° 37
supra
, n.° 56 e jurisprudência aí referida). A este respeito, ainda que o corpo da petição possa ser escorado e completado, em
pontos específicos, por remissões para passagens de documentos que a ela foram anexados, uma remissão global para outros documentos,
mesmo anexos à petição, não pode suprir a ausência dos elementos essenciais da argumentação jurídica, os quais, por força
da disposição atrás recordada, devem constar da petição. Além disso, não compete ao Tribunal procurar e identificar, nos anexos,
os fundamentos e argumentos que possa considerar constituírem o fundamento do recurso, uma vez que os anexos têm uma função
puramente probatória e instrumental (v. acórdão Honeywell/Comissão, n.° 37
supra
, n.° 57 e jurisprudência aí referida).
Acresce que o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009) dispõe
que o IHMI procederá ao exame oficioso dos factos, mas que, contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa
do registo, o exame se limitará às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Nos termos do n.° 2 deste mesmo
artigo, o IHMI pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham produzido
em tempo útil.
A recorrente alega, essencialmente, que a Câmara de Recurso violou esta disposição processual quando recusou tomar em consideração
certos argumentos ou provas apresentados pela recorrente apesar de as condições mencionadas no n.° 2 deste artigo não estarem
satisfeitas, pois esta apresentou o conjunto destes elementos em tempo útil.
No caso em apreço, cabe constatar que certos argumentos aduzidos pela recorrente para alicerçar esta parte do primeiro fundamento
não foram apresentados de um modo suficientemente preciso na petição. Assim, a recorrente não indicou, na petição, quais eram
os argumentos que tinha apresentado no decurso do procedimento administrativo que diziam respeito à contestação dos elementos
de prova fornecidos pela interveniente. Tal como também não indicou quais eram os argumentos, nas suas observações de 3 de
Fevereiro de 2006, de 31 de Outubro de 2007 e de 1 de Abril de 2008, que a Câmara de Recurso, em seu entender, tinha recusado
tomar em consideração.
Contudo, uma parte dos argumentos invocados pela recorrente para alicerçar esta parte do primeiro fundamento foi apresentada
de modo suficientemente claro na própria petição. Assim, desta resulta que a recorrente critica a Câmara de Recurso por não
ter tomado em conta a sua argumentação segundo a qual a interveniente não tinha fornecido provas a respeito do peso e da pertinência
da alegada reputação ou do
goodwill
adquiridos pelo uso. Resulta igualmente da petição que a recorrente entende que a Câmara de Recurso se recusou a tomar em
consideração a sua argumentação segundo a qual não existe risco de confusão entre as marcas em causa. Além disso, a recorrente
critica expressamente a Câmara de Recurso por não ter tomado em conta o seu argumento segundo o qual são, em média, importadas
anualmente no Reino Unido 500 000 toneladas de arroz. No tocante a estes argumentos, o conteúdo da sua argumentação decorre,
pelo menos de modo sumário, do corpo da petição.
A primeira parte do primeiro fundamento, relativa ao facto de a Câmara de Recurso ter cometido um erro processual por se ter
recusado a tomar em conta uma parte dos argumentos da recorrente sem que estivessem preenchidas as condições para tal recusa,
não pode, pois, enquanto tal, ser considerada inadmissível. Só alguns argumentos aduzidos para alicerçar esta parte do fundamento
são inadmissíveis, por não terem sido apresentados de um modo suficientemente claro no corpo da petição (v. n.° 41
supra
).
Quanto ao mérito da primeira parte do primeiro fundamento, importa referir o seguinte. Como salienta o IHMI, de modo algum
resulta da decisão impugnada ou da correspondência trocada entre este e a recorrente que ele se tenha recusado a tomar em
consideração factos, provas e argumentos por esta apresentados.
Cabe realçar que a Câmara de Recurso resumiu, nos n.
os
3, 5, 14 e 16 da decisão impugnada, a argumentação que a recorrente tinha apresentado, reflectindo a totalidade das observações
escritas que esta tinha submetido no decurso do procedimento administrativo.
Neste âmbito, importa referir que a Câmara de Recurso não é obrigada a tomar posição sobre todos os argumentos aduzidos pelas
partes. Basta‑lhe expor os factos e as considerações jurídicas que assumam uma importância essencial na economia da decisão
(v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Janeiro de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comissão, C‑404/04 P,
não publicado na Colectânea, n.° 30). Donde resulta que a circunstância de a Câmara de Recurso não ter reproduzido o conjunto
dos argumentos de uma das partes ou não ter respondido a cada um destes argumentos não permite, por si só, que se conclua
que a Câmara de Recurso se recusou a tomá‑los em consideração.
No caso vertente, a Câmara de Recurso referiu, no n.° 14 da decisão impugnada, que a recorrente tinha alegado que a quota
de mercado da interveniente era demasiado pequena para comprovar um
goodwill
e, no n.° 16 da mesma decisão, que a recorrente tinha sustentado que a interveniente não tinha fornecido a prova da existência
de um
goodwill
. Ao que acresce que resumiu os argumentos da recorrente no tocante à pequena quota de mercado da interveniente nos n.
os
3 e 14 da decisão impugnada.
Nos n.
os
40 a 43 dessa decisão, a Câmara de Recurso examinou a questão de saber se a interveniente tinha suficientemente demonstrado
a existência de um
goodwill,
nada permitindo considerar que a Câmara de Recurso se tenha recusado a tomar em conta a totalidade dos argumentos invocados
pela recorrente a esse respeito.
No tocante ao argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não tomou em consideração os argumentos e as provas
que tinha fornecido no que respeita à ausência de um risco de confusão entre as marcas em causa, importa referir o seguinte.
É certo que, no resumo da argumentação da recorrente que consta da decisão impugnada, não figura qualquer argumento no que
se refere à ausência de um risco de confusão. Porém, há que realçar que a recorrente não apresentou, no decurso do procedimento
administrativo, uma argumentação elaborada quanto à ausência de um risco de confusão. A recorrente limitou‑se a afirmar, nas
suas observações de 31 de Outubro de 2007, após ter realçado a pequena quota de mercado da interveniente, que «não [podia]
haver
goodwill
, apresentação enganosa ou prejuízo», que «não tinha havido apresentação enganosa nem um qualquer prejuízo dela resultante»
e, nas suas alegações de 1 de Abril de 2008, que a interveniente «não [tinha podido] demonstrar a apresentação enganosa ou
um qualquer prejuízo».
A Câmara de Recurso examinou, nos n.
os
44 a 47 da decisão impugnada, a questão da existência de uma apresentação enganosa. Uma vez que a recorrente se tinha limitado,
no procedimento administrativo, a contestar a referida existência sem desenvolver a sua argumentação, o simples facto de a
Câmara de Recurso ter examinado a questão da existência de uma apresentação enganosa significa que tomou em conta a argumentação
da recorrente.
No que concerne ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso não tomou em consideração, nomeadamente, o facto de a interveniente
(tal como os seus clientes) nunca ter agido contra a recorrente, mesmo tendo havido, desde o mês de Novembro de 2003, uma
comercialização paralela no mercado, cabe salientar que a recorrente não se apoiou nestas circunstâncias na sua argumentação
ao longo do procedimento administrativo. Não se pode, pois, falar de recusa em tomar em consideração argumentos aduzidos pela
recorrente durante o procedimento administrativo.
No tocante ao argumento segundo o qual as importações de arroz no Reino Unido foram, em média, de 500 000 toneladas anuais,
cabe constatar que a Câmara de Recurso mencionou explicitamente este argumento no n.° 3 da decisão impugnada. Todavia, referiu,
no n.° 26 da decisão impugnada, que mesmo as pequenas empresas podiam ter um
goodwill
. Donde resulta que, segundo a Câmara de Recurso, não era necessário estabelecer a exacta quota de mercado que a interveniente
detinha. O facto de a Câmara de Recurso não ter calculado a quota de mercado da interveniente com base nos elementos de prova
fornecidos pela recorrente a respeito do volume total do mercado não significa, pois, que a Câmara de Recurso se tenha recusado
a tomar em consideração uma parte dos argumentos ou dos elementos de prova fornecidos pela recorrente, em violação do artigo
74.° do Regulamento n.° 40/94. A ausência de determinação da exacta quota de mercado da interveniente explica‑se pelo facto
de esta quota não revestir uma importância essencial na economia da decisão impugnada.
Resulta das precedentes considerações que a Câmara de Recurso não recusou tomar em consideração os argumentos aduzidos pela
recorrente no decurso do procedimento administrativo. A argumentação da recorrente carece, pois, de base factual, pelo que
há que julgar improcedente a primeira parte do primeiro fundamento.
Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, relativa à violação do artigo 73.° e do artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94
–       Argumentos das partes
No quadro da segunda parte do primeiro fundamento, a recorrente alega que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso se fundou
em pretensos «factos» e presunções e asserções em matéria de direito que não tinham sido invocados ou alicerçados pelas partes.
Assim, violou o artigo 73.° e o artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 76.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 207/2009).
Em primeiro lugar, foi de modo incorrecto que a Câmara de Recurso definiu ou, a título subsidiário, aplicou ao caso em apreço
o direito inglês que rege a acção por uso indevido de denominação.
Em segundo lugar, a Câmara de Recurso «inventou conclusões» e fundou‑se em especulações e em hipóteses para sustentar as suas
afirmações a respeito do pretenso risco de confusão das marcas em causa.
Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso concluiu erradamente pela existência de um prejuízo, apesar da ausência de qualquer
prova ou afirmação a respeito da existência de tal prejuízo.
A interveniente não fez prova de ter adquirido um
goodwill
. A sua quota no mercado do arroz no Reino Unido era demasiado pequena para a aquisição de um
goodwill
.
Acresce que a Câmara de Recurso cometeu um erro quando omitiu tomar em consideração as diferenças anatómicas, estéticas e
artísticas da representação de uma cabeça de elefante nas marcas em causa.
A Câmara de Recurso não tomou em conta o facto de a maioria dos elementos de prova fornecidos pela interveniente não demonstrarem
o uso da marca anterior para o arroz, na época em causa. Por exemplo, os rolos de caixa registadora fazem unicamente referência
a arroz «G/E» ou «GE», e não à marca anterior.
A recorrente entende que a argumentação da Câmara de Recurso no n.° 40 da decisão impugnada é ilógica, na medida em que considerou
que «a Divisão de Anulação fixou um limiar mais elevado do que o exigido pelo direito inglês que rege o uso indevido de denominação»,
mas não aderiu à conclusão da Divisão de Anulação segundo a qual o uso indevido de denominação não estava provado.
Sustenta que a Câmara de Recurso não tinha qualquer base factual para concluir, no n.° 43 da decisão impugnada, que era «muito
pouco provável que a taxa de crescimento das vendas registada após a data do depósito tivesse sido a que se verificou se não
tivesse existido o
goodwill
gerado pela empresa até essa data». Além disso, a Câmara de Recurso revelou ausência de rigor quando empregou a expressão
«
goodwill
gerado pela empresa».
O IHMI e a interveniente entendem que esta parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.
–       Apreciação do Tribunal Geral
Importa começar por examinar a alegada violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, para seguidamente examinar
a do artigo 73.°, segunda frase, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 75.°, segunda frase, do Regulamento n.° 207/2009).
Cabe recordar que, segundo o artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94, nos processos respeitantes a um motivo relativo de recusa de registo, o exame é limitado aos fundamentos
invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. O artigo 74.°, n.° 1, in fine, do Regulamento n.° 40/94 aplica‑se igualmente
aos processos de anulação com base numa causa de nulidade relativa por força do artigo 52.° do mesmo regulamento [acórdão
do Tribunal Geral de 25 de Maio de 2005, TeleTech Holdings/IHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03,
Colect., p. II‑1767, n.° 65]. Portanto, nos processos de declaração de nulidade respeitantes a uma causa de nulidade relativa,
incumbe à parte que apresenta um pedido de declaração de nulidade baseando‑se numa marca nacional anterior demonstrar a existência
desta última e, eventualmente, o âmbito da protecção [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 20 de Abril de 2005,
Atomic Austria/IHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Colect., p. II‑1319, n.° 33].
Em contrapartida, incumbe ao IHMI apreciar se, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, estão reunidas as condições
de aplicação de uma causa de nulidade que tenha sido invocada. Neste contexto, ele está obrigado a apreciar a materialidade
dos factos invocados e a força probatória dos elementos apresentados pelas partes (v., neste sentido, acórdão ATOMIC BLITZ,
n.° 65
supra
, n.° 34).
O IHMI pode ser chamado a tomar em consideração, designadamente, o direito nacional do Estado‑Membro onde a marca anterior
em que o pedido de declaração de nulidade se baseia goza de protecção. Neste caso, deve informar‑se oficiosamente, através
dos meios que entender serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado‑Membro em causa, se essas informações
forem necessárias para apreciar as condições de aplicação da causa de nulidade em questão e, designadamente, a materialidade
dos factos alegados ou a força probatória dos documentos produzidos. Com efeito, a limitação da base factual da apreciação
feita pelo IHMI não exclui que este tenha em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no
processo de declaração de nulidade, factos notórios, quer dizer, factos que são susceptíveis de serem conhecidos por qualquer
pessoa ou que podem ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis (v., neste sentido, acórdão ATOMIC BLITZ, n.° 65
supra
, n.° 35).
Importa examinar os argumentos da recorrente à luz das precedentes considerações.
No tocante, em primeiro lugar, ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso definiu ou, a título subsidiário, aplicou ao
caso em apreço, de modo incorrecto, o direito inglês que rege a acção por uso indevido de denominação há que constatar que
uma interpretação ou uma aplicação incorrecta do direito nacional de um Estado‑Membro pode constituir um erro de direito,
mas não uma violação do artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94. Uma vez que o IHMI tem o dever de apreciar oficiosamente se estão preenchidas as condições de
aplicação de uma causa de nulidade que tenha sido invocada e de, eventualmente, se informar oficiosamente sobre o direito
do Estado‑Membro em questão, um eventual erro na interpretação ou na aplicação do direito nacional não pode ser considerado
uma transgressão dos limites do litígio entre as partes.
No que respeita, seguidamente, ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso «inventou conclusões» e se fundou em
especulações e em hipóteses para sustentar as suas afirmações a respeito do alegado risco de confusão das marcas em causa,
há que referir o seguinte. A Câmara de Recurso examinou, como lhe incumbia, nos n.
os
44 a 47 da decisão impugnada, se estava preenchida uma das condições de uma acção por uso indevido de denominação, a saber,
a existência de uma apresentação enganosa da marca anterior. A este propósito, começou por expor, no n.° 44 da decisão impugnada,
o direito nacional, que aplicou ao caso em apreço nos n.
os
45 a 47 da decisão impugnada.
Uma vez que lhe incumbia examinar se o sinal anterior invocado pela interveniente permitia proibir a utilização de uma marca
mais recente na acepção do artigo 8.°, n.° 4, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso tinha o dever de examinar
a questão de saber se existia uma apresentação enganosa susceptível de levar a que o público pudesse crer que os produtos
vendidos pela recorrente eram os da interveniente. O facto de a Câmara de Recurso ter efectuado, no n.° 47 da decisão impugnada,
constatações tais como «é inevitável que o público não possa distinguir os arrozes e as suas marcas» ou «há incontestavelmente
uma apresentação enganosa» não pode, pois, ser considerado uma transgressão dos limites do litígio entre as partes. A argumentação
da recorrente sobre esta matéria refere‑se, na realidade, não a uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94,
mas ao erro de direito cometido pela Câmara de Recurso na aplicação do direito nacional, lido em conjugação com o artigo 8.°,
n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
No que concerne ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso concluiu erradamente pela existência de um prejuízo, apesar
da ausência de prova ou de afirmação a respeito da existência de tal prejuízo, há igualmente que referir que a Câmara de Recurso
tinha o dever de examinar se estavam preenchidas as condições para intentar uma acção por uso indevido de denominação nos
termos do direito do Reino Unido. O facto de ter entendido, no n.° 49 da decisão impugnada, que se podia razoavelmente concluir
que a interveniente corria o risco de sofrer um prejuízo na forma de uma quebra directa ou indirecta das vendas não constitui,
pois, uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.
Com o seu argumento segundo o qual a interveniente não fez prova de ter adquirido um
goodwill
e dispunha de uma quota de mercado demasiado pequena, a recorrente alega, na realidade, que a Câmara de Recurso cometeu um
erro de direito no âmbito da apreciação da existência do
goodwill,
e não que cometeu uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 por ter tido em conta factos ou elementos
de prova que não foram apresentados pelas partes.
No tocante ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso cometeu um erro quando omitiu tomar em consideração as diferenças
anatómicas, estéticas e artísticas da representação de uma cabeça de elefante nas marcas em causa, importa realçar que este
argumento se refere, na realidade, ao erro de direito alegadamente cometido pela Câmara de Recurso no âmbito da apreciação
da existência de uma apresentação enganosa, e não à violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.
Com o seu argumento segundo o qual a Câmara de Recurso não tomou em conta o facto de a maioria dos elementos de prova fornecidos
pela interveniente não demonstrarem o uso da marca anterior para o arroz na época em causa, a recorrente, na realidade, critica
a Câmara de Recurso por não ter apreciado as provas fornecidas pela interveniente de um modo correcto. Tal argumentação diz
respeito a um erro de apreciação cometido pela Câmara de Recurso e não a uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94.
O argumento da recorrente de que a argumentação da Câmara de Recurso é ilógica (v. n.° 61
supra
) refere‑se igualmente a um alegado erro de direito e não a uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.
No respeitante ao argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não se fundou em nenhum facto para concluir,
no n.° 43 da decisão impugnada, que era «muito pouco provável que a taxa de crescimento das vendas registada após a data do
depósito tivesse sido a que se verificou se não existisse o
goodwill
gerado pela empresa até essa data», importa referir o seguinte. Incumbia à Câmara de Recurso determinar se a interveniente
tinha adquirido um
goodwill
como o exigido nos termos do direito do Reino Unido no âmbito de uma acção por uso indevido de denominação. Caso a Câmara
de Recurso tivesse concluído pela existência de um
goodwill
sem base factual suficiente, tal constituiria um erro de apreciação. A recorrente não alega que a Câmara de Recurso se fundou
em factos que não tinham sido apresentados pelas partes, mas sim que esta última retirou conclusões injustificadas dos elementos
de facto que lhe tinham sido apresentados.
Quanto, por último, ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso revelou ausência de rigor quando empregou a expressão
«
goodwill
gerado pela empresa», cabe referir que respeita, na realidade, a um erro de direito cometido pela Câmara de Recurso.
Resulta das precedentes considerações que os argumentos da recorrente não se referem, na realidade, a uma violação do artigo
74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, mas sim a erros de direito cometidos pela Câmara de Recurso na aplicação do direito
nacional ou a erros de apreciação. Estes argumentos serão, pois, examinados no quadro do segundo fundamento.
Quanto à alegada violação do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, cabe lembrar que, nos termos da segunda frase desta disposição,
as decisões do IHMI apenas se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar‑se.
Neste âmbito, importa esclarecer que a apreciação dos factos deve ser efectuada no acto decisório. Ora, o direito de ser ouvido
é extensivo a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final
que a administração entenda adoptar [v. acórdão do Tribunal Geral de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI – REWE‑Zentral
(Salvita), T‑303/03, Colect., p. II‑1917, n.° 62 e jurisprudência aí referida]. A Câmara de Recurso não tinha, pois, o dever
de ouvir a recorrente a respeito da apreciação dos elementos de facto e de direito com base na qual optou por fundar a sua
decisão. Consequentemente, não cometeu uma violação do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94.
Visto o conjunto do precedentemente exposto, há que julgar improcedente a segunda parte do primeiro fundamento e, portanto,
o primeiro fundamento na sua totalidade.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
A recorrente alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.° 26 da decisão impugnada, que o nível de
goodwill
só é julgado pouco importante quando a empresa não é sedentária. Acresce que foi também erradamente que a Câmara considerou
que o grau de prova exigido em direito inglês não é idêntico ao aplicável quanto ao carácter distintivo adquirido pelo uso.
Entende que o grau de prova exigido em direito inglês é o mesmo para todos os processos cíveis.
A Câmara de Recurso ignorou ou interpretou mal o facto de que a interveniente deveria ter provado suficientemente cada elemento
das condições exigidas para a procedência de uma acção por uso indevido de denominação. A Câmara de Recurso limitou‑se, nos
n.
os
47 a 49 da decisão impugnada, a fazer afirmações a respeito da existência de um risco de confusão e de um prejuízo, apesar
de não estarem alicerçadas por qualquer elemento de prova.
Acresce que a Câmara de Recurso cometeu um erro ou revelou a sua incompreensão no tocante à natureza do produto. A marca comunitária
controvertida foi registada para arroz, sem especificar o tipo de arroz. Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso refere
em várias passagens que a interveniente fornecia tipos especiais de arroz. Todavia, considerou seguidamente que a interveniente
era titular de direitos relativamente a arroz e que os produtos protegidos pelas marcas em causa eram idênticos. Assim, concluiu
erradamente que a actividade da interveniente era um nicho de actividade referente a tipos especiais de arroz, tendo em conta
determinados elementos do processo, ao passo que, noutras partes da decisão impugnada, entendeu que o produto e o mercado
em questão eram os do arroz em geral.
As marcas em causa apresentam suficientes diferenças visuais e conceptuais no que toca ao desenho do elefante e a Câmara de
Recurso deveria tê‑las tomado em consideração.
Além disso, as marcas em causa coexistiram pacificamente durante vários anos no mercado sem que qualquer caso de confusão
tivesse chamado a atenção das partes.
O IHMI e a interveniente concluem pela improcedência do segundo fundamento.
Apreciação do Tribunal Geral
–       Observações preliminares
Nos termos do artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, a marca comunitária é declarada nula, na sequência
de um pedido apresentado ao IHMI, sempre que exista um direito anterior referido no n.° 4 do artigo 8.° deste regulamento
e se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número. Por força do n.° 4 do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94,
após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas
local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo o direito do Estado‑Membro aplicável
a esse sinal, tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária e
esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.
Resulta da conjugação destas duas disposições que o titular de uma marca não registada cujo alcance não seja apenas local
pode obter a anulação de uma marca comunitária mais recente quando e na medida em que, de acordo com o direito do Estado‑Membro
aplicável, por um lado, tenham sido adquiridos direitos sobre este sinal antes da data do depósito do pedido de marca comunitária
e, por outro, este sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente.
Para efeitos de aplicação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, incumbe à Câmara de Recurso tomar em consideração
quer a legislação nacional aplicável por força do reenvio operado por esta disposição quer as decisões dos tribunais proferidas
no Estado‑Membro em causa. Nesta base, o requerente da declaração de nulidade deve demonstrar que o sinal em causa é abrangido
pelo âmbito de aplicação do direito do Estado‑Membro invocado e que permite proibir a utilização de uma marca posterior [acórdão
do Tribunal Geral de 11 de Junho de 2009, Last Minute Network/IHMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 e T‑115/07,
Colect., p. II‑1919, n.° 47; v. igualmente, por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 12 de Junho de 2007, Budějovický Budvar/IHMI
– Anheuser‑Busch (BUDWEISER), T‑53/04 a T‑56/04, T‑58/04 e T‑59/04, não publicado na Colectânea, n.° 74].
No caso presente, o direito do Estado‑Membro aplicável à marca nacional não registada é o Trade Marks Act, 1994 (lei do Reino
Unido sobre as marcas), cuja Section 5(4) dispõe:
«Uma marca não pode ser registada se e na medida em que o seu uso no Reino Unido for susceptível de ser impedido:
a)      devido a qualquer norma jurídica [designadamente por força do direito relativo ao uso indevido de denominação (law of passing
off)] que protege uma marca não registada ou qualquer outro sinal utilizado na vida comercial […]»
Resulta deste texto, conforme interpretado pelos órgãos jurisdicionais nacionais [Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.
& Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL], que, para obter no caso presente a declaração de nulidade da marca comunitária controvertida
para efeitos de protecção da sua marca nacional não registada, a recorrente deve demonstrar, em conformidade com o regime
jurídico da acção por uso indevido de denominação prevista pelo direito do Reino Unido, que se verificam três condições, que
respeitam ao
goodwill
adquirido, à apresentação enganosa e ao prejuízo causado ao
goodwill
.
A Câmara de Recurso referiu estas três condições no n.° 23 da decisão impugnada (v. n.° 10
supra
) e, de resto, a recorrente concede que esta identificou correctamente a abordagem teórica relativa às acções por uso indevido
de denominação.
Entende porém que, relativamente a cada uma destas condições, a Câmara de Recurso não aplicou correctamente esta abordagem
teórica ao caso concreto. Importa pois examinar, relativamente a cada uma das três condições, se a Câmara de Recurso concluiu
correctamente que estavam preenchidas no caso em apreço.
–       Quanto ao
goodwill
A recorrente critica a Câmara de Recurso essencialmente por ter concluído pela existência de um
goodwill
apesar da fraca presença da interveniente no mercado do arroz do Reino Unido.
Convém começar por determinar a data em que a interveniente devia provar ter adquirido um
goodwill
. A Câmara de Recurso entendeu que a data pertinente era a do depósito do pedido da marca comunitária controvertida, a saber,
29 de Abril de 1996. A interveniente alega que, segundo o direito do Reino Unido, a data pertinente é a da primeira utilização
no mercado da marca comunitária controvertida, a saber, no presente caso, o ano de 2003.
É verdade que, como realça a interveniente, resulta da jurisprudência nacional que, no regime da acção por uso indevido de
denominação, o
goodwill
deve ser demonstrado na data em que o demandado na acção começou a oferecer os seus produtos ou serviços [Cadbury Schweppes/Pub
Squash (1981) R.P.C. 429].
O artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 impõe, contudo, que se atenda não a esta data mas à data do depósito do pedido
de marca comunitária, uma vez que exige que o requerente da declaração de nulidade desta marca tenha adquirido direitos sobre
a sua marca nacional não registada antes da data do referido depósito (acórdão LAST MINUTE TOUR, n.° 91
supra
, n.° 51), ou seja, no caso presente, 29 de Abril de 1996. Como salientou a Câmara de Recurso no n.° 27 da decisão impugnada,
a letra do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 é clara a este respeito.
Foi, pois, de modo juridicamente correcto que a Câmara de Recurso examinou se a interveniente tinha feito prova de ter adquirido
um
goodwill
em 29 de Abril de 1996.
Foi também correctamente que a Câmara de Recurso referiu, no n.° 24 da decisão impugnada, que o
goodwill
foi descrito como constituindo a força de atracção da clientela [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.].
A Câmara de Recurso considerou ainda que a existência de um
goodwill
deve em princípio ser demonstrada através da prova de actividades comerciais e publicitárias, de contas de clientes, etc.
A prova de actividades comerciais sérias que se tenham traduzido na aquisição de uma reputação e na angariação de uma clientela
basta geralmente para estabelecer a existência de um
goodwill
(decisão impugnada, n.° 25).
No tocante aos elementos de prova apresentados pela interveniente, há que referir o seguinte.
A interveniente apresentou nomeadamente uma declaração solene do seu director, datada de 13 de Dezembro de 1998, que indica
a tonelagem anual de arroz vendido de 1988 a 1997. Segundo esta declaração, a interveniente vendeu 84 toneladas de arroz com
a marca anterior no Reino Unido em 1995, 52 toneladas em 1996 e entre 42 e 68 toneladas por ano entre 1988 e 1994.
Como a Câmara de Recurso constatou no n.° 31 da decisão impugnada, o conteúdo da declaração solene é corroborado pelas restantes
provas apresentadas pela interveniente. Sendo verdade que a maioria dos elementos de prova fornecidos pela interveniente respeitam
ao período posterior a 29 de Abril de 1996, é também verdade que uma parte das provas fornecidas se refere a uma data anterior
a esta. Por exemplo, como a Câmara de Recurso referiu no n.° 30 da decisão impugnada, a interveniente juntou oito facturas,
passadas entre 1992 e 29 de Abril de 1996 e apresentadas a clientes situados em Londres, no Kent e no Middlesex (Reino Unido),
que respeitam à venda de arroz com a menção dos termos «Golden Elephant».
Além disso, a interveniente apresentou rolos de caixa registadora que se referem a vendas de arroz em diversas datas dos meses
de Março e Abril de 1993, de Dezembro de 1994 e de Janeiro, Fevereiro e Março de 1995. A este respeito, a recorrente alega
que estes rolos fazem unicamente referência a arroz «G/E» ou «GE» e não à marca anterior. Todavia, importa considerar que
este simples facto não basta para lhes retirar toda a força probatória. Com efeito, como realçou a Câmara de Recurso no n.° 32
da decisão impugnada, é habitual que os produtos vendidos sejam descritos numa forma abreviada nos rolos de caixa registadora.
Cabe ainda salientar que não se trata das únicas provas fornecidas pela interveniente para demonstrar a venda de arroz a coberto
da marca anterior no Reino Unido. Neste quadro, convém realçar que a Câmara de Recurso tem o dever de proceder a uma apreciação
global do conjunto dos elementos de prova fornecidos ao IHMI. Com efeito, não se pode excluir que um feixe de elementos de
prova permita estabelecer os factos a demonstrar, mesmo quando cada um destes elementos, tomados isoladamente, não tenha força
bastante para fazer a prova da exactidão destes factos (acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Abril de 2008, Ferrero Deutschland/IHMI
e Cornu, C‑108/07 P, não publicado na Colectânea, n.° 36). Foi, pois, correctamente que a Câmara de Recurso tomou em conta
os rolos de caixa registadora enquanto elementos que corroboravam o conteúdo da declaração solene.
Em todo o caso, há que constatar que, mesmo que os referidos rolos estivessem desprovidos de força probatória, o facto de
a interveniente ter vendido arroz a coberto da marca anterior no Reino Unido num período anterior ao depósito do pedido da
marca comunitária controvertida estaria provado de modo bastante através da apresentação da declaração solene em conjugação
com várias facturas.
É verdade que as vendas que são referidas na declaração solene devem ser consideradas pouco importantes relativamente ao mercado
total do arroz importado para o Reino Unido. Efectivamente, segundo a declaração do Secretário‑geral da Associação do Arroz
(Rice Association), que a recorrente apresentou ao IHMI, o montante total das importações de arroz para o Reino Unido ascendeu,
em média, a 500 000 toneladas anuais entre 2000 e 2004, o que leva a pensar que as importações entre 1988 e 1996 eram de ordem
semelhante. Supondo que o mercado total tivesse sido de 500 000 toneladas em 1995, a quota de mercado da interveniente teria
sido de 0,0168%.
Convém, pois, examinar se foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que, não obstante, a actividade comercial da
interveniente bastava para a aquisição de um
goodwill
.
A Câmara de Recurso referiu, no n.° 26 da decisão impugnada, que mesmo as pequenas empresas podem ter um
goodwill
. Esta declaração assenta na jurisprudência nacional, citada com acerto jurídico pela Câmara de Recurso, a saber, o processo
Stannard c. Reay, [1967] R.P.C. 589. Nesse processo, foi julgado que uma loja ambulante de
fish and chips
, com um volume de negócios situado entre 129 e 138 libras esterlinas semanais, tinha adquirido um
goodwill
após uma actividade de cerca de três semanas.
No que concerne ao argumento da recorrente segundo o qual, para estabelecer a existência de um
goodwill
no âmbito da acção por uso indevido de denominação, deve ser apresentada prova de uma actividade comercial que exceda um
limiar mínimo, cabe salientar que o IHMI observou correctamente que a secção da obra jurídica e a jurisprudência citadas a
este respeito na petição se referem ao risco de fraude. Contudo, resulta da jurisprudência nacional que as vendas inferiores
a um limite
de minimis
não são suficientes [Anheuser‑Busch Inc v Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA]. Nesse processo, foi
julgado que a venda de pequenas quantidades de cerveja que tinham sido importadas para o Reino Unido numa mala de viagem e
vendidas num restaurante de estilo americano em Canterbury (Reino Unido) se situava abaixo do limite
de minimis
.
No caso em apreço, importa considerar que as vendas de arroz a coberto da marca anterior realizadas pela interveniente antes
da data pertinente se situam acima deste limite
de minimis
. Efectivamente, não se trata de vendas ocasionais de muito pequenas quantidades. A interveniente tinha vendido constantemente
arroz a coberto da marca anterior no Reino Unido desde 1988, ou seja, durante um período de oito anos antes da data do depósito
do pedido da marca comunitária controvertida pela recorrente. A quantidade de arroz vendida, situada entre 42 e 84 toneladas
anuais de 1988 a 1996, não pode ser considerada absolutamente insignificante.
O mero facto de a quota de mercado da interveniente ser muito pequena relativamente ao montante total das importações de arroz
para o Reino Unido não basta para se considerar que as vendas de arroz se situavam abaixo do limite
de minimis
.
Por exemplo, no processo Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)], não se considerou
que a venda de 127 programas informáticos por uma empresa americana no mercado do Reino Unido estava situada abaixo do limite
de minimis
.
Neste âmbito, cabe realçar que os órgãos jurisdicionais do Reino Unido são muito reticentes em julgar que uma empresa pode
ter clientes e não ter
goodwill
(Wadlow, C.,
The law of passing‑off,
Sweet and Maxwell, London, 2004, n.° 3.11). Foi, pois, correctamente que a Câmara de Recurso referiu que mesmo as pequenas
empresas podiam ter um
goodwill
.
No respeitante ao argumento da recorrente segundo o qual foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.° 26 da
decisão impugnada, que o
goodwill
é julgado pouco importante unicamente quando a empresa não é sedentária, basta constatar que esta afirmação não assume uma
relevância essencial no quadro da argumentação da Câmara de Recurso. Foi correctamente que esta concluiu que as actividades
comerciais da interveniente, que consistiam na venda de arroz a coberto da marca anterior no Reino Unido, bastavam para a
aquisição de um goodwill antes da data do depósito do pedido da marca comunitária controvertida. Mesmo supondo que este
goodwill
devesse ser considerado pouco importante em razão da quantidade limitada das vendas, em caso algum poderia ser considerado
inexistente.
Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.° 26 da decisão
impugnada, que «[o] grau da prova exigido em direito inglês não [era] idêntico ao exigido para, por exemplo, o carácter distintivo
adquirido pelo uso» e segundo o qual o grau de prova exigido em direito inglês é idêntico em todos os processos cíveis, fundando‑se
numa ponderação das probabilidades, cabe referir o seguinte. A supracitada frase da decisão impugnada não faz referência ao
grau de prova no sentido do grau de convicção do juiz que é necessário. Esta facto resulta da frase seguinte da decisão impugnada,
segundo a qual «uma empresa pode criar um valor acrescentado e um
goodwill
sem ter atingido o nível de conhecimento necessário para estabelecer um carácter distintivo adquirido pelo uso ou um prestígio
na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do [Regulamento n.° 40/94] ». A este respeito, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro.
Efectivamente, a jurisprudência para a qual remeteu para alicerçar a sua posição, a saber, o acórdão Phones4U Ltd v Phone4u.co.uk
Internet Ltd [(2007) R.P.C. 5, 83, 96] confirma que o nível exigido no tocante à prova do carácter distintivo para o registo
de uma marca é muito mais elevado que o exigido para a prova da existência de um goodwill.
Vistas as precedentes considerações, não era necessário que a interveniente fornecesse um estudo do mercado a respeito do
grau de conhecimento da marca anterior que o público tinha, contrariamente ao que sustenta a recorrente
.
Importa igualmente rejeitar o argumento da recorrente segundo o qual a argumentação da Câmara de Recurso que se contém no
n.° 40 da decisão impugnada é ilógica, na medida em que considerou que «a Divisão de Anulação [tinha fixado] um limiar mais
elevado do que o exigido pelo direito inglês que rege o uso indevido de denominação» mas, apesar disso, não confirmou a conclusão
da Divisão de Anulação segundo a qual o uso indevido de denominação não estava provado. Dado que a Câmara de Recurso considerou
que a Divisão de Anulação tinha fixado erradamente um limiar demasiado elevado para a prova da existência de um
goodwill
, é absolutamente lógico que não tenha confirmado a conclusão da Divisão de Anulação.
No respeitante à argumentação da recorrente de que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.° 43 da decisão
impugnada, que era muito pouco provável que a taxa do crescimento das vendas de arroz a coberto da marca anterior, após a
data do depósito da marca comunitária controvertida, tivesse sido a que se verificou sem a existência do
goodwill
gerado pela empresa até essa data e de que a Câmara de Recurso revelou ausência de rigor quando empregou a expressão «
goodwill
gerado pela empresa», há que constatar que o n.° 43 constitui um fundamento superabundante da decisão impugnada. Com efeito,
a interveniente tinha provado de modo bastante a existência de um
goodwill
à data do depósito do pedido da marca comunitária controvertida, mesmo não tomando em consideração a taxa de crescimento
das vendas após essa data.
No respeitante ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso revelou ausência de rigor quando empregou a expressão «
goodwill
gerado pela empresa» e segundo o qual a interveniente deveria ter provado o
goodwill
associado ao nome ou à marca em causa, convém ainda referir que a acção por uso indevido de denominação não protege o
goodwill
relacionado com uma marca enquanto tal, mas um direito de propriedade ligado à empresa ou ao
goodwill
em relação com o qual a marca foi utilizada (Wadlow, C.,
The law of passing‑off,
Sweet and Maxwell, London, 2004, n.° 3.4). A terminologia utilizada pela Câmara de Recurso não pode, pois, ser criticada.
Em todo o caso, devendo a argumentação da recorrente ser compreendida no sentido de que critica a Câmara de Recurso por ter
tomado em conta a totalidade da actividade comercial da interveniente a fim de estabelecer a existência de um
goodwill
, importa constatar que tal argumento carece de base factual. Efectivamente, a Câmara de Recurso não se referiu à totalidade
da actividade comercial da interveniente, mas sim à actividade comercial da interveniente consistente na venda de arroz a
coberto da marca anterior no mercado do Reino Unido, o que fez com o fim de determinar o seu
goodwill
.
–       Quanto à apresentação enganosa
A Câmara de Recurso considerou que a marca comunitária controvertida constituía uma apresentação enganosa da marca anterior
(v. n.° 17
supra
).
A este propósito, a recorrente critica à Câmara de Recurso o facto de se ter fundado em hipóteses que não estavam alicerçadas
por qualquer prova. Além disso, segundo a recorrente, deveria ter tomado em consideração a coexistência pacífica das marcas
em causa no mercado, sem que um qualquer caso de confusão tivesse chamado a atenção das partes. A Câmara de Recurso tinha
o dever de tomar em consideração a ausência de confusão e o assentimento da interveniente. Acresce que a Câmara de Recurso
se absteve de tomar em consideração as diferenças na representação das cabeças de elefante nas marcas em causa.
Convém começar por examinar a admissibilidade da argumentação da recorrente relativa à coexistência pacífica das marcas em
causa, não tendo havido qualquer caso de confusão entre estas, e ao assentimento da interveniente.
É correctamente que o IHMI realça que esta argumentação foi apresentada pela primeira vez perante o Tribunal Geral. Há que
recordar que, segundo o artigo 135.°, n.°4, do Regulamento de Processo, os articulados das partes não podem alterar o objecto
do litígio perante a Câmara de Recurso.
Cabe também lembrar que, segundo o artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94, que é aplicável aos processos de anulação respeitantes a um motivo de nulidade relativa, o exame
do IHMI estava no caso em apreço limitado aos fundamentos invocados e às provas produzidas pelas partes (v. n.° 65
supra
).
O alegado assentimento da interveniente a respeito da utilização da marca comunitária controvertida pela recorrente constitui
um meio de defesa que esta última não apresentou perante o IHMI e que o IHMI não tinha o dever de examinar oficiosamente nos
termos do artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94. Este argumento é, pois, inadmissível, uma vez que visa alterar o objecto do litígio perante a
Câmara de Recurso.
Todavia, a recorrente também alega que a Câmara de Recurso deveria ter tomado em consideração, no âmbito do exame da existência
de uma apresentação enganosa, o facto de a interveniente não ter apresentado a prova de um qualquer caso de confusão. A este
propósito, importa lembrar que o IHMI tem o dever de se informar oficiosamente sobre o direito nacional do Estado‑Membro em
causa, se tal informação for necessária para apreciar as condições de aplicação de uma causa de nulidade e, designadamente,
a materialidade dos factos alegados ou a força probatória dos documentos produzidos (v. n.° 67
supra
). Há ainda que referir que a interveniente não contestou durante o procedimento administrativo que a recorrente tinha começado
a utilizar a marca comunitária controvertida no Reino Unido em Novembro de 2003.
A recorrente entende, essencialmente, que o direito do Reino Unido exige em tal situação que, no quadro de uma acção por uso
indevido de denominação, o demandante faça a prova dos casos concretos de confusão que se verificaram, a fim de comprovar
a apresentação enganosa. Este argumento deve ser julgado admissível, uma vez que – supondo correcta a interpretação do direito
do Reino Unido feita pela recorrente – a Câmara de Recurso deveria ter examinado se a interveniente tinha feito a prova de
casos concretos de confusão. A questão de saber se a interpretação do direito do Reino Unido feita pela recorrente é correcta
é matéria que respeita ao mérito desse argumento e não à sua admissibilidade.
Quanto ao mérito, há que referir que, para apreciar o carácter enganoso da apresentação em causa, cabe examinar se a oferta
de arroz no Reino Unido a coberto da marca comunitária controvertida é susceptível de induzir o público a atribuir a origem
comercial deste produto à interveniente.
Neste quadro, há que examinar se, com base numa ponderação das probabilidades, é provável que um número substancial de membros
do grupo de pessoas pertinente seja induzido a comprar por erro o produto da recorrente, presumindo que se trata do produto
da interveniente (v., neste sentido, Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, n.° 93
supra
, 407). Resulta ainda da jurisprudência nacional que o carácter enganoso da apresentação dos produtos do demandado na acção
por uso indevido de denominação deve ser apreciado tendo em conta os clientes do demandante na acção e não o público em geral
(Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, n.° 93
supra
; v. igualmente, neste sentido, acórdão LAST MINUTE TOUR, n.° 91
supra
, n.° 60).
No caso presente, foi correctamente que a Câmara de Recurso referiu, no n.° 45 da decisão impugnada, que os produtos em causa
eram idênticos. Com efeito, a marca comunitária controvertida está registada para o arroz e a marca anterior foi utilizada
para este mesmo produto. No tocante ao argumento da recorrente segundo o qual a marca anterior foi utilizada para tipos especiais
de arroz, cabe realçar que os tipos especiais de arroz fazem parte do produto «arroz» para o qual foi registada a marca comunitária
controvertida. O facto de a interveniente não ter comercializado todos os tipos de arroz não põe em causa a constatação da
identidade dos produtos.
A Câmara de Recurso também referiu, sem ser contraditada sobre este ponto pela recorrente, que o elemento nominativo dos sinais
em causa é idêntico. Como a Câmara de Recurso salientou, a palavra «brand» (marca) na marca comunitária controvertida constitui
um acrescento não distintivo. Os dois sinais são compostos, no essencial, pelo elemento «golden elephant», acima do qual figura
a sua tradução em chinês, e pela representação de uma cabeça de elefante.
É verdade que, como realça a recorrente, existem diferenças consideráveis na representação concreta das cabeças de elefante.
Efectivamente, a marca anterior mostra uma cabeça de elefante vista de frente. Há uma coroa na cabeça do elefante, que tem
a tromba caída e está rodeado por um disco decorado com um motivo de flâmulas que formam um círculo. Em contrapartida, a marca
comunitária controvertida mostra uma cabeça de elefante desenhada de um modo mais estilizado, vista de perfil. O elefante
tem na cabeça uma espécie de touca decorativa, em tecido, e a sua tromba está levantada.
No caso em apreço, é muito provável que uma parte significativa dos clientes da interveniente venham a presumir, quando confrontados
com o arroz designado por uma marca que comporta o elemento nominativo «golden elephant» em inglês e em chinês e a representação
de uma cabeça de elefante, que se trata do arroz comercializado pela interveniente. As meras diferenças no desenho das cabeças
de elefante não bastam para pôr em causa a constatação da existência de uma apresentação enganosa. Neste âmbito, cabe realçar
que um cliente‑tipo não está em posição de se poder lembrar de modo exacto de todos os pormenores de uma marca (Wadlow, C.,
The law of passing‑off,
Sweet and Maxwell, London, 2004, n.° 8.41).
Além disso, mesmo supondo que os clientes da interveniente se apercebam da diferença no desenho do elefante, é muito provável
que entendam que se trata de uma simples diferença ornamental. Assim, foi julgada procedente uma acção por uso indevido de
denominação num processo no qual os demandados tinham utilizado, para fio, uma etiqueta representando dois elefantes portadores
de um estandarte, tal como as etiquetas utilizadas pelos demandantes para produtos idênticos. As diferenças no desenho dos
elefantes nas duas marcas não foram consideradas decisivas, pois foi julgado que mesmo as pessoas susceptíveis de se aperceberem
das diferenças entre as duas etiquetas provavelmente considerariam que se tratava de diferenças de natureza ornamental, que
não modificavam de um modo substancial o símbolo distintivo e característico, e que os demandantes da acção tinham eles próprios
procedido à modificação da marca [Johnston v Orr‑Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL]. De igual modo, é muito provável que
um cliente da interveniente, caso se aperceba das diferenças no desenho dos elefantes, entenda que a marca comunitária controvertida
é uma simples variante ou uma modificação da marca anterior.
Há que realçar que o elemento nominativo das marcas em causa é altamente distintivo, pois é fantasista e não é de modo algum
descritivo do arroz. Nestas condições, é inevitável o risco de que os clientes da interveniente, confrontados com o arroz
designado por uma marca que comporta o mesmo elemento nominativo e o desenho de uma cabeça de elefante, atribuam a origem
comercial desse arroz à interveniente, apesar das diferenças no desenho dos elefantes.
Contrariamente ao que afirma a recorrente, não resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tenha ignorado completamente
as diferenças entre os dois desenhos que representam uma cabeça de elefante. Sendo verdade que a Câmara de Recurso não procedeu
a uma análise expressa das diferenças entre estes desenhos, cabe salientar que a Câmara de Recurso não considerou que as marcas
em causa eram idênticas do ponto de vista visual, mas unicamente que existia uma «pronunciada semelhança visual» (n.° 46 da
decisão impugnada). Esta constatação está justificada, vista a presença de um elemento nominativo idêntico em inglês e em
chinês e a presença do desenho que representa uma cabeça de elefante.
No tocante ao argumento da recorrente segundo o qual a interveniente deveria ter fornecido a prova de casos concretos de confusão,
há que referir o seguinte. Nos termos do direito do Reino Unido, incumbe ao juiz determinar se é provável que o público pertinente
venha a ser induzido em erro. Podem ser úteis exemplos de casos concretos de confusão, mas a decisão do juiz não depende única
ou essencialmente do exame de tais provas [Parker‑Knoll Ltd v Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].
A ausência de prova de casos concretos de confusão pode desempenhar um papel, no sentido em que é possível que esta circunstância
jogue em detrimento do demandante numa acção por uso indevido de denominação, se os produtos do demandado nesta acção tiverem
visivelmente estado presentes no mercado durante um longo período [Wadlow, C.,
The law of passing‑off,
Sweet and Maxwell, London, 2004, n.° 10‑13]. Contudo, frequentemente, a ausência de prova de casos concretos de confusão
pode ser facilmente explicada e raramente se revela um factor determinante [Harrods Ltd v Harrodian School Ltd (1996) R.P.C.
697, 716 CA].
É verdade que pode haver processos a tal ponto problemáticos que o juiz não se encontre na posição de chegar a uma conclusão
sem uma prova quanto à existência de uma apresentação enganosa [v., neste sentido, AG Spalding & Bros v AW Gamage Ltd (1915)
R.P.C. 273, 286].
Porém, no caso em apreço, foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.° 47 da decisão impugnada, que era inevitável
que os consumidores que tivessem sido confrontados com a marca anterior identificassem o arroz vendido a coberto da marca
comunitária controvertida com o arroz distribuído pela interveniente. Vista a identidade do elemento nominativo e o facto
de o elemento figurativo das marcas em causa representar uma cabeça de elefante, é possível chegar a esta conclusão unicamente
com base na comparação destas últimas. Em tal situação, a ausência de prova de casos concretos de confusão não pode ser considerada
um factor determinante.
Decorre das precedentes considerações que, nas circunstâncias do presente caso, foi correctamente que a Câmara de Recurso
concluiu pela existência de uma apresentação enganosa e não era necessário que a interveniente apresentasse provas de casos
concretos de confusão.
–       Quanto ao prejuízo ou risco de prejuízo
A Câmara de Recurso constatou no n.° 49 da decisão impugnada que, tendo a interveniente demonstrado a existência de um
goodwill
no Reino Unido a respeito de uma marca que apresenta uma forte semelhança com a marca comunitária controvertida e que cobre
produtos idênticos, era razoável concluir que a interveniente corria o risco de sofrer um prejuízo.
A este propósito, a recorrente entende que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou que existia um prejuízo, apesar
da ausência de prova ou de uma afirmação a respeito de tal prejuízo. A Câmara de Recurso limitou‑se a formular afirmações
sobre esta matéria.
Importa realçar que decorre da jurisprudência nacional que, no quadro de uma acção por uso indevido de denominação, o demandante
não está obrigado a provar que sofreu um prejuízo. Basta que o prejuízo seja provável.
Uma apresentação enganosa, que conduz a que o público pertinente creia que os produtos do demandado na acção por uso indevido
de denominação são os do demandante nesta acção, é intrinsecamente susceptível de causar um prejuízo ao demandante nos casos
em que os âmbitos das actividades comerciais do demandante e do demandado são razoavelmente próximos (Wadlow, C.,
The law of passing‑off,
Sweet and Maxwell, London, 2004, n.° 4.13).
No caso em apreço, constatou‑se que os produtos em causa eram idênticos e que uma parte significativa dos clientes da interveniente
iria crer que o arroz vendido pela recorrente a coberto da marca comunitária controvertida provinha da interveniente. Nestas
circunstâncias, existe realmente o risco de que a interveniente sofra uma redução das suas vendas, pois os seus clientes,
pretendendo comprar o seu arroz, comprarão por erro o da sua concorrente.
Foi, pois, com acerto que a Câmara de Recurso considerou que existia um risco de prejuízo.
Há, por conseguinte, que julgar o segundo fundamento improcedente e, consequentemente, que negar provimento ao recurso da
recorrente na sua totalidade.
2.
Quanto aos segundo e terceiro pedidos da interveniente
Com os seus segundo e terceiro pedidos, a interveniente pede também, ou a título subsidiário, por um lado, a anulação da decisão
impugnada na medida em que a Câmara de Recurso nela indicou que a data adequada para decidir a questão do uso indevido de
denominação é a data do depósito do pedido de marca comunitária e, por outro lado, a reforma da referida decisão, declarando‑se
que a data adequada para decidir esta questão é a data da primeira utilização desta marca.
A este propósito, basta recordar que resulta das considerações que figuram nos n.
os
97 a 100
supra
que foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que a data relativamente à qual a interveniente devia provar a aquisição
de um
goodwill
é a data do depósito do pedido de marca comunitária. Com efeito, decorre claramente da letra do artigo 8.°, n.° 4, alínea
a), do Regulamento n.° 40/94 que os direitos sobre o sinal anterior devem ter sido adquiridos antes dessa data.
Há, pois, que negar provimento aos segundo e terceiro pedidos da interveniente, sem que seja necessário que o Tribunal se
pronuncie sobre a questão de saber se são admissíveis apesar de não visarem uma alteração do dispositivo da decisão impugnada.
3.
Quanto aos pedidos da interveniente que se referem às causas de nulidade previstas, respectivamente, nas alíneas a) e b) do
n.° 1 do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94
Cabe lembrar que, nas suas alegações de apresentação de novos fundamentos, a interveniente pede a anulação da decisão impugnada,
na medida em que nesta se concluiu pela inadmissibilidade do fundamento relativo à causa de nulidade prevista no artigo 51.°,
n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94. Pediu igualmente a reforma da decisão impugnada, de molde a que os seus fundamentos
relativos às causas de nulidade previstas, respectivamente, nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94
sejam julgados admissíveis e procedentes, e por forma a que a marca comunitária controvertida seja declarada nula com base
num ou noutro destes fundamentos suplementares, ou mesmo com base em ambos (v. n.° 26
supra
).
A este respeito, a interveniente alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso lhe negou vencimento a respeito destes
dois pontos, e que esta deveria ter declarado a nulidade da marca em causa com base nestes dois fundamentos suplementares.
Estes fundamentos e pedidos novos foram apresentados pela interveniente na sequência da declaração de inadmissibilidade, pelo
despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, do recurso autónomo que tinha interposto da decisão impugnada. A interveniente entende que são admissíveis estes novos fundamentos,
pois têm por base elementos de direito e de facto que se revelaram durante o processo na acepção do artigo 48.°, n.° 2, do
Regulamento de Processo. Em seu entender, o despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, constitui um destes novos elementos de facto e de direito.
A recorrente e o IHMI pedem a rejeição destes fundamentos. A recorrente considera nomeadamente que não se trata de «novos
fundamentos» na acepção do artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, pois se trata dos mesmos fundamentos de direito
que já tinham sido invocados pela Hoo Hing no âmbito do processo que conduziu ao despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, e que foram rejeitados. Segundo a recorrente, este despacho não pode utilmente servir de base ao argumento segundo o qual
o despacho criou uma «alteração de direito ou de facto» suficiente e pertinente, que se «revelou» em circunstâncias que podem
legitimamente justificar a reabertura do processo. O IHMI alega, em especial, que os novos fundamentos foram apresentados
intempestivamente e são, pois, inadmissíveis.
Cabe começar por lembrar que, nos termos do artigo 134.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, no âmbito do contencioso relativo
aos direitos da propriedade intelectual os intervenientes dispõem dos mesmos direitos processuais que as partes principais
e podem, nomeadamente, formular pedidos e fundamentos autónomos relativamente aos das partes principais. Segundo o artigo
134.°, n.° 3, deste regulamento, um interveniente pode, nas suas alegações de resposta, formular pedidos de anulação ou de
reforma da decisão impugnada sobre um ponto não suscitado na petição e apresentar fundamentos nela não invocados.
No caso em apreço, a interveniente não apresentou os fundamentos em causa nas suas alegações de resposta, como previsto no
artigo 134.°, n.° 3, do Regulamento de Processo.
Em conformidade com o artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, é proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância,
a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo, estando reservada
para a decisão final a apreciação da admissibilidade do fundamento.
Há, pois, que examinar se, no presente caso, existe um tal elemento novo de direito ou de facto que permita a dedução pela
interveniente de novos fundamentos no decurso da instância.
Cabe constatar que, no caso presente, nada havia que objectivamente impedisse a interveniente de apresentar, na fase das suas
alegações de resposta, os fundamentos que deduziu nas suas alegações de 17 de Dezembro de 2009. A interveniente absteve‑se
de os apresentar devido ao facto de ter invocado os mesmos fundamentos no âmbito do recurso autónomo que tinha interposto
da decisão impugnada no processo que conduziu ao despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
.
Todavia, o advogado da interveniente teria podido saber que o recurso que tinha interposto era inadmissível.
A este propósito, importa referir que a interveniente invoca, em primeiro lugar, o facto de, no despacho Golden Elephant Brand,
n.° 22
supra
, o Tribunal ter esclarecido que uma parte que pediu a declaração de nulidade de uma marca comunitária com base em vários
fundamentos e que obteve ganho de causa apenas com base num único fundamento não tem legitimidade para interpor recurso para
o Tribunal. Cabe, porém, salientar que o raciocínio do Tribunal neste despacho se fundou em jurisprudência assente, a saber,
despacho do Tribunal Geral de 11 de Maio de 2006, TeleTech Holdings/IHMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL)(T‑194/05,
Colect., p. II‑1367), e acórdão do Tribunal Geral de 22 de Março de 2007, Sigla/IHMI – Elleni Holding (VIPS)(T‑215/03, Colect.,
p. II‑711).
Em segundo lugar, a interveniente alega que no n.° 40 do despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, o Tribunal constatou que ela tinha a possibilidade de invocar, no âmbito do presente processo, os fundamentos deduzidos
no âmbito do processo que conduziu ao referido despacho. A este respeito, é imperativo constatar que no n.° 40 do despacho
Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, o Tribunal se limitou a esclarecer o conteúdo do artigo 134.° do Regulamento de Processo a fim de responder ao argumento,
então avançado pela Hoo Hing, segundo o qual estava constrangida a interpor ela própria recurso da decisão impugnada, pois
não existiam disposições que autorizassem que uma parte que obteve ganho de causa interpusesse para o Tribunal Geral um recurso
subordinado fora do prazo dentro do qual a parte que foi vencida deve interpor o seu recurso (v. despacho Golden Elephant
Brand, n.° 22
supra
, n.
os
22, 39 e 40).
É verdade que, no momento em que a interveniente apresentou as suas alegações de resposta, o Tribunal Geral não tinha ainda
julgado inadmissível o recurso autónomo por si interposto. Contudo, mesmo supondo que a interveniente só tenha tomado conhecimento
da situação jurídica após a notificação do despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, este facto não pode constituir um novo elemento de facto ou de direito. Efectivamente, o facto de uma parte ter tomado conhecimento
de um dado factual no decurso do processo no Tribunal não significa que este dado constitua um elemento de facto que se tenha
revelado no decurso da instância. É ainda necessário que a parte não tenha podido conhecê‑lo anteriormente (v. acórdão do
Tribunal Geral de 6 de Julho de 2000, AICS/Parlamento, T‑139/99, Colect., p. II‑2849, n.° 62). Por maioria de razão, o facto
de uma parte só ter tomado conhecimento da situação jurídica no decurso do processo não pode constituir um novo elemento de
facto ou de direito na acepção do artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo.
No presente caso, o advogado da interveniente teria podido saber, no momento da redacção das alegações de resposta, que o
recurso autónomo que tinha interposto era inadmissível, e também teria podido tomar conhecimento das disposições do artigo
134.° do Regulamento de Processo.
Não existe, pois, qualquer novo elemento de direito ou de facto, na acepção do artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo,
que pudesse justificar a apresentação pela interveniente de novos fundamentos.
Resulta das precedentes considerações que há que julgar inadmissíveis os novos fundamentos deduzidos pela interveniente, bem
como os pedidos que com estes se prendem.
Quanto à proposta da interveniente de que sejam suscitados oficiosamente os fundamentos relativos às causas de nulidade previstas,
respectivamente, nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94, basta constatar que a possibilidade
de o Tribunal suscitar oficiosamente fundamentos se limita aos fundamentos de ordem pública (acórdão do Tribunal Geral de
8 de Julho de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comissão, T‑44/00, Colect., p. II‑2223, n.° 126). Os fundamentos em causa no caso
em apreço respeitam ao mérito e não constituem fundamentos de ordem pública.

Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora
o tiver requerido. Além disso, nos termos do artigo 87.°, n.° 3, deste mesmo regulamento, se cada parte obtiver vencimento
parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as
suas próprias despesas.
No caso em apreço, a recorrente foi vencida, tendo a interveniente obtido ganho de causa no tocante ao seu primeiro pedido
e sido vencida quanto aos seus segundo e terceiro pedidos e aos seus pedidos relacionados com as causas de nulidade previstas,
respectivamente, nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94.
Importa referir que os pedidos da interveniente quanto aos quais foi vencida têm importância secundária relativamente ao pedido
da recorrente de anulação da decisão impugnada, e ao primeiro pedido da interveniente, destinado a que seja negado provimento
ao recurso.
Cabe ainda indeferir o pedido da interveniente destinado à condenação do IHMI nas despesas, pois este último obteve ganho
de causa.
Visto o conjunto destas considerações, o Tribunal entende que é feita uma justa apreciação das circunstâncias da causa decidindo
que a recorrente suportará as suas próprias despesas, as efectuadas pelo IHMI e metade das efectuadas pela interveniente,
e que a interveniente suportará metade das suas próprias despesas.
Por último, no tocante ao pedido da interveniente de que seja reservada para final a decisão quanto às despesas a respeito
do processo que conduziu ao despacho Golden Elephant Brand, n.° 22
supra
, até à decisão definitiva sobre o processo de declaração de nulidade, tomado no seu conjunto, basta constatar que a decisão
sobre as despesas a respeito desse processo foi já tomada no referido despacho e que esta decisão se tornou definitiva, por
dela não ter interposto recurso nenhuma das partes. Há, pois, que indeferir este pedido da interveniente.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Oitava Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
São indeferidos os pedidos da Hoo Hing Holdings Ltd destinados à anulação parcial e à reforma da decisão da Primeira Câmara
de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
de 7 de Maio de 2008 (processo R 889/2007‑1), relativa a um processo de declaração de nulidade em que são partes a Hoo Hing
Holdings Ltd e a Tresplain Investments Ltd.
3)
A Tresplain Investments suportará as suas próprias despesas, as efectuadas pelo IHMI e metade das efectuadas pela Hoo Hing
Holdings. A Hoo Hing Holdings suportará metade das suas próprias despesas.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Dezembro de 2010.
Assinaturas
Índice
Factos
Pedidos das partes
Questão de direito
1.  Quanto aos pedidos da recorrente
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94
Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, relativa à violação do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94
–  Argumentos das partes
–  Apreciação do Tribunal Geral
Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, relativa à violação do artigo 73.° e do artigo 74.°, n.° 1, in fine, do Regulamento
n.° 40/94
–  Argumentos das partes
–  Apreciação do Tribunal Geral
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
Apreciação do Tribunal Geral
–  Observações preliminares
–  Quanto ao goodwill
–  Quanto à apresentação enganosa
–  Quanto ao prejuízo ou risco de prejuízo
2.  Quanto aos segundo e terceiro pedidos da interveniente
3.  Quanto aos pedidos da interveniente que se referem às causas de nulidade previstas, respectivamente, nas alíneas a) e
b) do n.° 1 do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94
Quanto às despesas
*
Língua do processo: inglês.