CELEX: 62004TJ0007
Wspólnotowy znak towarowy
Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Limoncello della Costiera Amalfitana shaker
Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy LIMONCHELO
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Okoliczności powstania sporu
1       W dniu 20 października 1999 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „rozporządzeniem
40/94”).
2       Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:
3       Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego należą do klas 29, 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca
1957 r. zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”) i odpowiadającego następującemu opisowi:
–       klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy,
kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze”;
–       klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów”;
–       klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”.
4       Pismem z dnia 23 listopada 1999 r. OHIM zwrócił się do skarżącej o ograniczenie zgłoszenia, uznając, że w świetle art. 7 ust. 1
lit. g) rozporządzenia nr 40/94 należało by odmówić rejestracji w części.
5       W szczególności OHIM wezwał do wycofania zgłoszenia rejestracji w zakresie towarów zaliczających się do napojów bezalkoholowych
należących do klasy 32, gdyż według niego, skoro wskazanie „limoncello della costiera amalfitana” zostało użyte dla oznaczenia
towarów tej klasy oraz zarazem towarów należących do klasy 33 skupiającej napoje alkoholowe, to mogłoby wprowadzać w błąd
konsumenta, który skłonny byłby uwierzyć, że butelka oznaczona w taki sposób zawiera dobrze znany likier zwany „limoncello”,
choć w rzeczywistości tak nie jest. Ponadto OHIM wezwał skarżącą do ograniczenia listy towarów należących do klasy 33 do „likieru
cytrynowego pochodzącego z Wybrzeża Amalfitańskiego”, gdyż znak towarowy byłby mylący, gdyby tenże likier miał inne pochodzenie,
zważywszy na to, że Sorrento i jego strefa graniczna cieszą się pewną reputacją związaną z tym szczególnym towarem i stąd
jego pochodzenie jest decydujące dla wyboru podejmowanego przez konsumenta.
6       W następstwie tego pisma OHIM skarżąca ograniczyła swoje zgłoszenie, w zakresie towarów należących do klasy 33, do likieru
pochodzącego z Wybrzeża Amalfitańskiego.
7       Zgłoszenie wyżej wspomnianego wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 30/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r.
8       W dniu 1 czerwca 2000 r. Limiñana y Botella, SL (zwana dalej „stroną wnoszącą sprzeciw”) wniosła sprzeciw na podstawie art. 42
ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
9       W uzasadnieniu tego sprzeciwu wskazano na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94, pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym w zakresie, w jakim dotyczy towarów należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego
a słownym znakiem towarowym strony wnoszącej sprzeciw, również obejmującym towary należące do klasy 33, zarejestrowanym w 1996 r.
w Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (hiszpański urząd patentów i znaków towarowych),
który brzmi:
„LIMONCHELO”.
10     Decyzją z dnia 9 września 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw i w rezultacie odmówił rejestracji zgłoszonego
znaku towarowego.
11     Wydział Sprzeciwów uzasadnił swoją decyzję, wskazując zasadniczo, że na rynku hiszpańskim istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd, w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym
znakiem towarowym, zważywszy na identyczność towarów i podobieństwo między znakami. Wydział Sprzeciwów doszedł w tej ostatniej
kwestii do takiego wniosku po analizie podobieństw wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych występujących w sprawie znaków
towarowych, z której wynika według OHIM, że istnieją podobieństwa wizualne i fonetyczne pomiędzy elementem dominującym zgłoszonego
znaku towarowego, którym jest wyraz „limoncello”, a wcześniejszym znakiem towarowym.
12     W dniu 7 listopada 2002 r. skarżąca wniosła, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie do OHIM od decyzji
Wydziału Sprzeciwów.
13     Decyzją z dnia 24 października 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła zgłoszenie
skarżącej. W istocie uznawszy, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym pokrywają się z towarami oznaczonymi zgłoszonym
znakiem towarowym, Izba Odwoławcza oceniła, że elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego jest wyraz „limoncello”
i że zgłoszony znak towarowy oraz wcześniejszy znak towarowy są wizualnie i fonetycznie sobie tak bliskie, że istnieje prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd pomiędzy oboma znakami towarowymi.

Żądania stron
14     Skarżąca wnosi do Sądu o:
–       stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji w taki sposób, aby sprzeciw został oddalony a zgłoszenie rejestracji
znaku skarżącej uwzględnione;
–       obciążenie OHIM kosztami postępowania.
15     Strona pozwana wnosi do Sądu o:
–       oddalenie skargi;
–       obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
16     Podczas rozprawy skarżąca doprecyzowała, że żądając „stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżonej decyzji” chodziło jej
w rzeczywistości zarówno o stwierdzenie nieważności, jak i zmianę zaskarżonej decyzji.

Co do prawa
17     Skarżąca podnosi trzy zarzuty na poparcie swoich żądań. Stwierdza ona, że w zaskarżonej decyzji OHIM po pierwsze naruszył
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, po drugie dopuścił się nadużycia władzy, a po trzecie naruszył obowiązek uzasadniania
swoich decyzji. Strona pozwana kwestionuje każdy z tych zarzutów.
I –
W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94
A –
Argumenty stron
1.     Argumenty skarżącej
a)     Uwagi ogólne
18     Skarżąca ocenia, że w przeciwieństwie do tego co podnosi strona pozwana, nie istnieją wystarczające podobieństwa pomiędzy
wcześniejszym znakiem towarowym a jej znakiem towarowym. W rezultacie nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
pomiędzy tymi znakami towarowymi, a zatem nie można odmówić rejestracji jej znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 40/94.
19     Skarżąca wspiera swoje stanowisko stwierdzając, że w niniejszym przypadku nie można mówić ani o odróżniającym charakterze
wcześniejszego znaku towarowego, ani również o podobieństwie pomiędzy omawianymi znakami towarowymi.
b)     Odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego
20     Skarżąca uznaje zasadniczo, że wcześniejszy znak towarowy nie posiada żadnej szczególnej cechy odróżniającej i że towar stanowiący
przedmiot niniejszej skargi cieszy się szczególną powszechną popularnością. Jednakże żaden z tych elementów nie został uwzględniony
przez OHIM.
21     Na poparcie swojego stanowiska skarżąca podnosi, że w powszechnym użyciu słowo „limoncello” oznacza w Hiszpanii, we Włoszech
i na całym świecie likier pochodzący z Wybrzeża Amalfitańskiego, przygotowywany ze skórek cytrynowych, a nie wyłącznie napój
produkowany przez stronę wnoszącą sprzeciw. Skarżąca przedstawiła w tym zakresie wydruki ze stron internetowych i stwierdziła,
że zarówno strona wnosząca sprzeciw w swoich uwagach z dnia 11 kwietnia 2003 r.
,
jak i OHIM w swoim piśmie z dnia 23 listopada 1999 r., potwierdzili to powszechne użycie.
22     Stąd w przeciwieństwie do tego, co wynika z uwag strony wnoszącej sprzeciw z dnia 11 kwietnia 2003 r., wyraz „limonchelo”
jest zwykłym tłumaczeniem na hiszpański wyrazu „limoncello”, który opisuje w sposób ogólny likier przygotowany ze skórek cytrynowych
i alkoholu. Skarżąca odsyła w tym względzie do wyników wyszukiwania w internecie w oparciu o słowo „limonchelo” oraz istnienia
niezliczonych podobnych znaków towarowych w Hiszpanii, co przyznała strona wnosząca sprzeciw.
23     Skarżąca twierdzi w niniejszym przypadku, że wcześniejszy znak towarowy posiada słaby charakter odróżniający i stąd niewielkie
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, co skłoniło OHIM do nadmiernie rygorystycznej oceny elementów mogących stanowić o identyczności
lub podobieństwie pomiędzy dwoma występującymi w sprawie znakami towarowymi.
c)     Podobieństwo pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi
24     Skarżąca stwierdza w istocie, że jej znak towarowy przedstawia istotne różnice graficzne w porównaniu z wcześniejszym znakiem
towarowym. Podnosi ona w szczególności użycie języka włoskiego, litery użyte po zestawieniu literowym „limonc”, elementy słowne
„della costiera amalfitana” oraz „shaker”, element graficzny, liczne różnice typograficzne oraz użyte kolory.
25     Skarżąca stwierdza przede wszystkim, że Izba Odwoławcza w zakresie porównania fonetycznego błędnie uznała za wyłącznie istotny
wyraz „limoncello” oraz uznała wyrażenie „della costiera amalfitana” za niedominujące i nieistotne elementy słowne, zaprzeczając
w ten sposób orzecznictwu i praktyce decyzyjnej, zgodnie z którymi wszystkie mające znaczenie czynniki powinny być brane pod
uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumentów.
26     Skarżąca twierdzi również, że porównanie tych znaków towarowych wykazuje, iż jedynymi wspólnymi elementami fonetycznymi w obu
oznaczeniach są dwie pierwsze sylaby „li” oraz „mon”, podczas gdy następne sylaby „chelo” oraz „cello” i wyrażenie „della
costiera amalfitana” są fonetycznie niepodobne.
27     Odnosząc się do porównania koncepcyjnego, skarżąca twierdzi, że OHIM powinien był przeanalizować szczególną popularność, jaką
posiada okolica, z której pochodzi jej towar, czyli Wybrzeże Amalfitańskie. Skarżąca przywołuje w tym zakresie wyrok Trybunału
z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C‑39/97 Canon Rec. str. I‑5507, pkt 29 i podkreśla, że OHIM podkreślił decydujący charakter
pochodzenia geograficznego towaru dla wyboru konsumenta w swoim piśmie z dnia 23 listopada 1999 r.
28     Wyrażenia „limonchelo” oraz „limoncello della costiera amalfitana” wywołują u przeciętnego konsumenta niewątpliwie różne obrazy.
Wyrazy „della costiera amalfitana” wiążą się z określonym miejscem geograficznym dobrze znanym konsumentom hiszpańskim tak,
że ci ostatni nie mogliby uznać, że ten towar pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa i tej samej strefy geograficznej, co
towar wytwarzany pod znakiem towarowym LIMONCHELO. Stąd wyrazy „della costiera amalfitana” dodane do wyrazu „limoncello” tworzą,
według skarżącej, logiczną całość zupełnie różną od wcześniejszego znaku towarowego.
29     Z drugiej strony skarżąca stwierdza, że OHIM powinien był przeanalizować obiektywne warunki, w których znaki towarowe mogą
być poddane konkurencji na rynku [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T‑129/01 Alejandro przeciwko OHIM – Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. str. II–2251, pkt 57]. Skarżąca podkreśla w tym względzie, że konsument hiszpański nie zostanie wprowadzony
w błąd i nie będzie sądził, że towar oznaczony znakiem towarowym LIMONCHELO, na etykiecie którego widnieje, poza trzema cytrynami,
symbol Distileria Toris, oraz towar, na etykiecie którego widnieje napis „limoncello della costiera amalfitana”, pochodzą
w rzeczywistości z tego samego przedsiębiorstwa.
30     Powołując się na wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T‑292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS) Rec. str. II–4335, pkt 54, skarżąca stwierdza, że przeciwwagą dla oczywistego podobieństwa graficznego
i wizualnego może być może być fakt posiadania przez przynajmniej jeden z tych dwóch znaków towarowych jasnego i rozstrzygającego
znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców. Skarżąca uważa, że w niniejszym przypadku przeciętny konsument hiszpański od razu
spostrzeże, że towar jest włoskim likierem, a nawet typowym włoskim likierem, przygotowanym z cytryn Wybrzeża Amalfitańskiego
i wyprodukowanym we Włoszech.
31     Stąd w oparciu o całość powyższych rozważań skarżąca ocenia, że chociaż istnieje częściowe podobieństwo pomiędzy wyrażeniami
składającymi się na występujące w sprawie znaki towarowe, to słaby charakter odróżniający wyrazu „limoncello” i jego hiszpańskiego
tłumaczenia „limonchelo”, jak również liczne różnice graficzne, fonetyczne i koncepcyjne pomiędzy występującymi w sprawie
znakami towarowymi wykluczają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród właściwego kręgu odbiorców. Decyzja odmawiająca
rejestracji znaku towarowego skarżącej była zatem bezprawna.
2.     Argumenty strony pozwanej
32     Strona pozwana kwestionuje argumenty podnoszone przez skarżącą na poparcie jej żądań i stwierdza, że zasadna jest analiza
porównawcza stanowiąca bazę dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jaka została dokonana przez Izbę Odwoławczą,
jak również Wydział Sprzeciwów.
33     Strona pozwana uznaje, że Izba Odwoławcza słusznie podkreśliła, że wyraz „limoncello” stanowi dominującą część zgłoszonego
znaku towarowego. Według strony pozwanej wyraz ten jest elementem, który identyfikuje i charakteryzuje ten znak towarowy wśród
przeciętnych konsumentów hiszpańskich, którzy stanowią miarodajny krąg odbiorców w niniejszym przypadku. Strona pozwana podkreśla
względem tego centralne i uprzywilejowane położenie oraz przeważający rozmiar wyrazu „limoncello” w porównaniu z innymi elementami
zgłoszonego znaku towarowego.
34     Strona pozwana uznaje stąd za oczywiste, że wyraz „limoncello”, należący do zgłoszonego znaku towarowego, oraz wyraz „limonchelo”,
pochodzący z wcześniejszego znaku towarowego, mogą wydawać się przeciętnemu konsumentowi hiszpańskiemu prawie identyczne na
płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej . Oba wyrazy składają się z dziesięciu liter, w tym dziewięciu takich samych; różnią
się jedynie litery „l” i „h”, które w związku z tym, że są umiejscowione wewnątrz dwóch wyrazów mają ograniczony wpływ na
możliwość rozróżnienia tych wyrazów. Następnie strona pozwana zauważa, że prawie dokładnie taki sam sposób wymowy hiszpańskiego
wcześniejszego znaku towarowego LIMONCHELO i właściwej wymowy włoskiego wyrazu „limoncello” implikuje silne podobieństwo fonetyczne.
35     Pozwana wskazuje również, że jest całkowicie świadoma znaczenia wyrazu „limoncello” po włosku, ale że w niniejszym przypadku
okoliczność ta nie podważa samoistnego charakteru odróżniającego tego wyrazu wśród hiszpańskiego kręgu odbiorców. Nie istnieją
obecnie pewne informacje pozwalające sądzić, że przeciętny konsument hiszpański przypisuje słowu „limoncello” precyzyjną i określoną
wartość semantyczną.
36     Strona pozwana kwestionuje stąd argument skarżącej, jakoby wyraz „limonchelo” był hiszpańską wersją włoskiego wyrazu „limoncello”,
który z kolei jest rozpoznawany na całym świecie, a w szczególności w Hiszpanii, jako ogólny wyraz definiujący pewien rodzaj
likieru. Według strony pozwanej nie istnieje żaden obiektywny element dla wsparcia tez strony przeciwnej. Strona pozwana wskazuje
ponadto, że zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie kompetencji OHIM nie leży zastępowanie stron w poszukiwaniu
dowodów wskazujących, że wyraz „limoncello” był lub stał się, w jego możliwych wersjach ortograficznych (zob. np. „limonchelo”),
określeniem rodzajowym dla hiszpańskiego kręgu odbiorców. Względem tego strona pozwana zauważa, że dokumentacja dostarczona
przez skarżącą, składająca się z wydruków stron internetowych, w żadnym wypadku nie odnosi się do hiszpańskiego kręgu odbiorców
i że pismo z dnia 23 listopada 1999 r. opiera się o inne elementy faktyczne i prawne niż te odnoszące się do analizy prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami towarowymi.
37     Strona pozwana ocenia, że w niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy posiada wystarczający charakter odróżniający w związku
z tym, że jest zarejestrowany na szczeblu krajowym. W rezultacie stwierdza, że należy ograniczyć się do uznania wcześniejszego
znaku towarowego jako takiego za wyróżniający się i chroniony względem późniejszego znaku towarowego, który powtarza jego
element odróżniający i dominujący.
38     Strona pozwana podnosi jeszcze znaczące analogie niniejszej sprawy ze sprawą, która zakończyła się wydaniem wyroku Sądu z dnia
23 października 2002 r. w sprawie T‑6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) Rec. str. II–4335.
39     Według strony pozwanej Sąd podkreślił w tej ostatniej sprawie wagę oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez odniesienie
do właściwego kręgu odbiorców, a w szczególności do sposobu postrzegania występujących w sprawie znaków towarowych przez miarodajnego
konsumenta ze względu na jego podstawowe umiejętności językowe. Wynika z tego, że nawet jeśli wyraz posiada własne znaczenie
w języku, który jednakże nie jest językiem podstawowym miarodajnego konsumenta i nie istnieje informacja pozwalająca na ustalenie,
że konsument rozumie ten wyraz w tym właśnie znaczeniu, wyraz ten może z pewnością okazać się, z punktu widzenia odróżnienia,
częścią dominującą znaku towarowego, którego część stanowi.
40     W oparciu o powyższe rozważania strona pozwana uważa, że zaskarżona decyzja jest zasadna. Według strony pozwanej, opierając
się na zasadzie wzajemnej zależności pomiędzy oznaczeniami i towarami w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba
Odwoławcza mogła zasadnie uznać, że skoro odnośne towary są identyczne (co nie jest kwestionowane przez skarżącą), elementy
podobieństwa zidentyfikowane pomiędzy znakami towarowymi (i dające się zaobserwować w szczególności w niemal identyczności
wyrazów „limonchelo” i „limoncello”) mogą pociągać za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na rynku hiszpańskim. Izba
Odwoławcza słusznie utrzymała zatem w mocy decyzję uwzględniającą sprzeciw, uzasadniając ją istnieniem prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
B –
Ocena Sądu
1.     Uwagi wstępne
41     Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, odmawia
się rejestracji znaku towarowego, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności
lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców na terytorium, na którym
wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
42     Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt. ii) rozporządzenia nr 40/94, przez wcześniejsze znaki towarowe rozumie się znaki
towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza
od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
43     Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi prawdopodobieństwo, że krąg odbiorców mógłby
uważać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub w danym przypadku, przedsiębiorstw powiązanych
gospodarczo [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II–2821, pkt 30 i przywołane tam orzecznictwo].
44     Zgodnie z tym orzecznictwem, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo, zgodnie z postrzeganiem
oznaczeń oraz spornych towarów i usług przez właściwy krąg odbiorców, biorąc pod uwagę wszelkie istotne dla danego przypadku
czynniki, w szczególności wzajemną zależność pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów i usług (zob. ww. w pkt 43
wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 31–33 i przywołane wyżej orzecznictwo).
45     W niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy jest słownym znakiem towarowym zarejestrowanym i chronionym w Hiszpanii.
Ponadto odnośne towary są towarami przeznaczonymi do bieżącej konsumpcji. Stąd w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia
w błąd w niniejszym przypadku należy wziąć pod uwagę punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców, który stanowią przeciętni
konsumenci hiszpańscy.
46     Określiwszy właściwy krąg odbiorców, należy dokonać analizy porównawczej z jednej strony danych towarów, z drugiej występujących
w sprawie oznaczeń.
2.     Porównanie towarów
47     Jeśli chodzi o porównanie danych towarów, należy zauważyć, że Izba Odwoławcza uznała, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem
towarowym obejmowały towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co nie było kwestionowane przez strony. Należy zatem uznać
istnienie identyczności wspomnianych towarów.
3.     Porównanie oznaczeń
a)     Rozważania wstępne
48     Jeśli chodzi o porównanie występujących w sprawie znaków towarowych, należy przede wszystkim podkreślić, że w niniejszym przypadku
zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym składającym się z elementów słownych i graficznych, podczas gdy wcześniejszy
znak towarowy jest wyłącznie słownym znakiem towarowym.
49     Następnie Sąd przypomina, że w kwestii podobieństwa występujących w sprawie oznaczeń z orzecznictwa wynika, że całościowa
ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa graficznego, fonetycznego lub koncepcyjnego występujących
w sprawie oznaczeń powinna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia, biorąc pod uwagę w szczególności
elementy je odróżniające i dominujące (zob. ww. w pkt 30 wyrok w sprawie BASS, pkt 47 i przywołane wyżej orzecznictwo).
50     Stąd należy uznać, że złożony znak towarowy, w ramach którego jeden ze składników jest identyczny lub podobny do innego znaku
towarowego, może być uznany za podobny do tego drugiego znaku towarowego, tylko gdy ten składnik stanowi element dominujący
w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy. Tak jest w przypadku, gdy ten składnik może sam zdominować
wrażenie tego znaku towarowego, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, tak że wszystkie inne składniki tego znaku
towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33,
utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM,
Rec. str. I‑3657).
51     Nie oznacza to, że można ograniczyć się do uwzględnienia tylko jednego składnika złożonego znaku towarowego i porównania go
z innym znakiem towarowym. Należy - wprost przeciwnie - dokonać porównania pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi,
badając je w taki sposób, że każdy rozważany jest w swym całokształcie. Nie oznacza to jednak, że wykluczona jest możliwość,
iż całościowe wrażenie wywołane w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy będzie w pewnych okolicznościach
zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34).
52     Przy ocenie charakteru dominującego składnika lub kilku określonych składników złożonego znaku towarowego należy uwzględnić
w szczególności samoistne cechy każdego z tych składników i porównać je z cechami innych składników. Ponadto pomocniczo może
być brana pod uwagę względna pozycja różnych składników w konfiguracji złożonego znaku towarowego (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 35).
53     Konkretnie oznacza to, że Izba Odwoławcza powinna zbadać, który składnik zgłoszonego znaku towarowego może, poprzez swoje
wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne cechy charakterystyczne, samoistnie oddać wrażenie tego znaku towarowego, jakie właściwy
krąg odbiorców zachowuje w pamięci, tak że inne składniki tego znaku okazują się w tym względzie bez znaczenia. Jak zostało
wskazane w pkt 51 i 52 powyżej, w wyniku takiego badania może się okazać, że kilka składników należy uznać za dominujące.
54     Jednak w sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym o charakterze graficznym, to ocena całościowego
wrażenia wywoływanego przez ten znak towarowy, jak również określenie jego ewentualnego elementu dominującego powinno mieć
miejsce w oparciu o analizę na płaszczyźnie wizualnej. Stąd przy takim założeniu, tylko w zakresie w jakim ewentualny element
dominujący zawierałby aspekty semantyczne, niebędące wizualnymi, należałoby w odpowiednim przypadku przystąpić do porównania
tego elementu z wcześniejszym znakiem towarowym, biorąc również pod uwagę inne aspekty semantyczne, jak na przykład aspekty
fonetyczne lub właściwe koncepcje abstrakcyjne.
b)     Składnik dominujący
i) Opis składników zgłoszonego znaku towarowego przy jego odbiorze graficznym
55     Sąd zauważa, że składnikami zgłoszonego znaku towarowego są: wyraz „limoncello” zapisany białymi literami dużego rozmiaru,
wyrazy „della costiera amalfitana” zapisane żółtymi literami mniejszego rozmiaru, wyraz „shaker” przedstawiony w jeszcze mniejszym
rozmiarze w niebieskim obramowaniu na białym tle, w którym litera „ k” przedstawia kieliszek i wreszcie graficzny element
przedstawiający duży, okrągły talerz, którego środek jest biały a brzeg ozdobiony z jednej strony rysunkami przedstawiającymi
żółte cytryny na ciemnym tle oraz, z drugiej strony przerywanym paskiem w turkusowym i białym kolorze. Wszystkie te składniki
znaku towarowego są umieszczone na ciemnoniebieskim tle.
ii) Dominacja okrągłego talerza ozdobionego cytrynami w zgłoszonym znaku towarowym
56     Oceniając graficzny składnik zgłoszonego znaku towarowego przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami, należy zauważyć,
że poza jego realistycznym przywołaniem talerza, charakteryzuje się on kontrastami kolorystycznymi, dużym rozmiarem i realistycznymi
rysunkami cytryn na brzegu; całość nadaje temu obrazowi szczególny urok od strony wizualnej.
57     Ów okrągły talerz ozdobiony cytrynami ma dzięki swoim samoistnym cechom silny charakter odróżniający w porównaniu z innymi
składnikami zgłoszonego znaku towarowego, a w szczególności w porównaniu z wyrazem „limoncello”. Posiada stąd pierwszeństwo
w porównaniu z innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego.
58     Pomocniczo należy zauważyć, że pomimo swojej pozycji lekko przesuniętej względem środka, graficzny element przedstawiający
talerz zajmuje dwie trzecie dolnej powierzchni zgłoszonego znaku towarowego i pokrywa istotną część tego obszaru, podczas
gdy wyraz „limoncello” pokrywa jedynie dużą część jednej trzeciej górnej powierzchni zgłoszonego znaku towarowego.
59     Wynika z tego, że element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami musi być w sposób oczywisty uznany za dominujący
składnik zgłoszonego znaku towarowego.
iii) Równowaga pomiędzy innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego
–       Wyraz „limoncello”
60     W niniejszym przypadku nie może zostać podzielona zawarta w pkt 20 zaskarżonej decyzji ocena Izby Odwoławczej, że wyraz „limoncello”
jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, głównie z uwagi na jego wielkość i uwydatnioną pozycję, która to
Izba uznała następnie w pkt 21 zaskarżonej decyzji, że występujące w sprawie znaki towarowe są wizualnie i fonetycznie prawie
identyczne.
61     Sąd zauważa, że nawet jeśli prawdą jest, iż wyraz „limoncello” został przedstawiony z zastosowaniem większej typografii niż
inne składniki słowne zgłoszonego znaku towarowego, to posiada on jednak wyraźnie mniej uderzający efekt wizualny niż okrągły
talerz ozdobiony cytrynami. Wyraz „limoncello” jest ponadto mniejszego rozmiaru w porównaniu z graficznym składnikiem przedstawiającym
okrągły talerz ozdobiony cytrynami.
62     Z tych właśnie przyczyn, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego
wyrazu, należy uznać, że wyraz „limoncello” nie jest składnikiem dominującym zgłoszonego znaku towarowego.
–       Wyrazy „della costiera amalfitana”
63     Mając na względzie odbiór wizualny wyrazów „della costiera amalfitana”, należy uznać, że element ten jest zapisany mniejszymi
literami niż wyraz „limoncello” i opisuje pochodzenie geograficzne spornego towaru. Ponadto wyrazy te są wyraźnie mniejszego
rozmiaru i mniej kontrastowego koloru w porównaniu z graficznym elementem przedstawiającym okrągły talerz ozdobiony cytrynami.
Sąd ocenia, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego składnika, że
nie może być on uznany za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, zważywszy w szczególności na jego mały rozmiar.
–       Wyraz „shaker”
64     Wydaje się, że w odbiorze wizualnym, pomimo białego tła i elementu graficznego w postaci kieliszka wpisanego w literę „k”,
wyraz „shaker”, jak również jego element graficzny, są ograniczonego rozmiaru w porównaniu z okrągłym talerzem ozdobionym
cytrynami oraz z wyrazem „limoncello” przedstawionymi w ramach spornego znaku towarowego. Ponadto wyraz ten nie posiada tego
samego kontrastu kolorystycznego, jak graficzny element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami. W rezultacie Sąd
ocenia, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego wyrazu, że nie może
być on uznany za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego.
c)     Globalna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
65     Należy uznać, że graficzny element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami jest składnikiem dominującym zgłoszonego
znaku towarowego i nie ma nic wspólnego z wcześniejszym znakiem towarowym, który jest czysto słownym znakiem towarowym.
66     Nie istnieje zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi. Dominacja graficznego
elementu przedstawiającego okrągły talerz ozdobiony cytrynami nad innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego wyklucza
jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na podobieństwa wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne wyrazów
„limonchelo” i „limoncello” widniejących w występujących w sprawie znakach towarowych.
67     W ramach globalnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy jeszcze przypomnieć, że przeciętny konsument rzadko
ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz musi zazwyczaj zdawać się na zachowany
w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I‑3819, pkt 26). Fakt, że przeciętny konsument zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały
obraz znaku towarowego nadaje ogromną wagę elementowi dominującemu spornego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 23 października
2002 r. w sprawie T‑104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II–4359, pkt 47]. Zatem element
dominujący zgłoszonego znaku towarowego, który stanowi okrągły talerz ozdobiony cytrynami, posiada ogromną wagę w analizie
całości oznaczenia, gdyż konsument oglądający etykietkę napoju alkoholowego zauważa i zapamiętuje element przeważający oznaczenia,
który pozwala mu przy następnym nabyciu powtórzyć doświadczenie.
68     Przewaga składnika graficznego w postaci okrągłego talerza ozdobionego cytrynami w zgłoszonym znaku towarowym sprawia w niniejszym
przypadku, że ocena odróżniających elementów wcześniejszego znaku towarowego pozostaje bez wpływu na zastosowanie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporządzenia nr 40/94. O ile bowiem znaczenie charakteru odróżniającego wcześniejszego słownego znaku towarowego
może mieć wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r.
w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. str. I‑6191, pkt 24), to owo kryterium zakłada, że istniało co najmniej niejakie prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym. Z całościowej oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi wynika, że przewaga w zgłoszonym znaku towarowym okrągłego
talerza ozdobionego cytrynami wyklucza jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z wcześniejszym znakiem towarowym.
W rezultacie nie istnieje potrzeba wypowiadania się w przedmiocie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego
[zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T‑110/01 Vedial przeciwko OHIM – France Distribution (HUBERT),
Rec. str. II–5275, pkt 64 i 65, utrzymany w mocy wyrokiem Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie Vedial przeciwko
OHIM, C‑106/03 P, Zb.Orz. str. I‑9573, pkt 54; wyrok Sądu z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T‑311/01 Éditions Albert
René przeciwko OHIM – Trucco (Starix), Rec. str. II–4625, pkt 61 oraz wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T‑317/01
M+M przeciwko OHIM – Mediametrie (M+M EUROdATA), Zb.Orz. str. II‑1817, pkt 74 i 75].
69     Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że pomimo identyczności towarów, o których mowa, stopień podobieństwa pomiędzy występującymi
w sprawie znakami towarowymi nie jest wystarczający, aby można było uznać, że miarodajny krąg odbiorców hiszpańskich mógłby
uważać, że odnośne towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub w danym przypadku, z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
Stąd w przeciwieństwie do tego co stwierdził OHIM w zaskarżonej decyzji, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
pomiędzy tymi znakami w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
70     Należy zatem uwzględnić pierwszy zarzut skarżącej.
II –
W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego, które dotyczą odpowiednio nadużycia władzy oraz braku uzasadnienia
71     Wobec uwzględnienia pierwszego zarzutu nie ma potrzeby badania innych zarzutów skarżącej.
72     Stąd zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji i zmienić ją w taki
sposób, że odwołanie wniesione przez skarżącą do Izby Odwoławczej OHIM zostaje uwzględnione i w rezultacie sprzeciw zostaje
oddalony.

W przedmiocie kosztów
73     Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ strona pozwana przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania w całości, zgodnie z żądaniem skarżącej.
Z powyższych względów
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
orzeka, co następuje :
1)
Decyzja drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 24 października
2003 r. (sprawa nr R 933/2002-2) jest nieważna; odwołanie wniesione przez skarżącą do OHIM zostaje uwzględnione i w rezultacie
sprzeciw zostaje oddalony.
2)
OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.
Jaeger
Azizi
Cremona
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu dnia 15 czerwca 2005 r.
Sekretarz

Prezes
H. Jung

M. Jaeger
*
Język postępowania: włoski.