CELEX: 62006CJ0328
Znamke
Direktiva 89/104/EGS
Člen 4(2)(d)
V državi članici ‚nedvomno znane‘ znamke v smislu člena 6.bis Pariške konvencije
Poznanost znamke
Geografski obseg

1       Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 4 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkam (UL L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).
2       Ta predlog je bil predložen v okviru spora med A. Nieto Nuñom, imetnikom registrirane znamke FINCAS TARRAGONA, ki zaobsega
različne dejavnosti na nepremičninskem področju, in L. Monlleó Franquetom, nepremičninskim posrednikom v Tarragoni (Španija),
ker slednji za svojo poklicno dejavnost uporablja neregistrirano prejšnjo znamko FINCAS TARRAGONA, v kastiljščini, ali FINQUES
TARRAGONA, v katalonščini.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev
3       V členu 4 Direktive, naslovljenem „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“, je določeno:
„1. Znamka se ne registrira ali, če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno:
(a)      če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki
blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;
(b)      če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi
znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
2. Izraz ‚prejšnje znamke‘ v smislu odstavka 1 pomeni:
[…]
(d)      znamke, ki so na dan vložitve prijave za registracijo znamke ali, kadar je to primerno, zahteve za priznanje prednosti v zvezi
z zahtevo za registracijo znamke, v državi članici znane v smislu izraza ‚[nedvomno] znane‘ v členu 6.bis Pariške konvencije.
[…]
4.      Poleg tega lahko vsaka država članica predvidi, da se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena
za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:
[…]
(b)      [so bile] pravice do neregistrirane znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu [...] pridobljene pred datumom
vložitve zahteve za registracijo kasnejše znamke ali datuma zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za
registracijo poznejše znamke, če neregistrirana znamka podeljuje svojemu imetniku prejšnje znamke pravico do prepovedi uporabe
kasnejše znamke;
[…]“
4       Člen 6 Direktive, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, v odstavku (2) določa:
„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji stranki uporabo v gospodarskem prometu prejšnje pravice, ki velja le na
določenem področju, če je ta pravica priznana v zadevni državi članici in znotraj meja področja, na katerem je priznana.“

Pariška konvencija
5       Člen 6.bis Konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883 in nazadnje revidirana
v Stockholmu 14. julija 1967 ter spremenjena 28. septembra 1979 (
Zbirka pogodb Združenih narodov
, zv. 828, št. 11851, str. 305, v nadaljevanju: Pariška konvencija) in ki zavezuje vse države članice Evropske skupnosti,
določa:
„
Znamke
: nedvomno znane znamke
1)      Države unije se zavezujejo bodisi po uradni dolžnosti, če zakonodaja države to dovoljuje, bodisi na zahtevo zainteresiranega
zavrniti ali razveljaviti registracijo in prepovedati uporabo tovarniške ali trgovske znamke, ki pomeni takšno reprodukcijo,
posnemanje ali prevod, da utegne napraviti zmedo s kakšno znamko, za katero bi bilo pristojno oblastvo države registracije
ali uporabe mnenja, da je v tej državi nedvomno znana kot znamka tistega, ki uživa pravico uporabe te konvencije, in se uporablja
za istovetne ali podobne proizvode. Enako se ravna, če pomeni bistveni del znamke reprodukcijo kakšne takšne znamke, ki je
nedvomno znana, ali posnemanje, ki lahko ustvari zmedo s to znamko.
2)      Rok vsaj petih let, računano od dneva registracije, mora biti dan za zahtevo, da se takšna znamka črta. Države unije lahko
predpišejo rok, v katerem se prepoved uporabe mora zahtevati.
3)      Ne določi se rok za zahtevo, da se črta ali prepove uporaba registriranih ali zlonamernih uporabljenih znamk.“

Nacionalna ureditev
6       Člen 6 španskega zakona o znamkah št. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) z dne 7. decembra 2001 določa:
„1.      Znaka ni možno registrirati kot znamke:
a)      če je ta enak prejšnji znamki, ki označuje enake proizvode ali storitve;
b)      ko zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko ali zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih zaznamujejo,
v javnosti obstaja verjetnost zmede; verjetnost zmede vključuje tudi verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
2.      Za ,prejšnje znamke‘ iz odstavka (1) štejejo:
[…]
d)      neregistrirane znamke, ki so na dan vložitve zahteve za registracijo znamke ali zahteve za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo
za registracijo zadevne znamke v Španiji ‚nedvomno znane‘ v smislu člena 6.bis Pariške konvencije.“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
7       A. Nieto Nuño je imetnik znamke FINCAS TARRAGONA, registrirane v Španiji za razred 36, ki ga opredeljuje Nicejski aranžma
o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen,
za dejavnosti upravljanja z lastnino in solastnino, dajanja v najem nepremičnin, prodaje nepremičnin, pravne pomoči in promocije
nepremičnin.
8       L. Monlleó Franquet, nepremičninski posrednik v Tarragonu, za identifikacijo svoje poklicne dejavnosti javno in nepretrgano
uporablja ime FINCAS TARRAGONA, v kastiljščini, ali FINQUES TARRAGONA, v katalonščini.
9       A. Nieto Nuño je na podlagi španske zakonodaje o znamkah pred Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona vložil tožbo zoper L.
Monlleó Franqueta z namenom ugotovitve, da je tožena stranka v postopku v glavni stvari kršila registrirano znamko FINCAS
TARRAGONA.
10     L. Monlleó Franquet je v obrambo navedel, da je ime, pod katerim opravlja svojo dejavnost, neregistrirana prejšnja znana znamka,
ki jo uporablja vsaj od leta 1978. Vložil je nasprotno tožbo za izbris registracije znamke tožene stranke v postopku v glavni
stvari.
11     Predložitveno sodišče navaja, da tožena stranka v postopku v glavni stvari uporablja svojo neregistrirano znamko le v mestu
Tarragona in njegovi okolici, tako da upoštevno področje javnosti, to pomeni strank, potrošnikov in konkurentov, ni celotna
Španija niti njen znaten del.
12     V teh okoliščinah je Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo
to vprašanje:
„Ali se pojem ‚nedvomno znane‘ znamke v državi članici iz člena 4 [Direktive] nanaša zgolj na poznanost in uveljavljenost
v državi članici Evropske unije ali v znatnem delu ozemlja države; ali je mogoče poznanost znamke glede na proizvod ali storitev,
na katere se nanaša znamka, in dejansko ciljno javnost znamke povezovati z ozemljem, ki ne ustreza ozemlju države ampak ozemlju
avtonomne skupnosti, regije, pokrajine ali mesta; tj. v končni fazi glede na upoštevni trg?“

Vprašanje za predhodno odločanje
13     Postavljeno vprašanje je omejeno na geografski obseg poznanosti prejšnje znamke in ne na merila presoje njene poznanosti,
gledano v smislu stopnje poznanosti znamke v javnosti.
14     V zvezi z geografskim obsegom poznanosti je treba ugotoviti, da je treba na podlagi člena 4(2)(d) Direktive obstoj „nedvomno
znanih znamk“ v smislu člena 6.bis Pariške konvencije presojati „v državi članici“.
15     Predložitveno sodišče želi z vprašanjem določiti pomen izraza „v državi članici“.
16     Glede na okoliščine spora o glavni stvari v bistvu sprašuje, ali je člen 4(2)(d) Direktive treba razlagati tako, da mora biti
prejšnja znamka nedvomno znana na celotnem ozemlju države članice registracije ali v njenem znatnem delu, oziroma ali varstvo,
ki ga podeljuje ta določba, velja tudi za primere, v katerih je poznanost prejšnje znamke omejena na mesto in njegovo okolico.
17     Ker določba Skupnosti, ki je predmet razlage, ne vsebuje natančnejše opredelitve v tem smislu, zagotovo ni mogoče zahtevati,
da je prejšnja znamka poznana na „celotnem“ ozemlju države članice, in zadostuje, da je poznana na njenem znatnem delu (glej
po analogiji sodbo z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 28, v zvezi s sorodnim
pojmom „ugled“ znamke, za katerega člen 5(2) Direktive prav tako napotuje na presojo „v državi članici“).
18     Vendar splošen pomen besed v izrazu „v državi članici“ nasprotuje temu, da se navedeni izraz uporablja v primerih, ko je poznanost
omejena na mesto in njegovo okolico, kar skupaj ne predstavlja znatnega dela države članice.
19     V vsakem primeru je treba ugotoviti, da je lahko neregistrirana prejšnja znamka, če je potrebno, varovana zlasti:
–       s členom 4(4)(b) Direktive, ki dopušča, da lahko vsaka država članica predvidi, da se znamka ne registrira ali da je v primeru
registracije lahko razglašena za neveljavno, če in kolikor so bile pravice do neregistrirane znamke pridobljene prej in če
neregistrirana znamka podeljuje svojemu imetniku pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke;
–       s členom 6(2) Direktive, ki državi članici podeljuje možnost, da dovoli uporabo prejšnje pravice, ki velja le na določenem
področju, znotraj meja področja, na katerem je priznana.
20     Brez poseganja v posamezni področji uporabe teh dveh določb, je na postavljeno vprašanje treba odgovoriti, da je treba člen
4(2)(d) Direktive razlagati tako, da mora biti prejšnja znamka nedvomno znana na celotnem ozemlju države članice registracije
ali na njenem znatnem delu.

Stroški
21     Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči
o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:
Člen 4(2)(d) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi
znamkami je treba razlagati tako, da mora biti prejšnja znamka nedvomno znana na celotnem ozemlju države članice registracije
ali na njenem znatnem delu.
Podpisi
*
Jezik postopka: španščina.