CELEX: 62007TJ0450
Marca comunitaria
Procedimiento de nulidad
Marca comunitaria gráfica Pickwick COLOUR GROUP
Marcas nacionales anteriores PicK OuiC y PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA
Solicitud de prueba del uso
Artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 15 de mayo de 1998, la demandante, Harwin International LLC, presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) una solicitud de marca comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se había solicitado el registro estaban comprendidos en la clase 25 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían a la descripción siguiente: «Vestidos, calzados, sombrerería».
La marca comunitaria fue registrada el 1 de septiembre de 2000.
El 10 de enero de 2005, Cuadrado, S.A. (en lo sucesivo, «solicitante de la nulidad»), presentó, con arreglo al artículo 55 del Reglamento n
o
40/94, una solicitud de nulidad contra dicha marca comunitaria. La solicitud iba dirigida contra todos los productos amparados por la marca comunitaria y se basaba en las marcas nacionales anteriores siguientes:
—
la marca denominativa PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, cuya solicitud se presentó el 24 de abril de 1989 y se registró el con la referencia 1.318.311 para los productos siguientes comprendidos en la clase 25: «Prendas de vestir para caballeros, señoras y niños y calzado (a excepción de los calzados ortopédicos)»;
—
la marca gráfica siguiente, cuya solicitud se presentó el 2 de abril de 1997 y se registró el con la referencia 2.083.855 para los productos comprendidos en la clase 25 («ropa exterior e interior, calzados, sombrerería»), representada del siguiente modo:
Mediante resolución de 31 de julio de 2006, la División de Anulación acogió la solicitud de nulidad.
El 22 de septiembre de 2006 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación.
Mediante resolución de 10 de septiembre de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso. En esta resolución señaló que la demandante le pedía, en particular, que anulara la resolución de la División de Anulación en la medida en que, a juicio de la demandante, aquélla no había comprobado si el solicitante de la nulidad había demostrado el uso de sus marcas. Como respuesta, la Sala de Recurso señaló que la División de Anulación había considerado correctamente que no podía valorar si el uso de las marcas anteriores del solicitante de nulidad se ajustaba al artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
207/2009), a falta de petición expresa de la prueba del uso formulada por la demandante durante el proceso de anulación. Además, la Sala de Recurso indicó que tal solicitud no podía formularse por primera vez en sede de recurso contra la resolución de la División de Anulación (apartados 17 a 21 de la resolución impugnada).
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
La demandante invoca dos motivos en apoyo de su recurso: el primer motivo se refiere a la infracción del artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 y el segundo motivo se deriva de la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009]. Ante todo debe examinarse el primer motivo.
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la aportación voluntaria de pruebas por el solicitante de nulidad ha determinado la inutilidad de toda solicitud formal de prueba del uso por su parte, y ello con arreglo al artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94. Señala que la Sala de Recurso infringió dichas disposiciones al negarse a examinar las objeciones formuladas por la demandante sobre los documentos presentados por el solicitante de nulidad con su solicitud de nulidad y posteriormente a ésta para probar el uso de sus marcas anteriores. Afirma que corrobora tales objeciones la resolución de la División de Oposición de 2 de marzo de 2004 relativa a la marca denominativa PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, del solicitante de nulidad, adoptada en un procedimiento de nulidad paralelo, en el que la División de Oposición había declarado que varios documentos presentados por el solicitante de nulidad no bastaban para probar el uso efectivo. Alega que confirmó dicha resolución la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de (asunto R 335/2004-1). La demandante alega igualmente que el presente asunto se distingue del enjuiciado por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia de , El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (
T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965
), en el cual el oponente había presentado voluntariamente algunas pruebas cuyo objeto era demostrar el renombre y no el uso efectivo de la marca anterior.
La OAMI confirma que se aludió a la cuestión relativa al uso efectivo de la marca española anterior, PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, en un procedimiento de oposición paralelo. La OAMI señala, no obstante, que dicho procedimiento seguía pendiente cuando se presentó la solicitud de nulidad el 10 de enero de 2005, ya que la resolución de la Primera Sala de Recurso se dictó al cabo de un mes, a saber, el .
Según la OAMI, el solicitante de nulidad consideraba que los documentos presentados en apoyo de su solicitud convencerían a la demandante de la inutilidad de una segunda discusión en relación con el uso. Matiza que el solicitante de nulidad pretendía de este modo evitar que la demandante presentara una solicitud formal de prueba del uso. Por lo tanto, a juicio de la OAMI, la demandante debería haber precisado que tenía la intención de someter esta cuestión a la División de Anulación, para que ésta apreciara el carácter efectivo del uso de las marcas anteriores, antes de negar el valor probatorio de los documentos que el solicitante de nulidad había presentado sobre este extremo. En tal supuesto, la División de Anulación habría entonces remitido una comunicación oficial al solicitante de nulidad a tenor de la cual se le habría concedido un plazo para presentar pruebas sobre el uso. Tal requerimiento oficial por parte de la OAMI habría podido incitar al solicitante de nulidad a preguntarse si los documentos acompañados a su solicitud de nulidad constituían a primera vista pruebas concluyentes sobre el uso efectivo.
En el plano de los principios la OAMI alega que la solicitud de prueba sobre el uso debe formularse expresamente por dos razones esenciales. Considera, en primer lugar, que una solicitud formal de prueba del uso traslada la carga de la prueba de ese uso al titular de la marca anterior. En segundo lugar, que dicha solicitud confiere a la OAMI la competencia para determinar si dicho uso es efectivo o no. Señala que esta cuestión debe resolverse antes de decidir sobre el fondo en lo tocante a la oposición o a la solicitud de nulidad. Desde que la OAMI ostenta dicha competencia, debe ponderar los elementos de prueba y resolver sobre su valor sin estar vinculada por un eventual acuerdo entre las partes sobre un punto determinado. Poco importa que la demandante discuta o no el valor probatorio de las pruebas relativas al uso presentadas por el solicitante de nulidad en respuesta a una solicitud de prueba sobre el uso; la OAMI podrá forjarse su propia opinión sobre dichas pruebas y rechazar la solicitud de nulidad si considera que tales pruebas no respaldan el uso efectivo de la marca anterior. Precisa que, por el contrario, hasta tanto la solicitud de prueba del uso no haya producido su efecto, a saber, desencadenar la competencia de la OAMI para examinar la prueba del uso, ésta no podrá pronunciarse sobre la cuestión y deberá presumir que se utiliza la marca anterior.
En el caso de autos, la OAMI sostiene que la mera refutación del alcance del uso de las marcas anteriores por la demandante no constituye una solicitud formal de prueba del uso en el sentido del artículo 56, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94. Manifiesta que corrobora esta apreciación una interpretación literal de la disposición citada, que al puntualizar «a instancia del titular de la marca comunitaria» exige, a su juicio, una petición formal para permitir que la OAMI se pronuncie sobre la cuestión relativa al uso efectivo de las marcas anteriores. Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que a falta de solicitud «expresa», la OAMI no es competente para pronunciarse sobre el carácter efectivo del uso de la marca o de las marcas anteriores [véase, en relación con el procedimiento de oposición previsto en el artículo 43, apartados 2 y 3 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
207/2009), la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757, apartado 34]. Precisa que la sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 12
supra,
es explícita sobre el particular. Afirma que es cierto que en dicho asunto el Tribunal de Primera Instancia señaló que el objeto de las pruebas documentales presentadas voluntariamente por el oponente era demostrar el renombre de la marca anterior. No obstante, a su juicio, si el objeto de tales documentos hubiera sido probar el uso efectivo de la marca anterior, el resultado habría sido idéntico, como se deduce claramente de los apartados 42 y 43 de dicha sentencia, aplicables por analogía al procedimiento de nulidad.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
El artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 dispone:
«2.   A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la solicitud de nulidad […] Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el apartado 2 del artículo 43 se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad […].
3.   El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»
En el caso de autos el solicitante de nulidad adjuntó, por su propia iniciativa, a su solicitud de 10 de enero de 2005 pruebas relativas al uso de sus marcas anteriores (solicitud de nulidad, citada por la demandante, p. 200 del expediente remitido por la OAMI al Tribunal de Primera Instancia).
En sus observaciones sobre la solicitud de nulidad remitidas a la OAMI el 21 de julio de 2005 la demandante afirmó que dichas pruebas no eran suficientes para demostrar un uso efectivo (observaciones sobre la solicitud de nulidad, citadas por la demandante, p. 361 del expediente remitido por la OAMI al Tribunal de Primera Instancia).
La demandante señala asimismo, en sus observaciones, que corrobora sus objeciones relativas a los documentos presentados por el solicitante de nulidad la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 28 de febrero de 2005 (asunto R 335/2004-1), que se pronunció sobre estos mismos documentos y consideró que no eran suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA. Dichas observaciones terminaban con una petición a la División de Anulación de que desestimara la solicitud de nulidad formulada por el solicitante de nulidad (observaciones sobre la solicitud de nulidad, citadas por la demandante, p. 364 del expediente remitido por la OAMI al Tribunal de Primera Instancia).
En respuesta a dichas observaciones el solicitante de nulidad presentó con el escrito de 3 de octubre de 2005 algunos documentos adicionales relativos a la prueba del uso (respuesta a las observaciones sobre la solicitud de nulidad, citada por la demandante, p. 386 del expediente remitido por la OAMI al Tribunal de Primera Instancia).
En la resolución impugnada la Sala de Recurso se pronunció sobre la prueba del uso efectivo con arreglo al artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94 manifestando, por una parte, que la División de Anulación había considerado correctamente que no estaba facultada para valorar si el uso de las marcas anteriores del solicitante se ajustaba a las citadas disposiciones a falta de solicitud explícita de la prueba de dicho uso formulada por la demandante durante el procedimiento de nulidad y, por otra, que tal solicitud no podía formularse por primera vez en sede del recurso contra la resolución de la División de Anulación (véase el apartado 8 anterior).
Para la OAMI la consecuencia de la falta de solicitud explícita de la prueba del uso, la cual debería haber formulado la demandante, por ejemplo, cuando la OAMI le instó a presentar sus observaciones sobre la solicitud de nulidad, fue privarla de toda posibilidad de discutir el uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad. En el caso de autos, la OAMI se negó a asimilar las observaciones que sobre esta cuestión presentó la demandante en su respuesta a la solicitud de nulidad a una solicitud explícita a efectos del artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94.
Tal planteamiento no tiene en cuenta los elementos pertinentes que sobre el particular aportaron las partes a su debido tiempo ante la División de Anulación y, posteriormente, ante la Sala de Recurso.
En el plano de los principios, debe definirse de la siguiente manera la lógica del mecanismo previsto en el artículo 56 del Reglamento n
o
40/94 en lo que atañe al procedimiento de nulidad, el cual se remite igualmente al artículo 43 de dicho Reglamento que se refiere al procedimiento de oposición:
—
el titular de la marca anterior sólo está obligado a probar el uso de su marca si el titular de la marca cuya nulidad se solicita pone en duda ese uso;
—
a falta de tal controversia, la OAMI puede limitarse a examinar la existencia de un riesgo de confusión sin proceder al examen de la prueba del uso;
—
de darse tal controversia sobre el uso, tanto si se produce mediante una solicitud de prueba del uso formulada por el titular de la marca cuya nulidad se solicita, mediante oposición por este a los elementos probatorios aportados a tal fin por el titular de la marca anterior, la OAMI está obligada a examinar la cuestión relativa a la prueba del uso previamente a la relativa a la existencia de un riesgo de confusión.
En lo tocante a la interpretación literal de los términos «a instancia del titular de la marca comunitaria» contenidos en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, debe señalarse que pueden interpretarse en el sentido de que se refieren a una petición como la formulada en las observaciones de la demandante sobre la solicitud de nulidad. Por lo demás, el solicitante de nulidad entendió perfectamente dicha solicitud ya que presentó pruebas complementarias para responder a las observaciones de la demandante (véase el apartado 21 anterior).
Por lo que respecta a la jurisprudencia invocada por la OAMI, aunque sea posible razonar por analogía a partir de la jurisprudencia relativa al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94, que se refiere al procedimiento de oposición, en la medida en que dichas disposiciones son comparables a las establecidas en el artículo 56, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, que tiene por objeto el procedimiento de nulidad, sin embargo, dicha jurisprudencia no es trasladable a la situación fáctica del presente asunto. Por lo tanto, las conclusiones de la OAMI (véase el apartado 16 anterior) son erróneas.
En efecto, procede señalar que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Rec. p. II-949), citada en la resolución impugnada, recuerda que, conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n
o
40/94, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento (actualmente artículo 41 del Reglamento n
o
207/2009), se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida que se pruebe este uso. Por lo tanto, tal solicitud tiene por efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de causas justificativas de la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposición. Para producir dicho efecto la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI (sentencia FLEXI AIR, antes citada, apartado 24, que se remite a la sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 12
supra,
apartado 38; sentencia PAM PLUVIAL, citada en el apartado 16
supra,
apartado 34).
Por las razones indicadas en el apartado 26 anterior, la demandante formuló la solicitud de prueba del uso de manera expresa y a su debido tiempo. En todo caso, la entendió perfectamente el solicitante de nulidad, quien arguyó sobre la misma en su respuesta a las observaciones presentadas por la demandante a tal fin.
En este contexto, la referencia hecha en el apartado 18 de la resolución impugnada a la sentencia FLEXI AIR, citada en el apartado 28
supra
(apartado 28), según el cual, en principio, la demandante debería haber solicitado la prueba del uso efectivo de la marca anterior en el plazo concedido por la OAMI para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición, no basta para considerar que la demandante no formuló ninguna solicitud relativa a la prueba del uso. Por el contrario, el examen de las observaciones presentadas en respuesta a la solicitud de nulidad permite comprobar que tal solicitud de prueba de uso se formuló efectivamente en dicho documento.
Por lo que respecta a la sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 12
supra,
debe señalarse que, tras la exposición de los principios recordados en el apartado 28 anterior, en ella se declara que «la falta de prueba del uso efectivo sólo se puede sancionar con una desestimación de la oposición en el supuesto de que tal prueba haya sido pedida expresa y oportunamente por el solicitante [de marca comunitaria] ante la OAMI» (apartado 39). En dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia declaró que nunca se había presentado ante la OAMI una solicitud en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, para puntualizar que «esta conclusión no queda desvirtuada por el argumento de la demandante basado en que el motivo de no haber solicitado la prueba del uso fue que Iberia ya había presentado
motu proprio
ante la División de Oposición la documentación que acreditaba su uso de las marcas anteriores en distinta forma a aquella en la que habían sido registradas» (apartado 42). Sobre este extremo, el Tribunal de Primera Instancia señaló igualmente que dicha alegación carecía a todas luces de fundamento, en la medida en que de los autos se desprendía que la documentación controvertida no había sido presentada por Iberia ante la División de Oposición para probar el uso de sus marcas anteriores, sino para probar la notoriedad de dichas marcas, y para fundamentar así la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94. Pues bien, según el Tribunal de Primera Instancia, la presentación de tal documentación en ningún caso puede sustituir a la exigencia de petición expresa del solicitante con el objeto de que se pruebe el uso efectivo para que éste sea examinado y apreciado por la OAMI (apartado 43).
En el caso de autos la situación no es comparable a la que dio lugar a la sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 12
supra
. En efecto, en el presente asunto ha tenido lugar un debate contradictorio entre las partes en lo que atañe a la cuestión del uso de la marca anterior. Iniciado en la solicitud de nulidad, dicho debate fue abordado expresamente por la demandante tanto en sus observaciones relativas a dicha solicitud como con posterioridad a tales observaciones, sin que el solicitante de nulidad se confundiera sobre la naturaleza del referido debate.
En consecuencia, habida cuenta de las observaciones de la demandante en relación con el uso efectivo de la marca anterior en respuesta a las observaciones realizadas sobre el particular por el solicitante de nulidad y a raíz de las cuales dicho solicitante presentó nuevos elementos probatorios a ese respecto, la Sala de Recurso infringió el artículo 56, apartados 2 y 3, al considerar en la resolución impugnada que la División de Anulación no tenía que examinar la cuestión del uso efectivo de la marca anterior.
De los anteriores elementos se desprende que debe anularse la resolución impugnada sin que sea necesario pronunciarse sobre el segundo motivo basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, en la medida en que la cuestión relativa a la prueba del uso es previa a la relativa a la apreciación del riesgo de confusión a la que se alude en este segundo motivo.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI procede condenarla al pago de sus costas y de las costas causadas por la demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OHMI) de 10 de septiembre de 2007 (asunto R 1245/2006-2).

2)
La OAMI cargará con sus propias costas y con las costas causadas por Harwin Internacional LLC.

Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de junio de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.