CELEX: 62002CJ0049
Varemærker
tilnærmelse af lovgivningerne
direktiv 89/104/EØF
tegn, der kan udgøre et varemærke
farvekombinationer
farverne blå og gul til visse byggevarer

Ved kendelse af 22. januar 2002, indgået til Domstolen den 20. februar 2002, har Bundespatentgericht i medfør af artikel 234
EF forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december
1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
Spørgsmålene er blevet rejst under en sag anlagt af Heidelberger Bauchemie GmbH (herefter »Heidelberger Bauchemie«) mod Deutsches
Patentamt (den tyske patentmyndighed, herefter »patentkontoret«) angående sidstnævntes afslag på at registrere farverne blå
og gul til visse byggevarer som varemærke.
Retsforskrifter
TRIPs-aftalen
Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«), der er indeholdt i et bilag til
overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen af 15. april 1994, er, for så vidt angår de områder, der er omfattet
af Fællesskabets kompetence, blevet godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 (EFT
L 336, s. 1, på s. 214). Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1995. I henhold til TRIPs-aftalens artikel 65, stk. 1, var medlemmerne
imidlertid ikke forpligtet til at anvende bestemmelserne i aftalen før udløbet af en periode af et års varighed, dvs. ikke
før den 1. januar 1996.
TRIPs-aftalens artikel 15, stk. 1, har følgende ordlyd:
»Ethvert mærke og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders
varer eller tjenesteydelser, skal kunne udgøre et varemærke. Sådanne mærker, navnlig ord inkl. personnavne, bogstaver, talangivelser,
figurative elementer og farvekombinationer samt alle kombinationer af sådanne mærker, skal kunne registreres som varemærker.
Dersom mærkerne ikke i sig selv kan sondre de pågældende varer eller tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser,
kan medlemmerne gøre berettigelsen til registrering afhængig af sondringer, der fremkommer ved brugen. Medlemmerne kan gøre
det til en betingelse for registrering, at mærkerne kan opfattes visuelt.«
Fællesskabsbestemmelserne
Direktivets artikel 2, der har overskriften »Varemærkers form«, har følgende ordlyd:
»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver,
tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser
fra andre virksomheders.«
I direktivets artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmes:
»1.

Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:
a)

tegn, som ikke kan udgøre et varemærke
b)

varemærker, der mangler fornødent særpræg
c)

varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen
af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
d)

varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik
udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen
[…]
3.

Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det
inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne
kan i øvrigt træffe bestemmelse om at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering
eller efter registrering.
[...]«
De tyske bestemmelser
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober
1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, herefter »Markengesetz«), der er indeholdt i § 1 i Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur
Umsetzung der Ersten Richtlinie (lov om reform af varemærkeretten og om gennemførelse af det første direktiv), der trådte
i kraft den 1. januar 1995, har til formål at gennemføre direktivet i tysk ret.
Markengesetz’s § 3, stk. 1, bestemmer:
»Alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, lydmærker, tredimensionale udformninger, inklusive
varens form eller indpakning, samt andre præsentationsformer, herunder farver og farvesammensætninger, kan beskyttes som varemærke,
for så vidt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
Markengesetz’s § 8 er affattet som følger:
»1) Varemærker, der kan beskyttes som varemærke i henhold til § 3, er udelukket fra registrering, såfremt de ikke kan gengives
grafisk.
2) Følgende varemærker er udelukket fra registrering:
1.
varemærker, som mangler ethvert fornødent særpræg til at adskille varerne og tjenesteydelserne fra andre varer og tjenesteydelser
[...]
3) Stk. 2, nr. 1, 2 og 3, finder ikke anvendelse, hvis varemærket på registreringstidspunktet – som følge af den brug, der
er gjort heraf – i den berørte kundekreds opfattes som betegnelse for de varer og tjenesteydelser, der er omhandlet i ansøgningen.«
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
Den 22. marts 1995 indgav Heidelberger Bauchemie en ansøgning til pantentkontoret om at få registreret farverne blå og gul
som et varemærke. Under overskriften »Gengivelse af varemærke« fandtes et stykke rektangulært papir, hvoraf den øverste halvdel
var blå og den nederste halvdel var gul. Ansøgningen var ledsaget af følgende beskrivelse af varemærket:
»Det ansøgte varemærke består af ansøgerens firmafarver, som anvendes på enhver tænkelig måde, navnlig til emballage og etiketter.
Farvernes nøjagtige betegnelser er følgende:
RAL 5015/HKS47 – blå
RAL 1016/HKS3 – gul.«
Varemærket blev søgt registreret for en række forskellige byggevarer, herunder navnlig lim, opløsningsmidler, lak, maling,
smøremidler og isoleringsmaterialer.
Patentkontoret afslog ansøgningen ved afgørelse af 18. september 1996 med den begrundelse, at det ansøgte tegn for det første
ikke er egnet som varemærke, og at det ikke kan gengives grafisk og for det andet mangler fornødent særpræg. Efter den afgørelse
om »farvemærket gul/sort«, som Bundesgerichtshof (Tyskland) traf den 10. december 1998, revurderede patentkontoret imidlertid
sagen. Ved afgørelse af 2. maj 2000 anerkendte kontoret, at farver principielt kan registreres som varemærker, men afslog
ansøgningen med den begrundelse, at varemærket helt mangler fornødent særpræg. Heidelberger Bauchemie anlagde sag ved Bundespatentgericht
til prøvelse af afgørelsen.
Bundespatentgericht fandt, at det ikke med sikkerhed kunne fastslås, at varemærker bestående af abstrakte, konturløse farver
kan anses for »tegn«, der kan gengives grafisk i direktivets artikel 2’s forstand. Denne bestemmelse omhandler tegn, der er
klart og konkret definerede, direkte synlige, og som kan gengives grafisk. Det i direktivets artikel 2 fastsatte krav om,
at et varemærke skal være egnet til grafisk gengivelse, indebærer, at der kan tages hensyn til princippet om bestemthed, som
ifølge varemærkelovgivningen er en betingelse for registrering. Det er tvivlsomt, om et abstrakt farvemærke er i overensstemmelse
med dette princip. Direktivets artikel 2 bør således fortolkes med henblik på en præcisering af, om farver eller abstrakte
farvekombinationer er omfattet af begrebet tegn, der kan udgøre varemærker. Det bør ligeledes undersøges, hvorvidt området
for beskyttelse af »abstrakte farvemærker« er foreneligt med den for alle markedsaktører nødvendige retssikkerhed, eller hvorvidt
det er en hindring for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser derved, at det giver indehavere af varemærker for
vidtgående enerettigheder, som ikke er rimelige over for konkurrenterne.
Bundespatentgericht har på denne baggrund besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»Kan abstrakte og konturløse farver eller farvekombinationer, der søges registreret som varemærke, og hvis farvenuancer er
angivet med henvisning til en farveprøve (et farveeksempel) og specificeret ved hjælp af et anerkendt farveklassificeringssystem,
udgøre et varemærke i henhold til betingelserne herfor i [direktivets] artikel 2?
Kan et sådant såkaldt »(abstrakt) farvemærke« i henhold til direktivets artikel 2 navnlig anses for
a)

et tegn
b)

at have fornødent særpræg til at angive oprindelsen
c)
at kunne gengives grafisk?«
Om de præjudicielle spørgsmål
Med disse spørgsmål, som bør behandles under ét, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, hvorvidt, og i bekræftende
fald under hvilke betingelser, abstrakte og konturløse farver eller farvekombinationer kan udgøre et varemærke i henhold til
direktivets artikel 2.
Domstolen har i denne forbindelse i præmis 24-26 i dom af 6. maj 2003, Libertel (sag C-104/01, Sml. I, s. 3793), bemærket,
at Rådet og Kommissionen ved direktivets vedtagelse har afgivet en fælles erklæring, der er optaget i Rådets mødeprotokol,
hvorefter det er deres opfattelse, »at artikel 2 ikke udelukker muligheden for [...] at registrere en sammensætning af farver
eller en farve alene som varemærke [...] på betingelse af, at sådanne tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer
og tjenesteydelser fra andre virksomheders« (
EF
-
Varemærketidende
nr. 5/96, s. 607).
En sådan erklæring kan ikke anvendes ved fortolkningen af en bestemmelse i den afledte ret, når indholdet af denne erklæring
– som i dette tilfælde – overhovedet ikke omhandles i den pågældende bestemmelse, og erklæringen er følgelig uden retlig betydning
(jf. dom af 26.2.1991, sag C-292/89, Antonissen, Sml. I, s. 745, præmis 18, og af 29.5.1997, sag C-329/95, VAG Sverige, Sml.
I, s. 2675, præmis 23). Rådet og Kommissionen har desuden udtrykkelig anerkendt denne begrænsning i præamblen til deres erklæring,
hvoraf fremgår, at »Rådets og Kommissionens erklæringer, der er gengivet nedenfor, […] ikke [er] en del af lovteksten, de
præjudicerer ikke [De Europæiske Fællesskabers] Domstols[…] fortolkning af lovteksten«.
Det er som følge heraf Domstolen, der skal fastslå, hvorvidt, og i bekræftende fald under hvilke betingelser, direktivets
artikel 2 skal fortolkes således, at farver eller farvekombinationer, som ikke er rumligt afgrænsede, kan udgøre et varemærke.
TRIPs-aftalens artikel 15, stk. 1, bestemmer, at »farvekombinationer [...] skal kunne registreres som varemærker«. Aftalen
indeholder imidlertid ingen definition af begrebet »farvekombinationer«.
Da Fællesskabet er deltager i TRIPs-aftalen, er det forpligtet til så vidt muligt at fortolke sin lovgivning om varemærker
i lyset af ordlyden af og formålet med TRIPs-aftalen (jf. i denne retning dom af 16.6.1998, sag C-53/96, Hermès, Sml. I, s. 3603,
præmis 28).
Det skal derfor undersøges, om direktivets artikel 2 kan fortolkes således, at »farvekombinationer« kan udgøre et varemærke.
Farver eller farvekombinationer skal for at kunne udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2 opfylde tre betingelser.
For det første skal de udgøre et tegn. For det andet skal dette tegn kunne gengives grafisk. For det tredje skal dette tegn
være egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. i denne retning Libertel-dommen,
præmis 23).
Som Domstolen allerede har fastslået, er farver normalt en almindelig egenskab ved en ting (Libertel-dommen, præmis 27). Selv
på handelsområdet anvendes farver og farvekombinationer normalt, fordi de er kønne eller dekorative, uden at de formidler
noget særligt betydningsindhold. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at farver eller farvekombinationer i forbindelse med en
vare eller en tjenesteydelse kan udgøre et tegn.
Ifølge direktivets artikel 2 skal det godtgøres, at de farver og farvekombinationer, der er søgt registreret, faktisk fremtræder
som et tegn i den sammenhæng, hvori de anvendes. Formålet med dette krav er navnlig at forhindre, at varemærkeretten misbruges
for at opnå en uretmæssig konkurrencemæssig fordel.
Det fremgår desuden af Domstolens praksis (dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737, præmis 46-55, og
Libertel-dommen, præmis 28 og 29), at en grafisk gengivelse i direktivets artikel 2’s forstand skal gøre det muligt at gengive
tegnet visuelt, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, således at det kan identificeres præcist.
Denne fortolkning er nødvendig for, at systemet med registrering af varemærker kan fungere.
Kravet om grafisk gengivelse har navnlig til formål at afgrænse selve varemærket for dermed at fastlægge den nøjagtige genstand
for den beskyttelse, det registrerede varemærke giver indehaveren.
Registreringen af varemærket i et offentligt register har nemlig til formål at gøre varemærket tilgængeligt for de relevante
myndigheder og offentligheden, særligt for de erhvervsdrivende.
Dels skal de relevante myndigheder klart og præcist kunne fastslå udformningen af de tegn, som udgør et varemærke, så de kan
opfylde deres forpligtelser angående den forudgående undersøgelse af registreringsansøgninger samt vedrørende offentliggørelse
og førelse af et præcist og formålstjenligt register.
Dels skal de erhvervsdrivende klart og præcist kunne gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registrering
af varemærker og disses ansøgninger herom, således at de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder.
For at tegnet under disse omstændigheder kan udfylde sin rolle som et registreret varemærke, skal opfattelsen af det endvidere
være præcis og uforanderlig, således at varemærkets funktion som angivelse af oprindelse varetages. I betragtning af varigheden
af en registrering af et varemærke, og under hensyn til, at der i henhold til direktivet kan ske forlængelse i kortere eller
længere perioder, skal gengivelsen også være bestandig.
Det følger heraf, at en grafisk gengivelse i direktivets artikel 2’s forstand navnlig skal være præcis og bestandig.
Derfor skal en grafisk gengivelse af to eller flere farver, der er angivet abstrakt og uden konturer, indeholde en systematisk
opstilling, der forbinder de pågældende farver med hinanden på en uforanderlig og forudbestemt måde.
Den blotte sammenstilling af to eller flere farver, der hverken har nogen form eller kontur, eller angivelsen af to eller
flere farver »på enhver tænkelig måde«, således som det er tilfældet med den sammenstilling, der er omhandlet i hovedsagen,
er ikke af en sådan præcis og uforanderlig karakter, som kræves i henhold til direktivets artikel 2, som fortolket i denne
doms præmis 25-32.
Præsentationer af den art ville åbne mulighed for mange forskellige kombinationer, hvilket ville indebære, at forbrugerne
ikke kan gøre sig bekendt med og huske en bestemt kombination, som de kan anvende til med sikkerhed at gentage en købserfaring,
ligesom sådanne præsentationer heller ikke giver de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende mulighed for at fastslå
rækkevidden af varemærkeindehaverens beskyttede rettigheder.
Hvad angår den måde, hvorpå hver enkelt af de pågældende farver gengives, fremgår det af Libertel-dommens præmis 33, 34, 37,
38 og 68, at en farveprøve af den pågældende farve ledsaget af en specifikation i form af en internationalt anerkendt farveidentificeringskode
kan udgøre en grafisk gengivelse i henhold til direktivets artikel 2.
Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt farver eller farvekombinationer er egnede til i nævnte bestemmelses forstand at adskille
en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, skal der tages stilling til, om farverne eller farvekombinationerne
er egnede til at formidle præcise oplysninger, navnlig om en vares eller en tjenesteydelses oprindelse.
Det fremgår af Libertel-dommens præmis 40 og 41 samt 65-67, at farver vel er egnede til at formidle bestemte associationer
og kan vække følelser, men de er derimod ikke efter deres natur egnede til at videregive præcise oplysninger. De er så meget
mindre egnede hertil, som de ofte anvendes i reklamer og i markedsføringen af varer og tjenesteydelser på grund af deres tiltrækningskraft,
men uden et præcist budskab.
Når bortses fra ganske særlige tilfælde, har farver ikke fra begyndelsen fornødent særpræg, men kan eventuelt få det som følge
af farvebrugen i forbindelse med de omhandlede varer eller tjenesteydelser.
Med disse begrænsninger må det anerkendes, at abstrakte og konturløse farver eller farvekombinationer i henhold til direktivets
artikel 2 kan være egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.
Det skal tilføjes, at selv om en farvekombination, der er søgt registreret som varemærke, opfylder betingelserne for at kunne
udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2, skal den myndighed, der er kompetent til at registrere varemærker,
undersøge, om den omhandlede kombination tillige opfylder de øvrige betingelser, der navnlig er fastsat i direktivets artikel
3, for at kunne registreres som varemærke for varer og tjenesteydelser fra den virksomhed, der søger mærket registreret. Ved
denne undersøgelse skal der tages hensyn til alle relevante omstændigheder i det pågældende tilfælde, herunder i givet fald
den brug, der er gjort af tegnet, der søges registreret som varemærke (Libertel-dommen, præmis 76, og dom af 12.2.2004, sag
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 37). Ved en sådan undersøgelse skal
der ligeledes tages hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende,
der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret
(Libertel-dommen, præmis 52-56).
På baggrund af det anførte skal de forelagte spørgsmål besvares med, at farver eller farvekombinationer, der i en ansøgning
om registrering af et varemærke er angivet abstrakt og uden konturer, og hvis farvenuancer er angivet med henvisning til en
farveprøve og specificeret ved hjælp af en internationalt anerkendt farveidentificeringskode, kan udgøre et varemærke i henhold
til direktivets artikel 2, forudsat:
–
at det godtgøres, at disse farver eller farvekombinationer i den sammenhæng, hvori de anvendes, faktisk fremtræder som et
tegn, og
–
at registreringsansøgningen indeholder en systematisk opstilling, der forbinder de pågældende farver med hinanden på en uforanderlig
og forudbestemt måde.
Selv om en farvekombination opfylder betingelserne for at kunne udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2, skal
den myndighed, der er kompetent til at registrere varemærker, undersøge, om den omhandlede kombination tillige opfylder de
øvrige betingelser, der navnlig er fastsat i samme direktivs artikel 3, for at kunne registreres som varemærke for varer og
tjenesteydelser fra den virksomhed, der søger mærket registreret. Ved denne undersøgelse skal der tages hensyn til alle relevante
omstændigheder i det pågældende tilfælde, herunder i givet fald den brug, der er gjort af tegnet, der søges registreret som
varemærke. Ved en sådan undersøgelse skal der ligeledes tages hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse
rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret.
Sagens omkostninger
De udgifter, der er afholdt af den nederlandske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som
har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i
den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.
På grundlag af disse præmisser
DOMSTOLEN (Anden Afdeling)
vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundespatentgericht ved kendelse af 22. januar 2002, for ret:
Farver eller farvekombinationer, der i en ansøgning om registrering af et varemærke er angivet abstrakt og uden konturer,
og hvis farvenuancer er angivet med henvisning til en farveprøve og specificeret ved hjælp af en internationalt anerkendt
farveidentificeringskode, kan udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december
1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, forudsat:
–
at det godtgøres, at disse farver eller farvekombinationer i den sammenhæng, hvori de anvendes, faktisk fremtræder som et
tegn, og
–
at registreringsansøgningen indeholder en systematisk opstilling, der forbinder de pågældende farver med hinanden på en bestandig
og forudbestemt måde.
Selv om en farvekombination opfylder betingelserne for at kunne udgøre et varemærke i henhold til det nævnte direktivs artikel
2, skal den myndighed, der er kompetent til at registrere varemærker, undersøge, om den omhandlede kombination tillige opfylder
de øvrige betingelser, der navnlig er fastsat i samme direktivs artikel 3, for at kunne registreres som varemærke for varer
og tjenesteydelser fra den virksomhed, der søger mærket registreret. Ved denne undersøgelse skal der tages hensyn til alle
relevante omstændigheder i det pågældende tilfælde, herunder i givet fald den brug, der er gjort af tegnet, der søges registreret
som varemærke. Ved en sådan undersøgelse skal der ligeledes tages hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse
rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret.
Timmermans
Puissochet
Cunha Rodrigues
Schintgen
Colneric
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. juni 2004.
R. Grass
C.W.A. Timmermans
Justitssekretær
Formand for Anden Afdeling
–
Processprog: tysk.