CELEX: 62003TJ0275
Marchio comunitario
Procedimento d'opposizione
Domanda di marchio denominativo comunitario Hi-FOCuS
Marchio denominativo nazionale anteriore FOCUS
Ampiezza dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso
Valutazione degli elementi dedotti dinanzi alla commissione di ricorso

Fatti
1       Il 1° ottobre 1999, la ECI Telecom Ltd (in prosieguo: la «richiedente») presentava domanda di marchio comunitario presso l’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.
2       Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo Hi‑FOCuS.
3       I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9 e 38 di cui all’accordo
di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come rivisto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente:
–       classe 9: «Sistemi di telecomunicazione e di commutazione per il trasferimento di una serie di servizi telefonici e composti
di un sistema di accesso a banda larga graduabile; sistemi di telecomunicazione che utilizzano una tecnologia a base di rame;
sistemi di telecomunicazione che utilizzano fibre ottiche; sistemi di telecomunicazione e di commutazione che utilizzano un
metodo di trasferimento asincrono; sistemi di telecomunicazione per il trasferimento di una serie di servizi telefonici tra
una rete locale ed un abbonato, ivi compresi un ufficio centrale ed un servizio abbonati»;
–       classe 38: «Trasferimento di una serie di servizi telefonici per mezzo di un sistema di accesso a banda larga graduabile;
trasferimento di telecomunicazioni mediante sistemi che utilizzano una tecnologia a base di rame; trasferimento di telecomunicazioni
per mezzo di sistemi che utilizzano fibre ottiche; trasferimento di telecomunicazioni e servizi di commutazione mediante sistemi
che utilizzano un metodo di trasferimento asincrono; servizi telefonici tra una rete locale ed un abbonato, ivi compresi un
ufficio centrale ed un servizio abbonati».
4       La domanda veniva depositata in lingua inglese. Il francese veniva indicato come seconda lingua ai sensi dell’art. 115, n. 3,
del regolamento n. 40/94.
5       La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
del 22 maggio 2000, n. 41/00.
6       In data 18 luglio 2000, la Focus Magazin Verlag GmbH proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94,
avverso la registrazione del marchio richiesto. L’opposizione era fondata sul marchio denominativo nazionale FOCUS, registrato
in Germania il 23 maggio 1996 al n. 394 07 564, per i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14,
15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42.
7       L’opposizione veniva proposta con riguardo a tutti i prodotti ed i servizi indicati nella domanda di marchio comunitario e
veniva fondata su tutti i prodotti ed i servizi oggetto del marchio anteriore. Nell’atto d’opposizione la ricorrente invocava
i motivi di impedimento relativi di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94.
8       L’atto di opposizione conteneva, a titolo di prova della registrazione del marchio anteriore, un certificato di registrazione
del marchio tedesco dedotto a fondamento dell’opposizione, rilasciato in lingua tedesca, nonché un certificato di registrazione
del marchio internazionale FOCUS recante il n. 663 349, di cui è parimenti titolare la ricorrente, redatto in lingua francese.
La ricorrente aveva indicato il francese quale lingua procedurale.
9       Il 19 settembre 2000, la divisione d’opposizione concedeva alla ricorrente termine sino al 19 novembre 2000 per fornire l’elenco
dei prodotti e dei servizi nella detta lingua; in difetto, l’atto di opposizione sarebbe stato dichiarato irricevibile. L’atto
con cui tale termine veniva concesso recava la menzione «Notificazione all’opponente delle irregolarità accertate nell’atto
di opposizione (regole 15 e 18 [n.] 2, del regolamento [(CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n° 2868, recante modalità
di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1)])».
10     Con telefax 27 settembre 2000, la ricorrente informava l’UAMI del fatto di aver già prodotto la traduzione richiesta unitamente
all’atto di opposizione. Essa forniva nuovamente il certificato di registrazione del marchio internazionale n. 663 349, precisando
che si trattava della traduzione ufficiale della registrazione internazionale del marchio tedesco sul quale era fondata l’opposizione,
come stabilito dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).
11     In data 15 gennaio 2001, la divisione di opposizione trasmetteva alla ricorrente un altro documento, intitolato «Notificazione
all’opponente della data d’avvio della fase contraddittoria del procedimento d’opposizione e del termine per dedurre fatti,
prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione (regole 19[, n.] 1, 16[, n.] 3, 17[, n.] 2 e 20[, n.] 2, del regolamento
[n° 2868/95])». Tale documento era accompagnato da una nota esplicativa relativa alle prove da fornire a sostegno dell’opposizione.
12     Con lettera 21 marzo 2001, la richiedente comunicava alla ricorrente il proprio intendimento di risolvere la controversia
bonariamente.
13     Il 15 maggio 2001, la ricorrente forniva documentazione supplementare contenente elementi di fatto e di prova nonché osservazioni
a sostegno dell’opposizione.
14     Il 12 luglio 2001, l’UAMI informava la ricorrente di aver trasmesso tali documenti alla richiedente, osservando al tempo stesso
che, considerato che la ricorrente non aveva fornito una traduzione completa nella lingua procedurale del certificato di registrazione
dell’unico marchio su cui l’opposizione era fondata, vale a dire il marchio tedesco n. 394 07 564, l’UAMI avrebbe deciso in
merito all’opposizione.
15     Il 16 luglio 2001, la ricorrente trasmetteva nuovamente all’UAMI la propria lettera 27 settembre 2000, in cui si faceva presente
che l’elenco dei prodotti e dei servizi del marchio tedesco anteriore corrispondeva a quello del marchio internazionale. La
ricorrente sottolineava che il certificato di registrazione internazionale menzionava esplicitamente il marchio anteriore
tedesco quale marchio di base, nonché la data di priorità, che il certificato di registrazione del marchio anteriore conteneva
tutte le informazioni accompagnate da codici standardizzati e che, pertanto, la richiedente era in grado di conoscere tutte
le informazioni necessarie.
16     Con decisione 27 agosto 2001, la divisione di opposizione respingeva l’opposizione sulla base del rilievo che, non avendo
fornito la traduzione completa del certificato di registrazione del proprio marchio tedesco, la ricorrente non aveva fornito
la prova dell’esistenza del proprio marchio anteriore. La divisione di opposizione riteneva che il riferimento all’elenco
dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio internazionale non potesse essere considerato quale traduzione completa in
lingua francese del certificato di registrazione tedesco.
17     Avverso la decisione della divisione d’opposizione, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, in data 15 ottobre 2001,
ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94. Al ricorso era allegata la traduzione francese del certificato di registrazione
tedesco del marchio anteriore.
18     Con decisione 30 aprile 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso respingeva il ricorso,
rilevando che la ricorrente era tenuta a fornire la prova dell’esistenza del proprio marchio anteriore, presentando la traduzione
del proprio certificato di registrazione, e che la prova fornita nella specie era insufficiente. Inoltre, la commissione di
ricorso riteneva che l’UAMI non fosse tenuto a segnalare all’opponente l’insufficienza di un documento, ovvero della sua traduzione,
ai fini della prova dell’esistenza di un diritto anteriore. Peraltro, la commissione di ricorso rifiutava di prendere in considerazione
la traduzione del certificato di registrazione tedesco, prodotto per la prima volta dinanzi ad essa.

Conclusioni delle parti
19     La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione della divisione d’opposizione;
–       annullare la decisione impugnata;
–       ingiungere all’UAMI di pronunciarsi sul merito alla luce della decisione del Tribunale;
–       condannare l’UAMI alle spese.
20     L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda della ricorrente
21     Con il terzo capo della domanda la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere all’UAMI di pronunciarsi sul merito alla luce
della decisione del Tribunale.
22     A tal riguardo si deve rammentare che, a termini dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto ad adottare
i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l’adozione
di provvedimenti ingiuntivi a carico dell’UAMI. Incombe a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione
delle sentenze del Tribunale [v. sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI
(Giroform), Racc. pag. II‑433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683,
punto 12, e 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 22].
23     Il terzo capo della domanda della ricorrente dev’essere quindi dichiarato irricevibile.

Sul merito
24     A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, sostanzialmente, tre motivi, relativi, in primo luogo, al fatto che la divisione
d’opposizione non avrebbe preso in considerazione le prove fornite, in secondo luogo, alla violazione dell’obbligo di esaminare
gli elementi dedotti dalla ricorrente medesima dinanzi alla commissione di ricorso e, in terzo luogo, alla violazione delle
norme che disciplinano la prova dell’esistenza del marchio anteriore.
25     Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo.

Argomenti delle parti
26     La ricorrente sostiene che la prova del diritto anteriore può essere ancora fornita nell’ambito dell’azione dinanzi alla commissione
di ricorso.
27     Infatti, le regole 16‑20 del regolamento n. 2868/95, che limitano il periodo durante il quale può essere fornita la prova,
si applicherebbero unicamente al procedimento d’opposizione. Inoltre, il principio della tutela giurisdizionale effettiva
risulterebbe violato qualora non fosse possibile fornire ulteriori prove in ordine all’esistenza del marchio anteriore nell’ambito
del procedimento di ricorso.
28     Secondo la ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T‑308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE)
(Racc. pag. II‑3253), risulta che la prova dell’esistenza del marchio anteriore può essere ancora fornita in sede di ricorso.
Caso per caso occorrerebbe tuttavia valutare la possibilità di prendere in considerazione o meno nuovi elementi di prova,
esame che, nella specie, avrebbe dovuto condurre a prendere in considerazione la traduzione prodotta.
29     A parere della ricorrente, la mancata presa in considerazione di prove e fatti nuovi, lungi dal ridurre il volume di lavoro
dell’UAMI, non farebbe, al contrario, che aumentarlo, il che sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto.
Infatti, qualora le opposizioni dovessero essere respinte per semplici errori formali, il titolare del marchio anteriore potrebbe
proporre immediatamente domanda di nullità ai sensi degli artt. 52 e 55 del regolamento n. 40/94, dal che deriverebbe un riesame
di tutti i fatti.
30     La richiedente, non avendo contestato in primo grado l’esistenza del marchio anteriore, dovrebbe peraltro parimenti accettare
la produzione di altri elementi di prova. La ponderazione degli interessi prevista dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94
esigerebbe, quindi, che venga presa in considerazione la traduzione del certificato di registrazione tedesco. Atteso che la
ricorrente ha fornito prove nell’ambito del procedimento di opposizione, ancorché in una lingua diversa da quella processuale,
sarebbe legittimo consentire la produzione della corrispondente traduzione in sede di ricorso. Inoltre, la richiedente potrebbe
ricorrere dinanzi al Tribunale, ragion per cui il suo diritto di difesa non risulterebbe violato.
31     Secondo l’UAMI, la menzionata sentenza KLEENCARE non è applicabile nella specie. Infatti, la circostanza di prendere in considerazione
la situazione di fatto e di diritto alla data della decisione della commissione di ricorso non potrebbe produrre la conseguenza
di porre rimedio ad irregolarità procedurali o di completare gli atti di causa al di là del termine all’uopo fissato. Nelle
procedure contraddittorie, l’UAMI non godrebbe di un potere discrezionale quanto alla ricevibilità di elementi nuovi di fatto
o di prova se non nel caso in cui abbia preliminarmente fissato un termine per la loro deduzione, il che non ricorrerebbe
nella specie. Tale interpretazione risulterebbe avvalorata dalla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut
für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS) (Racc. pag. II‑4301, punto 29), con riguardo alla deduzione della prova
dell’uso del marchio anteriore [sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T‑232/00, Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín
(Chef), Racc. pag. II‑2749].
32     L’UAMI sostiene che, se le parti fossero libere di eludere il mancato rispetto dei termini dinanzi al primo grado dell’UAMI,
producendo per la prima volta elementi di fatto o di prova dinanzi alla commissione di ricorso, il procedimento di registrazione
dei marchi comunitari soffrirebbe di una notevole dilazione, che risulterebbe pregiudizievole al principio della certezza
del diritto.
33     L’UAMI rammenta, inoltre, che le decisioni sulle opposizioni non possiedono effetti vincolanti, laddove una decisione di rigetto
di una domanda di nullità divenuta definitiva costituisce una decisione munita dell’autorità di cosa giudicata. Si tratterebbe
di due procedure distinte, fondate su un regolamento comunitario, e la tesi della ricorrente finirebbe col rimettere in discussione
tale distinzione.
34     Sarebbe inammissibile limitare il diritto di difesa della richiedente alla fase di ricorso interno all’UAMI [ordinanza del
Tribunale 17 novembre 2003, causa T‑235/02, Strongline/UAMI – Scala (SCALA), Racc. pag. II‑4903]. La continuità funzionale
tra i gradi del procedimento dinanzi all’UAMI esigerebbe che le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata osservanza
di un termine permangano dinanzi alla commissione di ricorso. Alla soppressione di un grado del procedimento per effetto della
ricevibilità di nuovi motivi nell’ambito della fase di ricorso non potrebbe rimediarsi con la possibilità di adire il Tribunale
e, eventualmente, la Corte, in quanto il procedimento dinanzi al giudice comunitario sarebbe considerevolmente più complesso
e più costoso rispetto al procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI.

Giudizio del Tribunale
35     Nella specie, è pacifico che la ricorrente ha fornito, unitamente all’atto di opposizione, il certificato di registrazione
tedesco del marchio anteriore, nonché il certificato di registrazione del proprio marchio internazionale n. 663 349, fondato
sul marchio anteriore, redatto in lingua francese. È parimenti pacifico che la ricorrente ha fornito, in allegato al proprio
ricorso avverso la decisione della divisione d’opposizione, la traduzione francese del certificato di registrazione tedesco
del marchio anteriore.
36     Quest’ultimo documento è stato tradotto dalla ricorrente, in quanto la divisione d’opposizione aveva ritenuto che il certificato
di registrazione del marchio internazionale, fondato sul marchio nazionale anteriore, non potesse essere considerato quale
traduzione completa nella lingua processuale del certificato di registrazione tedesco, benché la ricorrente l’avesse informata
del fatto che si trattava della traduzione ufficiale, conformemente a quanto stabilito dall’OMPI, della registrazione internazionale
del marchio tedesco su cui si fondava l’opposizione.
37     Il Tribunale rammenta che dal principio della continuità funzionale tra i gradi del procedimento dinanzi all’UAMI discende
che, nella sfera di applicazione dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso è tenuta
a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto vuoi durante
il procedimento dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado, vuoi, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella
procedura di ricorso (v. sentenza KLEENCARE, cit. supra, punto 32). In tal senso, e contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI,
per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra le diverse istanze dell’UAMI non
consegue che una parte che non abbia prodotto taluni elementi di fatto o di diritto, dinanzi all’unità che ha deciso in primo
grado, entro i termini applicabili dinanzi a quest’ultima non possa avvalersi, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento
n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza
che tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso, salvo il rispetto, in tale grado del
procedimento, dell’art. 74, n. 2, del detto regolamento [sentenza del Tribunale 10 novembre 2004, causa T‑164/02, Kaul/UAMI
– Bayer (ARCOL), Racc. pag. II‑3807, punto 29].
38     Conseguentemente, nella specie, atteso che la produzione del documento di cui trattasi non è tardiva, ai sensi dell’art. 74,
n. 2, del regolamento n. 40/94, bensì è stata effettuata in allegato alla memoria depositata dalla ricorrente dinanzi alla
commissione di ricorso in data 15 ottobre 2001, vale a dire entro il termine di quattro mesi dettato dall’art. 59 del regolamento
n. 40/94, la commissione di ricorso non poteva rifiutare di prendere in considerazione tale documento.
39     Ciò premesso, resta irrilevante il riferimento operato dall’UAMI alla menzionata sentenza Chef, in cui non si trattava di
prove prodotte dinanzi alla commissione di ricorso, bensì della questione se la divisione d’opposizione fosse obbligata a
segnalare all’opponente l’irregolarità consistente nell’omessa produzione entro il termine all’uopo previsto, da parte dell’opponente
medesima, della traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale anteriore. Inoltre, in tale causa, atteso
che l’opponente non aveva nemmeno prodotto la traduzione successivamente alla scadenza del termine, il Tribunale non ha ritenuto
necessario pronunciarsi sulla questione se ed in qual misura fatti o prove, prodotti successivamente alla scadenza di un termine
fissato dall’UAMI, potessero essere presi in considerazione, o meno, dal medesimo ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento
n. 40/94 (v. sentenza Chef, cit. supra, punti 63‑65).
40     Non è nemmeno pertinente, a tal riguardo, il richiamo operato dall’UAMI alla sentenza ELS, citata supra, concernente la produzione
di prove dell’uso del marchio anteriore successivamente alla scadenza del termine fissato dall’UAMI dinanzi alla divisione
d’opposizione, atteso che, se dinanzi alla commissione di ricorso gli elementi di prova sono stati prodotti entro i termini,
la commissione di ricorso stessa è tenuta a prenderli in considerazione nell’ambito dell’esame del ricorso (v. sentenza KLEENCARE,
cit. supra, punto 32, e ARCOL, cit. supra, punto 29). In ogni caso, si deve rammentare che, nella specie, la ricorrente aveva
già tempestivamente fornito dinanzi alla divisione d’opposizione le prove dell’esistenza del proprio diritto anteriore producendo,
successivamente, dinanzi alla commissione di ricorso, una traduzione supplementare, in quanto la divisione d’opposizione non
aveva considerato il certificato di registrazione internazionale quale traduzione completa del marchio anteriore.
41     È parimenti non pertinente il riferimento operato dall’UAMI alla menzionata ordinanza SCALA. Infatti, in tale causa, la ricorrente
aveva prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale i documenti e le traduzioni necessari, laddove, nella specie, la produzione
e la presa in considerazione della traduzione di cui trattasi dinanzi alla commissione di ricorso avrebbero consentito alla
richiedente di esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento inter partes e alla commissione di ricorso
di accertare, con sufficiente grado di certezza, l’effettiva esistenza dei diritti invocati (ordinanza SCALA, cit. supra,
punto 45). Inoltre, non può escludersi, alla luce della natura del certificato di registrazione internazionale, redatto nella
lingua processuale, che tale certificato, unitamente al certificato di registrazione tedesco, in lingua tedesca, avrebbe consentito
al richiedente, già nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione, di esercitare il proprio diritto di
difesa nel contesto del procedimento inter partes, permettendo alla commissione di ricorso di accertare, con sufficiente grado
di certezza, l’effettiva esistenza dei diritti invocati.
42     Peraltro, l’argomento dell’UAMI, secondo cui il procedimento di registrazione dei marchi comunitari risulterebbe considerevolmente
prolungato qualora le parti potessero ulteriormente produrre elementi di fatto o di prova per la prima volta dinanzi alla
commissione di ricorso, non può trovare accoglimento nella specie. Al contrario, atteso che vari elementi concordanti sono
stati prodotti a comprova dell’esistenza del diritto anteriore già nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione,
il fatto di aver negato di riconoscere la traduzione supplementare prodotta dinanzi alla commissione di ricorso ha avuto come
conseguenza il prolungamento del procedimento.
43     Ne consegue che la commissione di ricorso, omettendo di prendere in considerazione il documento dinanzi ad essa prodotto dalla
ricorrente entro il termine fissato dall’art. 59 del regolamento n. 40/94, ha violato l’art. 74 del regolamento medesimo.
La decisione impugnata deve essere conseguentemente annullata, senza necessità di pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso
e senza che il Tribunale debba pronunciarsi sulla ricevibilità della domanda diretta all’annullamento della decisione della
divisione d’opposizione.

Sulle spese
44     A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda.
45     L’UAMI, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, come richiesto dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione 30 aprile 2003 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (procedimento R 913/2001‑4) è annullata.
2)
Il convenuto è condannato alle spese.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 novembre 2005.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

M. Jaeger
*
Lingua processuale: il tedesco.