CELEX: 62004TJ0150
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TOSCA BLU
Starší národní slovní ochranná známka TOSCA
Relativní důvody pro zamítnutí
Ochranná známka obecně známá ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy
Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94
Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 2. prosince 1998 podala vedlejší účastnice řízení u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad“) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem přihlášky ochranné známky byl zápis následující obrazové ochranné známky:
Zápis byl požadován pro výrobky, které spadají do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 18: „Tašky; kabelky; zavazadla; batohy; peněženky; brašny; aktovky; kožené diplomatky a diplomatky z imitace kůží; brašny; kufříky; kůže ze zvířat; výrobky z kůže ze zvířat; kůže a výrobky z kůže; imitace kůže ze zvířat a kůže a výrobky z těchto materiálů; slunečníky; velké slunečníky; deštníky; hole; postroje a další sedlářské výrobky“;
—
třída 25: „Oděvy pro muže, ženy a děti obecně, včetně: kožených oděvů; košil; halenek; sukní; kostýmů; sak; kalhot; krátkých kalhot; svetrů; vlněného zboží; pyžam; punčoch; tílek; korzetů; ponožek; podkolenek; podprsenek; spodního prádla; klobouků; šátků; kravat; nepromokavých plášťů; svrchníků; kabátů; plavek; sportovních kombinéz; větrovek; lyžařských kalhot; pásků; kožichů; šál; rukavic; županů; obuv obecně, včetně: pantoflí, bot, sportovní obuvi, holínek a sandálů“.
Dne 22. července 1999 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství č.
59/99.
Dne 14. října 1999 žalobkyně podala proti přihlášce ochranné známky Společenství námitky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.
Na podporu těchto námitek se žalobkyně dovolávala slovního označení TOSCA, nezapsané ochranné známky, údajně obecně známé v Německu pro následující výrobky: „parfém, toaletní voda, kolínská voda, tělová mléka, toaletní mýdla, sprchové gely atd.“.
Námitky se opíraly o všechny výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, a směřovaly proti všem výrobkům označeným v přihlášce ochranné známky.
Rozhodnutím ze dne 17. září 2001 námitkové oddělení usoudilo, že žalobkyně prokázala, že starší ochranná známka byla obecně známá v Německu pro následující výrobky: „výrobky parfumérie: kolínské vody, parfémy“. Námitkové oddělení nicméně zamítlo námitky jednak z důvodů, že podmínky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebyly splněny z důvodu nepodobnosti mezi dotčenými výrobky, a jednak, že ochrana uvedená v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se neuplatnila, jelikož námitky se opíraly o nezapsanou ochrannou známku.
Žalobkyně podala dne 6. listopadu 2001 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
Rozhodnutím ze dne 18. února 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolací senát zamítl odvolání a uložil žalobkyni náhradu nákladů souvisejících s řízením.
Odvolací senát usoudil, že čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyžaduje důkaz o totožnosti nebo podobnosti mezi označeními a důkaz o totožnosti nebo podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami. Bylo sice shledáno, že sporná označení vykazují nepopiratelnou podobnost, avšak bylo uvedeno, že dotčené výrobky vykazují velké rozdíly. Odvolací senát krom toho usoudil, že dobré jméno ochranné známky neumožňuje předpokládat existenci nebezpečí záměny pouze na základě existence nebezpečí asociace v úzkém smyslu. Pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, odvolací senát usoudil, že námitkám nelze na základě tohoto ustanovení vyhovět, jelikož toto ustanovení vyžaduje, aby starší ochranná známka byla zapsána.
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
—
zrušil napadené rozhodnutí;
—
uložil Úřadu náhradu nákladů řízení.
Úřad navrhuje, aby Soud:
—
zamítl žalobu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:
—
zamítl žalobu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že existuje nebezpečí záměny mezi spornými ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Sporné ochranné známky vykazují vysoký stupeň podobnosti jak ze vzhledového, tak z fonetického hlediska. Tato podobnost vyplývá z poutavého prvku „tosca“, který je obzvláště zdůrazněn, jelikož doplňkový prvek „blu“ není způsobilý přitáhnout pozornost spotřebitele z důvodu své popisné povahy. Krom toho starší ochranná známka TOSCA má silnou rozlišovací způsobilost z důvodu své obecné známosti, což vyžaduje, aby výrobky požadované v přihlášce k zápisu byly jasně odlišné od výrobků, pro které je obecně známá ochranná známka chráněna.
Žalobkyně tvrdí, že výrobky musejí být považovány za podobné tehdy, když se veřejnost domnívá, že dotčené výrobky pocházejí od téhož podniku nebo od podniků hospodářsky propojených. Podle ní na základě kritérií rozvinutých v rozsudku Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon (
C-39/97, Recueil, s. I-5507
) je třeba mít za to, že dotčené výrobky jsou komplementární a musejí být přinejmenším považovány za průměrně podobné. V žádném případě nemohou být považovány za absolutně nepodobné.
Žalobkyně uplatňuje, že četné podniky v odvětví módy nebo doplňků udělují licence ke svým ochranným známkám k výrobě a uvádění na trh výrobků parfumérie. Některé z těchto podniků, které byly původně činné v odvětví módy, jako Gucci, Chanel nebo Rochas, jsou ostatně nyní známé pouze jako výrobci parfémů. Veřejnost je tudíž zvyklá na to, že výrobky z oblasti módy a výrobky galanterie jsou nabízeny a uváděny na trh pod ochrannými známkami parfémů. Krom toho existuje celá řada stylistů, kteří vykonávají své činnosti jak v oblasti parfémů, tak v oblasti módy a spojují svá jména s oběma druhy výrobků. Jelikož dotčená veřejnost většinou není informována o licencích, které jsou udělovány, připisuje výrobky nesoucí tutéž ochrannou známku témuž podniku.
Ve svém vyjádření předloženém v odpověď na otázky Soudu žalobkyně tvrdí, že četné ochranné známky označují různé luxusní výrobky, jako kožené tašky, obuv, oděvní výrobky a parfémy. V tomto ohledu odkazuje na ochranné známky Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner, Adidas.
Na doplnění žalobkyně odkazuje na rozsudek Oberlandesgericht Köln (vrchní zemský soud v Kolíně, Německo) ze dne 28. března 2003 (věc 6 U 113/02). Ve svém vyjádření v odpověď na otázky Soudu rovněž zmiňuje další rozhodnutí vnitrostátních soudů, které mají sklony k přijetí toho, že fyzicky a funkčně odlišné výrobky jako parfémy a oděvní výrobky jsou nicméně způsobilé vykazovat určitou podobnost z důvodu své distribuce pod totožnými ochrannými známkami na základě praxe udělování licencí.
Žalobkyně doplňuje, že dotčené výrobky mají společné to, že jsou důležité pro image osoby, což se odráží tím, že v módních časopisech jako
Vogue
se reklama týká takřka výhradně módy, módních doplňků a výrobků parfumérie. Tyto výrobky se tak doplňují a vytvářejí vzájemný vztah, který u spotřebitele vzbuzuje představu, že pocházejí ze sféry společné odpovědnosti.
V odpověď na otázky Soudu žalobkyně konečně uplatňuje, že k posouzení nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou pozdější není namístě zohlednit způsob, kterým výrobci postupně rozšiřují své výrobní řady. Ani článek 8, ani jiná ustanovení nařízení č. 40/94 neodůvodňují, aby se při posuzování nebezpečí záměny zohledňovalo pořadí, ve kterém majitel ochranné známky vytváří vlastní sortiment.
Úřad a vedlejší účastnice řízení zpochybňují opodstatněnost tohoto žalobního důvodu.
Závěry Soudu
Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Na základě čl. 8 odst. 2 písm. c) se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněné dne 28. září 1979 (Sbírka smluv Spojených národů, svazek 828, č. 11847, s. 108, dále jen „Pařížská úmluva“).
Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.
Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura, a rozsudek Soudu ze dne 22. června 2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, body 49 a 50].
Z článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyplývá, že nebezpečí záměny ve smyslu tohoto ustanovení předpokládá totožnost nebo podobnost označených výrobků nebo služeb. I za předpokladu, že přihlašované označení bude totožné s ochrannou známkou, jež vykazuje obzvlášť vysokou rozlišovací způsobilost, je však nezbytné prokázat, že mezi výrobky nebo službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky, existuje podobnost [rozsudek Soudu ze dne 15. února 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Sb. rozh. s. II-563, bod 48; viz obdobně rovněž výše uvedený rozsudek Canon, bod 22].
Jelikož napadené rozhodnutí zamítlo existenci nebezpečí záměny na základě neexistence důkazu o podobnosti výrobků, na které se vztahují sporné ochranné známky, pro účely přezkumu opodstatněnosti prvního žalobního důvodu stačí zabývat se otázkou podobnosti mezi dotčenými výrobky.
Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, užívání a konkurenční nebo komplementární charakter (výše uvedený rozsudek LINDENHOF, bod 49; viz obdobně rovněž výše uvedený rozsudek Canon, bod 23).
V projednávaném případě z napadeného rozhodnutí, které nebylo v tomto bodě zpochybněno, vyplývá, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, odpovídají následujícímu popisu: „výrobky parfumérie: kolínské vody, parfémy“. Výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou výrobky spadající do tříd 18 a 25, vyjmenované výše v bodě 3.
Je třeba konstatovat, že výrobky parfumérie a kožené výrobky spadající do třídy 18 nelze jako takové považovat za podobné. Výrobky parfumérie a kožené výrobky jsou totiž zjevně rozdílné jak z hlediska své povahy, tak svého určení nebo užívání. Krom toho nic neumožňuje usoudit, že tyto výrobky jsou konkurenční nebo funkčně komplementární.
Totožný závěr platí, pokud jde o srovnání mezi výrobky parfumérie a oděvními výrobky ze třídy 25. Tyto výrobky se také jako takové liší z hlediska jak své povahy, tak svého určení nebo užívání. Nic rovněž neumožňuje usoudit, že tyto výrobky jsou konkurenční nebo komplementární.
Žalobkyně nicméně uplatňuje, že výrobky, na které se vztahují sporné ochranné známky, sdílejí určitou podobnost vzhledem k tomu, že z důvodu licencí, které udělují podniky v odvětví módy ke svým ochranným známkám pro uvádění výrobků parfumérie na trh, si veřejnost zvykla na to, že módní výrobky jsou uváděny na trh pod ochrannými známkami parfémů a spojuje si tyto výrobky s týmž podnikem.
V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyplývá, že nebezpečí záměny mezi dvěma totožnými nebo podobnými ochrannými známkami může být připuštěno pouze v mezích zásady speciality, to znamená, jsou-li dotčené výrobky nebo služby ve vnímání relevantní veřejnosti totožné nebo podobné, a to – jak bylo připomenuto výše v bodě 27 – ať je rozlišovací způsobilost, kterou má starší ochranná známka z důvodu známosti u dotčené veřejnosti, jakákoliv.
Přesto však nelze vyloučit, že zejména v odvětvích módy a výrobků určených k péči o vzhled může kromě funkční komplementarity existovat ve vnímání relevantní veřejnosti komplementarita estetického rázu mezi výrobky, jejichž povaha, určení a užití jsou rozdílné.
Aby vznikl určitý stupeň podobnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, taková estetická komplementarita musí spočívat v opravdové estetické potřebě v tom smyslu, že jeden výrobek je nezbytný nebo důležitý pro užití druhého výrobku a že spotřebitelé považují za obvyklé a běžné užívat uvedené výrobky společně [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, Sergio Rossi v. OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Sb. rozh. s. II-685, body 60 a 62].
Je však třeba zdůraznit, že existence estetické komplementarity mezi dotčenými výrobky, jak je uvedena v předcházejícím bodě, nestačí k dospění k závěru o podobnosti mezi nimi. K tomu je ještě navíc potřeba, aby spotřebitelé měli za běžné, že jsou tyto výrobky uváděny na trh pod stejnou ochrannou známkou, což obvykle s sebou nese to, že velká část příslušných výrobců nebo distributorů těchto výrobků je stejná (výše uvedený rozsudek SISSI ROSSI, bod 63).
V projednávaném případě žalobkyně pouze uplatňuje, že veřejnost je zvyklá na to, že výrobky z oblasti módy jsou uváděny na trh pod ochrannými známkami parfémů z důvodů licenční praxe. Přitom, i kdyby tato okolnost byla považována za prokázanou, sama by nestačila k tomu, aby zmírnila neexistenci podobnosti dotčených výrobků. Tato okolnost zejména nemůže umožnit prokázat existenci vztahu estetické komplementarity mezi výrobky parfumérie a koženými výrobky a oděvy uvedenými výše v bodě 3 v tom smyslu, že jedny jsou nezbytné nebo důležité pro užití druhých a že spotřebitelé považují za obvyklé a běžné užívat uvedené výrobky společně.
Žalobkyně nicméně uplatňuje, že dotčené výrobky mají společné to, že jsou důležité pro image osoby a nacházejí se společně v módních časopisech. V tomto ohledu je namístě uvést, že krom opožděnosti tohoto argumentu, který nebyl vznesen v rámci řízení před odděleními OHIM, by taková okolnost v žádném případě nestačila k tomu, aby byla prokázána existence estetické komplementarity takové povahy, jak je uvedeno výše v bodě 36.
Pokud jde o argument žalobkyně vycházející z rozhodnutí Oberlandesgericht Köln ze dne 28. března 2003 (viz bod 20 výše), je namístě uvést, že toto rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Bundesgerichtshof (Spolkový soud, Německo) ze dne 30. března 2006 (věc I ZR 96/03) a že v každém případě rozhodnutí pocházející od vnitrostátního soudu nemůže vázat ani oddělení Úřadu, ani soud Společenství. Režim ochranných známek Společenství totiž představuje samostatný systém, jehož uplatnění nezávisí na žádném vnitrostátním systému [rozsudek Soudu ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (Electronica), T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47].
Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát právem dospěl k závěru o neexistenci podobnosti mezi dotčenými výrobky. Projednávaný žalobní důvod musí být tudíž zamítnut.
K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že námitkám musí být rovněž vyhověno na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Podle jejího názoru se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že usoudil, že čl. 8 odst. 5 se lze dovolávat pouze pro zapsané ochranné známky.
Podle žalobkyně je tvrzení odvolacího senátu v rozporu s literou a účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jelikož toto ustanovení odkazuje na starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 téhož článku, a zejména tedy na známky obecně známé uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení. Žalobkyně je toho názoru, že pokud by však čl. 8 odst. 5 odkazoval pouze na zapsané ochranné známky, v odstavci 5 uvedeného článku by byl uveden pouze odst. 2 písm. a) a b).
Žalobkyně krom toho tvrdí, že část věty „pro které je starší ochranná známka zapsána“, obsažená v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, vyplývá z redakční chyby. Toto ustanovení mělo uvádět „pro které je starší ochranná známka chráněna“, aby se vztahovalo rovněž na obecně známé ochranné známky ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy.
Na podporu argumentu, podle něhož čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 může být vykládán extenzivně a v rozporu se svým zněním, žalobkyně odkazuje na rozsudek Soudního dvora ze dne 9. ledna 2003, Davidoff (
C-292/00, Recueil, s. I-389
, bod 24), v němž Soudní dvůr vyložil čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (
Úř. věst. 1989, L 40, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), nejen výlučně s ohledem na jeho znění, ale rovněž s přihlédnutím k obecné systematice a cílům systému, do něhož se začleňuje. Žalobkyně zdůrazňuje, že ačkoliv účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 je stejně jako u čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 rozšířená ochrana ochranné známky s dobrým jménem, z toho vyplývá, že nejen zapsané ochranné známky, ale rovněž starší ochranné známky chráněné na základě své obecné známosti musí mít možnost požívat této rozšířené ochrany.
V odpověď na otázky Soudu žalobkyně rovněž poznamenává, že německé právní předpisy zajišťují rozšířenou ochranu obecně známým ochranným známkám ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy.
V projednávaném případě žalobkyně usuzuje, že podmínky čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 jsou splněny. Nejprve ochranná známka TOSCA má podle jejího názoru dobré jméno ve smyslu tohoto ustanovení. Dále přihlašovaná ochranná známka vykazuje silnou podobnost se starší ochrannou známkou. Krom toho užívání přihlašované ochranné známky by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti a pověsti obecně známé ochranné známky TOSCA a působilo jí újmu. Pověst, jíž požívá starší ochranná známka pro výrobky parfumérie, by totiž mohla být přenesena na výrobky, pro něž přihlašovaná ochranná známka žádá ochranu. Krom toho žalobkyně tvrdí, že nelze uplatnit žádné odůvodnění ve prospěch přihlašovatelky ochranné známky.
Úřad a vedlejší účastnice řízení zpochybňují opodstatněnost druhého žalobního důvodu.
Závěry Soudu
Článek 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94 včleňuje pod pojem „starší ochranná známka“ ochranné známky obecně známé ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy.
Článek 6a odst. 1 Pařížské úmluvy zní následovně:
„Unijní země [Unie na ochranu průmyslového vlastnictví] se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakážou užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jenž je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky […]“
Z tohoto ustanovení vyplývá, že ochrannými známkami obecně známými ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy jsou ochranné známky, které požívají ochrany proti nebezpečí záměny, a to na základě jejich obecné známosti v dotčeném územním obvodu a nezávisle na předložení, či nepředložení důkazu o zápisu.
Jelikož se odst. 1 a 5 čl. 8 nařízení č. 40/94 použijí na takové starší ochranné známky, jaké jsou definovány v čl. 8 odst. 2, na obecně známé ochranné známky ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy se uplatní režimy ochrany zavedené těmito ustanoveními. Nicméně k tomu, aby bylo na základě odst. 1 nebo 5 čl. 8 nařízení č. 40/94 vyhověno námitkám, musejí být splněny podmínky stanovené těmito ustanoveními.
V tomto ohledu je třeba uvést, že odst. 1 a 5 čl. 8 nařízení č. 40/94 stanoví rozdílné relativní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství. Na jedné straně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 chrání starší ochrannou známku proti nebezpečí záměny. Tato ochrana je stanovena pouze v mezích zásady speciality, a sice jsou-li výrobky nebo služby, na které se vztahují sporné ochranné známky, totožné nebo podobné. Krom toho čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 neupřesňuje, zda starší ochranná známka musí být zapsána.
Na druhé straně čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 chrání starší ochrannou známku s dobrým jménem proti ochranným známkám způsobilým neprávem těžit z jejího dobrého jména či z její rozlišovací způsobilosti anebo způsobit újmu tomuto dobrému jménu či této rozlišovací způsobilosti. Ačkoliv se tato ochrana může uplatnit tehdy, jsou-li výrobky nebo služby, na které se vztahují sporné ochranné známky, totožné nebo podobné, je míněna v první řadě tak, aby se uplatnila na výrobky nebo služby, které nejsou podobné (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 22).
Ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, kde je užita věta „pro které je starší ochranná známka zapsána“, vyplývá, že toto ustanovení se použije na starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení pouze tehdy, když byly zapsány (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 23; výše uvedený rozsudek Davidoff, bod 20, a výše uvedený rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 22).
V důsledku toho, na rozdíl od čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, který umožňuje ve vztahu k totožným nebo podobným výrobkům nebo službám námitky založené na ochranných známkách, pro které není předložen žádný důkaz o zápisu, ale které jsou obecně známé ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy, čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 chrání ve vztahu k výrobkům nebo službám, které nejsou podobné, pouze obecně známé ochranné známky ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy, pro které je předložen důkaz o zápisu.
V tomto ohledu je třeba poznamenat, že vyloučení obecně známých ochranných známek, ohledně nichž není prokázán zápis, z působnosti čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 je soudržné s článkem 6a Pařížské úmluvy, který nestanoví žádnou ochranu ve vztahu k nepodobným výrobkům, jelikož je použitelný pouze v mezích zásady speciality.
Vzhledem k výše uvedenému je namístě odmítnout argument žalobkyně vycházející z toho, že znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vyplývá z redakční chyby.
Žalobkyně nemůže rovněž tvrdit, že výklad čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 při zohlednění obecné systematiky by měl vést k tomu, že se tento článek použije rovněž na nezapsané ochranné známky s dobrým jménem. Právě ze systematiky článku 8 nařízení č. 40/94 totiž vyplývá, že obecně známá ochranná známka ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy, pro kterou není předložen žádný důkaz zápisu, požívá pouze ochrany proti nebezpečí záměny ve vztahu k totožným nebo podobným výrobkům nebo službám stejně jako stanoví článek 6a Pařížské úmluvy ohledně výrobků.
Soud krom toho uvádí, že nařízení č. 40/94 se v tomto bodě shoduje s čl. 16 odst. 3 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne 15. dubna 1994 (příloha 1 C dohody zakládající Světovou obchodní organizaci (
Úř. věst. L 336, s. 1
), který rozšiřuje použití článku 6a Pařížské úmluvy na situace, v nichž dotčené výrobky nebo služby nejsou podobné, avšak za podmínky, že je starší ochranná známka zapsána.
Okolnost uplatňovaná žalobkyní, podle níž německé právní předpisy zajišťují rozšířenou ochranu nezapsaných ochranných známek, které jsou obecně známé ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy, nemůže změnit zjištění, podle něhož se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nepoužije na obecně známé ochranné známky, když nebyly zapsány. Jak bylo připomenuto výše v bodě 40, režim ochranných známek Společenství je samostatným systémem, jehož uplatnění nezávisí na žádném vnitrostátním systému (výše uvedený rozsudek Electronica, bod 47).
Z předcházejícího vyplývá, že odvolací senát právem zamítl námitky podané žalobkyní na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
V důsledku toho je třeba zamítnout druhý žalobní důvod jako neopodstatněný.
Jelikož této žalobě nelze vyhovět na základě žádného z jejích žalobních důvodů, je namístě ji zamítnout.
K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Úřad a vedlejší účastnice řízení požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů
SOUD (druhý senát)
rozhodl takto:

1)
Žaloba se zamítá.

2)
Mühlens GmbH &Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pirrung
Meij
Pelikánová
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 23. dubna 2004,
s přihlédnutím k vyjádření k žalobě Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) došlému kanceláři Soudu dne 29. října 2004,
s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Soudu dne 19. října 2004,
s přihlédnutím k organizačním procesním opatřením ze dne 14. prosince 2005,
po jednání konaném dne 6. září 2006,
vydává tento
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 11. července 2007.
Vedoucí soudní kanceláře
E. Coulon
Předseda
J. Pirrung
(
*1
) – Jednací jazyk: italština.