CELEX: 62004TJ0168
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Aikaisemmat kuviomerkit, jotka esittävät kuusta ja joista joissakin on sanallisia elementtejä
Kuviomerkkiä, joka sisältää sanat "Aire Limpio", koskeva hakemus
Sekaannusvaara
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 73 artikla

Asian tausta
1       L & D, SA teki 30.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan
hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki.
3       Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 35, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
–       luokka 3: ”hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet”
–       luokka 5: ”hajustetut ilmanraikastustuotteet”
–       luokka 35: ”mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”.
4       Tavaramerkkihakemus julkaistiin 29.6.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 47/98.
5       Julius Sämann Ltd teki 29.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
rekisteröintiä vastaan.
6       Väite perustui useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin.
7       Ensiksi on kyse seuraavasta yhteisön tavaramerkkinä rekisteröidystä kuviomerkistä nro 91 991, jota on haettu 1.4.1996 ja joka
on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 5 kuuluville tavaroille:
8       Toiseksi on kyse kansainvälisistä ja kansallisista kuviomerkeistä, joista osa sisältää sanallisia elementtejä, ja jotka on
rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 3 ja/tai 5 kuuluville tavaroille; nämä tavaramerkit ovat kansainväliset
tavaramerkit nro 328917, nro 612525, nro 178969, nro 216415, nro 328915, nro 328916, nro 475333 ja nro 539068; itävaltalainen
tavaramerkki nro 109639, ruotsalaiset tavaramerkit nro 217829, nro 225214 ja nro 89348; espanjalainen tavaramerkki nro 1575391;
tanskalainen tavaramerkki nro 03157/1964; suomalaiset tavaramerkit nro 109644 ja nro 45548 sekä saksalainen tavaramerkki nro
984362, jotka on esitetty alla:




9       Väite perustui kaikkiin tavaroihin, joille aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, ja koski kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemuksessa
mainittuja tavaroita ja palveluja.
10     Väliintulija vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa mainittuihin
suhteellisiin hylkäysperusteisiin.
11     SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 25.2.2003 tekemällään päätöksellä.
12     Väliintulija valitti 23.4.2003 väiteosaston päätöksestä SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.
13     SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi väliintulijan valituksen osittain 15.3.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen
päätös).
14     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva valitus hyväksyttiin sikäli kuin se koski kyseessä olevia tavaroita.
Sitä vastoin kyseessä olevien palvelujen osalta valitus hylättiin ja valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen, jolla
hylättiin rekisteröintiä vastaan tehty väite. Valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan
valituksen, koska ei ollut näyttöä siitä, että aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuisi haittaa tai että sen erottamiskykyä
käytettäisiin epäoikeutetusti hyväksi.
15     Valituslautakunta on riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimiseksi vertaillut yhtäältä haettua tavaramerkkiä
ja toisaalta aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä nro 91991, joka ikään kuin edustaa muita aikaisempia tavaramerkkejä. Se katsoi,
että tämä aikaisempi yhteisön tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi toisen aikaisemman tavaramerkin, jonka muoto on olennaisella
tavalla sama kuin yhteisön tavaramerkin nro 91991 muoto, käytön ja laajan tunnettuuden johdosta.
16     Valituslautakunta katsoi, että molemmat riidanalaiset tavaramerkit koostuvat kuusesta, jonka oksat on muotoiltu sivuilla olevista
ulokkeista ja sisäkkeistä ja jolla on hyvin lyhyt runko, jonka jalkana on laajempi alusta.
17     Se muistutti, että käsitteellinen samankaltaisuus voi johtaa sekaannusvaaraan erityisesti silloin, kun aikaisempi tavaramerkki
on erityisen erottamiskykyinen joko sen ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, että se on laajalti tunnettu yleisön
keskuudessa.
18     Valituslautakunnan mukaan esitetyn näytön perusteella vaikuttaa siltä, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ainakin
tietyssä osassa yhteisöä, nimittäin Italiassa, jossa sen markkinaosuus on arvioitu yli 50 prosentiksi ja jossa sitä on käytetty
pitkään.
19     Se katsoi näiden seikkojen perusteella, että kahden riidanalaisen tavaramerkin merkityssisällön samankaltaisuus saattaa aiheuttaa,
ainakin Italiassa, sekaannusvaaran kyseessä olevan yleisön keskuudessa. Riidanalaisten tavaramerkkien välisten erojen, jotka
koostuvat olennaisilta osin siitä, että haetussa tavaramerkissä kuusi muodostaa kehyksen, jonka sisällä on piirretty henkilöhahmo
sekä sanaelementti ”aire limpio”, ei voida katsoa poistavan sekaannusvaaraa, koska kyseessä oleva yleisö saattaa katsoa haetun
tavaramerkin olevan hauska ja koristeltu versio aikaisemmasta tavaramerkistä.

Asianosaisten vaatimukset
20     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen 1 ja 3 kohdan sikäli kuin päätöksessä yhtäältä kumotaan osittain väiteosaston päätös ja evätään
haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkiin 3 ja 5 kuuluville tavaroille ja toisaalta velvoitetaan jokainen osapuoli vastaamaan
niille väite‑ ja valitusmenettelyssä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
21     SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
22     Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen
73 artiklan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
Asianosaisten ja väliintulijan lausumat
23     Kantaja väittää, että valituslautakunnan arviointi riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta on virheellinen. Näiden
tavaramerkkien välillä ei ole mitään samankaltaisuutta, ja toteamukset, jotka liittyvät aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn,
ovat näin ollen tehottomia.
24     Kaksi tavaramerkkiä ovat kantajan mukaan samankaltaisia, kun kyseessä oleva yleisö katsoo, että ne ovat vähintäänkin osittain
samoja ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkitykseltään. Moniosaisten tavaramerkkien osalta on tarpeen tutkia, koskeeko
samankaltaisuus sellaista elementtiä, joka on merkityksellinen näistä tavaramerkeistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa, eli
elementtiä, joka todennäköisesti hallitsee yksinään kohdeyleisön muistiin jäävää kuvaa tästä tavaramerkistä. Moniosaisen tavaramerkin
yhden tai usean määritellyn osan hallitsevan luonteen arviointi suoritetaan ottaen huomioon erityisesti jokaiseen tällaiseen
osaan itseensä liittyvät ominaisuudet. Jos yhtäläisyys koskee kyseessä olevia tavaroita kuvailevaa osaa, se ei voi hallita
tämän tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, eikä tavaramerkkejä voida silloin katsoa samankaltaisiksi.
25     Valituslautakunta ei ole kantajan mukaan ottanut huomioon näitä periaatteita, koska se on viitannut ainoastaan ”yhteisen seikan”
olemassaoloon riidanalaisten tavaramerkkien välillä tutkimatta niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön yhtäläisyyksiä
ja toteamatta, mikä merkitys mahdollisella yhteisellä elementillä on rekisteröintihakemuksen kohteena olevan moniosaisen tavaramerkin
luomassa kokonaisvaikutelmassa.
26     Ensiksi lausuntatavan osalta kantaja toteaa, että aikaisempi tavaramerkki ei sisällä minkäänlaista sanallista elementtiä.
Näin ollen kaikenlainen lausuntatavan samankaltaisuus voidaan sulkea pois.
27     Edelleen ulkoasun osalta kantaja toteaa, että aikaisempi tavaramerkki koostuu neliskulmaiselle alustalle asetetun kuusen siluetin
luonnonmukaisesta kuvasta, kun taas haettu tavaramerkki koostuu piirretystä humoristisesta henkilöhahmosta, jolla on erikoinen
ulkonäkö ja jolla on päällään vaate, jonka sivukuva muistuttaa hyvin abstraktisti kuusta ja jossa kuluttajan huomio kiinnittyy
sanalliseen elementtiin ”aire limpio”. Haettua tavaramerkkiä hallitsee näin ollen yhtä lailla tämä humoristinen henkilöhahmo
ja sanallinen elementti ”aire limpio”, jotka sulkevat pois kaikenlaisen ulkoasun samankaltaisuuden.
28     Lopuksi merkityssisällön osalta pelkästään se seikka, että näiden kahden merkin siluetit muistuttavat toisiaan, ei anna aihetta
katsoa niitä samankaltaisiksi. Se seikka, että humoristisen henkilöhahmon siluetti saattaa muistuttaa kuusen muotoa, on merkityksetön,
koska siluettien samankaltaisuudet eivät ole merkityssisällön samankaltaisuuksia. Lisäksi siluetti syrjäytyy taka-alalle,
koska kuusen muoto heikentyy humoristisen henkilöhahmon kuvan johdosta, ja tästä muodosta tulee tämän henkilöhahmon pelkkä
takki tai pelkkä päällys pikemminkin kuin kuusen kuva.
29     Kantaja päättelee näistä seikoista, että tavaramerkkien välillä ei ole minkäänlaista samankaltaisuutta.
30     Kantaja lisää toissijaisesti, että sikäli kuin merkityssisällöt katsotaan samankaltaisiksi, tämä yhtäläisyys ei koske tavaramerkin
hallitsevaa elementtiä, sillä kuusen siluetti ei hallitse haetun tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, jota sitä vastoin
hallitsee humoristisen henkilöhahmon mielikuvituksellinen ja omalaatuinen kuva ja kirjoitus ”aire limpio”. Lisäksi siluetti
on kuvaileva haetun tavaramerkin tavaroille eikä voi näin ollen oikeuskäytännön mukaisesti hallita tämän tavaramerkin luomaa
kokonaisvaikutelmaa.
31     Edelleen toissijaisesti kantaja esittää, että sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sulje pois kaikenlaista
samankaltaisuutta riidanalaisten tavaramerkkien välillä, minkäänlaista sekaannusvaaraa ei ole kuitenkaan olemassa, koska haettu
tavaramerkki eroaa riittävästi aikaisemmasta tavaramerkistä.
32     Lisäksi kantajan mukaan aikaisempi tavaramerkki ei voi nauttia tavallista laajempaa suojaa, koska sillä on vain heikko erottamiskyky.
33     Yhtäältä aikaisempi tavaramerkki on riittämättömän erottamiskykyinen kolmella perusteella. Ensiksi kuusen siluetti on kuvaileva
tavaroille, kuten raikasteille ja hajustetuille ilmanraikastustuotteille. Tämä arviointi vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan
patenttiviraston ”tavaroille ja palveluille rekisteröitävien tavaramerkkien tutkintaan tarkoitetuissa käytännön ohjeissa”.
Toiseksi aikaisempi tavaramerkki muodostuu olennaisilta osiltaan vain sen tavaran muodosta, jota sillä markkinoidaan. Oikeuskäytännön
mukaan tavaramerkin olennainen tehtävä ei voi täyttyä, kun kyseessä oleva merkki sekoittuu tavaran ulkoasuun. Näin on kyseessä
olevassa asiassa, koska kun kyseessä olevat tavarat koostuvat pelkistä huokoista materiaalia olevista litteistä ja ohuista
levyistä, joille on levitetty tuoksuvaa ainetta ja joiden ääriviivat vastaavat tavaramerkin siluettia, näiden tavaroiden pinta
on täysin peitetty tavaramerkillä. Kolmanneksi kuusen siluetista koostuva muoto on välttämätön tavaralla tavoitellun tekninen
tuloksen saavuttamiseksi. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan säännösten mukaan teknisen tuloksen saavuttamisen kannalta välttämättömiä
muotoja ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä. Lisäksi tavaran tehtävien kuvaus, joka ilmenee väliintulijan jättämästä amerikkalaisesta
patenttihakemuksesta, osoittaa, että väliintulijan käyttämä kartiomainen puun muoto täyttää teknisen tehtävän, eli hajusteen
asteittaisen ja osittaisen haihtumisen, joka voidaan helposti toteuttaa kuusen muodolla, joka on myös patenttipiirroksissa
esiintyvä muoto. Kantaja katsoo, että väliintulija käyttää tällä tavoin hyväkseen tavaramerkkioikeutta kieltääkseen kolmansilta
aikaisemmin patentilla suojatun muodon käytön.
34     Toisaalta aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky ei ole voinut vahvistua jälkeenpäin sillä perusteella, että tunnettuus
on kasvanut, kun tavaramerkkiä on käytetty Italiassa. Tältä osin kantaja esittää, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin
tunnettuutta ei voida arvioida vain yleisten ja abstraktien tietojen perusteella, kuten määritellyt prosenttiosuudet, ja että
liikevaihtoon ja mainosinvestointeihin liittyvät väitteet eivät voi määrittää tavaramerkin erottamiskykyä.
35     Valituslautakunnan toteamukset aikaisemman tavaramerkin laajan tunnettuuden myöntämisen osalta ovat kantajan mukaan monin
tavoin virheellisiä.
36     Ensiksi aikaisemman tavaramerkin Italiassa saaman erottamiskyvyn toteaminen ei voi perustua vain yleisiin tietoihin, jotka
koskevat mainonnan määrää ja myyntilukuja, koska kyse on tuotteesta, jonka kulutus on laajaa ja valmistuskustannukset pienet.
Tavaroiden myynnin määrällä ei näin ollen ole samaa näyttöarvoa kuin kestävien, arvokkaiden tai laadukkaiden tavaroiden myynnin
määrällä.
37     Toiseksi SMHV nojautuu virheellisesti siihen seikkaan, että väliintulijan raikasteita myydään Italiassa enemmän kuin muita
ajoneuvoille tarkoitettuja raikasteita ja että niiden osuus markkinoista on yli 50 prosenttia. Nielsen-nimisen yhtiön kolmannesvuosiraportin
myyntiluvut, jotka on mainittu väliintulijaa edustavan johtajan antamassa valaehtoisessa ilmoituksessa, eivät liity tavaroihin,
jotka yhteisön tavaramerkki nro 91991 kattaa, vaan koskevat pääasiassa tavaroita, joissa on nimitys ”arbre magique” ja joita
markkinoidaan tavaramerkillä, joka on erilainen kuin tavaramerkki nro 91991. Toisaalta nämä luvut liittyvät vuosiin 1997 ja
1998, eli ajanjaksoon, joka on selvästi myöhempi kuin yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivä. Vuosien 1996 ja 1997
mainoskuluihin liittyvät luvut ovat samoista syistä soveltumattomia, koska nämä mainokset koskevat raikasteita, joissa on
nimitys ”arbre magique”, ja ne on julkaistu 30.4.1996 jälkeen, joka on yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättöpäivä.
38     Kolmanneksi todetakseen aikaisemman tavaramerkin pitkäaikaisen käytön Italiassa väiteosasto ja valituslautakunta nojautuivat
virheellisesti siihen seikkaan, että tavaramerkkiä käytettiin Italiassa pitkään ja että se sai siellä olennaisilta osiltaan
samassa muodossa suojaa vuodesta 1954 alkaen kansainvälisen rekisteröinnin nro 178969 perusteella. Näin tehdessään ne samaistivat
virheellisesti tavaramerkkihakemuksen päivämäärän tämän tavaramerkin tehokkaaseen käyttöön, vaikka kansainvälisen tavaramerkin
nro 178969 käytöstä ei ole esitetty mitään näyttöä sen rekisteröinnin jälkeen. Lisäksi rekisteröinti nro 178969 koskee tavaramerkkiä,
jossa on valkoinen alusta ja sanaelementti ”car freshner”, kun taas rekisteröinti nro 91991 koskee pelkkää kuviomerkkiä. Lisäksi
rekisteröinti luokassa 5 ei koske käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia raikasteita vaan ”desinfioivia aineita, kylpytuotteita,
hyönteismyrkkyjä ja kemiallisia tuotteita”.
39     Näin ollen heikon erottamiskykynsä takia aikaisempi tavaramerkki nauttii vähentynyttä suojaa, ja jo vähäiset erot haettuun
tavaramerkkiin nähden riittävät sulkemaan pois kaiken sekaannusvaaran näiden merkkien välillä. Myöskään mahdollisesti myönnetty
merkityssisällön samankaltaisuus ei riitä luomaan sekaannusvaaraa. Kuusen kuva ei nimittäin esitä mitään mielikuvituksellista
kuviota eikä näyttöä tavaramerkin nro 91991 laajasta tunnettuudesta ole esitetty.
40     Istunnossa kantaja vetosi Tribunal Supremon (Espanjan korkein oikeus) 5.4.2005 antamaan tuomioon, jossa kantajalle myönnettiin
lopullisesti oikeudet espanjalaiseen tavaramerkkiin ”Aire Limpio” nro 2033859.
41     Kantaja toteaa, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ja
että väliintulijan tavaramerkin erottamiskyky on kasvanut käytön perusteella. Kuluttajien keskuudessa ei todellisuudessa ole
olemassa minkäänlaista sekaannusvaaraa.
42     SMHV esittää, että riidanalaisten tavaramerkkien kokonaisvaikutelmien vertailun tulee niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön
samankaltaisuuden osalta perustua niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat
ja hallitsevat osat. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä tulisi keskittyä käsitykseen, joka
italialaisella yleisöllä on riidanalaisista tavaramerkeistä.
43     SMHV katsoo ulkoasun osalta, että aikaisempi tavaramerkki on siluetti kuusesta, jolla on hyvin lyhyt runko, jonka sivuilla
on epäsäännöllisiä ulokkeita ja sisäkkeitä ja jonka jalkana on laajempi alusta. Haettu tavaramerkki puolestaan koostuu koomisesta
piirroshahmosta, jonka ylempi osa muodostuu kuusen yläosaa muistuttavasta kolmiosta, jonka kyljet ovat epäsäännölliset, ja
se on asetettu alaosastaan kahden suuren kengän kuvan päälle. Ylemmän, kolmionmuotoisen osan keskelle on piirretty kasvot
ja kaksi kättä, jotka näyttävät osoittavan tyylitellyillä kirjaimilla kirjoitettuun ilmaisuun ”aire limpio”. Riidanalaisille
tavaramerkeille on yhteistä ulkoiset piirteet eli kolmiomainen muoto, jonka reunat ovat epäsäännölliset ja jonka alaosassa
on kavennus ja sen jälkeen suorakulmainen osa. Huolimatta kontrastista, joka aiheutuu koomisesta ja koristeellisesta tyylistä
ja sanaelementistä ”aire limpio”, tällä graafisella elementillä on selvästi hallitseva luonne merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa
ja se voittaa selvästi sanallisen elementin, jota ei havaita kovin selvästi.
44     Lausuntatavaltaan aikaisempi tavaramerkki, joka on pelkästään graafinen merkki, voitaisiin esittää suullisesti kuvailemalla
merkkiä, kun taas haettu tavaramerkki lausuttaisiin sen sanallisen elementin ”aire limpio” avulla.
45     SMHV esittää merkityssisällön osalta, että kohdeyleisö yhdistää riidanalaiset tavaramerkit siluettiin, joka esittää lyhytrunkoista
kuusta, jonka oksat muodostuvat ulokkeista ja sisäkkeistä ja jonka jalkana on suorakulmainen alusta. SMHV katsoo, että italialainen
yleisö ei anna erityistä merkitystä ilmaisulle ”aire limpio” ja tunnistaa nämä kaksi merkkiä vain merkityssisällön ja graafisen
kuvauksen perusteella.
46     SMHV väittää, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia ei tule rajoittaa pelkästään kuusen kuvaan. Kyse on
monimutkaisemmasta graafisesta esityksestä, eli kuusen muodosta, jossa on tiettyjä erityisiä ominaisuuksia, kuten ulokkeita
ja sisäkkeitä, hyvin lyhyt runko, ja se on asetettu suorakulmaiselle alustalle.
47     Kantaja ei ole esittänyt sen väitteen osalta, jonka mukaan kuusen muotoa käytetään yleisesti hajustettujen ilmanraikasteiden
myynnissä, SMHV:n menettelyssä mitään seikkaa, joka osoittaisi, että kohdeyleisö on Italian markkinoilla tottunut käyttämään
tämän kaltaisten tuotteiden osalta hahmoja, joiden muoto on samankaltainen kuin kuusen siluetti.
48     Jos tuotteen muodon tulee todellakin olla kapeampi yläosassa kuin alaosassa, tavoiteltu tekninen tulos ei vaatisi aikaisempaa
tavaramerkkiä vastaavan muodon käyttöä, vaan se voitaisiin saavuttaa pelkän kolmion avulla, jossa on suorat ja säännölliset
sivut, tai kuviolla, joka on ylhäältä kapeampi kuin alhaalta. Aikaisemman tavaramerkin muoto ei ole näin ollen ainoa tapa
saavuttaa tätä tulosta.
49     Sekaannusvaaran arvioimisen osalta SMHV korostaa, että koska käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia
kulutustavaroita, keskivertokuluttaja ei kiinnitä niiden ostamiseen erityistä huomiota.
50     Ottaen huomioon kuusen siluetin tärkeyden sanamerkin ”arbre magique” sisältävän kuviomerkin käytössä Italiassa sekä graafisen
elementin hallitsevuuden SMHV katsoo, että kohdeyleisön täytyy katsoa aikaisemman tavaramerkin ilmaisu ”arbre magique” ja
sen hallitseva ja silmiinpistävän graafinen elementti (joka vastaa aikaisemman tavaramerkin kuvaa, johon riidanalainen päätös
perustuu) laajalti tunnetuksi ja yleisesti käytetyksi. Tämän vuoksi SMHV katsoo, että valituslautakunta on perustellusti todennut,
että aikaisemmalla yhteisön tavaramerkillä, johon tämä päätös perustuu, on Italiassa erityinen erottamiskyky.
51     SMHV lisää, että mainokset on jaettu väliintulijan mukaan ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä ja että noin suurta osuutta
markkinoista ei voida saavuttaa hyvin nopeasti. Näin ollen ei ole todennäköistä, että vuoden 1996 myynti olisi ollut vähämerkityksistä.
52     Lopuksi SMHV arvioi, että asiassa C‑251/95, SABEL, 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I‑6191, 24 kohta) annetussa tuomiossa esitettyä
periaatetta soveltaen merkityssisällön samankaltaisuus riidanalaisten tavaramerkkien välillä voisi luoda Italiassa, missä
aikaisemmalla tavaramerkillä on erityinen erottamiskyky, sekaannusvaaran, jota tavaramerkkien tyylin ja piirrosten väliset
erot eivät voi estää. Haettu tavaramerkki voitaisiin nimittäin katsoa huvittavaksi ja koristelluksi versioksi aikaisemmasta
tavaramerkistä, joka on laajalti tunnettu kohdeyleisön keskuudessa.
53     Väliintulija katsoo aluksi, että seikat, jotka erottavat kyseessä olevat tavaramerkit toisistaan, eivät heikennä yleistä samankaltaisuuden
vaikutelmaa.
54     Tavaroita, jotka riidanalaiset tavaramerkit kattavat, myydään huoltoasemien myymälöissä tai valintamyymälöissä ja ne hankitaan
hyvin nopeasti etukäteen harkitsematta. Kuluttaja kiinnittää näin ollen huomiota ensimmäiseen seikkaan, joka tulee hänen mieleensä,
kun hän katsoo tavaramerkkejä, eli kuusen siluettiin.
55     Edelleen, lausuntatavan osalta kirjoituksen ”aire limpio” muodostamalla eroavuudella ei ole merkitystä kuluttajan valinnan
kannalta, koska tämä kiinnittää huomiota ainoastaan tavaran ulkomuotoon tai ulkonäköön.
56     Lopuksi, riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia myös merkityssisällöltään, koska niissä käytetään samankaltaisia kuvia,
jotka ovat yhteneviä esitetyn idean eli pienen kuusen siluetin kanssa ja jotka yksilöivät tavaran ja kertovat sen kaupallisen
alkuperän kuluttajille.
57     Väliintulija vastustaa myös kantajan kuvausta haetusta tavaramerkistä, jonka mukaan se kuvaa humoristista henkilöhahmoa.
58     Lisäksi siihen, että kuusen siluetilla pelkästään kuvaillaan hajustettuja ilmanraikasteita tai muita raikasteita, ei voida
vedota, koska ei ole näyttöä siitä, että tästä siluetista olisi tullut tavanomainen kaikilla merkityksellisillä markkinoilla
ja/tai että kyseessä olevien maiden tuomioistuimet olisivat vahvistaneet, että se ei ole pätevä tavaramerkkinä.
59     Väliintulija katsoo edelleen valituslautakunnan tavoin, että sekaannusvaaraa suurentaa aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky,
joka johtuu sen laajasta tunnettuudesta.
60     Väliintulija kiistää väitteen, jonka mukaan yhtäältä aikaisempi tavaramerkki on yhtenevä tavaran muodon kanssa ja toisaalta
tämä muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Ensiksi tämä väite olisi hylättävä, koska se on esitetty ensimmäisen
kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Lisäksi koska aikaisemmat tavaramerkit eivät ole kolmiulotteisia tavaramerkkejä
vaan kuviomerkkejä, tällä väitteellä ei joka tapauksessa ole merkitystä. Lopuksi väliintulijan tavaramerkkien graafiset elementit
eivät edusta tavaran markkinoinnin osalta välttämätöntä muotoa.
61     Valituslautakunta katsoi väliintulijan mukaan samaten perustellusti, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on kasvanut
sen käytön johdosta ja kantajan vastakkaisia väitteitä ei voida hyväksyä.
62     Väliintulija esittää tältä osin useita väitteitä.
63     Ensiksi myyntiluvut eivät menetä näyttöarvoaan vain sen vuoksi, että käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse tavanomaisista
kulutustavaroista.
64     Toiseksi tavaroiden myyntiosuuksia Italian markkinoilla täydentää muu näyttö, joka liittyy tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen
markkinoilla.
65     Kolmanneksi, vaikka on totta, että Nielsen-yhtiön kertomuksessa viitataan vuosiin 1997 ja 1998, sen sisältö antaa muun esitetyn
näytön valossa olettaa, että väliintulijan tavaramerkeillä markkinoitujen tavaroiden prosenttiosuudet olivat juuri edeltävien
vuosien kuluessa todennäköisesti samanlaisia kuin ajanjaksolla 1997–1998. Lisäksi aikaisemman kansallisen tavaramerkin, johon
on vedottu myöhempää tavaramerkkihakemusta vastaan, erottamiskyvyn määrittämiseksi ei pitäisi jättää ottamatta huomioon näyttöä,
joka osoittaa väitteen tueksi vedotun kansallisen tavaramerkin käytön yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämisen ja väitteen
tekemisen välisellä ajanjaksolla.
66     Väliintulija katsoo, että valituslautakunta on katsonut perustellusti, että luokkaan 3 ja 5 kuuluvien tavaroiden osalta on
olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
–        Alustavat toteamukset
67     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä,
jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai kansainvälisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus
on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
68     Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan samanlaista säännöstä kuin 7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan tavaramerkin
rekisteröinnin epäämiseksi riittää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa osassa yhteisöä, on katsottava, että tässä asiassa
on sovellettava samaa ratkaisua. Tästä seuraa, että rekisteröinti on myös evättävä, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi
olemassa ainoastaan osassa yhteisöä (asia T‑355/02, Mühlens v. SMHV – Zirh International (Sir/ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok.
2004, s. II‑791, 36 kohta ja asia T‑312/03, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A‑C‑E/SELENIUM-ACE),
tuomio 14.7.2005, 29 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
69     Käsiteltävänä olevassa asiassa väite rekisteröintiä vastaan perustuu väliintulijan useisiin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät
kuusen kuvan. Valituslautakunta nojautuu väitettä tutkiessaan pääasiassa yhteisön tavaramerkkiin nro 91991 tavaramerkkinä,
joka edustaa muita väitteen tueksi esitettyjä tavaramerkkejä.
70     Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia erityisesti merkityssisällöltään
ja että sekaannusvaara on olemassa. Tämä johtopäätös seurasi toteamuksesta, jonka mukaan aikaisempi yhteisön tavaramerkki
nro 91991, joka on suojattu 1.4.1996 alkaen ja koostuu kuusen muodosta, on erityisen erottamiskykyinen Italiassa. Tämä toteamus
perustui aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin ARBRE MAGIQUE, jolla on sama kuusen muoto ja joka sisältää lisäksi sanaelementin,
pitemmän käytön ja laajan tunnettuuden hyväksymiseen Italiassa.
71     Näin ollen on aluksi tutkittava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro
91991 on voinut tulla erityisen erottamiskykyiseksi sillä perusteella, että toista rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty
pitkään, nimittäin tavaramerkkiä ARBRE MAGIQUE, ja että tuon tavaramerkin voidaan katsoa olevan laajalti tunnettu Italiassa,
jossa sitä on käytetty pitkään.
–        Aikaisemman yhteisön tavaramerkin erityinen erottamiskyky
72     Aluksi on todettava, että oikeuskäytännössä myönnetään, että tavaramerkin erityinen erottamiskyky voi perustua joko tavaramerkkiin
itseensä liittyviin syihin tai siihen, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa (edellä 52 kohdassa mainittu
asia SABEL, tuomion 24 kohta).
73     Edelleen on todettava, että tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata sen käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin
osana. Tämän käytön osalta on riittävää, että kohderyhmässä tiedetään aikaisemmilla tavaramerkeillä varustetun tavaran tai
palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. tältä osin asia C‑353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. I‑6135,
30 ja 32 kohta).
74     Näin ollen on samoin myönnettävä, että tavaramerkin erityinen erottamiskyky voidaan saavuttaa siten, että tavaramerkkiä käytetään
pitkään ja se tunnetaan laajalti toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana, kunhan kohdeyleisö käsittää tavaramerkin viittaavan
siihen, että tavarat ovat peräisin määrätystä yrityksestä.
75     Käsiteltävänä olevassa asiassa siihen kysymykseen, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, että aikaisempi yhteisön
tavaramerkki nro 91991 on voinut tulla erityisen erottamiskykyiseksi siksi, että sitä käytetään toisen rekisteröidyn tavaramerkin
osana, on vastattava myöntävästi, jos katsotaan, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991 oli tavaramerkin ARBRE MAGIQUE
osa.
76     Tältä osin valituslautakunta on katsonut perustellusti, että kuusen siluetin kuva, jolla on merkittävä, jopa hallitseva asema
tavaramerkissä ARBRE MAGIQUE, vastaa aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä nro 91991. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti
katsonut, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991 muodostaa osan aikaisemmasta tavaramerkistä ARBRE MAGIQUE. Tämän
perusteella ensimmäinen tavaramerkki on voinut tulla erottamiskykyiseksi sen vuoksi, että sitä on käytetty toisen tavaramerkin
osana.
77     Tästä johtuen valituslautakunta on perustellusti tutkinut kaikkea näyttöä, joka liittyy tavaramerkin ARBRE MAGIQUE käyttöön
ja laajaan tunnettuuteen todetakseen pitkän käytön, laajan tunnettuuden ja näin ollen sen yhden osan, eli aikaisemman yhteisön
tavaramerkin nro 91991, erityisen erottamiskyvyn.
78     Mitä tulee käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan suorittamaan varsinaisen näytön tutkimiseen, riidanalaisessa
päätöksessä katsotaan perustellusti, että asiakirjoihin sisältyvästä näytöstä, eli etenkin 8.11.1999 väliintulijan väitteen
yhteydessä toimitetuista asiakirjoista, seuraa, että aikaisempi tavaramerkki nro 91991 on ollut rekisteröidyn tavaramerkin
eli merkin ARBRE MAGIQUE osana pitkään käytössä Italiassa, se tunnetaan siellä laajalti ja se on näin ollen erityisen erottamiskykyinen.
79     Riidanalaisessa päätöksessä otetaan näin ollen huomioon tavaramerkin ARBRE MAGIQUE pitkä käyttö ja se seikka, että tällä tavaramerkillä
markkinoitujen tuotteiden vuotuisen myynnin määrä ylittää 45 miljoonaa yksikköä ja että myynti Italiassa edusti näin ollen
yli 50:tä prosenttia markkinoista vuosina 1997 ja 1998. Lisäksi riidanalaisessa päätöksessä otetaan huomioon se seikka, että
näiden tuotteiden mainontaan Italiassa vuosina 1996 ja 1997 käytetyt varat ylittivät 7 miljardia Italian liiraa (3 615 198,29
euroa).
80     Se seikka, että myyntiluvut liittyvät vuosiin 1997 ja 1998 ja että mainoskulut koskevat vuosia 1996 ja 1997, eli myöhäisempiä
ajankohtia kuin kantajan tavaramerkkihakemuksen jättämisen päivä, eli 30.4.1996, ei riitä poistamaan näiden seikkojen näyttöarvoa
aikaisemman tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden toteamiseksi.
81     Oikeuskäytännön mukaan nimittäin yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöpäivän jälkeiset seikat voidaan ottaa
huomioon, mikäli ne mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta, joka vallitsi tänä samana ajankohtana (asia T‑262/04,
BIC v. SMHV (sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio 15.12.2005, 82 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa;
ks. tältä osin asia C‑192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I‑8993, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tuollaiset seikat voivat mahdollistaa sen vahvistamisen, missä laajuudessa tavaramerkkiä käytettiin merkityksellisenä ajanjaksona,
tai tämän kysymyksen paremman arvioimisen (ks. analogisesti asia C‑259/02, La Mer Technology, tuomio 27.1.2004, Kok. 2004,
s. I‑1159, 31 kohta).
82     Valituslautakunta on näin ollen voinut perustellusti katsoa, että tuollaisten myöhempien seikkojen perusteella voidaan tehdä
johtopäätöksiä siitä, millainen tilanne oli kantajan esittämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöpäivänä, ja vahvistaa
se, että tavaramerkki nro 91991 on ollut laajalti tunnettu tuona samana päivänä.
83     On nimittäin todettava erityisesti, että 50 prosentin osuutta markkinoista ei ole voitu hankkia kuin osittain vuosina 1997
ja 1998. Valituslautakunta ei ole näin ollen tehnyt virhettä katsoessaan, että tilanne ei ole ollut huomattavan erilainen
vuonna 1996.
84     Se seikka, että kyse oli kantajan tavaramerkkihakemuksen jättämisen eli 30.4.1996 jälkeisistä seikoista ei siis riitä poistamaan
näiden näyttöarvoa aikaisemman tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden toteamiseksi.
85     Sitä kantajan väitettä ei siis voida hyväksyä, että valituslautakunta olisi virheellisesti katsonut aikaisemman tavaramerkin
erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun se oli perustanut päätelmänsä ainoastaan yleiseen näyttöön mainonnan laajuudesta
ja myyntiluvuista. Kantajan mainitseman oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä ei voida näyttää toteen pelkästään
tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. I‑5475, 62 kohta). On kuitenkin katsottava, että ensinnäkin tämä oikeuskäytäntö koskee hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttamista eikä, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, sellaisen rekisteröidyn tavaramerkin
laajan tunnettuuden arviointia, joka on jo erottamiskykyinen. Toiseksi tavaramerkin tunnettuutta tutkiessaan valituslautakunta
ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa ainoastaan ottanut huomioon yleisiä kriteereitä, kuten määriteltyjä prosenttiosuuksia,
vaan myös tavaramerkin ARBRE MAGIQUE kauan kestäneen käytön, jota kantaja ei sitä paitsi ole kiistänyt.
86     Samoin on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti perustanut päätöksensä siihen seikkaan,
että aikaisempi tavaramerkki on ollut suojattu olennaisilta osin samassa muodossa vuodesta 1954 alkaen rekisteröinnin nro
178969 perusteella. Kantaja ei voi tehokkaasti vedota siihen, että valituslautakunta on rinnastanut tavaramerkkihakemuksen
päivämäärän tavaramerkin CAR FRESHNER nro 178969 tehokkaan käytön päivämäärään, ilman että sen käytöstä rekisteröinnistä alkaen
olisi esitetty mitään näyttöä. Kuten SMHV on jo todennut ja vahvistanut istunnossa, valituslautakunta on perustellut päätöstään
tavaramerkin ARBRE MAGIQUE toteennäytetyllä käytöllä Italiassa eikä tavaramerkin CAR FRESHNER käytöllä. Riidanalaisessa päätöksessä
kylläkin todetaan, että tavaramerkki CAR FRESHNER on ollut rekisteröity vuodesta 1954 alkaen, mutta pitkän käytön osalta siinä
viitataan tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE.
87     Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tavaramerkin ARBRE MAGIQUE ja vastaavasti
tavaramerkin nro 91991, joiden katsotaan osoittavan tietyn yrityksen tavaroiden alkuperää, pitkä käyttö ja laaja tunnettuus
Italiassa oli osoitettu oikeudellisesti riittävällä tavalla.
88     Kun otetaan huomioon Italian aluetta koskeva yhteisön tavaramerkin nro 91991 laaja tunnettuus, joka johtuu erityisesti sen
pitkästä käytöstä tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osana ja tämän viimeksi mainitun merkin laajasta tunnettuudesta tällä alueella,
on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että tuo tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen
Italiassa.
–        Tavaroiden samankaltaisuus
89     Osapuolet eivät kiistä käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisessa päätöksessä todettua aikaisemman tavaramerkin ja haetun
tavaramerkin tavaroiden samankaltaisuutta luokassa 3 ja 5.
90     Lisäksi kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkin CAR FRESHNER kansainvälinen rekisteröinti luokkaan 5 kuuluville tavaroille
ei kata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia raikasteita, vaan ”desinfioivia aineita, kylpytuotteita, hyönteismyrkkyjä
ja kemiallisia tuotteita”, ei ole perusteltu. Sitä paitsi ei ole kiistetty, että tämä tavaramerkki on rekisteröity myös luokkaan
3 kuuluville ”ilmanraikastustuotteille – – , hajuvesille, eteerisille öljyille – – ”.
–        Tavaramerkkien samankaltaisuus
91     Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain
samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T‑6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen
Markt Concord), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II‑4335, 30 kohta).
92     Käsiteltävänä olevassa asiassa haetun tavaramerkin sisältämällä graafisella elementillä on ulkoasun osalta selvästi hallitseva
luonne merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se voittaa selvästi sanallisen elementin. Ilmaisulla ”aire limpio” on, kun
otetaan huomioon käytettyjen kirjainten pieni koko ja niiden asettaminen kuusta esittävän piirroksen sisään, melko vähäinen
merkitys graafiseen elementtiin nähden.
93     Vastoin kantajan väitteitä kuvion luoma kokonaisvaikutelma ei ole koominen henkilöhahmo, vaan kuusta muistuttava kuva. Koomisen
henkilöhahmon kasvot ja kädet on piirretty kuusen keskiosaan ja alaosassa kahden 180 astetta toisiinsa nähden asetetun kengän
piirros muodostaa jalustan. Tämän henkilöhahmon piirteistä ilmenevä koominen ja koristeellinen tyyli antaa kuusen graafiselle
esitykselle mielikuvituksellisen vaikutelman, joten yleisö voi katsoa haetun tavaramerkin aikaisemman tavaramerkin huvittavaksi
ja koristelluksi versioksi. Haettu tavaramerkki muodostuu näin ollen merkistä, jonka hallitseva elementti on kuusen siluetti,
joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin. Tämä on se elementti, jonka kuluttaja etupäässä havaitsee ja jonka perusteella hän
tekee valintansa, varsinkin kun on kyse valintamyymälöissä myytävistä tavanomaisista kulutustavaroista.
94     Kuusta muistuttava graafinen esitys vaikuttaa näin ollen ulkoasun osalta hallitsevalta elementiltä haetun tavaramerkin luomassa
kokonaisvaikutelmassa.
95     Merkityssisällön osalta molemmat kyseessä olevat merkit yhdistetään kuusen siluettiin. Kun otetaan huomioon sen luoma vaikutelma
ja erityisen merkityksen puuttuminen ilmaisulta ”aire limpio” italialaisen yleisön keskuudessa, niiden merkityssisällön samankaltaisuus
on vahvistettava.
96     Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti arvioinut, että riidanalaiset merkit, joissa käytetään kuvioita, jotka
ovat yhteneväisiä esitetyn kuvion eli kuusen siluetin kanssa, ovat merkityssisällöltään samankaltaisia. Lausuntatavat eroavat
sen vuoksi, että pelkästään graafinen aikaisempi tavaramerkki voidaan esittää suullisesti merkkiä kuvailemalla, kun taas haettu
tavaramerkki voidaan ilmaista suullisesti lausumalla sen sanallinen elementti ”aire limpio”.
–        Sekaannusvaara
97     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön
mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen perusteella, miten kohdeyleisö ymmärtää riidanalaiset tavaramerkit
ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja erityisesti
se keskinäinen riippuvuus, joka vallitsee tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, jotka ne kattavat,
samankaltaisuuden välillä (ks. asia T‑162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS),
tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2821, 30–32 kohta).
98     Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden
osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat
osat (asia T‑292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), tuomio 14.10.2003, Kok.
2003, s. II-4335, 47 kohta).
99     Lisäksi on todettava, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Näin ollen
ei voida sulkea pois sitä, että merkityssisällön samankaltaisuus, joka perustuu siihen, että kahdessa tavaramerkissä käytetään
kuvia, joiden merkityssisältö on yhdenmukainen, saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki
on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa
(ks. vastaavasti edellä 52 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta).
100   Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä, kohdeyleisö on keskivertokuluttaja,
jota pidetään tavanomaisen valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena. Kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja
ei ole erityisen tarkkaavainen niitä ostaessaan.
101   Kuluttaja valitsee näin ollen yleensä itse kyseessä olevat tavarat, ja hänellä on pyrkimys tukeutua valinnassaan pääasiassa
näille tavaroille käytettävään tavaramerkkiin, eli kuusen siluettiin.
102   Kun otetaan huomioon yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuus ja kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun ja merkityksen
samankaltaisuus ja toisaalta se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen Italiassa, on todettava,
että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että sekaannusvaara on olemassa.
103   Kantajan esittämät väitteet eivät kumoa tätä johtopäätöstä.
104   Ensiksi siltä kantajan väitteeltä puuttuu perusta, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä on heikko erottamiskyky sen vuoksi,
että kuusen siluetti on kuvaileva kyseessä oleville tavaroille. Kuten SMHV perustellusti toteaa, aikaisempi tavaramerkki ei
ole vain pelkkä todellisuutta vastaava esitys kuusesta. Esitetty kuusi on tyylitelty ja siinä on muitakin erityisiä piirteitä:
sillä on hyvin lyhyt runko ja sen jalkana on suorakulmainen alusta. Lisäksi kuten on jo todettu, kun otetaan huomioon aikaisemman
tavaramerkin laaja tunnettuus, siitä on tullut erityisen erottamiskykyinen. Lisäksi kantajan väite, joka liittyy Yhdistyneen
kuningaskunnan patenttiviraston ohjesääntöihin, jossa vahvistetaan kuusen siluetin kuvailevuus kyseessä oleville tavaroille,
ei ole merkityksellinen, koska yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän,
jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta, ja valituslautakuntien päätösten
lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä ovat
tulkinneet (asia T‑31/03, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (Sadia/Grupo Sada), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II‑1667, 84 kohta).
105   Toiseksi kantajan väitteet, joilla pyritään osoittamaan, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti olisi pitänyt hylätä,
koska yhtäältä se koostui olennaisilta osin vain tällä tavaramerkillä markkinoitavan tavaran muodosta ja toisaalta aikaisemman
tavaramerkin muoto, eli kuusen siluetti, oli välttämätön tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Joka tapauksessa
kantaja ei voi väitemenettelyssä vedota ehdottomaan hylkäysperusteeseen kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa
merkin pätevää rekisteröintiä vastaan. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole
tarkasteltava väitemenettelyssä eikä kyseinen artikla ole säännös, jonka valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava
(asia T‑186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESEL/dieselit), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II‑1887, 71 kohta).
106   Kolmanneksi sillä, että kantaja vetosi istunnossa Tribunal Supremon 5.4.2005 antamaan tuomioon, jossa hänelle annettiin lopullisia
oikeuksia espanjalaiseen tavaramerkkiin Aire Limpio nro 2033859, ei ole merkitystä kyseessä olevassa asiassa. Nimittäin kuten
on jo tarkennettu, valituslautakuntien päätösten laillisuutta arvioidaan vain asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena
kuin yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee sitä (edellä 104 kohdassa mainittu asia Sadia/Grupo Sada, tuomion 84 kohta).
107   Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen, on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen
Asianosaisten lausumat
108   Kantaja esittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.
109   Tämän artiklan ja oikeuskäytännön mukaan päätöksen adressaatille vastainen päätös on perusteltava niin, että päätöksen adressaatti
saa tarvittavat tiedot arvioidakseen, onko päätös asianmukainen, ja että yhteisöjen tuomioistuimet voivat tutkia sen laillisuuden
(asia T‑388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (Ils/ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II‑4301,
59 kohta).
110   Väiteosasto, 25.2.2003 tekemässään päätöksessä, ja valituslautakunta ovat kantajan mukaan jo rajoittaneet tutkintansa yhtäältä
haettuun tavaramerkkiin ja toisaalta yhteisön tavaramerkkirekisteröintiin nro 91991. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin suhteellisen hylkäysperusteen tutkimiseksi valituslautakunta on kuitenkin tukeutunut
myös muihin tavaramerkkeihin liittyviin asiakirjoihin. Näin ollen riidanalaisen päätöksen perustelut koskevat aikaisempia
tavaramerkkejä, jotka valituslautakunta on itse sulkenut vertailevan analyysin ulkopuolelle määritelläkseen sekaannusvaaran
olemassaolon. Riidanalaisen päätöksen perustelut ovat näin ollen epätäydellisiä ja valituslautakunta on rikkonut asetuksen
N:o 40/94 73 artiklaa.
111   SMHV, jota väliintulija tukee, vastaa, että kantajalla on ollut mahdollisuus kumota asiakirjojen ja näytön sisältö, johon
riidanalainen päätös perustuu siltä osin kuin siinä määritellään tavaramerkin nro 91991 laaja tunnettuus ja pitkä käyttö Italiassa,
koska nämä asiakirjat on esitetty väiteosastossa käydyn menettelyn kuluessa. Se ei ole kuitenkaan kyseenalaistanut näiden
asiakirjojen pätevyyttä.
112   Mitä tulee siihen seikkaan, että mainitut asiakirjat koskevat tavaramerkkiä, jota ei ole otettu huomioon vertailussa prosessiekonomisten
syiden vuoksi, tämä huomiotta jättäminen ei missään tapauksessa tarkoita, että näillä asiakirjoilla ei olisi merkitystä tarkasteltaessa
italialaisen yleisön käsitystä tavaramerkistä, johon riidanalainen päätös perustuu. Tarkemmin ottaen SMHV ei ole missään vaiheessa
todennut, että tämä huomiotta jättäminen johtaisi siihen, että riitautettuja asiakirjoja ei otettaisi huomioon tarkasteltaessa
italialaisen yleisön käsitystä tavaramerkistä, johon riidanalainen päätös perustuu, mikä johtuu siitä, että nämä kaksi tavaramerkkiä,
joihin on vedottu, vastaavat toisiaan graafisesti. Riidanalaisessa päätöksessä ei näin ollen loukata kantajan menettelyllisiä
oikeuksia, koska viimeksi mainittu olisi voinut ottaa kantaa näyttöön ja asiakirjoihin, joiden avulla määriteltiin aikaisemman
tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja pitkäaikaista käyttöä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
113   Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston päätökset on perusteltava. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13
päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 50 säännön 2 kohdan h alakohdassa
määrätään, että valituslautakunnan päätöksessä on oltava perustelut. Tältä osin on katsottava, että täten vahvistetulla perusteluvelvollisuudella
on sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklasta johtuvalla perusteluvelvollisuudella (asia C‑447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio
21.10.2004, Kok. 2004, s. I‑10107, 64 kohta; yhdistetyt asiat T‑124/02 ja T‑156/02, Sunrider Corporation v. SMHV – Vitakraft-Werke
Wührmann ja Friesland Brands (VITAKRAFT ja VITA/VITATASTE ja BALANCE ja BALANS/META BALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004,
s. II‑1149, 72 kohta).
114   Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 253 artiklassa edellytetyistä perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä
riidanalaisen toimenpiteen tekijän päättely. Tällä velvollisuudella on kaksi tavoitetta: yhtäältä antaa asianomaisille tieto
toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta antaa yhteisöjen tuomioistuimille
mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (asia C‑350/88, Delacre ym. v. komissio, tuomio 14.12.1990, Kok. 1990, s. I‑395,
15 kohta; edellä 113 kohdassa mainittu asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 65 kohta ja edellä 113 kohdassa mainittu asia VITRAKRAFT
ja VITA/VITATASTE ja BALANCE ja BALANS/META BALANCE 44, tuomion 73 kohta).
115   Lisäksi SMHV:n päätökset voivat asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan perustua ainoastaan perusteisiin, joihin osapuolet
ovat voineet ottaa kantaa. Tämä säännös koskee sekä tosiseikkoja että oikeudellisia seikkoja sekä näyttöä.
116   Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen
perustan, mutta se ei kuitenkaan ulotu siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T‑303/03, Lidl
Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Solevita/ SALVITA), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II‑1917, 62 kohta).
117   Käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisessa päätöksessä ilmaistaan selvästi ja yksiselitteisesti valituslautakunnan päättely.
Näin ollen riidanalaisesta päätöksestä, jossa esitetään kantajan valituslautakunnassa esittämät väitteet, ilmenee, että kantaja
on voinut ottaa kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin riidanalainen päätös perustuu, sekä valituslautakunnan arviointinsa yhteydessä
suorittamaan aikaisempien tavaramerkkien käyttöön liittyvän näytön arviointiin.
118   Näin ollen asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ei ole rikottu ja toinen kanneperuste sekä kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
119   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
120   Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Legal
Lindh
Wiszniewska-Białecka
Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä syyskuuta 2006.
E. Coulon

H. Legal
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: espanja.