CELEX: 62005CJ0145
Marken
Richtlinie 89/104/EWG
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem ähnlichen Zeichen
Verlust der Unterscheidungskraft infolge des Verhaltens des Markeninhabers nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begann

1       Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40,
S. 1).
2       Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Levi Strauss & Co. (im Folgenden: Levi Strauss) und der Casucci SpA
(im Folgenden: Casucci) wegen des Verkaufs von Jeanshosen durch Casucci, die mit einem Zeichen versehen sind, das angeblich
eine Marke verletzt, deren Inhaber Levi Strauss ist.

Rechtlicher Rahmen
3       Die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie 89/104 lautet:
„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten;
dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen.
Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen.
Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr
stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere
dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen
kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen. Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr, insbesondere über die Beweislast,
sind Sache nationaler Verfahrensregeln, die von der Richtlinie nicht berührt werden.“
4       Artikel 5 derselben Richtlinie bestimmt:
„(1)      Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
…
b)      ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit
der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
…
(3)      Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:
a)      das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;
b)      unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen
Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
c)      Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
d)      das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.
…“
5       Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie sieht vor:
„Eine Marke wird ferner für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung
a)      infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer
Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.
…“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
6       1980 ließ Levi Strauss in den Beneluxstaaten eine Bildmarke mit der Bezeichnung „mouette“ [Möwe] eintragen, bestehend aus
der nachfolgend wiedergegebenen Zeichnung einer doppelten, in der Mitte nach unten geschwungenen Steppnaht, die sich in der
Mitte der Zeichnung der Naht einer fünfeckigen Tasche befindet:
Die Marke wurde für Kleidung der Klasse 25 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung eingetragen.
7       Casucci brachte in den Beneluxstaaten Jeanshosen mit einem Zeichen auf den Markt, das aus einer doppelten, in der Mitte nach
oben geschwungenen Steppnaht besteht, auf den Gesäßtaschen angebracht ist und wie folgt aussieht:
8       Levi Strauss war der Auffassung, dass Casucci damit die Rechte aus ihrer eingetragenen Marke „mouette“ verletze und erhob
daher am 11. März 1998 Klage beim Tribunal de commerce Brüssel mit dem Antrag, Casucci zur Unterlassung jeder Benutzung des
betreffenden Zeichens für die von ihr vermarkteten Kleidungsstücke zu verurteilen. Außerdem beantragte sie ihre Verurteilung
zur Zahlung von Schadensersatz.
9       Nachdem das Gericht des ersten Rechtszugs ihre Klage mit Urteil vom 28. Oktober 1999 abgewiesen hatte, legte Levi Strauss
bei der Cour d’appel Brüssel Berufung ein. Sie führte dort aus, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes die Verwechslungsgefahr
umfassend unter Berücksichtigung insbesondere des Grades der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem fraglichen Zeichen und
zwischen den damit gekennzeichneten Waren zu beurteilen sei und dass die Verwechslungsgefahr umso größer sei, je stärker die
Unterscheidungskraft der älteren Marke sei. Abgesehen davon, dass ihre Marke und das streitige Zeichen bildliche Ähnlichkeiten
aufwiesen und die gekennzeichneten Waren identisch seien, sei hier von Bedeutung, dass es sich bei der Marke „mouette“ aufgrund
ihres Phantasiegehalts und ihrer ausgiebigen Benutzung seit Jahrzehnten um eine Marke mit starker Unterscheidungskraft handele.
10     Die Cour d’appel Brüssel wies die Berufung von Levi Strauss jedoch mit der Begründung zurück, der Grad der Ähnlichkeit zwischen
dem streitigen Zeichen und der Marke „mouette“ sei gering und vor allem könne die Marke „mouette“ nicht mehr als eine Marke
mit starker Unterscheidungskraft angesehen werden. Denn sie bestehe teilweise aus Komponenten, die aufgrund ihrer weit verbreiteten
und ständigen Benutzung Eigenschaften aufwiesen, die den betreffenden Waren gemeinsam seien. Diese Benutzung habe zwangsläufig
zur Folge, dass die Unterscheidungskraft der genannten Marke deutlich geschwächt worden sei, da diese aus den betreffenden
Komponenten selbst keine Unterscheidungskraft herleiten könne.
11     Levi Strauss legte Kassationsbeschwerde bei der Cour de cassation ein. Sie machte vor dieser geltend, Casucci behaupte offenbar,
dass die Marke „mouette“ noch 1997 Unterscheidungskraft gehabt und dass sie diese 1998 verloren habe, in dem Jahr, in dem
andere Jeanshosen gekauft worden seien, deren Vertrieb in den Beneluxstaaten zur Verwässerung der betreffenden Marke geführt
habe. In diesem Zusammenhang hätte sich die Cour d’appel Brüssel dem Standpunkt des Benelux‑Gerechtshof in seinem Urteil Quick
vom 13. Dezember 1994 (A 93/3) anschließen müssen, wonach das Gericht für die Beurteilung, ob eine Marke starke Unterscheidungskraft
habe, auf den Zeitpunkt abstellen müsse, zu dem die Benutzung des Zeichens begonnen habe – Levi Strauss zufolge also 1997 –,
und etwas anderes nur gelten könne, wenn die betreffende Marke ihre Unterscheidungskraft nach diesem Zeitpunkt ganz oder teilweise
verloren habe, und auch das nur, wenn dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen des Inhabers dieser
Marke zurückzuführen sei. Im vorliegenden Fall dagegen habe die Cour d’appel für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf
den Tag der Verkündung ihres Urteils abgestellt und nicht auf den Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begonnen habe.
Die Cour d’appel Brüssel habe zwar ausgeführt, dass die weite Verbreitung der Komponenten der betreffenden Marke ihre Unterscheidungskraft
deutlich geschwächt habe, aber nicht festgestellt, dass die deutliche Schwächung dieser Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt,
zu dem die Benutzung des Zeichens begonnen habe, ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen von Levi Strauss zurückzuführen
sei. Die Cour d’appel habe deshalb zu Unrecht entschieden, dass die Marke „mouette“ keine Marke mit starker Unterscheidungskraft
mehr sei.
12     Unter diesen Umständen hat die Cour de cassation das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt:
1.      Muss das Gericht die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen, zu dem die als Verletzung
der Marke beanstandete Benutzung der ähnlichen Marke oder des ähnlichen Zeichens begann, um den Schutzumfang einer Marke zu
bestimmen, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde?
2.      Wenn nicht, kann das Gericht die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt
berücksichtigen, zu dem die beanstandete Benutzung begann? Kann es insbesondere die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise
zum Zeitpunkt seiner Entscheidung berücksichtigen?
3.      Ist es, wenn das Gericht durch die Anwendung des unter 1 genannten Kriteriums eine Verletzung der Marke feststellt, in der
Regel gerechtfertigt, dass es die Unterlassung der verletzenden Benutzung des Zeichens anordnet?
4.      Kann etwas anderes gelten, wenn die Anmeldemarke ihre Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt, zu dem die verletzende Benutzung
begann, ganz oder teilweise verloren hat, wobei dies nur gelten soll, wenn dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun
oder Unterlassen des Inhabers dieser Marke zurückzuführen ist?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten und zur zweiten Frage
13     Mit diesen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob das Gericht zur Bestimmung
des Schutzumfangs einer Marke, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft
erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung
des die betreffende Marke verletzenden Zeichens begann, zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach diesem Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt
seiner Entscheidung.
14     Zunächst ist festzustellen, dass Artikel 5 der Richtlinie 89/104 dadurch, dass er dem Inhaber einer Marke das Recht verleiht,
jedem Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichen bei Verwechslungsgefahr zu verbieten, und dass er die
Formen der Benutzung eines solchen Zeichens aufzählt, die verboten werden können, diesen Inhaber gegen Formen der Benutzung
von Zeichen schützen soll, die die betreffende Marke verletzen könnten.
15     Demgemäß hat der Gerichtshof ausgeführt, dass, um die Hauptfunktion der Marke zu gewährleisten, die darin besteht, dem Verbraucher
oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem
sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft
zu unterscheiden, der Markeninhaber vor Konkurrenten geschützt werden muss, die unter Missbrauch der Stellung und des guten
Rufes der Marke widerrechtlich mit dieser Marke versehene Waren veräußern (vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache
C‑349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I‑6227, Randnr. 22, und vom 12. November 2002 in der Rechtssache C‑206/01, Arsenal Football
Club, Slg. 2002, I‑10273, Randnr. 50). Das Gleiche muss gelten, wenn aufgrund einer Ähnlichkeit zwischen den betreffenden
Zeichen und der Marke die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihnen besteht.
16     Sodann haben die Mitgliedstaaten Maßnahmen zu treffen, die so wirksam sind, dass das Ziel der Richtlinie erreicht wird, und
dafür Sorge zu tragen, dass die Betroffenen die ihnen dadurch verliehenen Rechte auch tatsächlich vor den innerstaatlichen
Gerichten geltend machen können (vgl. Urteile vom 10. April 1984 in der Rechtssache 14/83, Von Colson und Kamann, Slg. 1984,
1891, Randnr. 18, und vom 15. Mai 1986 in der Rechtssache 222/84, Johnston, Slg. 1986, 1651, Randnr. 17).
17     Das Recht des Inhabers auf den Schutz seiner Marke vor Verletzungen wäre aber in der Praxis wirkungslos, wenn es nicht erlaubte,
die Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Benutzung des Zeichens begann,
dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt.
18     Würde nämlich die Verwechslungsgefahr zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt als dem, zu dem die Benutzung des betreffenden
Zeichens begann, dann könnte der Benutzer dieses Zeichens einen ungerechtfertigten Vorteil aus seinem eigenen rechtswidrigen
Verhalten ziehen, indem er sich auf eine Schwächung der Bekanntheit der geschützten Marke beriefe, für die er selbst verantwortlich
wäre oder zu der er selbst beigetragen hätte.
19     Schließlich wird nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 eine Marke für verfallen erklärt, wenn sie nach
dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen
Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Der Gesetzgeber ist also bei der Abwägung
der Interessen des Inhabers einer Marke mit den Interessen seiner Wettbewerber an einer Verfügbarkeit der Zeichen im Rahmen
des Erlasses dieser Bestimmung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Verlust der Unterscheidungskraft dieser Marke deren Inhaber
nur entgegengehalten werden kann, wenn der Verlust auf dessen Tun oder Unterlassen zurückzuführen ist. Solange dies nicht
der Fall ist und insbesondere wenn der Verlust der Unterscheidungskraft mit der Tätigkeit eines Dritten zusammenhängt, der
ein die Marke verletzendes Zeichen benutzt, muss die Marke daher weiterhin Schutz genießen.
20     Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen
ist, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft
erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung
des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt.

Zur dritten Frage
21     Mit dieser Frage möchte das Gericht wissen, ob es in der Regel gerechtfertigt ist, die Unterlassung der Benutzung des betreffenden
Zeichens anzuordnen, wenn festgestellt wird, dass dieses Zeichen die geschützte Marke zu dem Zeitpunkt verletzte, zu dem seine
Benutzung begann.
22     Aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ergibt sich im Licht der Antwort auf die erste und die zweite Frage des vorlegenden
Gerichts, dass es dem Inhaber einer eingetragenen Marke gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen
Verkehr eine ähnliche Marke zu benutzen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung dieses Zeichens begann, die Gefahr einer
Verwechslung zwischen der Marke und dem betreffenden Zeichen bestand.
23     Die Richtlinie 89/104 sieht in ihrem Artikel 5 Absatz 3 nicht abschließend einige Maßnahmen vor, die das betreffende Recht
des Inhabers sicherstellen sollen, schreibt aber keine bestimmte Form für diese Maßnahmen vor, so dass die zuständigen nationalen
Stellen insoweit über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen.
24     Das Erfordernis eines in der Praxis wirksamen Schutzes der Rechte des Inhabers aus der Richtlinie 89/104, auf das in Randnummer
16 dieses Urteils hingewiesen worden ist, verlangt jedoch, dass das zuständige Gericht die Maßnahmen ergreift, die nach den
Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, die Rechte des Markeninhabers zu gewährleisten und Verletzungen dieser Marke
zu begegnen. Insoweit erweist sich insbesondere die Anordnung, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen, als
eine Maßnahme, die diese Rechte in der Praxis wirksam gewährleistet.
25     Deshalb ist auf die dritte Frage zu antworten, dass es, wenn das zuständige Gericht feststellt, dass das betreffende Zeichen
zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Benutzung begann, die Marke verletzte, Sache dieses Gerichts ist, die Maßnahmen zu ergreifen,
die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten sind, das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie
89/104 zu gewährleisten, wobei diese Maßnahmen insbesondere die Anordnung einschließen können, die Benutzung des betreffenden
Zeichens zu unterlassen.

Zur vierten Frage
26     Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Anordnung, die Benutzung des betreffenden
Zeichens zu unterlassen, gerechtfertigt ist, wenn die Marke ihre Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung
dieses Zeichens begann, ganz oder teilweise verloren hat, und dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen
des Markeninhabers zurückzuführen ist.
27     Zwar verleiht Artikel 5 der Richtlinie 89/104 dem Inhaber einer Markte bestimmte Rechte, doch zieht diese Richtlinie aus dessen
Verhalten Folgen für die Bestimmung des Schutzumfangs der betreffenden Rechte.
28     So sieht Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 vor, dass der Inhaber einer älteren Marke, der die Benutzung einer jüngeren
eingetragenen Marke in einem Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser
Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund der älteren
Marke grundsätzlich weder die Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann. Desgleichen
bestimmt ihr Artikel 10 für den Fall, dass der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen
ist, nach Abschluss des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt hat oder dass eine
solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde, dass die Marke den in dieser Richtlinie
vorgesehenen Sanktionen unterliegt, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Schließlich wird
nach Artikel 12 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 89/104 eine Marke für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden ist oder infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers
zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist.
29     Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass mit der Richtlinie 89/104 allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden soll zwischen
dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer
an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können (vgl. in Bezug auf das Erfordernis
der Verfügbarkeit von Farben im Fall der Eintragung als Marke einer Farbe als solcher Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache
C‑104/01, Libertel, Slg. 2003, I‑3793).
30     Der Schutz der Rechte des Inhabers einer Marke aus der Richtlinie ist somit nicht bedingungslos, da er u. a. zur Herstellung
eines Gleichgewichts der genannten Interessen auf die Fälle beschränkt ist, in denen sich der Inhaber hinreichend wachsam
zeigt, indem er sich der Benutzung von Zeichen, die seine Marke verletzen können, durch andere Wirtschaftsteilnehmer widersetzt.
31     Dieses Erfordernis der Wachsamkeit ist zudem nicht auf den Bereich des Markenschutzes beschränkt und gilt auch für andere
Bereiche des Gemeinschaftsrechts, wenn ein Rechtssubjekt ein Recht aus dieser Rechtsordnung in Anspruch nimmt.
32     In Randnummer 28 dieses Urteils ist darauf hingewiesen worden, dass eine Marke für verfallen erklärt wird, wenn sie infolge
des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder
Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen ist.
33     Hat eine Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers ihre Unterscheidungskraft verloren, so dass sie
zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 geworden ist, kann ihr Inhaber
somit nicht mehr die Rechte geltend machen, die ihm Artikel 5 der Richtlinie verleiht.
34     Eine solche Untätigkeit kann auch darin bestehen, dass der Inhaber einer Marke es unterlässt, rechtzeitig auf Artikel 5 dieser
Richtlinie zurückzugreifen, um bei der zuständigen Stelle zu beantragen, betroffenen Dritten die Benutzung des Zeichens zu
verbieten, für das eine Verwechslungsgefahr besteht, weil solche Anträge gerade den Zweck haben, die Unterscheidungskraft
dieser Marke zu bewahren.
35     In Anbetracht der Erwägungen in den Randnummern 29 und 30 dieses Urteils hat das zuständige Gericht festzustellen, ob insbesondere
im Zusammenhang mit einer solchen Unterlassung einschließlich einer Unterlassung im Rahmen eines Verfahrens, das dem Schutz
des mit Artikel 5 der Richtlinie 89/104 gewährten Rechts dient und gegebenenfalls verspätet vom Markeninhaber eingeleitet
worden ist, Rechte verfallen sind. Fiele die Berücksichtigung des Verfalls im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 in einem Markenverletzungsverfahren
ausschließlich in die Zuständigkeit des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten, könnte sich daraus für die Markeninhaber je
nach dem betroffenen Recht ein unterschiedlicher Schutz ergeben. Das in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie als
„von wesentlicher Bedeutung“ bezeichnete Ziel, „im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz“ herzustellen, wäre
nicht erreicht (vgl. zur Beweislast für die Verletzung des ausschließlichen Rechts des Inhabers Urteil vom 18. Oktober 2005
in der Rechtssache C‑405/03, Class International, Slg. 2005, I‑0000, Randnrn. 73 und 74).
36     Deshalb kann das zuständige Gericht nach Feststellung eines solchen Verfalls nicht anordnen, dass die Benutzung des betreffenden
Zeichens zu unterlassen ist, selbst wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, die Gefahr von Verwechslungen
zwischen ihm und der fraglichen Marke bestand.
37     Folglich ist auf die vierte Frage zu antworten, dass die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens nicht anzuordnen
ist, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens
ihres Inhabers verloren hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie
89/104 geworden und deshalb verfallen ist.

Kosten
38     Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen
Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von
Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt:
1.
Artikel 5 Absatz 1 der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke, die
ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt
berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des Zeichens begann, dessen Benutzung die betreffende Marke verletzt.
2.
Stellt das zuständige Gericht fest, dass das betreffende Zeichen zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Benutzung begann, die Marke
verletzte, so ist es Sache dieses Gerichts, die Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten
sind, das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 zu gewährleisten; diese Maßnahmen können insbesondere
die Anordnung einschließen, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen.
3.
Die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens ist nicht anzuordnen, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche
Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers verloren hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen
Bezeichnung im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 geworden und deshalb verfallen ist.
Unterschriften.
*
Verfahrenssprache: Französisch.