CELEX: 62008TJ0140
Gemeenschapsmerk
Nietigheidsprocedure
Gemeenschapsbeeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT
Ouder woordmerk KINDER
Relatieve weigeringsgrond
Tekens die niet overeenstemmen
Eerdere oppositieprocedure
Geen gezag van gewijsde
Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, en artikel 53, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009]

Voorgeschiedenis van het geding
Op 8 april 1998 heeft Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt:
„Yoghurt, vruchtenyoghurt, yoghurtdranken, vruchtenyoghurtdranken; halfbereide en kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk op basis van yoghurt respectievelijk yoghurtproducten; yoghurt-cremes.”
Op 14 januari 1999 heeft verzoekster, Ferrero SpA, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle opgegeven waren op basis van haar oudere woordmerk KINDER, dat sinds in Italië is ingeschreven onder nummer 168843, en sinds de vernieuwing ervan onder nummer 684985, voor waren van klasse 30 die zijn omschreven als volgt: „koffie, thee, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; brood, koekjes, gebak, deeg voor banketbakkers- en suikerbakkerswaren, roomijs, honing, melassestroop, gist en rijsmiddelen; zout, mosterd; peper, azijn, sausen; specerijen; consumptie-ijs; cacao, cacaoproducten, te weten cacaopasta voor cacaodranken, chocoladepasta; lagen, in het bijzonder chocoladelagen, chocolade, pralines, versieringen van chocolade voor kerstbomen, producten op basis van chocolade gevuld met alcohol, snoepgoed, suikerbakkerswaren, daaronder begrepen hard en zacht deeg voor gebak”.
Bij beslissing van 29 september 2000 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009).
Deze beslissing is vervolgens op 3 november 2003 bevestigd door de vierde kamer van beroep in zaak R 1147/2000-4.
Ingevolge de afwijzing van de oppositie is het merk in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 42/2004 van 11 oktober 2004 gepubliceerd.
Op 19 augustus 2005 heeft verzoekster op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009) een vordering tot nietigverklaring van dat gemeenschapsmerk ingediend. Deze vordering was gericht tegen alle waren waarop het gemeenschapsmerk betrekking had.
Overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94, waarnaar artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening verwijst, heeft verzoekster tot staving van haar vordering tot nietigverklaring de in punt 4 supra vermelde Italiaanse inschrijving aangevoerd, alsmede 35 andere Italiaanse, Franse, Spaanse en internationale oudere rechten, die in punt 5 van het verzoekschrift worden opgesomd en die alle het element „kinder” alsmede een extra element en/of beeldelementen bevatten.
Bij beslissing van 14 maart 2007 heeft de nietigheidsafdeling het gemeenschapsmerk TiMi KiNDERJOGHURT nietig verklaard overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
Op 4 mei 2007 heeft Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 60 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Dit beroep is toegewezen bij beslissing van 30 januari 2008 van de tweede kamer van beroep (hierna: „bestreden beslissing”). De kamer van beroep heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot nietigverklaring afgewezen.
De kamer van beroep was in wezen van oordeel dat, hoewel de oppositiebeslissingen geen gezag van gewijsde hebben, de nietigheidsafdeling toch gebonden bleef aan de vaststellingen en conclusies ten gronde in de eerdere beslissingen van het BHIM krachtens de regel nemo potest venire contra factum proprium, volgens welke de administratie haar eigen handelingen moet eerbiedigen, in het bijzonder wanneer deze handelingen partijen bij de procedure in staat hebben gesteld, op legitieme wijze rechten op een ingeschreven merk te verkrijgen. Vervolgens heeft de kamer van beroep de vaststellingen in de beslissing van de oppositieafdeling en in de beslissing van de vierde kamer van beroep van 3 november 2003 bevestigd, volgens welke de merken globaal van elkaar verschilden gelet op de sterke verschillen op visueel en fonetisch vlak. Ten slotte heeft zij de vordering tot nietigverklaring afgewezen op grond dat niet was voldaan aan een voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94, te weten dat de tekens gelijk zijn of overeenstemmen.
Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
—
primair, het beroep in zijn geheel te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten;
—
subsidiair, mocht het Gerecht oordelen dat de tekens niet verschillend zijn, hetzij uitspraak te doen over de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 indien het meent over voldoende informatie te beschikken, hetzij de zaak terug te verwijzen naar het BHIM voor verdere afdoening;
—
in het laatste geval, het BHIM enkel te verwijzen in zijn eigen kosten.
Ten gronde
Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, te weten onjuiste toepassing van het beginsel van het gezag van gewijsde en schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.
Eerste middel: onjuiste toepassing van het beginsel van het gezag van gewijsde
Argumenten van partijen
In het kader van dit middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep zichzelf heeft tegengesproken door enerzijds te stellen dat de oppositiebeslissingen niet het negatieve effect van het gewijsde sorteren, omdat zij niet in de weg staan aan de ontvankelijkheid van een latere vordering tot nietigverklaring, maar anderzijds te verklaren dat dergelijke beslissingen niet volledig buiten beschouwing kunnen worden gelaten wanneer uitspraak wordt gedaan op een latere vordering tot nietigverklaring tussen dezelfde partijen, met hetzelfde onderwerp en op grond van dezelfde motivering. Oppositiebeslissingen zijn immers geenszins bindend in het kader van een latere nietigheidsprocedure. Verzoekster voert daartoe vier redenen aan.
In de eerste plaats betoogt verzoekster dat de voor de nietigheidsafdeling overgelegde nieuwe feiten en extra bewijzen, in het bijzonder die welke het bewijs leveren van de bekendheid van het merk KINDER en van de merkenfamilie KINDER, volstaan om in belangrijke mate het onderwerp van het geschil te wijzigen, zodat de conclusies waartoe de oppositieafdeling in haar beslissing is gekomen, niet meer ter zake dienend zijn.
In de tweede plaats is het door de kamer van beroep in de bestreden beslissing gemaakte onderscheid tussen het „positieve effect” en het „negatieve effect” van het gezag van gewijsde kunstmatig en rechtens ongegrond. Ofwel heeft een beslissing gezag van gewijsde, ofwel niet.
In de derde plaats geldt de in de bestreden beslissing aangehaalde regel nemo potest venire contra factum proprium niet in administratieve procedures.
In de vierde plaats kunnen de afwijzing van een oppositie en de daarop volgende inschrijving van een gemeenschapsmerk geen rechtszekerheid of gewettigd vertrouwen voor de merkhouder creëren, aangezien de regeling de mogelijkheid biedt om de inschrijving later aan te vechten in het kader van een vordering tot nietigverklaring of van een reconventionele vordering in een inbreukprocedure.
Op basis van dit betoog komt verzoekster tot de conclusie dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.
Het BHIM stemt om te beginnen in met de in de bestreden beslissing en in het verzoekschrift verdedigde opvatting dat de nietigheidsafdeling niet gebonden is door de uitkomst van de oppositieprocedure wanneer de feitelijke basis van het geding aanzienlijk is gewijzigd, aangezien zij dan uitspraak dient te doen in een nieuwe zaak.
Vervolgens betoogt het BHIM dat daarentegen met betrekking tot zaken die feitelijk en rechtens dezelfde zijn, een belangrijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de „noodzaak van samenhang” die een administratieve instantie belast met merkinschrijving moet eerbiedigen door op elke zaak dezelfde rechtsbeginselen toe te passen en door voor zover mogelijk rekening te houden met precedenten in identieke of soortgelijke zaken, en anderzijds de op deze instantie rustende verplichting om tot dezelfde conclusie te komen als in een vorige zaak wegens de juridisch bindende aard van de eerdere beslissing van deze instantie of van een hogere administratieve of rechterlijke instantie.
Dienaangaande voert het BHIM aan dat de „noodzaak van samenhang”, die de vorm aanneemt van de vaststelling van interne richtsnoeren, praktische nota’s of kwaliteitscontroles die meer of minder bindend kunnen zijn, overeenkomstig de rechtspraak wordt beperkt door de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel. Daaruit volgt dat een instantie niet gebonden is door een eerdere beslissing waarin blijk is gegeven van een onjuiste opvatting. Aangezien de beslissingen die het BHIM krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dient te nemen, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid, moet de rechtmatigheid van deze beslissingen uitsluitend worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van het BHIM of van haar kamers van beroep.
Los van de vraag of de regel nemo potest venire contra factum proprium van toepassing is, is het BHIM derhalve van mening dat deze regel in casu niet in die zin kan worden uitgelegd dat de nietigheidsafdeling gebonden was door eerdere beslissingen van de oppositieafdeling of van de kamer van beroep die in dezelfde zaak waren vastgesteld.
Deze uitlegging is voorts in overeenstemming met een lezing a contrario van artikel 62, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 64, lid 2, van verordening nr. 207/2009), volgens hetwelk de „eerste instantie” enkel gebonden is aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep wanneer een zaak wordt teruggewezen naar de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen en voor zover de feiten dezelfde zijn.
Verder is het BHIM het eens met verzoeksters argument dat de afwijzing van een oppositie en de daarop volgende inschrijving van een gemeenschapsmerk geen gewettigd vertrouwen kunnen creëren.
Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep daadwerkelijk blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat de nietigheidsafdeling gebonden was door de eerdere beslissing van de oppositieafdeling.
Alvorens de bestreden beslissing te vernietigen, dient volgens het BHIM evenwel te worden vastgesteld of de kamer van beroep zich correct heeft uitgesproken over de grond van de zaak. Bijgevolg dient voor de onderhavige procedure te worden onderzocht of de bestreden beslissing gegrond is voor zover de kamer van beroep daarin de overeenstemming van de tekens in het kader van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft beoordeeld.
Beoordeling door het Gerecht
In het kader van dit middel dient de relevantie te worden onderzocht, in de context van een nietigheidsprocedure voor het BHIM, van de vaststellingen en de conclusies van een kamer van beroep in een eerdere beslissing, die werd vastgesteld in het kader van een oppositieprocedure tussen dezelfde partijen en over hetzelfde gemeenschapsmerk.
In dit verband dient allereerst te worden opgemerkt dat, los van het antwoord op deze vraag, de kamer van beroep in de punten 32 tot en met 46 van de bestreden beslissing een autonoom en volledig onderzoek van de grond van de zaak heeft verricht, in het bijzonder van de overeenstemming van de betrokken tekens, waarop het tweede middel van verzoekster betrekking heeft.
In deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat, niettegenstaande de vaststellingen in punt 30 van de bestreden beslissing, de kamer van beroep het beginsel van het gezag van gewijsde in casu niet heeft toegepast. Bijgevolg berust het eerste middel op een onjuiste premisse en moet dus worden afgewezen.
Alvorens over te gaan tot het onderzoek van het tweede middel, dient toch te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de punten 17 tot en met 29 van de bestreden beslissing terecht heeft verklaard dat het beginsel van het gezag van gewijsde, dat vereist dat het definitieve karakter van een rechterlijke beslissing niet op losse schroeven wordt gezet, niet van toepassing is op de relatie tussen een eindbeslissing inzake oppositie en een vordering tot nietigverklaring, onder meer omdat de procedures voor het BHIM van administratieve aard zijn, en niet van rechterlijke aard, en voorts omdat de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94, te weten artikel 52, lid 4, en artikel 96, lid 2 (thans artikel 53, lid 4, en artikel 100, lid 2, van verordening nr. 207/2009), geen regel in die zin bevatten.
De kamer van beroep heeft in punt 30 van de bestreden beslissing eveneens terecht opgemerkt dat de vaststellingen in de eindbeslissing inzake oppositie niet volledig buiten beschouwing konden worden gelaten wanneer uitspraak wordt gedaan op een vordering tot nietigverklaring tussen dezelfde partijen, met hetzelfde onderwerp en op grond van dezelfde motivering, op voorwaarde dat deze vaststellingen of de besliste punten niet op losse schroeven worden gezet door nieuwe feiten, nieuwe bewijzen of een nieuwe motivering. Dit is immers slechts een bijzondere uitdrukking van de rechtspraak volgens welke de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM een factor vormt die in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling of een teken kan worden ingeschreven [zie in die zin arrest Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punten 45 en 53].
Daarentegen heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing ten onrechte geoordeeld dat de instanties van het BHIM in het kader van een nietigheidsprocedure gebonden zijn door de vaststellingen in een eindbeslissing die is gewezen in het kader van een oppositieprocedure, krachtens de regel nemo potest venire contra factum proprium, de bescherming van de verworven rechten en het beginsel van rechtszekerheid en van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Aangezien de beslissing — ook al gaat het om een eindbeslissing — die in het kader van een oppositieprocedure is vastgesteld, geen enkel gezag van gewijsde heeft, kan deze beslissing immers geen verworven rechten doen ontstaan en evenmin een gewettigd vertrouwen creëren wat het resultaat van een latere nietigheidsprocedure betreft. Indien het betoog van de kamer van beroep op dit punt wordt gevolgd, zou voorts elke vordering tot nietigverklaring waarmee wordt opgekomen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk dat het voorwerp is geweest van een oppositiebeslissing, ieder nuttig effect worden ontnomen wanneer de partijen, het voorwerp en de motivering dezelfde zijn, terwijl een dergelijke vordering volgens verordening nr. 40/94 mogelijk is, zoals blijkt uit de voorgaande overwegingen.
Derhalve heeft de kamer van beroep ten onrechte geconcludeerd dat de vaststellingen in de eindbeslissing inzake oppositie bindend zijn in het kader van de latere nietigheidsprocedure.
Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
In het kader van het tweede middel is verzoekster in de eerste plaats van mening dat de bekendheid van haar verschillende oudere merken niet naar behoren in aanmerking is genomen door de kamer van beroep.
Dienaangaande brengt zij om te beginnen in herinnering dat de bekendheid en het onderscheidend vermogen in de context van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 een „cruciale rol” spelen en dat zij in de context van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening wezenlijke elementen zijn voor de vaststelling of er verwarringsgevaar bestaat.
Verder heeft de kamer van beroep weliswaar in punt 35 van de bestreden beslissing de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd wat de grote bekendheid van het oudere merk betreft, maar zij heeft daarna nagelaten om rekening te houden met deze bekendheid bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk en bij de vergelijking van laatstgenoemd merk met het litigieuze merk.
Door in punt 35 van de bestreden beslissing met betrekking tot de beoordeling van de bewijzen van de bekendheid van het oudere merk te concluderen dat uit studies ook bleek dat het woord „kinder” spontaan werd geassocieerd met suikerbakkerswaren van het merk KINDER, heeft de kamer van beroep voorts ten onrechte het gamma van waren beperkt waarvoor het merk KINDER bekendheid geniet. Bij een juiste beoordeling zou de kamer van beroep immers tot de conclusie zijn gekomen dat het merk KINDER niet alleen wordt geassocieerd met suikerbakkerswaren, maar ook met chocolade, chocolade-eieren, tussendoortjes (daaronder begrepen tussendoortjes op basis van melk) en chocoladerepen.
Anders dan de kamer van beroep stelt, moet ten slotte de bekendheid van een merk in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de overeenstemming van twee tekens. Op dit punt herinnert verzoekster aan de rechtspraak volgens welke merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. Hoewel deze rechtspraak betrekking heeft op gevallen van overeenstemming die onder artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vallen, neemt dit niet weg dat de bekendheid, als relevante factor in het onderhavige geval, ook in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de overeenstemming van twee tekens in het kader van artikel 8, lid 5, van deze verordening. Verzoekster betoogt in dit verband dat het bestaan van een verband tussen de mate van bekendheid en de overeenstemming van de merken is erkend door het oude Benelux-merkenrecht, in die zin dat hoe sterker of hoe bekender het merk is, hoe gemakkelijker het bestaan van een associatie of een overeenstemming moet worden erkend.
In de tweede plaats zijn de waren waarop het litigieuze merk en de oudere merken betrekking hebben, weliswaar niet dezelfde en zij behoren niet tot dezelfde klasse, maar dit neemt niet weg dat de betrokken waren zeer soortgelijk zijn. Aangezien de consument de waren van de merkenfamilie met de term „kinder” sterk associeert met melk en melkproducten in het algemeen, kan het gebruik van het teken TiMi KiNDERJOGHURT voor yoghurtproducten immers bij de consument tot een sterke associatie leiden tussen de waren die behoren tot deze merkenfamilie en de waren waarop het litigieuze merk betrekking heeft.
In de derde plaats laakt verzoekster ook dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met het feit dat zij houder is van een grote familie van merken die het element „kinder” in combinatie met onderscheidende of beschrijvende woorden of symbolen bevatten of daaruit bestaan.
Het bestaan van eenzelfde serie of familie van merken is een relevante factor voor de beoordeling of er verwarringsgevaar bestaat. Verwarringsgevaar kan immers ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het litigieuze merk met de oudere merken die tot de serie behoren, wanneer het litigieuze merk en deze oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het litigieuze merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Er kan zelfs sprake zijn van een dergelijk gevaar wanneer — zoals in casu — op grond van de vergelijking van het litigieuze merk met elk afzonderlijk beschouwd ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld.
Aangezien in casu nooit is betwist, noch door Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck noch door de kamer van beroep, dat het element „kinder” het wezenlijke element is van een merkenfamilie en dat alle merken waaruit deze familie bestaat, op grote schaal op de markt worden gebruikt en door de consument worden opgevat als een merkenfamilie, is het evident dat het litigieuze merk onmiddellijk zal worden opgevat als een ander merk van de familie of de serie, doordat het ook het element „kinder” bevat. Daardoor staat het verwarringsgevaar, daaronder begrepen het gevaar voor associatie in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, vast.
In de vierde en laatste plaats is verzoekster van mening dat de beoordeling van de kamer van beroep in de punten 36 tot en met 44 van de bestreden beslissing, volgens welke de twee tekens niet overeenstemmen, onsamenhangend en onjuist is. Daartoe voert zij drie redenen aan.
Ten eerste heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de rechtspraak volgens welke de mate van overeenstemming voor de vergelijking van de tekens overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, niet dezelfde is als die welke artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening vereist. Anders dan de tweede bepaling, vereist de eerste immers niet dat de tekens dermate overeenstemmen dat er verwarringsgevaar ontstaat.
Ten tweede heeft de kamer van beroep de overeenstemming van de tekens niet beoordeeld op basis van de erdoor opgeroepen algemene indruk, maar na een „analytische ontleding” van het litigieuze merk.
Ten derde is de vaststelling van de kamer van beroep, dat het element „timi” het dominerende bestanddeel van het litigieuze merk is, kennelijk onjuist. Dit element is immers in het wit gedrukt tegen een donkerdere achtergrond, waardoor het „onmiddellijk minder leesbaar” wordt dan wanneer het in het zwart tegen een witte achtergrond zou zijn gedrukt, en voorts vormt het door de afmetingen ervan slechts een klein onderdeel van het gehele merk. Het element „kinder” is daarentegen het dominerende bestanddeel van het merk. Het element „kinderjoghurt” is immers in het zwart gedrukt en neemt veel meer plaats in beslag dan het element „timi”. Verder moet worden aangenomen dat het element „joghurt” als beschrijvend woord ofwel verwaarloosbaar is, ofwel in feite de overeenstemming met de merkenfamilie KINDER versterkt. Voorts heeft de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing eveneens ten onrechte vastgesteld dat het element „kinder” niet afsteekt of niet verschijnt als een zelfstandig element, en verbonden is met het element „joghurt”. Volgens de rechtspraak neemt immers het feit dat een onderscheidend element verbonden is met een beschrijvend element, de overeenstemming van het onderscheidende element niet weg. Zelfs indien dient te worden aangenomen dat het element„timi” ook relevant is, mocht de kamer van beroep ten slotte niet volledig voorbijgaan aan het element „kinder” bij de vergelijking van de twee tekens. Verzoekster herinnert er in dit verband aan dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar.
Verzoekster concludeert hieruit om te beginnen dat er een groot gevaar voor afbreuk bestaat in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, bestaande in aantasting van het onderscheidend vermogen en de reputatie van het woordmerk KINDER, verder dat Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ongerechtvaardigd voordeel trekt uit dit onderscheidend vermogen en deze reputatie, en ten slotte dat er ook een groot gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening bestaat, gelet op de overeenstemming van de merken, de soortgelijkheid van de waren en de bekendheid van het merk KINDER en van de merkenfamilie van verzoekster.
Het BHIM betwist de argumenten van verzoekster.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat het bestaan van overeenstemming tussen het oudere merk en het litigieuze merk een toepassingsvoorwaarde is die artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, waarnaar artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening verwijst, gemeen hebben. Wat de beoordeling van deze voorwaarde betreft, blijkt uit de rechtspraak inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB L 40, blz. 1
) (dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94), dat deze voorwaarde inzonderheid het bestaan van punten van visuele, fonetische of begripsmatige overeenkomst onderstelt (zie arrest Hof van , Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 28, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Verder blijkt nog uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dat de voorwaarde van overeenstemming niet inhoudt dat moet worden aangetoond dat bij het relevante publiek verwarring tussen het oudere bekende merk en het litigieuze merk kan ontstaan. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De vergelijking van de tekens dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie naar analogie arrest Gerecht van 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM — Citi (CITI), T-181/05, Jurispr. blz. II-669, punten 64 en 65, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Niettegenstaande de aanwezigheid van het element „kinder” in beide tekens, zijn er in casu, zoals de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, een aantal visuele en fonetische kenmerken waardoor uitgesloten is dat de tekens worden opgevat als overeenstemmende tekens.
In de eerste plaats vormt het element „kinder” één geheel met het element „joghurt”, waardoor zij geen specifiek zelfstandig bestaan leiden. De elementen „kinder” en „joghurt” zijn immers niet alleen visueel even belangrijk, maar de gestileerde onregelmatigheid van het dansende en golvende lettertype van het element „kinderjoghurt” creëert een harmonieuze eenheid waarin de twee bestanddelen nauwelijks nog merkbaar zijn. Deze bijzondere kenmerken tonen aan dat, anders dan verzoekster betoogt, het element „kinder” niet gewoon verbonden is met het element „joghurt”. Door het gestileerde lettertype dat in het litigieuze merk voor het element „kinder” wordt gebruikt, lijkt dit merk bovendien visueel niet op het oudere woordmerk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd en waarvoor een standaardlettertype is gebruikt.
In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat het element „kinder” in het litigieuze merk louter deel uitmaakt van het element „kinderjoghurt”, dat van ondergeschikt belang is ten opzichte van het element „timi”. Dienaangaande falen de argumenten die verzoekster heeft aangevoerd ten bewijze dat het element „timi” niet het dominerende bestanddeel is door de kleine afmetingen en de minder leesbare aard ervan dan het element „kinderjoghurt”. Uit visueel oogpunt is dat element immers het convergentiepunt van het teken, aangezien het duidelijk zichtbaar en centraal is geplaatst boven het element „kinderjoghurt”, zodat het als eerste aandacht trekt. Deze centrale positie compenseert ruimschoots het feit dat het element „timi” in een kleiner lettertype is gedrukt dan het voor het element „kinderjoghurt” gebruikte lettertype, alsook het feit dat de afdruk in het wit tegen een zwarte achtergrond eventueel ertoe kan leiden dat het element „timi” minder leesbaar is dan het element „kinderjoghurt” onderaan het teken. Verder dient uit fonetisch oogpunt te worden vastgesteld dat het element „timi” als eerste wordt uitgesproken, zodat de consument daaraan meer belang hecht. Het element „kinder” wordt dus overschaduwd door het dominerende bestanddeel „timi”, dat de consument ongetwijfeld opvalt.
In de derde plaats, in tegenstelling tot de positie ervan in het oudere woordmerk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, bevindt het element „kinder” zich in het litigieuze merk tussen twee andere elementen, te weten „timi” en „joghurt”. Een dergelijk verschil leidt niet alleen ertoe dat de fonetische overeenstemming die tussen de twee tekens kan bestaan wegens het gemeenschappelijke element ervan, wezenlijk wordt afgezwakt, maar ook de eventuele visuele overeenstemming wegens dit gemeenschappelijke element. Het element „kinder” is dus een verwaarloosbaar element in de door het betrokken merk opgeroepen totaalindruk.
Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens niet overeenstemden.
Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet door de andere argumenten van verzoekster.
Wat in de eerste plaats de argumenten inzake de bekendheid van het oudere merk en de soortgelijkheid van de door de betrokken merken aangeduide waren betreft, dient te worden vastgesteld dat deze elementen weliswaar in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar zij hebben geen enkele weerslag op de beoordeling van de overeenstemming van de tekens.
In elk geval dient met betrekking tot het argument inzake de bekendheid van het oudere merk te worden opgemerkt dat in casu het in de punten 56 tot en met 58 supra vastgestelde ontbreken van overeenstemming tussen de betrokken tekens dermate uitgesproken is dat de bekendheid van het merk KINDER, los van de vraag of deze betwist is, niet in staat is om deze vaststelling op losse schroeven te zetten. Wat verder het argument inzake de soortgelijkheid van de door de betrokken merken aangeduide waren betreft, dient eerst erop te worden gewezen dat de waren van het litigieuze merk alle betrekking hebben op yoghurt en vallen onder klasse 29, terwijl de waren van de 36 oudere rechten die zijn aangevoerd ter staving van de vordering tot nietigverklaring, in wezen cacao- en chocoladeproducten, gebak en banketbakkers- en suikerbakkerswaren zijn, die vallen onder klasse 30. Anders dan verzoekster betoogt, leidt voorts het feit dat bepaalde van laatstgenoemde waren een bepaalde hoeveelheid melk kunnen bevatten, niet ertoe dat zij daardoor soortgelijk zijn aan melk of melkproducten in het algemeen, en a fortiori niet aan yoghurtproducten. Uit een en ander volgt, dat het ontbreken van overeenstemming tussen de betrokken tekens zeker niet wordt gecompenseerd door het bestaan van een of andere soortgelijkheid tussen de erdoor aangeduide waren.
Wat in de tweede plaats het argument inzake het bestaan van een familie of serie van merken betreft, dient eraan te worden herinnerd dat in de rechtspraak is erkend dat in het geval van een familie of serie van merken het verwarringsgevaar, dat in het kader van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld, groter is door het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het litigieuze merk betrekking heeft, door ten onrechte te menen dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken (zie naar analogie arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 63). Evenwel blijkt ook uit deze rechtspraak dat het bestaan van een familie of serie van merken niet relevant is in het kader van de beoordeling van de vraag of is voldaan aan de toepassingsvoorwaarde die artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gemeen hebben, te weten het bestaan van overeenstemming tussen het oudere merk en het litigieuze merk.
In elk geval, gesteld dat het bestaan van een familie of serie van merken een relevante factor is bij de beoordeling van het bestaan van een dergelijke overeenstemming, is het gevaar dat de consument in casu daadwerkelijk kan denken dat het litigieuze merk deel uitmaakt van deze familie of serie van merken, zeer zwak of zelfs onbestaande wegens het belang van de verschillen die bestaan tussen het litigieuze merk en de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens.
In dit verband dient immers in het bijzonder te worden gewezen op de drie volgende punten. Ten eerste wordt het element „kinderjoghurt” van het litigieuze merk, in tegenstelling tot de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, in één woord geschreven, zonder een spatie tussen het element „kinder” en het element „joghurt”. Ten tweede wordt het litigieuze merk, anders dan de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, gekenmerkt door de gestileerde onregelmatigheid van het element „kinderjoghurt”, zoals vastgesteld in punt 56 supra. Ten derde bevat het litigieuze merk, in tegenstelling tot de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, het element „timi”, dat wegens de dominerende aard ervan het element „kinderjoghurt” en, a fortiori, het onderdeel „kinder”, overschaduwt.
Bijgevolg moet het argument inzake het bestaan van een familie of serie van merken worden afgewezen.
Wat in de derde plaats het argument betreft dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit dat in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 de beoordeling van de mate van overeenstemming niet vereist dat wordt beoordeeld of er verwarringsgevaar bestaat, dient te worden vastgesteld dat uit de door de kamer van beroep aangevoerde elementen — die het Gerecht heeft overgenomen in de punten 56 tot en met 58 supra — blijkt dat er geen sprake is van overeenstemming, los van de vraag of de mate van overeenstemming eventueel verwarringsgevaar kan doen ontstaan. Het argument van verzoekster is dus niet ter zake dienend en moet worden afgewezen.
In de vierde en laatste plaats heeft de kamer van beroep, anders dan verzoekster betoogt, geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door over te gaan tot een „analytische ontleding” van het litigieuze merk. In het kader van de beoordeling van de mate van overeenstemming dient immers rekening te worden gehouden met de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van de bestanddelen van deze merken, maar dit is niet onverenigbaar met een achtereenvolgend onderzoek van deze bestanddelen. In casu heeft de kamer van beroep eerst in punt 43 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de verschillen tussen de tekens opwogen tegen het enige punt van overeenstemming, en zij heeft vervolgens erop gewezen dat de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindrukken verschillend waren wanneer deze tekens in hun totaliteit werden vergeleken. Aangezien die „analytische ontleding” niet is gebeurd ten koste van de inaanmerkingneming van de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van de bestanddelen van de betrokken merken, faalt het argument van verzoekster.
Blijkens al het voorafgaande moet het tweede middel derhalve ongegrond worden verklaard.
Derhalve dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Ferrero SpA wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 oktober 2009.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.