CELEX: 62003CJ0353
Znamke
Direktiva 89/104/EGS
Odsotnost razlikovalnega učinka
Z uporabo dobljen razlikovalni učinek
Uporaba dela registrirane znamke ali kombinacija z le-to

Predlog za sprejem predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva) in člena
7(3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1, v nadaljevanju: Uredba).
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Société des produits Nestlé SA (v nadaljevanju: Nestlé) in Mars UK Ltd (v nadaljevanju:
Mars), katerega predmet je zahteva Nestlé za registracijo kot znamke dela slogana, ki sestavlja registrirano znamko, katere
imetnik je že ta družba.

Pravni okvir
V smislu člena 2 Direktive je „znamka lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti
iz besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago
in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“
Člen 3 Direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“ se glasi, kot sledi:
„1.      Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:
[…]
b)      znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
[…]
3.      Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred
datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj […]“
Člen 4 ter člen 7(1)(b) in (3) Uredbe sta sestavljena iz vsebinsko enakih izrazov kot so izrazi iz členov 2 in 3(1)(b) in
(3) Direktive.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
Slogan „HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT“ („vzemi si odmor… vzemi si Kit Kat“) kot tudi ime „Kit Kat“ sta registrirani znamki
v Združenem kraljestvu v razredu 30, kot ga določa Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije
znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in sicer za čokoladne izdelke, slaščice, bonbone in piškote.
Dne 28. marca 1995 je Nestlé, imetnik teh dveh znamk, v Združenem kraljestvu zahteval registracijo znamke HAVE A BREAK v razredu
30.
Ta zahteva je bila predmet ugovora s strani Marsa, ki se je skliceval predvsem na člen 3(1)(b) Direktive.
Dne 31. maja 2002 je bilo na podlagi te določbe ugovoru ugodeno in zahteva za registracijo je bila zavrnjena.
Nestlé je vložil pritožbo na High Court of Justice (Anglija in Wales), Chancery Division. Pritožba je bila z odločbo z dne
2. decembra 2002 zavrnjena.
Nestlé se je zoper odločbo pritožil na Court of Appeal (Anglija in Wales) (Civil Division).
To sodišče je glede elementov postopka, ki teče pred njim, menilo, da je stavek „HAVE A BREAK“ brez lastnega razlikovalnega
učinka in da zato določbe člena 3(1)(b) Direktive načeloma izključujejo njegovo registracijo kot znamko.
Ocenjuje, da je registracija tako lahko mogoča le na podlagi člena 3(3) Direktive, z dokazanim razlikovalnim učinkom, pridobljenim
z uporabo.
Poudarja, da je bila zahteva za registracijo zavrnjena, ker je bil stavek „HAVE A BREAK“ uporabljen predvsem kot del registrirane
znamke HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT in ne kot samostojna znamka.
Navaja, da bi lahko po mnenju Nestlé to pojmovanje imelo hude posledice za subjekte, ki nameravajo registrirati znamke, vključno
z oblikami, saj se take znamke redko uporabljajo same.
Navaja, da lahko stavek, podoben sloganu, ki je povezan z znamko, s svojim ponavljanjem sčasoma ustvari razlikovalen in samostojen
vtis in tako z uporabo pridobi razlikovalni učinek.
V teh okoliščinah je Court of Appeal (Anglija in Wales) (Civil Division) odločil, da prekine postopek in Sodišču v predhodno
odločanje predloži naslednje vprašanje:
„Ali lahko znamka pridobi razlikovalni učinek iz člena 3(3) [Direktive] in člena 7(3) [Uredbe] zaradi uporabe te znamke kot
dela druge znamke ali v kombinaciji z njo?“

Vprašanje za predhodno odločanje
Pri obravnavanju podatkov iz predložitvene odločbe je treba postavljeno vprašanje razumeti, kot da se z njim zahteva le razlaga
Direktive, saj se Uredba glede dejstev v postopku v glavni stvari ne uporablja.
S svojim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, če lahko znamka pridobi razlikovalen učinek iz člena 3(3) [Direktive]
in člena 7(3) [Uredbe] zaradi uporabe te znamke kot dela druge znamke ali v kombinaciji z njo.
Nestlé in irska vlada menita, da se lahko razlikovalni učinek znamke na podlagi člena 3(3) Direktive pridobi kot posledica
uporabe te znamke kot dela druge znamke ali v kombinaciji z njo.
Mars, vlada Združenega kraljestva in Komisija ocenjujejo, da znamka ne more pridobiti razlikovalnega učinka le, če se uporablja
kot del sestavljene znamke. Mars in Komisija pa priznavata, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek, če se uporablja v
kombinaciji z drugo znamko. Vlada Združenega kraljestva trdi, da se lahko pridobi razlikovalni učinek tudi z uporabo znamke
kot fizičnega elementa.
V zvezi s tem je treba spomniti, da ima znamka v skladu s členom 2 Direktive razlikovalni učinek, če se blago in storitve
nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.
Na podlagi člena 3(1)(b) Direktive se znamke ne smejo registrirati ali, če so registrirane, se jih lahko razglasi za neveljavne,
kadar so brez slehernega razlikovalnega učinka.
Kljub temu člen 3(3) Direktive izključuje uporabo te zadnje določbe, če je znamka pred datumom prijave za registracijo in
z njeno uporabo dobila razlikovalni značaj.
Naj bo razlikovalni učinek lasten ali pa pridobljen z uporabo, ga je treba presojati glede na proizvode ali storitve, za katere
se zahteva registracija, in po drugi strani, glede na to, kako se predpostavlja, da povprečni potrošnik, ki je normalno obveščen
in razumno pozoren in preudaren, zaznava kategorijo zadevnih proizvodov in storitev (sodba z dne 18. junija 2002 v zadevi
Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točki 59 in  63).
Kar zadeva pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo, mora zaznavanje  upoštevne javnosti proizvodov ali storitev, kot da
izvirajo iz določenega podjetja, nastati zaradi uporabe znamke kot znamke (zgoraj navedena sodba v zadevi Philips, točka 64).
Da je ta zadnji pogoj v postopku v glavni stvari izpolnjen, ne pomeni nujno, da je znamka, za katero se zahteva registracija,
predmet samostojne uporabe.
Dejansko člen 3(3) Direktive ne vsebuje omejitve v tem smislu, saj navaja le „z […] uporabo“ znamke.
Izraz „uporaba znamke kot znamke“ je treba torej razumeti, kot da se nanaša samo na uporabo znamke z namenom, da upoštevna
javnost proizvode ali storitve zazna, kot da izvirajo iz določenega podjetja.
Vendar tako zaznavanje in torej pridobitev razlikovalnega učinka lahko izhaja iz uporabe kot dela registrirane znamke, njenega
elementa, in iz uporabe razlikovalne znamke v kombinaciji z registrirano znamko. V obeh primerih zadostuje, da zadevna javnost
zaradi te uporabe dejansko zazna proizvod ali storitev, označena z eno samo znamko, za katero je zahtevana registracija, kot
da izvira iz določenega podjetja.
Treba je poudariti, da je treba elemente, ki lahko pokažejo, da je znamka postala sposobna identificirati zadevni proizvod
ali storitev, presojati globalno in da se v okviru te presoje zlasti lahko upoštevajo: tržni delež znamke, intenzivnost, geografsko
območje in trajanje uporabe te znamke, pomembnost investicij podjetja za promocijo znamke, delež upoštevne javnosti, ki zazna
proizvode ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja zaradi znamke, pojasnila trgovinskih in industrijskih zbornic
ali drugih poklicnih združenj (sodba z dne 4. maja 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str.
I-2779, točki 49 in 51).
V zaključku bi bilo treba na predhodno vprašanje odgovoriti, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek iz člena 3(3) Direktive
z uporabo te znamke kot dela registrirane znamke ali v kombinaciji z njo.

Stroški
Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči
o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:
Znamka lahko dobi razlikovalni učinek iz člena 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju
zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami z uporabo te znamke kot dela registrirane znamke ali v kombinaciji z
njo.
Podpisi:
*
Jezik postopka: angleščina.