CELEX: 62009TJ0137
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de registo da marca comunitária nominativa R10
Marca nominativa nacional R10 não registada
Transmissão da marca nacional
Vício processual

Antecedentes do litígio
Em 2 de Janeiro de 2006, Aurelio Muñoz Molina apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização
do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009
do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo R10.
O pedido de marca comunitária foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.° 30/2006, de 24 de Julho de 2006.
Em 24 de Outubro de 2006, a DL Sports & Marketing Ltda deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.° do Regulamento
n.° 40/94 (actual artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009), ao registo da marca pedida. A referida oposição baseava‑se na
marca não registada ou no sinal R10 utilizado comercialmente e tinha por objecto todos os produtos com a marca pedida. Os
fundamentos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.°, n.° 2, alínea c), e no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento
n.° 40/94 [actuais artigos 8.°, n.° 2, alínea c), e 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009].
Em 28 de Novembro de 2006, a Divisão de Oposição concedeu à DL Sports & Marketing o prazo de quatro meses, até 29 de Março
de 2007, para provar, concretamente, a existência e a validade do direito anterior invocado. Em 29 de Março de 2007, a DL
Sports & Marketing pediu a prorrogação do prazo, prorrogação que lhe foi concedida em 8 de Junho de 2007, correndo esse prazo
até 9 de Agosto de 2007. Em 24 de Outubro de 2007, a Divisão de Oposição verificou que não tinha sido apresentado nenhum elemento
em apoio da oposição.
Por carta de 31 de Outubro de 2007, o advogado da recorrente, Nike International Ltd, informou a Divisão de Oposição de que,
por contrato de 20 de Junho de 2007, a DL Sports & Marketing tinha transmitido à recorrente – por intermédio da Nike, Inc.
– a propriedade de várias marcas e direitos de propriedade industrial (a seguir «contrato de transmissão»). O advogado da
recorrente referiu que tinha recebido do novo proprietário desse direito a instrução de prosseguir o processo de oposição
e pediu, portanto, que figurasse nesse processo na qualidade de representante.
Em 19 de Fevereiro de 2008, a Divisão de Oposição negou provimento à oposição, pelo facto de a DL Sports & Marketing não ter
demonstrado, no prazo fixado, a existência do direito anterior invocado em apoio da referida oposição (a seguir «decisão da
Divisão de Oposição»).
Em 28 de Março de 2008, a recorrente interpôs, no IHMI, recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 57.°
a 62.° do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009).
Por decisão de 21 de Janeiro de 2009 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI julgou o recurso
inadmissível devido ao facto de a recorrente não ter provado o seu estatuto de parte no processo de oposição e, por conseguinte,
não ter legitimidade para interpor um recurso da decisão da Divisão de Oposição. A Câmara de Recurso, efectivamente, considerou
que, na referida instância, o advogado da recorrente não tinha indicado – e muito menos provado – que o direito anterior invocado
em apoio da oposição figurava entre as marcas cedidas à recorrente. A Câmara de Recurso precisou que, durante o recurso, a
recorrente não conseguiu provar que era titular do direito anterior. Assim, a Câmara de Recurso considerou que o contrato
de transmissão demonstrava unicamente que a recorrente tinha adquirido algumas marcas comunitárias, mas não especificamente
o direito anterior invocado.

Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Alterar a decisão recorrida, declarando que o recurso interposto na Câmara de Recurso é admissível e ordenar a esta última
que actue em consequência, decidindo quanto ao mérito do referido recurso;
–        A título subsidiário, declarar a violação, pela Câmara de Recurso e pela Divisão de Oposição, do artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94 (actual artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009) e das outras disposições aplicáveis e ordenar que o processo volte
à fase anterior para sanação pelo facto de a recorrente não ter tido a oportunidade de corrigir as irregularidades como cessionária
do direito anterior e/ou, pelo menos, que a decisão seja notificada correctamente ao representante do titular do direito anterior.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        Negar provimento ao recurso;
–        Condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito
A recorrente invoca, no essencial, quatro fundamentos, relativos, em primeiro lugar, à violação do dever de fundamentação
da Divisão de Oposição; em segundo lugar, à violação dos direitos de defesa reconhecidos pelo artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94,
bem como por outras disposições aplicáveis, tanto por parte da Divisão de Oposição como da Câmara de Recurso; em terceiro
lugar, à violação, pela Câmara de Recurso, das orientações relativas aos processos no IHMI (a seguir «orientações do IHMI»);
e, em quatro lugar, a um erro de apreciação quanto à transmissão do direito anterior.
Antes de mais, há que rejeitar o primeiro e o segundo fundamento na medida em que visam a decisão da Divisão de Oposição.
Com efeito, por força do artigo 63.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 65.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009),
o recurso para o tribunal comunitário só pode ser interposto das decisões das Câmaras de Recurso, de modo que, no âmbito desse
recurso, só são admissíveis fundamentos que ponham em causa a decisão da própria Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal Geral
de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI – REWE‑Zentral (Salvita), T‑303/03, Colect., p. II‑1917, n.° 59].
Em seguida, há que examinar o terceiro fundamento, uma vez que a recorrente alega, essencialmente, que, em conformidade com
as orientações do IHMI, a Câmara de Recurso não podia legalmente examinar se a recorrente tinha efectivamente adquirido o
direito anterior invocado em apoio da oposição.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação das orientações do IHMI
Argumentos das partes
A recorrente alega que a Câmara de Recurso não podia julgar o seu recurso inadmissível pelo facto de ela não ser a titular
do direito no qual se baseava a oposição. Salienta efectivamente que, em conformidade com as orientações do IHMI, em especial
o ponto A.V.2.5.3 da «Parte 1: Questões processuais» da «Parte C: Oposição», quando a cópia do certificado de registo da marca
na qual é baseada uma oposição menciona como titular uma sociedade diferente daquela que deduziu a oposição, a oposição é
admissível com base na presunção de que a marca anterior foi transferida para o oponente antes da apresentação da oposição.
A recorrente considera que a mesma presunção deve ser aplicada no âmbito de um recurso de uma decisão da Divisão de Oposição.
O IHMI contesta estes argumentos.
Apreciação do Tribunal Geral
Há que observar que, diferentemente da situação em que a transmissão ocorreu antes da oposição ser deduzida, quando a transmissão
da marca invocada ocorreu depois da dedução de oposição e antes de o IHMI adoptar a sua decisão definitiva, este último deve
garantir a protecção dos direitos da parte que originariamente deduziu oposição ou apresentou o pedido de marca, uma vez que
a admissão do cessionário da marca tem por objecto pôr termo, em relação à referida parte, a um processo que ela iniciou.
Por outro lado, a Câmara de Recurso é obrigada a assegurar que a pessoa que interpôs o recurso tem legitimidade para impugnar
a decisão da Divisão de Oposição [v., nesse sentido e por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 28 de Junho de 2005, Canali
Ireland/IHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Colect., p. II‑2479, n.
os
19 e 20]. Assim, contrariamente ao que afirma a recorrente, há que considerar, por um lado, que a orientação do IHMI invocada
não pode ser aplicada por analogia à admissibilidade de um recurso interposto da decisão de uma Divisão de Oposição e, por
outro, que a Câmara de Recurso pode legalmente examinar a legitimidade para agir da recorrente.
Nestas circunstâncias, há que rejeitar o presente fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação dos direitos de defesa, reconhecidos pelo artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94,
e de outras disposições aplicáveis, na medida em que visa a decisão recorrida
Argumentos das partes
A recorrente alega que a decisão recorrida foi adoptada, por um lado, em violação dos seus direitos de defesa, uma vez que
a decisão está fundamentada numa interpretação do contrato de transmissão em relação à qual não pôde apresentar observações,
e, por outro, em violação de outras disposições aplicáveis, entre as quais a regra 31, n.° 6, do Regulamento (CE) n.° 2868/95
da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), dado que não teve
oportunidade de corrigir as irregularidades relativas à prova da transferência do direito anterior.
O IHMI alega que a Câmara de Recurso não pôde violar os direitos de defesa da recorrente, uma vez que esta não era parte no
processo na Divisão de Oposição. A este respeito, o IHMI sublinha que a recorrente só tinha solicitado ser considerada parte,
depois de 10 de Agosto de 2007, data em que o referido processo foi concluído após o termo da última prorrogação do prazo
para apresentação das provas relativas à existência, à validade e à extensão do direito anterior invocado, isto apesar de
a decisão de rejeição da oposição ter sido proferida vários meses depois. Além disso, a recorrente não apresentou nenhuma
prova susceptível de demonstrar a transmissão a seu favor do direito anterior invocado em apoio da oposição. Segundo o IHMI,
a Câmara de Recurso também não violou a regra 31, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95, nem outras disposições aplicáveis, dado
que só pode convidar as partes a sanar as irregularidades verificadas, se o processo de oposição não estiver concluído.
De qualquer forma, o IHMI considera que, mesmo partindo do princípio de que os direitos de defesa da recorrente tenham sido
violados, essa violação não pode dar origem à anulação da decisão recorrida, uma vez que, mesmo que a recorrente tivesse sido
convidada a apresentar as suas observações sobre o termo do prazo e a conclusão do processo de oposição, este último não poderia
conduzir a outro resultado senão à rejeição da oposição e à inadmissibilidade do recurso.
Apreciação do Tribunal Geral
A recorrente alega, no essencial, que a Câmara de Recurso não podia julgar o seu recurso inadmissível, sem lhe dar a oportunidade
de responder às dúvidas quanto ao carácter suficiente da prova que apresentou para demonstrar que tinha adquirido o direito
no qual se baseava a oposição.
A regra 31, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95 prevê, no que diz respeito à transferência de marcas ou a pedidos de marcas
comunitárias, que, no caso de não estarem preenchidas as condições aplicáveis ao registo de uma transmissão, que incluem a
obrigação de apresentar os documentos que provam a referida transmissão, o IHMI informará o requerente das irregularidades
detectadas e que, «[s]e as irregularidades não forem sanadas dentro do prazo fixado pelo [IHMI], este rejeitará o pedido de
registo da transmissão».
Não existindo uma disposição legal relativa à prova da transmissão do direito nacional anterior invocado em apoio de uma oposição,
as orientações do IHMI – que este é, em princípio, obrigado a respeitar [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 12
de Maio de 2009, Jurado Hermanos/IHMI (JURADO), T‑410/07, Colect., p. II‑1345, n.° 20] – inspiram‑se a este respeito nas disposições
previstas na regra 31, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95. Assim, essas orientações, na «Parte 1: Questões processuais» da
sua «Parte C: Oposição», aplicável no caso em apreço, como recorda a recorrente no âmbito do seu terceiro fundamento, prevê
que, se o novo titular do direito nacional anterior «comunicar ao [IHMI] a transmissão, mas não apresentar a prova (suficiente)
dessa transmissão, o processo de oposição deve ser suspenso e o novo titular dispõe de um prazo de dois meses para apresentar
a prova da transmissão» (ponto E.VIII.1.3.1). A aplicação da regra 31, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95 à transmissão das
marcas nacionais não pode ser contestada, uma vez que, no caso de o direito nacional não prever um procedimento para registar
a transmissão de propriedade das marcas registadas, a apreciação que realiza a Divisão de Oposição ou a Câmara de Recurso,
a fim de verificar se a transmissão da marca invocada em apoio da oposição ocorreu efectivamente, é, no essencial, a mesma
que a efectuada pela instância competente do IHMI, para examinar os pedidos de transmissão relativos às marcas comunitárias.
Por outro lado, mesmo que este procedimento se refira expressamente às marcas nacionais registadas, deve ser aplicado por
analogia à transmissão das marcas nacionais não registadas, dado que o tipo de apreciação a realizar pelo IHMI é idêntico.
Por último, em conformidade com a regra 50, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, as disposições relativas ao processo perante
a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar‑se‑ão
mutatis mutandis
ao processo de recurso.
No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha provado que era titular do direito anterior e
que, por conseguinte, não tinha apresentado a prova do seu estatuto de parte no processo de oposição e não tinha legitimidade
para recorrer da decisão da Divisão de Oposição. Todavia, esta última, violando as regras acima referidas, não deu à recorrente
a oportunidade de apresentar provas suplementares em apoio da transmissão do direito anterior que tinha invocado para justificar
a sua legitimidade activa.
O argumento do IHMI destinado a justificar este procedimento da Câmara de Recurso e relativo ao facto de a recorrente ter
solicitado substituir a oponente inicial depois da conclusão do processo de oposição não pode proceder. Deve necessariamente
declarar‑se que, mesmo partindo do princípio de que o pedido de substituição apresentado pelo cessionário da marca nacional
anterior entre a conclusão do procedimento de instrução da oposição e a adopção da decisão da Divisão de Oposição não possa
ser aceite, podendo mesmo ser completamente ignorado sem que seja expressamente rejeitado por inadmissibilidade, esta circunstância
não pode privar o referido cessionário do direito de interpor um recurso da decisão da Divisão de Oposição. Com efeito, enquanto
titular da marca invocada em apoio da oposição, o cessionário tem necessariamente legitimidade para agir contra a decisão
que põe termo ao processo de oposição (v., neste sentido e por analogia, acórdão CANAL JEAN CO. NEW YORK, referido no n.° 17,
supra
, n.
os
18 e 19), independentemente da questão de saber se apresentou um pedido de substituição na Divisão de Oposição e se esse
pedido era admissível. Embora a Câmara de Recurso seja, na verdade, obrigada a assegurar que o cessionário é efectivamente
o titular da marca anterior, a Câmara de Recurso deve efectuar essa apreciação cumprindo as regras processuais aplicáveis,
entre as quais as orientações do IHMI.
Também não pode ser aceite o argumento do IHMI relativo ao facto de a recorrente não ter apresentado nenhuma prova susceptível
de demonstrar a transmissão a seu favor do direito anterior invocado em apoio da oposição. Com efeito, é necessário declarar
que a alegação feita pela recorrente tem precisamente por objectivo sustentar que a Câmara de Recurso lhe deveria permitir
apresentar as suas observações sobre a interpretação das provas apresentadas, ou sanar a natureza insuficiente das referidas
provas.
Nestas circunstâncias, há que examinar o argumento do IHMI segundo o qual a violação cometida pela Câmara de Recurso não pode,
no caso em apreço, dar origem à anulação da decisão recorrida, uma vez que não influencia o seu conteúdo, devendo a oposição,
de qualquer modo, deve ser rejeitada porque o oponente inicial não apresentou provas da existência do direito anterior invocado
em apoio da oposição.
Há que salientar que, na verdade, decorre da jurisprudência que uma irregularidade processual só é susceptível de viciar um
acto se se provar que, não existindo essa irregularidade, a decisão poderia ter tido um conteúdo diferente (v., neste sentido,
acórdão do Tribunal Geral de 5 de Março de 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, ColectFP, pp. I‑A‑79 e II‑423, n.° 53). No entanto,
no caso em apreço, a decisão recorrida julgou inadmissível o recurso da recorrente, sem se pronunciar sobre a fundamentação
dos argumentos relativos à decisão da Divisão de Oposição de rejeitar a oposição. Nestas circunstâncias, é irrelevante o facto,
invocado pelo IHMI, de que essa decisão de rejeição da oposição é, em sua opinião, manifestamente correcta. É incontestável
que uma decisão que julga o recurso inadmissível não tem o mesmo conteúdo que uma decisão de mérito. Por outro lado, o Tribunal
Geral não pode examinar directamente a legalidade da decisão da Divisão de Oposição, e examinar os argumentos não analisados
pela Câmara de Recurso, a fim de verificar se a violação das regras processuais cometida pela Câmara de Recurso pôde ter influência
na rejeição final da oposição [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 25 de Março de 2009, Kaul/IHMI – Bayer (ARCOL),
T‑402/07, Colect., p. II‑737, n.
os
47 e 49].
Consequentemente, há que acolher o presente fundamento na medida em que diz respeito à decisão recorrida, sem que seja necessário
examinar se os direitos de defesa da recorrente, considerados independentemente das disposições acima mencionadas, foram violados.
Ora, quanto às consequências a retirar daí, há que recordar que a recorrente pede, no essencial, ao Tribunal Geral, a título
principal, que reforme a decisão recorrida, decidindo que o seu recurso é admissível e, a título subsidiário, que anule a
referida decisão.
Todavia, mesmo partindo do princípio de que o poder de reforma implica a possibilidade de o Tribunal Geral adoptar uma decisão
contrária à da Câmara de Recurso, não pode, no caso em apreço, sanar a violação cometida por esta última. Com efeito, o Tribunal
Geral não pode legalmente convidar a recorrente a apresentar argumentos e provas suplementares relativos à transmissão a seu
favor do direito nacional invocado em apoio da oposição e pronunciar‑se sobre a admissibilidade do recurso na Câmara de Recurso
à luz desses novos elementos [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C‑29/05 P,
Colect., p. I‑2213, n.° 54, e do Tribunal Geral de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha), T‑128/01, Colect., p. II‑701,
n.° 18]. Nestas circunstâncias, há que anular a decisão recorrida e não dar provimento aos pedidos destinados à sua reforma,
sem que seja necessário examinar o quarto fundamento da recorrente.

Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se
a parte vencedora o tiver requerido. No caso em apreço, dado que o IHMI foi vencido no essencial dos seus pedidos, mas a recorrente
não pediu a sua condenação nas despesas, cada uma das partes suportará as suas despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)
decide:
1)
A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
de 21 de Janeiro de 2009 (processo R 551/2008‑1), é anulada.
2)
É negado provimento ao recurso quanto ao restante.
3)
Cada uma das partes suportará as suas despesas.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de Novembro de 2010.
Assinaturas
*
Língua do processo: espanhol.