CELEX: 62007TJ0009
Disegno o modello comunitario
Procedimento di dichiarazione di nullità
Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un supporto promozionale circolare
Disegno o modello comunitario anteriore
Motivo di nullità
Conflitto
Assenza di impressione generale diversa
Nozione di conflitto
Prodotto di cui trattasi
Margine di libertà dell’autore
Utilizzatore informato
Artt. 10 e 25, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 6/2002

Contesto normativo
1.
Regolamento (CE) n. 6/2002
Le norme relative ai disegni o modelli comunitari sono dettate dal regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002,
su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
L’art. 3, lett. a), del regolamento n. 6/2002, così dispone:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a)      “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo
ornamento».
Secondo l’art. 10 del regolamento n. 6/2002:
«1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore
informato un’impressione generale diversa.
2. Nell’accertare l’estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare
il disegno o modello».
L’art. 25 del regolamento n. 6/2002, nella versione applicabile alla fattispecie in esame, prevede quanto segue:
«1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:
a)      se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a);
b)      se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;
c)      se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell’articolo 14;
d)      se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione
al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario,
se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o
modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un
disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;
e)      se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato
membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;
f)      se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto
d’autore di uno Stato membro;
g)      se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione
di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in prosieguo denominata “convenzione di Parigi”, ovvero di segni,
emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in
uno Stato membro.
(…)
3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare
del diritto anteriore.
(…)».
L’art. 36 del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:
«(…)
2. La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato
o ai quali è destinato ad essere applicato.
(…)
6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione
del disegno o modello in quanto tale».
Ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 6/2002, «la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione
di un disegno o modello comunitario ai fini (…) dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d)».
L’art. 52, n. 1, del regolamento n. 6/2002, prevede che, «[f]atto salvo l’articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona
fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’[UAMI] una domanda di nullità
del disegno o modello comunitario registrato».
Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del regolamento n. 6/2002, «[c]ontro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia».
L’art. 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, dispone che «[l]e decisioni dell’[UAMI] sono motivate».
2.
Direttiva 98/71/CE
L’art. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28) dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a)      “disegno o modello”: l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche
delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o
del suo ornamento».
Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/71:
«1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore
informato una impressione generale diversa.
2. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del
disegno o modello».

Fatti
Il 9 settembre 2003 l’interveniente, PepsiCo, Inc., ha presentato una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 6/2002.
All’atto della domanda di registrazione è stata rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157156, depositato
il 23 luglio 2003 e la cui domanda di registrazione è stata pubblicata il 16 novembre 2003.
Il disegno o modello comunitario è stato registrato con il n. 74463-0001 per i seguenti prodotti: «Articoli promozionali per
giochi». Esso è rappresentato come segue:
Il 4 febbraio 2004 la ricorrente, Grupo Promer Mon Graphic, SA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del
disegno o modello n. 74463-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»), ai sensi dell’art. 52 del regolamento n. 6/2002.
La domanda di nullità era fondata sul disegno o modello comunitario registrato con il n. 53186-0001 (in prosieguo: il «disegno
o modello anteriore»), depositato il 17 luglio 2003 e per il quale era stata rivendicata la priorità del disegno o modello
spagnolo n. 157098, depositato l’8 luglio 2003 e la cui domanda di registrazione è stata pubblicata il 1° novembre 2003. Il
disegno o modello anteriore è registrato per il seguente prodotto: «Lastra metallica per giochi». Esso è rappresentato come
segue:
I motivi dedotti a sostegno della domanda di nullità erano relativi alla mancanza di novità e di carattere individuale del
disegno o modello contestato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002, nonché all’esistenza di un
diritto anteriore, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento.
Il 20 giugno 2005 la divisione di annullamento dell’UAMI ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato sulla base
dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.
Il 18 agosto 2005 l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento,
ai sensi degli artt. 55‑60 del regolamento n. 6/2002.
Con decisione 27 ottobre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato
la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità. Dopo aver rigettato l’argomento della ricorrente
relativo alla malafede dell’interveniente, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che il disegno o modello
contestato non era in conflitto con il diritto anteriore della ricorrente e che, quindi, non erano soddisfatte le condizioni
di cui all’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002. A tal proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che
i prodotti connessi ai disegni o modelli in questione rientrassero in una particolare categoria di articoli promozionali,
vale a dire i «tazo» o i «rapper», e che, pertanto, la libertà dell’autore incaricato di realizzare siffatti articoli promozionali
fosse «notevolmente limitata». La commissione di ricorso ne ha dedotto che la differenza nel profilo dei disegni o modelli
in questione fosse sufficiente per concludere che essi producevano un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.

Procedimento e conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese sostenute dinanzi ad esso nonché dinanzi alla terza commissione di ricorso.
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
1.
Sui documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
L’UAMI e l’interveniente contestano la ricevibilità dei documenti di cui agli allegati nn. 6‑9 del ricorso, i quali non sarebbero
stati prodotti in una precedente fase del procedimento. Il documento n. 6 è costituito da estratti del sito Internet dell’UAMI
riguardanti due registrazioni di disegni o modelli comunitari, pubblicate il 9 marzo 2004 e rappresentanti pezzi per giochi
da tavolo esagonali. Il documento n. 7 è una copia parziale di un accordo privato stipulato tra la ricorrente e un’altra società.
Il documento n. 8 è un estratto di un sito Internet contenente informazioni sui «pog» e sui «tazo». Il documento n. 9 presenta
una gamma di prodotti della ricorrente, la gamma «BEYBLADE
TM
SPINNERS».
Rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, la ricorrente ha confermato che i documenti nn. 6‑9 erano stati presentati
dinanzi allo stesso per la prima volta, precisando al contempo che essa aveva prodotto tali documenti alla luce dei motivi
della decisione impugnata e del dispositivo della stessa.
Tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Infatti, il
ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI
ai sensi dell’art. 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze
di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso. Detti documenti devono essere quindi respinti
senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 24 novembre
2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II‑4891, punto 19, e giurisprudenza ivi citata].
Inoltre, tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente dedotto in udienza, secondo
il quale essa avrebbe prodotto detti documenti alla luce del contenuto della decisione impugnata.
2.
Nel merito
La ricorrente deduce tre motivi relativi, in primo luogo, alla malafede dell’interveniente e a un’interpretazione restrittiva
del regolamento n. 6/2002 nella decisione impugnata, in secondo luogo, alla mancanza di novità del disegno o del modello contestato
e, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.

Sul motivo relativo alla malafede dell’interveniente e a un’interpretazione restrittiva del regolamento n. 6/2002
La ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso, omettendo di prendere in considerazione
la malafede dell’interveniente, avrebbe interpretato restrittivamente il regolamento n. 6/2002. La ricorrente fa valere, a
tal riguardo, la «divulgazione» all’interveniente del suo disegno o modello anteriore, «in via privata e confidenziale», con
lettera del 21 febbraio 2003, nell’ambito di trattative commerciali, e la riproduzione delle caratteristiche di base di detto
disegno o modello nel disegno o modello contestato, depositato successivamente. Pertanto, la data della divulgazione al pubblico
del disegno o modello anteriore avrebbe poca importanza e, nel caso di specie, in ragione dell’incertezza sulle date di pubblicazione,
rileverebbe soltanto sapere se il disegno o modello anteriore sia stato depositato prima del disegno o modello contestato
e se la data cui risale la priorità rivendicata sia anteriore.
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
Al punto 25 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che l’argomento relativo alla malafede del
titolare del disegno o modello contestato era irrilevante, in quanto non si tratta di stabilire se uno dei disegni o modelli
in questione sia stato copiato nell’altro, bensì se essi producano la stessa impressione generale.
Il Tribunale osserva che l’art. 25, n. 1, del regolamento n. 6/2002 elenca le cause di nullità di un disegno o modello comunitario.
Tale elenco deve essere ritenuto tassativo, dal momento che detto articolo prevede che un disegno o modello può essere dichiarato
nullo solo per una delle cause da esso previste. Orbene, è giocoforza constatare che non vi è menzionata la malafede del titolare
del disegno o modello contestato.
Peraltro, occorre ricordare che, nella sua domanda di nullità, la ricorrente ha fatto valere la mancanza di novità e di carattere
individuale del disegno o modello contestato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002, nonché l’esistenza
di un diritto anteriore, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), di detto regolamento. Pertanto, nell’ambito dell’esame di
tali cause di nullità, si deve ritenere che la questione della presunta malafede dell’interveniente sia irrilevante, dal momento
che non occorre pronunciarsi sul comportamento del titolare del disegno o modello contestato.
Infine, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, è la data della divulgazione al pubblico del disegno o modello
fatto valere a sostegno della domanda di nullità a costituire uno dei criteri di applicazione dell’art. 25, n. 1, lett. b)
e d), del regolamento n. 6/2002. Orbene, la ricorrente afferma che il disegno o modello anteriore è stato «divulgato» all’interveniente,
«in via privata e confidenziale», con lettera del 21 febbraio 2003 e divulgato al pubblico il 1° novembre 2003. Pertanto,
è giocoforza constatare che detto disegno o modello non è stato divulgato al pubblico il 21 febbraio 2003 e che tale «divulgazione»
non può essere dedotta ai fini dell’applicazione dell’art. 25, n. 1, lett. b) e d), del regolamento n. 6/2002.
Di conseguenza, il motivo relativo alla malafede dell’interveniente e ad un’interpretazione restrittiva del regolamento n. 6/2002
deve essere respinto.
In seguito, occorre esaminare il motivo relativo alla violazione dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.

Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002
Argomenti delle parti
In primo luogo, la ricorrente sostiene che i «tazo» o i «rapper» non costituiscono, di per sé, una categoria di prodotti,
ma appartengono alla categoria degli articoli promozionali per giochi. La ricorrente contesta alla commissione di ricorso
di fare riferimento, ai punti 16‑18 della decisione impugnata, a prodotti noti con i nomi di «tazo», «pog» o «rapper», quasi
si trattasse di prodotti identici, e di considerare la parola «tazo» come la traduzione spagnola del termine inglese «rapper».
Orbene, i «pog», risalenti agli anni ’20, sarebbero pezzi bidimensionali molto piatti, in cartone e molto difficili da spostare
o da far ruotare. Al contrario, i «rapper» sarebbero caratterizzati da una superficie metallica, che consente di spostarli
e di farli ruotare molto facilmente. La loro parte centrale e la loro composizione in metallo li renderebbero molto diversi
dai «pog» o dai «tazo», creati negli anni 1994‑1998, e consentirebbero modalità di gioco diverse.
In secondo luogo, con riferimento alla categoria degli articoli promozionali per giochi, la ricorrente contesta, quindi, la
valutazione effettuata al punto 20 della decisione impugnata, secondo la quale la libertà dell’autore nel realizzare il disegno
o modello contestato era «notevolmente limitata».
In terzo luogo, l’utilizzatore informato sarebbe un bambino di età compresa all’incirca tra i 5 e i 10 anni, e non un direttore
marketing, come indicato al punto 16 della decisione impugnata. Un tale direttore nell’industria alimentare non sarebbe un
utilizzatore finale e avrebbe un livello di esperienza superiore a quello di un semplice utilizzatore.
In quarto luogo, i disegni o modelli di cui trattasi produrrebbero la stessa impressione generale, poiché, contrariamente
all’analisi effettuata ai punti 22 e 24 della decisione impugnata, le differenze nel profilo dei disegni o modelli in questione
non sarebbero evidenti, in quanto la loro individuazione richiederebbe una particolare attenzione e un’attenta osservazione
del disco. Orbene, la ricorrente dubita che un bambino piccolo li esamini molto attentamente di profilo al fine di rilevare
le loro differenze.
In primo luogo, l’UAMI sostiene che spetta alle parti fornire informazioni riguardanti la reale natura del prodotto in questione,
le peculiarità del mercato interessato e la percezione dei disegni o modelli su tale mercato da parte dell’utilizzatore informato.
Orbene, dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente avrebbe presentato informazioni sul prodotto in questione e «sarebbe
stato subito evidente» che i «pog» rappresenterebbero una categoria particolare di prodotti, aventi un proprio mercato, la
cui particolare modalità di utilizzo ne influenzerebbe la forma e le caratteristiche. Riferendosi al punto 17 della decisione
impugnata, l’UAMI sostiene che l’interveniente ha pertanto fornito la prova che l’utilizzatore informato conosceva i pezzi
per giochi da tavolo di forma circolare e piatta, eventualmente distribuiti quali articoli promozionali, in particolare nel
settore alimentare.
In secondo luogo, l’UAMI ricorda che, secondo il punto 20 della decisione impugnata, i «pog», forniti dalle parti dinanzi
alla commissione di ricorso, consistono tutti in dischi piatti, in plastica o in cartone, sui quali sono stampate delle immagini,
e la cui parte centrale rialzata serve a generare rumore premendo al centro del «pog». L’UAMI aggiunge che tale parte centrale
rialzata del disco, affinché generi rumore, deve essere in metallo, che essa consente di aumentare la sua capacità di ruotare
al fine di introdurre un elemento di casualità nel gioco e che la sua forma deve essere elementare per non deformare l’immagine
che ricopre i «pog». Per ragioni di sicurezza, i bordi dovrebbero essere arrotondati e la superficie centrale rialzata non
dovrebbe essere più alta dei bordi per consentire di impilare i «pog». Pertanto, troverebbe giustificazione la conclusione
della commissione di ricorso secondo cui la libertà dell’autore era limitata da tali vincoli. Infine, l’UAMI aggiunge che
la conclusione relativa al punto 24 della decisione impugnata è fondata, qualora il Tribunale approvi che, alla data cui risale
la priorità del disegno o modello anteriore, l’utilizzatore informato si aspettava da un prodotto quale il «pog», o da qualsivoglia
altro prodotto di tale particolare categoria di prodotti, che esso avesse la forma di un disco, essendo tale la forma standard
del settore industriale in questione.
In terzo luogo, l’utilizzatore informato sarebbe aggiornato, quindi attento, e disporrebbe di una certa conoscenza dell’insieme
dei disegni o modelli, nonché delle tendenze riguardanti il prodotto sul mercato rilevante. Tuttavia, esso non sarebbe né
autore né produttore del prodotto in questione. In particolare, egli avrebbe la possibilità di procedere a un confronto diretto
dei disegni o modelli in questione. In risposta all’argomento della ricorrente l’UAMI afferma che, nel caso di specie, un
bambino di età compresa tra i 5 e i 10 anni sarebbe attento quanto, se non più, di qualunque altra categoria di adulti.
In quarto luogo, secondo l’UAMI, la ricorrente condivide l’analisi effettuata ai punti 22 e 23 della decisione impugnata,
secondo la quale il confronto dei disegni o modelli deve limitarsi alle rappresentazioni grafiche. Il fatto che i disegni
o modelli in questione siano destinati a essere applicati a dischi metallici sarebbe irrilevante in mancanza di una specificazione
in tal senso nelle registrazioni. La decisione impugnata indicherebbe le differenze di profilo, in quanto una veduta dall’alto
non consente di vedere le prospettive dei disegni o modelli in questione. Tenuto conto del margine di libertà limitato dell’autore,
anche differenze relativamente minori sarebbero sufficienti a creare un’impressione generale diversa. Orbene, i disegni o
modelli di cui trattasi presenterebbero delle differenze per quanto attiene ai due principali aspetti nei quali si esprime
la libertà dell’autore, vale a dire la scelta del motivo che decora il centro dei «pog» e la forma di quest’ultimo su tale
superficie rialzata.
In primo luogo, secondo l’interveniente, i «tazo» o i «rapper» costituiscono una particolare categoria di articoli promozionali,
cui appartengono i «tazo» o i «rapper» metallici. Essa commercializza tale genere di prodotti da oltre 10 anni. Inoltre, la
caratteristica di essere in metallo non sarebbe rilevante, in quanto di natura funzionale.
In secondo luogo, tutti gli esemplari di «tazo» o di «rapper» presentati dalle parti dinanzi all’UAMI mostrerebbero che i
prodotti che la ricorrente e l’interveniente commercializzano sono piatti, di forma rotonda, con un bordo arrotondato e rivestiti
da immagini colorate. Il margine di libertà dell’autore per i prodotti in questione sarebbe molto ridotto e piccoli dettagli
sarebbero sufficienti a creare un’impressione generale diversa.
In terzo luogo, per quanto riguarda l’utilizzatore informato, sia esso un bambino o un direttore marketing, l’essenziale sarebbe
che esso sia informato sui «tazo» o sui «rapper», come sottolineato dalla commissione di ricorso ai punti 17 e 19 della decisione
impugnata. Poiché detto utilizzatore sarebbe in grado di scoprire tutte le piccole differenze esistenti tra i diversi tipi
di «tazo» o di «rapper» che si discostano dalla forma standard, le società di marketing ne offrirebbero di più perfezionati
sul mercato.
In quarto luogo, i disegni o modelli di cui trattasi produrrebbero un’impressione generale diversa, come dimostrerebbe la
commissione di ricorso ai punti 21‑26 della decisione impugnata. Le facce superiori dei disegni o modelli in questione, vale
a dire le facce più visibili per gli utilizzatori, presenterebbero differenze sostanziali, per cui tali differenze non potrebbero
essere considerate come insignificanti, a maggior ragione per un utilizzatore informato.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo
se esso è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di
deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una
priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione o mediante una domanda di registrazione
di un disegno o modello comunitario, o mediante la registrazione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una
domanda di ottenere il relativo diritto.
Poiché la nozione di conflitto non è definita, in quanto tale, nel regolamento n. 6/2002, occorre precisarla. Ai punti 14
e 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, al pari della divisione di annullamento, che si configuri
un conflitto tra due disegni o modelli qualora essi abbiano prodotto la medesima impressione generale sull’utilizzatore informato
e che, a tal riguardo, occorra prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello
contestato.
Ai fini dell’interpretazione dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 10
del regolamento n. 6/2002, per quanto attiene a un disegno o modello comunitario, e ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/71,
per quanto attiene a un disegno o modello registrato in uno Stato membro, la protezione conferita da un disegno o modello
si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e che,
nell’accertare l’estensione di tale protezione, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare
il disegno o modello.
A tal proposito, occorre rilevare, innanzitutto, che la formulazione dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 6/2002, al pari
di quella dell’art. 9, n. 1, della direttiva 98/71, nella grande maggioranza delle versioni linguistiche, indica che si tratta
di un’«impressione generale diversa». Due versioni linguistiche (vale a dire la versione francese e rumena), per quanto riguarda
l’art. 10 del regolamento n. 6/2002, e soltanto una versione (vale a dire quella francese), per quanto riguarda l’art. 9 della
direttiva 98/71, dispongono che si tratta di un’«impressione [visiva] generale diversa». Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 3,
lett. a), del regolamento n. 6/2002 e dell’art. 1, lett. a), della direttiva 98/71 un disegno o modello rappresenta soltanto
l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, si deve ritenere che l’impressione generale, cui fa riferimento l’art. 10, n. 1,
del regolamento n. 6/2002, nonché l’art. 9, n. 1, della direttiva 98/71, può essere soltanto visiva. Pertanto, a tal riguardo,
il diverso tenore letterale delle versioni linguistiche non conferisce un senso diverso a tale disposizione.
Inoltre, si ricava dall’art. 10, n. 2, del regolamento n. 6/2002 e dall’art. 9, n. 2, della direttiva 98/71 che, nell’accertare
se un disegno o modello sia in conflitto con un disegno o modello anteriore, si deve prendere in considerazione la libertà
dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
Di conseguenza, si deve interpretare l’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002 nel senso che un disegno o modello
comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell’autore nel realizzare
detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell’utilizzatore informato un’impressione
generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato. La commissione di ricorso ha quindi potuto seguire
giustamente una siffatta interpretazione.
Occorre osservare che tale interpretazione dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002 è l’unica atta a garantire
una tutela dei diritti del titolare di un disegno o modello dotato di una priorità come descritta in tale disposizione, contro
qualsiasi pregiudizio a detto disegno o modello dovuto alla coesistenza di un disegno o modello comunitario successivo che
produca la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato. Infatti, senza tale interpretazione dell’art. 25, n. 1,
lett. d), del regolamento n. 6/2002, il titolare di un diritto anteriore non potrebbe domandare la nullità di un tale disegno
o modello comunitario successivo e sarebbe privato della protezione effettiva conferita dal suo disegno o modello, conformemente
all’art. 10 del regolamento n. 6/2002 o all’art. 9 della direttiva 98/71.
–       Sul prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato a essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato
La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha definito la categoria di prodotti
interessati dai disegni o modelli in questione come quella dei «pog», dei «rapper» o dei «tazo», sebbene tali prodotti non
rappresentino una categoria omogenea di prodotti. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere
in considerazione la categoria degli articoli promozionali per giochi.
A tale riguardo occorre osservare che, secondo l’art. 3, lett. a), del regolamento n. 6/2002, poiché un disegno o modello
rappresenta l’aspetto di un prodotto, la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere, ai sensi
dell’art. 36, n. 2, del medesimo regolamento, un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere
incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato. Tuttavia, si deve precisare che, se è pur vero che l’indicazione di
tali prodotti nella domanda di registrazione del disegno o modello è obbligatoria, tale informazione non incide, ai sensi
dell’art. 36, n. 6, del regolamento n. 6/2002, sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.
Pertanto, dall’art. 36, n. 6, del regolamento n. 6/2002 risulta che, per determinare il prodotto nel quale il disegno o modello
contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato a essere applicato, si deve prendere in considerazione
la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione di detto disegno o modello, ma altresì, eventualmente, il
disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione. Infatti,
la presa in considerazione del disegno o modello stesso può consentire di identificare il prodotto all’interno di una categoria
di prodotti più ampia indicata in sede di registrazione e, di conseguenza, di determinare effettivamente l’utilizzatore informato
e il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
Si deve ricordare che, ai punti 16 e 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti
nei quali i disegni o modelli in questione sono destinati a essere incorporati o ai quali sono destinati a essere applicati
erano denominati «pog» o «rapper», in inglese, oppure «tazo», in spagnolo, mentre la divisione di annullamento aveva preso
in considerazione la categoria degli articoli promozionali per giochi.
Nel caso di specie, il disegno o modello contestato è stato registrato per i seguenti prodotti: «Articoli promozionali per
giochi».
Sebbene sia pacifico tra le parti che il disegno o modello contestato può essere applicato, come il disegno o modello anteriore,
ad articoli promozionali per giochi, lo stesso esame di detto disegno o modello mostra che si tratta di una particolare categoria
di articoli promozionali per giochi. Inoltre, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata,
l’interveniente, dinanzi alla commissione di ricorso, ha addotto elementi relativi ai prodotti in questione, in particolare
elementi relativi ai «tazo», che essa commercializza dal 1995. La commissione di ricorso ha così potuto correttamente considerare
che l’interveniente aveva consentito di determinare concretamente la natura e la funzione dei prodotti, che sono pezzi per
giochi da tavolo noti con i nomi di «pog», «rapper» o «tazo». Inoltre, al punto 16 della decisione impugnata, la commissione
di ricorso ha precisato che tali particolari articoli promozionali per giochi erano destinati a bambini piccoli e che in genere
erano diretti alla promozione di biscotti o stuzzichini a base di patate, il che è pacifico tra le parti.
Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che, nell’ambito dell’ampia categoria degli
articoli promozionali per giochi, il prodotto di cui trattasi rientrasse nella particolare categoria dei pezzi per giochi
da tavolo noti con i nomi di «pog», «rapper» o «tazo».
–       Sull’utilizzatore informato
La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha considerato che l’utilizzatore
informato poteva essere anche un direttore marketing, laddove si tratterebbe, nel caso di specie, di un bambino di età compresa
all’incirca tra i 5 e i 10 anni.
Per quanto riguarda l’utilizzatore informato, si deve considerare che egli non è né produttore né venditore dei prodotti nei
quali i disegni o modelli in questione sono destinati a essere incorporati o ai quali essi sono destinati a essere applicati.
L’utilizzatore informato è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte,
vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito
del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata.
A tale riguardo, occorre constatare che, se è pur vero che la commissione di ricorso non ha definito con precisione l’utilizzatore
informato nel caso di specie, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, essa non ha escluso l’ipotesi
che possa trattarsi di un bambino di età compresa all’incirca tra i 5 e i 10 anni.
La commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, ai punti 16 e 17 della decisione impugnata, che l’utilizzatore informato
potrebbe essere un bambino di età compresa all’incirca tra i 5 e i 10 anni o un direttore marketing di una società che produce
prodotti la cui promozione è affidata all’offerta di «pog», «rapper» o «tazo». Infatti, dalla definizione di utilizzatore
informato, come precisata al precedente punto 62, si evince che, nel caso di specie, poiché i prodotti ai quali il disegno
o modello contestato è destinato ad applicarsi sono «pog», «rapper» o «tazo», si deve ritenere che l’utilizzatore informato
disponga di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte relativamente a tali prodotti. Inoltre, per quanto riguarda
i pezzi per giochi da tavolo destinati più precisamente ai bambini, tale utilizzatore può essere un bambino di età compresa
all’incirca tra i 5 e i 10 anni, come affermato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ipotesi che né l’UAMI
né l’interveniente contestano. Tuttavia, dato che il prodotto è anche un articolo promozionale, l’utilizzatore informato potrebbe
parimenti essere, nel caso di specie, un direttore marketing di una società che utilizza tale genere di prodotti per promuovere
i suoi propri prodotti.
Come sottolineato dalla commissione di ricorso ai punti 16 e 17 della decisione impugnata, poco importa che l’utilizzatore
informato sia un bambino di età compresa all’incirca tra i 5 e i 10 anni o il direttore marketing di una società che fabbrica
prodotti la cui promozione è affidata all’offerta di «pog», «rapper» o «tazo», ciò che è rilevante è che entrambe le categorie
di persone conoscano il fenomeno dei «rapper».
–       Sul margine di libertà dell’autore
Adducendo che il disegno o modello contestato fa riferimento alla categoria generale degli articoli promozionali, la ricorrente
contesta la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso, al punto 20 della stessa che, nella
fattispecie, la libertà dell’autore era «notevolmente limitata».
A tale proposito, occorre osservare che il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito
a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento
del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione
di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato.
Al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che tutti i «rapper» o «tazo» esaminati nel
caso di specie consistevano in piccoli dischi piatti o leggermente convessi, in plastica o in metallo. Essa ne ha dedotto,
al punto 20 di tale decisione, che la libertà di cui godeva l’autore incaricato di creare un prodotto del genere era «notevolmente
limitata», poiché, per tale genere di prodotto, «il modello si ridu[rrebbe] a un piccolo disco piatto o quasi piatto sul quale
possono essere stampate immagini colorate [e, s]pesso, il disco [sarebbe] convesso verso il centro, di guisa che [sarebbe]
emesso un suono se il dito di un bambino premesse sul centro del disco», essendo precisato che «[u]n “rapper” che non possiede
tali caratteristiche [avrebbe] poche possibilità di essere accolto sul mercato».
A tale riguardo, occorre constatare che i «pog», i «rapper» o i «tazo» hanno una forma circolare e che, alla data di deposito
della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, nella fattispecie, alla data della priorità rivendicata per
detto disegno o modello, i «pog», i «rapper» o i «tazo» presentavano tali caratteristiche comuni, delle quali l’autore doveva
tener conto, come descritte ai punti 18 e 20 della decisione impugnata e richiamate al precedente punto 68. Tale constatazione
non è del resto rimessa in discussione dalle parti.
Pertanto, si deve considerare che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto nella decisione impugnata che, alla data
della priorità rivendicata per il disegno o modello contestato, la libertà dell’autore fosse «notevolmente limitata», dal
momento che quest’ultimo doveva inserire tali caratteristiche comuni nel suo disegno o modello per il prodotto in questione.
Inoltre, come sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata, la libertà dell’autore era
altresì limitata dalla necessità che si tratti di articoli poco costosi, che soddisfano le norme di sicurezza per i bambini
e possono essere uniti ai prodotti dei quali assicurano la promozione.
–       Sull’impressione generale prodotta dai disegni o modelli di cui trattasi sull’utilizzatore informato
La ricorrente contesta la conclusione cui è giunta la commissione di ricorso nella decisione impugnata, secondo la quale i
disegni o modelli in questione producono un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.
Nell’ambito dell’esame in concreto dell’impressione generale dei disegni o modelli in questione sull’utilizzatore informato,
il quale ha una certa conoscenza dello stato dell’arte precedente, si deve tener conto del margine di libertà dell’autore
nel realizzare il disegno o modello contestato. Pertanto, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 19 della decisione
impugnata, nel caso in cui somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardino caratteristiche comuni, come descritte
al precedente punto 67, tali somiglianze saranno scarsamente rilevanti nell’impressione generale prodotta da detti disegni
o modelli sull’utilizzatore informato. Inoltre, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato
è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un’impressione generale
diversa nell’utilizzatore informato.
Come ricordato al precedente punto 68, dopo aver determinato, ai punti 18 e 20 della decisione impugnata, i vincoli gravanti
sull’autore nella realizzazione del disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha concluso che, nel caso di specie,
la libertà dell’autore era «notevolmente limitata».
Al punto 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha parimenti precisato, per quanto attiene alla valutazione
dell’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in questione nell’utilizzatore informato, che quest’ultimo trascurerebbe
automaticamente gli elementi «che sono totalmente banali e comuni a tutti gli esempi del genere di prodotto in questione»
e si concentrerebbe sulle caratteristiche «che sono arbitrarie o diverse dalla forma standard».
Ai punti 21‑24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha poi confrontato i disegni o modelli in questione, descrivendo
il disegno o modello anteriore e quindi il disegno o modello contestato, prima di concludere nel senso di ritenere sussistente
una «differenza tra i contorni della parte rialzata al centro dei dischi». Essa ne ha dedotto, al punto 24 di tale decisione,
che, tenuto conto del limitato grado di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato, tale differenza
di profilo era sufficiente per concludere che essi producevano un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.
I disegni o modelli in questione devono essere confrontati alla luce dei criteri precisati al precedente punto 72, esaminando
le loro somiglianze e le loro differenze, al fine di stabilire, prendendo in considerazione il margine di libertà dell’autore
nel realizzare il disegno o modello contestato, se la commissione di ricorso, senza incorrere in errore, abbia potuto concludere
che essi producevano un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.
Per quanto attiene alle somiglianze tra i disegni o modelli in questione, in primo luogo, la commissione di ricorso ha osservato,
al punto 22 della decisione impugnata, che entrambi consistevano in un disco pressoché piatto. Tuttavia, si deve considerare
che, alla data di priorità rivendicata per il disegno o modello contestato, trattandosi di una caratteristica comune ai disegni
o modelli relativi ai prodotti del genere del prodotto in questione, come osservato dalla commissione di ricorso ai punti
18 e 20 della decisione impugnata, tale somiglianza non sarà ricordata dall’utilizzatore informato nell’impressione generale
dei disegni o modelli in questione.
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha altresì osservato, al punto 22 della decisione impugnata, che i disegni o modelli
in questione presentavano entrambi un cerchio concentrico molto vicino al bordo destinato a evocare l’idea che il disco sia
ricurvo su tutta la lunghezza del bordo. Orbene, occorre rilevare che i disegni o modelli in questione possono applicarsi
a un prodotto realizzato in metallo, assunto che la ricorrente e l’interveniente non contestano. Poiché il prodotto è destinato
in particolare a bambini, tale bordo ricurvo può quindi rappresentare, per l’autore, un vincolo legato ad esigenze di sicurezza,
affinché esso non presenti un bordo tagliente, se il prodotto è realizzato in metallo, e perfino ove sia in plastica o anche
in cartone. Pertanto, si deve considerare che, poiché tale somiglianza tra i disegni o modelli in questione relativamente
a una delle loro caratteristiche può essere considerata come un vincolo gravante sull’autore, essa non attirerà l’attenzione
dell’utilizzatore informato.
In terzo luogo, i disegni o modelli in questione presentano entrambi un cerchio concentrico posto a circa un terzo della distanza
tra il bordo e il centro del disco. Al punto 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato detta somiglianza,
affermando che tale cerchio era destinato a evocare l’idea che la parte centrale sia leggermente rialzata. Tuttavia, occorre
considerare che tale parte centrale poteva essere delimitata da una forma diversa dal cerchio. A prova di ciò sta il fatto
che, dalla domanda di registrazione del disegno o modello contestato, contenuta nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale,
risulta che il disegno o modello contestato rivendica la priorità di un disegno o modello spagnolo n. 157156 che presenta
tre varianti e che tale parte centrale rialzata è, a seconda delle varianti, definita da un cerchio, da un triangolo, o da
un esagono. Inoltre, tale considerazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto in udienza dall’UAMI,
secondo il quale una forma elementare sarebbe stata necessaria al fine di non deformare l’immagine che può ricoprire il disco,
poiché neppure una forma triangolare, esagonale, e perfino quadrata o ovale, al posto di una forma circolare, avrebbe provocato
una distorsione dell’immagine. Inoltre, tale considerazione non può neanche essere rimessa in discussione dall’argomento dell’UAMI
secondo cui doveva trattarsi di un cerchio affinché tale parte centrale rialzata potesse essere convessa, poiché si sarebbe
potuto trattare, in particolare, di una forma ovale.
In quarto luogo, i disegni o modelli in questione presentano una somiglianza in quanto il bordo ricurvo del disco è rialzato
rispetto alla parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata.
In quinto luogo, i disegni o modelli in questione presentano una somiglianza nelle rispettive proporzioni della parte centrale
rialzata e della parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata.
In mancanza di un qualsivoglia limite imposto all’autore, le somiglianze rilevate ai precedenti punti 79‑81 riguardano elementi
per i quali l’autore era libero nel realizzare il disegno o modello contestato. Ne deriva che esse attireranno l’attenzione
dell’utilizzatore informato, tanto più che, come ha affermato la stessa interveniente, nel caso di specie le facce superiori
sono le più visibili a tale utilizzatore.
Relativamente alle differenze tra i disegni o modelli in questione, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 23
della decisione impugnata, il disegno o modello contestato presenta, visto dall’alto, due cerchi concentrici in più rispetto
al disegno o modello anteriore. Di profilo, i due disegni o modelli sono diversi in quanto il disegno o modello contestato
presenta una convessità più accentuata. Tuttavia, occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato
lo stesso spessore trascurabile dei dischi, tale convessità non sarà facilmente percepita dall’utilizzatore informato, in
particolare con una prospettiva dall’alto, come confermato dai prodotti realmente commercializzati, quali risultanti nel fascicolo
dell’UAMI trasmesso al Tribunale.
Alla luce delle somiglianze rilevate ai precedenti punti 79‑81 occorre considerare che le differenze constatate dalla commissione
di ricorso al punto 23 della decisione impugnata (v. supra punto 83) sono insufficienti perché il disegno o modello contestato
produca, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore.
Da tutte le suesposte considerazioni deriva che nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha erroneamente concluso
che i disegni o modelli in questione producevano un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato e che essi non
erano in conflitto ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002. Ne consegue che la decisione impugnata
è stata adottata in violazione di tale disposizione e deve dunque essere annullata, senza che sia necessario esaminare l’ultimo
motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla
ripartizione delle spese.
Nella fattispecie, poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI e l’interveniente, rimasti soccombenti, devono essere
condannati a sopportare le spese da essa sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale.
La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’UAMI e dell’interveniente alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’art. 136, n. 2, del regolamento di
procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate
spese ripetibili. Conseguentemente, poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI e l’interveniente, rimasti soccombenti,
devono essere parimenti condannati alle spese da essa sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 27 ottobre 2006 (procedimento R 1001/2005‑3) è annullata.
2)
L’UAMI e la PepsiCo, Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Grupo Promer Mon Graphic, SA nel procedimento
dinanzi al Tribunale.
3)
L’UAMI e la PepsiCo sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Grupo Promer Mon Graphic nel procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso.
Vilaras
Prek
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2010.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.