CELEX: 62003CJ0016
Marchi
Direttiva 89/104/CEE
Art. 7, n. 1
Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa
Immissione in commercio di prodotti nel SEE ad opera del titolare del marchio
Nozione
Prodotti proposti in vendita ai consumatori e successivamente ritirati
Vendita ad un operatore stabilito nel SEE con obbligo di immissione in commercio dei prodotti al di fuori del SEE
Rivendita dei prodotti ad un altro operatore stabilito nel SEE
Immissione in commercio nel SEE

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU
L 40, pag. 1), come modificata dall’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo:
la «direttiva»).
La detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Peak Holding AB (in prosieguo: la «Peak Holding»)
e la Axolin-Elinor AB (in prosieguo: la «Axolin-Elinor»), già Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (in prosieguo:
la «Factory Outlet») all’epoca in cui è sorta la detta controversia, concernente le modalità di commercializzazione, da parte
della Factory Outlet, di una partita di capi di abbigliamento  recanti il marchio Peak Performance, di cui la Peak Holding
è titolare.
Contesto normativo
L’art. 5 della direttiva, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così recita:
«1.

Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a)
un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
(...)
3.

Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate [al paragrafo 1] sono soddisfatte:
(...)
b)
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti
dal segno;
c)
di importare […] prodotti contraddistinti dal segno;
(...)».
L’art. 7 della direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», nella sua versione iniziale
disponeva quanto segue:
«1.

Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa
per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
(...)».
In conformità all’art. 65, n. 2, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»), nel combinato disposto
con l’allegato XVII, punto 4, dell’Accordo medesimo, l’art. 7, n. 1, della direttiva, nella sua versione iniziale, è stato
modificato ai fini del detto Accordo, cosicché l’espressione «nella Comunità» è stata sostituita dai termini «sul territorio
di una parte contraente».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
La Peak Holding, società del gruppo danese IC-Companys, è titolare, segnatamente, del marchio Peak Performance. Il diritto
di utilizzare tale marchio è stato conferito alla Peak Performance Production AB (in prosieguo: la «Peak Performance Production»),
società appartenente al detto gruppo. Tale società produce e vende capi di abbigliamento ed accessori con il detto marchio
in Svezia e in altri paesi.
All’epoca in cui è sorta la controversia principale, la Factory Outlet, società di diritto svedese, effettuava, per mezzo
di boutiques in Svezia, la vendita al dettaglio di capi di abbigliamento ed altri articoli, in larga parte prodotti contrassegnati
da marchi provenienti da importazioni parallele, da reimportazioni ovvero ottenuti al di fuori dei circuiti di distribuzione
ordinari del titolare del marchio interessato.
Alla fine dell’anno 2000, la Factory Outlet immetteva in commercio, segnatamente, una partita di circa 25 000 capi di abbigliamento
del marchio Peak Performance, dopo aver fatto pubblicare sulla stampa annunci che proponevano la vendita dei detti articoli
a metà prezzo.
I detti articoli provenivano dalle collezioni della Peak Performance Production degli anni 1996-1998 ed erano stati fabbricati
al di fuori del SEE per conto della detta società. Essi erano stati importati nel SEE per essere ivi messi in vendita.
Secondo la Factory Outlet, tra il 1996 e il 1998 i capi di abbigliamento erano stati messi in vendita in negozi appartenenti
a rivenditori indipendenti, mentre, secondo la Peak Holding, erano stati messi in vendita nelle boutiques della Peak Performance
Production.
Nel novembre e dicembre 1999, tutti i capi di abbigliamento appartenenti alla detta partita erano ricompresi tra i capi di
abbigliamento messi in vendita al dettaglio a Copenaghen (Danimarca), nei locali commerciali di Base Camp, negozio messo a
disposizione dalla Carli Gry Denmark A/S, consociata della Peak Performance Production. La partita di merce era composta,
dunque, da quanto era rimasto invenduto dopo i saldi.
La Peak Performance Production vendeva la detta partita di merce alla COPAD International (in prosieguo: la «COPAD»), impresa
con sede in Francia. Secondo la Peak Holding, il contratto concluso in tale circostanza prevedeva che la detta partita di
merce non dovesse venire rivenduta in paesi europei al di fuori della Russia e della Slovenia, ad eccezione del 5% del quantitativo
complessivo, che poteva essere venduto in Francia. La Factory Outlet contestava l’esistenza di tale restrizione sostenendo
che, in ogni caso, non ne era a conoscenza al momento dell’acquisto della partita di merce.
La Factory Outlet garantiva di aver acquistato la partita di merce  dalla società di diritto svedese Truefit Sweden AB.
È pacifico che la partita di merce non è uscita dal SEE dal momento in cui ha lasciato i depositi della Peak Performance Production
in Danimarca sino a quello della sua consegna alla Factory Outlet in Svezia.
Il 9 ottobre 2000 la Peak Holding, ritenendo che le modalità di commercializzazione applicate dalla Factory Outlet, segnatamente
le inserzioni pubblicitarie, costituissero violazione dei suoi diritti di marchio, ricorreva dinanzi al Lunds tingsrätt (Svezia),
chiedendo al detto giudice di condannare la Factory Outlet al risarcimento del danno, di inibire alla detta società la commercializzazione
nonché la vendita dei capi di abbigliamento e degli altri articoli in questione e di ordinare la distruzione delle merci.
La Factory Outlet chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che le merci controverse erano state immesse in commercio
nel SEE dalla Peak Holding, sicché quest’ultima non sarebbe legittimata ad inibire l’uso del marchio all’atto della vendita
delle merci.
La Factory Outlet sosteneva, in primo luogo, che le merci erano state immesse in commercio per effetto della loro importazione,
da parte della Peak Performance Production, nel mercato interno e del pagamento dei relativi dazi doganali, ai fini della
loro messa in vendita nella Comunità. In secondo luogo, essa faceva valere che le merci erano state immesse in commercio essendo
state offerte in vendita da rivenditori indipendenti. In terzo luogo, sosteneva che le dette merci erano state immesse in
commercio essendo state smerciate dalla Peak Performance Production nei propri negozi nonché in quello di Base Camp e che,
in tale contesto, esse erano state offerte in vendita ai consumatori. La Factory Outlet affermava, infine, che, in ogni caso,
le merci erano state immesse in commercio per effetto della loro vendita alla COPAD, indipendentemente dal fatto che ciò fosse
stato accompagnato o meno da restrizioni di rivendita nel mercato interno.
La Peak Holding contestava che le merci fossero state immesse in commercio dal titolare del marchio ovvero con il suo consenso.
A suo avviso, anche se il diritto di marchio fosse stato esaurito per il fatto che le merci erano state messe in vendita nel
negozio di Base Camp, tale esaurimento sarebbe stato interrotto e il diritto di marchio sarebbe stato ripristinato a seguito
del ritorno delle merci nei depositi.
Il Tingsrätt respingeva la domanda, ritenendo che le merci fossero state effettivamente immesse in commercio essendo state
messe a disposizione dei consumatori nel negozio di Base Camp e che il diritto conferito dal marchio non avesse potuto essere
ripristinato successivamente a tale operazione.
Avverso la decisione del Tingsrätt la Peak Holding interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio.
Ritenendo che la soluzione della controversia tra la Peak Holding e la Axolin‑Elinor postulasse l’interpretazione dell’espressione
«immessi in commercio», di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva, lo Hovrätten över Skåne och Blekinge decideva di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se debba ritenersi che una merce sia stata immessa in commercio per il fatto di essere stata:
a)
importata nel mercato comune e sdoganata dal titolare del marchio a fini di vendita;
b)
immessa in vendita dal titolare del marchio in negozi di sua proprietà o in quelli di una società collegata all’interno del
mercato comune, senza cessione della merce medesima.
2)
Se, qualora una merce sia stata immessa in commercio in uno dei due modi precedentemente esposti e si sia in tal modo verificato
l’esaurimento del diritto di marchio senza cessione della merce, il titolare del marchio possa escludere l’esaurimento riportando
la merce in deposito.
3)
Se una merce debba essere considerata immessa in commercio per il fatto di essere stata ceduta dal titolare del marchio ad
un’altra società nel mercato interno, qualora il titolare del marchio abbia subordinato la cessione alla condizione di non
rivendere ulteriormente la merce sul mercato comune.
4)
Se sulla soluzione alla questione sub 3) incida la circostanza che il titolare del marchio, all’atto della cessione della
partita in cui rientrava la merce di cui trattasi, abbia dato all’acquirente l’autorizzazione di rivendere un esiguo quantitativo
della merce medesima all’interno del mercato comune, senza individuare in concreto la merce oggetto di tale autorizzazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Alla luce delle circostanze della causa principale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, con la prima questione,
se l’art. 7, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che deve ritenersi che prodotti contrassegnati da un marchio
siano stati immessi in commercio nel SEE quando il titolare del marchio li abbia importati nel SEE al fine di venderli nel
relativo mercato ovvero quando li abbia messi in vendita al consumo nel SEE, nei propri negozi ovvero in quelli di una società
collegata, senza peraltro riuscire a venderli.
Osservazioni presentate alla Corte
La Peak Holding e la Commissione ritengono che l’esaurimento del diritto conferito dal marchio si verifichi solo al momento
della vendita del prodotto nel SEE da parte del titolare del marchio ovvero con il suo consenso. Il diritto non si esaurirebbe
nelle ipotesi previste dalla prima questione pregiudiziale.
La Axolin-Elinor afferma che l’esaurimento del diritto del titolare del marchio si verifica per il solo fatto dell’importazione,
dello sdoganamento e dell’immagazzinamento del prodotto nel SEE ai fini della vendita. In subordine, essa ritiene che il diritto
conferito dal marchio si esaurisca quando il titolare di quest’ultimo offra in vendita ai consumatori il prodotto, anche se
l’offerta non vada a buon fine.
Secondo il governo svedese, le diverse versioni linguistiche della direttiva vanno intese nel senso che, perché una merce
possa essere considerata come immessa in commercio, occorre che il titolare del marchio abbia posto in essere un’operazione
rivolta al mercato.
Un prodotto non potrebbe essere considerato come immesso in commercio nel SEE per il solo fatto di essere stato importato,
sdoganato, poi immagazzinato nel SEE dal titolare, dato che nessuna delle dette operazioni è rivolta al mercato.
L’esaurimento si verificherebbe, al più tardi, quando il titolare del diritto di marchio o chiunque abbia acquisito il diritto
di utilizzare il marchio medesimo offra in vendita la merce ai consumatori nel SEE.
Per contro, l’esaurimento non si verificherebbe quando il titolare del marchio offra i propri prodotti, nel SEE, ai rivenditori,
poiché un’offerta di vendita, frequentemente, verte solo su un certo quantitativo dei prodotti in questione. In quest’ultima
ipotesi, sarebbe impossibile identificare i prodotti per i quali si è verificato l’esaurimento. Peraltro, un’offerta cui non
faccia seguito la vendita non potrebbe essere considerata come un atto di disposizione sufficientemente definitivo da parte
del titolare.
L’esaurimento si verificherebbe all’atto della cessione effettiva ad un rivenditore, a condizione che essa appaia quale operazione
rivolta al mercato. Una cessione tra società del medesimo gruppo dovrebbe essere considerata quale misura interna al gruppo,
che non comporterebbe l’esaurimento del diritto.
Giudizio della Corte
Si deve ricordare che gli artt. 5-7 della direttiva realizzano un’armonizzazione completa delle norme relative ai diritti
conferiti dal marchio e che essi definiscono pertanto i diritti di cui godono i titolari di marchi all’interno della Comunità
(sentenze 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied, Racc. pag. I-4799, punti 25 e 29, e 20 novembre
2001, cause riunite da C-414/99 a C‑416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 39).
La nozione di «immessi in commercio» nel SEE, impiegata all’art. 7, n. 1, della direttiva, costituisce un elemento determinante
dell’estinzione del diritto esclusivo del titolare del marchio previsto all’art. 5 della direttiva medesima (v. sentenza 8
aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q, Racc. pag. I-3051, punto 34).
Pertanto, essa deve ricevere un’interpretazione uniforme nell’ordinamento giuridico comunitario (v., per analogia, sentenza
Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punti 41-43).
Il solo tenore letterale dell’art. 7, n. 1, della direttiva non consente di stabilire se determinati prodotti importati nel
SEE ovvero ivi messi in vendita da parte del titolare del marchio debbano essere considerati «immessi in commercio» nel SEE
ai sensi della detta disposizione. Pertanto, l’interpretazione della norma in esame va ricercata alla luce della ratio e degli
obiettivi della direttiva.
L’art. 5 della direttiva attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente, segnatamente, di vietare
ai terzi d’importare, offrire in vendita, commercializzare prodotti contrassegnati con il suo marchio ovvero detenerli a tali
fini. L’art. 7, n. 1, contiene una deroga a questo principio, in quanto prevede che il diritto del titolare si esaurisce quando
i prodotti siano stati immessi in commercio all’interno del SEE dal titolare o con il suo consenso (v. sentenze cit. Zino
Davidoff e Levi Strauss, punto 40, e Van Doren + Q, punto 33).
La Corte ha rilevato che la direttiva mira, segnatamente, a garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio
per la prima immissione in circolazione dei prodotti che ne sono contrassegnati (v., segnatamente, sentenza 11 luglio 1996,
cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol‑Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punti 31, 40 e 44).
La Corte ha peraltro rilevato che, precisando che l’immissione sul mercato al di fuori del SEE non esaurisce il diritto del
titolare di impedire l’importazione di tali prodotti effettuata senza il suo consenso, il legislatore comunitario ha permesso
al titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio (v.
sentenze 1º luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois, Racc. pag. I-4103, punto 21, nonché Zino Davidoff e Levi
Strauss, cit., punto 33, e Van Doren +Q, cit., punto 26).
La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 7, n. 1, della direttiva mira a consentire l’ulteriore commercializzazione di
un esemplare di un prodotto contrassegnato da un marchio senza che il titolare del marchio stesso possa opporvisi (v. sentenze
23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punto 57, nonché Sebago e Maison Dubois, cit., punto 20).
Infine, la Corte ha ritenuto che, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non
falsato che il Trattato CE intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne
sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la
responsabilità della loro qualità (v., segnatamente, sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475,
punto 30).
Nella presente controversia, è pacifico che il titolare di un marchio, qualora venda ad un terzo, nel SEE, prodotti contrassegnati
dal proprio marchio, immette questi ultimi in commercio ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
Una vendita che consente al titolare di realizzare il valore economico del suo marchio esaurisce i diritti esclusivi conferiti
dalla direttiva e, segnatamente, quello di vietare ai terzi acquirenti di rivendere i prodotti.
Per contro, qualora il titolare importi i propri prodotti al fine di venderli nel SEE ovvero li offra in vendita nello stesso,
non li immette in commercio ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
Infatti, tali atti non trasferiscono a terzi il diritto di disporre dei prodotti contrassegnati dal marchio. Essi non consentono
al titolare di realizzare il valore economico del marchio. Anche successivamente a tali atti, il titolare conserva il proprio
interesse al mantenimento di un controllo completo dei prodotti contrassegnati dal marchio al fine, in particolare, di garantirne
la qualità.
Deve peraltro rilevarsi che l’art. 5, n. 3, lett. b) e c), della direttiva, relativo al contenuto del diritto esclusivo del
titolare, distingue, segnatamente, tra l’offerta dei prodotti, la loro immissione in commercio, la loro detenzione a tali
fini e la loro importazione. Il tenore letterale della detta disposizione, pertanto, conferma anch’esso che un’importazione
ovvero un’offerta dei prodotti nel SEE non può essere equiparata a una loro immissione in commercio.
La prima questione va pertanto risolta dichiarando l’art. 7, n. 1, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che i
prodotti contrassegnati da un marchio non possono essere considerati immessi in commercio nel SEE quando il titolare del marchio
li abbia importati nel SEE al fine di venderli nel medesimo ovvero quando li abbia messi in vendita al consumo nel SEE, nei
propri negozi ovvero in quelli di una società collegata, senza peraltro riuscire a venderli.
Sulla seconda questione
La seconda questione è stata sollevata solo per l’ipotesi di soluzione affermativa della prima.
Non è pertanto necessario procedere alla sua soluzione.
Sulla terza questione
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in circostanze come quelle oggetto della controversia
principale, la stipulazione, in un contratto di vendita concluso tra il titolare del marchio e un operatore stabilito nel
SEE, di un divieto di rivendita nello Spazio medesimo escluda che si configuri un’immissione in commercio ai sensi dell’art. 7,
n. 1, della direttiva e osti, pertanto, all’esaurimento del diritto esclusivo del titolare nell’ipotesi di rivendita nel SEE
in violazione del divieto.
Osservazioni presentate alla Corte
La Peak Holding sottolinea che l’esaurimento previsto all’art. 7, n. 1, della direttiva presuppone l’immissione in commercio
da parte del titolare stesso ovvero con il suo consenso. L’esaurimento richiederebbe pertanto il consenso del titolare in
entrambi i casi. Esso non si verificherebbe dunque all’atto della vendita del prodotto da parte del titolare del marchio se
quest’ultimo pattuisce la conservazione dei propri diritti di marchio. Nell’ipotesi in cui tale pattuizione non venisse rispettata,
il prodotto non verrebbe immesso in commercio con il consenso del titolare, sicché l’esaurimento non si verificherebbe.
La Axolin-Elinor, il governo svedese e la Commissione sostengono che una clausola come quella prevista nella terza questione
non osta all’esaurimento, che si verifica de iure. Tale clausola non sarebbe opponibile ai terzi. Il mancato rispetto del
divieto di rivendere corrisponderebbe ad un inadempimento contrattuale e non ad una violazione di diritti intellettuali. Gli
effetti giuridici dell’esaurimento nei confronti dei terzi non sarebbero pertanto affidati alla libera disponibilità delle
parti contraenti, a prescindere dagli effetti che l’accordo presumibilmente produrrà con riguardo alle obbligazioni. Una diversa
interpretazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
Giudizio della Corte
L’art. 7, n. 1, della direttiva subordina l’esaurimento comunitario all’immissione in commercio nel SEE o da parte del titolare
stesso del marchio, o da parte di terzi, ma con il consenso del titolare.
Dalla soluzione della prima questione consegue che, in circostanze come quelle oggetto della controversia principale, l’immissione
in commercio nel SEE da parte del titolare presuppone la vendita dei prodotti, da parte del medesimo, nel SEE.
Nell’ipotesi di siffatta vendita, l’art. 7, n. 1, della direttiva non subordina, inoltre, l’esaurimento del diritto conferito
dal marchio al consenso del titolare ad un’ulteriore commercializzazione dei prodotti nel SEE.
L’esaurimento si verifica per il solo effetto dell’immissione in commercio nel SEE da parte del titolare.
L’eventuale stipulazione, nell’atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, di restrizioni territoriali
al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti.
Tale stipulazione non può ostare all’esaurimento previsto dalla direttiva.
La terza questione deve pertanto essere risolta nel senso che, in circostanze come quelle oggetto della controversia principale,
la stipulazione, in un contratto di vendita concluso tra il titolare del marchio e un operatore stabilito nel SEE, di un divieto
di rivendita nel medesimo non esclude che vi sia immissione in commercio nel SEE ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva
e non osta, pertanto, all’esaurimento del diritto esclusivo del titolare in caso di rivendita nel SEE in violazione del divieto.
Sulla quarta questione
La quarta questione presuppone che la terza sia stata risolta nel senso che la clausola ivi contemplata esclude la configurabilità
di un’immissione in commercio nel SEE in caso di rivendita nello Spazio medesimo, in violazione della restrizione territoriale
convenuta.
Non è pertanto necessario procedere alla soluzione di tale questione.
Sulle spese
Le spese sostenute dal governo svedese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
L’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo, dev’essere
interpretato nel senso che i prodotti contrassegnati da un marchio non possono essere considerati immessi in commercio nello
Spazio economico europeo quando il titolare del marchio li abbia importati nello Spazio economico europeo al fine di venderli
nel medesimo ovvero quando li abbia messi in vendita al consumo nello Spazio economico europeo, nei propri negozi ovvero in
quelli di una società collegata, senza peraltro riuscire a venderli.
In circostanze come quelle oggetto della controversia principale, la stipulazione, in un contratto di vendita concluso tra
il titolare del marchio ed un operatore stabilito nello Spazio economico europeo, di un divieto di rivendita nel medesimo
non esclude che vi sia immissione in commercio nello Spazio economico europeo ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva
89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, e non osta, pertanto, all’esaurimento del diritto esclusivo
del titolare in caso di rivendita nello Spazio economico europeo, in violazione del divieto.
Firme
–
Lingua processuale: lo svedese.