CELEX: 61994CJ0232
Tavaramerkillä varustettujen tuotteiden uudelleen pakkaaminen
EY:n perustamissopimuksen 36 artikla

Tuomion perustelut
1 Oberlandesgericht Köln on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 29.7.1994 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 11.8.1994, esittänyt EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksiä EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta tavaramerkkioikeuden alalla.
2 Kysymykset ovat tulleet esiin oikeudenkäynnissä, jossa kantajana on lääkkeitä valmistava yhtiö Rhône-Poulenc Pharma (jäljempänä Rhône-Poulenc) ja vastaajana yhtiö nimeltä MPA Pharma (jäljempänä Pharma), joka tuo Saksaan tiettyjä ensin mainitun yhtiön valmistamia tuotteita.
3 Rhône-Poulenc on ranskalaisen Rhône-Poulenc Rover SA:n saksalainen tytäryhtiö; emoyhtiö on Orudis-tavaramerkin haltija Saksassa ja muissa maissa. Rhône-Poulenc myy Saksassa emoyhtiönsä myöntämällä lisenssillä Orudis retard -lääkettä, jota käytetään reumatismin hoitoon ja jota myydään 20, 50 sekä 100 tabletin läpipainopakkauksissa, jotka vastaavat Saksan ammattijärjestöjen ja ammatillisten yhdistysten sekä sairausvakuutuslaitosten suosittelemia vakiokokoja.
4 Espanjassa  Orudis retardia myy Rhône-Poulenc Rover SA:n toinen tytäryhtiö, mutta ainoastaan 20 tabletin pakkauksissa.
5 Pharma myy Saksassa Orudis retardia, jonka se tuo Espanjasta niin sanottuna rinnakkaistuontina. Saadakseen 50 tabletin pakkauksia se pakkaa tuotteen uudelleen suunnittelemiinsa ulompiin pakkauksiin, joihin se pakkaa alkuperäisistä espanjalaisista pakkauksista irrottamansa läpipainoliuskat.
6 Uuden pakkauksen kaikilla näkyvillä pinnoilla on saksankielinen etiketti, jossa ilmoitetaan seuraavaa:
"MPA -lääkevalmisteiden maahantuonti 50 pitkävaikutteista Orudis retard -lääketablettia Nautittava sisäisesti".
Yhdellä suurista pakkauspinnoista ilmoitetaan seuraavaa:
"Valmistaja: Rhône-Poulenc S.A.E. Espanja"
ja
"Maahantuoja ja vastaava lääkevalmisteyritys: MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau".
Yhdellä pakkauspinnalla ilmoitetaan seuraavaa:
"Tämän Orudis retard -pakkauksen sisällön on valmistanut Rhône-Poulenc Farma S.A.E., Alcorcón (Madrid), Espanja, ja tuonut Saksan liittotasavaltaan sekä uudelleen pakannut MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau, saksalaista lääkevalmisteita koskevaa lainsäädäntöä noudattaen."
7 Pharma lisää pakkauksiin laatimansa käyttöohjeet.
8 Rhône-Poulenc katsoi, että uudelleen pakatun tuotteen markkinointi loukkaa Orudis-tavaramerkkiä, ja haastoi Pharman oikeuteen, jotta se lopettaisi tämän toiminnan. Landgericht hyväksyi kantajan vaatimukset, ja Pharma valitti Oberlandesgericht Kölniin, joka päätti lykätä asian käsittelyä ja pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:
"1. Voidaanko katsoa, että jos kansallista tavaramerkkiä käytetään tavaramerkin haltijan myyntijärjestelmässä siten, että se tosiasiallisesti johtaa markkinoiden jakamiseen jäsenvaltioiden välillä, kyseessä on EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettu peitelty kaupan rajoittaminen, vai täytyykö tämän lisäksi osoittaa, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan omaksumassaan myyntijärjestelmässä pyrkien tietoisesti markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen?
2. Oletetaanko kyseessä olevan EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen mukainen 'jäsenvaltioiden välinen peitelty kaupan rajoittaminen' silloin, kun jäsenvaltioissa A ja B suojatun tavaramerkin haltija vetoaa kansalliseen tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkin haltijan kanssa samaan konserniin kuuluvaa maahantuojaa ostamasta tällä tavaramerkillä jäsenvaltiossa B markkinoitua lääkevalmistetta, jota voidaan myydä jäsenvaltiossa A vain lääkemääräyksen perusteella, uudelleen pakkaamasta niitä ja markkinoimasta niitä jäsenvaltiossa A maahantuojan suunnittelemassa ulommassa päällyksessä, jonka tämä varustaa tavaramerkillä ilman sen haltijan suostumusta, jos tavaramerkkioikeuden käyttäminen perustuu jäsenvaltioiden väliseen markkinoiden jakamiseen (ks. ensimmäinen kysymys) ja jos voidaan osoittaa, että uudelleen pakkaamisella ei muuteta tuotteen alkuperäistä laatua ja että tavaramerkin haltija tiesi etukäteen uudelleen pakatun tuotteen myytäväksi tarjoamisesta, ja myös jos uudelleen pakkaamisesta vastanneen yrityksen tiedot on ilmoitettu yhdessä valmistajan ja maahantuojan tietojen kanssa uudessa pakkauksessa, vaikka
a) tuotteen uudelleen pakkaamisesta vastanneen yrityksen tietoja ei ole riittävän selvästi ilmoitettu tuotteen ulommassa päällyksessä, minkä vuoksi tuotetta käyttävä saattaa jättää ne huomiotta,
ja/tai
b) varsinaisista uudelleen pakkaamista koskevista tiedoista eikä ulomman päällyksen ulkoasusta käy ilmi, että maahantuoja pakkasi tuotteen uudelleen ilman tavaramerkin haltijan tai siihen etuyhteydessä olevan yrityksen suostumusta?"
9 Kysymyksillään, jotka on syytä tutkia yhdessä, kansallinen tuomioistuin pyytää täsmentämään niitä edellytyksiä, joilla tavaramerkkioikeuden haltija voi perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisesti vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tämän suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uuteen ulompaan pakkaukseen ja kiinnittänyt tavaramerkin siihen uudelleen. Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään siis selvittämään käsitteen "markkinoiden keinotekoinen jakaminen" merkitystä ja sisältöä sekä lausumaan siitä, onko maahantuojan täytettävä muita lisäedellytyksiä.
10 Ennen kysymyksiin vastaamista on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimelle on esitetty, että kyseessä olevaa kansallista lainsäädäntöä ei ole arvioitava suhteessa perustamissopimuksen 36 artiklaan vaan suhteessa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1, jäljempänä direktiivi) 7 artiklaan. Direktiivi piti saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista oikeusjärjestystä 31.12.1992 mennessä; määräaika vahvistettiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104/ETY täytäntöönpanolle varatun määräajan lykkäämisestä 19 päivänä joulukuuta 1991 tehdyllä neuvoston päätöksellä 92/10/ETY (EYVL 1992 L 6, s. 35).
11 Kansallinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan pyytänyt ennakkoratkaisua direktiivin 7 artiklan tulkinnasta, joten tältä osin vastaus rajoittuu seuraaviin kahteen toteamukseen.
12 Ensiksikin yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivillä ei sinänsä voida asettaa yksityisille velvollisuuksia eikä siihen siis voida vedota yksityistä vastaan (ks. erityisesti asia 152/84, Marshall, tuomio 26.2.1986, Kok. 1986, s. 723, 48 kohta; asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok. 1990, s. I-4135, 6 kohta; ja asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994, Kok. 1994, s. I-3325, 20 kohta). Olipa kyse ennen direktiiviä tai sen jälkeen annetuista säännöksistä, kansallisen tuomioistuimen on tämän oikeuskäytännön mukaan tulkittava kansallista lainsäädäntöä siten, että direktiivin sanamuoto ja tarkoitus otetaan kaikin mahdollisin tavoin huomioon, jotta direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jotta tulkinta olisi EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kolmannen kohdan mukainen.
13 Kuten tänään yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettavasta yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta (asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, tuomion 40 kohta) ilmenee, direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa koskevat ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että näitä kahta asiaa koskevia määräyksiä ja säännöksiä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, on sovellettava samalla tavalla.
14 Perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnan osalta on muistettava, että sen mukaan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamisen vuoksi asetetut tuontikiellot ja -rajoitukset voivat olla perusteltuja ainoastaan jos ne eivät ole keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.
15 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeaminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka koskevat kyseisiä teollisoikeuksia tai kaupallisia oikeuksia.
16 Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottelukykyisiä merkkejä, joiden avulla kukin tuote voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi toimia tällaisena merkkinä, sen on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat on valmistettu tietyn yhden yrityksen valvonnassa, joka vastaa niiden laadusta (asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 13 kohta, jäljempänä asia HAG II; ja asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomio 22.6.1994, Kok. 1994, s. I-2789, 37 ja 45 kohta).
17 Tämän vuoksi, kuten yhteisöjen tuomioistuin onkin useaan kertaan vahvistanut, tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta; asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981, Kok. 1981, s. 2913, 7 kohta; em. asia HAG II, tuomion 14 kohta; em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 kohta).
18 Tämän vuoksi on syytä huomata, että jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojatun tavaramerkin haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se on itse saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa sen suostumuksella (ks. erityisesti asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7-11 kohta; em. asia HAG II, tuomion 12 kohta; ja em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomion 33 ja 34 kohta).
19 Tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, että tavaramerkin haltijat jakavat kansalliset markkinat, eikä siten jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen ylläpitämisen edistäminen. On totta, että erityisesti lääkemarkkinoilla tällaiset hintaerot saattavat johtua sellaisista tekijöistä, joihin tavaramerkin haltijat eivät voi millään tavalla vaikuttaa, kuten enimmäishintojen vahvistamista koskevista eri jäsenvaltioiden poikkeavista säännöksistä, lääkkeiden tukkukauppiaiden voittomarginaalista tai sairausvakuutusjärjestelmän mukaisten sairauskuluista maksettavien korvausten enimmäismääristä. Yhden jäsenvaltion muista poikkeavan, hintoja koskevan lainsäädännön aiheuttamien vääristymien korjaaminen on yhteisön tehtävä, eikä niitä voida yrittää korjata siten, että toisissa jäsenvaltioissa otetaan käyttöön tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen vastaisia säännöksiä (ks. erityisesti em. asia Winthrop, tuomion 16 ja 17 kohta).
20 Jotta voitaisiin vastata siihen, käsittääkö tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden estää sen, että muu yritys käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä sen takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitä niihin. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion 8 kohta).
21 Tämän vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön, ja tämän oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion 9 kohta).
22 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että näiden periaatteiden mukaisesti perustamissopimuksen 36 artiklaa on sovellettava siten, että tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota tähän oikeuteen estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille sellaista tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen, johon on kiinnitetty uudelleen tavaramerkki, jollei
- näytetä toteen, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää oikeuttaan omaksumansa myyntijärjestelmän huomioon ottaen siten, että se johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen;
- osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperäistä laatua;
- tavaramerkin haltijalle ole ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja
- uudessa pakkauksessa todeta, kuka on pakannut tuotteet uudelleen.
23 Tätä oikeuskäytäntöä on kuitenkin täsmennettävä, kun tarkastellaan nyt käsiteltävänä olevassa asiassa esitettyjä väitteitä sekä väitteitä, jotka esitettiin edellä mainituissa asioissa Bristol-Myers Squibb ym. ja yhdistetyissä asioissa C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, joissa myös annetaan tuomio tänään.
Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoinen jakaminen
24 Tämän osalta on syytä todeta, että tapaus, jossa tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja silloin kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa.
25 Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estää tuotteen pakkaamista uudelleen uuteen ulompaan pakkaukseen, kun tavaramerkin haltijan siinä jäsenvaltiossa käyttämää pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, että kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen vuoksi, että sairausvakuutussäännösten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi, joka perustuu muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin.
26 Tämän osalta on syytä täsmentää, että silloin kun tavaramerkin haltija käyttää useita erilaisia tuontijäsenvaltion voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen tarvetta ei voida kiistää ainoastaan sillä perusteella, että todetaan, että jotakin näistä pakkauskoista markkinoidaan myös vientijäsenvaltiossa. Markkinoiden jakamisesta olisi kyse, jos maahantuoja voisi markkinoida tuotetta ainoastaan tietyllä tuontijäsenvaltion markkinoiden rajoitetulla osalla.
27 Sitä vastoin tavaramerkin haltija voi estää tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan pakkaukseen silloin kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuontijäsenvaltiossa markkinoille, siten että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä ja lisää siihen uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä.
28 Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.
29 Lopuksi on syytä täsmentää, että toisin kuin pääasian vastaajat väittävät, yhteisöjen tuomioistuimen käyttämä termi "markkinoiden keinotekoinen jakaminen" ei tarkoita sitä, että maahantuojan on osoitettava, että saattaessaan markkinoille saman tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen. Täsmentäessään, että markkinoiden jakamisen on oltava keinotekoinen, yhteisöjen tuomioistuin on halunnut korostaa sitä, että tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen silloin kun tämä on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi, jolloin tästä aiheutuvaa markkinoiden jakamista ei voida pitää keinotekoisena.
Tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen
30 Tämän osalta on syytä täsmentää ensiksikin, että tuotteen alkuperäisen laadun muuttaminen viittaa pakkauksessa olevan tuotteen laatuun.
31 Tavaramerkkioikeuden haltija voi siis estää sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle käsittelylle tai sellaisille vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotteen alkuperäistä laatua. Sen määrittämiseksi, onko tästä kyse, on syytä ottaa huomioon tuotteen luonne ja tapa, jolla tuote on pakattu uudelleen, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 10 kohdassa.
32 Edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion samasta kohdasta käy ilmi, että lääkeaineiden osalta uudelleen pakkaamisen on katsottava tehdyn sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät muuta tuotteen alkuperäistä laatua, kun tavaramerkin haltija on esimerkiksi saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa pakkauksessa ja kun uudelleen pakkaaminen koskee vain tuotteen ulompaa pakkausta sisemmän pakkauksen jäädessä koskematta taikka kun viranomainen valvoo uudelleen pakkaamista varmistaakseen sen, ettei tuote vahingoitu.
33 Tämän oikeuskäytännön mukaan pelkästään se, että läpipainoliuskat otetaan alkuperäisestä ulommasta pakkauksesta ja sijoitetaan yhden tai useamman alkuperäisen pakkauksen kanssa uuteen ulompaan pakkaukseen, tai se, että läpipainoliuskat sijoitetaan toiseen alkuperäiseen pakkaukseen, ei muuta pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua.
34 Yhteisöjen tuomioistuimelle on kuitenkin väitetty, että jopa tällaisessa pakkaamisessa saatetaan tuotteen alkuperäistä laatua muuttaa. Esimerkiksi läpipainopakkaukset, jotka ovat peräisin eri alkuperäisistä pakkauksista ja jotka pakataan samaan ulompaan pakkaukseen, voivat olla eri tuotantoeristä ja niissä saattaa olla eri vanhentumisajat.
35 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Ei voida hyväksyä sellaista näkemystä, jonka mukaan tavaramerkin haltija voisi jokaisen hypoteettisen virheen vaaran perusteella estää kaiken lääkkeiden uudelleen pakkaamisen uusiin ulompiin pakkauksiin.
36 Mikään ei myöskään tue sitä olettamusta, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välittömästi muutetaan, kun pakkaukseen lisätään uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä.
37 On kuitenkin myönnettävä, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäinen laatu saattaa muuttua välillisesti esimerkiksi silloin, kun uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus tai uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja tai niissä on epätarkkoja tietoja tuotteen luonteesta, koostumuksesta, vaikutuksista, käytöstä tai säilyvyydestä.
38 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko tästä kyse, vertailemalla tuotetta erityisesti tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa markkinoille saattamaan tuotteeseen. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että maahantuoja voisi esittää joitakin täydentäviä tietoja, kunhan nämä tiedot eivät ole ristiriidassa tavaramerkin haltijan tuontijäsenvaltiossa esittämien tietojen kanssa; tämä vaatimus täyttyy esimerkiksi silloin kun on kyse poikkeavista tiedoista, jotka johtuvat tavaramerkin haltijan vientijäsenvaltiossa käyttämästä pakkauksesta.
Muut edellytykset, jotka rinnakkaistuojan on täytettävä
39 Jos uudelleen pakkaaminen tehdään siten, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäinen laatu muutu, tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana on suojattu. Tällöin kuluttajaa tai loppukäyttäjää ei johdeta harhaan tuotteiden alkuperän osalta, vaan hän todellakin saa ainoastaan niitä tuotteita, jotka on valmistettu tavaramerkin haltijan valvonnassa.
40 On kuitenkin syytä todeta, että jos tällaisessa tilanteessa on tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi välttämätöntä päätyä siihen, että tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen tavaramerkillään varustettujen, maahantuojan uudelleen pakkaamien tuotteiden markkinoille saattamisen, se tarkoittaa myös sitä, että  maahantuojalla on käytössään oikeus, joka on yleensä varattu tavaramerkin haltijalle.
41 Tavaramerkin haltijan intressien suojaamiseksi tavaramerkkioikeuden haltijana ja tavaramerkin suojaamiseksi väärinkäytöksiltä tämä oikeus on syytä antaa vain jos maahantuoja täyttää tietyt muut vaatimukset, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa.
42 Ottaen huomioon sen, että on tavaramerkin haltijan edun mukaista, että kuluttajalle tai loppukäyttäjälle ei anneta sellaista kuvaa, että tavaramerkin haltija vastaisi uudelleen pakkaamisesta, pakkauksessa on ilmoitettava, kuka on pakannut tavaran uudelleen.
43 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo täsmentänyt, tämän on käytävä selvästi ilmi uudelleen pakatun tuotteen ulommasta pakkauksesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 12 kohta, ja em. asia Pfizer, tuomion 11 kohta). Kuten julkisasiamieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 128 kohdassa, tämä tarkoittaa sitä, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sitä, onko tämä selvitys sellainen, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella sen ymmärtää.
44 Sitä vastoin ei voida vaatia, että pakkauksessa nimenomaisesti mainittaisiin, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, koska tällaisen maininnan voisi ymmärtää tarkoittavan sitä, kuten julkisasiamieskin on todennut ratkaisuehdotuksensa 88 kohdassa, että uudelleen pakattu tuote ei ole täysin asianmukainen.
45 Kuten edellä mainitussa asiassa Pfizer annetun tuomion 11 kohdassa todetaan, voidaan kuitenkin vaatia, että ulommassa pakkauksessa on ilmoitettava selvästi, kuka tuotteen on valmistanut, koska valmistajan edun mukaista voi olla, ettei kuluttaja tai loppukäyttäjä luule, että maahantuoja on tavaramerkin haltija ja että tuote on valmistettu tämän valvonnassa.
46 Vaikka pakkauksessa olisikin merkintä siitä, kuka tuotteen on pakannut uudelleen, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tavaramerkin maine ja siten myös tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kärsiä uudelleen pakatun tuotteen riittämättömästä ulkoasusta. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lainmukainen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön liittyvä intressi estää tuotteen markkinoille saattaminen. Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon tuotteen luonne ja ne markkinat, joille se on tarkoitettu myytäväksi.
47 On todettava, että lääkeala on erityisen arkaluontoinen ja kansalaiset ovat erityisen tarkkoja näiden tuotteiden laadusta ja siitä, etteivät tuotteet ole vahingoittuneet; tuotteen ulkoasu saattaa myös vaikuttaa kansalaisten luottamukseen edellä mainittuihin tekijöihin. Tämän vuoksi viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen ulkoasu saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta.
48 Vaatimukset, jotka uudelleen pakatun tuotteen ulkoasun on täytettävä, vaihtelevat sen mukaan, onko kyse tuotteesta, joka myydään sairaalaan, vai tuotteesta, joka myydään apteekkien välityksellä kuluttajille. Ensimmäisessä tapauksessa lääkkeen antavat potilaille alan ammattilaiset, joille tuotteen ulkoasulla ei ole juurikaan merkitystä. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen ulkoasulla on selvästi suurempi merkitys kuluttajalle, vaikka reseptilääkkeiden osalta lääkärin määräys itsessään on omiaan saamaan kuluttajan luottamaan tietyssä määrin tuotteen laatuun.
49 Lopuksi voidaan todeta, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa, että tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille. Lisäksi tavaramerkin haltija voi vaatia, että maahantuoja toimittaa sille näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta ennen tuotteen markkinoille saattamista, jotta se voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä laatua, vaan siten että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin haltijan mainetta. Lisäksi tällainen vaatimus mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua väärentäjien toiminnalta.
50 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, että perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt tavaramerkin siihen uudelleen, jollei
- näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;
- osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa alkuperäiseen laatuun, kuten ottaa läpipainoliuskat alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että niissä annetaan epätarkkoja tietoja;
- uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;
- uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
- maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Oikeudenkäyntikulut
51 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ranskan hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Päätöksen päätösosa
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
on ratkaissut Oberlandesgericht Kölnin 29.7.1994 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:
Perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta lääkettä, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt tavaramerkin siihen uudelleen, jollei
- näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jakamaan jäsenvaltioiden väliset markkinat;
- osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun maahantuoja tekee ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla ei voida vaikuttaa alkuperäiseen laatuun, kuten ottaa läpipainoliuskat alkuperäisestä ulommasta pakkauksestaan ja sijoittaa ne uuteen ulompaan pakkaukseen tai lisää pakkaukseen uudet käyttöohjeet tai uusia tietoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin varmistaa, ettei pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua välillisesti muuta se, että uudelleen pakatun tuotteen ulompi tai sisempi pakkaus taikka uudet käyttöohjeet tai tiedot eivät sisällä tiettyjä tärkeitä tietoja, tai se, että niissä annetaan epätarkkoja tietoja;
- uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä; nämä selvitykset on tehtävä sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää. Sitä vastoin ei ole tarpeen ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tehty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta;
- uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
- maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.