CELEX: 62003CJ0106
Recurso de decisão do tribunal de Primeira Instância
Marca comunitária
Artigo 8.º, n.º1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94
Risco de confusão
Marca nominativa e figurativa HUBERT
Oposição do titular da marca nominativa nacional SAINT-HUBERT 41
Qualidade do recorrido do IHMI perante o Tribunal de Primeira Instância

Através do seu recurso, a Vedial SA (a seguir «Vedial») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades
Europeias de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI – France Distribution (HUBERT) (T‑110/01, Colect., p. II‑5275, a seguir «acórdão
recorrido»), mediante o qual este negou provimento ao seu recurso destinado a obter a anulação da decisão da Primeira Câmara
de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») de 9 de Março de
2001 (processo R 127/2000‑1), que indeferiu a oposição da Vedial ao registo da marca nominativa e figurativa HUBERT pedido
pela sociedade France Distribution (a seguir «decisão controvertida»).
Enquadramento jurídico
O artigo 8.°, n.
os
1, alínea b), e 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária
(JO 1994, L 11, p. 1), dispõe o seguinte:
«1.

Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
[…]
b)
Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços
designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida;
o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
2.

São consideradas ‘marcas anteriores’, na acepção do n.° 1:
a)
As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de
prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
[…]
ii)
Marcas registadas num Estado‑Membro […]»
Antecedentes do litígio
Em 1 de Abril de 1996, a France Distribution apresentou ao IHMI um pedido de registo de uma marca constituída por um sinal
misto, nominativo e figurativo, que incluía a denominação «HUBERT», em caracteres estilizados negros rodeados a branco e em
letras maiúsculas, encimada pela figura de um cozinheiro, com ar jovial, que ergue o braço direito com o polegar levantado.
Os produtos para os quais foi pedido o registo integram as classes 29, 30 e 42 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação
Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada.
Em 6 de Janeiro de 1998, a Vedial deduziu oposição contra a marca pedida, nos termos do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94,
em relação a parte dos produtos visados no pedido de registo, a saber, «leite e outros produtos lácteos», incluídos na classe
29, e «vinagre, molhos», incluídos na classe 30.
A marca anterior, da qual a Vedial é titular, é a marca nominativa SAINT‑HUBERT 41, registada em França para designar «manteigas,
gorduras comestíveis, queijos e demais produtos lácteos» incluídos na classe 29. É constituída por uma sequência de duas palavras
ligadas por um hífen e pelo número 41.
Tendo a oposição sido indeferida por decisão de 1 de Dezembro de 1999 da Divisão de Oposição do IHMI, a Vedial recorreu para
o IHMI ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, juntando vários documentos no sentido de demonstrar o prestígio
da sua marca em França.
A decisão controvertida negou provimento a este recurso. No essencial, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI considerou que,
embora exista um elevado grau de semelhança entre os produtos em causa e ainda que, para efeitos de aplicação do artigo 8.°,
n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, seja possível ter em consideração o prestígio da marca anterior, cuja existência
foi demonstrada pela Vedial perante aquela Câmara, não existe risco de confusão no espírito do público destinatário, dado
que as marcas em conflito não apresentam grandes semelhanças.
Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido
Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Maio de 2001, a Vedial interpôs recurso
de anulação da decisão controvertida com base num único fundamento, a violação do conceito de «risco de confusão» na acepção
do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
No Tribunal de Primeira Instância, o IHMI admitiu que, caso se possa validamente considerar que a marca anterior goza de prestígio,
deve concluir‑se pela existência de um risco de confusão com a marca pedida. Todavia, como o prestígio da marca anterior não
podia, segundo o IHMI, ser tido em conta, uma vez que a Vedial não apresentou prova da existência do referido prestígio no
prazo concedido para este efeito pela Divisão de Oposição, o litígio devia ser apreciado abstraindo deste elemento de facto.
A este respeito, o IHMI alegou que, caso o Tribunal de Primeira Instância concluísse que o elemento dominante da marca anterior
é o nome próprio «HUBERT», seria difícil negar a existência de risco de confusão entre as marcas em causa. Ao invés, se o
Tribunal de Primeira Instância considerasse que a marca anterior não é particularmente distintiva e forma um conjunto em que
nenhum dos elementos é dominante, as diferenças entre as marcas deverão ser suficientes para afastar a existência de qualquer
risco de confusão. O IHMI deixou ao prudente arbítrio do Tribunal de Primeira Instância a resolução desta questão de direito
que lhe fora submetida.
A France Distribution, que era, nos termos legais, parte no procedimento perante a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso,
não interveio no processo no Tribunal de Primeira Instância.
A título liminar, o Tribunal de Primeira Instância recordou, nos n.
os
35 a 39 do acórdão recorrido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de risco de confusão entre uma marca pedida
e uma marca anterior.
Em seguida, nos n.
os
40 a 59 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância procedeu à comparação, por um lado, dos produtos em causa
e, por outro, das marcas em conflito. Considerou, assim, que os «produtos lácteos» e os produtos «gorduras comestíveis» relativamente
aos quais a marca anterior fora registada eram, respectivamente, idênticos aos produtos «leite e outros produtos lácteos»
e semelhantes aos produtos «vinagre, molhos», objecto do pedido de registo da marca em causa. Em contrapartida, o Tribunal
de Primeira Instância considerou que a marca anterior e a marca pedida «não são similares no plano visual», «não são semelhantes
do ponto de vista fonético» e que «não existe semelhança conceptual entre [elas]».
Por último, o Tribunal de Primeira Instância declarou, nos n.
os
60 a 66 do acórdão recorrido, que não existe risco de confusão entre a marca anterior e a marca pedida. Declarou, em particular,
no n.° 63, que, «embora exista uma identidade e uma semelhança entre os produtos visados pelas marcas em causa, as diferenças
visual, fonética e conceptual entre os sinais constituem um motivo suficiente para afastar a existência de risco de confusão
na percepção do público‑alvo» e, nos n.
os
65 e 66, que, «no caso concreto, os sinais em conflito, nos planos visual, fonético e conceptual, não podem de modo algum
ser considerados idênticos nem semelhantes» e que, por conseguinte, «não está preenchida uma das condições indispensáveis
para a aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94».
Consequentemente, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso de anulação da decisão controvertida.
Quanto ao recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância
No seu recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância, que baseia em três fundamentos, a Vedial conclui pedindo que
o Tribunal de Justiça se digne:
–
anular o acórdão recorrido;
–
a título principal, julgar definitivamente o litígio, dando provimento aos pedidos apresentados em primeira instância, ou,
a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância;
–
condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene a Vedial nas despesas.
Quanto ao primeiro fundamento
Argumentos das partes
No seu primeiro fundamento, a Vedial alega que, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância violou o princípio
geral de direito comunitário designado «princípio do dispositivo», que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça no acórdão
de 14 de Dezembro de 1995, Van Schijndel e Van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, Colect., p. I‑4705).
A recorrente afirma que, segundo este princípio, as partes são, em princípio, as únicas «senhoras» da acção judicial e delimitam
o objecto do litígio. No seu entender, o juiz não pode suscitar uma questão não incluída nos pedidos das partes. Assim, quando
não existe qualquer contestação entre as partes em relação a um determinado ponto ou quando estas admitem expressamente a
existência de um facto jurídico pertinente e preciso, o juiz não pode actuar oficiosamente, excepto se o acordo entre as partes
sobre esse ponto for contrário à ordem pública.
No caso em apreço, durante o processo perante o Tribunal de Primeira Instância, a Vedial e o IHMI estiveram alegadamente de
acordo quanto à existência de uma semelhança, ainda que apenas no plano fonético, entre a marca anterior e a marca pedida
bem como quanto à existência de um risco de confusão no caso de a Câmara de Recurso poder validamente considerar que a marca
anterior gozava de um forte carácter distintivo, mesmo que só com base no prestígio que tinha adquirido em França. Segundo
a Vedial, esta delimitação do objecto do litígio não é contrária à ordem pública.
Por conseguinte, no seu entender, o Tribunal de Primeira Instância violou o princípio do dispositivo ao decidir, contrariamente
ao acordo das partes em relação a este ponto, que as marcas em conflito não apresentavam qualquer semelhança.
O IHMI considera que o primeiro fundamento é improcedente. Alega que o princípio do dispositivo é aplicável no domínio do
direito civil, ao passo que os litígios relativos à marca comunitária têm um carácter principalmente administrativo. Acresce
que o IHMI não possui um
locus standi
próprio, uma vez que não era parte no procedimento perante a Câmara de Recurso. Quando é submetido um recurso ao Tribunal
de Primeira Instância, este deve verificar se o IHMI, ou seja, a Câmara de Recurso, aplicou correctamente o Regulamento n.° 40/94
e, se chegar à conclusão de que o IHMI violou este regulamento, deve anular a decisão.
O IHMI observa que, no recurso que interpôs para o Tribunal de Primeira Instância, a Vedial sustentou que a decisão controvertida
violava o conceito de risco de confusão e pediu expressamente àquele que examinasse as marcas em conflito e concluísse pela
existência de um risco de confusão. Por este motivo, o Tribunal de Primeira Instância agiu correctamente ao examinar este
conceito e ao aplicar o Regulamento n.° 40/94. Assim, o Tribunal de Primeira Instância não pode ser acusado de ter violado
o princípio do dispositivo.
Além disso, o IHMI sustenta não ter existido, no caso em apreço, um acordo entre si e a Vedial. Segundo ele, além do facto
de a posição do IHMI encontrar expressão na posição da Câmara de Recurso, tal como foi decidido pelo Tribunal de Primeira
Instância no acórdão recorrido, a France Distribution, que tinha legitimidade para reivindicar a qualidade de interveniente
perante o Tribunal de Primeira Instância, não manifestou de nenhuma forma o seu acordo quanto à interpretação do conceito
de risco de confusão efectuada pela Vedial. Ora, no âmbito dos litígios em matéria de propriedade industrial e comercial,
o Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância atribui ao interveniente uma posição quase idêntica à das outras
partes.
Apreciação do Tribunal de Justiça
Mesmo que se admita que o princípio do dispositivo se aplica num processo como o da primeira instância, relativo ao recurso
de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI sobre a oposição ao registo de uma marca com fundamento no risco de confusão
com uma marca anterior, o IHMI não pode, em todo o caso, alterar, no Tribunal de Primeira Instância, o objecto do processo,
tal como este resulta das respectivas pretensões e alegações do requerente do registo e do opositor.
Com efeito, embora, nos termos do artigo 133.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o IHMI
tenha a qualidade de recorrido no processo perante o Tribunal de Primeira Instância, o recurso para este último tem por objecto
solucionar um litígio entre o requerente do registo e o titular de uma marca anterior, conforme resulta das disposições a
seguir referidas do Regulamento n.° 40/94 e do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.
Em primeiro lugar, em conformidade com o artigo 63.°, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, este recurso visa examinar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso que tenha conhecido
do litígio relativo ao registo da marca pedida e obter, se for caso disso, a reforma ou a anulação desta decisão.
Ora, tanto na Divisão de Oposição como na Câmara de Recurso, o litígio é entre o requerente do registo e o opositor, não sendo
o IHMI parte no referido litígio.
Importa especialmente observar que, nos termos do artigo 42.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, só os titulares
de marcas anteriores podem deduzir oposição ao registo de uma marca com fundamento no motivo relativo de recusa previsto no
artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento. Assim, o IHMI não se pode opor ao registo de uma marca com base neste
motivo.
Em segundo lugar, o recurso para o Tribunal de Primeira Instância da decisão de uma Câmara de Recurso em matéria de oposição
também não é permitido ao IHMI. Com efeito, em conformidade com o artigo 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, este recurso
«está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa Câmara não tenha dado provimento
às suas pretensões».
Em último lugar, a qualidade de recorrido reconhecida ao IHMI é limitada nos seus efeitos, ao passo que, pelo contrário, às
partes no processo perante a Câmara de Recurso – com excepção do recorrente –, as quais, nos termos do artigo 134.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, podem participar no processo perante o Tribunal de Primeira
Instância na qualidade de intervenientes, são reconhecidos a esse título amplos direitos que as equiparam a verdadeiros recorridos.
Assim, em conformidade com o artigo 134.°, n.° 2, do referido regulamento, «[o]s intervenientes […] dispõem dos mesmos direitos
processuais que as partes principais».
Acresce que, contrariamente à regra de direito comum em matéria de intervenção enunciada no artigo 116.°, n.° 4, segundo parágrafo,
alínea a), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o artigo 134.°, n.° 3, do mesmo regulamento dispõe
que «[o]s intervenientes […] podem, na resposta apresentada […], formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da
instância de recurso, de pontos não suscitados na petição». Também decorre
a contrario
desta última disposição que o IHMI não pode, ele próprio, formular esses pedidos.
Por último, decorre do artigo 134.°, n.° 4, do mesmo regulamento que, em derrogação do artigo 122.° do referido regulamento,
mesmo que o IHMI não apresente resposta à petição na forma e dentro do prazo estabelecidos, o processo à revelia não se aplica
quando uma parte no processo perante a Câmara de Recurso, com excepção do recorrente, intervenha perante o Tribunal de Primeira
Instância.
Em consequência, não pode ser reconhecido ao IHMI a faculdade de alterar o objecto do litígio no Tribunal de Primeira Instância
através de uma eventual adesão parcial à análise apresentada pelo recorrente ou mesmo da sua adesão ao recurso deste. Qualquer
apreciação contrária viola a confiança legítima da parte que ganhou a causa na Câmara de Recurso, na medida em que o processo
no Tribunal de Primeira Instância se destina a examinar a legalidade da decisão da referida Câmara, em conformidade com o
artigo 63.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.
No caso em apreço, o Tribunal de Primeira Instância não estava, portanto, de forma alguma vinculado ao pretenso acordo entre
a Vedial e o IHMI no que se refere à semelhança, ou mesmo quanto ao risco de confusão, entre as marcas em conflito. Por conseguinte,
o Tribunal de Primeira Instância tinha legitimidade para examinar no acórdão recorrido se a decisão controvertida violava
o conceito de risco de confusão, como a Vedial alegava no seu recurso, e para aplicar o Regulamento n.° 40/94.
Em consequência, o primeiro fundamento do recurso deve ser julgado improcedente.
Quanto ao segundo fundamento
Argumentos das partes
No seu segundo fundamento, a Vedial alega que o Tribunal de Primeira Instância violou o direito de defesa ao defraudar a sua
confiança legítima na delimitação do objecto do litígio, tal como resultava do acordo entre as partes. Com efeito, tendo em
conta a posição adoptada pelo IHMI na sua resposta perante o Tribunal de Primeira Instância, a recorrente renunciou a requerer
que lhe fosse dada possibilidade de apresentar réplica e limitou as suas alegações ao quadro delimitado pela tomada de posição
do IHMI.
Segundo a Vedial, mesmo partindo do princípio de que o Tribunal de Primeira Instância não estava vinculado ao princípio do
dispositivo, devia ordenar a reabertura dos debates, fazendo saber às partes que não aderia ao seu acordo quanto à semelhança,
pelo menos fonética, entre as marcas em conflito.
O IHMI considera que o segundo fundamento pressupõe que o Tribunal de Primeira Instância cometeu uma violação do princípio
do dispositivo, o que, segundo aquele, não se verifica. Acrescenta que, tanto no seu recurso como durante a audiência, a Vedial
expôs largamente os seus fundamentos e a sua interpretação das disposições legais e da jurisprudência em causa.
Apreciação do Tribunal de Justiça
Relativamente ao segundo fundamento, mesmo que se admita que a Vedial e o IHMI estavam de acordo sobre o facto de as marcas
em conflito apresentarem uma certa semelhança, ou mesmo sobre a existência de um risco de confusão, importa recordar, por
um lado, que, conforme resulta do exame do primeiro fundamento, o Tribunal de Primeira Instância não estava de forma alguma
vinculado por esta constatação, antes tinha a obrigação de examinar se, ao concluir, na decisão controvertida, pela falta
de semelhança entre as marcas em conflito, a Câmara de Recurso não tinha violado o Regulamento n.° 40/94. Por outro lado,
o Tribunal de Primeira Instância não baseou a sua decisão em factos ou argumentos externos ao debate.
Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância não defraudou a confiança legítima da Vedial e não era obrigado a reabrir
os debates para informar de que não fazia sua a conclusão da existência de uma semelhança fonética entre a marca anterior
e a marca pedida.
Assim, o segundo fundamento do recurso deve ser julgado improcedente.
Quanto ao terceiro fundamento
Argumentos das partes
No seu terceiro fundamento, invocado a título subsidiário, a Vedial alega que o Tribunal de Primeira Instância violou o conceito
de «risco de confusão» na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
Na primeira parte deste fundamento, a Vedial sustenta que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro ao concluir, no
n.° 62 do acórdão recorrido, pela inexistência de risco de confusão entre a marca anterior e a marca pedida, sem verificar,
como deveria ter feito, se existia um risco de o público crer que os produtos ou serviços em causa provêm de empresas que
só estão ligadas economicamente.
Na segunda parte do mesmo fundamento, a Vedial alega que o Tribunal de Primeira Instância decidiu incorrectamente, no n.° 63
do acórdão recorrido, que as diferenças visual, fonética e conceptual entre a marca anterior e a marca pedida constituíam
um motivo suficiente para afastar a existência de risco de confusão. Segundo a Vedial, não se trata de saber se existem diferenças
entre as marcas em conflito, mas se essas marcas apresentam uma identidade ou uma semelhança e se, consideradas em conjunto
com a identidade ou a semelhança dos produtos ou serviços em causa, o grau dessa semelhança é tal que existe um risco de confusão.
Na terceira parte do referido fundamento, a Vedial alega que o Tribunal de Primeira Instância não aplicou de forma clara a
regra da interdependência. Com efeito, o Tribunal de Primeira Instância não referiu, sem qualquer razão, que o pretenso reduzido
grau de semelhança entre a marca anterior e a marca pedida era compensado pelo elevado grau de semelhança entre os produtos
em causa bem como pelo forte poder distintivo da marca anterior.
Na última parte do terceiro fundamento, a Vedial sustenta que, no n.° 62 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância
limitou indevidamente o público em causa ao «público‑alvo», ou seja, apenas aos consumidores susceptíveis de adquirirem os
produtos marcados. Segundo a Vedial, o público a ter em consideração para apreciar o risco de confusão é constituído por todas
as pessoas susceptíveis de ser confrontadas com a marca.
O IHMI conclui pedindo que o terceiro fundamento seja julgado integralmente improcedente.
Apreciação do Tribunal de Justiça
Para efeitos de aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, o risco de confusão pressupõe uma identidade
ou semelhança entre a marca pedida e a marca anterior e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou serviços designados
no pedido de registo e os produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada. Estão em causa condições cumulativas
[v., neste sentido, no que se refere às disposições idênticas do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40,
p. 1), acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 22].
Contrariamente ao que é alegado pela Vedial, o Tribunal de Primeira Instância não se limitou a referir as diferenças visual,
fonética e conceptual entre a marca anterior e a marca pedida para excluir a existência de risco de confusão.
Após ter procedido, nos n.
os
48 a 59 do acórdão recorrido, à análise comparativa das duas marcas nos planos visual, fonético e conceptual, o Tribunal
de Primeira Instância chegou à conclusão, reiterada no n.° 65 do mesmo acórdão, de que essas marcas não podem, de modo algum,
ser consideradas idênticas ou semelhantes na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
Tendo verificado a inexistência de qualquer semelhança entre a marca anterior e a marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância
concluiu legitimamente pela inexistência de todo e qualquer risco de confusão, independentemente do prestígio da marca anterior
ou do grau de identidade ou de semelhança dos produtos ou serviços em causa.
Por conseguinte, o terceiro fundamento do recurso é irrelevante em todas as suas vertentes e deve ser julgado improcedente.
Face ao exposto, há que negar integralmente provimento ao recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável ao recurso de decisões do Tribunal
de Primeira Instância por força do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver
requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da Vedial e tendo esta sido vencida, há que condená‑la nas despesas.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A Vedial SA é condenada nas despesas.
Assinaturas.
–
Língua do processo: francês.