CELEX: 62002CJ0100
Direktiivi 89/104/ETY
Tavaramerkin vaikutusten rajoittaminen maantieteellisen alkuperän osoittavien ilmausten osalta
Sen merkitys, että maantieteellistä ilmausta on käytetty tavaramerkin omaisesti, arvioitaessa sitä, onko käyttö ollut hyvän liiketavan mukaista

Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 7.2.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen
18.3.2002, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkinnasta.
Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (jäljempänä Gerolsteiner Brunnen)
ja Putsch GmbH (jäljempänä Putsch) ja joka koskee sitä, että Gerolsteiner Brunnen on väittänyt Putschin loukanneen Gerolsteiner
Brunnenin tavaramerkkioikeuksia, kun Putsch on käyttänyt sanoja KERRY Spring myymiensä virvoitusjuomien etiketeissä.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Direktiivin 89/104/ETY johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan tällä direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta poistettaisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.
Direktiivin 6 artiklan otsikkona on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, ja sen 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.
Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
b)
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
– –
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
Direktiivi 89/104/ETY on saatettu osaksi Saksan oikeusjärjestystä 25.10.1994 annetulla lailla, joka on nimeltään Gesetz über
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta annettu laki, BGBl. 1994 I,
s. 3082; jäljempänä Markengesetz).
Markengesetzin 23 §:ssä, jonka otsikkona on ”Nimien ja kuvailevien tietojen käyttäminen; varaosakauppa”, säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkin tai kaupallisen tunnusmerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –
2.
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki tai kaupallinen tunnusmerkki, kun sillä ilmaistaan tavaroiden tai
palveluiden ominaispiirteitä tai ominaisuuksia, kuten niiden laji, laatu, käyttötarkoitus, arvo, maantieteellinen alkuperä
taikka valmistus- tai suoritusajankohta, – –
– –
jos tämä toinen ei käytä niitä hyvän tavan vastaisesti.”
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Gerolsteiner Brunnen tuottaa kivennäisvettä ja kivennäisvesipohjaisia virvoitusjuomia ja markkinoi niitä Saksassa. Se on sanamerkki-tyyppisen
tavaramerkin nro 1100746 ”Gerri” haltija; tämän tavaramerkin aikaprioriteetti lasketaan päivämäärästä 21.12.1985. Se on myös
yhdistelmämerkki-tyyppisten saksalaisten tavaramerkkien nro 2010618, nro 2059923, nro 2059924 ja nro 2059925 haltija. Nämä
tavaramerkit sisältävät sanan GERRI, ja ne on rekisteröity kivennäisvettä, alkoholittomia juomia, hedelmämehujuomia ja limonadia
varten.
Putsch on markkinoinut Saksassa 1990-luvun puolestavälistä alkaen virvoitusjuomia, joiden etiketeissä on sanat KERRY Spring.
Kerry Spring Water ‑niminen yhtiö tuottaa ja pullottaa virvoitusjuomat Ballyferriter-nimisessä paikassa Kerryn piirikunnassa
Irlannissa, ja valmistettaessa käytetty vesi on peräisin Kerry Spring -nimisestä lähteestä.
Gerolsteiner Brunnen nosti Putschia vastaan tavaramerkkioikeuksiensa loukkaamista koskevan kanteen Landgericht Münchenissä
(Saksa). Tämä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi pääosin Gerolsteiner Brunnenin vaatimukset ja kielsi Putschia
käyttämästä tunnusmerkkiä KERRY Spring kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia varten. Toisen oikeusasteen tuomioistuin Oberlandesgericht
München sitä vastoin hylkäsi Gerolsteiner Brunnenin vaatimukset. Siksi tämä on saattanut asian edelleen Bundesgerichtshofin
käsiteltäväksi Revision-menettelyssä.
Bundesgerichtshof katsoo, että sen käsiteltävänä olevassa asiassa täyttyvät ne edellytykset, jotka koskevat direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lausuntatavasta johtuvaa sekaannusvaaraa. Näin ollen Revision-menettelyn ratkaisu
riippuu siitä, miten on tulkittava direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ja erityisesti siitä, onko tätä
säännöstä jätettävä soveltamatta siksi, että kyseistä maantieteellistä ilmaisua on käytetty tavaramerkin omaisesti.
Bundesgerichtshof on siksi päättänyt 7.2.2002 tekemällään päätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Onko direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohta sovellettavissa myös silloin, kun toinen käyttää siinä mainittuja
merkintöjä tavaramerkin omaisesti?
2)
Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tällaisten merkintöjen käyttäminen tavaramerkin omaisesti sellainen seikka,
joka on otettava huomioon direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa edellytetyssä harkinnassa, joka
koskee sitä, onko merkintöjä käytetty ’hyvää liiketapaa noudattaen’?”
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Näillä ennakkoratkaisukysymyksillä, jotka on tarkoituksenmukaista tutkia yhdessä, Bundesgerichtshof haluaa tietää, missä laajuudessa
direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa.
Bundesgerichtshof on todennut, että yksimielisyyttä ei vallitse siitä, merkitseekö maantieteellisen ilmauksen käyttäminen
tavaroiden erottamiseen ja niiden alkuperän yksilöimiseen – eli käyttö, jota Bundesgerichtshof luonnehtii ”tavaramerkin omaiseksi”
(markenmässig) – sitä, että direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.
Komissio toteaa direktiivin 89/104/ETY valmisteluasiakirjojen perusteella, että ehdotus ensimmäiseksi neuvoston direktiiviksi
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EYVL 1980, C 351, s. 1) oli muotoiltu niin, että sen 5 artiklassa
(josta on tullut direktiivin 89/104/ETY 6 artikla) asetettiin edellytys ”jos hän ei käytä niitä tavaramerkin omaisesti”. Tämä
edellytys korvattiin muutetussa ehdotuksessa (KOM(85) 793 lopullinen, EYVL 1985, C 351, s. 4) sanoilla ”jos hän käyttää niitä
hyvää liiketapaa noudattaen”. Komission mukaan muutetun ehdotuksen perusteluista ilmenee, että mainittua edellytystä muutettiin
selkeyden lisäämiseksi.
Näin ollen on katsottava, että sellainen ilmaus kuin ”tavaramerkin omaisesti” ei voi soveltua direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan
soveltamisalan määrittämiseen.
Jotta voitaisiin ratkaista, millainen on tämän säännöksen soveltamisala nyt esillä olevan kaltaisessa tilanteessa, on syytä
muistuttaa, että kun direktiivin 89/104/ETY 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin
5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset
intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten,
että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella
pyritään luomaan ja säilyttämään (ks. mm. asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 62 kohta).
Tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaan oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan
käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita varten, joita varten tavaramerkki
on rekisteröity (5 artiklan 1 kohdan a alakohta), sekä merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen
tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran (5 artiklan 1 kohdan
b alakohta).
Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa
muun muassa sellaisia merkintöjä, jotka osoittavat tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän, jos tämä toinen käyttää
niitä hyvää liiketapaa noudattaen.
On syytä huomata, että direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan alakohdassa ei tehdä eroa sellaisten eri käyttömuotojen
välillä, joita tässä säännöksessä tarkoitetuilla merkinnöillä voi olla. Jotta merkintä kuuluisi tämän artiklan soveltamisalaan,
on riittävää, että kyse on merkinnästä, joka ilmaisee jonkin siinä luetellun ominaisuuden eli esimerkiksi maantieteellisen
alkuperän.
Pääasian oikeudenkäynnissä on kyse ensinnäkin tavaramerkistä GERRI, jolla ei ole mitään maantieteellistä merkityssisältöä,
ja toiseksi merkistä KERRY Spring, joka viittaa kyseisen tuotteen valmistuksessa käytetyn veden maantieteelliseen alkuperään,
tuotteen pullotuspaikkaan ja valmistajan toimipaikkaan.
Komissio on korostanut sitä, että ilmaus KERRY Spring on luonteeltaan maantieteellinen; Kerry Spring -niminen lähde mainitaan
nimenomaisesti niiden kivennäisvesien luettelossa, jotka Irlanti on hyväksynyt luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja
markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetun neuvoston
direktiivin 80/777/ETY (EYVL L 229, s. 1) soveltamiseksi (ks. komission julkaisema luettelo jäsenvaltioiden hyväksymistä luonnollisista
kivennäisvesistä, EYVL 2002, C 41, s. 1).
Bundesgerichtshof on todennut, että GERRI- ja KERRY-sanojen osalta täyttyvät ne edellytykset, jotka koskevat direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lausuntatavasta johtuvaa sekaannusvaaraa, sillä yleisen elämänkokemuksen mukaan
asiakkaat eivät juomia suullisesti tilatessaan käytä pitempää ilmaisua KERRY Spring vaan lyhentävät sen muotoon KERRY.
On siis tutkittava, onko sellaisessa tilanteessa, jossa sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja maantieteellisen alkuperän osoittavan
ilmauksen välillä on sekaannusvaara, tavaramerkin haltijalla oikeus vedota direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
kieltääkseen toista käyttämästä maantieteellisen alkuperän osoittavaa ilmausta.
Tähän kysymykseen vastattaessa on huomattava, että ainoa direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdassa mainittu arviointiperuste
on se, onko maantieteellisen alkuperän osoittavaa ilmausta käytetty hyvää liiketapaa noudattaen. Hyvää liiketapaa koskeva
edellytys ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden (em. asia BMW, tuomion
61 kohta).
Pelkästään sen seikan perusteella, että jäsenvaltiossa rekisteröidyn sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toiseen jäsenvaltioon
viittaavan, maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmaisun välillä on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara, ei siis
voida katsoa, että tämän ilmaisun käyttäminen elinkeinotoiminnassa on hyvän liiketavan vastaista. Koska Euroopan yhteisössä
on 15 jäsenvaltiota ja suuri määrä kieliä, on hyvin mahdollista, että jäsenvaltiossa rekisteröity tavaramerkki ja toiseen
jäsenvaltioon viittaava maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaisu ovat foneettisesti samankaltaisia, ja tämä on vielä todennäköisempää
Euroopan yhteisön tulevan laajentumisen jälkeen.
Tästä seuraa, että pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa kansallisen tuomioistuimen on arvioitava
kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita. Pullotettujen juomien osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava
huomioon muun muassa pullon muoto ja etiketit arvioidakseen erityisesti, voidaanko sen valmistajan, jonka pulloissa on maantieteellisen
alkuperän osoittava ilmaus, katsoa kilpailevan vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa.
Ennakkoratkaisukysymyksiin on siis vastattava, että direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten,
että kun jäsenvaltiossa rekisteröidyn sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan tuotteen
maantieteellisen alkuperän osoittavan, elinkeinotoiminnassa käytetyn ilmaisun välillä on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara,
tavaramerkin haltija saa kieltää direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan nojalla maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmaisun
käyttämisen ainoastaan, jos käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tältä osin arvioida
kokonaisuutena kaikkia asiassa ilmenneitä olosuhteita.
Oikeudenkäyntikulut
Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Kreikan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle
aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen
tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen
tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut Bundesgerichtshofin 7.2.2002 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun jäsenvaltiossa rekisteröidyn sanamerkki-tyyppisen
tavaramerkin ja toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan tuotteen maantieteellisen alkuperän osoittavan, elinkeinotoiminnassa
käytetyn ilmaisun välillä on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara, tavaramerkin haltija saa kieltää direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan nojalla maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmaisun käyttämisen ainoastaan, jos käyttö ei ole hyvän liiketavan
mukaista. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tältä osin arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa ilmenneitä olosuhteita.
Jann
Timmermans
Edward
Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä tammikuuta 2004.
R. Grass
V. Skouris
kirjaaja
presidentti
–
Oikeudenkäyntikieli: saksa.