CELEX: 62008TJ0140
Marca comunitaria
Procedimiento de nulidad
Marca comunitaria figurativa TiMi KiNDERJOGHURT
Marca denominativa anterior KINDER
Motivo de denegación relativo
Inexistencia de similitud entre los signos
Procedimiento de oposición anterior
Falta de fuerza de cosa juzgada
Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 8 de abril de 1998, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción:
«Yogur, yogur de frutas, bebidas de yogur, bebidas de yogur que contengan frutas; comidas preparadas o semipreparadas a base principalmente de yogur o de productos de yogur; crema de yogur.»
El 14 de febrero de 1999, la demandante, Ferrero SpA, formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los productos descritos por ésta, basándose en la marca denominativa anterior KINDER, registrada en Italia desde el con el número 168843 y, tras su renovación, con el número 684985, para productos comprendidos en la clase 30, que responden a la siguiente descripción: «Café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pan, galletas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; cacao, productos de cacao, a saber, pasta de cacao para bebidas de cacao, pasta de chocolate; láminas, concretamente láminas de chocolate, chocolate, pralinés, adornos de chocolate para árboles de navidad, productos de chocolate rellenos de licor, golosinas, confitería, incluida la pasta dura y blanda para pasteles».
Mediante resolución de 29 de septiembre de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición sobre la base de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009].
Esta resolución fue confirmada a continuación por la Cuarta Sala de Recurso el 3 de noviembre de 2003, en el asunto R 1147/2000-4.
A raíz de la desestimación de la oposición, la marca comunitaria fue publicada en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
42/2004, de 11 de octubre de 2004.
El 19 de agosto de 2005, la demandante presentó una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
207/2009], contra el registro de la mencionada marca comunitaria. Dicha solicitud se dirigía contra todos los productos amparados por la marca comunitaria.
La demandante, basándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, a los que se remite el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, invocó, en apoyo de su solicitud de nulidad, el registro italiano mencionado en el apartado 4
supra,
junto con otros 35 derechos anteriores italianos, franceses, españoles e internacionales, enumerados en el apartado 5 de la demanda, todos los cuales contenían el elemento «kinder», además de un elemento complementario y/o elementos figurativos.
Mediante resolución de 14 de marzo de 2007, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria TiMi KiNDERJOGHURT, en aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
El 4 de mayo de 2007, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 60 del Reglamento n
o
207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.
Dicho recurso fue estimado mediante resolución de 30 de enero de 2008 de la Sala Segunda de Recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad.
La Sala de Recurso consideró, en sustancia, en primer lugar, que aunque las resoluciones de la División de Oposición carezcan de la fuerza de cosa juzgada, las declaraciones y conclusiones sobre el fondo de las resoluciones anteriores de la OAMI continuaban vinculando a la División de Anulación, en virtud de la regla
nemo potest venire contra factum proprium,
según la cual la administración está obligada a respetar sus propios actos, en particular cuando dichos actos han permitido a las partes en el procedimiento adquirir de modo legítimo derechos sobre una marca registrada. Además, la Sala de Recurso confirmó las declaraciones de la resolución de la División de Oposición y de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso, de 3 de noviembre de 2003, de que las marcas eran globalmente diferentes, teniendo en cuenta sus profundas diferencias en el plano gráfico y fonético. Finalmente, desestimó la solicitud de nulidad por no cumplirse un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, a saber, la identidad o la similitud de los signos.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Con carácter principal, desestime el recurso en su totalidad.
—
Condene en costas a la parte demandante.
—
Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Primera Instancia estima que los signos no son diferentes, se pronuncie sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 si considera que dispone de suficientes datos, o devuelva el asunto a la OAMI para que le dé cumplimiento.
—
En este último supuesto, condene a la OAMI a cargar sólo con sus propias costas.
Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la aplicación errónea del principio de la fuerza de cosa juzgada y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94.
Sobre el primer motivo, basado en la aplicación errónea del principio de la fuerza de cosa juzgada
Alegaciones de las partes
En el marco del presente motivo, la demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en contradicción al afirmar, por una parte, que las resoluciones de la División de Oposición carecen del efecto negativo de la cosa juzgada, pues no se oponen a la admisibilidad de una solicitud de nulidad posterior y, por otra parte, que tales resoluciones no se pueden ignorar totalmente a la hora de resolver una solicitud de nulidad posterior que enfrenta a las mismas partes y cuyo objeto y motivos son idénticos. Las resoluciones de la División de Oposición carecen de efecto vinculante en un procedimiento de nulidad posterior. La demandante formula, a este respecto, las cuatro alegaciones siguientes.
En primer lugar, la demandante sostiene que los hechos nuevos y las pruebas adicionales aportados ante la División de Anulación, en particular los que demuestran la notoriedad de la marca KINDER y de la familia de marcas KINDER, bastan para modificar en gran medida el objeto del litigio, de modo que privan de pertinencia a las conclusiones que figuran en la resolución de la División de Oposición.
En segundo lugar, según la demandante, la distinción hecha por la Sala de Recurso en la resolución impugnada entre el «efecto positivo» y el «efecto negativo» de la fuerza de cosa juzgada es artificial y carece de fundamento jurídico. Una resolución o tiene fuerza de cosa juzgada, o carece de ella.
En tercer lugar, la regla
nemo potest venire contra factum proprium
citada en la resolución impugnada es ajena a los procedimientos administrativos.
En cuarto lugar, la desestimación de una oposición y el posterior registro de una marca comunitaria no pueden crear una seguridad jurídica ni una confianza legítima para el titular de la marca, ya que la normativa ofrece la posibilidad de impugnar posteriormente el registro mediante una solicitud de nulidad o una reconvención formulada en el marco de un asunto de falsificación.
La demandante deduce de las alegaciones anteriores la conclusión de que la resolución impugnada debe «desestimarse».
La OAMI señala, en primer lugar, que está de acuerdo con la afirmación que figura en la resolución impugnada y en la demanda de que, cuando la base fáctica del litigio ha cambiado sensiblemente, la División de Anulación no está vinculada por el resultado del procedimiento de oposición, en tanto en cuanto ella debe entonces pronunciarse sobre un nuevo asunto.
La OAMI añade que, en cambio, en los asuntos cuyos elementos fácticos y jurídicos son idénticos, procede establecer una distinción importante entre, por una parte, el «imperativo de coherencia» que debe observar un órgano administrativo encargado del registro de las marcas, aplicando los mismos principios jurídicos a cada asunto y teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los precedentes en asuntos idénticos o similares y, por otra parte, la obligación a cargo de dicho órgano de llegar a la misma conclusión que en el asunto anterior, por el carácter jurídicamente vinculante de la resolución anterior adoptada por dicho órgano o por un órgano administrativo o judicial superior.
A este respecto, la OAMI sostiene que, el «imperativo de coherencia» que se traduce en la adopción de directrices internas, notas prácticas o controles de calidad más o menos vinculantes está limitado, de conformidad con la jurisprudencia, por el respecto del principio de legalidad. De ello se deduce que una autoridad no puede estar vinculada por una decisión anterior que adolece de un error. En particular, dado que las resoluciones relativas al registro de un signo como marca comunitaria, adoptadas por la OAMI en virtud del Reglamento n
o
40/94, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, la legalidad de dichas resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n
o
40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI o de sus Salas de Recurso.
En consecuencia, al margen de la cuestión de la aplicabilidad de la regla
nemo potest venire contra factum proprium,
la OAMI sostiene que en el caso de autos dicha regla no puede interpretarse en el sentido de que la División de Anulación estaba vinculada por las resoluciones anteriores de la División de Oposición o de la Sala de Recurso dictadas en el mismo asunto.
La OAMI añade que esta interpretación es conforme con una lectura
a contrario
del artículo 62, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 64, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009), en virtud del cual los motivos y la parte dispositiva de las resoluciones de las Salas de Recurso sólo vinculan a la «primera instancia» cuando el asunto se devuelve a la instancia que dictó la resolución impugnada, en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.
Por otra parte, la OAMI suscribe la alegación de la demandante de que la desestimación de una oposición y el subsiguiente registro de una marca comunitaria no pueden crear una confianza legítima.
De lo anterior se deduce, según la OAMI, que la Sala de Recurso incurrió efectivamente en un error de Derecho al concluir que la División de Anulación estaba vinculada por la resolución anterior de la División de Oposición.
No obstante, según la OAMI, antes de anular la resolución impugnada, procede determinar si la Sala de Recurso se pronunció correctamente sobre el fondo del asunto. En consecuencia, procede apreciar, a efectos del presente procedimiento, el fundamento de la resolución impugnada en lo relativo al análisis efectuado por la Sala de Recurso sobre la similitud de los signos en el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En el marco del presente motivo, es preciso examinar la pertinencia, en el contexto de un procedimiento de nulidad ante la OAMI, de las apreciaciones efectuadas y de las conclusiones deducidas por una Sala de Recurso en una resolución anterior, dictada en el marco de un procedimiento de oposición entre las mismas partes y relativa a la misma marca comunitaria.
A este respecto, al margen de la respuesta a esta cuestión, en primer lugar procede observar que la Sala de Recurso efectuó, en los apartados 32 a 46 de la resolución impugnada, un examen autónomo y completo del fondo de asunto y, en particular, de la similitud de los signos en conflicto, contra el que se dirige el segundo motivo de la demandante.
En esta situación, procede concluir que, pese a lo señalado en el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso no aplicó en el caso de autos el principio de la fuerza de cosa juzgada. En consecuencia, el primer motivo se basa en una premisa errónea y, por tanto, debe desestimarse.
Sin embargo, antes de entrar a examinar el segundo motivo, procede señalar que la Sala de Recurso afirmó legítimamente, en los apartados 17 a 29 de la resolución impugnada, que el principio de la fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no era aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la OAMI tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial y, por otra parte, las disposiciones pertinentes del Reglamento n
o
40/94, a saber, el artículo 52, apartado 4, y el artículo 96, apartado 2 (actualmente artículo 53, apartado 4, y artículo 100, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009), no establecen regla alguna en este sentido.
La Sala de Recurso también señaló acertadamente, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que las declaraciones hechas en la resolución final en materia de oposición no podían ignorarse totalmente a la hora de de resolver la solicitud de nulidad que enfrenta a las mismas partes, tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria de la OAMI constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartados 45 y 53].
En cambio, en el apartado 30 de la resolución impugnada la Sala de Recurso erró al considerar que, en un procedimiento de nulidad, las instancias de la OAMI estaban vinculadas por las declaraciones efectuadas en la resolución final dictada en el procedimiento de oposición, en virtud de la regla
nemo potest venire contra factum proprium,
de la protección de los derechos adquiridos, así como de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. En efecto, por una parte, en la medida en que la resolución dictada en un procedimiento de oposición, aun cuando sea firme, no tiene fuerza de cosa juzgada, no puede crear derechos adquiridos ni confianza legítima en cuanto al resultado de un procedimiento de nulidad posterior. Por otra parte, si se adoptara la postura de la Sala de Recurso sobre este aspecto, se privaría de todo efecto útil a la impugnación del registro de una marca comunitaria que hubiera sido objeto de una resolución en un procedimiento de oposición mediante una solicitud de nulidad que enfrentara a las mismas partes, tuviera el mismo objeto y se basara en los mismos motivos, pese a que ésta puede formularse en virtud del Reglamento n
o
40/94, tal como se desprende de las consideraciones expuestas anteriormente.
Por tanto, es errónea la conclusión de la Sala de Recurso sobre el carácter vinculante de las declaraciones efectuadas en la resolución final en materia de oposición en el marco de un procedimiento de nulidad posterior.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94
Alegaciones de las partes
En el marco del segundo motivo, la demandante considera en primer lugar que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta debidamente la notoriedad de sus distintas marcas anteriores.
A este respecto, en primer lugar, la demandante recuerda, por una parte, que la notoriedad y el carácter distintivo desempeñan un «papel crucial» en el contexto del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, y, por otra parte, que son elementos esenciales para determinar si existe o no un riesgo de confusión en el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
La demandante añade que la Sala de Recurso, pese a confirmar, en el apartado 35 de la resolución impugnada, la resolución de la División de Anulación en cuanto al alto de grado de notoriedad de la marca anterior, no tuvo en cuenta a continuación tal notoriedad para apreciar el carácter distintivo de la marca anterior y comparar esta última con la marca controvertida.
Además, al concluir, en el apartado 35 de la resolución impugnada, relativo a la apreciación de las pruebas de la notoriedad de la marca anterior, que los estudios también mostraban que el término «kinder» se asociaba espontáneamente a los productos de confitería de la marca KINDER, la Sala de Recurso limitó indebidamente la gama de productos a la que estaba asociada la notoriedad de la marca KINDER. Una apreciación correcta debería haber llevado a la conclusión de que la marca KINDER se asocia no sólo a la confitería, sino también al chocolate, a los huevos de chocolate, a las meriendas (incluidas las que contienen leche), así como a las chocolatinas.
Finalmente, en contra de lo que afirma la Sala de Recurso, la notoriedad de una marca debería tomarse en consideración para apreciar la similitud entre dos signos. A este respecto, la demandante recuerda la jurisprudencia según la cual las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Si bien esta jurisprudencia versa sobre casos de similitud comprendidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, no es menos cierto que, en el caso de autos, también debería tenerse en cuenta la notoriedad como elemento pertinente en la apreciación de la similitud entre dos signos efectuada en el marco del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. La demandante alega, a este respecto, que el Derecho de marcas anterior del Benelux reconocía la existencia de una relación entre la extensión de la notoriedad y la similitud de las marcas, en el sentido de que cuanto más fuerte o más notoria es la marca, más fácilmente debe admitirse la existencia de una asociación o de una similitud.
En segundo lugar, la demandante señala que si bien los productos objeto de la marca controvertida y los de las marcas anteriores no son idénticos y no están comprendidos en la misma clase, no es menos cierto que tales productos son sensiblemente similares. Dado que, en la percepción de los consumidores, los productos de la familia de marcas que incluyen el término «kinder» están estrechamente asociados a la leche y a los productos lácteos en general, el uso del signo TiMi KiNDERJOGHURT en combinación con productos a base de yogur puede generar, en la percepción de los consumidores, una fuerte asociación entre los productos que pertenecen a dicha familia de marcas y los productos cubiertos por la marca controvertida.
En tercer lugar, la demandante también critica el hecho de que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no tuviera en cuenta que ella es titular de una gran familia de marcas que contienen o están compuestas por el elemento «kinder» asociado a palabras o a símbolos distintivos o descriptivos.
Pues bien, la existencia de una misma serie o familia de marcas constituye un factor pertinente para apreciar si existe o no un riesgo de confusión. Puede suscitar un riesgo de confusión la posibilidad de asociación entre la marca controvertida y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca controvertida tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo puede existir aun cuando, como en el presente caso, la comparación entre la marca controvertida y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa.
Añade la demandante que, en el caso de autos, dado que ni Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ni la Sala de Recurso han negado nunca que el elemento «kinder» constituye el elemento esencial de una familia de marcas ni que todas las marcas de las que está compuesta esta familia son muy utilizadas en el mercado y los consumidores las perciben como una familia de marcas, es evidente que la marca controvertida se percibe inmediatamente como otra marca de la familia o de la serie, por contener también el elemento «kinder». De este modo, el riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, se convierte en una certeza.
En cuarto y último lugar, la demandante considera que la apreciación efectuada por la Sala de Recurso en los apartados 36 a 44 de la resolución impugnada, según la cual los dos signos no son similares, es incoherente y errónea.
Según la demandante, en primer lugar, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la jurisprudencia que establece que el grado de similitud a efectos de la comparación de los signos con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 no es el mismo que exige el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. La primera disposición, a diferencia de la segunda, no exige que la similitud de los signos pueda provocar un riesgo de confusión.
En segundo lugar, en vez de apreciar la similitud entre los signos en función de la impresión general que transmitían, la Sala de Recurso la apreció tras una «disección analítica» de la marca controvertida.
En tercer lugar, la afirmación de la Sala de Recurso de que el elemento «timi» es el elemento dominante de la marca controvertida es manifiestamente errónea. Por una parte, dicho elemento está impreso en blanco sobre un fondo más oscuro, lo que hace que sea «menos legible inmediatamente» que si estuviera impreso en negro sobre fondo blanco y, por otra parte, su tamaño sólo representa una pequeña parte del total de la marca. Lo contrario sucede con el elemento «kinder», que es el dominante de la marca. Por una parte, el elemento «kinderjoghurt» está impreso en negro y ocupa un espacio mucho mayor que el elemento «timi». Por otra parte, el elemento «joghurt» como término descriptivo debería considerarse bien como un elemento insignificante, bien como un elemento que acentúa efectivamente la similitud con la familia de marcas KINDER. Además, la declaración de la Sala de Recurso, en el apartado 41 de la resolución impugnada, de que el elemento «kinder» no destaca o no aparece como un elemento independiente sino ligado al elemento «joghurt» también es errónea. Según la jurisprudencia, el hecho de que un elemento distintivo esté ligado a un elemento descriptivo no priva de similitud al elemento distintivo. Finalmente, aun cuando el elemento «timi» también fuera pertinente, la Sala de Recurso no podía ignorar totalmente el elemento «kinder» en la comparación de los dos signos. La demandante recuerda, a este respecto, que en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupa una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante. En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.
La demandante deduce de las consideraciones precedentes la conclusión, en primer lugar, de que existe un riesgo elevado de menoscabo en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, consistente en el perjuicio al carácter distintivo y a la notoriedad de la marca denominativa KINDER; en segundo lugar, que Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck se aprovecha indebidamente de dicho carácter distintivo y de dicha notoriedad y, finalmente, que también existe un riesgo elevado de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, tanto a la vista de la similitud de las marcas y de los productos, como teniendo en cuenta la notoriedad de la marca KINDER y de la familia de marcas de la demandante.
La OAMI se opone a las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Es preciso señalar, en primer lugar, que la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común al artículo 8, apartado 1, letra b), y al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, a los que remite el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento. Por lo que respecta a la apreciación de dicho requisito, de la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
), cuyo contenido normativo es, en sustancia, idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, se desprende que supone la existencia, en particular, de rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de , Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 28, y la jurisprudencia citada).
Por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, se desprende además que, para cumplir el requisito relativo a la similitud, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. La comparación de los signos debe basarse, por lo que respecta a la similitud gráfica, auditiva o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de abril de 2008, Citigroup y Citibank/OAMI — Citi (CITI), T-181/05, Rec. p. II-669, apartados 64 y 65, y la jurisprudencia citada].
En el caso de autos, pese a que el elemento «kinder» está presente en los dos signos, existe, como la Sala de Recurso señaló acertadamente en el apartado 42 de la resolución impugnada, un determinado número de características gráficas y fonéticas que excluyen que los signos sean percibidos como similares.
En primer lugar, el elemento «kinder» está unido al elemento «joghurt», lo que los priva de una existencia autónoma específica. En efecto, por una parte, no sólo los elementos «kinder» y «joghurt» tienen la misma importancia visual, sino que las irregularidades estilizadas del tipo de letra danzante y ondulante del elemento «kinderjoghurt» lo convierten en una unidad armoniosa en la que los dos elementos constitutivos apenas resultan perceptibles. Estas particularidades demuestran que, en contra de lo alegado por la demandante, el elemento «kinder» no está simplemente unido al elemento «joghurt». Por otra parte, por el tipo de letra estilizado del elemento «kinder» empleado en la marca controvertida, esta última no se parece gráficamente a la marca denominativa anterior en la que se basa la nulidad, que está representada en un tipo de letra clásico.
En segundo lugar, procede señalar que en la marca controvertida el elemento «kinder» simplemente forma parte del elemento «kinderjoghurt», cuya importancia es secundaria en relación con el elemento «timi». A este respecto, procede desestimar las alegaciones formuladas por la demandante para demostrar que el elemento «timi» no es el elemento dominante, dado su pequeño tamaño y su carácter supuestamente menos legible que el del elemento «kinderjoghurt». En efecto, por una parte, desde el punto de vista gráfico, dicho elemento es el punto convergente del signo, ya que está situado de forma llamativa en su centro y por encima del elemento «kinderjoghurt», siendo lo primero que capta la mirada. Esta posición central compensa ampliamente el hecho de que el elemento «timi» esté impreso en un tipo de caracteres menor que el utilizado para el elemento «kinderjoghurt», y también el hecho de que la impresión en blanco sobre un fondo negro podría, en su caso, hacer que el elemento «timi» resultara menos visible que el elemento «kinderjoghurt», situado en la parte inferior del signo. Por otra parte, desde un punto de vista fonético, procede señalar que el elemento «timi» es el que se pronuncia en primer lugar, de manera que los consumidores le conceden mayor importancia. Por tanto, el elemento «kinder» queda eclipsado por el elemento dominante «timi» que, indudablemente, impacta a los consumidores.
En tercer lugar, a diferencia de su posición en la marca denominativa anterior en que se basa la nulidad, en la marca controvertida el elemento «kinder» se encuentra entre los otros dos elementos, es decir, entre el elemento «timi» y el elemento «joghurt». Tal diferencia debilita sustancialmente tanto la similitud fonética que pueda existir entre los dos signos por el elemento que comparten, como la posible similitud gráfica a que pueda dar lugar la presencia de dicho elemento común. Por tanto, el elemento «kinder» constituye un elemento insignificante en la impresión de conjunto transmitida por la marca controvertida.
De todo cuanto precede se deduce que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que los signos en pugna no eran similares.
Las demás alegaciones formuladas por la demandante no cuestionan esta conclusión.
En efecto, en primer lugar, por lo que respecta a las alegaciones basadas tanto en la notoriedad de la marca anterior como en la similitud existente entre los productos de las marcas en conflicto, procede señalar que, si bien tales elementos pueden tomarse en consideración para la apreciación de un riesgo de confusión, no es menos cierto que carecen de toda incidencia en la apreciación de la similitud existente entre los signos.
En todo caso, por una parte, por lo que respecta a la alegación basada en la notoriedad de la marca anterior, procede señalar que, en el caso de autos, la falta de similitud entre los signos en conflicto, constatada en los apartados 56 a 58
supra,
es tan acusada que la notoriedad de la marca KINDER, al margen de si es innegable o no, no puede cuestionar dicha falta de similitud. Por otra parte, por lo que respecta a la alegación basada en la similitud existente entre los productos de las marcas en conflicto, procede señalar, en primer lugar, que, mientras que los productos de la marca controvertida se relacionan con el yogur y están comprendidos en la clase 29, los productos de los 36 derechos anteriores invocados en apoyo de solicitud de nulidad son básicamente productos de cacao y chocolate, así como de pastelería y confitería y todos ellos están comprendidos en la clase 30. Por otra parte, en contra de lo que alega la demandante, el hecho de que un determinado número de estos últimos productos pueda contener una cierta cantidad de leche no los hace semejantes a la leche o a los productos lácteos en general, ni,
a fortiori,
a los productos de yogur. De lo anterior se deduce que la falta de similitud entre los signos en conflicto no queda compensada por la existencia de similitud alguna entre los productos de las marcas en conflicto.
En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación basada en la existencia de una familia o serie de marcas, es preciso recordar que la jurisprudencia ha reconocido que, en presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión, que debe apreciarse en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca controvertida y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 63). Sin embargo, tal como se desprende de esa jurisprudencia, la existencia de una familia o serie de marcas no es pertinente para apreciar si se cumple o no el requisito de aplicación común al artículo 8, apartado 1, letra b), y al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, a saber, la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida.
En todo caso, aun suponiendo que la existencia de una familia o serie de marcas sea un factor pertinente para apreciar la existencia de tal similitud, el riesgo de que los consumidores puedan considerar efectivamente que la marca controvertida forma parte de dicha familia o serie de marcas es muy escaso, incluso inexistente, por la importancia de las diferencias que existen entre la marca controvertida y los signos enumerados en el apartado 5 de la demanda.
En efecto, es preciso señalar, a este respecto, en particular los tres aspectos siguientes. En primer lugar, a diferencia de los signos enumerados en el apartado 5 de la demanda, el elemento «kinderjoghurt» de la marca controvertida se escribe en una sola palabra, sin que haya un espacio entre el elemento «kinder» y el elemento «joghurt». En segundo lugar, a diferencia de los signos enumerados en el apartado 5 de la demanda, la marca controvertida se caracteriza por las irregularidades estilizadas del elemento «kinderjoghurt», tal como se señala en el apartado 56
supra.
En tercer lugar, a diferencia de los signos enumerados en el apartado 5 de la demanda, la marca controvertida contiene el elemento «timi» que, por su carácter dominante, eclipsa al elemento «kinderjoghurt» y,
a fortiori,
al elemento «kinder», que forma parte de él.
En consecuencia, debe desestimarse la alegación basada en la existencia de una familia o serie de marcas.
En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta, en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, que la apreciación del grado de similitud no requiere una evaluación de la existencia de un riesgo de confusión, procede señalar que los elementos expuestos por la Sala de Recurso y acogidos por Tribunal de Primera Instancia en los apartados 56 a 58
supra
demuestran la falta de similitud, al margen de la posible capacidad del grado de similitud para crear un riesgo de confusión. Por tanto, la alegación de la demandante debe desestimarse por inoperante.
En cuarto lugar, a diferencia de lo que afirma la demandante, la Sala de Recurso no incurrió en error al proceder a una «disección analítica» de la marca controvertida. En efecto, en el marco de la apreciación del grado de similitud, procede tener en cuenta la impresión de conjunto producida por la combinación de los elementos que componen dichas marcas, lo que sin embargo no es incompatible con un examen sucesivo de dichos elementos. En el caso de autos, tras haber señalado, en el apartado 43 de la resolución impugnada, que las diferencias entre los signos contrarrestaban el único elemento de similitud, la Sala de Recurso señaló que, cuando se comparaban globalmente, las impresiones de conjunto transmitidas por los signos en conflicto eran diferentes. Dado que dicha «disección analítica» no se efectuó a expensas de una consideración de la impresión de conjunto transmitida por la combinación de los elementos que componen las marcas en conflicto, la alegación de la demandante debe desestimarse por infundada.
De cuanto antecede se desprende que el segundo motivo debe desestimarse por infundado.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Ferrero SpA.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de octubre de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.