CELEX: 62008TJ0292
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego OFTEN
Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy OLTEN
Względna podstawa odmowy rejestracji
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Podobieństwo oznaczeń
Podobieństwo towarów
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]
Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009)
Przedmiot sporu przed Izbą Odwoławczą
Artykuły 61 i 62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 63 i 64 rozporządzenia nr 207/2009)

Okoliczności powstania sporu
W dniu 5 sierpnia 2002 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], skarżąca, Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.,
dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku
towarowego.
Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne OFTEN.
Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą w szczególności do klasy 14 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej
klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu
opisowi: „Metale szlachetne i ich stopy oraz towary z tych materiałów lub pokryte ich warstwą niesklasyfikowane w innych klasach;
wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne; wyroby zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne; szpilki ozdobne;
szpilki do krawatów; pudełka na igły [z metali szlachetnych]; kółka na serwetki [z metali szlachetnych]; wyroby artystyczne
z metali szlachetnych; ozdobne breloczki do kluczy; medale; monety; wyroby ze złota i srebra (z wyjątkiem noży, widelców i łyżek);
odznaki z metali szlachetnych; ozdoby do obuwia i ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych; popielniczki z metali szlachetnych;
spinki do mankietów”.
Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 31/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.
W dniu 26 października Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio wniósł sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie
art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
Podstawą sprzeciwu były trzy następujące zarejestrowane w Hiszpanii znaki towarowe:
–        słowny znak towarowy OLTEN, zarejestrowany w dniu 5 września 1988 r. (nr 1182270) dla towarów należących do klasy 14;
–        graficzny znak towarowy, zarejestrowany w dniu 5 marca 1990 r. (nr 1293560) dla towarów należących do klasy 14, przedstawiony
poniżej:

–        graficzny znak towarowy, zarejestrowany w dniu 20 listopada 2002 r. (nr 2460666) dla towarów należących do klasy 14, przedstawiony
poniżej:
W uzasadnieniu sprzeciwu powołano podstawę z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 207/2009).
Pismem z dnia 2 września 2005 r. skarżąca zwróciła się do R.F. Marína Díaza de Ceria o przedstawienie dowodów rzeczywistego
używania wcześniejszych znaków towarowych zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3
rozporządzenia nr 207/2009).
W dniu 2 lutego 2007 r. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do następujących towarów należących
do klasy 14: „Towary z [metali szlachetnych i ich stopów] lub pokryte ich warstwą niesklasyfikowane w innych klasach; wyroby
jubilerskie, biżuteria, wyroby zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne; szpilki ozdobne; szpilki do krawatów; ozdobne
breloczki do kluczy; medale; odznaki z metali szlachetnych; ozdoby do obuwia i ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych;
spinki do mankietów”. W szczególności uznał, że wykazano rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego OLTEN w odniesieniu
do „zegarków” należących do klasy 14 i że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych
towarów w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wspomnianego wcześniejszego znaku towarowego.
W dniu 28 marca 2007 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia
nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W ramach tego odwołania podważyła ocenę Wydziału Sprzeciwów dotyczącą
podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych i istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Decyzją z dnia 24 kwietnia 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. W szczególności
uznała, że ze względu na podobieństwo rozpatrywanych towarów i znaczne podobieństwa pod względem wizualnym i fonetycznym pomiędzy
zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym OLTEN może zaistnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia właściwego
kręgu odbiorców hiszpańskich w błąd w przypadku tych znaków.

Przebieg postępowania i żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w odniesieniu do całości lub części towarów objętych
odmową rejestracji.
OHIM wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi;
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Ze względu na to, że sędzia T. Tchipev nie mógł uczestniczyć w obradach po zamknięciu procedury ustnej, sędzia L. Truchot
został wyznaczony na mocy art. 32 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem w celu uzupełniania składu izby.
Postanowieniem z dnia 5 lipca 2010 r. Sąd (szósta izba) w nowym składzie ponownie otworzył procedurę ustną, a strony zostały
powiadomione, że zostaną wysłuchane podczas nowej rozprawy w dniu 6 września 2010 r.
Pismami odpowiednio z dnia 9 lipca 2010 r. i z dnia 15 lipca 2010 r. skarżąca i OHIM powiadomili Sąd, że zrzekają się prawa
do bycia wysłuchanymi po raz kolejny. Drugą strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM nie odpowiedziała na wezwanie
Sądu.
W rezultacie prezes szóstej izby postanowił o zamknięciu procedury ustanej.

Co do prawa
Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 61 i 62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie
art. 63 i 64 rozporządzenia nr 207/2009), po drugie, naruszenia art. 43 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia i, po trzecie,
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego naruszenia art. 61 i 62 rozporządzenia nr 40/94
Argumenty stron
Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 61 i 62 rozporządzenia nr 40/94 poprzez powstrzymanie się od rozpatrzenia
kwestii, po pierwsze, dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego OLTEN i, po drugie, podobieństwa rozpatrywanych
towarów. Te dwie kwestie były roztrząsane przed Wydziałem Sprzeciwów, przy czym skarżąca twierdziła, że po pierwsze używanie
wcześniejszego znaku towarowego OLTEN nie zostało wykazane, a po drugie rozpatrywane towary z wyjątkiem wyrobów zegarmistrzowskich
były różne.
Według skarżącej na mocy zasady ciągłości funkcjonalnej pomiędzy różnymi instancjami OHIM Izba Odwoławcza była zobowiązana
do rozpatrzenia tych kwestii, choć nie zostały one przed nią podniesione. Uzasadnienie podane w pkt 26 zaskarżonej decyzji
jest zdaniem skarżącej niewystarczające w tym względzie.
OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.
Ocena Sądu
Zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009), jeżeli odwołanie jest
dopuszczalne, izba odwoławcza bada, czy odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 tegoż rozporządzenia (obecnie art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) po rozpatrzeniu odwołania
co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania i może albo skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji
posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję, albo przekazać sprawę do wspomnianej instancji w celu dalszego
postępowania.
Należy wskazać na wstępie, że o ile w swojej skardze skarżąca odnosi się do art. 62 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, o tyle
z jej argumentacji, a także z uściśleń poczynionych podczas rozprawy wynika, że w rzeczywistości powołuje się na art. 62 ust. 1.
Z przepisu tego wynika, że wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej
oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności faktycznych, jak i prawnych (wyrok Trybunału z dnia
13 marca 2007 r. w sprawie C‑29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I‑2213, pkt 57).
Należy przypomnieć ponadto, że zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)
w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji – takim, jakie jest rozpatrywane w niniejszym przypadku
– badanie stanu faktycznego z urzędu, które przeprowadza Urząd, jest ograniczone do stanu faktycznego, dowodów i argumentów
przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.
W ramach postępowania w sprawie sprzeciwu kryteria zastosowania względnej podstawy odmowy rejestracji, tak jak jakiegokolwiek
innego przepisu przywołanego na poparcie żądań wniesionych przez strony, stanowią w sposób oczywisty część elementów prawnych
poddanych badaniu OHIM. OHIM może być zobowiązany do rozstrzygnięcia kwestii prawnej, nawet jeśli nie została ona podniesiona
przez strony, jeżeli rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezbędne w celu zapewnienia właściwego zastosowania rozporządzenia
nr 40/94 w świetle dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Tak więc kwestia prawna, która musi zostać koniecznie
zbadana dla oceny zarzutów podniesionych przez strony i dla uwzględnienia lub odrzucenia ich żądań, również stanowi część
elementów prawnych rozstrzyganych przez izbę odwoławczą, nawet jeśli strony nie przedstawiły swojego stanowiska w tej kwestii
i nawet jeżeli OHIM nie wypowiedział się w jej przedmiocie [wyroki Sądu: z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T‑57/03 SPAG przeciwko
OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. II‑287, pkt 21; z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie T‑167/05 Grether przeciwko
OHIM – Crisgo (Thailand) (FENNEL), niepublikowany w Zbiorze, pkt 104].
W niniejszym przypadku skarżąca utrzymuje w istocie, że Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła sprzeciwu w sposób pełny, gdyż pominęła
ocenę, po pierwsze, dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego OLTEN, a po drugie, podobieństwa pomiędzy
rozpatrywanymi towarami. Wskazuje, że nie podniosła tych dwóch kwestii w ramach swojego odwołania przed Izbą Odwoławczą, ale
uważa, iż były one objęte ramami sporu przed Wydziałem Sprzeciwów i tym samym przed Izbą Odwoławczą.
Należy stwierdzić, czy rozpatrywane kwestie rzeczywiście są objęte ramami sporu rozpatrywanego przez Izbę Odwoławczą.
W odniesieniu, w pierwszej kolejności, do dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego OLTEN należy przypomnieć,
że w ramach sprzeciwu opartego na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94 OHIM niekoniecznie rozpatruje kwestię rzeczywistego używania.
Chodzi bowiem o kwestię wstępną, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna zostać rozstrzygnięta
przed rozpatrzeniem sprzeciwu w ścisłym znaczeniu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T‑112/03 L’Oréal
przeciwko OHIM – Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II‑949, pkt 26].
Żądanie zgłaszającego znak towarowy dotyczące przedstawienia dowodu rzeczywistego używania uzupełnia postępowanie w sprawie
sprzeciwu o tę kwestię wstępną i w tym sensie zmienia jego treść, jako że stanowi nowe żądanie, ściśle związane z odmiennymi
pod względem faktycznym i prawnym rozważaniami od tych, które leżały u podstaw wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego
znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 18 października w sprawie T‑425/03 AMS przeciwko OHIM – American Medical
Systems (AMS Advanced Medical Services), Zb.Orz. s. II‑4265, pkt 112].
Wynika z tego, że kwestia rzeczywistego używania ma charakter szczególny i wstępny, gdyż prowadzi do stwierdzenia, czy dla
celów rozpatrzenia sprzeciwu wcześniejszy znak towarowy może być uznany za zarejestrowany dla rozpatrywanych towarów lub usług,
zatem kwestia ta nie wpisuje się w ramy rozpatrywania sprzeciwu w ścisłym znaczeniu, który dotyczy istnienia prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd w powiązaniu z tym znakiem towarowym.
W niniejszym przypadku bezsporne jest, że po pierwsze kwestia rzeczywistego używania została podniesiona przez skarżącą przed
Wydziałem Sprzeciwów i została rozpatrzona przez ten Wydział przed dokonaniem oceny zasadności sprzeciwu, a po drugie że kwestia
ta nie została wniesiona przed Izbę Odwoławczą, jako że skarżąca ograniczyła się do podważenia oceny Wydziału Sprzeciwów dotyczącej
istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Z tego względu wbrew temu, co twierdzi skarżąca, kwestia rzeczywistego używania nie stanowiła kwestii prawnej, która musiała
zostać koniecznie zbadana przez Izbę Odwoławczą w celu rozpatrzenia sporu wniesionego przed tę Izbę.
Wniosku tego nie podważają przywołane przez skarżącą rozważania dotyczące ciągłości funkcjonalnej pomiędzy instancjami OHIM.
Oczywiście, przy uwzględnieniu tej ciągłości zakres badania decyzji będącej przedmiotem odwołania, które izba odwoławcza jest
zobowiązana przeprowadzić, nie jest w zasadzie ograniczony do zarzutów sformułowanych przez stronę wnoszącą odwołanie. Jeśli
nawet strona wnosząca odwołanie nie podniosła jakiegoś zarzutu, izba odwoławcza jest jednak zobowiązana do zbadania odwołania
w świetle wszystkich istotnych w danym przypadku okoliczności faktycznych i prawnych [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie T‑308/01 Henkel przeciwko OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), Zb.Orz. s. II‑3253, pkt 29; ww. wyrok w sprawie HOOLIGAN,
pkt 18].
Zatem izba odwoławcza jest zobowiązana oprzeć swoją decyzję na wszystkich okolicznościach zawartych w zaskarżonej przed nią
decyzji oraz na okolicznościach przedstawionych przez stronę lub strony w postępowaniu przed instancją OHIM, która orzekała
w pierwszej instancji, albo, z zastrzeżeniem okoliczności, które nie zostały przedstawione w terminie, w postępowaniu odwoławczym
[zob. wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie T‑323/03 La Baronia de Tunis przeciwko OHIM – Baron Philippe de Rothschild
(LA BARONNIE), Zb.Orz. s. II‑2085, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo].
Niemniej jednak w niniejszym przypadku zarzut dotyczący niewystarczającego charakteru dowodu rzeczywistego używania nie tylko
nie został w szczególności podniesiony przed Izbą Odwoławczą, ale nie stanowił także istotnej okoliczności dla celów rozpatrzenia
odwołania, które ograniczało się do zbadania sprzeciwu w ścisłym znaczeniu dotyczącego istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia
w błąd.
W rezultacie ze względu na to, że kwestia rzeczywistego używania nie należała do przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą, skarżąca
nie może zarzucać tej Izbie pominięcia zbadania tej kwestii.
W odniesieniu, w drugiej kolejności, do kwestii podobieństwa towarów należy przypomnieć, że sprzeciw oparty na istnieniu prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 skutkuje koniecznością rozpatrzenia przez OHIM
kwestii identyczności lub podobieństwa towarów i usług, do których odnoszą się rozpatrywane znaki towarowe, oraz kwestii identyczności
lub podobieństwa między tymi znakami.
Okoliczność, że jeden lub drugi z tych aspektów nie został wyraźnie zakwestionowany przed Izbą Odwoławczą nie skutkuje zwolnieniem
OHIM z obowiązku rozstrzygnięcia [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 10 października 2006 r. w sprawie T‑172/05 Armacell przeciwko
OHIM – nmc (ARMAFOAM), Zb.Orz. s. II‑4061, pkt 41, 42; ww. wyrok w sprawie AMS Advanced Medical Services, pkt 28, 29].
Rozważania te potwierdza zasada współzależności pomiędzy czynnikami branymi pod uwagę w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, a w szczególności pomiędzy podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług oznaczonych
tymi znakami (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C‑16/06 P Éditions Albert René przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. I‑10053, pkt 47).
Z tego względu w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza, orzekając w przedmiocie odwołania będącego następstwem sprzeciwu opartego
na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, była zobowiązana
do rozpatrzenia kwestii podobieństwa rozpatrywanych towarów, choć kwestia ta nie została wyraźnie podniesiona przed nią.
Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarżąca, z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza w rzeczywistości zbadała tę kwestię.
W pkt 26 zaskarżonej decyzji wskazała bowiem, że „podobieństwo towarów z klasy 14, w odniesieniu do których odmówiono rejestracji
zgłoszonego znaku towarowego [decyzją Wydziału Sprzeciwów], z zegarkami, dla których udowodniono używanie wcześniejszego znaku
towarowego, zostało stwierdzone i wystarczająco uzasadnione”.
Z tego punktu wynika, że Izba Odwoławcza, przyjmując je za własne, w całości potwierdziła stwierdzenia Wydziału Sprzeciwów
co do podobieństwa towarów, które nie zostały zresztą podważone przez skarżącą w ramach jej odwołania wniesionego przed wspomnianą
Izbę.
Należy przypomnieć w tym względzie, że izba odwoławcza może zgodnie z prawem przyjąć za własne motywy decyzji wydanej przez
wydział sprzeciwów, które stają się w ten sposób integralną częścią uzasadnienia jej decyzji [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia
9 lipca 2008 r. w sprawie T‑304/06 Reber przeciwko OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II‑1927,
pkt 50; z dnia 24 września 2008 r. w sprawie T‑248/05 HUP Usługi Polska przeciwko OHIM – Manpower (I.T.@MANPOWER), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 49].
Zatem, gdy – jak w niniejszym przypadku – izba odwoławcza utrzymuje w mocy decyzję niższej instancji OHIM w całości, decyzja
ta i zawarte w niej uzasadnienie stanowią część kontekstu, w którym została wydana decyzja izby odwoławczej – kontekstu, który
był znany stronom i który w pełni umożliwia sądowi dokonanie kontroli jej zgodności z prawem w zakresie zasadności oceny dokonanej
przez izbę odwoławczą (zob. ww. wyrok w sprawie Mozart, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).
Z tego względu nie można uważać, że Izba Odwoławcza pominęła badanie kwestii podobieństwa towarów lub uzasadnienie swojej
decyzji w tej kwestii.
W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że skarżąca nie wykazała, że Izba Odwoławcza nie dokonała całkowitej oceny
odwołania lub że nie uzasadniła swojej decyzji w sposób wystarczający pod względem prawnym.
W rezultacie zarzut pierwszy jest bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94
Argumenty stron
Skarżąca podnosi, że dowód używania wcześniejszego znaku towarowego OLTEN był niewystarczający. Dowód używania przedstawiony
przez R.F. Marína Díaza de Ceria przed Izbą Odwoławczą nie odnosi się bowiem do jego wcześniejszego znaku towarowego OLTEN,
ale raczej stanowi odniesienie do jego graficznych znaków towarowych. Z tego względu rzeczywiste używanie wykazano wyłącznie
dla tych ostatnich znaków towarowych. Izba Odwoławcza zatem niesłusznie potwierdziła ustalenia Wydziału Sprzeciwów dotyczące
rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego OLTEN.
OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.
Ocena Sądu
Należy przypomnieć, że kontrola zgodności z prawem dokonywana przez Sąd w przypadku decyzji izby odwoławczej OHIM winna być
przeprowadzana w odniesieniu do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed izbą odwoławczą [zob. wyrok Sądu z dnia
31 maja 2005 r. w sprawie T‑373/03 Solo Italia przeciwko OHIM – Nuova Sala (PARMITALIA), Zb.Orz. s. II‑1881, pkt 24, 25 i przytoczone
tam orzecznictwo].
Ponadto z art. 135 § 4 regulaminu postępowania wynika, że strona nie może zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.
W niniejszym przypadku skarżąca podnosi, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego OLTEN nie zostało wykazane
dla zegarków.
Tymczasem należy zauważyć, że jak wynika z pkt 30–40 powyżej, kwestia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
nie należała do przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą.
W rezultacie ten zarzut zmienia przedmiot sporu przed Izbą Odwoławczą i z tego względu jest niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94
Argumenty stron
Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza dokonała błędnej oceny podobieństwa rozpatrywanych towarów i oznaczeń, a także istnienia
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W odniesieniu do rozpatrywanych towarów skarżąca przyznaje, że „zegarki”, których dotyczy wcześniejszy znak towarowy OLTEN,
są podobne lub identyczne z „przyrządami chronometrycznymi” i z „zegarkami”, których dotyczy zgłoszony znak towarowy. Uznaje,
że „wyroby jubilerskie i biżuteryjne”, których dotyczy zgłoszony znak towarowy, także mogą obejmować zegarki, jednak podobieństwo
między tymi towarami jest przeciętne lub małe. Natomiast kwestionuje podobieństwo między z jeden strony „towarami z [metali
szlachetnych i ich stopów] lub pokrytymi ich warstwą niesklasyfikowanymi w innych klasach” oraz „szpilkami ozdobnymi; szpilkami
do krawatów; ozdobnymi breloczkami do kluczy; medalami; odznakami z metali szlachetnych; ozdobami do obuwia i ozdobami do
kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinkami do mankietów”, których dotyczy zgłoszony znak towarowy, a z drugiej strony „zegarkami”,
których dotyczy wcześniejszy znak towarowy OLTEN.
Według skarżącej charakter, pochodzenie, użycie i forma używania tych towarów są różne i nie konkurują one ze sobą ani się
nie uzupełniają. Ich funkcja estetyczna nie wystarcza do tego, by uczynić je podobnymi do zegarków. Inne artykuły, takie jak
odzież lub okulary, także spełniają tę funkcję i mogą także być sprzedawane w sklepach jubilerskich lub zegarmistrzowskich,
przy czym nie są one jednak podobne do zegarków. Okoliczność, że zegarki mogą być produkowane z metali szlachetnych, nie oznacza
również, że inne towary produkowane z tych materiałów i należące do klasy 14, takie jak ozdoby i przybrania, były z tego powodu
podobne do zegarków.
W odniesieniu do rozpatrywanych oznaczeń OFTEN i OLTEN różnica wynikająca z drugiej litery każdego z tych oznaczeń zdaniem
skarżącej ma szczególne znaczenie pod względem wizualnym. Z orzecznictwa Sądu i z wcześniejszych decyzji izb odwoławczych
OHIM wynika, że dla krótkich oznaczeń różnica polegająca na tylko pojedynczej spółgłosce może zminimalizować efekt podobieństwa.
Pod względem fonetycznym litery „f” i „l” są zdaniem skarżącej odrębne, przy czym czynnik ten jest w szczególności istotny
z uwagi na okoliczność, że akcent toniczny pada w przypadku obu oznaczeń na pierwszą sylabę, odpowiednio, „of” i „ol”.
Pod względem koncepcyjnym Izba Odwoławcza zdaniem skarżącej niesłusznie stwierdziła, że rozpatrywane oznaczenia nie mają żadnego
znaczenia dla konsumenta hiszpańskiego. W odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego krąg odbiorców hiszpańskich posiada,
ogólnie rzecz biorąc, pewną znajomość języka angielskiego i może stwierdzić bezpośredni związek z przysłówkiem angielskim
„often” (często). W opinii skarżącej okoliczność tę potwierdzają wyroki sądów hiszpańskich, na które powołuje się skarżąca
przed OHIM. W odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego OLTEN nie można wykluczyć, że część właściwego kręgu odbiorców,
czyli konsumenci bardziej wyspecjalizowani, kojarzy go ze szwajcarskim miastem Olten, chlubiącym się silnymi tradycjami przemysłu
zegarmistrzowskiego. Element koncepcyjny może zatem mieć pewną funkcję rozróżniającą.
Te różnice pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami skutkują zdaniem skarżącej
tym, że podobieństwo tych oznaczeń jest niewielkie lub przeciętnie niewielkie.
W odniesieniu do całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, po pierwsze, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej,
że nie zróżnicowała swojej oceny w zależności od większego lub mniejszego stopnia podobieństwa rozpatrywanych towarów. Po
drugie, zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie uwzględniła wysokiego poziomu uwagi właściwego konsumenta. Po trzecie, w opinii
skarżącej Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę okoliczności, że rozpatrywane towary nie są sprzedawane w wyspecjalizowanych
zakładach za pośrednictwem wyspecjalizowanego personelu, co sprawia, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest mniejsze.
Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę te trzy względy, które stanowią przeciwwagę w dużym stopniu
dla niewielkich lub przeciętnie niewielkich podobieństw pod względem wizualnym i fonetycznym pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami,
i powinna była „złagodzić i zróżnicować” swoje stwierdzenia co do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.
Ocena Sądu
Na wstępie należy zauważyć, że podstawą wydania decyzji Izby Odwoławczej był wcześniejszy znak towarowy OLTEN, przy czym nie
było konieczne dokonanie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do pozostałych wcześniejszych praw.
W ramach niniejszej skargi należy zatem sprawdzić zgodność z prawem oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą co do istnienia
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wspomnianego wcześniejszego znaku towarowego.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane
towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie
z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych
towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, a w szczególności
wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług, do których się odnoszą [zob. wyrok Sądu
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Rec. s. II‑2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
W niniejszym przypadku, jako że wcześniejszy znak towarowy OLTEN jest zarejestrowanym w Hiszpanii znakiem towarowym, a towary,
których dotyczą rozpatrywane znaki towarowe, przeznaczone są do dla masowego odbiorcy, właściwy krąg odbiorców składa się
z przeciętnych konsumentów hiszpańskich.
W odniesieniu do wyrobów zegarmistrzowskich i jubilerskich, które nie są często nabywane i których zakupu dokonuje się zwykle
za pośrednictwem sprzedawcy, poziom uwagi przeciętnego konsumenta należy uznać, jak to słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza
w pkt 25 zaskarżonej decyzji, za wyższy niż zwykle [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie T‑147/03
Devinlec przeciwko OHIM – TIME ART (QUANTUM), Zb.Orz. s. II‑11, pkt 63].
W odniesieniu do porównania rozpatrywanych oznaczeń skarżąca twierdzi w istocie, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę pewnych
podobieństw pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.
Co się tyczy porównania pod względem wizualnym, należy zauważyć, że rozpatrywane oznaczenia OFTEN i OLTEN są oznaczeniami
słownymi mającymi tę samą długość. Cztery z pięciu liter są wspólne, przedstawione w tej samej kolejności, przy czym pierwsza
litera jest zresztą identyczna.
Co się tyczy porównania pod względem fonetycznym, pierwsza samogłoska, „o”, jest wspólna dla obu oznaczeń, a druga sylaba
„ten” jest identyczna, co sprawia, że ich wymowa jest podobna, i to pomimo okoliczności, że pierwsze sylaby oznaczeń, akcentowane,
kończą się różnymi spółgłoskami, mianowicie „f” i „l”.
Uwzględniając te okoliczności, Izba Odwoławcza mogła słusznie stwierdzić, że rozpatrywane oznaczenia cechują się znacznym
stopniem podobieństwa pod względem zarówno wizualnym, jak i fonetycznym.
Oczywiście, jak podniosła skarżąca, Sąd orzekał, że różnica polegająca na tylko pojedynczej spółgłosce może stać na przeszkodzie
stwierdzeniu wysokiego stopnia podobieństwa pomiędzy stosunkowo krótkimi oznaczeniami słownymi [zob. podobnie wyroki Sądu:
z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T‑185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. s. II‑1739,
pkt 54; z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie T‑112/06 Inter-Ikea przeciwko OHIM – Waibel (idea), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 54]
Jednakże należy zauważyć, że wzgląd ten wzięty pod uwagę w ramach konkretnej oceny oznaczeń, których dotyczyły wspomniane
wyroki, nie potwierdza zasady ogólnej, która może być zastosowana w niniejszym przypadku.
Ponadto Sąd orzekł także w odniesieniu do oceny krótkich oznaczeń słownych, że identyczność trzech z czterech liter sprawia,
iż rozróżnienie wynikające z jednej litery stanowi mało istotną różnicę pod względem wizualnym [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia
25 października 2006 r. w sprawie T‑13/05 Castell del Remei przeciwko OHIM – Bodegas Roda (ODA), Zb.Orz. s. II‑85, pkt 52],
i że oznaczenia słowne różniące się jedną literą można uważać za bardzo podobne zarówno pod względem wizualnym, jak i fonetycznym
[zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie T‑353/02 Duarte y Beltrán przeciwko OHIM – Mirato (INTEA),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 27, 28].
W odniesieniu do wcześniejszej praktyki OHIM, na którą powołuje się skarżąca, wystarczy przypomnieć, że zgodność z prawem
decyzji izb odwoławczych dotyczących rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego należy oceniać wyłącznie
na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd Unii, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki
decyzyjnej [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T‑106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. II‑723,
pkt 66].
Co się tyczy porównania pod względem koncepcyjnym, należy uznać, iż Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem uznać, że przeciętny
konsument hiszpańskojęzyczny nie będzie w sposób nieunikniony przypisywać treści semantycznej angielskiemu terminowi „often”
(często), słowu, które nie istnieje w języku hiszpańskim [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie T‑36/07
Zipcar przeciwko OHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45]. Jak zauważa OHIM, w odniesieniu do
przeciętnego konsumenta nie można bowiem zakładać znajomości języka obcego. Co się tyczy oznaczenia OLTEN, sama skarżąca przyznaje,
że oznaczenie to odnosi się do miejscowości szwajcarskiej znanej, co najwyżej, osobom czynnym zawodowo w sektorze zegarmistrzowskim.
Na poparcie swojej tezy skarżąca powołuje się na orzecznictwo sądów hiszpańskich, zgodnie z którym krąg przeciętnych odbiorców
hiszpańskich posiada pewną znajomość języka angielskiego. Należy w tym względzie przypomnieć, że system wspólnotowych znaków
towarowych jest systemem autonomicznym, który stosuje się niezależnie od każdego systemu krajowego [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia
2000 r. w sprawie T‑32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. s. II‑3829, pkt 47].
Ponadto w niniejszym przypadku skarżąca nie przytacza żadnej okoliczności faktycznej lub prawnej dotyczącej przywołanego orzecznictwa
krajowego, która mogłaby dostarczyć przydatnej wskazówki dla rozstrzygnięcia niniejszego przypadku [zob. podobnie wyrok Sądu
z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T‑40/03 Murúa Entrena przeciwko OHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Zb.Orz. s. II‑2831,
pkt 69]. Sama okoliczność, że niektóre słowa angielskie są znane konsumentom hiszpańskim, mianowicie słowa „master”, „easy”
i „food” – nawet przy założeniu, że wynika ona z danego orzecznictwa krajowego – nie pozwala na wyciągnięcie tego samego wniosku
w odniesieniu do słowa „often”.
Zatem Izba Odwoławcza stwierdziła bez popełnienia błędu, że rozpatrywane oznaczenia nie wykazują istotnej różnicy koncepcyjnej
dla kręgu odbiorców hiszpańskich mogącej zrównoważyć ich podobieństwo pod względem wizualnym i fonetycznym.
Co się tyczy rozpatrywanych towarów, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie ich podobieństwa
należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują ich wzajemny stosunek. Czynniki te obejmują w szczególności
charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą lub też się uzupełniają.
Inne czynniki, jak kanały dystrybucji danych towarów, mogą być także wzięte pod uwagę [zob. wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie T‑443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Zb.Orz. s. II‑2579,
pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].
W niniejszym przypadku, jak wynika z pkt 26 i 30 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza potwierdziła i przyjęła za własne porównanie
przeprowadzone przez Wydział Sprzeciwów. Z tego względu uzasadnienie tego porównania, przedstawione w pkt 9 zaskarżonej decyzji,
stanowi jej integralną część.
Z uzasadnienia tego wynika, że towary, których dotyczy wcześniejszy znak towarowy OLTEN, mianowicie „zegarki”, zostały uznane,
po pierwsze, za identyczne z wyrobami „zegarmistrzowskimi i przyrządami chronometrycznymi”, których dotyczy zgłoszony znak
towarowy, po drugie, za identyczne lub co najmniej podobne do wyrobów „jubilerskich, biżuterii”; po trzecie, za „bardzo przypominające”
„towary [z metali szlachetnych i ich stopów] lub pokryte ich warstwą niesklasyfikowane w innych klasach”, po czwarte, przeciętnie
podobne do „szpilek ozdobnych; szpilek do krawatów; ozdobnych breloczków do kluczy; medali; odznak z metali szlachetnych;
ozdób do obuwia i ozdób do kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinek do mankietów”.
W tym względzie, po pierwsze, skarżąca nie zaprzecza temu, że „zegarki” oraz „wyroby zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne”
są identyczne.
Po drugie, w odniesieniu do wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych skarżąca nie poddaje krytyce zaaprobowanej przez Izbę Odwoławczą
analizy, zgodnie z którą kategoria „zegarki” obejmuje artykuły, które można uznawać za artykuły jubilerskie. Tymczasem w świetle
tej analizy towary te zostały słusznie uznane za identyczne lub bardzo podobne.
Po trzecie, w odniesieniu do „towarów z [metali szlachetnych i ich stopów] lub pokrytych ich warstwą niesklasyfikowanych w innych
klasach” należy zauważyć, że – tak jak wynika z analizy dwóch instancji OHIM, która to analiza nie została zakwestionowana
przez skarżącą – ta obszerna kategoria obejmuje towary, które uzupełniają pod względem funkcjonalnym zegarki, takie jak bransoletki
oraz łańcuszki do zegarków. Jako że kategoria ta została określona w sposób ogólny, słusznie zatem towary nią objęte zostały
uznane za podobne do zegarków.
Zatem wbrew temu, co twierdzi skarżąca, podobieństwo towarów objętych tą kategorią do zegarków nie wynika wyłącznie z okoliczności,
że są one wytwarzane z tego samego surowca, czyli z metali szlachetnych i ich stopów, ale z okoliczności, że uzupełniają się
one pod względem sposobu używania.
Po czwarte, w odniesieniu do „szpilek ozdobnych; szpilek do krawatów; ozdobnych breloczków do kluczy; medali; odznak z metali
szlachetnych; ozdób do obuwia i ozdób do kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinek do mankietów” należy zauważyć, że chodzi
tu o akcesoria często wytwarzane z metali szlachetnych, mające funkcję estetyczną lub dekoracyjną, która może także być uznana
w pewnym zakresie za jedną z funkcji zegarków. Nie można jednak uważać, że chodzi o towary uzupełniające się.
Ponadto według Wydziału Sprzeciwów, którego analiza została zaaprobowana przez Izbę Odwoławczą, a nie została zakwestionowana
przez skarżącą, towary te, których dotyczy zgłoszony znak towarowy, są często sprzedawane w tych samych sklepach lub w tych
samych wyspecjalizowanych działach sklepów co zegarki.
Należy przypomnieć w tym względzie, iż fakt, że porównywane towary są często sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży,
może ułatwić danemu konsumentowi dostrzeżenie ścisłego związku istniejącego pomiędzy nimi i wzmocnienie wrażenia, że towary
te zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo (ww. wyrok w sprawie PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, pkt 50).
„Szpilki ozdobne; szpilki do krawatów; ozdobne breloczki do kluczy; medale; odznaki z metali szlachetnych; ozdoby do obuwia
i ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinki do mankietów” można było zatem słusznie uznać za podobne do zegarków,
biorąc pod uwagę po pierwsze okoliczność, że są one często wytwarzane z tego samego surowca i mają podobną funkcję estetyczną,
a po drugie to, że ich kanały dystrybucji są identyczne.
W tym kontekście wskazana przez skarżącą analogia z innymi akcesoriami, które nie są rozpatrywane w tym przypadku, czyli okularami
lub niektórymi kategoriami odzieży, jest pozbawiona znaczenia.
Z całości tych rozważań wynika, że skarżąca nie wykazała, by błędny był wniosek wyciągnięty przez Wydział Sprzeciwów, zaaprobowany
i powtórzony w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym rozpatrywane towary są albo identyczne, albo podobne.
Co się tyczy całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skarżąca poddaje Izbę Odwoławczą krytyce w zasadzie
za to, że nie „złagodziła i zróżnicowała” swojej oceny w zależności od większego lub mniejszego stopnia podobieństwa rozpatrywanych
towarów oraz w zależności od wysokiego poziomu uwagi danego konsumenta.
Należy zauważyć w tym względzie, że zgodnie z pkt 30 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd może istnieć, „jak wskazano w decyzji [Wydziału Sprzeciwów]”. Z uzasadnienia wspomnianej decyzji, powtórzonego w pkt 9
zaskarżonej decyzji, wynika, że OHIM przeprowadził całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dla różnych grup
rozpatrywanych towarów, dochodząc w istocie do wniosku, że na mocy zasady współzależności czynników istnienie takiego prawdopodobieństwa
można było stwierdzić tylko dla towarów wykazujących co najmniej przeciętny stopień podobieństwa.
Argument skarżącej dotyczący nieuwzględnienia różnić między kategoriami rozpatrywanych towarów jest zatem bezzasadny.
Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarżąca, z pkt 25 zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza, aprobując w istocie ocenę
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dokonaną przez Wydział Sprzeciwów, także wzięła pod uwagę okoliczność, że podczas zakupu
rozpatrywanych towarów dany konsument wykazuje wyższy poziom uwagi niż w przypadku towarów bieżącego użytku.
W świetle całości tych rozważań należy uznać, że skarżąca nie wykazała, by Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła z uwagi
po pierwsze na podobieństwo pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami, a po drugie na identyczność lub podobieństwo rozpatrywanych
towarów, iż istnieje ryzyko, że właściwy krąg odbiorców hiszpańskich – chociaż wykazuje stopień uwagi wyższy od zwykłego stopnia
uwagi – uzna, że wspomniane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
W rezultacie należy oddalić niniejszy zarzut jako bezzasadny i, tym samym, skargę w całości.

W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca
sprawę.
Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (szósta izba)
orzeka, co następuje:
1)
Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.
2)
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 września 2010 r.
Podpisy
*
Język postępowania: hiszpański.