CELEX: 62008TJ0255
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanamerkin JOSE PADILLA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Aikaisemmat tavaramerkit ja merkki JOSE PADILLA
Suhteelliset hylkäysperusteet
Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettuja yleisesti tunnettua tavaramerkkiä ja laajalti tunnettua tavaramerkkiä ei ole
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 5 kohta)
Liike-elämässä käytettyä aikaisempaa merkkiä ei ole
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

Asian tausta
Väliintulija José María Padilla Requena teki 12.9.2002 yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki JOSE PADILLA.
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 25 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–        luokka 9: ”Akustiset, CD- ja magneettiset levyt; magneettinauhat, kasetit; videonauhat”
–        luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”
–        luokka 41: ”Koulutuksen järjestäminen; koulutuspalvelut; ajanviete; kulttuuritoiminta, tarkemmin sanoen musiikin kirjoittaminen,
säveltäminen, tallentaminen ja esittäminen”.
Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 4.8.2003 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 64/2003.
Kantajana oleva Eugenia Montero Padilla teki 4.11.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
41 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita varten rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin
rekisteröintiä vastaan.
Väite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:
–        sanamerkeistä JOSE PADILLA koostuvat espanjalaiset tavaramerkit nro 2427480 ja nro 2476324, joista ensiksi mainitun rekisteröintiä
haettiin 28.9.2001 luokkaan 41 kuuluvia palveluita varten ja viimeksi mainitun 16.5.2002 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten
–        laajalti tunnettu tavaramerkki JOSE PADILLA
–        yleisesti tunnettu tavaramerkki JOSE PADILLA
–        merkkiin JOSE PADILLA, jota käytetään kaupankäynnissä, liittyvät oikeudet.
Väite koski kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.
Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja
8 artiklan 4 ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan
c alakohta ja 8 artiklan 4 ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.
Väiteosasto hylkäsi väitteen 9.2.2007 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien
olemassaoloa, nimen José Padilla käyttämistä tavaramerkkinä ja mainitun tavaramerkin yleistä tunnettuutta ei ollut osoitettu
ja että oikeuksiin, joihin kantaja oli vedonnut ja jotka perustuivat kaupankäynnissä käytettyyn aikaisempaan merkkiin, ei
voida vedota väitemenettelyssä.
Kantaja valitti 4.4.2007 SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64
artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.
Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 1.3.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi
erityisesti, että kantaja ei ollut esittänyt näyttöä aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnistä eikä siitä,
että hän olisi käyttänyt niitä muita aikaisempia oikeuksia, joihin oli vedottu, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen
–        epää haetun tavaramerkin rekisteröinnin luokkiin 9, 25 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen ja pysyttää riidanalaisen päätöksen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, jotka koskevat ”riidanalaisen päätöksen oikeudellisia vaikutuksia”,
asetuksen N:o 40/94 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla
ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta), asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta), asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o
207/2009 8 artiklan 1 ja 5 kohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan
4 kohta) rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee ”riidanalaisen päätöksen oikeudellisia vaikutuksia”
Asianosaisten ja väliintulijan lausumat
Kantaja väittää, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti merkitsee, että väliintulija voi kieltää kantajaa
käyttämästä nimeä José Padilla kantajan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisessä.
Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ottanut riittävästi huomioon teoksen tekijän nimen ilmaisemisen tärkeyttä
teollis- ja tekijänoikeuksien taloudellisessa hyödyntämisessä. Tästä seuraa, että valituslautakunta on kantajan mukaan rikkonut
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) 5 artiklaa, joka koskee olettamaa tekijänoikeudesta. Kantajan mukaan tästä säännöksestä seuraa,
että hänen setänsä teosten teollis- ja tekijänoikeuksien, joiden haltija hän on, asianmukainen hyödyntäminen edellyttää nimen
José Padilla ilmaisemista äänitteissä ja ääni- ja kuvatallenteissa sekä mainonnassa tai konserttiohjelmissa.
Kantaja katsoo myös, ettei hän voi vedota asetuksen N:o 40/94 12 artiklaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 12 artikla),
jolla suojataan nimenomaan kolmansia, jotka käyttävät hänen nimeään liike-elämässä, koska nimi José Padilla on kantajan sedän
nimi, eikä hänen oma nimensä.
SMHV väittää, että direktiivi 2004/48 annettiin väitteen sisältämän asiakirjan jättämispäivän jälkeen ja että tätä kanneperustetta
ei voida tutkia unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä työjärjestyksen 135
artiklan 4 kohdan kanssa – jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut
valituslautakunnassa –, nojalla.
Väliintulija katsoo, että haetun tavaramerkin käyttäminen ei estä sitä, että kantaja hyödyntää nimeä José Padilla, kunhan
kantaja ”yksilöi selvästi” niillä tekijäoikeuksilla, joiden haltija kantaja on, suojattujen teosten tekijän.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
On muistettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta) nojalla nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta.
Kyseisen asetuksen yhteydessä sen 74 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artikla) nojalla tätä valvontaa suoritettaessa
on otettava huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (ks. asia
T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok., s. II-287, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tästä seuraa, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi kumota tai muuttaa kanteen kohteena olevaa päätöstä sellaisin perustein,
jotka ilmenevät sen jälkeen, kun päätös on tehty (ks. asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237,
55 kohta ja asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 53 kohta).
Työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan on lisäksi niin, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta
siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.
On siis tutkittava, onko kantaja muuttanut riidan kohdetta väittäessään ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa,
että haetun tavaramerkin rekisteröinti merkitsee, että väliintulija voi kieltää kantajaa käyttämästä nimeä José Padilla teollis-
ja tekijänoikeuksiensa hyödyntämisessä.
Tältä osin on todettava, että vaikka kantaja on esittänyt haetun tavaramerkin rekisteröinnillä väliintulijalle annettavan
yksinoikeuden laajuutta koskevat tietyt väitteet valituksensa yhteydessä valituslautakunnassa, ne on esitetty niiden perusteiden
yhteydessä, jotka koskevat tavaramerkkien ja aikaisemman merkin olemassaoloa ja jotka on esitetty väiteosaston 9.2.2007 tekemästä
päätöksestä tehdyn valituksen tueksi. Kuten edellä 8 kohdassa todettiin, väitteen tueksi esitetyt perusteet olivat näet asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja
perusteita.
Tällä kanneperusteella kantaja kuitenkin vaatii unionin yleistä tuomioistuinta tutkimaan riidanalaisen päätöksen laillisuuden
asetuksen N:o 40/94 9 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artikla) kannalta.
Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on jätettävä tutkimatta asetuksen N:o 40/94 säännösten ja edellä 21 ja 22 kohdassa mainittujen
työjärjestyksen määräysten mukaisesti.
On lisäksi todettava, että vaikka kantajan väittämällä tavalla oletettaisiin, että asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohta
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohta) merkitsee, että väliintulija voi – jos haettu tavaramerkki rekisteröidään
– kieltää kantajaa käyttämästä nimeä José Padilla kantajan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisessä, tämä seikka ei voi
vaikuttaa sen riidanalaisen päätöksen laillisuuteen, jolla kantajan väite hylättiin.
Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 1 kohta) mainitut perusteet,
joihin väite voi perustua, ovat yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut suhteelliset hylkäysperusteet (ks.
asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok., s. II‑1589, 72 kohta). Asetuksen N:o 40/94 9
artiklassa sitä vastoin määritellään yhteisön tavaramerkkiin perustuvan oikeuden laajuus ja siten kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin
vaikutukset, mutta se ei koske rekisteröinnin edellytyksiä. Tästä seuraa, että kyseinen 9 artikla ei kuulu asiaa koskevaan
lainsäädäntöön, joka SMHV:n on otettava huomioon, kun se tutkii rekisteröintihakemusta tai väitettä.
Edellä esitetystä seuraa, että vaikka ensimmäinen kanneperuste olisi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa otettu tutkittavaksi,
se olisi hylättävä tehottomana.

Toinen ja kolmas kanneperuste, joista ensiksi mainittu koskee asetuksen N:o 40/94 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja
c alakohdan ja viimeksi mainittu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että nimi José Padilla ei ole riittävän erottamiskykyinen, jotta kuluttajat voisivat erottaa markkinoilla
olevat luokkiin 9 ja 41 kuuluvat tavarat ja palvelut muista tavaroista ja palveluista, koska nimi on Espanjassa yleinen. Kantajan
mukaan tästä seuraa, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 4 artiklan säännöksiä, joiden nojalla käytetyllä merkillä
on voitava erottaa markkinoilla oleva tavara tai palvelu muista tavaroista ja palveluista, ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja
c alakohdan säännöksiä, joiden nojalla ei voida rekisteröidä tavaramerkkejä, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia, tavaramerkkejä,
joilta puuttuu erottamiskyky, ja tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä, joita voidaan käyttää
osoittamaan asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.
Kantaja väittää myös, että haettu tavaramerkki on yleisen järjestyksen vastainen siltä osin kuin sillä rajoitetaan hänen setänsä
teosta koskevien tekijänoikeuksien, joiden haltija kantaja on, käyttämistä ja että rekisteröinti on näin ollen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan vastaista.
SMHV katsoo, että nämä kanneperusteet on jätettävä tutkimatta, koska kantaja ei ole vedonnut niihin väiteosastossa eikä valituslautakunnassa.
SMHV:n mukaan nämä kanneperusteet on tästä syystä jätettävä tutkimatta.
Väliintulija katsoo, että nimi José Padilla täyttää edellytykset kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden erottamiseksi
muista tavaroista ja palveluista ja ettei sitä voida pitää yleisnimenä.
Väliintulija katsoo myös, että haetun tavaramerkin rekisteröiminen ei ole yleisen järjestyksen vastaista, sekä toteaa, ettei
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa sovelleta väitemenettelyyn eikä siihen ole myöskään vedottu menettelyn
yhteydessä.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Toisesta ja kolmannesta kanneperusteesta on todettava, että asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan sanamuodosta sekä sanotun
asetuksen 42 ja 43 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) rakenteesta seuraa, että saman asetuksen 7 artiklassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artikla) tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tarkasteltava väitemenettelyssä.
Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa mainitut perusteet, joihin väite voi perustua, ovat yksinomaan kyseisen asetuksen
8 artiklassa tarkoitetut suhteelliset hylkäysperusteet. Rekisteröintimenettelyyn kuuluu lisäksi eri vaiheita, jotka voidaan
tiivistää seuraavasti.  Tutkimusmenettelyssä SMHV tutkii ensin viran puolesta, estääkö ehdoton hylkäysperuste haetun tavaramerkin
rekisteröinnin asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 1 kohta) mukaisesti,
ja jos näin ei ole, tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistaan saman asetuksen 38 artiklan 1 kohdan ja 40 artiklan 1 kohdan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 39 artiklan 1 kohta) mukaisesti. Jos tämän jälkeen on tehty asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
1 kohdan perusteella väite kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen julkaisemisesta, SMHV tutkii väitemenettelyssä väitteen tekijän
esittämät suhteelliset hylkäysperusteet saman asetuksen 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan
1 kohta) mukaisesti (ks. vastaavasti em. asia NU-TRIDE, tuomion 72 kohta ja asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT),
tuomio 30.6.2004, Kok., s. II‑1887, 71 kohta).
On myös todettava, että vaikka kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2007
40 artiklan 1 kohta) perusteella esittää muun muassa ehdottomia hylkäysperusteita koskevia huomautuksia SMHV:lle, asiakirja-aineistosta
ei kuitenkaan ilmene, että kantaja olisi tässä asiassa esittänyt tällaisia huomautuksia kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
f alakohdasta SMHV:lle. Vaikka sitä paitsi kantaja olisi esittänyt niitä, tällaisten huomautusten vaikutukset rajoittuvat
siihen, että SMHV tutkii, onko tutkimusmenettely mahdollisesti käynnistettävä uudelleen sen selvittämiseksi, estääkö kantajan
esittämä ehdoton hylkäysperuste haetun tavaramerkin rekisteröinnin. Tästä seuraa, että SMHV:n ei ole väitemenettelyssä otettava
huomioon kolmansien asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan perusteella esittämiä huomautuksia, ja tämä pitää paikkansa,
vaikka kolmansien huomautukset esitettäisiin väitemenettelyssä (ks. em. asia NU-TRIDE, tuomion 73 kohta).
Näin ollen asetuksen N:o 40/94 4 artikla, 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta ja saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f
alakohta eivät ole säännöksiä, joiden valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava.
Edellä esitetyn valossa toinen ja kolmas kanneperuste on hylättävä.

Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että nimi José Padilla on aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, jonka haltija kantaja on ja jonka on
tästä syystä nautittava suojaa, jonka perusteella hakemus sanamerkin JOSE PADILLA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
on hylättävä.
Kantaja moittii valituslautakuntaa myös siitä, että se arvioi virheellisesti, että esitetyt asiakirjat osoittavat ainoastaan,
että edesmennyt säveltäjä oli arvostettu, kuuluisa ja maineikas mutta että ne eivät osoita lainkaan, että ”aikaisempi tavaramerkki
on yleisesti tunnettu”, että se ei ottanut huomioon kantajan esittämää näyttöä aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitujen
tavaroiden myynnin määrästä, tämän tavaramerkin käyttämisen kestosta, intensiivisyydestä ja maantieteellisestä laajuudesta
ja että se ei tutkinut yksityiskohtaisesti kaikkia asiakirjoja prosessiekonomisista syistä, vaikka ne olisivat voineet osoittaa,
että aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu.
Lopuksi kantaja väittää, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, jota on käytetty jatkuvasti
liike-elämässä sekä paikallisesti että kansainvälisesti teoksen luomisesta alkaen, ovat täysin samanlaisia, ja siten on olemassa
täysi sekaannusvaara.
SMHV katsoo, että kantaja sekoittaa keskenään sen, että säveltäjä on yleisesti tunnettu – jota SMHV ei kiistä –, ja säveltäjän
nimen käyttämisen tavaramerkkinä.
SMHV:n mukaan on niin, että vaikka voitaisiin katsoa, että säveltäjän sävelmien levittäminen radiossa, televisiossa tai elokuvissa
merkitsee tavaramerkin hyödyntämistä, pelkästään sävelmä, laulun nimi tai tämän laulun esittäjän nimi liittyy tavaramerkkiin.
Se katsoo, että yleisö yhdistää ainoastaan poikkeuksellisesti sävelmän sen säveltäjään, kuten tietyt internetissä toteutetut
tutkimukset osoittavat. SMHV katsoo näin ollen, että kantaja ei ole osoittanut, että nimeä José Padilla käytetään kaupallisesti
tavaramerkkinä.
SMHV myöntää myös, että kantajan väite siitä, että kantajan esittämiä asiakirjoja ei ole tutkittu kattavasti prosessiekonomisista
syistä, on kömpelö ja jonkin verran sekava, mutta että tämä väite ei sisällä väitettä perustelujen ristiriitaisuudesta tai
puuttumisesta, sillä asiakirjoja on arvioitu sellaisten selvästi määriteltyjen tekijöiden kannalta, kuten tavaramerkillä markkinoitujen
tavaroiden markkinaosuus, tämän tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä
määrin on käytetty varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Koska kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista asiakirjaa,
joka sisältäisi näihin tekijöihin liittyviä tietoja, SMHV katsoo, että nimen José Padilla käyttämistä tavaramerkkinä ei ole
osoitettu. SMHV:n mukaan on erityisesti niin, ettei tämän nimen käyttäminen elokuvien alku- tai lopputeksteissä, cd-levyjen
(compact disc) kansissa, ohjelmissa esitettyä musiikkia koskevissa luetteloissa (cue-sheets), säveltäjän kuvalla varustetuissa
postimerkeissä tai koti-museon perustaminen tai Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco)
julistus edesmenneen säveltäjän teoksen yleismaailmallisesta arvosta ole osoitus siitä, että nimeä José Padilla käytetään
tavaramerkkinä. Tästä syystä SMHV väittää, että kantaja käyttää kyseistä nimeä ”institutionaalisessa” eikä kaupallisessa merkityksessä.
SMHV väittää myös, että nimeä José Padilla käytetään yksinomaan sävellysten tekijän yksilöimiseen eikä kysymyksessä olevien
tavaroiden ja palveluiden kaupallisen alkuperän erottamiseen. Tästä seuraa, että säveltäjän kuuluisuus ei merkitse sitä, että
hänen nimeään hyödynnetään yleisesti tunnettuna tavaramerkkinä. SMHV:n mukaan kantaja ei ole osoittanut millään esittämistään
asiakirjoista, että nimeä hyödynnetään tällä tavoin.
Väliintulija katsoo, että kantaja ei ole esittänyt näyttöä rekisteröidyn tavaramerkin, jonka haltija kantaja olisi, eikä aikaisemman
yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolosta.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskevasta väitteestä on todettava, että siltä osin kuin kantaja on tarkoittanut
vedota siihen, että aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA on kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu,
on muistettava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa käytetään ilmausta
”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, seuraa, että tätä säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan
2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltä osin kuin ne on rekisteröity (ks. asia T-150/04, Mülhens v. SMHV
– Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II‑2353, 55 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti asia C-375/97,
General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok., s. I‑5421, 23 kohta ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003,
Kok., s. I‑12537, 22 kohta).
Näin ollen on niin, että toisin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka nojalla voidaan esittää
väitteitä, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita ja jotka perustuvat tavaramerkeihin, joiden rekisteröinnistä
ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä, mutta jotka ovat yleisesti tunnettuja teollisoikeuksien suojelemista koskevan 20.3.1883
tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Pariisin yleissopimus), 6 bis
artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa suojataan sellaisten tavaroiden ja palveluiden
osalta, jotka eivät ole samankaltaisia, vain tavaramerkkejä, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis
artiklassa tarkoitetussa merkityksessä ja joiden rekisteröinnistä on esitetty näyttöä (ks. em. asia TOSCA BLU, tuomion 56
kohta).
Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa näyttöä aikaisemman tavaramerkin JOSE PADILLA, johon kantaja vetoaa, rekisteröinnistä ei
kuitenkaan ole esitetty. Tältä osin on korostettava, että kantaja ei tämän kanteen osalta vetoa aikaisempiin kansallisiin
tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity ja joihin hän vetosi SMHV:ssa (ks. edellä 6 kohta), vaan väittää ainoastaan, että
rekisteröimätön tavaramerkki JOSE PADILLA on yleisesti tunnettu.
Näin ollen on hylättävä väite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevasta väitteestä, joka perustuu siihen, että valituslautakunta on
katsonut virheellisesti, että esitetyt asiakirjat eivät osoita, että aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA olisi yleisesti
tunnettu, on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti saman artiklan 1 kohdassa ”aikaisemmalla
tavaramerkillä” tarkoitetaan tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tai tarvittaessa yhteisön tavaramerkkiä
koskevan hakemuksen etuoikeuspäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa
tarkoitetussa merkityksessä.
Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan nojalla kyseisen sopimuksen liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö
sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan‑ tai kauppamerkin rekisteröinnin
ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen
rekisteröinti‑ tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu ja kuuluvan henkilölle, jolla on
oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja jota se katsoo käytettävän samoissa tai samankaltaisissa
tavaroissa.
Kantajan on siten esitettävä näyttö siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimisen hakemispäivänä aikaisempi
tavaramerkki JOSE PADILLA, johon hän vetoaa, oli jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettu ja että sitä käytettiin samankaltaisia
tai samanlaisia tuotteita varten kuin ne, joita varten rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on.
Kantaja ei nyt esillä olevassa asiassa kuitenkaan ole esittänyt seikkoja, jotka antaisivat tietoa nimen José Padilla käyttämisestä
tavaramerkkinä. Vaikka kantajan esittämissä asiakirjoissa huomioidaan José Padillan säveltämän musiikin saavuttama menestys
sekä kyseisen henkilön laaja tunnettuus ja kuuluisuus säveltäjänä, on kuitenkin niin, että kysymys on vain edesmenneen säveltäjän
musiikkituotannon taiteellista luonnetta koskevista tiedoista, eikä tiedoista, jotka koskevat sellaisten tavaroiden ja palveluiden
– kuten elokuvien, dvd:iden (digital versatile disc) tai televisio-ohjelmien – kaupallista alkuperää, jotka saatetaan markkinoille
niin, että niissä mainitaan nimi José Padilla.
Erityisesti on niin, että mainittuja esimerkkejä, jotka ovat kantajan mukaan osoitus José Padillan teosten ”merkittävästä
taloudellisesta tai kaupallisesta hyödyntämisestä”, ei voida pitää osoituksina siitä, että nimeä käytetään tavaramerkkinä.
Kantaja väittää, että tämä hyödyntäminen perustui säveltäjän partituurien julkaisemiseen, tämän teosten tulkintaan äänitteillä
ja kuvatallenteilla (cd ja dvd), tämän musiikin sisällyttämiseen elokuvien ääniraitoihin, José Padillaan ja tälle pyhitettyyn
museoon liittyvien tekstiilitavaroiden tuotantoon sekä sellaisten etikettien kiinnittämiseen viinipulloihin, joissa esiintyy
kyseinen nimi. On kuitenkin katsottava, että näissä toiminnoissa nimeä José Padilla ei ole käytetty näiden tavaroiden kaupallisen
alkuperän osoittamiseen. Kohdeyleisö ei nimittäin varmastikaan luule, että cd:t, dvd:t, tekstiilitavarat ja viini olisivat
José Padillan tai samannimisen yrityksen valmistamia vaan joko että cd:eissä ja dvd:eissä toistetaan José Padillan jokin teos
tai että tekstiilitavarat ja viinit, joissa esiintyy José Padillan nimi tai kuva, on tarkoitettu kunnianosoitukseksi hänelle.
Lisäksi on todettava, ettei kantaja ole esittänyt minkäänlaista näyttöä, joka voisi osoittaa tavaramerkillä JOSE PADILLA,
jonka väitetään olevan yleisesti tunnettu, markkinoitujen tavaroiden markkinaosuuden, tämän tavaramerkin käyttämisen intensiivisyyden
tai maantieteellisen laajuuden ja sen, missä määrin on käytetty varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.
Edellä esitetystä seuraa, että kantaja ei ole osoittanut nimeä José Padilla käytettävän tavaramerkkinä ja että omaksuessaan
riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa väiteosaston perustelun valituslautakunta katsoi perustellusti, että esitetyt asiakirjat
osoittavat yksinomaan, että edesmennyt säveltäjä on yleisesti tunnettu ja että säveltäjän nimeä käytetään sävellysten tekijän
yksilöinnissä, mutta ei tavaramerkkinä.
Kantajan väitteestä, joka koskee sitä, että valituslautakunta ei tutkinut kaikkia esitettyjä asiakirjoja ”prosessiekonomisista
syistä”, on todettava, että riidanalaisen päätöksen 7 kohdasta, jossa esitetään tiivistetysti valituslautakunnan omaksumat
väiteosaston päätöksen perustelut, ilmenee, että arvioituaan kaikkia kantajan esittämiä asiakirjoja valituslautakunta totesi
perustellusti, ettei näillä asiakirjoilla ollut yhteyttä nimen José Padilla käyttämiseen tavaramerkkinä ja etteivät ne siksi
olleet merkityksellisiä. SMHV:a ei siten voida moittia siitä, ettei se olisi ottanut asianmukaisella tavalla huomioon kantajan
esittämää näyttöä.
Edellä esitetyn valossa neljäs kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Viides kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että nimeä José Padilla käytetään liike-elämässä, koska musiikkiteoksen hyödyntäminen on taloudellista toimintaa.
Kantajan mukaan tällä toiminnalla on kansainvälinen ulottuvuus yksinomaan paikallisen ulottuvuuden lisäksi. Hän katsoo lisäksi,
että tekijänoikeudet voivat rajoittaa tavaramerkin käyttämistä Espanjan ja unionin oikeuden nojalla.
SMHV väittää, että nimeä koskeva oikeus ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja
että se voi olla ainoastaan rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen eikä väitteen perusteena. SMHV:n mukaan
Espanjan oikeudessa ei myöskään kantajan väitteestä poiketen tunneta rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.
SMHV katsoo lisäksi, että kantajan tulkinta Espanjan tavaramerkkilain (Ley de marcas) 9 §:n 1 momentista, jolla luonnollisen
henkilön nimen haltijaa kielletään käyttämästä tätä nimeä tavaramerkkinä silloin kun nimellä yksilöidään toinen yleisön tuntema
henkilö, on vaikeasti sovitettavissa yhteen sen seikan kanssa, että väliintulija on sellaisen espanjalaisen sanamerkistä koostuvan
tavaramerkin JOSE PADILLA haltija, joka on rekisteröity 1.7.2000 numerolla 2272097 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten.
Väliintulija katsoo, ettei kantaja ole esittänyt näyttöä nimen José Padilla erottamiskyvystä, koska nimeä on käytetty musiikkisävellysten
tekijän osoittamiseen eikä tavaramerkkinä.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Nimeä, jota käytetään merkkinä liike-elämässä ja jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, koskevan oikeuden suojasta
on ensinnäkin todettava, kuten kantaja on perustellusti todennut, että nimi José Padilla ei ole hänen oma nimensä eikä hän
näin ollen ole tätä nimeä koskevan oikeuden haltija. Hän ei voi siten vedota sanotun kaltaiseen suojaan.
Tästä seuraa, että viides kanneperuste on hylättävä siltä osin kuin kantaja on tarkoittanut vedota asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan rikkomiseen nimeä koskevan oikeuden perusteella.
Suojasta, joka tulisi myöntää kantajan sedän teosta koskeville tekijänoikeuksille, joiden haltija kantaja on, on katsottava,
että tekijänoikeus ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ”liike-elämässä käytetty merkki”. Itse asiassa
kyseisen asetuksen 52 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artikla) sisäisestä rakenteesta seuraa, ettei tekijänoikeus
ole tällainen merkki. Viimeksi mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan
1 kohdan c alakohta) nojalla yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu
aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät. Saman artiklan 2 kohdan c alakohdassa (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohta) säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi
myös, jos sen käyttö voidaan kieltää ”muun” aikaisemman oikeuden ja erityisesti tekijänoikeuden perusteella. Tästä seuraa,
että tekijänoikeus ei kuulu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin oikeuksiin.
Kuten edellä 55 kohdassa jo todettiin, siitä, että kantaja käyttää nimeä José Padilla myydessään tekstiilejä ja viinejä, joissa
esiintyy nimi José Padilla, ei ole esitetty lainkaan sellaista näyttöä, joka osoittaisi, että tällainen taloudellinen toiminta
on tosiasiallista ja merkittävää.
Näin ollen on hylättävä väite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.
Ylimääräisenä perusteluna esitetään, että on hylättävä kantajan väite, joka koskee myöhemmän tavaramerkin käytön rajoitusta,
jonka kansallisen oikeuden ja unionin oikeuden mukaan muodostavat ne oikeudet, joiden haltija hän on.
Yhtäältä on niin, että kantaja ei ole osoittanut, että Espanjan oikeudessa sallittaisiin se, että tekijänoikeuden haltija
voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen. Tältä osin on muistettava, että kun sovelletaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohtaa, on otettava huomioon sekä kansallinen oikeus, jota sovelletaan tässä säännöksessä tehdyn viittauksen nojalla, että
kyseisen jäsenvaltion oikeuskäytäntö (ks. yhdistetyt asiat T-114/07 ja T-115/07, Last Minute Network v. SMHV – Last Minute
Tour (LAST MINUTE TOUR), tuomio 11.6.2009, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa;
ks. myös vastaavasti yhdistetyt asiat T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca v. SMHV – General Óptica (GENERAL OPTICA), tuomio
24.3.2009, 32 ja 34 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Nyt käsiteltävänä olevan asian asiakirja-aineistosta
kuitenkin ilmenee, että kantajan nostama mitättömyyskanne sellaista sanamerkistä JOSE PADILLA koostuvaa espanjalaista tavaramerkkiä
vastaan, jonka haltija väliintulija on, perustui muun muassa tekijänoikeuksiin, joiden haltija kantaja on. Juzgado de Primera
Instancia de Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan alioikeus, Espanja) hylkäsi kanteen 29.10.2004 antamallaan tuomiolla nro
523/2002, joka on saanut lainvoiman.
Toisaalta unionin oikeuden osalta on riittävää todeta nyt esillä olevassa asiassa, kuten edellä 65 kohdassa todettiin, että
väitemenettelyn yhteydessä ei voida vedota tekijänoikeuksiin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen tueksi.
Tästä seuraa, että ne José Padillan teosta koskevat tekijänoikeudet, joiden haltija kantaja on, eivät ole Espanjan oikeuden
eivätkä unionin oikeuden nojalla esteenä haetun yhteisön tavaramerkin rekisteröinnille.
Näin ollen viides kanneperuste on hylättävä.
Kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan ilman, että on tarpeen lausua kantajan toisesta vaatimuksesta, jolla hän vaatii,
että unionin yleinen tuomioistuin epää haetun tavaramerkin rekisteröinnin luokkiin 9, 25 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluita
varten.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, hänet on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut
niiden vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Eugenia Montero Padilla vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja José María Padilla Requenan oikeudenkäyntikulut.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2010.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: espanja.