CELEX: 62003TJ0153
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca figurativa que consiste na representação de uma pele de vaca a preto e branco
Marca figurativa nacional anterior parcialmente constituída pela representação de uma pele de vaca a preto e branco
Carácter distintivo do elemento de uma marca
Inexistência de risco de confusão
Indeferimento da oposição
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94

Antecedentes do litígio
1       Em 1 de Abril de 1996, a interveniente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
2       A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
3       Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido são os das classes 29, 32 e 39 do Acordo de Nice relativo à Classificação
Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e
correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:
–       classe 29: «Leite, bebidas de leite, produtos lácteos, lacticínios, nata e iogurtes»;
–       classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes
e outras preparações para fazer bebidas»;
–       classe 39: «Recolha, entrega, distribuição e transporte de mercadorias por estrada».
4       Em 27 de Outubro de 1997, o pedido de registo foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.° 25/97.
5       Em 22 de Janeiro de 1998, a recorrente deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, contra esse pedido
de marca comunitária, invocando o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
6       A oposição tinha como fundamento a marca figurativa anterior n.° 580 538, registada nos países do Benelux em 17 de Outubro
de 1995 para produtos das classes 29 e 30 do acordo de Nice, a seguir reproduzida:
7       A oposição tinha por objecto parte dos produtos abrangidos pela marca anterior, nomeadamente, os «Leite e produtos lácteos»,
e era dirigida contra os produtos «Leite, bebidas de leite e produtos lácteos» visados pelo pedido de marca. Em resposta às
observações da interveniente, a recorrente esclareceu que a oposição era dirigida contra todos os produtos da classe 29 designados
no pedido de marca, incluindo as «natas e iogurtes».
8       Por decisão de 29 de Novembro de 2000, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição porquanto os sinais em causa eram suficientemente
dissemelhantes para não darem lugar a risco de confusão.
9       Em 22 de Janeiro de 2001, a recorrente interpôs no Instituto, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94,
recurso da decisão da Divisão de Oposição.
10     Por decisão de 4 de Fevereiro de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao recurso.
A Câmara de Recurso referiu que havia fortes diferenças visuais entre as marcas em causa. Porém, considerou que as marcas
controvertidas apresentavam uma semelhança conceptual, porquanto ambas evocavam a ideia de uma vaca. No entanto, por assentar
num elemento pouco distintivo para os produtos em causa, essa semelhança não foi considerada suficiente para se poder concluir
pela existência de risco de confusão. Assim, não obstante as duas marcas designarem produtos idênticos, a Câmara de Recurso
concluiu que não existia risco de confusão.

Pedidos das partes
11     A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       anular a decisão recorrida;
–       condenar o Instituto nas despesas.
12     O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       negar provimento ao recurso;
–       condenar a recorrente nas despesas.
13     A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       negar provimento ao recurso;
–       condenar a recorrente nas despesas da interveniente.

Questão de direito
14     A recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes
15     A recorrente alega que a Câmara de Recurso desrespeitou a regra da interdependência entre a semelhança das marcas e a dos
produtos e serviços, definida nos acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon (C‑39/97, Colect., p. I‑5507),
e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Colect., p. I‑3819), segundo a qual um reduzido grau de semelhança
entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas em conflito,
e inversamente.
16     Por outro lado, a Câmara de Recurso desrespeitou a regra segundo a qual a apreciação global da semelhança entre os sinais
em causa deve ter por base a impressão geral suscitada por estes, atendendo aos seus elementos distintivos e dominantes, e
ao facto de o consumidor médio só raramente ter a possibilidade de proceder à comparação directa das marcas, de que só retém
uma imagem imperfeita. A recorrente sustenta, a este respeito, que a Câmara de Recurso deveria ter assinalado que o risco
de confusão entre os sinais era agravado pelo facto de os produtos em causa serem dirigidos ao grande público.
17     A recorrente alega, além disso, que a Câmara de Recurso se contradisse, por um lado, ao declarar que o aspecto figurativo
da marca requerida, que representa uma pele de vaca, era idêntico ao elemento dominante da marca anterior e, por outro, ao
considerar que as marcas em causa apresentavam fortes diferenças visuais. A Câmara de Recurso deveria ter, segundo a recorrente,
assinalado a existência de semelhança visual entre as marcas, uma das quais é exclusivamente constituída pelo elemento dominante
da outra.
18     A recorrente sustenta, por último, que o elemento dominante da marca anterior é necessariamente distintivo, dado que uma das
marcas é exclusivamente constituída por ele. Neste aspecto, nos países do Benelux, o elemento dominante da marca anterior
é distintivo, visto que a embalagem desta é a única que tem, nesses países, a representação de uma vaca a preto e branco como
elemento dominante. Em resposta às questões escritas colocadas pelo Tribunal de Primeira Instância, e na audiência, a recorrente
precisou que a interveniente, ao não contestar que a marca anterior era a única, nos países do Benelux, a utilizar o desenho
de uma pele de vaca como elemento dominante, admitira implicitamente que este elemento era distintivo. O Tribunal violará
o princípio dispositivo se puser em dúvida esta asserção. A recorrente sublinha também que o elemento dominante da sua marca
não pode deixar de ser distintivo, face ao carácter muito concorrencial do mercado.
19     O Instituto e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
20     Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido
de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade
ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território
onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro
lado, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas
registadas num Estado‑Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
21     Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de o público poder crer que os produtos ou serviços em
causa provêm da mesma empresa ou, se for caso disso, de empresas economicamente ligadas [acórdãos do Tribunal de Primeira
Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Colect., p. II‑4335, n.° 23,
e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), T‑129/01, Colect., p. II‑2251, n.° 37].
22     O risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, de acordo com a percepção que o público relevante
tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço [acórdão
do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004, Ruiz‑Picasso e o./IHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Colect.,
p. II‑1739, n.° 50].
23     Esta apreciação global leva em conta, nomeadamente, o conhecimento da marca no mercado e o grau de semelhança das marcas e
dos produtos ou serviços designados. Neste aspecto, a marca implica uma certa interdependência entre os factores tomados em
conta, pelo que um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado
grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido, n.° 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido,
n.° 19).
24     Além disso, a percepção das marcas que o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa tem desempenha um papel determinante
na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede
a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95,
Colect., p. I‑6191, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Para efeitos desta apreciação global, supõe‑se
que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e seja razoavelmente atento e avisado.
Há igualmente que tomar em consideração o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função
da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26).
25     No caso vertente, a semelhança dos produtos designados pelas marcas em causa não é contestada pelas partes. Só é debatida
a questão de saber se a Câmara de Recurso tinha razão quando considerou que os sinais em causa eram suficientemente dissemelhantes
para não darem lugar a risco de confusão.
Quanto à semelhança dos sinais
26     A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito,
basear‑se na impressão geral suscitada por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v.
acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335, n.° 47, e jurisprudência citada].
27     Por outro lado, é jurisprudência assente que podem ser consideradas semelhantes uma marca complexa e uma outra marca que é
idêntica ou apresenta uma semelhança com um dos componentes da marca complexa, se esse componente constituir o elemento dominante
na impressão geral suscitada pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar
a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todos os outros componentes são negligenciáveis
na impressão geral por ela suscitada [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância MATRATZEN, já referido, n.° 33, e de 4 de
Maio de 2005, Chum/IHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Colect., p. II‑1515, n.° 44]. Porém, esta interpretação não equivale
a ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará‑lo com outra marca. Pelo contrário, essa comparação
deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto (acórdão MATRATZEN,
já referido, n.° 34).
28     No caso vertente, estão em causa, por um lado, uma marca constituída por um elemento único e que, tendo em conta os produtos
que designa, é apreendida como a representação duma pele de vaca e, por outro, uma marca anterior complexa, constituída por
elementos figurativos e nominativos. Os elementos figurativos da marca anterior são constituídos pela representação de uma
pele de vaca a preto e branco que envolve a embalagem, por uma erva estilizada no fundo do pacote, por uma quinta com um pequeno
celeiro vermelho na parte superior do pacote e pelo código de barras padrão, próximo do fundo do pacote. Os elementos nominativos
da marca anterior são os termos «inex», «halfvolle melk» e a abreviatura «UHT – e 1L».
29     Uma vez que a semelhança fonética das marcas em conflito não é posta em causa no caso vertente, só serão apreciadas as semelhanças
visuais e conceptuais.
–       Quanto à semelhança visual
30     Antes de mais, verifica‑se que o motivo a ser apreendido como uma pele de vaca constitui o único elemento da marca requerida.
31     Quanto à marca anterior, o motivo de pele de vaca envolve inteiramente a embalagem do produto e domina a impressão visual
suscitada pela marca, como a Câmara de Recurso declarou no n.° 21 da decisão recorrida. Com efeito, este motivo constitui
um elemento saliente da marca anterior.
32     A este respeito, o argumento do Instituto de que o fraco carácter distintivo do motivo de pele de vaca obsta a que este possa
ser considerado um elemento dominante não pode ser acolhido em todas as circunstâncias. Embora resulte de jurisprudência assente
que, regra geral, o público não considera um elemento descritivo integrado numa marca complexa como o elemento distintivo
e dominante da impressão geral que esta suscita [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância BUDMEN, já referido, n.° 53, e
de 6 de Outubro de 2004, New Look/IHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03,
Colect., p. II‑3471, n.° 34], o fraco carácter distintivo de um elemento de uma marca complexa não implica necessariamente
que este não possa constituir um elemento dominante, quando, nomeadamente, devido à sua posição no sinal ou à sua dimensão,
seja susceptível de se impor à percepção do consumidor e ser retido na memória deste [v., neste sentido, acórdão do Tribunal
de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, AVEX/IHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Colect., p. II‑2907, n.° 20].
33     Porém, importa salientar que, como a comparação entre marcas deve basear‑se na impressão geral suscitada por estas, atendendo,
em especial, ao carácter distintivo dos seus elementos face aos produtos ou serviços em causa, não basta, para que seja admitida
a semelhança entre marcas, que um elemento que se impõe na impressão visual de um sinal complexo e o elemento único do outro
sinal sejam idênticos ou semelhantes. Em contrapartida, entende‑se que há semelhança quando, considerada globalmente, a impressão
suscitada por uma marca complexa é dominada por um dos seus elementos, de tal forma que os outros componentes dessa marca
se revelam negligenciáveis na imagem dessa marca que o público relevante retém na memória, tendo em conta os produtos ou serviços
designados.
34     Concretamente, embora o motivo de pele de vaca seja um elemento que se impõe na impressão visual da marca anterior, não se
pode deixar de observar que, no caso vertente, ele possui um fraco carácter distintivo.
35     Para o efeito de apreciar o carácter distintivo de um elemento que compõe uma marca, há que apreciar globalmente a maior ou
menor aptidão desse elemento para contribuir para identificar como provenientes de determinada empresa os produtos ou serviços
para os quais a marca foi registada e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Nesta
apreciação, devem tomar‑se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas do elemento em causa face à questão
de saber se este apresenta ou não carácter descritivo dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada (v., por
analogia, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.
os
22 e 23).
36     Ora, no caso vertente, há que observar que, tendo em conta os produtos em causa, não se pode considerar que o motivo de pele
de vaca tenha um carácter distintivo pronunciado, já que este elemento é fortemente alusivo aos produtos em causa. Com efeito,
este motivo faz referência à ideia de uma vaca, animal conhecido pela sua produção de leite, constituindo um elemento pouco
imaginativo para designar o leite e os produtos lácteos.
37     A este respeito, há que julgar improcedente o argumento da recorrente de que, nos países do Benelux, este elemento da marca
anterior é distintivo, pelo motivo de, nesses países, esta marca ser a única que apresenta uma pele de vaca branca e preta
como elemento dominante. Com efeito, esta circunstância não é susceptível de alterar a conclusão referida no número anterior,
relativa ao carácter fracamente distintivo do motivo de pele de vaca. Por outro lado, quanto à tese, que este argumento visa
sustentar, de que o motivo de pele de vaca apresenta um carácter distintivo pronunciado devido à eventual notoriedade dessa
marca nos países do Benelux, o Tribunal de Primeira Instância observa que a recorrente não aduziu nenhum elemento que prove
que a referida marca goza de tal notoriedade junto do público.
38     Além disso, há que julgar improcedente o argumento da recorrente de que a contestação do carácter distintivo desse motivo
de pele de vaca viola o princípio dispositivo. O facto de a interveniente não ter contestado a alegação de que a marca anterior
é a única, nos países do Benelux, a exibir aquele motivo de forma dominante não pode permitir considerar que a interveniente
admite que esse elemento é particularmente distintivo. Com efeito, como se considerou no número anterior, a circunstância
alegada pela recorrente, de a marca anterior ser a única, nos países do Benelux, a exibir o motivo de pele de vaca enquanto
elemento dominante, por si só, não é susceptível, de modo nenhum, de conferir um carácter particularmente distintivo a esse
elemento.
39     Também não é de acolher o argumento da recorrente de que o motivo de pele de vaca constante da sua marca é distintivo pelo
facto de o mercado dos produtos em causa ser muito concorrencial. Com efeito, a recorrente não avança nenhum elemento que
permita considerar que esta circunstância é, por si só, susceptível de conferir um carácter particularmente distintivo à representação
da pele de vaca da marca anterior.
40     Por último, quanto à alegação da recorrente de que o motivo de pele de vaca da marca anterior tem carácter distintivo, tendo
em conta que a marca requerida, que é exclusivamente constituída por esse motivo, foi admitida a registo pelo Instituto, observe‑se
que não é contestado que as marcas em causa não estão desprovidas de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1,
alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e que podem, por isso, ser registadas. No caso vertente, a análise do carácter distintivo
dos sinais em causa não se situa no âmbito da apreciação dos motivos absolutos de recusa, mas sim no da apreciação global
do risco de confusão. Não se trata, pois, como o Instituto observa acertadamente, de determinar se os motivos de pele de vaca
são desprovidos de todo e qualquer carácter distintivo, mas de apreciar o carácter distintivo desses motivos face aos produtos
em causa, a fim de determinar se há, junto do público em causa, risco de confusão entre as marcas controvertidas, cada uma
considerada globalmente.
41     No tocante à comparação visual das marcas em conflito, a mesma demonstra que a impressão geral suscitada por cada uma das
marcas difere em medida significativa. Com efeito, ao passo que a marca requerida só é constituída por uma representação que
deve ser apreendida, face aos produtos designados, como uma pele de vaca, a marca anterior compõe‑se, como observa o Instituto,
de numerosos elementos figurativos e nominativos diferentes da simples representação de uma pele de vaca e que participam
em medida significativa na impressão geral do sinal. Entre estes, importa salientar, designadamente, a presença da erva estilizada
no fundo do pacote, da imagem de uma quinta com um pequeno celeiro vermelho próximo da parte superior daquele e do elemento
nominativo «inex». Como o Instituto observa, este último elemento é um termo desprovido de significado manifesto, a que se
tem de reconhecer um carácter distintivo de longe mais elevado do que o do motivo de pele de vaca. Uma vez que o elemento
nominativo «inex» participa de forma determinante na impressão geral suscitada pela marca anterior, a sua presença não permite
considerar que o motivo de pele de vaca da marca anterior é susceptível de dominar, por si só, a imagem dessa marca que o
público retém na memória.
42     Por outro lado, verifica‑se que o motivo objecto do pedido de marca é constituído por um desenho diferente do do motivo de
pele de vaca da marca anterior. Com efeito, resulta da decisão recorrida que a marca requerida não constitui uma representação
totalmente clara de pele de vaca, já que a Câmara de Recurso considerou que esta seria apreendida como a representação de
uma pele de vaca devido aos produtos que designa.
43     Por este motivo, há que julgar improcedente o argumento da recorrente de que o Instituto se contradisse, por um lado, ao declarar
que a marca contra a qual foi deduzida a oposição era idêntica ao elemento dominante da marca anterior e, por outro, ao considerar
que as marcas em causa apresentavam fortes diferenças visuais. Por um lado, como se referiu no número anterior, a decisão
recorrida não declara haver identidade entre o motivo da marca requerida e o da marca anterior. Por outro lado, como se referiu
no n.° 33
supra
, como a comparação entre marcas se baseia na impressão geral suscitada por estas, atendendo, em especial, ao carácter distintivo
dos seus elementos face aos produtos ou serviços em causa, não basta, para que seja admitida a semelhança entre marcas, que
um elemento que se impõe na impressão visual de um sinal complexo seja idêntico ou apresente semelhanças com o elemento único
de outro sinal.
44     Por conseguinte, considera‑se que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro ao considerar que as marcas em causa apresentavam
fortes diferenças visuais.
–       Quanto à semelhança conceptual
45     Verifica‑se que, como a Câmara de Recurso observou, existe uma semelhança conceptual entre as marcas em causa, devido ao facto
de estas invocarem a ideia de uma vaca, conhecida pela sua produção de leite. Contudo, há que salientar que, como o Tribunal
de Primeira Instância declarou no n.° 36
supra
, face aos produtos em causa, esta ideia tem um fraco carácter distintivo. Ora, quando a marca anterior não goza de uma notoriedade
particular e consiste numa imagem que apresenta poucos elementos imaginativos, a mera semelhança conceptual entre as marcas
não basta para criar risco de confusão (acórdão SABEL, já referido, n.° 25).
46     Por conseguinte, a Câmara de Recurso tinha razão quando considerou que a existência de uma semelhança conceptual entre as
marcas controvertidas não era susceptível, no caso vertente, de conduzir a um risco de confusão.
Apreciação global do risco de confusão
47     Resulta do exposto que, não obstante o motivo de pele de vaca se impor na impressão visual e conceptual suscitada pela marca
anterior, as diferenças visuais significativas entre os sinais controvertidos, por um lado, e o carácter fracamente distintivo
do motivo de pele de vaca em apreço, por outro, não permitem concluir pelo risco de confusão entre as marcas controvertidas.
48     Por outro lado, considera‑se que a Câmara de Recurso não ignorou a interdependência entre os factores a ter em consideração.
Com efeito, nem a presença de fortes diferenças visuais entre as marcas em causa nem, no caso vertente, o carácter fracamente
distintivo do motivo de pele de vaca podem ser compensados pela identidade dos produtos.
49     Além disso, o argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso deveria ter tido em conta que o risco de confusão é aumentado
pelo facto de os produtos em causa serem dirigidos ao grande público tem também de ser julgado improcedente. A circunstância
de os consumidores terem um grau de atenção relativamente pouco elevado não permite, na falta de semelhanças suficientes entre
as marcas em causa e atendendo ao carácter fracamente distintivo do motivo de pele de vaca face aos produtos em causa, concluir
pela existência de risco de confusão.
50     Por conseguinte, considera‑se que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro ao considerar que a apreciação global dos sinais
em conflito não dava origem a um risco de confusão.
51     Pelo exposto, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas
52     Por força do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte
vencedora o tiver requerido. Tendo o Instituto e a interveniente pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida,
há que condená‑la nas despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A recorrente é condenada nas despesas.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Junho de 2006.
O secretário

O presidente
E. Coulon

J. Pirrung
*
Língua do processo: inglês.