CELEX: 62004CJ0421
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
Článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 89/104/EHS
Dôvody zamietnutia zápisu
Články 28 ES a 30 ES
Voľný pohyb tovaru
Opatrenie s rovnocenným účinkom
Odôvodnenie
Ochrana priemyselného a obchodného vlastníctva
Národná slovná ochranná známka zapísaná v členskom štáte
Ochranná známka, ktorú tvorí slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a/alebo opisuje výrobky, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 28 ES a 30 ES.
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Matratzen Concord AG (ďalej len „Matratzen Concord“) a Hukla Germany SA (ďalej
len „Hukla“), ktorého predmetom je platnosť národnej ochrannej známky.

Právny rámec
Podľa článku 28 ES „množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané“.
Článok 30 ES stanovuje:
„Ustanovenia článkov 28 a 29 nevylučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené… ochranou
priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto zákazy a obmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo
skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.“
Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
(Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“) vo svojom siedmom odôvodnení stanovuje, že „dosiahnutie
cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej
ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné“ a že „treba uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie
alebo výmaz ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky“.
Článok 3 smernice uvádza dôvody na zamietnutie alebo neplatnosť zapísanej ochrannej známky. Vo svojom odseku 1 písm. b) a c)
najmä stanovuje:
„Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:
…
b)      ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
c)      ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality,
množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru
alebo služieb“.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
Hukla je majiteľom národnej slovnej ochrannej známky MATRATZEN zapísanej v Španielsku 1. mája 1994 na označenie najmä „odpočinkového
nábytku, akým sú postele, rozkladacie pohovky, jednolôžkové postele, kolísky, divány, hamaky, poschodové postele a koše pre
novorodencov, sklápací nábytok, kolieska pre postele a nábytok, nočné stolíky, stoličky, kreslá a taburetky, pružinové matrace,
slamníky, matrace a podhlavníky“ patriace do triedy 20 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb
pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
Matratzen Concord podal 10. októbra 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku
ochrannej známky Spoločenstva na zápis kombinovanej slovnej a obrazovej ochrannej známky, obsahujúcej najmä slovo „Matratzen“,
pre rozličné výrobky patriace do tried 10, 20 a 24 v zmysle Niceskej dohody.
Keďže proti tomuto zápisu podal Hukla námietku na základe svojej skoršej španielskej ochrannej známky MATRATZEN, druhý odvolací
senát ÚHVT uvedenú prihlášku zamietol rozhodnutím z 31. októbra 2000. Žalobu, ktorú proti tomuto rozhodnutiu podal Matratzen
Concord, Súd prvého stupňa zamietol rozsudkom z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (Matratzen) (T‑6/01,
Zb. s. II‑4335), potvrdeným v odvolacom konaní uznesením Súdneho dvora z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT (C‑3/03 P,
Zb. s. I‑3657).
Súčasne s námietkovým konaním prebiehajúcim pred orgánmi ÚHVT a neskôr pre súdmi Spoločenstva podal Matratzen Concord na Juzgado
de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Španielsko) žalobu o neplatnosť národnej ochrannej známky MATRATZEN na základe článku
11 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 32/1988 z 10. novembra 1988 o ochranných známkach (Ley 32/1988, de 10 de noviembre,
de Marcas, BOE č. 272 z 12. novembra 1988). V podstate tvrdil, že vzhľadom na skutočnosť, že slovo „Matratzen“ znamená v nemeckom
jazyku „matrace“, je názov, ktorý predmetnú ochrannú známku tvorí, druhový a spotrebiteľov môže uviesť do omylu, pokiaľ ide
o povahu, kvalitu, vlastnosti alebo zemepisný pôvod výrobkov pokrytých uvedenou ochrannou známkou.
Keďže jeho žaloba bola zamietnutá rozsudkom z 5. februára 2002, Matratzen Concord sa proti tomuto rozsudku odvolal na Audiencia
Provincial de Barcelona.
Tento súd uvádza, že podstatná funkcia ochrannej známky spočíva v identifikovaní obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb
ňou pokrytých a že v tomto zmysle španielska judikatúra považuje názvy uvedené v cudzom jazyku za svojvoľné, náhodné alebo
fantazijné, pokiaľ nevykazujú podobnosť so španielskym pojmom, na základe ktorej možno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ
ich význam pozná alebo že na vnútroštátnom trhu nadobudli skutočný význam.
Audiencia Provincial de Barcelona sa však pýta, či tento výklad rešpektuje pojem „jednotný trh“. Domnieva sa, že druhové názvy
patriace do jazykov členských štátov musia zostať voľné, aby ich mohol použiť každý podnik usadený v týchto štátoch. Ich zápis
v členskom štáte ako ochrannej známky by uľahčil monopolné postavenia, ktoré by sa mali odmietnuť, aby sa zabezpečila bežná
súťaž na trhu, a mohol by predstavovať narúšanie zákazu každého množstevného obmedzenia dovozu medzi členskými štátmi uvedeného
v článku 28 ES.
Vnútroštátny súd sa domnieva, že v ním prejednávanej veci udeľuje španielska ochranná známka MATRATZEN svojmu majiteľovi postavenie,
ktoré mu môže slúžiť na účely zníženia alebo obmedzovania dovozu matracov pochádzajúcich z členských štátov s nemeckým jazykom
a následne zabránenia voľného pohybu tovaru.
Tento súd sa však pýta, či uvedené zníženia alebo obmedzovania možno odôvodniť na základe článku 30 ES. V tejto súvislosti
tvrdí, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, Zb. s. 731) potvrdil prednosť zásady voľného pohybu
tovaru pred vnútroštátnou ochranou práv priemyselného vlastníctva a rozhodol, že opačné riešenie by viedlo k neželanému oddeleniu
trhov, čo by bolo v rozpore s voľným pohybom tovaru a predstavovalo by skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.
Keďže sa Audiencia Provincial de Barcelona domnieval, že vyriešenie ním prejednávaného sporu si vyžaduje výklad článku 30
ES, rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:
„Môže platnosť zápisu ochrannej známky v členskom štáte predstavovať skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi, ak
táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo slúži v obchode na označenie výrobku, ktorý chráni, alebo jeho druhu,
kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo iných vlastností výrobku a je formulovaná v jazyku iného členského
štátu, ktorý je iný ako jazyk, ktorým sa hovorí v členskom štáte zápisu, ako tomu môže byť v prípade španielskej ochrannej
známky ‚MATRATZEN‘ určenej na označenie matracov a súvisiacich výrobkov?“

O prejudiciálnej otázke
Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa články 28 ES a 30 ES majú vykladať tak, že v členskom štáte odporujú
zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť
alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške.
Na úvod treba pripomenúť, že v rámci postupu spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom zavedeného článkom 234
ES náleží Súdnemu dvoru dať vnútroštátnemu sudcovi užitočnú odpoveď, ktorá mu umožní rozhodnúť prejednávaný spor. Z tohto
hľadiska môže byť Súdny dvor vedený k tomu, aby zohľadnil ustanovenia práva Spoločenstva, na ktoré vnútroštátny sudca vo svojej
otázke neodkázal (pozri najmä rozsudky z 18. mája 2000, Schiavon, C‑230/98, Zb. s. I‑3547, bod 37, a z 20. mája 2003, Ravil,
C‑469/00, Zb. s. I‑5053, bod 27).
Ako vyplýva zo siedmeho odôvodnenia smernice, táto upravuje úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz ochrannej známky
vyplývajúcich z vlastností samotnej ochrannej známky.
Pritom podľa ustálenej judikatúry treba vnútroštátne opatrenie v oblasti, ktorá je predmetom úplnej harmonizácie na úrovni
Spoločenstva, posúdiť vo vzťahu k ustanoveniam tohto harmonizačného opatrenia a nie k tým, ktoré sú súčasťou primárneho práva
(pozri najmä rozsudky z 20. marca 1997, Phytheron International, C‑352/95, Zb. s. I‑1729, bod 17; z 13. decembra 2001, DaimlerChrysler,
C‑324/99, Zb. s. I‑9897, bod 32, a zo 14. decembra 2004, Swedish Match, C‑210/03, Zb. s. I‑11893, bod 81).
Preto treba otázku, či právo Spoločenstva odporuje zápisu národnej ochrannej známky, o akú ide v prípade vo veci samej, posúdiť
z hľadiska ustanovení smernice, a to konkrétne jej článku 3 týkajúceho sa absolútnych dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti
zápisu, a nie článkov 28 ES a 30 ES.
Článok 3 smernice neobsahuje žiaden dôvod zamietnutia zápisu týkajúci sa osobitne ochranných známok tvorených slovom prevzatým
z jazyka iného členského štátu ako členského štátu zápisu, keď v tomto jazyku nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ňom opisuje
výrobky alebo služby uvedených v prihláške.
Okrem toho sa na takúto ochrannú známku nemusia nevyhnutne vzťahovať dôvody zamietnutia zápisu založené na chýbajúcej rozlišovacej
spôsobilosti alebo na opisnom charaktere tejto známky, uvedené najmä pod písmenami b) a c) článku 3 ods. 1 smernice.
Aby bolo totiž možné posúdiť, či národná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo či opisuje výrobky alebo služby
uvedené v prihláške, treba zohľadniť jej vnímanie príslušnou skupinou verejnosti, a to v obchode a/alebo zo strany priemerného,
bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa uvedených výrobkov alebo služieb na území, pre ktoré
sa zápis žiada (pozri rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 a C‑109/97, Zb. s. I‑2779, bod 29, a z 12. februára
2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Zb. s. I‑1619, bod 77, a Henkel, C‑218/01, Zb. s. I‑1725, bod 50).
Pritom je možné, že z dôvodu jazykových, kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi ochranná
známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo opisuje predmetné výrobky alebo služby v členskom štáte, takou nie je v inom
členskom štáte (pozri analogicky, pokiaľ ide o klamlivú povahu ochrannej známky, rozsudok z 26. novembra 1996, Graffione,
C‑313/94, Zb. s. I‑6039, bod 22).
Preto článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého
z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje predmetné výrobky alebo služby,
okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto
slova.
Tento výklad smernice je v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä článkov 28 ES a 30 ES.
Je totiž ustálenou judikatúrou, že v rámci uplatňovania zásady voľného pohybu tovaru Zmluva neovplyvňuje existenciu práv uznávaných
právnymi predpismi členského štátu v oblasti duševného vlastníctva, ale podľa okolností obmedzuje len výkon týchto práv (rozsudky
z 22. júna 1976, Terrapin, 119/75, Zb. s. 1039, bod 5, a z 22. januára 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Zb. s. 181, bod 11,
a uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované, bod 40).
Na základe tejto judikatúry Súdny dvor v bode 42 už citovaného uznesenia Matratzen Concord/ÚHVT – v ktorom už bola predmetom
sporu španielska ochranná známka MATRATZEN – rozhodol, že zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje členskému štátu zapísať
ako národnú ochrannú známku označenie, ktoré opisuje predmetné výrobky alebo služby v jazyku iného členského štátu.
Toto konštatovanie platí rovnako za predpokladu, že predmetné označenie nemá v jazyku iného členského štátu ako členského
štátu zápisu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na výrobky alebo služby uvedené v prihláške.
Je vhodné dodať, že ako uviedol generálny advokát v bodoch 59 až 64 svojich návrhov, zápis ochrannej známky, o akú ide vo
veci samej, v členskom štáte, nezakazuje všetky využitia slova, z ktorého je táto ochranná známka tvorená, inými hospodárskymi
subjektami v uvedenom členskom štáte.
Na záver treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje v členskom štáte zápisu
ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo
v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte,
v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.

O trovách
Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo
začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.
Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov
konania, nemôžu byť nahradené.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:
Článok 3 ods. 1 písm. b) a c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov v oblasti ochranných známok neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka
iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške,
okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto
slova.
Podpisy
*
Jazyk konania: španielčina.