CELEX: 62006CJ0533
Znamke
Direktiva 89/104/EGS
Člen 5(1)
Izključna pravica imetnika znamke
Uporaba znaka, enakega ali podobnega znamki, pri primerjalnem oglaševanju
Omejitev učinkov znamke
Primerjalno oglaševanje
Direktivi 84/450/EGS in 97/55/ES
Člen 3a(1)
Pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja
Uporaba znamke konkurenta ali znaka, podobnega tej znamki

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 1989, L 40, str. 1
) ter člena 3a(1) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (
UL L 250, str. 17
), kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 (
UL L 290, str. 18
, v nadaljevanju: Direktiva 84/450).
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama O2 Holdings Limited in O2 (UK) Limited na eni strani (v nadaljevanju skupaj: O2 in O2 (UK)) ter družbo Hutchison 3G UK Limited na drugi strani (v nadaljevanju: H3G), ker je družba H3G pri primerjalnem oglaševanju uporabila znamki, katerih imetnici sta družbi O2 in O2 (UK).
Pravni okvir
Skupnostna ureditev
Člen 5 Direktive 89/104 z naslovom „Pravice iz znamke“ določa:
„1.   Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:
a)
katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
b)
katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.
2.   Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.
3.   Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:
a)
opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
b)
ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
c)
uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
d)
uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.
[…]
5.   Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“
Člen 6 Direktive 89/104 z naslovom „Omejitev učinkov znamke“ v odstavku 1 določa:
„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu,
a)
lastnega imena in naslova;
b)
označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;
c)
znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;
ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“
Določbe o primerjalnem oglaševanju so bile v Direktivo 84/450 vključene z Direktivo 97/55.
Trinajsta, štirinajsta in petnajsta uvodna izjava Direktive 97/55 določajo:
„(13)
ker člen 5 […] direktive Sveta 89/104 […] dodeljuje izključne pravice imetniku registrirane blagovne znamke, vključno s pravico preprečevanja vsem tretjim strankam, da bi pri trgovanju uporabljale vsak znak, ki je enak ali podoben blagovni znamki, v zvezi z enakim blagom ali storitvami, ali če je to potrebno, celo v zvezi z drugim blagom;
(14)
ker je vendarle lahko nujno, če naj bo primerjalno oglaševanje učinkovito, določiti identiteto blaga ali storitev konkurenta, se sklicevati na blagovno znamko ali trgovsko ime, katerega lastnik je konkurent;
(15)
ker uporaba blagovne znamke ali trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ne krši te izključne pravice, če je v skladu s pogoji, določenimi v tej direktivi, torej če je cilj take uporabe le razločevanje med konkurenti in objektivno poudarjanje razlik“.
Na podlagi člena 1 Direktive 84/450 je njen namen zlasti določiti pogoje za dopustnost primerjalnega oglaševanja.
Člen 2, točka 2a, te direktive opredeljuje primerjalno oglaševanje kot „vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent“.
Člen 3a(1) navedene direktive določa:
„Kar zadeva primerjavo, se dovoli primerjalno oglaševanje, če so izpolnjeni ti pogoji:
a)
oglaševanje ni zavajajoče v skladu s členi 2(2), 3 in 7(1);
[…]
d)
ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurenti ali med blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami oglaševalca in konkurentov;
e)
ne diskreditira ali očrni blagovnih znamk, trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, blaga, storitev, dejavnosti ali razmer konkurenta;
[…]
g)
se ne okorišča nepošteno z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov;
h)
ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime.“
Nacionalna ureditev
Določbe Direktive 89/104 so bile v nacionalno pravo prenesene z zakonom o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994).
Določbe Direktive 84/450 so bile v nacionalno pravo prenesene s predpisi o nadzoru zavajajočega oglaševanja iz leta 1988 (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), kot so bili spremenjeni s predpisi iz leta 2003 (SI 2003/3183, v nadaljevanju: nacionalni predpisi).
Boj proti zavajajočemu oglaševanju in spoštovanje določb o primerjalnem oglaševanju iz člena 4 Direktive 84/450 v skladu z nacionalnimi predpisi zagotavlja Director General of Fair Trading, upravni organ, ki je pristojen ali za odločanje o pritožbah ali za uvedbo ustreznega sodnega postopka.
Pravilo 4A nacionalnih predpisov v odstavku 3 določa:
„Določb tega pravila se ne sme razlagati kot
a)
da dajejo pravico do vložitve civilne tožbe glede katerekoli kršitve te ureditve (razen kadar je to v teh predpisih izrecno določeno);
b)
da odstopajo od pravic do vložitve tožbe ali drugega pravnega sredstva (civilnega ali kazenskega), ki se vlaga na drugačni podlagi, kot so ti predpisi“.
Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
Družbi O2 in O2 (UK) opravljata storitve mobilne telefonije.
Za promocijo svojih storitev na različne načine uporabljata podobe mehurčkov. Ni sporno, da potrošniki na področju mobilne telefonije povezujejo podobe mehurčkov v vodi, zlasti na modrem ozadju, s storitvami, ki jih opravljata družbi O2 in O2 (UK).
Družbi O2 in O2 (UK) sta namreč imetnici dveh figurativnih nacionalnih znamk, ki sta sestavljeni iz negibne podobe mehurčkov in sta v Združenem kraljestvu registrirani za telekomunikacijske naprave in storitve (v nadaljevanju: znamki z mehurčki).
Družba H3G je prav tako izvajalka storitev mobilne telefonije, ki jih trži pod oznako „3“. Ponuja predvsem predplačniške storitve („pay-as-you-go“), imenovane „Threepay“.
Družba H3G je leta 2004 začela oglaševalsko kampanjo. V okviru te so bila na televizijskih ekranih predvajana oglasna sporočila, ki so vsebovala primerjavo med cenami njenih storitev in cenami storitev, ki jih ponujata družbi O2 in O2 (UK). Ta televizijski oglas (v nadaljevanju: sporni oglas) se je začel z uporabo imena „O2“ in s podobami črnih in belih mehurčkov v gibanju, nato so sledile podobe „Threepay“ in „3“ ter izrecno sporočilo, da so storitve H3G cenejše.
Družbi O2 in O2 (UK) sta pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, proti družbi H3G vložili tožbo zaradi kršitve njunih znamk z mehurčki.
V postopku v glavni stvari sta priznali, da je bila primerjava cen v spornem oglasu pravilna in da ta oglas kot celota ni bil zavajajoč. Zlasti pa ni namigoval, da bi med družbama O2 in O2 (UK) na eni strani ter družbo H3G na drugi strani obstajala kakršnakoli poslovna zveza.
Ta tožba zaradi kršitve znamk je bila zavrnjena s sodbo z dne 23. marca 2006. High Court je v bistvu menilo, da uporaba podob mehurčkov v spornem oglasu sicer spada na področje člena 5(1)(b) Direktive 89/104, vendar pa to, da je ta oglas v skladu s členom 3a Direktive 84/450, družbi H3G omogoča uveljavljanje razloga za obrambo na podlagi člena 6(1)(b) Direktive 89/104.
Družbi O2 in O2 (UK) sta pri Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) vložili pritožbo zoper to sodbo.
Prvič, predložitveno sodišče prosi za razlago člena 5(1) Direktive 89/104.
Po eni strani želi izvedeti, ali gre pri uporabi, navedeni v tej določbi, zgolj za uporabo, katere cilj je razlikovanje trgovskega izvora blaga ali storitev, ki jih trži tretja oseba. Meni, da bi pritrdilen odgovor pomenil, da uporaba znamke konkurenta pri primerjalnem oglaševanju ne spada na področje člena 5(1) Direktive 89/104, ker v tem primeru ni uporabljena za označitev izvora blaga oglaševalca.
Po drugi strani pa se sprašuje, ali je treba za presojo obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 5(1)(b) Direktive 89/104 storiti le primerjavo med znamko in spornim znakom ter med proizvodi oziroma storitvami, za katere je registrirana znamka, in tistimi proizvodi oziroma storitvami, za katere je bil znak uporabljen, oziroma ali je treba v nasprotnem primeru upoštevati dejanske okoliščine, v katerih je bil znak uporabljen.
Drugič, predložitveno sodišče meni, da je to, da je primerjalno oglaševanje, pri katerem je uporabljena znamka konkurenta, v skladu s členom 3a Direktive 84/450, razlog, ki ga lahko obramba uveljavlja v odgovoru na tožbo, ki jo je vložil konkurent zaradi take uporabe njegove znamke.
Če bi Sodišče člen 5(1) Direktive 89/104 razlagalo tako, da daje ta določba v takih okoliščinah, kot so v postopku v glavni stvari, imetniku registrirane znamke pravico, da prepove uporabo svoje znamke pri primerjalnem oglaševanju, predložitveno sodišče prosi tudi za razlago člena 3a(1) Direktive 84/450, da bi izvedelo, ali mora biti, zato da bi bilo primerjalno oglaševanje, pri katerem je uporabljen znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, dovoljeno, uporaba tega znaka „nujna“ za primerjavo med blagom ali storitvami konkurenta in oglaševalca.
V teh okoliščinah je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1.
Ali takrat, ko gospodarski subjekt pri oglaševanju lastnega blaga in storitev uporabi registrirano znamko, katere imetnik je konkurent, zato da primerja lastnosti (in zlasti ceno) blaga in storitev, ki jih trži, z lastnostmi (in zlasti ceno) blaga in storitev, ki jih pod to znamko trži konkurent, tako da ne ustvarja zmede in tudi ne ogroža bistvene naloge znamke kot označbe porekla, taka uporaba sodi na področje člena 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104?
2.
Ali mora biti takrat, ko gospodarski subjekt pri primerjalnem oglaševanju uporabi registrirano znamko konkurenta, taka uporaba, zato da bi bila v skladu s členom 3a Direktive 84/450 […], ‚nujna‘, in na podlagi katerih meril je treba v takem primeru presojati pojem ‚nujna‘?
3.
In še zlasti, ali takrat, ko se zahteva, da je uporaba nujna, ta pogoj izključuje sleherno uporabo znaka, ki ni enak registrirani znamki, ampak ji je zelo podoben?“
Vprašanja za predhodno odločanje
Uvodne ugotovitve
Predložitveno sodišče s svojimi vprašanji prosi Sodišče za razlago člena 5(1) Direktive 89/104 in člena 3a(1) Direktive 84/450.
Za postopek v glavni stvari je namreč značilno, da družbi O2 in O2 (UK) navajata, da je bila s tem, da je družba H3G pri primerjalnem oglaševanju uporabila znak, ki je podoben njunima znamkama z mehurčki, kršena izključna pravica, ki jima jo dajeta navedeni znamki.
Zato je treba pred presojo vprašanj za predhodno odločanje opredeliti razmerje med direktivama 89/104 in 84/450.
V skladu s členom 5(1) in (2) Direktive 89/104 daje registrirana znamka svojemu imetniku izključno pravico, na podlagi katere lahko pod določenimi pogoji tretjim osebam prepove, da bi brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabile znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki. V skladu s členom 5(3)(d) te direktive pa lahko vsem tretjim osebam med drugim prepove uporabo takega znaka v oglaševanju.
Če oglaševalec pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, lahko to pomeni uporabo v smislu člena 5(1) in (2) Direktive 89/104.
Po eni strani je treba člen 5 (1) in (2) Direktive 89/104 namreč razlagati tako, da se nanaša na uporabo znaka, enakega ali podobnega znamki, za blago ali storitve, ki jih trži tretja oseba (glej v tem smislu glede člena 5(1)(a) Direktive 89/104 sodbo z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel,
C-48/05, ZOdl., str. I-1017
, točka 28).
Po drugi strani pa je očitno namen oglaševanja, pri katerem oglaševalec blago in storitve, ki jih trži, primerja z blagom in storitvami konkurenta, promovirati blago in storitve tega oglaševalca. S takim oglasom želi oglaševalec razločevati svoje blago in storitve tako, da primerja njihove značilnosti z značilnostmi blaga in storitev konkurentov. To ugotovitev potrjuje petnajsta uvodna izjava Direktive 97/55, v kateri je zakonodajalec Skupnosti poudaril, da je cilj primerjalnega oglaševanja razločevanje blaga in storitev oglaševalca od blaga in storitev njegovega konkurenta (glej sodbo z dne 25. oktobra 2001 v zadevi Toshiba Europe,
C-112/99, Recueil, str. I-7945
, točka 53).
Zato je treba to, da oglaševalec pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, da bi določil identiteto blaga ali storitev, ki jih konkurent ponuja, razumeti kot uporabo za enako blago ali storitve oglaševalca v smislu člena 5(1) in (2) Direktive 89/104.
Tako uporabo se torej eventualno lahko prepove na podlagi navedenih določb.
Vendar, kot izhaja iz druge, tretje, četrte, pete in šeste uvodne izjave Direktive 97/55, je želel zakonodajalec Skupnosti spodbujati primerjalno oglaševanje zlasti s tem, da je v drugi uvodni izjav poudaril, da primerjalno oglaševanje „lahko spodbuja konkurenco med dobavitelji blaga in storitev v korist potrošnikov“, in v peti uvodni izjavi, da „je lahko zakonito sredstvo informiranja potrošnikov o prednostih“.
Zakonodajalec Skupnosti je glede na določbe trinajste, štirinajste in petnajste uvodne izjave menil, da potreba po spodbujanju primerjalnega oglaševanja zahteva določeno omejitev pravice, ki jo daje znamka.
Taka omejitev učinkov znamke za spodbujanje primerjalnega oglaševanja se je izkazala za potrebno, ne le ko oglaševalec uporabi znamko konkurenta, ampak tudi ko uporabi znak, ki je podoben tej znamki.
Člen 2, točka 2a, Direktive 84/450 namreč določa, da pomeni „primerjalno oglaševanje“ […] vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent.
V skladu z ustaljeno sodno prakso gre za široko opredelitev, ki pokriva vse oblike primerjalnega oglaševanja, tako da za to, da gre za primerjalno oglaševanje, zadostuje ena navedba, ki se, pa čeprav z nakazovanjem, sklicuje na konkurenta ali proizvode ali storitve, ki jih ponuja (glej zgoraj navedeno sodbo Toshiba Europe, točki 30 in 31, ter sodbi z dne 8. aprila 2003 v zadevi Pippig Augenoptik,
C-44/01, Recueil, str. I-3095
, točka 35, in z dne 19. aprila 2007 v zadevi De Landtsheer Emmanuel,
C-381/05, ZOdl., str. I-3115
, točka 16).
Element, ki se zahteva za ugotovitev primerjalnega značaja oglaševanja, je torej določitev, izrecna ali z nakazovanjem, identitete oglaševalčevega konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja (zgoraj navedeni sodbi Toshiba Europe, točka 29, in De Landtsheer Emmanuel, točka 17).
Zato gre za primerjalno oglaševanje v smislu člena 2, točka 2a, Direktive 84/450, če povprečen potrošnik tako kot v postopku v glavni stvari zaznava uporabo znaka, ki je podoben znamki oglaševalčevega konkurenta, kot sklicevanje na tega konkurenta oziroma na blago in storitve, ki jih ponuja.
Zato je treba za uskladitev varstva registriranih znamk in uporabe primerjalnega oglaševanja člen 5(1) in (2) Direktive 89/104 in člen 3a(1) Direktive 84/450 razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju, ki izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz člena 3a(1), uporabi znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki.
Vendar je treba poudariti, da če so izpolnjeni pogoji, ki so v členu 5(1)(b) Direktive 89/104 določeni za prepoved uporabe znaka, enakega ali podobnega registrirani znamki, primerjalno oglaševanje, pri katerem je uporabljen ta znak, ne more izpolnjevati pogoja za dopustnost iz člena 3a (1)(d) Direktive 84/450.
Po eni strani, če obstaja podobnost med znamko in znakom ter med blagom oziroma storitvami, je verjetnost zmede poseben pogoj varstva. Člen 5(1)(b) Direktive 89/104 se zato uporablja zgolj takrat, kadar zaradi enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti (sodba z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion,
C-120/04, ZOdl., str. I-8551
, točki 24 in 25).
Po drugi strani iz člena 3a(1)(d) Direktive 84/450 izhaja, da primerjalno oglaševanje ni dovoljeno, če obstaja verjetnost zmede med oglaševalcem in konkurentom oziroma med znamkami, blagom ali storitvami oglaševalca in konkurentov.
V smislu trinajste, štirinajste in petnajste uvodne izjave Direktive 97/55 je treba enako razlagati pojem „zmede“, uporabljen v členu 5(1)(b) Direktive 89/104 in členu 3a (1)(d) Direktive 84/450.
Kadar oglaševalec pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, sta dve možnosti, in sicer če konkurent ne dokaže obstoja verjetnosti zmede, nima pravice prepovedati uporabe tega znaka na podlagi člena 5(1)(b) Direktive 89/104, če pa obstoj verjetnosti zmede dokaže, oglaševalec ne more nasprotovati taki prepovedi na podlagi člena 3a(1) Direktive 84/450, ker zadevno oglaševanje ne izpolnjuje vseh pogojev iz te določbe.
Najprej je treba torej odgovoriti, daje treba člen 5(1) in (2) Direktive 89/104 in člen 3a(1) Direktive 84/450 razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, enak ali podoben tej znamki, ki izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz navedenega člena 3a(1).
Če pa so izpolnjeni vsi pogoji, ki so v členu 5(1)(b) Direktive 89/104 določeni za prepoved uporabe znaka, enakega ali podobnega registrirani znamki, primerjalno oglaševanje, pri katerem je uporabljen ta znak, ne more izpolnjevati pogoja za dopustnost iz člena 3a(1)(d) Direktive 84/450.
Prvo vprašanje o razlagi člena 5(1) Direktive 89/104
V postopku v glavni stvari ni sporno, da družba H3G ni uporabila znamk z mehurčki, kot sta ju registrirali družbi O2 in O2 (UK), ampak znak, podoben tema znamkama.
Člen 5(1)(a) Direktive 89/104 se uporablja le, če se znak, ki je enak znamki, uporabi za proizvode ali storitve, ki so enaki kot tisti, za katere je bila ta znamka registrirana.
Ker se te določbe ne more uporabiti v postopku v glavni stvari, je ni treba razlagati.
Zato je treba prvo vprašanje razumeti tako, da želi predložitveno sodišče izvedeti, ali je treba člen 5(1)(b) Direktive 89/104 razlagati tako, da ima imetnik registrirane znamke pravico, da tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je podoben tej znamki, pri primerjalnem oglaševanju za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila navedena znamka registrirana, če ta uporaba pri javnosti ne ustvarja verjetnosti zmede.
V skladu z ustaljeno sodno prakso mora Sodišče, da se prepreči, da bi se med državami razlikovalo varstvo, dano imetniku znamke, enotno razlagati člen 5(1) Direktive 89/104, zlasti pojem „uporaba“ iz tega člena (sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club,
C-206/01, Recueil, str. I-10273
, točka 45; zgoraj navedena sodba Adam Opel, točka 17, in sodba z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline,
C-17/06, ZOdl., str. I-7041
, točka 15).
Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča (zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, sodba z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch,
C-245/02, ZOdl., str. I-10989
; zgoraj navedene sodbe Medion, Adam Opel, in Céline), lahko imetnik registrirane znamke na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104 tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak njegovi znamki, samo če so izpolnjeni ti štirje pogoji:
—
da gre za uporabo v gospodarskem prometu;
—
da gre za uporabo brez dovoljenja imetnika znamke;
—
da se ta uporaba nanaša na blago ali storitve, ki so enake blagu ali storitvam, za katere je bila registrirana znamka, in
—
da ta uporaba škoduje ali bi lahko škodovala nalogam znamke, zlasti njeni bistveni nalogi, da potrošnikom zagotavlja poreklo proizvodov ali storitev, in sicer zaradi verjetnosti zmede pri javnosti.
Še zlasti glede četrtega pogoja je treba omeniti, po eni strani, kot je bilo poudarjeno v točki 47 te sodbe, da se člen 5(1)(b) Direktive 89/104 uporablja le, če zaradi enakosti ali podobnosti znamk in enakosti ali podobnosti označenih proizvodov oziroma storitev obstaja verjetnost zmede pri javnosti.
Po drugi strani iz ustaljene sodne prakse izhaja, da verjetnost zmede v smislu te določbe pomeni, da bi lahko javnost mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij (glej zlasti sodbo z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Recueil, str. I-3819
, točka 17, in zgoraj navedeno sodbo Medion, točka 26). Zato uporaba znaka, enakega ali podobnega znamki, ki pri javnosti ustvarja verjetnost zmede, škoduje oziroma bi lahko škodovala bistveni nalogi znamke.
V postopku v glavni stvari ni sporno, da je družba H3G uporabila znak, ki je podoben znamkama z mehurčki, za pridobivanje gospodarske koristi v okviru poslovne dejavnosti in ne na zasebnem področju. Zato je bil ta znak uporabljen v gospodarskem prometu (glej po anologiji zgoraj navedeno sodbo Céline, točka 17).
Prav tako ni sporno, da je družba H3G uporabila navedeni znak brez soglasja družb O2 in O2 (UK), ki sta imetnici znamk z mehurčki.
Poleg tega je bil znak uporabljen za storitve, ki so enake storitvam, za katere so bile navedene znamke registrirane.
Treba pa je ugotoviti, kot je navedlo predložitveno sodišče, da s tem, da je družba H3G v spornem oglasu uporabila podobe mehurčkov, podobne znamkama z mehurčki, ni bila ustvarjena verjetnost zmede pri potrošnikih. Sporno oglaševanje kot celota namreč ni bilo zavajajoče in zlasti ni namigovalo, da naj bi obstajala poslovna vez med družbama O2 in O2 (UK) na eni strani in družbo H3G na drugi strani.
V zvezi s tem je treba poudariti, v nasprotju s tem, kar zatrjujeta družbi O2 in O2 (UK), da se je predložitveno sodišče pri presoji obstoja verjetnosti zmede pravilno omejilo na okoliščine, v katerih je družba H3G uporabila znak, podoben znamkama z mehurčki.
Pojem verjetnosti zmede je seveda enak v členu 4(1)(b) in členu 5(1)(b) Direktive 89/104 (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode,
C-425/98, Recueil, str. I-4861
, točke od 25 do 28).
Vendar pa se člen 4(1)(b) Direktive 89/104 nanaša na zahtevo za registracijo znamke. Ker ima imetnik znamke, potem ko je znamka registrirana, pravico, da jo uporablja kot se mu zdi primerno, je treba za ugotovitev, ali je pri zahtevi za registracijo podan razlog za zavrnitev iz te določbe, preveriti, ali obstaja verjetnost zmede s prejšnjo znamko ugovarjajoče stranke v vseh okoliščinah, v katerih bi se prijavljena znamka lahko uporabila, če bi bila registrirana.
V primeru iz člena 5(1)(b) Direktive 89/104 pa tretja oseba, ki uporabi znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki, glede tega znaka ne zahteva nobene pravice iz znamke, ampak ga le omejeno uporabi. Zato se je treba za presojo, ali ima imetnik registrirane znamke pravico nasprotovati tej posebni uporabi, omejiti na okoliščine, ki so značilne za navedeno uporabo, ne da bi bilo treba ugotavljati, ali bi drugačna uporaba istega znaka v drugačnih okoliščinah, lahko ustvarila verjetnost zmede.
Zato četrti pogoj, ki se zahteva za to, da bi imetnik registrirane znamke lahko prepovedal uporabo znaka, podobnega njegovi znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je registrirana navedena znamka, v postopku v glavni stvari ni izpolnjen.
Zato je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(b) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, podoben tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila registrirana znamka, če ta uporaba pri javnosti ne ustvarja verjetnosti zmede, in sicer ne glede na to, ali navedeno primerjalno oglaševanje izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz člena 3a Direktive 84/450 ali jih ne izpolnjuje.
Drugo in tretje vprašanje o razlagi člena 3a(1) Direktive 84/450
Predložitveno sodišče z drugim in tretjim vprašanjem sprašuje, ali je treba člen 3a(1) Direktive 84/450 razlagati tako, da je primerjalno oglaševanje, pri katerem oglaševalec uporabi znamko konkurenta ali znak, podoben tej znamki, dovoljeno le, če je ta uporaba nujna za primerjavo med proizvodi ali storitvami oglaševalca in proizvodi ali storitvami konkurenta ter ali če se v takem primeru uporabo znaka, podobnega znamki konkurenta, lahko šteje za nujno.
Vendar je predložitveno sodišče prosilo za razlago te določbe le, če bi Sodišče pritrdilno odgovorilo na prvo vprašanje za predhodno odločanje.
Drugega in tretjega vprašanja za predhodno odločanje zato ni treba preučiti.
Stroški
Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1.
Člen 5(1) in (2) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, in člen 3a(1) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997, je treba razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, enak ali podoben tej znamki, ki izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz navedenega členu 3a(1).
Če pa so izpolnjeni vsi pogoji, ki so v členu 5(1)(b) Direktive 89/104 določeni za prepoved uporabe znaka, enakega ali podobnega registrirani znamki, primerjalno oglaševanje, pri katerem je uporabljen ta znak, ne more izpolnjevati pogoja za dopustnost iz člena 3a(1)(d) Direktive 84/450, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55.

2.
Člen 5(1)(b) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, podoben tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila registrirana znamka, če ta uporaba pri javnosti ne ustvarja verjetnosti zmede, in sicer ne glede na to, ali navedeno primerjalno oglaševanje izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz člena 3a Direktive 84/450, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55, ali jih ne izpolnjuje.

Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.