CELEX: 62002TJ0356
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Aikaisempi kuviomerkki, joka sisältää sanaosan Krafft
Sanamerkin VITAKRAFT rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus
Suhteellinen hylkäysperuste
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen
Merkkien samankaltaisuus
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
Asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 2 kohta

Asian tausta
1       Kantaja on 5.6.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki VITAKRAFT.
3       Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 4, 12 ja 19, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–       luokka 1: ”kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin;
erityisesti kemiallisista aineista, mineraaleista tai kasviperäisistä aineista, jalostamattomista muovituotteista tai keramiikkaosista
valmistetut kemikaalit ja suodatinmateriaali vedenpuhdistukseen, erityisesti akvaarioihin ja puutarhalampiin; jalostamattomat
tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden
säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin”
–       luokka 3: ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet;
erityisesti eläinhäkkien hiekkapaperi; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet”
–       luokka 4: ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös moottoreita
varten) ja valaistusaineet; kynttilät ja lampun sydämet”
–       luokka 12: ”ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”
–       luokka 19: ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi;
ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset”.
4       Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.4.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 30/98.
5       Väliintulija teki 27.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen väitteen.
6       Väite perustui seuraaviin kuviomerkkeihin:
A                         B                                  C
7       Nämä tavaramerkit on rekisteröity Espanjassa seuraavasti:
–       rekisteröinti nro 1924081 (merkki A) 5.5.1995 seuraavia luokkaan 1 kuuluvia tavaroita varten: ”kemikaalit teollisiin, tieteellisiin,
valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit;
lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet;
liima-aineet teollisiin tarkoituksiin, erityisesti jäänestoaineet, jäähdytinnesteet, liima-aineet ja valmisteet tiivistämiseen
teollisiin tarkoituksiin; liimakemikaalit” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki A1)
–       rekisteröinti nro 1924082 (merkki A) 5.5.1995 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden
pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet, saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt,
kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet, erityisesti ajoneuvojen moottorien ja kaasuttimien puhdistamiseen
tarkoitetut tuotteet; ajoneuvojen vahat ja kiillotustuotteet, sampoo ajoneuvoille, ajoneuvojen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen
tarkoitettu sampoo, kromattujen tuotteiden puhdistamiseen ja kiillottamiseen tarkoitetut tuotteet, kiillotusvahat ja kiiltävien
tuotteiden kunnostamiseen tarkoitetut tuotteet, ajoneuvojen ilmanraikastimet” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki A2)
–       rekisteröinti nro 1160484 (merkki B) 5.9.1987 seuraavia luokkaan 4 kuuluvia tavaroita varten: ”teollisuusöljyt ja -rasvat;
voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet; kynttilät,
lampun sydämet ” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki B)
–       rekisteröinti nro 1042443 (merkki C) 20.2.1984 seuraavia luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten: ”ajoneuvot; maa-, ilma- ja
vesikulkuneuvot; maa-ajoneuvojen moottorit ”(jäljempänä aikaisempi tavaramerkki C1)
–       rekisteröinti nro 1052802 (merkki C) 20.7.1984 seuraavia luokkaan 19 kuuluvia tavaroita varten: ”rakennusaineet (ei-metalliset);
ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit,
ei-metalliset” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki C2).
8       Kantaja on vaatinut, että väliintulijan on toimitettava todisteet siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä B, C1 ja C2 on tosiasiallisesti
käytetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän vaatimuksen johdosta väliintulija on
toimittanut 18 tuoteluetteloa erilaisista tavaroista, jotka kuuluvat sen valikoimaan.
9       Väiteosasto on 24.2.2000 tekemässään päätöksessä nro 317/2000 osittain hyväksynyt väitteen selvitettyään sen, että luokkiin
1 ja 3 sisältyvät tavarat ovat samanlaisia, ja todettuaan tämän jälkeen merkkien samankaltaisuuden ja todettuaan näin ollen,
että on olemassa sekaannusvaara. Se on kuitenkin hylännyt väitteen luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvien tavaroiden osalta sillä
perusteella, että väliintulija ei ollut toimittanut riittäviä todisteita siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä B, C1 ja C2
oli käytetty eikä riittäviä todisteita ollut toimitettu varsinkaan tavaramerkin käytön laajuudesta ja ajasta.
10     Väliintulija teki väiteosaston päätöksestä valituksen 26.4.2000 sillä ensisijaisella perusteella, että väiteosasto oli ollut
väärässä katsoessaan, että todisteet aikaisempien tavaramerkkien käytöstä luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvia tavaroita varten eivät
olleet riittäviä. Väliintulija korosti lisäksi luokkiin 1 ja 3 kuuluvien tavaroiden, joita varten aikaisempi tavaramerkki
on, samankaltaisuutta niiden riidanalaisten tavaroiden kanssa, jotka kuuluvat luokkiin 4, 12 ja 19 ja jotka on yksilöity rekisteröintihakemuksessa,
ja vaati, että rekisteröintihakemus hylätään myös luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvien tavaroiden osalta.
11     Kantaja on tehnyt 5.5.2000 päivätyllä kirjeellä valituksen väiteosaston päätöksestä ensisijaisesti siitä syystä, että väiteosasto
on katsonut, että merkit ovat samankaltaisia.
12     SMHV:n neljäs valituslautakunta, joka katsoi, että väliintulijan tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallisesta käytöstä oli esitetty
todisteet osan tavaroista osalta, eli luokkaan 4 kuuluvien ”moottoriöljyjen ja ‑rasvojen; voiteluaineiden” ja luokkaan 19
kuuluvien ”rakentamiseen tarkoitettujen laastien ja tasoitteiden” osalta, kumosi osittain väiteosaston päätöksen yhdistetyissä
asioissa R 506/2000-4 ja R 581/2000-4 4.9.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta
totesi samankaltaisuuden olemassaolon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkaan 4 kuuluvien tavaroiden ”teollisuusöljyt
ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet” ja niiden tavaroiden välillä, joiden
osalta aikaisemman tavaramerkin B käyttö oli todistettu. Valituslautakunta totesi sitä paitsi samankaltaisuuden olemassaolon
luokkaan 3 kuuluvien ”puhdistustuotteiden”, jotka aikaisempi tavaramerkki A2 kattoi, ja niiden luokkaan 4 kuuluvien ”pölyä
imevien, kosteuttavien ja sitovien aineiden” välillä, jotka mainitaan rekisteröintihakemuksessa. Lisäksi valituslautakunta
totesi samankaltaisuuden haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei‑metalliset, jäykät
putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi”, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ja sellaisten ”laastien
ja tasoitteiden” välillä, joiden osalta väliintulija oli todistanut aikaisemman tavaramerkin C2 käytön. Sitä vastoin valituslautakunta
hylkäsi kantajan valituksen kokonaan, koska se katsoi, että väiteosasto oli aiheellisesti todennut, että sekaannusvaara oli
olemassa, koska sekä merkit että kyseessä olevat tavarat olivat keskenään samankaltaisia. Lisäksi valituslautakunta hylkäsi
osittain väliintulijan valituksen ensinnäkin sillä perusteella, että tämä ei ollut näyttänyt aikaisemman tavaramerkin C1 tosiasiallista
käyttöä eikä aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallista käyttöä muiden tavaroiden kuin ”moottoriöljyt ja -rasvat;
voiteluaineet” (luokka 4) ja ”rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” (luokka 19) osalta ja toiseksi koska tietyt
riidanalaiset tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 4, 12 ja 19, eivät olleet samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien A1,
A2 ja C2 kattamat tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 1, 3 ja 19. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti evättiin seuraavilta tavaroilta,
jotka mainitaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa: kaikki tavarat, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkiin
1 ja 3, sekä ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös
moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin;
asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19).

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset
13     Väliintulija on pyytänyt, että oikeudenkäyntikieleksi määrätään englanti. Koska sekä kannekirjelmä että kyseessä oleva rekisteröintihakemus
on laadittu saksaksi, tämä pyyntö on hylätty ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 1 kohdan
ja 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan oikeudenkäyntikielenä on saksa.
14     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain eli siltä osin kuin päätöksessä on hyväksytty Krafft, SA -nimisen yhtiön valitus ja
siltä osin kuin kantajan valitusta ei ole hyväksytty
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
15     SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
16     Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2
ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303,
s. 1) 22 säännön 2 kohdan rikkomista; toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2
kohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
17     Kantaja korostaa, että väliintulija ei ole esittänyt todisteita siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä on tosiasiallisesti
käytetty tuotteita ”moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet” ja ”rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” varten.
18     Moottoriöljyjä koskeva luettelo, jonka on väitetty olevan painettu vuonna 1992, ei kantajan mukaan kuulu merkitykselliseen
ajanjaksoon, joka on 28.4.1993–28.4.1998.
19     Sitä vastoin luetteloihin, joiden on väitetty olevan painettu vuosina 1993, 1994 ja 1996, ei kantajan mukaan sisälly mitään
sellaista kohtaa, joka liittyisi siihen, että aikaisempia tavaramerkkejä olisi käytetty luokkaan 4 kuuluville tavaroille ”moottoriöljyt
ja -rasvat; voiteluaineet” tai luokkaan 19 kuuluville tavaroille ”rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet”.
20     Kantaja myöntää, että kyseessä olevat luettelot sisältävät tiettyjä tietoja ”voiteluaineista”. Se korostaa kuitenkin, että
nämä tiedot eivät täytä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Todisteet koskevat kantajan mukaan
ainoastaan vuosia 1993–1996 eivätkä vuosia 1997 ja 1998. Kantaja katsoo, että koska tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet
koskevat ainoastaan osaa merkityksellisestä ajanjaksosta, on välttämätöntä, että aikaisempien tavaramerkkien haltija näyttää
ainakin sen, että tänä aikana tämä käyttö on ollut merkittävää. Väliintulija ei ole kantajan mukaan esittänyt mitään sellaista
seikkaa, joka olisi käyttökelpoinen aikaisempien tavaramerkkien käytön laajuuden arvioinnissa.
21     SMHV toteaa, että neljästä väliintulijan väitemenettelyssä toimittamasta luettelosta voidaan päätellä käytön kesto, laatu
ja paikka:
–       luettelo 1, jonka nimi on ”Emergiendo con fuerza” ja joka koskee moottoriöljyjä, on painettu vuonna 1992, ja siitä ilmenee,
että siinä mainittuja hintoja sovelletaan vasta tammikuusta 1993 lähtien
–       luettelo 2, jonka nimi on ”Lubricantes para automoción”, joka koskee voiteluaineita ja joka on julkaistu vuonna 1993
–       vuodelta 1994 oleva luettelo 3, jonka nimi on ”Lubricantes automoción” ja joka koskee rasvoja ja voiteluaineita
–       vuodelta 1997 oleva luettelo 4, jonka nimi on ”Suelos industriales” ja joka koskee rakentamiseen tarkoitettuja laasteja ja
tasoitteita.
22     SMHV sitä vastoin epäilee sitä, että kyseessä oleviin luetteloihin sisältyisi aikaisempien tavaramerkkien käytön laajuutta
koskevia hyödyllisiä tietoja, jotka vaaditaan asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan nojalla tavaramerkkien tosiasiallisen
käytön erottamiseksi puhtaasti näennäisestä käytöstä. SMHV:n mukaan mainosmateriaalin esittäminen voi periaatteessa olla riittävä
näyttö. SMHV pohtii kuitenkin, onko eri mainoskeinojen käytön laajuudesta tarpeen antaa tietoja. Se myöntää, että käsiteltävänä
olevassa asiassa tällaiset tiedot puuttuvat.
23     Väliintulija esittää samat perusteet kuin valituslautakunta on esittänyt. Se katsoo muun muassa, että asetuksen N:o 2868/95
22 säännön 2 kohdan vaatimukset on täytetty. Tiedot ja todisteet käytön paikasta ilmenevät väliintulijan mukaan siitä tiedosta,
että väliintulijalla on edustajia Espanjan eri kaupungeissa. Käytön kestoa koskevat tiedot ilmenevät väliintulijan mukaan
luettelojen painopäivistä. Käytön lajin osalta väliintulija esittää, että luetteloissa esitellään aikaisemmilla tavaramerkeillä
B ja C2 varustettuja tavaroita.
24     Väliintulija on myöntänyt istunnossa, että luetteloissa ei ollut mitään tietoja käytön laajuudesta. Lisäksi se ei ole pitäytynyt
siinä perusteessa, että todisteet käytöstä ilmenevät siitä seikasta, että sen tavaramerkit olivat tunnettuja Espanjan markkinoilla.
Se kuitenkin korostaa, että on näytettävä vain se, että aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 käyttö ei ollut näennäistä käyttöä,
jonka ainoa tarkoitus olisi ollut pitää nämä tavaramerkit rekisterissä. Väliintulija on lisännyt myös istunnossa, että SMHV:n
käytännön mukaan objektiivisia todisteita, kuten esimerkiksi luetteloita tai laskuja, voi esittää. Se on selittänyt, että
sen laskuissa oli vain tuotteen nimike, ilman tietoja tavaramerkistä, koska se piti kaupan ainoastaan Krafft-merkkisiä tavaroita,
joten tavaramerkillä ei voinut erottaa sen tuotevalikoimaan kuuluvia erilaisia tavaroita. Väliintulija päätti siis todistaa
aikaisempien tavaramerkkien käytön mainosmateriaalilla, jonka se toimitti asiakirja-aineistoon SMHV:ssa pidetyn käsittelyn
yhteydessä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
25     Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjä on katsonut, että aikaisemman
tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin tätä tavaramerkkiä todella käytetään. Tämän perustelukappaleen
kanssa yhdenmukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää
todisteet siitä, että aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu, sitä
yhteisön tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana
(asia T‑39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta).
26     Kuten asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. I‑2439, 43 kohta) ilmenee, tavaramerkin käyttö
on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli takaamaan tietty alkuperä niille
tavaroille tai palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jotta voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille
tavaroille ja palveluille, eikä tällaisena käyttönä pidetä pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään
tavaramerkin tuottamat oikeudet. Lisäksi tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että tavaramerkkiä,
sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna, käytetään julkisesti ja ulospäin (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta
ja asia T-174/01, Goulbourn v. SMHV – Redcats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003, Kok. 2003, s. II-789, 39 kohta).
27     Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan mukaan käytön todisteista on ilmettävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, kesto,
laajuus ja laji.
28     Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen
todennäköisyyksillä tai olettamuksilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat
tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (em. HIWATT-tapaus, tuomion 47 kohta).
29     Sitä, onko valituslautakunta tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että väliintulija oli esittänyt todisteet aikaisempien
tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallisesta käytöstä tavaroita ”moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) sekä tavaroita
”rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” (luokka 19) varten, on arvioitava näiden pohdintojen valossa. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin huomioi tältä osin sen, että väliintulija ei ole arvostellut valituslautakuntaa siitä, että se on
tarkastellut aikaisempia tavaramerkkejä ainoastaan niille tavaroille rekisteröityinä, joiden käytön osalta väliintulija oli
valituslautakunnan mukaan toimittanut konkreettiset todisteet, eikä koko sille luokalle rekisteröitynä, johon nämä tavarat
kuuluvat ja jolle nämä aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity. Koska väliintulija ei ole riitauttanut valituslautakunnan
toteamuksia, joiden mukaan tavaramerkkien käyttöä ei ole näytetty aikaisemman tavaramerkin C1 osalta eikä aikaisempien tavaramerkkien
B ja C2 kattamien muiden tavaroiden osalta, nämä toteamukset eivät ole tämän oikeudenkäynnin kohteena.
30     Aluksi on todettava, että koska yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on julkaistu 27.4.1998, viiden vuoden ajanjakso on
27.4.1993-26.4.1998. Edelleen, koska aikaisempia tavaramerkkejä B ja C2 suojasivat Espanjassa tehdyt rekisteröinnit, kyseessä
oleva alue on Espanja. Tästä seuraa, että väliintulijan on näytettävä, että sen aikaisempia tavaramerkkejä on käytetty Espanjan
markkinoilla 27.4.1993 ja 26.4.1998 välisenä aikana.
31     Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että sillä ei ollut mitään syytä epäillä, että väliintulijan
esittämät luettelot eivät olisi kuvastaneet sitä, että luetteloissa esiteltyjä tavaroita pidettiin merkityksellisenä ajanjaksona
kaupan varustettuina niillä tavaramerkeillä, jotka oli merkitty luetteloihin. Se on katsonut lisäksi riidanalaisen päätöksen
16 kohdassa, että luettelot, joissa oli merkitykselliseen ajanjaksoon sisältyvät päivämäärät ja joissa esitellään väitteen
tehneen asianosaisen markkinoimia tavaroita sekä tavaramerkki, sellaisena kuin sitä suojataan, sekä tapa, jolla tavaramerkki
on merkitty tuotteisiin, ja joissa on lista väitteen tehneen asianosaisen edustajista ja jotka muodostavat siteen väitteen
tehneen asianosaisen ja sen tavaramerkin, jonka haltija tämä on, välille, näyttävät asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan
kannalta riittävästi, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.
32     Tämä perustelu on virheellinen, koska se perustuu oletuksiin.
33     Oikeuskäytännöstä, johon on viitattu edellä 26 kohdassa, ilmenee, että on tutkittava, onko väliintulija näyttänyt SMHV:ssa
käydyssä menettelyssä, että sen aikaisempia tavaramerkkejä B ja C2, sellaisina kuin niitä suojataan, on käytetty asianomaisella
alueella julkisesti ja ulospäin niitä tavaroita, joita varten tavaramerkit ovat, koskevien markkinoiden luomiseen tai säilyttämiseen.
Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan mukaan tätä näyttöä on toimitettava muun muassa tämän käytön laajuudesta. Ei ole
riittävää, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö vaikuttaa todennäköiseltä tai uskottavalta, vaan tästä käytöstä on esitettävä
todisteet.
34     Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnalle esitetyt luettelot eivät osoita sitä, että näitä luetteloita on jaettu
potentiaaliselle espanjalaiselle asiakaskunnalle, niiden mahdollisen jakelun laajuutta eivätkä tavaramerkillä suojattujen
tavaroiden toteutuneita myyntimääriä. Väliintulija ei ole toimittanut todisteiden tukemia tietoja, joista olisi mahdollista
tehdä tältä osin hyödyllisiä johtopäätöksiä. Pelkkä luetteloiden olemassaolo voisi korkeintaan tehdä siitä seikasta, että
aikaisemmin rekisteröidyillä tavaramerkeillä suojattuja tavaroita on pidetty kaupan tai ainakin pidetty tarjolla asianomaisella
alueella, todennäköistä tai uskottavaa, mutta se ei voi todistaa sitä.
35     On siis todettava, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että väliintulijan toimittamat
luettelot ovat riittävä näyttö, eikä ole tarpeen ratkaista kysymyksiä siitä, onko luetteloissa riittävästi tietoja tavaroista
”moottoriöljyt ja -rasvat” tai tavaroista ”rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” tai käytön kestosta.
36     Tästä seuraa, että kantajan ensimmäinen kanneperuste on perusteltu. Valituslautakunta on siis ollut väärässä, kun se on osittain
hyväksynyt väliintulijan valituksen väiteosaston päätöksestä. Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin
kuin siinä on hyväksytty väliintulijan valituslautakunnalle tekemä valitus, joka koski yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa
mainittuja tavaroita ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet”
(luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei‑metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi”
(luokka 19).

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
Asianosaisten lausumat
37     Kantaja katsoo, että valituslautakunnan tekemä vertaileva analyysi kahdesta kyseessä olevasta merkistä on virheellinen.
38     Ensinnäkin aikaisemmat tavaramerkit ovat kantajan mukaan samalla kertaa sekä sana- että kuviomerkkejä, jotka muodostuvat suorakulmiosta,
jossa on punaista, sinistä ja valkoista ja joka on jaettu kahteen yhtä suureen osaan, joista ylemmässä on valkoisella punaiselle
pohjalle kirjoitettu teksti ”krafft” ja alemmassa sininen pinta. Vaikka kantaja myöntää, että aikaisempien tavaramerkkien
erottava ja hallitseva tekijä on nimi ”Krafft”, se väittää, että valituslautakunta on väärässä siinä, että se on katsonut,
että keskivertokuluttaja täysin jättäisi tämän graafisen elementin huomiotta ja unohtaisi sen.
39     Toiseksi kantaja muistuttaa siitä, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena. Keskivertokuluttaja
ei kantajan mukaan tee siitä yksityiskohtaista analyysiä. Näin ollen kantaja kiistää valitusosaston väitteen, jonka mukaan
espanjalainen kuluttaja purkaisi haetun tavaramerkin osiin ”vita” ja ”kraft”. Lisäksi, vaikka kuluttaja purkaisikin tavaramerkin
näin, ei hän jättäisi pois sanaa ”vita” siten, että jäljelle jäisi vain sana ”kraft”. Tähän liittyen kantaja korostaa sitä,
että sana ”vita” ei kuvaa tavaroita, joille tavaramerkkiä haetaan. Se väittää, että vaikka onkin niin, että osaa, josta monitahoinen
tavaramerkki muodostuu ja joka kuvaa niitä tavaroita, joita varten merkki on, ei lähtökohtaisesti voida katsoa tavaramerkin
hallitsevaksi osaksi, tämä väite ei sovellu käsiteltävänä olevaan tapaukseen. Niinpä sana ”vita” ei kantajan mielestä ole
toissijainen. Tästä seuraa kantajan mukaan, että kilpailevat tavaramerkit ovat graafisten ja sanallisten osiensa osalta riittävän
erilaisia ollakseen erottamiskykyisiä.
40     Kolmanneksi kantaja katsoo, että kyseiset merkit kuulostavat riittävän erilaisilta, koska merkki, jonka rekisteröintiä on
haettu, äännetään ”vitakraft”, kun taas aikaisempien merkkien sanaosa äännetään ”krafft”.
41     Lopuksi kantaja katsoo, että kyseessä olevien merkkien merkityssisällössä on myös ilmeinen ero. Espanjalaiset kuluttajat ymmärtävät
aikaisemmat merkit kantajan mukaan pelkästään mielikuvituksellisena nimikkeenä. Sitä vastoin merkki, jonka rekisteröintiä
on haettu, tuo mieleen ajatuksen elinvoimasta (espanjaksi vitalidad), jopa adjektiivin elinvoimainen (espanjaksi vital).
42     SMHV ja väliintulija hyväksyvät täysin valituslautakunnan perustelut.
43     Väliintulija korostaa muun muassa, että etuliite ”vita” on yleinen käsite, jonka erottamiskyky on heikko, ja että espanjan
kielessä sanaa ”vitakraft” äännettäessä paino tulee tavulle ”kraft”.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
44     Koska kantajan ensimmäinen kanneperuste on perusteltu, on arvioitava ainoastaan sekaannusvaaraa haetun merkin ja niiden aikaisempien
tavaramerkkien A1 ja A2 (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit) välillä, joita vaatimus tosiasiallista käyttöä koskevista todisteista
ei koske, koska yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkistamishetkellä ne olivat olleet rekisteröityinä alle viisi
vuotta (asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta).
45     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
46     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.
47     Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä
olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti
merkkien samankaltaisuuden sekä niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkit ovat, samankaltaisuuden keskinäinen
riippuvuus (ks. asia T‑162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003,
Kok. 2003, s. II‑2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
48     On todettava, ettei kumpikaan, kantaja eikä väliintulija, ole riitauttanut valituslautakunnan toteamuksia tavaroiden samankaltaisuudesta.
Kanteen ratkaisu riippuu siten siitä, seuraako merkkien samankaltaisuudesta sekaannusvaara. Tämä merkkien samankaltaisuuden
tutkiminen koskee kaikkia Nizzan sopimuksen luokkiin 1 ja 3 kuuluvia tavaroita, jotka on mainittu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa
hakemuksessa, sekä ”pölyä imeviä, kosteuttavia ja sitovia aineita” (luokka 4), jotka valituslautakunta oli katsonut samankaltaisiksi
kuin ”puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet”, joita aikaisempi tavaramerkki A2 suojaa ja jotka kuuluvat
luokkaan 3.
49     Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kilpailevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden
osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti
niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T‑292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), tuomio 14.10.2003, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
50     Siltä osin kuin on kyse ensinnäkin aikaisempien tavaramerkkien ulkoasusta, valituslautakunta on aiheellisesti todennut, että
näiden tavaramerkkien hallitseva osa siitä huolimatta, että ne ovat kuviomerkkejä, on sana ”Krafft”. Aikaisempien merkkien
kuvio-osa, eli sanan ”Krafft” grafiikka ja sininen suorakulmio ja punainen suorakulmio, eivät ole riittävän merkittäviä, jotta
ne kiinnittäisivät kuluttajan huomiota enemmän kuin näiden merkkien sanaosa.
51     Merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, taas puolestaan muodostuu espanjankielisen kuluttajan näkökulmasta sanasta, joka muodostuu
kahdesta osasta, joista ensimmäinen on sana ”vita” ja toinen sana ”kraft”. Valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, että
kuluttaja sanamerkin havaitessaan purkaa sen sellaisiin kielellisiin osiin, joilla on hänelle konkreettinen merkitys tai jotka
muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee. Espanjankielinen kuluttaja ymmärtää siis sanan ”vita” viittauksena sellaisiin sanoihin
kuin elinvoima tai elinvoimainen (espanjaksi vitalidad tai vital). Sitä vastoin vaikka sana ”kraft” tarkoittaa joillakin kielillä,
muun muassa saksaksi, voimaa, sillä ei ole konkreettista merkitystä espanjan kielellä.
52     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että yleensä sana mielikuvituksellinen kiinnittää enemmän kuluttajan huomiota
(ks. vastaavasti asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335,
43 kohta, pysytetty voimassa asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 annetulla määräyksellä, jota ei vielä
julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös huomauttanut, että yleisö ei yleensä miellä
moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi
osaksi (asia T-129/01, José Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, 53 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Vastaavat näkökohdat koskevat myös osia, joilla on erittäin yleinen merkitys, johon liittyy positiivinen ominaisuus, joka
voidaan liittää suureen määrään erilaisia tavaroita tai palveluita. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että espanjalaisen
yleisön kannalta sana ”vita” kuuluu tällaisten osien joukkoon.
53     Tästä seuraa, että espanjan kielessä haetun merkin hallitseva osa muodostuu toisesta osasta ”kraft”, koska siinä on kyse mielikuvituksellisesta
sanasta ja koska kyseessä olevan yleisön kannalta merkin ensimmäisellä osalla ”vita” on pienempi erottamiskyky.
54     Lausuntatavan kannalta katsottuna aikaisemmat tavaramerkit äännetään ”Krafft”. Sitä vastoin merkki, jonka rekisteröintiä on
haettu, koostuu kolmesta tavusta (vi, ta ja kraft). Edellä 52 ja 53 kohdassa esitetyistä syistä kohdeyleisö ymmärtää haetun
merkin viimeisen tavun eli sanan ”kraft” sanamerkin VITAKRAFT hallitsevaksi osaksi.
55     Tästä seuraa, että sekä ulkoasun että lausuntatavan kannalta haetun merkin hallitseva osa ”kraft” ja aikaisempien tavaramerkkien
sanaosa ”Krafft” ovat erittäin samanlaisia, jopa samoja, koska kahdesta f-kirjaimesta sanassa ”Krafft” ei synny havaittavissa
olevaa lausuntatavan eroa eikä ulkoasun eroa, joka olisi riittävä edellä esitettyjen ulkoasuun liittyvän samankaltaisuuden
osien sivuuttamiseksi.
56     Vaikka merkityssisällön kannalta onkin totta, että sana ”vita” tuo mieleen ajatuksen elinvoimasta tai adjektiivin elinvoimainen,
ei merkillä VITAKRAFT silti ole tiettyä merkitystä espanjan kielellä. Kun otetaan huomioon, että haetulla tavaramerkillä eikä
aikaisemmin rekisteröidyillä tavaramerkeillä ei ole konkreettista merkitystä tällä kielellä, näiden kahden merkin välillä
ei voida todeta minkäänlaista riittävää merkityssisällön eroa.
57     Tästä seuraa, että kyseessä olevan yleisön, joka muodostuu espanjankielisistä kuluttajista, kannalta kyseessä olevat merkit
ovat ulkoasun ja lausuntatavan kannalta samankaltaisia. Koska kyseessä olevien merkkien kattamat tavarat ovat samoja tai erittäin
samankaltaisia, valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan sekaannusvaaran olemassaolon aikaisempien
tavaramerkkien, joihin sisältyy osa ”Krafft”, ja haetun tavaramerkin VITAKRAFFT välillä niiden luokkiin 1 ja 3 kuuluvien kaikkien
tavaroiden osalta, jotka on mainittu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa, sekä luokkaan 4 kuuluvien ”pölyä imevien,
kosteuttavien ja sitovien aineiden” osalta.
58     Näin ollen kantajan toinen kanneperuste on hylättävä.
59     Tästä seuraa, että kanne on perusteltu ainoastaan siltä osin kuin valituslautakunta on ollut väärässä, kun se on katsonut,
että väliintulija on esittänyt todisteet aikaisemman tavaramerkin B tosiasiallisesti käytöstä tavaroille ”moottoriöljyt ja
‑rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) ja aikaisemman tavaramerkin C2 tosiasiallisesta käytöstä tavaroille ”rakentamiseen tarkoitetut
laastit ja tasoitteet” (luokka 19). Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä on hyväksytty väliintulijan
valituslautakunnalle yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet;
polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät
putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19) osalta tekemä valitus. Muilta osin kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
60     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista
ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut
jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan.
61     Käsiteltävänä olevassa asiassa osa vaatimuksista on ratkaistu kantajan ja osa SMHV:n ja väliintulijan vahingoksi. Näin ollen
on määrättävä, että kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 4.9.2002 tekemä päätös (yhdistetyt
asiat R 506/2000-4 ja R 581/2000-4) kumotaan siltä osin kuin siinä on hyväksytty väliintulijan valituslautakunnalle yhteisön
tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ”teollisuusöljyt ja ‑rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös
moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei‑metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin;
asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19) osalta tekemä valitus.
2)
Kanne hylätään muilta osin.
3)
Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Pirrung
Meij
Forwood
Annettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2004.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.