CELEX: 62005CJ0334
Recurso de casación
Marca comunitaria
Reglamento (CE) nº 40/94
Artículo 8, apartado 1, letra b)
Riesgo de confusión
Solicitud de marca figurativa comunitaria con los elementos verbales "Limoncello della Costiera Amalfitana" y "shaker"
Oposición del titular de la marca denominativa nacional LIMONCHELO

1       Mediante su recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) solicita
la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI
– Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, Rec. p. II‑2305, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»),
por la que éste estimó el recurso de Shaker di L. Laudato & C. Sas (en lo sucesivo, «Shaker»), anulando la resolución de la
Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), por la que se había
denegado a dicha sociedad el registro de una marca figurativa comunitaria que contenía los elementos verbales «Limoncello
della Costiera Amalfitana» y «shaker».

Marco jurídico
2       El séptimo considerando del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO
1994, L 11, p. 1), es del siguiente tenor:
«[…] la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca,
es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; […] la protección cubre igualmente
los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; […] procede interpretar la noción de similitud
en relación con el riesgo de confusión; […] el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular
del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado,
del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica
de protección».
3       El artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento dispone:
«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
[…]
b)      cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

Antecedentes del litigio
4       El 20 de octubre de 1999, Shaker presentó en la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria de una marca figurativa
representada del siguiente modo:
5       Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en las clases 29, 32 y 33 del Arreglo de Niza relativo
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión
revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).
6       A raíz de una intervención de la OAMI, Shaker limitó su solicitud al licor de limón procedente de la costa amalfitana, en
relación con los productos de la clase 33, que comprende las «bebidas alcohólicas, (con excepción de cervezas)».
7       El 1 de junio de 2000, Limiñana y Botella, S.L., formuló oposición con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento
nº 40/94. El motivo de esta oposición era el riesgo de confusión contemplado por el artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada, en la medida en que se refiere a los productos de la clase 33, y la marca
denominativa de la oponente, que también se refiere a los productos de la clase 33 y que fue registrada en 1996 en la Oficina
Española de Patentes y Marcas y denominada «LIMONCHELO».
8       Mediante resolución de 9 de septiembre de 2002, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición y denegó el registro
de la marca solicitada.
9       Mediante la resolución controvertida, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, ante la que recurrió Shaker, desestimó el recurso
interpuesto por ésta. En esencia, la Sala consideró que el elemento dominante de la marca cuyo registro se solicitaba era
el término «Limoncello» y que esta marca y la marca anterior presentaban muchas similitudes desde los puntos de vista gráfico
y fonético, de modo que existía riesgo de confusión.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
10     Shaker interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2004, en el que solicitaba que se anulara
la resolución controvertida, invocando, en primer lugar, infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
en segundo lugar, desviación de poder y, en tercer lugar, incumplimiento de la obligación de motivación de las decisiones.
11     En relación con el primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia, tras constatar la identidad de los productos en cuestión,
declaró, en los apartados 53 y 54 de la sentencia recurrida, por lo que respecta a los signos en litigio:
«53      [...] la Sala de Recurso debía examinar qué componente de la marca solicitada, en virtud de sus características gráficas,
fonéticas o conceptuales, puede dar por sí solo una imagen de esta marca que el público destinatario guarde en la memoria,
de modo que el resto de los componentes de ésta sean insignificantes al respecto. [...]
54      Sin embargo, si la marca solicitada es una marca compuesta de carácter gráfico, la apreciación de la impresión de conjunto
de esta marca, así como la determinación de un eventual elemento dominante de ésta, debe llevarse a cabo mediante un análisis
gráfico. Por lo tanto, en este supuesto, sólo en la medida en que un posible elemento dominante implique aspectos semánticos
de tipo no gráfico, debe realizarse, en su caso, la comparación entre este elemento, por una parte, y la marca anterior, por
otra, tomando en consideración también esos otros aspectos semánticos, como por ejemplo aspectos fonéticos o conceptos abstractos
relevantes.»
12     Siguiendo este método, el Tribunal de Primera Instancia consideró en el apartado 59 de la sentencia impugnada que la representación
del plato redondo adornado con limones constituía el componente dominante de la marca cuyo registro se solicitaba. Declaró
que los elementos verbales de dicha marca no eran dominantes desde el punto de vista gráfico y estimó que no era necesario
examinar las características fonéticas o conceptuales de dichos elementos.
13     En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 65 de dicha sentencia que el componente que representa
el plato redondo no tenía ningún punto en común con la marca anterior, que era una marca puramente denominativa.
14     El Tribunal de Primera Instancia consideró en los apartados 66 a 69 de dicha sentencia lo siguiente:
«66      Por consiguiente, no existe riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. El predominio de la representación figurativa
de un plato redondo adornado con limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impide cualquier riesgo de confusión
basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de los términos “limonchelo” y “limoncello” que
figuran en las marcas controvertidas.
67      En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, procede recordar una vez más que el consumidor medio rara vez
tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva
en la memoria […]. De este modo, el elemento dominante de la marca solicitada anterior, el plato redondo adornado con limones,
tiene una especial importancia en el examen del signo en su conjunto, dado que el consumidor que observa una etiqueta de una
bebida alcohólica de alta graduación toma en consideración y retiene el elemento predominante del signo, que le permite, en
una adquisición posterior, repetir la experiencia.
68      El predominio del componente figurativo constituido por un plato redondo adornado con limones en la marca solicitada hace
que, en el caso de autos, la apreciación de los elementos distintivos de la marca anterior sea irrelevante para la aplicación
del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En efecto, si la importancia del carácter distintivo de una
marca denominativa anterior puede influir en la apreciación del riesgo de confusión […], este criterio presupone que exista,
al menos, cierto riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada. Pues bien, de la apreciación de conjunto
del riesgo de confusión entre las marcas controvertidas se desprende que la preeminencia, en la marca solicitada, de un plato
redondo adornado con limones impide cualquier riesgo de confusión con la marca anterior. Por consiguiente, ya no procede pronunciarse
sobre el carácter distintivo de la marca anterior […]
69      A la vista de las consideraciones anteriores, procede declarar que, a pesar de la identidad de los productos a los que se
refieren, el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es lo suficientemente alto para considerar que el público
de referencia español pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas
vinculadas económicamente. Por consiguiente, contrariamente a lo que declaró la OAMI en la resolución [controvertida], no
existe riesgo de confusión entre éstas en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.»
15     Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó el primer motivo, declaró que no procedía examinar los demás motivos
y anuló la resolución controvertida. Además, reformó la resolución controvertida, por considerar que el recurso interpuesto
por Shaker ante la OAMI era fundado y que, por consiguiente, debía desestimarse la oposición.

Recurso de casación
16     La OAMI invocó dos motivos en apoyo de su recurso de casación; no obstante, ha renunciado al segundo durante el procedimiento
ante el Tribunal de Justicia, tras una rectificación que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo mediante auto de 12
de junio de 2006. Por consiguiente, no ha lugar a examinar dicho motivo.

Alegaciones de las partes
17     El motivo mantenido por la OAMI en el marco de su recurso de casación se basa en interpretación y aplicación erróneas del
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
18     La OAMI reprocha al Tribunal de Primera Instancia que excluyera cualquier riesgo de confusión basando su apreciación únicamente
en la percepción visual de la marca cuyo registro se solicita, sin proceder a un análisis fonético y conceptual de todos los
elementos que componen las marcas en conflicto, incumpliendo el principio de apreciación global del riesgo de confusión, tal
como se desprende en particular de la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191).
19     Por otra parte, la OAMI critica la sentencia recurrida en relación con la determinación del elemento distintivo y dominante
de los signos. En su opinión, el Tribunal de Primera Instancia atribuyó un valor exclusivo y decisivo a la representación
del plato adornado con limones sin reconocer que los otros elementos pudieran tener algún valor distintivo.
20     La OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia debió evaluar la incidencia efectiva del elemento «Limoncello» en la
percepción que tiene el consumidor medio de los productos en cuestión, y tomar en consideración el público de referencia en
el caso de autos. Afirma que, por lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, el consumidor medio presta atención en primer
lugar al elemento verbal, en la medida en que se trata de una categoría de mercancías comúnmente identificada por el nombre
del producto, antes que por los elementos iconográficos reproducidos en la etiqueta.
21     En opinión de la OAMI, al no apreciar las características distintivas intrínsecas de la marca anterior, la sentencia impugnada
invirtió el proceso que debe conducir a la apreciación del riesgo de confusión. El Tribunal de Primera Instancia se limitó,
a su juicio, a un simple examen de los signos, sin proceder a una apreciación global.
22     Por el contrario, Shaker considera, en primer lugar, que el recurso de casación se basa en una lectura errónea de la sentencia
SABEL, antes citada. En su opinión, el Reglamento nº 40/94 no prevé el examen de cada uno de los elementos, gráfico, fonético
y conceptual de las marcas en conflicto.
23     Por otra parte, en opinión de Shaker, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de febrero de 2005, Cervecería
Modelo/OAMI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T‑169/02, Rec. p. II‑505), invocada por la OAMI, en la que se
declaró, en el apartado 40, que la identidad fonética y conceptual entre el elemento dominante de la marca cuyo registro se
solicita y la marca anterior compensa las diferencias gráficas derivadas de las particularidades gráficas de la marca cuyo
registro se solicita, no es pertinente. Aduce que esta sentencia se refería a dos marcas figurativas, y el valor compensatorio
de la similitud fonética y conceptual coincidía con el elemento dominante de los componentes fonético y conceptual comunes
a ambas marcas. Según Shaker, la tesis propuesta por la OAMI tiene como consecuencia que una similitud fonética y conceptual
pueda neutralizar el elemento gráfico dominante, privando así de utilidad al carácter dominante en la apreciación del riesgo
de confusión.
24     En segundo lugar, Shaker señala que la OAMI, al alegar que el Tribunal de Primera Instancia atribuyó un valor exclusivo y
decisivo a la representación del plato adornado con limones, solicita en realidad al Tribunal de Justicia que controle la
apreciación de los elementos de hecho que realizó el Tribunal de Primera Instancia, siendo así que dicha apreciación no puede
someterse al control del Tribunal de Justicia.
25     En consecuencia, en opinión de Shaker, este argumento es inadmisible, y, en todo caso, infundado, en la medida en que la OAMI
no puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia haber realizado una apreciación parcial de los elementos de hecho cuando
ella misma efectúa una apreciación de ese mismo tipo. El examen debe realizarse, a su juicio, a la luz de la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, Rec. p. II‑4335),
confirmada por el auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI (C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657),
la cual no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda,
en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.
26     En tercer lugar, Shaker alega que los argumentos de la OAMI relativos a la inadecuada toma en consideración del consumidor
medio y del principio de interdependencia son inadmisibles, ya que estos argumentos tienen por objeto solicitar al Tribunal
de Justicia una nueva apreciación de los hechos examinados por el Tribunal de Primera Instancia. Shaker señala, además, que
las sentencias del Tribunal de Primera Instancia invocadas por la OAMI carecen de pertinencia, ya que las circunstancias en
las que se dictaron dichas sentencias no son las mismas que las del caso de autos.
27     Respecto del público de referencia, Shaker considera que el Tribunal de Primera Instancia tomó acertadamente en consideración
los consumidores españoles medios, haciendo referencia a éstos de manera específica a fin de apreciar el riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Justicia
En cuanto a la admisibilidad
28     Por lo que se refiere a la excepción de inadmisibilidad invocada por Shaker contra el motivo alegado por la OAMI, procede
recordar que de los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende
que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia es el único
competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación
de los hechos y la valoración de los medios de prueba no constituyen, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control
del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos (véanse
en particular, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado
22; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, apartado 35, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI,
C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, apartado 40).
29     En el caso de autos, el motivo invocado por la OAMI hace referencia a una cuestión de Derecho, en la medida en que pretende
demostrar que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, al limitarse al análisis gráfico de las marcas en conflicto y al no realizar un análisis fonético y conceptual de
dichas marcas.
30     Por lo tanto, procede admitir dicho motivo.
En cuanto al fondo
31     Por lo que se refiere al fundamento del motivo, basado en interpretación y aplicación erróneas del artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94, procede recordar que, con arreglo a dicha disposición, mediando oposición del titular de
una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos
o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio
en que esté protegida la marca anterior. Dicho riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
32     Sobre este punto, el legislador comunitario ha precisado, en el considerando séptimo del Reglamento nº 40/94, que la apreciación
del riesgo de confusión depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación
que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo, así como
entre los productos o los servicios designados.
33     A este respecto, se desprende de jurisprudencia reiterada que constituye un riesgo de confusión en el sentido del artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [véanse en este sentido, en
relación con la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 17, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, apartado 26].
34     Además, la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos
los factores pertinentes del presente caso (véanse en este sentido, las sentencias SABEL, antes citada, apartado 22; Lloyd
Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, apartado 40; el
auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 28; la sentencia Medion, antes citada, apartado 27, y la sentencia de
23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C‑206/04 P, Rec. p I‑2717, apartado 18).
35     Según una jurisprudencia igualmente reiterada, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las
marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por
éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el
consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global
de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles
no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas SABEL, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer,
apartado 25; Medion, apartado 28, y Mülhens/OAMI, apartado 19; y el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 29).
36     Debe añadirse que, a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, procede determinar
su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes
elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan
(véase la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 27).
37     En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia subrayó, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia,
que se recuerda en el apartado 35 de la presente sentencia, según la cual la apreciación global del riesgo de confusión debe
basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto.
38     No obstante, el Tribunal de Primera Instancia precisó en el apartado 54 de la sentencia recurrida que, si la marca cuyo registro
se solicita es una marca compuesta de carácter gráfico, la apreciación de la impresión de conjunto de esta marca, así como
la determinación de un eventual elemento dominante de ésta, deben llevarse a cabo mediante un análisis gráfico. Añadió que,
en este supuesto, sólo en la medida en que un posible elemento dominante implique aspectos semánticos de tipo no gráfico,
debe realizarse, en su caso, la comparación entre este elemento, por una parte, y la marca anterior, por otra, tomando en
consideración también esos otros aspectos semánticos, como aspectos fonéticos o conceptos abstractos relevantes.
39     Partiendo de estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del análisis de los signos en conflicto,
consideró en primer lugar que la marca cuyo registro se solicita tenía como elemento dominante la representación de un plato
redondo adornado con limones. Seguidamente, dedujo en los apartados 62 a 64 de la sentencia recurrida que no procedía analizar
las características fonéticas o conceptuales del resto de elementos de dicha marca. Finalmente, concluyó, en el apartado 66
de dicha sentencia, que el predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones sobre los otros
elementos de la marca solicitada impedía cualquier riesgo de confusión basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas
o conceptuales de los términos «limonchelo» y «limoncello» que figuran en las marcas controvertidas.
40     Pues bien, al proceder de este modo, el Tribunal de Primera Instancia no realizó una apreciación global del riesgo de confusión
entre las marcas en conflicto.
41     En efecto, procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del examen de la existencia
de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un
componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando
las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la
memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios
de sus componentes (véase el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32, y la sentencia Medion, antes citada,
apartado 29).
42     Como señaló la Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, sólo en el caso de que todos los restantes componentes
de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.
43     De lo dicho se deduce que el Tribunal de Primera Instancia aplicó de manera errónea el artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94.
44     Por consiguiente, está fundada la alegación de la OAMI de que la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho.
45     De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede anular la sentencia recurrida.
46     Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, éste podrá, en caso de anulación
de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva.
47     En el presente litigio, procede devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia y reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)      Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI – Limiñana
y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04).
2)      Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
3)      Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.