CELEX: 62002TJ0269
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Sanamerkkiä RUFFLES koskeva yhteisön tavaramerkkihakemus
Aikaisempi kansallinen RIFFELS-sanamerkki
Vieläkin aikaisempi kansallinen RUFFLES-sanamerkki
Kansallisten ja yhteisön tavaramerkkien samanaikainen olemassaolo ja samanarvoisuus

Asian tausta
1       PepsiCo, Inc. teki 1.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä
koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki RUFFLES.
3       Tavarat, joita varten kyseistä rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30 ja vastaavat seuraavien luokkien kuvausta:
–       luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; kiinteät lihaliemitiivisteet; säilötyt, kuivatut ja keitetyt hedelmät sekä vihannekset;
hyytelöt, hillot, soseet; munat, maito ja maitotuotteet; elintarvikeöljyt ja ‑rasvat”;
–       luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saagojauho, kahvin korvikkeet; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset
ja makeiset, elintarvikejäätelöt; hunaja, melassisiirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, (mauste)kastikkeet;
mausteet; mehujäät”.
4       Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 22.12.1997 Yhteisön tavaramerkkilehdessä.
5       Väliintulija Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (aiemmin Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG) teki asetuksen N:o 40/94
42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
6       Väitteen perusteeksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun
tavaramerkin, joka koski ”kuivattuja vihanneksia” (luokka 29) ja ”vilja‑, leivonnais‑ ja makeisvalmisteita” (luokka 30), joita
kyseisellä tavaramerkillä tarkoitettiin, ja väliintulijan Saksassa rekisteröimän sellaisen aikaisemman kotimaisen tavaramerkin
RIFFELS välillä, joka koski tämän aikaisemman merkin kattamia ”perunalastuja”.
7       Väiteosasto hyväksyi väitteen 23.11.1999 tekemällään päätöksellä ”kuivattujen vihannesten” ja ”leivonnais‑ ja makeisvalmisteiden”
osalta siitä syystä, että kun riidanalaisten merkkien tarkoittamien tavaroiden välinen samanlaisuus ja osittainen samankaltaisuus
sekä kyseisten merkkien samankaltaisuus otettiin huomioon, näiden kahden tavaramerkin välillä oli olemassa sekaannusvaara.
Se hylkäsi sitä vastoin ”viljavalmisteita” koskevan väitteen.
8       Kantaja haki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 24.1.2000 SMHV:ssä muutosta väiteosaston päätökseen. Se jätti 23.6.2000
kirjelmän muutoksenhaun syistä.
9       Väliintulija jätti 2.5.2001 kantajan muutoksenhakua koskevat huomautuksensa, jotka tiedottamistarkoituksessa annettiin tiedoksi
viimeksi mainitulle SMHV:n 4.5.2001 päivätyllä kirjeellä.
10     Kantaja pyysi 13.6.2001 päivätyllä kirjeellä, että valituslautakunta kehottaisi sitä asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan
nojalla esittämään uusia huomautuksia.
11     Valituslautakunta hylkäsi tämän pyynnön 27.6.2001 päivätyllä kirjeellä.
12     SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi muutoksenhaun 10.6.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös),
joka annettiin tiedoksi kantajalle 24.6.2002. Valituslautakunta totesi ensin, että valitus perustui yksinomaan väitteelle,
jonka mukaan kantaja oli Saksassa väliintulijan oikeutta aikaisemman oikeuden haltija, ja katsoi, ettei tällä väitteellä voitu
asettaa kyseenalaiseksi väiteosaston päätöstä. Tällä aikaisemmalla kansallisella rekisteröinnillä ei nimittäin ollut väitemenettelyn
lopputuloksen kannalta merkitystä, ainakaan kantaja ei ollut osoittanut, että tällainen rekisteröinti olisi ollut olemassa
(riidanalaisen päätöksen 17–21 kohta).

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset
13     Kantaja on 2.9.2002 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jättämällään kannekirjelmällä nostanut nyt esillä olevan
kanteen.
14     Väliintulija ja SMHV ovat 23.1. ja 31.1.2003 jättäneet vastineensa. Väliintulija on 27.1.2003 täydentänyt vastinettaan tietyillä
asiakirjoilla.
15     Kantaja on 5.3.2003 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla pyytänyt ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimelta lupaa vastauskirjelmän jättämiseen ja vaatinut, että se ratkaisisi kantajan aikaisemmin esittämän
pyynnön, joka liittyi Lovells-nimisen saksalaisen asianajotoimiston laatimaan lausuntoon kantajan itselleen vaatimasta saksalaisesta
tavaramerkistä.
16     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on 22.4.2004 päivätyllä kirjeellään hylännyt nämä kaksi pyyntöä ja muistuttanut toisen
osalta, että kantajan tehtäviin kuuluu sen näytön esittäminen, johon se haluaa tukeutua, ja että tämä näyttö on esitettävä
työjärjestyksessä asetettujen edellytysten ja määräaikojen mukaisesti.
17     Kantaja on 30.4.2004 päivätyllä kirjeellä jättänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon Lovells-asianajotoimiston
samana päivänä päivätyn lausunnon, joka on otettu jutun asiakirjoihin.
18     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
19     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
20     Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.

Oikeudelliset seikat
21     Kantaja esittää kolme kumoamisperustetta. Ensimmäisessä perusteessaan, joka perustuu puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen,
kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ollut antanut sille tilaisuutta todistaa aikaisemman saksalaisen RUFFLES-tavaramerkkinsä
olemassaoloa. Toisessa perusteessaan, joka perustuu määräämisperiaatteen loukkaamiseen, kantaja moittii valituslautakuntaa
siitä, ettei se ollut ottanut huomioon tätä tavaramerkkiä, jonka olemassaolo oli esitettyyn näyttöön ja siihen nähden, ettei
väliintulija ollut sitä kiistänyt, SMHV:ssä käsitellyn riita-asian perustana oleva kiistaton seikka. Kolmannessa perusteessaan,
joka perustuu yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja samanarvoisuutta koskevan
periaatteen loukkaamiseen, kantaja väittää pääasiallisesti, että jo pelkästään kantajan aikaisemman saksalaisen RUFFLES-tavaramerkin
olemassaolon olisi pitänyt aiheuttaa väitteen hylkääminen.
22     On totta, että kantaja on kiistäessään väitteen SMHV:ssä vedonnut yksinomaan sellaisen saksalaisen RUFFLES-tavaramerkin olemassaoloon,
jonka haltija se väitti olevansa ja joka sen mukaan oli aikaisempi kuin väliintulijan tavaramerkki. Kantajan mukaan väitteen
hylkääminen oli perusteltua jo yksistään tämän olemassaolon vuoksi.
23     Kantaja ei näin SMHV:ssä vireillä olleen menettelyn missään vaiheessa ole vedonnut siihen, että tätä väitettyä tavaramerkkiä
olisi käytetty, todistaakseen, että tämä tavaramerkki ja kantajan tavaramerkki olivat tosiasiallisesti olleet olemassa yhtä
aikaa, mikä olisi voinut olla merkityksellinen seikka siinä arvioinnissa, jonka SMHV asetuksen N:o 40/94 nojalla suoritti
harkitessaan haetun yhteisön tavaramerkin ja väliintulijan tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa.
24     Kantaja ei ole myöskään väittänyt eikä varsinkaan näyttänyt toteen, että se olisi aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsä
perusteella saanut väliintulijan tavaramerkin mitätöidyksi toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa, eikä näyttänyt laittaneensa
vireille tätä koskevaa menettelyä.
25     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tästä, että siitä kysymyksestä riippumatta, oliko kantaja näyttänyt SMHV:ssä
toteen aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsä olemassaolon, pelkästään tällainen olemassaolo ei olisi missään tapauksessa
voinut olla väitteen hylkäämisen perusta. Kantajan olisi vielä pitänyt todistaa, että se oli saanut väliintulijan tavaramerkin
mitätöidyksi toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa.
26     Kansallisen tavaramerkin, tässä tapauksessa väliintulijan tavaramerkin, pätevyyttä ei näet voida riitauttaa yhteisön tavaramerkin
rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pannussa mitätöintimenettelyssä (asia T‑6/01,
Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II‑4335, 55 kohta). Vaikka SMHV:n
tehtäviin kuuluukin väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella tarkistaa, onko väitteen tueksi vedottu kansallinen
tavaramerkki olemassa, sen tehtäviin ei kuulu ratkaista tämän merkin ja toisen merkin välistä ristiriitaa kansallisella tasolla,
sillä tällaisen ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan.
27     Väiteosasto on näin riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa voinut todeta, että ”kansallisen rekisteröinnin – – etusija toiseen
nähden jäsenvaltiossa ei vaiku[ttanut] SMHV:ssä käytävään väitemenettelyyn, koska ei [ollut] näytetty toteen, että [yhteisön
tavaramerkin] hakija olisi vaatinut väitteen tekijän rekisteröinnin julistamista mitättömäksi”.
28     Toisin kuin kantaja väittää, siinä, että SMHV hyväksyy aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuvan väitteen, vaikka
yhteisön tavaramerkin hakija vetoaa vieläkin aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin, ei ole mitään outoa eikä epätavallista,
jos väitteen tekijän tavaramerkin pätevyyttä ei ole riitautettu toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa. Päinvastoin
tällainen ratkaisu noudattaa SMHV:n ja tämän kansallisen viranomaisen välistä toimivallan jakoa.
29     Kantaja esittää muitakin perusteluja. SMHV:n asennoituminen aiheuttaa kantajan mukaan yhtäältä absurdin tilanteen, jossa RUFFLES-sanamerkkiä
koskevan, kantajan tekemän yhteisön tavaramerkkihakemuksen hylkääminen estää tämän hakemuksen muuttamisen kansallista tavaramerkkiä
koskevaksi hakemukseksi vain Saksassa, missä kantajalla jo on rekisteröinti, jolla se voi saattaa markkinoille kyseisiä tavaroita
tällä tavaramerkillä. Toisaalta kantajan mukaan ei ole normaalia, että siltä evätään yhteisön tavaramerkin tarjoama suoja,
jos se käytännössä voi saada tämän suojan kansallisilla rekisteröinneillä. On kuitenkin katsottava, että nämä kaksi väitettä
perustuvat sellaiseen toteen näyttämättä jääneeseen oletukseen, että kantajalla todellakin on oikeus saattaa tuotteensa markkinoille
Saksassa RUFFLES-tavaramerkillä. Asiassa ei nimittäin ole millään tavoin osoitettu, ettei väliintulija voisi RIFFELS-tavaramerkkinsä
perusteella riitauttaa tätä oikeutta.
30     Viittauksesta, jonka kantaja on tehnyt SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.9.2000 (asia R 415/1999-1) tekemään, väitemenettelyyn
liittyvään päätökseen, on todettava, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o
40/94, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, perusteella eikä kyseisten valituslautakuntien aiemman
ratkaisukäytännön nojalla (asia T‑106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑723, 66 kohta
ja asia T‑36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II‑3887, 35 kohta). Tällä viittauksella
ei siis ole merkitystä. Se koskee joka tapauksessa tilannetta, joka on täysin erilainen kuin nyt esillä oleva. Asiassa R 415/1999‑1
yhteisön tavaramerkin hakija, joka ei millään tavoin vedonnut, kuten nyt esillä olevassa asiassa, aikaisempaa kansallista
tavaramerkkiä koskevan oikeuden pelkkään olemassaoloon, oli näet näyttänyt toteen tämän oikeuden ja sen, että se oli tosiasiallisesti
ja rauhanomaisesti yhtä aikaa olemassa väitteentekijän tavaramerkkioikeuden kanssa kansallisella alueella. Valituslautakunta
totesi muun muassa tästä syystä, ettei sekaannusvaaraa ollut ja hylkäsi väitteen (em. SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan
12.9.2000 tekemän päätöksen 22 kohta). Tuossa yhteydessä olisi todellakin ollut ongelmallista hyväksyä väite ja siis evätä
yhteisön suoja, vaikka tavaramerkin hakija saattoi saada saman suojan Euroopan unionin alueella kansallisia oikeussuojateitä
käyttäen (ks. tuon päätöksen 21 kohdan toiseksi viimeinen virke). Nyt esillä olevassa asiassa tilanne on aivan toinen, sillä
on epäselvää, onko kantajan itselleen vaatima saksalaista tavaramerkkiä koskeva oikeus tehokas, eikä asiassa ole näytetty
toteen, että kantaja saattoi kansallisia oikeussuojateitä käyttäen saada yhtä laajan suojan kuin yhteisön rekisteröinnillä.
31     Lopuksi, toisin kuin kantaja väittää, asetuksen N:o 40/94 106 artiklaa ei voida soveltaa analogisesti nyt esillä olevassa
asiassa. Tuo säännös koskee nimittäin jäsenvaltioiden lakiin perustuvaa oikeutta nostaa kansallisissa viranomaisissa kanteita,
jotka perustuvat siihen, että aikaisempia oikeuksia on loukattu käyttämällä myöhempää yhteisön tavaramerkkiä. Kantaja ei nyt
esillä olevassa asiassa ole toimivaltaisessa saksalaisessa viranomaisessa riitauttanut sitä, että Saksassa käytettäisiin sellaista
yhteisön tavaramerkkiä, jolla loukataan aikaisempaa oikeutta, vaan se on riitauttanut SMHV:ssä väitteentekijän saksalaisen
tavaramerkin tehokkuuden. Nyt esillä olevassa asiassa käsillä oleva tilanne ja asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa tarkoitettu
tilanne eivät siis ole samanlaisia. Lisäksi ja kuten edellä on jo todettu, edellä tarkoitettu riitauttaminen kuuluu yksinomaan
Saksan viranomaisten toimivaltaan ja Saksan oikeuden soveltamisalaan.
32     Edellä esitetystä seuraa, että kolmas kumoamisperuste, joka perustuu siihen, että valituslautakunta olisi rikkonut kansallisten
tavaramerkkien ja yhteisön tavaramerkkien samanaikaisen olemassaolon ja samanarvoisuuden periaatetta, on hylättävä.
33     Ensimmäisestä ja toisesta kumoamisperusteesta, jotka perustuvat puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen ja määräämisperiaatteen
loukkaamiseen, on todettava, että kantaja moittii, vieläpä ristiriitaisella tavalla, näillä perusteilla SMHV:tä samalla sekä
siitä, ettei se ole antanut kantajalle tilaisuutta todistaa aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsä olemassaoloa, että siitä,
ettei se ole ottanut huomioon tätä merkkiä, jonka olemassaolo oli kantajan mukaan ollut SMHV:ssä käsitellyn riita-asian perustana
oleva kiistaton seikka. On kuitenkin todettava, ettei kumpikaan näistä kahdesta perusteesta, vaikka ne olisivat perusteltujakin,
ole sellainen, että ne aiheuttaisivat riidanalaisen päätöksen kumoamisen. Kuten edellä on esitetty ja kuten valituslautakunta
on pääasiallisesti riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa todennut, kantajan itselleen vaatiman saksalaisen tavaramerkin pelkkä
olemassaolo ei voi olla perustana väitteen hylkäämiselle, kun väitemenettelyn kohteena olevan tavaramerkin mitätöimistä koskevaa
näyttöä ei ole esitetty. On riidatonta, että kantaja on SMHV:ssä tyytynyt vetoamaan saksalaisen tavaramerkkinsä pelkkään olemassaoloon.
34     Tästä seuraa, että ensimmäinen ja toinen kumoamisperuste ovat vaikutuksettomia.
35     Kantajan aikaisemman saksalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistusta ja Lovells-nimisen asianajotoimiston tämän tavaramerkin
tehokkuudesta suhteessa väliintulijan tavaramerkkiin laatimaa lausuntoa, jotka molemmat kantaja on jättänyt ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimelle, ei voida ottaa tutkittaviksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa
vireillä olevassa oikeudenkäynnissä pyritään valvomaan valituslautakuntien asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla tekemien
päätösten lainmukaisuutta. Tosiseikat, joihin ei ole vedottu SMHV:ssä vaan vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa,
voivat vaikuttaa tämän päätöksen laillisuuteen vain siinä tapauksessa, että SMHV:n olisi pitänyt ottaa ne huomioon viran puolesta.
Saman asetuksen 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta ilmenee tältä osin, että rekisteröinnin epäämiseen liittyviä perusteita koskevassa
menettelyssä SMHV tutkii ainoastaan asianosaisten esittämät perusteet ja vaateet ja ettei sillä ole velvollisuutta ottaa viran
puolesta huomioon sellaisia seikkoja, joihin asianosaiset eivät ole vedonneet. Tästä seuraa, ettei valituslautakunnan päätöstä
voida asettaa kyseenalaiseksi tällaisilla seikoilla (viimeksi asia T‑115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), tuomio
13.7.2004, Kok. 2004, 13 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
36     Kaikki edellä esitetyt seikat huomioon ottaen nyt esillä oleva kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
37     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja koska SMHV on vaatinut
oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.
38     Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan nojalla ja koska väliintulija ei ole vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, se
velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit
ja mallit) oikeudenkäyntikulut.
3)
Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2005.
H. Jung

M. Vilaras
kirjaaja

viidennen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.