CELEX: 62005CJ0145
Tavaramerkit
Direktiivi 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan b alakohta
Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara
Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää

1       Ennakkoratkaisukysymys koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun
ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.
2       Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Levi Strauss & Co. (jäljempänä Levi Strauss) ja toisaalta
Casucci SpA (jäljempänä Casucci) ja joka koskee sitä, että tämä jälkimmäinen on myynyt farmarihousuja, jotka on varustettu
merkillä, joka väitetysti loukkaa tavaramerkkiä, jonka haltija Levi Strauss on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt
3       Direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa säädetään seuraavaa:
”Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä
suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos
tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden
käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu
lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn
merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden
tai palvelujen välillä; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen
lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä.”
4       Saman direktiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä;
– –
3.      Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
– – ”
5       Direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”2.      Tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:
a)      siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta
tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;
– – ”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
6       Vuonna 1980 Levi Strauss rekisteröi Benelux-maissa kuviomerkin nimeltään ”mouette” (lokki), joka muodostuu viisikulmaisen
taskun keskiosaan ommellun kaksoistikkauksen, joka kaartuu keskeltä kohti taskun alakulmaa, kuvauksesta, joka esitetään alla,
tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten.
7       Casucci saattoi Benelux-maissa markkinoille farmarihousuja, joissa oli merkki, joka muodostui takataskuihin ommellusta kaksoistikkauksesta,
joka kaartuu keskeltä kohti taskun yläosaa ja joka esitetään alla:
8       Koska Levi Strauss katsoi, että Casucci loukkasi tällä tavoin oikeuksia, jotka se sai rekisteröidystä tavaramerkistä ”mouette”,
se haastoi kyseisen yhtiön 11.3.1998 päivätyllä haasteella tribunal de commerce de Bruxellesiin ja vaati Casuccin velvoittamista
lopettamaan riidanalaisen merkin käyttö vaatteidensa myynnissä. Se vaati lisäksi Casuccin velvoittamista maksamaan vahingonkorvausta.
9       Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Levi Straussin vaatimukset 28.10.1999 antamallaan tuomiolla, tämä valitti
cour d’appel de Bruxellesiin. Tässä tuomioistuimessa se väitti, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä
sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on muun muassa otettava kyseessä olevan tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden
aste ja kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden aste, ja toisaalta, että tämä vaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi
aikaisempi tavaramerkki on. Käsiteltävänä olevassa asiassa sen lisäksi, että sen tavaramerkki ja riidanalainen merkki ovat
kantajan mukaan ulkoasultaan samankaltaiset ja että kyseiset tavarat ovat samat, merkitystä on sillä, että tavaramerkki ”mouette”
on tavaramerkki, joka on erittäin erottamiskykyinen kekseliään sisältönsä ja vuosikymmeniä jatkuneen runsaan käyttönsä vuoksi.
10     Cour d’appel de Bruxelles kuitenkin hylkäsi Levi Straussin valituksen, koska se katsoi, että riidanalaisen merkin ja tavaramerkin
”mouette” välinen samankaltaisuuden aste oli heikko, ja erityisesti, että tavaramerkkiä ei enää voitu pitää erittäin erottamiskykyisenä.
Kyseinen tavaramerkki muodostuu tämän tuomioistuimen mukaan osittain osatekijöistä, jotka ovat nykyään tavallisia ominaispiirteitä
kyseessä olevissa tavaroissa, koska niiden käyttö on hyvin yleistä ja jatkuvaa, ja tämä käyttö on väistämättä heikentänyt
huomattavasti kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä, koska sillä ei voi olla minkäänlaista sen osatekijöihin sellaisinaan perustuvaa
erottamiskykyä.
11     Levi Strauss valitti Cour de cassationiin. Se väitti tässä tuomioistuimessa, että Casucci näytti väittävän, että tavaramerkki
”mouette” oli edelleen erittäin erottamiskykyinen vuonna 1997 ja että se menetti tämän erottamiskyvyn vuonna 1998, joka on
vuosi, jolloin hankittiin farmarihousuja, joiden jakelu Benelux-maihin merkitsi sen mukaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn
heikkenemistä. Cour d’appel de Bruxellesin olisi tässä yhteydessä pitänyt Levi Straussin mukaan noudattaa Benelux-tuomioistuimen
asiassa Quick (A 93/3) 13.12.1994 antamassaan tuomiossa omaksumaa kantaa, jonka mukaan sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki
erittäin erottamiskykyinen, tuomioistuimen on tarkasteltava asiaa ajankohtana, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää eli
sen mukaan vuonna 1997, ja että tästä voidaan poiketa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt
erottamiskykynsä kokonaan tai osittain kyseisen ajankohdan jälkeen, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä erottamiskyvyn
menettäminen johtuu kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Käsiteltävänä olevassa asiassa
kyseinen cour d’appel tarkasteli kuitenkin Levi Straussin mukaan sekaannusvaaran arvioimiseksi tilannetta tuomionsa julistamispäivänä
eikä ajankohtana, jolloin riidanalaista merkkiä oli alettu käyttää. Vaikka cour d’appel de Bruxelles katsoi, että se, että
kyseisen tavaramerkin osatekijät ovat yleisiä, on heikentänyt huomattavasti sen erottamiskykyä, se ei Levi Straussin mukaan
kuitenkaan todennut, että tämän erottamiskyvyn huomattava heikentyminen sen jälkeen, kun riidanalaista merkkiä alettiin käyttää,
johtui osittain tai kokonaan Levi Straussin toiminnasta tai laiminlyönnistä. Kyseinen cour d’appel ei näin ollen voinut Levi
Straussin mukaan katsoa perustellusti, että tavaramerkki ”mouette” ei enää ole erittäin erottamiskykyinen tavaramerkki.
12     Tässä tilanteessa Cour de cassation on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:
”1)      Kun tuomioistuin määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on saatu pätevästi sen erottamiskyvyn perusteella, [direktiivin
89/104] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta, onko sen otettava huomioon yleisön käsitys ajankohtana, jolloin
se tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttö alkoi, jonka väitetään loukkaavan tavaramerkkiä?
2)      Jos vastaus on kieltävä, voiko tuomioistuin ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen millä tahansa hetkellä sen jälkeen,
kun väitetty loukkaava käyttö alkoi? Voiko se erityisesti ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen ajankohtana, jolloin
se antaa ratkaisunsa?
3)      Kun tuomioistuin ensimmäisessä kysymyksessä mainittua arviointiperustetta soveltaen toteaa, että tavaramerkkiä on loukattu,
voiko se perustellusti lain mukaan määrätä loukkaavan merkin käytön lopettamisesta?
4)      Olisiko vastaus kysymykseen toinen, jos kantajan tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen,
kun tavaramerkkiä loukkaava käyttö on alkanut, mutta vain silloin, kun tämä menettäminen johtuu kokonaan tai osittain kyseisen
tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen ja toinen kysymys
13     Kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tuomioistuimen – kun se
määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, direktiivin 89/104 5 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta – otettava huomioon kohdeyleisön käsitys joko silloin, kun kyseistä tavaramerkkiä
loukkaavaa merkkiä alettiin käyttää, tai milloin tahansa tämän jälkeen tai kun tuomioistuin antaa ratkaisunsa.
14     Ensinnäkin kun direktiivin 89/104 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää kolmansia käyttämästä samaa
tai samankaltaista merkkiä, kun sekaannusvaara on olemassa, ja kun siinä luetellaan tällaisen merkin käyttötavat, jotka voidaan
kieltää, siinä pyritään suojaamaan tätä haltijaa merkkien sellaiselta käytöltä, joka voi loukata tätä tavaramerkkiä.
15     Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen korostanut, että jotta voidaan varmistaa tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että
tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on
tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran
tai palvelun tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä, tavaramerkin haltijaa on suojattava sellaisilta kilpailijoilta,
jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tavaroita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella
tavaramerkillä (ks. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta ja asia C-206/01, Arsenal
Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 50 kohta). Näin on oltava myös tilanteessa, jossa kyseisen merkin
ja tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi niiden välillä on sekaannusvaara.
16     Jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi riittävän tehokkaita toimenpiteitä, jotta henkilöt,
joita asia koskee, voivat tosiasiallisesti vedota siinä myönnettyihin oikeuksiin kansallisissa tuomioistuimissa (ks. mm. asia
14/83, von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984, Kok. 1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 18 kohta ja asia 222/84, Johnston,
tuomio 15.5.1986, Kok. 1986, s. 1651, Kok. Ep. VIII, s. 621, 17 kohta).
17     Tavaramerkin haltijan oikeus tavaramerkkinsä suojaan sen loukkauksia vastaan ei kuitenkaan olisi todellinen eikä tehokas,
jos se ei sallisi kohdeyleisön käsityksen huomioon ottamista hetkellä, jona tavaramerkkiä muistuttavan tavaramerkin tai merkin
käyttö alkoi.
18     Jos sekaannusvaaraa arvioitaisiin sen päivän jälkeen, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää, merkin käyttäjä voisi saada
asiatonta hyötyä omasta lainvastaisesta käyttäytymisestään vetoamalla suojatun tavaramerkin tunnettuuden heikkenemiseen, josta
se itse olisi vastuussa tai johon se olisi itse myötävaikuttanut.
19     Lopuksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta seuraa, että tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun
tavaramerkistä on sen rekisteröintipäivän jälkeen tullut sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa
sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity. Näin ollen lainsäätäjä on
katsonut vertailemalla tavaramerkin haltijan ja sen kilpailijoiden välisiä intressejä, jotka liittyvät merkkien vapaana pitämiseen,
tämän säännöksen antaessaan, että tavaramerkin haltijaa vastaan voidaan esittää väite kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn
menettämisestä ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä erottamiskyvyn menettäminen johtuu sen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä.
Niin kauan kuin näin ei ole ja erityisesti, kun erottamiskyvyn menettäminen liittyy sellaisen kolmannen toimintaan, joka käyttää
tavaramerkkiä loukkaavaa merkkiä, tavaramerkki saa edelleen suojaa.
20     Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1
kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn
perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa
kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.

Kolmas kysymys
21     Tällä kysymyksellä kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko kyseisen merkin käyttö yleisesti ottaen kiellettävä,
kun on todettu, että tällä merkillä on loukattu suojattua tavaramerkkiä sillä hetkellä, jolloin sitä on alettu käyttää.
22     Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdasta seuraa, kun sitä tarkastellaan kansallisen tuomioistuimen esittämään ensimmäiseen
ja toiseen kysymykseen annetun vastauksen valossa, että kun rekisteröidyn tavaramerkin ja samankaltaisen merkin välillä oli
sekaannusvaara sillä hetkellä, jolloin kyseistä merkkiä alettiin käyttää, tämän tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia
käyttämästä tätä merkkiä elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan lupaa.
23     Koska direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa ei säädetä tyhjentävästi tietyistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on
taata haltijan tällainen oikeus, direktiivissä ei edellytetä tiettyä muotoa näiltä toimenpiteiltä, joten toimivaltaisilla
kansallisilla viranomaisilla on tämän osalta tiettyä harkintavaltaa.
24     Direktiiviin 89/104 perustuvien tavaramerkin haltijan oikeuksien todellisen ja tehokkaan suojan vaatimus, joka mainitaan tämän
tuomion 16 kohdassa, merkitsee kuitenkin, että toimivaltaisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian
olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan oikeuksien takaamiseksi ja tavaramerkkiin kohdistuneiden
loukkausten korjaamiseksi. Tämän osalta on erityisesti todettava, että kyseisen merkin käyttämisen kieltäminen on toimenpide,
jolla taataan nämä oikeudet todellisesti ja tehokkaasti.
25     Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin
tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä, kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian
olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan
oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.

Neljäs kysymys
26     Neljännellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko kyseisen merkin käyttäminen kiellettävä, kun
tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun tätä merkkiä alettiin käyttää, ja kun tämä
erottamiskyvyn menettäminen johtuu kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä.
27     Vaikka direktiivin 89/104 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle tiettyjä oikeuksia, tässä direktiivissä otetaan myös
huomioon haltijan toiminta näiden oikeuksien suojan laajuuden määrittämiseksi.
28     Niinpä tämän direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla, joka on sallinut jäsenvaltiossa
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tästä käytöstä tietoisena,
ei enää ole periaatteessa oikeutta vaatia aikaisemman tavaramerkin perusteella myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista
eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty. Samoin
direktiivin 10 artiklassa säädetään, että jos tavaramerkin haltija ei rekisteröintimenettelyn päättymisen jälkeen ole ottanut
jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos
tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin
sovelletaan tässä samassa direktiivissä säädettyjä seuraamuksia. Lopuksi direktiivin 89/104 12 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan
tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, jos tavaramerkkiä ei ole käytetty tosiasiallisesti viiden vuoden yhtäjaksoisen
määräajan kuluessa tai jos siitä on tullut sen haltijan toiminnan vuoksi tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys.
29     Näistä säännöksistä ilmenee, että direktiivillä 89/104 pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan
intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit
vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (ks. värien vapaana pitämisen tarpeen osalta tilanteessa, jossa
väri itse rekisteröidään tavaramerkiksi, asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793).
30     Tästä seuraa, että niiden oikeuksien suoja, jotka tavaramerkin haltijalle kyseisessä direktiivissä annetaan, ei ole ehdoton,
koska tätä suojaa on kyseisten intressien tasapainottamiseksi muun muassa rajattu tapauksiin, joissa haltija osoittaa olevansa
riittävän tarkkaavainen ja vastustavansa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä.
31     Tällainen tarkkaavaista toimintaa koskeva vaatimus ei sitä paitsi rajoitu tavaramerkkien suojaan, vaan sitä voidaan soveltaa
muihin yhteisön oikeuden aloihin, kun oikeussubjekti vaatii oikeutta, joka perustuu tähän oikeusjärjestykseen.
32     Tämän tuomion 28 kohdassa muistutettiin, että tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun tavaramerkistä on haltijan
toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty
nimitys, jota varten se on rekisteröity.
33     Näin ollen kun tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä haltijansa toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että
siitä on tullut tässä säännöksessä tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys, sen haltija ei voi enää vedota oikeuksiin, jotka
sille kyseisen direktiivin 5 artiklassa annetaan.
34     Tällainen toimimatta jättäminen voi myös muodostua siitä, että tavaramerkin haltija ei ole turvautunut ajoissa 5 artiklaan
vaatiakseen toimivaltaista viranomaista kieltämään kyseisiä kolmansia käyttämästä merkkiä, jonka osalta on olemassa sekaannusvaara
tämän tavaramerkin kanssa, koska tällaisten vaatimusten tavoitteena on nimenomaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn pysyttäminen.
35     Tämän tuomion 29 ja 30 kohdassa esitetyt huomautukset huomioon ottaen toimivaltaisen tuomioistuimen on tutkittava, onko oikeudet
menetetty erityisesti tällaisen toimimatta jättämisen vuoksi, ja tämä koskee myös menettelyä, jossa pyritään suojaamaan direktiivin
89/104 5 artiklassa myönnettyä yksinoikeutta ja jonka tavaramerkin haltija on mahdollisesti saattanut vireille myöhässä. Jos
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettämisen huomioon ottaminen tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä kuuluisi
yksinomaan jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tästä voisi seurata, että tavaramerkin haltijoita suojattaisiin eri
tavoin kulloinkin kyseessä olevan lain mukaan. Direktiivin johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa ”tärkeäksi” mainittua
tavoitetta ”samasta suojasta kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä” ei tässä tapauksessa saavutettaisi (ks. todistustaakan
osalta, kun on kyse haltijan yksinoikeuden loukkauksesta, asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005, Kok. 2005,
73 ja 74 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
36     Näin ollen kun tämä menettäminen on todettu, toimivaltainen tuomioistuin ei voi kieltää kyseisen merkin käyttöä, vaikka sillä
hetkellä, jolloin kyseistä merkkiä alettiin käyttää, sen ja kyseisen tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara.
37     Näin ollen neljänteen kysymykseen on vastattava, että kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen
tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut
direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.

Oikeudenkäyntikulut
38     Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on
pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin
merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.
2)
Kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä,
kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat
tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin
voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.
3)
Kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen
haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: ranska.