CELEX: 62002CJ0064
Hogere voorziening
Gemeenschapsmerk
Woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT
Absolute weigeringsgrond
Onderscheidend vermogen
Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94

In haar hogere voorziening verzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
(hierna: „BHIM”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 11 december
2001, Erpo Möbelwerk/BHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T‑138/00, Jurispr. blz. II‑3739; hierna: „bestreden arrest”),
houdende vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 (zaak R 392/1999‑3),
waarbij, zakelijk weergegeven, het beroep is verworpen dat Erpo Möbelwerk GmbH (hierna: „Erpo”) had ingesteld tegen de weigering
van de onderzoeker van het BHIM om de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als gemeenschapsmerk in te schrijven
voor verschillende klassen van waren, waaronder met name meubelen.
Het rechtskader
Artikel 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz.
1) bepaalt:
„1.
Geweigerd wordt inschrijving van:
[...]
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst
of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk
zijn geworden;
[...]
3.
Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend
vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”
Artikel 12 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen”,
bepaalt:
„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer
gebruik te maken:
[...]
b)
van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
De feiten van het geschil
Bij brief van 23 april 1998 heeft Erpo het BHIM verzocht om inschrijving als gemeenschapsmerk van de woordcombinatie DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT voor waren van klasse 8 (handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels), klasse 12 (voertuigen
en onderdelen daarvan) en klasse 20 (woonkamermeubelen, met name gestoffeerde meubelen, zitmeubelen, stoelen, tafels, kastmeubelen,
alsmede kantoormeubelen) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie
van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
Nadat de onderzoeker van het BHIM bij beslissing van 4 juni 1999 de aanvraag had afgewezen op grond dat deze woordcombinatie
een kenmerk van de betrokken waren aanduidde en elk onderscheidend vermogen miste, heeft Erpo beroep ingesteld tegen deze
beslissing.
Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker vernietigd voorzover
deze de aanvraag had afgewezen voor de waren van klasse 8. Voor het overige heeft zij het beroep verworpen op grond dat, zakelijk
weergegeven, de betrokken woordcombinatie niet voldeed aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening
nr. 40/94.
De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 23 mei 2000, heeft Erpo beroep ingesteld, strekkende tot vernietiging
van de litigieuze beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij het bestreden arrest toegewezen.
In de punten 22 tot en met 29 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het eerste middel, te weten schending
van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gegrond was, aangezien, ook indien wordt aangenomen dat het bestanddeel
„Bequemlichkeit” (dat „gerieflijkheid” betekent) op zich wijst op een kwaliteit van de betrokken waren waarmee het in aanmerking
komende publiek bij zijn aankoopbeslissing rekening kan houden, de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, gelet op
alle bestanddelen en op de totaalindruk ervan, niet kan worden beschouwd als een geheel dat uitsluitend bestaat uit tekens
of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kwaliteit van de betrokken waren.
Vervolgens heeft het Gerecht het tweede middel onderzocht, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94.
In de punten 41 en 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit middel eveneens moest worden aanvaard,
omdat de kamer van beroep in wezen het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken term heeft afgeleid uit het beschrijvende
karakter ervan, terwijl uit de punten 22 tot en met 29 van het bestreden arrest, die betrekking hebben op het eerste middel,
voortvloeit dat de litigieuze beslissing op dit punt op een verkeerde rechtsopvatting berust.
In de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het tweede middel eveneens gegrond
was, gelet op de volgende overwegingen:
„43
Voorts beroept de kamer van beroep zich in punt 30 van de bestreden beslissing nog op het feit dat de woordcombinatie DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT werd gekenmerkt door het ontbreken ‚van een aanvullend verbeeldingselement’. Bovendien heeft het
Bureau in zijn memorie van antwoord betoogd dat ‚slogans iets extra’s, namelijk originaliteit, moeten hebben om als merk te
kunnen dienen’ en dat een dergelijke originaliteit bij de betrokken term ontbrak.
Blijkens de rechtspraak van het Gerecht kan het gebrek aan onderscheidend vermogen niet worden aangenomen op grond van het
ontbreken van een –aanvullend – verbeeldingselement [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action),
T‑135/99, Jurispr. blz. II‑379, punt 31; Taurus-Film/BHIM (Cine Comedy), T‑136/99, Jurispr. blz. II‑397, punt 31, en 5 april
2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T‑87/00, Jurispr. blz. II‑1259, punten 39 en 40]. Voorts behoren op
slogans geen strengere criteria te worden toegepast dan op andere soorten tekens.
Voorzover de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing nog heeft gewezen op een gebrek aan een ‚conceptueel
spanningsveld met een verrassingseffect en dus een herkenningseffect’, zij opgemerkt dat dit in werkelijkheid alleen haar
vaststelling inzake het ontbreken ‚van een aanvullend verbeeldingselement’ omschrijft.
Verwerping van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
zou alleen gerechtvaardigd zijn geweest indien was aangetoond dat in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen,
de woordcombinatie ‚das Prinzip der ...’ (‚het principe van ...’) gewoonlijk wordt gebruikt samen met een woord dat een kenmerk
van de betrokken waren of diensten aanduidt. De bestreden beslissing bevat evenwel geen enkele vaststelling in die zin. Ook
heeft het Bureau noch in zijn stukken noch ter terechtzitting het bestaan van een dergelijk gebruik aangevoerd.”
Op die gronden heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.
De hogere voorziening
In zijn hogere voorziening concludeert het BHIM dat het het Hof behage:
–
het bestreden arrest te vernietigen;
–
het beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 in zaak R 392/1999‑3 te verwerpen
en, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen voor verdere afdoening;
–
de andere partij in de procedure te verwijzen in de kosten van de procedures in eerste aanleg en in hogere voorziening.
Erpo concludeert dat het het Hof behage:
–
de hogere voorziening af te wijzen;
–
het bestreden arrest te bevestigen;
–
het BHIM te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten die in het kader van de hogere voorziening in aanmerking komen
voor vergoeding.
Bij beschikking van de president van het Hof van 9 september 2002 is het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
toegelaten tot interventie ter ondersteuning van de conclusies van het BHIM.
Argumenten van partijen
Met zijn enige middel betoogt het BHIM dat, door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat de inschrijving van een
merk alleen kan worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen wanneer is aangetoond dat het gaat om een teken
dat gewoonlijk wordt gebruikt in de betrokken commerciële kringen, het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr.
40/94 heeft geschonden.
Het BHIM voert dienaangaande aan dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet zijn gebaseerd op een
voorafgaand onderzoek van de waarschijnlijkheid dat het merk het betrokken publiek in concreto in staat stelt te herkennen
dat de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, van een bepaalde onderneming en niet van een andere afkomstig
zijn, of in elk geval onder de volle verantwoordelijkheid van de houder van het merk zijn vervaardigd of worden verhandeld.
Gelijk kleurmerken of driedimensionale merken, maar anders dan loutere woord‑ of beeldmerken, zou voor uit slogans bestaande
merken – zoals in casu – vereist zijn dat zij een aanvullend element van vormgeving bevatten dat hun onderscheidend vermogen
geeft. Dit vereiste vloeit voort uit de omstandigheid dat het gaat om tekens die meestal een loutere reclamefunctie hebben
en er niet toe strekken, de oorsprong van de goederen aan te duiden.
Bovendien stelt het BHIM dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk geen rekening behoort te worden
gehouden met het eventuele gebruik ervan op de markt. Weliswaar dient de aanvraag te worden afgewezen op de grondslag van
artikel 7, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 40/94, indien blijkt dat het betrokken teken a priori geschikt is om de
betrokken waren en diensten te onderscheiden, maar dat dit teken – of soortgelijke woorden – gewoonlijk door het betrokken
publiek worden gebruikt. Indien het betrokken teken evenwel – zoals in casu het geval is – a priori niet geschikt is om de
betrokken waren en diensten te onderscheiden, dient de inschrijving ervan als merk te worden geweigerd op grond van artikel
7, lid 1, sub b, van deze verordening, zonder dat moet worden aangetoond dat het gewoonlijk door het betrokken publiek wordt
gebruikt.
Erpo betoogt daarentegen dat het door het BHIM tegen punt 46 van het bestreden arrest aangevoerde middel niet gegrond is.
Uit de punten 28 en 42 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van
het betrokken merk voortvloeit uit de samenvoeging van de woordcombinatie „Das Prinzip der…” met het beschrijvende bestanddeel
„Bequemlichkeit”. Het Gerecht zou evenwel niet het bewijs van een algemeen gebruik van de betrokken woordcombinatie als geheel
hebben geëist. Het heeft niet vastgesteld dat het gebruik van de woordcombinatie „Das Prinzip der…” het beschrijvende bestanddeel
versterkt. Hieruit heeft het afgeleid dat de litigieuze beslissing geen objectieve motivering bevatte van de weigering tot
inschrijving wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
Voorts voert Erpo aan dat de inschrijving als merk van de betrokken slogan overigens niet tot gevolg heeft dat de concurrenten
de combinatie van de woorden „Prinzip” (principe) en „Bequemlichkeit” (gerieflijkheid) niet langer mogen gebruiken. Artikel
12, sub b, van verordening nr. 40/94 zou hieraan met name in de weg staan. Laatstgenoemde bepaling voorziet haars inziens
in een voldoende bescherming van de mededinging om een liberale praktijk van inschrijving – waarbij bescherming van het aangevraagde
merk in twijfelgevallen mogelijk is – als gerechtvaardigd te beschouwen.
Daarnaast betwist Erpo dat voor het onderscheidend vermogen van een merk dat uit een slogan bestaat, een aanvullend element
van vormgeving is vereist wegens de loutere reclamefunctie van een dergelijk teken. Zowel in de rechtspraak van het Gerecht
als in de praktijk van het BHIM zou namelijk vaststaan dat de reclamefunctie van een slogan het onderscheidend vermogen ervan
niet uitsluit.
De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de in het bestreden arrest verrichte analyse van het onderscheidend vermogen
in strijd is met de rechtspraak van zowel het Hof als het Gerecht zelf. In casu zou het Gerecht met name geen juiste toepassing
hebben gemaakt van het gemeenschapsrecht op grond waarvan is vereist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen
van een merk rekening wordt gehouden met de aard ervan. Bovendien heeft het Gerecht dit onderscheidend vermogen vanuit een
onjuiste invalshoek vastgesteld.
Volgens deze regering volgt uit de rechtspraak dat, om te voldoen aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen, een merk
op ondubbelzinnige wijze de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten moet aanduiden. Een teken kan deze herkomst
niet waarborgen indien volgens de vermoedelijke verwachtingen van de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren
en diensten, bij deze persoon een waarachtige twijfel omtrent die herkomst blijft bestaan.
Volgens deze regering is het weliswaar zo dat de rechtsbeginselen die bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van
een merk moeten worden toegepast, voor alle categorieën van merken dezelfde zijn. Toch moet bij de toepassing van deze beginselen
rekening worden gehouden met de context en met name met de aard van het betrokken merk, zoals blijkt uit de rechtspraak inzake
driedimensionale merken welke uit de vorm van de waar bestaan [arresten Gerecht van 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM
(Vierkant wit tablet met gele en blauwe spikkels), T‑119/00, Jurispr. blz. II‑2761, punten 53‑55, en 7 februari 2002, Mag
Instrument/BHIM, T‑88/00, Jurispr. blz. II‑467, punten 33‑35, alsook punt 12 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo
Colomer in de zaak Linde e.a. (arrest van 8 april 2003, C‑53/01–C‑55/01, Jurispr. blz. I‑3161)].
De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat het merk dat in de onderhavige zaak aan de orde is, in wezen een reclameslogan
is die de beginselen op basis waarvan de betrokken waren zijn vervaardigd, wil overbrengen. Welnu, een gemiddelde consument
zal minder geneigd zijn om een reclameslogan, vooral wanneer deze naar de specifieke kenmerken van de waren en diensten verwijst,
op te vatten als een teken dat de herkomst van de waren aanduidt en uitsluitend de onderneming identificeert die deze waren
heeft geproduceerd. Indien een dergelijke slogan evenwel een sterke indruk maakt omdat hij gewoonlijk niet wordt gebruikt
voor de betrokken waren en diensten, zou de gemiddelde consument de slogan uiteindelijk – los van de reclamefunctie ervan –
als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren en diensten kunnen beschouwen.
De kamer van beroep van het BHIM zou terecht rekening hebben gehouden met deze overweging. Het Gerecht zou evenwel in het
bestreden arrest de aard van het merk niet of onvoldoende in aanmerking hebben genomen bij de beoordeling van het onderscheidend
vermogen ervan.
Bovendien voert de regering van het Verenigd Koninkrijk aan dat het Gerecht, voorzover punt 46 van het bestreden arrest inhoudt
dat inschrijving van het betrokken teken alleen kon worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen indien
de woordcombinatie „Das Prinzip der…” in zakenberichten en in de reclame gewoonlijk werd gebruikt, artikel 7, lid 1, sub b
en c, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
Het Gerecht zou de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 hebben verward met deze van lid 1,
sub d, van ditzelfde artikel. Het vereiste dat voor de weigering van inschrijving wordt aangetoond dat het merk in de handel
gebruikelijk is geworden voor de betrokken waren en diensten, is namelijk alleen op deze laatste bepaling van toepassing en
niet op de eerstgenoemde (arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Jurispr. blz. I‑6959, punt 35). De bepalingen
sub b en c van artikel 7, lid 1, van deze verordening zouden autonome gronden voor weigering van inschrijving van een teken
bevatten, ongeacht de kennelijke overlapping van hun respectieve werkingssfeer.
Beoordeling door het Hof
Om te beginnen zij erop gewezen dat het enige middel van het BHIM, dat het onderscheidend vermogen van het merk betreft en
aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is ontleend, slechts expliciet betrekking heeft op punt
46 van het bestreden arrest. Dit punt is evenwel onlosmakelijk verbonden met de onmiddellijk eraan voorafgaande punten 43
tot en met 45, zodat het middel van het BHIM in het kader van de gehele in deze punten vervatte motivering moet worden onderzocht.
Overigens hebben de partijen, alsook interveniënte, het voorwerp van de hogere voorziening aldus begrepen, aangezien zij allen
in hun memories de punten 43 tot en met 46 behandelen.
De punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest hebben betrekking op de punten 30 en 31 van de litigieuze beslissing,
waarin wordt geëist dat de slogan een „verbeeldingselement”, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect
dat dan ook blijft aanhaken” bevat om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidende
vermogen niet te missen.
Het Gerecht heeft dit vereiste op goede gronden afgewezen in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest, in hoofdzaak
op grond dat op slogans geen strengere criteria behoren te worden toegepast dan op andere soorten tekens.
Uit de rechtspraak van het Hof blijkt immers dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen wordt geëist dat het merk
– ongeacht tot welke categorie het behoort – geschikt is om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren
en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden [zie in die zin, met betrekking tot artikel 3, lid 1,
sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat identiek is aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest Linde
e.a., reeds aangehaald, punten 42 en 47].
Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat, indien de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende
categorieën merken dezelfde zijn, bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek
niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker
zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (zie arresten van 29 april 2004,
Henkel/BHIM, C‑456/01 P en C‑457/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38; Procter & Gamble/BHIM, C‑468/01 P–C‑472/01 P,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36, en Procter & Gamble/BHIM, C‑473/01 P en C‑474/01 P, nog niet gepubliceerd
in de Jurisprudentie, punt 36).
Het is niet uitgesloten dat de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak eveneens relevant is voor
woordmerken die, zoals in casu, uit reclameslogans bestaan. Dit zou met name het geval kunnen zijn indien bij de beoordeling
van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk wordt vastgesteld dat deze een reclamefunctie heeft, die er bijvoorbeeld
in bestaat de kwaliteit van de betrokken waar te roemen, en dat het belang van deze functie niet duidelijk ondergeschikt is
aan zijn functie als merk, namelijk de herkomst van de waar te waarborgen. In dat geval kunnen de autoriteiten immers rekening
houden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af
te leiden (zie in die zin arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 36).
De moeilijkheden die sommige categorieën merken – zoals merken die uit een reclameslogan bestaan – wegens de aard ervan kunnen
opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, vormen evenwel geen
rechtvaardigingsgrond om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend
vermogen zoals dit in de rechtspraak wordt uitgelegd, zoals in de punten 32 tot en met 34 van het onderhavige arrest in herinnering
is gebracht. Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing terecht vernietigd op grond dat een verschillend en strenger
criterium was toegepast ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die uit reclameslogans bestaan.
Na in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest het in de litigieuze beslissing ter beoordeling van het onderscheidend
vermogen van het betrokken merk gehanteerde criterium op goede gronden te hebben verworpen, heeft het Gerecht in punt 46 van
het bestreden arrest een ander criterium gebruikt, namelijk het criterium dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen
mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie
gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing
niet zou zijn onderzocht.
Indien wordt aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder
in reclameboodschappen, in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, volgt daaruit weliswaar dat dit
teken niet geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus
niet de wezenlijke functie van een merk vervult, behoudens ingeval deze tekens of benamingen door het gebruik dat ervan is
gemaakt, een onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (zie in die
zin, met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub b en d, en lid 3, van richtlijn 89/104, arrest Merz
& Krell, reeds aangehaald, punt 37).
De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden zijn evenwel onafhankelijk van elkaar en vereisen
een afzonderlijk onderzoek (zie met name arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 45 en aangehaalde rechtspraak).
Derhalve dient de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te worden beperkt tot merken waarvan
de inschrijving overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub d, van deze verordening wordt geweigerd wegens de omstandigheid dat zij
gewoonlijk worden gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen.
Het Hof heeft al geoordeeld dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt
als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking
heeft, als zodanig niet is uitgesloten wegens dat gebruik (zie arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 40).
Uit de rechtspraak blijkt bovendien dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94 inhoudt dat dit merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig
van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden, en derhalve
in staat is om de wezenlijke functie van een merk te vervullen (zie in die zin met name arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds
aangehaald, punt 32 en aangehaalde rechtspraak, en, met betrekking tot de identieke bepaling van artikel 3, lid 1, sub b,
van richtlijn 89/104, arresten Merz & Krell, punt 37, en Linde e.a., punt 40 en aangehaalde rechtspraak).
Volgens de rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten
waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat
bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie
met name arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 33 en de aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als
reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft,
zoals het merk dat in casu aan de orde is, te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de beginselen waaraan in de punten 42
en 43 van het onderhavige arrest is herinnerd [zie in die zin, eveneens aangaande dergelijke merken, arresten Gerecht van
5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Jurispr. blz. II‑5179, punt 20, en 3 juli
2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T‑122/01, Jurispr. blz. II‑2235, punt 21].
Dienaangaande dient overigens te worden afgewezen het door Erpo aangevoerde argument dat artikel 12, sub b, van verordening
nr. 40/94 voorziet in een voldoende bescherming van de mededinging om een liberale praktijk van inschrijving – waarbij bescherming
van het aangevraagde merk in twijfelgevallen mogelijk is – als gerechtvaardigd te beschouwen. Een dergelijk argument is door
het Hof immers al afgewezen op grond dat het onderzoek van de inschrijvingsaanvragen niet minimaal mag zijn, maar streng en
volledig moet zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven en er, om redenen van rechtszekerheid
en goed bestuur, voor te waken dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden
aangevochten (zie in die zin arrest van 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793, punten 58 en 59).
Door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van
artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt
gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing niet zou zijn
onderzocht, heeft het Gerecht dan ook een ander criterium toegepast dan dit van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr.
40/94.
Bijgevolg is het Gerecht op dit punt voorbijgegaan aan de draagwijdte van dit artikel.
Het BHIM stelt dan ook terecht dat het bestreden arrest op dit punt op een verkeerde rechtsopvatting berust.
Vaststaat evenwel dat deze onjuiste rechtsopvatting de uitkomst van het geding niet beïnvloedt.
Gelijk uit punt 37 van het onderhavige arrest volgt, is de litigieuze beslissing op goede gronden op basis van hetgeen in
de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest is uiteengezet, vernietigd op grond dat de inschrijving van het merk is
geweigerd aan de hand van het – in de punten 30 en 31 van deze beslissing geformuleerde – onjuiste criterium betreffende het
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te weten het ontbreken van een – aanvullend –
verbeeldingselement.
Hieruit volgt dat, niettegenstaande de in punt 48 van het onderhavige arrest vastgestelde onjuiste rechtsopvatting, het dictum
van het bestreden arrest overeind blijft.
Het is vaste rechtspraak dat wanneer blijkt dat door de rechtsoverwegingen van een arrest van het Gerecht het gemeenschapsrecht
is geschonden, maar het dictum ervan op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, de hogere voorziening moet worden afgewezen
(zie met name arrest van 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Jurispr. blz. I‑2061, punt 121 en aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg faalt het aangevoerde middel en dient de hogere voorziening te worden afgewezen.
Kosten
Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit reglement
van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover
dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Erpo worden verwezen
in de kosten.
Overeenkomstig artikel 69, lid 4, eerste alinea, van dat reglement draagt het Verenigd Koninkrijk zijn eigen kosten.
Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:
1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.
2)
Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt verwezen in de kosten.
3)
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland draagt zijn eigen kosten.
ondertekeningen
–
Procestaal: Duits.