CELEX: 62003TJ0344
Marca comunitaria
Solicitud de marca figurativa que contiene el elemento denominativo "SELEZIONE ORO Barilla"
Oposición
Marcas denominativas anteriores ORO y ORO SAIWA
Riesgo de confusión
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94
Desestimación de la oposición

Antecedentes del litigio
1       El 17 de junio de 1996, Barilla Alimentare SpA (en lo sucesivo, «interviniente») presentó una solicitud de marca comunitaria
ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2       La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que contiene el elemento denominativo «SELEZIONE ORO Barilla», tal
como se reproduce a continuación:
3       Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 30 en el sentido del Arreglo de Niza relativo
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión
revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, pastelería y confitería; levadura y polvos para esponjar; salsas (condimentos)».
4       El 22 de junio de 1998, Saiwa SpA (en lo sucesivo, «demandante») formuló oposición contra la marca comunitaria solicitada.
La oposición se dirigía contra todos los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria.
5       El motivo invocado para fundamentar la oposición fue el riesgo de confusión, contemplado en el artículo 8, apartados 1, letras a)
y b), y 5, del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y dos marcas anteriores de la demandante. La primera de éstas
es el signo denominativo ORO –objeto del registro italiano nº 307.376, de 28 de septiembre de 1977, y del registro internacional
nº 435.773, de 13 de abril de 1978, que amplía su protección, en particular, a Austria, Alemania, España, Francia y el Benelux–
para designar los siguientes productos de la clase 30: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café,
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, tartas, pastelería, caramelos, confitería, helados comestibles;
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo». La segunda
consiste en el signo denominativo ORO SAIWA, registrado en Italia con el nº 332.864, de 25 de junio de 1956, para designar
los siguientes productos de la clase 30: «Pastitas de leche, galletas, pan, pastelería y confitería».
6       El 28 de marzo de 2002, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición debido a la falta de identidad entre los
signos y productos en cuestión. La División de Oposición analizó de forma global las marcas en conflicto y estimó que el elemento
común «oro» no poseía –ni intrínsecamente ni como consecuencia de su uso– carácter distintivo suficiente para concluir que
existía similitud entre ellas.
7       El 31 de mayo de 2002, la demandante interpuso recurso contra dicha resolución, que fue desestimado el 18 de julio de 2003
mediante la resolución R 480/2002-4 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso consideró que no existía
riesgo de confusión entre los signos por parte del consumidor. Declaró, a diferencia de la División de Oposición, que había
una identidad sustancial entre los productos. Estimó que no podía reconocerse a la marca ORO un carácter distintivo incrementado
por un uso significativo de la misma anterior a la presentación de la solicitud de marca comunitaria, ya que éste no había
sido acreditado por la demandante. Confirmó también que la marca ORO poseía por sí misma un carácter escasamente distintivo
y que, en el caso de la marca ORO SAIWA, el elemento dominante era «SAIWA». La Sala de Recurso concluyó que la presencia del
término «oro» en las marcas en conflicto no bastaba para acreditar una similitud entre ellas.

Procedimiento y pretensiones de las partes
8       La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el
2 de octubre de 2003.
9       La OAMI y la interviniente presentaron sus escritos de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los
días 22 y 13 de enero de 2004, respectivamente.
10     En su escrito de 13 de enero de 2004, la interviniente solicitó al Tribunal de Primera Instancia que suspendiera el presente
procedimiento hasta que el Tribunale ordinario di Milano hubiese dictado una resolución definitiva sobre la validez de las
marcas ORO y ORO SAIWA. Tras recabar las observaciones de la OAMI y de la demandante, el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Primera) rechazó dicha solicitud.
11     Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de febrero de 2004, la demandante solicitó
autorización para presentar un escrito de réplica, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia. El 10 de marzo de 2004, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió desestimar
dicha solicitud.
12     Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 14 de noviembre de 2005, la interviniente
comunicó la sentencia nº 14002/2004 del Tribunale ordinario di Milano, de 14 de octubre de 2004, que declaraba nulas las marcas
ORO invocadas por la demandante en el presente litigio, a saber, el registro nacional italiano nº 307.376 y el registro internacional
nº 435.773, y solicitó su incorporación a los autos. El Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) estimó dicha solicitud,
así como la formulada por la demandante de que se incorporase a los autos el recurso de apelación interpuesto contra dicha
sentencia.
13     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral.
14     Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron
en la vista celebrada el 22 de noviembre de 2005.
15     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Anule la resolución impugnada.
–       Desestime la solicitud de marca de la interviniente.
–       Condene en costas a la interviniente.
16     La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso.
–       Condene en costas a la demandante.
17     La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso.
–       Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes
18     En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo de anulación, basado en infracción del artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94, que se refiere al riesgo de confusión entre marcas similares.
19     La demandante alega, en primer lugar, que la OAMI erró al distinguir entre la marca ORO y la marca ORO SAIWA a efectos de
apreciar si el término «oro» había adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso en Italia. La demandante indica,
a este respecto, que sus campañas de publicidad y sus ventas se refieren de forma indistinta a todos los productos de la gama
ORO, como se desprende de los documentos que presentó ante la OAMI. Subraya asimismo que el término «oro» aparece en las dos
marcas con que se comercializan sus productos. Añade que es habitual en la práctica, cuando se trata de un signo distintivo
único, que el operador que desea protegerlo no sólo registre la marca denominativa elegida, sino que presente además varias
solicitudes de esa misma marca representada de distintas formas –en blanco y negro y en caracteres normales o con una grafía
especial y utilizando distintos colores (o combinaciones de éstos), por ejemplo– a las que se añade el nombre del fabricante.
La demandante rechaza también la pertinencia de diferenciar entre un supuesto de uso de la marca consistente únicamente en
el término «oro», acompañado, en el envase, de la denominación social «Saiwa», y otro referido al uso de la marca compleja
ORO SAIWA, puesto que en ambos casos el término «oro» se utiliza en el envase junto con el nombre del fabricante, a saber,
Saiwa SpA.
20     En segundo lugar, la demandante sostiene que el término «oro» tiene un carácter distintivo intrínseco, lo que admitió la Sala
de Recurso aunque, a juicio de ésta, fuera limitado. La demandante invoca la resolución de la División de Oposición nº 908/2000,
de 22 de mayo de 2000, en la que ésta reconoció que la palabra «oro», escrita en caracteres estilizados para designar un café,
poseía carácter distintivo, pudiendo además sugerir una determinada calidad de los productos. Dicha parte cita también otros
ejemplos jurisprudenciales en los que se admitió el registro de signos metafóricos utilizados para expresar una determinada
calidad de los productos, tales como «ultraplus», «vitalité», «quick», «optimus», «golden» y «maxima».
21     La demandante añade que, con arreglo al principio de interdependencia, según el cual el riesgo de confusión debe ser evaluado
teniendo en cuenta los distintos factores pertinentes y, en particular, el grado de similitud entre los bienes y el grado
de capacidad distintiva de los signos, la supuesta debilidad del carácter distintivo del signo «oro» quedaría compensada por
la identidad de los signos y de los productos.
22     En tercer lugar, la demandante considera que, a la hora de efectuar un análisis comparativo de los signos, es necesario examinar
su aspecto conceptual, es decir, el mensaje que se comunica al consumidor. En el presente caso, se le trasmiten dos mensajes:
el primero, que se deriva de la palabra común a las marcas en conflicto, «oro», está vinculado al producto y es idéntico en
las dos marcas controvertidas, mientras que el segundo, concretado a través de los nombres «Saiwa» y «Barilla», es diferente,
ya que se refiere a la mención de la empresa fabricante. Según la demandante, estos dos mensajes harán creer al consumidor
que los productos, aunque procedan de fabricantes diferentes, en su caso vinculados mediante contratos de licencia, intercambio
de know-how o, en general, de colaboración, son sustancialmente idénticos.
23     La demandante indica que la particularidad del presente litigio consiste en que las marcas en conflicto mencionan el nombre
de la empresa fabricante, lo que reduce el riesgo de confusión sobre el origen de los productos. No obstante, considera que
la función esencial de la marca no puede ser exclusivamente la de indicar el origen de los productos. La demandante alega
que una interpretación tan estricta excluiría cualquier riesgo de confusión, incluso en caso de reproducción de una marca,
siempre que en el envase, en la etiqueta o en el propio producto se mencionen elementos que permitan descartar que el producto
procede del mismo fabricante.
24     Según la demandante, el hecho de que no exista ningún riesgo de confusión sobre el origen no excluye automáticamente todo
riesgo de confusión o de asociación entre los productos y entre sus características comerciales y cualitativas. Pues bien,
la eliminación de este último riesgo también forma parte de las funciones correspondientes a la marca. La demandante estima,
basándose en las conclusiones presentadas el 13 de junio de 2002 por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto que
dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Rec. pp. I‑10273
y ss., en especial p. I‑10275), que la marca tiene también la función de identificar un producto específico con sus características
comerciales y cualitativas. Esta última función es determinante en el presente litigio, que tiene como objeto la utilización
de un mismo signo especial que caracteriza al producto en combinación con el nombre de la empresa fabricante. La demandante
estima que la mención del nombre de las empresas fabricantes no impide que se genere un riesgo de confusión en cuanto a los
productos por parte del público pertinente.
25     La OAMI y la interviniente se oponen a las alegaciones que fundamentan el presente recurso. Ambas consideran que, al no existir
similitud, no hay ningún riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, puesto que no se cumple uno de los dos requisitos
establecidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
26     A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior,
debe denegarse el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que está protegida la marca anterior.
27     Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
28     Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público
pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios en cuestión, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto
concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o
servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI –
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia que allí
se cita].
Sobre el público destinatario
29     Los productos de que se trata son alimentos de consumo corriente y cotidiano. Por consiguiente, la Sala de Recurso acertó
al afirmar, en el punto 23 de la resolución impugnada, que el público pertinente era el gran público, es decir, el consumidor
medio.
Sobre la similitud entre los productos
30     La demandante no ha cuestionado la afirmación de la Sala de Recurso de que existía una identidad sustancial entre los productos
(resolución impugnada, puntos 11 y 24). En efecto, los productos de la clase 30, contemplados en la solicitud de marca y descritos
como «Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería» son idénticos a los de la marca ORO y muy
similares a los de la marca ORO SAIWA.
Sobre la similitud entre los signos
31     Según jurisprudencia reiterada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual,
fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta,
en particular, sus elementos distintivos y dominantes. El consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos
diferentes detalles no se detiene a examinar [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de
2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 47, y de
6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑0000, apartado 44,
y la jurisprudencia que allí se cita].
32     En el presente asunto, la Sala de Recurso estimó acertadamente, en el punto 22 de la resolución impugnada, que la marca ORO
poseía por sí misma un carácter escasamente distintivo. En efecto, como indicó la Sala de Recurso (puntos 20 y 21 de la resolución
impugnada), un consumidor de alimentos razonablemente informado atribuirá a la palabra «oro» un significado de calidad superior,
ya que alude a las características positivas de un producto resaltando su calidad, utilidad y gran valor. En Italia, este
signo tiene un carácter distintivo muy débil, ya que dicha palabra se utiliza principalmente para definir una gama superior
de productos que se distingue de la gama estándar y se trata de un término muy utilizado por los fabricantes de todo tipo
de alimentos para proclamar la alta calidad de sus productos. Existe una gran variedad de sectores que, al igual que el alimentario,
utilizan el término «oro» en el lenguaje comercial, como los de tarjetas de crédito, tabaco, productos de higiene, productos
textiles, o también en el ámbito discográfico. Por otra parte, la demandante no ha presentado, ni ante los órganos de la OAMI
ni ante el Tribunal de Primera Instancia, ningún elemento que permita demostrar la fuerza distintiva intrínseca del signo
«oro» en los países a los que se refiere el registro internacional nº 435.773.
33     Por lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a que el uso de la marca en Italia había incrementado su carácter
distintivo, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Sala de Recurso consideró legítimamente (resolución impugnada,
punto 19) que no podía acreditarse ningún uso significativo de la marca ORO anterior a la presentación de la solicitud de
marca comunitaria, puesto que los documentos presentados sólo demostraban el uso de la marca ORO SAIWA.
34     En lo que se refiere a los documentos que la demandante aportó en el anexo a su escrito ante la Sala de Recurso, esta Sala
acertó al no tenerlos en cuenta debido, en particular, a que describían hechos posteriores a la solicitud de marca comunitaria
(resolución impugnada, punto 18). En efecto, estos documentos, entre los que se incluye la encuesta del mes de junio de 2002
y el cuadro de ventas publicitarias, son posteriores en varios años a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria
y, por consiguiente, no pueden ser tomados en consideración para demostrar la notoriedad de marcas anteriores en el momento
de presentación de dicha solicitud [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre
de 2004, El Corte Inglés/OAMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑0000, apartados 71 y 72].
35     Tampoco son pertinentes a efectos del presente litigio los resultados de la encuesta realizada en enero de 2000. En este sentido,
hay que señalar que dicha encuesta se realizó tres años y medio después de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.
Además, como se señaló en los puntos 13 y 14 de la resolución impugnada, las conclusiones de esta encuesta carecen de valor
probatorio, ya que la pregunta «¿Qué término utilizaría para definir en una sola palabra la calidad superior de un producto?»
inducía al consumidor a responder utilizando expresiones corrientes como «bueno», «excelente», «delicioso», «mejor», pero
no permitía analizar el significado que el consumidor atribuiría a una expresión metafórica como «oro».
36     Por último, en cuanto al resto de documentos presentados ante la División de Oposición, a saber, el cuadro estadístico que
ilustra las inversiones publicitarias realizadas entre 1983 y 2000 y las campañas publicitarias efectuadas, la Sala de Recurso
observó correctamente que dichos documentos no permitían distinguir la parte del uso que se refería a la marca ORO de la que
estaba vinculada a la utilización de la marca ORO SAIWA. Como señaló dicha Sala, las inversiones publicitarias se refieren
de forma general a los productos de la «línea» ORO, sin distinguir en función de la marca afectada. La Sala de Recurso también
acertó al afirmar que, por lo que respecta a las campañas publicitarias, los únicos productos anunciados fueron las galletas
y que, en estos anuncios, el término «oro» se utilizó siempre conjuntamente con el término «Saiwa».
37     Ahora bien, la demandante no ha rechazado las consideraciones anteriores, sino que se ha limitado a indicar que los documentos
que presentó ante la OAMI se referían de forma indistinta a todos los productos de la «gama» ORO. Así, la demandante no ha
formulado ningún argumento dirigido a demostrar que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al requerir que se
distinguiera entre las marcas ORO y ORO SAIWA, tanto en lo que atañe a las pruebas de uso de sus marcas anteriores como a
la alegación según la cual la marca ORO, por sí sola, había adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso.
El Tribunal de Primera Instancia estima, a este respecto, que la demandante no puede utilizar las pruebas relativas al uso
de la marca ORO SAIWA para demostrar que la marca ORO adquirió un carácter distintivo como consecuencia de su uso, ya que
las marcas ORO y ORO SAIWA son dos marcas distintas.
38     De lo expuesto se deduce que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que, en la marca ORO SAIWA, el elemento dominante era SAIWA.
39     Por lo que respecta a la comparación visual y fonética entre las marcas ORO y ORO SAIWA, por una parte, y SELEZIONE ORO Barilla,
por otra, el Tribunal de Primera Instancia estima que existen importantes diferencias visuales y fonéticas en la percepción
por parte del consumidor de las marcas en conflicto y que la mera presencia del término «oro» no basta para generar una similitud
entre ellas.
40     En cuanto al aspecto conceptual, el significado vinculado al nombre común «oro» juega un papel secundario, si no desdeñable,
en la percepción del consumidor, que no suele atribuir esta palabra a un fabricante determinado, como declara la Sala de Recurso
en el punto 25 de la resolución impugnada. Por tanto, la existencia de una débil similitud conceptual entre las marcas en
conflicto no puede contrarrestar sus diferencias visuales y fonéticas.
41     Finalmente, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el punto 25 de la resolución impugnada, que la palabra «oro» tenía,
en la marca solicitada, una función descriptiva en relación con el término «selezione», a fin de indicar al consumidor que
se trataba de un producto Barilla de gama alta. En efecto, al estar colocado inmediatamente después de la palabra «selezione»,
el término «oro» no posee una función distintiva autónoma, sino que debe entenderse aplicado al término descriptivo «selezione».
De lo que se desprende que, en la marca solicitada, el carácter distintivo del signo lo proporciona el término «Barilla».
42     De lo antedicho se deduce que la impresión de conjunto que producen las marcas en conflicto, teniendo en cuenta sus elementos
distintivos y dominantes, no puede crear una similitud entre ellas que sea suficiente para generar un riesgo de confusión
por parte del consumidor.
43     Por último, las alegaciones de la demandante sobre la función esencial de la marca carecen de fundamento.
44     Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad
de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o
servicio de los que tienen otra procedencia. Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que se trate atribuyéndoles
una procedencia empresarial determinada (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI
– Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, apartado 58; véanse también, por analogía, las sentencias del Tribunal
de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 28; de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell,
C‑517/99, Rec. p. I‑6959, apartado 22, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, apartado 62).
45     En contra de lo que sostiene la demandante, la particularidad del presente litigio, a saber, la utilización de un mismo signo
para calificar al producto añadiendo a éste el nombre de la empresa fabricante, no puede modificar la impresión de conjunto
que producen las marcas en cuestión, ni inducir a error al consumidor en cuanto a los productos de que se trata. En efecto,
como se ha indicado en el apartado 41
supra,
la palabra «oro» desempeña, en la marca solicitada, una función descriptiva en relación con el término «selezione». Por consiguiente,
debe considerarse que sirve para calificar los nombres «Saiwa» o «Barilla», que designan a las empresas fabricantes, descartando
así cualquier riesgo de confusión por parte del consumidor.
46     Finalmente, la identificación de un producto específico no es la función esencial de una marca, sino más bien una característica
propia de las marcas que ya gozan de una gran notoriedad y respecto de las cuales, para el público pertinente, el producto
de que se trate puede denominarse o identificarse mediante una mera referencia a la marca.
47     A la luz de todas las consideraciones anteriores, hay que declarar que no existe riesgo de confusión entre las marcas y, por
tanto, desestimar el motivo basado en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
48     De ello resulta que procede desestimar el recurso.

Costas
49     A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
50     En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones de la demandante y la OAMI y la interviniente han solicitado su condena
en costas. Procede, por tanto, condenar a la demandante a soportar tanto las costas de la OAMI como las de la interviniente.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la demandante.
Cooke
García-Valdecasas
Labucka
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de abril de 2006.
El Secretario

El Presidente
E. Coulon

R. García-Valdecasas
*
Lengua de procedimiento: italiano.