CELEX: 62005TJ0364
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAM PLUVIAL
Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PAM
Względna podstawa odmowy rejestracji
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Dowód używania
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 43 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Okoliczności powstania sporu
W dniu 27 września 2000 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., skarżąca Saint‑Gobain Pam SA złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono (zwanym dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”), jest słowne oznaczenie PAM
PLUVIAL.
W następstwie dwukrotnego ograniczenia wykazu towarów początkowo objętych zgłoszeniem znaku towarowego, dokonanego przez skarżącą
w dniach 9 października 2000 r. oraz 29 maja 2002 r. i zatwierdzonego przez OHIM odpowiednio w dniach 11 października 2000 r.
oraz 4 lipca 2002 r., towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 6 i 17 Porozumienia nicejskiego dotyczącego
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. i odpowiadają następującemu
opisowi:
–        „Rury i rurki metalowe lub na bazie metalu, rury i rurki żeliwne, złączki metalowe dla uprzednio przywołanych towarów” (klasa 6);
–        „Złączki niemetalowe dla surowych niemetalowych rur i rurek ” (klasa 17).
Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 61/2001 z dnia
16 lipca 2001 r.
W dniu 20 września 2001 r. Propamsa SA wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji
zgłoszonego znaku towarowego.
Sprzeciw oparty był na następujących wcześniejszych prawach:
–        graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Hiszpanii w dniu 26 lipca 1976 r. pod nr 737992 dla „materiałów budowlanych”
(klasa 19), przedstawionym poniżej (zwanym dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”):
–        graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Hiszpanii w dniu 26 lipca 1976 r. pod nr 120075 dla „cementu” (klasa 19), przedstawionym
poniżej:
–        francuskim opisie przedstawionego poniżej międzynarodowego znaku graficznego zarejestrowanego w dniu 2 września 1981 r. pod
nr 463089, ze skutkiem w Austrii, w krajach Beneluksu, w Niemczech, we Francji i we Włoszech dla „materiałów klejących dla
celów przemysłowych” (klasa 1) oraz „materiałów budowlanych (niemetalowych), surowych lub przetworzonych” (klasa 19):
Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów wymienionych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.
W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94 pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a trzema znakami towarowymi, o których mowa w pkt 6 powyżej.
W decyzji z dnia 29 marca 2004 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw i odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego
skarżącej. Wydział Sprzeciwów najpierw zaznaczył, że skoro skarżąca nie zażądała przedstawienia dowodu rzeczywistego używania
wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, porównanie towarów objętych kolidującymi
ze sobą znakami towarowymi powinno zostać dokonane przy uwzględnieniu, z jednej strony wszystkich towarów objętych zgłoszonym
znakiem towarowym, niezależnie od ich aktualnego lub przewidywanego użycia przez skarżącą, a z drugiej strony wszystkich towarów,
dla których powołane w sprzeciwie znaki zostały zarejestrowane. Wydział Sprzeciwów następnie stwierdził, że rury i rurki metalowe
lub niemetalowe oraz materiały budowlane objęte wcześniejszymi znakami towarowymi stanowią towary podobne. Te ostatnie towary
obejmują co najmniej rury i rurki niemetalowe, które mają taki sam charakter i funkcję, są przeznaczone dla tych samych użytkowników
i mogą być używane łącznie lub stanowić konkurencję dla rur i rurek metalowych. Wydział Sprzeciwów uznał również, że objęte
zgłoszonym znakiem towarowym złączki do rur i rurek metalowych lub niemetalowych oraz materiały budowlane stanowią towary
podobne, ponieważ są niezbędne do złożenia lub naprawy rur i rurek metalowych i niemetalowych. Wreszcie w przedmiocie porównania
kolidujących ze sobą znaków towarowych Wydział Sprzeciwów uznał, że dominującym ich elementem jest wyraz „pam”, i że w związku
z tym znaki te są bardzo podobne, gdyż identyczny wizualny i brzmieniowy element dominujący oznaczeń stanowi dostateczną przeciwwagę
dla różnic wizualnych i brzmieniowych ich części niedominującej. Na podstawie tych rozważań Wydział Sprzeciwów stwierdził,
że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w Hiszpanii i Francji
w odniesieniu do wszystkich przedmiotowych towarów.
W dniu 26 maja 2004 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.
W decyzji z dnia 15 kwietnia 2005 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczonej skarżącej w dniu 19 lipca 2005 r., Czwarta
Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie skarżącej i utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów.
Izba Odwoławcza najpierw odrzuciła, jako złożony po terminie, wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania znaków
towarowych, na których opiera się sprzeciw, zgłoszony przez skarżącą w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania. W tym względzie
Izba Odwoławcza uznała, że wniosek taki powinien zostać złożony w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu – na dowolnym jego
etapie – to znaczy aż do chwili kiedy OHIM poinformuje strony o zamknięciu tej procedury. Nie można zgłosić go po raz pierwszy
na etapie postępowania przed Izbą Odwoławczą.
Następnie Izba Odwoławcza – po przeprowadzeniu porównania zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym –
stwierdziła, że oba znaki są ogólnie podobne, zważywszy na tożsamość fonetyczną i wizualną ich dominującego elementu słownego
„pam”, która przeważa nad różnicami wizualnymi i fonetycznymi wynikającymi z drugorzędnego elementu słownego „pluvial” występującego
w zgłoszonym znaku towarowym. Izba Odwoławcza uznała także, że towary objęte tymi dwoma znakami towarowymi są podobne i uzupełniające
się z tego powodu, że były dostarczane przez te same filie handlowe, sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży i przeznaczane
dla tych samych użytkowników końcowych. W świetle powyższych uwag Izba Odwoławcza uznała, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia
właściwego kręgu odbiorców w Hiszpanii w błąd w odniesieniu do przedmiotowych znaków towarowych, a więc nie ma potrzeby badania
występowania takiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a innymi znakami powołanymi
w sprzeciwie przez Propamsa.

Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–        obciążenie OHIM kosztami postępowania.
OHIM wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi;
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa
Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 43 rozporządzenia nr 40/94 oraz
na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie załączników 9–15, 17, 18, 22 i 23 do skargi
Argumenty stron
OHIM zwraca uwagę, że załączniki 9–15, 17, 18, 22 i 23 do skargi, dotyczące oddziaływania grupy Saint‑Gobain oraz warunków
używania kolidujących ze sobą znaków towarowych, zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, ponieważ nie zostały przedstawione
ani Wydziałowi Sprzeciwów, ani Izbie Odwoławczej. Dokumenty te nie mogą zatem zostać uwzględnione i – zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem – Sąd powinien je pominąć, bez badania ich mocy dowodowej [wyroki Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T‑10/03
Koubi przeciwko OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II‑719, pkt 52; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T‑399/02 Eurocermex
przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Rec. str. II‑1391, pkt 52 oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r., w sprawie T‑164/03 Ampafrance
przeciwko OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II‑1401]. W każdym razie dokumenty te nie mogą służyć podważeniu
zaskarżonej decyzji.
Ocena Sądu
Zgodnie z orzecznictwem skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM w rozumieniu
art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów
przedłożonych przed nim po raz pierwszy [wyrok Sądu z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie T‑322/03 Telefon & Buch przeciwko OHIM
– Herold Business Data (Weisse Seiten), Zb.Orz. str. II‑835, pkt 65; zob. także podobnie ww. w pkt 17 powyżej wyrok w sprawie
CONFORFLEX, pkt 52].
W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że załączniki 9–15, 17, 18, 22 i 23 do skargi rzeczywiście zostały po raz pierwszy
przedłożone przed Sądem. W konsekwencji dokumenty te nie mogą zostać uwzględnione i należy je pominąć bez potrzeby badania
ich mocy dowodowej (zob. podobnie ww. w pkt 18 powyżej wyrok w sprawie Weisse Seiten, pkt 65 oraz przywołane tam orzecznictwo).

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 43 rozporządzenia nr 40/94
Argumenty stron
Skarżąca, powołując się na zasadę funkcjonalnej ciągłości pomiędzy instancjami OHIM, podnosi, że Izba Odwoławcza niesłusznie
odrzuciła, jako zgłoszony po terminie, wniosek o przedstawienie dowodu używania powołanych w sprzeciwie wcześniejszych znaków
towarowych, przedłożony po raz pierwszy w piśmie zawierającym podstawy odwołania. Według skarżącej, stosując przywołaną powyżej
zasadę, dopuszczalne jest, aby strona powołała przed Izbą Odwoławczą okoliczności faktyczne i prawne, których nie przedstawiła
przed Wydziałem Sprzeciwów.
Wniosek ten jest tym bardziej uzasadniony, że w niniejszym przypadku skarżąca uzyskała pewność, na podstawie zarządzonego
przez nią dochodzenia, że Propamsa używa powołanych w sprzeciwie znaków towarowych tylko dla cementu, a nie dla innych towarów,
dla których zostały one zarejestrowane. Tak więc skarżąca miała prawo zażądać, w swoim piśmie zawierającym podstawy odwołania,
przedłożonym Izbie Odwoławczej w dniu 26 maja 2004 r., aby Propamsa przedłożyła dowody na rzeczywiste używanie przedmiotowych
znaków towarowych w ciągu pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
Według skarżącej inne stanowisko byłoby niezgodne z „podstawową zasadą” wynikającą zarówno z ósmego motywu pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), jak i z dziewiątego motywu rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym uzasadnienie dla
ochrony krajowych i wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przed nimi wszelkich znaków zarejestrowanych wcześniej istnieje
tylko wtedy, gdy te znaki towarowe są rzeczywiście używane.
Skarżąca dodaje, że w przywołanym w zaskarżonej decyzji art. 43 rozporządzenia nr 40/94 przewidziany jest tylko jeden termin
proceduralny, czyli wymieniony w pierwszym ustępie termin wyznaczany przez OHIM podczas badania sprzeciwu na zgłoszenie uwag
stron odnośnie do materiałów przedstawionych przez inne strony lub przez OHIM. Według skarżącej, o ile wnoszący sprzeciw może
przedstawić dowody na rzeczywiste używanie wyłącznie w terminie wyznaczonym przez OHIM, to żaden przepis nie przewiduje szczególnego
terminu dla złożenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania przez drugą stronę postępowania w sprawie sprzeciwu.
W rezultacie wynikające z przywołanej w poprzednim punkcie „podstawowej zasady” prawo zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy
do żądania od wnoszącego sprzeciw przedstawienia dowodów na rzeczywiste używanie jego znaku towarowego nie może zależeć od
zachowania terminu, który nie wynika z żadnego przepisu.
Bezsporne jest, że termin zgłoszenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania został wprowadzony rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wprowadzające zmiany do stosowania
rozporządzenia nr 40/94 (Dz.U. L 172, str. 4). Jednakże rozporządzenie to nie znajduje zastosowania w niniejszym przypadku,
jako że weszło w życie dopiero w dniu 25 lipca 2005 r., czyli już po wydaniu zaskarżonej decyzji.
Na wstępie OHIM podnosi, że mając pełną świadomość istniejącego orzecznictwa Sądu odnośnie do zasady funkcjonalnej ciągłości,
nie zawsze podziela opinię Sądu w kwestii tej zasady, tak jak wykazuje to w szczególności odwołanie wniesione do Trybunału
(sprawa C‑29/05 P) od wyroku Sądu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T‑164/02 Kaul przeciwko OHIM – Bayer (ARCOL), Zb.Orz.
str. II‑3807.
OHIM przypomina następnie swoją praktykę w odniesieniu do wniosków o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania w rozumieniu
art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, odzwierciedloną w jego wskazówkach dotyczących postępowania przed OHIM, przyjętych
decyzją Prezesa OHIM nr EX‑04‑2 z dnia 10 maja 2004 r., po konsultacji z Radą Administracyjną i zainteresowanymi środowiskami,
a w szczególności z głównymi zrzeszeniami grupującymi przedstawicieli występujących przed OHIM. Zgodnie z pkt 1.1 tych wskazówek
w wersji obowiązującej w chwili wydania zaskarżonej decyzji, wniosek dotyczący dowodu używania może być złożony wyłącznie
do momentu pisemnego zawiadomienia stron przez OHIM, że żadna dodatkowa uwaga nie może już zostać przedłożona, inaczej mówiąc,
że jest on gotowy do wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu.
Wskazówka ta odzwierciedla stałą praktykę decyzyjną zarówno wydziałów sprzeciwów, jak i izb odwoławczych. Zatem zaskarżona
decyzja stanowi, w jej pkt 1.1, potwierdzenie tej niezakwestionowanej dotychczas praktyki. W tym względzie OHIM podnosi, że
przeciwne stanowisko skutkowałoby w szczególności wydłużeniem postępowania, ułatwiłoby działania zmierzające do spowodowania
opóźnień w procedurze i w ten sposób doprowadziłoby do podważenia celu postępowania w sprawie sprzeciwu, które ma polegać
na szybkim i prostym rozwiązaniu, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego, sporów poprzedzających rejestrację znaków
towarowych, a także do podważenia celu postępowań sądowych.
W niniejszym przypadku skarżąca, która jak sama zauważyła, jest jednym ze światowych liderów przemysłu i przywykła już do
postępowań przed OHIM z uwagi na szeroki wachlarz znaków towarowych, jakimi dysponuje, w trakcie postępowania przed Wydziałem
Sprzeciwów nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do żądania od Propamsa przedstawienia dowodu rzeczywistego używania
znaków towarowych powołanych w sprzeciwie. Skarżąca ograniczyła się do przedstawienia ogólnych uwag odnośnie do towarów produkowanych
przez Propamsa oraz ich zastosowania łącznie z innymi towarami w szeroko pojętej dziedzinie budownictwa. Tak więc Wydział
Sprzeciwów słusznie postąpił, odmawiając uwzględnienia tych uwag.
OHIM wyjaśnia ponadto, że skarżąca złożyła wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania w rozumieniu art. 43 ust. 2
i 3 rozporządzenia nr 40/94 po raz pierwszy w piśmie zawierającym podstawy odwołania, wniesionym przed Izbą Odwoławczą w dniu
20 lipca 2004 r., a nie w dniu 26 maja 2004 r., będącym dniem wniesienia tego odwołania, jak błędnie wskazała skarżąca w pkt 43
swojej skargi. Przedstawiony przez skarżącą przed Sądem argument, że jej żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania
wcześniejszych znaków towarowych pochodził z przekonania uzyskanego na podstawie raportu z przeprowadzonego dochodzenia, zawartego
w załączniku 23 do skargi, z którego wynika, iż Propamsa używa swoich znaków towarowych tylko dla cementu, nie może zostać
przyjęty i jest co najmniej wątpliwy. Po pierwsze, dokument ten nie może zostać uwzględniony, jako że nie został on przedstawiony
ani nawet powołany przed Izbą Odwoławczą. Po drugie, zwłaszcza jeżeli wyjątkowo Sąd podjąłby decyzję o jego uwzględnieniu,
stwierdziłby on, że nie został on opatrzony datą i że wyłącznie na załączniku 6 widnieje data 13 sierpnia 2004 r. Dokument
ten nie mógł zatem stanowić podstawy przekonania, które skarżąca rzekomo uzyskała w dniu 26 maja 2004 r. czy nawet w dniu
20 lipca 2004 r.
OHIM zwraca również uwagę Sądu na nowe przepisy rozporządzenia nr 1041/2005 (zob. pkt 24 powyżej), które pomimo że nie znajdują
zastosowania w niniejszej sprawie, wskazują jednak na wolę prawodawcy. Nowa zasada 22 rozporządzenia nr 2868/95, z późniejszymi
zmianami, jest nawet mniej liberalna niż wcześniejsza praktyka decyzyjna OHIM, gdyż przewiduje, że wniosek o przedstawienie
dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego, na którym oparty został sprzeciw, może zostać uwzględniony tylko, jeżeli został
złożony w terminie przewidzianym dla przedłożenia uwag przez zgłaszającego sporny znak towarowy.
Wreszcie OHIM uważa, że nawet jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji, nie może to spowodować
stwierdzenia nieważności tej decyzji. W rezultacie nawet jeśli wcześniejszy znak towarowy był używany wyłącznie dla cementu
i porównanie miałoby się ograniczać tylko do tego towaru, to nadal istniałoby prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki przez
konsumentów hiszpańskich mające charakter wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia przedmiotowego towaru, z tych samych
powodów, co przedstawione w zaskarżonej decyzji.
Ocena Sądu
Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, przy rozpatrywaniu sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego samego
rozporządzenia, dopóki zgłaszający nie złoży wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, domniemywa się, że wcześniejszy
znak towarowy był rzeczywiście używany [wyroki Sądu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T‑183/02 oraz T‑184/02
El Corte Inglés przeciwko OHIM – González Cabello oraz Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. str. II‑965, pkt 38].
W niniejszym przypadku ustalono, że skarżąca przedstawiła taki wniosek po raz pierwszy dopiero na etapie odwołania przed Izbą
Odwoławczą. Skarżąca twierdzi jednak, że wniosek taki był dopuszczalny. W tym względzie podnosi ona po pierwsze, że rozporządzenie
nr 40/94 nie przewiduje żadnego terminu złożenia takiego wniosku, a poza tym, że ustalenie takiego terminu byłoby sprzeczne
z przywołanym w pkt 22 powyżej motywem dziewiątym tego rozporządzenia. Skarżąca ponadto uważa, że złożenie przez nią po raz
pierwszy wniosku przed Izbą Odwoławczą było możliwe z uwagi na zastosowanie zasady funkcjonalnej ciągłości pomiędzy niższymi
instancjami OHIM a izbami odwoławczymi.
Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem, wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku
towarowego powinien zostać wyraźnie sformułowany i złożony do OHIM w odpowiednim terminie [wyroki Sądu w ww. w pkt 32 sprawie
MUNDICOR, pkt 38; z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T‑112/03 L’Oréal przeciwko OHIM – Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II‑949,
pkt 24 oraz z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T‑303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM – REWE‑Zentral (Salvita), Zb.Orz. str. II‑1917,
pkt 77]. W tym kontekście uznano, że co do zasady wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku
towarowego powinien zostać przedstawiony w terminie wyznaczonym zgłaszającemu znak towarowy przez Wydział Sprzeciwów do zgłoszenia
uwag w odpowiedzi na zgłoszenie sprzeciwu, przy czym motyw dziewiąty rozporządzenia 40/94 nie stoi temu na przeszkodzie (ww.
wyrok w sprawie FLEXI AIR, pkt 25–28).
Jednakże kwestia, czy zgłaszający znak towarowy powinien zgłosić wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego
znaku towarowego w terminie wyznaczonym mu przez Wydział Sprzeciwów dla zgłoszenia uwag w odpowiedzi na zgłoszenie sprzeciwu
lub czy taki wniosek powinien zostać zgłoszony w specjalnym terminie ewentualnie wyznaczonym zgłaszającemu znak towarowy przez
Wydział Sprzeciwów, po upływie którego Wydział może nie brać pod uwagę takiego wniosku, nie jest istotna w niniejszym przypadku.
Skarżąca nie złożyła wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w terminie jej
wyznaczonym zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w celu zgłoszenia uwag do sprzeciwu Propamsa. Ponadto OHIM potwierdził,
że żaden specjalny termin nie został w tym celu wyznaczony skarżącej przez Wydział Sprzeciwów. Jednakże OHIM podniósł, że
zgodnie z przywołanym powyżej pkt 1.1 wskazówek Prezesa OHIM (zob. pkt 26 powyżej), odzwierciedlającym utrwaloną praktykę
decyzyjną w tej kwestii, skarżąca powinna była przedstawić wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego
znaku towarowego w dowolnym momencie na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu, aż do chwili, gdy Wydział Sprzeciwów zawiadamia
strony, że jest już gotowy do wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu.
Tak więc w niniejszej sprawie nie chodzi o dotrzymanie któregokolwiek z terminów wyznaczonych do przedstawienia tego wniosku,
lecz o kwestię, przed którą instancją OHIM wniosek ten powinien zostać zgłoszony, a konkretniej, czy wniosek ten powinien
obowiązkowo zostać przedłożony Wydziałowi Sprzeciwów, czy też jego złożenie po raz pierwszy jest nadal możliwe na etapie postępowania
odwoławczego przed Izbą Odwoławczą.
W tym względzie należy stwierdzić, że wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
skutkuje przeniesieniem na wnoszącego sprzeciw ciężaru wykazania rzeczywistego używania znaku – lub wykazania istnienia uzasadnionych
powodów jego nieużywania – pod rygorem odrzucenia sprzeciwu (wyroki w ww. w pkt 32 sprawie MUNDICOR, pkt 38; w ww. w pkt 34
sprawie FLEXI AIR, pkt 24 oraz w ww. w pkt 34 sprawie Salvita, pkt 77). Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego
stanowi zatem kwestię, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna zostać rozstrzygnięta przed wydaniem
decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie FLEXI AIR, pkt 26). Wniosek o przedstawienie
dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dodaje więc do postępowania w sprawie sprzeciwu kwestię wstępną
i specyficzną i w takim zakresie zmienia jego treść.
Należy również przypomnieć, że w myśl art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 Wydział Sprzeciwów jest właściwy do rozstrzygania
sprzeciwów wobec wniosków o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, podczas gdy na podstawie art. 130 ust. 1 tego samego
rozporządzenia izby odwoławcze są właściwe w sprawach odwołań, w szczególności od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Z powyższych przepisów i rozważań wynika, że to do Wydziału Sprzeciwów należy orzekanie w pierwszej kolejności w sprawie sprzeciwu
w postaci, jaka wynika z różnych czynności proceduralnych, nie wyłączając stosownych wniosków stron, w tym, w stosownych przypadkach,
wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Z tego powodu taki wniosek nie może
być przedstawiony po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą. W przeciwnym razie to Izba Odwoławcza musiałaby przystąpić do zbadania
specyficznego wniosku związanego z nowymi rozważaniami prawnymi i faktycznymi, wykraczającymi poza ramy postępowania w sprawie
sprzeciwu, przedłożonego i rozpatrywanego przez Wydział Sprzeciwów. Izba Odwoławcza ma kompetencję wyłącznie do orzekania
w sprawie odwołań od decyzji Wydziału Sprzeciwów, a nie do samodzielnego orzekania w pierwszej instancji w sprawie nowego
sprzeciwu.
Funkcjonalna ciągłość, o której mowa w orzecznictwie Sądu [wyroki Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T‑308/01 Henkel
przeciwko OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II‑3253, pkt 25 i 26; z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T‑57/03 SPAG przeciwko
OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II‑287, pkt 18 oraz z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie T‑323/03 La Baronia de
Turis przeciwko OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Zb.Orz. str. II‑2085, pkt 57 i 58], w żadnym przypadku
nie może uzasadniać przedstawienia takiego wniosku po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą, ponieważ w żadnym razie nie oznacza
ona konieczności zbadania przez Izbę Odwoławczą innej sprawy niż przedłożona pod rozstrzygnięcie Wydziałowi Sprzeciwów, czyli
sprawy, której zakres został rozszerzony poprzez dodanie kwestii wstępnej dotyczącej rzeczywistego używania wcześniejszego
znaku towarowego.
Z tego wynika, że w niniejszej sprawie w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono, iż skarżąca nie może po raz pierwszy na
etapie odwołania przed Izbą Odwoławcza żądać, by wnosząca sprzeciw przedłożyła dowód rzeczywistego używania wcześniejszych
znaków towarowych powołanych w sprzeciwie. Pierwszy zarzut należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94
Argumenty stron
Skarżąca podważa po pierwsze zawarte w zaskarżonej decyzji stwierdzenie, że skoro towary objęte zgłoszeniem mogą być używane
do budowy obiektów budowlanych, to stanowią one materiały budowlane objęte wcześniejszym znakiem towarowym lub mogą je uzupełniać.
Skarżąca utrzymuje, że pojęcia „materiały budowlane” oraz „materiały budowlane niemetalowe”, objęte odpowiednio znakami towarowymi
Propamsa zarejestrowanymi pod numerami 737992 oraz 463089, są tak ogólne i szerokie, że możliwe jest objęcie nimi nieskończonej
liczby towarów niemających ze sobą związku, przyznając tym samym właścicielowi przedmiotowych znaków towarowych nieuzasadniony
i niesłuszny monopol. Skarżąca w tym względzie podnosi, że sądy francuskie orzekały już w sprawie nieważności znaków towarowych
w przypadku nieprecyzyjnych opisów objętych nimi towarów lub usług, na przykład w przypadku znaków towarowych obejmujących
„usługi w biznesie”.
Skarżąca podnosi, że każde usytuowanie działalności człowieka, niezależnie od jej rodzaju lub celu, wiąże się z przeprowadzeniem
bardziej lub mniej złożonych prac budowlanych wymagających użycia dużej liczby towarów, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.
Jednak to nie oznacza, że wszystkie te towary czy usługi powinny zostać uznane za równoważne lub komplementarne względem materiałów
budowlanych.
Skarżąca przyznaje, że w ramach porównania przedmiotowych towarów lub usług należy odwołać się do ich ogólnych cech, ale podkreśla,
iż podobieństwo lub komplementarność między tymi towarami lub usługami nie mogą zostać wywiedzione z samej tylko okoliczności,
że te towary lub usługi mogą być używane do prac budowlanych, chyba żeby uznać za podobne towary i usługi posiadające bardzo
różne cechy.
Tak więc nie można uznać na przykład betonu i kabli elektrycznych za towary podobne lub komplementarne tylko z tego względu,
że oba są używane podczas prac budowlanych. W rzeczywistości towary te mają różny charakter, służą do różnych celów i są zazwyczaj
produkowane przez różne podmioty. Podobnie usługi architektoniczne należące do klasy 42 oraz rury niemetalowe należące do
klasy 19 nie mogą zostać uznane za podobne tylko dlatego, że są wykorzystywane w ramach prac budowlanych.
W tym samym kontekście skarżąca twierdzi, że zaznaczywszy w pkt 20 zaskarżonej decyzji, iż wznoszenie obiektów budowlanych
i infrastruktury w sposób nieunikniony obejmuje różne systemy, takie jak system kanalizacji, oczyszczania ścieków, ochrony
przeciwpożarowej, przewodów wody pitnej lub nawadniających, które wymagają użycia omawianych towarów, niesłusznie uznano na
tej podstawie, że oba typy towarów są podobne.
Skarżąca uznaje w związku z tym, że w niniejszej sprawie nie można uznać towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym, czyli
rur metalowych i ich złączek, oraz materiałów budowlanych za podobne tylko ze względu na to, że towary te, tak jak wiele innych
bardzo różnych towarów, są używane w budownictwie obiektów budowlanych. Towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym są używane
do zupełnie innych celów niż materiały budowlane i nie mogą być uważane za ich substytuty.
W tym względzie skarżąca podnosi, że systemy, które oferuje, nie są używane do wznoszenia budynków, lecz wykorzystuje się
je w ramach budowy infrastruktury służącej do przepływu i zaopatrzenia w wodę. Jej klientami są zatem przede wszystkim wspólnoty
terytorialne, a nie przedsiębiorstwa zajmujące się wznoszeniem obiektów budowlanych.
Po drugie, skarżąca zaprzecza zawartemu w zaskarżonej decyzji stwierdzeniu (pkt 13), zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców
składa się zarówno z wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, jak i ogółu odbiorców.
Według skarżącej rynek rur metalowych z plastycznego żeliwa, przeznaczanych w szczególności do odprowadzania wód deszczowych,
stanowi niewielka liczba podmiotów, a oferta adresowana jest do bardzo wyspecjalizowanego kręgu odbiorców zajmujących się
budową sieci odprowadzających wody deszczowe oraz ścieki. Ten krąg odbiorców składa się przede wszystkim z francuskich i zagranicznych
wspólnot terytorialnych, które doskonale znają towary skarżącej. Tak więc w niniejszej sprawie krąg odbiorców składa się z osób
wysoko wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych.
Na poparcie tej argumentacji skarżąca przywołuje decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
R 411/2004‑1, której wnioski odnośnie do właściwego kręgu odbiorców można przenieść bezpośrednio na grunt niniejszego przypadku.
Jak wskazują na to broszura prezentująca gamę produktów PAM PLUVIAL oraz opis ze strony internetowej skarżącej, załączone
do skargi, skarżąca zajmuje pierwsze miejsce na rynku systemów kanalizacyjnych przeznaczanych do odprowadzania wody deszczowej.
Z kolei jak wykazało dochodzenie przeprowadzone na zlecenie skarżącej, Propamsa w ogóle nie działa w tym sektorze i używa
wcześniejszego znaku towarowego PAM wyłącznie dla cementu.
Towar ten jest przez Propamsa sprzedawany klientom z najbliższego otoczenia, do których zaliczają się osoby fizyczne oraz
małe przedsiębiorstwa budowlane, i którzy nie znają skarżącej ani jej towarów.
Po trzecie i ostatnie skarżąca sprzeciwia się odrzuceniu w zaskarżonej decyzji (pkt 15) argumentu, zgodnie z którym oznaczenie
PAM jest w sposób nieunikniony postrzegane przez wyspecjalizowany właściwy krąg odbiorców jako związane z jej nazwą („Saint‑Gobain
PAM”).
Wyniki dokonanych przez skarżącą wyszukiwań w Internecie dotyczące słów kluczowych „Pam” oraz „rury” w językach francuskim,
hiszpańskim i angielskim wskazują wyłącznie na skarżącą. Żaden z nich nie dotyczy Propamsa. Skarżąca załącza do skargi wyniki
swoich wyszukiwań.
Okoliczność ta wskazuje na światową renomę, jaką osiągnęła skarżąca w dziedzinie systemów kanalizacyjnych, czyli dziedzinie,
w której Propamsa jest całkowicie nieobecna. Właściwy krąg odbiorców w żadnym wypadku nie może zatem uznać, że towary objęte
zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą od Propamsa lub od przedsiębiorstwa ekonomicznie z nią powiązanego, tym bardziej że
wszystkie towary skarżącej są systematycznie oznaczane znakiem towarowym PAM lub znakami pochodnymi takimi jak PAM PLUVIAL,
PAM NATURAL lub PAM GLOBAL.
Ponadto kanały dystrybucji towarów objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są całkowicie różne, ponieważ skarżąca
sprzedaje swoje towary wyłącznie bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich filii umiejscowionych poza Francją.
W związku z tym zawarty w zaskarżonej decyzji wniosek o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest niesłuszny,
gdyż w niniejszym przypadku ryzyko takie jest całkowicie wyłączone.
OHIM podnosi po pierwsze, że w zaskarżonej decyzji prawidłowo powołano się na orzecznictwo [wyrok Sądu z dnia 13 kwietnia
2005 r. w sprawie T‑286/03 Gillette przeciwko OHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), Zb.Orz. str. II‑8, pkt 33],
zgodnie z którym w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu porównanie towarów powinno zostać dokonane w oparciu o brzmienie
zgłoszenia znaku towarowego w postaci, w jakiej zostało złożone lub ograniczone, a warunki dotyczące używania lub zamiaru
używania zgłoszonego znaku towarowego są w tym względzie pozbawione znaczenia.
W niniejszym przypadku jest to tym bardziej uzasadnione, że skarżąca oprócz zmian dokonanych w katalogu towarów, zatwierdzonych
przez OHIM w dniu 4 lipca 2002 r., nie dokonała żadnych innych ograniczeń tego zgłoszenia, a przecież mogła tego dokonać w każdej
chwili zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadą 13 rozporządzenia nr 2868/95.
Po drugie, jeśli chodzi o krąg odbiorców, względem którego ma być oceniane w niniejszej sprawie prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd w odniesieniu do kolidujących ze sobą znaków towarowych, OHIM utrzymuje, że towary objęte tymi znakami towarowymi mogą
wzbudzić zainteresowanie dzięki swym ogólnym cechom zarówno u ogółu odbiorców, zwłaszcza „majsterkowiczów”, jak i odbiorców
bardziej wyspecjalizowanych i z konieczności bardziej uważnych i przezornych, stanowiących profesjonalistów w szczególności
z zakresu budownictwa. W związku z tym, wbrew twierdzeniom skarżącej, zaskarżona decyzja prawidłowo wskazała właściwy w niniejszej
sprawie krąg odbiorców.
W każdym razie OHIM twierdzi, że nie ma potrzeby rozstrzygania przez Sąd tej kwestii, ponieważ wystarczy dokonać oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta. W istocie, zgodnie z orzecznictwem, jeżeli można wykluczyć prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta, okoliczność ta wystarczy, aby oddalić skargę, ponieważ ocena ta już z założenia
znajduje zastosowanie do tak zwanej wyspecjalizowanej części właściwego kręgu odbiorców, która z definicji jest bardziej uważna
niż przeciętni konsumenci [wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie T‑147/03 Devinlec przeciwko OHIM – TIME ART (QUANTUM),
Zb.Orz. str. II‑11, pkt 62].
Ponadto OHIM podniósł, że wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany i chroniony w Hiszpanii, zatem właściwy krąg odbiorców
stanowią przeciętni konsumenci z tego państwa członkowskiego.
Po trzecie OHIM uznał, że w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono najpierw, że z uwagi na ich identyczne przeznaczenie
i sposób używania towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są podobne. W przeciwieństwie do twierdzeń skarżącej
„materiały budowlane”, objęte wcześniejszym znakiem towarowym, stanowią dokładnie określoną kategorię. Z definicji tej kategorii
zawartej w słowniku „Le Robert” w wersji elektronicznej wynika, że właściwy krąg odbiorców nie będzie miał w niniejszym przypadku
żadnych trudności z wyobrażeniem sobie, jaki rodzaj towarów został objęty tą kategorią. Chodzi o materiały budowlane, surowe
i w postaci półproduktów, a także towary relatywnie proste, wytwarzane z tych poprzednich. Tak więc w zaskarżonej decyzji
słusznie przyznano pojęciu „materiały budowlane” wszelkie prawa związane ze sformułowaniem określającym kategorię o wskazanej
treści semantycznej.
W niniejszym przypadku skarżąca nie może również skutecznie podnieść argumentu opartego na okoliczności, że działalność budowlana
wymaga użycia wielu różnych towarów. W istocie na potrzeby niniejszej sprawy nie ma konieczności porównywania wszystkich towarów
i usług niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, takich jak kable elektryczne lub usługi architektoniczne, z towarami
objętymi zgłoszonym znakiem towarowym. Zgodnie z tym, co przyznała Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, porównanie powinno
dotyczyć ogólnych cech towarów objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. A według OHIM bezsporne jest, że wszystkie
te towary mają to samo przeznaczenie i używa się je w ten sam sposób przy wznoszeniu obiektów budowlanych lub wykonywaniu
infrastruktury.
Powyższe rozważania zostały potwierdzone przez samą skarżącą, która przyznała przed Wydziałem Sprzeciwów, że jej towary są
przeznaczone do używania w bardzo wielu dziedzinach, podczas gdy przed Sądem twierdziła, że mogą być używane nie tylko w działalności
budowlanej, ale także przy realizacji infrastruktury związanej z odprowadzaniem i zaopatrzeniem w wodę. W związku z tym zostało
w pełni wykazane, że wszystkie przedmiotowe towary mają identyczne przeznaczenie i sposób użytkowania.
OHIM twierdzi także, że słusznie uznano w dalszej części zaskarżonej decyzji, iż towary objęte przedmiotowymi znakami towarowymi
są komplementarne. W istocie wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie infrastruktury bezwzględnie wymaga budowy różnych
systemów, takich jak system kanalizacji, oczyszczania ścieków, systemy przeciwpożarowe i zaopatrzenia w wodę pitną, wymagających
zastosowania towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym. Byłoby zatem niepojęte, gdyby rury i rurki oraz ich elementy i części
składowe były używane do budowy obiektów budowlanych i infrastruktury, bez zastosowania materiałów budowlanych, w tym cementu.
Ponadto OHIM podniósł, że – jak stwierdzono w pkt 22 zaskarżonej decyzji – towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi
mają zazwyczaj te same kanały dystrybucji, są sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży i przeznaczane są dla tych samych
użytkowników końcowych, czyli z jednej strony w szczególności „majsterkowiczów”, a z drugiej specjalistów w dziedzinie budownictwa,
w szczególności budowniczych, hydraulików i inżynierów ciepłownictwa. W związku z tym właściwy krąg odbiorców będzie w naturalny
sposób przekonany, że towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi mają wspólne pochodzenie handlowe.
Według OHIM argument wysunięty przez skarżącą w celu podważenia tego punktu zaskarżonej decyzji oparty jest wyłącznie na kwestii
planowanego używania zgłoszonego znaku towarowego, która jednak pozbawiona jest znaczenia.
Po czwarte OHIM utrzymuje, że w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono, iż kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne,
biorąc pod uwagę ich przeważające podobieństwo wizualne i fonetyczne. Skarżąca zresztą nie przedstawiła w swojej skardze żadnego
argumentu mogącego podważyć to stwierdzenie.
OHIM podnosi, że w języku hiszpańskim określenie „pam” nie posiada żadnego znaczenia. Wyraz „pluvial”, występujący w zgłoszonym
znaku towarowym, oznacza natomiast w języku hiszpańskim „odnoszący się do deszczu”. W zaskarżonej decyzji słusznie zatem stwierdzono,
że właściwy krąg odbiorców dostrzeże w tym ostatnim pojęciu odniesienie do niektórych cech lub funkcji towarów objętych zgłoszonym
znakiem towarowym, czyli uzna, że towary te są przeznaczone do używania w warunkach deszczu lub są szczególnie przystosowane
do takich warunków.
Na podstawie powyższych rozważań oraz biorąc pod uwagę orzecznictwo [wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C‑251/95 SABEL, Rec. str. I‑6191, pkt 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I‑3819,
pkt 25; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN),
Rec. str. II‑4335, pkt 33 i 35], OHIM utrzymuje, że określenie „pam”, które stanowi zarówno jedyny element słowny wcześniejszego
znaku towarowego, jak i jeden z dwóch elementów słownych zgłoszonego znaku towarowego, dominuje nad ogólnym wrażeniem wywołanym
przez ten ostatni znak towarowy, czemu skarżąca nie zaprzeczała.
Jeśli chodzi o aspekty wizualny i fonetyczny, OHIM przypomniał, że określenie „pam” jest nie tylko jedynym wyrazem wcześniejszego
znaku towarowego, ale znajduje się również na pierwszej pozycji w zgłoszonym znaku towarowym. Pozycja ta przyznaje temu określeniu
szczególną wagę, ponieważ uwagę odbiorców przyciąga raczej początek znaku niż jego koniec, przy czym tendencja ta jest tym
bardziej naturalna, jeżeli początek przedmiotowego znaku towarowego stanowi, tak jak w niniejszym przypadku, element samoistnie
odróżniający i uderzający zarówno przy czytaniu, jak i słyszeniu. Tak więc Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła występowanie
podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
Jeśli chodzi o płaszczyznę koncepcyjną, w języku hiszpańskim określenie „pam” pozbawione jest znaczenia, podczas gdy wyraz
„pluvial” znaczenie takie posiada (odnoszący się do deszczu), co sprawia, że ma on charakter drugorzędny. Podniesione przez
skarżącą w postępowaniu przed Sądem twierdzenie, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców postrzega określenie „pam” jako
odnoszące się do jej aktualnej nazwy, a także jej argument przedstawiony w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, zgodnie z którym
określenie to postrzegane jest jako skrót jej poprzedniej nazwy (Pont‑à‑Mousson), w żadnym wypadku nie są oczywiste i nie
zostały niczym poparte. Zatem – podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza (pkt 15 zdanie drugie zaskarżonej decyzji) – również
Sąd powinien oddalić te twierdzenia skarżącej jako bezzasadne.
Po piąte i ostatnie, OHIM podnosi, że różne czynniki, które zgodnie z orzecznictwem należy brać pod uwagę podczas całościowej
oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, potwierdzają występowanie takiego prawdopodobieństwa w niniejszym przypadku.
W istocie zostało wykazane podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz towarów nimi objętych. Ponadto bezsporne
jest, że wcześniejszy znak towarowy posiada przynajmniej przeciętny samoistny charakter odróżniający dla wszystkich towarów,
które są nim oznaczone. Tak więc w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono, że właściwy krąg odbiorców, który zachował w pamięci
określenie „pam” zawarte we wcześniejszym znaku towarowym, w zetknięciu z towarami objętymi zgłoszonym znakiem towarowym będzie
skłonny uznać je za posiadające to samo pochodzenie handlowe co towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, tym bardziej
że przedmiotowe towary mogą być udostępniane razem i poprzez te same kanały dystrybucji.
W pkt 27 zaskarżonej decyzji również słusznie stwierdzono, że przeciętny konsument może w sposób rozsądny przypuszczać, że
wcześniejszy znak towarowy wywodzi się od podstawowego znaku towarowego „pam” i oznacza linię produktów oferowaną w ramach
tej samej rodziny znaków towarowych. Innymi słowy, istnieje prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców uzna kolidujące
ze sobą znaki towarowe za należące co prawda do dwóch różnych gam towarów, lecz pochodzące od tego samego przedsiębiorstwa
lub od przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo.
Ocena Sądu
Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego
znaku towarowego nie rejestruje się, „jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności
lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych obydwoma znakami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd
na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również
prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 21 lit. a) ii) rozporządzenia
nr 40/94, za wcześniejsze znaki towarowe uważa się znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, których data złożenia
wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary
lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania
rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności
danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów
lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II‑2821, pkt 31–33 i przywołane tam orzecznictwo].
W niniejszym przypadku należy po pierwsze przypomnieć, że w zaskarżonej decyzji stwierdzono występowanie prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego. W zaskarżonej decyzji
nie dokonano zatem porównania zgłoszonego znaku towarowego z innymi znakami towarowymi powołanymi przez Propamsa na poparcie
swojego sprzeciwu (zaskarżona decyzja, pkt 14 i 29).
Należy przypomnieć, iż skarga wniesiona do Sądu ma za zadanie kontrolę zgodności z prawem decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą.
Kontrola ta powinna zostać przeprowadzana w stosunku do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed Izbą Odwoławczą
[wyrok Sądu z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T‑133/05 Meric przeciwko OHIM – Arbora & Ausonia (PAM‑PIM’S BABY‑PROP), Zb.Orz.
str. II‑2737, pkt 22]. Tak więc należy zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego, bez konieczności uwzględniania innych
znaków towarowych, powołanych przez Propamsa na poparcie swojego sprzeciwu.
Mając na względzie argumentację skarżącej odnoszącą się do towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym oraz odbiorców, dla
których przeznaczone są te towary, należy w drugiej kolejności rozważyć, czy w celu zbadania występowania prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi Izba Odwoławcza prawidłowo określiła z jednej strony
towary objęte przedmiotowymi znakami towarowymi, a z drugiej strony właściwy krąg odbiorców.
–       W przedmiocie towarów, które należało wziąć pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Należy przypomnieć, że porównanie towarów wymagane na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 powinno opierać
się na opisie towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym powołanym w sprzeciwie, a nie na towarach, dla których znak
ten jest rzeczywiście używany, chyba że wskutek wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku
towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 dowód ten zostanie przeprowadzony tylko dla części towarów
lub usług, dla których zarejestrowano wcześniejszy znak towarowy (ww. w pkt 83 wyrok w sprawie PAM‑PIM’S BABY‑PROP, pkt 30).
W niniejszym przypadku, jak zostało wskazane w ramach analizy w przedmiocie pierwszego zarzutu, wniosek o przedstawienie dowodu
rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego został złożony przez skarżącą po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą
i słusznie został przez nią odrzucony jako spóźniony. Dlatego też Izba Odwoławcza, dokonując w zaskarżonej decyzji porównania
z towarami objętymi zgłoszonym znakiem towarowym, słusznie uwzględniła wszystkie towary, dla których został zarejestrowany
wcześniejszy znak towarowy, czyli „materiały budowlane”.
W przeciwieństwie do twierdzeń skarżącej (zob. pkt 43 powyżej), kategoria tych towarów jest wystarczająco określona i z uwagi
na znaczenie używanych słów powinna być rozumiana jako obejmująca wszelkie materiały w stanie surowym lub w postaci półproduktów,
niezbędne lub przydatne dla budownictwa, a także towary stosunkowo proste, wyprodukowane z tego rodzaju materiałów.
W każdym razie należy przypomnieć, że wcześniejszym znakiem towarowym jest hiszpański krajowy znak towarowy, którego ważność
nie może zostać zakwestionowana w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a wyłącznie w ramach
postępowania o jego unieważnienie wszczętego przez zainteresowane państwo członkowskie [wyroki Sądu w ww. w pkt 74 sprawie
MATRATZEN, pkt 55 oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T‑269/02 PepsiCo przeciwko OHIM – Intersnack Knabber‑Gebäck (RUFFLES),
Zb.Orz. str. II‑1341, pkt 25]. Dlatego też w niniejszym przypadku instancje OHIM miały obowiązek wziąć pod uwagę listę towarów
objętych wcześniejszym znakiem towarowym w postaci ustalonej podczas rejestracji tego znaku jako krajowego znaku towarowego.
Poza tym, jeśli chodzi o towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym, należy przypomnieć, że w ramach postępowania w sprawie
sprzeciwu OHIM może wziąć pod uwagę wyłącznie listę towarów w postaci, w jakiej występuje ona w zgłoszeniu danego znaku towarowego,
z jedynym wyjątkiem ewentualnie wprowadzonych zmian (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie RIGHT GUARD XTREME sport, pkt 33). W związku
z tym twierdzenia skarżącej dotyczące szczególnych towarów, dla których ma ona zamiar używać zgłoszonego znaku towarowego,
nie mają w niniejszym przypadku znaczenia, ponieważ skarżąca nie zmieniła listy towarów objętych zgłoszeniem wspólnotowego
znaku towarowego zgodnie z zapewnieniami o swoich zamiarach. Tak więc dokonując w zaskarżonej decyzji oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, słusznie uwzględniono wszystkie towary opisane w złożonym przez skarżącą zgłoszeniu wspólnotowego znaku
towarowego, z jego późniejszymi zmianami (zob. pkt 3 powyżej).
–       W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców
Jeśli chodzi o krąg odbiorców, w odniesieniu do którego ma być oceniane prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi
ze sobą znakami, należy odrzucić twierdzenia skarżącej, zgodnie z którymi krąg odbiorców, do którego adresowany jest dany
znak towarowy, obejmuje wyłącznie odbiorców wysoce wyspecjalizowanych i składa się przede wszystkim ze wspólnot terytorialnych
(zob. pkt 49 i 51 powyżej). Twierdzenia te są oparte na zamiarach skarżącej dotyczących używania zgłoszonego znaku towarowego,
które – jak już podniesiono – nie mają znaczenia.
Tak więc słusznie stwierdzono w pkt 13 zaskarżonej decyzji, że z uwagi na charakterystykę i przeznaczenie towarów objętych
kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należy uznać, że właściwy krąg odbiorców składa się zarówno z wyspecjalizowanych odbiorców,
czyli profesjonalistów z sektora budowlanego i remontowego, a także z ogółu odbiorców, obejmujących przeciętnych konsumentów,
którzy – jak podnosi OHIM – mogą nabywać przedmiotowe towary do majsterkowania.
–       W przedmiocie porównania towarów
Zgodnie z orzecznictwem, na potrzeby oceny podobieństwa towarów lub usług objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi
należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek przedmiotowych towarów, przy czym czynniki
te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania oraz to, czy towary te konkurują ze sobą,
czy też się uzupełniają [wyroki Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T‑85/02 Díaz przeciwko OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO),
Rec. str. II‑4835, pkt 32 oraz z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T‑346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR
ET FÉLICIE), Zb.Orz. str. II‑4891, pkt 33].
W niniejszym przypadku z zaskarżonej decyzji wynika (pkt 20 i 22), że Izba Odwoławcza, dokonując porównania przedmiotowych
towarów, uwzględniła okoliczność, że zarówno towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym, jak i towary objęte zgłoszonym
znakiem towarowym są towarami znajdującymi zastosowanie przy wznoszeniu obiektów budowlanych oraz infrastruktury, co obejmuje
budowę różnych systemów wymagających użycia wszystkich tych towarów, czyli systemów kanalizacji, oczyszczania ścieków, ochrony
przeciwpożarowej i systemów doprowadzania wody pitnej oraz nawadniających. Skoro towary te mają identyczne przeznaczenie oraz
sposób użytkowania przy budowie obiektów budowlanych oraz infrastruktury, w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono, że są
one podobne.
Wniosek zawarty w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są komplementarne,
także jest prawidłowy. Należy w tym względzie przypomnieć, że towary komplementarne to takie, pomiędzy którymi istnieje ścisły
związek polegający na tym, iż jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć,
że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo [wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T‑169/03 Sergio
Rossi przeciwko OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Zb.Orz. str. II‑685, pkt 60, potwierdzony, wskutek odwołania, w wyroku Trybunału
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C‑214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I‑7057]. W niniejszym przypadku, jak słusznie
podnosi OHIM, przy budowie systemów wymienionych w poprzednim punkcie nie ma możliwości użycia rur i złączek do rur objętych
zgłoszonym znakiem towarowym bez zastosowania materiałów budowlanych objętych wcześniejszym znakiem towarowym.
Wreszcie przy porównywaniu w zaskarżonej decyzji towarów objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi prawidłowo uwzględniono
okoliczność, że towary te były co do zasady sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży i poprzez te same filie handlowe,
co materiały budowlane. Należy w tym względzie podnieść, że zgodnie z orzecznictwem, jeżeli towary objęte kolidującymi ze
sobą znakami towarowymi mają kilka punktów wspólnych, w szczególności są one czasami sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży,
to ewentualne różnice między nimi nie wyłączają same w sobie możliwości istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob.
podobnie ww. w pkt 94 wyrok w sprawie SISSI ROSSI, pkt 68).
W tych okolicznościach należy zgodzić się z zawartym w zaskarżonej decyzji stwierdzeniem, zgodnie z którym towary objęte kolidującymi
ze sobą znakami towarowymi są podobne i komplementarne. Przeciwny argument skarżącej, w zakresie w jakim odnosi się do towarów
innych niż te objęte przedmiotowymi znakami towarowymi, jest nieistotny i powinien zostać oddalony.
–       W przedmiocie porównania oznaczeń
Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem, złożony znak towarowy oraz inny znak, identyczny lub wykazujący podobieństwo
do jednego ze składników złożonego znaku towarowego, mogą być uznane za podobne, jeżeli składnik ten stanowi element dominujący
w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy. Jest tak w przypadku, gdy składnik ten jest w stanie zdominować
wywoływane przez ten znak towarowy wrażenie, które właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w związku z czym wszystkie
pozostałe składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym [wyroki Sądu w ww.
w pkt 74 sprawie MATRATZEN, pkt 33 oraz z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T‑153/03 Inex przeciwko OHIM – Wiseman (Rysunek
skóry krowy), Zb.Orz. str. II‑1677, pkt 27]. Jeśli chodzi o ocenę dominującego charakteru jednego lub kilku składników złożonego
znaku towarowego, należy w szczególności wziąć pod uwagę istotne cechy każdego ze składników w porównaniu z istotnymi cechami
innych składników. Ponadto pomocniczo można również uwzględnić wzajemną pozycję różnych elementów składowych znaku w całościowym
układzie znaku złożonego (ww. w pkt 74 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 35).
W niniejszym przypadku w zaskarżonej decyzji słusznie uznano (pkt 14), że określenie „pam”, będące jedynym elementem słownym
wcześniejszego znaku towarowego, zapisanym równocześnie z lewej do prawej oraz z góry na dół, stanowi element centralny i dominujący
wcześniejszego znaku towarowego. W istocie element ten zajmuje centralną pozycję we wcześniejszym znaku towarowym i przyciąga
uwagę konsumenta, który widzi ten znak, z pominięciem innych elementów tego znaku, czyli kolorowego tła i owalnego obramowania,
które mają znaczenie wyraźnie drugorzędne i pomocnicze.
Ponieważ element dominujący „pam” wcześniejszego znaku towarowego jest tożsamy z pierwszą częścią zgłoszonego znaku towarowego
PAM PLUVIAL, w zaskarżonej decyzji uznano, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne pod względem wizualnym i fonetycznym.
Oczywiście różnią się one z uwagi na występowanie w zgłoszonym znaku towarowym wyrazu „pluvial”. Jednakże wyraz ten stanowi
element drugorzędny i dodatkowy tego znaku ze względu na swoje znaczenie w języku hiszpańskim, które jest identyczne jak w języku
francuskim. Znaczenie to powoduje, że odbiorcy dostrzegą w tym określeniu wskazówkę odnoszącą się do towarów objętych wcześniejszym
znakiem towarowym, jako przeznaczonych do używania do odprowadzania wód deszczowych lub w warunkach deszczu. Z tego względu
w pkt 17 zaskarżonej decyzji stwierdzono, że tożsamość wizualna i fonetyczna dominujących słownych elementów kolidujących
ze sobą znaków towarowych przeważała nad wizualnymi i fonetycznymi różnicami wynikającymi z występowania w zgłoszonym znaku
towarowym drugorzędnego elementu „pluvial”.
Również z tym stwierdzeniem należy się zgodzić. W istocie element słowny „pam” stanowi również element dominujący zgłoszonego
znaku towarowego ze względu na jego krótką, łatwą do zapamiętania formę, stwierdzony w zaskarżonej decyzji i niezakwestionowany
przez skarżącą brak szczególnego znaczenia w języku hiszpańskim oraz umiejscowienie na początku zgłoszonego znaku towarowego,
czyli na pozycji, do której przeciętny konsument przywiązuje większą wagę (ww. w pkt 83 wyrok w sprawie PAM‑PIM’S BABY‑PROP,
pkt 51).
Ze względu na to, że wyraz „pam” nie posiada znaczenia w języku hiszpańskim, słusznie w pkt 15 zaskarżonej decyzji stwierdzono,
iż porównanie kolidujących ze sobą znaków towarowych na płaszczyźnie koncepcyjnej nie jest w niniejszym przypadku możliwe.
Jak stwierdzono w zaskarżonej decyzji, okoliczność, że wyraz „pluvial” posiada znaczenie w języku hiszpańskim, nie wystarcza
do przypisania zgłoszonemu znakowi towarowemu jakiegoś szczególnego znaczenia z uwagi na drugorzędny i pomocniczy charakter
tej części zgłoszonego znaku.
To ostatnie stwierdzenie nie może zostać podważone przez twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym słowny element „pam” jest
postrzegany jako odniesienie do jej nazwy (zob. pkt 56 powyżej). Jak słusznie wykazano w zaskarżonej decyzji, rzekomy związek
pomiędzy starą i nową nazwą skarżącej oraz element słowny „pam” nie jest oczywisty i nie został w żaden sposób udowodniony
przez skarżącą. W każdym razie, przyjmując nawet, że element słowny „pam” może być postrzegany jako odnoszący się do skarżącej,
na tej podstawie nie można stwierdzić występowania różnic na płaszczyźnie koncepcyjnej, jako że taki element słowny występuje
również we wcześniejszym znaku towarowym.
Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą
znaki towarowe są ogólnie podobne.
–       W przedmiocie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Mając na względzie podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz objętych nimi towarów, a także wzajemną zależność
pomiędzy okolicznościami, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy stwierdzić,
podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji (pkt 28), że w niniejszym przypadku występuje prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
Występowanie w zgłoszonym znaku towarowym wyrazu „pluvial” nie wyłącza tego prawdopodobieństwa, ponieważ jak zostało słusznie
podniesione w pkt 27 zaskarżonej decyzji, element ten może spowodować, że przeciętny konsument uzna, iż zgłoszony znak towarowy
jest znakiem wywodzącym się z podstawowego znaku towarowego „pam” i oznacza szczególną gamę towarów, stanowiącą część „rodziny
znaków towarowych PAM”. W istocie twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym dla różnych swoich towarów systematycznie używa
ona znaków towarowych wywodzonych ze wspólnego rdzenia „pam” (zob. pkt 58 powyżej), stanowi wzmocnienie tego wniosku.
Wreszcie argument oparty na twierdzeniu, że właściwy krąg odbiorców wiąże element słowny „pam” ze skarżącą z uwagi na powszechną
znajomość, jaką miałaby się cieszyć, nie może w żadnym razie zostać przyjęty. W istocie, niezależnie od faktu, że powołane
przez skarżącą w celu wykazania tego rzekomego związku załączniki 13–15 do skargi nie zostały wzięte pod uwagę z powodów przedstawionych
w pkt 18 oraz 19 powyżej, nawet gdyby uznać istnienie tego związku, nie mógłby on wyłączyć występowania prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd w niniejszym przypadku, ponieważ właściwy krąg odbiorców mógłby sądzić, iż towary oznaczone wcześniejszym
znakiem towarowym pochodzą od skarżącej.
Z powyższych rozważań wynika, że drugi zarzut podniesiony przez skarżącą powinien zostać oddalony jako bezpodstawny, w związku
z czym oddaleniu podlega skarga w całości.

W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy, zgodnie z żądaniem OHIM, obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (piąta izba)
orzeka, co następuje:
1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Skarżąca, Saint‑Gobain Pam SA, zostaje obciążona kosztami postępowania.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 marca 2007 r.
Sekretarz

Prezes
E. Coulon

M. Vilaras
*

Język postępowania: francuski.