CELEX: 62004TJ0003
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny "KINJI by SPA"
Uprzedni wspólnotowy słowny znak towarowy KINNIE
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94
Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94

Okoliczności powstania sporu
1       W dniu 16 czerwca 2000 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., interwenient dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
2       Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:

Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 29 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej
klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego i odpowiadają
dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
–       klasa 29: „miąższ owoców”,
–       klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe; bezalkoholowe napoje owocowe;
bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, syropy i inne preparaty na bazie owoców do produkcji napojów, wyciągi z owoców
oraz miąższ owoców do produkcji napojów”.
3       Zgłoszenie zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 6/2001 z dnia 8 stycznia 2001 r.
4       W dniu 30 stycznia 2001 r. skarżąca zgłosiła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego
znaku towarowego. Sprzeciw opierał się na istnieniu wspólnotowego znaku towarowego nr 427237 składającego się z oznaczenia
słownego KINNIE (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”), którego zgłoszenia dokonano w dniu 25 listopada 1996 r.
i zarejestrowano w dniu 7 kwietnia 1999 r. Towary oznaczone tym znakiem towarowym należą do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów”.
5       Sprzeciw skierowano przeciwko wszystkim towarom określonym w zgłoszeniu znaku towarowego. W sprzeciwie powołano się na podstawę
przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
6       Decyzją nr 2880/2002 z dnia 27 września 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw na takiej podstawie, iż w odniesieniu
do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego istniało, z powodu, z jednej strony, podobieństwa tych oznaczeń
a, z drugiej strony, identyczności czy dużego podobieństwa przedmiotowych towarów, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
odbiorców z Unii Europejskiej.
7       W dniu 27 listopada 2002 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji
Wydziału Sprzeciwów.
8       Decyzją z dnia 4 listopada 2003 r., zmienioną sprostowaniem z dnia 10 listopada 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”),
Pierwsza Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że, mimo iż towary, o których
mowa, są identyczne bądź prawie identyczne, sporne oznaczenia różnią się od siebie pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym
i że ten brak podobieństwa wyklucza wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Żądania stron
9       Skarżąca wnosi do Sądu o:
–       stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
–       utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów nr 2880/2002 z dnia 27 września 2002 r.,
–       nakazanie OHIM odrzucenia dokonanego przez interwenienta zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego,
–       obciążenie OHIM i/lub interwenienta kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu, postępowania przed Izbą Odwoławczą oraz postępowania
przed Sądem.
10     OHIM wnosi do Sądu o:
–       stwierdzenie niedopuszczalności czwartego żądania skarżącej, w zakresie, w jakim zmierza ono do wydania przez Sąd orzeczenia
obciążającego OHIM kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu,
–       oddalenie skargi w pozostałym zakresie,
–       obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
11     Interwenient wnosi do Sądu o:
–       oddalenie skargi;
–       obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności
12     W swoim drugim i trzecim żądaniu skarżąca domaga się od Sądu utrzymania w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów nr 2880/2002 oraz
nakazania OHIM odrzucenia dokonanego przez interwenienta zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
13     W tej kwestii należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych
środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. Zatem do Sądu nie należy zwrócenie się z nakazem do OHIM. Do
niego należy wyciągnięcie konsekwencji z sentencji i uzasadnienia niniejszego wyroku. Drugie i trzecie żądania skarżącej są
zatem z tego względu dopuszczalne [wyroki Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T‑163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY‑DRY),
Rec. str. II‑2383, pkt 53 oraz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T‑34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec.
str. II‑683, pkt 12].

Co do istoty sprawy
14     Skarżąca podnosi dwa zarzuty na poparcie swojego wniosku o stwierdzenie nieważności oparte na naruszeniu odpowiednio art. 8
ust. 1 lit. b) i art. 73 rozporządzenia nr 40/94.
W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94
–       Argumenty stron
15     Po pierwsze, skarżąca podnosi, iż Wydział Sprzeciwów nie nadał wystarczającej wagi podobieństwom fonetycznym i wizualnym między
spornymi oznaczeniami. Ponadto uważa ona, że skoro przedmiotowe oznaczenia są pozbawione znaczenia, nie jest możliwe żadne
ich porównanie pod względem koncepcyjnym.
16     Co się tyczy porównania fonetycznego, skarżąca potwierdza, iż słowa „kinnie” i „kinji” będą wymawiane w sposób bardzo podobny
w niektórych językach wspólnotowych. W istocie w języku szwedzkim, duńskim i niderlandzkim litera „j” będzie wymawiana w taki
sam sposób jak litera „y” w języku angielskim. W opinii skarżącej, w przeciwieństwie do tego, co oświadczyła Izba Odwoławcza,
oznaczenia te są zatem podobne na płaszczyźnie fonetycznej.
17     Co się tyczy porównania wizualnego, skarżąca utrzymuje, że jeśli znak towarowy składa się jednocześnie z elementów słownych
i elementów graficznych, to element słowny należy uważać za element dominujący. Dodaje ona, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd,
uznając, że nie istniało duże podobieństwo między elementami słownymi tych znaków, z wyjątkiem pierwszych liter „kin”. W jej
opinii inne litery tych dwóch elementów słownych „kinji” i „kinnie” posiadają podobne kształty. Dodaje ona, że jeśli chodzi
o porównanie wizualne, to nie należy lekceważyć sposobu, w jaki słowa są wymawiane. Tak więc kiedy przeciętny konsument, zwłaszcza
ten posługujący się językiem szwedzkim, duńskim czy niderlandzkim, postrzega te dwa oznaczenia to niezupełnie pamięta on nazwy
produktów na płaszczyźnie fonetycznej, lecz nie przypomina sobie kształtu liter użytych do napisania tych nazw. Oznaczenia
KINJI i KINNIE są zatem jako takie bardzo do siebie podobne nawet z punktu widzenia wizualnego.
18     Ponadto skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że przyznała zbyt duże znaczenie niektórym aspektom graficznym zgłoszonego znaku,
takim jak symbol szopa pracza i charakter pisma w kształcie kawałków bambusa użytych do napisania elementu słownego „kinji”.
Izba Odwoławcza naruszyła zatem, zdaniem skarżącej, orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym w przypadku znaku graficznego
większe znaczenie należy przyznać słowu. Ponadto skarżąca uważa, iż większość konsumentów nie zwróci uwagi na napis „by SPA”.
19     Poza tym skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż nie wzięła wystarczająco pod uwagę faktu, że, z jednej strony, towary są identyczne
lub w dużym stopniu podobne a, z drugiej strony, że wcześniejszy znak towarowy będący nazwą stanowiącą produkt czystej inwencji
posiada charakter wysoce odróżniający.
20     Co się tyczy oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że błędnie oparła zaskarżoną
decyzję na tym, że właściwy konsument prawdopodobnie zakupi przedmiotowe towary w supermarkecie lub innych sklepach detalicznych,
w których będzie on w stanie kontrolować wizualnie towary i oznaczone nimi znaki towarowe przed ich zakupem. W opinii skarżącej
przedmiotowe towary będą powszechnie sprzedawane bądź to w sklepach detalicznych bądź to w barach czy restauracjach.
21      Jeśli chodzi o sprzedaż dokonaną w barach czy też restauracjach, skarżąca zaznacza, że, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi
Izba Odwoławcza, konsumenci zamawiają zwykle produkty ustnie, odnosząc się do ich marki, i że możliwa jest sprzedaż napojów
bez możliwości zobaczenia w jakimkolwiek momencie znaku towarowego, o którym mowa. Opierając się na wyroku Trybunału z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I‑3819, pkt 28, skarżąca utrzymuje, iż nie można
wykluczać, że jedynie podobieństwo fonetyczne znaków towarowych może stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
22     Co się tyczy sprzedaży dokonanych w supermarketach, skarżąca utrzymuje, że mimo iż przeciętny konsument posiada możliwość
zbadania towarów, Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę, że konsument posiada jedynie rzadko możliwość dokonania bezpośredniego
porównania różnych znaków towarowych i musi polegać na niedoskonałym wrażeniu, jakie zachował o nich w swojej pamięci.
23     OHIM nie kwestionuje tego, iż sporne w niniejszej sprawie towary są identyczne czy też bardzo podobne, ale utrzymuje, że istniejące
między znakami różnice wizualne i koncepcyjne wyłączają wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
24     Jeśli chodzi o wizualny aspekt oznaczeń, OHIM zauważa, iż są one różne ze względów ukazanych w zaskarżonej decyzji.
25     Co się tyczy koncepcyjnego porównania spornych oznaczeń, to OHIM potwierdza, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego
i charakter pisma w kształcie bambusa użyty dla słowa „kinji” stanowią elementy odróżniające przedstawiające pomysł postaci
z egzotycznego animowanego rysunku, a mianowicie szopa pracza o tym samym imieniu. Prawdopodobnie ten związek zostanie zauważony
przez konsumenta, podczas gdy w przeciwieństwie do tego wcześniejszy znak towarowy nie będzie posiadał żadnego znaczenia.
Zdaniem OHIM, fakt, iż jeden ze spornych znaków towarowych posiada treść semantyczną, podczas gdy drugi jej nie posiada, wystarcza,
aby dojść do wniosku, iż oznaczenia te są koncepcyjnie odmienne.
26     Co się tyczy porównania fonetycznego, OHIM uznaje, że, w przeciwieństwie do tego, co stwierdziła Izba Odwoławcza w zaskarżonej
decyzji, odbiorcy z niektórych państw członkowskich mogą postrzegać podobieństwo fonetyczne między spornymi znakami. Niemniej
OHIM dodaje, iż element ten nie wystarcza do tego, aby stwierdzić niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji, ponieważ stopień
fonetycznego podobieństwa między tymi znakami jest zneutralizowany ich różnicami wizualnymi i koncepcyjnymi, w taki sposób,
iż nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nawet przy założeniu, że wcześniejszy znak towarowy posiada w jak
największym stopniu charakter odróżniający.
27     OHIM utrzymuje na tej podstawie, że stopień podobieństwa fonetycznego między dwoma znakami towarowymi ma mniejsze znaczenie
w przypadku towarów wprowadzonych do obrotu w taki sposób, że w momencie nabycia określony krąg odbiorców postrzega zwykle
znak towarowy wizualnie. Tak jest w przypadku towarów skarżącej.
28     OHIM twierdzi, że nawet w barach i restauracjach butelki są wyeksponowane na półkach za ladą w taki sposób, że konsumenci
są je w stanie obejrzeć. Ponadto, nawet gdy bary i restauracje nie są sieciami dystrybucji mało istotnymi dla sprzedaży napojów
bezalkoholowych zawierających soki owocowe, to sieci te pozostają zwykle bez znaczenia, gdy chodzi o wielkość sprzedaży w porównaniu
ze sprzedażą dokonaną w supermarketach.
29     Interwenient powtarza zasadniczo argumenty przedstawione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji. Podnosi on, iż sporne
znaki towarowe są wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie różne.
30     Co się tyczy porównania wizualnego, interwenient dodaje, że biorąc pod uwagę renomę jego znaku towarowego w krajach Beneluksu,
słowa „by SPA” przyciągają uwagę konsumentów i wykluczają jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jeśli chodzi
o pochodzenie spornych towarów.
31     Jeśli chodzi o porównanie fonetyczne, to interwenient podnosi, że nawet w krajach, w których litera „j” jest wymawiana jak
litera „y” w języku angielskim, słowny znak towarowy KINNIE jest wymawiany za pomocą dłuższego końcowego sufiksu, który wystarczy
dla odróżnienia spornych znaków towarowych z punktu widzenia fonetycznego.
–       Ocena Sądu
32     Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku
towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, „jeżeli: z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego
znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii
publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.
33     Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane
towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W myśl
tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania
danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących
w danym przypadku. Ta całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, a w szczególności
między podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień
podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami
towarowymi i odwrotnie [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II‑2821, pkt 30–33 oraz powoływane tamże orzecznictwo].
34     W niniejszej sprawie należy zaznaczyć, iż mając na względzie, że wcześniejszym znakiem towarowym jest wspólnotowy znak towarowy,
terytorium, jakie należy uwzględnić przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest terytorium całej Wspólnoty Europejskiej.
35     Ponadto, jako że sporne towary są towarami konsumpcji bieżącej, docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych europejskich konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych
i rozsądnych.
36     W świetle powyższych rozważań należy porównać, po pierwsze, oznaczone towary i, po drugie, sporne oznaczenia.
37     Co się tyczy porównania towarów, to należy zaznaczyć, czego nie kwestionują strony, iż towary oznaczone zgłoszonym znakiem
towarowym i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są bądź podobne, bądź identyczne.
38     Jeżeli chodzi o porównanie oznaczeń, orzecznictwo nakazuje oprzeć całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
w zakresie dotyczącym podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego przedmiotowych znaków na całościowym wrażeniu,
jakie znaki te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (wyroki Trybunału z dnia
11 listopada 1997 r w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. str. I‑6191, pkt 23 i ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).
39     Należy zatem dokonać porównania spornych w niniejszej sprawie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
40     Co się tyczy porównania wizualnego, Izba Odwoławcza uznała, iż dominujący element słowny „kinji” i dodatkowe elementy graficzne
i tekstowe zgłoszonego znaku towarowego pozwalają na dokonanie wizualnego rozróżnienia tych dwóch znaków towarowych (pkt 18
zaskarżonej decyzji).
41     W tej kwestii należy zaznaczyć, że zgłoszony znak towarowy składa się ze złożonego oznaczenia zawierającego elementy graficzne
i słowne. To złożone oznaczenie zawiera słowo „kinji” napisane grubymi stylizowanymi literami w kształcie bambusa z widniejącymi
poniżej słowami „by SPA” napisanymi drobniejszym pismem i widniejącym powyżej elementem graficznym przedstawiającym podskakującego
szopa pracza noszącego podkoszulek ozdobiony nazwą „kinji”. Należy zaznaczyć, że graficzne cechy charakterystyczne zgłoszonego
oznaczenia, a mianowicie postać z rysunku animowanego szopa pracza, stylizacja liter, które tworzą główny element słowny oraz
pisane drobnym pismem słowa „by SPA” są, jak to trafnie podkreśliła Izba Odwoławcza, szczególnie uderzające, przyciągają uwagę
konsumenta i przyczyniają się do wizualnego rozróżnienia tych dwóch oznaczeń (pkt 18 zaskarżonej decyzji).
42     Wcześniejszy znak towarowy jest natomiast słownym znakiem towarowym pozbawionym jakiegokolwiek szczególnego charakteru graficznego
czy figuratywnego.
43     Izba Odwoławcza podkreśliła również słusznie w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że nie ma bliskiego podobieństwa między dominującymi
elementami słownymi oznaczeń interwenienta i skarżącej, z wyjątkiem trzech pierwszych liter „kin”. Jak słusznie sygnalizuje
to również OHIM, dwa przedmiotowe elementy słowne są różnej długości, ich odpowiednie zakończenia „nie” oraz „ji” są wizualnie
odmienne, a podwojenie spółgłoski „n” we wcześniejszym znaku towarowym jest szczególnie widoczne. Ponadto użycie złożonych
grubych liter w kształcie bambusa w charakterze pisma słowa „kinji” i napis małymi literami elementu słownego „by SPA” dodają
wizualnego elementu odróżniającego. Wreszcie we wcześniejszym znaku towarowym KINNIE po sylabie „kin” następuje składająca
się z trzech liter sylaba „nie”. W przeciwieństwie do składającej się z dwóch liter sylaby „ji” spornego znaku towarowego
KINJI sylaba „nie” utworzyła idealnie symetryczne słowo, w którym dwie centralne litery „n”, dwie litery „i” oraz litery „k”
i „e” doskonale się równoważą. Symetria ta nadaje słowu „kinnie” odmienny od słowa „kinji” charakter wizualny.
44     Wynika z tego, iż brak wizualnego podobieństwa między tymi obydwoma oznaczeniami spowodowany odmiennym charakterem tych dwóch
elementów słownych podkreśla obecność w zgłoszonym znaku towarowym przywołanych w pkt 41 powyżej szczególnych elementów graficznych.
45     W tej kwestii należy zaznaczyć, w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca, że kiedy oznaczenie składa się jednocześnie
z elementów graficznych i elementów słownych, to nie wynika z tego automatycznie, że to element słowny jest tym, który winien
być zawsze uważany za dominujący.
46     W istocie, złożony znak towarowy, może być uważany za podobny do innego znaku towarowego, identycznego lub analogicznego do
jednego z elementów składowych złożonego znaku towarowego jedynie wówczas, gdy jest on elementem dominującym w całościowym
wrażeniu wywołanym przez złożony znak towarowy. Ma to miejsce wtedy, gdy tenże element składowy jest sam w stanie dominować
obraz, jaki zachowa o tym znaku towarowym w pamięci właściwy krąg odbiorców w taki sposób, że inne elementy składowe tego
znaku towarowego pozostają bez znaczenia dla wywołanego przezeń całościowego wrażenia [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r.
w sprawie T‑6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II‑4335, pkt 33].
47     Z orzecznictwa Sądu wynika również, że w przypadku złożonego oznaczenia element graficzny może zajmować równorzędne miejsce
z elementem słownym [zob. wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T‑110/01 Vedial przeciwko OHIM – France Distribution
(HUBERT), Rec. str. II‑5275, pkt 53].
48     Ponadto nawet w okolicznościach, kiedy obydwa sporne znaki towarowe zawierają podobne elementy słowne – co nie ma miejsca
w niniejszym przypadku – fakt ten sam w sobie nie pozwala na dojście do wniosku, że istnieje wizualne podobieństwo między
spornymi znakami. Obecność w jednym z oznaczeń elementów graficznych posiadających szczególną i oryginalną konfigurację może
prowadzić do tego, że całościowe wrażenie wywołane przez każde z tych oznaczeń będzie inne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie T‑156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. II‑2789,
pkt 74].
49      W niniejszej sprawie należy stwierdzić, iż wszystkie elementy graficzne występujące w zgłoszonym znaku towarowym stanowią
niezaprzeczalnie indywidualną i oryginalną konfigurację, odgrywają ważną rolę w sposobie wizualnego postrzegania zgłoszonego
znaku oraz pozwalają na jego odróżnienie od wcześniejszego znaku towarowego. W konsekwencji należy odrzucić jako bezpodstawny
argument skarżącej oparty na tym, iż Izba Odwoławcza niesłusznie przyznała zbyt dużą wagę niektórym elementom graficznym zgłoszonego
znaku towarowego, jak również napisanym małymi literami wyrazom „by SPA”, które to elementy mają, zdaniem skarżącej, dodatkowe
znaczenie dla sposobu wizualnego postrzegania spornych oznaczeń.
50     Z całości powyższych rozważań wynika, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała, że ważne różnice, jakie istnieją między elementami
słownymi spornych znaków towarowych, jak również dodatkowe elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego skutkują tym, iż
całościowe wizualne wrażenie wywołane przez każdy z tych znaków towarowych jest odmienne.
51      Co się tyczy porównania koncepcyjnego, Izba Odwoławcza uznała, że mimo iż żaden z dominujących elementów słownych spornych
oznaczeń nie ma znanego znaczenia, przywołują one pewne idee, które nie występują we wcześniejszym znaku towarowym (zaskarżona
decyzja, pkt 20 i 21).
52     W tej kwestii należy zaznaczyć, że w istocie zarówno słowo „kinnie”, jak i słowo „kinji” nie posiadają znanego i precyzyjnego
znaczenia. Niemniej jak podniosła to Izba Odwoławcza i co utrzymują OHIM i interwenient, znak towarowy, o którego rejestrację
wniesiono, jest bogaty przynajmniej na płaszczyźnie koncepcyjnej i wizualnej. Tenże znak towarowy posługuje się stylizowaną
na kształt bambusa literą dla ukazania charakteru pisma swojego głównego elementu słownego i zawiera element graficzny, na
który składa się antropomorficzny wizerunek szopa pracza noszącego podkoszulek z napisem „kinji”. Stąd też możemy się spodziewać,
iż elementy te sugerują w umyśle osoby, która je postrzega, że sporne towary i sporny znak towarowy mają związek z przyrodą
czy też życiem w naturalnym środowisku.
53     Jak zaznaczył to już Sąd w ww. wyroku w sprawie HUBERT, „aby sprawdzić, czy istnieje podobieństwo koncepcyjne między spornymi
znakami towarowymi, wystarczy stwierdzić, czy docelowy krąg odbiorców dokona rozróżnienia między wyobrażeniami wywoływanymi
przez każde z tych oznaczeń (ww. wyrok w sprawie HUBERT, pkt 58). W konsekwencji, skoro w niniejszej sprawie wcześniejszy
słowny znak towarowy nie komunikuje żadnego znaczenia, a w przeciwieństwie do tego siła wywoływania skojarzeń przez zgłoszony
znak towarowy wydaje się być wystarczająco duża, aby być postrzeganą przez konsumentów, należy stwierdzić, że nie istnieje
podobieństwo koncepcyjne między spornymi znakami towarowymi.
54     Co się tyczy porównania fonetycznego, wydaje się być, jak to przyznał skądinąd wyraźnie OHIM, niepodważalne, że, w przeciwieństwie
do tego, co stwierdziła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji (pkt 19), odbiorcy z niektórych państw członkowskich są skłonni
postrzegać podobieństwo fonetyczne spornych znaków towarowych. W istocie, w języku szwedzkim, duńskim i niderlandzkim litera
„j” będzie na przykład wymawiana jak litera „y” w języku angielskim. W konsekwencji, zgodnie z regułami wymowy niektórych
języków europejskich, zgłoszony znak towarowy będzie się wymawiać „kinyi”. Mimo iż podobieństwo to będzie dotyczyć tylko ograniczonej
liczby państw członkowskich, należy stwierdzić, iż sporne znaki towarowe są przynajmniej w tych państwach członkowskich podobne
na płaszczyźnie fonetycznej.
55     Jeśli chodzi o całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych, to zaobserwowano,
iż istnieją znaczące różnice między spornymi znakami towarowymi na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej. W niniejszej sprawie
należy stwierdzić, iż te różnice wizualne i koncepcyjne neutralizują w sposób wyraźny ich podobieństwo fonetyczne.
56     W istocie, jak zaobserwował to świadomie OHIM, stopień podobieństwa fonetycznego dwóch znaków towarowych posiada mniejsze
znaczenie w przypadku towarów, które są wprowadzone do obrotu w taki sposób, iż w trakcie ich nabycia właściwy krąg odbiorców
zwykle postrzega oznaczony nimi znak towarowy w sposób wizualny [zob. podobnie wyrok z dnia 14 października 2003 r. w sprawie
T‑292/01 Phillips‑Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II‑4335, pkt 55].
57     Ma to miejsce w niniejszym przypadku w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca. W istocie należy podkreślić, iż skarżąca
nie przedstawiła najmniejszego dowodu zmierzającego do ukazania, iż towary te są generalnie sprzedawane w taki sposób, że
odbiorcy nie postrzegają znaku towarowego wizualnie. Skarżąca twierdzi po prostu, że tradycyjne kanały sprzedaży tworzą bary
i restauracje, gdzie konsument zamawia towar ustnie, zwracając się do kelnera i w żadnym momencie nie skłania się go do dostrzeżenia
znaku towarowego, o który chodzi.
58     W tej kwestii należy zaznaczyć, jak zaobserwował to bardzo słusznie OHIM, że jeżeli bary i restauracje stanowią nawet znaczące
kanały sprzedaży dla towarów skarżącej, to butelki są tam wyeksponowane na półkach za ladą w taki sposób, że konsumenci są
je w stanie zbadać również wizualnie. Dlatego też, mimo że nie możemy wykluczyć, iż towary, o których mowa, mogą być sprzedawane
również na zamówienie ustne, nie należy uważać tego sposobu za normalny sposób ich sprzedaży. Ponadto nawet jeśli konsumenci
mogą zamówić napój ustnie bez uprzedniego obejrzenia tychże półek, będą oni w każdym razie w stanie zbadać wizualnie butelkę,
którą im się poda.
59     Poza tym i nade wszystko nie kwestionuje się tego, iż bary i restauracje nie są jedynymi kanałami sprzedaży przedmiotowych
towarów. W istocie towary te są również sprzedawane w supermarketach i innych punktach sprzedaży detalicznej (zob. pkt 14
zaskarżonej decyzji). Należy wszakże stwierdzić, iż skoro butelki ustawione są na półkach, konsumenci mogą w trakcie dokonywanych
tam sprzedaży postrzegać znaki towarowe w sposób wizualny, mimo że nie mogą widzieć tych znaków obok siebie.
60     Skarżąca utrzymuje również, iż Izba Odwoławcza winna była dojść do wniosku, że istniało większe prawdopodobieństwo wprowadzenia
w błąd w odniesieniu do tych znaków towarowych, ponieważ wcześniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający.
W tej kwestii należy zaobserwować, że charakter wysoce odróżniający znaku towarowego należy stwierdzić albo ze względu na
cechy samego znaku, albo jego powszechną znajomość [wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T‑99/01 Mystery Drinks
przeciwko OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II‑43, pkt 34]. Mimo iż znak towarowy KINNIE jest niezaprzeczalnie
oryginalny, skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów wykazujących, iż jej znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający.
Zadowoliła się ona powołaniem się na fakt, że w przypadku nazwy stanowiącej produkt czystej inwencji wymaga się uwzględnienia
jego wysoce odróżniającego charakteru.
61     Wreszcie należy odrzucić argumentacje skarżącej, zgodnie z którą przeciętny konsument uzna sporne znaki towarowe jako wizualnie
podobne, ponieważ wymowa elementów słownych oznaczeń wpłynie w dużym stopniu na wizualne postrzeganie liter tworzących te
elementy, w taki sposób, że kiedy przeciętny konsument widzi te dwa oznaczenia, pamięta on niedokładnie brzmienie nazw towarów,
lecz nie przypomina sobie kształtu liter użytych do celów graficznych. W istocie przeciętny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako całość i nie oddaje się analizie jego różnych detali (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23). Niemniej należy stwierdzić,
iż w niniejszym przypadku sposób, w jaki przeciętny konsument będzie postrzegał zgłoszone złożone oznaczenie, nie zostanie
określony poprzez dokonanie porównania jedynie jednego z jego elementów, a mianowicie elementu słownego „kinji” z oznaczeniem
skarżącej.
62     W tych okolicznościach należy dojść do wniosku, iż mimo że towary oznaczone spornymi znakami towarowymi są identyczne lub
bardzo podobne, różnice wizualne i koncepcyjne między spornymi oznaczeniami dają wystarczające podstawy do tego, aby uważać,
że nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. Wynika z tego, że Izba Odwoławcza
słusznie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego
i wcześniejszego znaku towarowego.
63     Mając na względzie powyższe, należy odrzucić jako bezpodstawny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94.
W przedmiocie zarzutu drugiego opartego na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94
–       Argumenty stron
64     Skarżąca utrzymuje, iż Izba Odwoławcza naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94, nie umożliwiając stronom przedstawienia
ich uwag co do znajdującego się w pkt 14 zaskarżonej decyzji jej elementu uzasadnienia dotyczącego opinii Izby Odwoławczej
na temat sposobu, w jaki napoje są zamawiane i sprzedawane w barach i restauracjach. Zarzuca się zatem Izbie Odwoławczej naruszenie
pewnych wymogów proceduralnych.
65     OHIM podnosi, iż odniesienie się do „metod sprzedaży” i postrzegania znaków towarowych na danym rynku nie stanowi samo w sobie
przyczyny, na której oparta jest decyzja w rozumieniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94, ale argument na poparcie rozumowania,
zgodnie z którym różnice wizualne i koncepcyjne między znakami towarowymi są takiego charakteru, iż eliminują wszelkie prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd na specyficznym rynku spornych towarów. Takie odniesienie nie jest niezależne od oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, lecz stanowi część rozumowania, jakie przyjęła Izba Odwoławcza.
66     OHIM uważa w konsekwencji, że nie dając skarżącej możliwości przedstawienia jej uwag co do argumentu dotyczącego „metod sprzedaży”,
Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim argument ten użyto jedynie w celu uzasadnienia
zaskarżonej decyzji, opierając się na przyczynach czy rozumowaniu, które były już znane skarżącej.
67     Interwenient podnosi, iż zastosował on już argument, kwestionowany przez skarżącą w ramach niniejszej skargi w uwagach przedstawionych
przez nią w dniu 27 stycznia 2003 r. w trakcie postępowania przed Izbą Odwoławczą, w których oświadczyła ona, że „towary oznaczone
dwoma znakami towarowymi to napoje bezalkoholowe sprzedawane w tych samych sklepach i generalnie w supermarketach i że, w przeciwieństwie
do tego, co oświadczyła w swojej decyzji Izba Odwoławcza (str. 7, pkt 3), przeciętny konsument posiada w rzeczywistości możliwość
dokonania bezpośredniego porównania towarów”.
68      Interwenient wywodzi z tego, że skarżąca nie uznała prawdopodobnie za konieczne zakwestionować to stwierdzenie, udzielając
odpowiedzi w swoich „uwagach w odpowiedzi na odwołanie” z dnia 21 marca 2003 r., że nie miało to miejsca w przypadku baru
czy restauracji.
–       Ocena Sądu
69     Zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje Urzędu mogą opierać się wyłącznie na przyczynach, co do których strony zainteresowane
miały możliwość przedstawienia swoich uwag [wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T‑173/00 KWS Saat przeciwko
OHIM (Nuance d’orange), Rec. str. II‑3843, pkt 57].
70     W niniejszej sprawie należy zaobserwować, że Izba Odwoławcza uściśliła w pkt 14 zaskarżonej decyzji, że „mimo iż towary są
[…] sprzedawane w barach i restauracjach, będący w tych okolicznościach konsument co do zasady nie zamówi ich, posługując
się ich nazwą, w przeciwieństwie do tego, co czyni on na przykład w przypadku, kiedy zamawia wina czy piwa”. Izba Odwoławcza
dodała następnie, że „zazwyczaj klienci barów i restauracji zamawiają po prostu te towary, posługując się ich nazwą ogólną
i proszą na przykład o świeży sok pomarańczowy”.
71     W rzeczywistości zaobserwujemy, że Izba Odwoławcza usiłuje ukazać w pkt 14 zaskarżonej decyzji, iż typowy konsument będzie
normalnie w stanie zbadać wizualnie towary przed ich nabyciem. Ten punkt widzenia potwierdzony jest w  pkt 14 zdanie ostatnie
zaskarżonej decyzji, gdzie Izba Odwoławcza dokonuje streszczenia swojej oceny, oświadczając, że „innymi słowy typowy konsument
będzie ogólnie w stanie kontrolować wizualnie towary i związane z nimi znaki towarowe przed ich nabyciem (mimo iż możliwe
jest, że nie widzi on dwóch znaków towarowych obok siebie)”.
72     Wydaje się zatem, że stwierdzenia dotyczące sposobu, w jaki konsumenci zamawiają towary stron w restauracjach czy barach,
nie stanowią niezależnego elementu uzasadnienia zaskarżonej decyzji, lecz stanowią część rozumowania, jakie przyjęła Izba
Odwoławcza w związku z całościową oceną prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Okoliczność, iż skarżąca nie podniosła argumentów
w tej kwestii, nie oznacza, że nie mogła ona zająć stanowiska co do elementu uzasadnienia dotyczącego wizualnego i fonetycznego
porównania spornych oznaczeń, na którym opiera się zaskarżona decyzja.
73     W tych okolicznościach niniejszy zarzut oparty na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94 winien być odrzucony.
74     W związku z powyższym skarga winna być zatem w całości oddalona.

W przedmiocie kosztów
75     Skarżąca wnosi do Sądu o obciążenie OHIM i/lub interwenienta kosztami związanymi z postępowaniem w sprawie sprzeciwu. Nie
przedstawiła ona w swoich pismach specyficznej argumentacji dotyczącej tego wniosku. Tymczasem w trakcie rozprawy przyznała
ona rację argumentom przedstawionym w tym względzie przez OHIM.
76     OHIM podnosi, iż wniosek ten jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim koszty te nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 87 i 136
regulaminu Sądu.
77     W tej kwestii należy przypomnieć, iż art. 136 § 2 regulaminu stanowi:
„Niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą […] uznaje się za koszty podlegające
zwrotowi”.
78     Wniosek ten należy zatem odrzucić jako niedopuszczalny w zakresie, w jakim koszty związane z postępowaniem w sprawie sprzeciwu
nie stanowią kosztów podlegających zwrotowi w rozumieniu art. 136 § 2 regulaminu.
79     Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ skarżąca przegrała sprawę w niniejszym przypadku, należy obciążyć ją kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM
i interwenienta zgodnie z ich żądaniami.
Z powyższych względów
SĄD (piąta izba)
orzeka, co następuje:
1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada 2005 r.
Sekretarz

Prezes
E. Coulon

M.Vilaras
*
Język postępowania: angielski.