CELEX: 62002CJ0100
Direttiva 89/104/CEE
Limitazione degli effetti del marchio con riguardo ad indicazioni relative alla provenienza geografica
Utilizzazione come marchio di una indicazione geografica quale elemento di conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale

Con ordinanza 7 febbraio 2002, pervenuta alla Corte il successivo 18 marzo, il Bundesgerichtshof ha posto, ai sensi dell'art. 234 CE,
due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 6,  n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU
1989, L 40, pag. 1).
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (in prosieguo:
la
Gerolsteiner Brunnen) e la società Putsch GmbH (in prosieguo: la
Putsch) con riguardo alla asserita violazione dei diritti di marchio della Gerolsteiner Brunnen per effetto dell'uso, da parte della
Putsch, delle parole
KERRY Spring sulle etichette di bevande rinfrescanti vendute da quest'ultima.
Contesto normativo
La direttiva 89/104, a termini del suo primo
considerando, mira a sopprimere le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione
dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
L'art. 6 della detta direttiva, intitolato
Limitazione degli effetti del marchio di impresa, dispone, al n. 1, lett. b), quanto segue:
1.
Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
(...)
b)
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
(...)purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.
Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca sulla tutela dei marchi d'impresa e di altri
contrassegni) 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082, 1995, pag. 156, in prosieguo: il
Markengesetz) ha trasposto la direttiva 89/104 nell'ordinamento giuridico tedesco.
L'art. 23 del Markengesetz, intitolato
Uso di nomi e di indicazioni descrittive. Commercio di ricambi prevede quanto segue: Al titolare di un marchio o di una denominazione commerciale non è consentito vietare a terzi, nel commercio:(...)
2.
l'uso di un segno identico ad un marchio o ad una denominazione commerciale o di un segno simile per indicare elementi distintivi
o caratteristiche di prodotti o servizi quali, in particolare, la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica o l'epoca di fabbricazione ovvero di prestazione,
(...)purché l'uso non sia contrario ai buoni costumi.
Causa principale e questioni pregiudiziali
La Gerolsteiner Brunnen produce e vende in Germania acqua minerale e bevande rinfrescanti a base di acqua di sorgente. Essa
è titolare del marchio denominativo n. 1100746
Gerri, registrato in Germania con priorità il 21 dicembre 1985, nonché dei marchi denominativi/figurativi tedeschi n. 2010618,
2059923, 2059924 e 2059925, contenenti il nome
GERRI. Tali marchi comprendono acque minerali, bevande analcoliche, bevande a base di succhi di frutta e bibite.
La Putsch vende in Germania, dalla metà degli anni 90, bevande rinfrescanti le cui etichette recano le parole
KERRY Spring. Tali bevande vengono prodotte e imbottigliate a Ballyferriter, nella contea di Kerry, in Irlanda, dalla società irlandese
Kerry Spring Water, utilizzando acqua proveniente dalla sorgente
Kerry Spring.
La Gerolsteiner Brunnen conveniva in giudizio la Putsch dinanzi ai giudici tedeschi lamentando la violazione del proprio diritto
di marchio. In primo grado, il Landgericht München (giudice di primo grado di Monaco di Baviera) accoglieva essenzialmente
le domande della Gerolsteiner Brunnen e vietava alla Putsch di fare uso del segno distintivo
KERRY Spring per acque minerali o per bevande rinfrescanti. Adito in appello dalla Putsch, l'Oberlandesgericht München (Corte d'appello
di Monaco di Baviera) rigettava invece le domande della Gerolsteiner Brunnen. Quest'ultima adiva allora il Bundesgerichtshof
con ricorso per cassazione (
Revision).
Il Bundesgerichtshof ritiene che sussistano, nella specie della causa principale, gli estremi di un rischio di confusione
fonetica ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Ciò premesso, l'esito del ricorso per cassazione dipenderebbe
dall'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 e, più specificamente, dalla questione se l'uso
come marchio escluda l'applicabilità di tale disposizione.
Ciò premesso, il Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Se l'art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva in materia di marchi d'impresa si applichi, del pari, quando un terzo utilizzi
come marchio (
markenmässig) le indicazioni ivi menzionate.
2)
In caso affermativo: se l'uso come marchio costituisca una circostanza che debba essere tenuta parimenti in considerazione
nella valutazione, richiesta nel contesto dell'art. 6, n. 1, ultima frase, della prima direttiva in materia di marchi d'impresa,
della conformità agli
usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale
.
Sulle questioni pregiudiziali
Con le questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte quale sia la sfera
di applicazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 nella specie di cui alla causa principale.
Il detto giudice osserva che sussistono opinioni divergenti con riguardo alla questione se dall'uso di una indicazione geografica
per contraddistinguere prodotti ed identificarne la provenienza - indicato dal giudice medesimo quale uso
come marchio (
markenmässig)- derivi l'inapplicabilità dell'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104.
La Commissione ha sottolineato, richiamandosi ai lavori preparatori della direttiva 89/104, che la proposta di prima direttiva
del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 1980, C 351, pag. 1) prevedeva,
all'art. 5 (divenuto art. 6 della direttiva 89/104), la formula
purché l'uso non sia fatto a titolo di marchio. Orbene, tale formulazione è stata sostituita nella proposta modificata [COM (85) 793 DEF (GU 1985, C 351, pag. 4)] dalle
parole
purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. La Commissione aggiunge che dall'esposizione della motivazione della proposta modificata emerge che tale sostituzione è
stata effettuata al fine di garantire una maggiore chiarezza.
Alla luce dei suesposti rilievi, un'espressione quale
come marchio non può essere considerata adeguata per determinare la sfera di applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/104.
Per individuarne meglio l'ambito di applicazione in un contesto come quello della causa principale, occorre ricordare che,
limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'art. 6
della direttiva medesima mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della
libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di
marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende
stabilire e conservare (v., in particolare, sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punto 62).
L'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 consente al titolare di un marchio di vietare ai terzi di usare, nel commercio, un
segno identico al marchio d'impresa per prodotti identici a quelli per cui esso è stato registrato [art. 5, n. 1, lett. a)]
e un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio d'impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti
di cui trattasi, possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico [art. 5, n. 1, lett. b)].
Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il titolare di un marchio non può vietare ai terzi di usare,
nel commercio, indicazioni relative, in particolare, alla provenienza geografica di un prodotto, purché l'uso sia conforme
agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.
Si deve rilevare che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate dall'art. 6,
n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Affinché una tale indicazione rientri nella sfera di applicazione del citato articolo,
è sufficiente che si tratti di una indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate, come la provenienza geografica.
Nella fattispecie si tratta, da un canto, del marchio
GERRI, che non presenta alcuna connotazione geografica e, dall'altro, del segno
KERRY Spring, il quale si riferisce alla provenienza geografica dell'acqua utilizzata nella fabbricazione del prodotto in questione, al
luogo ove il prodotto viene imbottigliato, nonché al luogo in cui ha sede il produttore.
La Commissione ha sottolineato la natura geografica dell'espressione
KERRY Spring, osservando che la fonte
Kerry Spring figura espressamente nell'elenco delle acque minerali riconosciute dall'Irlanda ai fini della direttiva del Consiglio 15
luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali (GU L 229, pag.1) (v. l'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri
pubblicato dalla Commissione nella GU 2002, C 41, pag. 1).
Il giudice del rinvio rileva che sussiste un rischio di confusione fonetica, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva
89/104, tra
GERRI e
KERRY, poiché l'esperienza dimostra che, nell'ipotesi di ordinativo orale, la clientela abbrevia
KERRY Spring con
KERRY.
Si pone, dunque, la questione se tale rischio di confusione tra un marchio denominativo, da un lato, e, dall'altro, un'indicazione
di provenienza geografica, permetta al titolare del marchio di invocare l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 al
fine di vietare a terzi l'uso dell'indicazione di provenienza geografica.
Per rispondere a tale questione, l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 consiste
nel verificare se l'uso che viene fatto dell'indicazione di provenienza geografica sia conforme agli usi di lealtà in campo
industriale e commerciale. La condizione degli
usi di lealtà costituisce, in sostanza, l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio
(sentenza BMW, citata supra, punto 61).
La sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro
e un' indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può essere dunque sufficiente per concludere che
nel commercio l'uso di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà. Infatti, in una Comunità di quindici Stati membri
e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio
registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro è già considerevole e lo
sarà in misura ancor maggiore in seguito al prossimo allargamento.
Ne consegue che, in una controversia come quella oggetto della causa principale, spetta al giudice nazionale procedere ad
una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti. Con riguardo alle bevande imbottigliate, figureranno, in particolare,
tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tener conto, la forma e l'etichettatura della bottiglia al fine di valutare,
più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti
concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio.
Le questioni pregiudiziali devono quindi essere risolte affermando che l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 deve
essere interpretato nel senso che, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato
in uno Stato membro e un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato
membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'uso dell'indicazione di provenienza
geografica solo ove tale uso non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. A tal riguardo,
spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie.
Sulle spese
Le spese sostenute dai governi greco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione , che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, dichiara:
Jann
Timmermans
Edward
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
–
Lingua processuale: il tedesco.