CELEX: 62004TJ0192
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo LURA
FLEX
Marchi nazionali figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo "flex"
Presentazione tardiva dinanzi alla divisione di opposizione delle traduzioni dei documenti forniti comprovanti la notorietà dei marchi anteriori
Obbligo della commissione di ricorso di valutare la necessità di tenere conto dei documenti tradotti

Contesto normativo
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato, dispone al suo art. 8, nn. 1, 2 e 5:
«1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b)
se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2.   Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)
i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
(…)
ii)
marchi registrati nello Stato membro (…)
(…)
c)
i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario (…), sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
(…)
5.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
Fatti della controversia
Il 12 aprile 2000 la Leggett & Platt, Inc. ha presentato ai fini della registrazione comunitaria il segno denominativo LURA-FLEX per prodotti afferenti alle classi 6 e 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—classe 6«Insiemi di molle da inserire in mobili, letti, effetti lettericci, mobili imbottiti, materassi e sedie; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati»;—classe 20«Mobili, mobili imbottiti e sedie contenenti molle; letti; biancheria da letto; materassi; divani-letto».
La domanda di marchio comunitario è stata depositata in lingua inglese ed è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
5 febbraio 2001, n. 13.
Il 3 maggio 2001 la Fábricas Lucía Antonio Betere, S.A. Flabesa ha presentato un’opposizione alla registrazione del marchio comunitario richiesto, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94.
La Flabesa ha fondato la sua opposizione su due marchi figurativi anteriori, registrati in Spagna il 21 settembre 1998 con i numeri rispettivamente 2147658 e 2147672 e che si presentano come segue:
Il marchio n. 2147658 è stato registrato per i prodotti seguenti: «metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzioni metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici non elettrici; serrami e chincaglieria in metallo; tubi metallici; casseforti; oggetti metallici non compresi in altre classi; minerali; armature da letti in metallo e rotelle in metallo per letti», rientranti nella classe 6.
I prodotti oggetto della domanda di marchio n. 2147672 sono i seguenti: «letti, materassi e guanciali a base di lana, borra di lana e capoc, crine di cavallo e materie simili, materassi misti con molle elastiche, guanciali e materassi in gomma, schiuma e qualsiasi tipo di schiuma di poliuretano; culle, divani; materassi di paglia con intelaiatura in legno e ferro; letti a castello, comodini, culle, mobili da campeggio e da spiaggia, mobili di ogni tipo, ivi compresi mobili in metallo, mobili trasformabili, scrittoi, materassi a molle metalliche e tubolari, materassi pneumatici non per uso medico, materassi e materassi a molle per letti, basi per letti (in legno); articoli per letti ad esclusione delle coperte; accessori per letti (non metallici), rotelle per letti non metalliche; materassi a molle per letti, letti di ospedale; letti idrostatici per uso non medico, mobili, specchi, cornici, prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche», rientranti nella classe 20.
L’opposizione è stata proposta con riferimento a tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio ed è fondata su tutti gli articoli indicati dai marchi nazionali anteriori.
In conformità all’art. 115, n. 5, del regolamento n. 40/94, la Flabesa ha depositato il suo atto di opposizione in inglese, che è diventato di conseguenza, ai sensi dell’art. 115, n. 6, la lingua del procedimento di opposizione.
Con lettera del 29 agosto 2001, la divisione di opposizione ha concesso alla Flabesa un termine di quattro mesi, con scadenza al 29 dicembre 2001, per presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione, sottolineando che ogni documento doveva essere prodotto nella lingua del procedimento di opposizione ovvero accompagnato da una traduzione. L’UAMI ha precisato, a tal proposito, che era richiesta una tale traduzione anche di qualsiasi documento o certificato già presentato in un’altra lingua e che non si sarebbe tenuto conto di documenti non tradotti nella lingua del procedimento.
Con memoria del 20 dicembre 2001, la Flabesa ha chiesto il rigetto della domanda di marchio comunitario appellandosi all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e all’art. 8, n. 5, del medesimo.
La Flabesa ha sostenuto che, a causa dell’identità degli articoli indicati dai due segni in conflitto e della stretta somiglianza visiva, fonetica e concettuale di questi ultimi, esisteva, quantomeno sotto forma di un rischio di associazione con i marchi anteriori, un rischio di confusione che la notorietà dei marchi anteriori contribuiva ad aumentare.
Secondo la Flabesa, occorreva quindi applicare anche l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, riguardo a quei prodotti oggetto della domanda di marchio che non erano simili ai prodotti tutelati dai marchi anteriori.
A sostegno delle proprie affermazioni, la Flabesa ha presentato i documenti seguenti, redatti in spagnolo, senza fornire tuttavia la traduzione nella lingua del procedimento di opposizione:
—
una sentenza della Corte di cassazione spagnola del 13 luglio 1999, che conferma il rigetto della domanda di registrazione del vocabolo «goliatflex», in considerazione del rischio di confusione con il marchio denominativo anteriore FLEX notoriamente conosciuto;
—
estratti del suo sito Internet;
—
altre decisioni che riconoscono la notorietà dei marchi FLEX;
—
certificati rilasciati dalle camere di commercio di Barcellona, Madrid, Bilbao e Valenza;
—
una relazione e un attestato rilasciati da un’agenzia pubblicitaria;
—
una dichiarazione giurata del suo rappresentante che certifica la notorietà dei suoi marchi, nonché un elenco di marchi, nomi commerciali e stabilimenti commerciali la cui ragione sociale contiene le parole «flex» e «multielastic»;
—
estratti di quattro messaggi pubblicitari;
—
una dichiarazione di spese di pubblicità e di promozione commerciale;
—
un catalogo di prodotti.
Con lettera registrata il 24 aprile 2002, la Leggett & Platt ha eccepito che di tali documenti non si poteva tener conto, dal momento che non erano stati tradotti nella lingua del procedimento di opposizione.
Con lettera del 9 agosto 2002, la Flabesa ha fornito la traduzione dei documenti in questione in detta lingua e ha concluso di nuovo per il rigetto della domanda di marchio appellandosi, in via principale, all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, in subordine, all’art. 8, n. 5, dello stesso.
La Flabesa ha inoltre precisato di essere stata acquistata, il 31 dicembre 1999, dalla Flex Equipos de Descanso con ogni suo titolo, diritto e obbligo, comprese le rivendicazioni formulate nella sua veste di opponente dinanzi all’UAMI, e che erano stati presentati dinanzi al detto ufficio i mandati di rappresentanza rilasciati dalle due società a favore del loro rappresentante comune.
Con lettera del 30 agosto 2002, la divisione di opposizione ha trasmesso alla Leggett & Platt le osservazioni dell’opponente, precisandole che non si sarebbero potuti presentare nuovi argomenti.
Con decisione 24 marzo 2003, n. 715/2003, la divisione di opposizione, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti in questione, ha respinto l’opposizione in considerazione delle differenze che i segni in conflitto presentavano.
La divisione di opposizione ha precisato che questa conclusione avrebbe potuto essere differente se l’opponente avesse utilmente dedotto nei termini l’elevato carattere distintivo dei suoi marchi anteriori dovuto al loro impiego diffuso, presentando le traduzioni necessarie delle prove rilevanti. In mancanza, le deduzioni formulate e gli elementi probatori forniti dall’opponente non potevano essere presi in considerazione.
Il 5 marzo 2003 l’opponente ha impugnato tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso, contestando il rifiuto della divisione di opposizione di ammettere le prove in merito alla notorietà dei propri marchi anteriori, quando tali elementi probatori erano stati presentati con le rispettive traduzioni per rispondere al fatto che la Leggett & Platt aveva negato il carattere in sé distintivo dei marchi anteriori ed il loro elevato carattere distintivo derivante dalla loro notorietà.
Tale ricorso è stato respinto con decisione 18 marzo 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») della prima commissione di ricorso dell’UAMI.
Quest’ultima ha dato ragione alla divisione di opposizione per aver escluso le prove e i documenti giustificativi comprovanti la notorietà dei marchi anteriori dell’opponente, con la motivazione che tali elementi non erano stati presentati nella lingua del procedimento di opposizione, disattendendo così la regola 17, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (
GU L 303, pag. 1
), e che una tale omissione non aveva permesso alla Leggett & Platt di presentare le proprie difese.
La commissione di ricorso ha in seguito ritenuto che, tenuto conto delle differenze esistenti tra i segni in conflitto, la divisione di opposizione aveva concluso correttamente per l’assenza di rischio di confusione.
Infine, per quanto i segni in conflitto non siano da considerare simili, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti dell’opponente dedotti dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché quest’ultima non aveva né presentato entro il termine impartito la prova della notorietà dei suoi marchi anteriori né dimostrato in che modo l’uso del marchio comunitario richiesto avrebbe permesso alla Leggett & Platt di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o di recare pregiudizio agli stessi.
Procedimento e conclusioni delle parti
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso sul fondamento dell’art. 63 del regolamento n. 40/94.
Le parti non si sono presentate all’udienza svoltasi il 14 giugno 2006.
Con ordinanza 30 aprile 2007, è stata riaperta la fase orale per consentire alle parti di presentare le loro eventuali osservazioni a seguito della pronuncia della sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa
C-29/05 P, UAMI/Kaul (Racc. pag. I-2213
).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare e riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso gli elementi probatori prodotti e ha respinto la sua opposizione;
—
rinviare la causa dinanzi all’UAMI e ingiungere a quest’ultimo di rifiutare la registrazione del marchio LURA-FLEX per tutti i prodotti indicati;
—
condannare l’UAMI alle spese del procedimento.
L’UAMI e la Leggett & Platt, interveniente dinanzi al Tribunale, chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il secondo capo delle conclusioni della ricorrente in quanto irricevibile;
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente
L’UAMI e la Leggett & Platt sostengono che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente è irricevibile in quanto è diretto ad ottenere che il Tribunale ingiunga all’UAMI di rifiutare la registrazione del marchio comunitario richiesto, mentre una tale ingiunzione esula dalle competenze del Tribunale.
Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo, conformemente agli artt. 233 CE e 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi all’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento da parte del giudice comunitario.
Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI. Al contrario, incombe a quest’ultimo trarre all’occorrenza le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenza 31 gennaio 2001, causa
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433
, punto 33].
Si deve quindi respingere in quanto irricevibile il secondo capo delle conclusioni della ricorrente nella parte in cui è diretto a che il Tribunale ingiunga all’UAMI di rifiutare la registrazione del marchio comunitario richiesto per tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio.
Nel merito
A sostegno della sua azione, la ricorrente deduce anzitutto la violazione di due forme sostanziali. A tal riguardo, essa sostiene in via principale che la commissione di ricorso ha violato la regola 18, n. 2, e la regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95 e, in subordine, che è stato violato il suo diritto al contraddittorio.
La ricorrente fa poi valere che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non ammettendo l’esistenza di un rischio di confusione e ha erroneamente negato l’applicazione dell’art. 8, n. 5, di tale regolamento.
Sulla violazione della regola 18, n. 2, e della regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95
— Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato la regola 18, n. 2 e la regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95 rifiutando di ammettere le prove della notorietà dei suoi marchi anteriori, con la motivazione che non erano state tradotte nella lingua del procedimento entro il termine impartito dalla divisione di opposizione.
Mentre la regola 18, n. 2 obbliga l’UAMI ad invitare l’opponente a sanare nel termine di due mesi determinate irregolarità che esso ha rilevato nell’atto di opposizione, la regola 22, n. 4, gli consente di richiedere all’opponente di presentare, nel termine che gli è concesso e a sostegno dell’uso di marchi anteriori, una traduzione nella lingua del procedimento di opposizione di prove e di indicazioni prodotte in un’altra lingua.
Invece di limitarsi ad inserire un testo standard nella sua lettera del 29 agosto 2001, la divisione di opposizione avrebbe quindi dovuto richiedere formalmente alla ricorrente di rimediare all’assenza di traduzione, dopo averla accertata, o concedere alla ricorrente un termine per rettificare tale irregolarità, dopo che quest’ultima era stata rilevata dalla Leggett & Platt.
Come si deduce dal punto 44 della sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa
T-232/00, Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef) (Racc. pag. II-2749
), quando, a sostegno dell’opposizione, non sono presentate le prove, i documenti o una traduzione nella lingua del procedimento entro il termine inizialmente imposto a tal fine o prorogato ai sensi della regola 71, n. 1, del regolamento n. 2868/95, la divisione di opposizione può sia respingere l’opposizione in quanto infondata sia, come nel caso di specie, statuire fondandosi sulle prove disponibili, in conformità alla regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, a condizione, tuttavia, di tenere allora conto di tutte le prove presentate.
Ad ogni modo, gli elementi probatori forniti dalla ricorrente avrebbero dovuto essere presi in considerazione per lo meno come prova dell’elevato carattere distintivo dei suoi marchi anteriori per effetto del loro uso, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
L’UAMI e la Leggett & Platt rispondono che, ai sensi della regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, l’opponente deve presentare la traduzione delle prove della notorietà dei marchi anteriori o entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione o, come nel caso di specie, nel termine fissato dall’UAMI, ai sensi della regola 16, n. 3, conformemente alla regola 20, n. 2.
Orbene, alla data limite regolarmente stabilita dall’UAMI al 29 dicembre 2001, la ricorrente non avrebbe presentato una traduzione in inglese della prova della notorietà dei suoi marchi anteriori. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso avrebbero dunque giustamente rifiutato di esaminare le prove presentate in spagnolo dei diritti della ricorrente, ritenuti scaturire dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata non potrebbe essere quindi annullata perché la regola 18, n. 2, imporrebbe all’UAMI l’obbligo di dare l’opportunità agli opponenti di completare le prove presentate entro un nuovo termine stabilito dall’UAMI.
La regola 18 riguarderebbe l’ammissibilità dell’opposizione che l’UAMI esamina d’ufficio e non l’obbligo di fornire una traduzione nella lingua del procedimento, imposto dalla regola 17, n. 2, la cui violazione costituisce un’inosservanza di una condizione sostanziale equivalente alla mancanza di prove dell’esistenza dei fatti sui quali si fonda l’opposizione [v. sentenza Chef, punto 40 supra, punto 44 e sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa
T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II-1845
, punto 70].
Infine, la regola 22, n. 4, non si applicherebbe al caso in esame poiché riguarda unicamente la prova dell’uso dei marchi anteriori, richiesta solo qualora questi ultimi siano stati registrati da almeno cinque anni e il richiedente un marchio comunitario esiga dall’opponente, contrariamente ai fatti di specie, la prova di tale uso.
— Giudizio del Tribunale
La regola 16 del regolamento n. 2868/95 dispone, al suo n. 3, che le prove della notorietà dei marchi sui quali è fondata l’opposizione possano essere presentate, se non lo sono state insieme all’atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all’avvio del procedimento di opposizione, stabilito dall’UAMI in conformità alla regola 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95.
Peraltro, la regola 17 di questo medesimo regolamento, relativa alle lingue del procedimento di opposizione, dispone, al suo n. 2, che se le prove e i documenti giustificativi da fornire a sostegno dell’opposizione non sono, come nel caso di specie, prodotti nella lingua del procedimento di opposizione, l’opponente debba fornirne una traduzione in tale lingua entro il termine stabilito dall’UAMI, ai sensi della regola 16, n. 3.
Ne consegue che la ricorrente era tenuta a fornire alla divisione di opposizione le traduzioni degli elementi probatori della notorietà dei suoi marchi anteriori prima della scadenza, il 29 dicembre 2001, del termine di quattro mesi che le era stato concesso, ai sensi della regola 20, n. 2, per produrre i fatti, le prove e le osservazioni che l’interessata avesse ritenuto necessari a sostegno della sua opposizione.
Infatti, si deduce dal duplice rinvio della regola 16, n. 3, alla regola 20, n. 2, da un lato, e della regola 17, n. 2, alla regola 16, n. 3, dall’altro, che il termine che la divisione di opposizione aveva stabilito, in applicazione della regola 20, n. 2, per la presentazione di informazioni dettagliate sui fatti, le prove e le osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione era applicabile anche alle traduzioni degli elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori della ricorrente nella lingua del procedimento di opposizione.
Si deve ricordare, a tal proposito, che nella sua lettera del 9 agosto 2001, la divisione di opposizione aveva espressamente precisato alla ricorrente che tutti i documenti avrebbero dovuto essere presentati nella lingua del procedimento di opposizione, in questo caso l’inglese, o essere accompagnati da una traduzione nella detta lingua e che una tale traduzione sarebbe stata richiesta anche riguardo a qualsiasi documento o certificato già presentato in un’altra lingua, fermo restando che i documenti non tradotti nella lingua del procedimento non sarebbero stati presi in considerazione.
Se è vero che la ricorrente ha regolarmente depositato dinanzi alla divisione di opposizione, il 20 dicembre 2001, informazioni dettagliate relative ai fatti, alle prove e alle osservazioni a sostegno della sua opposizione, in tale occasione essa ha presentato solo in spagnolo le prove e i documenti giustificativi della notorietà dei suoi marchi anteriori. Solo il 9 agosto 2002, ossia dopo la scadenza del termine di quattro mesi fissato dalla divisione di opposizione al 29 dicembre 2001, la ricorrente ha depositato una traduzione di tali elementi probatori in inglese, lingua del procedimento di opposizione.
La ricorrente sostiene invano che la divisione di opposizione ha violato la regola 18, n. 2, e la regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95, rifiutando di tenere conto delle traduzioni presentate, senza prima aver appositamente invitato la ricorrente a porre rimedio all’assenza di traduzioni, dopo aver accertato tale assenza, ovvero senza aver concesso all’interessata un termine specifico di rettifica, dopo che la Leggett & Platt aveva rilevato l’irregolarità.
Da un lato, la regola 18, n. 2, secondo cui l’UAMI informa l’opponente di irregolarità che incidono sull’atto di opposizione e invita l’interessato a porvi rimedio entro un termine di due mesi non prorogabile, non è applicabile alla presente causa, neanche in via analogica, poiché essa riguarda motivi di inammissibilità dell’opposizione (sentenza Chef, punto 40 supra, punto 36).
Orbene, i requisiti legali concernenti la presentazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni nonché dei documenti giustificativi prodotti a sostegno dell’opposizione, ivi comprese le loro traduzioni nella lingua del procedimento di opposizione, costituiscono condizioni che rientrano nell’esame del merito dell’opposizione (sentenza Chef, punto 40 supra, punti 37 e 52).
La divisione di opposizione non era pertanto assolutamente obbligata a segnalare alla ricorrente l’irregolarità consistente nel fatto che quest’ultima aveva omesso di presentare una traduzione degli elementi probatori della notorietà dei suoi marchi anteriori, non essendo l’assenza di una tale traduzione contraria ad alcuna disposizione del regolamento n. 40/94 o del regolamento n. 2868/95, richiamata dalla regola 18, n. 2, di quest’ultimo regolamento (sentenza BIOMATE, punto 45 supra, punto 70).
Dall’altro, l’UAMI non ha potuto disattendere la regola 22, n. 4, che gli consente di richiedere all’opponente di fornire, nel termine che gli è concesso, una traduzione nella lingua del procedimento delle prove presentate in un’altra lingua a sostegno dell’uso dei marchi anteriori, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 o 3, del regolamento n. 40/94.
Quest’ultima disposizione, che permette all’opponente di dimostrare, su istanza di chi deposita un marchio, che il marchio anteriore sul quale si fonda l’opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, è manifestamente inapplicabile al caso di specie.
Infatti, la ricorrente, i cui marchi anteriori sono stati registrati solo nel 1998, non può rivendicarne un uso quinquennale esistente alla data della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, perché detta pubblicazione è avvenuta il 5 febbraio 2001.
La ricorrente comunque non ha chiesto di beneficiare della regola 71 del regolamento n. 2868/95, la quale, se le circostanze lo giustificano, consente all’UAMI di prorogare un termine che esso ha fissato, purché sia presentata una richiesta in tal senso dalla parte interessata prima della scadenza del termine di cui trattasi.
Avendo presentato tardivamente alla divisione di opposizione le traduzioni delle prove e dei documenti giustificativi della notorietà dei suoi marchi anteriori nella lingua del procedimento, si deve ritenere che la ricorrente non abbia fornito tali elementi probatori in tempo utile, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, cosicché l’UAMI, ai sensi di tale disposizione, poteva non tenerne conto.
L’articolo citato investe la commissione di ricorso, dinanzi alla quale, come nel caso di specie, sono presentati fatti o prove prodotti tardivamente dinanzi alla divisione di opposizione, di un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti o prove (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punti 43 e 63, su cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni).
Siffatta presa in considerazione può essere in particolare giustificata quando, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente sono a prima vista idonei a rivestire una reale rilevanza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punto 44).
Una tale possibilità a favore della commissione di ricorso può oggettivamente contribuire ad evitare la registrazione di marchi il cui uso potrebbe essere in seguito contestato con successo mediante un procedimento di annullamento o per contraffazione (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punto 48).
Peraltro, disponendo che la commissione di ricorso possa esercitare le competenze dell’organo dell’UAMI che ha adottato la decisione sottoposta al suo vaglio, l’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 investe la commissione di ricorso della competenza di procedere a un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punto 57).
Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha rifiutato a priori l’ammissione delle traduzioni delle prove e dei documenti giustificativi presentati dalla ricorrente a sostegno della notorietà dei suoi marchi anteriori per la sola ragione che il loro accoglimento era escluso d’ufficio, data la loro presentazione tardiva dinanzi alla divisione di opposizione. La commissione di ricorso si è, pertanto, considerata priva di qualsiasi potere discrezionale ai fini di un’eventuale presa in considerazione degli elementi probatori controversi.
Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto declinando a priori l’esercizio del proprio potere discrezionale al fine di decidere se si dovesse o meno tenere conto delle prove e dei documenti giustificativi comprovanti la notorietà dei marchi anteriori della ricorrente.
Si può osservare, per quanto riguarda la rilevanza degli elementi di prova controversi, che la divisione di opposizione ha espressamente rilevato che avrebbe potuto non concludere per l’assenza di rischio di confusione tra i segni in conflitto se la ricorrente avesse addotto nei termini che i suoi marchi anteriori presentavano un elevato carattere distintivo in considerazione del loro uso diffuso e avesse prodotto le traduzioni necessarie a dimostrare tale carattere distintivo rafforzato.
Emerge inoltre dalla decisione impugnata che, da parte sua, la commissione di ricorso ha ritenuto non irrilevante la circostanza che la ricorrente non avesse fornito la prova della notorietà dei suoi marchi anteriori nel termine stabilito.
Si deve rilevare ancora, quanto alla fase del procedimento in cui sono state presentate le prove, che la ricorrente il 9 agosto 2002 ha depositato dinanzi alla divisione di opposizione le traduzioni controverse e il 5 marzo 2003 ha adito la commissione di ricorso, la quale ha emesso la decisione impugnata il 18 marzo 2004.
Date tali circostanze, non emerge dal fascicolo che un impedimento temporale abbia potuto ostacolare la commissione di ricorso dal prendere in considerazione le traduzioni degli elementi probatori relativi alla notorietà dei marchi anteriori sui quali è fondata l’opposizione.
Risulta da quanto precede che la decisione impugnata è illegittima e che pertanto va annullata senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.
Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, va condannato a sopportare le spese della ricorrente.
L’interveniente, rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 marzo 2004 (procedimento R 333/2003-1) è annullata.

2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Legal
Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2007.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
H. Legal
(
*1
)	Lingua processuale: ľinglese.