CELEX: 62006CJ0017
Merken
Artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub a, van Eerste richtlijn (89/104/EEG)
Recht van houder van ingeschreven merk, bezwaar te maken tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan merk
Gebruik van teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem
Recht van derde om zijn naam te gebruiken

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Céline SA en Céline SARL betreffende het gebruik door Céline SARL
van de maatschappelijke benaming „Céline” en van het bedrijfsembleem „Céline”.

Toepasselijke bepalingen
Artikel 5 van de richtlijn draagt het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”. De leden 1, 3 en 5 ervan luiden als volgt:
„1.      Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming
hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)      wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven
is;
b)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor
bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
[...]
3.      Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a)      het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b)      het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder
het teken;
c)      het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d)      het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]
5.      De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken
anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
Artikel 6 van de richtlijn draagt het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”. Lid 1 ervan luidt
als volgt:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te
maken:
a)      van diens naam en adres;
[...]
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
Céline SA, die op 9 juli 1928 onder deze naam is opgericht, heeft als hoofdactiviteit de creatie en verhandeling van kleding
en modeaccessoires.
Op 19 april 1948 heeft zij het woord CÉLINE gedeponeerd als merk – waarvan de inschrijving sindsdien telkens is vernieuwd
– voor alle waren van de klassen 1 tot en met 42 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale
classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, met name voor
„kledingstukken en schoeisel”.
De heer Grynfogel heeft zich op 25 september 1950 laten inschrijven in het handels‑ en vennootschapsregister te Nancy ter
zake van de uitoefening van een bedrijf in confectiekleding voor dames en heren onder het bedrijfsembleem „Céline”.
Céline SARL heeft verklaard dat zij haar recht op het gebruik van het bedrijfsembleem „Céline” heeft verkregen van Grynfogel
via de opeenvolgende exploitanten van die onderneming. Deze vennootschap is op 31 januari 1992 ingeschreven in het handels‑ en
vennootschapsregister ter zake van de uitoefening van een bedrijf in prêt-à-porter, lingerie, confectiekleding, bont en diverse
kleding en accessoires onder genoemd bedrijfsembleem.
Nadat Céline SA van deze feitelijke situatie op de hoogte was geraakt, heeft zij Céline SARL voor de rechter gedaagd en gevorderd,
de inbreuken op het merk CÉLINE en de oneerlijke mededinging door het niet-toegestane gebruik van de maatschappelijke benaming „Céline”
en van het bedrijfsembleem „Céline” te verbieden, alsmede vergoeding van haar schade te bevelen.
Bij vonnis van 27 juni 2005 heeft het Tribunal de grande instance de Nancy alle vorderingen van Céline SA toegewezen en Céline SARL
verboden de term „Céline”, als zodanig of in combinatie, voor welk doel dan ook op enigerlei wijze te gebruiken, gelast haar
maatschappelijke benaming te wijzigen en deze te vervangen door een term die geen verwarring kan opwekken met het oudere merk
CÉLINE of met het bedrijfsembleem „Céline”, en haar veroordeeld tot betaling aan Céline SA van een schadevergoeding ad 25 000 EUR.
Op 4 juli 2005 heeft Céline SARL tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Cour d’appel de Nancy en betoogd dat het gebruik
van een aan het oudere woordmerk gelijk teken als maatschappelijke benaming of bedrijfsembleem geen merkinbreuk vormt, omdat
noch een maatschappelijke benaming noch een bedrijfsembleem dient ter onderscheiding van waren of diensten en er hoe dan ook
bij het publiek geen verwarring kan bestaan over de herkomst van de betrokken waren, wegens de exclusieve plaats die Céline
SA inneemt op de markt van luxe kleding en luxe accessoires.
De Cour d’appel de Nancy heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG aldus worden uitgelegd dat wanneer een derde zonder toestemming kiest voor
een geregistreerd woordmerk als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem in het kader van de verhandeling
van dezelfde waren, er sprake is van een gebruik van dit merk in het economisch verkeer waaraan de houder op basis van zijn
uitsluitend recht een einde mag maken?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder woordmerk
gelijk teken door een derde als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem voor de verhandeling van dezelfde
waren als waarvoor het merk is ingeschreven, een gebruik van dit merk is waaraan de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1,
van de richtlijn een einde kan maken.

Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn
Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens
artikel 5, lid 1, sub a, staat dit uitsluitende recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen,
het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt
voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6,
stellen bepaalde beperkingen aan de rechtsgevolgen van het merk.
Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het aan het Hof
om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip
„gebruik” (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Jurispr. blz. I‑10273, punt 45, en 25 januari 2007,
Adam Opel, C‑48/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 17).
Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald; arrest van 16 november 2004,
Anheuser-Busch, C‑245/02, Jurispr. blz. I‑10989, en arrest Adam Opel, reeds aangehaald) kan de houder van een ingeschreven
merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan zijn merk, krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn
slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan:
–        dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;
–        het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder;
–        het moet betrekking hebben op waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor het merk is ingeschreven, en
–        het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument
de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.
In de eerste plaats staat in het hoofdgeding vast, dat het aan het betrokken merk gelijke teken wordt gebruikt in het kader
van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet wordt gebruikt in de particuliere sfeer.
Bijgevolg wordt dit teken gebruikt in het economisch verkeer (zie, mutatis mutandis, reeds aangehaalde arresten Arsenal Football
Club, punt 40, en Adam Opel, punt 18).
Tevens staat vast dat het teken is gebruikt zonder toestemming van de houder van het merk dat aan de orde is in het hoofdgeding.
Céline SARL betwist daarentegen dat het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt „voor [...] waren” als bedoeld in artikel 5,
lid 1, sub a, van de richtlijn.
Uit de systematiek van artikel 5 van de richtlijn blijkt, dat het gebruik van een teken voor waren of diensten als bedoeld
in de leden 1 en 2 van dit artikel een gebruik is ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten, terwijl lid 5 van
dit artikel betrekking heeft op het „gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” (arrest van
23 februari 1999, BMW, C‑63/97, Jurispr. blz. I‑905, punt 38).
Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren
of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C‑23/01, Jurispr. blz. I‑10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch,
reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl
een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke
benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden
van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5,
lid 1, van de richtlijn.
Daarentegen is sprake van gebruik „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het
teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in
de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).
Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling,
wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke
benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten
die hij verricht.
In de zaak die aan de orde is in het hoofdgeding, staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het
teken „Céline” door Céline SARL een gebruik voor de betrokken waren in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn is.
Ten slotte betoogt Céline SARL dat bij het publiek geen verwarring over de herkomst van de betrokken waren kan ontstaan.
Zoals in punt 16 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven
merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op
grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies
van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.
Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten
het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. In een dergelijk geval kan het
gebruik van dat teken namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn rol als essentieel onderdeel
van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient
het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle
van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arrest Arsenal Football
Club, reeds aangehaald, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en punten 56‑59).
In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken „Céline” door Céline SARL
afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk CÉLINE, met name aan de wezenlijke functie ervan.

Uitlegging van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn
Volgens vaste rechtspraak moet het Hof de verwijzende rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht
verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden
genoemd (arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 31 en aangehaalde rechtspraak).
Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat volgens artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, het aan het merk verbonden recht
de houder niet toestaat, een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam en adres, voor
zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
Het Hof heeft beslist dat deze bepaling niet is beperkt tot namen van natuurlijke personen (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald,
punten 77‑80).
Voor het geval de verwijzende rechter tot het oordeel zou komen dat Céline SA bevoegd is om het gebruik van het teken „Céline”
door Céline SARL te verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, en teneinde hem in staat te stellen uitspraak
te doen in het bij hem aanhangige geding, dient derhalve te worden onderzocht of in een situatie als in het hoofdgeding artikel 6,
lid 1, sub a, van de richtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder een derde verbiedt om een aan zijn merk gelijk teken
te gebruiken als maatschappelijke benaming of handelsnaam.
Het Hof heeft geoordeeld dat de voorwaarde van gebruik „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” van artikel 6,
lid 1, van de richtlijn in wezen een uiting is van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen
van de merkhouder (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 82).
Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin
het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als
aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon
die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn.
Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat
waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel
zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 83).
De nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het hoofdgeding, teneinde
meer in het bijzonder te bepalen of Céline SARL kan worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging jegens
Céline SA (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 84).
Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder
merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfsembleem door een derde
voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, een gebruik is dat de houder van dit merk kan
verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk
doet of kan doen aan de functies van het merk.
Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien
sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken
in nijverheid en handel.

Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht:
Het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan
een ouder merk gelijk bedrijfsembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven,
is een gebruik dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, indien er sprake is van een
gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.
Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan,
indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken
in nijverheid en handel.
ondertekeningen
*
Procestaal: Frans.