CELEX: 62009TJ0137
EF-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om EF-ordmærket R10
ikke-registreret nationalt ordmærke R10
overdragelse af det nationale varemærke
procedurefejl

Tvistens baggrund
Den 2. januar 2006 indgav Aurelio Muñoz Molina til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
(herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT
1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)),
en ansøgning om EF-varemærkeregistrering.
Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket R10.
EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-varemærketidende
nr. 30/2006 af 24. juli 2006.
Den 24. oktober 2006 rejste DL Sports & Marketing Ltda indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel
41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke. Indsigelsen blev støttet på det ikke-registrerede
varemærke eller det erhvervsmæssigt anvendte tegn R10 og rettet mod alle de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke.
Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 2, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning
nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 2, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009].
Den 28. november 2006 gav indsigelsesafdelingen DL Sports & Marketing en frist på fire måneder frem til den 29. marts 2007
til navnlig at fremlægge bevis for den påberåbte ældre rettigheds eksistens og gyldighed. Den 29. marts 2007 anmodede DL Sports
& Marketing om en forlængelse af fristen, som den 8. juni 2007 blev givet indtil den 9. august 2007. Den 24. oktober 2007
fastslog indsigelsesafdelingen, at der ikke var fremlagt nogen beviser til støtte for indsigelsen.
Ved skrivelse af 31. oktober 2007 informerede repræsentanten for sagsøgeren, Nike International Ltd, indsigelsesafdelingen
om, at DL Sports & Marketing ved aftale – gennem Nike, Inc. – havde overført ejendomsretten til adskillige varemærker og industrielle
ejendomsrettigheder (herefter »overdragelsesaftalen«) til sagsøgeren. Sagsøgerens repræsentant oplyste, at den nye indehaver
af den ældre rettighed havde givet ham instrukser om at fortsætte indsigelsessagen, og anmodede derfor om at kunne handle
i sagen med status som repræsentant.
Den 19. februar 2008 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at DL Sports & Marketing ikke inden
for den fastsatte frist havde fremlagt bevis for eksistensen af den ældre rettighed, der var blevet påberåbt til støtte for
indsigelsen (herefter »indsigelsesafdelingens afgørelse«).
Den 28. marts 2008 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94
(nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over indsigelsesafdelingens afgørelse.
Ved afgørelse af 21. januar 2009 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret
at realitetsbehandle klagen med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde bevist, at denne havde status som part i indsigelsessagen,
og at sagsøgeren derfor ikke var beføjet til at klage over indsigelsesafdelingens afgørelse. Appelkammeret fastslog nemlig,
at sagsøgerens repræsentant over for denne instans ikke havde gjort gældende – og endnu mindre ført bevis for – at den ældre
rettighed, der var påberåbt til støtte for indsigelsen, var omfattet af de til sagsøgeren overdragne varemærker. Appelkammeret
præciserede, at under klagesagen havde sagsøgeren heller ikke havde været i stand til at bevise, at virksomheden var indehaver
af den ældre rettighed. Derfor fastslog appelkammeret, at det udelukkende kunne udledes af overdragelsesaftalen, at sagsøgeren
havde erhvervet visse EF-varemærker, men ikke specifikt den påberåbte ældre rettighed.

Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–        Den anfægtede afgørelse omgøres, og det fastslås, at den indgivne klage til appelkammeret kan antages til realitetsbehandling,
og appelkammeret pålægges at handle i overensstemmelse hermed og undersøge sagens realitet.
–        Subsidiært fastslås det, at appelkammeret og indsigelsesafdelingen har tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel
75 i forordning nr. 207/2009) og de øvrige bestemmelser, som finder anvendelse, og det bestemmes, at sagens behandling skal
genoptages fra et tidligere stadium for at afhjælpe, at sagsøgeren ikke fik mulighed for at rette fejlene som erhverver af
den ældre rettighed, og/eller at der i det mindste skal gives behørig underretning om afgørelsen til repræsentanten for den
indehaveren af den ældre ret.
Harmoniseringskontoret har i det væsentlige nedlagt følgende påstande:
–        Harmoniseringskontoret frifindes.
–        Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger
Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort fire anbringender gældende. Sagsøgeren har for det første påstået, at indsigelsesafdelingen
har tilsidesat begrundelsespligten, for det andet, at såvel appelkammeret som indsigelsesafdelingen har tilsidesat den ret
til forsvar, der følger af artikel 73 i forordning nr. 40/94 og af andre anvendelige bestemmelser, for det tredje, at appelkammeret
har undladt at følge retningslinjerne vedrørende procedurerne ved Harmoniseringskontoret (herefter »Harmoniseringskontorets
retningslinjer«), og for det fjerde, at der er foretaget en fejlagtig vurdering for så vidt angår overdragelsen af den ældre
rettighed.
Indledningsvis skal det første og andet anbringende forkastes, for så vidt som de vedrører indsigelsesafdelingens afgørelse.
I henhold til artikel 63, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) er det nemlig
kun appelkamrenes afgørelser, der kan prøves ved søgsmål for Fællesskabets retsinstanser. Det er derfor alene de anbringender,
der er rettet mod selve appelkammerets afgørelse, der kan antages til realitetsbehandling i forbindelse med et sådant søgsmål
(Rettens dom af 7.6.2005, sag T-303/03, Lidl Stiftung mod KHIM – REWE-Zentral (Salvita), Sml. II, s. 1917, præmis 59).
Dernæst skal der foretages en undersøgelse af det tredje anbringende, idet sagsøgeren nærmere bestemt har gjort gældende,
at appelkammeret i henhold til Harmoniseringskontorets retningslinjer ikke retmæssigt kunne efterprøve, om sagsøgeren faktisk
havde erhvervet den ældre rettighed, der var blevet påberåbt til støtte for indsigelsen.

Det tredje anbringende om tilsidesættelse af Harmoniseringskontorets retningslinjer
Parternes argumenter
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret med urette afviste at behandle klagen med henvisning til, at sagsøgeren ikke
var indehaver af den rettighed, som indsigelsen var baseret på. Sagsøgeren har herved henvist til, at det følger af Harmoniseringskontorets
retningslinjer, og navnlig af punkt A.V.2.5.3 i »Afsnit 1: Procedurespørgsmål« i »Del C: Indsigelse«, at hvis kopien af registreringsbeviset
for det varemærke, som ligger til grund for indsigelsen, som indehaver nævner et andet selskab end det, der har indgivet indsigelsen,
skal indsigelsen behandles, idet det hermed lægges til grund, at indsigeren fik overdraget det ældre varemærke før indgivelsen
af indsigelsen. Ifølge sagsøgeren bør den samme formodning finde anvendelse i forbindelse med en klage over en afgørelse,
der er truffet af en indsigelsesafdeling.
Harmoniseringskontoret har bestridt disse argumenter.
Rettens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at når overdragelsen af det påberåbte varemærke finder sted efter indgivelsen af indsigelsen,
og inden Harmoniseringskontoret har truffet sin endelige afgørelse, er Harmoniseringskontoret forpligtet til at sikre overholdelsen
af de rettigheder, som tilkommer den part, som oprindeligt indleverede indsigelsen eller varemærkeansøgningen – til forskel
fra det tilfælde, hvor overdragelsen finder sted før indgivelsen af indsigelsen – eftersom tilladelsen til at lade erhververen
af varemærket indtræde i disse rettigheder har til formål i forhold til den ovennævnte part at afslutte en procedure, som
denne havde indledt. Harmoniseringskontoret er desuden forpligtet til at sikre, at den part, der har indgivet klagen, er kompetent
til at indlede en klagesag til prøvelse af indsigelsesafdelingens afgørelse (jf. i denne retning analogt Rettens dom af 28.6.2005,
sag T-301/03, Canali Ireland mod KHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Sml. II, s. 2479, præmis 19 og 20). I modsætning
til det af sagsøgeren anførte skal det derfor dels bemærkes, at Harmoniseringskontorets retningslinjer ikke kan anvendes analogt
på spørgsmålet om, hvorvidt en klage til prøvelse af en indsigelsesafdelings afgørelse kan antages til realitetsbehandling,
og dels at appelkammeret var berettiget til at undersøge, om sagsøgeren havde klagekompetence.
Herefter skal dette anbringende forkastes.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af retten til forsvar i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 og af andre
anvendelige bestemmelser, for så vidt som det vedrører den anfægtede afgørelse
Parternes argumenter
Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse dels blev truffet i strid med sagsøgerens ret til forsvar, eftersom
den er baseret på en fortolkning af overdragelsesaftalen, som sagsøgeren ikke fik mulighed til at fremsætte bemærkninger til,
dels blev truffet i strid med andre anvendelige bestemmelser, heriblandt regel 31, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), idet sagsøgeren
ikke fik mulighed for at rette fejlene i beviserne for overdragelsen af den ældre rettighed.
Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appelkammeret ikke har kunnet tilsidesætte sagsøgerens ret til forsvar, eftersom
sagsøgeren ikke var part i sagen for indsigelsesafdelingen. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse understreget, at
sagsøgeren først anmodede om at blive anset for part i sagen efter den 10. august 2007, hvilket er datoen, hvor proceduren
blev afsluttet efter udløbet af den sidste forlængelse af fristen for fremlæggelsen af beviser for eksistensen, gyldigheden
og rækkevidden af den påberåbte ældre rettighed, og dette uanset om afgørelsen om afslag på indsigelsen først blev truffet
flere måneder senere. Derudover har sagsøgeren ikke fremlagt nogen beviser på, at denne har fået overdraget den ældre rettighed,
der er gjort gældende til støtte for indsigelsen. Ifølge Harmoniseringskontoret har appelkammeret heller ikke tilsidesat regel
31, stk. 6, i forordning nr. 2868/95 eller andre anvendelige bestemmelser, idet appelkammeret udelukkende kunne give parterne
mulighed for at rette op på de konstaterede fejl, såfremt indsigelsessagen ikke havde været afsluttet.
Harmoniseringskontoret er under alle omstændigheder af den opfattelse, at uanset om sagsøgerens ret til forsvar er blevet
tilsidesat, kan denne tilsidesættelse aldrig føre til en annullation af den anfægtede afgørelse, eftersom indsigelsessagen
aldrig ville kunne have ført til andet end en afvisning af indsigelsen og et afslag på at realitetsbehandle klagen, uanset
om sagsøgeren var blevet opfordret til at fremsætte sine bemærkninger vedrørende fristens udløb og indsigelsessagens afslutning.
Rettens bemærkninger
Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort gældende, at appelkammeret ikke kunne afvise at realitetsbehandle klagen uden bl.a. at
give sagsøgeren mulighed for at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt det bevis, som sagsøgeren havde fremlagt, i tilstrækkelig
grad godtgjorde, at sagsøgeren havde erhvervet den ret, som lå til grund for indsigelsen.
Hvad angår overdragelse af varemærker eller varemærkeansøgninger bestemmer regel 31, stk. 6, i forordning nr. 2868/95, at
når betingelserne for registreringen af overdragelsen, herunder pligten til at fremlægge dokumenter, hvoraf overdragelsen
fremgår, ikke er opfyldt, giver Harmoniseringskontoret ansøgeren meddelelse om manglerne, og »[h]vis manglerne ikke afhjælpes
inden for en af [Harmoniserings]kontoret fastsat frist, afviser [Harmoniserings]kontoret ansøgningen om registrering af overdragelsen«.
Idet der ikke er fastsat nogen lovbestemmelse vedrørende bevis for overdragelse af en ældre national rettighed, som er påberåbt
til støtte for en indsigelse, skal Harmoniseringskontorets retningslinjer – som Harmoniseringskontoret i princippet er bundet
af (jf. i denne retning Rettens dom af 12.5.2009, sag T-410/07, Jurado Hermanos mod KHIM – (JURADO), Sml. II, s. 1345, præmis
20) – fortolkes i henhold til bestemmelserne i regel 31, stk. 6, i forordning nr. 2868/95. Det følger af »Afsnit I: Procedurespørgsmål«
i »Del C: Indsigelse« i Harmoniseringskontorets retningslinjer, som finder anvendelse på den foreliggende sag, således som
anført af sagsøgeren i det tredje anbringende, at hvis den nye indehaver af en ældre national rettighed »oplyser Harmoniseringskontoret
om overdragelsen, men ikke fremlægger (tilstrækkelige) beviser for overdragelsen, skal indsigelsessagen udsættes, og den nye
indehaver råder dernæst over en frist på to måneder til at frembringe bevis på, at overdragelsen har fundet sted« (punkt E.VIII.1.3.1).
Det kan ikke bestrides, at regel 31, stk. 6, i forordning nr. 2868/95 finder tilsvarende anvendelse på overdragelse af nationale
varemærker, eftersom den undersøgelse, som indsigelsesafdelingen eller appelkammeret foretager for at kontrollere, om overdragelsen
af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke faktisk har fundet sted i tilfælde, hvor der ikke er foreskrevet nogen procedure
i national ret for registrering af overdragelse af ejendomsretten til registrerede varemærker, i det væsentlige er den samme
som den undersøgelse, den kompetente instans ved Harmoniseringskontoret foretager ved behandlingen af ansøgninger om overdragelse
af EF-varemærker. Selv om denne procedure udtrykkeligt vedrører registrerede nationale varemærker, bør den også kunne anvendes
analogt på overdragelse af ikke-registrerede nationale varemærker, eftersom det er den samme undersøgelse, som Harmoniseringskontoret
skal foretage.
I henhold til regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 finder endelig bestemmelserne vedrørende sagsbehandlingen ved den
afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, tilsvarende anvendelse på klagesagen.
I den foreliggende sag var appelkammeret af den opfattelse, at sagsøgeren ikke havde været i stand til at bevise, at denne
var indehaver af den ældre rettighed, og at sagsøgeren dermed ikke havde godtgjort sin status som part i indsigelsessagen
og derfor ikke var beføjet til påklage indsigelsesafdelingens afgørelse. Appelkammeret har imidlertid i strid med de ovenfor
nævnte regler ikke givet sagsøgeren mulighed for at fremlægge yderligere beviser for, at den ældre rettighed, som sagsøgeren
havde påberåbt sig til støtte for sin klagebeføjelse, var blevet overdraget.
Harmoniseringskontorets argument, som har til formål at begrunde appelkammerets fremgangsmåde med henvisning til, at sagsøgeren
anmodede om at indtræde i den oprindelige indsigers sted efter indsigelsessagens afslutning, kan ikke tiltrædes. Det må konstateres,
at selv om det antages, at den begæring om at indtræde, som erhververen af det ældre nationale varemærke indgav i den periode,
der gik fra afslutningen af behandlingen af indsigelsen, og indtil indsigelsesafdelingen traf sin afgørelse, ikke kunne imødekommes,
eller endog fuldt ud kunne ignoreres uden udtrykkeligt at blive afvist, kan denne omstændighed ikke fratage den nævnte erhverver
af rettigheden muligheden for at indgive en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse. Erhvereren af det i indsigelsessagen
påberåbte varemærke er nemlig i sin egenskab af indehaver af mærket nødvendigvis berettiget til indlede en klagesag til prøvelse
af den afgørelse, som bragte indsigelsessagen til ophør (jf. i denne retning analogt dommen i sagen CANAL JEAN CO. NEW YORK,
præmis 18 og 19), uanset om den pågældende har indleveret en begæring om at indtræde til indsigelsesafdelingen, og uanset
om begæringen er blevet imødekommet. Når det utvivlsomt påhviler appelkammeret at sikre sig, at erhververen faktisk er indehaver
af det ældre varemærke, skal det foretage denne undersøgelse under iagttagelse af de anvendelige regler for sagbehandlingen,
herunder Harmoniseringskontorets retningslinjer.
Harmoniseringskontorets argument om, at sagsøgeren ikke har fremlagt noget bevis på, at virksomheden har fået overdraget den
ældre rettighed, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, kan heller ikke tiltrædes. Formålet med sagsøgerens anbringende
er nemlig helt præcist at understøtte påstanden om, at appelkammeret skulle have givet sagsøgeren mulighed for at fremsætte
sine bemærkninger vedrørende fortolkningen af de fremlagte beviser eller mulighed for at afhjælpe manglerne ved disse beviser.
På baggrund heraf bør der foretages en undersøgelse af Harmoniseringskontorets argument om, at den fejl, som appelkammeret
har begået, ikke kan medføre, at den anfægtede afgørelse annulleres i den foreliggende sag, eftersom fejlen er uden betydning
for afgørelsens indhold, idet indsigelsen under alle omstændigheder skal afvises med henvisning til, at den oprindelige indsiger
ikke har fremlagt bevis for eksistensen af den ældre rettighed, som indsigelsen støttes på.
Det fremgår ganske vist af retspraksis, at en procedurefejl kun kan gøre en retsakt mangelfuld, hvis det godtgøres, at retsakten
kunne have fået et andet indhold, hvis fejlen ikke var begået (jf. i denne retning Rettens dom af 5.3.2003, sag T-24/01, Staelen
mod Parlamentet, Sml. Pers. I-A, s. 79, og II, s. 423, præmis 53). I den foreliggende sag blev sagsøgerens klage imidlertid
afvist fra realitetsbehandling ved den anfægtede afgørelse, uden at der blev taget stilling til rigtigheden af sagsøgerens
argumenter vedrørende indsigelsesafdelingens afgørelse om afvisning af indsigelsen. Den omstændighed, som er blevet påberåbt
af Harmoniseringskontoret, om, at afvisningen af indsigelsen efter Harmoniseringskontorets mening åbenlyst er korrekt, er
således irrelevant. Det kan ikke bestrides, at en afgørelse, hvorved det afvises at realitetsbehandle en klage, ikke har samme
indhold som en materiel afgørelse. Retten kan heller ikke umiddelbart undersøge lovligheden af indsigelsesafdelingens afgørelse
og dermed undersøge de argumenter, som ikke er blevet behandlet af appelkammeret med henblik på at efterprøve, om appelkammerets
tilsidesættelse af reglerne for sagsbehandlingen kan have haft indflydelse på den endelige afvisning af indsigelsen (jf. i
denne retning Rettens dom af 25.3.2009, sag T-402/07, Kaul mod KHIM – Bayer (ARCOL), Sml. II, s. 737, præmis 47 og 49).
Herefter må det her behandlede anbringende tages til følge, for så vidt som det vedrører den anfægtede afgørelse, uden at
det er nødvendigt at undersøge, om sagsøgerens ret til forsvar – bedømt uafhængigt af de ovenfor nævnte bestemmelser – er
blevet tilsidesat.
Hvad angår følgerne heraf skal det imidlertid bemærkes, at sagsøgeren i det væsentlige og principalt har nedlagt påstand om,
at den anfægtede afgørelse skal ændres, og at klagen skal antages til realitetsbehandling, og subsidiært, at afgørelsen annulleres.
Selv om det antages, at en beføjelse til at omgøre afgørelser indebærer, at Retten kan træffe en afgørelse, som er den modsatte
af den, der er truffet af appelkammeret, kan denne beføjelse imidlertid ikke i den foreliggende sag ophæve den fejl, som appelkammeret
har begået. Retten kan nemlig ikke lovligt opfordre sagsøgeren til at fremføre sine argumenter og fremlægge yderligere beviser
vedrørende overdragelsen til sagsøgeren af den nationale rettighed, som er blevet påberåbt til støtte for indsigelsen, og
tage stilling til, om klagen kan antages til realitetsbehandling ved appelkammeret i lyset af disse nye beviser (jf. i denne
retning Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 54, og Rettens dom af 6.3.2003,
sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (Kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18). Den anfægtede afgørelse skal dermed annulleres,
og påstandene om en ændring heraf skal forkastes, uden at det er nødvendigt at behandle sagsøgerens fjerde anbringende.

Sagens omkostninger
I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis
der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret i det væsentlige har tabt sagen, men sagsøgeren ikke har nedlagt påstand
om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne, skal hver part bære sine egne omkostninger.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Fjerde Afdeling):
1)
Afgørelsen truffet den 21. januar 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker
og Design) (KHIM) (sag R 551/2008-1) annulleres.
2)
I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.
3)
Hver part bærer sine egne omkostninger.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. november 2010.
Underskrifter
*
Processprog: spansk.