CELEX: 62003CJ0004
Konwencja brukselska
Artykuł 16 pkt 4
Spory dotyczące rejestracji lub ważności patentów
Wyłączna jurysdykcja sądu miejsca złożenia zgłoszenia lub rejestracji
Pozew o stwierdzenie niewystępowania naruszenia
Kwestia ważności patentu podniesiona jako kwestia wpadkowa

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 16 pkt 4 Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, str. 32), zmienionej Konwencją z dnia
9 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej (Dz.U. L 304, str. 1 i – zmienione brzmienie – str. 77), Konwencją z dnia 25 października 1982 r. w sprawie przystąpienia
Republiki Greckiej (Dz.U. L 388, str. 1), Konwencją z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki
Portugalskiej (Dz.U. L 285, str. 1) oraz Konwencją z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii,
Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. 1997, C 15, str. 1), zwanej dalej „konwencją”.
Wniosek ten przedstawiony został w ramach postępowania toczącego się między Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG
(zwaną dalej „GAT”) a Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (zwaną dalej „LuK”), a dotyczącego wprowadzania do obrotu
przez pierwszą z wymienionych wyżej spółek towarów, które – zdaniem drugiej – stanowi naruszenie dwóch patentów francuskich,
z których jest ona uprawniona.

Ramy prawne
Artykuł 16 konwencji, który stanowi rozdział 5 tytułu II tej konwencji, zatytułowany „Jurysdykcje wyłączne”, stanowi:
„Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają:
[…]
4)      w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i modeli, jak
również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania – sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium
wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiły zgłoszenie lub rejestracja albo na podstawie umowy międzynarodowej
uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły;
[…]”.
Zgodnie z art. 17 akapit czwarty konwencji, który wraz z jej art. 18 stanowi rozdział 6 ww. tytułu II, zatytułowany „Umowa
dotycząca jurysdykcji”, „[u]mowy dotyczące jurysdykcji […] nie wywołują skutku prawnego […], jeżeli sądy, których jurysdykcja
została wyłączona przez strony w umowie, mają wyłączną jurysdykcję na podstawie artykułu 16”.
Artykuł 18 konwencji stanowi:
„Jeżeli sąd Umawiającego się Państwa nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepisów niniejszej konwencji, uzyskuje on jurysdykcję,
jeżeli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Zasada ta nie ma zastosowania […], jeżeli inny sąd ma na podstawie artykułu
16 jurysdykcję wyłączną”.
Artykuł 19 konwencji, zawarty w rozdziale 7 tytułu II, zatytułowanym „Badanie jurysdykcji i dopuszczalności postępowania”,
stanowi:
„Sąd Umawiającego się Państwa stwierdza z urzędu brak swej jurysdykcji, jeżeli wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy należącej
na podstawie artykułu 16 do wyłącznej jurysdykcji sądu innego Umawiającego się Państwa”.
Zgodnie z art. 28 akapit pierwszy konwencji umieszczonym w tytule III rozdział 1 „Uznawanie”, który zawiera zasady uznawania
i wykonywania orzeczeń, „orzeczenia nie uznaje się nadto, jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami rozdziału 3, 4 i 5 tytułu
II”. Artykuł 34 akapit drugi konwencji umieszczony w rozdziale 2 „Wykonywanie”, znajdującym się we wskazanym wyżej tytule
III, odsyła pod względem podstaw odmowy wykonania orzeczenia do cytowanego wyżej art. 28 akapit pierwszy.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
GAT i LuK – spółki mające siedzibę w Niemczech – są przedsiębiorstwami konkurującymi ze sobą w dziedzinie technologii i przemysłu
motoryzacyjnego.
GAT złożył producentowi pojazdów, również mającemu siedzibę w Niemczech, ofertę dostawy mechanicznych amortyzatorów hydraulicznych.
LuK stwierdziła, że korzystanie przez GAT z zaproponowanego amortyzatora stanowi naruszenie dwóch francuskich patentów, z których
LuK jest uprawniona.
GAT wniósł do Landgericht Düsseldorf o stwierdzenie niewystępowania naruszenia, podnosząc, że omawiane towary nie naruszają
praw z francuskich patentów przysługujących LuK, a ponadto że patenty te podlegają unieważnieniu.
Landgericht Düsseldorf uznał, że zgodnie z prawem międzynarodowym jest on właściwy do rozpatrzenia powództwa dotyczącego naruszenia
praw z omawianych patentów francuskich. Uznał się także za właściwy do rozpatrzenia podniesionego zarzutu nieważności tych
patentów. Sąd ten oddalił pozew GAT uznając, że omawiane patenty spełniają przesłanki rejestracji.
GAT odwołała się od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Düsseldorf, który postanowił zawiesić postępowanie i wystąpić do
Trybunału z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie prejudycjalne:
„Czy art. 16 pkt 4 konwencji […] należy rozumieć w ten sposób, że przewiduje on wyłączną jurysdykcję na rzecz sądów tego z umawiających
się państw, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub wystąpiono o rejestrację albo zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły
albo na podstawie umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły, jedynie w przypadku postępowania
(skutecznego erga omnes) o unieważnienie patentu, czy także w przypadku postępowania mającego za przedmiot ważność patentu,
w których pozwany w sprawie o naruszenie patentu lub powód w sprawie o stwierdzenie niewystępowania naruszenia patentu podniósł
zarzut nieważności patentu, niezależnie od tego, czy sąd, przed którym postępowanie się toczy, uzna ten zarzut za zasadny,
czy też nie, i niezależnie od tego, na którym etapie postępowania zarzut ten został podniesiony?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego
Poprzez to pytanie sąd krajowy domaga się zasadniczo określenia zakresu wyłącznej jurysdykcji, o której mowa w art. 16 pkt 4
konwencji, w odniesieniu do patentów. Zapytuje on, czy zawarta w tym artykule zasada dotyczy wszystkich sporów, których przedmiotem
jest rejestracja lub ważność patentu, niezależnie do tego, czy kwestia ta podniesiona została w pozwie, czy w drodze zarzutu,
czy też – przeciwnie – zasada ta dotyczy jednie sporów, w których kwestia rejestracji patentu lub jego ważności została podniesiona
w pozwie.
Należy przypomnieć, że pojęcie sporów, „których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów”, o których mowa w art. 16
pkt 4 konwencji, należy traktować jako pojęcie niezależne, które powinno być stosowane w sposób jednolity we wszystkich umawiających
się państwach (wyrok z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie 288/82 Duijnstee, Rec. str. 3663, pkt 19).
Trybunał orzekł, że sporami, „których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów”, są spory dotyczące ważności, istnienia
lub wygaśnięcia patentu oraz prawa pierwszeństwa w związku z wcześniejszą datą zgłoszenia (ww. wyrok w sprawie Duijnstee,
pkt 24).
Jeśli jednak spór nie dotyczy ważności patentu ani wcześniejszego zgłoszenia wynalazku lub wcześniejszej jego rejestracji
i wymienione wyżej kwestie nie są sporne, art. 16 pkt 4 konwencji nie znajduje do takiego sporu zastosowania (ww. wyrok w sprawie
Duijnstee, pkt 25 i 26). Jest tak na przykład w przypadku sporu dotyczącego naruszenia patentu, w którym nie kwestionuje się
ważności patentu, do którego naruszenia miało dojść.
Jednak w praktyce kwestia ważności patentu podnoszona jest często w drodze zarzutu w sprawach z powództwa o naruszenie, w których
pozwany chce pozbawić powoda ze skutkiem wstecznym prawa, na które powód się powołuje, czego skutkiem byłoby oddalenie pozwu.
Kwestia ta może też – jak w omawianym postępowaniu przed sądem krajowym – być podniesiona w uzasadnieniu powództwa o stwierdzenie
niewystępowania naruszenia, w którym powód domaga się stwierdzenia, że pozwany nie ma prawa powoływania się na dany wynalazek.
Jak zauważyła Komisja, na podstawie brzmienia art. 16 pkt 4 konwencji nie da się ustalić, czy zawarta w nim zasada dotycząca
jurysdykcji znajduje zastosowanie jedynie w sprawach, w których kwestia ważności patentu podniesiona została w pozwie, czy
też stosuje się ją również w sprawach, w których kwestia ta została podniesiona w drodze zarzutu procesowego.
Artykuł 19 konwencji, który w niektórych wersjach językowych zawiera odniesienie do sporu „głównego” – nie dostarcza dalszych
wyjaśnień. Niezależnie od tego, że stopień precyzji zapisu tego przepisu różni się w przypadku poszczególnych wersji językowych,
przepis ten – jak zauważyła Komisja – nie przyznaje jurysdykcji, lecz jedynie nakazuje sądowi, przed który sprawa została
wniesiona, zbadanie czy ma on jurysdykcję i – w pewnych przypadkach – uznanie się za niewłaściwy z urzędu.
W związku z powyższym wykładnia, jakiej należy poddać art. 16 pkt 4 powinna być wykładnią celowościową i systemową.
Jeśli chodzi o cel tego przepisu, należy stwierdzić, że zawarte w art. 16 konwencji zasady dotyczące wyłącznej jurysdykcji
mają na celu zapewnienie, że jurysdykcja należała będzie do sądów, które są dobrze zorientowane w okolicznościach faktycznych
i prawnych sprawy.
Wyłączna jurysdykcja w sprawach dotyczących rejestracji lub ważności patentów przyznana umawiającym się państwom na terytoriach,
na których doszło do zgłoszenia lub rejestracji patentu, uzasadniona jest tym, że sądy tych państw najlepiej znają sprawy,
w których przedmiotem sporu jest ważność patentu, fakt jego zgłoszenia lub rejestracji (ww. wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 22).
Sądy tego z umawiających się państw, w którym prowadzone są rejestry, mogą orzekać o ważności patentów udzielonych w tym państwie
na podstawie przepisów prawa krajowego. Ta troska o zapewnienie dobrej administracji jest tym bardziej istotna w przypadku
patentów, że z uwagi na specyfikę materii liczne spośród umawiających się państw przewidziały szczególny system ochrony sądowej,
zastrzegając rozpatrywanie tego rodzaju sporów na rzecz wyspecjalizowanych sądów.
Tę wyłączną jurysdykcję uzasadnia także fakt, iż w procedurę udzielania patentów zaangażowane są organy administracji krajowej
(zob. podobnie sprawozdanie p. Jenarda dotyczące konwencji, Dz.U. 1979, C 59, str. 1, 36).
Jeśli chodzi o umiejscowienie art. 16 w systemie konwencji należy zauważyć, że zawarte w tym artykule zasady dotyczące jurysdykcji
mają charakter wyłączny i są bezwzględnie obowiązujące, wiążąc w sposób szczególny zarówno strony, jak i sąd. Strony nie mogą
wyłączyć ich stosowania ani w drodze umowy dotyczącej jurysdykcji (art. 17 akapit czwarty konwencji), ani wskutek wdania się
przez pozwanego w spór (art. 18 konwencji). Sąd umawiającego się państwa stwierdza z urzędu brak swej jurysdykcji, jeżeli
wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy, należącej na podstawie artykułu 16 do wyłącznej jurysdykcji sądu innego umawiającego
się państwa (art. 19 konwencji). Orzeczenie wydane sprzecznie z ww. art. 16 nie korzysta z systemu uznawania i wykonywania
orzeczeń przewidzianego w konwencji (art. 28 akapit pierwszy i art. 34 akapit drugi konwencji).
Z uwagi na umiejscowienie art. 16 pkt 4 w systemie konwencji i jego cel należy stwierdzić, że zawarte w nim zasady dotyczące
wyłącznej jurysdykcji znajdują zastosowanie niezależnie od tego, jakie są okoliczności proceduralne sprawy, w której podniesiona
została kwestia ważności patentu – zarówno w przypadku jej podniesienia przez powoda, jak i powołania się na nią w drodze
zarzutu, w piśmie wszczynającym postępowanie, jak i w toku sprawy.
Po pierwsze pozwolenie sądowi, przed którym toczy się postępowanie o naruszenie patentu lub o stwierdzenie niewystępowania
naruszenia patentu, na orzeczenie o nieważności danego patentu w postępowaniu wpadkowym, byłoby w sprzeczności z bezwzględnym
obowiązywaniem zasady dotyczącej jurysdykcji zawartej w art. 16 pkt 4 konwencji.
W istocie, mimo że strony nie mogą uchylić obowiązywania art. 16 pkt 4 konwencji, powód mógłby obejść bezwzględne obowiązywanie
zawartej w tym artykule zasady dotyczącej jurysdykcji poprzez odpowiednie sformułowanie żądań pozwu.
Po drugie umożliwienie takiego obejścia art. 16 pkt 4 konwencji spowodowałoby sytuację, w której jurysdykcję sprawowałby więcej
niż jeden sąd, i mogłoby wpłynąć na przewidywalność stosowania zawartych w konwencji zasad dotyczących jurysdykcji, naruszając
w konsekwencji zasadę pewności prawa, która stanowi podstawę zawartych w konwencji uregulowań (zob. wyroki: z dnia 19 lutego
2002 r. w sprawie C‑256/00 Besix, Rec. str. I‑1699, pkt 24–26, z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C‑281/02 Owusu, Zb.Orz. str. I‑1383,
pkt 41, oraz wyrok z tego samego dnia w sprawie C‑539/03 Roche Nederland i in., Zb.Orz. str. I‑6535, pkt 37).
Po trzecie dopuszczenie w systemie konwencji sytuacji, w której w przedmiocie ważności patentu orzekałyby w postępowaniu wpadkowym
sądy inne niż sądy państw, w których patentu udzielono, zwiększyłoby także ryzyko wydawania sprzecznych rozstrzygnięć, czego
uniknięcie jest właśnie celem konwencji (zob. podobnie wyrok z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie C‑406/92 Tatry, Rec. str. I‑5439,
pkt 52, oraz ww. wyrok w sprawie Besix, pkt 27).
Podniesiony przez LuK i rząd niemiecki argument, zgodnie z którym w świetle prawa niemieckiego orzeczenie, w którym rozstrzygnięto
– jako wpadkową - kwestię ważności patentu, skuteczne jest tylko inter partes, nie stanowi właściwej odpowiedzi na to ryzyko.
W istocie skutki takiego orzeczenia regulowane są prawem krajowym. Jednak w niektórych z umawiających się państw orzeczenie
o unieważnieniu patentu skuteczne jest erga omnes. Aby uniknąć ryzyka sprzecznych orzeczeń, jurysdykcję w zakresie orzekania
w trybie incydentalnym o ważności zagranicznego patentu sprawowaną przez sądy inne niż sądy państwa, w którym patentu udzielono,
należałoby zatem ograniczyć do tych przypadków, w których właściwe prawo krajowe ogranicza skuteczność orzeczeń, które mają
być wydane, do stron postępowania. Takie ograniczenie prowadziłoby jednak do zakłóceń, podważając równość i jednolitość praw
i obowiązków zawartych w konwencji w stosunku do wszystkich umawiających się państw i zainteresowanych osób (ww. wyrok w sprawie
Duijnstee, pkt 13).
Mając powyższe rozważania na uwadze, w odpowiedzi na postawione pytanie należy stwierdzić, że art. 16 pkt 4 konwencji należy
rozumieć w ten sposób, iż zawarta w nim zasada dotycząca wyłącznej jurysdykcji znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju
sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy kwestie te zostały podniesione w pozwie, czy
też w drodze zarzutu procesowego.

W przedmiocie kosztów
Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej
przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi,
inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:
Artykuł 16 pkt 4 Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,
ostatnio zmienionej Konwencją z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa
Szwecji, należy rozumieć w ten sposób, że zawarta w nim zasada dotycząca wyłącznej jurysdykcji znajduje zastosowanie do wszelkiego
rodzaju sporów dotyczących rejestracji lub ważności patentu, niezależnie od tego, czy kwestie te zostały podniesione w pozwie,
czy też w drodze zarzutu procesowego.
Podpisy
*
Język postępowania: niemiecki.