CELEX: 62006CJ0371
Tavaramerkit
Direktiivi 89/104/ETY
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmas luetelmakohta ja 3 kohta
Merkki
Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto
Käyttö
Mainoskampanjat
Muodon vetovoima, joka oli saavutettu ennen rekisteröintihakemusta sen vuoksi, että muoto on tunnettu erottamiskykyisenä merkkinä

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannen luetelmakohdan
tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Benetton Group SpA (jäljempänä Benetton) ja vastaajana on G-Star International
BV (jäljempänä G-Star) ja jossa on kyse siitä, että Benetton saattoi markkinoille vaatteen, jonka väitetään muotonsa vuoksi
loukkaavan kahta G-Starin rekisteröimää muototavaramerkkiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön oikeus
Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien,
kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:
”1.      Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
a)      merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;
c)      yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden
tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
d)      yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai
hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;
e)      merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
–        tavaran luonteenomaisesta muodosta,
–        teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai
–        tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;
– –
3.      Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki
on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä,
joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.
– –”

Kansallinen lainsäädäntö
Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain, joka annettiin 19.3.1962 (Trb. 1962, 58), 1 §:ssä, sellaisena kuin sitä sovelletaan
pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkkinä voi olla sana, kuvio, painojälki, leima, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto ja muu merkki,
jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat.
Tavaramerkkinä ei kuitenkaan voi olla tavaran luonteenomainen muoto, tavaran olennaiseen arvoon vaikuttava muoto tai teollisesti
tuloksia tuova muoto.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
G-Star suunnittelee, valmistaa ja myy samannimisellä tavaramerkillä varustettuja vaatteita, erityisesti farmareita.
G-Star on kahden sellaisen muototavaramerkin haltija, jotka on rekisteröity tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta
tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevassa, 15.6.1957 tehdyssä Nizzan sopimuksessa, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, määriteltyyn luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten. Nämä kaksi tavaramerkkiä rekisteröitiin 7.8.1997 ja 24.11.1999.
Näitä tavaramerkkejä koskevaa suojaa haettiin seuraavien erottavien elementtien perusteella:
–        vinosti kulkevat tikkaukset lonkan korkeudelta haarasaumaan, polvikappaleet, lisäkappale housuntakamuksissa, horisontaalitikkaus
polven korkeudella takakappaleessa, kontrastivärinen kaistale tai muuta kangasta oleva kaistale housujen takaosassa alhaalla,
kaikki yhdistettynä
–        housujen polvikappaleiden ompeleet, tikkaukset ja leikkaus, väljät polvikappaleet.
Benetton harjoittaa tekstiilituotteiden myyntitoimintaa. Se myy tuotteitaan Alankomaissa franchising-järjestelmän mukaisesti
franchise-ottajien välityksellä.
G-Star nosti 25.5.2000 Rechtbank te Amsterdamissa kanteen Benettonia vastaan estääkseen tiettyjen Benetton-merkkisten housujen
valmistamisen, markkinoille saattamisen ja/tai jakelun. Vaatimustensa tueksi G-Star väitti, että tämä yritys loukkasi sen
tavaramerkkioikeuksia, jotka liittyvät sen Elwood-mallisiin housuihin, koska se valmisti ja saattoi markkinoille vuoden 1999
kesällä housuja, joissa oli muun muassa soikion muotoinen polvikappale ja kaksi vinosti kulkevaa tikkausta lonkan korkeudelta
haarasaumaan.
Benetton kiisti tämän kanteen ja vaati vastakanteessa rekisteröityjen tavaramerkkien mitätöintiä Benelux-maiden yhtenäisen
tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin nojalla, koska kyseessä olevat muodot määräävät merkittävässä määrin tavaroiden markkina-arvon
niiden kauneuden tai omaperäisyyden seurauksena.
Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin hylkäsi G-Starin vaatimukset, jotka perustuivat sen tavaramerkkioikeuksien
rikkomiseen, ja Benettonin vastakanteen.
Kummatkin asianosaiset valittivat Gerechtshof te Amsterdamiin, joka ratkaisi asian G-Starin vaatimusten mukaisesti ja hylkäsi
Benettonin mitätöintiä koskevan vaatimuksen.
Gerechtshof totesi, että Rechtbank katsoi oikeutetusti muun muassa, että Elwood-housut ovat suuri myyntimenestys, että G-Star
on toteuttanut intensiivisiä mainoskampanjoita, jotta nämä erityispiirteitä omaavat housut tunnettaisiin G-Starin tuotteena
ja että näin ollen Elwood-housujen suosio ei suureksi osaksi johdu muodon esteettisestä vetovoimasta, vaan tavaramerkin tunnettuuteen
liittyvästä mainosvoimasta.
Gerechtshof korosti, että mittavan mainonnan avulla G-Star sai huomion kiinnittymään voimakkaasti housujen ja polvikappaleiden
erottamiskykyisiin ominaisuuksiin.
Benetton esitti kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin ja kiisti tämän Gerechtshofin tekemän arvion.
Hoge Raad toteaa, että Gerechtshofin tuomion valituksenalaisten toteamusten takana oleva ajatus on, että direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetyn kiellon ei pidä olla esteenä tavaramerkin pätevälle rekisteröinnille,
jos muodon vetovoima on jo ollut jonkin aikaa ennen rekisteröintihakemusta seurausta mainosvoimasta, joka liittyy muodon tunnettuuteen
tavaramerkkinä.
Hoge Raad muistuttaa, että asiassa C‑299/99, Philips, 18.6.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. I‑5475) yhteisöjen tuomioistuin
totesi, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti merkit, joita ei voida rekisteröidä 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
nojalla, eivät voi saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta.
Hoge Raad katsoo kuitenkin, että yhteisöjen tuomioistuin ei ratkaissut pääasiassa esiin nousutta kysymystä, joka ei sen mukaan
koske riidanalaisten tavaramerkkien erottamiskykyä.
Näin ollen Hoge Raad on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:
”1)      Onko [direktiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava siten, että sen sisältämä kielto estää
pysyvästi muodon rekisteröimisen tavaramerkiksi, jos tavara on luonteeltaan sellainen, että sen ulkoinen olemus ja muotoilu
määräävät kokonaan tai merkittävässä määrin tavaran markkina-arvon näiden kauneuden tai omaperäisyyden seurauksena, vai eikö
tätä kieltoa sovelleta, jos kyseessä olevan muodon vetovoima yleisön keskuudessa johtui ennen rekisteröintihakemusta pääasiallisesti
sen tunnettuudesta erottamiskykyisenä merkkinä?
2)       Jos kysymykseen 1 vastataan viimeksi mainitulla tavalla: Missä määrin tämän vetovoiman on oltava hallitseva, jotta rekisteröinnin
kielto ei tule enää sovellettavaksi?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys
Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta
luetelmakohtaa tulkittava siten, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto voi kuitenkin olla tavaramerkki tämän direktiivin
3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa sen johdosta, että se on tullut
tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään kyseessä olevan tavaran
erityiset ominaisuudet.
Tässä kysymyksessä on kyse tapauksesta, jossa merkki, joka alun perin on muodostunut yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttavasta muodosta, on myöhemmin ja ennen rekisteröintihakemusta tullut tunnetuksi mainoskampanjoiden seurauksena, siis
merkin käytön johdosta.
Kysymyksessä tiedustellaan, eri tavoin ilmaistuna, voiko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa
tarkoitetun merkin käyttö ennen rekisteröintihakemusta mahdollistaa merkin rekisteröinnin tavaramerkkinä tai estää sen mitätöinnin,
jos merkki on jo rekisteröity.
Tältä osin on todettava alustavasti, että direktiivin 3 artiklan 3 kohta liittyy direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuun merkin
erottamiskyvyn käsitteeseen. Siinä nimittäin sallitaan sen sanamuodon mukaan saman artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa
tarkoitettujen merkkien rekisteröinti tai pätevyys näiden merkkien käytön vuoksi, kun merkki on käytön johdosta tullut erottamiskykyiseksi.
Lisäksi on todettava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa ei viitata siinä säädetyn poikkeuksen soveltamisalan määrittelemiseksi
saman artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin.
Lopuksi on muistutettava, että edellä mainitussa asiassa Philips antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut
seuraavaa:
–        jos muodon rekisteröinti on evätty soveltaen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, tätä muotoa ei voida lainkaan rekisteröidä
3 artiklan 3 kohdan perusteella (tuomion 57 kohta)
–        sellainen merkki, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ei voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta
(75 kohta)
–        direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetaan siis tiettyjä merkkejä, jotka eivät voi muodostaa tavaramerkkiä,
ja tämä säännös on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin; jos yksikin
tässä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaa merkkiä ei voida rekisteröidä
tavaramerkiksi (76 kohta).
Tästä seuraa, että kansallisen tuomioistuimen kuvaileman kaltaisessa tapauksessa se, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdassa tarkoitettua merkkiä käytetään mainoskampanjoissa, ei voi johtaa siihen, että tähän merkkiin sovelletaan direktiivin
3 artiklan 3 kohtaa.
Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen on aiheellista vastata siten, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta
luetelmakohtaa on tulkittava siten, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi olla tavaramerkki tämän direktiivin
3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa sen johdosta, että se on tullut
tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään kyseessä olevan tavaran
erityiset ominaisuudet.

Toinen kysymys
Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole aiheellista vastata.

Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104 direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto
ei voi olla tavaramerkki tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa
sen johdosta, että se on tullut tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään
kyseessä olevan tavaran erityiset ominaisuudet.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: hollanti.