CELEX: 62004TJ0019
Yhteisön tavaramerkki
Sanamerkki PAPERLAB
Rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta
Kuvaileva merkki

Asian tausta
1       Kantaja teki 13.2.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan
hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PAPERLAB.
3       Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tietokonelaitteet ja mittauslaitteistot paperin tarkastukseen
ja mittaukseen”.
4       Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 18.9.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella,
että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja sillä
kuvailtiin kyseessä olevia tavaroita tämän saman kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
5       Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:lle 14.10.2002.
6       SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemällä päätöksellä, joka annettiin kantajalle tiedoksi 20.11.2003 päivätyllä
kirjeellä, yhtäältä vahvistettiin tutkijan päätös siltä osin kuin sillä oli hylätty rekisteröintihakemus asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ja toisaalta palautettiin asia tutkijalle tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tarkastelemiseksi
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella.

Asianosaisten vaatimukset
7       Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä kieltäydytään rekisteröimästä sanamerkkiä PAPERLAB asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
8       SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
9       Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat
10     Kantaja väittää, että tavaramerkillä PAPERLAB ei kuvailla tavaroita, joita varten rekisteröintiä haettiin, vaan se on ainoastaan
suggestiivinen. Kantaja esittää tältä osin kolme argumenttia.
11     Ensinnäkin tavaramerkin PAPERLAB ja kyseessä olevien tavaroiden välille ei kantajan mukaan voida muodostaa suoraa yhteyttä.
Sana paperlab on keksitty nimi, sillä sanojen paper ja lab yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava. Kantajan mukaan tavaramerkillä
PAPERLAB on relevanteilla markkinoilla erityinen asema ja tehtävä, sillä kohdeyleisö muodostuu ainoastaan pienestä ryhmästä
paperiteollisuuden ammattilaisia.
12     Kantaja analysoi sanojen paper ja lab merkitystä osoittaakseen aluksi, että tavaramerkin PAPERLAB ja tavaroiden, joita varten
rekisteröintiä haettiin, välillä ei ole suoraa yhteyttä, ja väittää, että merkin PAPERLAB keskeinen osatekijä on sana lab.
Kyseisen sanan lukuisista määritelmistä ilmenee kantajan mukaan, että tämä sana (tai sana laboratorio) merkitsee huonetta,
rakennusta tai tilaa, jota käytetään tieteellisiin kokeisiin, tutkimukseen tai opetukseen, taikka tilaa, jossa valmistetaan
lääkkeitä ja kemiallisia valmisteita. Yhtäältä paikan ja toisaalta laitteiden, kuten tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä
haettiin, välillä on tosiasiallinen merkitysero. Kun kuluttaja näkee tai kuulee sanan paperlab, hän ei näin ollen voi kantajan
mukaan aavistaa, että kyse on laitteista eikä tiedemiesten käyttöön varatusta rakennuksesta tai tilasta.
13     Kantaja väittää tämän jälkeen sen osalta, että tavaramerkki PAPERLAB on keksitty, että kyseinen sanamerkki muodostuu sanojen
paper ja lab omaperäisestä yhdistelmästä, jossa nämä sanat on asetettu rinnakkain, jotta saadaan aikaan tavanomaisesta poikkeava
rakenne, joka ei muodosta englannin kielessä tunnettua ilmaisua. Kantajan mukaan tällaisen uudissanan luomisen ansiosta näin
muodostettu tavaramerkki, kuten tavaramerkki BABY-DRY (asia C‑383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001,
s. I‑6251, 40 kohta), on erottamiskykyinen, minkä johdosta se täyttää sille keskeisen tehtävän eli sillä yksilöidään yritys,
joka saattaa tavarat markkinoille.
14     Kantaja muistuttaa lopuksi tavaramerkillä PAPERLAB relevanteilla markkinoilla olevan erityisen aseman ja tehtävän osalta,
että kohdeyleisö, jota koskevan määritelmän valituslautakunta hyväksyi, muodostuu pienestä määrästä paperiteollisuudessa työskenteleviä
tekniikan asiantuntijoita ja insinöörejä, jotka tutkivat tarkkaan tavaraa ja siihen liittyvää tavaramerkkiä. Kohdeyleisö on
siis täysin kykeneväinen ymmärtämään sanojen paper ja lab perinteisen merkityksen ja arvioimaan näiden kahden sanan yhdistelmän
erottamiskykyä sekä niiden käyttöä osoittamaan elektronisia laitteita eikä palveluja. Lisäksi yhtäältä kukaan muu ei kantajan
mukaan käytä sanaa paperlab, eikä kellään ole erityistä tarvetta tai kiinnostusta käyttää sitä kaupallisessa toiminnassaan,
ja toisaalta tavaramerkillä PAPERLAB ei rajoiteta kolmansien yritysten, jotka voivat edelleen vapaasti käyttää sanoja paper,
laboratory ja lab erikseen tai toisiinsa yhdistettyinä, oikeuksia.
15     Toiseksi kantaja väittää, että tavaramerkki PAPERLAB on rekisteröity samoja tavaroita varten Suomessa sekä samankaltaisia
tavaroita varten Benelux-maissa, Japanissa ja tietyissä anglosaksisissa maissa (Yhdysvallat ja Kanada), joissa kohdeyleisö
ymmärtää varmasti sanojen lab, paper ja laboratory merkityksen. Kyseisten rekisteröintien huomattava määrä on kantajan mukaan
merkittävä osoitus siitä, että tavaramerkki PAPERLAB voidaan rekisteröidä yhteisön tasolla.
16     Kolmanneksi SMHV on kantajan mukaan hyväksynyt rekisteröitäväksi luokkaan 9 kuuluvia tavaroita – muun muassa elektronisia
piirielementtejä tai tietokoneen lisälaitteita – varten tavaramerkkejä, joissa käytetyt sanayhdistelmät ovat samankaltaisia
kuin tavaramerkin PAPERLAB muodostama sanayhdistelmä. Riidanalainen päätös ei siis ole SMHV:n ratkaisukäytännön mukainen.
Kantaja viittaa muun muassa tavaramerkkeihin IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE ja PAPERMASTER.
17     SMHV yhtyy vastineessaan valituslautakunnan näkemykseen, jonka mukaan tavaramerkki PAPERLAB on kuvaileva.
18     SMHV:n mukaan ensinnäkin, kun otetaan huomioon sanojen paper ja lab merkitys, tavarat, joita varten rekisteröintiä haetaan,
ja kohdeyleisö, tavaramerkillä PAPERLAB kuvaillaan englanniksi yksinkertaisesti ja suoraan tehtävää, joka kyseessä olevilla
tavaroilla odotetaan olevan, tai niiden käyttötarkoitusta sen vuoksi, että merkin PAPERLAB ja kyseessä olevien tavaroiden
välillä on riittävän suora ja tarkkaan määrätty yhteys. Näin ollen kohdeyleisö ymmärtää merkin siten, että sillä tarkoitetaan
paperin ja paperituotteiden tarkastukseen käytettävää laitetta eikä laboratoriota sanan perinteisessä merkityksessä.
19     Sanojen paper ja lab rinnakkain asettaminen merkissä PAPERLAB ei ole SMHV:n mukaan myöskään lauseopillisesti tavanomaisesta
poikkeava, vaan se sitä vastoin vastaa tavanomaista ja kieliopillisesti oikeaa tapaa viitata kyseessä olevien tavaroiden tyyppisiin
tavaroihin. On selvää, että kohdeyleisö voi käyttää näitä kahta sanaa yleisessä kielenkäytössä osoittamaan tavaroiden ominaisuuksia.
Haettu tavaramerkki ei siis voi olla SMHV:n mukaan yhdistelmän paperlab ansiosta erottamiskykyinen, sillä kyseisestä yhdistelmästä
ei synny erilaista merkitystä kuin sanoista paper ja lab yleisessä kielenkäytössä toisin kuin yhdistelmästä, josta oli kyse
edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV. SMHV yhtyy siten kantajan analyysiin kohdeyleisöstä mutta päättelee
tästä, että tämä alalle erikoistunut kohdeyleisö kykenee nimenomaan kokemuksensa ja tietojensa vuoksi ymmärtämään sanan paperlab
täsmällisen teknisen merkityksen. Tavaramerkki PAPERLAB välittää kyseiselle kohdeyleisölle selvän ja suoran viestin, joka
on se, että kantaja toimittaa laboratorion tapaan suunniteltuja laitteita paperin tarkastukseen ja mittaukseen.
20     SMHV:n mukaan ei ole myöskään tarpeen, että merkkiä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana tavaroiden
tai kyseisten tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen, vaan riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää
tällä tavoin.
21     Toiseksi SMHV toteaa, että vaikka kansalliset rekisteröintipäätökset voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä koskevien
hakemusten tutkinnassa, kyseiset päätökset eivät ole sitovia.
22     Kolmanneksi SMHV:n on, kun se tutkii rekisteröintihakemusta ja kun sen on arvioitava sitä, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
perusteella olemassa ehdoton hylkäysperuste vai ei, ratkaistava asia haetun tavaramerkin omat ominaisuudet huomioon ottaen
ja suhteessa tavaroihin ja palveluihin sellaisina kuin ne on kuvattu rekisteröintihakemuksessa. SMHV:n mukaan sen aikaisemmat
päätökset, joissa on hyväksytty sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka ovat tietyllä tapaa samankaltaisia kuin tavaramerkki
PAPERLAB, eivät näin ollen sido sitä sen tässä tapauksessa suorittamassa ehdottoman hylkäysperusteen olemassaoloa koskevassa
arvioinnissa, varsinkaan kun kantajan mainitsemat tavaramerkit poikkeavat tavaramerkistä PAPERLAB sikäli kuin niissä ei ole
kyse samoista sanoista ja ne koskevat muita tavaroita ja palveluja kuin niitä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
23     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä
tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää,
käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä. Saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi,
että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
24     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön
näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa
rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (em. asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 39 kohta ja asia
T‑222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, 34 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
25     Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisen säännöksen tarkoittaman kiellon soveltamisalaan edellyttää, että merkin ja niiden
tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys,
jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja
tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. vastaavasti asia T‑311/02, Lissotschenko ja Hentze v. SMHV (LIMO), tuomio 20.7.2004,
30 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
26     Jotta uudissanasta tai sellaisesta sanasta, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, muodostuvaa tavaramerkkiä voitaisiin pitää
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista
todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava myös uudissanan tai sanan itsensä osalta (yhdistetyt asiat
T‑367/02–T‑369/02, Wieland-Werke v. SMHV (SnTEM, SnPUR, SnMIX), tuomio 12.1.2005, 31 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
27     Lisäksi tavaramerkki, joka muodostuu uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee
niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa
havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu,
pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden
tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy
kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistämisestä, jolloin uudissana tai sana
on enemmän kuin kyseisten osien summa (em. yhdistetyt asiat SnTEM, SnPUR, SnMIX, tuomion 32 kohta). Tältä osin on myös olennaista,
että kyseessä olevaa sanaa analysoidaan ottaen huomioon soveltuvat sananmuodostus‑ ja kielioppisäännöt (ks. vastaavasti em.
asia ROBOTUNITS, tuomion 39 kohta ja asia T‑173/03, Geddes v. SMHV (NURSERYROOM), tuomio 30.11.2004, 21 kohta, ei vielä julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).
28     Tässä tapauksessa tavarat, joita varten tavaramerkin PAPERLAB rekisteröintiä haetaan, ovat tietokonelaitteita ja mittauslaitteistoja
paperin tarkastukseen ja mittaukseen. Koska kyseessä olevat tavarat ovat erikoislaitteita, on katsottava, että kohdeyleisö
todella muodostuu ammattilaisista ja kuluttajista, joilla on kokemusta paperin tarkastukseen ja mittaukseen käytettävistä
tietokonelaitteista ja mittauslaitteistoista, ja kohdeyleisö on englanninkielinen.
29     Kantajan sen argumentin, joka koskee sitä, että tavaramerkin PAPERLAB ja kyseessä olevien tavaroiden välillä ei ole suoraa
yhteyttä, osalta on selvää, että kyseinen tavaramerkki muodostuu kahdesta eri osasta, eli sanasta paper ja sanasta lab. Yhtäältä
sanalla paper viitataan suoraan niiden tavaroiden, joita varten rekisteröintiä haetaan, käyttötarkoitukseen ja siis ominaisuuteen.
Toisaalta sanalla lab kuvaillaan niiden tavaroiden tehtävää, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. On nimittäin
selvää, että sana lab merkitsee laboratoriota ja että tavaroiden, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, käyttötarkoitus
on paperin tarkastus ja mittaus, jotka ovat tavanomaisesti laboratoriossa suoritettavia tai laboratorion suorittamia toimenpiteitä.
Sanan lab välitön merkitys on kyllä pikemminkin paikka eikä laitteisto. Tätä merkitystä on kuitenkin arvioitava suhteessa
tavaramerkkihakemuksessa rekisteröitäväksi haettuihin tavaroihin. Tästä näkökulmasta sana lab sopii täydellisesti kuvaamaan
laitteita ja laitteistoja, joilla on tarkoitus suorittaa tarkastuksia ja mittauksia.
30     Näiden seikkojen perusteella kohdeyleisö voi ymmärtää sanat paper ja lab siten, että niillä viitataan paperiin ja laboratorioon.
Näin ollen on katsottava, että molemmilla sanoilla, joista tavaramerkki PAPERLAB muodostuu, kuvaillaan yhtä tavaroiden, joita
varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ominaisuuksista tai tehtävistä.
31     Kohdeyleisö voi lisäksi, kuten valituslautakunta aivan oikein on huomauttanut, ymmärtää merkin PAPERLAB siten, että sillä
tarkoitetaan laboratorion tapaan suunniteltua järjestelmää paperin tarkastukseen ja mittaukseen. Tämä kokenut ja ammattitaitoinen
yleisö nimittäin tuntee täydellisesti paperin tarkastukseen ja mittaukseen käytettävien tietokonelaitteiden ja mittauslaitteistojen
luonteen, ominaisuudet ja sen, miten niitä odotetaan käytettävän, sen vuoksi, että kyseinen yleisö hallitsee englannin kielen
ja sillä on teknistä tietoa tavarasta ja paperiteollisuudesta. Se voi siis yhdistää toisiinsa tavaramerkin PAPERLAB ja tavarat,
joita varten rekisteröintiä haetaan. Toisin kuin kantaja esittää, kyseinen yleisö pystyy siis nimenomaan ammattitaitoisuutensa
ja kokeneisuutensa vuoksi ymmärtämään sanan paperlab tarkan teknisen merkityksen.
32     Kantajan sen argumentin osalta, että tavaramerkki PAPERLAB on keksitty, on ilmeistä, että yhdistelmä paperlab ei ole rakenteeltaan
tavanomaisesta poikkeava. Kyseinen merkki, jossa liitetään englannin kieliopin mukaisesti oikeassa järjestyksessä yhteen sanat
paper ja lab, ei päinvastoin luo kohdeyleisön keskuudessa kyseisestä tavarasta vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana sanojen
pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta muuttaakseen sen merkitystä tai ulottuvuutta. Kohdeyleisö ei siis
miellä sen olevan tavanomaisesta poikkeava. Valituslautakunta ei näin ollen jättänyt noudattamatta edellä mainitussa asiassa
Procter & Gamble vastaan SMHV (tuomion 43 ja 44 kohta) vahvistettuja periaatteita, kun otetaan huomioon, että tässä tapauksessa
haettu tavaramerkki ei ole uudissana.
33     Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta totesi perustellusti, että tavaramerkillä PAPERLAB kuvaillaan englanniksi
yksinkertaisesti ja suoraan tehtävää, joka tavaroilla, joita varten rekisteröintiä haettiin, odotetaan olevan. Tavaramerkki
PAPERLAB ei nimittäin luo kohdeyleisön keskuudessa kyseisestä tavarasta vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana sanojen paper
ja lab pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta. Lisäksi merkki paperlab voitaisiin ymmärtää myös siten, että sillä
viitataan yhteen kyseessä olevien tavaroiden teknisistä ominaisuuksista, koska kyse on tietokonelaitteista ja mittauslaitteistoista,
joiden on tarkoitettu toimivan todellisena siirrettävänä laboratoriona tavanomaisesti laboratoriossa tarjottavien palvelujen
tuottamiseksi paikan päällä.
34     Tätä toteamusta ei horjuta kantajan argumentti, joka liittyy siihen, että sanaa paperlab ei käytetä yleisessä kielenkäytössä
ja että sitä ei ole sanakirjassa. Jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä
todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten
rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta
ilmenee, riittää, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä
säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia C‑191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I‑12447,
32 kohta). SMHV:llä ei ole myöskään velvollisuutta osoittaa, että kyseinen merkki on sanakirjassa. Sitä, voidaanko merkki
rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin
yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet. On näin ollen riittävää, että valituslautakunta sovelsi päätöksenteossaan
erottamiskyvyn arviointiperustetta sellaisena kuin sitä tulkitaan oikeuskäytännössä, ilman, että sen olisi pitänyt esittää
tästä näyttöä (asia T‑289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004, 54 kohta, ei vielä
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
35     Koska on osoitettu, että merkillä PAPERLAB voidaan kuvailla yhtä tavaroiden, joita varten tavaramerkin PAPERLAB rekisteröintiä
haetaan, tehtävistä, argumentilla, joka liittyy muiden mahdollisuuteen käyttää yleisiä sanoja paper, lab ja laboratory erikseen
tai toisiinsa yhdistettyinä, ei ole asian kannalta merkitystä.
36     Edellä esitetystä seuraa, että kantajan ensimmäinen argumentti on perusteeton.
37     Kantajan toinen argumentti, joka koskee tavaramerkin PAPERLAB kansallisten rekisteröintipäätösten olemassaoloa samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten, on myös perusteeton. Tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen
järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen
on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T‑32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000,
s. II‑3829, 47 kohta). Näin ollen tutkinnan, joka suoritetaan harkittaessa, onko merkki rekisteröitävissä yhteisön tavaramerkiksi,
on perustuttava ainoastaan asian kannalta merkitykselliseen yhteisön lainsäädäntöön. Jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa
maassa tehty päätös, jolla tämä sama merkki on hyväksytty rekisteröitäväksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ei sido SMHV:tä
eikä asiaa mahdollisesti käsitteleviä yhteisöjen tuomioistuimia. Näin on siitä riippumatta, että tällainen päätös on tehty
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön perusteella tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen,
jonka kieleen kyseinen sanamerkki pohjautuu (asia T‑106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002,
s. II‑723, 47 kohta).
38     Tässä tapauksessa ei vaikuta siltä, että valituslautakunta olisi jättänyt noudattamatta yhteisön lainsäädäntöä, jolla on asian
kannalta merkitystä, kun se arvioi sitä, voidaanko merkki PAPERLAB rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Lisäksi edellä mainitun
oikeuskäytännön mukaan se saattoi vapaasti arvioida sitä seikkaa, että tavaramerkki PAPERLAB on rekisteröity kahdessa englanninkielisessä
maassa (Yhdysvallat ja Kanada), ja tehdä tämän perusteella päätelmän siitä, millainen ratkaisu tavaramerkin PAPERLAB rekisteröinnin
osalta tehdään.
39     Kantajan kolmas argumentti, joka koskee sitä, että SMHV on aikaisemmin hyväksynyt rekisteröitäväksi tavaramerkkejä, jotka
perustuvat samankaltaiseen sanayhdistelmään kuin tavaramerkin PAPERLAB muodostama sanayhdistelmä, on myös perusteeton. Kantajan
mainitsemat tavaramerkit yhtäältä poikkeavat haetusta tavaramerkistä PAPERLAB siltä osin kuin niillä viitataan muihin kuin
tässä tapauksessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin. Toisaalta merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat
päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan
piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan asiaa koskevan
yhteisön lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman
tästä poikkeavaksi väitetyn päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T‑323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002,
s. II‑2839, 60 kohta; kyseistä tuomiota ei kumottu tältä osin asiassa C‑329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, ei vielä
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
40     Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ainoaa kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
rikkomista, ei voida hyväksyä. Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
41     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Legal
Mengozzi
Wiszniewska-Białecka
Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2005.
H. Jung

H. Legal
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.