CELEX: 62004CJ0421
Prejudiciële verwijzing
Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 89/104/EEG
Weigeringsgrond voor inschrijving
Artikelen 28 EG en 30 EG
Vrij verkeer van goederen
Maatregel van gelijke werking
Rechtvaardiging
Bescherming van industriële en commerciële eigendom
In lidstaat ingeschreven nationaal woordmerk
Merk bestaande uit een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat waarin het lidstaat onderscheidend vermogen mist en/of beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven

1       Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG.
2       Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Matratzen Concord AG (hierna: „Matratzen Concord”) en Hukla Germany
SA (hierna: „Hukla”) over de geldigheid van een nationaal merk.

Rechtskader
3       Artikel 28 EG bepaalt:
„Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.”
4       Artikel 30 EG luidt:
„De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer, of doorvoer,
welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van [...] de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen
mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.”
5       De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
(PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”) vermeldt in de zevende overweging van de considerans, dat „het doel van de aanpassing
alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel
afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden” en dat „de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een
merk zelf [...] limitatief moeten worden opgesomd”.
6       Artikel 3 van de richtlijn regelt de gronden voor de weigering van de inschrijving van een merk en die voor de nietigheid
van een ingeschreven merk. Lid 1, sub b en c, van dit artikel bepaalt met name het volgende:
„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
b)      merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)      merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst
of andere kenmerken van de waren of diensten.”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
7       Hukla is houdster van het in Spanje op 1 mei 1994 ingeschreven nationale woordmerk MATRATZEN voor onder meer „zit‑ en ligmeubels
zoals bedden, slaapbanken, veldbedden, wiegen, divans, hangmatten, stapelbedden en rieten wiegjes, transformeerbare meubels,
wieltjes voor bedden en meubels, nachtkastjes, stoelen, fauteuils en krukjes, lattenbodems, stromatrassen, matrassen en hoofdkussens”,
behorend tot klasse 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie
van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
8       Op 10 oktober 1996 heeft Matratzen Concord bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM) een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een gecombineerd woord‑ en beeldmerk dat
met name het woord „Matratzen” bevat, voor verschillende waren van de klassen 10, 20 en 24 in de zin van de Overeenkomst van
Nice.
9       Hukla heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, zich beroepend op haar oudere Spaanse merk MATRATZEN. De genoemde
inschrijvingsaanvraag is afgewezen bij beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 31 oktober 2000. Het beroep
van Matratzen Concord tegen deze beslissing is verworpen bij arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM
– Hukla Germany (Matratzen) (T‑6/01, Jurispr. blz. II‑4335), dat in hogere voorziening is bekrachtigd bij beschikking van
het Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C‑3/03 P, Jurispr. blz. I‑3657).
10     Gelijktijdig met de oppositieprocedure voor het BHIM en daarna voor de communautaire rechterlijke instanties heeft Matratzen
Concord bij de Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Spanje) nietigverklaring van het nationale merk MATRATZEN
gevorderd op grond van artikel 11, lid 1, sub a, e en f, van wet nr. 32/1988 van 10 november 1988 op de merken (Ley 32/1988,
de 10 de noviembre, de Marcas, BOE nr. 272 van 12 november 1988). Zij betoogde in wezen dat, gezien het feit dat het woord
„Matratzen” in de Duitse taal „matras” betekent, het teken waaruit het betrokken merk bestaat, een soortnaam is en de consument
in verwarring kan brengen over de aard, de kwaliteit, de kenmerken of de geografische herkomst van de waren die dit merk dragen.
11     Haar vordering is bij beslissing van 5 februari 2002 afgewezen, waarop Matratzen Concord in hoger beroep is gekomen bij de
Audiencia Provincial de Barcelona.
12     Deze rechterlijke instantie zet uiteen dat de hoofdfunctie van een merk erin bestaat om de commerciële herkomst van de waren
of diensten die het merk dragen, te identificeren, en dat de Spaanse rechtspraak leenwoorden uit een vreemde taal in dit verband
als willekeurige, onconventionele of fantasienamen beschouwt, tenzij op grond van de gelijkenis met een Spaans woord kan worden
aangenomen dat de gemiddelde consument hun betekenis kent, of die woorden op de nationale markt een reële betekenis hebben
verkregen.
13     De Audiencia Provincial de Barcelona onderzoekt niettemin of deze uitlegging wel rekening houdt met het begrip „interne markt”.
Haars inziens moeten soortnamen uit de talen van de lidstaten beschikbaar blijven om door eender welke in een lidstaat gevestigde
onderneming te worden gebruikt. De inschrijving van een soortnaam als merk in een lidstaat werkt monopoliesituaties in de
hand, die in het belang van de normale werking van de markt moeten worden afgewezen, en schendt het in artikel 28 EG vastgestelde
verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen tussen de lidstaten.
14     De verwijzende rechter is van oordeel dat in de bij hem aanhangige zaak het Spaanse merk MATRATZEN de houder ervan de mogelijkheid
geeft om de invoer van matrassen uit Duitstalige lidstaten te beperken en bijgevolg het vrije verkeer van goederen te belemmeren.
15     Hij vraagt zich af of een dergelijke beperking op grond van artikel 30 EG kan worden gerechtvaardigd. Dienaangaande betoogt
hij dat het Hof in zijn arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, Jurispr. blz. 731), heeft verklaard dat het beginsel van
het vrije verkeer van goederen voorrang heeft boven de nationale bescherming van industriële-eigendomsrechten en dat de omgekeerde
oplossing een ongewenste afscherming van de markten zou veroorzaken, wat afbreuk zou doen aan het vrije verkeer van goederen
en tot verkapte beperkingen van de handel tussen de lidstaten zou leiden.
16     Van oordeel dat de beslechting van het bij hem aanhangige geschil afhangt van de uitlegging van artikel 30 EG, heeft de Audiencia
Provincial de Barcelona besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing over de
volgende vraag te verzoeken:
„Kan de geldigheid van de inschrijving van een merk in een lidstaat een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten
opleveren wanneer dat merk in de taal van een andere lidstaat, die in de lidstaat van inschrijving niet wordt gesproken, elk
onderscheidend vermogen mist of in de handel dient tot aanduiding van de waren waarop het betrekking heeft, dan wel van de
soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of andere kenmerken van de waren, zoals het geval kan
zijn met het Spaanse merk ‚MATRATZEN’ ter aanduiding van matrassen en aanverwante waren?”

De prejudiciële vraag
17     Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 28 EG en 30 EG in die zin moeten worden uitgelegd
dat zij zich ertegen verzetten dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen
mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk
wordt ingeschreven.
18     Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat in het kader van de bij artikel 234 EG ingestelde procedure van samenwerking
tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, het de taak is van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord
te geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geschil kan oplossen. Met het oog hierop moet het Hof in voorkomend
geval bepalingen van het gemeenschapsrecht in aanmerking nemen die de nationale rechter in zijn vraag niet heeft genoemd (zie
inzonderheid arresten van 18 mei 2000, Schiavon, C‑230/98, Jurispr. blz. I‑3547, punt 37, en 20 mei 2003, Ravil, C‑469/00,
Jurispr. blz. I‑5053, punt 27).
19     Zoals blijkt uit de zevende overweging van de considerans, bevat de richtlijn een uitputtende regeling van de gronden voor
weigering of nietigverklaring van de inschrijving van het recht op een merk zelf.
20     Volgens vaste rechtspraak moet een nationale regeling in een materie die op communautair niveau uitputtend is geharmoniseerd,
worden getoetst aan de bepalingen van de harmonisatiemaatregel en niet aan de bepalingen van primair recht (zie onder meer
arresten van 20 maart 1997, Phytheron International, C‑352/95, Jurispr. blz. I‑1729, punt 17; 13 december 2001, DaimlerChrysler,
C‑324/99, Jurispr. blz. I‑9897, punt 32, en 14 december 2004, Swedish Match, C‑210/03, Jurispr. blz. I‑11893, punt 81).
21     Bijgevolg moet aan de hand van de bepalingen van de richtlijn, meer bepaald artikel 3 inzake de absolute weigerings‑ of nietigheidsgronden,
en niet aan de hand van de artikelen 28 EG en 30 EG worden beoordeeld of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen de inschrijving
van een nationaal merk als in het hoofdgeding aan de orde is.
22     Artikel 3 van de richtlijn bevat geen weigeringsgrond die specifiek merken betreft die bestaan uit een leenwoord uit een taal
van een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor
de waren of diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.
23     Een dergelijk merk valt ook niet noodzakelijkerwijs onder de weigeringsgronden genoemd in artikel 3, lid 1, sub b en c, van
de richtlijn, te weten respectievelijk het ontbreken van onderscheidend vermogen en het beschrijvende karakter van het merk.
24     Bij de beoordeling of een nationaal merk onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor
de inschrijving is aangevraagd, moet immers worden uitgegaan van de perceptie van de betrokken kringen, dat wil zeggen de
handel en/of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten
in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd (zie arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 en C‑109/97,
Jurispr. blz. I‑2779, punt 29, en 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Jurispr. blz. I‑1619, punt 77, en
Henkel, C‑218/01, Jurispr. blz. I‑1725, punt 50).
25     Het is echter mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tussen de lidstaten een merk
dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist of de betrokken waren of diensten beschrijft, in een andere lidstaat wel
onderscheidend vermogen heeft of niet beschrijvend is (zie naar analogie, over de misleidende aard van een merk, arrest van
26 november 1996, Graffione, C‑313/94, Jurispr. blz. I‑6039, punt 22).
26     Bijgevolg verzet artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere
lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is
aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving
is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.
27     Deze uitlegging van de richtlijn stemt overeen met het Verdrag, in het bijzonder met de artikelen 28 EG en 30 EG.
28     Volgens vaste rechtspraak laat het Verdrag in het kader van de toepassing van het beginsel van het vrije verkeer van goederen
de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten inzake intellectuele eigendom immers onverlet, maar beperkt het naar
gelang van de omstandigheden alleen de uitoefening van deze rechten (arresten van 22 juni 1976, Terrapin, 119/75, Jurispr.
blz. 1039, punt 5, en 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Jurispr. blz. 181, punt 11, en beschikking Matratzen Concord/BHIM,
reeds aangehaald, punt 40).
29     Dienovereenkomstig heeft het Hof in punt 42 van de reeds aangehaalde beschikking Matratzen Concord/BHIM – waarin het Spaanse
merk MATRATZEN, dat het onderwerp is van het hoofdgeding, reeds aan de orde was – beslist dat het beginsel van het vrije verkeer
van goederen een lidstaat niet verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken
waren of diensten, in te schrijven als nationaal merk.
30     Dit geldt ook wanneer het betrokken teken in de taal van een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving geen onderscheidend
vermogen zou hebben voor de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren of diensten.
31     Daarenboven, zoals de advocaat-generaal in de punten 59 tot en met 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, verbiedt de inschrijving
in een lidstaat van een merk als in het hoofdgeding aan de orde, de marktdeelnemers in deze lidstaat niet elk gebruik van
het woord waaruit dit merk bestaat.
32     Derhalve moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich niet ertegen
verzet dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is
voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven,
tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord
vast te stellen.

Kosten
33     Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 3, lid 1, sub b en c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten, verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin
het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in
een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd,
in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.
ondertekeningen
*
Procestaal: Spaans.