CELEX: 62008TJ0292
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OFTEN
Ouder nationaal woordmerk OLTEN
Relatieve weigeringsgrond
Verwarringsgevaar
Overeenstemmende tekens
Soortgelijke waren
Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]
Bewijs van normaal gebruik van ouder merk
Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009)
Voorwerp van geschil voor kamer van beroep
Artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 63 en 64 van verordening nr. 207/2009)

Voorgeschiedenis van het geding
Op 5 augustus 2002 heeft verzoekster, Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de
interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94
van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening
(EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken OFTEN.
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 14 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957
betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien
en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt
voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; sierspelden;
dasspelden; naaldenetuis [van edele metalen]; servetringen [van edelmetaal]; kunstvoorwerpen van edele metalen; fantasiesleutelhangers;
medailles; munten; goud- en zilversmeedwerk (uitgezonderd messen, vorken en lepels), insignes van edele metalen; versiersels
voor schoeisel en hoeden van edele metalen; asbakken van edelmetaal; manchetknopen”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 31/2004 van 2 augustus 2004 gepubliceerd.
Op 26 oktober 2004 heeft Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41
van verordening nr. 207/2009) voor de in punt 3 supra genoemde waren oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde
merk ingesteld.
De oppositie was op de drie hierna genoemde Spaanse merken gebaseerd:
–        het woordmerk OLTEN, op 5 september 1988 ingeschreven voor waren van klasse 14 (nr. 1182270);
–        het hierna weergegeven beeldmerk, op 5 maart 1990 ingeschreven voor waren van klasse 14 (nr. 1293560):
–        het hierna weergegeven beeldmerk, op 20 november 2002 ingeschreven voor waren van klasse 14 (nr. 2460666):
Tot staving van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8,
lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.
Bij brief van 2 september 2005 heeft verzoekster overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans
artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) gevorderd dat Marín Díaz de Cerio het bewijs van het normale gebruik
van de oudere merken zou leveren.
Op 2 februari 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen voor de volgende waren van klasse 14: „Producten
vervaardigd uit [edele metalen en hun legeringen] of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren,
bijouterieën, uurwerken en tijdmeetinstrumenten; sierspelden; dasspelden; fantasiesleutelhangers; medailles; insignes van
edele metalen; versiersels voor schoeisel en hoeden van edele metalen; manchetknopen”. Zij heeft met name geoordeeld dat het
normale gebruik van het oudere merk OLTEN was bewezen voor de „horloges” van klasse 14 en dat er met betrekking tot deze waren
gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en dit oudere merk bestond.
Op 28 maart 2007 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58‑64
van verordening nr. 207/2009) beroep bij het BHIM ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. In het kader van
dit beroep is zij opgekomen tegen de beoordeling door de oppositieafdeling van de overeenstemming van de merken en het bestaan
van gevaar voor verwarring.
Bij beslissing van 24 april 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep
verworpen. Inzonderheid heeft zij geoordeeld dat, aangezien het om soortgelijke waren ging en het aangevraagde merk en het
oudere merk OLTEN visueel en begripsmatig in grote mate overeenstemden, er bij het betrokken Spaanse publiek gevaar voor verwarring
tussen deze merken kon bestaan.

Procesverloop en conclusies van partijen
Verzoekster vordert dat het Gerecht de bestreden beslissing voor alle of voor een deel van de ter inschrijving geweigerde
waren vernietigt.
Het BHIM vordert dat het Gerecht:
–        het beroep verwerpt;
–        verzoekster verwijst in de kosten.
Omdat rechter Tchipev verhinderd was te zetelen nadat de mondelinge behandeling was gesloten, is rechter Truchot overeenkomstig
artikel 32, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht aangewezen ter aanvulling van de kamer.
Bij beschikking van 5 juli 2010 heeft het Gerecht (Zesde kamer), in zijn nieuwe samenstelling, de mondelinge behandeling heropend
en is partijen meegedeeld dat zij op 6 september 2010 zouden worden gehoord op een nieuwe terechtzitting.
Bij brieven van respectievelijk 9 en 15 juli 2010 hebben verzoekster en het BHIM het Gerecht laten weten dat zij ervan afzagen
opnieuw te worden gehoord. De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM heeft de oproep van het
Gerecht niet beantwoord.
Daarop heeft de president van de Zesde kamer besloten, de mondelinge behandeling te sluiten.

In rechte
Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, ontleend aan schending van, ten eerste, de artikelen 61
en 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 63 en 64 van verordening nr. 207/2009), ten tweede, artikel 43, lid 2,
van verordening nr. 40/94, en ten derde, artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

Eerste middel: schending van de artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
Verzoekster stelt dat de kamer van beroep de artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door niet te hebben
onderzocht of het bewijs van het normaal gebruik van het oudere merk OLTEN was geleverd en of de betrokken waren soortgelijk
waren. Over deze twee vragen is voor de oppositieafdeling gediscussieerd, aangezien verzoekster heeft aangevoerd dat het gebruik
van het oudere merk OLTEN niet was bewezen en dat de betrokken waren – met uitzondering van de uurwerken – van elkaar verschilden.
Volgens verzoekster was de kamer van beroep krachtens het beginsel van de functionele continuïteit tussen de verschillende
instanties van het BHIM verplicht om die vragen te onderzoeken, ook al zijn deze voor haar niet aan de orde gesteld. De in
punt 26 van de bestreden beslissing geformuleerde gronden volstaan in dit verband niet.
Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.
Beoordeling door het Gerecht
Artikel 61, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 63, lid 1, van verordening nr. 207/2009) preciseert dat indien
het beroep ontvankelijk is, de kamer van beroep onderzoekt of het gegrond is.
Luidens artikel 62, lid 1, van diezelfde verordening (thans artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009) beslist de kamer
van beroep over het beroep nadat is onderzocht of het gegrond is, waarbij zij hetzij de bevoegdheden kan uitoefenen van de
instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie kan terugwijzen.
Vooraf moet worden opgemerkt dat verzoekster zich in haar verzoekschrift weliswaar op artikel 62, lid 2, van verordening nr. 40/94
beroept, maar dat uit haar betoog alsook uit een ter terechtzitting verstrekte precisering blijkt dat zij in werkelijkheid
lid 1 van dit artikel inroept.
Uit deze bepaling volgt dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde
dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk (arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, Jurispr. blz. I‑2213,
punt 57).
Voorts zij eraan herinnerd dat artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009)
voorschrijft dat in een procedure inzake relatieve weigeringsgronden – zoals in casu – het onderzoek van de feiten waartoe
het BHIM ambtshalve overgaat, beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot
de door hen ingestelde vordering.
In het kader van een oppositieprocedure behoren de criteria voor de toepassing van een relatieve weigeringsgrond, of van iedere
andere bepaling die wordt aangevoerd ter ondersteuning van de vorderingen van partijen, vanzelfsprekend tot de elementen rechtens
die het BHIM dient te onderzoeken. Het is mogelijk dat het BHIM een rechtskwestie moet beslechten ook al hebben partijen die
niet opgeworpen, namelijk wanneer de beslechting van deze kwestie nodig is voor de correcte toepassing van verordening nr. 40/94
met betrekking tot de middelen en argumenten en de vorderingen van partijen. Een rechtsvraag die noodzakelijkerwijs moet worden
onderzocht voor de beoordeling van de middelen en argumenten van partijen en voor de toewijzing of de afwijzing van hun vordering,
behoort dus tot de voor de kamer van beroep aangevoerde elementen rechtens, ook al hebben de partijen zich niet over deze
kwestie uitgelaten en ook al heeft het BHIM over dat aspect geen uitspraak gedaan [arresten Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM
– Dann en Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Jurispr. blz. II‑287, punt 21, en 13 juni 2007, Grether/BHIM – Crisgo (Thailand) (FENNEL),
T‑167/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 104].
In casu betoogt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep de oppositie niet volledig heeft onderzocht, aangezien zij niet
heeft onderzocht of het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk OLTEN was geleverd en evenmin of de betrokken waren
soortgelijke waren zijn. Zij geeft te kennen dat zij deze twee kwesties in het kader van haar beroep voor de kamer van beroep
niet aan de orde heeft gesteld, maar zij is van mening dat deze vragen deel uitmaakten van het geschil voor de oppositieafdeling
en derhalve ook van dat voor de kamer van beroep.
Vastgesteld moet worden of deze vragen daadwerkelijk deel uitmaakten van het geschil dat voor de kamer van beroep is gebracht.
Wat in de eerste plaats het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk OLTEN betreft, moet eraan moeten herinnerd
dat een oppositie die op het bestaan van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
is gebaseerd, bij het BHIM niet noodzakelijkerwijs de kwestie van het normale gebruik aanhangig maakt.
Het normale gebruik van het oudere merk betreft immers een voorafgaande vraag die, wanneer zij door de merkaanvrager is opgeworpen,
moet worden behandeld alvorens de oppositie zelf wordt onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM
– Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Jurispr. blz. II‑949, punt 26].
Het verzoek van de merkaanvrager dat het bewijs van het normale gebruik wordt geleverd, voegt deze voorafgaande vraag aan
de oppositieprocedure toe en wijzigt in die zin de inhoud ervan, doordat het een nieuw en specifiek verzoek vormt dat verband
houdt met andere feitelijke overwegingen en overwegingen rechtens dan die welke tot het instellen van oppositie tegen de gemeenschapsmerkaanvraag
hebben geleid [zie in die zin arrest Gerecht van 18 oktober 2007, AMS/BHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical
Services), T‑425/03, Jurispr. blz. II‑4265, punt 112].
Hieruit volgt dat de vraag van het normale gebruik een specifieke, voorafgaande vraag is, aangezien zij ertoe leidt dat wordt
uitgemaakt of, voor het onderzoek van de oppositie, het oudere merk als ingeschreven voor de betrokken waren of diensten kan
worden beschouwd. Zij maakt dus geen deel uit van het onderzoek van de oppositie zelf, die aan het bestaan van gevaar voor
verwarring met dit merk is ontleend.
In casu staat om te beginnen vast dat de vraag inzake het normale gebruik door verzoekster voor de oppositieafdeling aan de
orde is gesteld en door deze laatste is onderzocht alvorens zij de gegrondheid van de oppositie heeft beoordeeld, en voorts
dat deze vraag niet ter sprake is gebracht voor de kamer van beroep, aangezien verzoekster enkel tegen de beoordeling door
de oppositieafdeling van het bestaan van gevaar voor verwarring is opgekomen.
Anders dan verzoekster stelt, vormde de vraag inzake het normale gebruik dus geen rechtsvraag die de kamer van beroep noodzakelijkerwijs
diende te onderzoeken om het bij haar aanhangig gemaakte geschil te beslechten.
Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de door verzoekster met betrekking tot de functionele continuïteit tussen de instanties
van het BHIM aangevoerde overwegingen.
Stellig wordt, gelet op deze continuïteit, de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden
beslissing in beginsel niet bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd. Ook ingeval de insteller
van het beroep geen specifiek middel heeft aangevoerd, dient de kamer van beroep het beroep niettemin met inaanmerkingneming
van alle ter zake dienende elementen feitelijk en rechtens te onderzoeken [arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM
– LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Jurispr. blz. II‑3253, punt 29, en arrest HOOLIGAN, reeds aangehaald, punt 18].
Zo moet de kamer van beroep haar beslissing baseren op alle elementen die in de voor haar bestreden beslissing zijn vervat
en op de elementen die door de partij of de partijen zijn voorgedragen, hetzij voor de instantie van het BHIM die in eerste
aanleg uitspraak heeft gedaan, hetzij, onder voorbehoud van niet tijdig aangevoerde elementen, in de beroepsprocedure [zie
arrest Gerecht van 10 juli 2006, La Baronia de Turis/BHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Jurispr.
blz. II‑2085, punt 58, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Dit neemt niet weg dat in casu het middel inzake ontoereikendheid van het bewijs van het normale gebruik niet alleen niet
uitdrukkelijk aan de orde is gesteld voor de kamer van beroep, maar evenmin een relevant gegeven vormde voor het onderzoek
van het beroep, dat zich enkel uitstrekte tot het onderzoek van de eigenlijke oppositie, ontleend aan het bestaan van gevaar
voor verwarring.
Aangezien de kwestie van het normale gebruik dus geen deel uitmaakte van het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep,
kan verzoekster deze kamer niet verwijten, die kwestie niet te hebben onderzocht.
Wat in de tweede plaats de vraag betreft of de betrokken waren soortgelijk zijn, zij eraan herinnerd dat wanneer een oppositie
op het bestaan van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd, het
BHIM daardoor de vraag wordt voorgelegd of de waren en diensten waarop de betrokken merken betrekking hebben, dezelfde of
soortgelijk zijn, en of die merken gelijk zijn of overeenstemmen.
De omstandigheid dat een of meerdere van deze aspecten voor de kamer van beroep niet uitdrukkelijk is betwist, heeft geenszins
tot gevolg dat die vraag aan het oordeel van het BHIM is onttrokken [zie in die zin arrest Gerecht van 10 oktober 2006, Armacell/BHIM
– nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Jurispr. blz. II‑4061, punten 41 en 42, en arrest AMS Advanced Medical Services, reeds aangehaald,
punten 28 en 29].
Een en ander wordt bevestigd door het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar
in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten
waarop zij betrekking hebben (zie in die zin arrest Hof van 18 december 2008, Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, Jurispr.
blz. I‑10053, punt 47).
In casu diende de kamer van beroep zich derhalve bij de afdoening van het beroep dat was ingesteld na de op het bestaan van
gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gebaseerde oppositie, uit te spreken
over de vraag van de soortgelijkheid van de betrokken waren, ook al was die vraag voor haar niet uitdrukkelijk ter sprake
gebracht.
Anders dan verzoekster betoogt, blijkt voorts uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep die vraag wel degelijk heeft
onderzocht.
In punt 26 van de bestreden beslissing heeft zij immers aangegeven dat „de soortgelijkheid van de waren van klasse 14, waarvoor
het aangevraagde merk [bij de beslissing van de oppositieafdeling] is geweigerd, ten opzichte van de horloges waarvoor het
gebruik van het oudere merk is bewezen, is vastgesteld en genoegzaam gemotiveerd”.
Uit dit punt volgt dat de kamer van beroep de vaststellingen van de oppositieafdeling met betrekking tot de soortgelijkheid
van de waren, die overigens door verzoekster in het kader van haar beroep voor die kamer niet zijn betwist, volledig heeft
bevestigd.
In dit verband moet eraan worden herinnerd dat een kamer van beroep zich rechtmatig de motivering van de beslissing van de
oppositieafdeling eigen kan maken, en dat die motivering daardoor volledig deel uitmaakt van de motivering van de bestreden
beslissing [zie in die zin arresten Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06,
Jurispr. blz. II‑1927, punt 50, en 24 september 2008, HUP Uslugi Polska/BHIM – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, niet gepubliceerd
in de Jurisprudentie, punt 49].
Wanneer zoals in casu de kamer van beroep de beslissing van de lagere instantie van het BHIM in haar geheel bevestigt, maken
deze beslissing en de motivering ervan dus deel uit van de context waarin de beslissing van de kamer van beroep is vastgesteld,
een context waarmee partijen bekend zijn en die de rechter in staat stelt, zijn rechtmatigheidstoezicht met betrekking tot
de juistheid van de beoordeling van de kamer van beroep in volle omvang uit te oefenen (zie arrest Mozart, reeds aangehaald,
punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Derhalve kan niet worden geoordeeld dat de kamer van beroep heeft nagelaten, te onderzoeken of het soortgelijke waren betrof,
of om haar beslissing op dit punt te motiveren.
Gelet op het voorgaande moet worden geconstateerd dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep het beroep
niet volledig had onderzocht dan wel haar beslissing niet rechtens genoegzaam had gemotiveerd.
Bijgevolg is het eerste middel ongegrond.

Tweede middel: schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
Verzoekster voert aan dat het gebruik van het oudere merk OLTEN niet afdoende is bewezen. Het door Marín Díaz de Cerio voor
de kamer van beroep geleverde bewijs betreft immers niet zijn ouder merk OLTEN, maar heeft veeleer betrekking op zijn beeldmerken.
Het bewijs van het normale gebruik is dan ook uitsluitend voor laatstgenoemde merken geleverd. De kamer van beroep heeft dus
ten onrechte de conclusies van de oppositieafdeling betreffende het normale gebruik van het oudere merk OLTEN bevestigd.
Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.
Beoordeling door het Gerecht
Er zij aan herinnerd dat de rechtmatigheid van een beslissing van het BHIM door het Gerecht moet worden getoetst aan de hand
van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht [arrest Gerecht van 31 mei 2005, Solo Italia/BHIM – Nuova Sala
(PARMITALIA), T‑373/03, Jurispr. blz. II‑1881, punten 24 en 25, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Voorts volgt uit artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering dat een partij geen wijziging kan brengen in
het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.
In casu stelt verzoekster dat het normale gebruik van het oudere merk OLTEN niet is bewezen voor horloges.
Opgemerkt moet evenwel worden dat, zoals uit de punten 30 tot en met 40 supra blijkt, de vraag van het normale gebruik van
het oudere merk niet tot het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep behoorde.
Bijgevolg brengt het onderhavige middel wijziging in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep en is het daardoor
niet-ontvankelijk.

Derde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep de soortgelijkheid van de betrokken waren en de overeenstemming van de betrokken
tekens alsook het bestaan van verwarringsgevaar onjuist heeft beoordeeld.
Wat de betrokken waren betreft erkent verzoekster dat „horloges” waarop het oudere merk OLTEN betrekking heeft, soortgelijke
of dezelfde waren zijn als door het aangevraagde merk aangeduide „tijdmeetinstrumenten” en „horloges”. Zij erkent dat door
het aangevraagde merk aangeduide „juwelierswaren en bijouterieën” ook horloges kunnen bevatten, waarbij deze waren evenwel
slechts matig of weinig soortgelijk zijn. Zij betwist daarentegen de soortgelijkheid van de door het aangevraagde merk aangeduide
„producten vervaardigd uit [edele metalen en hun legeringen] of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen”
en „sierspelden; dasspelden; fantasiesleutelhangers; medailles; insignes van edele metalen; versiersels voor schoeisel en
hoeden van edele metalen; [en] manchetknopen” enerzijds, en de door het oudere merk OLTEN aangeduide „horloges” anderzijds.
Deze waren zijn anders van aard, hebben een andere oorsprong, worden anders gebruikt, zijn verschillend van vorm en zijn noch
concurrerend noch complementair. Hun esthetische functie alleen is niet voldoende om gelijkenissen met horloges te creëren.
Andere voorwerpen, zoals kledingstukken of brillen, vervullen deze functie ook en worden mogelijkerwijs eveneens bij juweliers
of in horlogewinkels verkocht, zonder daarom op uurwerken te lijken. Evenmin impliceert het feit dat horloges in edele metalen
kunnen zijn vervaardigd, dat andere in die materialen vervaardigde waren die tot klasse 14 behoren, zoals versierselen en
galanterieën, om die reden op horloges lijken.
Wat de betrokken tekens – OFTEN en OLTEN – betreft, is de verschillende tweede letter van deze tekens visueel van groot belang.
Uit de rechtspraak van het Gerecht en de eerdere beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM volgt dat, wat korte tekens
betreft, één enkele verschillende medeklinker het effect van de soortgelijkheid kan minimaliseren.
De letters „f” en „l” verschillen ook vanuit fonetisch oogpunt. Dit gegeven is bijzonder belangrijk omdat de klemtoon voor
beide tekens op de eerste lettergreep valt, namelijk respectievelijk op „of” en op „ol”.
Wat het begripsmatige aspect betreft heeft de kamer van beroep ten onrechte geconstateerd dat de betrokken tekens voor de
Spaanse consument geen enkele betekenis hebben. Het Spaanse publiek heeft in de regel met betrekking tot het aangevraagde
merk een bepaalde kennis van de Engelse taal en is in staat om een rechtstreeks verband te leggen met het Engelse bijwoord
„often” (vaak). Dit wordt bevestigd door de door verzoekster voor het BHIM ingeroepen arresten van de Spaanse rechterlijke
instanties. Aangaande het oudere merk OLTEN kan niet worden uitgesloten dat het relevante publiek, te weten de gespecialiseerde
consument, dit merk associeert met de Zwitserse stad Olten, die een sterke traditie in de uurwerkindustrie bezit. Het begripsmatige
element kan dus een bepaalde differentiërende functie vervullen.
Deze visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens leiden tot een zwakke of matig zwakke overeenstemming
tussen deze tekens.
Aangaande de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring verwijt verzoekster de kamer van beroep ten eerste, haar beoordeling
niet te hebben genuanceerd naarmate de betrokken waren meer of minder soortgelijk zijn. Ten tweede heeft de kamer van beroep
volgens haar geen rekening gehouden met het hoge aandachtsniveau van de relevante consument. Ten derde heeft de kamer van
beroep evenmin rekening gehouden met het feit dat de betrokken waren in gespecialiseerde winkels worden verkocht, met hulp
en bijstand van gespecialiseerd personeel, waardoor het gevaar voor verwarring minder waarschijnlijk wordt.
De kamer van beroep had rekening moeten houden met deze drie overwegingen, die de zwakke of matig zwakke visuele en fonetische
gelijkenissen tussen de betrokken tekens grotendeels neutraliseren, en zij had haar conclusies betreffende het gevaar voor
verwarring moeten „matigen en nuanceren”.
Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.
Beoordeling door het Gerecht
Vooraf zij erop gewezen dat de kamer van beroep haar beslissing op basis van het oudere merk OLTEN heeft genomen, zonder dat
het gevaar voor verwarring met betrekking tot de andere oudere rechten hoefde te worden beoordeeld.
In het kader van het onderhavige beroep moet dus worden geverifieerd of de beoordeling die de kamer van beroep inzake het
bestaan van gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en dit oudere merk heeft verricht, rechtmatig is.
Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten
van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het is eveneens vaste
rechtspraak dat het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek
de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder
de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij
betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01, Jurispr. blz. II‑2821, punten 30‑33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Aangezien in casu het oudere merk OLTEN een Spaans merk is en de door de betrokken merken aangeduide waren voor het grote
publiek bestemd zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde Spaanse consument.
Wat uurwerken en juwelierswaren betreft, die niet vaak en doorgaans via een verkoper worden aangeschaft, moet worden aangenomen
dat, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, het aandachtsniveau van de
gemiddelde consument hoger is dan normaal [zie in die zin arrest Gerecht van 12 januari 2006, Devinlec/BHIM – TIME ART (QUANTUM),
T‑147/03, Jurispr. blz. II‑11, punt 63].
Met betrekking tot de vergelijking van de betrokken tekens stelt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep geen rekening
heeft gehouden met bepaalde visuele, fonetische en begripsmatige verschillen.
Betreffende de visuele vergelijking moet worden opgemerkt dat de betrokken tekens, OFTEN en OLTEN, even lange woordtekens
zijn. Vier van de vijf letters van deze tekens zijn identiek en staan in dezelfde volgorde, terwijl de eerste letter bovendien
dezelfde is.
Wat de fonetische vergelijking betreft hebben de twee tekens dezelfde eerste klinker, „o”, en bevatten zij een identieke tweede
lettergreep, „ten”, waardoor zij op ongeveer dezelfde wijze worden uitgesproken, ondanks het feit dat de eerste – beklemtoonde
– lettergreep van de tekens op verschillende medeklinkers eindigen, te weten op „f” en op „l”.
Rekening houdend met deze elementen heeft de kamer van beroep terecht geconstateerd dat de betrokken tekens – zowel vanuit
visueel als vanuit fonetisch oogpunt – in hoge mate overeenstemmen.
Zoals verzoekster opmerkt, heeft het Gerecht geoordeeld dat een verschil bestaande in één enkele medeklinker kan beletten
dat sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming tussen twee betrekkelijk korte woordtekens [zie in die zin arresten
Gerecht van 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Jurispr. blz. II‑1739, punt 54, en
16 januari 2008, Inter-Ikea/BHIM – Waibel (idea), T‑112/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 54].
Deze overweging, die in het kader van de specifieke beoordeling van de in voornoemde arresten aan de orde zijnde tekens is
geformuleerd, is echter niet de bevestiging van een algemene regel die ook in casu toepassing kan vinden.
Bovendien heeft Gerecht in het kader van de beoordeling van korte woordtekens verklaard dat wanneer drie van de vier letters
identiek zijn, het onderscheid als gevolg van één letter een in visueel opzicht weinig belangrijk verschil vormt [zie in die
zin arrest Gerecht van 25 oktober 2006, Castell del Remei/BHIM – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, Jurispr. blz. II‑85, punt 52],
en dat woordtekens waarvan slechts één letter verschilt, zowel vanuit visueel als vanuit fonetisch oogpunt als sterk overeenstemmende
tekens kunnen worden aangemerkt [zie in die zin arrest Gerecht van 13 april 2005, Duarte y Beltrán/BHIM – Mirato (INTEA),
T‑353/02, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 27 en 28].
Wat de door verzoekster ingeroepen eerdere praktijk van het BHIM betreft, hoeft er slechts aan te worden herinnerd dat de
rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk
enkel moet worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals door de rechter van de Unie uitgelegd, en niet aan een eerdere
beslissingspraktijk [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T‑106/00, Jurispr. blz. II‑723,
punt 66].
Inzake de begripsmatige vergelijking moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden kon oordelen dat de gemiddelde
Spaanse consument niet noodzakelijkerwijs een semantische betekenis zou toekennen aan de Engelse term „often” (vaak), welk
woord in het Spaans niet bestaat [zie in die zin arrest Gerecht van 25 juni 2008, Zipcar/BHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR),
T‑36/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45]. Zoals het BHIM opmerkt, kan er met betrekking tot de gemiddelde
consument immers niet algemeen van worden uitgegaan dat deze kennis heeft van een vreemde taal. Met betrekking tot het teken
OLTEN erkent verzoekster zelf dat dit teken verwijst naar een Zwitserse plaats die hooguit bekend is bij personen die in de
uurwerksector werkzaam zijn.
Verzoekster beroept zich ter onderbouwing van haar stelling op de rechtspraak van de Spaanse rechterlijke instanties volgens
welke het gemiddelde Spaanse publiek een zekere kennis van het Engels heeft. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat
het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest
Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T‑32/00, Jurispr. blz. II‑3829, punt 47].
Bovendien voert verzoekster in casu geen aan de ingeroepen nationale rechtspraak ontleende overweging feitelijk of rechtens
aan waaruit een nuttige aanwijzing voor de afdoening van de onderhavige zaak zou kunnen worden gedistilleerd [zie in die zin
arrest Gerecht van 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Jurispr. blz. II‑2831,
punt 69]. De enkele overweging dat de Spaanse consument bekend is met sommige Engelse woorden, te weten de woorden „master”,
„easy” en „food”, gesteld al dat zulks uit de betrokken nationale rechtspraak zou blijken, wettigt immers niet dezelfde conclusie
met betrekking tot het woord „often”.
De kamer van beroep heeft dus geen blijk geven van een onjuiste opvatting door te constateren dat de betrokken tekens voor
het Spaanse publiek geen relevant begripsmatig verschil vertonen waardoor hun visuele en fonetische gelijkenis wordt opgeheven.
Met betrekking tot de betrokken waren zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak bij de beoordeling van de soortgelijkheid
van waren rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Tot deze
factoren behoren inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik van de waren, maar ook het concurrerend dan wel complementair
karakter ervan. Tevens kan met andere factoren rekening worden gehouden, bijvoorbeeld met de distributiekanalen van de waren
in kwestie [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05, Jurispr. blz. II‑2579, punt 37, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu heeft de kamer van beroep, zoals uit de punten 26 en 30 van de bestreden beslissing blijkt, de door de oppositieafdeling
verrichte vergelijking van de waren bevestigd en overgenomen. De gronden van deze vergelijking, zoals die in punt 9 van de
bestreden beslissing zijn weergegeven, maken dan ook integraal deel uit van deze beslissing.
Blijkens deze gronden zijn de door het oudere merk OLTEN aangeduide waren, te weten „horloges”, in de eerste plaats aangemerkt
als dezelfde waren als de door het aangevraagde werk aangeduide „uurwerken en tijdmeetinstrumenten”, in de tweede plaats als
dezelfde of althans in hoge mate soortgelijke waren als „juwelierswaren en bijouterieën”, in de derde plaats als waren die
„zeer gelijken” op „producten vervaardigd uit [edele metalen en hun legeringen] of hiermee bedekt voor zover niet begrepen
in andere klassen”, en in de vierde plaats als waren die matig gelijken op „sierspelden; dasspelden; fantasiesleutelhangers;
medailles; insignes van edele metalen; versiersels voor schoeisel en hoeden van edele metalen; [en] manchetknopen”.
In dit verband betwist verzoekster in de eerste plaats niet dat „horloges” en „uurwerken en tijdmeetinstrumenten” dezelfde
waren zijn.
In de tweede plaats komt verzoekster met betrekking tot juwelierswaren en bijouterieën niet op tegen de – door de kamer van
beroep bevestigde – benadering volgens welke tot de categorie „horloges” ook voorwerpen behoren die als juwelierswaren kunnen
worden beschouwd. In zoverre zijn die waren dan ook terecht als dezelfde of als zeer soortgelijke waren aangemerkt.
Aangaande in de derde plaats „producten vervaardigd uit [edele metalen en hun legeringen] of hiermee bedekt voor zover niet
begrepen in andere klassen”, moet erop worden gewezen dat, zoals uit de – door verzoekster niet ter discussie gestelde – benadering
van beide instanties van het BHIM blijkt, tot deze ruime categorie waren ook behoren vanuit functioneel oogpunt aan horloges
complementaire waren zoals armbanden of uurwerkkettingen. Aangezien deze categorie in algemene bewoordingen is gedefinieerd,
zijn de daartoe behorende waren dus terecht aangemerkt als waren die identiek zijn aan uurwerken.
Anders dan verzoekster stelt, vloeit het feit dat de tot deze categorie behorende waren soortgelijke waren als horloges zijn
dus niet voort uit de enkele omstandigheid dat zij uit dezelfde grondstof zijn vervaardigd, te weten edele metalen en hun
legeringen, maar uit het feit dat zij wat hun gebruik betreft complementair zijn.
Wat in de vierde plaats „sierspelden; dasspelden; fantasiesleutelhangers; medailles; insignes van edele metalen; versiersels
voor schoeisel en hoeden van edele metalen; [en] manchetknopen” betreft, zij opgemerkt dat het hier om vaak in edele metalen
vervaardigde accessoires gaat die een esthetische of decoratieve functie vervullen, hetgeen in zekere mate eveneens als één
van de functies van horloges kan worden beschouwd. Van complementaire waren is echter geen sprake.
Bovendien worden deze door het aangevraagde merk aangeduide waren volgens de – door de kamer van beroep bevestigde en door
verzoekster niet betwiste – opvatting van de oppositieafdeling vaak verkocht in dezelfde winkels of in dezelfde gespecialiseerde
winkelafdelingen als uurwerken.
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat de vergeleken waren vaak op dezelfde verkooppunten worden verkocht,
ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie
ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (arrest PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, reeds aangehaald, punt 50).
„Sierspelden; dasspelden; fantasiesleutelhangers; medailles; insignes van edele metalen; versiersels voor schoeisel en hoeden
van edele metalen; [en] manchetknopen” konden dus op goede gronden als soortgelijke waren als horloges worden aangemerkt,
gelet op het feit dat zij vaak uit dezelfde grondstof worden vervaardigd en zij eenzelfde esthetische functie vervullen, alsook
op het feit dat zij via dezelfde distributiekanalen worden verkocht.
In die omstandigheden is de parallel die verzoekster trekt met andere, in casu niet aan de orde zijnde accessoire waren, te
weten brillen of bepaalde categorieën kledingstukken, irrelevant.
Uit al het voorgaande volgt dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de in de bestreden beslissing bevestigde en overgenomen
conclusie van de oppositieafdeling dat de betrokken waren ofwel dezelfde ofwel soortgelijke waren zijn, onjuist is.
Met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar verwijt verzoekster de kamer van beroep in wezen, haar
beoordeling niet te hebben „gematigd en genuanceerd” afhankelijk van de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en
het hogere aandachtsniveau van de betrokken consument.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep volgens de bewoordingen van punt 30 van de bestreden beslissing
heeft geoordeeld dat sprake kon zijn van gevaar voor verwarring „binnen de in de beslissing [van de oppositieafdeling] gestelde
limieten”. Uit de in punt 9 van de bestreden beslissing weergegeven gronden van bedoelde beslissing blijkt dat het BHIM het
gevaar voor verwarring globaal heeft beoordeeld voor de verschillende groepen betrokken waren en in wezen heeft geconcludeerd
dat krachtens het beginsel van de onderlinge samenhang van de factoren een dergelijk gevaar enkel kon worden vastgesteld voor
de waren die minstens matig soortgelijk waren.
Verzoeksters argument dat geen rekening is gehouden met de verschillen tussen de betrokken categorieën waren is dan ook ongegrond.
Bovendien blijkt uit punt 25 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep, anders dan verzoekster beweert, de beoordeling
van het verwarringsgevaar door de oppositieafdeling weliswaar grotendeels heeft bevestigd, maar eveneens rekening heeft gehouden
met het feit dat de betrokken consument bij de aankoop van de betrokken waren aandachtiger is dan bij de aankoop van waren
voor dagelijks verbruik.
Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep ten onrechte heeft
geconstateerd dat, gelet op de overeenstemming tussen de betrokken tekens en op het feit dat het bij de betrokken waren om
dezelfde en soortgelijke waren gaat, het gevaar bestaat dat het Spaanse relevante publiek, ofschoon aandachtiger dan normaal,
kan geloven dat deze waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval van economisch verbonden ondernemingen afkomstig
zijn.
Bijgevolg dient het onderhavige middel ongegrond te worden verklaard en moet het beroep dan ook in zijn geheel worden verworpen.

Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de
kosten, voor zover dit is gevorderd.
Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in
de kosten.
HET GERECHT (Zesde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Het beroep wordt verworpen.
2)
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA wordt verwezen in de kosten.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 september 2010.
Meij
Vadapalas
Truchot
ondertekeningen
*
Procestaal: Spaans.