CELEX: 62009CJ0051
Överklagande
Gemenskapsvarumärke
Förordning (EG) nr 40/94
Artikel 8.1 b
Ordmärket Barbara Becker
Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärkena BECKER och BECKER ONLINE PRO
Bedömning av risken för förväxling
Bedömning av känneteckenslikhet i begreppsmässigt hänseende

Barbara Becker har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 2 december 2008
i mål T‑212/07, Harman International Industries mot harmoniseringsbyrån – Becker (Barbara Becker) (REG 2008, s. II‑3431) (nedan
kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade förstainstansrätten det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns
första överklagandenämnd den 7 mars 2007 (ärende R 502/2006-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om upphävande av invändningsenhetens
beslut att bifalla den invändning som framställts av Harman International Industries, Inc. (nedan kallat Harman) mot ansökan
om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Barbara Becker.

Tillämpliga bestämmelser
I artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), föreskrivs följande:
”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras
…
b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas
av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där
det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”
I artikel 8.2 a i förordning nr 40/94 föreskrivs att med ”äldre varumärken” avses särskilt gemenskapsvarumärken för vilka
ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

Bakgrund till tvisten
Barbara Becker ingav den 19 november 2002 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Barbara Becker till
harmoniseringsbyrån.
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
”Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning;
apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor;
försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar
och datorer.”
Harman framställde den 24 juni 2004, med stöd av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen
av varumärket Barbara Becker för samtliga varor som avses med detta varumärke. Invändningen grundades på gemenskapsordmärket
BECKER ONLINE PRO nr 1823228, vilket hade registrerats den 1 juli 2002, och på ansökan nr 1944578 av den 2 november 2000 om
registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BECKER, vilket registrerades den 17 september 2004 för diverse varor i denna
klass 9.
Genom beslut av den 15 februari 2005 biföll harmoniseringsbyråns invändningsenhet Harmans invändning, eftersom det förelåg
risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Invändningsenheten fann att de varor som omfattades av dessa varumärken
var identiska och att det i ett helhetsperspektiv förelåg likhet mellan varumärkena, eftersom de uppvisade en medelhög grad
av visuell och fonetisk likhet och eftersom de i begreppsmässigt hänseende var identiska av den anledningen att de hänförde
sig till samma efternamn.
Barbara Becker överklagade den 11 april 2006 invändningsenhetens beslut, vilket sedermera upphävdes genom det omtvistade beslutet.
Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd (nedan kallad överklagandenämnden) fann, i det omtvistade beslutet, att de varor
som omfattades av de motstående varumärkena delvis var identiska och delvis av liknande slag. Den gjorde åtskillnad mellan
varor som riktade sig till den stora allmänheten, varor som riktade sig till fackmän och varor som riktade sig till såväl
fackmän som den stora allmänheten, och därför utgjorde en mellankategori.
Vad gäller de motstående kännetecknen gjorde överklagandenämnden enbart en jämförelse mellan det äldre ordmärket BECKER och
det sökta varumärket Barbara Becker. Den konstaterade att det endast förelåg en viss grad av visuell och fonetisk likhet mellan
dessa kännetecken. Överklagandenämnden fann däremot att kännetecknen, i begreppsmässigt hänseende, klart kunde särskiljas
i Tyskland och i övriga länder inom Europeiska unionen, eftersom omsättningskretsen uppfattade varumärket Barbara Becker i
sin helhet och inte som en sammanslagning av Barbara och Becker. Överklagandenämnden slog även fast att Barbara Becker var
känd i Tyskland, medan namnet Becker var ett allmänt utbrett efternamn. Den fann följaktligen att skillnaderna mellan de aktuella
kännetecknen var tillräckligt stora för att risk för förväxling skulle kunna uteslutas.
Därutöver fann överklagandenämnden att villkoret för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 – enligt vilket det
måste finnas en sådan grad av likhet mellan de motstående varumärkena att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns
ett samband mellan dem – inte var uppfyllt i det aktuella fallet.

Talan vid förstainstansrätten och den överklagade domen
Harman yrkade, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 juni 2007, att det omtvistade beslutet skulle
ogiltigförklaras. Till stöd för sin talan åberopade Harman två grunder, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b respektive
artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
Med hänvisning till den första av dessa grunder biföll förstainstansrätten talan och ogiltigförklarade, genom den överklagade
domen, det omtvistade beslutet. Förstainstansrätten fann att överklagandenämnden felaktigt hade bedömt att de motstående varumärkena
klart kunde särskiljas. I punkt 33 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att, i likhet med överklagandenämndens
bedömning, de motstående varumärkena i viss mån liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. Därefter fann förstainstansrätten,
i punkt 34 i domen, att överklagandenämnden hade gjort en felaktig bedömning avseende betydelsen av beståndsdelen Becker i
förhållande till beståndsdelen Barbara.
Genom att hänvisa till sin dom av den 1 mars 2005 i mål T‑185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO
FUSCO) (REG 2005, s. II‑715), punkt 54, konstaterade förstainstansrätten i punkt 35 i den överklagade domen att det har medgetts
i rättspraxis att konsumenter, åtminstone i Italien, i allmänhet anser att ett efternamn har högre särskiljningsförmåga än
ett förnamn, då sådana förekommer i ett varumärke. Förstainstansrätten tillerkände därför efternamnet Becker högre särskiljningsförmåga
än förnamnet Barbara i varumärket Barbara Becker.
I punkt 36 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att även om Barbara Becker är berömd i Tyskland, eftersom
hon har varit gift med Boris Becker, innebar inte denna omständighet att de motstående varumärkena i begreppsmässigt hänseende
inte liknar varandra. Förstainstansrätten fann att de två varumärkena hänförde sig till samma efternamn och att det således
förelåg en likhet dem emellan. Detta gjorde sig än mer gällande eftersom beståndsdelen Becker i varumärket Barbara Becker,
i egenskap av efternamn, kunde tillmätas högre särskiljningsförmåga i en del av unionen än beståndsdelen Barbara, som bara
är ett förnamn.
Genom att hänvisa till dom av den 6 oktober 2005 i mål C‑120/04, Medion (REG 2005, s. I‑8551), punkterna 30 och 37, konstaterade
förstainstansrätten, i punkt 37 i den överklagade domen, att även om beståndsdelen Becker inte var den dominerande beståndsdelen
i det sammansatta varumärket, uppfattades den som ett efternamn, vilket i allmänhet används för att beteckna en person. Förstainstansrätten
fann således att beståndsdelen Becker behöll en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket.
Förstainstansrätten konstaterade att det var ostridigt att de varor som avsågs med de motstående varumärkena var identiska
eller av liknande slag och att dessa varumärken uppvisade likheter i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. Förstainstansrätten
fann således, i punkt 40 i den överklagade domen, att det förelåg risk för förväxling mellan varumärkena, även om de aktuella
varorna var avsedda för en målgrupp med en relativt hög uppmärksamhetsnivå.
Förstainstansrätten fann, i punkterna 41 och 42 i den överklagade domen att harmoniseringsbyråns argument, enligt vilket ett
sammansatt varumärke endast kan anses likna ett annat varumärke om den beståndsdel som är gemensam för varumärkena är den
dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket åstadkommer, inte föranledde någon annan bedömning.
Förstainstansrätten avfärdade även Barbara Beckers argument om att rättspraxis avseende sammansatta varumärken inte skulle
vara tillämplig i förevarande fall, eftersom varumärket Barbara Becker utgörs av ett förnamn och ett efternamn.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen i den del som det omtvistade beslutet ogiltigförklaras
och klaganden förpliktas att betala rättegångskostnaderna. Klaganden har även yrkat att motparten i målet om överklagande
ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
Harman har i huvudsak yrkat att överklagandet ska ogillas och att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta Harman att ersätta harmoniseringsbyråns
rättegångskostnader.

Överklagandet

Parternas argument
Barbara Becker har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, vilken hänför sig till ett åsidosättande av artikel 8.1 b
i förordning nr 40/94. Hon har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig bedömning när den fann att det förelåg
likheter mellan de motstående varumärkena. Förstainstansrätten tillämpade därmed denna bestämmelse på ett felaktigt sätt när
den konstaterade att det fanns risk för förväxling.
Barbara Becker har gjort gällande att förstainstansrätten felaktigt grundade sin bedömning på sin dom i det ovannämnda målet
Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO), enligt vilken italienska konsumenter anser att ett efternamn
har högre särskiljningsförmåga än ett förnamn, då sådana förekommer i ett varumärke. Hon har i detta avseende gjort gällande
att förstainstansrätten i en senare dom av den 12 juli 2006 i mål T‑97/05, Rossi mot harmoniseringsbyrån – Marcorossi (MARCOROSSI)
(REG 2006, s. II‑54), punkterna 46 och 47, fann att en så generell regel inte automatiskt var tillämplig på vilken situation
som helst, eftersom varje fall ska prövas för sig. Förstainstansrätten fann i denna dom att efternamnet, vilket de båda varumärkena
i målet hade gemensamt, inte var tillräckligt dominerande i dessa varumärken för att det skulle finnas risk för förväxling.
Barbara Becker har vidare gjort gällande att förstainstansrätten från domen i det ovannämnda målet Medion felaktigt drog slutsatsen
att beståndsdelen Becker hade en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket och därför fann att de
två motstående varumärkena liknade varandra. I denna dom slogs endast fast att det inte räcker att en tredje man lägger till
sitt företags firma till ett registrerat varumärke för att han ska kunna åberopa ett skydd för sitt sammansatta varumärke.
Domen kan i vart fall inte förstås så, att den påbjuder en generell regel om att vilken beståndsdel som helst som två varumärken
har gemensamt ska anses vara särskiljande, även om den inte är dominerande.
Nämnda dom avser dessutom varumärken som inte kan jämföras med de motstående varumärkena i förevarande mål. I förevarande
fall är det inte fråga om en efterbildning av ett äldre varumärke, till vilken man har lagt ett företags firma, utan en ändring
av det äldre varumärket genom att ett förnamn har lagts till före efternamnet. Omsättningskretsen uppfattar kännetecknet Barbara
Becker som namnet på en person av kvinnligt kön, medan det mycket vanliga namnet Becker inte är tillräckligt individualiserat
för att det ska kunna anses föreligga någon likhet i begreppsmässigt hänseende mellan de aktuella varumärkena. Förstainstansrätten
tillämpade således artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt då den konstaterade att beståndsdelen Barbara
bara var ett förnamn. Att detta förnamn läggs till påverkar på ett avgörande sätt det helhetsintryck som det sökta varumärket
åstadkommer, eftersom efternamnet Becker ges en helt ny begreppsmässig innebörd.
Harmoniseringsbyrån har i huvudsak anslutit sig till de grunder som klaganden har åberopat. Harmoniseringsbyrån har gjort
gällande att förstainstansrätten inte beaktade samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet när den prövade huruvida
det förelåg risk för förväxling. Förstainstansrätten beaktade felaktigt bedömningen av de faktiska omständigheterna som gjordes
i domen i det ovannämnda målet Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO), som om denna uttryckte en
rättsregel. Förstainstansrätten tillämpade även automatiskt den rättspraxis som följer av domen i det ovannämnda målet Medion.
Förstainstansrätten underlät särskilt att beakta att det namn som figurerar i det sökta varumärket är ett mycket vanligt tyskt
efternamn. Förstainstansrätten avstod, i punkt 36 i den överklagade domen, från att pröva huruvida den omständigheten att
Barbara Becker är en känd person kunde förta verkan av de föreliggande fonetiska och visuella likheterna. På så sätt fann
förstainstansrätten felaktigt att beståndsdelen Becker hade en självständig kännetecknande ställning, utan att ha prövat vilken
inverkan som Barbara Beckers kändisskap kunde ha på konsumenternas uppfattning.
Under förhandlingen har harmoniseringsbyrån även gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättslig bedömning
då den – utifrån sitt konstaterande att kännetecknets andra del hade en dominerande särskiljningsförmåga i förhållande till
dess första del – fann att kännetecknets andra del även hade en självständig kännetecknande ställning.
Harman däremot har bestritt den grund som klaganden har åberopat. Harman har gjort gällande det framgår av den överklagade
domen att förstainstansrätten, till skillnad från vad klaganden har påstått, endast upplysningsvis hänvisade till domen i
det ovannämnda målet Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO). Förstainstansrätten härledde inte någon
allmänt tillämplig rättsregel från denna dom. Harman har även gjort gällande att denna hänvisning inte var avgörande i det
resonemang som förstainstansrätten använde sig av för att komma till slutsatsen att det förelåg risk för förväxling.
Harman stödjer förstainstansrättens bedömning avseende beståndsdelen Beckers självständiga kännetecknande ställning, vilken
enligt Harman är förenlig med domen i det ovannämnda målet Medion.

Domstolens bedömning
Eftersom klaganden har kritiserat förstainstansrätten för att ha tillämpat artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt
sätt, erinrar domstolen om att i enlighet med denna bestämmelse ska en ansökan om varumärkesregistrering avslås om innehavaren
av ett äldre varumärke framställer en invändning och om det – på grund av att det sökta varumärket är identiskt med eller
liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag
– föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.
Det framgår härvidlag av fast rättspraxis att det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
förordning nr 40/94, om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma
företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band (se dom av den 12 juni 2007 i mål C‑334/05 P, harmoniseringsbyrån
mot Shaker, REG 2007, s. I‑4529, punkt 33, av den 20 september 2007 i mål C‑193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, REG 2007,
s. I‑114, punkt 32, samt, för ett liknande resonemang, angående rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),
dom av den 29 september 1998 i mål C‑39/97, Canon, REG 1998, s. I‑5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C‑342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I‑3819, punkt 17, och i det ovannämnda målet Medion, punkt 26).
Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund
av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål C‑251/95,
SABEL, REG 1997, s. I‑6191, punkt 22, samt domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, Medion, punkt 27,
harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 34, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 33).
Det följer likaså av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller varumärkenas visuella likhet,
ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt
till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna
och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten
uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se, för ett
liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Medion, punkt 28, harmoniseringsbyrån
mot Shaker, punkt 35, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 34).
Domstolen fann dock, i punkterna 30 och 31 i domen i det ovannämnda målet Medion, att – bortsett från att en genomsnittskonsument
i vanliga fall uppfattar ett varumärke som en helhet – det inte kan uteslutas att ett äldre varumärke, som i ett enskilt fall
används av tredje man i ett sammansatt kännetecken som inbegriper tredje mannens firma, behåller en självständig kännetecknande
ställning i det sammansatta kännetecknet, utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel. Under sådana omständigheter
kan helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet leda allmänheten till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör
från företag som åtminstone har ekonomiska band. Om så är fallet anses det föreligga förväxlingsrisk.
Efter att ha erinrat om samtliga regler som nämnts ovan i punkterna 30–33 gjorde förstainstansrätten, inom ramen för sin prövning
av de motstående varumärkenas likhet i begreppsmässigt hänseende, i huvudsak följande bedömningar: Konsumenter, i en del av
unionen, anser i allmänhet att ett efternamn har högre särskiljningsförmåga än ett förnamn, då sådana förekommer i ett ordkännetecken.
Beståndsdelen Becker i det sökta varumärket ansågs därför kunna tillmätas högre särskiljningsförmåga än beståndsdelen Barbara.
Den omständigheten att Barbara Becker var berömd i Tyskland saknade betydelse för de motstående varumärkenas likhet, eftersom
de båda hänförde sig till samma efternamn och beståndsdelen Barbara bara var ett förnamn. Beståndsdelen Becker behöll en självständig
kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket Barbara Becker, eftersom den uppfattades det som ett efternamn.
Det kan visserligen vara så att efternamnet, i en del av unionen, i allmänhet anses ha högre särskiljningsförmåga än förnamnet.
De särskilda omständigheterna i det enskilda fallet måste emellertid beaktas, i synnerhet att det aktuella efternamnet är
ovanligt eller tvärtom allmänt utbrett, eftersom denna omständighet kan påverka särskiljningsförmågan. Så är fallet med namnet
Becker som av överklagandenämnden har bedömts som vanligt förekommande.
Att den som ansöker om att få sitt för- och efternamn gemensamt registrerade som varumärke eventuellt är berömd, ska också
beaktas. Denna omständighet kan, när allt kommer omkring, påverka hur omsättningskretsen uppfattar varumärket.
Det bör påpekas att ett efternamn, i ett sammansatt varumärke, inte i varje enskilt fall behåller en självständig kännetecknande
ställning enbart till följd av att det uppfattas som ett efternamn. För att en sådan ställning ska anses föreligga måste nämligen
en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet ha gjorts.
Skälen för förstainstansrättens bedömning att det förelåg likhet i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående varumärkena,
om det bedömdes att de överensstämmer med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, skulle – såsom generaladvokaten framhöll i
punkt 59 i sitt förslag till avgörande – leda till att alla efternamn som utgör ett äldre varumärke skulle kunna utgöra hinder
för registrering av ett sammansatt varumärke som består av ett förnamn och detta efternamn. Detta skulle då även gälla till
exempel när efternamnet är vanligt förekommande eller när tillägget av ett förnamn påverkar hur omsättningskretsen, i begreppsmässigt
hänseende, uppfattar det på detta vis sammansatta varumärket.
Av det ovanstående framgår att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning när den grundade sin prövning av varumärkeslikheten
i begreppsmässigt hänseende på generella hänsynstaganden från rättspraxis, utan att pröva samtliga relevanta omständigheter
i det enskilda fallet. Domstolen finner således att förstainstansrätten inte uppfyllde kravet på att göra en helhetsbedömning
av huruvida det föreligger risk för förväxling mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet baserad på
det helhetsintryck som de motstående varumärkena åstadkommer.
Därav följer att överklagandet ska vinna bifall på den grunden att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning
nr 40/94. Den överklagade domen ska således upphävas och målet ska återförvisas till tribunalen.
Eftersom målet återförvisas till tribunalen ska frågan om rättegångskostnader avseende detta överklagande anstå.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:
1)
Den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 2 december 2008 i mål T‑212/07, Harman International
Industries mot harmoniseringsbyrån – Becker (Barbara Becker), upphävs.
2)
Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.
3)
Frågan om rättegångskostnader anstår.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: engelska.