CELEX: 62006TJ0277
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE
Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE
Rigetto di una richiesta di restitutio in integrum

Contesto normativo
L’art. 78, nn. 1-5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato, prevede quanto segue:
«1.   Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
2.   La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’inosservanza. L’atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall’articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.
3.   La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.
4.   L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta.
5.   Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall’articolo 42, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 78 bis».
Ai sensi dell’art. 78 bis del regolamento n. 40/94:
«1.   Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell’Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se è presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l’avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.
2.   Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 27, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 42, all’articolo 43, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 59, all’articolo 60 bis, all’articolo 63, paragrafo 5, all’articolo 78, all’articolo 108, nonché ai termini previsti dal presente articolo ed ai termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 157, paragrafo 1, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell’articolo 30, una priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 33 o una preesistenza ai sensi dell’articolo 34.
3.   L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide sulla richiesta.
4.   Se l’Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell’inosservanza del termine si considerano non avvenute.
5.   Se l’Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata».
Fatti
Il 26 giugno 1996, la ricorrente, la Omnicare, Inc., ha presentato una domanda di registrazione del marchio denominativo OMNICARE per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza , relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato.
La domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
15 novembre 1999, n. 90/1999.
Il 3 febbraio 2000, la Yamanouchi Pharma GmbH — a cui è subentrata la Astellas Pharma GmbH, interveniente nel presente grado — ha proposto opposizione in base all’art. 42 del regolamento n. 40/94 contro la registrazione del marchio richiesto, sulla base della registrazione tedesca n. 39401348 del marchio figurativo registrato il , per servizi delle classi 35, 41 e 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza, e qui di seguito rappresentato:
L’opposizione era basata su tutti i servizi contrassegnati dalla registrazione anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti e servizi previsti nella domanda.
L’opposizione si fondava sul rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Il 30 novembre 2005, la divisione di opposizione ha adottato una decisione che respinge in toto la domanda di registrazione e ha ordinato alla ricorrente di sopportare le spese del procedimento.
La decisione 30 novembre 2005 è stata notificata alle parti lo stesso giorno.
Il 23 marzo 2006, la ricorrente ha presentato una memoria con i motivi del ricorso da essa proposto dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione, riferendosi al ricorso che essa affermava di aver presentato contro detta decisione il .
Il 27 marzo 2006, la cancelleria delle commissioni di ricorso ha informato la ricorrente che il ricorso non era stato ricevuto.
Il 30 marzo 2006, la ricorrente ha presentato il ricorso nonché, di nuovo, la memoria con i motivi del ricorso.
Il 12 maggio 2006, la cancelleria delle commissioni di ricorso ha informato la ricorrente che il suo ricorso sarebbe stato probabilmente dichiarato irricevibile, non essendo stato presentato entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della divisione di opposizione. La ricorrente è stata invitata a presentare le sue osservazioni nonché tutte le prove a sostegno di queste ultime entro un termine di due mesi.
Il 30 maggio 2006, la ricorrente ha depositato una richiesta di restitutio in integrum in applicazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94.
A sostegno di detta richiesta, la ricorrente ha presentato copie dell’atto di ricorso trasmesso, a suo parere, il 30 gennaio 2006 tramite fax all’UAMI, e copie della memoria con i motivi del ricorso depositato il . Essa ricordava inoltre che, sin dalla notifica del mancato ricevimento dell’atto di ricorso da parte dell’UAMI il , l’atto di ricorso e la memoria con i motivi erano stati nuovamente depositati il .
La ricorrente, peraltro, osservava che il mancato rispetto del termine di presentazione dell’atto di ricorso era dovuto ad una responsabilità umana e/o meccanica nell’invio del documento tramite fax, e ha fornito due testimonianze a sostegno delle proprie affermazioni.
Con decisione 24 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto la richiesta di restitutio in integrum.
La commissione di ricorso, a tale riguardo, ha considerato quanto segue:
«20.
La ricorrente riconosce di essere stata informata dall’UAMI, il giorno 27 marzo 2006, del mancato ricevimento del ricorso asseritamente trasmesso tramite fax il , ossia l’ultimo giorno del termine per la presentazione del ricorso. L’atto di ricorso è stato nuovamente depositato il dopo tutte le verifiche necessarie. Di conseguenza, la ricorrente deve aver avuto conoscenza dell’atto omesso prima di tale data.
21.
La richiesta di restitutio in integrum è stata presentata il 30 maggio 2006, ossia entro due mesi dalla cessazione dell’inosservanza (vale a dire l’ignoranza della mancata trasmissione dell’atto di ricorso tramite fax il ). Essa, pertanto, è ricevibile.
(…).
24.
Infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94, come modificato, e 78 bis del regolamento n. 40/94, introdotto dal regolamento (CE) del Consiglio n. 422/2004, e in particolare del suo n. 2, la restitutio in integrum non si applica qualora il termine non osservato sia quello di deposito di un ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. In forza di queste nuove disposizioni, il legislatore sembra aver inteso colmare una lacuna nelle disposizioni dell’art. 78, n. 5, prima della sua modifica, che escludevano la restitutio in integrum solo se il termine non osservato fosse stato il termine di deposito di un’opposizione previsto dall’art. 42 del regolamento n. 40/94 (v., a tale riguardo, le decisioni 22 maggio 2003, nei procedimenti riuniti R-388/2002-2 e R-393/2002-2, CosmoOne Hellas MarketSite/Cosmopolitan Television, et. al.). Mentre il termine per fare opposizione (in base all’art. 42 del regolamento n. 40/94) e quello per proporre ricorso (ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94) sono perentori e fissati dal regolamento n. 40/94, il sistema precedente, che escludeva la restitutio in integrum nel primo caso, ma non nel secondo, sembrava mancare di coerenza interna, suscitando lo scetticismo delle commissioni (v. decisione , nel procedimento R-194/2003-2, Met-L-Chek/Met-L-Check, e la decisione , nel procedimento R-937/2002-2, Paragon/Paragon). Tale incoerenza è stata corretta dal legislatore nel regolamento n. 422/2004, che stabilisce o direttamente all’art. 78, n. 5, come modificato, o indirettamente con riferimento alle disposizioni del nuovo art. 78 bis del regolamento n. 40/94, i termini perentori fissati dal regolamento n. 40/94 per i quali non è applicabile la restitutio in integrum, ponendo su un piano di parità il termine perentorio per fare opposizione e il termine per proporre ricorso.
25.
Dalle disposizioni summenzionate, come modificate o introdotte dal regolamento n. 422/2004, entrato in vigore il 25 luglio 2005, emerge che la restitutio in integrum è esclusa quando il termine non osservato è quello per proporre ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94.
26.
Di conseguenza, la richiesta di restitutio in integrum va respinta per quanto riguarda la presentazione tardiva del ricorso».
Procedimento e conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare in toto la decisione impugnata;
—
rinviare la richiesta di restitutio in integrum dinanzi alla commissione di ricorso;
—
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI, rimettendosi al prudente apprezzamento del Tribunale, chiede che quest’ultimo voglia:
—
nell’ipotesi in cui concludesse che l’interpretazione data dalla commissione di ricorso all’art. 78 non è viziata da errore:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese;
—
nell’ipotesi in cui concludesse che l’interpretazione data dalla commissione di ricorso all’art. 78 è viziata da errore:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.
Poiché nessuna delle parti si è presentata all’udienza del 13 gennaio 2009, il Tribunale, dopo essere passato alla fase orale del procedimento, non ha ritenuto necessario aprire il dibattimento in forza dell’art. 56 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e ha chiuso la fase orale.
In diritto
Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Essa, infatti, ritiene che l’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 — il quale, come modificato, stabilisce che «il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall’articolo 42, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 78 bis» — sia da intendersi nel senso che una richiesta di restitutio in integrum non può essere presentata qualora riguardi il mancato rispetto di uno dei termini previsti da una di tali disposizioni.
Secondo la ricorrente, l’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 non dispone, per contro, che le disposizioni del medesimo articolo non sono applicabili ai termini previsti dalle disposizioni contemplate, in particolare, dall’art. 78 bis dello stesso regolamento.
Orbene, tale sarebbe stata l’errata conclusione della commissione di ricorso.
A parere della ricorrente, la commissione di ricorso considera necessario applicare l’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 non soltanto ai termini contenuti esplicitamente nelle quattro disposizioni che esso elenca, ma anche a tutti gli altri termini menzionati indirettamente in ogni articolo enumerato da queste quattro disposizioni.
Orbene, la ricorrente, ai sensi dell’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94, ritiene che tale disposizione si applichi unicamente ai termini «previsti» dalle quattro disposizioni in esso citate e non ai termini menzionati indirettamente in ciascuna delle quattro disposizioni.
Di conseguenza, il termine per proporre ricorso non sarebbe indicato nell’art. 78 bis del regolamento n. 40/94, ma solo nell’art. 59 dello stesso. Pertanto, esso non sarebbe escluso dall’ambito di applicazione della richiesta di restitutio in integrum.
L’UAMI, in sostanza, rileva che tale analisi dell’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è infondata.
L’UAMI precisa, sostanzialmente che l’art. 78 del regolamento n. 40/94 riguarda la reintegrazione nei diritti a seguito di una situazione simile a un caso di forza maggiore e che l’art. 78 bis di tale regolamento verte sulla prosecuzione di un procedimento.
Secondo l’UAMI, è logico considerare che queste situazioni, sebbene aventi caratteristiche comuni, non possono e non devono essere trattate in modo identico.
Anche se è evidente che non si può rimediare alla mancata opposizione entro i termini previsti, come disposto espressamente dall’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94, non è tuttavia altrettanto ovvio, a parere dell’UAMI, che lo stesso valga riguardo alla presentazione tardiva di un ricorso.
L’UAMI sostiene di essere quasi certo che, nelle intenzioni del legislatore, le numerose disposizioni di cui all’art. 78 bis, n. 2, del regolamento n. 40/94 considerano tutte l’impossibilità di proseguire il procedimento. Per contro, è tutt’altro che evidente che si ritiene che esse debbano contemplare altresì la restitutio in integrum. L’UAMI, a tale riguardo, ritiene che, se il legislatore avesse voluto escludere quest’ultima, è più probabile che egli lo avrebbe innegabilmente espresso, come ha fatto per i procedimenti d’opposizione, non lasciando così spazio ad alcun dubbio riguardo alla posizione da adottare nelle situazioni elencate in tale disposizione.
L’UAMI fa valere che questa interpretazione sembra peraltro essere conforme alla comunicazione del presidente dell’UAMI 16 settembre 2005, n. 6/05, relativa alla reintegrazione nei diritti in caso di inosservanza dei termini (GU UAMI 2005, pag. 1402), la quale precisa:
«Richiamando espressamente l’articolo 78 bis, l’articolo 78, paragrafo 5, esclude il termine per richiedere la prosecuzione del procedimento e per il pagamento della relativa tassa. Pertanto, tale disposizione non intende escludere i termini che l’articolo 78 bis menziona tra quelli esclusi per la prosecuzione del procedimento, ma intende unicamente evitare la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per uno stesso termine».
L’UAMI, quindi, dubita della legittimità della posizione adottata dalla seconda commissione di ricorso.
Inoltre l’UAMI sottolinea che, nel procedimento R 628/2006-2, Sidescan, un’altra commissione di ricorso, in una decisione 13 settembre 2006, concernente la presentazione tardiva di un ricorso, ha dichiarato ricevibile la richiesta al fine di una restitutio in integrum.
Infine l’UAMI rileva che il Tribunale, in diverse sentenze, come quella 17 settembre 2003, causa
T-71/02, Classen Holding/UAMI — International Paper (BECKETT EXPRESSION) (Racc. pag. II-3181)
, in base alle norme precedentemente applicabili, ha esaminato la questione dei requisiti di forma per la presentazione di una memoria contenente i motivi del ricorso e il termine di presentazione di una richiesta di restitutio in integrum.
L’interveniente, in sostanza, considera che la commissione di ricorso ha giustamente respinto la richiesta di restitutio in integrum e che, come sostiene la ricorrente, non occorre distinguere i termini direttamente previsti dall’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 da quelli che lo sarebbero indirettamente.
Pertanto, essa ritiene che l’art. 59 sia contemplato dall’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Essa aggiunge che la richiesta di restitutio in integrum non era ricevibile, non soddisfacendo le condizioni dell’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94, il quale stabilisce che la richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’inosservanza.
Orbene, l’interveniente ricorda che il 27 marzo 2006 l’UAMI ha contattato telefonicamente la ricorrente per informarla del mancato ricevimento del ricorso. Di conseguenza, la data di scadenza per presentare una richiesta di restitutio in integrum era il . Dato che il coincideva con un sabato, il termine di due mesi scadeva il . La domanda è stata presentata il e, dunque, oltre il termine prescritto.
Giudizio del Tribunale
L’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422/2004 (
GU L 70, pag. 1
), dispone che «il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall’articolo 42, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 78 bis».
È necessario osservare che né i ‘considerando’ del regolamento n. 422/2004 né i lavori preparatori all’adozione di detto regolamento aiutano a comprendere, in maniera significativa, le intenzioni del legislatore.
L’espressione «ai termini previsti (…) dall’articolo 78 bis» contenuta nell’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94, come modificato, non può tuttavia essere interpretata nel senso che i termini previsti dalle disposizioni di cui all’art. 78 bis, n. 2, del regolamento n. 40/94 sarebbero parimenti esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 78 dello stesso regolamento. Tali termini, infatti, non sono «previsti» all’art. 78 bis del regolamento n. 40/94.
Pertanto, è viziata da errore la valutazione della commissione di ricorso, in base alla quale il termine perentorio per fare opposizione e il termine per proporre ricorso sono posti su un piano di parità ed esulano entrambi dalla restitutio in integrum.
Infatti, l’argomento della commissione di ricorso secondo cui il legislatore, nel 2004, ha inteso precisare che la restitutio in integrum non si applicava all’art. 59 del regolamento n. 40/94 è contraddetto, anzitutto, dall’assenza di esplicita menzione dell’art. 59 nell’elenco delle eccezioni. Se il legislatore avesse inteso sollevare un’incertezza al riguardo, sarebbe stato ragionevolmente possibile aspettarsi che lo facesse esplicitamente, sebbene, per l’appunto, avesse modificato il n. 5 dell’art. 78 del regolamento n. 40/94.
Inoltre, il ragionamento della commissione di ricorso, fondato su un meccanismo di esclusione a catena, risulta rimesso in discussione dal fatto che l’art. 42 del regolamento n. 40/94 è previsto altresì dall’art. 78 bis dello stesso regolamento. Tutti i riferimenti all’art. 42, nn. 1 e 3, del regolamento n. 40/94 avrebbero dovuto essere logicamente soppressi all’art. 78, n. 5, del medesimo regolamento, se fosse esatto il ragionamento della commissione di ricorso. Orbene, tale ipotesi manifestamente non ricorre, il che accredita la tesi secondo cui i limiti stabiliti dall’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 non riguardano l’art. 59 di quest’ultimo.
Infine, il n. 5 dell’art. 78 del regolamento n. 40/94, dato che opera una limitazione dei diritti processuali concessi alle parti da tale articolo, deve essere interpretato restrittivamente. Al contrario, l’interpretazione data dalla commissione di ricorso sarebbe in contrasto con questo principio e, quindi, non può essere accolta.
Occorre, pertanto, annullare la decisione impugnata.
Quanto alla tardività della richiesta di restitutio in integrum sollevata dall’interveniente va ricordato che, conformemente all’art. 134, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, un interveniente, nel suo controricorso, può formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non dedotti nel ricorso.
Tuttavia, occorre constatare che l’interveniente ha concluso per il rigetto del ricorso e non per la riforma della decisione impugnata.
Peraltro, si deve rilevare che tale questione della ricevibilità della richiesta di restitutio in integrum non è stata discussa dalle parti nei loro scritti e che il Tribunale, dato che l’interveniente e la ricorrente hanno reso noto la loro intenzione di non assistere all’udienza, non è stato in grado di consentire alle parti di discutere di questa problematica dinanzi ad esso.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale dichiara che si deve accogliere il ricorso e rinviare la richiesta di restitutio in integrum dinanzi all’UAMI affinché statuisca su quest’ultima.
Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese da essa sostenute, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 luglio 2006 (procedimento R 446/2006-2) è annullata.

2)
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dalla Omnicare, Inc.

3)
La Astellas Pharma GmbH sopporterà le proprie spese.

Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2009.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.