CELEX: 62008TJ0059
EF-varemærker
ugyldighedssag
EF-ordmærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC
ældre nationale figurmærker la PERLA
relativ registreringshindring
skade på renomméet
artikel 8, stk. 5, og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 5, og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009]

Dommens præmisser
Tvistens baggrund
1. Den 30. december 1997 indgav intervenienten, Worldgem Brands Srl – tidligere Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Ld a , tidligere Cielo Brands – Gestão e Investimentos Ld a  i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
2. Det ansøgte varemærke er ordmærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3. De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 14 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarede på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen til følgende beskrivelse: »juvelerarbejder, sølvsmedearbejder og ure, ædelmetal, perler, ædelstene«.
4. Det ansøgte varemærke blev registreret den 21. juli 1999.
5. Den 15. april 2002 indgav den første sagsøger, Nute Partecipazioni SpA, tidligere Gruppo La Perla SpA, begæring om, at denne registrering blev erklæret ugyldig i medfør dels af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009] med den begrundelse, at registreringen var i strid med de absolutte registreringshindringer i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) og b) [nu artikel 7, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009], dels af forordningens artikel 52, stk. 1, litra a), [nu artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009] med den begrundelse, at registreringen var i strid med de relative registreringshindringer i forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009].
6. De ældre varemærker, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, og som er beskyttet i Italien, er bl.a.:
– figurmærket PERLA, registreret under nr. 769526 med virkning fra den 20. marts 1996 for følgende varer i klasse 25: »Badedragter, sportsbeklædning, beklædningsgenstande i almindelighed« og gengivet nedenfor:
>image>3
– figurmærket PERLA, registreret under nr. 804992 med virkning fra den 8. oktober 1997, bl.a. for følgende varer i klasse 14: »juvelerarbejder, smykker, ure« og gengivet nedenfor:
>image>4
7. Den første sagsøger har til støtte for sin ugyldighedsbegæring fremlagt dokumentation for Annullationsafdelingen, som bl.a. består af lister over varemærkeregistreringer, artikler trykt i dagspressen, lister over butikker med udhængningsskilte, hvorpå der står »La PERLA«, og statistikker over selskabets omsætning og reklameudgifter med henblik på at godtgøre, at varemærkerne har et renommé, samt at der foreligger skade på dette renommé.
8. Den 4. maj 2004 erklærede Annullationsafdelingen EF-varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC for ugyldigt med den begrundelse, at brugen af dette varemærke drager utilbørlig fordel af renomméet ved figurmærket la PERLA, som er omfattet af registrering nr. 769526, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
9. Den 1. juli 2004 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over Annullationsafdelingens afgørelse.
10. Ved afgørelse af 25. januar 2005 (herefter »den første afgørelse«) gav Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret intervenienten medhold i klagen og annullerede Annullationsafdelingens afgørelse. Appelkammeret fastslog, at EF-varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC hverken havde tilstrækkelig lighed med figurmærket la PERLA, som er omhandlet i registrering nr. 769526, eller med de øvrige varemærker, der er opregnet i begæringen om ugyldighedserklæring, til at kunne det kunne godtgøres, at der forelå risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 eller en forbindelse mellem de omhandlede varemærker i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
11. Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 1. april 2005 anlagde den første sagsøger et søgsmål, der blev registreret som sag T-137/05, med påstand om annullation af den første afgørelse under påberåbelse for det første af tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, for det andet af tilsidesættelse af forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og for det tredje tilsidesættelse af begrundelsespligten. Harmoniseringskontoret tilsluttede sig den første sagsøgers påstande, for så vidt som de omfattede annullation af den første afgørelse som følge af en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 5, og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94.
12. Ved dom af 16. maj 2007, La Perla mod KHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (sag T-137/05, ikke trykt i Samling af Afgørelser, herefter »Rettens dom«), tog Retten den første sagsøgers påstand til følge ved for det første at fastslå, at det var blevet godtgjort, at det ældre varemærke la PERLA, der var omfattet af registrering nr. 769526, havde et renommé, og for det andet, at appelkammeret begik en fejl ved at fastslå, at det ældre varemærke la PERLA, der var omfattet af registrering nr. 769526, og varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ikke havde tilstrækkelig lighed til, at der kunne fastslås en sådan forbindelse mellem disse, som kræves for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Retten annullerede derfor den første afgørelse uden at foretage en fornyet bedømmelse af betingelsen om, at der skal foreligge en risiko for brug uden rimelig grund af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, som gør det muligt for dets indehaver utilbørligt at udnytte særpræget eller renomméet vedrørende varemærket la PERLA, der er omfattet af registrering nr. 769526, eller at skade dette særpræg eller renommé, hvilken bedømmelse det tilkom Harmoniseringskontoret at foretage (præmis 26, 33, 52 og 53 i Rettens dom).
13. Præsidiet for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret henviste sagen til Andet Appelkammer ved afgørelse truffet den 18. september 2007.
14. Ved afgørelse af 19. november 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret Annullationsafdelingens afgørelse. Appelkammeret fastslog først, at det ikke var godtgjort, at varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC utilbørligt kunne udnytte særpræget eller renomméet ved det ældre varemærke la PERLA, der er omfattet af registrering nr. 769526, eller skade varemærkets særpræg eller renommé, og at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 således ikke fandt anvendelse. Dernæst afslog appelkammeret, idet det udøvede Annullationsafdelingens kompetence, den på absolutte registreringshindringer baserede ugyldighedsbegæring.
15. Endelig, og idet appelkammeret fortsat udøvede Annullationsafdelingens kompetence, fastslog det ved afgørelsen af, om artikel 8, stk. 1, litra b), fandt anvendelse, at der forelå identitet eller en høj grad af lighed mellem varerne »juvelerarbejder, smykker, ure« i klasse 14, der er dækket af det ældre varemærke la PERLA, og som er omfattet af registrering nr. 804992, og varerne »juvelerarbejder, sølvsmedearbejder og ure«, der er dækket af EF-varemærket, og at der ligeledes forelå en høj grad af lighed med »ædelmetal, perler, ædelstene«, der er dækket af EF-varemærket. Appelkammeret fastslog, at der forelå risiko for forveksling i den italienske offentligheds bevidsthed for samtlige de varer, der er dækket af EF-varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC med undtagelse af perlerne. Ifølge appelkammeret var det, idet udtrykket »la perla« udelukkende er beskrivende og uden fornødent særpræg i forhold til disse sidstnævnte, alene nødvendigt at foretage en sammenligning af det ældre varemærkes figurative bestanddel med EF-varemærkets bestanddel »nimei«, og denne sammenligning førte ikke til, at der forelå risiko for forveksling.
16. Appelkammeret gav følgelig medhold i ugyldighedsbegæringen i forhold til følgende varer i klasse 14: »juvelerarbejder, sølvsmedearbejder og ure, ædelmetal, ædelstene«. Til gengæld afslog det ugyldighedsbegæringen og stadfæstede gyldigheden af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC for perler ligeledes i klasse 14.
Parternes påstande
17. Den første sagsøger og den anden sagsøger, La Perla Srl, har nedlagt følgende påstande:
– Den anfægtede afgørelse annulleres og ændres som følge af urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 samt tilsidesættelse af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009) og artikel 73 og 74 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009).
– Subsidiært, den anfægtede afgørelse annulleres som følge af urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 samt tilsidesættelse af artikel 63, stk. 6, og artikel 73 og 74 i forordning nr. 40/94.
– Mere subsidiært, den anfægtede afgørelse annulleres og/eller ændres som følge af urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 samt tilsidesættelse af artikel 63, stk. 6, og artikel 73 og 73 i forordning nr. 40/94.
– Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for Harmoniseringskontorets appelkammer.
18. Under retsmødet begrænsede sagsøgerne deres tredje påstand, som derefter alene vedrører det første, det tredje og det fjerde punkt i den anfægtede afgørelses konklusion, hvilket blev tilført retsbogen. Påstanden omhandler således ikke det andet punkt i den anfægtede afgørelses konklusion, hvormed appelkammeret tog ugyldighedsbegæringen til følge for så vidt angår følgende varer i klasse 14: »juvelerarbejder, sølvsmedearbejder og ure, ædelmetal, ædelstene«.
19. Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
– Frifindelse.
– Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger.
20. Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
– Harmoniseringskontoret frifindes, og den anfægtede afgørelse stadfæstes.
– Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
21. Sagsøgerne har i det væsentlige fremsat to anbringender, det første om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og det andet, subsidiært, om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
22. Først skal det første anbringende behandles.
23. Sagsøgerne har gjort gældende, at appelkammeret tilsidesatte artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. De har bl.a. foreholdt appelkammeret, at det ikke efterkom Rettens dom, og appelkammeret tilsidesatte således ligeledes artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94.
24. Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at appelkammeret ikke tog hensyn til alle de faktiske omstændigheder og beviser, som blev forelagt for Annullationsafdelingen, og som påviste såvel det lidte tab som den utilbørlige fordel samt brugen uden rimelig grund af EF-varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC i strid med artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009), og at appelkammeret ved ikke at redegøre for den påståede manglende relevans af disse oplysninger ligeledes tilsidesatte sin begrundelsespligt og artikel 73 i forordning nr. 40/94.
25. Sagsøgerne har i deres replik ligeledes påberåbt sig tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, retssikkerhedsprincippet, ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik i forbindelse med anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
26. Harmoniseringskontoret og intervenienten har støttet appelkammerets konklusioner, har bestridt sagsøgernes argumenter og er af den opfattelse, at appelkammeret fuldt ud efterkom Rettens dom. Hvad angår de argumenter, som sagsøgerne har fremført i deres replik, har intervenienten i duplikken gjort gældende, at disse anbringender ikke kan antages til realitetsbehandling, da de er gjort gældende for sent.
27. Det bemærkes, at i medfør af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 5, erklæres et EF-varemærke efter begæring herom til Harmoniseringskontoret for ugyldigt, hvis der eksisterer et ældre varemærke som omhandlet i samme forordnings artikel 8, stk. 2, såfremt EF-varemærket og det ældre varemærke er identiske med eller ligner hinanden, og EF-varemærket er registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
28. For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 forudsættes det således, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal det ældre varemærke, som påstås at have renommé, være registreret. For det andet skal det ældre varemærke og det EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, være identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det ældre varemærke have et renommé i Den Europæiske Union, hvis der er tale om et ældre EF-varemærke, eller i den berørte medlemsstat, hvis der er tale om et ældre nationalt varemærke. For det fjerde skal brugen uden rimelig grund af EF-varemærket føre til, at der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at der vil kunne ske skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Da disse betingelser er kumulative, er det tilstrækkeligt, til at bestemmelsen ikke finder anvendelse, at en af disse ikke er opfyldt (jf. i denne retning Rettens dom af 22.3.2007, sag T-215/03, Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), Sml. II, s. 711, præmis 34 og 35, af 11.7.2007, sag T-150/04, Mülhens mod KHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), Sml. II, s. 2353, præmis 55, og af 30.1.2008, sag T-128/06, Japan Tobacco mod KHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 45).
29. Det bemærkes, at når de i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem (Domstolens dom af 12.3.2009, sag C-320/07 P, Antartica mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43, Domstolens kendelse af 30.4.2009, sag C-136/08 P, Japan Tobacco mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 25; jf. analogt Domstolens dom af 27.11.2008, sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).
30. En sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed er en nødvendig betingelse, men ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en af de former for krænkelse, som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 i relation til renommerede varemærker beskytter mod (jf. analogt Domstolens dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L’Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 37).
31. For at nyde godt af den beskyttelse, der er indført ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 skal indehaveren af det ældre varemærke føre bevis for, at brugen af det yngre varemærke »ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé« (jf. analogt Intel Corporation-dommen, præmis 37).
32. En enkelt af disse tre typer skader er tilstrækkelig til, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse (jf. analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 38 og 42).
33. Indehaveren af det ældre varemærke er ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Når det kan forudsiges, at en sådan krænkelse vil følge af den brug, som indehaveren af det yngre varemærke kan tænkes at gøre af sit varemærke, er indehaveren af det ældre varemærke nemlig ikke forpligtet til at afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne få nævnte brug forbudt. Indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden (jf. analogt Intel Corporation-dommen, præmis 38).
34. Når indehaveren af det ældre varemærke har godtgjort, at der enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, tilkommer det indehaveren af det yngre varemærke at godtgøre, at brugen af dette varemærke har en rimelig grund (jf. analogt Intel Corporation-dommen, præmis 39).
35. Om der er indtrådt krænkelser, der består i skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé, skal endelig bedømmes i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for. Om der foreligger krænkelse, der består i utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – i det omfang hvor det, der er forbudt, er den fordel, som indehaveren af det yngre varemærke får af det ældre varemærke – bedømmes derimod i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for (jf. analogt Intel Corporation-dommen, præmis 35 og 36).
36. I det foreliggende tilfælde bemærkes, at Retten i sin dom fastslog, at renomméet vedrørende det ældre varemærke, der er omfattet af registrering nr. 769526 (herefter »varemærket la PERLA«), var blevet fastslået for lingeriartikler og badedragter, og at en vis grad af lighed mellem de omhandlede varemærker, i det omfang de varer, der er dækket af varemærket la PERLA, og dem, der er dækket af det yngre varemærke, tilhører nærtstående varesegmenter, dvs. smykker og damebeklædning, var tilstrækkelig til, at den italienske offentlighed kan skabe en sammenhæng mellem de to varemærker, som det kræves for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (præmis 33 og 51 i Rettens dom).
37. Der må således foretages en undersøgelse af betingelsen vedrørende risikoen for, at brugen af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket la PERLA’s særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé.
38. Sagsøgerne har gjort gældende, at de tre typer krænkelser foreligger i denne sag. Den første sagsøger har for Harmoniseringskontoret fremført følgende argumenter og beviser som sammenfattet i den anfægtede afgørelse:
– I efteråret 1999 fremstillede intervenienten en badedragt (bikini) i perler, designet af stylisten Lorenzo Riva, under varemærket NIMEI LA PERLA. Denne bikini blev præsenteret i forbindelse med de vigtigste modeopvisninger, og fagpressen berettede fyldigt derom. Den ulovlige karakter af brugen af ordene »la perla« forbundet med ordet »nimei« er åbenbar, idet den på krænkende måde omfatter elementerne af varemærket la PERLA og kan skabe forvirring selv for fagpressen og i endnu højere grad for forbrugerne. Handelskontoret ANSA og Corriere della Sera  var offre for en sådan forvirring.
– I foråret 2000 præsenterede intervenienten ligeledes »smykkeundertrøjen« fremstillet af NIMEI LA PERLA for Blumarine og annoncerede introduktionen af et »twin-set« (matchende trøje og undertrøje) med perler i linningen. Fagpressen berettede også ved denne lejlighed fyldigt derom.
– Den skabte forvirring og misbruget blev ligeledes fuldstændiggjort og forværret af den annoncering, som intervenienten og Blumarine foretog i forbindelse med de seneste modekreationer, idet reklamen var baseret på brugen af ordet »perla« og benævnelsen »perla chic«, som fremgik af reklameplakaten.
– Krænkelsen af varemærket la PERLA og intervenientens vedvarende og bevidste aktivitet, som søgte at skabe forvirring, fremgår tydeligt af ovenstående oplysninger. Intervenienten drog klar fordel af varemærket la PERLA’s renommé i modeverdenen ved at udbyde beklædning under varemærket NIMEI LA PERLA (faktisk registreret som NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) og skabte herved forvirring i bevidstheden hos personerne i den omhandlede sektor og i endnu højere grad hos forbrugerne.
39. Det skal først undersøges, om den første sagsøger har påvist, at der foreligger utilbørlig udnyttelse af varemærket la PERLA’s særpræg eller renommé.
40. Begrebet »utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé«, der ligeledes betegnes som »snyltning« eller »free-riding«, er ikke knyttet til den skade, som det ældre varemærke påføres, men til den fordel, som tredjemand opnår ved brugen af det identiske eller lignende yngre varemærke. Begrebet omfatter særligt det tilfælde, hvor der, som følge af en overførsel af det ældre varemærkes image eller af egenskaber, der udspringer af dette, til de varer, der er omfattet af det identiske eller lignende yngre varemærke, foreligger en klar udnyttelse i kølvandet på det renommerede varemærke (jf. analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 41).
41. Det skal præciseres, at den fordel ved det ældre varemærkes særpræg eller renommé, som en tredjemand drager, kan være utilbørlig, selv om brugen af det identiske eller lignende yngre varemærke hverken skader det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren (jf. analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 43).
42. For at afgøre, om brugen af det yngre varemærke drager utilbørlig fordel af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af det ældre varemærkes særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Angående intensiteten af det ældre varemærkes renommé og dets grad af særpræg gælder, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. Endvidere gælder, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé (jf. i denne retning og analogt Intel Corporation-dommen, præmis 67-69, og dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 44).
43. Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med en sådan samlet vurdering i givet fald også kan tages hensyn til tilstedeværelsen af en risiko for udvanding eller tilsmudsning af det ældre varemærke. (jf. analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 45).
44. Når en tredjemand ved sin brug af et varemærke, der ligner et renommeret varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på, uden nogen form for økonomisk kompensation og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som indehaveren af det ældre varemærke har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for en utilbørlig udnyttelse af det pågældende varemærkes særpræg og renommé (jf. analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 49).
45. Ifølge retspraksis skal artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 altså fortolkes således, at tilstedeværelsen af en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé i denne bestemmelses forstand hverken forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et varemærke, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image (jf. analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 50).
46. I det foreliggende tilfælde fastslog appelkammeret, at den første sagsøger ikke havde godtgjort en sådan krænkelse. Det henviste til en bikini i perler designet af stylisten Lorenzo Riva under varemærket NIMEI LA PERLA, som blev præsenteret ved de vigtigste modeopvisninger, og som i vidt omfang blev fremhævet af fagpressen, samt til et »twin-set« med perler i linningen og en »smykkeundertrøje« fremstillet af NIMEI LA PERLA for Bluemarine. Appelkammeret bemærkede imidlertid, at brugen af varemærket NIMEI LA PERLA for badedragter eller andre beklædningsartikler i klasse 25 ikke er relevant i det foreliggende tilfælde, idet det vedrører registreringen af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC for juvelerarbejder i klasse 14. Under alle omstændigheder synes benævnelsen »la perla« for en bikini i perler, for en »smykkeundertrøje« dekoreret med perler eller for et »twin-set« med perler i linningen snarere at beskrive det materiale, som undtagelsesvist er anvendt i artiklerne, dvs. perler.
47. Sagsøgerne har bestridt disse konstateringer fra appelkammeret. De har endvidere påpeget, at Annullationsafdelingen fastslog, at de argumenter og beviser, som den første sagsøger fremførte, på tilstrækkelig måde godtgjorde den utilbørlige fordel, som brugen af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC kunne drage af varemærket la PERLA’s renommé, og at Harmoniseringskontoret i det svarskrift, der blev afgivet i forbindelse med sag T-137/05, fastslog, at »analysen af den tredje betingelse […] – den omstændighed, at der drages utilbørlig fordel af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at dette særpræg eller renommé skades – berettigede også [den første sagsøgers] klagepunkter«.
48. Harmoniseringskontoret har i svarskiftet gjort gældende, at der skal foretages en bedømmelse af, om brugen af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC for de varer, for hvilke det er registreret, gør det muligt for indehaveren at drage utilbørlig fordel af varemærket la PERLA’s særpræg og renommé. De beviser, som den første sagsøger har fremlagt, vedrører tværtimod brugen af det yngre varemærke for varer, som, selv om de er dekoreret med perler, er beklædningsgenstande, hvilket eventuelt kan udgøre en varemærkekrænkelse, men ikke kan udgøre et tilfælde af udnyttelse af varemærket la PERLA’s renommé.
49. Intervenienten har gjort gældende, at den første sagsøger ikke har fremlagt det mindste bevis for risiko for snyltende udnyttelse af sit varemærke eller for forsøg på at drage utilbørlig fordel af varemærkets renommé eller særpræg. Under alle omstændigheder vedrører de faktiske omstændigheder, som den første sagsøger har anført, ikke varer i klasse 14, som er omfattet af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
50. Det fremgår af de dokumenter, som den første sagsøger har fremlagt for Annullationsafdelingen, at fagpressen og sektorens fagfolk troede, at de artikler, der blev præsenteret af indehaveren af det yngre varemærke sammen med Lorenzo Riva og Blumarine i forbindelse med modeopvisninger, havde en forbindelse til den første sagsøger, og at der bestod et erhvervsmæssigt forhold mellem de to selskaber.
51. Hvad for eksempel angår præsentationen under modeopvisningerne i Milano i september 1999 af en bikini af perler, designet af Lorenzo Riva for intervenientens regning, kan man i en artikel fra en national avis læse følgende: »Lorenzo Riva står ikke tilbage […] sponsorerne Nimei og La Perla er henrykte«, selv om sponsoren for begivenheden var intervenienten, som havde fremstillet bikinien af perler i samarbejde med Lorenzo Riva. I en artikel i Corriere della Sera  den 25. september 1999 kan man under et foto ligeledes læse: »I perler. Pris: 2 milliarder«. Det er bikinien i perler af Lorenzo Riva for La Perla. Hvad angår twin-settet kan man ved at konsultere en internetside (www.margherita.net) læse en artikel fra den 12. oktober 2000 med overskriften »Nimei – La Perla«. Et jubeløjeblik. Nimei La Perla og Blumarine præsenterede BluVIP (Very Important Pearls).
52. Der var ganske vist ikke tale om tilfælde, der udelukkende vedrørte perler, men om en bikini af perler designet af stylisten Lorenzo Riva under varemærket NIMEI LA PERLA, et twin-set med perler i linningen og en smykkeundertrøje fremstillet af NIMEI LA PERLA for Bluemarine. Alle beklædningsgenstandene omfattede således i realiteten som væsentligste bestanddel p erler, for hvilke det yngre varemærke rent faktisk var registreret. Som det derudover fremgår af den foregående præmis, forekommer det, at perlerne virkelig udgjorde disse varers »hjerte«. Harmoniseringskontorets og intervenientens argumenter (jf. præmis 48 og 49 ovenfor) kan på denne baggrund derfor ikke tiltrædes.
53. Endvidere er det indtryk, man får af intervenientens reklame, som snarere synes at være knyttet til juvelerarbejder, og nærmere bestemt til perler, at der består en sammenhæng mellem mærkerne »Nimei« og »La Perla«.
54. Under disse omstændigheder kan en krænkelse eller risiko for krænkelse ikke udelukkes. Som det allerede er fastslået ovenfor, er indehaveren af det ældre varemærke ikke forpligtet til at godtgøre, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, men skal godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden (jf. analogt Intel Corporation-dommen, præmis 38).
55. Med henblik på at afgøre, om brugen af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC gjorde det muligt for dets indehaver at drage utilbørlig fordel af varemærket la PERLA’s renommé, skal der foretages en helhedsvurdering, der tager hensyn til alle relevante forhold i sagen.
56. I den forbindelse bemærkes indledningsvis, at Retten allerede i sin dom (jf. præmis 36 ovenfor) fastslog, at det ikke er bestridt, at varemærket la PERLA har et renommé for lingeriartikler og badedragter, at der foreligger en vis grad af lighed mellem de omhandlede varemærker, og at de varer, der er dækket af varemærket la PERLA, dvs. damebeklædning, og dem, der er dækket af det yngre varemærke, dvs. perlerne, hører til nærtstående markedssegmenter. Hvad nærmere bestemt angår renomméet skal det tilføjes, at dette endog kan anses for særdeles stærkt.
57. Der skal dernæst tages hensyn til den omstændighed, at perlerne kan anvendes til fremstilling af badedragter og anden damebeklædning, således som det fremgår af de dokumenter, som den første sagsøger fremlagde for Harmoniseringskontoret. Det kan ikke udelukkes, at forbrugere af juvelerarbejder og nærmere bestemt af perler kender til de af sagsøgerne markedsførte lingeriartikler og badedragter. Selv om det ikke kræves, at der foreligger en risiko for forveksling af de to varemærker for at godtgøre, at det yngre varemærke drager utilbørlig fordel af det ældre varemærkes renommé, er en sådan risiko påvist i det foreliggende tilfælde for så vidt angår varer, der minder om de badedragter og lingeriartikler, som er omfattet af varemærket la PERLA, dvs. bikinier, »twin-sets« og undertrøjer, som alle er dekoreret med perler, selv om disse beklædningsgenstande i sig selv ikke er dækket af det yngre varemærke.
58. Det følger af det ovenstående, at den første sagsøger for Harmoniseringskontoret førte bevis for, at indehaveren af det yngre varemærke drog utilbørlig fordel af varemærket la PERLA, eller at der i det mindste var en alvorlig risiko for, at en sådan skade ville kunne indtræde i fremtiden.
59. Det skal herefter afgøres, om brugen af det yngre varemærke i det foreliggende tilfælde havde en rimelig grund.
60. Som det allerede er blevet fastslået i præmis 34 ovenfor, tilkommer det indehaveren af det yngre varemærke, når indehaveren af det ældre varemærke har godtgjort, at der enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, at påvise, at brugen af dette varemærke har en rimelig grund.
61. I det foreliggende tilfælde har intervenienten under den administrative procedure for Harmoniseringskontoret gjort gældende, at den rimelige grund til at anvende ordene »la perla« forelå og var åbenbar: Der var tale om smykker af perler, og anvendelsen var knyttet til såvel nødvendigheden af som ønsket om at angive det fælles navn på det materiale, som smykkerne var lavet af.
62. Appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelse, at det, idet det ikke var godtgjort, at det yngre varemærke kunne drage utilbørlig fordel af varemærket la PERLA’s særpræg og renommé eller kunne skade dette særpræg eller renommé, ikke var fornødent at træffe afgørelse om tilstedeværelsen af en risiko for brug uden rimelig grund af det yngre varemærke.
63. Sagsøgerne har bemærket, at Annullationsafdelingen fastslog, at den af intervenienten påberåbte grund ikke var tilstrækkelig til at begrunde brugen, og at Harmoniseringskontoret ligeledes i forbindelse med sag T-137/05 bemærkede, at intervenienten »heller ikke i forbindelse med den administrative fase gav en gyldig grund til den omhandlede brug, hvilket således indebar, at den næste betingelse for beskyttelse af andre varer end dem, som omfattes af varemærket, var opfyldt«.
64. I forbindelse med denne sag for Retten fremførte Harmoniseringskontoret og intervenienten ikke argumenter som svar på sagsøgernes argumenter vedrørende den rimelige grund.
65. Det bemærkes, at den begrundelse, som intervenienten har påberåbt sig i forbindelse med den administrative procedure for Harmoniseringskontoret, ikke er tilstrækkelig til at begrunde denne brug. I den forbindelse skal det ligeledes bemærkes, at intervenienten end ikke har forsøgt at give andre begrundelser for Retten.
66. Hvad endelig angår afgørelsen truffet af Tribunale di Modena (retten i Modena) (Italien), som intervenienten har påberåbt sig for at godtgøre, at de forhold, som sagsøgerne har gjort gældende, ikke kan tilskrives intervenienten, er det tilstrækkeligt at bemærke, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet og tilstrækkelige i sig selv, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47, og af 23.9.2009, sag T-409/07, Cohausz mod KHIM – Izquierdo Faces (acopat), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 71). Under alle omstændigheder er denne afgørelse appelleret af sagsøgerne, og den er derfor endnu ikke endelig. I øvrigt omhandler nævnte afgørelse fastlæggelse af en krænkelse af varemærket la PERLA samt illoyal konkurrence fra intervenientens side og ikke en begæring om ugyldighed i henhold til en bestemmelse, der svarer til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
67. På denne baggrund er det godtgjort, at intervenienten gennem brug af et varemærke, der er analogt med varemærket la PERLA, forsøgte at lægge sig i kølvandet på dette varemærke med henblik på at drage fordel af dets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt at udnytte den kommercielle indsats, som sagsøgerne ydede for at skabe og vedligeholde varemærkets image. Den fordel, der følger af den pågældende brug, må således anses for utilbørlig udnyttelse af varemærket la PERLA’s renommé (jf. i denne retning og analogt dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 49). Denne brug skete desuden uden rimelig grund. Det er i overensstemmelse med den i præmis 28 ovenfor nævnte retspraksis følgelig ikke fornødent at udtale sig om tilstedeværelsen af en anden krænkelse, der er omhandlet i præmis 31 og 32 ovenfor.
68. Uden at det er fornødent at tage stilling til, om formaliteten vedrørende anbringenderne i replikken (jf. præmis 25 og 26 ovenfor), må det følgelig fastslås, at appelkammeret begik en fejl ved anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
69. Idet appelkammeret allerede har erklæret, at det yngre varemærke er ugyldigt i relation til samtlige varer med undtagelse af perler, skal den anfægtede afgørelse alene annulleres, for så vidt som ugyldighedsbegæringen blev afslået, og gyldigheden af varemærket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC blev stadfæstet for perler. For så vidt som en afgørelse fra appelkammeret giver en part medhold i sine påstande, har denne part ikke kompetence til at anlægge et søgsmål for Retten. For så vidt som appelkammeret i den anfægtede afgørelses konklusion tog ugyldighedsbegæringen til følge, kan sagsøgerne følgelig ikke længere anfægte afgørelsen (jf. i denne retning Rettens kendelse af 14.7.2009, sag T-300/08, Hoo Hing mod KHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 26 og 27).
70. I den forbindelse bemærkes, at det, idet de forskellige ugyldighedsgrunde fører til nøjagtigt samme resultat, er tilstrækkeligt, at én af disse er begrundet, for at ugyldighedsbegæringen kan tages til følge. Såfremt appelkammeret desuden finder, at én af de af indgiveren af ugyldighedsbegæringen påberåbte ugyldighedsgrunde er begrundet, men beslutter at behandle og i givet fald afvise de øvrige påberåbte ugyldighedsgrunde, udgør denne del af begrundelsen for afgørelsen ikke den fornødne støtte for den konklusion, der tager ugyldighedsbegæringen til følge, hvilken konklusion har tilstrækkelig støtte i den ugyldighedsgrund, der lægges til grund (jf. i denne retning Golden Elephant Brand-kendelsen, præmis 31 og 35).
71. På baggrund af ovenstående er der hverken behov for at udtale sig om den påstand om ændring af den anfægtede afgørelse, som sagsøgeren har fremsat i forbindelse med den første påstand, eller om de subsidiært nedlagte påstande og de øvrige anbringender.
Sagens omkostninger
72. I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Er der flere tabende parter træffer Retten i henhold til samme bestemmelse afgørelse om omkostningernes fordeling.
73. I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter, eller hvor der foreligger ganske særlige grunde.
74. I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 4, sidste afsnit, kan Retten endelig træffe afgørelse om, at intervenienter skal bære deres egne omkostninger.
75. I det foreliggende tilfælde har sagsøgerne, Harmoniseringskontoret og intervenienten delvist tabt sagen, for så vidt som den anfægtede afgørelse delvist annulleres.
76. Under de omstændigheder, der foreligger i det foreliggende tilfælde, bør Harmoniseringskontoret ud over at bære sine egne omkostninger pålægges at betale 90% af sagsøgernes omkostninger for Retten og alle den første sagsøgers omkostninger for appelkammeret. Sagsøgerne bærer 10% af deres egne omkostninger for Retten. Intervenienten bærer sine egne omkostninger.
Afgørelse
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Første Afdeling):
1) Afgørelsen truffet den 19. november 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 537/2004-2) annulleres, for så vidt som Harmoniseringskontoret afslog ugyldighedsbegæringen og pålagde Nute Partecipazioni SpA at bære sine egne omkostninger.
2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.
3) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler 90% af Nute Partecipazionis og La Perla Srl’s omkostninger for Retten samt alle Nute Partecipazionis omkostninger for appelkammeret.
4) Nute Partecipazioni og La Perla bærer 10 % af deres egne omkostninger for Retten.
5) Worldgem Brands Srl bærer sine egne omkostninger.