CELEX: 62009CJ0051
Appel
EF-varemærker
forordning (EF) nr. 40/94
artikel 8, stk. 1, litra b)
ordmærket Barbara Becker
indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER og BECKER ONLINE PRO
vurdering af risikoen for forveksling
vurdering af tegnenes lighed på det begrebsmæssige plan

Barbara Becker har ved sin appel nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans
den 2. december 2008, Harman International Industries mod KHIM – Becker (Barbara Becker) (sag T-212/07, Sml. II, s. 3431,
herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede afgørelsen truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering
i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 502/2006-1, herefter »den omtvistede afgørelse«), som annullerede Indsigelsesafdelingens
afgørelse om medhold i en indsigelse rejst af Harman International Industries, Inc. (herefter »Harman«) mod registreringen
af EF-ordmærket Barbara Becker.

Retsforskrifter
Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1)
bestemmer:
»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[…]
b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller
lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 skal der ved »ældre varemærker« bl.a. forstås EF-varemærker,
hvis ansøgningsdato ligger før datoen for ansøgningen om registrering af EF-varemærket.

Sagens faktiske omstændigheder
Den 19. november 2002 indgav Barbara Becker en ansøgning om registrering af ordmærket Barbara Becker som EF-varemærke til
Harmoniseringskontoret.
De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international
klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til
følgende beskrivelse:
»Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse,
transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og apparater; kasseapparater,
regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere«.
Den 24. juni 2004 rejste Harman indsigelse mod registrering af varemærket Barbara Becker for alle de varer, der var omfattet
heraf, i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 8, stk. 5, i samme forordning. Indsigelsen
blev støttet på EF-ordmærket BECKER ONLINE PRO nr. 1823228, der blev registreret den 1. juli 2002, og på ansøgning om registrering
nr. 1944578 af 2. november 2000 om EF-ordmærket BECKER, der blev registreret den 17. september 2004, ligeledes for diverse
varer i klasse 9.
Ved afgørelse af 15. februar 2005 tog Indsigelsesafdelingen Harmans indsigelse til følge med den begrundelse, at der forelå
en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Den fastslog, at de varer, der var omfattet af disse varemærker,
var af samme art, og at varemærkerne som helhed lignede hinanden, for så vidt som de dels havde en mellemhøj grad af visuel
og fonetisk lighed, dels var identiske på det begrebsmæssige plan, for så vidt som de henviste til det samme efternavn.
Den 11. april 2006 indgav Barbara Becker klage til prøvelse af denne afgørelse, som blev annulleret ved den omtvistede afgørelse.
I denne fastslog Harmoniseringskontorets Første Appelkammer (herefter »appelkammeret«), at de varer, der var omfattet af de
pågældende varemærker, var delvist af samme art og delvist af lignende art. Appelkammeret foretog en opdeling af varer bestemt
for den brede offentlighed, dem, der var bestemt for fagfolk, og dem, der var bestemt for begge disse grupper, som udgjorde
en mellemkategori.
Hvad angår de omtvistede tegn foretog appelkammeret udelukkende en sammenligning af det ældre ordmærke BECKER med ordmærket
Barbara Becker, som var ansøgt registreret. Appelkammeret konstaterede, at der alene forelå en vis grad af visuel og fonetisk
lighed mellem de nævnte tegn, og vurderede, at disse derimod på det begrebsmæssige plan var klart forskellige i Tyskland og
i de øvrige lande i Den Europæiske Union, som følge af den omstændighed, at den relevante kundekreds ville opfatte varemærket
Barbara Becker som en helhed, snarere end som en sammenstilling af »Barbara« og af »Becker«. Appelkammeret fastslog også,
at Barbara Becker var berømt i Tyskland, mens navnet Becker var et udbredt familienavn. Appelkammeret fastslog derfor, at
forskellene mellem tegnene var tilstrækkeligt betydelige til, at der ikke bestod en risiko for forveksling.
Appelkammeret fastslog desuden, at betingelsen for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvorefter der skal
foreligge en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem,
ikke var opfyldt.

Sagen ved Retten og den appellerede dom
Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 15. juni 2007 anlagde Harman sag med påstand om annullation af den anfægtede
afgørelse. Harman gjorde til støtte for søgsmålet to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel
8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.
Ved den appellerede dom tog Retten det første af disse anbringender til følge og annullerede den anfægtede afgørelse, idet
den fandt, at appelkammeret med urette havde konkluderet, at de omtvistede varemærker var klart forskellige. Efter i den appellerede
doms præmis 33 at have anført, at disse varemærker har en vis lighed på det visuelle og fonetiske plan, således som appelkammeret
havde fastslået, fandt Retten i den nævnte doms præmis 34, at appelkammeret foretog en fejlagtig vurdering af den relative
betydning af bestanddelen »Becker« i forhold til bestanddelen »Barbara«.
Med hensyn hertil bemærkede Retten for det første i den appellerede doms præmis 35, under henvisning til sin dom af 1. marts
2005, Fusco mod KHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) (sag T-185/03, Sml. II, s. 715, præmis 54), at retspraksis har anerkendt,
at forbrugerne i hvert fald i Italien generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker,
således at efternavnet Becker har en højere grad af særpræg end fornavnet Barbara i det sammensatte varemærke.
For det andet udtalte Retten i den appellerede doms præmis 36, at den omstændighed, at Barbara Becker som tidligere hustru
til Boris Becker er berømt i Tyskland, ikke betyder, at de omtvistede varemærker ikke har lighed på det begrebsmæssige plan.
Retten anførte, at disse to varemærker henviser til det samme efternavn og således har en lighed, og dette så meget desto
mere, fordi bestanddelen »Becker« i varemærket »Barbara Becker« i en del af Den Europæiske Union anses for at indeholde en
højere grad af særpræg som efternavn end bestanddelen »Barbara«, der blot er et fornavn.
Under henvisning til dom af 6. oktober 2005, Medion (sag C-120/04, Sml. I, s. 8551, præmis 30 og 37), bemærkede Retten for
det tredje i den appellerede doms præmis 37, at bestanddelen »Becker«, selv om den ikke er den dominerende bestanddel i det
sammensatte varemærke, opfattes som et efternavn, hvilket navn ofte anvendes til at identificere en person, og at den bevarer
en selvstændig adskillelsesevne i det nævnte varemærke.
Retten fastslog i præmis 40 i den appellerede dom – under henvisning til, at det ikke var bestridt, at de varer, som var omfattet
af de omtvistede varemærker, var af samme eller lignende art, og at disse varemærker havde visuelle, fonetiske og begrebsmæssige
ligheder – at der forelå en risiko for forveksling mellem disse, selv om de omhandlede varer var bestemt for en kundekreds,
der udviser en relativt høj grad af opmærksomhed.
Retten fastslog sluttelig i præmis 41 og 42 i den appellerede dom, at denne konstatering ikke afkræftes af Harmoniseringskontorets
argument om, at et sammensat varemærke alene kan anses for at have lighed med et andet varemærke, såfremt deres fælles bestanddel
udgør det dominerende element i helhedsindtrykket af det sammensatte varemærke. Retten afviste ligeledes Barbara Beckers argument
om, at retspraksis om sammensatte varemærker ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag som følge af, at varemærket Barbara
Becker udgøres af et fornavn og et efternavn.

Parternes påstande
Appellanten har i appelskriftet nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom, for så vidt som den annullerede
den anfægtede afgørelse og tilpligtede appellanten at betale sagens omkostninger. Appellanten har endvidere nedlagt påstand
om, at Harman tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Harman har i det væsentlige nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom, og at Harman tilpligtes at betale
Harmoniseringskontorets omkostninger.

Appellen

Parternes argumenter
Barbara Becker har til støtte for appellen fremført et enkelt anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1,
litra b), i forordning nr. 40/94. Hun har gjort gældende, at Retten begik en fejl, da den fandt, at der var lighed mellem
de omtvistede varemærker, og således foretog en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94
om EF-varemærker ved at fastslå, at der var risiko for forveksling.
For det første har appellanten kritiseret Retten for at have baseret sin vurdering på dommen i sagen Fusco mod KHIM – Fusco
International (ENZO FUSCO), hvorefter de italienske forbrugere tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet
i varemærker. I denne forbindelse har appellanten anført, at i en nyere dom af 12. juli 2006, Rossi mod KHIM – Marcorossi
(MARCOROSSI) (sag T-97/05, præmis 46 og 47), bemærkede Retten, at et sådant generelt princip ikke automatisk finder anvendelse
på enhver situation, idet ethvert tilfælde skal undersøges individuelt, og at efternavnet, som var fælles for de to varemærker
i denne sag, ikke i disse varemærker var tilstrækkeligt dominerende til, at der var risiko for forveksling.
For det andet har appellanten gjort gældende, at Retten med urette har udledt af Medion-dommen, at bestanddelen »Becker« har
en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, således at de to omtvistede varemærker skal anses for at være
lignende. Denne dom udtalte ganske enkelt, at det ikke er tilstrækkeligt, at en tredjemand tilføjer navnet på sin virksomhed
til et registreret varemærke for at kunne påberåbe sig beskyttelse af sit sammensatte varemærke. Den kan på ingen måde forstås,
som om den indfører et generelt princip, hvorefter det er uden betydning, hvilken bestanddel delt af to varemærker der skal
anses for at have fornødent særpræg, selv hvis det ikke er dominerende.
Den nævnte dom vedrører desuden varemærker, som ikke kan sammenlignes med de omtvistede varemærker i den foreliggende sag.
I denne sag drejer det sig nemlig ikke om en efterligning af et ældre varemærke, hvor der er tilføjet firmanavnet på en virksomhed,
men om en ændring af det ældre varemærke ved en tilføjelse af et fornavn til et efternavn. Den omhandlede kundekreds opfatter
tegnet »Barbara Becker« som navnet på en kvinde, hvorimod det meget almindelige navn »Becker« ikke er tilstrækkeligt individualiseret
til, at der er en begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker. Retten har således foretaget en urigtig anvendelse
af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ved at fastslå, at bestanddelen »Barbara« blot er et fornavn, når tilføjelsen
af dette fornavn på afgørende vis påvirker helhedsindtrykket af det varemærke, som er ansøgt registreret, idet den formidler
en betydning som begrebsmæssigt er fuldstændig ny i forhold til navnet »Becker«.
Harmoniseringskontoret har i det væsentlige tilsluttet sig appellantens argumenter. Harmoniseringskontoret gør således gældende,
at Retten i den foreliggende sag ikke tog hensyn til alle de elementer, der var relevante for vurderingen af, om der var risiko
for forveksling, idet den med urette anså vurderingen af de faktiske omstændigheder i dommen i sagen Fusco mod KHIM – Fusco
International (ENZO FUSCO) for at udgøre en retsregel, og idet den automatisk anvendte den retspraksis, der blev fastslået
i Medion-dommen.
Retten undlod således navnlig at tage den omstændighed i betragtning, at navnet, som udgør det varemærke, der er ansøgt registreret,
er et meget almindeligt tysk navn. Retten afholdt sig i præmis 36 i den appellerede dom fra at afgøre, om den omstændighed,
at Barbara Becker er en berømt person, er egnet til at opveje de fonetiske og visuelle ligheder mellem de omhandlede tegn.
Retten bemærkede ligeledes med urette, at bestanddelen »Becker« har en selvstændig adskillelsesevne, uden at analysere hvilken
indflydelse Barbara Beckers berømthed har på forbrugernes opfattelse.
Under retsmødet tilføjede Harmoniseringskontoret, at Retten begik en retlig fejl, da den konstaterede, at den anden del af
tegnet havde en grad af særpræg, der var dominerende i forhold til den første del og heraf udledte, at den ligeledes havde
en selvstændig adskillelsesevne.
Harman er derimod uenig i det af appellanten fremsatte anbringende. Harman har dels gjort gældende, at det – i modsætning
til hvad appellanten har gjort gældende – fremgår af den appellerede dom, at Retten henviste til dommen i sagen Fusco mod
KHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) som vejledende og ikke som en retsregel, der skal finde anvendelse i alle situationer.
Harman har endvidere gjort gældende, at denne henvisning ikke var afgørende i Rettens begrundelse for at fastslå, at der var
risiko for forveksling.
Dels er Harman enig i Rettens analyse vedrørende bestanddelen »Becker«’s selvstændige adskillelsesevne, som ifølge Harman
er i overensstemmelse med Medion-dommen.

Domstolens bemærkninger
Da appellanten har gjort gældende, at Retten har foretaget en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94, bemærkes det, at registreringen af et varemærke i henhold til denne bestemmelse er udelukket, hvis indehaveren
af et ældre varemærke rejser indsigelse, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke
er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne
eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
I denne henseende er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ifølge fast
retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den
samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker,
Sml. I, s. 4529, præmis 33, og af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 32, samt i denne henseende og i forbindelse
med Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
(EFT 1989 L 40, s. 1) dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Medion-dommen, præmis 26).
Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle
de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191
præmis 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, Medion-dommen, præmis 27, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 34,
og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 33).
Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle,
lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der
navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har
af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren
opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. i denne retning
SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, Medion-dommen, præmis 28, dommen i sagen KHIM mod Shaker,
præmis 35 og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 34).
I præmis 30 og 31 i Medion-dommen fastslog Domstolen, at ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter
et varemærke som en helhed, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand
i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer
en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel. I et sådant
tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer
eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger
risiko for forveksling.
I den foreliggende sag fastslog Retten vedrørende sin vurdering af de omtvistede varemærkers lighed på det begrebsmæssige
plan, og efter at have anført samtlige de i denne doms præmis 30-33 nævnte principper, for det første i det væsentlige, at
eftersom forbrugerne i en del af Den Europæiske Union generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet
i et ordmærke, måtte bestanddelen »Becker« i det varemærke, som er søgt registreret, anses for at indeholde en højere grad
af særpræg end bestanddelen »Barbara«, for det andet, at den omstændighed, at Barbara Becker er berømt i Tyskland, ikke har
indflydelse på ligheden mellem de omtvistede varemærker, idet disse henviser til det samme efternavn, og idet bestanddelen
»Barbara« blot er et fornavn, samt for det tredje, at bestanddelen »Becker« bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det
sammensatte varemærke, da den opfattes som et efternavn.
Selv hvis et efternavn i en del af Den Europæiske Union generelt har en højere grad af særpræg end et fornavn, skal der dog
stadig i det enkelte tilfælde tages hensyn til de foreliggende elementer i sagen og dette særligt under omstændigheder, hvor
det omhandlede efternavn enten er mindre almindeligt, eller omvendt er meget udbredt, hvilket vil have indflydelse på dets
grad af særpræg. Dette gælder også for navnet »Becker«, som af appelkammeret blev anset for at være almindeligt.
Der skal ligeledes tages hensyn til, om en person, som ansøger om, at dennes fornavn og efternavn i deres helhed bliver registreret
som varemærke, eventuelt er berømt, eftersom denne berømmelse helt klart kan have indflydelse på varemærkets opfattelse i
den relevante kundekreds.
Det bemærkes desuden, at et efternavn ikke i alle tilfælde bevarer en selvstændig adskillelsesevne i et sammensat varemærke,
blot fordi det opfattes som et efternavn. Konstateringen af en sådan adskillelsesevne kan nemlig kun baseres på en undersøgelse
af alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.
Såfremt de begrundelser, som Retten anvendte for at fastslå, at der var begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker,
skulle anses for at være i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ville de under alle omstændigheder
medføre, således som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 59 i forslaget til afgørelse, at ethvert efternavn,
der udgør et ældre varemærke, med rette ville kunne anvendes til at rejse indsigelse mod registrering af et varemærke sammensat
af et fornavn og dette efternavn, selv hvis sidstnævnte for eksempel er almindeligt, eller hvis tilføjelsen af fornavnet på
det begrebsmæssige plan har indflydelse på opfattelsen af det således sammensatte varemærke i den relevante kundekreds.
Det følger af de ovenstående bemærkninger, at Retten har begået en retlig fejl ved at basere sin vurdering af den begrebsmæssige
lighed mellem varemærkerne på generelle betragtninger udledt af retspraksis uden at foretage en undersøgelse af samtlige relevante
elementer, hvilket strider mod kravet om, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen
til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde og baseret på det helhedsindtryk, de omtvistede varemærker giver.
Heraf følger, at anbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal tages
til følge, den appellerede dom skal følgelig ophæves og sagen hjemvises til Retten.

Sagens omkostninger
Da sagen hjemvises til Retten, udsættes afgørelsen om appelsagens omkostninger.
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):
1)
Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 2. december 2008, Harman International Industries mod
KHIM – Becker (Barbara Becker) (sag T-212/07), ophæves.
2)
Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.
3)
Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.
Underskrifter
*
Processprog: engelsk.