CELEX: 62006CJ0017
Znamke
Člena 5(1)(a) in 6(1)(a) Prve direktive 89/104/EGS
Pravica imetnika registrirane znamke, da ugovarja uporabi znaka, enakega znamki, s strani tretjih oseb
Uporaba znaka kot imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine
Pravica tretjih oseb, da uporabljajo svoje ime

1       Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra
1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).
2       Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Céline SA in družbo Céline SARL glede uporabe imena družbe „Céline“ in
imena trgovine „Céline“ s strani slednje.

Pravni okvir
3       Člen 5 Direktive z naslovom „Pravice iz znamke“ v odstavkih 1, 3 in 5 določa:
„1.      Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega
dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:
(a)      katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
(b)      katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev,
označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.
[…]
3.      Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano:
(a)      opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
(b)      ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev
pod tem znakom;
(c)      uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
(d)      uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.
[…]
5.      Odstavki od 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje
blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“
4       Člen 6 Direktive z naslovom „Omejitev učinkov znamke“ v odstavku 1 določa:
„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu
(a)      lastnega imena in naslova;
[…]
ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
5       Glavna dejavnost družbe Céline SA, ki je bila s tem imenom ustanovljena 9. julija 1928, je oblikovanje in trženje oblačil
ter modnih dodatkov.
6       Ta družba je 19. aprila 1948 vložila prijavo besedne znamke CÉLINE, katere registracija je bila od takrat, nazadnje pa 6.
marca 1998, podaljševana brez prekinitve, za označevanje vseh proizvodov iz razredov od 1 do 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni
klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, med drugim
za „oblačila in obutev“.
7       G. Grynfogel se je 25. septembra 1950 vpisal v trgovinski register in register družb v Nancyju za trženje moške in damske
konfekcije pod označbo „Céline“.
8       Družba Céline SARL je izjavila, da je pravico uporabe imena trgovine „Céline“ g. Grynfogela pridobila preko zaporednih prenosov
poslovanja. Ta družba je bila 31. januarja 1992 vpisana v trgovinski register in register družb, da bi pod navedeno označbo
trgovala s konfekcijskimi oblekami, spodnjim perilom, konfekcijo, krznom, oblačili in različnimi dodatki.
9       Potem ko je bila družba Céline SA o tem dejanskem stanju obveščena, je zoper družbo Céline SARL vložila tožbo, s katero je
zahtevala, naj se ji prepove kršenje znamke CÉLINE in dejanja nelojalne konkurence zaradi prilastitve imena družbe „Céline“
in imena trgovine „Céline“ ter naj se ji povrne nastala škoda.
10     Tribunal de grande instance v Nancyju je s sodbo z dne 27. junija 2005 vsem zahtevam družbe Céline SA ugodilo in družbi Céline
SARL prepovedalo vsakršno uporabo izraza „Céline“ – samostojno ali v kateri koli kombinaciji z drugimi izrazi –, ji naložilo,
naj spremeni ime družbe in izbere izraz, ki ne bo povzročal zmede s prejšnjo znamko CÉLINE ter z imenom trgovine „Céline“,
in ji naložilo, naj družbi Céline SA plača 25.000 eurov odškodnine.
11     Družba Céline SARL je 4. julija 2005 zoper to sodbo pri Cour d’appel v Nancyju vložila pritožbo in uveljavljala, da uporaba
znaka, ki je enak prejšnji besedni znamki, kot imena družbe ali imena trgovine ne pomeni kršitve, ker niti ime družbe niti
ime trgovine nista namenjena za razlikovanje med proizvodi ali storitvami, in da zaradi vodilnega položaja družbe Céline SA
na trgu luksuznih oblačil in dodatkov v nobenem primeru ne more priti do zmede v javnosti glede porekla zadevnih proizvodov.
12     Cour d’appel v Nancyju je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje postavilo to vprašanje:
„Ali je treba člen 5(1) Direktive [...] razlagati tako, da če nepooblaščena tretja oseba sprejme registrirano besedno znamko
kot ime družbe, trgovsko ime ali ime trgovine v okviru trženja enakih proizvodov, to pomeni uporabo te znamke v gospodarskem
prometu, ki jo ima imetnik pravico preprečiti na podlagi svojih izključnih pravic?“

Vprašanje za predhodno odločanje
13     Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali uporaba znaka, enakega prejšnji besedni znamki, kot imena družbe, trgovskega
imena ali imena trgovine v okviru trženja enakih proizvodov, za katere je bila znamka registrirana, pomeni uporabo, ki jo
ima imetnik pravico preprečiti na podlagi člena 5(1) Direktive.

Razlaga člena 5(1)(a) Direktive
14     V skladu s členom 5(1), prvi stavek, Direktive registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Na podlagi istega
odstavka, točka (a), ta izključna pravica imetniku omogoča, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem
prometu uporabijo katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka. Druge
določbe Direktive, kot je člen 6, opredeljujejo določene omejitve učinkov znamke.
15     Da bi se preprečilo, da bi se varstvo, dano imetniku znamke, med državami razlikovalo, mora Sodišče dati enotno razlago člena
5(1) Direktive, zlasti pojma „uporaba“, ki je v tem členu (sodbi z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01,
Recueil, str. I-10273, točka 45, in z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel, C-48/05, ZOdl., str. I‑0000, točka 17).
16     Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča (zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, sodba z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch,
C-245/02, ZOdl., str. I‑10989, in zgoraj navedena sodba Adam Opel), imetnik registrirane znamke lahko ob uporabi člena 5(1)(a)
Direktive tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak njegovi znamki, samo če so izpolnjeni ti štirje pogoji:
–       do te uporabe mora priti v gospodarskem prometu;
–       do nje mora priti brez dovoljenja imetnika znamke;
–       nanašati se mora na blago ali storitve, ki so enake blagu ali storitvam, za katere je bila registrirana znamka, in
–       škoduje ali utegne škodovati funkcijam znamke, zlasti njeni bistveni funkciji, da potrošnikom zagotavlja poreklo proizvodov
ali storitev.
17     V postopku v glavni stvari je uporaba znaka, enakega obravnavani znamki, nesporno uporaba v okviru poslovne dejavnosti z namenom
pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebnem področju. Zato je bil ta znak uporabljen v gospodarskem prometu (glej
po analogiji zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club, točka 40, in Adam Opel, točka 18).
18     Prav tako ni sporno, da je bil znak uporabljen brez dovoljenja imetnika znamke, obravnavane v glavni stvari.
19     Družba Céline SARL v nasprotju s tem ugovarja, da je bil znak, enak obravnavani znamki, uporabljen „za proizvode“ v smislu
člena 5(1)(a) Direktive.
20     Iz sistematike člena 5 Direktive izhaja, da uporaba znaka za proizvode ali storitve v smislu odstavkov 1 in 2 tega člena pomeni
uporabo z namenom razlikovanja med navedenimi proizvodi ali storitvami, medtem ko odstavek 5 istega člena določa „uporab[o]
znaka razen za razlikovanje blaga in storitev“ (sodba z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW, C-63/97, Recueil, str. I-905,
točka 38).
21     Namen imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine pa sam po sebi ni razlikovanje proizvodov ali storitev (v tem smislu
glej sodbo z dne 21. novembra 2002 v zadevi Robelco, C-23/01, Recueil, str. I-10913, točka 34, in zgoraj navedeno sodbo Anheuser-Busch,
točka 64). Namen imena družbe je identificirati družbo, medtem ko je namen trgovskega imena ali imena trgovine opredeliti
poslovanje. Če je uporaba imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine omejena na opredelitev družbe ali na opis poslovanja,
je ni mogoče šteti za uporabo „za proizvode ali storitve“ v smislu člena 5(1) Direktive.
22     V nasprotju s tem gre za uporabo „za proizvode“ v smislu člena 5(1) Direktive, kadar tretja oseba znak, ki pomeni ime njegove
družbe, njegovo trgovsko ime ali ime trgovine, poveže s proizvodi, ki jih trži (v tem smislu glej zgoraj navedeni sodbi Arsenal
Football Club, točka 41, in Adam Opel, točka 20).
23     Poleg tega, tudi če takega povezovanja ni, gre za uporabo „za proizvode ali storitve“ v smislu navedene določbe, kadar tretja
oseba navedeni znak uporablja na način, ki vzpostavlja povezavo med znakom, ki pomeni ime družbe, trgovsko ime ali ime trgovine
tretje osebe, ter proizvodi ali storitvami, ki jih tretja oseba trži oziroma opravlja.
24     V postopku v glavni stvari mora predložitveno sodišče preveriti, ali uporaba znaka „Céline“ s strani družbe Céline SARL pomeni
uporabo za navedene proizvode v smislu člena 5(1) Direktive.
25     Končno, družba Céline SARL trdi, da naj glede porekla zadevnih proizvodov ne bi bilo zmede v javnosti.
26     Kot je bilo opozorjeno v točki 16 te sodbe, uporaba – s strani tretje nepooblaščene osebe – znaka, enakega registrirani znamki
za proizvode ali storitve, ki so enaki proizvodom ali storitvam, za katere je bila ta znamka registrirana, ne more biti prepovedana
v skladu s členom 5(1)(a) Direktive, če ne škoduje ali utegne škodovati funkcijam te znamke, zlasti njeni bistveni funkciji,
ki je potrošnikom zagotoviti poreklo proizvodov ali storitev.
27     Tako je takrat, kadar tretja oseba uporablja znak za svoje proizvode ali storitve tako, da je verjetno, da ga bodo potrošniki
razlagali, kot da označuje poreklo zadevnih proizvodov ali storitev. V podobnem primeru lahko namreč uporaba tega znaka ogrozi
bistveno funkcijo znamke, ker mora znamka – da bi lahko imela bistveno vlogo v sistemu neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba
ES vzpostavlja in ohranja – jamčiti, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljene
pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football
Club, točka 48 in navedena sodna praksa ter točke od 56 do 59).
28     V postopku v glavni stvari mora predložitveno sodišče preveriti, ali uporaba znaka „Céline“ s strani družbe Céline SARL škoduje
ali utegne škodovati funkcijam znamke CÉLINE, zlasti njeni bistveni funkciji.

Razlaga člena 6(1)(a) Direktive
29     V skladu z ustaljeno sodno prakso mora Sodišče predložitvenemu sodišču podati vse elemente razlage prava Skupnosti, ki so
lahko uporabni pri razsodbi v zadevi, o kateri odloča, ne glede na to ali jih je slednje v svojih vprašanjih navedlo (zgoraj
navedena sodba Adam Opel, točka 31 in navedena sodna praksa).
30     V zvezi s tem je treba spomniti, da na podlagi člena 6(1)(a) Direktive znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove
uporabo lastnega imena in naslova v gospodarskem prometu, če ju uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
31     Sodišče je razsodilo, da ta določba ni omejena na imena fizičnih oseb (zgoraj navedena sodba Anheuser-Busch, točke od 77 do
80).
32     Zato je treba raziskati – ob predpostavki, da bi predložitveno sodišče ugotovilo, da družba Céline SA lahko prepove uporabo
znaka „Céline“ družbi Céline SARL v skladu s členom 5(1)(a) Direktive, in da bi se temu sodišču omogočilo, da odloči v sporu,
ki mu je predložen – ali v takem položaju, kot je položaj v glavni stvari, člen 6(1)(a) Direktive nasprotuje temu, da bi imetnik
znamke tretji osebi prepovedal uporabo znaka, ki je enak njegovi znamki, kot imena družbe ali trgovskega imena.
33     Sodišče je razsodilo, da je pogoj uporabe „v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“, kot je določen v členu 6(1) Direktive,
v bistvu izraz obveznosti poštenega ravnanja v razmerju do legitimnih interesov imetnika znamke (zgoraj navedena sodba Anheuser-Busch,
točka 82).
34     V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba izpolnitev navedenega pogoja uporabe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji po
eni strani presojati ob upoštevanju tega, v kolikšni meri upoštevna javnost, ali vsaj večji del te javnosti, razume uporabo
imena s strani tretje osebe tako, kot da ta označuje povezavo med proizvodi ali storitvami tretje osebe in imetnikom znamke
ali osebo, ki je upravičena do uporabe znamke, po drugi strani pa v kolikšni meri bi se tretja oseba tega morala zavedati.
Pri tej presoji je treba upoštevati še en dejavnik, in sicer ali znamka v državi članici, v kateri je registrirana in v kateri
se zahteva zaščita, uživa določen ugled, ki bi ga tretja oseba lahko izkoristila za trženje svojih proizvodov ali storitev
(zgoraj navedena sodba Anheuser-Busch, točka 83).
35     Predložitevno sodišče mora v celoti preveriti vse pomembne okoliščine zadeve v glavni stvari, zlasti da bi presodilo, ali
družba Céline SARL nelojalno konkurira družbi Céline (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Anheuser-Busch, točka 84).
36     Glede na vse zgornje ugotovitve je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da uporaba – s strani tretje nepooblaščene osebe
– imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine, ki je enako prejšnji znamki, v okviru trženja enakih proizvodov, za katere
je bila znamka registrirana, pomeni uporabo, ki jo ima imetnik te znamke pravico prepovedati na podlagi člena 5(1)(a) Direktive,
če ta uporaba škoduje ali utegne škodovati funkcijam znamke.
V tem primeru člen 6(1)(a) Direktive nasprotuje taki prepovedi, samo če tretja oseba svoje ime družbe ali svoje trgovsko ime
uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Stroški
37     Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči
o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:
Uporaba – s strani tretje nepooblaščene osebe – imena družbe, trgovskega imena ali imena trgovine, ki je enako prejšnji znamki,
v okviru trženja enakih proizvodov, za katere je bila znamka registrirana, pomeni uporabo, ki jo ima imetnik te znamke pravico
prepovedati na podlagi člena 5(1)(a) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z blagovnimi znamkami, če ta uporaba škoduje ali utegne škodovati funkcijam znamke.
V tem primeru člen 6(1)(a) Direktive 89/104 nasprotuje taki prepovedi, samo če tretja oseba svoje ime družbe ali svoje trgovsko
ime uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
Podpis
*
Jezik postopka: francoščina.