CELEX: 62008TJ0005
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus kuviomerkkien Golden Eagle ja Golden Eagle Deluxe rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi
Mukia ja kahvipapuja esittävät aikaisemmat kansainväliset ja kansalliset kuviomerkit
Suhteellinen hylkäysperuste
Merkkien samankaltaisuus
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asian tausta
Väliintulija Master Beverage Industries Pte Ltd teki 7.5.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) kolme yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla
neuvoston direktiivillä (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).
Kolme tavaramerkkiä, joiden rekisteröintiä haettiin (jäljempänä yhdessä ”rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit”), ovat seuraavat
kuviomerkit:
–        asiassa T‑5/08 (yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus N:o 3157005) vaaleanruskean‑, tummanruskean‑, punaisen‑, keltaisen‑,
kullan‑, valkoisen‑, hopean‑ ja sinisenvärinen merkki Golden Eagle (jäljempänä ”rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki nro
1”), joka on esitetty seuraavassa:
–        asiassa T‑6/08 (yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 3156924) tummanruskean-, vaaleanruskean-, punaisen-, kullan-, valkoisen-
ja keltaisenvärinen merkki Golden Eagle Deluxe (jäljempänä ”rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki nro 2”), joka on esitetty
seuraavassa:
–        asiassa T‑7/08 (yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 3157534) tummanruskean-, vaaleanruskean-, punaisen-, kullan-, valkoisen-
ja keltaisenvärinen merkki Golden Eagle Deluxe (jäljempänä ”rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki nro 3”), joka on esitetty
seuraavassa:
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”kahvi, kahvinkorvikkeet, kahvipohjaiset juomat,
kahvijuomat maidon kera”.
Rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä nro 1 koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin 2.2.2004 Yhteisön tavaramerkkilehden
numerossa 5/2004, rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä nro 2 koskeva rekisteröintihakemus 24.11.2003 Yhteisön tavaramerkkilehden
numerossa 83/2003 ja rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä nro 3 koskeva rekisteröintihakemus 17.11.2003 Yhteisön tavaramerkkilehden
numerossa 82/2003.
Kantaja Société des produits Nestlé SA teki asetuksen nro 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla)
nojalla väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 1 rekisteröintiä vastaan. Se teki myös väitteet rekisteröitäväksi
haetun tavaramerkin nro 2 rekisteröintiä vastaan 23.2.2004 ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 3 rekisteröintiä vastaan
17.2.2004.
Väitteet perustuivat erityisesti aikaisempiin kansainvälisiin ja kansallisiin tavaramerkkeihin, jotka esittivät kahvipapujen
päälle asetettua punaista mukia (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit).
Kyse on punaisen, mustan, ruskean, valkoisen, oranssin ja kullan värisestä kansainvälisestä kuviomerkistä, joka on rekisteröity
nrolla IR 726641 ja joka on esitetty seuraavassa:
Tämä tavaramerkki on rekisteröity 18.1.2000 tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan 14.4.1891 tehdyn Madridin
sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, perusteella Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 30 kuuluville
tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”kahvi ja kahviuutteet, kahvipohjaiset ja kahviuutepohjaiset sekoitukset,
pikakahvit, kofeiinittomat kahvit, kofeiinittomat kahviuutteet”.
Se on suojattu muun muassa seuraavissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa: Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg,
Alankomaat, Itävalta ja Portugali.
Lisäksi tämä merkki on rekisteröity 8.5.2000 kansalliseksi tavaramerkiksi Kreikassa nrolla 142377 Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokkaan 30 muun muassa seuraavia tavaroita varten: ”kahvi, kahviuutteet ja kahvivalmisteet, kahvinkorvikkeet
ja kahvinkorvikeuutteet”.
Kyse on kansainvälisestä kuviomerkistä, joka on kuvattu punaisen, ruskean ja kullan väriseksi, joka on rekisteröity nrolla
IR 633089 ja joka on esitetty mustavalkoisena seuraavassa:
Tämä tavaramerkki on rekisteröity 9.3.1995 Madridin sopimuksen perusteella Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 30 kuuluville
tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kahvi ja kahviuutteet, kahvipohjaiset sekoitukset ja kahviuutesekoitukset,
pikakahvit, kofeiinittomat kahvit, kofeiinittomat kahviuutteet”.
Tämä tavaramerkki on suojattu muun muassa seuraavissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa: Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Italia,
Luxemburg, Alankomaat, Itävalta ja Portugali.
Lisäksi tämä merkki on rekisteröity kansalliseksi tavaramerkiksi samoille tavaroille useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa
eli Tanskassa (rekisteröity 3.2.1995 nrolla 976.1995), Kreikassa (rekisteröity 17.8.1999 nrolla 122009) ja Suomessa (rekisteröity
20.9.1995 nrolla 140164).
Väitteet perustuivat kaikkiin edellä mainittuihin aikaisemmilla tavaramerkeillä suojattuihin tavaroihin ja koskivat kaikkia
yhteisön tavaramerkkiä koskevissa hakemuksissa kuvailtuja tavaroita.
Väitteiden tueksi esitetyt perusteet perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
8 artiklan 5 kohta).
Väiteosasto hylkäsi väitteet 27.2.2006 (asia T-5/08), 27.3.2006 (asia T-6/08) ja 6.9.2006 (asia T-7/08) tekemillään päätöksillä.
Kantaja teki 25.4.2006 (asiat T-5/08 ja T-6/08) ja 5.10.2006 (asia T-7/08) valituksen kustakin väiteosaston päätöksestä.
Valituslautakunta hylkäsi valitukset kolmella 1.10.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä ”riidanalaiset päätökset”). Se
katsoi, että väitteet eivät olleet perusteltuja, koska kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaiset päätökset
–        määrää tavaramerkkejä koskevat rekisteröintihakemukset hylättäviksi
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kantajalle valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet
kulut
–        velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kantajalle valituslautakunnassa käydystä menettelystä
aiheutuneet kulut.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteet
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        vahvistaa riidanalaiset päätökset
–        määrää haetut tavaramerkit rekisteröitäviksi
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien väliintulijalle valituslautakunnassa käydystä menettelystä
aiheutuneet kulut.
Istunnon aikana väliintulija on vastannut unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen, että sen esittämä toinen
vaatimuskohta, joka koskee rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien rekisteröitäväksi määräämistä, on tosiasiassa sidoksissa
väliintulijan esittämään ensimmäiseen vaatimuskohtaan, mikä on kirjattu suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.
1.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että sen aikaisempiin tavaramerkkeihin perustuvat väitteet olisi tullut hyväksyä (ks. edellä 7–14 kohta).
Se korostaa käyttävänsä näitä kuviomerkkejä kaikissa Nescafén pikakahvipakkauksissa, joita myydään Classic‑nimellä unionin
alueella yli 50 000 tonnia ja yli miljardin euron arvosta vuosittain.
Kantaja katsoo, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia.
Aikaisemmat tavaramerkit koostuvat kantajan mukaan seuraavien yhdeksän tekijän yhdistelmästä:
–        muki
–        muki on punainen
–        muki on sellaisessa asennossa, että sen sisältö voidaan havaita
–        mukissa on kahva
–        mukin sisäpinta on valkoinen
–        muki on täytetty kuumalla juomalla
–        mukista nousee höyryä
–        muki on asetettu kahvipapujen päälle
–        tausta on ruskean- ja kullatun oranssinvärinen, ja mukia ympäröi valokehä.
Aikaisempien tavaramerkkien yhdeksän osatekijää on kantajan mukaan toistettu täysin rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä.
Rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit ja aikaisemmat tavaramerkit ovat ulkoasultaan vahvasti samankaltaiset. Lisäksi yhtäältä
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 1 sisäpinta sekä rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 oikeanpuoleiset
osat ja toisaalta aikaisemmat tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samankaltaiset.
Kantajan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-120/41, Medion, 6.10.2005 antamassa tuomiossa (Kok., s. I-551) on katsottu,
että mikäli aikaisempi tavaramerkki on liitetty myöhempään tavaramerkkiin, tavaramerkit ovat samankaltaisia, kun niitä yhdistävällä
tekijällä on hallitseva asema myöhemmässä moniosaisessa tavaramerkissä.
Kantajan mukaan valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että aikaisemmilla tavaramerkeillä on vain vähäinen erottamiskyky.
Näillä tavaramerkeillä on kantajan mukaan päinvastoin niiden ominaispiirteisiin liittyvä vahva erottamiskyky. Lisäksi ne ovat
laajalti tunnettuja siitä riippumatta, että niitä käytetään yhdistämällä ne Nescafé ‑tavaramerkin kanssa.
SMHV ja väliintulija vaativat tämän kanneperusteen hylkäämistä.
SMHV katsoo, että valituslautakunta on katsonut perustellusti, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia. Aikaisemmilla
tavaramerkeillä on SMHV:n mukaan niiden ominaispiirteisiin liittyvä heikko erottamiskyky, ja kantajan esittämä näyttö ei osoita,
että ne olisivat saaneet vahvan erottamiskyvyn tai että niistä olisi tullut laajalti tunnettuja. SMHV väittää, että rekisteröitäväksi
haetuissa tavaramerkeissä mukin kuvaa on käytetty vain ”taustakoristeena” eikä sillä ole itsenäistä erottamiskykyä. Lisäksi
SMHV korostaa, että aikaisempia tavaramerkkejä ei ole toistettu täysin samanlaisina rekisteröidyiksi haetuissa tavaramerkeissä.
Myös väliintulija katsoo, että valituslautakunta on katsonut perustellusti, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia.
Väliintulija väittää, että toisin kuin aikaisemmat tavaramerkit, rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit sisältävät sanoja,
jotka ovat näiden tavaramerkkien hallitsevia osia. Haetun tavaramerkin nro 1 ja aikaisempien tavaramerkkien väliset erot ovat
SMHV:n mukaan sitäkin suurempia, koska kotkan kuvalla on vahva erottamiskyky ja se on rekisteröidyksi haetun tavaramerkin
nro 1 hallitseva kuvio-osa. Kun otetaan huomioon juoma-astian ja kahvipapujen kuvien laaja käyttö juomien myynninedistämisessä,
näiden kyseessä olevissa tavaramerkeissä esiintyvien kuvien väliset erot tulee katsoa merkittäviksi. Mukia ja kahvipapuja
esittävä kuva on kuvaileva eikä sillä ole rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä itsenäistä erottamiskykyä. Väliintulija
katsoo lisäksi, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Alustavat huomautukset
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara,
joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii
alakohta) nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan sellaisia tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty
ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää ja jotka ovat joko jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön
mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on
merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista ja palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä
yksittäistapauksessa, ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka
ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II‑2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tavaroiden vertailu
On katsottava, että valituslautakunta on todennut perustellusti riidanalaisissa päätöksissä (riidanalaisen päätöksen 28 kohta
asiassa T-5/08 ja riidanalaisten päätösten 27 kohta asioissa T-6/08 ja T-7/08), että kyseessä olevat tavarat ovat samanlaisia,
kuten edellä 3, 8, 10 ja 12 kohdasta ilmenee.
Valituslautakunta on kuitenkin katsonut, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia, joten asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen ehdoton edellytys ei täyty. Näin ollen on tutkittava, onko valituslautakunta katsonut
perustellusti, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia.
Merkkien vertailu
Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on riidanalaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden
osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat
osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran
kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri
yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tältä osin on huomautettava, että määritettäessä tavaramerkin erottamiskyvyn astetta on arvioitava kokonaisuutena sitä, missä
määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella
tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti
ja analogisesti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 22 kohta). Kun arvioidaan moniosaisen
tavaramerkin osan erottamiskykyä, sovelletaan samaa edellytystä, eli on arvioitava sitä, missä määrin tavaramerkin tämän osan
perusteella voidaan tunnistaa tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tietyn yrityksen tavaroiksi.
–       Kyseessä olevien tavaramerkkien osat, jotka on otettava huomioon merkkien vertailussa
Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi
moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin
syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että
kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita
yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. edellä 37 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida
yksin hallitsevan osatekijän perusteella (edellä 37 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06
P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin esimerkiksi silloin,
kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella
tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em.
asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).
Valituslautakunta on nyt esillä olevassa asiassa katsonut, että rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien hallitseva osa
on rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä nro 2 ja nro 3 sanaosa ”golden eagle” ja rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä
nro 1 sanaosa ”golden eagle” yhdessä kotkan kuvan kanssa. Valituslautakunta on todennut, että punainen muki ja kahvipavut
esiintyvät rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä yksinomaan koristeosina. Vaikka kuvio-osat muistuttavat toisiaan, kyseessä
olevat tavaramerkit eivät valituslautakunnan mukaan ole samankaltaisia, koska kuvio-osien välillä on eroja ja koska aikaisemmissa
tavaramerkeissä ei ole sanaosia.
Aluksi on tutkittava, ovatko valituslautakunnan yksilöimät osat rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien hallitsevia osia
ja ovatko rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien muut osat merkityksettömiä.
Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 1 osalta on todettava, että se koostuu pääasiallisesti seuraavista osista: kotkan
kuva, sanaosa ”golden eagle” tämän kotkan kuvan alla, kahvia sisältävä punainen muki, joka on asetettu kahvipapujen päälle
ja joka on sanaosan alapuolella, sekä tavaramerkin oikean alanurkan yli kulkeva punainen viiva.
On katsottava, että sanaosa ”golden eagle” yhdessä kotkan kuvan kanssa hallitsee rekisteröidyksi haettua tavaramerkkiä nro
1. Kuten valituslautakunta nimittäin on korostanut, kuluttajat käyttävät tavallisesti sanaosaa tunnistaakseen ja hankkiakseen
tavaran. Sanaosan koko ei myöskään ole merkityksetön. Kyse on lisäksi erittäin erottamiskykyisestä osasta, koska se on kyseessä
olevien tavaroiden kannalta mielikuvituksellinen. Sellaiselle kuluttajalle, jolla ei ole riittävää englannin kielen taitoa
ymmärtääkseen sanaosan merkityksen, tällä osalla on kuitenkin vahva erottamiskyky, sillä kuluttaja mieltää sen mielikuvituksellisena
osana, jolla ei ole konkreettista merkitystä. Myös kotkan kuvalla on vahva erottamiskyky kahvin ja kahvipohjaisten juomien
kuvailemisen kannalta, koska tällaista kuvaa ei voida pitää sellaisena, että se toisi mieleen kyseessä olevat tavarat.
Sitä vastoin rekisteröidyksi haetun tavaramerkin nro 1 alaosassa olevalla punaisen kahvipapujen päällä olevan mukin kuvalla
on kyseessä oleviin tavaroihin nähden heikko erottamiskyky. Punaisella mukilla ja kahvipavuilla ei näet voida katsoa olevan
selvää erottamiskykyä, koska ne tuovat mieleen kyseessä olevat tavarat (ks. vastaavasti lehmännahkan esityksestä maitoa ja
maitotuotteita varten asia T-153/03, Inex v. SMHV – Wiseman (Lehmännahkan esitys), tuomio 13.6.2006, Kok., s. II-1677, 36
kohta). On päinvastoin katsottava valituslautakunnan tavoin, että kyse on tavanomaisista osista. On nimittäin niin, että kun
on kysymys kahvin tai kahvipohjaisten juomien markkinoinnista, mukissa oleva, juotavaksi valmis kahvi sekä kahvipavut tulevat
luonnostaan mieleen.
Punaisesta kahvipapujen päällä olevasta mukista muodostuvan osan ei kuitenkaan voida katsoa olevan täysin merkityksetön rekisteröidyksi
haetusta tavaramerkistä nro 1 saatavan yleisvaikutelman kannalta. Vaikka tämä osa ei osoitakaan kyseessä olevien tavaroiden
kaupallista alkuperää niin hyvin kuin sanaosa ja kotkaa esittävä kuvio-osa, se täyttää kuitenkin noin puolet rekisteröidyksi
haetusta tavaramerkistä nro 1 eikä se ole täysin merkityksetön tästä merkistä saatavan yleisvaikutelman kannalta.
Rekisteröitäviksi haetuista tavaramerkeistä nro 2 ja nro 3 on todettava, että ne muodostuvat pääasiallisesti merkkien vasemmanpuoleisessa
osassa olevasta sanaosasta ”golden eagle deluxe”, oikeanpuoleisessa osassa olevasta kahvia sisältävästä punaisesta mukista
ja merkin alaosassa olevista kahvipavuista. Kuten edellä näet on todettu, tämä sanayhdistelmä on mielikuvituksellinen kyseessä
olevien tavaroiden kannalta, olipa se ymmärrettävä tai ei. Lisäksi kuluttaja on taipuvainen keskittymään sanaosaan eikä kuvio-osaan
tunnistaakseen ja hankkiakseen tavaran. Lisäksi rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 kuvio-osalla on
heikko erottamiskyky. Sitä ei kuitenkaan voida pitää täysin merkityksettömänä. Näitä kuviomerkkejä ei nimittäin voi pelkistää
niiden sanaosaan. Vaikka sanaosa on kirjoitettu isokokoisin kirjaimin, se kattaa vain osan kyseisten tavaramerkkien pinta-alasta.
Koska punaisesta mukista ja kahvipavuista muodostuvaa osaa ei voida pitää täysin merkityksettömänä rekisteröitäviksi haetuista
tavaramerkeistä saatavan yleisvaikutelman kannalta, kyseessä olevien merkkien välillä suoritettavaa vertailua ei voida rajoittaa
näiden tavaramerkkien hallitseviin osiin.
Aikaisemmista tavaramerkeistä on todettava, että ei ole myöskään olemassa osaa, joka hallitsisi näitä merkkejä siinä määrin,
että muut osat olisivat merkityksettömiä niistä saatavan yleisvaikutelman kannalta.
Edellä esitetystä seuraa, että kyseessä olevien merkkien välisen vertailun on perustuttava niistä saatavaan yleisvaikutelmaan,
eikä vertailua voida rajoittaa tiettyihin merkkien osiin.
–       Ulkoasun samankaltaisuus
Nyt esillä olevassa asiassa on ensin arvioitava rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien mukista ja kahvipavuista muodostuvan
osan ja aikaisempien tavaramerkkien samankaltaisuutta ja vertailtava sen jälkeen rekisteröitäviksi haettuja tavaramerkkejä
kokonaisuutena aikaisempien tavaramerkkien kanssa. Tältä osin on todettava, että mikään ei sulje pois mahdollisuutta arvioida
ensiksi kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuutta moniosaisen tavaramerkin osan valossa ja sen jälkeen tämän samankaltaisuuden
yleistä arviointia.
Rekisteröidyksi haetusta tavaramerkistä nro 1 on todettava, että tämän tavaramerkin alaosalle ja aikaisemmille tavaramerkeille
on yhteistä punaisen mukin, joka on sisäpuolelta valkoinen ja joka on asetettu kahvipapujen päälle, kuva. Lisäksi näissä molemmissa
tavaramerkeissä mukin kahva osoittaa oikealle, muki on täytetty kuumalla juomalla (ilmeisesti kahvilla) ja mukista nousee
höyryä. Myös näiden tavaramerkkien taustaväri on samankaltainen, sillä rekisteröidyksi haetun tavaramerkin nro 1 tausta on
oranssinvärinen, ja nrolla IR 726641 rekisteröidyssä aikaisemmassa tavaramerkissä mukia ympäröivä valokehä on myös oranssinvärinen.
Rekisteröidyksi haetusta tavaramerkistä nro 1 on lisäksi mahdollista erottaa eräänlainen mukia ympäröivä valokehä, vaikka
tämän valokehän reunat ovatkin epätarkemmat kuin nrolla IR 726641 rekisteröidyssä aikaisemmassa tavaramerkissä.
Rekisteröidyksi haetun tavaramerkin nro 1 alaosan ja aikaisempien tavaramerkkien välisistä eroista on todettava seuraavaa.
Kyseessä olevien tavaramerkkien välinen selvin ero on siinä, että aikaisemmissa tavaramerkeissä punaisen mukin ulkopintaa
koristaa kullattu raita, jota ei ole rekisteröidyksi haetun tavaramerkin nro 1 punaisessa mukissa. Lisäksi aikaisemmissa tavaramerkeissä
mukissa oleva kahvi on erittäin tummaa, melkein mustaa, kun taas rekisteröidyksi haetussa tavaramerkissä nro 1 se on vaaleanruskeaa.
Lisäksi toisin kuin aikaisemmissa tavaramerkeissä, rekisteröidyksi haetun tavaramerkin nro 1 oikeanpuoleisen alanurkan yli
kulkee punainen viiva.
Rekisteröidyiksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 osalta on todettava, että niille ja aikaisemmille tavaramerkeille
on yhteistä punaisen mukin, jonka sisäpinta on valkoinen, ja kahvipapujen kuva. Lisäksi kummassakin näistä tavaramerkeistä
muki on täytetty kuumalla juomalla (ilmeisesti kahvilla) ja mukista nousee höyryä. Myös tavaramerkkien taustavärit ovat samankaltaisia,
sillä rekisteröidyiksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 tausta on osin oranssin ja osin ruskeanvärinen aivan kuin nrolla
IR 726641 rekisteröidyssä aikaisemmassa tavaramerkissä.
Toisin kuin aikaisemmissa tavaramerkeissä, rekisteröidyiksi haetuissa tavaramerkeissä nro 2 ja nro 3 punaisen mukin ulkopuolta
ei kuitenkaan korista kullanvärinen viiva. Lisäksi on todettava, että rekisteröidyiksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro
3 ja aikaisempien tavaramerkkien välillä on eroja perspektiivin ja mukin näkyvän osan osalta. Aikaisemmissa tavaramerkeissä
muki nimittäin osoittaa oikealle, kun taas rekisteröidyiksi haetuissa tavaramerkeissä nro 2 ja nro 3 se osoittaa vasemmalle.
Lisäksi aikaisemmissa tavaramerkeissä melkein koko muki on näkyvissä, ja vain hyvin pieni osa siitä on peitetty kahvipavuilla,
joiden päälle muki on asetettu. Sitä vastoin rekisteröidyiksi haetuissa tavaramerkeissä nro 2 ja nro 3 ainoastaan mukin yläosa
on näkyvissä, ja kuva näyttää siltä, että se olisi leikattu kahvan keskikohdasta.
Lisäksi rekisteröidyiksi haetut tavaramerkit nro 2 ja nro 3 ovat suorakulmion muotoisia, ja niiden pituus on paljon suurempi
kuin niiden korkeus. Muki ei sijaitse näiden tavaramerkkien keskellä vaan oikeanpuoleisessa reunassa. Sitä vastoin nrolla
IR 633089 rekisteröity aikaisempi tavaramerkki on neliskulmainen ja nrolla IR 726641 rekisteröity aikaisempi tavaramerkki
on suorakulmion muotoinen, ja sen pituus on lyhyempi kuin sen korkeus. Nrolla IR 726641 rekisteröidyssä aikaisemmassa tavaramerkissä
muki sijaitsee tavaramerkin keskellä, ja se hallitsee suurta osaa pinta-alasta. Kahvipapujen ja taustan täyttämä pinta-ala
vaikuttaa suhteellisen pieneltä. Sitä vastoin rekisteröidyiksi haetuissa tavaramerkeissä nro 2 ja nro 3 punainen muki, joka
on asetettu oikeanpuoleiseen reunaan, ei täytä lähellekään suurta osaa pinta-alasta. Nrolla IR 633089 rekisteröidyssä aikaisemmassa
tavaramerkissä muki on asetettu keskelle kahvipapujen päälle. Kahvipavut täyttävät neljäsosan tämän tavaramerkin korkeudesta.
Rekisteröidyiksi haetuissa tavaramerkeissä nro 2 ja nro 3 kahvipavut peittävät puolestaan paljon suuremman osan pinta-alasta.
Heijastusvalosta, jonka kantaja on esittänyt yhtenä yhdeksästä aikaisempien tavaramerkkien osasta (ks. edellä 26 kohta), unionin
yleinen tuomioistuin toteaa, että rekisteröidyiksi haetuista tavaramerkeistä nro 2 ja nro 3 ei saa sellaista vaikutelmaa,
että mukia ympäröisi valokehä. Näistä tavaramerkeistä saa ennemminkin vaikutelman, että merkin vasemmanpuoleisessa reunassa
tausta on ruskeanvärinen ja että oikeanpuoleisessa reunassa ja keskellä oranssinvärinen.
Rekisteröidyksi haetusta tavaramerkistä nro 3 on todettava lisäksi, että mukissa oleva kahvi on väriltään vaaleanruskeaa,
kun se aikaisemmissa tavaramerkeissä on erittäin tummaa, melkein mustaa.
Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että aikaisempien tavaramerkkien ja rekisteröidyiksi haettujen tavaramerkkien osien, jotka
muodostuvat punaisesta mukista ja kahvipavuista, on katsottava olevan samankaltaisia.
Kyseessä olevista tavaramerkeistä saatavien yleisvaikutelmien vertailusta on huomautettava aluksi, että aikaisempien tavaramerkkien
osalla, joka muodostuu punaisen mukin ja kahvipapujen kuvasta, on vähäinen erottamiskyky, ja että rekisteröitäviksi haettujen
tavaramerkkien sanaosilla ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 1 kotkaa esittävällä kuvio-osalla on erittäin vahva
erottamiskyky.
Lisäksi oikeuskäytännön mukaan silloin, kun moniosainen tavaramerkki on muodostettu asettamalla rinnakkain osa ja toinen tavaramerkki,
tämä toinen tavaramerkki, vaikka se ei ole moniosaisen tavaramerkin hallitseva osa, voi säilyttää itsenäisen erottamiskyvyn
moniosaisessa tavaramerkissä. Tällaisessa tapauksessa moniosaista tavaramerkkiä ja toista tavaramerkkiä voidaan pitää samankaltaisina
(ks. vastaavasti edellä 28 kohdassa mainittu asia Medion, tuomion 30 ja 37 kohta). On todettava, että edellä 28 kohdassa mainitussa
asiassa Medion annetussa tuomiossa oli kysymys tilanteesta, jossa aikaisempi tavaramerkki oli siirretty samanlaisena myöhempään
tavaramerkkiin. On kuitenkin katsottava, että siinä tapauksessa, että aikaisempaa tavaramerkkiä ei ole siirretty samanlaisena
myöhempään tavaramerkkiin, on myös mahdollista, että kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia siksi, että aikaisempi tavaramerkki
ja myöhemmän tavaramerkin osa, jolla on itsenäinen erottamiskyky, ovat keskenään samankaltaisia.
Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava rekisteröidyksi haetusta tavaramerkistä nro 1, että kahvipapujen päällä olevan punaisen
mukin kuvasta muodostuvan osan ei voida katsoa olevan täysin merkityksetön tästä merkistä saatavan yleisvaikutelman kannalta
ja että tämä osa ja aikaisemmat tavaramerkit ovat samankaltaisia, ja siksi tätä tavaramerkkiä ja aikaisempia tavaramerkkejä
ei voida pitää keskenään täysin erilaisina. Koska kahvipapujen päälle asetetun punaisen mukin kuvasta muodostuvaa osaa ei
kuitenkaan ole otettu samanlaisena rekisteröidyksi haettuun tavaramerkkiin nro 1 ja koska tällä rekisteröidyksi haetun tavaramerkin
nro 1 osalla on vain vähäinen erottamiskyky, kun taas sanaosalla ja kotkan kuvasta muodostuvalla kuvio-osalla on vahva erottamiskyky,
tämän tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välisen ulkoasujen samankaltaisuuden on katsottava olevan vähäinen.
Myös rekisteröitäviksi haetuista tavaramerkeistä nro 2 ja nro 3 on todettava, että kahvipapujen päällä olevan punaisen mukin
kuvasta muodostuvan osan ei voida katsoa olevan täysin merkityksetön tästä merkistä saatavan yleisvaikutelman kannalta ja
että tämä osa ja aikaisemmat tavaramerkit ovat samankaltaisia, ja siksi tätä tavaramerkkiä ja aikaisempia tavaramerkkejä ei
voida pitää keskenään täysin erilaisina.
On kuitenkin korostettava, että edellä 54–57 kohdassa kuvattuja, aikaisempien tavaramerkkien ja rekisteröitäviksi haettujen
tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 punaisen mukin ja kahvipapujen kuvasta muodostuvan osan välisiä eroja ei voida jättää huomiotta.
Koska tällä rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 osalla on heikko erottamiskyky, kun taas niiden sanaosalla
on vahva erottamiskyky, näiden rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien tavaramerkkien ulkoasujen samankaltaisuuden
on katsottava olevan vähäinen.
Valituslautakunnan sen toteamuksen osalta, jonka mukaan punaisen mukin ja kahvipapujen kuvan väliset erot rekisteröitäviksi
haetuissa tavaramerkeissä ja aikaisemmissa tavaramerkeissä ovat erittäin merkittäviä, koska aikaisemmilla tavaramerkeillä
on heikko erottamiskyky (molempien riidanalaisten päätösten 26 kohta), on todettava seuraavaa.
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on yksi huomioon otettavista tekijöistä sekaannusvaaraa arvioitaessa (asia T-112/03,
L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 61 kohta ja asia T-134/06, Xentral v. SMHV – Pages
jaunes (PAGESJAUNES.COM), tuomio 13.12.2007, Kok., s. II-5213, 70 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 24 kohta). Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että on erotettava toisistaan aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyky, jonka perusteella tällaista tavaramerkkiä suojataan, ja moniosaisen tavaramerkin osan erottamiskyky,
jonka perusteella määräytyy se, miten hallitseva tämä osa on tästä tavaramerkistä saatavan yleisvaikutelman kannalta (asia
C-235/05 P, L’Oréal v. SMHV, määräys 27.4.2006, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka on totta, että moniosaisen
merkin osan erottamiskyky tulee tutkia jo merkkien välistä samankaltaisuutta arvioitaessa merkin hallitsevien osien määrittämiseksi,
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on yksi sekaannusvaaran yleisessä arvioinnissa huomioon otettavista tekijöistä. Aikaisempien
tavaramerkkien mahdollisesti heikkoa erottamiskykyä ei siis tarvitse ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun arvioidaan merkkien
samankaltaisuutta.
–       Lausuntatavan samankaltaisuus
Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole vertaillut kyseessä olevien merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta. Kantajan
mukaan se, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit sisältävät sanaosan, on tältä osin vailla merkitystä, koska ne sisältävät
punaisesta mukista ja kahvipavuista muodostuvan itsenäisesti erottamiskykyisen osan.
Tältä osin on riittävää todeta, että koska aikaisemmat tavaramerkit eivät sisällä sanaosaa, lausuntatavan vertailu ei kyseessä
olevien tavaramerkkien osalta ole tarpeen. Ei voida päätellä, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia
sen vuoksi, että kuluttaja käyttää kyseessä olevista tavaramerkeistä ilmaisuja ”punainen muki” ja ”kahvipavut”. Yleisö käyttää
nimittäin rekisteröitäviksi haettuihin tavaramerkkeihin viitatessaan niiden sanaosaa mutta ei kuvaile niiden kuvio-osaa.
–       Merkityssisällön samankaltaisuus
Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se ei ole vertaillut kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöä. Tältä
osin kantaja väittää, että yhtäältä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 1 alaosa ja rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien
nro 2 ja nro 3 oikeanpuoleiset reunat ja toisaalta aikaisemmat tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samanlaisia.
SMHV katsoo, että kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön erot ilmenevät selvästi, koska aikaisemmat tavaramerkit
eivät sisällä rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä olevaa tyypillistä kultaista kotkaa.
Tästä on todettava, että valituslautakunta ei todellakaan lausu riidanalaisissa päätöksissä nimenomaisesti kyseessä olevien
merkkien merkityssisällön samankaltaisuudesta. On myös syytä todeta, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin nro 1 alaosa
ja rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien nro 2 ja nro 3 oikeanpuoleiset osat muodostuvat, aivan kuten aikaisemmat tavaramerkit,
punaisesta kahvilla täytetystä mukista ja kahvipavuista.
On myös huomautettava, että rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien osalla, joka muodostuu kahvipapujen päällä olevan punaisen
mukin kuvasta, on heikko erottamiskyky, koska se tuo mieleen kyseessä olevat tavarat.
On katsottava, että kotkalla on puolestaan vahva erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden kannalta, koska sillä ei ole mitään
yhteyttä näihin tavaroihin (ks. edellä 43 kohta). On kuitenkin todettava, että kuluttaja, jolla ei ole riittävää englannin
kielen taitoa ymmärtääkseen sanan ”eagle” merkityksen, ei voi ymmärtää viittausta rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä
nro 2 ja nro 3 esiintyvään kotkaan.
Nyt käsiteltävässä asiassa ei siis voida kiistää sitä, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat merkityssisällöltään jossain
määrin samankaltaisia.
Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti riidanalaisissa päätöksissä
(riidanalaisen päätöksen 28 kohta asiassa T-5/08 ja riidanalaisten päätösten 27 kohta asioissa T-6/08 ja T-7/08), että kyseessä
olevat tavaramerkit eivät ole edes samankaltaisia. Koska on olemassa ulkoasua ja merkityssisältöä koskeva samankaltaisuus,
vaikkakin heikko, valituslautakunnan olisi pitänyt suorittaa riidanalaisia tavaramerkkejä koskeva sekaannusvaaran arviointi.
Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on tällä perusteella kumottava
ilman, että toista kanneperustetta tarvitsee tutkia.
2.
Vaatimus riidanalaisten päätösten muuttamisesta
Kantajan vaatimusten toisesta kohdasta, jossa vaaditaan unionin yleistä tuomioistuinta määräämään rekisteröitäviksi haettuja
tavaramerkkejä koskevat hakemukset hylättäviksi, on todettava seuraavaa.
On korostettava, että unionin yleisellä tuomioistuimella asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohta) nojalla oleva mahdollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä koskee lähtökohtaisesti vain tilanteita,
joissa asia on ratkaisukelpoinen, mikä edellyttää sitä, että unionin yleinen tuomioistuin voi sille esitettyjen todisteiden
perusteella tehdä päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV – Vétoquinol
(HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2787, 63 kohta). Tässä tilanteessa asia ei kuitenkaan ole ratkaisukelpoinen, sillä
valituslautakunta ei ole suorittanut riidanalaisissa päätöksissä sekaannusvaaran yleistä arviointia.
Näin ollen kantajan vaatimus riidanalaisten päätösten muuttamisesta on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Jos lisäksi hävinneitä asianosaisia on useita, saman artiklan mukaan
unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken.
Koska SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian, SMHV ja väliintulija on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut
kantajan vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)
on ratkaissut asiat seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 1.10.2007 tekemät päätökset
(asiat R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 ja R 1312/2006‑2) kumotaan.
2)
Kanteet hylätään muilta osin.
3)
SMHV ja Master Beverage Industries Pte Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Société
des produits Nestlé SA:n oikeudenkäyntikulut.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä maaliskuuta 2010.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.