CELEX: 62003TJ0215
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca denominativa comunitaria VIPS
Marca nacional denominativa anterior VIPS
Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94
Artículo 74 del Reglamento (CE) nº 40/94
Principio dispositivo
Derecho de defensa

Antecedentes del litigio
El 7 de febrero de 1997, Elleni Holding BV presentó una solicitud de marca comunitaria en la OAMI, en virtud del Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
La marca cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca solicitada») es el signo denominativo VIPS.
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9, 35 y 42 en el sentido del Arreglo
de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio
de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la siguiente descripción:
–        «ordenadores y programas de ordenador grabados en cintas y discos», de la clase 9;
–        «servicios de asesores en negocios comerciales; servicios en materia de análisis de datos registrados por ordenador», de la
clase 35;
–        «programación de ordenadores; servicios hoteleros, restauración (alimentación), cafés restaurantes», de la clase 42.
Mediante escrito de 23 de abril de 1999, dirigido a la OAMI, Elleni Holding restringió los servicios de la clase 42 designados
en su solicitud de marca comunitaria a los siguientes servicios: «programación de ordenadores destinados a servicios hoteleros,
restauración (alimentación), cafés restaurantes». Mediante escrito de 26 de abril de 1999, la OAMI aceptó esta limitación.
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
nº 46/99, el 14 de junio de 1999.
El 14 de septiembre de 1999, Sigla, S.A, formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94,
contra el registro de la marca solicitada.
La oposición se basaba en la marca denominativa de la demandante VIPS, registrada anteriormente en España para servicios de
la clase 42 del Arreglo de Niza correspondientes a la siguiente descripción: «servicios de procurar alimentos y bebidas preparadas;
restaurantes; autoservicios, cantina, bar, cafetería, servicios de hoteles» (en lo sucesivo, «marca anterior»). Sigla adujo
asimismo que la marca VIPS era notoriamente conocida en España, en el sentido del artículo 6
bis
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979
(Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 828, nº 11847, p. 108), para los «servicios de suministro de alimentos y bebidas listos para su consumo en restaurantes;
autoservicios, bares, cafeterías, explotación de establecimientos de venta al por menor de productos de consumo y regalos,
alimentación, papelería, libros, productos audiovisuales, material fotográfico, perfumería, productos de limpieza, ropa, juguetes
y software y suministro de servicios tales como alquiler de cintas de video y revelado fotográfico», conforme al artículo
8, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 40/94. La oposición se dirigió contra la totalidad de los productos y servicios
amparados por la solicitud de marca comunitaria.
Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los enumerados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94.
El 18 de febrero de 2000, Elleni Holding restringió, conforme al artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la lista
de los servicios incluidos en la clase 42 amparados por su solicitud de registro a los «servicios de programación de ordenadores
para servicios de hotel, restaurantes y cafés».
Mediante su resolución nº 2221/2000, de 28 de septiembre de 2000, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición
para los servicios de la clase 42 y la desestimó para los productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 35. En esencia,
la División de Oposición estimó que, puesto que los servicios protegidos por la marca anterior y los productos y servicios
a que se refería la marca solicitada eran distintos, no existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94, pese a la identidad de los signos en conflicto. No obstante, la División de Oposición
consideró que el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento era aplicable a los servicios comprendidos en la clase 42, debido
a que, por un lado, la demandante había demostrado que su marca anterior VIPS era notoria en el mercado español y, por otro
lado, la marca solicitada podía aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca anterior o perjudicar a ésta, habida
cuenta de la relación existente entre los dos tipos de servicios en cuestión
El 22 de noviembre de 2000, Elleni Holding interpuso un recurso, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94,
contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 1 de abril de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 3 de abril
siguiente, la Tercera Sala de Recurso estimó el recurso de Elleni Holding y anuló la resolución de la División de Oposición.
En esencia, la Sala de Recurso consideró que la demandante había acreditado la notoriedad de su marca anterior en España,
pero no había justificado los motivos por los que la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo
o de la notoriedad de la marca anterior o sería perjudicial para éstos. Por tanto, al no haber demostrado una de las premisas
obligatorias del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, dicho artículo no podía aplicarse al caso de autos. Por
otra parte, la Sala de Recurso estimó que no procedía examinar las alegaciones formuladas por la demandante en su escrito
de contestación al recurso de Elleni Holding relativas a la aplicación, en el caso de autos, del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94, puesto que dicho recurso se basaba únicamente en el artículo 8, apartado 5, de este Reglamento y,
por tanto, su objeto no podía ser ampliado por la demandante en sus observaciones en el escrito de contestación ante la Sala
de Recurso. Ésta era la única conclusión válida a menos que la demandante formulara un recurso autónomo, según las modalidades
y dentro de los plazos establecidos en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, dirigido a que se anulara parcialmente la resolución
de la División de Oposición.

Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita del Tribunal de Primera Instancia que:
–        Desestime el recurso, en cuanto se refiere al motivo basado en la violación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
–        Condene en costas a la demandante.
En lo que atañe al motivo del recurso basado en la violación del derecho de defensa y del principio dispositivo con arreglo
al artículo 74 del Reglamento nº 40/94, la OAMI se remite al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, sin formular
una pretensión precisa.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos. El primer motivo, planteado con carácter principal, se basa en la
violación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. El segundo motivo, formulado con carácter subsidiario, se basa
en la violación del derecho de defensa y del principio dispositivo a que se refiere el artículo 74 de dicho Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la violación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94
Alegaciones de las partes
En primer lugar, la demandante rebate la afirmación de la Sala de Recurso según la cual no formuló ninguna alegación ni presentó
ninguna prueba acerca de los hechos invocados, es decir, el riesgo de perjuicio que para la marca anterior suponía el uso
de la marca solicitada o el aprovechamiento que ésta obtendría indebidamente de la marca anterior. A este respecto, la demandante
se remite a extractos de sus observaciones escritas ante la División de Oposición, de los días 11 de febrero y 17 de mayo
de 2000, así como a sus observaciones ante la Sala de Recurso en la contestación al recurso de Elleni Holding.
Según la demandante, de estos extractos se desprende que su oposición, en la medida en que se basaba en el artículo 8, apartado
5, del Reglamento nº 40/94, se apoyaba en las siguientes consideraciones: primeramente, la demandante ha conseguido que su
marca anterior sea reconocida por el público español como una marca de prestigio y calidad y existe un riesgo de que se produzca
una traslación a los productos de Elleni Holding de las «representaciones» positivas asociadas por los consumidores a dicha
marca anterior. Asimismo, la demandante ha realizado importantes inversiones en publicidad y promoción de sus servicios para
la proyección e implantación de su marca, de las que puede aprovecharse indebidamente la marca solicitada. Además, Elleni
Holding no aportó ninguna prueba que demostrase la legitimidad del uso de la marca solicitada. Por último, el riesgo de que
la marca solicitada se apropie del prestigio, de la reputación y la fama de la marca anterior se ve reforzado por la proximidad
de los ámbitos mercantiles en los que operarían los servicios a que se refiere la marca solicitada. De ello se deduce, a su
juicio, que en el presente caso se cumplen las exigencias para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
En segundo lugar, la demandante observa que, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 44 de la resolución impugnada,
la utilización, en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, de una forma condicional («si […] se aprovechara indebidamente
[…] o fuere perjudicial […]»), indica que basta un juicio de simple probabilidad, basado en un análisis de tipo lógico‑deductivo,
para acreditar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.
A su juicio, en efecto, no se exige una prueba material de la existencia de un aprovechamiento indebido, desde el momento
en que el signo impugnado aún no ha podido ser registrado. Según la demandante, este planteamiento ya fue admitido y expuesto
por la Tercera Sala de Recurso en su resolución de 25 de abril de 2001 (asunto HOLLYWOOD, nº R‑283/1999‑3).
En tercer lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso se equivocó al considerar que la División de Oposición basó su
apreciación en cuanto a la existencia del riesgo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en la
mera conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto. Afirma que la División de Oposición tomó en consideración
dicha conexión a los exclusivos efectos de verificar la concurrencia del citado riesgo. Según la demandante, las instancias
de la OAMI reconocen el riesgo de asociación entre los productos designados por los signos en conflicto como un factor de
refuerzo de la posibilidad de que exista un aprovechamiento indebido a partir de la marca anterior, como demuestran la resolución
nº 1219/1999 de la División de Oposición, de 15 de noviembre de 1999, y la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la
OAMI en el asunto HOLLYWOOD, mencionada en el apartado precedente.
En cuarto lugar, la demandante considera que la interpretación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 que efectúa
en el presente caso la Sala de Recurso es contraria a las disposiciones de los artículos 61 y siguientes de dicho Reglamento
y a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, (BABY‑DRY) (T‑163/98, Rec.
p. II‑2383), apartado 43. A este respecto, la demandante considera que, si la Sala de Recurso tenía alguna duda sobre la posición
de la demandante, la Sala debería haberla instado a aclararla, conforme al artículo 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.
En quinto y último lugar, la demandante invoca ante el Tribunal de Primera Instancia las resoluciones nº 531/2000 y nº 621/2001
de la División de Oposición de la OAMI, que, a su juicio fueron dictadas en asuntos similares y confirman el planteamiento
de la demandante en el presente asunto en cuanto a la interpretación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
La OAMI estima que tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso obraron correctamente al apreciar, por un lado,
que los signos en conflicto eran idénticos y, por otro lado, que la demandante había probado que su marca invocada en oposición
había adquirido notoriedad en España para los «servicios de procurar alimentos y bebidas preparadas; restaurantes; autoservicios,
cantina, bar, cafetería», comprendidos en la clase 42.
En su opinión, además, la Sala de Recurso actuó correctamente al considerar que la prueba de que la marca solicitada se aprovecharía
indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sería perjudicial para éstos, en el sentido
del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, podía basarse en probabilidades. No obstante, como afirmó la Sala de
Recurso, la demandante no presentó, ni en sus observaciones ante la División de Oposición, los días 11 de febrero y 17 de
mayo de 2000, ni en su escrito de observaciones en contestación al recurso de Elleni Holding, alegaciones convincentes que
probasen tal riesgo. La OAMI considera, por tanto, que la Sala de Recurso no cometió ningún error en su análisis sobre la
aplicación, en el presente caso, del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
La OAMI admite que la referencia de la demandante, en sus observaciones de 11 de febrero de 2000 ante la División de Oposición,
a sus inversiones en actividades promocionales, conducentes a un amplio conocimiento de su marca invocada en oposición, constituye
un elemento útil para acreditar la notoriedad de esta última. No obstante, a su juicio, la demandante no explicó de qué manera
dicho elemento estaba relacionado con la solicitud de registro presentada por Elleni Holding. En cuanto a la alegación de
la demandante basada en que Elleni Holding no había demostrado la existencia de una justa causa para el uso de la marca solicitada,
la OAMI subraya que corresponde a la propia demandante, como parte opuesta al registro de la marca solicitada, presentar elementos
objetivos que permitan deducir que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 era de aplicación en el caso examinado.
La OAMI señala que suscribe la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la conexión invocada por la demandante entre
los servicios designados, respectivamente, por la marca anterior y por la solicitada no era, en sí misma, suficiente para
deducir la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido de la marca anterior o de perjuicio para ésta. A este respecto,
la OAMI observa que, según la propia demandante, la conexión entre los servicios designados por los signos en conflicto sólo
es un elemento que puede reforzar la probabilidad de tal riesgo. Pues bien, al no haberse probado en absoluto la existencia
de este riesgo, no puede hablarse de un refuerzo del riesgo en cuestión.
Además, según la OAMI, la limitación por Elleni Holding de los servicios de la clase 42 designados por la marca solicitada
(véase el apartado 9
supra)
demuestra tanto la ausencia de intención, por su parte, de aprovecharse indebidamente de la marca anterior, como la improbabilidad
de un riesgo de perjuicio para la marca anterior por el uso de la marca solicitada.
Por último, en lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso debería haberla instado a aclarar
su posición sobre la existencia de dicho riesgo, la OAMI responde que la Sala de Recurso no puede ser considerada responsable
de las carencias de la oposición de la demandante. Según la OAMI, la Sala de Recurso se limita, conforme al artículo 74 del
Reglamento nº 40/94, a examinar los motivos invocados por las partes en el procedimiento de oposición y cualquier indicación
suya a una de ellas acerca de la falta de un elemento de hecho o de Derecho perjudicaría a los intereses de la otra parte
y, por tanto, constituiría una violación del principio de contradicción que es aplicable al procedimiento
inter partes
ante la OAMI.
En cualquier caso, la OAMI señala que Elleni Holding ya había invocado, en su escrito de 3 de enero de 2001, que contenía
los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso, la inexistencia de alegaciones de la demandante que pudieran acreditar
que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior
o sería perjudicial para éstos. Por tanto, en su opinión, la demandante no puede aducir que ignoraba esta alegación, a la
que, de hecho, respondió en su escrito de contestación al recurso de Elleni Holding.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Procede, en primer lugar, recordar que, a tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, «además, mediando oposición
del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica
o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los
que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida
en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que
se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad
de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».
El texto de la disposición mencionada se refiere a una marca solicitada para productos o servicios no idénticos a los designados
por la marca anterior o no similares. No obstante, en el marco de una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del
artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo
es básicamente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Justicia estimó que, habida
cuenta de la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva,
no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor
en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos
o servicios no similares. En otros términos, según la interpretación del Tribunal de Justicia, en caso de uso de un signo
para productos o servicios idénticos o similares, la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al
menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de
enero de 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec. p. I‑389, apartados 24 a 26, y de 23 de octubre de 2003, Adidas‑Salomon y Adidas Benelux,
C‑408/01, Rec. p. I‑12537, apartados 19 a 22).
Por tanto, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse, por analogía, en el sentido de que puede
ser invocado en apoyo de una oposición formulada tanto en contra de una solicitud de marca comunitaria referida a productos
y servicios no idénticos a los designados por la marca anterior y no similares como en contra de una solicitud de marca comunitaria
relativa a productos idénticos a los de la marca anterior o similares.
Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 se desprende igualmente que su aplicación está sujeta a los
siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, la existencia
de una notoriedad de la marca anterior invocada en oposición y, en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso
sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca
anterior o fuere perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que
dicha disposición no resulte aplicable [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI
– Spa‑Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, apartado 30].
Para delimitar mejor el riesgo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, procede señalar que la
primera función de una marca consiste indudablemente en una «función de origen» (véase el séptimo considerando del Reglamento
nº 40/94). No obstante, una marca también actúa como un medio de transmisión de otros mensajes relativos, en especial, a las
cualidades o características particulares de los productos o servicios que designa, o a las imágenes y sensaciones que proyecta,
como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud. En este sentido, la marca posee
un valor económico intrínseco autónomo distinto del de los productos o servicios para los que se registra. Los mensajes que
transmite en particular una marca notoriamente conocida o que se asocian a ella le confieren un valor importante y digno de
protección, tanto más cuanto que, en la mayoría de los casos, la notoriedad de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones
considerables por parte de su titular. Por ello, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 garantiza la protección
de una marca notoriamente conocida frente a cualquier solicitud de marca idéntica o similar que pudiera ser perjudicial para
su imagen, aunque los productos o servicios designados por la marca solicitada no sean análogos a aquellos para los que se
registró la marca anterior notoriamente conocida.
En lo que atañe, concretamente, al tercer requisito enumerado en el apartado 34
supra,
procede dividir su análisis en tres tipos de riesgo distintos, a saber, que el uso sin justa causa de la marca solicitada,
en primer lugar, perjudicara al carácter distintivo de la marca anterior, en segundo lugar, perjudicara a la notoriedad de
la marca anterior o, en tercer lugar, se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca
anterior [sentencia SPA‑FINDERS, citada en el apartado 34
supra,
apartados 43 a 53; véanse igualmente, por analogía, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó
la sentencia Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, citada en el apartado 32
supra
(Rec. p. I‑12540), puntos 36 a 39]. Habida cuenta del tenor literal del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94,
basta que exista uno solo de los tipos de riesgo mencionados para que esta disposición resulte aplicable. De este modo, el
tercer requisito acumulativo enunciado en el apartado 34
supra
se descompone en tres tipos de riesgo a los que dicho requisito se refiere alternativamente.
Por lo que respecta, en primer lugar, al perjuicio que el uso sin justa causa de la marca solicitada puede suponer para el
carácter distintivo de la marca anterior, tal perjuicio puede producirse desde el momento en que la marca anterior ya no logra
provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada (sentencia SPA‑FINDERS, citada
en el apartado 34
supra,
apartado 43). Así, dicho riesgo se refiere a la «dilución» o al «menoscabo gradual» de la marca anterior a través de la dispersión
de su identidad y presencia en la conciencia del público (conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó
la sentencia Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, citadas en el apartado 36
supra,
punto 37).
No obstante, el riesgo de dilución parece, en principio, menos elevado si la marca anterior consiste en un término que, en
virtud de un significado propio, está muy extendido y se usa con frecuencia, independientemente de la marca anterior compuesta
del término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por parte de la marca
solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior. Así, en la sentencia SPA‑FINDERS, citada en el apartado 34
supra,
apartado 44, el Tribunal de Primera Instancia estimó que, puesto que el término «spa» se empleaba frecuentemente para designar,
por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa‑Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia
como baños turcos o saunas, el riesgo de que otra marca que incluyera el elemento denominativo «Spa» pudiera perjudicar al
carácter distintivo de la marca SPA era pequeño.
Seguidamente, en lo que atañe al perjuicio que el uso sin justa causa de la marca solicitada podría infligir a la notoriedad
de la marca anterior, procede señalar que tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales
se usa la marca solicitada producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado
(sentencia SPA‑FINDERS, citada en el apartado 34
supra,
apartado 46). Este riesgo de perjuicio puede producirse, en particular, cuando dichos productos o servicios poseen una característica
o cualidad que puede ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior notoriamente conocida, debido a
su identidad o similitud con la marca solicitada.
Por último, el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior por el
uso sin justa causa de la marca solicitada comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido
de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre (sentencia SPA‑FINDERS, citada en el apartado 34
supra,
apartado 51). En otras palabras, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características
proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte
facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida.
Este último tipo de riesgo debe distinguirse del riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94. Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión se define como el riesgo de que el público
pueda creer que los productos o servicios designados por la marca solicitada proceden de la misma empresa que los de la marca
anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre
de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, apartado 25; véanse también, por analogía,
las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 29, y de 22
de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 17]. En cambio, en los casos a que se refiere
el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece
un vínculo entre ambas, pero no las confunde (véase, por analogía, la sentencia Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, citada en
el apartado 32
supra,
apartado 29). Por tanto, la existencia de un riesgo de confusión no es un requisito para la aplicación de esta disposición
(véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 20).
Sobre la base de las consideraciones precedentes, la diferencia entre el riesgo de un aprovechamiento indebido, en el sentido
del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, y el riesgo de confusión podría resumirse de la siguiente manera: existe
un riesgo de confusión cuando el consumidor pertinente pude resultar atraído por el producto o servicio designado por la marca
solicitada considerando que se trata de un producto o servicio de la misma procedencia comercial que el designado por la marca
anterior idéntica a la marca solicitada o similar. En cambio, el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada
se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor,
sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca comercial
en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica a una marca anterior
notoria o similar.
En segundo lugar, procede examinar cuáles son los elementos que el oponente, titular de una marca anterior notoriamente conocida,
debe invocar en apoyo del motivo de oposición recogido en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
A este respecto, debe recordarse que, conforme al artículo 74, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento
sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limita a los medios alegados y a las solicitudes
presentadas por las partes. Esta disposición se ha interpretado en el sentido de que las instancias de la OAMI, incluida la
Sala de Recurso, al resolver sobre un procedimiento de oposición, sólo pueden fundar su resolución en los motivos de denegación
relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte
en relación con dichos motivos [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI – LHS
(UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, apartado 32; de 22 de junio de 2004, Ruiz‑Picasso y otros/OAMI – DaimlerChrysler
(PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, apartado 28].
Sin embargo, también se ha declarado que la limitación de la base fáctica del examen efectuado en el procedimiento de oposición
no excluye que se tomen en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes durante el procedimiento,
hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente
accesibles (sentencia PICARO, citada en el apartado 44
supra,
apartado 29).
Además, es preciso señalar que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no persigue impedir el registro de toda
marca idéntica a otra notoria o similar a ésta. Tal disposición tiene especialmente como objetivo permitir que el titular
de una marca anterior notoria se oponga al registro de marcas que puedan ser perjudiciales para la notoriedad o carácter distintivo
de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de esta notoriedad o carácter distintivo. A este respecto, es
necesario precisar que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva
y actual. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir
prima facie
que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético (sentencia SPA FINDERS,
citada en el apartado 34
supra,
apartado 40).
La existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un requisito esencial para la aplicación del
artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. En efecto, las vulneraciones a las que se refiere esta disposición, cuando
se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, en virtud
del cual el público interesado relaciona ésta con aquélla, es decir, establece un vínculo entre ambas (sentencia SPA FINDERS,
citada en el apartado 34
supra,
apartado 41). La existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores
pertinentes en cada caso (véase, por analogía, la sentencia Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, citada en el apartado 32
supra,
apartados 29 y 30). A este respecto, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más
fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14
de septiembre de 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, apartado 30).
De las consideraciones precedentes se deduce que el oponente que pretenda acogerse al motivo de denegación relativo a que
se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe indicar la marca anterior que invoca en oposición y probar
la supuesta notoriedad de ésta. En vista de las consideraciones de la sentencia General Motors, citada en el apartado 47
supra
(apartado 30), aplicables por analogía en el presente caso, es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada
en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético
de perjuicio causado a la marca invocada en oposición o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada
sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos. No obstante, no
cabe presumir que éste sea siempre el caso. En efecto, es posible que, a primera vista, no parezca que la marca solicitada
pueda crear uno de los tres tipos de riesgo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 para la marca
anterior notoriamente conocida, pese a su identidad o semejanza a ésta. En tal caso, la oposición debe desestimarse por infundada,
a menos que pueda demostrarse tal riesgo futuro y no hipotético de perjuicio o aprovechamiento indebido sobre la base de otros
elementos, que incumbe al oponente invocar y probar.
En el presente caso, es preciso señalar, en primer lugar, que la Sala de Recurso no cuestionó la conclusión de la División
de Oposición según la cual los signos en conflicto eran idénticos. Además, la Sala de Recurso desestimó las alegaciones de
Elleni Holding relativas a la insuficiencia de la prueba aportada por la demandante respecto a la notoriedad de su marca anterior
en España y, al igual que la División de Oposición, admitió la existencia de tal notoriedad para los siguientes servicios
de la clase 42: «Servicios de procurar alimentos y bebidas preparadas; restaurantes; autoservicios, cantina, bar, cafetería»
(resolución impugnada, apartado 31).
La Sala de Recurso consideró, por tanto, que la demandante había satisfecho dos de los tres requisitos para la aplicación
del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. No obstante, estimó que la demandante no había presentado ninguna alegación
o prueba que pudiera acreditar que el uso de la marca solicitada usurparía la notoriedad de la marca anterior o sería perjudicial
para ésta (resolución impugnada, apartado 47). A este respecto, la Sala de Recurso señaló que, contrariamente a lo que afirmaba
la resolución de la División de Oposición, el único elemento pertinente invocado en este sentido por la demandante, es decir,
la existencia de una mera conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto, no era suficiente (resolución
impugnada, apartado 46). Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que procedía desestimar la oposición formulada por
la demandante, dado que no se cumplía uno de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
Por consiguiente, la resolución impugnada debe entenderse en el sentido de que la Sala de Recurso no pudo determinar, en el
presente caso, la existencia del riesgo de que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo
o de la notoriedad de la marca anterior o fuese perjudicial para los mismos, pese a la identidad de los signos en conflicto
y a la notoriedad de la marca anterior.
De ello se deduce que, para apreciar la legalidad de la resolución impugnada, debe examinarse si existía, en el caso de autos,
al menos uno de los tres tipos de riesgo enunciados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. A efectos de este
examen, procede comprobar primeramente si la demandante, aparte de la conexión supuestamente existente entre los servicios
designados por las dos marcas en conflicto, invocó ante las instancias de la OAMI otros elementos que pudieran ser tenidos
en cuenta por la Sala de Recurso para la apreciación de los riesgos de que se trata.
En su demanda, la demandante se refiere, en este contexto, al considerable esfuerzo publicitario realizado por ella para la
promoción de sus servicios y la proyección e implantación de su marca anterior. No obstante, es preciso señalar que este elemento
sólo es pertinente para probar la existencia de la notoriedad de la marca anterior, que la resolución impugnada admitió. En
cambio, dicho esfuerzo publicitario no puede por sí mismo probar la existencia del riesgo de que el uso de la marca solicitada
se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuese perjudicial para los
mismos, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, y, por tanto, es irrelevante en el presente caso.
La demandante aduce, asimismo, el hecho de que el público español reconoce la marca anterior como «de prestigio y calidad».
En su demanda, la demandante cita, en el mismo contexto, un extracto de sus observaciones de 11 de febrero de 2000 ante la
División de Oposición, en las que se refería a una publicidad sistemática de la marca anterior «junto a la calidad acreditada
de los correspondientes bienes y servicios». En esas mismas observaciones, la demandante aludía también a «pruebas del prestigio
y de la notoriedad» (evidence of the prestige and reputation) de su marca anterior.
El Tribunal de Primera Instancia señala que, en esas observaciones, la demandante describía los restaurantes VIPS como establecimientos
caracterizados por un horario muy amplio (desde la mañana hasta las 3 horas), abiertos todos los días de la semana, incluidos
domingos y festivos, con una restauración casi continua y basada en un menú común a todos los restaurantes. Asimismo, la demandante
reproducía diversos extractos de artículos de prensa o de libros, de los que se deducía que el público español percibía los
VIPS como lugares relativamente informales y de esparcimiento, particularmente atractivos para los jóvenes, en los que se
podía procurar alimentos y hacer compras a cualquier hora.
Además, los restaurantes VIPS se mencionaban entre otras cadenas de comida rápida muy conocidas, o en contraste con restaurantes
de calidad, en particular en los siguientes extractos:
–        «Tal vez pasear desde Moncloa hasta la Plaza de España, observando al pasar los McDonald’s, VIPS y Pan’s & Company».
–        «Se había elegido cuidadosamente un restaurante de calidad para los distinguidos invitados, pero Willy Banks y Al Verter sólo
querían hamburguesas. Ya ha pasado algún tiempo, pero las cosas no han cambiado. El año pasado, Maurice Greene celebró su
récord del mundo saliendo a comer hamburguesas a la una de la madrugada en un VIPS […]».
–        «En cuanto a restaurantes, habrá un VIPS y un Burger King».
A este respecto, procede señalar que, si bien determinadas marcas de cadenas de comida rápida gozan de una indudable notoriedad,
no proyectan, en principio y salvo prueba en contrario, la imagen de un prestigio especial o de una elevada calidad, pues
el sector de la comida rápida se asocia preferentemente a otras cualidades, como la rapidez y la disponibilidad y, en cierta
medida, la juventud, dado que muchos jóvenes frecuentan este tipo de establecimientos.
Habida cuenta de estas consideraciones, las referencias vagas y no fundamentadas de la demandante, en sus observaciones ante
la División de Oposición, al «prestigio y [a la] reputación» o a la «reconocida calidad» de los productos y servicios ofrecidos
en un restaurante VIPS no constituyen la invocación de una imagen de prestigio o de calidad particularmente elevada, supuestamente
asociada a su marca anterior VIPS. En efecto, la demandante parece confundir, tanto en sus observaciones ante la OAMI como
en su demanda, el concepto de notoriedad de una marca con su eventual prestigio o sus cualidades particulares. Ahora bien,
no cabe presumir que toda marca notoria proyecta, por el mero hecho de su notoriedad, una imagen de prestigio o de calidad
superior. De ello se deduce que la resolución impugnada hizo bien en no tener en cuenta el prestigio supuestamente asociado
a la marca anterior.
Si hubiera de entenderse que la referencia de la demandante, en su demanda, al prestigio particular de su marca anterior constituye
la invocación, por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, de este hecho, sería preciso recordar que el recurso
ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso
de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo
de 2003, Alcon/OAMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, apartado 61; de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI
(Calandra), T‑128/01, Rec. p. II‑701, apartado 18, y de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN),
T‑129/01, Rec. p. II‑2251, apartado 67]. Para efectuar este control, debe tenerse en cuenta el marco fáctico y jurídico del
litigio planteado ante la Sala de Recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI
(Pastilla ovoide), T‑194/01, Rec. p. II‑383, apartado 16; de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI – Trucco (Starix),
T‑311/01, Rec. p. II‑4625, apartado 70]. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de este nuevo elemento de hecho,
puesto que su examen por el Tribunal de Primera Instancia sobrepasaría el marco fáctico de la resolución impugnada [véase,
en este sentido, la sentencia Starix, antes citada, apartado 73, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de
junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, apartados 46 y 47].
Por último, la demandante aduce la falta de prueba por parte de Elleni Holding en cuanto a la existencia de una justa causa
para el uso de la marca solicitada. No obstante, es preciso señalar a este respecto que el examen de la existencia de al menos
uno de los tres tipos de riesgo a que se refieren los requisitos tercero y último para la aplicación del artículo 8, apartado
5, del Reglamento nº 40/94 debe lógicamente preceder a la apreciación de las eventuales «justas causas». Si se comprueba que
no existe ninguno de estos tres tipos de riesgo, no cabe impedir el registro y el uso de la marca solicitada, de modo que,
en tal caso, la existencia o inexistencia de justa causa para el uso de la marca solicitada carece de relevancia.
De las anteriores consideraciones se desprende que la Sala de Recurso obró correctamente al estimar, en la resolución impugnada,
que el único elemento pertinente invocado por la demandante en apoyo del motivo de denegación relativo a que se refiere el
artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 consistía en la conexión entre los servicios designados por las dos marcas
en conflicto. Por tanto, es preciso comprobar si la Sala de Recurso procedió correctamente al considerar que este elemento
no era suficiente para probar la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo que se han descrito y que esta disposición
recoge.
Por lo que respecta, en primer lugar, al riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo
de la marca anterior, en otras palabras, al riesgo de «dilución» y de «menoscabo gradual» de esta marca, tal como se explica
en los apartados 37 y 38
supra,
procede señalar que el término «VIPS» es la forma que adopta en plural, en lengua inglesa, la sigla VIP (en inglés «Very
Important Person», es decir, «Persona Muy Importante»), que es de uso amplio y frecuente tanto en el plano internacional como
en el plano nacional para designar a personalidades célebres. En estas circunstancias, el riesgo de que el uso de la marca
solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior resulta limitado.
Tal riesgo resulta tanto menos probable en el presente caso cuanto que la marca solicitada se refiere a servicios de «programación
de ordenadores destinados a servicios hoteleros, restauración (alimentación), cafés restaurantes», dirigidos a un público
especial y, necesariamente, más restringido, a saber, los propietarios de dichos establecimientos. Esto significa que, si
se admite su registro, la marca solicitada únicamente será conocida, mediante su uso, por un público relativamente restringido,
lo que ciertamente disminuye el riesgo de dilución o de menoscabo gradual de la marca anterior a través de la dispersión de
su identidad y presencia en la conciencia del público.
Estas consideraciones no quedan desvirtuadas por la conexión supuestamente existente entre los servicios designados por las
dos marcas en conflicto, invocada por la demandante. En efecto, como acertadamente señaló la Sala de Recurso en el apartado
46 de la resolución impugnada, la conexión de que se trata no es relevante en el presente contexto, ya que la dilución de
la identidad de una marca notoria no depende de la similitud entre los productos y servicios designados por dicha marca y
los designados por la marca solicitada.
De ello se deduce que la resolución impugnada constata correctamente la inexistencia de un riesgo de dilución del carácter
distintivo de la marca anterior por el uso de la marca solicitada.
En segundo lugar, es preciso examinar el riesgo de perjuicio que el uso de la marca solicitada supondría para la notoriedad
de la marca anterior. Como se ha expuesto en el apartado 39
supra,
se trata del riesgo de que la asociación de la marca anterior notoria con productos o servicios designados por la marca solicitada
idéntica o similar lleve a una degradación o menoscabo de la marca anterior, debido a que los productos o servicios designados
por la marca solicitada tengan características o cualidades particulares que puedan ejercer una influencia negativa sobre
la imagen de la marca anterior.
A este respecto, es preciso señalar que los servicios designados por la marca solicitada no presentan ninguna característica
o cualidad que permita considerar probable que se cause un perjuicio de este tipo a la marca anterior. La demandante no ha
invocado, y aún menos probado, ninguna característica o cualidad de esta naturaleza. La mera existencia de una conexión entre
los servicios designados por las marcas en conflicto no es suficiente ni determinante. Es cierto que la existencia de tal
conexión refuerza la probabilidad de que el público, ante la marca solicitada, piense también en la marca anterior. No obstante,
esta circunstancia, por sí misma, no es suficiente para disminuir el poder de atracción de la marca anterior. Tal resultado
sólo puede producirse si se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presentan características o cualidades
potencialmente perjudiciales para la notoriedad de la marca anterior. Ahora bien, en el presente caso, tal prueba no se presentó.
Por consiguiente, la Sala de Recurso obró correctamente al concluir que no existía riesgo de perjuicio para la notoriedad
de la marca anterior.
Por último, procede examinar el riesgo de que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo
o de la notoriedad de la marca anterior. Según se ha indicado en los apartados 40 a 42
supra,
este riesgo debe distinguirse del riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, puesto que, en el caso del riesgo en cuestión enunciado en el apartado 5 del mismo artículo, el público no confundirá
necesariamente las marcas en conflicto.
A este respecto, debe señalarse que la alegación según la cual el público relevante para la marca solicitada sería proclive
a adquirir las aplicaciones informáticas designadas por esta marca, considerando que proceden de los conocidos restaurantes
VIPS o que éstos las usan, se incluye en el marco de la apreciación de un eventual riesgo de confusión, a que se refiere el
motivo de denegación relativo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y no el del apartado 5 del mismo
artículo. La demandante invocó efectivamente el riesgo de confusión en apoyo de su oposición, pero éste fue rechazado por
la División de Oposición y la resolución impugnada no lo sometió a un nuevo examen, lo cual impugna la demandante mediante
su segundo motivo, examinado más adelante.
En cambio, el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior sólo podría
existir si el público pertinente, sin confundir la procedencia de los servicios designados por las marcas en conflicto, experimentara
una atracción particular hacia las aplicaciones de Elleni Holding por el mero hecho de que éstas se amparan en la anterior
marca notoria VIPS.
Sin embargo, en el presente caso, no existe ningún elemento que pueda demostrar el riesgo mencionado en el anterior apartado.
Como acertadamente señaló la Sala de Recurso, la conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto no es,
por sí sola, suficiente. En efecto, admitir que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo
o de la notoriedad de la marca anterior, aun a falta de un riesgo de confusión en cuanto a la procedencia comercial de los
servicios de que se trata, requiere la prueba de una asociación de la marca solicitada con cualidades positivas de la marca
anterior idéntica, que podrían dar lugar a una explotación evidente y un beneficio indebido por parte de la marca solicitada.
Pues bien, dado que la demandante no expone las características particulares de que goza su marca anterior ni la manera en
que éstas podrían facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada, las características habitualmente
asociadas a una marca notoria de una cadena de comida rápida, mencionadas en el apartado 57
supra,
no pueden considerarse, por sí mismas, susceptibles de beneficiar a servicios de programación de ordenadores, aun cuando
se destinen a hoteles o restaurantes.
Ello es tanto más exacto cuanto que los servicios designados por la marca solicitada representan una inversión importante
para los propietarios de los hoteles, restaurantes y demás establecimientos de este tipo a los que se dirigen dichos servicios.
En efecto, parece poco probable que la identidad entre la marca que designa estos servicios y una marca anterior notoria ejerza,
por sí misma, una influencia importante en la opción de este público restringido y relativamente especializado por unas aplicaciones
informáticas u otras del mercado. Es mucho más probable que la elección se efectúe teniendo en cuenta otros factores más sustanciales
y determinantes, como el coste de cada aplicación ofrecida, sus prestaciones y sus capacidades informáticas.
De las anteriores consideraciones se desprende que la resolución impugnada hizo lo correcto al excluir igualmente el riesgo
de que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.
Por otra parte, es preciso recordar, respecto a los tres tipos de riesgo que se han analizado anteriormente, que la propia
demandante admite, en sus escritos (véase el apartado 21
supra),
que la conexión alegada entre los servicios designados por las dos marcas en conflicto sólo sirve para «verificar» la existencia
de un riesgo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. La demandante reconoce, por tanto, que este
riesgo debe determinarse sobre la base de otros elementos y únicamente quedaría corroborado o reforzado por la conexión entre
los servicios de que se trata. No obstante, como acaba de exponerse, en el presente caso no existen en absoluto esos otros
elementos.
Tampoco puede prosperar la alegación de la demandante basada en los artículos 61 y siguientes del Reglamento nº 40/94 y en
la sentencia BABY‑DRY, citada en el apartado 22
supra,
apartado 43. Por un lado, en dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia estimó que de las disposiciones de los artículos
61 y 62 del Reglamento nº 40/94, así como del sistema general de este último, se deducía que la Sala de Recurso no podía limitarse
a rechazar una nueva argumentación de la parte que había interpuesto el recurso basándose únicamente en que tal argumentación
no había sido expuesta ante la instancia inferior, sino que estaba obligada, bien a entrar a resolver el fondo de esta cuestión,
o bien a devolver el asunto a la instancia inferior. Pues bien, en el presente caso, la demandante que, por lo demás, no es
la parte que formuló el recurso ante la Sala de Recurso, ni siquiera alega haber presentado una nueva argumentación ante esta
Sala, que ésta hubiera rechazado tomar en consideración.
Por otro lado, el artículo 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 establece que, «durante el examen del recurso, la sala
de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará,
sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes».
Contrariamente a lo que aduce la demandante, esta disposición no impone a la Sala de Recurso la obligación de instar a las
partes a completar sus propios escritos y documentos ante ella.
Por último, en lo que atañe a las resoluciones de las instancias de la OAMI en otros asuntos que la demandante invoca, cabe
precisar que, si bien no cabe excluir que las partes invoquen tales resoluciones a los meros efectos de proporcionar al Tribunal
de Primera Instancia una fuente de inspiración para su interpretación de las disposiciones pertinentes [véanse, en este sentido,
las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2005, Cargo Partner/OAMI (CARGO PARTNER), T‑123/04,
Rec. p. II‑3979, apartado 68, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec.
p. II‑4891, apartado 20], no es menos cierto que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse
únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, de modo que la mera violación,
por parte de una Sala de Recurso de la OAMI, de la práctica decisoria de las instancias de esta última, no puede constituir
un motivo que justifique la anulación de esta resolución [sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2005,
BioID/OAMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, apartado 47; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002,
Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, apartado 31; BUDMEN, citada en el apartado
supra,
apartado 61, y de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, apartado 39].
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar por infundado el primer motivo invocado por la demandante.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación del derecho de defensa y del principio dispositivo a que se refiere el artículo
74 del Reglamento nº 40/94
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Sala de Recurso vulneró su derecho de defensa así como el principio dispositivo a que se refiere
el artículo 74 del Reglamento nº 40/94, al negarse a examinar sus alegaciones relativas a la aplicación, en el presente caso,
del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, expuestas en el escrito de contestación al recurso de Elleni Holding.
Según la demandante, en los procedimientos contradictorios ante la OAMI, el efecto devolutivo del procedimiento de recurso
ante la Sala de Recurso viene limitado, en virtud del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, por el escrito de recurso y por
las pretensiones de las partes. Pues bien, en el presente caso, del escrito de recurso presentado por Elleni Holding se desprende
que el recurso se formulaba contra la totalidad de la resolución dictada por la División de Oposición. Además, en sus observaciones
ante la Sala de Recurso, la demandante dejó constancia de su discrepancia en relación con el rechazo de la División de Oposición
a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, respecto a los servicios de la clase 42, pero
no adujo nada respecto al rechazo de su oposición en relación con las clases 9 y 35.
En consecuencia, a su juicio, el objeto del recurso consistía en el examen de la aplicación, en la oposición de la demandante,
del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94, en relación con los servicios de la clase 42. En su opinión,
un posible error de Elleni Holding, que no limitó su recurso ante la Sala de Recurso únicamente a las partes de la resolución
de la División de Oposición que le eran desfavorables, no podía ser solventado de oficio por la Sala de Recurso. Si esta última
tenía dudas al respecto, debería haberse dirigido a la parte recurrente para obtener una aclaración, conforme a lo dispuesto
en la regla 49 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas
de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1).
La demandante considera que su postura queda corroborada por la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 23
de enero de 2001 (asunto R 158/2000‑3), a la que se refiere el apartado 23 de la resolución impugnada, así como por la resolución
de la misma Sala de 3 de julio de 2000 (asunto R 198/1999‑3), que, supuestamente, reconocieron que las observaciones de la
parte recurrida pueden dar lugar a la ampliación del objeto del litigio, cuando exista aceptación de la parte recurrente.
Con carácter preliminar, la OAMI señala que, en su contestación al recurso de Elleni Holding ante la Sala de Recurso, la demandante
solicitaba la desestimación del recurso y la confirmación de la denegación del registro de la marca solicitada. En apoyo de
su pretensión, la demandante formulaba alegaciones dirigidas, por un lado, a refutar las de Elleni Holding sobre la violación
del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, por otro lado, a afirmar que el artículo 8, apartado 1, letra b), de
dicho Reglamento debería haberse aplicado igualmente en el presente caso.
La OAMI sostiene que no existe ninguna disposición que permita a la otra parte ante la Sala de Recurso formular pretensiones
o motivos autónomos en su escrito de contestación. Ante la inexistencia de tal disposición, la Sala de Recurso consideró,
en el caso de autos, que la parte cuyas pretensiones no habían sido estimadas en su totalidad por una instancia inferior de
la OAMI debía interponer un recurso autónomo ante la Sala de Recurso para impugnar la parte de la resolución controvertida
que le perjudicaba.
Según la OAMI, esta situación es distinta de la que existe ante el Tribunal de Primera Instancia puesto que, en virtud del
artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las partes en el procedimiento
ante la Sala de Recurso distintas de la actora pueden formular, ante el Tribunal de Primera Instancia, pretensiones dirigidas
a revocar o anular la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados
en éste. La OAMI se refiere igualmente, con carácter ilustrativo, a determinadas disposiciones del Derecho español que tienen
un efecto similar al del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento. No obstante, señala que las Salas de Recurso
de la Oficina Europea de Patentes, con una regulación similar al Reglamento nº 40/94, adoptan un posición análoga a la adoptada
por la resolución impugnada.
La OAMI plantea los siguientes elementos de análisis, en lo que atañe a la posición adoptada por la Sala de Recurso: en primer
lugar, se remite al artículo 58 del Reglamento nº 40/94, conforme al cual las resoluciones dictadas en un procedimiento son
recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. Según la OAMI, a la luz del mencionado
precepto, podría albergarse alguna duda respecto a la admisibilidad de un recurso de la demandante dirigido contra la resolución
de la División de Oposición, teniendo en cuenta que ésta había satisfecho las pretensiones de la demandante. Si la demandante
no pudiera interponer un recurso autónomo contra la resolución de la División de Oposición, la posición adoptada por la Sala
de Recurso podría menoscabar el derecho de defensa de la demandante, en la medida en que la resolución de la División de Oposición
que estima las pretensiones de la demandante se anula sin que la Sala de Recurso se pronuncie respecto a otro motivo definitivamente
desestimado por la División de Oposición.
Por lo demás, le parece exagerado a la OAMI que una parte que ha visto satisfechas sus pretensiones deba interponer un recurso
contra la desestimación de una de sus alegaciones, únicamente con el fin de salvaguardarse en el supuesto de la hipotética
interposición de un recurso por la otra parte cuyas pretensiones fueron desestimadas.
En segundo lugar, la OAMI considera que las observaciones de la demandante ante la Sala de Recurso no tenían la finalidad
de interponer un recurso con un objeto diferente, sino únicamente oponerse a las pretensiones de Elleni Holding ante dicha
instancia, con el fin de disminuir el riesgo de revocación de la resolución de la División de Oposición. De este modo, el
examen de la alegación de la demandante basada en la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
no habría podido tener como resultado una
reformatio in peius
de la resolución de la División de Oposición.
En tercer lugar, la OAMI estima necesario analizar la posición adoptada por la Sala de Recurso sobre el efecto devolutivo
del recurso, previsto en el artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, así como sobre el principio dispositivo contemplado
en el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento.
En cuarto lugar, la OAMI señala que en cualquier sistema jurisdiccional, las facultades del órgano superior se encuentran
más limitadas que las de la instancia anterior que adopta las decisiones cuya legalidad se controla. Pues bien, a su juicio,
la posición adoptada por la Sala de Recurso en el presente caso, apreciada a la luz de las disposiciones del artículo 134,
apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, implicaría que el Tribunal de Primera Instancia
posee unas facultades para la determinación del objeto del litigio superiores a las de la Sala de Recurso, lo cual, según
la OAMI, resultaría, como mínimo, extraño.
Por consiguiente, la OAMI se remite al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia en lo que respecta a la resolución
del segundo motivo invocado por la demandante y estima que, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia decidiese
acoger dicho motivo, el asunto debería ser devuelto a la Sala de Recurso para resolver sobre la aplicación del motivo de denegación
relativo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
El Tribunal de Primera Instancia recuerda, con carácter preliminar, que, aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida
para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, en cambio, no está obligada a defender sistemáticamente
todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen ni a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos
interpuestos contra tales resoluciones y puede, en particular, remitirse al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia,
si bien formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al propio Tribunal de Primera Instancia [sentencias
del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845,
apartados 34 y 36; de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑4633, apartado 22,
y de 1 de febrero de 2006, Dami/OAMI – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T‑466/04 y T‑467/04, Rec. p. II-0000, apartados
30 y 31].
Es preciso señalar a continuación que, al alegar, en el marco del presente motivo, una violación de su derecho de defensa
y del principio dispositivo, la demandante cuestiona en realidad la legalidad de la resolución impugnada basándose en que
la Sala de Recurso no examinó el motivo de oposición relativo a la existencia de un riesgo de confusión, como supuestamente
debería haber hecho por el efecto devolutivo del procedimiento de recurso. Por tanto, procede comprobar si la postura adoptada
por la Sala de Recurso se ajusta a las obligaciones que le incumben en el marco de su examen de la resolución de la División
de Oposición objeto del recurso de que conocía.
Procede recordar que, conforme al artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, examinado el fondo del recurso, la Sala
de Recurso se pronunciará sobre el recurso y podrá, al hacerlo, «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución
impugnada», es decir, en el presente caso, pronunciarse sobre la oposición desestimándola o declarándola fundada, confirmando
o anulando en esa medida la resolución impugnada. Se deduce de este modo del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94
que, al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición,
tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.
Pues bien, en el supuesto de que la Sala de Recurso considere infundado uno de los motivos de denegación invocados por el
oponente y estimados por la División de Oposición en su resolución, el nuevo examen completo del fondo de la oposición mencionado
en el apartado precedente implica necesariamente que la Sala de Recurso habrá de examinar también, antes de anular la resolución
de la División de Oposición, si es posible, eventualmente, estimar la oposición sobre la base de otro motivo de denegación
relativo, invocado por el oponente ante la División de Oposición, pero desestimado o no examinado por ésta.
De ello se deduce que, en el presente caso, la Sala de Recurso, tras concluir que la División de Oposición se había equivocado
al estimar el motivo de denegación relativo previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, respecto a los
servicios pertenecientes a la clase 42, estaba obligada a reexaminar el otro motivo de denegación invocado por la demandante
en apoyo de su oposición, es decir, el referido al riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, antes
de anular la resolución de la instancia inferior.
Contrariamente a la afirmación que figura en la resolución impugnada, el mencionado examen por parte de la Sala de Recurso
del motivo de denegación relativo basado en el riesgo de confusión no habría ampliado el objeto del recurso, puesto que el
recurso ante la Sala de Recurso tiene la finalidad de provocar un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por
lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho (véase el apartado 96
supra).
Por otra parte, esta misma solución se imponía en el presente caso sobre la base de las siguientes consideraciones. Del artículo
8 del Reglamento nº 40/94 se desprende que todos los motivos de denegación relativos previstos en dicho artículo conducen
al mismo resultado, es decir, la denegación del registro de la marca solicitada. Por tanto, basta que uno solo de los diferentes
motivos de denegación relativos invocados en un procedimiento de oposición sea fundado para que se estime la pretensión del
oponente dirigida a que no se registre la marca solicitada. En estas circunstancias, la División de Oposición, cuando llega
a la conclusión de que uno de los motivos de denegación invocados por la oponente es fundado, puede limitar el examen de la
oposición a ese único motivo, que es suficiente para fundamentar una resolución que estime la oposición.
Ciertamente, no cabe excluir que la División de Oposición decida asimismo examinar y, en su caso, desestimar, los demás motivos
de denegación relativos invocados por el oponente, como ocurrió en el presente caso. Sin embargo, esta parte de la motivación
de su resolución no constituye el apoyo necesario de la parte dispositiva que estima la oposición, que se basa, de manera
suficiente en Derecho, en el motivo de denegación relativo acogido. Ni siquiera cabe hablar de una desestimación parcial de
la oposición, pues se estima íntegramente la pretensión del oponente.
En este supuesto, tampoco cabe hablar de una acumulación de oposiciones distintas formuladas por el oponente, algunas de las
cuales son desestimadas por la División de Oposición tras la estimación de una de ellas. La percepción según la cual cada
motivo de denegación relativo invocado por el oponente debe considerarse una oposición distinta es contraria al tenor literal
del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, que establece que, «por el motivo de que procede denegar el registro
con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición […]». Además, la economía procesal ante la OAMI exige que las oposiciones
no se multipliquen inútilmente y se opone igualmente, por tanto, a la percepción de que una oposición basada en varios motivos
de denegación es, en realidad, un haz de varias oposiciones distintas.
Las anteriores consideraciones quedan confirmadas por la parte dispositiva de la resolución de la División de Oposición en
el presente caso, que enuncia simplemente, en el punto 1, que, por lo que respecta a la clase 42, se estima la oposición,
sin hacer en absoluto referencia a una desestimación parcial de la oposición o a una desestimación de otra oposición relativa
a la misma clase.
En estas circunstancias, el examen de la oposición de la demandante no podía terminar, en lo que atañe a la clase 42, con
la resolución impugnada, mediante la cual la Sala de Recurso se limita a anular la resolución de la División de Oposición.
Esta anulación tuvo por efecto que el procedimiento de oposición, en cuanto se refiere a dicha clase, siguiera pendiente y
debiera concluir mediante una segunda resolución que la desestimara o bien la estimara.
Conforme al artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, esta segunda resolución debía adoptarla la propia Sala de Recurso,
sin perjuicio de una eventual devolución del asunto a la División de Oposición por parte de dicha Sala. Pues bien, como ya
se ha indicado, tal devolución sería sin duda superflua en el presente caso, por cuanto la División de Oposición ya se había
pronunciado igualmente sobre el motivo de denegación relativo basado en el riesgo de confusión. Esta postura de la División
de Oposición obedece, evidentemente, al interés en evitar, por razones de economía procesal, una devolución del asunto a dicha
instancia por la Sala de Recurso, en caso de que se anulara su resolución.
Por tanto, la conclusión de la Sala de Recurso, según la cual no se cumplían en el presente caso los requisitos para la aplicación
del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, no basta por sí sola para acarrear la desestimación de la oposición para
los servicios de la clase 42. Para llegar a tal resultado, era necesario que la Sala de Recurso suscribiese la apreciación
de la División de Oposición sobre el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, lo cual implicaba forzosamente el
reexamen de dicho riesgo.
Pues bien, por un lado, la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, se negó expresamente a examinar el motivo de denegación
relativo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, no adoptó o confirmó el razonamiento
de la División de Oposición sobre este motivo. Por otro lado, la parte dispositiva de la resolución impugnada se limita a
anular la resolución de la División de Oposición y no indica ni el destino reservado a la oposición ni que el asunto se devuelve
a la División de Oposición.
De cuanto precede se desprende que, al no examinar el mencionado motivo de denegación relativo, invocado por la demandante
en tiempo útil y reiterado en su contestación al recurso de Elleni Holding, la Sala de Recurso incumplió las obligaciones
que le incumben en el marco del examen del recurso.
Dicha Sala, en la resolución impugnada, se basó en una premisa errónea, al considerar que tal examen requería la interposición
por la demandante de un recurso autónomo contra la resolución de la División de Oposición. Puesto que, a tenor del artículo
58 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones dictadas en un procedimiento son recurribles por cualquiera de las partes cuyas
pretensiones no hayan sido estimadas, la demandante no estaba legitimada, en el presente caso, para formular un recurso contra
la resolución de la División de Oposición, en la medida en que se refería al registro de la marca solicitada para los servicios
de la clase 42. Tal como se ha señalado en los apartados 100 a 102
supra,
esta resolución, al estimar la oposición y denegar el registro de la marca solicitada para los servicios de esta clase, estimó
enteramente las pretensiones de la demandante.
En este contexto, la inexistencia, según señala la OAMI, entre las disposiciones del Reglamento nº 40/94 relativas al recurso
ante las Salas de Recurso, de una disposición análoga a la del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento no
es pertinente, puesto que la Sala de Recurso estaba obligada, en las circunstancias del caso, a examinar el otro motivo de
denegación relativo invocado ante la División de Oposición, pero desestimado por ella, incluso aunque no existiera una petición
expresa del oponente en este sentido.
De cuanto precede se desprende que debe estimarse el segundo motivo. Por tanto, procede anular la resolución impugnada, sin
que el Tribunal de Primera Instancia sustituya a la OAMI en cuanto a la apreciación del motivo de denegación relativo basado
en el riesgo de confusión, que corresponde efectuar a la OAMI.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En el presente caso, debe señalarse que, aunque la OAMI se haya remitido al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia
en lo que atañe al segundo motivo, que ha sido estimado, procede condenarla al pago de las costas en que ha incurrido la demandante,
puesto que la resolución impugnada procede de su Sala de Recurso (véase, en este sentido, la sentencia BIOMATE, citada en
el apartado 94
supra,
apartado 97).
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
decide:
1)
Anular la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
de 1 de abril de 2003 (asunto R 1127/2000‑3).
2)
Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) al pago de las costas en que ha incurrido
la demandante.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 2007.
El Secretario

El Presidente
E. Coulon

M. Vilaras
*
Lengua de procedimiento: español.