CELEX: 62002CJ0404
Znamke
Direktiva 89/104/EGS
Člen 3(1)(b)
Znamka, sestavljena iz razširjenega družinskega imena
Razlikovalni učinek
Vpliv člena 6(1)(a) na presojo

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 3(1)(b) in 6(1)(a) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra
1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL L 40, str. 1).
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Nichols plc (v nadaljevanju: Nichols), družbo s sedežem v Združenem kraljestvu,
in Registrar of Trade Marks (uradom za registracijo znamk) glede zavrnitve registracije razširjenega družinskega imena kot
znamke za določene proizvode.

Pravni okvir
Člen 2 Direktive 89/104/EGS z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“ določa:
„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi
imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja
lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“
Člen 3 te direktive z naslovom „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“ določa:
„1.      Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:
(a)      znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;
(b)      znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
[…]“
Člen 6 z naslovom „Omejitev učinkov znamke“ določa:
„1.      Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu
(a)      lastnega imena in naslova;
[…]
ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
[…]“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
Nichols je na Registrar of Trade Marks vložil prijavo za registracijo družinskega imena „Nichols“ kot znamke, predvsem za
prodajne avtomate ter prehrambene proizvode in pijačo, ki se običajno prodajajo s temi avtomati.
Z odločbo z dne 11. maja 2001 je Registrar of Trade Marks, ugodil prošnji v zvezi s prodajnimi avtomati, vendar jo je zavrnil
v preostalem.
Navedel je, da je družinsko ime „Nichols“, skupaj z enakozvočno obliko „Nicholls“ in edninsko obliko „Nichol“, razširjeno
v Združenem kraljestvu, glede na to, kolikokrat se pojavi v londonskem telefonskem imeniku.
Tako družinsko ime, če se nanaša na prehrambene proizvode in pijačo, ne zmore označiti, da ti izvirajo iz enega podjetja.
Ob upoštevanju zadevnih dejavnosti in morebitne velikosti trga za te proizvode bi moralo biti družinsko ime „Nichols“ omogočeno
uporabljati tudi drugim proizvajalcem in dobaviteljem. Tako je bolj malo verjetno, da javnost meni, da na temu trgu obstaja
le en gospodarski subjekt, ki deluje pod omenjenim družinskim imenom. Posledično je znamka, sestavljena iz tega družinskega
imena, brez slehernega razlikovalnega učinka za prehrambene proizvode in pijačo.
Nasprotno, ko gre za prodajne avtomate, naj bi bil trg bolj določen in na njem deluje manj gospodarskih subjektov. Znamka
se za te proizvode torej lahko registrira.
Nichols se je na odločbo z dne 11. maja 2001 pritožil na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
To sodišče navaja, da United Kingdom Trade Marks Registry (urad Združenega kraljestva za registracijo znamk) meni, da je biti
treba pri registraciji imen in predvsem razširjenih družinskih imen previden, da se prvemu prosilcu ne bi podelila nepoštena
prednost. Na splošno je omenjeni urad manj pripravljen sprejeti registracijo, bolj ko je družinsko ime razširjeno, ne da bi
se dokazalo, da je to ime dejansko pridobilo razlikovalni učinek. Omenjeni urad upošteva tako število proizvodov in storitev
kot število oseb, ki imajo podobno ali enako ime in ki bi lahko bile zaradi registracije prizadete.
Predložitveno sodišče meni, da se pojavlja vprašanje, ali bi bilo treba šteti, da je dokaj razširjeno družinsko ime brez slehernega
razlikovalnega učinka, dokler tega učinka ne bi pridobilo z uporabo.
Meni, da je treba upoštevati omejitev učinkov znamke iz člena 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS, če se nanaša na to, da tretja
oseba uporablja lastno ime. Meni, da večji ko je morebitni obseg te omejitve, manj registracija pomeni oviro za zadevne osebe.
Tako bi bilo treba preučiti, v kolikšni meri so omejitve iz člena 6 Direktive 89/104/EG upoštevne, ko se ugotavlja razlikovalni
učinek prijavljene znamke.
V zvezi s tem se predložitveno sodišče sprašuje, ali se člen 6(1)(a) uporablja zgolj za imena fizičnih oseb ali tudi za imena
družb. Med drugim se sprašuje, kaj pomeni izraz „dobri običaji“, ki ga uporablja ta določba.
Glede na to je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odločilo, da prekine odločanje in da Sodišču v
predhodno odločanje predloži vprašanja:
„1)      Pod katerimi pogoji, če sploh, je treba zavrniti registracijo znamke (torej ‚znaka‘, ki izpolnjuje pogoje iz člena 2 Direktive
89/104/EGS), ki je sestavljena iz enega samega družinskega imena, zato ker je sama po sebi ‚brez slehernega razlikovalnega
učinka‘ v smislu člena 3(1)(b) Direktive?
2)      Predvsem, ali se za tak znak, preden pridobi razlikovalni učinek z uporabo,
a)      mora ali
b)      lahko zavrne registracija, če gre za razširjeno družinsko ime v državi članici, v kateri se zahteva registracija blagovne
znamke, ali če gre za razširjeno družinsko ime v eni ali več drugih državah članicah?
3)      V primeru pritrdilnega odgovora na drugo vprašanje, točka (a) ali (b), ali je primerno, da se nacionalni organi za odločitev
o zadevi oprejo na domnevna pričakovanja povprečnega potrošnika v zvezi z zadevnimi proizvodi/storitvami v državi članici,
pri čemer se upošteva običajnost družinskega imena, vrsta zadevnih proizvodov/storitev in razširjenost (ali nerazširjenost)
uporabe družinskih imen na zadevnem trgu?
4)      Ali je za ugotovitev, ali je družinsko ime ‚brez slehernega razlikovalnega učinka‘ v smislu člena 3(1)(b) Direktive, pomembno,
da so učinki registracije blagovne znamke omejeni v skladu s členom 6(1)(a)?
5)      Če je tako,
a)      ali je treba besedo ‚ime‘ iz člena 6(1)(a) Direktive razumeti tako, da zajema družbo ali firmo, in
b)      kaj pomeni ‚dobrimi poslovnimi običaji‘; predvsem, ali se ta izraz uporablja, kadar
i)      tožena stranka v praksi ne zavaja javnosti z uporabo lastnega družinskega imena ali kadar
ii)      tožena stranka s tem povzroči zgolj nenamerno zmedo?“

Prva štiri vprašanja
S prvimi štirimi vprašanji, ki jih je treba preučiti skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, pod katerimi pogoji
se mora v okviru člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS presojati obstoj ali neobstoj razlikovalnega učinka znamke, ki jo sestavlja
družinsko ime, predvsem kadar je to družinsko ime razširjeno, in ali okoliščina, da so v skladu s členom 6(1)(a) te direktive
učinki registracije znamke omejeni, vpliva na to presojo.

Stališča, predložena Sodišču
Nichols meni, da se registracije znamke ne sme zavrniti zgolj zato, ker gre za razširjeno družinsko ime. Navaja arbitrarnost
merila v sporu v glavni stvari, ki je število družinskih imen v londonskem telefonskem imeniku. Družinska imena ne smejo biti
predmet posebnega obravnavanja, ki bi bilo strožje od tistega, ki je pridržan drugim znakom, ki lahko sestavljajo znamko.
Tako kot druge znake jih je treba registrirati, če omogočajo razlikovanje proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija,
glede na izvor. Ob presoji obstoja razlikovalnega učinka bi bilo treba upoštevati člen 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS.
Grška in francoska vlada ter Komisija prav tako menijo, da je treba družinska imena, četudi razširjena, obravnavati kot preostale
kategorije znakov ob upoštevanju zadevnih proizvodov ali storitev in zaznavanja upoštevne javnosti, ki se nanaša na nalogo
znamke kot označbe izvora.
Vlada Združenega kraljestva meni, da je zelo malo verjetno, da razširjeno družinsko ime označuje zgolj proizvode ali storitve
podjetja, ki zahteva registracijo omenjenega družinskega imena kot znamke. Znamke, ki ne označuje izključno proizvodov ali
storitev določenega podjetja, ni mogoče registrirati, ker ne bi bila v skladu z določbami člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS.
V tem primeru ne bi izpolnila naloge označbe izvora. Upoštevati bi bilo treba predvidena pričakovanja povprečnega potrošnika
v zvezi z znamko. Elementi, ki bi se jih lahko upoštevalo, bi lahko vključevali običajnost družinskega imena, število podjetij,
ki dobavljajo proizvode ali storitve zadevne vrste, in uporabo ali neuporabo razširjenih imen na zadevnem gospodarskem področju.
Francoska vlada in vlada Združenega kraljestva ter Komisija menijo, da člen 6(1)(a) Direktive 89/104/EGS nima vpliva na presojo
razlikovalnega učinka, ki se opravi v okviru člena 3(1)(b) te direktive.

Odgovor Sodišča
Člen 2 Direktive 89/104 vsebuje seznam, v katerem so – kot opredeljuje sedma uvodna izjava te direktive – našteti primeri
znakov, ki lahko sestavljajo znamko, pod pogojem, da je z njimi mogoče razlikovati blago ali storitve enega podjetja od blaga
ali storitev drugega, to pomeni, da lahko izpolnijo nalogo znamke kot označbe izvora. Ta seznam izrecno omenja „osebn[a] imen[a]“.
V smislu člena 3(1)(b) Direktive 89/104 je treba razlikovalni učinek znamke po eni strani presojati glede na proizvode ali
storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani zaznavanje upoštevne javnosti (glej sodbi z dne 18. junija
2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točke 59 in 63, in z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel, C-218/01,
Recueil, str. I-0000, točka 50).
V zvezi s tem zadevna določba ne razlikuje med znaki različne vrste (glej v tem smislu sodbo z dne 8. aprila 2003 v zadevi
Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 42, in glede enake določbe v členu 7(1)(b) Uredbe 40/94
Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str.1) sklep z dne 28. junija 2004 v zadevi Glaverbel proti UUNT,
C-445/02 P, ZOdl, str. I-0000, točka 21).
Merila za presojo razlikovalnega učinka znamk, ki jih sestavlja osebno ime, so torej enaka kot tista, ki se uporabljajo za
druge kategorije znamk.
Splošnih strožjih meril presoje, ki na primer izhajajo iz:
–        vnaprej določenega števila oseb z enakim imenom, od katerega naprej se za to ime lahko šteje, da je brez slehernega razlikovalnega
učinka,
–        števila podjetij, ki dobavljajo proizvode ali storitve take vrste, kot so tiste iz zadevne prijave za registracijo, in
–        razširjenosti ali nerazširjenosti uporabe družinskih imen na zadevnem gospodarskem področju,
se ne more uporabiti za te znamke.
Razlikovalni učinek znamke, ne glede na to, kateri kategoriji pripada, mora biti predmet konkretne presoje.
V okviru te se seveda lahko zdi, na primer, da zaznavanje zadevne javnosti ni nujno enako za vse kategorije in da je tako
lahko težje ugotoviti razlikovalni učinek znamk določenih kategorij, kot znamk drugih kategorij (glej predvsem zgoraj navedeno
sodbo Henkel, točka 52, glede člena 7(1)(b) Uredbe 40/94 sodbo z dne 29. aprila 2004 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT,
C-468/01 P do C‑472/01 P, ZOdl, str. I-0000, točka 36, in zgoraj navedeni sklep v sodbi Glaverbel proti UUNT, točka 23].
Kljub temu velike težave, ki se – odvisno od primera – pojavijo pri konkretni presoji razlikovalnega učinka določenih znamk,
ne upravičujejo predpostavke, da so te znamke
a priori
brez slehernega razlikovalnega učinka ali da ga lahko pridobijo le z uporabo v skladu s členom 3(3) Direktive 89/104/EGS.
Razširjeno družinsko ime lahko, tako kot tudi izraz iz vsakdanjega jezika, izpolni nalogo označbe izvora znamke in je tako
lahko razlikovalno za zadevne proizvode ali storitve, dokler ne naleti na druge razloge za zavrnitev, kot so ti iz člena 3(1)(b)
Direktive 89/104, na primer generičnost ali opisnost znamke ali obstoj prejšnje pravice.
Registracije znamke, ki je sestavljena iz družinskega imena, se ne sme zavrniti zato, da se ne bi podelilo prednosti prvemu
prijavitelju, saj Direktiva 89/104 ne vsebuje nikakršne določbe v tem smislu, tudi ne glede na to, v katero kategorijo spada
prijavljena znamka.
V vsakem primeru okoliščina, da člen 6(1)(a) Direktive 89/104 dopušča tretjim uporabo njihovega imena v gospodarskem prometu,
nima vpliva na presojo obstoja razlikovalnega učinka znamke, ki se jo opravi v okviru člena 3(1)(b) te direktive.
Dejansko člen 6(1)(a) Direktive 89/104 na splošno omejuje v korist gospodarskih subjektov, ki imajo enako ali podobno ime
z registrirano znamko, pravico, ki jo podeljuje znamka po registraciji, to pomeni po tem, ko je že bil ugotovljen razlikovalni
učinek znamke. Tako tega člena ni mogoče upoštevati pri konkretni presoji razlikovalnega učinka znamke, preden se ta ne registrira.
Tako je treba na prva štiri vprašanja odgovoriti, da je treba v okviru člena 3(1)(b) Direktive 89/104 glede obstoja ali neobstoja
razlikovalnega učinka znamke, ki je sestavljena iz družinskega imena, četudi razširjenega, opraviti konkretno presojo v skladu
z merili, ki se uporabljajo za vse znake iz člena 2 omenjene direktive, glede na, po eni strani, proizvode ali storitve, za
katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje upoštevne javnosti. Okoliščina, da so učinki
znamke glede na člen 6(1)(a) te direktive omejeni, na to presojo ne vpliva.

Peto vprašanje
Glede petega vprašanja je treba ugotoviti, da je bilo postavljeno le v primeru pritrdilnega odgovora na četrto vprašanje.
Tako nanj ni treba odgovoriti glede na to, da se je na četrto vprašanje odgovorilo nikalno.

Stroški
Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči
o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:
V okviru člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi
znamkami je treba glede obstoja ali neobstoja razlikovalnega učinka znamke, ki je sestavljena iz družinskega imena, četudi
razširjenega, opraviti konkretno presojo v skladu z merili, ki se uporabljajo za vse znake iz člena 2 te direktive, glede
na, po eni strani, proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje
upoštevne javnosti. Okoliščina, da so učinki znamke glede na člen 6(1)(a) te direktive omejeni, na to presojo ne vpliva.
Podpisi
*
Jezik postopka: angleščina.