CELEX: 62002TJ0203
Gemeinschaftsmarke
Widerspruchsverfahren
Ältere Wortmarke VITAFRUT
Anmeldung des Wortzeichens VITAFRUIT als Gemeinschaftsmarke
Ernsthafte Benutzung der älteren Marke
Ähnlichkeit der Waren
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 15 und Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 1. April 1996 meldete die Klägerin nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke
(ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VITAFRUIT.
Die Waren, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 5, 29 und 32 im Sinne des Abkommens von
Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung; die Waren entsprechen, nachdem die Markenanmeldung durch Schreiben der Klägerin
vom 30. Juli und 14. Dezember 1998 nachträglich geändert wurde, für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:
–
Klasse 5: „Medikamente, pharmazeutische Präparate und chemische Hygienepräparate; diätetische Substanzen und Nahrungsersatzstoffe
für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate auf der Basis von Vitaminen, Spurenelementen und/oder Mineralstoffen für diätetische
Zwecke oder als Nahrungsergänzungsstoffe; Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsstoffe auf der Basis von Kräutern, Kräutertees,
alle für Gesundheitszwecke“;
–
Klasse 29: „Fleisch, Fisch, nichtlebende Mollusken und Schalentiere, Geflügel und Wild; Fleisch- und Wurstwaren, Meeresfrüchte,
Geflügel und Wild, auch konserviert oder tiefgefroren; Obst und Gemüse (einschließlich Pilze und Kartoffeln, insbesondere
Pommes frites und andere Kartoffelerzeugnisse) konserviert, tiefgefroren, getrocknet, gekocht oder für den unmittelbaren Verzehr
zubereitet; Suppen oder Suppenkonserven; Delikatessensalate; Gerichte aus Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse, auch
tiefgefroren; Eier; Fleisch- und Bouillonextrakte; Gemüseextrakte und konservierte Küchenkräuter; nichtmedizinische Nährstoffkonzentrate
oder Nahrungsergänzungsstoffe auf Kräuterbasis, Lebensmittel auf Kräuterbasis, auch in Form von Snackriegeln“;
–
Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke,
Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“
Am 5. Januar 1998 wurde die Markenanmeldung im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 2/98 veröffentlicht.
Am 1. April 1998 erhob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle von der Anmeldung erfassten Waren. Der Widerspruch
wurde auf eine in Spanien eingetragene Marke mit dem Prioritätstag 19. Oktober 1960 gestützt. Diese aus dem Wortzeichen VITAFRUT
bestehende Marke (im Folgenden: ältere Marke) ist für Waren der Klassen 30 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen
worden, die folgender Beschreibung entsprechen: „Alkoholfreie und nichttherapeutische kohlensäurehaltige Getränke, nichttherapeutische
Kaltgetränke aller Art, mit Kohlensäure versetzt, körnig sprudelnd; Frucht- und Gemüsesäfte ohne Fermentation (ausgenommen
Most), Limonaden, Orangeaden, Kaltgetränke (ausgenommen Mandelmilchgetränke), Sodawasser, Seidlitzwasser und künstliches Eis.“
Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte machte zur Begründung seines Widerspruchs das relative Eintragungshindernis
des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
Mit Schreiben vom 21. Oktober 1998 verlangte die Klägerin, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte
gemäß Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis erbringt, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre
vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Marke in dem Mitgliedstaat, in dem diese Marke geschützt
ist, ernsthaft benutzt hat. Mit Mitteilung vom 26. November 1998 forderte die Widerspruchsabteilung des HABM (im Folgenden:
Widerspruchsabteilung) den anderen am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten auf, diesen Nachweis binnen zwei Monaten
zu erbringen.
Am 22. Januar 1999 übermittelte der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte dem HABM erstens sechs Flaschenetiketten,
auf denen die ältere Marke abgebildet war, und zweitens vierzehn Rechnungen und Bestellungen, von denen zehn aus der Zeit
vor dem 5. Januar 1998 stammten.
Mit Entscheidung vom 23. August 2000 wies die Widerspruchsabteilung die Markenanmeldung nach Artikel 43 Absatz 5 Satz 1 der
Verordnung Nr. 40/94 für folgende Waren zurück: „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke;
Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“
Soweit sie die Markenanmeldung zurückwies, ging sie erstens davon aus, dass die Beweismittel, die der andere am Verfahren
vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hatte, zeigten, dass er die ältere Marke für die Waren „Frucht- und Gemüsesäfte
ohne Fermentation, Limonaden, Orangeaden“ ernsthaft benutzt habe im Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr.
40/94. Zweitens seien diese Waren den in der Markenanmeldung genannten Waren mit der Bezeichnung „Mineralwässer und kohlensäurehaltige
Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung
von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke“ teilweise ähnlich und teilweise mit ihnen identisch, und es bestehe zwischen
den fraglichen Zeichen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.
Am 23. Oktober 2000 legte die Klägerin beim HABM nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung
der Widerspruchsabteilung ein. Sie beantragte Teilaufhebung dieser Entscheidung, soweit die Markenanmeldung zurückgewiesen
wurde, hilfsweise Teilaufhebung, soweit die Markenanmeldung für Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ zurückgewiesen
wurde.
Mit Entscheidung vom 8. April 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die
Beschwerde zurück. Sie bestätigte im Wesentlichen die in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltene Beurteilung,
wobei sie allerdings feststellte, dass die Benutzung der älteren Marke nur für Waren mit der Bezeichnung „Saftkonzentrat“
(„juice concentrate“) nachgewiesen worden sei.
Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–
hilfsweise, die  angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als ihre Beschwerde zurückgewiesen wurde, soweit diese darauf
gerichtet war, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“
aufzuheben;
–
dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Das HABM beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Entscheidungsgründe
Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe. Mit dem ersten Klagegrund macht sie für ihren Hauptantrag einen Verstoß
gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Dieser Klagegrund ist in zwei Teile unterteilt, wobei mit dem
ersten Teil gerügt wird, dass das HABM die Benutzung durch einen Dritten ohne den Nachweis der Zustimmung des Inhabers der
Marke als ernsthafte Benutzung berücksichtigt habe, und mit dem zweiten Teil, dass das HABM den Begriff der ernsthaften Benutzung
verkannt habe. Mit dem zweiten Klagegrund macht die Klägerin für ihren Hilfsantrag einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
Zum Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94
Zum ersten Teil des Klagegrundes: Zu Unrecht erfolgte Berücksichtigung der Benutzung der Marke durch einen Dritten
– Vorbringen der Parteien
Die Klägerin trägt vor, aus den Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt habe,
ergebe sich, dass die ältere Marke von der Gesellschaft Industrias Espadafor, SA, und nicht vom Inhaber dieser Marke, Herrn
Juan Espadafor Caba selbst, verwertet worden sei. Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte sei eine natürliche
Person, während die Person, die die ältere Marke verwertet habe, eine Gesellschaft sei. Außerdem habe der andere am Verfahren
vor der Beschwerdekammer Beteiligte nicht dargetan, dass die Benutzung der älteren Marke gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung
Nr. 40/94 mit der von ihm als Inhaber dieser Marke erteilten Zustimmung erfolgt sei.
In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt, sie habe in ihren Schriftsätzen, die sie in den Verfahren vor dem
HABM am 22. September 1999 und 22. Dezember 2000 eingereicht habe, darauf hingewiesen, dass der andere am Verfahren vor dem
HABM Beteiligte mit den von ihm vorgelegten Beweismitteln nicht nachgewiesen habe, dass er die ältere Marke ernsthaft benutzt
habe. Infolgedessen sei dieser Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt
werde, nicht verspätet geltend gemacht worden.
Das HABM trägt vor, dass der erste Teil des Klagegrundes nach Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts unzulässig
sei, weil er weder im Widerspruchsverfahren noch vor der Beschwerdekammer geltend gemacht worden sei.
In der Sache vertritt das HABM die Auffassung, aus dem Umstand, dass der Widersprechende im Widerspruchsverfahren in der Lage
sei, Beweismittel für die Verwertung der älteren Marke vorzulegen, könne gefolgert werden, dass die Marke mit Zustimmung des
Inhabers benutzt worden sei. Diese Schlussfolgerung könne nur dann entkräftet werden, wenn der Markenanmelder sie ausdrücklich
bestreite.
– Würdigung durch das Gericht
Nach Artikel 43 Absätze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 wird ein Widerspruch gegen die Eintragung
einer Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen, wenn der widersprechende Inhaber der betreffenden älteren Marke nicht den Nachweis
erbringt, dass er sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ernsthaft
benutzt hat. Gelingt ihm dagegen dieser Nachweis, prüft das HABM die vom Widersprechenden geltend gemachten Eintragungshindernisse.
Nach Artikel 15 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 gilt die Benutzung einer älteren nationalen
Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass der Umfang, in dem die Beschwerdekammer des
HABM die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung – im vorliegenden Fall die Entscheidung der Widerspruchabteilung – zu
prüfen hat, nicht davon abhängt, ob der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund gegenüber dieser Entscheidung geltend
gemacht hat, mit dem er die Auslegung oder Anwendung einer Rechtsnorm durch die Stelle des HABM, die in erster Instanz entschieden
hat, oder die von ihr vorgenommene Würdigung eines Beweismittels gerügt hat (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. September
2003 in der Rechtssache T-308/01, Henkel/HABM – LHS [UK] [KLEENCARE], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Randnr. 32). Daher hat die Beschwerdekammer des HABM, auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht
vorgetragen hat, gleichwohl im Licht aller verfügbaren relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen,
ob in dem Zeitpunkt, in dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit
der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht (Urteil KLEENCARE, Randnr. 29). Zu dieser
Prüfung gehört auch die Frage, ob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte in Anbetracht der von ihm vorgebrachten
Tatsachen und Beweise eine ernsthafte Benutzung durch den Inhaber der älteren Marke oder einen ermächtigten Dritten im Sinne
von Artikel 43 Absätze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nachgewiesen hat. Daraus folgt, dass der erste
Teil dieses Klagegrundes zulässig ist.
Inwieweit das Vorbringen, die Klägerin habe weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der Beschwerdekammer das Vorliegen
einer Zustimmung des Inhabers der älteren Marke bestritten, relevant ist, ist dagegen eine Frage der Begründetheit.
Wie aus den Rechnungen hervorgeht, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, erfolgte
der Verkauf von Waren unter der älteren Marke durch die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA und nicht durch den Inhaber
der Marke, auch wenn dessen Name im Namen dieser Gesellschaft enthalten ist.
Macht ein Widersprechender Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf die ältere Marke vorgenommen hat, als ernsthafte
Benutzung im Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 geltend, behauptet er damit implizit, dass diese
Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist.
Was die Richtigkeit dieser impliziten Behauptung angeht, so ist anzunehmen, dass die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA,
wenn die Benutzung der älteren Marke, wie sie sich aus den beim HABM vorgelegten Rechnungen ergibt, ohne Zustimmung des Inhabers
und damit unter Verletzung von dessen Markenrecht erfolgt wäre, normalerweise ein Interesse daran gehabt hätte, die Beweise
für eine solche Benutzung gegenüber dem Markeninhaber nicht aufzudecken. Es erscheint daher wenig wahrscheinlich, dass der
Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke vorlegen kann.
Das HABM konnte sich umso mehr auf diese Annahme stützen, als die Klägerin nicht bestritten hat, dass die Benutzung der älteren
Marke durch die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war. Es reicht nicht aus,
dass die Klägerin im Verfahren vor dem HABM allgemein geltend gemacht hat, dass die vom Widersprechenden vorgelegten Beweise
nicht ausreichten, um eine ernsthafte Benutzung durch ihn darzutun.
Aus den Akten ergibt sich, dass die Klägerin sehr detailliert das angeblich zu geringe Handelsvolumen der nachgewiesenen Benutzung
und die Qualität der vorgelegten Beweismittel gerügt hat. Dagegen bietet der Wortlaut der von ihr im Verfahren vor dem HABM
eingereichten Schriftsätze keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie die Aufmerksamkeit des HABM auf die Tatsache gelenkt hätte,
dass es sich um die Benutzung durch einen Dritten handelte, oder dass sie Zweifel an der Zustimmung des Markeninhabers zu
dieser Benutzung geäußert hätte.
All dies stellte für die Beschwerdekammer eine hinreichend tragfähige Grundlage für die Schlussfolgerung dar, dass die Benutzung
der älteren Marke mit Zustimmung ihres Inhabers erfolgt war.
Daraus folgt, dass der erste Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr.
40/94 geltend gemacht wird, als unbegründet zurückzuweisen ist.
Zum zweiten Teil des Klagegrundes: Falsche Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung durch die Beschwerdekammer
– Vorbringen der Parteien
Die Klägerin trägt erstens vor, dass die Etiketten, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt
hat, nicht als Beweismittel hätten berücksichtigt werden dürfen, weil sie keine Datumsangabe enthielten. Außerdem habe er
keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass die Etiketten tatsächlich für die Vermarktung der von der älteren Marke bezeichneten
Waren im maßgebenden Zeitraum in Spanien benutzt worden seien. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt,
dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte die vorgelegten Beweismittel durch eine eidesstattliche Versicherung
hätte ergänzen müssen, dass die Etiketten im maßgebenden Zeitraum auf dem spanischen Markt benutzt worden seien.
Zweitens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass der Umfang der Benutzung der älteren Marke, wie er sich nach
den Beweismitteln, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, dargestellt habe, ausreiche,
um von einer ernsthaften Benutzung im Sinne von Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ausgehen zu können. Die Klägerin
bemerkt insoweit, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt
habe, in der der Jahresumsatz angegeben sei, der mit den Verkäufen von Waren unter der älteren Marke erzielt worden sei. Außerdem
bezögen sich die von ihm vorgelegten Rechnungen für den gesamten maßgebenden Zeitraum nur auf Verkäufe von Waren unter dieser
Marke im Gesamtwert von ungefähr 5 400 Euro. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin diese Zahl dahin berichtigt, dass
sich das Volumen der betreffenden Waren 1996 auf ungefähr 3 500 Euro und 1997 auf 1 300 Euro belaufen habe.
Drittens enthielten die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, keine Angabe
dazu, in welcher Form die ältere Marke benutzt worden sei.
Schließlich vertritt die Klägerin die Auffassung, dass die angefochtene Entscheidung im Widerspruch zur Entscheidung der Vierten
Beschwerdekammer des HABM vom 26. September 2001 in der Sache R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) stehe, in der das Verhältnis
zwischen dem mit Verkäufen unter der älteren Marke erzielten Umsatz und dem gesamten Jahresumsatz des Unternehmens, das die
Marke verwertet habe, berücksichtigt worden sei.
Das HABM entgegnet zu Art und Ort der Benutzung der älteren Marke, dass sich aus den Akten ergebe, dass diese Marke im maßgebenden
Gebiet, also in Spanien, als Wortmarke und damit in der Form benutzt worden sei, in der sie eingetragen worden sei.
Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke räumt das HABM ein, dass das Volumen der Verkäufe unter der älteren
Marke im gesamten maßgebenden Zeitraum nicht hoch gewesen sei und dass sich die vorgelegten Rechnungen außerdem nur auf Verkäufe
an einen einzigen Kunden bezögen. Die Benutzung der älteren Marke sei jedoch so bedeutend gewesen, dass sie als ernsthaft
hätte eingestuft werden können.
– Würdigung durch das Gericht
Wie sich aus der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass
der Schutz einer älteren Marke nur insoweit berechtigt ist, als sie tatsächlich benutzt worden ist. Im Einklang mit dieser
Begründungserwägung sieht Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke
den Nachweis verlangen kann, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung
der Marke, gegen die Widerspruch erhoben wird, in ihrem Schutzgebiet ernsthaft benutzt wurde (Urteil des Gerichts vom 12.
Dezember 2002 in der Rechtssache T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM – Harrison [HIWATT], Slg. 2002, II-5233, Randnr.
34).
Nach Regel 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung
Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) hat sich der Nachweis der Benutzung auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke
zu beziehen. Nicht verlangt wird dagegen, dass der Widersprechende eine schriftliche Erklärung zu dem Umsatz vorlegt, den
er durch die Verwertung der älteren Marke erzielt hat. Nach den Artikeln 43 Absatz 2 und 76 der Verordnung Nr. 40/94 sowie
der Regel 22 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2868/95 kann der Widersprechende die Beweismittel wählen, die er für angemessen hält,
um darzutun, dass er die ältere Marke im maßgebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat. Die Rüge der Klägerin, dass keine eidesstattliche
Versicherung über den mit dem Verkauf von Waren unter der älteren Marke erzielten Gesamtumsatz vorgelegt worden sei, ist daher
zurückzuweisen.
Bei der Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung ist zu berücksichtigen, dass der Normzweck des Erfordernisses, dass
die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten werden zu können,
darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatsächlichen
Funktion der Marke auf dem Markt entspringt (Urteil des Gerichts vom 12. März 2003 in der Rechtssache T-174/01, Goulbourn/HABM
– Redcats [Silk Cocoon], Slg. 2003, II-789, Randnr. 38). Dagegen zielt diese Bestimmung weder auf eine Bewertung des kommerziellen
Erfolges noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen
Verwertungen von Marken vorzubehalten.
Wie sich aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. März 2003 in der Rechtssache C-40/01 (Ansul, Slg. 2003, I-2439) zur Auslegung
von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) – dessen normativer Inhalt im Wesentlichen dem des Artikels 43 Absatz
2 der Verordnung Nr. 40/94 entspricht – ergibt, wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion,
die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um für
diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen,
die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (Urteil Ansul, Randnr. 43). Mit der Bedingung einer ernsthaften
Benutzung der Marke wird deswegen verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich
und nach außen benutzt wird (Urteile Ansul, Randnr. 37, und Silk Cocoon, Randnr. 39).
Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die die tatsächliche geschäftliche
Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt
angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen,
die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der
Marke (Urteil Ansul, Randnr. 43).
Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie
die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen.
Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke im konkreten Fall ist eine umfassende Beurteilung unter
Berücksichtigung aller relevanten Faktoren vorzunehmen. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen
den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit
oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Außerdem können der erzielte
Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden, sondern müssen im Zusammenhang
mit anderen relevanten Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem
Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder
Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass die Benutzung der
älteren Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als ernsthaft eingestuft zu werden (Urteil Ansul, Randnr. 39).
Im Licht dessen ist zu prüfen, ob das HABM zutreffend der Auffassung war, dass mit den Beweismitteln, die der andere am Verfahren
vor dem HABM Beteiligte vorgelegt hatte, der Nachweis einer ernsthafte Benutzung der älteren Marke erbracht sei.
Da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin am 5. Januar 1998 veröffentlicht wurde, erstreckt sich der in Artikel 43
Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 genannte Zeitraum von fünf Jahren vom 5. Januar 1993 bis 4. Januar 1998 (im Folgenden: maßgebender
Zeitraum).
Wie sich aus Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, werden von den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen
nur Marken erfasst, deren ernsthafte Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde.
Einer Marke drohen diese Sanktionen daher schon dann nicht mehr, wenn sie während eines Teils des maßgebenden Zeitraums ernsthaft
benutzt wurde.
Die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte vorgelegt hat, zeigen, dass die Marke von Ende Mai1996
bis Mitte Mai 1997, also während elfeinhalb Monaten, Gegenstand von Benutzungshandlungen war.
Außerdem ergibt sich aus diesen Rechnungen, dass die durchgeführten Lieferungen für einen Kunden in Spanien bestimmt waren
und in spanischen Peseten in Rechnung gestellt wurden. Daraus folgt, dass die Waren für den spanischen Markt bestimmt waren,
der der relevante Markt war.
Was das Volumen der vermarkteten Waren angeht, so beläuft sich deren Wert auf maximal 4 800 Euro, was bei einem Stückpreis
ohne Mehrwertsteuer von 227 spanische Peseten (1,36 Euro) einem Absatz von 293 in den Rechnungen als „cajas“ (Kisten) bezeichneten
Einheiten mit je zwölf Stück, also insgesamt 3 516 Stück entspricht. Auch wenn dieses Volumen relativ gering ist, erlauben
die vorgelegten Rechnungen die Schlussfolgerung, dass die Waren, für die sie ausgestellt wurden, über mehr als elf Monate
hinweg relativ konstant vermarktet wurden; dieser Zeitraum ist weder besonders kurz, noch liegt er besonders nahe an der Veröffentlichung
der Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin.
Die getätigten Verkäufe stellen Benutzungshandlungen dar, die objektiv geeignet sind, für die fraglichen Waren einen Absatzmarkt
zu erschließen oder zu sichern; das Handelsvolumen dieser Waren ist gemessen an der Dauer und der Häufigkeit der Benutzung
nicht so gering, dass daraus zu folgern wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte,
die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diente.
Nichts anderes gilt hinsichtlich der Tatsache, dass die Rechnungen an einen einzigen Kunden adressiert waren. Es genügt, dass
die Marke öffentlich und nach außen – nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder innerhalb
seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes – benutzt wird. Die Klägerin hat nicht geltend gemacht, dass
der Adressat der Rechnungen zu dem anderen am Verfahren vor dem HABM Beteiligten gehört, und kein Umstand des vorliegenden
Falles weist in diese Richtung. Daher ist es nicht erforderlich, das in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument des
HABM heranzuziehen, dass der Kunde ein Großlieferant spanischer Supermärkte sei.
Was die Art der Benutzung der älteren Marke anbelangt, so werden die in den Rechnungen genannten Waren als „concentrado“ (konzentriert)
bezeichnet, worauf erstens eine Angabe des Aromas („kiwi“, „menta“ [Minze], „granadina“ [Grenadine], „maracuya“, „lima“ [Limette]
oder „azul trop.“) und zweitens das in Klammern gesetzte Wort „vitafrut“ folgen. Aus dieser Bezeichnung kann darauf geschlossen
werden, dass es sich bei den fraglichen Waren um konzentrierte Fruchtsäfte oder um Konzentrate verschiedener Fruchtsäfte handelt.
Außerdem ergibt sich aus den Etiketten, die der andere am Verfahren Beteiligte vorgelegt hat, dass es sich um für den Endverbraucher
bestimmte konzentrierte Säfte verschiedener Früchte handelt, und nicht um Saftkonzentrate für die Fruchtsaftindustrie. So
enthalten die Etiketten die Angabe „bebida concentrada para diluir 1 + 3“ (konzentriertes Getränk zur Verdünnung im Verhältnis
1 : 3), die offensichtlich für den Endverbraucher bestimmt ist.
Wie die Klägerin vorgetragen hat, enthalten die Etiketten kein Datum. Damit ist die Frage, ob sie normalerweise – wie von
der Klägerin behauptet und vom HABM bestritten – Datumsangaben enthalten, irrelevant. Die Etiketten können aber, auch wenn
sie allein nicht beweiskräftig sind, die anderen im Verfahren vor dem HABM vorgelegten Beweismittel untermauern.
Daraus folgt, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte den Nachweis erbracht hat, dass in der Zeit
von Mai 1996 bis Mai 1997 mit seiner Zustimmung an einen spanischen Kunden ungefähr 300 Einheiten mit je zwölf Stück konzentrierte
Säfte verschiedener Früchte verkauft wurden, was einem Umsatz von annähernd 4 800 Euro entspricht. Auch wenn der Umfang der
Benutzung der älteren Marke begrenzt ist und es vorzuziehen wäre, wenn mehr Beweismittel zur Art der Benutzung im maßgebenden
Zeitraum zur Verfügung stünden, reichen die Tatsachen und Beweise, die der andere am Verfahren Beteiligte beigebracht hat,
aus, um eine ernsthafte Benutzung festzustellen. Daher war das HABM in der angefochtenen Entscheidung zutreffend der Auffassung,
dass die ältere Marke für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen war, nämlich für Fruchtsäfte, ernsthaft benutzt worden
sei.
Zum angeblichen Widerspruch zwischen der angefochtenen Entscheidung und der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des
HABM in der Sache R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) ist darauf hinzuweisen, dass die letztgenannte Entscheidung durch das
Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-334/01 (MFE Marienfelde/HABM – Vetoquinol [HIPOVITON], noch nicht
in der amtlichen Sammlung veröffentlicht) aufgehoben wurde.
Nach alledem ist der zweite Teil dieses Klagegrundes nicht begründet. Daher ist der auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
gerichtete Hauptantrag zurückzuweisen.
Da der erste Klagegrund nicht durchgreift, ist der auf teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen Verstoßes
gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerichtete Hilfsantrag zu prüfen.
Zum Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin macht geltend, es bestehe allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zwischen den Waren, für die die ältere Marke ernsthaft
benutzt worden sei, also den „Saftkonzentraten“, und den von der Markenanmeldung erfassten Waren mit der Bezeichnung „Kräuter-
und Vitamingetränke“.
Erstens gebe es Unterschiede in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Waren, da Saftkonzentrate auf Fruchtbasis hergestellt
würden, während bei den „Kräuter- und Vitamingetränken“ Wasser und Kräuter oder synthetische Stoffe die Grundstoffe seien.
Außerdem seien für die Herstellung dieser unterschiedlichen Waren andere Maschinen und Einrichtungen sowie ein spezifisches
Know-how erforderlich.
Zweitens hätten die in Rede stehenden Waren einen unterschiedlichen Verwendungszweck, da Saftkonzentrate zur Herstellung von
Erfrischungsgetränken bestimmt seien, während Kräuter- und Vitamingetränke hauptsächlich zu diätetischen, kosmetischen und/oder
medizinischen Zwecken konsumiert würden.
Die Unterschiede zwischen den fraglichen Waren zeigten sich darin, dass diese für unterschiedliche Käufer bestimmt seien,
nämlich im Fall der Saftkonzentrate für die Fruchtsaftindustrie und im Fall der Kräuter- und Vitamingetränke für Endverbraucher.
Soweit jedoch Saftkonzentrate auch von Endverbrauchern gekauft würden, seien die Vertriebswege dieser Erzeugnisse auf der
einen und der Kräuter- und Vitamingetränke auf der anderen Seite verschieden. Die Erstgenannten würden in Supermärkten verkauft,
während die Letztgenannten eher in Drogerien oder Reformhäusern erhältlich seien. Selbst wenn diese beiden Kategorien von
Waren in ein und demselben Ladengeschäft verkauft würden, würden sie in verschiedenen Abteilungen angeboten.
Für das HABM sind Saftkonzentrate bzw. Fruchtsäfte und die von der Markenanmeldung erfassten „Kräuter- und Vitamingetränke“
ähnliche Waren.
Würdigung durch das Gericht
Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke auf Widerspruch des Inhabers der älteren Marke
von der Eintragung ausgeschlossen, wenn zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt worden
ist, und den Waren oder Dienstleistungen, für die eine ältere Marke eingetragen ist, Identität oder Ähnlichkeit besteht und
der Grad der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Marken so groß ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass für das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Außerdem sind unter dem Begriff
der älteren Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 in einem Mitgliedstaat eingetragene
Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.
Die Klägerin beanstandet die Feststellungen der Beschwerdekammer nur hinsichtlich der Frage, ob zwischen den von der Markenanmeldung
erfassten Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ und den Waren, für die die ältere Marke ernsthaft benutzt
worden ist, also den „Fruchtsäften“, Identität oder Ähnlichkeit besteht (Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung).
Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen
alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere
deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren
oder Dienstleistungen (Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507,
Randnr. 23).
Wie oben in Randnummer 52 festgestellt wurde, ist die ältere Marke für konzentrierte Fruchtsäfte, die für den Endverbraucher
bestimmt waren, und nicht für Fruchtsaftkonzentrate, die für die Fruchtsaftindustrie bestimmt sind, benutzt worden. Daher
ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, wonach die in Rede stehenden Waren für unterschiedliche Käufer – im Fall der
Saftkonzentrate für die Industrie und im Fall der Kräuter- und Vitamingetränke für den Endverbraucher – bestimmt seien.
Die Beschwerdekammer hat auch zutreffend ausgeführt, dass die in Rede stehenden Waren denselben Verwendungszweck haben, nämlich
den Durst zu stillen, und in hohem Maße miteinander konkurrieren. Was Art und Nutzung dieser Waren anbelangt, so handelt es
sich in beiden Fällen um normalerweise kalt konsumierte, alkoholfreie Getränke, deren Zusammensetzung allerdings zumeist unterschiedlich
ist. Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Waren ändert jedoch nichts an der Feststellung, dass sie austauschbar sind,
weil sie dazu bestimmt sind, dasselbe Bedürfnis zu befriedigen.
Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer frei von Beurteilungsfehlern angenommen hat, dass die in Rede stehenden Waren einander
ähnlich sind. Der Klagegrund ist daher nicht begründet; demzufolge ist auch der Hilfsantrag zurückzuweisen.
Kosten
Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da
die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die diesem entstandenen Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen
DAS GERICHT (Zweite Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Klage wird abgewiesen.
2.
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.
Pirrung
Meij
Forwood
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2004.
Der Kanzler
Der Präsident
H. Jung
J. Pirrung
–
Verfahrenssprache: Englisch.