CELEX: 62007CJ0252
Direktiivi 89/104/ETY
Tavaramerkit
Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohta
Laajalti tunnetut tavaramerkit
Suoja myöhemmän saman tai samankaltaisen tavaramerkin käyttöä vastaan
Käyttö, joka merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (
EYVL 1989, L 40, s. 1
; jäljempänä direktiivi) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa Intel Corporation Inc. (jäljempänä Intel Corporation) vaatii, että tavaramerkin INTELMARK, jonka haltija on CPM United Kingdom Ltd, rekisteröinti julistetaan mitättömäksi.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön oikeus
Direktiivin 4 artiklassa, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:
a)
jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;
b)
jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2.   Edellä 1 kohdassa aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan:
a)
seuraavia tavaramerkkejä, joiden rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset vaatimukset niiden etuoikeudesta:
– –
ii)
jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –
– –
– –
4.   Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:
a)
tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;
– –”
Direktiivin 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”
Yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut viimeksi mainittua säännöstä seuraavasti asiassa
C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, 23.10.2003 antamansa tuomion (Kok. 2003, s. I-12537
) 29 ja 30 kohdassa:
”29
Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. vastaavasti asia
C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421
, 23 kohta).
Tällaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan rajoissa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. sekaannusvaaran osalta asia
[C-251/95,] SABEL, [tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191
,] 22 kohta ja asia
[C-425/98,] Marca Mode, [tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861
,] 40 kohta).”
Kansallinen lainsäädäntö
Direktiivi on saatettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneessä kuningaskunnassa osaksi kansallista oikeusjärjestystä vuonna 1994 annetulla tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994, jäljempänä tavaramerkkilaki).
Tavaramerkkilain 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan ”tavaramerkkiä, joka – – on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki – – ei rekisteröidä, jos aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tai mikäli on kyse yhteisön tavaramerkistä [tai kansainvälisestä tavaramerkistä (EY)] Euroopan yhteisössä) ja jos myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”
Tavaramerkkilain 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, että ”tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi sillä perusteella – – että on olemassa aikaisempi tavaramerkki, johon nähden 5 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät”.
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Intel Corporation on muun muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn kansallisen sanamerkin INTEL sekä monien muiden kansallisten ja yhteisön tavaramerkkien, jotka muodostuvat sanasta ”Intel” tai sisältävät sen, haltija. Tavarat ja palvelut, joita varten nämä tavaramerkit on rekisteröity, ovat etenkin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 38 ja 42 kuuluvat tietokoneet ja informaatioteknologiaan liittyvät tavarat ja palvelut.
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen päätöksestä ilmenee, että tavaramerkki INTEL on laajalti tunnettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa mikroprosessorituotteita (mikrosiruja ja niiden oheislaitteita), multimediatuotteita ja yritysohjelmistoja varten.
CPM United Kingdom Ltd on Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvia ”markkinointi- ja telemarkkinointipalveluita” varten 31.1.1997 rekisteröidyn kansallisen sanamerkin INTELMARK haltija.
Intel Corporation esitti 31.10.2003 Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirastolle tavaramerkkilain 47 §:n 2 momenttiin perustuvan vaatimuksen tavaramerkin INTELMARK rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja väitti, että tämän tavaramerkin käyttö merkitsisi sen aikaisemman tavaramerkin INTEL erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi saman lain 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Hearing Officer (United Kingdom Trade Mark Registryn toimivaltainen virkamies) hylkäsi sen vaatimuksen 1.2.2006 tekemällään päätöksellä.
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) hylkäsi 26.7.2006 antamallaan tuomiolla Intel Corporationin nostaman kanteen.
Intel Corporation valitti tästä tuomiosta Court of Appealiin (England & Wales) (Civil Division).
Intel Corporation esittää tässä tuomioistuimessa, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan sekä 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on suojella laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa vesittymisvaaralta.
Se katsoo edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annettuun tuomioon vetoamalla, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa myönnetyn suojan saamiseksi on riittävää, että aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuus vaikuttaa siten, että kohdeyleisö muodostaa yhteyden näiden kahden tavaramerkin välillä. ”Yhteydellä” tarkoitetaan kaikenlaista mielleyhtymää mainittujen tavaramerkkien välillä. Näin ollen pelkkä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä riittää.
Lisäksi Intel Corporation esittää edellä mainitussa asiassa General Motors annetun tuomion 30 kohtaan vetoamalla, että koska aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen ja sillä on vahva erottamiskyky, on myönnettävä, että käytännössä kaikenlainen käyttö mitä tahansa muita tavaroita tai palveluita varten aiheuttaa sille haittaa. Se lisää, että koska aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen ja hyvin tunnettu, on tärkeää lopettaa kaikenlainen loukkaaminen alkuunsa, koska päinvastaisessa tapauksessa tämä tavaramerkki menettäisi hitaasti merkityksensä.
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa ensiksi, että ”Intel” on keksitty sana, jolla on merkitys vain niiden tavaroiden yhteydessä, joita se yksilöi ja joka on ainutlaatuinen siinä mielessä, että kukaan ei ole käyttänyt sitä mistään muista kuin Intel Corporationin omista tavaroista tai palveluista, ja lopuksi, että mainittu tavaramerkki on todella laajalti tunnettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietokoneita ja tietokoneisiin liittyviä tavaroita varten.
Toiseksi ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että tavaramerkit INTEL ja INTELMARK ovat samankaltaisia, mutta lähtee siitä olettamuksesta, ettei merkin INTELMARK käyttö herätä mielikuvaa kaupallisesta yhteydestä Intel Corporationiin.
Kolmanneksi ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että yhtäältä tavarat – erityisesti tietokoneet ja niihin liittyvät tavarat – ja palvelut, joita varten kansalliset ja yhteisön tavaramerkit, jotka koostuvat sanasta ”Intel” tai sisältävät sen ja joiden haltija Intel Corporation on, ja toisaalta palvelut, joita varten tavaramerkki INTELMARK on rekisteröity, eivät ole samankaltaisia.
Se pohtii, onko näiden tosiseikkojen vallitessa aikaisemman, laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla oikeus direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädettyyn suojaan. Yleisemmin se pohtii tämän suojan edellytyksiä ja laajuutta.
Näin ollen Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Kun sovelletaan [direktiivin] 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, riittävätkö seuraavat tosiseikat sellaisenaan osoittamaan, että kyseessä on [em. asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux] annetun tuomion 29 ja 30 kohdassa tarkoitettu i) yhteys ja/tai edellä mainitussa artiklassa tarkoitettu ii) epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ja/tai haitta:
a)
aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta,
b)
nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut
c)
aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minkä tahansa tavaran tai palvelun osalta,
d)
aikaisempi tavaramerkki tulee keskivertokuluttajan mieleen hänen kohdatessaan myöhemmän tavaramerkin, kun sitä käytetään myöhemmän tavaramerkin kattamien palvelujen yhteydessä.
2)
Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, mitkä tekijät kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon päättäessään, mikä on edellytyksenä ensimmäisessä kysymyksessä mainitulle riittävyydelle? Kuinka paljon on erityisesti kiinnitettävä huomiota tavaroihin tai palveluihin myöhemmän tavaramerkin käyttötarkoituksen kuvauksessa, kun tehdään kokonaisarviointia sen toteamiseksi, onko kyseessä yhteys?
3)
Mikä on [direktiivin] 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan edellytyksenä sille, että erottamiskyvylle aiheutuu haittaa? Erityisesti kysytään, i) onko aikaisemman tavaramerkin oltava ainutlaatuinen, ii) aiheutuuko jo ensimmäisestä ristiriitaisesta käytöstä haittaa erottamiskyvylle ja iii) edellyttääkö aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta sitä, että se vaikuttaa kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen?”
Ennakkoratkaisukysymykset
Alustavat toteamukset
On todettava, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto on pääosin sama ja niissä pyritään antamaan sama suoja laajalti tunnetuille tavaramerkeille.
Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux antamassa tuomiossa tekemä tulkinta direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta pätee myös direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaan (ks. asia
C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389
, 17 kohta).
Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa myönnetty suoja
Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi suojasta, joka on laajempi kuin saman artiklan 1 kohdassa säädetty suoja. Tämän suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että myöhempää tavaramerkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on tai olisi niille haitaksi (ks. direktiivin 5 artiklan 2 kohta; em. asia Marca Mode, tuomion 36 kohta; em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 27 kohta sekä asia
C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok. 2008, s. I-2439, 40 kohta
).
Haitat, joita vastaan direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa annetaan suojaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi, ovat ensiksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tämän tavaramerkin laajalle tunnettuudelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö.
Yksi ainoa näistä kolmesta haitasta riittää, jotta kyseistä säännöstä voidaan soveltaa.
Erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta, jota kutsutaan myös ”vesittymiseksi”, ”häviämiseksi” tai ”hämärtymiseksi”, on todettava, että tämä haitta aiheutuu heti, kun tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Näin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity.
Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuudesta, minkä takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. direktiivin 5 artiklan 2 kohdan osalta em. asia General Motors, tuomion 23 kohta; em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 29 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 41 kohta).
Mikäli tällainen yhteys yleisön keskuudessa puuttuu, myöhemmän tavaramerkin käyttö ei merkitse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka ole niille haitaksi.
Kuitenkaan tällainen yhteys ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että on kyse jostakin direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista haitoista, jotka ovat tämän tuomion 26 kohdassa todetulla tavalla erityisedellytys tässä säännöksessä säädetylle laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojalle.
Kohdeyleisö
Kun määritellään, voidaanko myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti mitätöidä soveltamalla direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, huomioon otettava yleisö vaihtelee sen mukaan, millaista haittaa aikaisemman tavaramerkin haltija väittää aiheutuneen.
Tavaramerkin erottamiskykyä ja laajaa tunnettuutta on nimittäin arvioitava suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin (erottamiskyvyn osalta ks. asia
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619
, 34 kohta ja laajan tunnettuuden osalta ks. vastaavasti em. asia General Motors, tuomion 24 kohta).
Näin ollen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai laajalle tunnettuudelle aiheutuvien haittojen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa.
Toisaalta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä aiheutuvasta haitasta on todettava, että sikäli kuin kiellettyä on se, että myöhemmän tavaramerkin haltija hyötyy aikaisemmasta tavaramerkistä, mainitun haitan olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa.
Näyttö
Saadakseen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädettyä suojaa aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä näyttöä siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö ”merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi [niille] haitaksi”.
Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tältä osin velvollinen osoittamaan, että kyseessä on direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiään koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta. Kun voidaan olettaa, että tällainen haitta saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa käytön tosiasiallista toteutumista voidakseen saada sen kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen haitan aiheutumisesta tulevaisuudessa.
Kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiään koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta tai vakava vaara siitä, että tällainen haitta aiheutuu tulevaisuudessa, myöhemmän tavaramerkin haltijan on osoitettava, että tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy.
Ensimmäisen kysymyksen i alakohta ja toinen kysymys
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii ensimmäisen kysymyksen i alakohdassa ja toisessa kysymyksessä etenkin, mitkä ovat merkitykselliset arviointiperusteet, kun arvioidaan, onko aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin, jonka mitätöimistä on vaadittu, välillä yhteys edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tarkoitetulla tavalla (jäljempänä yhteys).
Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät (ks. direktiivin 5 artiklan 2 kohdan osalta em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 30 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 42 kohta).
Näistä tekijöistä voidaan mainita seuraavaa:
—
kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste
—
tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä kohdeyleisö
—
aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus
—
aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste
—
sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa.
Tältä osin on tehtävä seuraavia tarkennuksia.
Kyseisten tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden asteen osalta on todettava, että mitä samankaltaisempia ne ovat, sitä todennäköisempää on, että myöhempi tavaramerkki herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvan laajalti tunnetusta aikaisemmasta tavaramerkistä. Näin on sitä suuremmalla syyllä silloin, kun mainitut tavaramerkit ovat samoja.
Kyseisten tavaramerkkien samuus ja erityisesti niiden pelkkä samankaltaisuus eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta voitaisiin todeta, että näiden tavaramerkkien välillä on yhteys.
On nimittäin mahdollista, että kyseiset tavaramerkit on rekisteröity sellaisia tavaroita ja palveluita varten, joiden osalta kohdeyleisöt eivät ole päällekkäisiä.
Lisäksi on muistutettava, että tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioidaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, kohdeyleisöön nähden. Kyse voi olla suuresta yleisöstä tai asiantuntevammasta yleisöstä (ks. em. asia General Motors, tuomion 24 kohta).
Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että niiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisö, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on täysin erillinen niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, kohdeyleisöstä ja että aikaisempi tavaramerkki, vaikka se onkin laajalti tunnettu, on tuntematon myöhemmän tavaramerkin kohdeyleisön keskuudessa. Tällaisessa tapauksessa kummankaan kahden tavaramerkin kohdeyleisö ei koskaan kohtaa toista tavaramerkkiä, eikä siten muodosta minkäänlaista yhteyttä näiden tavaramerkkien välillä.
Vaikka lisäksi niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, yleisöt ovat samat tai päällekkäiset tietyiltä osin, mainitut tavarat tai palvelut voivat olla niin erilaisia, ettei myöhempi tavaramerkki voi herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvaa aikaisemmasta tavaramerkistä.
Näin ollen niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, on otettava huomioon, kun arvioidaan yhteyttä näiden tavaramerkkien välillä.
On myös korostettava, että tietyt tavaramerkit ovat voineet saavuttaa laajan tunnettuuden, joka ylittää niiden tavaroiden tai palveluiden, joille nämä tavaramerkit on rekisteröity, kohdeyleisön.
Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, kohdeyleisö muodostaa yhteyden kyseisten tavaramerkkien välillä, vaikka se olisikin täysin erillinen niiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity.
Näin ollen sen arvioimiseksi, onko kyseisten tavaramerkkien välillä yhteys, voi olla tarpeellista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus sen määrittelemiseksi, ulottuuko tämä maine tavaramerkin kohdeyleisön ulkopuolelle.
Samaten on niin, että mitä suurempi luontainen tai käyttöön perustuva erottamiskyky aikaisemmalla tavaramerkillä on, sitä todennäköisempää on, että kohdeyleisön keskuudessa herää mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä, kun se kohtaa saman tai samankaltaisen myöhemmän tavaramerkin.
Kun arvioidaan kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaoloa, on näin ollen otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste.
Koska tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä on käytetty, ovat peräisin mainitun tavaramerkin haltijalta, ja näin ollen sen erottamiskyky ovat sitä suuremmat, mitä ainutlaatuisempi tavaramerkki on – eli kun on kyse sellaisesta sanamerkistä kuin INTEL, jos sanaa, josta se koostuu, ei ole käytetty muiden toimesta muille tavaroille tai palveluille paitsi tämän tavaramerkin haltijan toimesta sen markkinoimille tavaroille ja palveluille –, on tarkasteltava, onko aikaisempi tavaramerkki ainutlaatuinen vai erityisen ainutlaatuinen.
Lopuksi yhteys kyseisten tavaramerkkien välillä syntyy välttämättä, jos on kyse sekaannusvaarasta, eli kun kohdeyleisö uskoo tai saattaa uskoa, että aikaisemmalla tavaramerkillä ja myöhemmällä tavaramerkillä markkinoidut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisesti liittyvistä yrityksistä (ks. vastaavasti mm. asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819
, 17 kohta ja asia
C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok. 2008, s. I-4231
, 59 kohta).
Kuten edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetun tuomion 27–31 kohdasta ilmenee, direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädetyn suojan toteutuminen ei kuitenkaan edellytä sekaannusvaaraa.
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee erityisesti, riittävätkö ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen a–d alakohdassa luetellut tosiseikat osoittamaan, että kyseisten merkkien välillä on yhteys.
Tämän kysymyksen d alakohdassa mainitun tosiseikan osalta se seikka, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä, tarkoittaa tällaisen yhteyden olemassaoloa.
Kuten tämän tuomion 41–58 kohdasta ilmenee, saman kysymyksen a–c alakohdassa mainitut tosiseikat eivät välttämättä merkitse yhteyttä kyseisten tavaramerkkien välillä, mutta eivät myöskään sulje sitä pois. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on ottaa arvioinnissaan huomioon kaikki pääasiassa vallitsevat tosiseikat.
Ensimmäisen kysymyksen i alakohtaan ja toiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetussa tuomiossa tarkoitetun yhteyden olemassaoloa aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki asiassa merkitykselliset tekijät.
Se seikka, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, vastaa edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetussa tuomiossa tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä.
Se seikka, että
—
aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja
—
nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja
—
aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minkä tahansa tavaran tai palvelun osalta,
ei välttämättä osoita edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä.
Ensimmäisen kysymyksen ii alakohta ja kolmas kysymys
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii ensimmäisen kysymyksen ii alakohdassa, riittävätkö kysymyksen a–d alakohdassa luetellut tosiseikat osoittamaan, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii kolmannessa kysymyksessä erityisesti, mitkä ovat merkityksellisiä edellytyksiä, kun arvioidaan, aiheuttaako tai aiheuttaisiko myöhemmän tavaramerkin käyttö haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle.
Ensiksi on todettava, että kuten tämän tuomion 30 kohdassa on muistutettu, mikäli direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa mainittuja haittoja aiheutuu, ne ovat seurausta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin tietynlaisesta samankaltaisuudesta, minkä vuoksi kohdeyleisö liittää nämä kaksi tavaramerkkiä yhteen, eli yhdistää ne toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa.
Mitä välittömämpi ja vahvempi myöhemmän tavaramerkin herättämä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi.
Tästä seuraa, että kuten kyseisten tavaramerkkien välillä olevaa yhteyttä, yhden direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa mainitun haitan olemassaoloa tai vakavaa vaaraa sellaisesta tulevaisuudessa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset seikat, joiden joukkoon kuuluvat jo tämän tuomion 42 kohdassa luetellut seikat.
Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi jo katsonut aikaisemman tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (ks. direktiivin 5 artiklan 2 kohdan osalta em. asia General Motors, tuomion 30 kohta).
Toiseksi ensimmäisen kysymyksen a–d alakohdassa luetellut tosiseikat eivät riitä osoittamaan epäoikeutetun hyväksikäytön ja/tai haitan olemassaoloa direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Erityisesti tämän kysymyksen d alakohdassa mainitusta tosiseikasta on todettava, kuten tämän tuomion 32 kohdasta ilmenee, että yhteys kyseisten tavaramerkkien välillä ei vapauta aikaisemman tavaramerkin haltijaa esittämästä näyttöä tavaramerkilleen aiheutuneesta, direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta ja aktuaalisesta haitasta tai tällaisen haitan vakavasta vaarasta tulevaisuudessa.
Lopuksi erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan osalta kolmannen kysymyksen toiseen osaan on vastattava ensiksi, ettei ole välttämätöntä, että aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen, jotta voitaisiin todeta, että on olemassa tällainen haitta tai vakava vaara sen aiheutumisesta tulevaisuudessa.
Laajasti tunnetulla tavaramerkillä on nimittäin välttämättä erottamiskyky, jonka se on saavuttanut ainakin käytön kautta. Vaikka näin ollen aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki ei ole ainutlaatuinen, saman tai samankaltaisen myöhemmän tavaramerkin käyttö voi heikentää mainitun aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä.
Mitä ainutlaatuisempi aikaisempi tavaramerkki kuitenkin on, sitä todennäköisemmin myöhemmän saman tai samankaltaisen tavaramerkin käyttö aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle.
Saman tai samankaltaisen myöhemmän tavaramerkin ensimmäinen käyttö voi toiseksi riittää aiheuttamaan tosiasiallista ja aktuaalista haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai synnyttää vakavan vaaran tällaisen vahingon aiheutumisesta tulevaisuudessa.
Kolmanneksi on niin, kuten tämän tuomion 29 kohdassa on korostettu, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta syntyy heti, kun tämän tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin mainitun tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen.
Tästä seuraa, että näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää, että osoitetaan, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.
Kun arvioidaan, aiheuttaako tai aiheuttaisiko myöhemmän tavaramerkin käyttö haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, on sitä vastoin samantekevää, saako myöhemmän tavaramerkin haltija vai eikö saa todellista taloudellista hyötyä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn johdosta.
Näin ollen ensimmäisen kysymyksen ii alakohtaan ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että myöhemmän tavaramerkin käyttöä, joka merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseistä asiaa koskevat merkitykselliset tekijät.
Se seikka, että
—
aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja
—
nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja
—
aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minkä tahansa tavaran tai palvelun osalta ja
—
myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä,
ei riitä osoittamaan, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsee tai merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on tai olisi niille haitaksi direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että
—
myöhemmän tavaramerkin käyttö voi aiheuttaa haittaa aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle, vaikka viimeksi mainittu ei ole ainutlaatuinen
—
myöhemmän tavaramerkin ensimmäinen käyttö voi riittää aiheuttamaan haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle
—
näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää, että osoitetaan, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että asiassa C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, annetussa tuomiossa tarkoitettua yhteyttä aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseistä asiaa koskevat merkitykselliset tekijät.

2)
Se seikka, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, vastaa edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetussa tuomiossa tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä.

3)
Se seikka, että
—
aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja
—
nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja
—
aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minkä tahansa tavaran tai palvelun osalta,
ei välttämättä osoita edellä mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä.

4)
Direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että myöhemmän tavaramerkin käyttöä, joka merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi, on tulkittava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseistä asiaa koskevat merkitykselliset tekijät.

5)
Se seikka, että
—
aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja
—
nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja
—
aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minkä tahansa tavaroiden tai palvelujen osalta ja
—
myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä,
ei riitä osoittamaan, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsee tai merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on tai olisi niille haitaksi direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

6)
Direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että
—
myöhemmän tavaramerkin käyttö voi aiheuttaa haittaa aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle, vaikka viimeksi mainittu ei ole ainutlaatuinen
—
myöhemmän tavaramerkin ensimmäinen käyttö voi riittää aiheuttamaan haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle
—
näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää, että osoitetaan, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.