CELEX: 61996CJ0355
Directiva 89/104/CEE
Agotamiento del derecho de marca
Mercancía comercializada en la Comunidad o en un país tercero

Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 15 de octubre de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de octubre siguiente, el Oberster Gerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre las sociedades austriacas Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Silhouette») y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Hartlauer»).
3 El artículo 7 de la Directiva, relativo al agotamiento de los derechos conferidos por la marca, dispone:
«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»
4 Con arreglo al apartado 2 del artículo 65, en relación con el punto 4 del Anexo XVII del Acuerdo EEE, el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva fue modificado a efectos del Acuerdo, de forma que se sustituía la expresión «en la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante».
5 El Derecho austriaco se adaptó al artículo 7 de la Directiva mediante el artículo 10a de la Markenschutzgesetz (Ley de Protección de Marcas), cuyo apartado 1 prevé: «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»
6 Silhouette fabrica gafas de la gama de precios altos. Las comercializa en todo el mundo con la marca «Silhouette», registrada en Austria y en la mayoría de los países del mundo. En Austria suministra ella misma las gafas a los ópticos, mientras que en los demás Estados dispone de filiales o distribuidores.
7 Hartlauer vende, entre otros productos, gafas a través de sus numerosas filiales en Austria y sus bajos precios constituyen su principal reclamo. Silhouette no provee a Hartlauer, ya que considera que la distribución de sus productos por ésta perjudicaría su imagen de fabricante de gafas de moda y de gran calidad.
8 En octubre de 1995, Silhouette vendió 21.000 monturas de gafas anticuadas a la sociedad búlgara Union Trading, por la cantidad de 261.450 USD. Había encargado a su representante que diera instrucciones a los clientes de vender las monturas de gafas solamente en Bulgaria o en los países de la antigua Unión Soviética y de no exportarlas a otros países. El representante comunicó a Silhouette que había transmitido las instrucciones al comprador. No obstante, el Oberster Gerichtshof ha señalado que no fue posible verificar este extremo.
9 Silhouette entregó las monturas a Union Trading en Sofía en noviembre de 1995. Hartlauer compró estas mercancías -según el Oberster Gerichtshof, no fue posible determinar a qué vendedor- y las puso a la venta en Austria a partir de diciembre de 1995. En una campaña de prensa, Hartlauer informaba que había conseguido adquirir 21.000 monturas Silhouette en el extranjero, a pesar de que ésta no la proveía.
10 Silhouette presentó una demanda de medidas provisionales ante el Landesgericht Steyr, con el fin de que se prohibiera a Hartlauer poner a la venta en Austria gafas o monturas de gafas que llevaran su marca, ya que éstas no habían sido comercializadas en el territorio del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») por ella misma o con su consentimiento. Sostiene que no había agotado sus derechos de marca dado que la Directiva sólo prevé el agotamiento de tales derechos cuando los productos han sido comercializados en el territorio del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. Basó su demanda en el artículo 10a de la Markenschutzgesetz, en los artículos 1 y 9 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de Competencia Desleal; en lo sucesivo, «UWG») y en el artículo 43 del Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil; en lo sucesivo, «ABGB»).
11 Hartlauer solicitó la desestimación de la demanda alegando que Silhouette no había vendido las monturas con la condición de que se excluyera toda reimportación en la Comunidad. En su opinión, el artículo 43 de la ABGB no es aplicable. Además afirmó que la Markenschutzgesetz no prevé la acción de cesación y que, habida cuenta de la falta de claridad de la situación jurídica, su comportamiento no era contrario a los usos del comercio ni a la costumbre.
12 El Landesgericht Steyr y, en apelación, el Oberlandesgericht Linz desestimaron la demanda de Silhouette. Esta interpuso un recurso de «Revision» ante el Oberster Gerichtshof.
13 Este último estimó, en primer lugar, que el asunto que se le había sometido se refería a la reimportación de una mercancía originaria del titular de la marca, que había sido comercializada por éste en un país tercero. A continuación destacó que con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 10a de la Markenschutzgesetz, los órganos jurisdiccionales austriacos aplicaban el principio del agotamiento internacional del derecho conferido por la marca (principio según el cual los derechos del titular se agotan cuando el producto que lleva la marca ha sido comercializado, con independencia del lugar en que dicha comercialización ha tenido lugar). Por último, el Oberster Gerichtshof señaló que en la exposición de motivos de la Ley austriaca por la que se adaptaba el Derecho nacional al artículo 7 de la Directiva se mencionaba el propósito de dejar a la práctica jurídica la tarea de resolver la cuestión de la validez del principio del agotamiento internacional.
14 En este contexto, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE; DO L 40, p. 1, de 11 de febrero de 1989) en el sentido de que el derecho conferido por la marca permite a su titular prohibir a un tercero la utilización de ésta para productos que han sido comercializados en un Estado que no es Parte Contratante?
2) ¿Puede el titular de una marca, basándose únicamente en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, exigir que el tercero cese de utilizar la marca para productos que han sido comercializados con dicha marca en un Estado que no es Parte Contratante?»
Sobre la primera cuestión
15 Mediante su primera cuestión, el Oberster Gerichtshof solicita fundamentalmente que se determine si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
16 En primer lugar, debe recordarse que el artículo 5 de la Directiva delimita los «derechos conferidos por la marca» y que su artículo 7 contiene la norma relativa al «agotamiento del derecho conferido por la marca».
17 En virtud del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. Este mismo apartado también dispone, en la letra a), que el derecho exclusivo faculta a su titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. Con arreglo al apartado 3 del artículo 5, en el que se enumeran de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular puede prohibir de conformidad con el apartado 1, esta facultad comprende la importación y exportación de productos que lleven la marca de que se trate.
18 Al igual que las normas previstas en el artículo 6 de la Directiva, que definen determinadas limitaciones de los efectos de la marca, el artículo 7 precisa que, con los requisitos por él establecidos, el derecho exclusivo conferido por la marca se agota de forma que el titular de la marca ya no está facultado para prohibir su uso. El agotamiento está subordinado, en primer lugar, a que los productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento. Ahora bien, según el propio texto de la Directiva, el agotamiento sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE).
19 A continuación, debe señalarse que en ningún caso se ha defendido ante el Tribunal de Justicia que la Directiva pueda interpretarse en el sentido de que consagra el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de los productos comercializados por el titular o con su consentimiento independientemente del lugar en el que se haya efectuado la comercialización.
20 Por el contrario, Hartlauer y el Gobierno sueco han afirmado que la Directiva dejaba a los Estados miembros la facultad de establecer en su Derecho nacional el agotamiento no sólo para los productos comercializados en el EEE, sino también para los comercializados en países terceros.
21 La interpretación de la Directiva propuesta por Hartlauer y el Gobierno sueco presupone, en relación con el tenor del artículo 7, que la Directiva, siguiendo el ejemplo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los artículos 30 y 36 del Tratado CE, se conforma con exigir a los Estados miembros la adopción del agotamiento comunitario, pero que su artículo 7 no regula de modo exhaustivo la cuestión del agotamiento de los derechos conferidos por la marca, dejando de este modo a los Estados miembros la posibilidad de prever normas sobre agotamiento de mayor alcance que las establecidas expresamente por el artículo 7.
22 Ahora bien, como han alegado Silhouette, los Gobiernos austriaco, alemán, francés, italiano y del Reino Unido y la Comisión, dicha interpretación se opone tanto al artículo 7 como al sistema y la finalidad de las normas de la Directiva relativas a los derechos conferidos por la marca a su titular.
23 A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que si bien en el tercer considerando de la Directiva se afirma que «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», no es menos cierto que la Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa.
24 En efecto, en el primer considerando de la Directiva se recuerda que las legislaciones que se aplican a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común, de modo que es necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros. En el noveno considerando se destaca que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros, sin que ello les prive, no obstante, de la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.
25 En vista de estos considerandos, procede interpretar los artículos 5 a 7 de la Directiva en el sentido de que contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca. Además, esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que el artículo 5 concede expresamente a los Estados miembros la facultad de mantener o incorporar determinadas normas específicamente delimitadas por el legislador comunitario. Así, según su apartado 2, al que se hace referencia en el noveno considerando, los Estados miembros están facultados para otorgar una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.
26 En estas circunstancias, la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros.
27 Por lo demás, esta interpretación es la única que puede alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, que consiste en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior. En efecto, de una situación en la que algunos Estados miembros podrían establecer el agotamiento internacional mientras que otros sólo preverían el agotamiento comunitario se derivarían obstáculos ineluctables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.
28 A esta interpretación no puede objetarse, como hace el Gobierno sueco, que la Directiva, al haber sido adoptada en virtud del artículo 100 A del Tratado CE, que regula la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al funcionamiento del mercado interior, no puede regular las relaciones entre los Estados miembros y países terceros, de forma que su artículo 7 debe interpretarse en el sentido de que la Directiva sólo se refiere a las relaciones intracomunitarias.
29 En efecto, aun interpretando el artículo 100 A del Tratado en el sentido propuesto por el Gobierno sueco, es preciso señalar que el artículo 7, como ya se ha afirmado en la presente sentencia, no tiene por objeto regular las relaciones entre los Estados miembros y los países terceros, sino definir los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad.
30 Por último, debe observarse que las autoridades comunitarias competentes siempre podrían ampliar, mediante la celebración de acuerdos internacionales en la materia, como se hizo en el marco del Acuerdo EEE, el agotamiento previsto por el artículo 7 a los productos comercializados en terceros países.
31 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, en su versión modificada por el Acuerdo EEE, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
Sobre la segunda cuestión
32 Mediante su segunda cuestión, el Oberster Gerichtshof solicita esencialmente que se dilucide si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva puede interpretarse en el sentido de que, con el único fundamento de esta disposición, el titular de una marca está facultado para obtener una orden conminatoria por la que se prohíba a un tercero utilizar su marca respecto de productos que han sido comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
33 En la resolución de remisión, precisada por una comunicación posterior, el Oberster Gerichtshof señaló:
- que la segunda cuestión se planteó porque la Markenschutzgesetz no prevé la acción de cesación y que dicha Ley tampoco contiene una disposición correspondiente a la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva. En el supuesto de violación del derecho de marca, sólo se puede solicitar una orden de cesación cuando al mismo tiempo existe una infracción del artículo 9 de la UWG, cuya aplicación supone la presencia de un riesgo de confusión, lo que no ocurre cuando se trata de productos originales del titular de la marca.
- que, según el Derecho austriaco, al menos con arreglo a la doctrina actual, el titular de una marca no puede ejercitar una acción de cesación contra quien importa o reimporta paralelamente productos de marca, a menos que la acción de cesación se derive del apartado 1 del artículo 10a de la Markenschutzgesetz. Por tanto, en el Derecho austriaco se plantea la cuestión de si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas, de contenido idéntico al apartado 1 del artículo 10a de la Markenschutzgesetz, prevé dicha acción de cesación y de si el titular de la marca puede solicitar, basándose únicamente en esta disposición, que el tercero se abstenga de utilizar la marca respecto de productos que han sido comercializados con dicha marca fuera del EEE.
34 A este respecto debe recordarse que, según el sistema de la Directiva, los derechos conferidos por la marca se definen en el artículo 5, mientras que el artículo 7 contiene una precisión importante a esta definición al disponer que los derechos conferidos por el artículo 5 no permiten a su titular prohibir el uso de la marca cuando se cumplen los requisitos para el agotamiento previstos por dicha disposición.
35 En estas circunstancias, si bien resulta incontestable que la Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar disposiciones por las que el titular de una marca, en el supuesto de violación de sus derechos, debe estar facultado para obtener una orden conminatoria por la que se prohíba a terceros utilizar su marca, debe señalarse, no obstante, que dicha obligación no se deriva de las disposiciones del artículo 7, sino de las del artículo 5.
36 En vista de esta constatación, es preciso señalar en primer lugar que, según jurisprudencia reiterada, una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y, por consiguiente, no puede ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona. Ahora bien, en segundo lugar debe destacarse que, según la misma jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, ya se trate de disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE (véanse, en especial, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartados 6 y 8, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartados 20 y 26).
37 Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, sin perjuicio de lo afirmado a propósito de la obligación del órgano jurisdiccional remitente de interpretar, en la medida de lo posible, el Derecho nacional con arreglo al Derecho comunitario, que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que, con el único fundamento de esta disposición, el titular de una marca está facultado para obtener una orden conminatoria por la que se prohíba a un tercero utilizar su marca respecto de productos que han sido comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
Decisión sobre las costas
Costas
38 Los gastos efectuados por los Gobiernos austriaco, alemán, francés, italiano, sueco y del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof mediante resolución de 15 de octubre de 1996, declara:
39 El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
40 El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104 no puede interpretarse en el sentido de que, con el único fundamento de esta disposición, el titular de una marca está facultado para obtener una orden conminatoria por la que se prohíba a un tercero utilizar su marca respecto de productos que han sido comercializados fuera del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.