CELEX: 62002CJ0100
Directiva 89/104/CEE
Limitación de los efectos de la marca en relación con las indicaciones de origen geográfico
Uso con carácter de marca de una indicación geográfica como elemento de la conformidad con las "prácticas leales en materia industrial o comercial"

Mediante resolución de 7 de febrero de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de marzo siguiente, el Bundesgerichtshof
planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1,
letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (en lo sucesivo,
«Gerolsteiner Brunnen»), y la sociedad Putsch GmbH (en lo sucesivo, «Putsch»), relativo a la supuesta usurpación de los derechos
de marca de Gerolsteiner Brunnen debido a la utilización hecha por Putsch de los términos «KERRY Spring» en unas etiquetas
de bebidas refrescantes que comercializa esta última sociedad.
Marco normativo
La Directiva 89/104 tiene por objeto, según su primer considerando, suprimir las disparidades existentes que puedan obstaculizar
tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en
el mercado común.
El artículo 6 de la citada Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone en su apartado 1, letra b):
«1.

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
[...]
b)
de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época
de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
[...]
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»
El Derecho alemán se adaptó a la Directiva 89/104 mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, 1995 I,
p. 156; en lo sucesivo, «Markengesetz»).
El artículo 23 de la Markengesetz, titulado «Uso de nombres e indicaciones descriptivas; Mercado de piezas de repuesto», dispone:
«El titular de una marca o de un nombre comercial no tendrá derecho a prohibir a un tercero, en el tráfico mercantil,
[…]
2.
Usar un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial como indicación sobre características o cualidades de productos
o servicios, como, en particular, su especie, calidad, destino, valor, origen geográfico o época de la obtención del producto
o de la prestación del servicio,
[…]
a menos que este uso sea contrario a las buenas costumbres.»
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
Gerolsteiner Brunnen produce agua mineral y bebidas refrescantes a base de agua natural y las comercializa en Alemania. Es
titular de la marca denominativa nº 1100746 «Gerri», registrada en Alemania con fecha de prioridad de 21 de diciembre de 1985,
así como de las marcas denominativas/figurativas alemanas n
os
2010618, 2059923, 2059924 y 2059925, en las que figura la palabra «GERRI». Estas marcas cubren las aguas minerales, las bebidas
no alcohólicas, las bebidas a base de zumos de fruta y las limonadas.
Desde mediados de los años noventa, Putsch comercializa en Alemania bebidas refrescantes con etiquetas que llevan las palabras
«KERRY Spring». Estas bebidas se producen y se embotellan en Ballyferriter, condado de Kerry, en Irlanda, por la sociedad
irlandesa Kerry Spring Water, utilizando el agua procedente del manantial «Kerry Spring».
Gerolsteiner Brunnen demandó a Putsch ante los órganos jurisdiccionales alemanes por usurpación de sus derechos de marca.
El Landgericht München, pronunciándose en primera instancia, estimó en lo esencial, las pretensiones de Gerolsteiner Brunnen
y prohibió a Putsch utilizar el signo distintivo «KERRY Spring» para el agua mineral o las bebidas refrescantes. En cambio,
el Oberlandesgericht München (Tribunal de Apelación), al conocer del recurso de apelación interpuesto por Putsch, desestimó
las pretensiones de Gerolsteiner Brunnen. Esta última interpuso entonces un recurso de casación («Revision» en alemán) ante
el Bundesgerichtshof.
El Bundesgerichtshof estima que, en el presente caso, en el asunto principal concurren los requisitos para que exista un riesgo
de confusión fonética en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. En estas circunstancias,
el resultado del recurso de casación («Revision») depende de la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la
Directiva 89/104 y, más en particular, de la cuestión de si la utilización «con carácter de marca» excluye la aplicabilidad
de esta disposición.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 7 de febrero de 2002, decidió suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas, ¿es aplicable si un tercero utiliza con carácter de marca
(markenmässig) las indicaciones mencionadas en esta disposición?
2)
En caso de respuesta afirmativa: la utilización con carácter de marca, ¿es una circunstancia que debe tenerse en cuenta en
el marco de la ponderación, que exige el artículo 6, apartado 1,
in fine,
de la Primera Directiva sobre marcas, con respecto al criterio de la conformidad con las “prácticas leales en materia industrial
o comercial”?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que conviene examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal
de Justicia que dilucide el alcance del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 en una situación como la que se da
en el asunto principal.
Este órgano jurisdiccional observa que existen divergencias de criterios sobre si el uso de una indicación geográfica para
distinguir productos e identificar su procedencia, lo que califica de uso «con carácter de marca» («markenmässig»), tiene
como consecuencia que no se aplique el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104.
La Comisión ha señalado, refiriéndose a los trabajos preparatorios de la Directiva 89/104, que la propuesta de Primera Directiva
del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1980, C 351,
p. 1), preveía, en su artículo 5 (actualmente, artículo 6 de la Directiva 89/104), la fórmula «siempre que este uso no se
realice con carácter de marca». Ahora bien, esta fórmula fue sustituida en la propuesta modificada [COM (85) 793 final (DO
1985, C 351, p. 4)] por las palabras «siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial
o comercial». La Comisión añade que de la exposición de motivos de la propuesta modificada se desprende que se efectuó la
citada sustitución en aras de una mayor claridad.
En estas circunstancias, una expresión como «con carácter de marca» no puede considerarse adecuada para dilucidar el alcance
del artículo 6 de la Directiva 89/104.
Para delimitar mejor su alcance en unas circunstancias como las del asunto principal, procede recordar que, mediante una limitación
de los efectos de los derechos que el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al titular de una marca, el artículo 6 de
esta Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la
libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca
pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y
mantener (véase, en particular, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C‑63/97, Rec. p. I‑905, apartado 62).
El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 permite al titular de una marca prohibir a cualquier tercero el uso, en
el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada [artículo 5, apartado 1, letra a)] y de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos
o similares los productos de que se trate, implique por parte del público un riesgo de confusión [artículo 5, apartado 1,
letra b)].
Según el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el titular de la marca no podrá prohibir a terceros el
uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas, en particular, al origen geográfico de un producto, siempre que este
uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Debe observarse que esta disposición no lleva a cabo distinción alguna entre los posibles usos de las indicaciones mencionadas
en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/194. Para que una indicación de esta índole se halle comprendida
dentro del ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se trate de una indicación relativa a una de las características
que se enumeran en dicha disposición, como el origen geográfico.
En el presente caso en el asunto principal, se trata, por un lado, de la marca «GERRI», que no tiene ninguna connotación geográfica
y, por otro lado, del signo «KERRY Spring», que se refiere al origen geográfico del agua utilizada en la elaboración del producto
de que se trata, al lugar donde se embotella el producto, así como al lugar donde tiene su domicilio social el productor.
La Comisión ha puesto de manifiesto la índole geográfica de la expresión «KERRY Spring» al observar que el manantial «KERRY
Spring» figura expresamente en la lista de aguas minerales reconocidas por Irlanda a los fines de la Directiva 80/777/CEE
del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación
y comercialización de aguas minerales naturales (DO L 229, p. 1; EE 13/11, p. 47) (véase la lista de aguas minerales naturales
reconocidas por los Estados miembros publicada por la Comisión en el DO 2002, C 41, p. 1).
El órgano jurisdiccional remitente observa que existe un riesgo de confusión fonética en el sentido del artículo 5, apartado
1, letra b), de la Directiva 89/104, entre «GERRI» y «KERRY», ya que la experiencia demuestra que, cuando encarga el agua
verbalmente, la clientela abrevia «KERRY Spring» en «KERRY».
Por consiguiente, se plantea la cuestión de si tal riesgo de confusión entre, por un lado, una marca denominativa y, por otro,
una indicación, de origen geográfico permite al titular de la marca invocar el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva
89/104 para prohibir a un tercero el uso de la indicación de origen geográfico.
Para responder a esta cuestión, el único criterio de apreciación que indica el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104
es el de si el uso que se haga de la indicación de origen geográfico se realiza conforme a las prácticas leales en materia
industrial o comercial. El requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad
con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 61).
Por consiguiente, el mero hecho de que exista un riesgo de confusión fonética entre una marca denominativa registrada en un
Estado miembro y una indicación de origen geográfico de otro Estado miembro no puede bastar para afirmar que el uso de tal
indicación en el tráfico económico no se realice conforme a las prácticas leales. En efecto, en una Comunidad de quince Estados
miembros y de una gran diversidad lingüística, ya es considerable la posibilidad de que exista cualquier similitud fonética
entre, por un lado, una marca registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación de origen geográfico de otro
Estado miembro, y lo será aún más tras la próxima ampliación.
De ello se desprende que, en un asunto como el principal, incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación
global de todas las circunstancias pertinentes. Por lo que atañe a las bebidas embotelladas, entre las circunstancias que
debe tener en cuenta dicho órgano jurisdiccional para apreciar, más en concreto, si puede considerarse que el productor de
la bebida que lleva la indicación de origen geográfico practica una competencia desleal frente al titular de la marca, figuran,
en particular, la forma y el etiquetado de las botellas.
Por lo tanto, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104
debe interpretarse en el sentido de que, cuando existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca denominativa
registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un producto
originario de otro Estado miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico,
en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, si ese uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial
o comercial. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias
del caso.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos helénico y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones
ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre
las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 7 de febrero de 2002, declara:
El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido
de que, cuando existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca denominativa registrada en un Estado miembro
y, por otro lado, una indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un producto originario de otro Estado
miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico, en virtud del artículo 5
de la Directiva 89/104, si el citado uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias
del caso.
Jann
Timmermans
Edward
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a  7 de enero de 2004.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
V. Skouris
–
Lengua de procedimiento: alemán.