CELEX: 62005CJ0048
Преюдициално запитване
Марка
Член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2, и член 6, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО
Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на знак, който е идентичен или сходен с марката
Марка, регистрирана за автомобилни превозни средства и за играчки
Възпроизвеждане на марката от трето лице върху умалени модели на превозни средства с тази марка

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуване на член 5, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква б) от Първа директива
89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ
L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „Директивата“).

Правна уредба
Член 5 от Директивата, озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:
„1.      Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да
използва в търговската дейност без негово съгласие:
а)      всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
б)      всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите,
защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото [другаде в текста: „потребителите“],
която включва вероятност от свързване на знака с марката.
2.      Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската
дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със
стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата-членка и ако използването
на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или
би го увредило.
3.      Ако условията по параграфи 1 и 2 са изпълнени, може по-специално да бъде забранено:
а)      поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;
б)      предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им и за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето
на услуги с този знак;
в)      вносът и износът на стоки с този знак;
г)      използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.
[...]
5.      Параграфи 1—4 не засягат разпоредбите във всяка държава-членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели,
различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо
облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.“
Член 6 от Директивата, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, предвижда в параграф 1:
„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:
а)      собственото си име или адрес;
б)      указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на
стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;
в)      марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни
части, при условие, че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси
Adam Opel AG (наричано по-нататък „Adam Opel“) е производител на автомобили и притежател на показаната по-долу фигуративна
национална марка, регистрирана в Германия на 10 април 1990 г., по-специално за автомобилни превозни средства и за играчки
(наричана по-нататък „лого „Opel“):
Autec AG (наричано по-нататък „Autec“) произвежда, наред с останалите си стоки, умалени модели на коли с дистанционно управление,
които разпространява с марката „Сartronic“.
В началото на 2004 г. Adam Opel установява, че в Германия се продава умален в мащаб 1:24 модел на Opel Astra V8 coupé с дистанционно
управление, върху решетката на автомобилния радиатор на който е поставено логото „Opel“, така както е на оригиналното превозно
средство. Тази играчка се произвежда от Autec.
Марката „Сartronic“, придружена със знак ®, е ясно обозначена върху първата страница на приложените към всеки умален модел
указания за ползване, както и върху предната страна на дистанционното управление. Освен това означенията „AUTEC® AG“ и „AUTEC®
AG D 90441 Nürnberg“ могат да се видят на обратната страна на указанията за ползване, а второто означение — и върху стикер
от долната страна на устройството за дистанционно управление.
С иск, предявен пред Landgericht Nürnberg-Fürth, Adam Opel иска Autec да бъде осъдено да се въздържа в търговската си дейност
от поставянето на лого „Opel“ върху умалени модели превозни средства, от предлагането им за продажба, от пускането им на пазара
или складирането им за тези цели, от внос или износ на умалени модели превозни средства с тази марка, при неспазването на
което Autec да бъде осъдено да заплати глоба от 250 000 EUR за всяко нарушение или при условията на евентуалност да бъде осъдено
на лишаване от свобода до шест месеца.
Adam Opel смята, че използването на логото „Opel“ върху играчки, представляващи умалени модели на превозни средства, произвеждани
и продавани от него, съставлява нарушение на тази марка. То твърди, че посочената марка се използва за стоки, които са идентични
с тези, за които марката е регистрирана, а именно играчки. В случая става въпрос за използване като марка по смисъла на практиката
на Съда, тъй като потребителите биха изходили от принципа, че производителят на умалени модели превозни средства от дадена
марка ги произвежда и продава по силата на предоставена му от притежателя на марката лицензия.
Като се основава на решения на различни германски юрисдикции, Autec, подпомагано от Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie
eV (германска федерация на производителите на играчки), отговаря, че поставянето на защитена марка върху умалени модели, които
са точно копие на превозните средства с тази марка, не съставлява използване на марката в качеството ѝ на марка. В случая
същинската функция на логото „Opel“ не била засегната, тъй като благодарение на използването на марките „Сartronic“ и „AUTEC“
за потребителите ставало ясно, че умаленият модел не произхожда от производителя на превозното средство, на което е копие.
Освен това потребителите били свикнали с обстоятелството, че от повече от сто години насам производителите на играчки имитират
точно, т.е. до поставянето на марката им, реално съществуващи стоки.
В светлината на Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW (C‑63/97, Recueil, стр. I‑905), Landgericht Nürnberg-Fürth решава,
че използването на логото Opel от Autec може да бъде забранено на основание на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата
само ако се отнася до използване в качеството на марка.
Landgericht Nürnberg-Fürth е склонен да приеме, че е налице използване от Autec на логото в качеството му на марка, тъй като
посоченото лого насочва към производителя на оригиналния модел. От друга страна, той си задава въпроса дали това използване,
което същевременно му изглежда като описателно използване по смисъла на член 6, параграф 1 от Директивата, може да бъде разрешено
съгласно тази разпоредба, въпреки че разглежданата марка е регистрирана и за играчки.
Като преценява, че решаването на отнесения пред него спор изисква тълкуване на Директивата, Landgericht Nürnberg-Fürth решава
да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)      Дали използването на защитена марка, регистрирана също и за „играчка“, съставлява използване в качеството на марка по смисъла
на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата [...], когато производителят на умален модел на автомобил играчка възпроизвежда
в умален мащаб модел на реално съществуващо превозно средство, включително марката, поставена върху модела на притежателя
на марката, и пуска на пазара този умален модел?
2)      При утвърдителен отговор на първия въпрос:
Дали описаният в първия въпрос начин на използване на марката съставлява указание за вида или качеството на умаления модел
на превозното средство по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от Директивата [...]?
3)      При утвърдителен отговор на втория въпрос:
В случаи от този род, кои са определящите критерии, които позволяват да се прецени дали използването на марката отговаря на
честната търговска или производствена практика?
В частност, отговаря ли на посочената практика случай, при който производителят на умален модел превозно средство поставя
върху опаковката и върху допълнително устройство, необходимо за употребата на умаления модел, разпознаваем за потребителите
знак на собствената си марка, както и фирмата си с указване на седалището на предприятието?“

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос
Относно тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата
С първия си въпрос препращащата юрисдикция иска по същество да се установи дали в случаите, когато една марка е регистрирана
едновременно за автомобилни превозни средства и за играчки, поставянето от трето лице без съгласието на притежателя на марката
на идентичен на тази марка знак върху умалени модели на превозните средства с тази марка с цел точното им възпроизвеждане
и пускането на тези модели на пазара съставляват по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата използване, което
притежателят на марката има право да забрани.
Член 5 от Директивата определя „[п]равата, предоставени от марката“, докато член 6 от нея съдържа правила относно „[о]граничаване
на действието на марката“.
Съгласно член 5, параграф 1, първо изречение от Директивата регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права.
По силата на същия параграф, буква а) притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност
без негово съгласие знак, който е идентичен с марката за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана.
Член 5, параграф 3 от Директивата изброява неизчерпателно начините на използване, които притежателят може да забрани на основание
на параграф 1 от този член. Други разпоредби на Директивата, като например член 6, определят някои ограничения на действието
на марката (Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C‑206/01, Recueil, стp. I‑10273, точка 38).
За да се избегнат различия в защитата на притежателя на марка в различните държави-членки, Съдът следва да даде еднакво тълкуване
на член 5, параграф 1 от Директивата, и по-специално на съдържащото се в него понятие „използване“ (Решение по дело Arsenal
Football Club, посочено по-горе, точка 45).
В главното производство е безспорно, че използването на идентичния на разглежданата марка знак се извършва в рамките на търговската
дейност, щом като е свързано с делови отношения с оглед реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер
(вж. в този смисъл Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, точка 40).
Безспорно е също така, че използването е без съгласието на притежателя на спорната марка.
Доколкото логото „Opel“ е регистрирано за играчки, в случая става въпрос и за хипотезата, до която се отнася член 5, параграф 1,
буква а) от Директивата, а именно за знак, идентичен с разглежданата марка, за стоки — играчки — идентични с тези, за които
тя е регистрирана. Във връзка с това в случая следва по-специално да се приеме, че разглежданото в главното производство използване
е извършено „за стоки“ по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата, тъй като се отнася до поставянето на знак,
идентичен с марката върху стоките, както и до предлагането, пускането на пазара или складирането им за тези цели по смисъла
на член 5, параграф 3, букви а) и б) от директивата (вж. в този смисъл Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе,
точки 40 и 41).
Следва обаче да се напомни, че съгласно практиката на Съда предвидените в член 5, параграф 1 от Директивата изключителни права
са предоставени, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така
че последната да изпълни присъщите си функции, и следователно използването на това право трябва да бъде запазено за случаите,
когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката, и по-специално основната ѝ функция,
която е да гарантира на потребителите произхода на стоката (Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, точка 51
и Решение от 16 ноември 2004 г. по дело Anheuser-Busch, C‑245/02, Recueil, стр. I‑10989, точка 59).
Следователно поставянето от трето лице на знак, идентичен с регистрирана за играчки марка, върху умалени модели превозни средства
може да бъде забранено на основание член 5, параграф 1, буква а) от Директивата само ако засяга или може да засегне функциите
на тази марка.
В главното производство, характеризиращо се с обстоятелството, че разглежданата марка е регистрирана едновременно за автомобилни
превозни средства и за играчки, препращащата юрисдикция пояснява, че средният потребител в Германия на стоки от отрасъла за
производство на играчки, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, е свикнал произвежданите
умалени модели да се основават на реални образци и дори отдава голямо значение на пълното съответствие с оригинала, така че
този потребител би възприел фигуриращото върху стоките на Autec лого „Opel“ като указване, че става въпрос за точно възпроизвеждане
в умален мащаб на превозно средство с марката „Opel“.
Ако с тези си пояснения препращащата юрисдикция иска да подчертае, че съответните потребители не възприемат идентичния с логото
„Opel“ знак върху пуснатите на пазара от Autec умалени модели като указване, че тези стоки произхождат от Adam Opel или от
икономически свързано с него предприятие, то в такъв случай трябва да се приеме, че разглежданото в главното производство
използване не засяга основната функция на логото „Opel“ в качеството му на регистрирана за играчки марка.
Препращащата юрисдикция е тази, която трябва да определи, като вземе предвид средния потребител на играчки в Германия, дали
разглежданото в главното производство използване засяга функциите на логото Opel в качеството му на регистрирана за играчки
марка. Впрочем Adam Opel изглежда не твърди, че това използване засяга други функции на тази марка, освен основната ѝ.
От друга страна, като се основава на посоченото по-горе решение по дело BMW, препращащата юрисдикция си задава въпроса дали
има използване от Autec на логото „Opel“ в качеството му на марка, регистрирана за автомобилни превозни средства.
В това отношение е вярно, че посоченото по-горе дело BMW се отнася до използване на знак, идентичен с марката, за услуги,
които не са идентични с тези, за които е регистрирана марката, тъй като разглежданата в главното производство марка BMW е
регистрирана за коли, но не за услуги за поправка на коли. Колите, пуснати на пазара с марка BMW от притежателя на тази марка,
обаче съставляват самия предмет на тези услуги — поправка на коли — извършвани от трети лица по такъв начин, че е изключително
важно да се установи произходът на колите с марка BMW, предмет на тези услуги. Именно предвид тази специфична и неделима връзка
между носещите марката стоки и извършваните от трети лица услуги Съдът решава, че с оглед на особените обстоятелства по посоченото
по-горе дело BMW използването от трето лице на знак, идентичен с марката на стоките, пуснати на пазара не от третото лице,
а от притежателя на марката, попада под действието на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата.
Извън тази особена хипотеза на използване на марката от трето лице, извършващо услуги, предмет на които са носещи тази марка
стоки, член 5, параграф 1, буква а) от Директивата следва да се тълкува в смисъл, че се отнася до използването на знак, идентичен
с марката на пуснати на пазара от третото лице стоки или предоставяни от него услуги, които са идентични с тези, за които
е регистрирана марката.
Наистина от една страна тълкуването, според което стоките или услугите, за които се отнася член 5, параграф 1, буква а) от
Директивата, са тези, които са пуснати на пазара или са предоставяни от третото лице, произтича от самия текст на тази разпоредба,
и в частност от формулировката „да използва [...] за стоки или услуги“. От друга страна, обратното тълкуване може да доведе
до това, че използваните в член 5, параграф 1, буква а) от Директивата термини „стоки“ и „услуги“ означават евентуално стоките
или услугите на притежателя на марката, докато използваните в член 6, параграф 1, букви б) и в) от Директивата термини „стоки“
и „услуги“ се отнасят задължително до тези, които са пуснати на пазара или са предоставени от третото лице, и така, противно
на структурата на Директивата, да се стигне до различно тълкуване на едни и същи термини, в зависимост от това дали са посочени
в член 5 или в член 6.
В случая по главното производство Autec не продава коли, поради което няма използване от Autec на логото Opel в качеството
му на марка, регистрирана за автомобилни превозни средства по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата.
По тълкуването на член 5, параграф 2 от Директивата
Съгласно постоянната съдебна практика Съдът следва да предостави на препращащата юрисдикция всички насоки за тълкуване на
общностното право, които могат да бъдат полезни за решаване на висящото пред нея дело, независимо дали тази юрисдикция ги
посочва или не във въпросите си (вж. Решение от 7 септември 2004 г. по дело Trojani, C‑456/02, Recueil, стp. I‑7573, точка 38
и Решение от 15 септември 2005 г. по дело Ioannidis, C‑258/04, Recueil, стp. I‑8275, точка 20).
Предвид обстоятелствата по главното производство, на препращащата юрисдикция следва да се предостави и тълкуване на член 5,
параграф 2 от Директивата.
Несъмнено, за разлика от член 5, параграф 1, член 5, параграф 2 от Директивата не изисква от държавите-членки да въведат в
националните си законодателства предвидената в него защита, а се ограничава само да им даде възможност да направят това (Решение
от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C‑292/00, Recueil, стp. I‑389, точка 18). Все пак, като се запазва правото на проверка
по въпроса от страна на препращащата юрисдикция, от поставените от Bundesgerichtshof (Германия) и разгледани от Съда по посоченото
по-горе дело Davidoff въпроси изглежда, че германският законодател е приложил разпоредбите на член 5, параграф 2 от директивата.
В случая по главното производство, първо, логото „Opel“ е регистрирано също и за автомобилни превозни средства, второ — като
се запазва правото на проверка по въпроса от страна на препращащата юрисдикция — става въпрос за марка с реноме за този вид
стоки в Германия, и накрая, автомобилно превозно средство и умален модел на това превозно средство не са сходни стоки. Следователно
разглежданото в главното производство използване може да бъде забранено и на основание член 5, параграф 2 от директивата, ако това използване без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето
на марката в качеството ѝ на регистрирана за автомобилни превозни средства марка или би ги увредило.
В заседанието пред Съда Аdam Opel твърди, че е заинтересовано умалените модели превозни средства с марка „Opel“ да бъдат с
добро качество и напълно актуални, тъй като в противен случай би се засегнала репутацията на тази марка в качеството ѝ на
марка, регистрирана за автомобилни превозни средства.
Във всеки случай става въпрос за фактическа преценка. Препращащата юрисдикция е тази, която евентуално трябва да определи
дали разглежданото в главното производство използване съставлява използване без основание, извличащо несправедливо облагодетелстване
от отличителния характер или реномето на марката в качеството ѝ на регистрирана марка или би ги увредило.
Следователно на първия въпрос трябва да се отговори, че в случаите, когато една марка е регистрирана едновременно за автомобилни
превозни средства — по отношение на които тя се ползва с реноме — и за играчки, поставянето от трето лице, без съгласието
на притежателя на марката, на идентичен с тази марка знак върху умалени модели превозни средства от посочената марка, с цел
тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, както и пускането на пазара на посочените умалени модели:
–        съставляват използване по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата, което притежателят на марката има право
да забрани, ако това използване засяга или може да засегне функциите на марката в качеството ѝ на марка, регистрирана за играчки,
–        съставляват използване по смисъла на член 5, параграф 2 от Директивата, което притежателят на марката има право да забрани
— когато предвидената в тази разпоредба защита е въведена в националното право — ако това използване без основание би извлякло
несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката в качеството ѝ на марка, регистрирана за
автомобилни превозни средства, или би ги увредило.

По втория въпрос
Въпреки че с втория си въпрос препращащата юрисдикция иска тълкуване конкретно на член 6, параграф 1, буква а) от Директивата,
от акта за препращане става ясно, че в действителност тя иска тълкуване на точка б) от същия параграф.
На първо място следва да се посочи, че разглежданото в главното производство използване на логото „Opel“ не може да се разреши
на основание член 6, параграф 1, буква в) от Директивата. Поставянето на тази марка върху умалените модели на Autec в действителност
не е предназначено да укаже предназначението на тези играчки.
Съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Директивата марката не дава право на притежателя ѝ да забрани на трето лице да използва
в търговската дейност указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето
на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите.
Аdam Opel и френското правителство твърдят, че преследваната с тази разпоредба цел е именно да попречи на притежателя на марка
да се противопоставя на използването от трето лице на указания, описващи характерни черти на негови стоки или услуги. Логото
„Opel“ обаче с нищо не указва вида, качеството или други характеристики на умалените модели. Комисията на Европейските общности
споделя същото становище относно разглежданото в главното производство използване, но не изключва, че при други фактически
обстоятелства, когато умалените модели са предназначени за колекционери, точното възпроизвеждане на всеки детайл на оригиналното
превозно средство е възможно да съставлява основна характеристика на тази категория стоки, така че член 6, параграф 1, буква б)
от Директивата да може да се отнася и до точното копие на марката.
В това отношение, въпреки че целта на тази разпоредба е преди всичко да попречи на притежателя на марка да забранява на конкуренти
да използват един или повече от описателните термини, които са част от неговата марка, за да указват определени характеристики
на техните стоки (вж. по-специално Решение от 4 май 1999 г. по дело Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 и C‑109/97, Recueil, стр. I‑2779,
точка 28), текстът ѝ не се ограничава само до подобна хипотеза.
Следователно не може a priori да се изключи, че посочената разпоредба дава право на трето лице да използва марка, ако това
използване се състои в даване на указания относно вида, качеството или други характеристики на пусканите на пазара от това
трето лице стоки, при условие че това използване е в съответствие с честната производствена и търговска практика.
Поставянето обаче на знак, който е идентичен с марка, регистрирана по-специално за автомобилни превозни средства, върху умалени
модели на превозни средства с тази марка, с цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, не е насочено към даване
на указания относно характеристиките на посочените умалени модели, а е само елемент от точното възпроизвеждане на оригиналните
превозни средства.
Следователно на втория въпрос трябва да се отговори, че когато една марка е регистрирана по-специално за автомобилни превозни
средства, поставянето от трето лице, без съгласието на притежателя на марката, на идентичен с тази марка знак върху умалени
модели на превозни средства от посочената марка, с цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, и пускането на
пазара на посочените умалени модели не съставляват използване на указание относно характеристика на тези умалени модели по
смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата.

По третия въпрос
Предвид отговора на втория въпрос, не е необходимо да се отговаря на третия преюдициален въпрос.

По съдебните разноски
С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход
на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени
за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.
По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:
1)
Когато една марка е регистрирана едновременно за автомобилни превозни средства — по отношение на които се ползва с реноме
— и за играчки, поставянето от трето лице, без съгласието на притежателя на марката, на идентичен с тази марка знак върху
умалени модели на превозни средства от посочената марка, с цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, и пускането
на пазара на посочените умалени модели:
–
съставляват по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките използване, което притежателят на марката има право
да забрани, ако това използване засяга или може да засегне функциите на марката в качеството ѝ на марка, регистрирана за играчки,
–
съставляват по смисъла на член 5, параграф 2 от същата директива използване, което притежателят на марката има право да забрани
— когато предвидената в тази разпоредба защита е въведена в националното право — ако това използване без основание би извлякло
несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката в качеството ѝ на регистрирана за автомобилни
превозни средства марка или би ги увредило.
2)
Когато една марка е регистрирана по-специално за автомобилни превозни средства, поставянето от трето лице, без съгласието
на притежателя на марката, на идентичен с тази марка знак върху умалени модели на превозни средства от посочената марка, с
цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, и пускането на пазара на посочените умалени модели не съставляват
използване на указание относно характеристика на тези умалени модели по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Директива
89/104.
Подписи
*
Език на производството: немски.