CELEX: 62001CJ0206
Zbliżenie ustawodawstw
Dyrektywa 89/104/EWG

Postanowieniem z dnia 4 maja 2001 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 maja 2001 r., High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division, skierował, na mocy art. 234 WE, dwa pytania prejudycjalne dotyczące wykładni art. 5 ust. 1 lit. a)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Pytania te zostały podniesione w ramach sporu między Arsenal Football Club plc (zwanym dalej „Arsenal FC”) a M. Reedem w kontekście
sprzedaży i oferowania na sprzedaż przez M. Reeda szalików, na kórych umieszczone było napisane wielkimi literami słowo „Arsenal”,
będące oznaczeniem zarejestrowanym jako znak towarowy przez Arsenal FC dla między innymi tego typu towarów.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe
Dyrektywa stanowi w jej motywie pierwszym, że ustawodawstwa krajowe w przedmiocie znaków towarowych zawierają różnice, które
mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego
rynku. Z tego motywu wynika, iż z tego względu oraz w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego niezbędne
jest zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich. Motyw trzeci dyrektywy uściśla, że w chwili obecnej nie jest konieczne podejmowanie
procesu zbliżenia ustawodawstw krajowych w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie.
Zgodnie z motywem dziesiątym dyrektywy:
„[…] ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia,
jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem, oraz towarami lub usługami […]”.
Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy stanowi:
„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)      oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
b)      oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa
towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców]
wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.
Artykuł 5 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy stanowi:
„Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:
a)      umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b)      oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie
usług pod tym oznaczeniem […]”.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy:
„Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia
w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną
korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego [uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie
nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]”.
Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy ma następującą treść:
„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:
a)      jej własnego nazwiska lub adresu;
b)      wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji
towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;
c)      znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów
lub części zamiennych;
pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

Uregulowania krajowe
Prawo znaków towarowych jest uregulowane w Zjednoczonym Królestwie w Trade Marks Act 1994 (ustawie o znakach towarowych z 1994 r.),
która w ramach wprowadzania w życie dyrektywy zastąpiła Trade Marks Act 1938 (ustawę o znakach towarowych z 1938 r.).
Artykuł 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994 stanowi:
„Narusza prawa z zarejestrowanego znaku towarowego, kto używa w obrocie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów
lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany”.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) Trade Marks Act 1994:
„Narusza prawa z zarejestrowanego znaku towarowego, kto używa w obrocie oznaczenia, które ze względu na
[…]
b)      podobieństwo do znaku towarowego oraz jego używanie dla towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, dla których
znak towarowy jest zarejestrowany,
stwarza w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia ze znakiem
towarowym”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Arsenal FC jest znanym klubem piłki nożnej, grającym w angielskiej pierwszej lidze. Klub ten nazywany jest również „the Gunners”
i od dłuższego czasu był kojarzony z dwoma symbolami: tarczą („the crest device”) i armatą („the canon device”).
W 1989 r. Arsenal FC uzyskał rejestrację między innymi wyrazów „Arsenal” i „Arsenal Gunners”, jak również symboli armaty i tarczy,
jako znaków towarowych, dla klasy towarów obejmującej artykuły odzieżowe, artykuły odzieży sportowej i obuwie. Arsenal FC
projektuje i dostarcza jego własne towary lub zleca ich produkcję i dostawę sieci autoryzowanych sprzedawców.
Z uwagi na to, iż w ostatnich latach jego działalność handlowa i promocyjna w zakresie sprzedaży pamiątek i podobnych towarów,
opatrzonych powyższymi znakami towarowymi, bardzo się rozwinęła, przynosząc znaczne zyski, Arsenal FC przedsięwziął kroki
zmierzające do tego, aby towary „oficjalne” – tj. towary wyprodukowane przez Arsenal FC lub za jego zgodą – mogły być łatwo
rozpoznawalne, i usiłował przekonać swoich kibiców do kupowania jedynie towarów tego typu. Ponadto klub wszczął szereg postępowań,
zarówno cywilnych, jak i karnych, przeciwko podmiotom prowadzącym działalność handlową sprzedającym towary nieoficjalne.
Od 1970 r. M. Reed sprzedaje na kilku stoiskach znajdujących się wokół ogrodzenia stadionu Arsenal FC pamiątki i inne towary
związane z piłką nożną, z czego prawie wszystkie opatrzone są oznaczeniami odnoszącymi się do Arsenal FC. Udało mu się uzyskać
jedynie niewielką ilość towarów oficjalnych od spółki KT Sports, upoważnionej przez klub do odsprzedaży jego produktów sprzedawcom
prowadzącym działalność handlową wokół powyższego stadionu. W 1991 r. i w 1995 r. Arsenal FC spowodował konfiskatę towarów
nieoficjalnych, będących w posiadaniu M. Reeda.
Sąd krajowy zaznacza, iż w postępowaniu przed tymże sądem nie jest kwestionowana okoliczność, że na jednym z jego stoisk M. Reed
sprzedawał i oferował na sprzedaż szaliki opatrzone odnoszącymi się do Arsenal FC zapisanymi wielkimi literami oznaczeniami,
i że chodziło w tym wypadku o towary nieoficjalne.
Sąd ten zaznacza ponadto, iż na omawianym stoisku znajdował się szyld z następującym napisem:
„Słowa i logo odzwierciedlone na sprzedawanych wyrobach mają jedynie charakter ozdobny i nie oznaczają ani nie wskazują na
jakikolwiek związek z producentami czy dostawcami żadnych innych wyrobów. Jedynie produkty opatrzone etykietami świadczącymi,
iż są to towary oficjalne Arsenal, są oficjalnymi towarami Arsenal”.
Ponadto sąd krajowy podkreśla, że kiedy wyjątkowo M. Reed miał możliwość uzyskania artykułów oficjalnych, wprowadzał on w kontaktach
ze swoimi klientami w sposób wyraźny rozróżnienie między towarami oficjalnymi a towarami nieoficjalnymi, w szczególności za
pomocą etykiety z napisem „oficjalne”. Towary oficjalne były poza tym sprzedawane po wyższej cenie.
Arsenal FC wszczął przeciwko M. Reedowi postępowanie przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, twierdząc,
iż M. Reed, sprzedając przedmiotowe szaliki nieoficjalne, dopuścił się po pierwsze czynu niedozwolonego polegającego na „passing
off” – tj. według sądu krajowego, zachowaniu osoby trzeciej, wprowadzającym w błąd w taki sposób, iż duża liczba osób sądzi
lub ma podstawy sądzić, że wyroby sprzedawane przez tę osobę trzecią są wyrobami powoda lub są sprzedawane za jego zgodą,
lub mają z nim związek o charakterze gospodarczym – i po drugie naruszył prawa do znaku towarowego.
W świetle okoliczności faktycznych w sprawie przed sądem krajowym tenże sąd oddalił powództwo wniesione przez Arsenal FC z tytułu
odpowiedzialności z czynu niedozwolonego (za „passing off”) na takiej podstawie, iż klub ten nie był w stanie udowodnić istnienia
rzeczywistego wprowadzenia w błąd danego kręgu odbiorców, a w szczególności nie był w stanie wykazać, że wszystkie sprzedawane
przez M. Reeda nieoficjalne towary były postrzegane przez odbiorców jako pochodzące od Arsenal PC lub przez niego autoryzowane.
W tym względzie sąd krajowy zaznaczył w szczególności, że w jego przekonaniu odnoszące się do Arsenal FC oznaczenia umieszczone
na sprzedawanych przez M. Reeda wyrobach nie zawierały żadnej wskazówki odnośnie do pochodzenia towarów.
Co się tyczy roszczenia Arsenal FC związanego z naruszeniem praw do jego znaków towarowych na podstawie art. 10 ust. 1 i 2
lit. b) Trade Marks Act 1994, sąd krajowy nie uznał argumentu Arsenal FC, jakoby używanie przez M. Reeda oznaczeń zarejestrowanych
jako znaki towarowe było postrzegane przez docelowych odbiorców jako wskazujące na pochodzenie towarów („badge of origin”),
a co za tym idzie, jakoby stanowiło używanie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego”) („trademark use”).
W istocie rzeczy zdaniem sądu krajowego oznaczenia umieszczone na towarach M. Reeda były postrzegane przez odbiorców jako
świadectwo poparcia, lojalności lub przywiązania („bagde of suport, loyalty or affiliation”).
Mając na względzie powyższe okoliczności, sąd krajowy uznał, że powództwo Arsenal FC z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego
mogłoby zostać uwzględnione jedynie wówczas, gdyby ochrona, przyznana właścicielowi znaku towarowego przez art. 10 Trade Marks
Act 1994 oraz przez transponowaną mocą tej ustawy dyrektywę, zabraniała osobom trzecim również używania innego niż używanie
w charakterze znaku towarowego, co wiązałoby się z rozszerzającą wykładnią tychże przepisów.
W tym zakresie sąd krajowy uważa, że teza, zgodnie z którą niedozwolone jest również używanie inne niż używanie w charakterze
znaku towarowego, zawiera w sobie niekonsekwencje. Niemniej teza przeciwna, zgodnie z którą jedynie używanie w charakterze
znaku towarowego podlega ochronie, staje się problematyczna w związku z dosłownym brzmieniem dyrektywy i Trade Marks Act 1994,
które definiują naruszenie jako używanie „oznaczenia”, nie zaś jako używanie „znaku towarowego”.
Sąd krajowy zaznacza, że właśnie ze względu na to brzmienie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone
Królestwo) orzekł w sprawie Philips Electronics Ltd przeciwko Remington Consumer Products [(1999) RPC 809], że używanie oznaczenia
zarejestrowanego jako znak towarowy w inny sposób niż w charakterze znaku towarowego, może stanowić naruszenie prawa do znaku
towarowego. High Court zauważa, że stan prawny w tej kwestii pozostaje jednak niejasny.
Ponadto sąd krajowy oddalił argument M. Reeda, jakoby znaki towarowe Arsenal FC były nieważne.
W tych okolicznościach High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić
się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)      Czy w sytuacji, gdy znak towarowy jest prawidłowo zarejestrowany i:
a)      osoba trzecia używa w ramach swej działalności gospodarczej oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym, umieszczając
je na towarach identycznych z towarami, dla których zarejestrowany jest ten znak, oraz
b)      osoba ta nie może przywołać na swą obronę przepisu art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG […],
ta osoba trzecia może powołać się na ograniczenia skutków znaku towarowego na takiej podstawie, iż używanie będące przedmiotem
sporu nie wskazuje w żaden sposób na pochodzenie (tzn. związek, jaki występuje w obrocie między towarami a właścicielem znaku
towarowego)?
2)      W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy fakt, że tego typu używanie jest postrzegane jako oznaka poparcia, lojalności i przywiązania
do właściciela znaku towarowego może stanowić wystarczający związek?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych
Należy łącznie rozpatrzyć powyższe dwa pytania prejudycjalne.

Uwagi przedłożone Trybunałowi
Arsenal FC podnosi, że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy uprawnia właściciela znaku towarowego do zakazania używania oznaczenia
identycznego z jego znakiem towarowym i nie uzależnia wcale wykonywania tego prawa sprzeciwu od spełnienia warunku, aby oznaczenie
to było używane w charakterze znaku towarowego. Ochrona przyznana przez ten przepis rozciąga się zatem na używanie oznaczenia
przez osoby trzecie nawet wtedy, gdy to używanie nie sugeruje istnienia związku między towarem a właścicielem znaku towarowego.
Taka interpretacja znajduje swe poparcie w art. 6 ust. 1 dyrektywy, albowiem szczególne ograniczenia w wykonywaniu praw związanych
ze znakiem towarowym, wymienione w tym przepisie, wskazują, iż tego typu używanie objęte jest co do zasady zakresem stosowania
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy i jest dozwolone jedynie w przypadkach wyliczonych w sposób wyczerpujący w art. 6 ust. 1 dyrektywy.
Tytułem żądania ewentualnego Arsenal FC podnosi, że w niniejszej sprawie używanie przez M. Reeda oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym Arsenal należy tak czy inaczej zakwalifikować jako używanie znaku w charakterze znaku towarowego na takiej
podstawie, iż używanie to wskazuje na pochodzenie towarów, nawet jeśli nie wskazuje ono koniecznie na właściciela znaku towarowego.
M. Reed utrzymuje, że działalność gospodarcza, o którą chodzi w postępowaniu przed sądem krajowym, nie wchodzi w zakres stosowania
art. 5 ust. 1 dyrektywy, albowiem Arsenal FC nie udowodnił, że oznaczenie było używane w charakterze znaku towarowego, tzn.
w celu wskazania na pochodzenie towarów, jak wymaga tego dyrektywa, a w szczególności jej art. 5. Gdyby odbiorcy nie postrzegali
oznaczenia jako wskazania pochodzenia, używanie nie stanowiłoby używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Co się
zaś tyczy art. 6 dyrektywy nic w tym przepisie nie wskazuje na to, aby wyliczenie działań, które nie stanowią naruszenia,
miało charakter wyczerpujący.
Komisja podnosi, że prawa właściciela znaku, wynikające z art. 5 ust. 1 dyrektywy nie zależą od okoliczności, że dana osoba
trzecia nie używa oznaczenia w charakterze znaku towarowego, a w szczególności, że dana osoba trzecia nie używa go jako wskazówki
pochodzenia, lecz w inny sposób informuje odbiorców, że towary nie pochodzą od właściciela znaku towarowego, a nawet, że oznaczenie
jest używane bez jego zgody. Szczególnym celem znaku towarowego jest bowiem zagwarantowanie tego, że jedynie właściciel może
wskazać na pochodzenie danego towaru poprzez umieszczenie na nim znaku towarowego. Komisja utrzymuje ponadto, iż z motywu
dziesiątego dyrektywy wynika, że ochrona przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy ma charakter absolutny.
Podczas rozprawy Komisja dodała, że pojęcie używania znaku w charakterze znaku towarowego – jeśli w ogóle pozostaje w związku
z niniejszą sprawą – odnosi się do używania służącego bardziej odróżnianiu towarów od siebie niż wskazywaniu na ich pochodzenie.
Pojęcie to obejmuje również używanie przez osoby trzecie, które narusza interesy właściciela znaku towarowego, takie jak renoma
wyrobów. W każdym razie postrzeganie przez odbiorców słowa „Arsenal” identycznego ze słownym znakiem towarowym, jako świadectwo
poparcia, lojalności lub przywiązania do właściciela znaku towarowego nie wyklucza tego, iż powyższe towary są również z tego
powodu postrzegane jako pochodzące od właściciela znaku. Przeciwnie, tego typu postrzeganie potwierdzałoby charakter odróżniający
znaku towarowego i zwiększałoby ryzyko tego, iż towary będą postrzegane jako pochodzące od właściciela znaku. A zatem gdyby
nawet używanie znaku w charakterze znaku towarowego stanowiło kryterium istotne w tej sprawie, właściciel znaku towarowego
powinien mieć prawo do zakazania działalności handlowej, o której mowa w postępowaniu przed sądem krajowym.
Urząd Nadzoru EFTA utrzymuje, że ażeby właściciel znaku towarowego mógł powołać się na art. 5 ust. 1 dyrektywy, osoba trzecia
musi używać oznaczenia w celu odróżniania towarów lub usług, tj. zgodnie z pierwszą i tradycyjną funkcją znaku towarowego,
a zatem używać znaku w charakterze znaku towarowego. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, właściel może powołać się jedynie
na przepisy prawa krajowego, o których mowa w art. 5 ust. 5 dyrektywy.
Niemniej warunek używania znaku w charakterze znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy, który winien być pojmowany
jako warunek używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla celów odróżniania towarów lub usług, jest pojęciem
z zakresu prawa wspólnotowego, które powinno być interpretowane w sposób rozszerzający, jako obejmujące między innymi używanie
jako świadectwo poparcia, lojalności lub przywiązania do właściciela znaku towarowego.
Zdaniem Urzędu Nadzoru EFTA okoliczność, że osoba trzecia, umieszczając znak na towarach, wskazuje przy tym, że nie pochodzą
one od właściciela znaku towarowego, nie wyklucza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd szerszego kręgu konsumentów. Gdyby
właściciel znaku nie miał prawa sprzeciwić się takiemu działaniu osób trzecich, mogłoby to doprowadzić do uogólnionego używania
oznaczenia, co w rezultacie pozbawiłoby znak towarowy jego charakteru odróżniającego, narażając w ten sposób na szwank jego
pierwszą i tradycyjną funkcję.

Odpowiedź Trybunału
Należy przypomnieć tytułem wstępu, że art. 5 dyrektywy definiuje „[p]rawa przyznane przez znak towarowy”, a jej art. 6 zawiera
zasady regulujące „[o]graniczenie skutków znaku towarowego”.
Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi prawa wyłączne.
W świetle ust. 1 lit. a) te prawa wyłączne uprawniają właściciela znaku do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają
jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi,
dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Artykuł 5 ust. 3 dyrektywy wymienia w sposób niewyczerpujący rodzaje użycia,
których właściciel może zabronić na podstawie ust. 1 tego artykułu. Inne przepisy dyrektywy, takie jak art. 6, określają pewne
ograniczenia skutków znaku towarowego.
Co się tyczy sytuacji, z jaką mamy do czynienia w postępowaniu przed sądem krajowym, należy zauważyć że – jak wynika w szczególności
z pkt 19 i z załącznika V do postanowienia odsyłającego – słowo „Arsenal”, napisane wielkimi literami, figuruje na szalikach
wystawionych na sprzedaż przez M. Reeda, a towarzyszą mu inne, znacznie mniej widoczne, określenia, takie jak w szczególności
„the Gunners”, z których wszystkie odnoszą się do właściciela znaku towarowego, tj. do Arsenal FC. Szaliki te przeznaczone
są między innymi dla kibiców Arsenal FC, którzy noszą je w szczególności podczas rozgrywek, w których klub ten bierze udział.
W tych okolicznościach, jak stwierdził sąd krajowy, używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym odbywa się w ramach
obrotu handlowego, albowiem plasuje się ono nie w sferze prywatnej, lecz w kontekście działalności handlowej, mającej na celu
uzyskanie korzyści gospodarczej. Mamy ponadto do czynienia z przypadkiem przewidzianym w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy,
tj. z oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.
W tym względzie należy stwierdzić w szczególności, że używanie, o którym mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, jest dokonywane
„dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, albowiem dotyczy umieszczania na towarach oznaczenia identycznego
ze znakiem towarowym oraz oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania towarów w tym celu, w rozumieniu art. 5 ust. 3
lit. a) i b) dyrektywy.
Aby udzielić odpowiedzi na pytania prejudycjalne, należy ustalić, czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy upoważnia właściciela
znaku towarowego do zakazania wszelkiego używania przez osoby trzecie w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, czy też to prawo sprzeciwu zakłada
istnienie szczególnego interesu właściciela jako właściciela znaku towarowego w takim znaczeniu, że używanie omawianego oznaczenia
przez osoby trzecie narusza w sposób rzeczywisty lub potencjalny jedną z funkcji znaku towarowego.
W tym zakresie należy po pierwsze przypomnieć, że art. 5 ust. 1 dyrektywy dokonuje całkowitej harmonizacji i określa prawa
wyłączne, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Wspólnoty (zob. podobnie wyrok z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie od C‑414/99 do C‑416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I‑8691, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).
Motyw dziewiąty dyrektywy wskazuje, że celem dyrektywy jest zapewnienie właścicielowi znaku towarowego „takiej samej ochrony
na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” i definiuje ten cel jako mający „podstawowe znaczenie”.
Celem uniknięcia tego, by ochrona przyznana właścicielowi znaku towarowego różniła się w poszczególnych państwach, zadaniem
Trybunału jest nadanie art. 5 ust. 1 dyrektywy – a w szczególności figurującemu w nim pojęciu „używanie”, które stanowi przedmiot
pytań prejudycjalnych w niniejszej sprawie – jednolitej wykładni (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss,
pkt 42 i 43).
Należy po drugie zaznaczyć, że celem dyrektywy jest – jak wynika to z jej pierwszego motywu – usunięcie różnic pomiędzy ustawodawstwami
państw członkowskich w zakresie znaków towarowych, które to różnice mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie
świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku.
Prawa do znaku towarowego stanowią w istocie rzeczy zasadniczy element ustanowionego i utrzymywanego na mocy traktatu systemu
niezakłóconej konkurencji. W takim systemie przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość przyciągania klienteli za pomocą jakości
ich towarów lub usług, co jest możliwe dzięki istnieniu oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich identyfikację (zob.
w szczególności wyroki: z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C‑10/89 Hag GF, Rec. s. I‑3711, pkt 13 oraz z dnia 4 października
2001 r. w sprawie C‑517/99 Merz & Krell, Rec. s. I‑6959, pkt 21).
W tym kontekście podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy na pochodzenie towaru
lub usługi, oznaczonych tym znakiem towarowym, pozwalając im na odróżnienie, bez obawy, iż zajdzie pomyłka, tego towaru lub
usługi od towarów lub usług, które mają inne pochodzenie. W istocie rzeczy, aby znak towarowy mógł spełniać swoją rolę istotnego
elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy traktatu systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję tego,
iż wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu
można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann‑La
Roche, Rec. s. 1139, pkt 7 oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. s. I‑5475, pkt 30).
Prawodawca wspólnotowy potwierdził tę istotną funkcję znaku towarowego, stanowiąc w art. 2 dyrektywy, że oznaczenia, które
można przedstawić w formie graficznej, mogą stanowić znak towarowy jedynie pod warunkiem, że umożliwiają one odróżnianie towarów
lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Merz
& Krell, pkt 23).
Aby można było zapewnić ową gwarancję pochodzenia, która stanowi istotną funkcję znaku towarowego, właściciel znaku towarowego
winien być chroniony przed konkurentami, którzy pragną nadużyć pozycji i renomy tego znaku, sprzedając towary bezprawnie opatrzone
tymże znakiem (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Hoffmann‑La Roche, pkt 7 oraz wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C‑349/95 Loendersloot, Rec. s. I‑6227, pkt 22). W tym zakresie dziesiąty motyw dyrektywy podkreśla, że ochrona udzielana znakowi
towarowemu jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz między spornymi towarami lub usługami
a tymi, dla których znak został zarejestrowany. Wskazuje on na to, że ta ochrona ma w szczególności na celu zapewnienie funkcji
wskazania pochodzenia przez znak towarowy.
Z powyższych rozważań wynika, że przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy wyłączne prawa zostały przyznane po to, aby
umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. zapewnienie tego,
aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Wykonywanie tychże praw winno być zatem zastrzeżone dla przypadków, w których
używanie oznaczenia przez osobę trzecię naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności
jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru.
W istocie rzeczy charakter wyłączny praw przyznanych właścicielowi z rejestracji znaku na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy może być uzasadniony jedynie zakresem stosowania powyższego przepisu.
W tym zakresie należy przypomnieć, że art. 5 ust. 5 dyrektywy stanowi, że art. 5 ust. 1–4 nie ma wpływu na przepisy obowiązujące
w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług.
Właściciel nie może bowiem zabronić używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi,
dla których znak został zarejestrowany, jeśli, biorąc pod uwagę funkcje znaku towarowego, używanie to nie może przynieść szkody
jego interesom jako właściciela znaku. Stąd pewne przypadki używania wyłącznie dla celów opisowych są wyłączone z zakresu
stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy, albowiem nie przynoszą one szkody żadnym interesom, których ochronę ma na celu tenże przepis,
i nie są zatem objęte pojęciem używania w rozumieniu omawianego przepisu (zob. odnośnie używania w celach wyłącznie opisowych
dotyczących cech oferowanego towaru wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C‑2/00 Hölterhoff, Rec. s. I‑4187, pkt 16).
W tym zakresie należy na wstępie stwierdzić, że stan faktyczny w sprawie przed sądem krajowym jest fundamentalnie odmienny
od tego, jaki miał miejsce w sprawie zakończonej wyżej wymienionym wyrokiem Hölterhoff. W tym wypadku używanie oznaczenia
odbywa się bowiem w kontekście sprzedaży konsumentom i nie jest w sposób oczywisty nakierowane na cele wyłącznie opisowe.
Biorąc pod uwagę sposób przedstawienia słowa „Arsenal” na towarach, będących przedmiotem sporu przed sądem krajowym, jak również
mając na względzie inne drugorzędne określenia widniejące na tychże towarach (zob. pkt 39 niniejszego wyroku), używanie tego
oznaczenia ma taki charakter, że stwarza wrażenie, iż istnieje w obrocie handlowym materialny związek między rozpatrywanymi
towarami a właścicielem znaku towarowego.
Tego wniosku nie podaje w wątpliwość umieszczone na stoisku M. Reeda, ostrzeżenie, zgodnie z którym towary, będące przedmiotem
sporu przed sądem krajowym, nie są oficjalnymi towarami Arsenal FC (zob. pkt 17 niniejszego wyroku). W istocie rzeczy, nawet
gdyby uznać, że w ramach postępowania o naruszenie praw do znaku towarowego osoby trzecie mogą przywoływać na swoją obronę
tego typu ostrzeżenie, to nie można wykluczyć, że w niniejszej sprawie niektórzy konsumenci będą, w szczególności w sytuacji,
gdy towary zostaną im okazane po tym, jak zostały zakupione u M. Reeda i wyniesione poza stoisko, na którym umieszczone jest
ostrzeżenie, interpretować to oznaczenie jako wskazujące Arsenal FC jako przedsiębiorstwo, od którego pochodzą towary.
Należy ponadto stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie istnieje gwarancja, że – jak wymaga tego przytoczone w pkt 48 niniejszego
wyroku orzecznictwo Trybunału – wszystkie towary oznaczone znakiem towarowym zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą
jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.
W istocie rzeczy towary, będące przedmiotem sporu przed sądem krajowym są dostarczane poza kontrolą Arsenal FC jako właściciela
znaku towarowego, albowiem bezsporne jest, że towary te nie pochodzą ani od Arsenal FC, ani od jego autoryzowanych sprzedawców.
W tych okolicznościach używanie oznaczenia identycznego z będącym przedmiotem sporu przed sądem krajowym znakiem towarowym
jest w stanie narazić na szwank gwarancję pochodzenia, która – jak wynika to z przytoczonego w pkt 48 niniejszego wyroku orzecznictwa
– stanowi istotną funkcję znaku towarowego. Mamy tu w konsekwencji do czynienia z użyciem, któremu może się sprzeciwić właściciel
znaku towarowego zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy.
Należy zatem dojść do wniosku, że w niniejszej sprawie używanie rozpatrywanego oznaczenia przez osoby trzecie może narazić
na szwank gwarancję pochodzenia towaru i że właściciel znaku towarowego winien posiadać możliwość sprzeciwienia się takiemu
używaniu. Wniosku tego nie podaje w wątpliwość okoliczność, że omawiane oznaczenie jest postrzegane w ramach tego używania
jako świadectwo poparcia, lojalności i przywiązania do właściciela znaku towarowego.
Mając na względzie powyższe, należy odpowiedzieć na pytania sformułowane przez sąd krajowy, że w sytuacji nieobjętej zakresem
art. 6 ust. 1 dyrektywy, w której osoba trzecia używa w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z ważnie zarejestrowanym
znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany, właściciel znaku towarowego może
w przypadku, o którym mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, sprzeciwić się temu używaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy. Wniosku tego nie podaje w wątpliwość okoliczność, że omawiane oznaczenie jest postrzegane w ramach tego używania
jako świadectwo poparcia, lojalności i przywiązania do właściciela znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów
Koszty poniesione przez Komisję i Urząd Nadzoru EFTA, które przedłożyły uwagi Trybunałowi, nie podlegają zwrotowi. Dla stron
postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed
tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.
Z powyższych względów
TRYBUNAŁ
stanowiąc w przedmiocie pytań przedstawionych mu przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, postanowieniem
z dnia 4 maja 2001 r. orzeka, co następuje:
W sytuacji nieobjętej zakresem art. 6 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w której osoba trzecia używa w obrocie handlowym
oznaczenia identycznego z ważnie zarejestrowanym znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak został
zarejestrowany, właściciel znaku towarowego może w przypadku, o którym mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, sprzeciwić
się temu używaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy. Wniosku tego nie podaje w wątpliwość okoliczność, że omawiane
oznaczenie jest postrzegane w ramach tego używania jako świadectwo poparcia, lojalności i przywiązania do właściciela znaku
towarowego.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet
Timmermans
Gulmann
Edward
Jann
Skouris
Macken
Colneric

von Bahr
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 listopada 2002 r.
Sekretarz

Prezes
R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias
*
Język postępowania: angielski.