CELEX: 62002CJ0329
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Rekisteröinnin ehdottomat hylkäysperusteet
Asetuksen (EY)N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta
Sanamerkki 'SAT. 2'

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH -niminen yhtiö (jäljempänä valittaja) vaatii valituksessaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-2839;
jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa tämä hylkäsi SAT.1:n nostaman kanteen, kumoamista sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toinen valituslautakunta
ei ollut rikkonut yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1; jäljempänä asetus) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa eikä loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta evätessään
2.8.2000 tekemällään ratkaisulla (asia R 312/1999-2) (jäljempänä riidanalainen ratkaisu) sanamerkin SAT.2 rekisteröinnin yhteisön
tavaramerkiksi sellaisten palvelujen osalta, jotka tavaramerkkihakemuksen mukaan liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan
lähettämiseen.

Asiaa koskevat oikeussäännöt
Asetuksen 4 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
Asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1      Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
a)      merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
− −
2      Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.
3      Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden
tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
Asetuksen 12 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa
− −
b)      tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
− −
jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
Asetuksen 38 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jos tavaramerkkiä ei 7 artiklan nojalla voida rekisteröidä kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Tosiseikat
SAT.1 teki 15.4.1997 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin SAT.2 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen
kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 29 ja 30 kuuluvia
eri tavaroita sekä tämän luokituksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten.
SMHV:n tutkijan hylättyä 9.4.1999 tekemällään ratkaisulla tämän hakemuksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen
osalta SAT.1 teki valituksen SMHV:lle.
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella ratkaisulla sillä perusteella, että sanamerkin SAT.2
rekisteröinti kyseisiin luokkiin kuuluvia palveluja varten on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan vastaista.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
SAT.1 nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.10.2000 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen ratkaisun
kumoamiseksi.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisella tuomiolla kanteen vain osittain.
Se totesi yhtäältä, että SMHV:n toinen valituslautakunta oli jättänyt lausumatta SAT.1:n vaatimuksista, jotka koskivat rekisteröintihakemuksessa
mainittuja palveluja, jotka kuuluvat luokkaan 35. Se kumosi näin ollen riidanalaisen ratkaisun tältä osin.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi toisaalta riidanalaisen ratkaisun luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen
osalta, mutta ainoastaan sikäli kuin tässä ratkaisussa oli evätty sanamerkin SAT.2 rekisteröinti valituksenalaisen tuomion
42 kohdassa lueteltujen näihin luokkiin kuuluvien palvelujen osalta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi tähän riidanalaisen ratkaisun osittaiseen kumoamiseen hyväksyttyään ensinnäkin
SAT.1:n kanneperusteen, jonka mukaan riidanalainen ratkaisu perustui virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti näkemyksensä tavaramerkin varsinaiseen merkitykseen, joka todetaan paitsi sen
muodostavien eri osatekijöiden myös sen kokonaismerkityksen perusteella, ja otti yksinomaan huomioon tavaroiden tai palvelujen
ne ominaispiirteet, jotka kohdeyleisö saattaa ottaa huomioon valintoja tehdessään, ja katsoi, että sanamerkki SAT.2 ei kuvaile
luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä sanamerkki
ei sen mukaan liity mihinkään kyseessä olevien palvelujen erityispiirteeseen, jonka kohdeyleisö saattaa ottaa huomioon valintaa
tehdessään.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin puolestaan hylkäsi luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvien tiettyjen palvelujen osalta SAT.1:n
kanneperusteen, joka koski sitä, että riidanalaisessa ratkaisussa ei voitu evätä sanamerkin SAT.2 rekisteröintiä asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Se katsoi, että tältä sanamerkiltä puuttuu sen osatekijät huomioon ottaen erottamiskyky
tässä alakohdassa tarkoitetulla tavalla niiden palvelujen osalta, jotka rekisteröintihakemuksen mukaan liittyvät satelliitin
välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa mainitut palvelut, joita ei
mainita saman tuomion 42 kohdassa olevassa luettelossa.
Se hylkäsi lopuksi SAT.1:n kanneperusteen, jonka mukaan kyseessä olevan sanamerkin rekisteröinnin epääminen tehtiin yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen vastaisesti, koska SMHV on SAT.1:n mukaan rekisteröinyt yhteisön tavaramerkeiksi aivan samankaltaisia
merkkejä.

Valitus
Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi muilta osin vaatimukset, jotka valittaja esitti kyseisessä tuomioistuimessa, ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Asianosaisten lausumat
Valittaja väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinta asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdasta on oikeudellisesti virheellinen kahdella tavalla.
Toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, tällä säännöksellä ei yhtäältä
valittajan mukaan pyritä siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan siinä tarkoitettujen merkkien on oltava
jokaisen vapaasti käytettävissä. Sillä pyritään itse asiassa siihen, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman mahdollista
sekaannusvaaraa tavaroiden tai palvelujen alkuperän sen käsityksen mukaisesti, mikä yhteisön lainsäätäjällä ja yhteisöjen
tuomioistuimella on tavaramerkin pääasiallisesta tehtävästä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käytti valittajan mukaan
näin ollen perustetta, jolla ei ole merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, vaan sovellettaessa
saman säännöksen c ja e alakohtaa, eikä se näin ollen tarkastellut nimenomaisesti, miten kyseessä oleva sanamerkki saattaa
täyttää tavaramerkin tämän tehtävän.
Valittaja väittää toisaalta, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli perustellusti muistuttanut, että sanamerkin
SAT.2 mahdollisen erottamiskyvyn arvioimiseksi on tarkasteltava sitä, millaisen kokonaisvaikutelman kyseessä olevat kuluttajat
saavat tästä merkistä, se ei soveltanut asianmukaisesti tätä analyysisääntöä tässä asiassa. Valittajan mukaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin jakoi sanamerkin sen muodostaviin osatekijöihin perustellakseen rekisteröinnin epäämisensä. Tällainen
hajottaminen ei valittajan mukaan kuitenkaan vastaa tapaa, jolla kuluttajat tarkastelevat ja tulkitsevat tavaramerkkiä sen
nähdessään. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti lisäksi virheellisesti erottamiskyvyn puuttumisen siihen, että sanamerkki
muodostuu tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien palvelujen esittämiseen käytettävistä osatekijöistä, vaikka
tämäntyyppiset seikat voidaan valittajan mukaan ottaa huomioon ainoastaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa.
SMHV vastaa tähän valitusperusteeseen, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen
tavoitteeseen, jonka tarkoituksena on kyseessä olevien merkkien vapaan käytön takaaminen. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö
osoittaa sen mukaan, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetuilla hylkäysperusteilla on todellakin
tämä päämäärä, sillä ne estävät erottamiskyvyttömiä merkkejä hyötymästä suojasta, joka tavaramerkiksi rekisteröinnillä saadaan.
SMHV yhtyy valittajan väitteeseen, jonka mukaan kyseessä olevaa sanamerkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena, ja että erottamiskyvyllä
on ymmärrettävä tavaramerkin kykyä yksilöidä sillä varustetut tavarat ja palvelut niiden alkuperän mukaan. Se katsoo kuitenkin,
että sanamerkki SAT.2 ei ole erottamiskykyinen, koska se muodostuu ei-erottamiskykyisistä osatekijöistä, jotka on yhdistetty
tavanomaisella tavalla, ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tulkinnut virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa tämän osalta tekemässään arvioinnissa. SMHV:n mukaan valituksenalaisessa tuomiossa ei sitä paitsi tehty minkäänlaista
sekaannusta tämän säännöksen ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalojen välillä. Tuomio ei myöskään
ole ristiriitainen, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi oikeudellista virhettä tekemättä katsoa, että sanamerkki
ei ole kuvaileva c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja että siltä puuttuu tästä huolimatta b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Tavaramerkin pääasiallisena tehtävänä on ensinnäkin taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla
tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen
mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La
Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok.
2002, s. I-5475, 30 kohta). Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään näin olen estämään sellaisten tavaramerkkien
rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky, sillä yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tämän pääasiallisen
tehtävän.
Toiseksi sen määrittämiseksi, voidaanko merkki rekisteröidä tavaramerkiksi, asiaa on tarkasteltava kohdeyleisön näkökulmasta.
Kun tavarat tai palvelut, joita rekisteröintihakemus koskee, on tarkoitettu kaikille kuluttajille, on katsottava, että kohdeyleisö
muodostuu tavanomaisen valistuneesta ja kohtuullisen tarkkaavaisesta keskivertokuluttajasta (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793,
46 kohta).
Kolmanneksi on syytä muistuttaa, että kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista
hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. Kyseisiä hylkäysperusteita on lisäksi tulkittava niiden
jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa,
voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (yhdistetyt
asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, 45 ja 46 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Mitä tulee värin itsessään rekisteröintiin tavaramerkiksi ilman tilaa koskevia rajoituksia, yhteisöjen tuomioistuin on jo
katsonut edellä mainitussa asiassa Libertel antamansa tuomion 60 kohdassa, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan
1 kohdan b alakohdan, joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, taustalla oleva yleinen etu koskee tarvetta olla
rajoittamatta aiheettomasti sitä, että värit ovat muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat sentyyppisiä
tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.
Sen suojan laajuuden osalta, joka tavaramerkille asetuksella annetaan, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla
oleva yleinen etu on selvästi sopusoinnussa tämän tuomion 23 kohdassa mainitun tavaramerkin pääasiallisen tehtävän kanssa.
Sanoista tai sanasta ja luvusta muodostuvan tämän asian kohteena olevan kaltaisen tavaramerkin osalta mahdollista erottamiskykyä
voidaan osittain tarkastella kunkin sen termin tai osatekijöiden osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava
niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna
erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti asia C-265/00,
Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, 40 ja 41 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja asia C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, 99 ja 100 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tässä asiassa se, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on osoitus
tämän säännöksen virheellisestä tulkinnasta.
Ensinnäkin, vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että
yhdistelmämerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi merkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena, se ei todellisuudessa perustanut ratkaisuaan
tällaiseen tarkasteluun.
Se katsoi ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että SMHV oli osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla,
että saksan ja englannin kielessä osatekijä SAT on tavanomainen lyhennys sanasta satelliitti ja että tämä termi ei poikkea
lyhennyksenä näiden kielten sananmuodostusta koskevista säännöistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tämän tuomion
samassa kohdassa sitä paitsi, että tämä osatekijä kuvaa useimpien kyseessä olevien palvelujen ominaispiirrettä, jonka kohdeyleisö
voi ottaa huomioon valintoja tehtäessä, eli sitä, että kyseiset palvelut liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näiden seikkojen perusteella, joita yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei ole
kyseenalaistaa muutoksenhaussa, elleivät ne perustu siihen, että asiakirja-aineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla,
että osatekijältä SAT puuttuu erottamiskyky näiden samojen palvelujen osalta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaksi valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohdassa, että osatekijöitä 2
ja ”.” käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tai niitä voidaan käyttää tällä tavoin kyseessä olevien palvelujen esittämiseen
ja että näiltä osatekijöiltä puuttuu tämän vuoksi erottamiskyky; myös nämä toteamukset perustuvat arviointeihin, jotka eivät
myöskään kuulu yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin muutoksenhaussa, elleivät ne perustu siihen, että
asiakirja-aineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.
Se päätteli näistä toteamuksista valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa seuraavaa: ”On lisäksi yleisesti katsottava, että sen
perusteella, että [SAT.2:n kaltainen] yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky,
voidaan päätellä, että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää
kuvailemaan asianomaisia tavaroita tai palveluja.”
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi valituksenalaisen tuomion 49 ja 50 kohdassa, että tällainen päätelmä
voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset seikat, kuten muun muassa epätavallinen tapa, jolla
eri osatekijät on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sanamerkki SAT.2 on muodostettu tavanomaisella tavalla ja että ”ei ole merkitystä sillä
kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen sisältää mielikuvituksellisen
osatekijän”.
Tämän tuomion 31−34 kohdasta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi sanamerkin SAT.2 erottamiskyvyn olemassaoloa
lähinnä analysoimalla erikseen sen kutakin osatekijää. Se tukeutui tässä tarkoituksessa olettamaan, jonka mukaan osatekijät,
joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä, eikä keskivertokuluttajan
tästä sanamerkistä saamaan yleisvaikutelmaan, kuten sen olisi pitänyt tehdä. Se tarkasteli sanamerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa
ainoastaan toissijaisesti ja piti täysin merkityksettöminä mielikuvituksellisen osatekijän olemassaolon kaltaisia tietoja,
jotka on otettava huomioon tässä arvioinnissa.
Valituksenalainen tuomio perustuu toiseksi sellaisen perusteen soveltamiseen, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää
tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä. Tällä
perusteella on merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se ei ole peruste, jonka valossa
tämän saman kohdan b alakohtaa on tulkittava. Se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi erityisesti valituksenalaisen
tuomion 36 kohdassa, että tällä jälkimmäisellä säännöksellä on yleistä etua koskeva tavoite, joka edellyttää, että siinä tarkoitetut
merkit voivat olla vapaasti jokaisen käytettävissä, ei tarkoittanut tämän tuomion 25−27 kohdassa mainitun yleistä etua koskevan
perusteen huomioon ottamista.
Tässä tilanteessa valittajan on perusteltua väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa tehtiin oikeudellinen virhe, kun siinä
tulkittiin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
Edellä esitetystä seuraa tarvitsematta tarkastella toista valitusperustetta, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
loukkaamista, että valituksenalainen tuomio on kumottava sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että SMHV:n
toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa evätessään riidanalaisessa päätöksessä
sanamerkin SAT.2 rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi niiden palvelujen osalta, jotka liittyvät rekisteröintihakemuksen
mukaan satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa mainitut
palveluluokat, joita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tarkoittanut tuomionsa 42 kohdassa.
Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, yhteisöjen tuomioistuin voi perussääntönsä 61 artiklan ensimmäisen
kohdan toisen virkkeen mukaan ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. Tässä asiassa on näin.
Vaikka on totta, että tapa, jolla sanamerkki SAT.2 on muodostettu, ei ole epätavallinen varsinkaan, kun on kyse siitä, miten
keskivertokuluttaja saattaa ymmärtää viestintäalan palvelut, ja vaikka tämä SAT:n kaltaisen sanatekijän ja 2:n kaltaisen luvun,
jotka on erotettu ”.”:llä, yhdistäminen ei osoita erityisen suurta kekseliäisyyttä, nämä seikat eivät riitä osoittamaan, että
tällaiselta sanamerkiltä puuttuisi erottamiskyky asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi ei edellytä sitä, että tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyä luovuutta tai
kielellistä tai taiteellista mielikuvitusta. Riittää, että kohdeyleisö voi tavaramerkin ansiosta yksilöidä sillä suojattujen
tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja erottaa ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
Jos tavaramerkiltä, johon ei sovelleta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettua hylkäysperustetta, kuitenkin
puuttuu tämän saman säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, SMHV:n on esitettävä syyt, joiden vuoksi se katsoo,
että tältä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
Tässä asiassa SMHV tyytyi riidanalaisessa päätöksessä toteamaan, että osatekijät SAT ja 2 ovat kuvailevia ja tavanomaisesti
käytettyjä tiedotusvälineisiin liittyvällä palvelujen alalla toteamatta, miten sanamerkillä SAT.2 kokonaisuutena tarkasteltuna
ei voida erottaa valittajan palveluja muiden yritysten palveluista.
Sanan ja luvun kaltaisesta osatekijästä muodostuvien tavaramerkkien käyttäminen yleisesti tietoliikennealalla osoittaa, että
tämäntyyppisiä yhdistelmiä ei voida periaatteessa pitää erottamiskyvyttöminä.
Kuten valittaja toteaa, SMHV ei sitä paitsi käyttänyt tätä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua rekisteröinnin
hylkäysperustetta sellaisten tavaramerkkien rekisteröintihakemusten yhteydessä, joiden rakenne vastaa sanamerkin SAT.2 rakennetta
ja joissa käytetään erityisesti osatekijää SAT.
Toisin kuin SMHV väittää, se, että SAT:hen liitetyt osatekijät ovat tässä tapauksessa luku 2 sekä piste toisen sanasta muodostuvan
osatekijän sijaan, on merkityksetöntä tässä tarkastelussa. SMHV ei sitä paitsi perustellut missään menettelyn vaiheessa valittajan
hakemuksen erilaista käsittelyä sillä, että valittajan rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin ja aikaisemmin rekisteröidyn
tavaramerkin välillä olisi sekaannusvaara.
Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että syyt, joiden vuoksi SMHV:n toinen valituslautakunta katsoi, että sanamerkiltä SAT.2
puuttuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ovat perusteettomia.
Tässä tilanteessa riidanalainen päätös on kumottava sikäli kuin SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan perusteella sanamerkin SAT.2 rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen. Koska ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin jo katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, että tämä ratkaisu ei voi myöskään perustua saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, ja toisaalta, että SMHV:n toinen valituslautakunta oli samalla ratkaisulla jättänyt lausumatta
sille tehdystä valituksesta luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta, riidanalainen ratkaisu on kumottava kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin
ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista.
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan
nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska
valittaja on vaatinut SMHV:tä korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa ja koska SMHV on hävinnyt asian, SMHV velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antama
tuomio (Kok. 2002, s. II-2839) kumotaan sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa evätessään 2.8.2000 tekemällään ratkaisulla (asia
R 312/1999-2) sanamerkin SAT.2 rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi niiden palvelujen osalta, jotka rekisteröintihakemuksen
mukaan liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa
mainitut palveluluokat, joita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tarkoittanut tämän tuomion 42 kohdassa.
2)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekemä ratkaisu kumotaan.
3)
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.