CELEX: 62003TJ0385
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek ,Biker Miles‛
Starší slovní ochranná známka Společenství MILES
Nebezpečí záměny
Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94

Skutečnosti předcházející sporu
1       Dne 7. července 1999 podal vedlejší účastník řízení u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
(Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
2       Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení zobrazené níže:
3       Zápis byl požadován pro výrobky spadající do tříd 9, 12 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb
pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídající pro třídu 25 následujícímu popisu:
„vybavení a oděvy pro motocyklisty, a sice vysoké holínky, obuv, rukavice, šály, oděvy do deště, větruvzdorné oděvy, svetry,
přilby, bedrové ochranné pásy, oděvy z kůže, oděvy z koženky“.
4       Tato přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 38/2000 ze dne 15. května 2000.
5       Dne 15. srpna 2000 podala žalobkyně proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 25 námitky, uplatňujíc
nebezpečí záměny, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci slovní ochranné
známky Společenství MILES, zapsané dne 28. července 1998 pro „oděvy, včetně sportovních oděvů“, spadající do třídy 25.
6       Rozhodnutím ze dne 7. února 2002 námitkové oddělení námitkám vyhovělo z důvodu existence nebezpečí záměny dotčených ochranných
známek.
7       Dne 18. února 2002 podal vedlejší účastník řízení na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 u OHIM proti rozhodnutí námitkového
oddělení odvolání.
8       Rozhodnutím ze dne 9. září 2003 (věc R 174/2002-2), oznámeným žalobkyni dne 18. září 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“),
druhý odvolací senát odvolání vyhověl. Měl v podstatě za to, že dotčené výrobky jsou totožné, i když výrobky, na které se
vztahuje přihláška ochranné známky, jsou zvláštní oděvy uváděné na trh v rámci zvláštních distribučních cest jasně vymezené
skupině spotřebitelů. Dotčení spotřebitelé kladou zvláštní důraz na funkčnost těchto zvláštních oděvů, jakož i na bezpečnost,
kterou jim skýtají, a proto jim věnují zvýšenou pozornost. Pokud jde o podobnost kolidujících označení, přihlédl odvolací
senát ke grafickému ztvárnění přihlašované ochranné známky a jejímu slovnímu prvku „biker“ a dospěl k závěru, že obě označení
se liší po stránce vzhledové, fonetické a pojmové. Nehledě tedy na totožnost dotčených výrobků, nebylo podle odvolacího senátu
namístě vyvodit závěr o existenci nebezpečí záměny.

Návrhy účastníků řízení
9       Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
–       zrušil napadené rozhodnutí;
–       uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
10     OHIM a vedlejší účastník řízení navrhují, aby Soud:
–       zamítl žalobu;
–       uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K přípustnosti návrhů OHIM
11     Na úvod je namístě podotknout, že OHIM ve svém vyjádření k žalobě a během jednání tvrdil, že se odvolací senát dopustil nesprávného
posouzení tím, že odmítl existenci nebezpečí záměny v projednávaném případě. OHIM nicméně uvádí, že v důsledku rozsudku Soudu
ze dne 12. prosince 2002, Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT) (T‑110/01, Recueil, s. II‑5275, body 16 až 25) je
povinen předložit návrh směřující k zamítnutí žaloby. OHIM tedy sice navrhuje zamítnutí žaloby, ale současně nezpochybňuje
opodstatněnost jediného žalobního důvodu vzneseného žalobkyní.
12     V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě ustanovení čl. 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 135 odst. 1 jednacího
řádu Soudu musí vyjádření k žalobě předložené žalovaným zejména obsahovat uplatňované skutkové a právní argumenty. V projednávané
věci přitom OHIM neuplatnil na podporu svého návrhu směřujícího k zamítnutí žaloby žádný důvod obrany.
13     Za těchto okolností je návrh předložený OHIM nepřípustný. Nicméně vzhledem k tomu, že vedlejší účastník řízení navrhuje zamítnutí
žaloby, je namístě zkoumat tento spor v souladu s čl. 134 odst. 4 jednacího řádu.

K věci samé

Argumenty účastníků řízení
14     Žalobkyně uplatňuje na podporu své žaloby jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
15     Nejprve uplatňuje, že odvolací senát měl nesprávně za to, že stupeň pozornosti relevantní veřejnosti je vysoký. Vzhledem k tomu,
že oděvy pro motocyklisty mohou být rovněž kupovány jinými osobami než motocyklisty, je relevantní veřejnost tvořena průměrným
běžně informovaným a pozorným spotřebitelem. Dotčené výrobky spadají do běžné spotřeby, takže je průměrný spotřebitel vnímá
s běžným stupněm pozornosti. Ostatně i za předpokladu, že by relevantní veřejnost byla tvořena pouze motocyklisty, by tato
skupina spotřebitelů nebyla při koupi dotčených oděvů, které mohou být použity jak pro řízení motocyklu, tak i pro procházku
v zimě, pozornější než průměrní spotřebitelé.
16     Dále, pokud jde o vzhledové a fonetické srovnání dotčených označení, žalobkyně tvrdí, že přihlašované ochranné známce dominuje
slovní prvek „miles“, který je společný oběma označením. V rozporu s tím, co shledal odvolací senát, nepřispívají ostatní
prvky přihlašované ochranné známky, ať jsou vzaty odděleně, nebo ve vzájemném spojení, k celkovému dojmu, kterým tato ochranná
známka působí. Obrazové prvky přihlašované ochranné známky zůstávají v rámci srovnání dotčených označení zanedbatelnými z důvodu
své čistě ozdobné nebo popisné povahy, naznačující, že oděvy mohou být použity pro silniční provoz. Slovní prvek „biker“ je
rovněž zanedbatelným z důvodu své popisné povahy ve vztahu k výrobkům pro motocyklisty.
17     V rozsahu, v němž je toto slovo spojováno s motocyklisty, vnímá totiž průměrný spotřebitel oděvy uváděné na trh pod značkou
Biker Miles jako náležející k jedné z oděvních řad vyráběných žalobkyní, jež je určena zvláště motocyklistům. Obdobně přidání
takových výrazů jako „pláž“ nebo „lyže“, není považováno za údaj o původu oděvů, ale pouze za údaj označující různé kategorie
oděvů, totiž plážových nebo lyžařských oděvů, které pocházejí ze stejného podniku.
18     Pokud jde o pojmové srovnání kolidujících označení, žalobkyně kritizuje odvolací senát, že měl za to, že se přihlašovaná ochranná
známka od starší ochranné známky liší z důvodu své narážky na motocyklisty. Tato narážka představuje odkaz na dotčeného spotřebitele,
a nemůže tedy nijak přispět k dojmu, kterým přihlašovaná ochranná známka působí. Žalobkyně v tomto ohledu uvádí, že popisné
prvky jsou v rámci posouzení dojmu, kterým ochranná známka působí, zanedbatelné, a dovolává se za tím účelem rozsudku Soudu
ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Recueil, s. II‑4359, body 45 a násl.).
19     Podle žalobkyně jsou tak kolidující označení, charakterizovaná společným dominantním prvkem, podobná po stránce vzhledové,
fonetické a pojmové. S ohledem na totožnost dotčených výrobků a podobnost kolidujících označení se odvolací senát dopustil
nesprávného posouzení tím, že měl za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje žádné nebezpečí záměny.
20     Vedlejší účastník řízení tvrdí, že odvolací senát správně učinil závěr o existenci vysokého stupně pozornosti u relevantní
veřejnosti s přihlédnutím k funkčnosti oděvů pro motocyklisty spojené s jejich ochrannou povahou v případě nehody. Hájí rovněž
závěr odvolacího senátu, pokud jde o podobnost kolidujících označení.
21     Naopak vedlejší účastník považuje za nesprávný závěr přijatý oběmi instancemi OHIM, pokud jde o totožnost dotčených výrobků.
Uplatňuje, že oděvy pro motocyklisty se z důvodu své funkčnosti, materiálů, které je tvoří, zpracování a tvaru, liší obecně
od sportovních oděvů a ještě více od ostatních oděvů uváděných na trh žalobkyní. Dotčené výrobky jsou tak pouze slabě podobné.
22     Vedlejší účastník řízení na základě toho dospívá k závěru, že v projednávané věci je veškeré nebezpečí záměny vyloučeno, jelikož
dotčené výrobky nejsou totožné a kolidující označení nejsou podobná.

Závěry Soudu
23     Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se přihlášená ochranná známka nezapíše na základě námitek majitele starší ochranné
známky, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb,
na které se obě označení vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
24     Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby
pocházejí od stejného podniku, nebo případně od podniků hospodářsky propojených.
25     Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově a se zřetelem k vnímání dotčeného spotřebitele a s přihlédnutím
ke všem relevantním faktorům v projednávaném případě, zejména k vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností
výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM
– Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Recueil, s. II‑2821, body 30 až 33 a uvedená judikatura].
26     Vzhledem k tomu, že starší ochranná známka je v projednávaném případě ochrannou známkou Společenství, je relevantní veřejnost
pro účely posouzení nebezpečí záměny tvořena průměrným spotřebitelem Evropské unie.
27     Pokud jde o stupeň pozornosti dotčeného spotřebitele, může se podle judikatury stupeň pozornosti průměrného spotřebitele měnit
v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C‑342/97, Recueil, s. I‑3819, bod 26).
28     V projednávaném případě je třeba uvést, že vedlejší účastník řízení omezil svou přihlášku v rámci výrobků spadajících do třídy
25 na určité vybavení a oděvy (viz bod 3 výše). Nicméně z jejich výčtu nevyplývá, že by výrobky požadované ve třídě 25 měly
zvláštní povahu, jako je zvýšený technologický nebo ochranný charakter.
29     Je tudíž namístě konstatovat, že odvolací senát dospěl nesprávně k závěru, že dotčený spotřebitel věnuje dotčeným výrobkům
vysoký stupeň pozornosti.
30     Dále je namístě podotknout, že vedlejší účastník řízení zpochybňuje závěr odvolacího senátu, pokud jde o totožnost dotčených
výrobků.
31     Podle ustálené judikatury je namístě vzít za účelem posouzení podobnosti dotčených výrobků nebo služeb v úvahu všechny relevantní
faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky nebo službami, zahrnující zvláště jejich povahu, účel, použití, jakož i jejich
konkurenční nebo doplňkovou povahu [viz rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), T‑99/01, Recueil, s. II‑43, bod 39 a uvedená judikatura].
32     Mimoto v případě, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, zahrnují výrobky, na které se vztahuje přihláška
ochranné známky, jsou tyto výrobky považovány za totožné (výše uvedený rozsudek Fifties, body 32 a 33, a výše uvedený rozsudek
HUBERT, body 43 a 44).
33     V projednávaném případě, jak správně připomněl odvolací senát (bod 17 napadeného rozhodnutí), musí být srovnání dotčených
výrobků založeno vzhledem ke skutečnosti, že starší ochranná známka nebyla podrobena povinnosti užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2
nařízení č. 40/94, výlučně na jejich označení, jak vyplývá ze zápisu.
34     Tvrzení vedlejšího účastníka řízení, podle něhož nejsou dotčené výrobky totožné, tak musí být chápáno v tom smyslu, že „oděvy,
včetně sportovních oděvů“ spadající do třídy 25 Niceské dohody, na které se vztahuje starší ochranná známka, nezahrnují v přihlášce
požadované vybavení a oděvy pro motocyklisty, které spadají do téže třídy.
35     Mají-li všechny oděvy zajisté obecně společnou funkci, mohou být některé kategorie oděvů určeny k tomu, aby splňovaly specifickou
funkci, jako je ochrana těla během nebezpečné činnosti. Pokud je zvláštní funkce těchto oděvů podpořena jejich ostatními vlastnostmi,
spojenými s jejich povahou, určením a použitím, lze si představit, že mohou tvořit kategorii výrobků, která se od oděvů obecně
liší.
36     V projednávaném případě však nelze z popisu výrobků v přihlášce vyvodit, že oděvy dotčené přihláškou mají mimo svou funkci
vlastní charakteristické znaky, které je od oděvů obecně odlišují.
37     Je tedy namístě potvrdit zjištění odvolacího senátu, podle něhož jsou dotčené výrobky totožné. Výrobky požadované ve třídě
25 jsou totiž obsaženy v kategorii výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka.
38     Pokud jde o srovnání kolidujících označení, musí být celkové posouzení nebezpečí záměny založeno na celkovém dojmu, kterým
označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu
1997, SABEL, C‑251/95, Recueil, s. I‑6191, bod 23).
39     Mimoto mohou být kombinovaná ochranná známka a jiná ochranná známka shodná s jednou ze složek kombinované ochranné známky
považovány za podobné pouze tehdy, jestliže tato složka tvoří dominantní prvek v celkovém dojmu, kterým kombinovaná ochranná
známka působí. Tak je tomu v případě, že by tato složka mohla sama o sobě dominovat obrazu této ochranné známky, který si
relevantní veřejnost zachová v paměti tak, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu, kterým působí,
zanedbatelné [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Recueil,
s. II‑4335, bod 33].
40     Takové posouzení neznamená, že je vzata v úvahu pouze jedna složka kombinované ochranné známky a je srovnávána s jinou ochrannou
známkou. Nicméně toto posouzení nevylučuje, že celkovému dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí, může za určitých
okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. Během posouzení dominantní povahy jedné nebo více určitých složek kombinované
ochranné známky, je třeba vzít v úvahu zejména vlastnosti každé z těchto složek tak, že se porovnají s vlastnostmi ostatních
složek (výše uvedený rozsudek MATRATZEN, body 34 a 35).
41     V projednávaném případě je přihlašovaná ochranná známka tvořena dvěma slovy „biker“ a „miles“ napsanými tučně, jakož i obrazovými
prvky, včetně zejména vyobrazení silnice v kruhu.
42     Pokud jde nejprve o obrazové prvky přihlašované ochranné známky, je namístě poukázat na to, jak správně uvedl odvolací senát
v bodě 20 napadeného rozhodnutí, že z vizuálního hlediska nezabírají takové místo, jež by odpovídalo místu, které zabírají
slovní prvky. Navíc vyobrazení silnice v kruhu kromě toho, že je pro výrobky určené pro silniční provoz málo rozlišující,
netvoří rozlišující prvek vzhledem k představě vyvolávané výrazem „miles“, který může být chápán, přinejmenším anglicky mluvící
částí relevantní veřejnosti, jako měřítko vzdálenosti.
43     Dále pokud jde o slovní prvky, žalobkyně správně a aniž by jí v tom vedlejší účastník řízení odporoval, tvrdí, že slovo „biker“
je ve vztahu k výrobkům pro motocyklisty popisné, zatímco slovo „miles“ popisnou povahu nemá.
44     V tomto ohledu je třeba uvést, že veřejnost nebude obecně považovat popisný prvek, který je součástí kombinované ochranné
známky, za rozlišující a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou [rozsudky Soudu ze dne 3. července
2003, José Alejandro v. OHIM – Anheuser-Bush (BUDMEN), T‑129/01, Recueil, s. II‑2251, bod 53, a ze dne 6. října 2004, New
Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T‑117/03 až T‑119/03 a T‑171/03, Sb. rozh. s. II‑3471,
bod 34].
45     Slovní prvek „miles“, shodný se starší ochrannou známkou, tak musí být v projednávaném případě považován za dominantní prvek
přihlašované ochranné známky.
46     Z toho vyplývá, že odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí učinil nesprávně závěr, že ostatní prvky přihlašované ochranné
známky, a sice grafické ztvárnění a slovní prvek „biker“, jsou důležité pro celkový dojem, kterým přihlašovaná ochranná známka
působí.
47     Je pravda, že souhrn slovních prvků kombinované ochranné známky musí být za určitých okolností posuzován odděleně od každého
z jejích odděleně posuzovaných prvků zejména tehdy, když tento souhrn tvoří logický celek, jenž má sémantickou hodnotu odlišnou
od hodnot svých složek (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek HUBERT, body 57 až 59). Tak je tomu rovněž v případě, když
složka kombinované ochranné známky, krom toho že nemá popisnou hodnotu pro dotčené výrobky, má značnou sémantickou hodnotu,
která se přidává k hodnotě jiné složky, společné kolidujícím označením, a vytváří společně pojmově odlišný celek [viz v tomto
smyslu výše uvedený rozsudek GIORGIO BEVERLY HILLS, bod 49, a rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM
– Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Recueil, s. II‑2789, bod 80].
48     V projednávaném případě tomu tak však není. Jednak představy vyvolávané slovem „miles“ a slovním spojením „biker miles“ vykazují
silnou podobnost, jelikož přidáním výrazu „biker“ se význam výrazu „miles“ nemění ani s ním netvoří celek sémanticky odlišný
od jeho složek. Mimoto v kontextu výrobků určených pro motocyklisty má odkaz na motocyklisty popisný obsah a není takové povahy,
aby mohl odlišit pojem označený označením. Slovní prvek „biker“ nemá tudíž po stránce pojmové značnou hodnotu, ačkoliv dodává
určitý jemný rozdíl.
49     Konečně, co se týče celkového posouzení nebezpečí záměny, je namístě připomenout, že v oděvním oboru je běžné, že stejná značka
vykazuje různé konfigurace podle druhu výrobků, které označuje, a že stejný podnik používá odvozené značky pro odlišení různých
výrobních řad. Za těchto podmínek dotčený spotřebitel může mít za to, že výrobky označené kolidujícími označeními patří zajisté
ke dvěma odlišným řadám výrobků, ale že nicméně pocházejí ze stejného podniku (výše uvedený rozsudek Fifties, bod 49; výše
uvedený rozsudek BUDMEN, bod 57, a výše uvedený rozsudek NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, bod 51).
50     Odvolací senát v tomto případě tento argument konkludentně odmítl, když usoudil, že dotčený spotřebitel, který má již motocykl
značky Biker Miles nebo který se může s touto značkou setkat v případě, že uvažuje o koupi motocyklu, si nebude možná chtít
zakoupit rukavice značky MILES, ale spíše rukavice značky Biker Miles, které se hodí k jeho motocyklu a zbytku jeho vybavení.
51     Tyto úvahy nelze přijmout. Jakmile se totiž kolidující označení sdílející dominantní prvek vztahují na totožné výrobky, a sice
oděvy, může je dotčený spotřebitel vnímat jako odpovídající dvěma odlišným oděvním řadám stejného podniku.
52     Ve světle výše uvedeného je namístě mít za to, že odvolací senát nesprávně usoudil, že dotčený spotřebitel vykazuje vysoký
stupeň pozornosti a že z hlediska dotčeného spotřebitele nejsou kolidující označení podobná, jelikož jejich společný slovní
prvek „miles“ netvoří dominantní prvek.
53     S přihlédnutím jednak k totožnosti dotčených výrobků a jednak k podobnosti kolidujících označení je tedy namístě učinit závěr,
že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tím, že měl za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami
neexistuje nebezpečí záměny.
54     Napadené rozhodnutí je tudíž třeba zrušit.

K nákladům řízení
55     Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud
účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalovaný byl ve sporu
neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalobkyně. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nenavrhla,
aby vedlejšímu účastníku řízení byla uložena náhrada nákladů, je namístě uložit vedlejšímu účastníku, aby nesl vlastní náklady
řízení.
Z těchto důvodů
SOUD (čtvrtý senát)
rozhodl takto:
1)
Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 9. září
2003 (věc R 174/2002-2) se zrušuje.
2)
OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.
3)
Vedlejší účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.
Legal
Lindh
Vadapalas
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 7. července 2005.
Vedoucí soudní kanceláře

Předseda
H. Jung

H. Legal
*
Jednací jazyk: němčina.