CELEX: 62008TJ0148
Dessin ou modèle communautaire
Procédure de nullité
Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un instrument d’écriture
Marque nationale figurative antérieure
Motif de nullité
Usage dans le dessin ou modèle communautaire d’un signe antérieur dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation
Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002
Demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure introduite pour la première fois devant la chambre de recours

Le 27 mai 2005, la requérante, Beifa Group Co. Ltd (anciennement Ningo Beifa Group Co., Ltd), a présenté une demande d’enregistrement
de différents dessins ou modèles communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI), en vertu du règlement n° 6/2002.
Était, notamment, visé par cette demande le dessin ou modèle représenté comme suit (ci‑après le « dessin ou modèle  contesté ») :
Conformément aux articles 41 à 43 du règlement n° 6/2002, la requérante a invoqué dans sa demande d’enregistrement un droit
de priorité pour le dessin ou modèle contesté, fondé sur une demande d’enregistrement antérieure du même dessin, déposée auprès
de l’autorité chinoise compétente, le 5 février 2005.
Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, la demande indiquait, en tant que produits dans lesquels
le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé ou auxquels il était destiné à être appliqué, les « instruments
d’écriture ».
Le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 352315‑0007 et publié
au
Bulletin des dessins ou modèles communautaires
n° 68/2005, du 26 juillet 2005.
Le 23 mars 2006, l’intervenante, Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, a, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002,
présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, dans laquelle elle a fait valoir que le motif
de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 s’opposait au maintien de ce dernier dessin
ou modèle.
La demande en nullité était, notamment, fondée sur la marque de l’intervenante reproduite ci‑après, enregistrée en Allemagne
le 14 décembre 2000 sous le numéro 300454708, pour, notamment, les « instruments d’écriture », relevant de la classe 16 au
sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement
des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci‑après la « marque antérieure ») :
Par décision du 24 août 2006, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité de l’intervenante et,
par voie de conséquence, a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, sur le fondement du motif visé à l’article 25,
paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.
En substance, la division d’annulation a considéré que, dans le dessin ou modèle contesté, il était fait usage de la marque
antérieure, en ce sens qu’il intégrait un signe possédant tous les éléments caractéristiques de la forme tridimensionnelle
de cette marque et, donc, présentant une similitude avec celle‑ci. Dès lors que les produits couverts par le dessin ou modèle
contesté et par la marque antérieure étaient identiques, il existait, selon la division d’annulation, un risque de confusion
pour le public visé par lesdits produits, conférant à l’intervenante le droit d’interdire, en vertu de l’article 14, paragraphe
2, point 2, du Markengesetz, l’utilisation du signe dont il était fait usage dans le dessin ou modèle contesté.
Le 19 octobre 2006, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision
de la division d’annulation.
Par décision du 31 janvier 2008 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 21 février suivant, la troisième
chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, dès lors
que la marque antérieure n’avait pas été déclarée nulle conformément aux dispositions pertinentes du Markengesetz par les
autorités allemandes compétentes, elle devait être considérée comme un signe distinctif, au sens de l’article 25, paragraphe
1, sous e), du règlement n° 6/2002 (point 15 de la décision attaquée).
En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, aux fins de l’application de cette dernière disposition, le signe
antérieur invoqué ne devait pas être reproduit de manière identique dans le dessin ou modèle communautaire ultérieur contesté,
mais qu’il suffisait que ce signe soit intégré, en tant que tel, dans ledit dessin ou modèle (point 16 de la décision attaquée).
En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, malgré l’existence de certaines différences entre le dessin ou modèle
contesté et la marque antérieure, les éléments caractéristiques de cette marque pouvaient être identifiés dans le dessin ou
modèle contesté, de sorte que son utilisation constituait une violation des droits exclusifs conférés à l’intervenante, titulaire
de la marque antérieure, par l’article 14 du Markengesetz, et que l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002
était d’application (points 17 et 18 de la décision attaquée).
En dernier lieu, compte tenu de la conclusion précédente, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se
prononcer sur la pertinence d’autres éléments invoqués par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité, dont notamment
un arrêt du 18 janvier 2007 de l’Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main,
Allemagne) (point 19 de la décision attaquée).

Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        renvoyer l’affaire devant la division d’annulation en vue de l’examen des autres motifs de nullité invoqués par l’intervenante
et non examinés par elle ;
–        condamner l’OHMI aux dépens.
L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
L’OHMI fait valoir que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable, dès lors que cette dernière demanderait,
en substance, au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI, ce qui échapperait à la compétence du Tribunal.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 61, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, le Tribunal est compétent aussi
bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. Par ailleurs, aux termes de l’article 61, paragraphe 6, du même
règlement, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Il découle de cette dernière
disposition qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe, en effet, de tirer
les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006,
Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, point 15, et la jurisprudence citée].
Il convient de rappeler également que, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, la chambre de recours,
saisie d’un recours contre une décision d’une instance inférieure de l’OHMI, peut, à la suite de l’examen au fond du recours,
renvoyer l’affaire à ladite instance, pour suite à donner.
Il ressort de ces dispositions et considérations qu’un chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal, saisi d’un recours
contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, renvoie l’affaire devant l’instance inférieure, dont la décision a
fait l’objet du recours devant la chambre de recours, n’est pas irrecevable [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal
du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, points 17 à 20].
En effet, s’il était amené à faire droit à un tel chef de conclusions, le Tribunal ne condamnerait pas l’OHMI à une quelconque
obligation de faire ou de ne pas faire et, partant, n’adresserait pas à celui‑ci une injonction. Un tel chef de conclusions
tend, plutôt, à ce que le Tribunal prenne lui‑même une décision que la chambre de recours aurait dû ou aurait pu prendre et,
donc, à l’exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de réformation de la décision de la chambre de recours, attaquée devant
lui [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 11 février 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners
Perstock (LifeScience), T‑413/07, non encore publié au Recueil, point 15, et du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs
géométriques sur le cadran d’une montre), T‑152/07, non encore publié au Recueil, point 39].
Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir l’OHMI, le deuxième chef de conclusions de la requérante est recevable.

Sur le fond
À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’article
25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit qui entacherait le rejet
de la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, présentée par la requérante devant l’OHMI. Le troisième
moyen est tiré d’une application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002
–       Arguments des parties
La requérante fait valoir qu’il ressort du libellé même de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 que,
contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, cette disposition ne saurait être invoquée par le titulaire d’un
signe distinctif lorsque, dans un dessin ou modèle ultérieur, il n’est pas fait usage du signe en question, mais d’un signe
similaire. Cette interprétation de ladite disposition serait confirmée non seulement par le fait qu’un dessin ou modèle communautaire
ne concernerait que l’apparence d’un produit et ne viserait pas spécifiquement un produit donné, mais encore par la pratique
décisionnelle antérieure de l’OHMI.
L’OHMI et l’intervenante font valoir que la notion d’usage, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002,
peut couvrir des situations dans lesquelles le signe antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle
communautaire enregistré n’est qu’imité dans le dessin ou dans le modèle contesté, sans être intégralement reproduit dans
les moindres détails.
Le cadre de la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le signe antérieur se limiterait aux seuls éléments dudit
dessin ou modèle qui violeraient les droits conférés par ledit signe antérieur à son titulaire, sans tenir compte des éléments
additionnels du dessin ou modèle contesté. En revanche, l’étendue de la protection du signe antérieur dépendrait du droit
régissant ce signe.
Le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 serait, donc, applicable à des dessins
ou modèles qui présenteraient un caractère nouveau et individuel et, en ce sens, il se distinguerait du motif de nullité visé
à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Contrairement aux affirmations de la requérante, la pratique décisionnelle
antérieure de l’OHMI confirmerait cette interprétation.
–       Appréciation du Tribunal
En premier lieu, il convient de relever que, comme le font valoir à juste titre l’OHMI et l’intervenante, le motif de nullité
visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 n’implique pas nécessairement la reproduction intégrale
et détaillée d’un signe distinctif antérieur dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur. En effet, quand bien même certains
éléments du signe en question seraient absents dans le dessin ou modèle communautaire contesté ou d’autres éléments y seraient
ajoutés, il pourrait s’agir d’un « usage » dudit signe, notamment lorsque les éléments omis ou ajoutés sont d’une importance
secondaire.
Cela est d’autant plus vrai que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le public ne garde en mémoire qu’une
image non parfaite des marques enregistrées dans les États membres ou des marques communautaires [voir, en ce sens, arrêt
de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 9 juillet
2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 33]. Cette considération
est valable pour tout type de signe distinctif. Par conséquent, en cas d’omission de certains éléments secondaires d’un signe
distinctif, utilisé dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur, ou en cas d’ajout de tels éléments à ce même signe,
le public pertinent ne se rendra pas nécessairement compte de ces modifications du signe en question. Au contraire, il pourra
penser qu’il est fait usage dudit signe tel qu’il l’a gardé en mémoire, dans le dessin ou modèle communautaire ultérieur.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, une interprétation littérale de l’article 25, paragraphe
1, sous e), du règlement n° 6/2002 n’exclut pas nécessairement son application dans le cas où, dans un dessin ou modèle communautaire
ultérieur, il est fait usage non d’un signe identique à celui invoqué à l’appui de la demande en nullité, mais d’un signe
similaire.
En second lieu, il convient de relever que l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002,
retenue dans la décision attaquée, est la seule apte à assurer, d’une part, une protection efficace des droits du titulaire
d’une marque antérieure, communautaire ou enregistrée dans un État membre, contre toute atteinte à cette marque par son utilisation
dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur et, d’autre part, la cohérence entre les dispositions pertinentes du règlement
n° 6/2002 et celles de la première directive 89/104 ou des règlements n
os
40/94 et 207/2009.
À cet égard, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque antérieure, communautaire ou enregistrée dans un État membre,
a le droit d’interdire l’utilisation d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur tant dans l’hypothèse où il serait fait
usage dans ledit dessin ou modèle d’un signe identique à la marque antérieure et où les produits ou services visés, respectivement,
par le dessin ou modèle en question et par la marque antérieure seraient identiques que dans l’hypothèse où il serait fait
usage dans le dessin ou modèle communautaire concerné d’un signe présentant avec la marque antérieure une telle similitude
que, compte tenu également de l’identité ou de la similitude des produits ou des services concernés, respectivement, par la
marque et par le dessin ou modèle en cause, il existerait un risque de confusion dans l’esprit du public [voir l’article 5,
paragraphe 1, sous a) et b), de la première directive 89/104, l’article 14, paragraphe 2, points 1 et 2, du Markengesetz et
l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement
n° 207/2009]].
Compte tenu de ce droit du titulaire d’une marque antérieure, communautaire ou enregistrée dans un État membre, d’interdire
l’utilisation d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur faisant usage tant d’un signe identique à sa marque que d’un signe
similaire, il est exclu que, en arrêtant l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, le législateur communautaire
ait eu l’intention de permettre l’introduction, par ledit titulaire, d’une demande en nullité du dessin ou modèle en question,
seulement dans l’hypothèse où il serait fait usage dans ce dessin ou modèle d’un signe identique à la marque antérieure, et
d’interdire l’introduction d’une telle demande lorsqu’il serait fait usage dans ledit dessin ou modèle d’un signe à tel point
similaire qu’il existerait, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion.
Il convient encore de relever que le titulaire d’une marque communautaire ou enregistrée dans un État membre ne saurait invoquer
les dispositions évoquées au point 54 ci‑dessus pour interdire l’utilisation d’un dessin ou modèle communautaire antérieurement
enregistré et faisant usage d’un signe identique à la marque susvisée ou similaire, dès lors que le titulaire dudit dessin
ou modèle communautaire peut se défendre contre une telle interdiction en sollicitant, le cas échéant par une demande reconventionnelle,
l’annulation de la marque ultérieure concernée [voir l’article 4, paragraphe 4, sous c), iv), de la première directive 89/104,
l’article 13, paragraphe 2, point 6, et l’article 51, paragraphe 1, du Markengesetz, ainsi que l’article 52, paragraphe 2,
sous d), l’article 92, sous d), et l’article 96, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenus article 53, paragraphe 2, sous
d), article 96, sous d), et article 100, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009]].
Si le titulaire d’une marque antérieure, communautaire ou enregistrée dans un État membre, était en droit d’introduire une
demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur seulement dans l’hypothèse où il serait fait usage dans ledit
dessin ou modèle d’un signe identique à sa marque et non dans l’hypothèse où il serait fait usage d’un signe similaire, ledit
titulaire ne pourrait se défendre contre une éventuelle tentative du titulaire du dessin ou modèle ultérieur, dans lequel
il serait fait usage d’un signe similaire, d’interdire, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe
1, du règlement n° 6/2002, l’usage de la marque antérieure.
Or, il peut être déduit du considérant 31 du règlement n° 6/2002, selon lequel ce règlement « n’exclut pas l’application aux
dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives […] aux marques commerciales »,
que les droits que confère à son titulaire un dessin ou modèle communautaire ne remettent nullement en cause les droits qu’un
titulaire d’une marque antérieure a acquis en vertu de cette marque.
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours
a interprété l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, en ce sens qu’il peut être invoqué par le titulaire
d’un signe distinctif pour demander la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur, lorsque, dans
ledit dessin ou modèle, il est fait usage d’un signe présentant une similitude avec le sien. Il s’ensuit que le premier moyen
doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit entachant le rejet de la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque
antérieure, présentée par la requérante devant l’OHMI
–       Arguments des parties
La requérante fait valoir qu’il résulte de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison
avec l’article 25 du Markengesetz, que le titulaire d’une marque allemande qui demande la nullité d’un dessin ou modèle communautaire
au motif qu’il serait fait usage dans celui‑ci de la marque en question doit, en cas de contestation, prouver qu’il a fait
un usage sérieux de ladite marque. Par conséquent, la chambre de recours aurait dû examiner la requête de preuve de l’usage
de la marque antérieure, présentée par la requérante, dès lors que la marque antérieure avait été enregistrée plus de cinq
ans avant l’introduction de la demande en nullité. Or, bien que l’intervenante ait vendu, pendant la période de cinq ans ayant
précédé l’introduction de la demande en nullité, d’innombrables instruments d’écriture relevant de la classe 16, de telles
ventes ne prouveraient nullement l’usage de la marque antérieure, dès lors que les produits en cause auraient été vendus sous
une forme différente, comprenant le nom et le logo de l’intervenante. Par ailleurs, la marque antérieure ne serait pas une
marque tridimensionnelle, mais une marque figurative.
L’OHMI et l’intervenante font valoir que contrairement, notamment, aux dispositions de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article
56, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenus article 42, paragraphe 2, et article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009),
le règlement n° 6/2002 ne permet pas au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire faisant l’objet d’une demande en nullité
de présenter une requête de preuve de l’usage du signe antérieur invoqué à l’appui de cette demande. Dès lors, la chambre
de recours n’aurait pas été en droit d’examiner la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure présentée
par la requérante. Toutefois, cette dernière n’aurait subi aucun préjudice, dès lors que, si elle estimait que la marque antérieure
n’avait pas fait l’objet d’un tel usage, elle aurait pu présenter, devant les instances compétentes allemandes, une demande
tendant à ce que ladite marque soit déclarée nulle. En tout état de cause, le simple ajout du nom et du logo de l’intervenante
sur les instruments d’écriture vendus par elle serait sans incidence sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure
ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
L’intervenante ajoute que, quand bien même la requérante aurait été en droit de présenter une requête de preuve de l’usage
sérieux de la marque antérieure devant l’OHMI, elle aurait déjà dû la présenter devant la division d’annulation et que, par
conséquent, la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, présentée par la requérante pour la première
fois devant la chambre de recours serait irrecevable. En tout état de cause, l’intervenante estime qu’elle a prouvé l’usage
sérieux de sa marque antérieure.
–       Appréciation du Tribunal
Il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 exige, notamment, que le droit communautaire
ou la législation de l’État membre régissant le signe antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité fondée sur cette
disposition « confère au titulaire du signe le droit d’interdire » l’utilisation de son signe dans un dessin ou modèle ultérieur.
En l’espèce, le signe antérieur est une marque allemande, régie par les dispositions du Markengesetz. Ainsi qu’il a déjà été
relevé, l’article 14, paragraphe 2, point 2, du Markengesetz confère au titulaire d’une telle marque le droit d’interdire
l’usage de tout signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque en question et en raison de
l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et par le signe concerné, il existe
un risque de confusion dans l’esprit du public.
Toutefois, l’article 25, paragraphe 1, du Markengesetz dispose que le titulaire d’une marque antérieure n’est pas habilité
à faire valoir, à l’encontre des tiers, ses droits découlant, notamment, de l’article 14, si, au cours de la période des cinq
années précédant l’invocation desdits droits, la marque n’a pas été utilisée, conformément à l’article 26, pour les produits
ou les services sur lesquels ledit titulaire se fonde pour faire valoir ses droits, pour autant que, à cette date, au moins
cinq années se soient écoulées depuis l’enregistrement de la marque. En insérant cette disposition dans le Markengesetz, le
législateur allemand a fait usage d’une faculté qui lui est reconnue à l’article 11, paragraphe 2, de la première directive
89/104. L’article 25, paragraphe 2, du Markengesetz laisse expressément à la partie contre laquelle les droits du titulaire
d’une marque antérieure sont invoqués le soin d’exiger que ce titulaire apporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque.
Faute d’une telle demande, cette preuve ne doit pas être apportée.
Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que font valoir l’OHMI et l’intervenante, lorsque, comme en l’espèce,
une marque antérieure allemande, invoquée à l’appui du motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement
n° 6/2002, est enregistrée depuis au moins cinq ans avant la présentation de la demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire,
le titulaire de cette marque doit, sur demande du titulaire du dessin ou modèle communautaire mis en cause par la demande
en nullité, apporter la preuve qu’il a fait un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui précèdent l’introduction
de la demande en nullité. À défaut de cette preuve, le titulaire de la marque antérieure allemande en cause n’est pas en droit,
conformément à la législation allemande régissant son signe, d’interdire l’usage de celui‑ci dans le dessin ou modèle communautaire
mis en cause par la demande en nullité, ce qui implique que le motif de nullité tiré de l’article 25, paragraphe 1, sous e),
du règlement n° 6/2002 ne peut s’appliquer.
En l’absence, dans le règlement n° 6/2002, de disposition spécifique concernant les modalités de présentation d’une demande
de preuve de l’usage sérieux du signe antérieur par le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire mis en cause par une
demande en nullité fondée sur ce signe, il convient de conclure que ladite demande doit être présentée expressément et en
temps utile devant l’OHMI [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello
et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 38 ; du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI
– Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 24, et du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita),
T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 77]. En principe, elle doit être présentée dans le délai imparti par la division d’annulation
au titulaire du dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité pour présenter ses observations en
réponse à cette demande (voir, en ce sens et par analogie, arrêt FLEXI AIR, précité, points 25 à 28).
En revanche, une demande de preuve de l’usage sérieux du signe antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité d’un dessin
ou modèle communautaire ne saurait être présentée pour la première fois devant la chambre de recours.
En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée
à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, prévue à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement
n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), ne peut être présentée pour la première fois devant
la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL),
T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 41, et du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services),
T‑425/03, Rec p. II‑4265, point 114].
Selon cette jurisprudence, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure devant la
division d’opposition la question spécifique et préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure et, en ce sens, modifie
le contenu de l’opposition. Or, il appartient à la division d’opposition de statuer, en premier ressort, sur l’opposition,
telle que définie par les différents actes et demandes procéduraux des parties, y compris, le cas échéant, la requête de preuve
de l’usage sérieux de la marque antérieure. La chambre de recours est uniquement compétente pour statuer sur les recours formés
à l’encontre des décisions des divisions d’opposition et non pour statuer elle‑même, en première instance, sur une nouvelle
opposition. Admettre le contraire impliquerait l’examen, par la chambre de recours, d’une demande tout à fait spécifique,
liée à des considérations juridiques et factuelles nouvelles et sortant du cadre de la procédure d’opposition, telle que soumise
et traitée par la division d’opposition (arrêts PAM PLUVIAL, point 69 supra, points 37 à 39, et AMS Advanced Medical Services,
point 69 supra, points 111 à 113).
Ces considérations sont également valables, par analogie, lorsque, comme en l’espèce, le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire,
mis en cause par une demande en nullité fondée sur le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement
n° 6/2002, est en droit de demander que le titulaire du signe antérieur, invoqué à l’appui de la demande en nullité, apporte
la preuve de l’usage sérieux de son signe. Il ne saurait être admis, dans ce contexte également, que la chambre de recours
puisse être amenée à statuer sur une affaire différente de celle soumise à la division d’annulation, à savoir une affaire
dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux du signe antérieur invoqué à l’appui
de la demande en nullité.
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante était en droit, en l’espèce, de présenter, devant
la division d’annulation, une demande tendant à ce que l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Il y a lieu de relever à cet égard que la chambre de recours s’est limitée à considérer, au point 15 de la décision attaquée,
que l’OHMI n’était pas compétent pour remettre en cause la validité de la marque antérieure et que si la requérante estimait
que cette marque avait été enregistrée en violation des dispositions du Markengesetz ou qu’elle devait être annulée pour non‑usage,
il lui incombait d’introduire une demande en nullité de ladite marque, conformément au Markengesetz.
Or, il ressort des points 63 à 66 ci‑dessus que, si cette considération de la chambre de recours dans la décision attaquée
est correcte en elle-même, elle n’est pas suffisante pour justifier le rejet d’une demande de preuve de l’usage sérieux du
signe antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire, fondée sur l’article 25, paragraphe
1, sous e), du règlement n° 6/2002, lorsque, comme en l’espèce, le droit régissant le signe antérieur en question prévoit
que, à défaut d’usage sérieux de ce signe, son titulaire n’est pas en droit d’interdire à un tiers, et donc au titulaire du
dessin ou modèle communautaire ultérieur mis en cause par la demande en nullité, l’utilisation dudit signe ou d’un signe similaire.
C’est ainsi que la requérante, partant de la prémisse qu’elle aurait régulièrement présenté à l’OHMI une demande de preuve
de l’usage sérieux de la marque antérieure, reproche à la décision attaquée une erreur de droit, dans la mesure où la chambre
de recours aurait omis d’examiner sa demande.
Force est toutefois de constater que cette prémisse est erronée. En effet, comme le fait valoir à juste titre l’intervenante,
les observations de la requérante, présentées le 22 juin 2006 devant la division d’annulation en réponse à la demande en nullité
et figurant dans le dossier de la procédure devant l’OHMI transmis par ce dernier au Tribunal conformément à l’article 133,
paragraphe 3, de son règlement de procédure, non seulement ne contiennent aucune demande expresse tendant à ce que l’intervenante
apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, mais ne font aucunement référence à la question de l’usage sérieux
de la marque antérieure.
Ce n’est que dans le mémoire contenant les motifs de son recours devant la chambre de recours que la requérante a, pour la
première fois, évoqué cette dernière question. Lors de l’audience, la requérante a confirmé que tel était le cas, ce dont
il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Or, quand bien même le mémoire contenant les motifs du recours de la
requérante devant la chambre de recours pourrait être interprété en ce sens qu’il contenait une demande de preuve de l’usage
sérieux de la marque antérieure, une telle demande, présentée pour la première fois devant la chambre de recours, serait irrecevable
et ne pourrait pas être prise en considération et faire l’objet d’un examen par la chambre de recours.
Dans ces conditions, il convient de rejeter également le présent moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002
–       Arguments des parties
La requérante fait valoir que, quand bien même l’interprétation, par les instances de l’OHMI, de l’article 25, paragraphe
1, sous e), du règlement n° 6/2002 serait correcte, la chambre de recours aurait fait une application erronée de cette disposition,
dès lors qu’elle n’aurait pas procédé à une appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre le dessin ou modèle
contesté et la marque antérieure, analogue à l’appréciation exigée par la jurisprudence relative à l’application de l’article
8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
Premièrement, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas essayé d’identifier le public pertinent en l’espèce.
Deuxièmement, elle n’aurait pas non plus tenu compte du fait que les marques constituées d’une forme seraient dotées d’un
caractère distinctif très faible. Quand bien même la marque antérieure serait valide, elle présenterait un caractère distinctif
très faible, ce dont il conviendrait de tenir compte lors de l’examen de l’existence d’un éventuel risque de confusion.
Troisièmement, la chambre de recours n’aurait pas procédé à une comparaison d’ensemble entre la marque antérieure et le dessin
ou modèle contesté. Au lieu d’indiquer les motifs pour lesquels la décision de la division d’annulation était correcte et
de procéder à son propre examen de la marque antérieure, la chambre de recours se serait fondée sur une simple description
de cette marque et se serait contentée d’inclure, au point 17 de la décision attaquée, une liste, reprise de la décision de
la division d’annulation, comportant quatre caractéristiques de la marque antérieure, lesquels seraient également présentes
dans le dessin ou modèle contesté. Or, la présence de ces quatre caractéristiques dans le dessin ou modèle contesté ne serait
nullement certaine. Par ailleurs, il existerait dix autres caractéristiques de la marque antérieure qui ne seraient pas présentes
dans le dessin ou modèle contesté, ainsi que six caractéristiques de ce dernier qui ne se retrouveraient pas dans la marque
antérieure.
Quatrièmement, la chambre de recours n’aurait nullement examiné s’il existait un risque de confusion en l’espèce. Si le Tribunal
décidait d’examiner lui‑même cette question, il devrait conclure à l’inexistence d’un tel risque, compte tenu du caractère
distinctif faible de la marque antérieure ainsi que des différences entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté.
Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 ne pourrait
s’appliquer en l’espèce que dans l’hypothèse où le public concerné percevrait le dessin ou modèle contesté comme étant un
signe distinctif. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas examiné si tel était le cas en l’espèce.
La requérante a ajouté que, même si ce grief n’avait pas été formellement avancé dans la requête, il ne saurait être qualifié
de nouveau, dès lors qu’il se rattacherait au présent moyen.
Premièrement, l’OHMI fait valoir que la motivation de la décision attaquée est, certes, succincte, mais suffisante. Par ailleurs,
il y aurait lieu de prendre également en considération la motivation de la décision de la division d’annulation.
Deuxièmement, les quatre caractéristiques de la marque antérieure, identifiées au point 17 de la décision attaquée, seraient
effectivement présentes dans cette marque et constitueraient ses éléments dominants, alors que ces caractéristiques seraient
également présentes dans le dessin ou modèle contesté. Les différences entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté,
identifiées par la requérante, ne sauraient remettre en cause l’existence d’une similitude entre eux.
Troisièmement, ce serait à bon droit que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation quant à
l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, compte tenu de l’identité des produits concernés, de la similitude existant
entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté, ainsi que du niveau peu élevé d’attention du public pertinent,
à savoir le grand public, les produits en question étant de consommation courante et de prix faible.
Quatrièmement, contrairement à ce que ferait valoir la requérante, le caractère distinctif de la marque antérieure ne serait
pas faible, mais, à tout le moins, « moyen ». En effet, quand bien même il serait plus difficile, en pratique, de faire enregistrer
une marque tridimensionnelle, le caractère distinctif d’une telle marque, une fois enregistrée, ne saurait être remis en cause.
Cinquièmement, deux arrêts des juridictions allemandes, dans des affaires opposant la requérante et l’intervenante, confirmeraient
l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
L’intervenante fait valoir que les quatre caractéristiques de la marque antérieure, identifiées au point 17 de la décision
attaquée, seraient effectivement présentes dans le dessin ou modèle contesté et seraient suffisantes pour conclure à l’existence
d’une similitude entre celui‑ci et la marque antérieure. En revanche, cette similitude ne saurait être remise en cause par
les éléments de différenciation identifiés par la requérante, qui seraient dus à des exigences techniques ou fonctionnelles.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure ne serait pas faible, compte tenu de la présence des produits couverts
par cette marque sur le marché allemand pendant une longue période. La requérante aurait elle-même invoqué, dans le cadre
de litiges entre les parties en Allemagne, un sondage d’opinion qui prouverait que les différentes marques de l’intervenante
seraient dotées d’un caractère distinctif élevé.
Compte tenu de l’identité des produits en cause, du degré d’attention peu élevé du public pertinent, s’agissant de produits
de consommation courante, du fait que ce même public n’aurait que rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe
entre deux signes désignant les mêmes produits ainsi que de la similitude existant entre la marque antérieure et le dessin
ou modèle contesté, il conviendrait de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Il y aurait également
lieu de tenir compte du fait que la requérante aurait déjà enfreint plusieurs fois les droits de l’intervenante découlant
de ses marques antérieures, ce qui, selon la jurisprudence allemande, justifierait que la requérante observe une plus grande
« distance » par rapport à ces droits.
En outre, l’intervenante invoque une marque non enregistrée dont elle serait la titulaire et qui protégerait également ses
instruments d’écriture, l’article 14, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz, la protection supplémentaire découlant des dispositions
allemandes contre la concurrence déloyale ainsi que le motif de nullité tiré de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement
n° 6/2002.
Enfin, en réponse à l’argument de la requérante, avancé lors de l’audience et résumé au point 84 ci‑dessus, l’OHMI et l’intervenante
relèvent qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure
et qui est, donc, irrecevable.
–       Appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré
nul sur demande du titulaire d’un signe distinctif antérieur, s’il est fait usage dudit signe dans un dessin ou modèle ultérieur
et si, notamment, le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire
du signe le droit d’interdire cette utilisation.
Ainsi qu’il a déjà été relevé ci‑dessus, lorsque le signe invoqué à l’appui d’un motif de nullité tiré de cette disposition
est une marque antérieure allemande, laquelle, sans être identique au dessin ou modèle communautaire mis en cause par la demande
en nullité, présente une similitude avec celui‑ci, la législation de l’État membre concerné, à savoir l’article 14, paragraphe
2, point 2, du Markengesetz, confère au titulaire de ladite marque le droit d’interdire l’utilisation de son signe dans le
dessin ou modèle ultérieur uniquement si, en raison de la similitude dudit dessin ou modèle avec la marque en question et
en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et par le dessin ou modèle
ultérieur, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il convient également de rappeler que l’article 14, paragraphe 2, point 2, du Markengesetz constitue la transposition, en
droit allemand, de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 et doit, donc, être interprété en tenant compte
de la jurisprudence relative à cette dernière disposition.
Constitue un risque de confusion au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 le risque que le public
puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement (arrêts de la Cour Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 51 supra, point 17, et du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04,
Rec. p. I‑8551, point 26).
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les
facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Lloyd
Schuhfabrik Meyer, point 51 supra, point 18, et Medion, point 97 supra, point 27).
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle
de signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs
éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause
joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement
une marque ou un autre signe distinctif comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce
sens, arrêts SABEL, point 98 supra, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 51 supra, point 25, et Medion, point 97 supra,
point 28).
Il convient, donc, d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a fait une juste application de cette jurisprudence,
lorsqu’elle a conclu, dans la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et le dessin
ou modèle contesté et que, par conséquent, ce dernier devait être déclaré nul. À cet égard, il convient de prendre également
en considération la décision de la division d’annulation, qui est parvenue à la même conclusion et qui a été confirmée par
la chambre de recours.
En effet, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette
décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte
qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation
de la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06,
Rec. p II‑1927, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI
– Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].
En premier lieu, s’agissant du grief avancé par la requérante lors de l’audience (voir point 84 ci‑dessus), il convient de
rappeler que, aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens
nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui
se sont révélés pendant la procédure.
Toutefois, un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête
introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du
3 mai 2007, Espagne/Commission, T‑219/04, Rec. p. II‑1323, point 46, et la jurisprudence citée).
Tel est effectivement le cas du grief susvisé de la requérante, lequel constitue une ampliation du troisième moyen et, ainsi
que le fait valoir la requérante, présente un lien étroit avec ce moyen. Il est, donc, recevable.
Quant au fond, il convient de rappeler qu’une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire, fondée sur le motif
de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, ne saurait prospérer que s’il est conclu que
le public pertinent considérera que, dans le dessin ou modèle communautaire faisant l’objet de cette demande, il est fait
usage du signe distinctif invoqué à l’appui de la demande en nullité.
Dans l’hypothèse où il serait conclu que le public pertinent ne percevra pas que, dans le dessin ou modèle communautaire visé
par la demande en nullité, il est fait usage du signe distinctif invoqué à l’appui de cette demande, tout risque de confusion
peut, à l’évidence, être exclu.
En revanche, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il n’est pas nécessaire d’analyser de manière séparée la
question de savoir si le public pertinent percevra le dessin ou modèle communautaire faisant l’objet de la demande en nullité
comme étant un signe distinctif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux,
C‑102/07, Rec. p. I‑2439, point 34).
En deuxième lieu, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que les produits couverts par la marque antérieure
et ceux auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé, à savoir les « instruments d’écriture », sont
identiques. Ces produits, étant de consommation courante et, en règle générale, de prix relativement bas, intéressent tous
les consommateurs, ce que d’ailleurs la requérante ne conteste pas. Il convient, donc, de comprendre la référence de la division
d’annulation (point 15 de la décision de la division d’annulation) au « public » en ce sens que celle‑ci a considéré, implicitement,
mais certainement, qu’il convenait de tenir compte, aux fins de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, de la perception
de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté par le grand public, à savoir par le consommateur moyen [voir, en
ce sens, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2004, Geddes/OHMI (NURSERYROOM), T‑173/03, Rec. p. II‑4165, point 18]. Dans la décision
attaquée, la chambre de recours n’a pas remis en cause cette considération de la division d’annulation. Par ailleurs, la marque
antérieure ayant été enregistrée en Allemagne, c’est la perception du consommateur moyen allemand qui doit être prise en considération.
En troisième lieu, s’agissant de la comparaison de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté, la division d’annulation
a procédé à une comparaison visuelle. Elle a, ainsi, identifié, au point 12 de sa décision, quatre éléments de la forme de
la marque antérieure, qui la caractériseraient, et elle a considéré, au point 13 de cette même décision, que le dessin ou
modèle contesté incorporait un signe qui présenterait tous ces éléments caractéristiques de la marque antérieure, ce qui aurait
pour conséquence que ledit dessin ou modèle présente une similitude avec la marque antérieure. La division d’annulation a
également considéré que l’addition d’autres éléments au dessin ou modèle contesté, tels que des « frettes » ou des « saillies »,
n’empêchait pas l’identification des caractéristiques susvisées de la marque antérieure dans ce même dessin ou modèle. Ces
considérations de la division d’annulation ont été reprises et approuvées par la chambre de recours au point 17 de la décision
attaquée.
À cet égard, il y a lieu de relever tout d’abord que c’est à juste titre que les instances de l’OHMI n’ont pas procédé, en
l’espèce, à une comparaison phonétique et à une comparaison conceptuelle entre la marque antérieure et le dessin ou modèle
contesté. En effet, d’une part, ni la marque antérieure ni le dessin ou modèle contesté ne contiennent un élément verbal.
Ils ne se prêtent pas non plus à une description verbale simple et courte, susceptible de faire l’objet d’une comparaison
phonétique. D’autre part, ni la marque antérieure ni le dessin ou modèle contesté ne renvoient à un quelconque concept particulier,
de sorte qu’une comparaison conceptuelle entre eux n’est pas non plus possible.
S’agissant, en revanche, de la comparaison visuelle entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté, il convient
de constater d’emblée que, si, au point 4 de sa décision, la division d’annulation fait allusion au fait que l’intervenante
a invoqué d’autres signes à l’appui de sa demande en nullité, elle ne mentionne audit point que la marque antérieure, sans
toutefois préciser s’il s’agit d’une marque figurative ou d’une marque tridimensionnelle. Par ailleurs, la division d’annulation
se réfère, aux points 12 et 13 de sa décision, à la « forme tridimensionnelle » de ladite marque.
Quant à la chambre de recours, elle mentionne, au point 2 de la décision attaquée, la seule marque antérieure comme étant
le signe invoqué par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité.
Or, il ressort du certificat d’enregistrement de la marque antérieure, figurant dans le dossier de la procédure devant l’OHMI,
que cette marque est une marque figurative, consistant en l’image reproduite au point 29 ci‑dessus. Lors de l’audience et
eu égard à cet élément, toutes les parties se sont accordées pour dire que la seule marque prise en considération par les
instances de l’OHMI, dans le cadre de l’examen de la demande en nullité litigieuse, était la marque antérieure, qui est une
marque figurative, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
En l’absence de toute autre précision dans la décision de la division d’annulation, la référence, dans cette même décision,
à la « forme tridimensionnelle » de la marque antérieure, référence qui est à première vue paradoxale s’agissant d’une marque
figurative, ne peut que conduire à la conclusion selon laquelle, au lieu de se fonder sur une comparaison entre le dessin
ou modèle contesté et la marque antérieure, la division d’annulation a procédé à une comparaison entre ledit dessin ou modèle
et une marque tridimensionnelle non identifiée dans sa décision.
À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI, l’intervenante avait
invoqué à l’appui de sa demande en nullité, outre la marque antérieure, notamment, une marque tridimensionnelle, enregistrée
en Allemagne sous le numéro 02911311 et correspondant à l’image figurant au point 29 ci‑dessus.
L’erreur commise par la division d’annulation n’a nullement été rectifiée par la chambre de recours. Ainsi qu’il a déjà été
relevé, cette dernière s’est limitée, au point 17 de la décision attaquée, à reprendre les caractéristiques attribuées à la
marque antérieure par la division d’annulation sans indiquer que la division d’annulation s’était, par erreur, référée à une
marque tridimensionnelle plutôt qu’à la marque antérieure, ni que ces mêmes caractéristiques étaient également présentes dans
la marque antérieure.
Il s’ensuit que, dès lors que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à l’existence
d’un risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté et la marque antérieure sur la comparaison dudit dessin ou modèle
avec un signe différent de la marque antérieure, elle a commis une erreur de droit et la décision attaquée doit être annulée.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation avancée lors de l’audience par l’OHMI. Ce dernier a soutenu
que la comparaison du dessin ou modèle contesté avec la marque antérieure ne saurait aboutir à un résultat différent de celui
obtenu par la comparaison du même dessin ou modèle avec un signe tridimensionnel dont la forme est représentée par l’image
qui constitue la marque antérieure.
En particulier, l’OHMI a relevé, d’une part, que les certificats d’enregistrement des marques tridimensionnelles ne comportaient
qu’une représentation bidimensionnelle desdites marques et, d’autre part, que la jurisprudence relative à l’existence ou à
l’absence de caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit désigné vaut également
lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la forme dudit produit [arrêt de la Cour du 4 octobre
2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 38, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2008, Cassegrain/OHMI (Forme d’un
sac), T‑73/06, non publié au Recueil, point 22].
À cet égard, il importe de souligner que l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement
n° 6/2002 doit être fondé sur la perception par le public pertinent du signe distinctif invoqué à l’appui de ce motif, ainsi
que sur l’impression d’ensemble que ledit signe produit sur ce public (voir point 99 ci‑dessus).
Or, une marque tridimensionnelle n’est pas nécessairement  perçue, par le public pertinent, de la même manière qu’une marque
figurative. Dans le premier cas, ledit public perçoit un objet tangible, qu’il peut examiner sous plusieurs angles, alors
que, dans le second, le public ne voit qu’une image.
Certes, il ne saurait être exclu que, dans l’hypothèse de l’existence d’une similitude entre deux objets tridimensionnels,
la comparaison entre l’un de ces objets et une image de l’autre puisse également conduire à la constatation de l’existence
d’une similitude. Il n’en demeure pas moins que l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du
règlement n° 6/2002 implique une comparaison entre le dessin ou modèle communautaire contesté et le signe distinctif invoqué
à l’appui de ce motif.
En revanche, une similitude entre le dessin ou modèle contesté et le signe invoqué à l’appui de la demande en nullité ne saurait
être simplement présumée, du seul fait que ledit dessin ou modèle présente une similitude avec un autre signe, quand bien
même ce dernier signe présenterait une similitude avec le signe invoqué à l’appui de la demande en nullité.
L’argumentation de l’OHMI revient, donc, à demander au Tribunal de procéder lui‑même, pour la première fois, à une comparaison
entre le dessin ou modèle contesté et la marque antérieure, une telle comparaison n’ayant été effectuée ni par la division
d’annulation ni par la chambre de recours. Or, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur des questions non examinées
au fond par l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec.
p. II‑2383, point 51].
La jurisprudence évoquée par l’OHMI ne saurait conduire à une conclusion différente. Si cette jurisprudence précise les critères
sur la base desquels il convient d’apprécier le caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous
b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], d’un signe figuratif constitué
par l’apparence du produit désigné, elle ne remet nullement en cause le principe selon lequel ledit caractère doit être apprécié
en tenant compte de la perception, par le public pertinent, du signe en question lui‑même et non d’un autre signe (voir, en
ce sens, arrêts Henkel/OHMI, point 119 supra, point 35, et Forme d’un sac, point 119 supra, points 19 et 35).
La conclusion selon laquelle la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée n’est pas non plus
remise en cause par le fait que la requérante n’a pas invoqué expressément cette erreur dans le cadre de son troisième moyen.
D’une part, dans son argumentation relative au deuxième moyen, c’est à juste titre que la requérante a fait remarquer que
la marque antérieure était, en réalité, une marque figurative. Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a fait valoir
que, lors de l’examen du risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté et la marque antérieure, les instances de
l’OHMI s’étaient référées, par erreur, à une marque différente de la marque antérieure.
D’autre part et surtout, il convient de relever que, dès lors que la requérante conteste la conclusion tirée dans la décision
attaquée, selon laquelle la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté présentent une similitude suffisante pour donner
lieu à un risque de confusion, il incombe au Tribunal d’analyser tous les paramètres de la comparaison entre ladite marque
et ledit dessin ou modèle, ladite comparaison constituant le fondement de cette conclusion. Dans ce cadre, le Tribunal doit,
avant tout, vérifier si les instances de l’OHMI ont effectivement procédé à une comparaison entre le dessin ou modèle contesté
et la marque antérieure.
En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait
être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions
dont la légalité est contestée devant le Tribunal (arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P,
Rec. p. I‑10053, point 48).
Par ailleurs, il convient de relever que, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient
de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de
leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées
(ordonnances de la Cour du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a., C‑470/02 P, non publiée au Recueil, point 69, et du 13 juin 2006,
Mancini/Commission, C‑172/05 P, non publiée au Recueil, point 41).
S’agissant de l’argumentation de l’intervenante tirée, premièrement, de ce qu’elle serait le titulaire d’une marque tridimensionnelle
non enregistrée présentant une similitude avec le dessin ou modèle contesté, deuxièmement, de l’article 14, paragraphe 2,
point 3, du Markengesetz, troisièmement, de la protection supplémentaire découlant des dispositions allemandes contre la concurrence
déloyale et, quatrièmement, du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, il suffit
de relever qu’il s’agit, ainsi qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée, de questions que la chambre de recours n’a
pas jugé nécessaire d’examiner au fond et que le Tribunal ne saurait, ainsi qu’il a déjà été relevé, examiner lui‑même pour
la première fois.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire droit au troisième moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée.
Enfin, le Tribunal considère que les intérêts de la requérante sont suffisamment sauvegardés par l’annulation de la décision
attaquée, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire à la division d’annulation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt
STREAMSERVE, point 42 supra, point 72). Il convient donc de ne pas faire droit au deuxième chef de conclusions de la requérante.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
L’intervenante ayant succombé en ces conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1)
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) du 31 janvier 2008 (affaire R 1352/2006-3) est annulée.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Beifa Group Co. Ltd. Schwan‑Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co.
KG supportera ses propres dépens.
Vilaras
Prek
Ciucă
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2010.
Signatures
*
Langue de procédure : l’anglais.