CELEX: 62008CJ0057
Pourvoi
Marque communautaire
Règlement (CE) nº 40/94
Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5
Marques antérieures comportant le signe verbal 'GATEWAY'
Signe verbal 'ACTIVY Media Gateway'
Absence de similitude des signes
Absence de risque de confusion
Prise en compte de la notoriété des marques antérieures lors de l'appréciation globale des signes en conflit

Par son pourvoi, Gateway Inc. (ci-après «Gateway») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés
européennes du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T‑434/05, p.II-163*, ci-après
l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre
de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 septembre 2005
(affaire R 1068/2004-1, ci-après la «décision litigieuse») rejetant son opposition à l’enregistrement du signe verbal «ACTIVY
Media Gateway» en tant que marque communautaire.

Le cadre juridique
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire
(JO 1994, L 11, p. 1), est libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude
des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire
dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement est rédigé dans les termes suivants:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant,
du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i)      les marques communautaires;
[…]»
Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est […] refusée à l’enregistrement
si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou
des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure,
elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

Les faits à l’origine du litige et l’arrêt attaqué
Gateway est titulaire des marques communautaires et nationales verbales ainsi que figuratives GATEWAY, GATEWAY 2000, GATEWAY.NET,
GATEWAY PROFILE et GATEWAY ASTRO (ci-après les «marques antérieures»), pour les produits et les services des classes 9, 16
et 35 à 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins
de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
Le 25 avril 2001, Fujitsu Siemens Computers GmbH a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «ACTIVY
Media Gateway» en tant que marque communautaire.
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 38 et 42 au sens dudit arrangement de
Nice, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
–        classe 9: «Appareils optiques, électrotechniques et électroniques compris dans la classe 9; appareils électrotechniques et
électriques pour l’enregistrement, l’émission, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement de sons, de
signaux, de signes et/ou d’images; appareils électrotechniques et électriques pour l’enregistrement d’informations et de données,
le traitement de données, l’émission de données, la transmission de données, la commutation de données, l’enregistrement et
la reproduction de données; ordinateurs de communication, logiciels; appareils optiques, électrotechniques et électroniques
des techniques de communication et d’information»;
–        classe 35: «Collecte, enregistrement et récupération de données, d’informations, d’illustrations, de séquences vidéo et audio»;
–        classe 38: «Transmission et distribution de données, d’informations, d’illustrations, de séquences vidéo et audio», ainsi
que
–        classe 42: «Conseils pour la construction et l’exploitation d’appareils, d’installations et d’autres produits de la technique
de l’information et de la communication; planification, développement, conception, conseils, tests, contrôle technique, intégration
des systèmes et des produits dans le domaine des techniques de données, de l’information et de la communication; développement,
création et location de programmes informatiques».
Le 11 avril 2002, Gateway a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour l’intégralité
des produits visés par cette dernière, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94. Elle a également invoqué la violation de l’article 8, paragraphes 4 et 5, de ce règlement.
La chambre d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition dans son ensemble.
Le 19 novembre 2004, Gateway a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle
concernait l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.
Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision
de la division d’opposition en considérant, en substance, que, en l’absence d’identité ou de similitude entre les marques
en conflit, il n’y avait pas de risque de confusion entre elles au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
n° 40/94, quelle que soit la renommée des marques antérieures et indépendamment du degré d’identité ou de similitude des produits
ou des services concernés. Ladite chambre de recours a conclu, pour les mêmes motifs, au rejet de l’opposition fondée sur
les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2005, Gateway a introduit un recours tendant à l’annulation de la
décision litigieuse, sur le fondement de deux moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du
règlement n° 40/94.
Le Tribunal a considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent était composé des consommateurs de la Communauté
qui achètent des produits et des services informatiques, et, au point 39 de cet arrêt, qu’il convenait d’examiner uniquement
les marques antérieures enregistrées constituées du seul mot générique «gateway».
S’agissant du moyen relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, le Tribunal a apprécié,
aux points 42 à 48 de l’arrêt attaqué, les similitudes entre les signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il a considéré, en particulier au point 48 de cet arrêt, d’une part, que l’élément «gateway» de la marque demandée comporte
un caractère descriptif des produits et des services couverts par ladite marque et, d’autre part, que l’élément «activy» est
l’élément dominant de celle-ci.
Au point 49 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que, même à supposer que l’élément «gateway», sans pour autant constituer l’élément
dominant de la marque demandée, retiendrait l’attention du public pertinent, il ne saurait être considéré qu’il conserverait
une position distinctive autonome. En effet, outre le caractère descriptif de cet élément dans ladite marque, Gateway n’a
pas démontré le risque de confusion entre les signes en conflit.
Le Tribunal a conclu, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait aucun risque de confusion entre ces signes. Par conséquent,
le Tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur le degré de similitude des produits et des services
concernés et que, quelle que soit la notoriété des marques antérieures prises en considération aux fins de cette appréciation,
c’est à juste titre que la première chambre de recours de l’OHMI avait considéré qu’il n’y avait aucune violation de l’article
8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, le Tribunal a jugé que les signes
en conflit n’étaient ni identiques ni similaires et que, partant, l’une des conditions pour l’application de ladite disposition
n’était pas remplie.
Ce faisant, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

Sur le pourvoi
Par son pourvoi, fondé sur deux moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 du règlement n° 40/94,
Gateway demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.
L’OHMI demande à la Cour de rejeter le présent pourvoi et de condamner Gateway aux dépens.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
Par ce moyen, Gateway fait valoir, en substance, que, s’agissant du public pertinent en cause, le Tribunal a jugé à tort,
au point 37 de l’arrêt attaqué, que ce public était composé des consommateurs qui achètent des produits et des services informatiques.
Or, selon Gateway, le Tribunal aurait dû juger que ledit public était composé des consommateurs qui achètent tous les produits
et services couverts par la marque demandée.
Quant aux similitudes entre les signes en cause, le Tribunal aurait dû juger, selon Gateway, contrairement à ce qu’il a fait
aux points 42 à 48 de l’arrêt attaqué, qu’il y a une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre ces signes,
même si leur élément commun «gateway» n’a pas un caractère dominant dans le cadre de la marque demandée.
En effet, selon Gateway, le Tribunal aurait méconnu le point 32 de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551),
où il a été jugé que «[l]a constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition
que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque
antérieure».
Ensuite, Gateway invoque, en substance, le fait que, lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit,
le Tribunal n’a pas suffisamment pris en compte la notoriété et le caractère distinctif des marques antérieures. Or, selon
Gateway, le public pertinent est susceptible de reconnaître l’élément «gateway» dans la marque demandée. Par ailleurs, cet
élément n’est pas descriptif des produits et des services couverts par cette marque.
Selon Gateway, le Tribunal aurait dû considérer, conformément aux points 22 à 24 de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95,
Rec. p. I-6191), que, compte tenu du degré de similitude entre les signes en cause et de l’identité ou de la similitude des
produits et des services  concernés, le risque de confusion était d’autant plus élevé que le caractère distinctif des marques
antérieures s’avérait important.
Enfin, Gateway fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte, conformément aux points 18 à 28 de l’arrêt du 29 septembre
1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), du fait qu’un degré de similitude élevé entre les produits et les services concernés
peut compenser un degré de similitude moins important entre les marques en conflit.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal aurait dû conclure que les signes en cause sont similaires, qu’il y a un risque de
confusion entre eux et que, partant, la première chambre de recours de l’OHMI a commis une violation de l’article 8, paragraphe
1, sous b), du règlement nº 40/94.
Selon l’OHMI, l’analyse du Tribunal concernant le public pertinent est une appréciation factuelle. En outre, Gateway n’a pas
établi qu’il s’agit en l’espèce d’une dénaturation des faits.
En effet, les produits et les services optiques, électrotechniques et électroniques sont une catégorie qui est suffisamment
large pour pouvoir inclure également les produits et les services informatiques. Il en va de même en ce qui concerne la transmission
et/ou la réception et/ou la conversion  des données.
En outre, Gateway ne conteste pas que l’ensemble des produits et des services couverts par les marques en conflit sont liés
à l’informatique.
De même, Gateway n’explique pas pourquoi elle estime, d’une part, que la perception de l’élément «gateway» du point de vue
des consommateurs d’appareils et d’équipements optiques, électrotechniques et électroniques est différente de celle des autres
utilisateurs de produits ainsi que de services informatiques et, d’autre part, que ledit élément n’a pas de signification
dans le contexte de ces appareils et de ces équipements.
Dès lors, le Tribunal n’aurait pas dénaturé l’appréciation relative au public pertinent.
S’agissant des similitudes des signes en cause, l’appréciation du caractère dominant d’un élément d’un signe est, selon l’OHMI,
une analyse factuelle. Il en irait de même en ce qui concerne l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal en ce qui
concerne la comparaison des signes et le caractère distinctif des marques antérieures. Enfin, Gateway n’invoque pas une dénaturation
des faits en ce qui concerne ces points.
De même, le Tribunal a jugé à bon droit, selon l’OHMI, que, en dépit de l’éventuelle notoriété des marques antérieures, les
signes en cause sont dans leur ensemble différents.
S’agissant de l’argument de Gateway selon lequel le Tribunal aurait méconnu le point 32 de l’arrêt Medion, précité, l’OHMI
soutient que le Tribunal a considéré que la marque demandée est une «unité logique et conceptuelle» ou une «totalité inséparable»
dont l’élément «gateway», commun avec les marques antérieures, ne conserve pas une position distinctive autonome.
Partant, le premier moyen devrait être rejeté comme étant non fondé, sinon irrecevable.
Appréciation de la Cour
À l’appui de son premier moyen, Gateway fait valoir, en premier lieu, que le public pertinent ne se compose pas seulement
de consommateurs de la Communauté qui achètent des produits et des services informatiques.
Or, il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour
de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. S’il ne contient pas de questions d’une telle nature, un pourvoi
doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier
les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve
ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de
la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point
26).
Il convient de relever, à cet égard, que l’appréciation faite par le Tribunal, au point 37 de l’arrêt attaqué, qui porte sur
la définition du public pertinent, à savoir que celui-ci est composé des consommateurs de la Communauté qui achètent des produits
et des services informatiques, constitue une appréciation de nature factuelle.
Or, Gateway n’invoque aucune dénaturation des faits à l’égard de ladite appréciation effectuée par le Tribunal.
Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme irrecevable.
En deuxième lieu, Gateway fait valoir que le Tribunal aurait dû juger, contrairement à ce qu’il a fait aux points 42 à 48
de l’arrêt attaqué, qu’il y a une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, bien
que leur élément commun «gateway» n’ait pas un caractère dominant dans le cadre de la marque demandée.
Or, il convient de relever que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle
qui, pour les raisons évoquées au point 38 du présent arrêt et compte tenu du fait que Gateway n’invoque à cet égard aucune
dénaturation des faits, échappe au contrôle de la Cour.
Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme irrecevable.
S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation de Gateway selon laquelle le Tribunal n’a pas pris suffisamment en compte,
lors de l’appréciation des similitudes entre les signes en cause, le caractère distinctif ainsi que la notoriété des marques
antérieures, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion présuppose
à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude
des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, point 51,
et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 48).
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous
les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C-171/06 P, point 33).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte,
et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude
entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(voir arrêts Canon, précité, point 17, ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point
19).
Ladite appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques
en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments
distinctifs et dominants (arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, précité, point 34).
Au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, d’une
part, s’agissant du caractère distinctif de l’élément «gateway» dans la marque demandée, que ledit élément est descriptif
et, d’autre part, que l’élément «activy» présente un caractère dominant dans la marque en question, ce qui constitue une appréciation
de nature factuelle qui, à défaut d’une dénaturation des faits, échappe au contrôle de la Cour, pour les raisons évoquées
au point 38 du présent arrêt.
Or, ainsi qu’il ressort également du point 43 du présent arrêt, Gateway n’invoque, à l’égard des caractères descriptif et
dominant desdits éléments de la marque demandée aucune dénaturation des faits.
Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté, en faisant référence à l’arrêt Medion, précité, que, même à supposer
que l’élément «gateway» ait une position distinctive autonome dans la marque en question, Gateway n’a pas établi le risque
de confusion entre les signes en cause.
En effet, selon le principe d’interdépendance rappelé en particulier au point 45 du présent arrêt, une des conditions cumulatives
qui doivent être réunies pour établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b),
du règlement nº 40/94 est la similitude ou l’identité des signes.
Or, s’il est vrai que, ainsi qu’il est dit au point 32 de l’arrêt Medion, précité, la constatation de l’existence d’un risque
de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée
par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure, il convient de relever, en revanche, que la similitude ou l’identité
des signes fait défaut en l’espèce.
Dès lors, étant donné que, selon le point 51 de l’arrêt attaqué, le risque de confusion n’existe pas en l’espèce, le Tribunal
n’a pas méconnu ledit point de l’arrêt Medion, précité. Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée
comme non fondée.
S’agissant, en quatrième lieu, de la prise en compte, lors de l’appréciation des similitudes des signes en cause, de la notoriété
des marques antérieures, il convient de relever que, ayant considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, d’une part, que l’élément
dominant de la marque demandée est constitué par le mot «activy» et, d’autre part, que l’élément descriptif de ladite marque
est le mot «gateway», ce qui constitue, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, une appréciation de nature
factuelle, le Tribunal s’est livré à une analyse dans laquelle il a tenu compte, en particulier, des éléments distinctifs
et dominants des marques en cause.
Or, dès lors que l’appréciation des similitudes des signes en conflit a permis au Tribunal de constater que les marques en
cause sont différentes, celui-ci a considéré à bon droit, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de
mettre en évidence quel degré de la notoriété des marques antérieures il a pris en considération lors de cette appréciation.
De même, à défaut de la similitude ou de l’identité des signes en cause, Gateway n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal
a méconnu les arrêts précités SABEL et Canon.
Par conséquent, il convient de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme non fondée.
Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté, en partie, comme irrecevable et, en partie, comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94
Argumentation des parties
Gateway estime, en substance, que les signes en cause sont similaires et que, parmi les produits et les services désignés,
certains sont identiques, d’autres sont similaires ou dissemblables. Pour ces motifs, ainsi que compte tenu du fait que les
marques antérieures jouissent d’une renommée au Royaume-Uni et, en ce qui concerne les marques communautaires, dans la Communauté,
le Tribunal aurait violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.
Dès lors que l’argumentation de Gateway est basée sur une hypothèse erronée, à savoir que les signes en cause sont similaires,
l’OHMI fait valoir que le second moyen n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
Ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit, en substance, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, une des conditions nécessaires
pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 est la similitude ou l’identité entre les marques en
cause.
Or, ainsi qu’il ressort du point 53 du présent arrêt, les signes en cause sont différents.
Partant, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 61 de l’arrêt attaqué, que les conditions pour l’application de l’article
8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 ne sont pas réunies dans la présente affaire, ce qui conduit au rejet du second moyen
comme non fondé.
Aucun des moyens du présent pourvoi n’étant fondé, il convient de rejeter celui-ci dans son ensemble.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en se sens. L’OHMI et Fujitsu Siemens
Computers GmbH ayant conclu à la condamnation de Gateway et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la
condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Gateway Inc. est condamnée aux dépens.
Signatures
*
Langue de procédure: l’anglais.