CELEX: 62008CJ0236
Varumärken
Internet
Sökmotor
Sökordsannonsering (keyword advertising)
Visning, utifrån sökord som motsvarar varumärken, av länkar till webbplatser vars innehavare konkurrerar med innehavarna av nämnda varumärken eller till webbplatser varifrån imitationer saluförs
Direktiv 89/104/EEG
Artikel 5
Förordning (EG) nr 40/94
Artikel 9
Sökmotorföretagets ansvar
Direktiv 2000/31/EG (direktiv om elektronisk handel)

Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område
13, volym 17, s. 178), artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG
av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre
marknaden (direktiv om elektronisk handel) (EGT L 178, s. 1).
Respektive begäran har framställts i mål mellan å ena sidan bolagen Google France SARL och Google Inc (nedan kallade, individuellt
eller gemensamt, Google) och å andra sidan bolaget Louis Vuitton Malletier SA (nedan kallat Vuitton) (mål C‑236/08), bolagen
Viaticum SA (nedan kallat Viaticum), Luteciel SARL (nedan kallat Luteciel), Centre national de recherche en relations humaines
(CNRRH) SARL (nedan kallat CNRRH) och Tiger SARL (nedan kallat Tiger) samt två privatpersoner, Pierre-Alexis Thonet och Bruno
Raboin (målen C‑237/08 och C‑238/08). Målen rör visning av reklamlänkar på Internet utifrån sökord som motsvarar varumärken.
I –
Tillämpliga bestämmelser

A – Direktiv 89/104
I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:
”1.      Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans
tillstånd, att i näringsverksamhet använda
a)      tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket
är registrerat,
b)      tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster
som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet
och varumärket.
2.      En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, … att
i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av
annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet
utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
3.      Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:
a)      Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b)      Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla
tjänster under tecknet.
c)      Att importera eller exportera varor under tecknet.
d)      Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.
…”
I artikel 6 i direktiv 89/104, med rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:
”1.      Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda
a)      sitt eget namn eller adress,
b)      uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten
för framställandet eller andra egenskaper,
c)      varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,
förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.
…”
I artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, angavs, i artikelns
ursprungliga lydelse, följande:
”1.      Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.
2.      Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när
varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”
Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3), i förening
med bilaga XVII punkt 4 i nämnda avtal, ändrades den ursprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104, på så sätt att
”inom gemenskapen” ändrades till ”i en avtalsslutande part”.
Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen
av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med
hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målen vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning
av direktiv 89/104.

B – Förordning nr 40/94
I artikel 9 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrivs följande:
”1.      Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande
att i näringsverksamhet använda
a)      ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket
är registrerat,
b)      ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket
är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten,
inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket,
c)      ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag
än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan
skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
2.      Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkt 1:
a)      att anbringa kännetecknet på varor eller deras förpackning,
b)      att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla
tjänster under kännetecknet,
c)      att importera eller exportera varor under kännetecknet,
d)      att använda kännetecknet på affärshandlingar och i reklam.
…”
I artikel 12 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:
”Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda
a)      sitt eget namn eller adress,
b)      uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten
för framställandet eller andra egenskaper,
c)      varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,
förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”
I artikel 13 i samma förordning, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrivs
följande:
”1.      Ett gemenskapsvarumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller
med hans medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.
2.      Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när
varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”
Förordning nr 40/94 har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken
(kodifierad version) (EUT L 78, s. 1), vilken trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska
omständigheterna ska dock målen vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av förordning nr 40/94.

C – Direktiv 2000/31
I skäl 29 i direktiv 2000/31 anges följande:
”Kommersiella meddelanden är en förutsättning för finansieringen av informationssamhällets tjänster och utvecklingen av ett
brett urval nya gratistjänster. Det ligger i konsumentskyddets och den lojala konkurrensens intresse att kommersiella meddelanden
… följer vissa krav på öppenhet. …”
Skälen 40–46 i direktiv 2000/31 har följande lydelse:
”40)      Både befintliga och framväxande skillnader i medlemsstaternas lagstiftning och rättspraxis avseende ansvar för tjänsteleverantörer
som agerar mellanhänder hindrar en inre marknad från att fungera smidigt, särskilt genom att utvecklingen av gränsöverskridande
tjänster hämmas … Tjänsteleverantörerna har i vissa fall skyldighet att förebygga eller stoppa olaglig verksamhet. Detta direktiv bör
utgöra en tillämplig grund vid utarbetande av snabba och tillförlitliga förfaranden som syftar till att avlägsna olaglig information
och göra den oåtkomlig …
41)      Detta direktiv skapar en balans mellan olika berörda intressen och fastställer de principer på vilka överenskommelser och
normer inom branschen kan baseras.
42)      De undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad
till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig
av tredje part vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen effektivare. Verksamheten
är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll
över vidarebefordrad eller lagrad information.
43)       En tjänsteleverantör kan utnyttja undantagen för enbart vidarebefordran och för cachning när han på intet sätt befattar sig
med den vidarebefordrade informationen …
44)     En tjänsteleverantör som avsiktligt samarbetar med någon av mottagarna av hans tjänst för att begå olagliga handlingar går
utöver den verksamhet som består i enbart vidarebefordran eller cachning och får därför inte utnyttja de undantag från ansvar
som har fastställts för denna verksamhet.
45)      De begränsningar av tjänstelevererande mellanhänders ansvar som fastställs i detta direktiv påverkar inte möjligheten av olika
förelägganden …
46)       För att kunna utnyttja ansvarsbegränsning måste leverantören av en informationssamhällstjänst som består av lagring av information,
så snart han har fått kännedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta åtgärder för att avlägsna den
berörda informationen eller göra den oåtkomlig …”
I artikel 2 a i direktiv 2000/31 definieras ”informationssamhällets tjänster” med hänvisning till artikel 1.2 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter
och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, s. 37), i dess lydelse enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 (EGT L 217, s. 18), enligt följande:
”… tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.
I artikel 1.2 i direktiv 98/34, i dess lydelse enligt direktiv 98/48, klargörs vidare följande:
”…
I denna definition avses med
–
på distans
: tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt,
–
på elektronisk väg
: en tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling …
och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra
elektromagnetiska medel,
–
på individuell begäran av en tjänstemottagare
: en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.
–        …”
I artikel 6 i direktiv 2000/31 föreskrivs följande:
”Förutom de övriga informationskrav som fastställs i gemenskapsrätten skall medlemsstaterna se till att kommersiella meddelanden
som ingår i … någon av informationssamhällets tjänster åtminstone uppfyller följande villkor:
…
b)      Den fysiska eller juridiska person för vars räkning det kommersiella meddelandet sänds skall vara klart identifierbar.
…”
Kapitel II avsnitt 4 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Tjänstelevererande mellanhänders ansvar”, innehåller artiklarna 12–15.
I artikel 12 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Enbart vidarefordran (’mere conduit’)”, föreskrivs följande:
”1.      Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring
i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnät,
inte skall vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleverantören
a)      inte initierat överföringen,
b)      inte valt ut mottagaren av den överförda informationen, och
c)      inte valt ut eller ändrat den information som överförts.
2.      Överföringen och tillhandahållande[t] av sådan tillgång som avses i punkt 1 omfattar automatisk, mellanliggande och tillfällig
lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra överföringen i kommunikationsnätet
och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen.
3.      Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.”
I artikel 13 i samma direktiv, under rubriken ”Cachning”, föreskrivs följande:
1.      Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring
av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren på ett kommunikationsnät inte skall vara ansvarig för den automatiska,
mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informationen
till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att
a)      tjänsteleverantören inte ändrar informationen,
b)      tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen,
c)      tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget
och använt inom branschen,
d)      tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom
branschen för att få fram data om hur informationen används, och
e)      tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så snart
han fått kännedom om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller
att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den skall avlägsnas eller göras oåtkomlig.
2.       Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.”
I artikel 14 i direktiv 2000/31, under rubriken ”Värdtjänster”, föreskrivs följande:
”1.      Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster bestående av
lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara ansvarig för information som lagrats på begäran
av en tjänstemottagare av tjänsten, under förutsättning att
a)      tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk,
inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen
uppenbar, eller
b)      tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna
informationen eller göra den oåtkomlig.
2.      Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.
3.      Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller skall den påverka medlemsstaternas
möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.”
I artikel 15 i direktiv 2000/31, under rubriken ”Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet”, föreskrivs följande:
”1.      Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med tillhandahållande av sådana
tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän
skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.
2.      Medlemsstaterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de
behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av mottagarna
av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt att identifiera
de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.”
II –
Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

A – Söktjänsten AdWords
Google driver en sökmotor på Internet. När en Internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord visar sökmotorn de webbplatser
som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.
Google erbjuder även en avgiftsbelagd söktjänst kallad AdWords. Med denna tjänst kan näringsidkare – genom att välja ett eller
flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats visad, när det eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet
i de förfrågningar som Internetanvändare skickar till sökmotorn. Reklamlänken visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, som
uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten, eller överst på skärmen, ovanför nämnda
resultat.
Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under
nämnda rubrik.
Annonsören betalar för söktjänsten varje gång någon klickar på den sponsrade länken. Avgiftens storlek beräknas bland annat
utifrån det ”maximala pris per klick” som annonsören i samband med tecknandet av söktjänstavtalet med Google angett sig vara
beredd att betala och antalet gånger Internetanvändarna klickar på länken i fråga.
Flera annonsörer kan välja samma sökord. Visningsordningen för deras reklamlänkar fastställs därför bland annat i förhållande
till maximalt pris per klick, antalet tidigare klick på länkarna i fråga och till Googles bedömning av annonsens kvalitet.
Annonsören kan när som helst förbättra sin annonsposition genom att erbjuda ett högre maximalt pris per klick eller genom
att försöka höja kvaliteten på sin annons.
Google har utvecklat ett automatiserat verktyg för att välja sökord och skapa annonser. Annonsören väljer sökord, redigerar
reklammeddelandet och lägger in länken till sin webbplats.

B – Mål C‑236/08
Vuitton, som bland annat saluför exklusiva väskor och andra lädervaror, är innehavare av gemenskapsvarumärket Vuitton och
de franska nationella varumärkena Louis Vuitton och LV. Dessa varumärken är kända.
I början av år 2003 konstaterade Vuitton att när Internetanvändare sökte på deras varumärken i Googles sökmotor visades, under
rubriken ”Sponsrade länkar”, länkar till webbplatser varifrån imitationer av Vuittons produkter salufördes. Vidare framkom
att Google erbjöd annonsörer möjligheten att välja inte bara sökord som motsvarade Vuittons varumärken, utan även dessa sökord
i förening med uttryck som associerar till imitationer, såsom ”imitation” och ”kopia”.
Vuitton väckte talan mot Google för att få fastställt bland annat att Google hade gjort intrång i rätten till dess varumärken.
Genom dom av den 4 februari 2005 dömde Tribunal de grande instance de Paris Google för intrång i rätten till Vuittons varumärken.
Domen fastställdes – efter överklagande – av Cour d’appel de Paris den 28 juni 2006. Google överklagade sistnämnda dom.
Cour de cassation beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till
domstolen:
”1)      Ska artikel 5.1 a och b i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a och b i [förordning nr 40/94] tolkas så, att en leverantör av
en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken på ett sätt som innehavaren har rätt att förhindra när leverantören
ställer sökord till annonsörernas förfogande, genom vilka registrerade varumärken återges eller imiteras, och enligt avtalet
för söktjänsten ser till att utifrån dessa sökord skapa och med förtur visa reklamlänkar till webbplatser varifrån förfalskade
produkter erbjuds?
2)      För det fall det rör sig om varumärken som är kända, kan innehavaren förhindra sådan användning med stöd av artikel 5.2 i
[direktiv 89/104] och artikel 9.1 c i [förordning nr 40/94]?
3)      Kan en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst, i det fall användningen i fråga inte innebär sådan användning som varumärkesinnehavaren
kan förhindra med stöd av [direktiv 89/104] eller [förordning 40/94], anses leverera någon av informationssamhällets tjänster
bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14 i [direktiv 2000/31]
på så vis att leverantören inte kan hållas ansvarig annat än om varumärkesinnehavaren informerat honom om annonsörens olagliga
användning av kännetecknet?”

C – Mål C‑237/08
Viaticum är innehavare av de franska varumärkena Bourse des Vols, Bourse des Voyages och BDV, vilka har registrerats för tjänster
avseende anordnande av resor.
Luteciel tillhandahåller datortjänster åt resebyråer. Luteciel förvaltar och underhåller Viaticums webbplats på Internet.
Viaticum och Luteciel upptäckte att, när Internetanvändare sökte på ovannämnda varumärken i Googles sökmotor visades, under
rubriken ”Sponsrade länkar”, länkar till webbplatser som innehades av konkurrenter till Viaticum. Vidare framkom att Google
erbjöd annonsörer en möjlighet att i det syftet välja sökord som motsvarade nämnda varumärken.
Viaticum och Luteciel väckte talan mot Google. Genom dom av den 13 oktober 2003 slog Tribunal de grande instance de Nanterre
fast att Google hade gjort sig skyldigt till varumärkesintrång och förpliktade bolaget att utge ersättning för den skada som
Viaticum och Luteciel hade lidit. Google överklagade till Cour d’appel de Versailles. Genom dom av den 10 mars 2005 fann Cour
d’appel de Versailles att Google hade medverkat till varumärkesintrång och fastställde domen av den 13 oktober 2003. Google
överklagade sistnämnda dom.
Cour de cassation beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till
domstolen:
”1)      Ska artikel 5.1 a och b i [direktiv 89/104] tolkas så, att en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken
på ett sätt som innehavaren har rätt att förhindra när leverantören ställer sökord till annonsörernas förfogande, genom vilka
registrerade varumärken återges eller imiteras, och enligt avtalet för söktjänsten ser till att utifrån dessa sökord skapa
och med förtur visa reklamlänkar till webbplaster varifrån produkter erbjuds som är identiska med eller av liknande slag som
de produkter som avses med varumärkesregistreringen?
2)      Kan en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst, i det fall användningen i fråga inte innebär sådan användning som varumärkesinnehavaren
kan förhindra med stöd av [direktiv 89/104] eller [förordning nr 40/94], anses leverera någon av informationssamhällets tjänster
bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14 i [direktiv 2000/31]
på så vis att leverantören inte kan hållas ansvarig annat än om varumärkesinnehavaren informerat honom om annonsörens olagliga
användning av kännetecknet?”

D – Mål C‑238/08
Pierre-Alexis Thonet är innehavare av det franska varumärket Eurochallenges, som bland annat har registrerats för tjänster
avseende äktenskapsförmedling. CNRRH driver en äktenskapsförmedling. CNRRH har av Pierre-Alexis Thonet beviljats licens för
ovannämnda varumärke.
Under år 2003 upptäckte Pierre-Alexis Thonet och CNRRH att när Internetanvändare sökte på ovannämnda varumärke i Googles sökmotor
visades, under rubriken ”Sponsrade länkar”, länkar till webbplatser som innehades och drevs av konkurrenter till CNRRH, nämligen
Bruno Raboin respektive Tiger. Vidare framkom att Google erbjöd annonsörer en möjlighet att i det syftet välja nämnda term
som sökord.
Den 14 december 2006 dömde Tribunal de grande instance de Nanterre, på yrkande av Pierre-Alexis Thonet och CNRRH, Bruno Raboin,
Tiger och Google för varumärkesintrång. Domen fastställdes efter överklagande av Cour d’appel de Versailles den 23 mars 2006.
Google överklagade sistnämnda dom.
Cour de cassation beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till
domstolen:
”1)      När en näringsidkare enligt ett avtal om en avgiftsbelagd söktjänst på Internet bokar ett sökord och detta innebär att det,
när sökordet används vid en förfrågning, visas en länk som orienterar användaren till en webbplats som näringsidkaren i fråga
driver i syfte att erbjuda varor eller tjänster och sökordet återger eller imiterar ett varumärke som tredje man registrerat
som beteckning för varor som är identiska eller av liknande slag och detta sker utan tillstånd från varumärkesinnehavaren,
utgör då bokningen ett intrång i den ensamrätt som den sistnämnda garanteras genom artikel 5 i [direktiv 89/104]?
2)      Ska artikel 5.1 a och b i [direktiv 89/104] tolkas så, att en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken
på ett sätt som innehavaren har rätt att förhindra när leverantören ställer sökord till annonsörernas förfogande, genom vilka
registrerade varumärken återges eller imiteras, och enligt avtalet för söktjänsten ser till att utifrån dessa sökord skapa
och med förtur visa reklamlänkar till webbplatser varifrån produkter erbjuds som är identiska med eller av liknande slag som
de produkter som avses med varumärkesregistreringen?
3)      Kan en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst, i det fall användningen i fråga inte innebär sådan användning som varumärkesinnehavaren
kan förhindra med stöd av [direktiv 89/104] eller [förordning nr 40/94], anses leverera någon av informationssamhällets tjänster
bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31
… på så vis att leverantören inte kan hållas ansvarig annat än om varumärkesinnehavaren informerat honom om annonsörens olagliga
användning av kännetecknet?”

III – Prövning av tolkningsfrågorna

A – Användning av sökord som motsvarar någon annans varumärken i en söktjänst på Internet
1. Inledande synpunkter
Målen vid den nationella domstolen har uppkommit till följd av att kännetecken som motsvarar varumärken har använts som sökord
i en söktjänst på Internet utan att innehavarna av dessa varumärken har gett sitt medgivande därtill. Sökorden i fråga har
valts av kunder till söktjänstleverantören, vilken i sin tur har godkänt och lagrat sökorden. Det rör sig om kunder som antingen
saluför imitationer av varumärkesinnehavarens produkter (mål C‑236/08) eller helt enkelt är konkurrenter till varumärkesinnehavaren
(målen C‑237/08 och C‑238/08).
Den nationella domstolen har ställt den första frågan i mål C‑236/08, den första frågan i mål C‑237/08 samt den första och
den andra frågan i mål C‑238/08, vilka ska prövas gemensamt, för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 a och b i direktiv 89/104
samt artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att
tredje man, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens
medgivande har valt ut eller lagrat i en söktjänst på Internet, visar eller låter visa en annons för varor och tjänster som
är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.
Den första frågan i mål C‑236/08, den första frågan i mål C‑237/08 och den andra frågan i mål C‑238/08 rör söktjänstleverantörens
lagring av ett sådant sökord och hur söktjänstleverantören ombesörjer visningen av kundens annons utifrån detta sökord, medan
den första frågan i mål C‑238/08 rör annonsörens val av kännetecken som sökord och visningen av den annons som detta val resulterar
i vid en sökning.
Såväl artikel 5.1 a och b i direktiv 89/104 som artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 ger under vissa förutsättningar
varumärkesinnehavare rätt att förhindra att tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar deras varumärken
för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärkena i fråga har registrerats.
I målen vid den nationella domstolen har användningen av kännetecken som motsvarar varumärken såsom sökord till syfte och
resultat att visa reklamlänkar till webbplatser varifrån varor och tjänster saluförs som är identiska med dem för vilka nämnda
varumärken har registrerats, nämligen lädervaror, tjänster avseende anordnande av resor respektive tjänster avseende äktenskapsförmedling.
Domstolen ska därför pröva frågan ovan i punkt 43 huvudsakligen utifrån artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a
i förordning nr 40/94 och endast accessoriskt utifrån artikel 5.1 b och artikel 9.1 b. Sistnämnda lagrum avser nämligen, när
det föreligger identitet mellan ett kännetecken och ett varumärke, en situation där tredje mans varor och tjänster endast
är av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.
När denna prövning är avslutad ska den andra frågan i mål C‑236/08 besvaras. Genom denna fråga har domstolen ombetts att pröva
samma problematik utifrån artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, vilka bestämmelser avser
de rättigheter som är knutna till kända varumärken. Med förbehåll för den hänskjutande domstolens bedömning, framgår det av
begäran om förhandsavgörande att den i Frankrike tillämpliga lagstiftningen innehåller bestämmelsen i artikel 5.2 i direktiv 89/104.
Domstolen har dessutom angett att denna bestämmelse i direktivet inte ska tolkas endast med beaktande av dess lydelse, utan
även med hänsyn till systematiken och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i. Regeln i artikel 5.2 i
direktiv 89/104 omfattar således inte endast de fall där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar
ett känt varumärke för varor eller tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket har registrerats, utan även de fall
där en sådan användning avser varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket
i fråga har registrerats (dom av den 9 januari 2003 i mål C‑292/00, Davidoff, REG 2003, s. I‑389, punkterna 24–30, och av
den 10 april 2008 i mål C‑102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I‑2439, punkt 37).
2. Tolkningen av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94
Varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 eller, när det rör sig om ett gemenskapsvarumärke, artikel 9.1 a
i förordning nr 40/94 rätt att förhindra att tredje man, som inte har hans medgivande, i näringsverksamhet använder ett kännetecken
som är identiskt med nämnda varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats
när användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, bland annat, dom av den 11 september 2007 i mål C‑17/06,
Céline, REG 2007, s. I‑7041, punkt 16, beslut av den 19 februari 2009 i mål C‑62/08, UDV North America, REG 2009, s. I‑0000,
punkt 42, och dom av den 18 juni 2009 i mål C‑487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I‑0000, punkt 58).
a) Användning i näringsverksamhet
Användning av det kännetecken som är identiskt med varumärket i fråga sker i näringsverksamhet när användningen inte sker
privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (dom av den 12 november 2002 i mål C‑206/01,
Arsenal Football Club, REG 2002, s. I‑10273, punkt 40, domen i det ovannämnda målet Céline, punkt 17, och beslutet i det ovannämnda
målet UDV North America, punkt 44).
Domstolen konstaterar till att börja med att en annonsör som köper söktjänsten och som sökord väljer ett kännetecken som är
identiskt med någon annans varumärke använder kännetecknet i den mening som avses i denna rättspraxis.
Ur annonsörens synvinkel har nämligen valet av ett sökord som är identiskt med varumärket till syfte och resultat att visa
en reklamlänk till den webbplats varifrån annonsören saluför sina varor och tjänster. Eftersom det valda kännetecknet i egenskap
av sökord är det medel som används för att denna reklam ska visas, råder det ingen tvekan om att annonsörens användning av
kännetecknet inte sker privat, utan i samband med affärsverksamhet.
Vad sedan söktjänstleverantörsbolaget beträffar är det utrett att detsamma utövar affärsverksamhet som syftar till att ge
ekonomisk vinst när det för vissa kunders räkning lagrar sökord bestående av kännetecken som är identiska med varumärken och
ser till att annonser visas utifrån dessa sökord.
Det är även utrett att tjänsten erbjuds inte bara innehavarna av nämnda varumärken och näringsidkare som har tillstånd att
saluföra varumärkesinnehavarnas varor och tjänster, utan även – utan innehavarnas medgivande, åtminstone i målen vid den nationella
domstolen – innehavarnas konkurrenter och imitatörer.
Även om det framgår av dessa omständigheter att söktjänstleverantörsbolaget utövar ”näringsverksamhet” när det ger annonsörer
möjlighet att som sökord välja kännetecken som är identiska med varumärken samt lagrar dessa kännetecken och visar sina kunders
annonser utifrån dessa, framgår det trots allt inte att leverantören själv ”använder” dessa kännetecken i den mening som avses
i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94.
Domstolen nöjer sig härvid med att påpeka att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar
innehavarens varumärke åtminstone förutsätter att tredje man använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande. Vad gäller
söktjänstleverantören gör denne det möjligt för kunderna att använda kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken
utan att själv använda nämnda kännetecken.
Denna slutsats påverkas inte av att kunderna betalar leverantören för att få använda dessa kännetecken. Att skapa de tekniska
förutsättningar som krävs för att använda ett kännetecken och få betalt för denna tjänst innebär inte att den som tillhandahåller
tjänsten själv använder kännetecknet i fråga. I den mån leverantören ger sin kund möjlighet till sådan användning måste hans
roll i förekommande fall prövas utifrån andra bestämmelser än artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94,
till exempel de bestämmelser som det hänvisas till nedan i punkt 107.
Av det anförda följer att det i söktjänstleverantörens fall inte rör sig om användning i näringsverksamhet i den mening som
avses i ovannämnda bestämmelser i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.
Härav följer att de villkor som är förknippade med användning ”med avseende på … varor och tjänster” och skada för varumärkets
funktion endast ska prövas i förhållande till annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket.
b) Användning ”med avseende på … varor och tjänster”
Uttrycket ”med avseende på … varor och tjänster” som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats i artikel 5.1 a
i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 avser i princip varor och tjänster som saluförs eller tillhandahålls
av en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket (dom av den 25 januari 2007 i mål C‑48/05 Adam
Opel, REG 2007, s. I‑1017, punkterna 28 och 29, och av den 12 juni 2008 i mål C‑533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008,
s. I‑4231, punkt 34). Uttrycket kan i förekommande fall även avse varor och tjänster som saluförs eller tillhandahålls av
en annan person för vars räkning tredje man handlar (se beslutet i det ovannämnda målet UDV North America, punkterna 43–51).
Domstolen har redan slagit fast att de handlingar som räknas upp i artikel 5.3 i direktiv 89/104 och artikel 9.2 i förordning
nr 40/94, såsom anbringande av kännetecknet på varor eller deras förpackning, utbjudande av varor eller tillhandahållande
av tjänster under kännetecknet, import eller export av varor under kännetecknet samt användande av kännetecknet på affärshandlingar
och i reklam, utgör användning med avseende på varor och tjänster (se domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football Club,
punkt 41, och Adam Opel, punkt 20).
Omständigheterna i målet vid den nationella domstolen i mål C‑236/08 gränsar till några av de situationer som beskrivs i nämnda
bestämmelser i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94, nämligen utbjudande av tredje mans varor under ett kännetecken som
är identiskt med varumärket och med användningen av detta kännetecken i reklam. Det framgår nämligen av handlingarna i målet
att kännetecken som är identiska med Vuittons varumärken har framträtt i annonser som visas under rubriken ”Sponsrade länkar”.
I målen C‑237/08 och C‑238/08 däremot innehåller inte tredje mans annonser något kännetecken som är identiskt med varumärket.
Google har gjort gällande att i avsaknad av något som helst omnämnande av kännetecknet i själva annonsen kan det faktum att
kännetecknet används som sökord inte anses utgöra användning med avseende på varor och tjänster. De varumärkesinnehavare som
väckt talan mot Google har, liksom den franska regeringen, hävdat motsatsen.
Domstolen påpekar i det avseendet att artikel 5.3 i direktiv 89/104 och artikel 9.2 i förordning nr 40/94 endast innehåller
en icke uttömmande uppräkning av olika typer av användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra (domen i det ovannämnda
målet Arsenal Football Club, punkt 38, dom av den 17 mars 2005 i mål C‑228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland,
REG 2005, s. I‑2337, punkt 28, och domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 16). Det faktum att kännetecknet som tredje
man använder i reklamsyfte inte framträder i själva reklaminslaget innebär således inte i sig att användningen inte omfattas
av begreppet användning ”med avseende på … varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104.
Om endast sådan användning som anges i nämnda uppräkning ansågs vara relevant, skulle man förbise det faktum att denna uppräkning
formulerades innan den elektroniska handeln och annonseringen på området hade kommit i gång på allvar. Det är dock dessa elektroniska
handels- och annonseringsformer som genom användning av informationsteknik typiskt sett kan ge upphov till andra typer av
användning än dem som räknas upp i artikel 5.3 i direktiv 89/104 och artikel 9.2 i förordning nr 40/94.
När det gäller söktjänster vill en annonsör som väljer ett sökord som utgörs av ett kännetecken som är identiskt med någon
annans varumärke att Internetanvändare som söker på detta ord ska klicka inte bara på de länkar som kommer från innehavaren
av nämnda varumärke, utan även på annonsörens reklamlänk.
Det står även klart att en Internetanvändare som söker på ett varumärke i de flesta fall vill få information om eller ta del
av säljerbjudanden för de varor och tjänster som varumärket omfattar. En Internetanvändare kan således, när det vid sidan
av eller ovanför de naturliga sökresultaten visas reklamlänkar till webbplatser som erbjuder varor och tjänster som tillhör
varumärkesinnehavarens konkurrenter, om han inte direkt avfärdar dessa länkar som irrelevanta eller förväxlar dem med varumärkesinnehavarens
länkar, se dessa reklamlänkar som förslag på alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren saluför.
När, som i föreliggande fall, ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke har valts som sökord av en konkurrent till
varumärkesinnehavaren i syfte att erbjuda Internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster,
föreligger användning av kännetecknet med avseende på nämnda konkurrents varor och tjänster.
Det ska i det avseendet påpekas att domstolen redan har slagit fast att en annonsör som i jämförande reklam använder ett kännetecken
som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke i syfte att, direkt eller indirekt, identifiera de varor eller
tjänster som den senare tillhandahåller och jämföra dem med sina egna varor och tjänster använder kännetecknet ”med avseende
på … varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104 (se domarna i de ovannämnda målen O2 Holdings
och O2 (UK), punkterna 35, 36 och 42, och L’Oréal m.fl., punkterna 52 och 53).
Utan att behöva gå in på frågan huruvida reklam som visas på Internet utifrån sökord som är identiska med konkurrenters varumärken
utgör en form av jämförande reklam, står det i vart fall klart att det, såsom konstaterats i den rättspraxis som omnämns i
föregående punkt, föreligger användning med avseende på annonsörens varor och tjänster när annonsören använder ett kännetecken
som är identiskt med en konkurrents varumärke för att Internetanvändare ska få kännedom om inte bara de varor och tjänster
som konkurrenten erbjuder, utan även de varor och tjänster som annonsören erbjuder.
Även när annonsören inte har för avsikt att – genom att som sökord använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket
– presentera sina varor och tjänster för Internetanvändarna såsom ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster,
utan i stället vill vilseleda Internetanvändare med avseende på varornas och tjänsternas ursprung genom att få dem att tro
att de härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren, är det fråga om
användning ”med avseende på … varor och tjänster”. Domstolen har nämligen redan slagit fast att det i vart fall föreligger
sådan användning när tredje man använder det med varumärket identiska kännetecknet på ett sätt som gör att man får intrycket
att ett samband föreligger mellan nämnda kännetecken och de varor som tredje man saluför eller de tjänster han tillhandahåller
(domen i det ovannämnda målet Céline, punkt 23, och beslutet i det ovannämnda målet UDV North America, punkt 47).
Av det anförda följer att en annonsörs användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke såsom sökord i en
söktjänst på Internet omfattas av begreppet användning ”med avseende på … varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 a
i direktiv 89/104.
Det föreligger även användning ”med avseende på … varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 9.1 a i förordning
nr 40/94 när det kännetecken som är föremål för nämnda användning är identiskt med ett gemenskapsvarumärke.
c) Användning som kan skada varumärkets funktion
Den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 syftar till att ge
varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det
vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Den ovannämnda rätten ska således endast utövas
när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, bland annat, domarna i de ovannämnda
målen Arsenal Football Club, punkt 51, Adam Opel, punkterna 21 och 22, samt L’Oréal m.fl., punkt 58).
Det följer av denna rättspraxis att varumärkesinnehavaren inte kan hindra användning av ett kännetecken som är identiskt med
varumärket om användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner (se domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football
Club, punkt 54, och L’Oréal m.fl., punkt 60).
Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens
ursprung (nedan kallad ursprungsangivelsefunktionen), utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera
varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (domen i det ovannämnda målet
L’Oréal m.fl., punkt 58).
Det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 är i det avseendet mer omfattande
än det som ges enligt punkt 1 b i nämnda artiklar. För skydd enligt sistnämnda bestämmelser krävs att det föreligger risk
för förväxling (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Davidoff, punkt 28, och L’Oréal m.fl., punkt 59).
Det framgår av den rättspraxis som det hänvisas till ovan att i en sådan situation som den som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104
och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke med avseende
på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra
denna användning om den kan skada en av varumärkets funktioner, oberoende av om det rör sig om dess ursprungsangivelsefunktion
eller någon annan funktion.
Varumärkesinnehavaren har visserligen inte rätt att förhindra sådan användning i de undantagssituationer som avses i artiklarna 6
och 7 i direktiv 89/104 och i artiklarna 12 och 13 i förordning nr 40/94. Ingen av dessa situationer har dock påståtts föreligga
i förevarande fall.
De funktioner som är relevanta för bedömning i förevarande fall är ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen.
i) Skada på ursprungsangivelsefunktionen
Varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten
eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det blir möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra
med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998 i mål C‑39/97, Canon, REG 1998, s. I‑5507,
punkt 28, och av den 6 oktober 2005 i mål C‑120/04, Medion, REG 2005, s. I‑8551, punkt 23).
Frågan huruvida denna funktion hos varumärket skadas när det för Internetanvändarna, utifrån sökord som är identiska med ett
varumärke, visas en annons från tredje man, såsom en konkurrent till innehavaren av detta varumärke, beror framför allt på
hur annonsen presenteras.
Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt
informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från
varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man
(se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Céline, punkt 27 och där angiven rättspraxis).
I en sådan situation, där annonsen dessutom framträder direkt efter det att den berörde Internetanvändaren har skrivit in
varumärket som sökord och visas vid ett tillfälle då varumärket, i egenskap av sökord, också visas på skärmen, kan Internetanvändaren
ta miste på de aktuella varornas och tjänsternas ursprung. Under sådana omständigheter kan tredje mans användning av ett med
varumärket identiskt kännetecken såsom sökord utifrån vilket nämnda annons visas bekräfta uppfattningen att ett materiellt
samband föreligger i näringsverksamhet mellan dessa varor eller tjänster och varumärkesinnehavaren (se, analogt, domen i det
ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 56, och dom av den 16 november 2004 i mål C‑245/02, Anheuser-Busch, REG 2004,
s. I‑10989, punkt 60).
Vad ytterligare beträffar skaderisken för ursprungsangivelsefunktionen påpekar domstolen att behovet av transparent visning
av annonser på Internet understryks i unionens lagstiftning på området för elektronisk handel. Det har i den lojala konkurrensens
och konsumentskyddets intresse, som det erinras om i skäl 29 i direktiv 2000/31, i artikel 6 i nämnda direktiv införts en
bestämmelse om att den fysiska eller juridiska person för vars räkning ett kommersiellt meddelande sänds (som en tjänst inom
informationssamhället) ska vara klart identifierbar.
Även om annonsörer på Internet i förekommande fall kan hållas ansvariga med tillämpning av bestämmelser på andra rättsområden,
till exempel reglerna om illojal konkurrens, är det ändå så att den påstått illegala användningen på Internet av kännetecken
som är identiska med eller liknar varumärken bör bedömas ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. Med hänsyn till varumärkets
grundläggande funktion – som på området för elektronisk handel bland annat består i att göra det möjligt för Internetanvändare
som ögnar igenom de annonser som visas som svar på en sökning på ett visst varumärke att skilja mellan varumärkesinnehavarens
varor och tjänster och dem som har ett annat ursprung – måste varumärkesinnehavaren ha rätt att förhindra visning av annonser
från tredje man som Internetanvändarna felaktigt kan tro kommer från nämnda innehavare.
Det ankommer på den nationella domstolen att i varje enskilt fall bedöma om omständigheterna i det mål som anhängiggjorts
vid den innebär att det föreligger skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen på det sätt som avses ovan i
punkt 84.
När en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren,
ska det anses föreligga skada på ursprungsangivelsefunktionen.
Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger
något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad
och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om
annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren.
ii) Skada på reklamfunktionen
Näringslivet karakteriseras av ett varierat utbud av varor och tjänster. En varumärkesinnehavare kan därför, utöver målet
att med sitt varumärke ange ursprunget för sina varor och tjänster, även ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam
i syfte att informera och övertyga konsumenter.
Varumärkesinnehavaren har således rätt att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke används utan
hans medgivande för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, när användningen skadar
innehavarens bruk av varumärket såsom inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi.
När annonsörer använder kännetecken som är identiska med någon annans varumärke som sökord på Internet för att reklammeddelanden
ska visas, är det uppenbart att denna användning kan få vissa återverkningar på innehavarens bruk av varumärket i reklam och
val av affärsstrategi.
Med hänsyn till att Internetreklamen är ett viktigt inslag i näringslivet är det troligt att varumärkesinnehavaren registrerar
sitt eget varumärke som sökord hos söktjänstleverantören för att en annons ska visas under rubriken ”Sponsrade länkar”. Varumärkesinnehavaren
borde när så är fallet, i förekommande fall, kunna godta ett högre pris per klick än vissa andra näringsidkare om han vill
se till att hans annons visas före de annonser som tillhör dessa andra näringsidkare, som också har valt hans varumärke som
sökord. Men även om varumärkesinnehavaren är beredd att betala ett högre pris per klick än det pris som erbjuds av tredje
man, som också valt nämnda varumärke som sökord, kan han inte vara säker på att hans annons visas före tredje mans annonser,
eftersom andra faktorer också beaktas när visningsordningen för annonser fastställs.
Dessa återverkningar som tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke får, skadar emellertid
inte i sig varumärkets reklamfunktion.
Enligt den nationella domstolens egna slutsatser avses med tolkningsfrågorna den situation där reklamlänkar visas till följd
av att Internetanvändaren söker på ett ord som motsvarar det varumärke som valts som sökord. I målen vid den nationella domstolen
är det vidare utrett att reklamlänkarna visas vid sidan av eller ovanför listan över naturliga sökresultat. Slutligen har
det inte bestritts att den ordning i vilken de naturliga sökresultaten visas beror på hur relevant varje webbplats är i förhållande
till det ord som Internetanvändaren har sökt på och att sökmotorföretaget inte tar betalt för att visa dessa resultat.
Av det anförda följer att när Internetanvändaren skriver in ett varumärke som sökord, kommer varumärkesinnehavarens webbplats
och annons att visas i listan över naturliga sökresultat och i regel på någon av de första raderna i denna lista. Denna visning,
som är kostnadsfri, medför att varumärkesinnehavarens varor och tjänster garanterat visas för Internetanvändaren, oberoende
av om innehavaren även har lyckats få en annons under rubriken ”Sponsrade länkar” visad på någon av de översta raderna.
Mot bakgrund av dessa omständigheter finner domstolen att användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans
varumärke i en sådan söktjänst som avses i målen i den nationella domstolen inte kan skada varumärkets reklamfunktion.
d) Slutsats
Den första frågan i mål C‑236/08, den första frågan i mål C‑237/08 och den första och den andra frågan i mål C‑238/08 ska
mot bakgrund av det anförda besvaras enligt följande:
–      Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har
rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens
medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda
varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare
att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska
band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.
–      En söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke och ser till
att annonser visas utifrån detta sökord använder inte kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104
eller i artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94.
3. Tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94
Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan i mål C‑236/08 för att få klarhet i huruvida en söktjänstleverantör
på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som motsvarar ett känt varumärke och ser till att annonser visas utifrån
detta använder kännetecknet på ett sätt som innehavaren av nämnda varumärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.2
i direktiv 89/104 eller, när kännetecknet i fråga är identiskt med ett känt gemenskapsvarumärke, med stöd av artikel 9.1 c
i förordning nr 40/94.
Enligt den hänskjutande domstolen är det i förevarande mål utrett att Google erbjöd annonsörer som till Internetanvändare
saluförde imitationer av Vuittons varor en möjlighet att välja sökord som motsvarade Vuittons varumärken i förening med sökord
såsom ”imitation” och ”kopia”.
EU-domstolen har i fråga om saluföring av imitationer redan slagit fast att då tredje man genom användning av ett kännetecken
som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga,
anseende och prestige samt, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta
avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket,
ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (domen
i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 49).
Denna rättspraxis är relevant i situationer där annonsörer på Internet tar hjälp av kännetecken som är identiska med kända
varumärken såsom Louis Vuitton och Vuitton för att saluföra varor som är imitationer av varumärkesinnehavarens varor.
Vad emellertid beträffar frågan huruvida en söktjänstleverantör, när han såsom sökord lagrar dessa kännetecken i förening
med ord som ”imitation” och ”kopia” och ser till att annonser visas utifrån dessa, själv använder dessa kännetecken på ett
sätt som innehavaren av nämnda varumärken har rätt att förhindra, påpekas det, såsom redan har angetts ovan i punkterna 55–57,
att dessa ageranden från leverantörens sida inte utgör användning i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och
artikel 9 i förordning nr 40/94.
Den andra frågan som ställts i mål C‑236/08 ska således besvaras enligt följande. En söktjänstleverantör på Internet som såsom
sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett känt varumärke och ser till att annonser visas utifrån detta använder
inte kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 eller artikel 9.1 c i förordning nr 40/94.

B – Söktjänstleverantörens ansvar
Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan i mål C‑236/08, den andra frågan i mål C‑237/08 och den tredje frågan
i mål C‑238/08 för att få klarhet i huruvida artikel 14 i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att en söktjänst på Internet utgör
någon av informationssamhällets tjänster i form av lagring av information som tillhandahålls av annonsören, på så sätt att
dessa uppgifter är föremål för en ”värdtjänst” i den mening som avses i den artikeln, och att söktjänstleverantören därför
inte kan hållas ansvarig förrän han informerats om annonsörens olagliga verksamhet.
Avsnitt 4 i direktiv 2000/31, som innehåller artiklarna 12–15 och har rubriken ”Tjänstelevererande mellanhänders ansvar”,
syftar till att begränsa de fall i vilka en tjänstelevererande mellanhand kan hållas ansvarig enligt nationell lagstiftning
på området. Villkoren för att det ska föreligga ett sådant ansvar framgår således av denna nationella lagstiftning, även om
vissa situationer enligt avsnitt 4 i nämnda direktiv inte kan ge upphov till något sådant ansvar för den tjänstelevererande
mellanhanden. Efter det att införlivandefristen för nämnda direktiv har löpt ut ska nationella bestämmelser om sådana leverantörers
ansvar innehålla de begränsningar som föreskrivs i ovannämnda artiklar.
Vuitton, Viaticum och CNRRH har dock gjort gällande att en söktjänst som AdWords inte är en informationssamhällets tjänst
enligt definitionen i dessa bestämmelser i direktiv 2000/31. En leverantör som tillhandahåller sådana tjänster kan därför
under inga omständigheter dra fördel av dessa ansvarsbegränsningar. Google och Europeiska gemenskapernas kommission är av
motsatt uppfattning.
Den ansvarsbegränsning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 gäller vid ”[leverans av] någon av informationssamhällets
tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren” och innebär att leverantören av en
sådan tjänst inte kan hållas ansvarig för de uppgifter han lagrar på tjänstemottagarens begäran annat än om han har underlåtit
att, efter det att han med hjälp av uppgifter som lämnats av en skadelidande eller på annat sätt fått kännedom om den olagliga
karaktären på tjänstemottagarens uppgifter eller verksamhet, utan dröjsmål avlägsna eller göra nämnda uppgifter oåtkomliga.
Såsom redan har angetts ovan i punkterna 14 och 15 har lagstiftaren angett att begreppet ”informationssamhällets tjänst” omfattar
tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning, på distans, med hjälp av utrustning för elektronisk behandling och lagring
av information och på individuell begäran av en tjänstemottagare. Med hänsyn till de egenskaper som, enligt beskrivningen
ovan i punkt 23, är utmärkande för den i de nationella målen aktuella söktjänsten, finner domstolen att den uppfyller samtliga
delar av denna definition.
Inte heller kan det förnekas att söktjänstleverantören vidarebefordrar information från tjänstemottagaren, det vill säga annonsören,
i ett kommunikationsnät som är tillgängligt för Internetanvändarna och som lagrar, det vill säga sparar på sin server, vissa
uppgifter såsom de sökord som annonsören valt, reklamlänken och tillhörande reklammeddelande samt annonsörens webbplatsadress.
Dock krävs det, för att artikel 14 i direktiv 2000/31 ska anses vara tillämplig på den lagring som söktjänstleverantören utför,
att leverantörens verksamhet begränsar sig till den som bedrivs av ”en tjänstelevererande mellanhand” i den mening som lagstiftaren
har avsett i avsnitt 4 i detta direktiv.
Det framgår i detta avseende av skäl 42 i direktiv 2000/31 att de undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv endast
omfattar fall där tjänsteleverantörens verksamhet inom ramen för informationssamhället är av ”rent teknisk, automatisk och
passiv natur”, vilket innebär att tjänsteleverantören ”varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad
information”.
För att bedöma huruvida en söktjänstleverantör kan anses ha ett begränsat ansvar enligt artikel 14 i direktiv 2000/31 ska
det således kontrolleras om den roll som leverantören i fråga utövar är neutral och om hans verksamhet är av rent teknisk,
automatisk och passiv natur, vilket innebär att han varken har kännedom om eller kontroll över de uppgifter han lagrar.
Beträffande den i de nationella målen aktuella söktjänsten framgår det av handlingarna och av den beskrivning som ges ovan
i punkt 23 och följande punkter att Google, med hjälp av datorprogram som företaget utvecklat, behandlar de uppgifter som
annonsören tillhandahåller och att detta leder till att annonser visas på villkor som Google bestämmer över. Google bestämmer
därigenom visningsordningen med hänsyn till bland annat hur mycket annonsörerna betalar.
Domstolen påpekar att enbart den omständigheten att söktjänsten är avgiftsbelagd, att Google beslutar om hur betalningen ska
gå till eller att Google ger allmänna upplysningar till sina kunder inte kan innebära att Google ska nekas de undantag från
ansvar som fastställts i direktiv 2000/31.
Det faktum att det valda sökordet överensstämmer med det sökord som Internetanvändaren skriver in är inte heller det tillräckligt
i sig för att anse att Google har kännedom om eller kontroll över de uppgifter som annonsörerna lägger in i systemet och som
Google sparar på sin server.
Vad som däremot är av betydelse i samband med den bedömning som avses ovan i punkt 114 är vilken roll Google utövar vid redigeringen
av det reklammeddelande som åtföljer reklamlänken eller vid bildandet och valet av sökord.
Av det anförda följer att det ankommer på den nationella domstolen, som har bäst kännedom om de konkreta omständigheterna
kring hur den aktuella tjänsten levereras, att bedöma huruvida Googles roll i det avseendet överensstämmer med den roll som
beskrivs ovan i punkt 114.
Härav följer att den tredje frågan i mål C‑236/08, den andra frågan i mål C‑237/08 och den tredje frågan i mål C‑238/08 ska
besvaras enligt följande. Artikel 14 i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att bestämmelsen däri är tillämplig på en söktjänstleverantör
på Internet när leverantören i fråga inte har utövat en aktiv roll av den art som kan ge honom kännedom om eller kontroll
över lagrade uppgifter. Om leverantören inte har utövat en sådan roll kan han inte hållas ansvarig för de uppgifter han har
lagrat på en annonsörs begäran annat än om han har underlåtit att, när han fått kännedom om den olagliga karaktären på dessa
uppgifter eller på annonsörens verksamhet, utan dröjsmål avlägsna eller göra nämnda uppgifter oåtkomliga.

IV – Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målen vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma
mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till
domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:
1)
Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
och artikel 9.1 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att innehavaren
av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som annonsören
utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska
med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör
för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren
eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.
2)
En söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke och ser till
att annonser visas utifrån detta använder inte kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104
eller i artikel 9.1 i förordning nr 40/94.
3)
Artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets
tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) ska tolkas så, att bestämmelsen
däri är tillämplig på en söktjänstleverantör på Internet när leverantören i fråga inte har utövat en sådan aktiv roll som
är ägnad att ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter. Om leverantören inte har utövat en sådan roll, kan
han inte hållas ansvarig för de uppgifter han har lagrat på en annonsörs begäran annat än om han har underlåtit att – när
han fått kännedom om den olagliga karaktären på dessa uppgifter eller annonsörens verksamhet – utan dröjsmål avlägsna eller
göra nämnda uppgifter oåtkomliga.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: franska.