CELEX: 62009CJ0265
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Hakemus kuviomerkin ’α’ rekisteröimiseksi
Ehdottomat hylkäysperusteet
Erottamiskyky
Yksittäisestä kirjaimesta muodostuva tavaramerkki

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen vastaan SMHV (α),
29.4.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-861; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se kumosi SMHV:n neljännen valituslautakunnan
30.11.2006 tekemän päätöksen (asia R 808/2006-4); mainitussa päätöksessä hylättiin valitus tutkijan päätöksestä, jolla evättiin
kuviomerkin ”α” rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu yhteisön tavaramerkistä
26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009.
Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävänä olevaan oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta
N:o 40/94.
Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
”– –
b)       tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c)       tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
– –”
Tämän asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan ”menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta”.

Asian tausta
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (jäljempänä BORCO) teki 14.9.2005 SMHV:lle hakemuksen kuviomerkin
rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta ”Alkoholijuomat paitsi oluet, viinit, kuohuviinit
ja viiniä sisältävät juomat”.
Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 31.5.2006 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla sillä perusteella, että kyseinen merkki ei ole erottamiskykyinen. Tutkija esitti, että haettu tavaramerkki on tarkka
kopio kreikkalaisesta pienestä kirjaimesta ”α” ilman sen graafista muuntelua ja että kreikankieliset ostajat eivät katso tätä
merkkiä osoitukseksi tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.
BORCO valitti tästä päätöksestä 15.6.2006 SMHV:n sisällä.
Valitus hylättiin riidanalaisella päätöksellä sillä perusteella, että kyseinen merkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa edellytetyllä tavalla erottamiskykyinen.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
BORCO nosti 5.2.2007 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi vedoten kolmeen
kanneperusteeseen, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan ja tämän asetuksen 12 artiklan rikkomista. BORCO muun muassa väitti ensimmäisen kanneperusteensa yhteydessä, että
kyseinen merkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetyllä tavalla erottamiskykyinen, koska sen
avulla voidaan tunnistaa, että kyseiset Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvat tavarat ovat peräisin
sen yrityksestä, ja vastaavasti erottaa ne muiden yritysten tavaroista. Koska kirjaimet voivat muodostaa tämän asetuksen 4
artiklan mukaan tavaramerkin, ei voida katsoa, että niiltä puuttuu periaatteessa aina tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ilman että saman asetuksen 4 artiklan sisältö tehtäisiin merkityksettömäksi.
Valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi, että SMHV:n neljännen valituslautakunnan
olisi pitänyt tutkia, käykö asiassa ilmi, ettei haetulla merkillä voida erottaa kreikankielisten keskivertokuluttajien keskuudessa
BORCO:n tavaroita toista alkuperää olevista tavaroista, koska jo vähäinenkin erottamiskyky riittää estämään asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituslautakunnan esillä olevassa asiassa suorittamasta arvioinnista valituksenalaisen
tuomion 40–52 kohdassa, että valituslautakunta oli kieltäytynyt erityisesti asetuksen N:o 40/94 4 artiklan vastaisesti tunnustamasta
lainkaan yksittäisten kirjainten erottamiskykyä ilman edellä mainitun konkreettisen tutkinnan suorittamista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jatkoi SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätöksen tarkastelemista seuraavasti:
”53      Neljänneksi [SMHV:n neljäs] valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että kohdeyleisö ’mahdollisesti’
katsoo kirjaimen ’α’ sellaisten alkoholijuomien, jotka on nimetty tavaramerkkihakemuksessa, osalta viittaukseksi laatuun (laatu
’A’), osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi.
54      SMHV ei voi väittää, että [SMHV:n neljäs] valituslautakunta olisi näin todetessaan tutkinut konkreettisesti kyseessä olevan
merkin erottamiskykyä. Sen lisäksi, että tämä peruste on epäilevyytensä vuoksi merkityksetön, siinä ei nimittäin viitata mihinkään
konkreettiseen seikkaan, joka mahdollistaisi sellaisen johtopäätöksen tekemisen, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin
tavaramerkkihakemuksessa nimettyjen tavaroiden osalta viittaukseksi laatuun, osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi
[ks. vastaavasti asia T-302/06, Hartmann v. SMHV (E), tuomio 9.7.2008, 44 kohta]. Tästä seuraa, että [SMHV:n neljäs] valituslautakunta
ei ole näyttänyt toteen, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.”
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa seuraavaa:
”Kaikesta edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa, kun se on johtanut haetun merkin erottamiskyvyn puuttumisen pelkästään siitä, ettei siinä ole muunnelmia tai
graafisia koristeluja Times New Roman -kirjasinlajiin nähden ilman että se olisi tutkinut konkreettisesti, voidaanko merkillä
erottaa kyseessä olevat tavarat kohdeyleisön keskuudessa [BORCO:n] kilpailijoilta peräisin olevista tavaroista.”
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen tutkimatta
kahta muuta BORCO:n esittämää kanneperustetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että SMHV:n oli asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla tutkittava uudelleen BORCO:n tekemä rekisteröintihakemus valituksenalaisen tuomion
perustelujen valossa, ja katsoi, ettei ollut tarpeen lausua BORCO:n toisesta vaatimuksesta, jossa vaaditaan toteamaan, että
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta eivät estä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä rekisteröintihakemuksessa
nimettyjä tavaroita varten.

Asianosaisten vaatimukset
SMHV vaatii valituksessaan, jonka tueksi se vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka jakaantuu kolmeen osaan, jotka koskevat
vaatimusta erottamiskyvyn konkreettisesta tutkimisesta, a priori -tutkinnan väitettyä olettamuksiin perustavuutta ja selvitysvastuun
jakoa, että unionin tuomioistuin
–        kumoaa valituksenalaisen tuomion
–        ensisijaisesti hylkää BORCO:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostaman kanteen
–        toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
–        velvoittaa BORCO:n korvaamaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
BORCO vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa
Asianosaisten lausumat
SMHV väittää, että toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, merkin erottamiskyvyn tutkiminen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ei merkitse aina sitä, että erilaisia tavaroita koskevan konkreettisen tutkinnan
yhteydessä todetaan, voidaanko tällä merkillä erottaa erilaiset tavarat toisistaan.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan soveltanut tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa väärin,
kun se on hylännyt SMHV:n neljännen valituslautakunnan omaksuman kannan pelkästään siitä syystä, että valituslautakunta on
vahvistanut tiettyyn ryhmään kuuluvien merkkien osalta periaatteen, jonka mukaan tämän ryhmän merkit eivät voi yleensä osoittaa
alkuperää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt selvittää, pitääkö valituslautakunnan toteamus asian tosiseikkojen
valossa paikkansa.
SMHV vetoaa väitteensä tueksi kolmiulotteisia merkkejä (asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok., s.
I-9165) ja värimerkkejä (asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793 ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie,
tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129) koskevaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sekä mainoslauseita ja verkkotunnuksia
koskevaan unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Mainitussa oikeuskäytännössä sallitaan eri ryhmiin kuuluvien merkkien
osalta se, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn konkreettisessa tutkinnassa
voidaan tukeutua kuluttajan näkemykseen ja tähän näkemykseen vaikuttaviin tekijöihin liittyviin yleisiin toteamuksiin, ja
luovutaan usein kyseisessä rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroiden ja palveluiden konkreettisesta tutkimisesta.
SMHV korostaa, että jos kolmiulotteisia merkkejä arvioitaessa voidaan todeta, että kuluttaja ei ole tottunut olettamaan tavaroiden
muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä (em. asia Mag Instrument
v. SMHV, tuomion 30 kohta), pitäisi olla myös mahdollista todeta, että kuluttaja ei ole tottunut olettamaan sellaisten yksittäisten
kirjainten, joissa ei ole graafisia osatekijöitä, perusteella, että tavaroilla on tietty alkuperä.
Värimerkkien ryhmään kuuluvien merkkien tutkimisen osalta unionin tuomioistuin on katsonut, että väreillä ei ole lähtökohtaista
erottamiskykyä kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta ne voivat mahdollisesti käytössä tulla erottamiskykyisiksi tavaramerkkihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta (em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 39 kohta). SMHV katsoo, että samanlaisen
toteamuksen tekemisen pitäisi olla sallittua yksittäisten kirjainten osalta, kun otetaan huomioon erityisesti se seikka, että
yksittäiset kirjaimet mielletään yleensä tyypin nimitykseksi, numerokoodin osaksi tai osoitukseksi koosta tai muuksi samankaltaiseksi
tiedoksi.
BORCO riitauttaa SMHV:n esittämän tulkinnan. Se esittää, että erottamiskyvyn käsitettä on tulkittava samalla tavalla kaikkiin
ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien osalta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei eroteta eri ryhmiin kuuluvia
tavaramerkkejä toisistaan niiden erottamiskyvyn arviointia varten. Tavaramerkin erottamiskykyä on aina arvioitava suhteessa
niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Mahdollinen suurempi vaikeus tiettyjen
tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa ei oikeuta sellaisenaan olettamaan, että tällaisilta tavaramerkeiltä
puuttuu lähtökohtaisesti erottamiskyky.
Toisin kuin SMHV väittää, esillä olevaan asiaan ei voida BORCO:n mukaan soveltaa värimerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien
erottamiskykyä koskevia oikeuskäytännössä kehitettyjä periaatteita. Koska haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittää
tavallisella kirjasinlajilla kirjoitettua kreikkalaisten aakkosten yksittäistä kirjainta, joka on ”α”, ja jossa ei ole muuta
graafista osatekijää, on sen sijaan sovellettava sanamerkkien osalta kehitettyjä periaatteita.
Unionin tuomioistuimen vahvistamaa empiiristä sääntöä, jonka mukaan keskivertokuluttaja ei ole tottunut olettamaan tavaroiden
tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä
(asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 27 kohta), ei voida soveltaa esillä olevaan asiaan. Yksittäinen
kirjain on nimittäin merkki, joka ei liity kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden ulkoasuun. Sitä paitsi mikään ei viittaa
siihen, että kuluttaja mieltää yksittäisestä kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin toisella tavalla kuin kahdesta tai useammasta
kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin.
Lisäksi näkemys, jonka mukaan on mahdollista vapautua suorittamasta tutkintaa tavaramerkkihakemuksessa konkreettisesti mainittujen
tavaroiden ja palvelujen osalta, on BORCO:n mukaan yksiselitteisesti unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön vastainen.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on muistutettava, että kirjaimet ovat asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yksi ryhmä niitä merkkejä, jotka voivat
olla yhteisön tavaramerkkeinä, jos näillä merkeillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista
tai palveluista.
Se, että jokin merkki yleisesti ottaen voi olla tavaramerkkinä, ei merkitse sitä, että tämä merkki olisi välttämättä 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun (yhdistetyt asiat C-456/01
P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 32 kohta).
Tämän säännöksen mukaan sellaisia tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että
tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin
tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 34 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo
v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta ja asia C-398/08 P, Audi v. SMHV, tuomio 21.1.2010, 33 kohta, ei vielä
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Erottamiskykyä on arvioitava vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita
varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. asia Storck v.
SMHV, tuomion 25 kohta; em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta ja em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 67 kohta).
Lisäksi unionin tuomioistuin on todennut, kuten SMHV:kin myöntää valituksessaan, että tätä arviointimenetelmää voidaan myös
soveltaa ainoastaan yhdestä väristä muodostuvien merkkien, kolmiulotteisten tavaramerkkien ja iskulauseiden erottamiskyvyn
arviointiin (ks. vastaavasti asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 78 kohta; em. asia Storck
v. SMHV, tuomion 26 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 35 ja 36 kohta).
Vaikka tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, näitä
perusteita sovellettaessa voi kuitenkin käydä niin, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuuluvia merkkejä samalla
tavoin ja että näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin
ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä (ks. yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV,
tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5173, 36 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10031,
34 kohta; em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 36 ja 38 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 37 kohta).
Tältä osin unionin tuomioistuin on jo täsmentänyt, että vaikeudet, joita tiettyihin ryhmiin kuuluvista tavaramerkeistä voi
erottamiskyvyn toteamisessa niiden luonteen vuoksi aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivät kuitenkaan voi oikeuttaa
erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitä on oikeuskäytännössä tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien
erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 36 kohta ja em. asia Audi
v. SMHV, tuomion 38 kohta).
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) 3 artiklaa, joka on sanamuodoltaan sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artikla, koskevasta oikeuskäytännöstä
käy ilmi, että tavaramerkin erottamiskykyä on aina arvioitava konkreettisesti suhteessa tavaramerkkihakemuksessa nimettyihin
tavaroihin tai palveluihin (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 76 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland,
tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 31 ja 33 kohta).
Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 47 kohdassa, vaatimus siitä, että on arvioitava konkreettisesti, voidaanko
kyseisellä merkillä erottaa tavaramerkkihakemuksessa nimetyt tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista,
mahdollistaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen ja sen tämän asetuksen 4 artiklassa
tunnustetun seikan, että tietty merkki voi yleisesti ottaen olla tavaramerkkinä, yhteensovittamisen.
Tältä osin on tärkeää huomata, että vaikka mainitusta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että unionin tuomioistuin on katsonut, että
on olemassa tiettyjä merkkiryhmiä, joilla voi olla harvemmin lähtökohtaista erottamiskykyä, se ei ole kuitenkaan vapauttanut
tavaramerkkirekistereitä tutkimasta konkreettisesti näihin ryhmiin kuuluvien merkkien erottamiskykyä.
Erityisesti siitä seikasta, että kyseinen merkki muodostuu yksittäisestä kirjaimesta, jota ei ole graafisesti muunneltu, on
muistutettava, että merkin rekisteröinti tavaramerkiksi ei edellytä sitä, että tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyä
kielellistä tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317,
41 kohta).
Tästä seuraa, että varsinkin siitä syystä, että erottamiskyvyn toteaminen voi olla vaikeampaa yksittäisestä kirjaimesta muodostuvan
tavaramerkin osalta kuin muiden sanamerkkien osalta, SMHV on velvollinen arvioimaan erilaisia tavaroita tai palveluita koskevan
konkreettisen tutkinnan yhteydessä, voidaanko kyseisellä merkillä erottaa erilaiset tavarat ja palvelut toisistaan.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioidessaan, onko SMHV:n neljäs valituslautakunta tutkinut konkreettisesti
sitä, voidaanko kyseisellä merkillä erottaa tavaramerkkihakemuksessa nimetyt tavarat muiden yritysten tavaroista, soveltanut
asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
Tästä seuraa, että ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen toinen osa
Asianosaisten lausumat
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole SMHV:n mukaan ottanut huomioon sitä, että merkin erottamiskyvyn tutkinta on a
priori -tutkintaa ja että tämän tutkinnan jälkeen tehty päätös on siten luonteeltaan aina olettamuksiin perustuva. SMHV toteaa,
että keskivertokuluttaja on oikeudellinen käsite ja että merkin erottamiskyvyn tutkinta on suoritettava riippumatta tämän
merkin tosiasiallisesta käytöstä markkinoilla.
BORCO väittää, että pelkät oletukset eivät riitä siihen, että voitaisiin todeta, että merkiltä puuttuu kokonaan erottamiskyky.
Jos ne riittäisivät, SMHV voisi ilman konkreettisia syitä hylätä tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tavaramerkiltä puuttuvan
erottamiskyvyn vuoksi ja perustaa tämän ratkaisunsa pelkästään oletukseen siitä, että kyseiseltä tavaramerkiltä voisi mahdollisesti
– syistä, joita edes SMHV ei tiedä – puuttua vaadittava erottamiskyky. Tällainen menettelytapa olisi ristiriidassa unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan SMHV:n on rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen yhteydessä
tutkittava perusteellisesti ja kattavasti kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
On huomautettava, että vaatimus siitä, että on suoritettava merkin erottamiskykyä koskeva a priori -tutkinta, ei ole esteenä
sille, että tämä tutkinta suoritetaan konkreettisesti.
Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, rekisteröintihakemusten tutkimisen ei pidä olla minimaalista vaan sen on oltava tiukkaa ja
kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti ja varmistettaisiin oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan
liittyvistä syistä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa
(ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 59 kohta ja em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 45 kohta).
A priori -tutkinnan tavoite tehtäisiin tyhjäksi, jos SMHV voisi tämän tuomion 39 kohdassa mainitusta vaatimuksesta, joka koskee
haetun tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettista tutkimista, huolimatta tukeutua oletuksiin tai pelkkiin epäilyksiin esittämättä
merkityksellistä perustetta.
Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa asianmukaisesti,
että SMHV:n neljäs valituslautakunta, joka on perustanut ratkaisunsa olettamukseen, ei ole täyttänyt vaatimuksia, joita sovelletaan
merkin, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu asetuksen N:o 40/94 nojalla, erottamiskyvyn tutkintaan.
Ainoan valitusperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa
Asianosaisten lausumat
SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla suoritetun tutkinnan yhteydessä väärin selvitysvastuun jakoa siltä osin kuin se on katsonut, että SMHV:n on aina osoitettava
konkreettisiin seikkoihin viittaamalla, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen.
Koska rekisteröintimenettely on hallinnollinen menettely eikä kontradiktorinen menettely, jossa SMHV:n olisi esitettävä tavaramerkin
hakijalle näyttöä hylkäysperusteiden tueksi, tavaramerkin hakijan, joka vetoaa valituksessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyyn,
tehtävänä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että tämä merkki on erottamiskykyinen.
SMHV katsoo, että tilanteessa, jossa se toteaa, että haetulla tavaramerkillä ei ole luontaista erottamiskykyä, se voi perustaa
arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saatuun yleiseen käytännön kokemukseen perustuviin seikkoihin, jotka
kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat. SMHV:lla ei ole tällaisessa
tilanteessa velvollisuutta esittää esimerkkejä tällaisesta käytännön kokemuksesta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan loukannut tätä periaatetta, koska se arvostelee valituksenalaisen tuomion
54 kohdassa SMHV:n neljättä valituslautakuntaa siitä, ettei se viittaa mihinkään konkreettiseen tosiseikkaan. Valituslautakunta
olisi voinut, toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut, perustaa arvionsa seikkoihin, jotka perustuvat
saatuun yleiseen kokemukseen, jonka mukaan yksittäisiä kirjaimia käytetään yleisesti muun muassa tyypin nimityksinä, numerokoodin
osana tai osoituksina koosta ja jonka mukaan ne mielletään tällaisiksi.
Nämä toteamukset ovat BORCO:n mukaan oikeudellisesti virheellisiä.
Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on, kun se tutkii ehdottomia hylkäysperusteita rekisteröintimenettelyn
aikana, tutkittava merkitykselliset tosiseikat viran puolesta. Ainoastaan silloin, kun SMHV on esittänyt ne konkreettiset
seikat, jotka osoittavat erottamiskyvyn puuttumisen, tavaramerkin hakija voi BORCO:n mukaan riitauttaa nämä seikat, ja tavaramerkin
hakijalla on ainoastaan tällöin todistustaakka oikeudenkäynnissä. SMHV ei ole siten ottanut valituksessaan huomioon todistustaakkaa
koskevia keskeisiä periaatteita.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on syytä todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvostellessaan SMHV:n neljättä valituslautakuntaa siitä,
ettei se ole osoittanut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, soveltanut tämän tuomion 35 kohdassa mainittua
oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kyseessä olevan merkin erottamiskykyä on tutkittava aina konkreettisesti.
Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 59 kohdassa, seikat, jotka liittyvät selvitysvastuun jakoon tavaramerkin
rekisteröintimenettelyssä, eivät voi vapauttaa SMHV:a asetuksesta N:o 40/94 johtuvista velvoitteistaan.
Tämän asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan selvitettävä
viran puolesta merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa tällaisen perusteen soveltamiseen.
Toisin kuin SMHV väittää, tätä vaatimusta ei voida asiassa C-238/06 P, Develey vastaan SMHV, 25.10.2007 annetun tuomion (Kok.,
s. I-9375) 50 kohdan nojalla lieventää eikä selvitysvastuuta kääntää tavaramerkin hakijan vahingoksi.
Kuten tästä kohdasta ilmenee, ainoastaan siinä tapauksessa, että hakija vetoaa SMHV:n arviosta huolimatta haetun tavaramerkin
erottamiskykyyn, sen on esitettävä konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen
(em. asia Develey v. SMHV, tuomion 50 kohta).
Koska SMHV:n neljännen valituslautakunnan arvioinnissa ei ole noudatettu tämän tuomion 35 kohdassa mainittuja vaatimuksia,
BORCO:lla ei voida katsoa olevan tällaista velvollisuutta.
Tästä seuraa, että SMHV:n esittämän ainoan valitusperusteen kolmas osa ei ole perusteltu.
Koska mikään SMHV:n esittämän ainoan valitusperusteen kolmesta osasta ei ole perusteltu, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan perusteella
valitusmenettelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on
sitä vaatinut. Koska BORCO on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska SMHV on hävinnyt asian,
se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Valitus hylätään.
2)
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.