CELEX: 62009TJ0137
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego R10
Niezarejestrowany słowny krajowy znak towarowy R10
Przeniesienia prawa do krajowego znaku towarowego
Błąd proceduralny

Okoliczności powstania sporu
W dniu 2 stycznia 2006 r. Aurelio Muñoz Molina złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego przez rozporządzenie
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne R10.
Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 30/2006 z dnia 24 lipca 2006 r.
W dniu 24 października 2006 r. DL Sports & Marketing Ltda wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie
art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw opierał się na niezarejestrowanym
znaku towarowym lub oznaczeniu używanym w obrocie handlowym R10 i został skierowany przeciwko wszystkim towarom objętym wnioskiem
o rejestrację. W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie
art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009].
W dniu 28 listopada 2006 r. Wydział Sprzeciwów wyznaczył DL Sports & Marketing termin czterech miesięcy, do dnia 29 marca
2007 r., dla celów w szczególności wykazania istnienia wcześniejszego prawa, na które się powoływano. W dniu 29 marca 2007 r.
DL Sports & Marketing zwróciła się o przedłużenie terminu, które zostało przyznane w dniu 8 czerwca 2007 r., do dnia 9 sierpnia
2007 r. W dniu 24 października 2007 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie sprzeciwu.
Pismem z dnia 31 października 2007 r. doradca prawny Nike International Ltd powiadomił Wydział Sprzeciwów, że na mocy umowy
z dnia 20 czerwca 2007 r. DL Sports & Marketing przeniosła na skarżącą – za pośrednictwem Nike, Inc. – własność kilku znaków
towarowych i praw własności przemysłowej (zwanej dalej „umową o przeniesieniu”). Doradca prawny skarżącej wskazał, że otrzymał
od nowego właściciela wcześniejszego prawa polecenie kontynuowania postępowania w sprawie sprzeciwu, i zwrócił się z tego
względu o dopuszczenie go do postępowania w charakterze przedstawiciela.
W dniu 19 lutego 2008 r. Wydział Sprzeciwów oddalił decyzją (zwaną dalej „decyzją Wydziału Sprzeciwów”) sprzeciw ze względu
na to, że DL Sports & Marketing nie wykazała w wyznaczonym terminie istnienia wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano
się we wspomnianym sprzeciwie.
W dniu 28 marca 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia
nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).
Decyzją z dnia 21 stycznia 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła to odwołanie
jako niedopuszczalne ze względu na to, że skarżąca nie przedstawiła dowodu na swój status strony postępowania w sprawie sprzeciwu
i w rezultacie nie była uprawniona do wniesienia odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza stwierdziła bowiem,
że przed wspomnianą instancją doradca prawny skarżącej nie wskazał – a tym mniej nie przedstawił dowodu – że wcześniejsze
prawo, na które powołano się w sprzeciwie, zaliczało się do znaków towarowych, do których prawa zostały przeniesione na skarżącą.
Izba Odwoławcza uściśliła, że w toku postępowania odwoławczego skarżąca nie była także w stanie udowodnić, że jest właścicielem
wcześniejszego prawa. W jej ocenie w umowie o przeniesieniu ustalono jedynie, że skarżąca nabyła prawa do pewnych wspólnotowych
znaków towarowych, ale wcale nie konkretnie powołane prawo wcześniejsze.

Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–        zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalności odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej i nakazanie jej
w rezultacie rozpatrzenia go co do istoty;
–        posiłkowo, stwierdzenie naruszenia przez Izbę Odwoławczą i Wydział Sprzeciwów art. 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75
rozporządzenia nr 207/2009) i innych właściwych przepisów oraz nakazanie cofnięcia postępowania do fazy wcześniejszej w celu
uzupełnienia braku umożliwienia skarżącej skorygowania uchybień jako cesjonariuszowi wcześniejszego prawa lub przynajmniej
prawidłowego doręczenia decyzji pełnomocnikowi właściciela wcześniejszego prawa.
OHIM wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi;
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa
Skarżąca podnosi w istocie cztery zarzuty dotyczące, w pierwszej kolejności, naruszenia obowiązku uzasadnienia ze strony Wydziału
Sprzeciwów, w drugiej kolejności, naruszenia prawa do obrony, uznanego w art. 73 rozporządzenia nr 40/94, oraz innych właściwych
przepisów tak ze strony Wydziału Sprzeciwów, jak i Izby Odwoławczej, w trzeciej kolejności, naruszenia przez Izbę Odwoławczą
wytycznych dotyczących postępowania przed OHIM (zwanych dalej „wytycznymi OHIM”) oraz, w czwartej kolejności, błędu w ocenie
co do przeniesienia wcześniejszego prawa.
Należy na wstępie odrzucić zarzut pierwszy oraz zarzut drugi w zakresie, w jakim dotyczy on Wydziału Sprzeciwów. Na mocy art. 63
ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) skarga do sądu wspólnotowego przysługuje
bowiem jedynie na decyzje izb odwoławczych, tak że w ramach takiej skargi dopuszczalne są jedynie zarzuty skierowane przeciwko
decyzji samej izby odwoławczej [wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T‑303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM – REWE-Zentral
(Salvita), Zb.Orz. s. II‑1917, pkt 59].
Następnie należy zbadać zarzut trzeci, jako że skarżąca podnosi co do istoty, iż zgodnie z wytycznymi OHIM Izba Odwoławcza
nie mogła zgodnie z prawem zbadać, czy skarżąca rzeczywiście nabyła wcześniejsze prawo, na które powołano się w sprzeciwie.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia wytycznych OHIM
Argumenty stron
Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza nie mogła odrzucić jej odwołania jako niedopuszczalnego ze względu na to, że nie była
ona właścicielem prawa, na którym opierał się sprzeciw. Zauważa bowiem, że zgodnie z wytycznymi OHIM, w szczególności pkt A.V.2.5.3
„Części 1: Kwestie proceduralne” „Części C: Sprzeciw”, gdy kopia świadectwa rejestracji znaku towarowego, na którym opiera
się sprzeciw, wymienia jako właściciela spółkę inną niż spółka, która wniosła sprzeciw, sprzeciw ten jest dopuszczalny na
podstawie założenia, że prawo do wcześniejszego znaku towarowego zostało przeniesione na stronę wnoszącą sprzeciw przed jego
wniesieniem. Jej zdaniem to samo domniemanie należy stosować w ramach odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
OHIM podważa powyższe argumenty.
Ocena Sądu
Należy zauważyć, że w odróżnieniu od sytuacji, w której przeniesienie ma miejsce przed wniesieniem sprzeciwu, gdy przeniesienie
prawa do powołanego znaku towarowego ma miejsce po wniesieniu sprzeciwu, a przed wydaniem ostatecznej decyzji przez OHIM,
OHIM powinien czuwać nad ochroną praw strony, która pierwotnie wniosła sprzeciw lub złożyła zgłoszenie znaku towarowego, gdyż
dopuszczenie cesjonariusza prawa do znaku towarowego ma na celu zakończenie w odniesieniu do wymienionej strony wszczętego
przez nią postępowania. Ponadto izba odwoławcza jest zobowiązana upewnić się, że osoba, która wniosła odwołanie, ma legitymację
do zaskarżenia decyzji Wydziału Sprzeciwów [zob. podobnie i analogicznie wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie T‑301/03
Canali Ireland przeciwko OHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Zb.Orz. s. II‑2479, pkt 19, 20]. Z tego względu wbrew
temu, co twierdzi skarżąca, należy uznać po pierwsze, że wytyczna OHIM, na którą się powołano, nie może być stosowana odpowiednio
do dopuszczalności odwołania wniesionego od decyzji Wydziału Sprzeciwów, a po drugie, że Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem
zbadać legitymację skarżącej do działania.
W tych okolicznościach należy oddalić ten zarzut.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia prawa do obrony, uznanego w art. 73 rozporządzenia nr 40/94, oraz innych
właściwych przepisów, w zakresie, w jakim dotyczy zaskarżonej decyzji
Argumenty stron
Skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja została wydana po pierwsze z naruszeniem jej prawa do obrony, jako że opiera się ona
na interpretacji umowy o przeniesieniu, co do której skarżąca nie mogła przedstawić uwag, a po drugie z naruszeniem innych
właściwych przepisów, w tym zasady 31 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego
rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), jako że nie miała ona możliwości skorygowania uchybień dotyczących dowodu przeniesienia
wcześniejszego prawa.
OHIM podnosi, że Izba Odwoławcza nie mogła naruszyć prawa do obrony skarżącej, jako że nie była ona stroną postępowania przed
Wydziałem Sprzeciwów. W tym względzie OHIM podkreśla, że skarżąca wniosła o uznanie ją za stronę dopiero po dniu 10 sierpnia
2007 r., w dniu, w którym wspomniane postępowanie zakończyło się w następstwie upływu ostatniego przedłużonego terminu do
przedstawienia dowodów dotyczących istnienia, ważności i zakresu powołanego wcześniejszego prawa, i to nawet jeśli decyzja
o oddaleniu sprzeciwu została wydana dopiero kilka miesięcy później. Ponadto skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu mogącego
wykazać przeniesienie na jej rzecz wcześniejszego prawa, na które się powołano w sprzeciwie. Według OHIM Izba Odwoławcza nie
naruszyła także zasady 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 ani innych właściwych przepisów, gdyż OHIM może wezwać strony do
usunięcia stwierdzonych braków tylko wtedy, gdy postępowanie w sprawie sprzeciwu nie zostało zakończone.
W każdym razie OHIM uważa, iż nawet przy założeniu, że prawo do obrony skarżącej zostało naruszone, naruszenie to nie może
być podstawą stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ponieważ nawet gdyby skarżąca została wezwana do przedstawienia
swoich uwag co do upływu terminu i zakończenia postępowania w sprawie sprzeciwu, nie mógłby zostać osiągnięty przez nią inny
skutek niż oddalenie sprzeciwu i niedopuszczalność odwołania.
Ocena Sądu
Skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza nie mogła odrzucić jej odwołania jako niedopuszczalnego bez w szczególności
umożliwienia jej odniesienia się do wątpliwości co do wystarczającego charakteru dowodu przedstawionego przez nią w celu wykazania,
że nabyła prawo, na którym opierał się sprzeciw.
Zasada 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje w odniesieniu do przeniesienia praw do znaków towarowych lub zgłoszeń
wspólnotowych znaków towarowych, że gdy nie zostały spełnione warunki mające zastosowanie do rejestracji przeniesienia, które
obejmują obowiązek przedstawienia dokumentów należycie ustanawiających przeniesienie, OHIM powiadamia zgłaszającego o brakach,
i że „jeśli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez [OHIM], [OHIM] odrzuca wniosek o rejestrację przeniesienia”.
W braku przepisu prawnego dotyczącego dowodu przeniesienia wcześniejszego prawa krajowego, na które powołano się w sprzeciwie,
wytyczne OHIM – których OHIM jest co do zasady obowiązany przestrzegać [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie
T‑410/07 Jurado Hermanom przeciwko OHIM (JURADO), Zb.Orz. s. II‑1345, pkt 20] – wzorują się w tym względzie na przepisach
przewidzianych w zasadzie 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95. I tak wytyczne te w „Części 1: Kwestie proceduralne” „Części
C: Sprzeciw” – mające zastosowanie w niniejszej sprawie, jak przypomina skarżąca w ramach zarzutu trzeciego – przewidują,
że gdy nowy właściciel wcześniejszego prawa krajowego „powiadamia [OHIM] o przeniesieniu, ale nie przedstawia (wystarczającego)
dowodu na to przeniesienie, należy zawiesić postępowanie w sprawie sprzeciwu, a nowy właściciel dysponuje dwumiesięcznym terminem
na okazanie dowodu przeniesienia” (pkt E.VIII.1.3.1). Tej transpozycji zasady 31 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 na przeniesienie
praw do krajowych znaków towarowych nie można kwestionować, gdyż w razie gdy prawo krajowe nie przewiduje procedury rejestracji
przeniesienia własności zarejestrowanych znaków towarowych, badanie przeprowadzane przez wydział sprzeciwów lub izbę odwoławczą
w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście miało miejsce przeniesienie prawa do znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie,
jest w istocie takie samo jak badanie przeprowadzane przez właściwą instancję OHIM w celu rozpatrzenia wniosków o przeniesienie
dotyczących wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto nawet jeśli postępowanie to dotyczy wyraźnie zarejestrowanych krajowych
znaków towarowych, należy zastosować je odpowiednio do przeniesienia niezarejestrowanych krajowych znaków towarowych, jako
że rodzaj badania, które ma przeprowadzić OHIM, jest identyczny.
Wreszcie zgodnie z zasadą 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 przepisy odnoszące się do postępowania przed organem, który
wydał decyzję zakwestionowaną poprzez wniesienie odwołania, stosuje się mutatis mutandis do postępowania odwoławczego.
W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza uznała, iż skarżąca nie była w stanie udowodnić, że jest właścicielem wcześniejszego
prawa i w rezultacie nie przedstawiła dowodu na swój status strony postępowania w sprawie sprzeciwu oraz nie była uprawniona
do odwołania się od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Jednakże z naruszeniem wspomnianych zasad nie umożliwiła skarżącej przedstawienia
uzupełniających dowodów na przeniesienie wcześniejszego prawa, na które powołała się w celu uzasadnienia swojej legitymacji
do działania.
Argument OHIM mający na celu usprawiedliwienie takiego postępowania Izby Odwoławczej i dotyczący tego, że skarżąca wniosła
o wstąpienie w miejsce pierwotnej strony wnoszącej sprzeciw po zakończeniu postępowania w sprawie sprzeciwu, nie może zostać
przyjęty. Należy stwierdzić, iż – nawet przy założeniu, że wniosek o wstąpienie złożony przez cesjonariusza prawa do wcześniejszego
krajowego znaku towarowego między zakończeniem postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu a wydaniem decyzji przez Wydział
Sprzeciwów nie mógł zostać przyjęty, a nawet mógł zostać całkowicie pominięty bez wyraźnego odrzucenia go jako niedopuszczalnego
– okoliczność ta nie może pozbawiać wspomnianego cesjonariusza prawa do złożenia odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Jako właściciel znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, cesjonariusz dysponuje bowiem w sposób nieuchronny legitymacją
do działania przeciwko decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu (zobacz podobnie i analogicznie ww. w pkt 17 wyrok
w sprawie CANAL JEAN CO. NEW YORK, pkt 18, 19) niezależnie od tego, czy złożył wniosek o wstąpienie przed Wydziałem Sprzeciwów
i czy taki wniosek był dopuszczalny. O ile Izba Odwoławcza jest oczywiście zobowiązana upewnić się, że cesjonariusz jest rzeczywiście
właścicielem prawa do wcześniejszego znaku towarowego, o tyle powinna przeprowadzić to badanie z poszanowaniem właściwych
przepisów postępowania, w tym wytycznych OHIM.
Nie można także przyjąć argumentu OHIM dotyczącego okoliczności, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu mogącego wykazać
przeniesienie na jej rzecz wcześniejszego prawa, na które powołano się w sprzeciwie. Należy bowiem stwierdzić, że zarzut podniesiony
przez skarżącą ma właśnie na celu stwierdzenie, że Izba Odwoławcza powinna była jej zezwolić na przedstawienie uwag co do
interpretacji dostarczonych dowodów lub na usunięcie braków w zakresie wspomnianych dowodów.
W tych okolicznościach należy zbadać argument OHIM, zgodnie z którym popełnione przez Izbę Odwoławczą naruszenie nie może
w niniejszym przypadku stanowić podstawy stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, jako że pozostaje ono bez wpływu na
jej treść, gdyż sprzeciw w każdym razie powinien zostać oddalony ze względu na to, że strona pierwotnie wnosząca sprzeciw
nie przedstawiła dowodów na istnienie wcześniejszego prawa, na które powołano się w sprzeciwie.
Należy zauważyć, że z orzecznictwa wynika w jasny sposób, iż niedopełnienie procedury może spowodować nieważność aktu jedynie,
jeśli ustalono, że w przypadku braku takiego niedopełnienia przedmiotowy akt mógł mieć inne brzmienie (zob. podobnie wyrok
Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T‑24/01 Staelen przeciwko Parlamentowi, RecFP s. I‑A‑79 i II‑423, pkt 53). Jednakże
w niniejszym przypadku w zaskarżonej decyzji odrzucono odwołanie skarżącej jako niedopuszczalne bez rozpatrzenia zasadności
jej argumentów dotyczących decyzji Wydziału Sprzeciwów o oddaleniu sprzeciwu. W tych okolicznościach bez znaczenia jest fakt,
na który powołuje się OHIM, że decyzja o oddaleniu sprzeciwu jest według niego w sposób oczywisty poprawna. Nie można podważać,
że decyzja odrzucająca odwołanie jako niedopuszczalne nie ma takiej samej treści jak decyzja co do istoty sprawy. Ponadto
Sąd nie może zbadać bezpośrednio zgodności z prawem decyzji wydziału sprzeciwów i zbadać tym samym argumentów nierozpatrzonych
przez izbę odwoławczą w celu sprawdzenia, czy naruszenie przepisów postępowania popełnione przez izbę odwoławczą mogło mieć
wpływ na ostateczne oddalenie sprzeciwu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T‑402/07 Kaul przeciwko
OHIM – Bayer (ARCOL), Zb.Orz. s. II‑737, pkt 47, 49].
W rezultacie należy uwzględnić ten zarzut w zakresie, w jakim dotyczy zaskarżonej decyzji, bez konieczności zbadania, czy
prawo do obrony skarżącej, rozpatrywane niezależnie od wyżej wymienionych przepisów, zostało naruszone.
Tymczasem, co się tyczy konsekwencji, które należy z tego wyciągnąć, trzeba przypomnieć, że skarżąca wnosi w istocie, aby
Sąd tytułem żądania głównego zmienił zaskarżoną decyzję, orzekając, że jej odwołanie jest dopuszczalne, a posiłkowo stwierdził
nieważność decyzji.
Jednakże nawet przy założeniu, że uprawnienie do zmiany daje Sądowi możliwość wydania decyzji przeciwnej treści do decyzji
Izby Odwoławczej, nie można w niniejszym przypadku usunąć naruszenia popełnionego przez tę Izbę. Sąd nie może bowiem zgodnie
z przepisami wezwać skarżącej do przedstawienia argumentów i uzupełniających dowodów dotyczących przeniesienia na jej korzyść
prawa krajowego, na które powołano się w sprzeciwie, i orzec co do dopuszczalności odwołania do Izby Odwoławczej w świetle
tych nowych okoliczności [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C‑29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz.
s. I‑2213, pkt 54; wyrok Sądu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T‑128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II‑701,
pkt 18]. W tych okolicznościach należy, bez konieczności rozpatrywania czwartego zarzutu skarżącej, stwierdzić nieważność
zaskarżonej decyzji i oddalić żądania mające na celu jej zmianę.

W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona
przegrywająca sprawę. W niniejszej sprawie, jako że OHIM przegrał sprawę w zasadniczej części, ale skarżąca nie wniosła o obciążenie
go kosztami, każda ze stron ponosi swoje własne koszty.
Z powyższych względów
SĄD (czwarta izba)
orzeka, co następuje:
1)
Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) z dnia 21 stycznia 2009 r. (sprawa R 551/2008-1).
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Każda ze stron ponosi swoje własne koszty.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada 2010 r.
Podpisy
*
Język postępowania: hiszpański.