CELEX: 62001TJ0311
Marchio comunitario
Opposizione
Marchio comunitario anteriore ASTERIX
Domanda di marchio figurativo comunitario che contiene il termine starix
Impedimenti relativi alla registrazione
Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94

Fatti della controversia
Il 14 gennaio 1999 la Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (in prosieguo: la
richiedente) ha presentato, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio figurativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Il marchio per il quale è stata richiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 38 dell'accordo di Nizza
del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
─
classe 9:
Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura,
di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione o la riproduzione del suono e/o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori
automatici e meccanismi per apparecchi automatici a gettone; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il
trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.
─
classe 38:
Telecomunicazioni.
Tale domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
6 settembre 1999, n. 71/99.
Il 6 dicembre 1999 la ricorrente ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione
di detto marchio comunitario (B216020). L'opposizione riguardava tutti i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio.
Il motivo fatto valere a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Il marchio anteriore è costituito dalla registrazione comunitaria n. 16147, richiesta il 1° aprile 1996 ed effettuata il 25
novembre 1999, del segno denominativo ASTERIX per designare prodotti e servizi delle classi 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 e 42 del citato Accordo di Nizza.
L'opposizione era fondata su una parte dei prodotti e dei servizi designati dal marchio anteriore, cioè:
─
classe 9:
Apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e d'insegnamento (tranne gli apparecchi
di proiezione) non compresi in altre classi, giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, programmi modulari
e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporti per dati, in particolare videogiochi;
─
classe 41:
Proiezioni e produzioni di films, affitto di films cinematografici; pubblicazione di libri e riviste; educazione e divertimento;
organizzazione e realizzazione di fiere e esposizioni; gestione e sfruttamento di diritti d'autore; sfruttamento dei diritti
di brevetto per invenzioni industriali, attività ricreative, parchi di divertimenti, produzione di spettacoli musicali e culturali
live.
Con decisione 26 settembre 2000, la divisione d'opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione a causa delle differenze rilevate
tra i due segni, che escludono un rischio di confusione per il pubblico.
Il 25 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato ricorso all'UAMI contro tale decisione, ai sensi dell'art. 59 del regolamento
n. 40/94.
Con decisione 3 novembre 2000, pronunciata a seguito del procedimento di opposizione B215543, che era stato introdotto da
un'altra impresa contro la domanda di registrazione di cui trattasi, la divisione di opposizione dell'UAMI ha parzialmente
respinto tale domanda per quanto concerne i
distributori automatici della classe 9 e le
telecomunicazioni della classe 38. Tale diniego di registrazione per una parte dei prodotti e dei servizi cui si riferisce la domanda di marchio
è divenuto definitivo.
Con decisione 2 ottobre 2001 (in prosieguo: la
decisione impugnata), la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente.
La commissione di ricorso, confrontando i prodotti e i servizi indicati dai marchi contrapposti, ha concluso nel senso che
non vi è somiglianza fra taluni prodotti e servizi cui si riferisce il marchio richiesto e quelli cui si riferisce il marchio
anteriore, e che non vi è quindi alcun rischio di confusione per tali prodotti e servizi; essa ha invece riconosciuto la somiglianza
tra gli altri prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio e taluni prodotti e servizi cui si riferisce il marchio
anteriore. La commissione di ricorso ha quindi ritenuto, nell'ambito del confronto tra i segni, che questi non erano né visivamente,
né auditivamente, né concettualmente simili e ne ha concluso che non sussisteva alcun rischio di confusione, pur essendo il
marchio anteriore ASTERIX intrinsecamente molto distintivo ed ampiamente noto con riferimento al celebre eroe francese dei
fumetti e dei cartoni animati.
Peraltro, la commissione di ricorso ha precisato che
per chiarezza, (...) l'argomento dell'opponente, secondo cui il suo marchio ASTERIX [godeva di] notorietà, non [poteva] essere
accolto, in quanto non [era] stata fornita alcuna prova in tal senso (punto 30 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
Il 14 maggio 2002 l'UAMI ha depositato il proprio controricorso nella cancelleria del Tribunale.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
─
disporre la cancellazione del marchio richiesto;
─
condannare l'UAMI alle spese.
L'UAMI chiede che il Tribunale voglia
─
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
All'udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni, con cui chiedeva la cancellazione del marchio
richiesto; di ciò il Tribunale ha preso atto nel verbale d'udienza. L'oggetto del ricorso è pertanto limitato alla domanda
di annullamento.
La ricorrente invoca due motivi, basati rispettivamente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
e sulla violazione dell'art. 8, n. 5, dello stesso regolamento.
Sul primo motivo, basato sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
Per quanto concerne il marchio anteriore, la ricorrente afferma che si tratta di un marchio dotato di un elevato carattere
distintivo. In tal senso la ricorrente ritiene che, poiché la richiedente del marchio non ha contestato la notorietà del marchio
anteriore ASTERIX, la commissione di ricorso avrebbe dovuto accettare e prendere in considerazione tale notorietà, anche se
quest'ultima non era stata dimostrata dalla ricorrente. Infatti, secondo la ricorrente, in applicazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto ad ammettere e a prendere in considerazione
i fatti addotti da una parte che non sono stati contestati dall'altra parte.
A tale proposito, la ricorrente afferma che la notorietà del marchio ASTERIX, che è il nome di un celebre personaggio dei
fumetti, è stata riconosciuta in numerose decisioni dei giudici tedeschi e che essa è dimostrata dai documenti allegati al
ricorso, cioè un'indagine realizzata presso i consumatori, un prospetto del numero di entrate in sala per il lungometraggio
Asterix & Obelix nei vari Stati membri, una cronologia della serie Asterix, articoli tratti dalla stampa e dichiarazioni giurate. Inoltre,
la ricorrente propone al Tribunale di sentire due persone in qualità di testi.
Quanto all'identità e alla somiglianza tra i prodotti e i servizi in causa, la ricorrente ritiene, in primo luogo, che la
commissione di ricorso abbia sbagliato nel non riconoscere la somiglianza esistente tra i servizi di
telecomunicazioni considerati dal marchio richiesto e i prodotti
corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici cui si riferisce il marchio anteriore. La ricorrente sostiene che vi è una complementarietà fra tali prodotti e servizi,
che è stata peraltro riconosciuta dalla giurisprudenza tedesca.
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che vi è una somiglianza indiretta tra i prodotti
apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo
(ispezione), di soccorso (salvataggio), registratori di cassa, macchine calcolatrici appartenenti alla classe 9 e considerati dal marchio richiesto, e i prodotti della classe 9 cui si riferisce il marchio anteriore,
in particolare gli
elaboratori elettronici, programmi modulari e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporti per dati. Inoltre, la ricorrente sottolinea che gli estintori considerati dal marchio richiesto rientrano nella categoria dei recipienti
della classe 20, cui si riferisce il marchio anteriore.
Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni, la ricorrente ritiene che l'analisi debba essere svolta sulla base della loro
impressione visiva, auditiva e concettuale, nonché tenendo conto delle condizioni del mercato e delle abitudini dei consumatori
in tutto il mercato interno.
In primo luogo, per quanto riguarda il confronto visivo, la ricorrente riconosce l'esistenza di divergenze tra i segni, con
riferimento, da un lato, alla forma grafica dell'elemento figurativo iniziale del marchio richiesto, in particolare quando
quest'ultimo è riprodotto a colori, e, dall'altro, alla diversa forma delle lettere. Tuttavia, la commissione di ricorso avrebbe
almeno dovuto tener conto, in primo luogo, del fatto che una parte dei soggetti interessati ritiene che il primo elemento
del marchio richiesto rappresenti la lettera
o, e, in secondo luogo, del fatto che il marchio richiesto può essere riprodotto sia a colori che in bianco e nero. In tale
ultima ipotesi, la ricorrente ritiene che il marchio richiesto sia percepito come
ostarix, in quanto la lettera iniziale
o non si stacca più dalle altre lettere.
In secondo luogo, per quanto concerne il confronto fonetico, la ricorrente afferma che i due segni in questione, per quanto
riguarda l'insieme delle loro lettere, si distinguono per una sola lettera, sono trisillabici ed accentati sulla prima sillaba
in quasi tutte le lingue. Essi hanno quindi una curva sonora e una divisione sillabica identiche. Anche se si dovesse ignorare
l'elemento iniziale del marchio richiesto, la somiglianza auditiva permarrebbe, poiché in tal caso tutte le lettere dell'elemento
verbale
starix sarebbero interamente contenute nel marchio anteriore.
In terzo luogo, in ordine al confronto concettuale, la ricorrente afferma che il termine
asterix significa in inglese e in francese asterisco, cioè piccola stella, significato analogo a quello attribuito dalla commissione
di ricorso all'elemento verbale
starix del marchio richiesto, cioè stella (star). Inoltre, la ricorrente rileva che i due segni presentano entrambi il suffisso
rix, che possiede un carattere distintivo particolare con riferimento ai personaggi della serie Asterix.
Infine, la ricorrente conclude che se si considera l'interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti e dei servizi e quella
dei segni, nonché il carattere distintivo del marchio anteriore, le differenze esistenti tra i segni non sono sufficienti
a impedire la confusione, in particolare auditiva, tra i marchi di cui trattasi.  Quanto alle affermazioni della ricorrente, secondo cui vi sarebbe stata una violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94,
poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della notorietà del marchio anteriore, l'UAMI afferma preliminarmente
che, come risulta dalla norma citata, esso non può procedere d'ufficio all'esame dei fatti, trattandosi di un procedimento
d'opposizione. Tuttavia, ciò non implicherebbe che l'UAMI sia tenuto ad accettare come provati i fatti invocati da una parte
e non contestati dall'altra parte. A tale proposito, l'UAMI ricorda che, nell'ambito del procedimento di opposizione, l'opponente
è tenuto ad esporre e a dar prova di tutti i fatti necessari a dimostrare la fondatezza della sua opposizione. In ogni caso,
l'UAMI ritiene che il riconoscimento della notorietà del marchio anteriore non sia rilevante nel caso di specie, in quanto
la commissione di ricorso ha concluso per l'assenza di qualsiasi somiglianza tra i marchi, pur ammettendo la fama o la notorietà
del marchio anteriore.
L'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali comunitari in materia
di rischio di confusione tra marchi.
Quanto al confronto fra i prodotti e i servizi, l'UAMI rileva, in primo luogo, che, in ordine ai servizi di telecomunicazione,
cui si riferisce il marchio richiesto, la ricorrente dimentica che l'elenco dei prodotti e dei servizi della domanda di marchio
è stato limitato, in particolare con l'eliminazione dei servizi di
telecomunicazioni, a seguito della decisione della divisione di opposizione nell'ambito del procedimento d'opposizione B215543.
In secondo luogo, quanto ai prodotti
Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo
(ispezione), di soccorso (salvataggio), registratori di cassa, macchine calcolatrici appartenenti alla classe 9 e cui si riferisce il marchio richiesto, l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia giustamente
concluso nel senso che non vi è somiglianza fra tali prodotti, da un lato, e i prodotti e i servizi cui si riferisce il marchio
anteriore, dall'altro.
Infine, per quanto concerne i prodotti
recipienti della classe 20, cui si riferisce il marchio anteriore, l'UAMI afferma che la ricorrente non può fare riferimento agli stessi
in quanto non si tratta dei prodotti sui quali essa aveva fondato la sua opposizione. L'UAMI ritiene quindi che la ricorrente
sollevi un motivo nuovo, irricevibile alla luce dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.
Per quanto riguarda il confronto tra i segni, l'UAMI ritiene, preliminarmente, che la valutazione del rischio di confusione
debba tener conto della situazione in tutto il mercato interno, posto che il marchio anteriore è un marchio comunitario.
Per quanto concerne, in primo luogo, la somiglianza visiva, l'UAMI giudica corretta la valutazione della commissione di ricorso
secondo cui il consumatore non percepirà il primo elemento del marchio richiesto come una lettera maiuscola stilizzata, bensì
come un elemento figurativo e decorativo.
In secondo luogo, quanto alla somiglianza auditiva, l'UAMI afferma che in tutte le lingue dell'Unione europea l'accento tonico
dell'elemento verbale
starix del marchio richiesto cade sulla terza lettera della prima sillaba. Invece, per il marchio anteriore ASTERIX sarebbero possibili
due accentazioni, cioè sulla prima lettera,
a, ovvero sulla quarta,
e, che è inserita nella seconda sillaba. Secondo l'UAMI, tali differenze sono sufficienti a escludere l'esistenza di una somiglianza
auditiva tra i segni contrapposti.
In terzo luogo, l'UAMI ritiene che dal punto di vista concettuale i segni di cui trattasi non siano simili. In ordine all'osservazione
della ricorrente sul contenuto semantico del termine
asterix nel senso di
asterisco nelle parti anglofona e francofona dell'Unione europea, nonché su quello dell'elemento verbale
starix del marchio richiesto nel senso di
stella in lingua inglese, l'UAMI rileva che tali affermazioni emergono da un esame analitico che il pubblico cui si rivolge il marchio
non svolge abitualmente. Quanto agli argomenti della ricorrente in ordine al suffisso
-ix, l'UAMI replica che quest'ultimo ha significati ulteriori rispetto a quelli collegati ai personaggi dei fumetti della serie
Asterix e, in particolare, nel contesto dei programmi informatici, esso si riferisce alla compatibilità di questi ultimi con
il sistema operativo Unix.
L'UAMI conclude quindi nel senso della fondatezza, in fatto e in diritto, del giudizio della commissione di ricorso sull'assenza
di un rischio di confusione per il pubblico tra i segni contrapposti.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione
se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel
quale il marchio anteriore è tutelato, si precisa inoltre che
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, si intendono per
marchi anteriori in particolare i marchi comunitari la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario [art. 8,
n. 2, lett. a), i), del regolamento n. 40/94].
Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e del Tribunale
relativa al regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [sentenze della
Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI - Petit Liberto
(Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25].
Il rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti
i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191,
punto 22; Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18; 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc.
pag. I-4861, punto 40, sentenza Fifties, cit., punto 26).
Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra
la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto
17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe citate). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo
considerando del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di
confusione, la cui valutazione dipende da vari fattori e in particolare dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato,
dall'associazione che ne può derivare con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa
e il segno e tra i prodotti o servizi designati (sentenza Fifties, cit., punto 27).
Risulta inoltre dalla giurisprudenza che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere
distintivo del marchio anteriore (sentenze SABEL, cit., punto 24, e Canon, cit., punto 18), poiché quest'ultimo dev'essere
constatato con riguardo alle qualità intrinseche del marchio o tenuto conto della notorietà ad esso attribuita [sentenza Canon,
cit., punto 18; sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI-Karlsberg Brauerei (MISTERY), Racc.
pag. II-43, punto 34].
Per di più, la percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo
determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio
come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer,
cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio
solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine
imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di
attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza
Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).
Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio comunitario e, pertanto, il territorio rilevante nell'analisi del rischio
di confusione è rappresentato da tutta l'Unione europea. Peraltro, posto che i prodotti e i servizi di cui trattasi sono prodotti
e servizi di consumo corrente, il pubblico cui si rivolge il marchio è il consumatore medio europeo, che si ritiene essere
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Quanto al confronto tra i prodotti e i servizi di cui trattasi, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha affermato
in primo luogo (punto 23 della decisione impugnata):
[G]li
apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo
(ispezione), di soccorso (salvataggio), registratori di cassa, macchine calcolatrici; estintori non hanno niente in comune con i prodotti cui si riferisce il marchio dell'opponente. Per tali prodotti, non può esistere
alcun rischio di confusione in quanto i prodotti cui si riferiscono i marchi di cui trattasi non sono né simili né identici
.
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che gli
apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici e d'insegnamento, nonché gli
apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono e/o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici, cui si riferisce la domanda di marchio comunitario [erano] quantomeno molto simili agli
apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e d'insegnamento, cui si riferisce il marchio anteriore (punto 24 della decisione impugnata).
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che i
meccanismi per apparecchi automatici a gettone, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici, cui si riferisce il marchio richiesto,
[erano] quantomeno simili ai
giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, programmi modulari e programmi per elaboratori elettronici
registrati su supporti per dati, in particolare videogiochi, in quanto [potevano] essere tutti utilizzati allo stesso fine, cioè effettuare giochi al computer (punto 24 della decisione impugnata).
Così, la commissione di ricorso ha riconosciuto, per un'ampia parte dei prodotti e dei servizi cui si riferisce il marchio
richiesto, l'esistenza di una somiglianza più o meno marcata, che poteva addirittura arrivare all'identità (come è chiaramente
nel caso, ad esempio, degli
apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici e ottici della classe 9), con i prodotti e i servizi cui si riferisce il marchio anteriore. Tuttavia, e benché essa abbia, in sostanza,
riconosciuto altresì l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, giudicato
intrinsecamente molto distintivo e
ampiamente noto con riferimento al celebre eroe francese dei fumetti e dei cartoni animati (punto 29 della decisione impugnata), la commissione di ricorso ha stabilito che non sussisteva alcun rischio di confusione,
posto che i marchi presi in considerazione non [erano] né visivamente, né foneticamente, né concettualmente simili (v. punto 29 della decisione impugnata).
Date queste premesse, occorre esaminare la fondatezza di tale giudizio della commissione di ricorso.
Alla luce di una costante giurisprudenza della Corte, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per
quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta
dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (sentenze SABEL,
cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).
La commissione di ricorso ha descritto il marchio richiesto nel modo seguente (punto 25 della decisione impugnata): Il marchio della richiedente è un marchio figurativo composto da un'ellisse di colore rosso, seguita da una parola [
starix] in corsivo. L'ellisse è leggermente inclinata verso sinistra e contiene un puntino. Esso assomiglia quindi a un elettrone
che gravita attorno alla parola [
starix] ovvero a un satellite nella sua orbita. Il marchio anteriore è ASTERIX, un marchio denominativo normale.
Per quanto concerne il confronto visivo dei marchi contrapposti, la commissione di ricorso ha affermato (punto 26 della decisione
impugnata): Benché i due marchi abbiano in comune le combinazioni di lettere [
st] e il suffisso [
rix], essi presentano rilevanti differenze visive, come le diverse lettere che seguono [
st], la rappresentazione grafica, i caratteri dissimili e, in particolare, la diversa iniziale delle parole. A tal proposito,
occorre rilevare che, nel marchio richiesto, il logo attira l'attenzione del consumatore. Nonostante l'argomento dell'opponente,
il logo non sarà identificato come la lettera [
o]. Pertanto, si ritiene che i marchi siano visivamente dissimili.
Occorre rilevare che, per quanto concerne il primo elemento del marchio richiesto, è improbabile che il pubblico cui si rivolge
il marchio possa riconoscerlo come la vocale
o, posto che l'analisi del segno deve essere effettuata sulla base dello stesso, come è stato depositato presso l'UAMI. Occorre
così prendere in considerazione il fatto che tale primo elemento è costituito da un'ellisse di colore rosso, inclinata verso
sinistra, che contiene un puntino, il quale fa effettivamente pensare a un satellite sulla sua orbita. Tale elemento si distingue
quindi nettamente dall'elemento verbale che lo segue,
starix, nel quale tutte le lettere sono rappresentate nel medesimo stile grafico e nello stesso colore nero.
Pertanto, nella valutazione visiva d'insieme dei segni in questione, l'esistenza di elementi specifici di ciascun segno, in
particolare la rappresentazione grafica dell'ellisse e la tipografia in corsivo dell'elemento verbale nel marchio richiesto,
rende diversa l'impressione globale di ciascun segno. La commissione di ricorso aveva quindi ragione nel concludere che i
segni contraposti non sono simili dal punto di vista visivo.
In ordine al confronto auditivo, la commissione di ricorso ha affermato (punto 27 della decisione impugnata): [I]l marchio della richiedente comincia con una [
s], mentre la prima lettera del marchio dell'opponente è una [
a]. Del pari, la seconda vocale di quest'ultimo ([
e]) si pronuncia in maniera diversa dalla vocale ([
a]) del marchio della richiedente. In tutti gli Stati membri dell'[Unione europea] i marchi si pronunciano in maniera diversa.
Essi sono quindi considerati come [auditivamente] diversi.
Occorre sottolineare a tal proposito che l'elemento verbale del marchio richiesto comincia con una consonante e si compone
di sei lettere, mentre il marchio anteriore comincia con una vocale e contiene una vocale in più rispetto al marchio richiesto.
I due segni hanno solamente una sillaba in comune, la quale, inoltre, è l'ultima (
rix). Pertanto, occorre rilevare che i marchi in questione, valutati globalmente, sono dissimili sul piano sonoro.
Per quanto concerne il confronto concettuale tra i segni contrapposti, la commissione di ricorso ha rilevato quanto segue
(punto 28 della decisione impugnata): Nessuna delle due parole [
asterix] e [
starix] presenta un significato corrente nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. La seconda può far pensare, soprattutto se
vista unitamente al logo, alla parola inglese
star, che, trattandosi di una parola inglese elementare, è compresa dalla maggior parte dei consumatori dell'Unione europea. I
marchi in questione sono quindi considerati come concettualmente diversi.
Va rilevato che il significato dei termini
asterix e
starix non può essere considerato simile. Innanzitutto, come rilevato dalla commissione di ricorso, nessuno di tali termini presenta
un significato corrente nelle lingue dell'Unione europea. In secondo luogo, benché il termine
asterix si avvicini alla parola
astérisque in francese e
asterisk in inglese, e che tale termine indichi il simbolo avente la forma di piccola stella, correntemente utilizzato nella scrittura
per effettuare rinvii, l'associazione semantica richiamata dalla ricorrente deriverebbe non da un'impressione complessiva,
bensì da un'analisi dettagliata alla quale il consumatore medio non si dedica abitualmente. In terzo luogo, quest'ultimo associerà
più facilmente il termine
asterix al personaggio della serie di fumetti ampiamente conosciuto in tutta l'Unione europea. Tale concreta rappresentazione di
un personaggio popolare rende fortemente improbabile la confusione concettuale per il pubblico con termini più o meno simili.
Ne discende che la commissione di ricorso ha giustamente rilevato, nella decisione impugnata, che le divergenze sul piano
visivo, auditivo e concettuale sussistenti tra il marchio figurativo composto dall'elemento verbale
starix, integrato da elementi grafici molto particolari, da un lato, e il marchio ASTERIX, dall'altro, erano sufficienti a escludere
l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio, in quanto un tale rischio
presuppone che, nel complesso, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o
servizi cui detti marchi si riferiscono siano sufficientemente elevati.
In tali circostanze, il giudizio della commissione di ricorso, secondo cui il marchio anteriore è
intrinsecamente molto distintivo ed
ampiamente noto con riferimento al celebre eroe francese dei fumetti e dei cartoni animati (punto 29 della decisione impugnata), nonché le affermazioni della ricorrente in ordine alla notorietà di tale marchio sono
del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Infatti, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati,
e la notorietà di un marchio è un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra
i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, sentenza Canon, cit., punti
22 e 24). Orbene, dato che, nella fattispecie, i segni contrapposti non possono essere considerati in alcun modo né identici
né simili, dal punto di vista visivo, auditivo e concettuale, il fatto che il marchio anteriore sia ampiamente noto ovvero
che goda di notorietà nell'Unione europea non può incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione.
Da quel che precede risulta che una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94 non è soddisfatta. Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non sussisteva alcun rischio
di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
In tali circostanze, il motivo basato sulla violazione di tale disposizione dev'essere respinto, senza che vi sia necessità
di esaminare gli argomenti che la ricorrente ha svolto nell'ambito di tale motivo in ordine alla pretesa somiglianza fra taluni
dei prodotti e servizi indicati e alla pretesa notorietà del marchio anteriore. Del pari, non dev'essere accolta la richiesta
di audizione di testi, formulata dalla ricorrente per apportare la prova di tale notorietà.
Sul secondo motivo, basato sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che il marchio anteriore, quale marchio che gode di notorietà, è del pari protetto contro la diluizione,
ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Infatti, secondo la ricorrente, il marchio anteriore fa parte di una famiglia di marchi che fa riferimento ad altri personaggi
della serie Asterix e che è protetta in 50 paesi. In tale contesto, la ricorrente ritiene che il marchio richiesto arreca
danno al carattere distintivo del marchio anteriore poiché riunisce gli elementi tipografici, sonori e concettuali del più
conosciuto fra tali marchi, cioè il marchio anteriore ASTERIX, poiché contiene l'elemento finale
ix caratteristico di tale famiglia di marchi e poiché può essere considerato come una combinazione dei termini
Asterix e
Obelix.
L'UAMI, richiamandosi all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, ritiene che il presente motivo sia irricevibile, posto
che la ricorrente non lo ha invocato dinanzi all'UAMI.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94,
[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato
è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti
o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore,
quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità (...) e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli
stessi.
E' pacifico, nella fattispecie, che l'eventuale applicazione di tale disposizione non è stata mai richiesta dalla ricorrente
dinanzi all'UAMI e che quest'ultimo, di conseguenza, non l'ha mai esaminata. Occorre in particolare rilevare che se la ricorrente,
nella sua opposizione alla domanda di marchio e dinanzi alla commissione di ricorso, ha invocato la notorietà del suo marchio
anteriore, ciò è avvenuto unicamente nel contesto dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento citato, ossia
al fine di sostenere l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico cui si rivolge il marchio.
Occorre inoltre rilevare, in primo luogo, che, in conformità dell'art. 74 del regolamento n. 40/94,
in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti
addotti e alle richieste presentate dalle parti.
In secondo luogo, occorre ricordare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo sulla legittimità delle
decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale
5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI─Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 61; 6 marzo 2003, causa
T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II-701, punto 18, e 3 luglio 2003, causa T-129/01, José Alejandro/UAMI─Anheuser
Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 18]. Infatti, se, ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale
è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata, tale disposizione deve essere letta alla luce del paragrafo precedente, ai sensi del quale
il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione
del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di
potere, e nell'ambito degli artt. [229 CE] e [230 CE] [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter
& Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 49-51, parzialmente annullata dalla Corte senza che essa si sia pronunciata
a tal proposito, con sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251]. Il sindacato
di legittimità operato dal Tribunale in ordine a una decisione della commissione di ricorso deve quindi svolgersi con riferimento
alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi alla commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI, Racc. pag. II-383, punto 16).
Peraltro, come giustamente sottolineato dall'UAMI, l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura precisa espressamente che
[l]e memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
Pertanto, la ricorrente non può imputare alla commissione di ricorso la violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94,
né può ottenere dal Tribunale che esso si pronunci in ordine a una domanda di eventuale applicazione di tale disposizione
che non era stata formulata nel corso della fase amministrativa del procedimento dinanzi all'UAMI.
Il presente motivo dev'essere quindi dichiarato irricevibile.
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
–
Lingua processuale: il tedesco.