CELEX: 62004TJ0262
Yhteisön tavaramerkki
Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki
Ehdoton hylkäysperuste
Erottamiskyky
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta
Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta

Asian tausta
1       Kantaja teki 5.7.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on
muutettuna, yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kolmiulotteinen tavaramerkki:
3       Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 34, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tupakka, tupakointivälineet, savukkeensytyttimet,
tulitikut”. Hakemuksesta ei ilmene mitään väriin liittyviä vaatimuksia.
4       Tutkija hylkäsi 5.6.2003 tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tavaroille ”tupakointivälineet ja savukkeensytyttimet”
sillä perusteella, että kyseiseltä merkiltä puuttuu erottamiskyky.
5       Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:oon 29.7.2003 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.
6       Neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 6.4.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta
katsoi pääasiallisesti, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla ja että esitettyjen seikkojen perusteella ei tavaramerkin voitu katsoa saaneen erottamiskykyä käytön perusteella.

Asianosaisten vaatimukset
7       Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
8       SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mikäli kanne hylätään kokonaisuudessaan
–       velvoittaa kantajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, mikäli riidanalainen päätös kumotaan vain osittain.

Oikeudellinen arviointi
9       Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistä soveltamista ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista
Asianosaisten lausumat
10     Kantajan mukaan on selvää, että sen savukkeensytyttimen, jonka markkinaosuus on 44 % Euroopassa, muodolla on erottamiskyky,
kun sitä verrataan muihin markkinoiden tyypillisimpiin savukkeensytyttimen muotoihin. Erottamiskykyä tulisi arvioida suhteessa
seuraaviin savukkeensytyttimiin: CRICKET (16 %:n markkinaosuus), TOKAÏ (16 %:n markkinaosuus), TOM FLAME, BAÏDE ja PROF (kolme
aasialaista savukkeensytytinmerkkiä, joilla on 23 %:n markkinaosuus), CLIPPER ja BRIO (1 %:n markkinaosuus).
11     Kantaja väittää, että näihin savukkeensytyttimiin nähden kantajan savukkeensytyttimen muoto on selvästi yksilöllinen tavaran
muoto ja että se erottuu täten muiden samoilla markkinoilla olevien tavaroiden perinteisistä muodoista.
12     Kantajan mukaan SMHV:n perustelut ovat ristiriitaisia siltä osin kuin SMHV väittää, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin
muodostavan muodon yksityiskohdat ovat yleisiä markkinoilla, mutta toteaa kuitenkin, että nämä samat yksityiskohdat eroavat
muiden savukkeensytyttimien yksityiskohdista, vaikka tämä ero onkin tuskin havaittavissa tai erotettavissa.
13     Lisäksi SMHV:n päätöksen teksti antaa kantajan mukaan ymmärtää, että Euroopan savukkeensytytinmarkkinat koskevat yhdenlaista
tavaraa, jolla on kaikkien valmistajien osalta samanlaiset ominaisuudet, vaikka tutkija puolestaan on todennut markkinoilla
olevien tavaroiden monimuotoisuuden.
14     Kantaja väittää myös, että SMHV on arvioinnissaan, joka perustuu kyseessä olevan muodon epätäydelliseen tarkasteluun, jossa
muodon jokaista yksityiskohtaa on verrattu erilaisten markkinoilla olevien savukkeensytytinmallien yksityiskohtiin ottamatta
huomioon sitä, miten yksityiskohdat on järjestetty, soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
15     Kantaja toteaa tältä osin, että yhdelläkään tällä hetkellä markkinoilla olevalla savukkeensytyttimen muodolla ei ole kaikkia
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ominaisuuksia, nimittäin soikion muotoisen suoran säiliön, puolisuunnikkaan muotoisen
suojuksen ja puolisoikion muotoisen painonapin yhdistelmää. Vaikka muodon, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu,
ominaisuudet eivät erotu riittävästi muiden savukkeensytyttimien muotojen yksityiskohdista niin, että kullakin niistä olisi
erottamiskyky, kantajan mukaan niiden yhdistelmä osoittautuu kuitenkin erityiseksi ja sen vuoksi kyseisellä kokonaisuudella
on erottamiskyky, joka on välttämätön sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Vaikka tietyt savukkeensytyttimet muistuttavat
joltain osin läheisesti kyseessä olevaa muotoa, kyse on vain tämän muodon yhden ominaispiirteen eikä kokonaisuuden jäljittelystä.
16     Kantaja katsoo, ettei savukkeensytyttimen muoto myöskään määrity tuotteen luonteen tai toiminnan perusteella ja ettei ole
osoitettu, että tehtäessä hakemusta kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi savukkeensytyttimen muoto oli tuotteen
välttämätön muoto eikä muodolla siten voinut olla erottamiskykyä.
17     Kantajan mukaan SMHV:n päätös tulisi näin ollen kumota siltä osin kuin se katsoo, että rekisteröidyksi haetulla tavaramerkillä
ei ominaisuuksiensa perusteella ole erottamiskykyä.
18     SMHV väittää, että valituslautakunnan oli perusteltua katsoa, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole kohdeyleisöönsä
nähden erottamiskykyinen niiden tavaroiden osalta, joita varten sitä on käytetty.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
19     Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla tavaran muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa
yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. Lisäksi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan merkkejä, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
20     On ensiksikin huomattava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit
ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohdeyleisön kannalta käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseisten
tavaroiden tai palveluiden esittämiseen tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan
päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin. Tässä säännöksessä tarkoitetut merkit ovat lisäksi sellaisia merkkejä,
jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua keskeistä tehtävää eli ne eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun
alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita
tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen
niihin (asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 28 kohta; asia
T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, 23 ja 24 kohta,
ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen ja läpinäkyvän pullon muoto), tuomio
24.11.2004, 30 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
21     Näin ollen tavaramerkin erottamiskykyä tulee arvioida ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten
rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohdeyleisössä (yhdistetyt
asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5141, 33 kohta; yhdistetyt asiat
T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003, Kok. 2003, s.
II-1897, 30 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 29 kohta sekä edellä 20 kohdassa mainittu
valkoisen ja läpinäkyvän pullon muotoa koskenut asia, tuomion 32 kohta).
22     Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta on todettava, että haettu merkki muodostuu tavaran muodosta eli
sytytinkivellisestä savukkeensytyttimestä, jossa on soikion muotoinen suora säiliö, puolisuunnikkaan muotoinen suojus ja puolisoikion
muotoinen painonappi, joten tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa huomioon otettavat tavarat ovat sytytinkivelliset savukkeensytyttimet.
23     Kohdeyleisön osalta on katsottava, että sytytinkivelliset savukkeensytyttimet ovat kaikille kuluttajille suunnattuja päivittäistavaroita.
Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä
kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (edellä 21 kohdassa mainittu asia Procter
& Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta; edellä 21 kohdassa mainittu ruskean sikarin muotoa ja kultaharkon muotoa koskenut asia,
tuomion 31 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 33 kohta sekä edellä 20 kohdassa mainittu
valkoisen ja läpinäkyvän pullon muotoa koskenut asia, tuomion 33 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 1999, s. I-1619).
24     Toiseksi on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan itse tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien
erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muuntyyppisiin tavaramerkkeihin sovellettavista arviointiperusteista
(edellä 21 kohdassa mainittu ruskean sikarin muotoa ja kultaharkon muotoa koskenut asia, tuomion 32 kohta ja edellä 20 kohdassa
mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 35 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok.
2002, s. I-5475, 48 kohta sekä yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 42 ja 46
kohta).
25     Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä itse tavaran
muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka
ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden
tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä,
joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä
(yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 38 kohta).
26     Näin ollen mitä enemmän se muoto, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu, muistuttaa kyseisen tavaran todennäköisintä
muotoa, sitä todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai
toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on kyseisessä säännöksessä
tarkoitettu erottamiskyky (edellä 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 37 kohta).
27     On vielä todettava, että siihen, millä tavoin kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt eli tässä tapauksessa keskivertokuluttajat ymmärtävät
tavaramerkin, vaikuttaa kyseisten henkilöiden tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden
tyypin mukaan (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 42 kohta
ja edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 34 kohta).
28     Tässä yhteydessä on katsottava, että valituslautakunta on todennut perustellusti, että savukkeensytytin on pieni esine ja
että sen yksityiskohdat ovat siksi vaikeasti havaittavissa. Kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on savukkeensytyttimen muodosta.
29     Kolmanneksi on huomattava, että arvioitaessa, ymmärretäänkö kohderyhmässä kyseisen tavaran muodon ilmaisevan tavaran alkuperää,
on oikeuskäytännön mukaan tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-104/00 P,
DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 24 kohta). Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että tavaramerkin ulkoasun eri
piirteitä tarkastellaan peräkkäin (edellä 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 45 kohta ja edellä 27
kohdassa mainittu munanmuotoista tablettia koskenut asia, tuomion 54 kohta).
30     Tältä osin ensinmmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, kuten valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen
päätöksen 11 kohdassa, että pitkänomaisen suoran säiliön muoto tulee luontaisesti mieleen kädessä pidettäviksi tarkoitettujen
tavaroiden osalta ja se on myös yleisin sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto. Se eroaa hyvin vähän sellaisten mallien
muodoista, joiden säiliö on hieman pohjasta kapeneva. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin säiliön soikion muodon osalta
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että tämä muoto ei eroa juuri ollenkaan tavallisista pyöreäreunaisista muodoista.
31     Puolisuunnikkaan muotoisen suojuksen osalta on todettava, kuten valituslautakunta katsoo riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa,
että tämän muotoinen suojus eroaa hyvin vähän muiden markkinoilla olevien savukkeensytyttimien suorakulmaisista ja neliömäisistä
suojuksista ja että niille kaikille on luonteenomaista nelikulmaisuus, minkä vuoksi on epätodennäköistä, että kuluttaja erottaisi
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin.
32     Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin puolisoikion muotoisen painonapin osalta valituslautakunta katsoo perustellusti, että
se eroaa vain vähän muiden markkinoilla olevien sytytinkivellisten savukkeensytyttimien klassisesta muodosta (puoliympyrä
tai neliö) (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).
33     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että sytytinkivellisten savukkeensytyttimien muodosta riippumatta niiden
pyörän, suojuksen ja painonapin sisältävä sytytysjärjestelmä sijaitsee säiliön yläosassa.
34     Edellä todetun perusteella on katsottava, että haettu kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu yhdistelmästä ulkoasuelementtejä,
jotka tulevat luontaisesti mieleen kyseessä olevista tavaroista ja jotka ovat niille tyypillisiä. Kyseinen muoto ei nimittäin
olennaisesti eroa tietyistä näiden tavaroiden perusmuodoista, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, vaan on aivan
ilmeisesti ennemminkin näiden eräs muunnelma. Tästä seuraa, kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, ettei kyseisen tavaramerkin
millään piirteellä yksinään tai yhdistettynä toisten kanssa ole erottamiskykyä.
35     Kun otetaan lisäksi huomioon, että keskivertokuluttaja ei tavallisesti ole erityisen tarkkaavainen savukkeensytyttimen muodon
yksityiskohtien osalta ja muodostaa muodosta vain kokonaisnäkemyksen, kohdeyleisö ei pysty kyseisen muodon perusteella välittömästi
ja varmuudella erottamaan kantajan sytytinkivellisiä savukkeensytyttimiä muuta kaupallista alkuperää olevista savukkeensytyttimistä.
Näin ollen muoto ei ole erottamiskykyinen näiden tavaroiden osalta.
36     Kaikesta edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
37     Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista
Asianosaisten lausumat
38     Kantaja väittää, että kaikki yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
4.5.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779, 51 ja 53 kohta) asettamat edellytykset tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi
käytön perusteella täyttyvät esillä olevassa tapauksessa. Näin ollen kantajan mukaan esimerkiksi sen markkinaosuus on vuonna
2002 ollut 44 % Euroopan savukkeensytytinmarkkinoista. Käytön intensiivisyyden suhteen kantaja väittää myyvänsä yli kolmasosan
savukkeensytyttimistään Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
39     Käytön maantieteellisen laajuuden osalta kantaja viittaa kahteen tuomioistuimelle esitettyyn mielipidetutkimukseen, joiden
se väittää osoittavan, että suuri osa kohdeyleisöstä mieltää savukkeensytyttimen muodon, josta rekisteröintihakemuksen kohteena
oleva tavaramerkki muodostuu, kantajalle kuuluvaksi. Kantaja ilmoittaa lisäksi, että sen savukkeensytyttimen muoto on rekisteröity
sille yhdessätoista Euroopan unionin jäsenvaltiossa jo muodon ominaisuuksien perusteella, toisin sanoen ilman, että kantajan
olisi täytynyt esittää todisteita tavaramerkkinsä käytöstä.
40     Käytön keston osalta kantaja huomauttaa, että sen ensimmäinen sytytinkivellinen savukkeensytytin on tuotu markkinoille Ranskassa
vuonna 1973.
41     Kantaja väittää myös saavuttaneensa yli 350 miljoonan euron liikevaihdon, minkä lisäksi se mainitsee lisätodisteena mainontaan
ja myynninedistämiseen liittyvät investoinnit, jotka vuodesta 1993 lähtien eivät ole koskaan olleet suuruudeltaan alle 55
miljoonaa euroa. Nämä investoinnit osoittavat kantajan mukaan, että tämäntyyppisen tuotteen kuluttaja on – nähtyään tuotteen
mainoksissa, joukkoviestimissä ja myyntipisteissä – taipuvainen tunnistamaan tuotteen ja olettamaan, että se on kantajan tuote.
42     Sen kohdeyleisön osuuden osalta, joka tunnistaa tuotteen tietyn yrityksen tuotteeksi, kantaja väittää, että tupakoitsijat
ovat sen markkinoimien savukkeensytyttimien pääasiallinen kohde ja että lähes kaikki heistä mieltävät muodon, joka muodostaa
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, kuuluvan kantajalle. Kantaja väittää lisäksi, että sen savukkeensytyttimestä on vuosien
kuluessa tullut 1900-luvulle tyypillinen välttämätön esine, jolla on vahva identiteetti, minkä vuoksi sillä on erottamiskyky.
Kantaja esittää väitteensä tueksi otteita ranskalaisista kirjoista ja aikakauslehdistä.
43     Lisäksi kantajan mukaan sen jälleenmyyjät, joista suurin osa on sijoittautunut Euroopan unionin jäsenvaltioihin, ovat todistaneet,
että BIC-savukkeensytyttimet edustavat merkittävää osaa heidän toiminnastaan ja että nämä savukkeensytyttimet ovat kuluttajien
laajalti tuntemia.
44     Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä ei katsonut kantajan esittämän näytön osoittavan, että rekisteröitäväksi
haettu tavaramerkki olisi tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella, koska näillä seikoilla ei osoitettu olevan riittävää
yhteyttä kyseisen tavaramerkin kanssa ja koska tätä yhteyttä ei ollut todettu tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen
jättöpäivänä.
45     Kantaja esittää ensinnäkin näytön ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välisen yhteyden osalta, että valituslautakunta
on virheellisesti katsonut, että luvuilla, jotka esitettiin kantajan investointien suuruuden osoittamiseksi, ei ole osoitettu
olevan riittävää yhteyttä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kanssa, koska investoinnit eivät koskeneet ainoastaan savukkeensytyttimiä
vaan myös kantajan valmistamia partahöyliä ja täytekyniä. Kantaja toteaa tältä osin, että sen oli vaikea toimittaa erillisiä
savukkeensytyttimiä koskevia lukuja, sillä se on kolmenkymmenen vuoden ajan keskittynyt kolmen tuotteen, nimittäin täytekynien,
savukkeensytyttimien ja partahöylien valmistukseen ja markkinoimiseen, ja nämä tuotteet muodostavat kertakäyttötavaroiden
ryhmän ja ovat siten homogeenisiä. Tämän erityispiirteen vuoksi vähäisinkin mainontaan tai myynninedistämiseen liittyvä investointi
yhden edellä mainitun tuotteen hyväksi hyödyttää kantajan mukaan väistämättä kahta muuta tavaraa.
46     Kantaja lisää, että vaikka se ei ole toimittanut savukkeensytyttimiin liityviä investointeja koskevia tarkkoja lukuja, se
on kuitenkin tuonut esiin näiden investointien toteutusta koskevia seikkoja toimittamalla lukuisia lehtileikkeitä kansainvälisistä
lehdistä ja aikakauslehdistä, televisiomainoksia ja elokuvateattereissa esitettäviä mainoksia sekä esimerkkejä maailmanlaajuisista
yhteistyökumppanuuksista.
47     Kantaja korostaa, että se on joka tapauksessa riidanalaisen päätöksen johdosta onnistunut erittelemään mainontaan ja myynninedistämiseen
liittyvät investoinnit vuoden 1998 jälkeisiltä vuosilta savukkeensytyttimiin kohdistuneiden investointien huomioimiseksi.
Vuotta 1998 edeltäviltä vuosilta kantajan tekemät investoinnit ovat sen mukaan olleet samansuuruisia tai jopa suurempia, koska
nämä investoinnit ovat ratkaisevia tuotteen markkinoille tuomisen yhteydessä.
48     Valituslautakunnan sen lausuman osalta, jonka mukaan suurin osa esitetyistä todisteista on sellaisia, ettei niiden perusteella
voida päätellä, onko kyse juuri rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä, kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunta
on virheellisesti ja perusteettomasti katsonut myyntimääriä koskevan taulukon olevan vailla merkitystä. Kantajan mukaan valituslautakunta
on tältä osin katsonut, että minkään esitetyn seikan perusteella ei voi tietää, onko kyse savukkeensytyttimestä, joka vastaa
muotoa, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, ja että kantajan toteamus, jonka mukaan se markkinoi vain kahdentyyppisiä
savukkeensytyttimiä, ei ole riittävä. Kantaja tarkentaa tältä osin, että sen tutkijan riidanalaisesta päätöksestä tekemänsä
valituksen yhteydessä toimittamat luvut koskivat vain sytytinkivellisten savukkeensytyttimien luokkaa.
49     Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että muodon, joka muodostaa rekisteröitäväksi
haetun tavaramerkin, ja jälleenmyyjien selvitysten, jotka olivat todisteena BIC classic -savukkeensytyttimen myynnistä, välinen
yhteys jäi näyttämättä toteen. Kantaja huomauttaa, että sytytinkivellinen savukkeensytytin luotiin vuonna 1973, kun taas elektroninen
savukkeensytytin kehitettiin vuonna 1991. Kantajan mukaan nimeä BIC classic on siten käytetty luonnollisesti ja mukavuussyistä
erottamaan sytytinkivellinen savukkeensytytin – joka oli jo yleinen ja yleisölle tuttu – elektronisesti sytytettävästä savukkeensytyttimestä.
50     Kantajan mukaan valituslautakunta on myös katsonut virheellisesti, että jälleenmyyjien todistukset ovat vaikeasti hyväksyttävissä,
koska jälleenmyyjillä ja kantajalla on samansuuntaiset intressit. Tältä osin kantaja väittää, että vaikka sen ja kyseisten
jälleenmyyjien välistä kaupallista yhteyttä ei voida kiistää, jälleenmyyjien etujen mukaista ei olisi todistaa kyseessä olevan
muodon laajan suosion puolesta olematta siitä vakuuttuneita, sillä ilman kyseistä tuotetta heidän etunsa toteutuisivat väistämättä
toisen tuotteen myynnin kautta.
51     Valituslautakunnan sen päätelmän osalta, jonka mukaan on vaikeaa yksilöidä seikkoja, joiden perusteella yleisö voi tunnistaa
tuotteen alkuperän, valituslautakunta ei kantajan mukaan voinut katsoa, että rekisteröitäväksi haettu merkki on varustettu
erityisen selvästi erottuvalla värillä, logolla tai sanamerkillä, minkä vuoksi on vaikeaa määrittää sellainen seikka – tai
seikat – , joiden perusteella yleisö voisi tunnistaa tuotteen kantajan tuotteeksi. Kantajan mukaan sen logo ja tavaramerkki
BIC ovat näet tuskin nähtävissä savukkeensytyttimeen kiinnitettyinä ja väri on vain toissijainen tekijä.
52     Toiseksi, riidanalaisen päätöksen perustelut, joiden mukaan kantajan kahta mielipidetutkimusta, jotka se on toteuttanut Espanjassa,
Ranskassa, Italiassa, Irlannissa, Kreikassa, Ruotsissa ja Portugalissa, ei voida ottaa huomioon sen vuoksi, että ne on toteutettu
(heinäkuussa ja marraskuussa 2000) tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättöpäivän jälkeen, ovat kantajan mukaan
vailla mitään merkitystä.
53     Kantaja huomauttaa, että sen toimittamat kahden mielipidetutkimuksen tulokset osoittavat, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin
muodostavalle muodolle on Euroopan unionin alueella kiistämättä syntynyt erottamiskyky käytön perusteella. Kantaja katsoo,
että koska tätä muotoa on intensiivisesti markkinoitu Euroopan unionin alueella kolmenkymmenen vuoden ajan, kantaja on toteutettujen
mielipidetutkimusten avulla saanut näytön siitä, että tavaramerkille on syntynyt erottamiskyky. Kantaja väittää myös, että
mielipidetutkimusten tulokset olisivat epäilemättä olleet jokseenkin samat, jos ne olisi toteutettu rekisteröintiä koskevan
hakemuksen jättöpäivää edeltävänä päivänä.
54     Kantaja päättelee, että edellä esitetyt seikat osoittavat, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodostavalle muodolle
on syntynyt erottamiskyky käytön perusteella ennen hakemuksen jättöpäivää.
55     SMHV väittää, että valituslautakunnan arviointi siitä, että tavaramerkille ei ole syntynyt sen käytön perusteella erottamiskykyä,
on yhdenmukainen sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan sanamuodon, jonka valossa asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.
56     Maantieteellisen tekijän osalta SMHV toteaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 ja 3 kohdasta yhdessä tulkittuna seuraa,
että erottamiskyvyn syntyminen on todistettava sen yhteisön alueen osalta, jolla tämä erottamiskyky puuttuu.
57     SMHV katsoo tältä osin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa säädetty maantieteellinen edellytys täyttyy, kun erottamiskyvyn
syntyminen on näytetty toteen yhteisön eri alueilla, toisin sanoen yhteismarkkinoiden eri osissa (keskiosa, itä, länsi, etelä
ja pohjoinen).
58     Esillä olevassa tapauksessa ei SMHV:n mukaan ole annettu minkäänlaisia tietoja siitä, miten tavaramerkki ymmärretään yhteisön
keskiosassa (Saksa ja Itävalta) ja kooltaan ja väkiluvultaan suuressa länsiosan jäsenvaltiossa (Iso-Britannia).
59     Näin ollen SMHV katsoo, että tavaramerkkihakemuksen hylkääminen on perusteltua.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
60     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat
perusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos se on saavuttanut käytössä erottamiskyvyn niiden tavaroiden osalta,
joille rekisteröintiä haetaan.
61     Ensinnäkin oikeuskäytännöstä seuraa, että erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön kautta edellyttää, että ainakin
merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen merkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi
tai palveluiksi (asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, 42 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa;
ks. myös vastaavasti edellä 38 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu
asia Philips, tuomion 61 ja 62 kohta).
62     Toiseksi tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella edellyttää sen osoittamista, että
kyseinen tavaramerkki on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi siinä merkittävässä osassa yhteisöä, jonka osalta tämä
ominaisuus saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta huomioon ottaen puuttui (edellä 61 kohdassa mainittu olutpullon
muotoa koskenut asia, tuomion 43 kohta ja asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003,
Kok. 2003, s. II-411, 52 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000,
s. II-1925, 26 ja 27 kohta).
63     Kolmanneksi on syytä huomauttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä 38 kohdassa mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee
(tuomion 49 kohta) katsonut, että ”sen määrittämiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, toimivaltaisen
viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden,
että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten
tavaroista”.
64     Tältä osin on otettava huomioon muun muassa kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin
käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi
tekemiseen ja missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tai
palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi, kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot
sekä mielipidetutkimukset (ks. vastaavasti edellä 61 kohdassa mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 44 kohta;
ks. myös analogisesti edellä 38 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu
asia Philips, tuomion 60 kohta).
65     Neljänneksi tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin
tavaroihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän
tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti
edellä 24 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).
66     Lopuksi erottamiskyvyn on pitänyt syntyä käytön perusteella ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä (asia T-247/01, eCopy
v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 36 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-8/03, El Corte Inglés v.
SMHV (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, 71 ja 72 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
67     Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta käsiteltävänä olevassa asiassa tehnyt oikeudellisen virheen
jättäessään huomiotta kantajan perustelut, joiden mukaan haettu tavaramerkki olisi pitänyt rekisteröidä kyseisten tavaroiden
osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.
68     Riidanalainen päätös ei sisällä mitään toteamusta siitä yhteisön osasta, jossa rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttuu
erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Muiden kuin sanamerkkien tapauksessa
kuten tässä on kuitenkin paikallaan lähteä oletuksesta, että niiden erottamiskyvyn arviointi tähän säännökseen nähden on sama
koko yhteisön osalta, ellei konkreettisia vastasyitä ole.
69     Käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä koskevan näytön osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että esillä
olevassa tapauksessa se tulee esittää merkittävältä yhteisön osalta.
70     Kantajan tässä yhteydessä esittämä näyttö on täten tutkittava.
71     Ensinnäkin kun on kyse rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin kohdistuneita mainontaan ja myynninedistämiseen liittyviä
investointeja koskevista taulukoista, valituslautakunta on perustellusti katsonut, että näitä investointeja koskevat esitetyt
todisteet ovat riittämättömiä. Mainontaan ja myynninedistämiseen liittyviä investointeja koskevat luvut on näet toimitettu
kaikkien tavaroiden osalta yhdessä, eivätkä ne siten koske ainoastaan sytytinkivellisiä savukkeensytyttimiä, joiden muoto
on kyseessä olevan tavaramerkin kohde. Tältä osin kantaja myöntää, että se ei ole esittänyt erityisesti savukkeensytyttimiin
kohdistuneita investointejaan koskevia lukuja. On näin ollen mahdotonta luoda yhteys näissä taulukoissa olevien lukujen ja
rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välille.
72     Taulukon, joka sisältää lukuja, jotka kuvaavat savukkeensytyttimiä koskevia mainontaan ja myynninedistämiseen liittyviä vuotta
1998 myöhempinä vuosina tehtyjä investointeja, sekä New Yorkin modernin taiteen museon intendentin 15.4.2004 päivätyn kirjeen
osalta on ensinnäkin todettava, että kantaja on esittänyt nämä asiakirjat kannekirjelmänsä liitteenä. Valituslautakunnan velvollisuutena
on ottaa huomioon todiste, jolla voi olla merkitystä arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, ainoastaan
siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt sen SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä (edellä 66 kohdassa
mainittu asia ECOPY, tuomion 48 kohta). Asiakirjoilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä,
ei näin ollen voida kyseenalaistaa riidanalaisen ratkaisun laillisuutta.
73     BIC-savukkeensytyttimen vuosien 1972–2001 myyntimääriä koskeva taulukko ja BIC-savukkeensytyttimen markkinaosuutta osoittava
taulukko ovat niin ikään riittämättömiä, sillä ne koskevat BIC-savukkeensytyttimiä eikä niissä ole mitään merkintää, joka
koskisi nimenomaan esillä olevassa tapauksessa käsiteltävää rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä. Mistään lisätiedoista
ei ilmene, onko kyse savukkeensytyttimestä, joka vastaa muotoa, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu.
74     Pyörällisen BIC-savukkeensytyttimen vuosien 1997–2003 myyntimääriä koskevan taulukon osalta on katsottava, että siinä olevat
tiedot koskevat koko yhteisöä sen aikaisessa laajuudessan sekä Norjaa, Puolaa ja Sveitsiä. Kun otetaan huomioon, että tässä
taulukossa ilmoitetaan näissä valtioissa toteutetut myyntimäärät yleisesti eikä siinä eritellä näitä erilaisia kansallisia
markkinoita, sitä ei voida ottaa huomioon arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä.
75     Rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille jäsenvaltioissa myönnettyjen rekisteröintien osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa kantajan väittäneen valituslautakunnalle, että nämä rekisteröinnit on myönnetty ilman osoitusta käytön perusteella
syntyneestä erottamiskyvystä ja että tämä osoittaa merkin olevan itsessään erottamiskykyinen. Tästä seuraa, että valituslautakunta
ei voinut ottaa huomioon näitä rekisteröintejä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa.
76     Ranskalaisessa lehdistössä ilmestyneiden artikkelien sekä ranskalaisen SCALA-kustantamon kustantamasta kirjasta ”Le Design”
otetun katkelman, joissa BIC-sytytin kuvataan design- tai muotituotteeksi, osalta on korostettava, että ne koskevat ainoastaan
ranskalaisen yleisön käsitystä savukkeensytyttimen osalta eivätkä ne siis osoita, että muodolle, josta rekisteröitäväksi haettu
tavaramerkki muodostuu, olisi syntynyt erottamiskyky käytön perusteella merkittävässä osassa yhteisöä.
77     Kantajan esittämän mainosmateriaalin perusteella ei voida tehdä mitään konkreettista päätelmää edellä 64 kohdassa mainittujen
tekijöiden osalta. Materiaali ei myöskään ole todiste tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin sitä on haettu rekisteröitäväksi,
kun otetaan huomioon, että kaikissa esitetyissä kuvissa rekisteröitäväksi haetun muodon ohessa on sanaosa ja kuvio-osa. Niinpä
tämä materiaali ei voi toimia todisteena siitä, että kohdeyleisö käsittää haetun merkin sellaisenaan, perusmuodossaan ja riippumatta
BIC:n logosta, osoittavan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää (ks. vastaavasti edellä 61 kohdassa
mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 51 kohta).
78     Kantajan esittämien jälleenmyyjien selvitysten osalta on huomautettava, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensin
tutkittava sen sisältämän tiedon todennäköisyys ja todenperäisyys. Tältä osin on otettava huomioon erityisesti asiakirjan
alkuperä, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta
(asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, 42 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
79     Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ensinnäkin, että tiettyjä selvityksiä ovat antaneet jälleenmyyjät,
kuten BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd ja BIC Violex SA, jotka kantajan vuoden 2002 vuosikertomuksen mukaan
ovat sen tytäryhtiöitä ja joiden osakkeista kantaja omistaa vähintään 99 % (poikkeuksia ovat BIC Violex, jonka osakkeista
kantaja omistaa 50,5 % ja BIC Ballograf AB, jonka osakkeista kantaja omistaa 16 %). Kantaja ei ole istunnossa edes kiistänyt
tätä toteamusta. Kun otetaan huomioon kantajan ja sen tytäryhtiöiden välisen yhteyden merkitys, on todettava, että nämä selvitykset
eivät näin ollen voi yksinään olla riittävä todiste siitä, että rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille olisi syntynyt erottamiskyky
käytön perusteella. Ne ovat ainoastaan viitteellisiä seikkoja, joita on tuettava muilla vakuuttavilla todisteilla. Toiseksi
kaikki selvitykset, mukaan lukien muiden kuin kantajan tytäryhtiöiden tai yhtiöiden, joiden osakkeita kantaja omistaa, jälleenmyyjien
selvitykset, vaikuttavat kantajan järjestämiltä, sillä ne ovat kaikki sisällöltään samanlaisia. On nimittäin ilmeistä, että
kaikki selvitykset ovat ennalta suunniteltuja tekstejä, jotka on sanatarkasti käännetty usealle kielelle ja joskus jopa vain
valokopioitu, ja niissä on tyhjiä kohtia, jotka jälleenmyyjät ovat jälkeenpäin täyttäneet. Kolmanneksi näissä selvityksissä
ei myöskään mitenkään viitata kyseisen alueen myyntimääriä koskeviin tietoihin, ja ne sisältävät kyseessä olevien savukkeensytyttimien
myyntimäärien osalta vain pelkkiä kiittäviä ilmaisuja.
80     On myös todettava, että edellä mainitut selvitykset vahvistaisivat korkeintaan kyseisten tavaroiden jälleenmyynnin niissä
maissa, joissa nämä jälleenmyyjät toimivat, ja voisivat näin ollen osoittaa ainoastaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen
tavaroiden jälleenmyynnin maantieteellisen laajuuden, mikä on vain yksi seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa
sitä, onko rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille, joka muodostuu ainoastaan savukkeensytyttimen muodosta, syntynyt erottamiskyky
käytön perusteella.
81     Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että kantajan esittämillä jälleenmyyjien selvityksillä ei ole riittävää todistusvoimaa.
82     Lopuksi on todettava kahden mielipidetutkimuksen osalta, jotka kantaja on toteuttanut tavaramerkin rekisteröintihakemuksen
jättämisen jälkeen mutta hallinnollisen menettelyn aikana eli heinäkuussa ja joulukuussa 2002, että yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, joka on esitetty rekisteröintihakemuksen jättöpäivän jälkeen,
voidaan ottaa huomioon vain, mikäli se mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin se oli
tänä samana ajankohtana (ks. vastaavasti asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004, Kok. 2004, s. I-1159, 31 kohta
ja asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta).
83     Esillä olevassa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että mielipidetutkimuksilla ei voida osoittaa kohderyhmän
voineen tunnistaa tavaramerkin muodostavan muodon perusteella kyseistä tavaraa BIC:n eikä muun yrityksen tavaraksi.
84     Mielipidetutkimuksesta, joka tehtiin tupakoitsijoille marraskuussa 2002 Ranskassa, Italiassa, Irlannissa, Kreikassa, Ruotsissa
ja Portugalissa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että tutkimukseen osallistuneille esitettiin piirroksia ja
valokuvia, jotka esittivät pelkästään BIC-savukkeensytyttimiä ilman sanallisia ja kuviollisia elementtejä, ja että heiltä
kysyttiin, mihin tavaramerkkiin he helpoiten yhdistäisivät heille esitetyn kuvan. Näin ollen ei voida katsoa tämän mielipidetutkimuksen
osoittavan, että merkittävä osa ranskalaisista, italialaisista, irlantilaisista, kreikkalaisista, ruotsalaisista ja portugalilaisista
kuluttajista tunnistaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin avulla kyseessä olevan tavaran BIC:n eikä muun yrityksen tavaraksi.
Asia olisi ollut toinen, jos mielipidetutkimuksen yhteydessä olisi näytetty erilaisia savukkeensytyttimien muotoja sen sijaan,
että näytettiin vain muoto, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin. Tällöin olisi voitu ottaa huomioon niiden
henkilöiden määrä, jotka oma-aloitteisesti ja ilman, että heihin on vaikutettu, olisivat yhdistäneet kyseistä muotoa esittävän
kuvan BIC-yritykseen.
85     On myös todettava, että tilanteessa, jossa tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät kyenneet vastaamaan edellä mainittuun
kysymykseen, heille esitettiin lista sanamerkeistä (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET ym.), jotta he voisivat valita vastauksen.
86     Jos on totta, kuten kantaja väittää, että BIC on luonut kertakäyttöisten sytytinkivellisten savukkeensytyttimien markkinat
vuonna 1973, ja että sillä on savukkeensytytinmarkkinoilla johtava kansainvälinen asema, oli aivan johdonmukaista ja ennustettavissa,
että ensimmäinen tutkimukseen osallistuneille henkilöille mieleen tullut merkki oli BIC esitetystä muodosta riippumatta. Näin
oli sitä suuremmalla syyllä, kun esitettyyn kysymykseen sisältyi lista sanamerkeistä, jotka saattoi yhdistää esitettyyn muotoon.
Tältä osin on katsottava, että kantaja on itse myöntänyt istunnossa, että viimeksi mainitussa tapauksessa esitettyyn kysymykseen
annettuun vastaukseen on todellakin voitu vaikuttaa.
87     Samat seikat koskevat Espanjassa vuonna 2002 toteutettua mielipidetutkimusta, joka tehtiin niin ikään tupakoitsijoiden keskuudessa.
Tässä mielipidetutkimuksessa tutkittaville henkilöille näytettiin samanaikaisesti kuva MiniBIC J5 -savukkeensytyttimestä,
joka on vain pienennetty versio muodosta, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, sekä luettelo erilaisista
sanamerkeistä (BIC, CLIPPER, BRIO tai TOKAÏ), jotta saataisiin selville, mihin merkkiin henkilöt yhdistävät heille näytetyn
kuvan. Tämän tutkimuksen ei siis voida katsoa osoittavan, että merkittävä osa espanjalaisista kuluttajista tunnistaa kyseisen
tavaran BIC-yhtiön tavaraksi ja erottaa tämän tavaran muiden yritysten tavaroista.
88     Lisäksi on todettava, että edellä mainittuun tutkimukseen osallistuneille espanjalaisille tupakoitsijoille näytetty savukkeensytyttimen
kuva esittää savukkeensytytintä edestä eikä viistosta, joten tutkittavat henkilöt eivät voineet tunnistaa säiliön soikeaa
muotoa, joka on kuitenkin kantajan mukaan yksi kolmesta ominaispiirteestä, joka erottaa BIC-savukkeensytyttimen muista markkinoilla
olevista savukkeensytyttimistä.
89     Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettei kantaja ole näyttänyt toteen, että
rekisteröitäväksi haettu merkki on saanut käytössä erottamiskyvyn merkittävässä osassa yhteisöä.
90     Tämän johdosta toinen kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
91     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Jaeger
Azizi
Cremona
Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä joulukuuta 2005.
E. Coulon

M. Jaeger
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: ranska.