CELEX: 62009TJ0331
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TOLPOSAN
Ouder internationaal woordmerk TONOPAN
Relatieve weigeringsgrond
Verwarringsgevaar
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 22 november 2004 heeft Sanochemia Pharmazeutika AG bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december
1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van
de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken TOLPOSAN.
De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni
1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals
herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Tolperison bevattende geneesmiddelen; tolperison bevattende diergeneeskundige
producten”.
Op 27 juni 2005 is de gemeenschapsmerkaanvraag in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 26/2005 gepubliceerd.
Op 6 juli 2005 heeft verzoekster, Novartis AG, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening
nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk TOLPOSAN voor de in punt 3 supra bedoelde waren.
De oppositie was gebaseerd op de internationale inschrijving van het woordmerk TONOPAN (nr. 227508), die was aangevraagd op
13 januari 1960, met werking onder meer in Oostenrijk en Spanje, voor waren van klasse 5 die zijn omschreven als volgt: „Farmaceutische
producten”.
Tot staving van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8,
lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.
Op verzoek van de aanvraagster van het gemeenschapsmerk van 20 maart 2006 heeft het BHIM verzoekster op 12 april 2006 verzocht
om overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009)
het bewijs te leveren dat in de vijf jaar voor de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere merk normaal was gebruikt
in de lidstaten waar dit merk wordt beschermd.
Op 5 juli 2006 heeft verzoekster binnen de gestelde termijn verschillende documenten overgelegd ten bewijze dat het merk waarop
de oppositie was gebaseerd, in Oostenrijk en Spanje normaal was gebruikt.
Op 27 september 2006 heeft de aanvraagster van het gemeenschapsmerk, rekening houdend met het feit dat het bewijs van het
normale gebruik van het oudere merk was geleverd voor een pijnstiller die wordt gebruikt bij de behandeling van hoofdpijn,
een beperking verricht van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren tot de als volgt omschreven waren van klasse 5:
„Tolperison bevattende geneesmiddelen met spierrelaxerende werking; tolperison bevattende diergeneeskundige producten met
spierrelaxerende werking”.
Bij brief van 28 oktober 2006 heeft verzoekster het BHIM erop gewezen dat het geneesmiddel waarop het oudere merk betrekking
heeft, moest worden beschouwd als een algemene pijnstiller.
Bij beslissing van 14 augustus 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Zij was van mening dat de conflicterende
merken niet overeenstemden en dat het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94 derhalve niet hoefde te worden onderzocht. Tevens heeft zij zich op het standpunt gesteld dat het niet nodig was
om de door verzoekster overgelegde documenten ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk in aanmerking te nemen,
aangezien dit niet zou leiden tot een andere conclusie.
Op 9 oktober 2007 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling krachtens de
artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009).
Bij beslissing van 18 juni 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep
verworpen. De kamer van beroep was van oordeel dat, aangezien de betrokken waren behoren tot klasse 5, het relevante publiek
bestond uit beroepsbeoefenaars (artsen, chemici en apothekers) en het grote publiek, dat blijk geeft van een hoger aandachtsniveau,
en dat het relevante grondgebied bestond uit Oostenrijk en Spanje. Volgens de kamer van beroep werd niet betwist dat het bewijs
van het normale gebruik van het oudere merk enkel was geleverd voor een deel van de waren waarvoor het merk was ingeschreven,
en dat derhalve overeenkomstig artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 het oudere merk voor het onderzoek van de oppositie
werd geacht alleen te zijn ingeschreven voor een specifiek farmaceutisch product, te weten een pijnstiller die met name geschikt
is voor de behandeling van hoofdpijn en migraine. Wat de vergelijking van de waren betreft, heeft de kamer van beroep zich
op het standpunt gesteld dat de betrokken waren in lichte mate soortgelijk waren. Met betrekking tot de vergelijking van de
tekens kwam de kamer van beroep op grond van een globale visuele en fonetische beoordeling van de conflicterende tekens tot
de conclusie dat er sprake was van een gemiddelde overeenstemming van de tekens, gelet op de gelijkheid van de begin- en einddelen
en de verschillen in de centrale delen ervan. Op begripsmatig vlak heeft de kamer van beroep gesteld dat de conflicterende
tekens niets betekenden voor de gemiddelde Spaanse of Oostenrijkse consument. Rekening houdend met de lichte soortgelijkheid
van de betrokken waren, de gemiddelde overeenstemming van de conflicterende tekens en het hogere aandachtsniveau van het relevante
publiek, was de kamer van beroep derhalve van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b,
van verordening nr. 207/2009 bestond.

Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
–        de bestreden beslissing te vernietigen;
–        het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
–        het beroep te verwerpen;
–        verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte
Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving
van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft
op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied
waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder dient volgens
artikel 8, lid 2, sub a‑iii, van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken te worden verstaan: merken die zijn ingeschreven
ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat.
Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten
van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het
verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens
en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge
samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben
[arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr.
blz. II‑2821, punten 30‑33, en 16 december 2008, Focus Magazin Verlag/BHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 24 en 25].
In casu staat vast dat het oudere merk TONOPAN is ingeschreven ingevolge een internationale overeenkomst met werking in Oostenrijk
en Spanje, die dus het relevante grondgebied voor de analyse van het verwarringsgevaar vormen.
Met betrekking tot het relevante publiek blijkt uit de rechtspraak dat wanneer de betrokken waren geneesmiddelen zijn, het
relevante publiek bestaat uit enerzijds de medische beroepsbeoefenaars en anderzijds de patiënten als eindverbruikers van
deze waren [zie arrest Gerecht van 21 oktober 2008, Aventis Pharma/BHIM – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In casu wordt niet betwist dat het relevante publiek bestaat
uit beroepsbeoefenaars, te weten artsen en apothekers, en eindverbruikers, te weten de patiënten.
Verzoekster komt daarentegen op tegen de beoordeling van de kamer van beroep wat het aandachtsniveau van het relevante publiek,
de vergelijking van de waren, de vergelijking van de tekens en het bestaan van verwarringsgevaar in casu betreft.

Aandachtsniveau van het relevante publiek
Met betrekking tot het aandachtsniveau van het relevante publiek blijkt uit de rechtspraak dat in het kader van de globale
beoordeling van het verwarringsgevaar de gemiddelde consument van de betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd en
redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde
consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari
2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr. blz. II‑449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu was de kamer van beroep van mening dat de eindverbruiker blijk gaf van een hoger aandachtsniveau, daar de betrokken
waren geen gangbare consumptiegoederen zijn, maar zijn gezondheid betreffen.
Verzoekster stelt dat de door het oudere merk aangeduide waren goedkope en receptvrije pijnstillende geneesmiddelen zijn die
door de consument als een gangbaar consumptiegoed worden beschouwd en met betrekking tot welke de consument niet aandachtiger
is bij de aankoop ervan dan bij de aankoop van andere consumptiegoederen. Tevens betwist zij de vaststelling van de kamer
van beroep dat het grote publiek normaalgezien bij het kiezen van geneesmiddelen advies vraagt aan apothekers en artsen. Bij
de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van eindverbruikers die bij hun aankopen niet door beroepsbeoefenaars
worden bijgestaan. De door het oudere merk aangeduide geneesmiddelen worden immers receptvrij en op internet verkocht, waardoor
de controle door beroepsbeoefenaars wegvalt.
Uit de rechtspraak blijkt enerzijds dat de medische beroepsbeoefenaars blijk geven van een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven
van geneesmiddelen. Anderzijds blijkt daaruit met betrekking tot de eindverbruikers dat, wanneer farmaceutische producten
receptvrij worden verkocht, dient te worden ondersteld dat deze waren de consument, die wordt geacht redelijk goed geïnformeerd,
omzichtig en oplettend te zijn, interesseren daar deze waren zijn gezondheidstoestand beïnvloeden, en dat deze consument minder
gemakkelijk de verschillende varianten van deze waren zal verwarren. Zelfs indien een medisch recept verplicht is, kan de
consument voorts blijk geven van een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven van de betrokken waren, daar het gaat om farmaceutische
producten [arrest PRAZOL, punt 21 supra, punt 29, en arrest Gerecht van 8 juli 2009, Procter & Gamble/BHIM – Laboratorios
Alcala Farma (oli), T‑240/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 50]. Aldus zal de normaal geïnformeerde, redelijk
omzichtige en oplettende consument aandachtiger zijn met betrekking tot geneesmiddelen, of deze nu receptvrij worden verkocht
of niet [arrest Gerecht van 15 december 2009, Trubion Pharmaceuticals/BHIM – Merck (TRUBION), T‑412/08, niet gepubliceerd
in de Jurisprudentie, punt 28].
Derhalve dient te worden geoordeeld dat in casu het relevante publiek in elk geval blijk kan geven van een hoger aandachtsniveau
dan het gemiddelde.
Anders dan verzoekster stelt, is het feit dat de eindverbruiker een receptvrij geneesmiddel eventueel op internet kan kopen
zonder advies van een apotheker of arts, niet van dien aard dat zijn aandachtsniveau bij de aankoop van een dergelijk product
afneemt.
Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit de Oostenrijkse en Spaanse
medische beroepsbeoefenaars en eindverbruikers, die blijk geven van een hoger aandachtsniveau.

Vergelijking van de waren
Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten rekening worden gehouden
met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming
en het gebruik ervan, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Ook kan rekening worden gehouden met andere
factoren, zoals bijvoorbeeld de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM
– Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Jurispr. blz. II‑2579, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu dient om te beginnen te worden opgemerkt dat het oudere merk werd ingeschreven voor „farmaceutische producten” van
klasse 5. Partijen betwisten niet dat verzoekster het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk enkel heeft geleverd
voor een subcategorie van deze waren, te weten een „pijnstiller die met name geschikt is voor de behandeling van hoofdpijn
en migraine”, en dat overeenkomstig artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het oudere merk voor het onderzoek van
de oppositie wordt geacht alleen voor deze waren te zijn ingeschreven.
Aldus heeft de kamer van beroep voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren terecht rekening gehouden met enerzijds
„pijnstillers die de pijn verzachten, in het bijzonder bij de behandeling van hoofdpijn en migraine” van klasse 5 waarop het
oudere merk betrekking heeft, en anderzijds „tolperison bevattende geneesmiddelen met spierrelaxerende werking [en] tolperison
bevattende diergeneeskundige producten met spierrelaxerende werking” van klasse 5 waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Volgens de kamer van beroep waren de betrokken waren weliswaar soortgelijk doordat zij behoorden tot klasse 5, maar was er
hooguit sprake van een lichte soortgelijkheid, daar de door het oudere merk aangeduide waren behoorden tot de subcategorie
van pijnstillers, terwijl de waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd, behoorden tot de subcategorie van de spierrelaxantia.
Volgens verzoekster is de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren zeer hoog. Zij verwijt de kamer van beroep geen
rekening te hebben gehouden met het feit dat de waren waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, spierrelaxantia zijn die
ook een pijnverlichtende werking hebben en dus een sterke gelijkenis vertonen met de pijnstillers waarop het oudere merk betrekking
heeft. Het gaat om geneesmiddelen waarvan de bestemming overlappingen vertoont, daar ook spierrelaxantia – zoals pijnstillers
– de pijn verlichten die door een spiercontractuur wordt veroorzaakt. Zij worden voorts gebruikt als elkaar aanvullende geneesmiddelen,
zij worden geproduceerd door farmaceutische bedrijven en via hetzelfde distributiekanaal in de handel gebracht, en zij richten
zich tot dezelfde eindverbruiker. Aldus komen alle relevante factoren overeen, met uitzondering van de bestemming van de waren,
te weten de therapeutische indicatie ervan. Verzoekster is van mening dat het feit dat de betrokken waren elkaar aanvullen,
daar pijnstillers kunnen worden voorgeschreven bij pijnlijke spiercontracturen, een van de factoren is op grond waarvan dient
te worden geconcludeerd dat de betrokken waren uitermate soortgelijk zijn.
Vastgesteld dient te worden dat geneesmiddelen dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming
(behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens) hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten (medische beroepsbeoefenaars
en patiënten) en langs dezelfde distributiekanalen worden afgezet (over het algemeen apotheken). Deze vaststelling vloeit
voort uit het feit dat de betrokken waren tot dezelfde algemene warencategorie behoren, te weten die van de geneesmiddelen.
Het betreft evenwel een zeer ruime categorie waartoe waren behoren die verschillend kunnen zijn. Aldus dient te worden geoordeeld
dat op grond van het feit dat geneesmiddelen tot dezelfde algemene warencategorie behoren, alleen een zwakke mate van soortgelijkheid
van alle geneesmiddelen kan worden vastgesteld.
Daar op grond van de in punt 35 supra in aanmerking genomen factoren geen onderscheid tussen de verschillende subcategorieën
van geneesmiddelen kan worden gemaakt, dienen voor een juiste beoordeling van de soortgelijkheid van geneesmiddelen andere
factoren in aanmerking te worden genomen. Deze factoren zijn in het bijzonder het concurrerend dan wel complementair karakter
van geneesmiddelen en de doelstelling en bijzondere bestemming ervan (behandeling van specifieke gezondheidsproblemen). Bij
de inaanmerkingneming van deze factoren is de therapeutische indicatie van een geneesmiddel van doorslaggevend belang.
Dit bijzondere kenmerk van geneesmiddelen werd reeds in aanmerking genomen in de rechtspraak, volgens welke de doelstelling
van de betrokken waar of dienst een essentiële rol speelt bij het maken van een keuze, aangezien de consument in de eerste
plaats een waar of een dienst zoekt die aan zijn specifieke behoeften kan voldoen. Daar de consument het criterium van doelstelling
of bestemming hanteert vóór enige aankoop, is het een doorslaggevend criterium bij de afbakening van een subcategorie van
waren of diensten. De doelstelling en bestemming van een therapeutisch middel blijken uit de therapeutische indicatie ervan
(arrest RESPICUR, punt 23 supra, punten 29 en 30).
In casu staat vast dat de betrokken waren zich van elkaar onderscheiden door de belangrijkste therapeutische indicatie ervan.
De door het oudere merk aangeduide waren zijn immers pijnstillers die beogen pijn te verzachten, in het bijzonder hoofdpijn,
terwijl de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, beogen spierpijn te behandelen door relaxatie van de spieren. De
kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld dat de betrokken waren tot verschillende subcategorieën van geneesmiddelen
behoorden. Aldus dient te worden geoordeeld dat de betrokken waren niet concurrerend (onderling verwisselbaar) zijn.
Verzoekster heeft terecht opgemerkt dat de spierrelaxantia waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, ook een pijnverlichtende
werking kunnen hebben. Dit wijzigt evenwel niet de vaststelling dat de doelstelling van deze geneesmiddelen, zoals beschreven
door de therapeutische indicatie ervan, het ontspannen van de spieren is, en dus verschilt van de doelstelling van de door
het oudere merk aangeduide pijnstillers.
Zo is het voor de beoordeling van de soortgelijkheid van geneesmiddelen eveneens van minder belang dat eenzelfde patiënt verschillende
aandoeningen kan hebben en gelijktijdig meerdere geneesmiddelen kan nemen. Dit geldt in het bijzonder in het onderhavige geval,
aangezien pijnstillers samen met andere geneesmiddelen kunnen worden ingenomen.
Dat de betrokken waren tegelijkertijd door dezelfde consument kunnen worden gebruikt, volstaat derhalve niet om deze complementair
in de zin van de rechtspraak te achten. Waren of diensten zijn immers complementair wanneer zij dermate onderling verbonden
zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid
voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming [zie
arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Jurispr. blz. II‑43, punt 57
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Gelet op de in punt 35 supra vastgestelde punten waarop de betrokken waren soortgelijk zijn en het verschil in verband met
de therapeutische indicaties ervan, heeft de kamer van beroep bijgevolg geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door
te concluderen dat de betrokken waren hooguit in lichte mate soortgelijk zijn.

Vergelijking van de tekens
Volgens de rechtspraak stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een
deel gelijk zijn wat een of meer relevant aspecten betreft, te weten het visuele, fonetische en begripsmatige aspect [arresten
Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 30, en
10 december 2008, MIP Metro/BHIM – Metronia (METRONIA), T‑290/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41].
Verder dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming
van de conflicterende merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het
bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De wijze waarop de gemiddelde
consument van de betrokken waren of diensten het merk percipieert, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van
dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende
details ervan [arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529, punt 35, en arrest Gerecht van
4 maart 2009, Professional Tennis Registry/BHIM – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07,
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28].
In casu heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat er met betrekking tot de twee woordtekens TOLPOSAN en
TONOPAN sprake was van een gemiddelde overeenstemming op visueel en fonetisch vlak, gelet op de gelijkheid van de begin- en
einddelen en de verschillen in de centrale delen ervan, en dat op begripsmatig vlak geen enkele vergelijking tussen de conflicterende
tekens mogelijk was.
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat op begripsmatig vlak verzoekster niet opkomt tegen de opvatting van de kamer van beroep
dat de conflicterende merken niets betekenen voor de Oostenrijkse en Spaanse gemiddelde consument.
Verzoekster spitst haar betoog toe op de door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de conflicterende tekens op visueel
en fonetisch vlak.
Zij voert aan dat de conflicterende merken zeer sterk overeenstemmen op visueel en fonetisch vlak, daar de gemeenschappelijke
punten van deze merken duidelijk de overhand hebben over de verschillen. Op visueel vlak bevatten de conflicterende merken
zes dezelfde letters, waarvan vijf in dezelfde volgorde („t”, „o”, „o”, „a” en „n”), en de letter „p” staat na de klinker
„o” in het oudere merk en voor de klinker „o” in het aangevraagde merk. Op fonetisch vlak verwijt verzoekster de kamer van
beroep dat zij geen rekening heeft gehouden met de overeenstemmingen in de centrale delen van deze merken, te weten de klanken
„op” en „po”, de identieke opeenvolging van de klinkers („o”, „o” en „a”) en de gelijkheid van de letters „p” en „o”. Volgens
verzoekster heeft de kamer van beroep de conflicterende merken ontleed in identieke elementen en verschillende elementen en
geen rekening gehouden met de erdoor opgeroepen totaalindruk.
Wat om te beginnen de visuele overeenstemming betreft, dient erop te worden gewezen dat het merk TOLPOSAN en het merk TONOPAN
worden gevormd door één woord met drie lettergrepen, die bijna hetzelfde aantal letters bevatten, respectievelijk acht en
zeven, en waarvan de klinkers in dezelfde volgorde staan („o”, „o” en „a”). De conflicterende merken hebben dezelfde twee
beginletters „t” en „o” en dezelfde twee eindletters „a” en „n”. Evenwel moet ook worden vastgesteld dat deze merken visuele
verschillen vertonen door enerzijds de aanwezigheid van de letters „l” en „s” in het centrale deel van het aangevraagde merk
en anderzijds het feit dat de letters „p” en „o” in omgekeerde volgorde staan in de centrale delen van de conflicterende merken.
Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de begindelen – „to”
– en de einddelen – „an” – van de conflicterende tekens dezelfde waren, en de centrale delen – „lpos” en „nop” – verschillend
waren.
Wat vervolgens de fonetische overeenstemming betreft, dient te worden opgemerkt dat de conflicterende merken dezelfde beginklank
„to” en dezelfde eindklank „an” hebben. De centrale delen ervan, „lpos” en „nop”, bevatten de klinker „o” maar worden anders
uitgesproken. Op dit punt heeft de inversie van de letters „o” en „p” in het centrale deel van de conflicterende merken als
gevolg dat de merken anders worden uitgesproken. Dit verschil in uitspraak wordt nog versterkt door de aanwezigheid van de
letter „l”, vóór de letter „p”, en de letter „s” in het aangevraagde merk.
De kamer van beroep heeft derhalve geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat op fonetisch vlak de
conflicterende tekens anders worden uitgesproken wegens een verschillende lettervolgorde en de aanwezigheid van andere letters
in de centrale delen ervan.
Hieruit volgt dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat er op visueel en fonetisch vlak sprake is van
een gemiddelde mate van overeenstemming van de conflicterende tekens.
Wat ten slotte verzoeksters verwijt betreft dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de door de conflicterende
merken opgeroepen totaalindruk, volstaat het erop te wijzen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft vastgesteld
dat zij op grond van een globale beoordeling van de conflicterende tekens op visueel en fonetisch vlak tot de conclusie was
gekomen dat er sprake was van een gemiddelde mate van overeenstemming van deze tekens. Bovendien heeft zij erop gewezen dat
deze conclusie niet op losse schroeven wordt gezet door in aanmerking te nemen dat de identieke begindelen ervan, te weten
„to”, meer de aandacht van het relevante publiek zullen trekken. Zij heeft daaraan toegevoegd dat een dergelijke benadering,
die erin bestaat dat enkel aandacht wordt besteed aan het begindeel van het teken, erop zou neerkomen dat de beoordeling van
de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk buiten beschouwing wordt gelaten.
Dat de kamer van beroep heeft geconcludeerd tot een gemiddelde globale overeenstemming van de conflicterende merken toont
aan dat zij, anders dan verzoekster beweert, wel degelijk een volledige beoordeling van deze merken heeft verricht, waarbij
zowel met de identieke als met de verschillende elementen ervan rekening werd gehouden. Zoals het BHIM heeft opgemerkt, staat
de beoordeling van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk niet eraan in de weg dat wordt overgegaan tot
een vergelijking van de verschillende elementen en lettergrepen ervan, zoals deze worden gezien door de consument.
Gelet op de gemiddelde mate van overeenstemming van de conflicterende tekens op visueel en fonetisch vlak en het ontbreken
van enige betekenis ervan op begripsmatig vlak, heeft de kamer van beroep derhalve op goede gronden geoordeeld dat de conflicterende
tekens globaal gezien in gemiddelde mate overeenstemden.

Verwarringsgevaar
De kamer van beroep was van oordeel dat, gelet op de lichte soortgelijkheid van de waren en de gemiddelde overeenstemming
van de tekens, op grond van een globaal onderzoek elk verwarringsgevaar in de Duitstalige en Spaanstalige gebieden kon worden
uitgesloten. Zij heeft gepreciseerd dat hierbij rekening werd gehouden met het feit dat het relevante publiek aandachtiger
was met betrekking tot de litigieuze waren, die zijn gezondheid betreffen, en beter oplette wanneer het een keuze moest maken.
Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, volgt uit het voorgaande dat, gelet op de louter lichte soortgelijkheid
van de betrokken waren, de gemiddelde overeenstemming van de conflicterende merken en het aandachtsniveau van het relevante
publiek dat hoger is dan het gemiddelde, de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te concluderen
tot het ontbreken van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
Deze conclusie kan niet op losse schroeven worden gezet, ook al blijkt – zoals verzoekster stelt – uit de rechtspraak dat
de eindverbruiker slechts zelden de mogelijkheid heeft om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken,
en moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven [arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97,
Jurispr. blz. I‑3819, punt 26, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01,
Jurispr. blz. II‑4359, punt 28]. Zoals hierboven werd vastgesteld, geeft het relevante publiek in casu immers blijk van een
hoger aandachtsniveau bij de aankoop van de betrokken waren.
Aan deze conclusie wordt evenmin afgedaan door verzoeksters argument dat de overeenstemming van de conflicterende tekens op
fonetisch vlak van groter belang is, daar de eindverbruiker zijn aankoopwens mondeling te kennen geeft aan de apotheker en
deze laatste de geneesmiddelen telefonisch bij groothandelaars bestelt.
Het is juist dat volgens de rechtspraak de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij
de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht hebben. Onderzocht moet worden onder welke
objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt [arresten Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM –
Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Jurispr. blz. II‑2251, punt 57, en 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
NLACTIVE en NLCollection), T‑117/03–T‑119/03 en T‑171/03, Jurispr. blz. II‑3471, punt 49]. Het gewicht dat moet worden toegekend
aan de punten van overeenstemming of van verschil van de conflicterende tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken
van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de erdoor aangeduide waren of diensten. Indien de door de betrokken merken
aangeduide waren normalerwijs worden verkocht in zelfbedieningswinkels waar de consument het product zelf uit de schappen
neemt en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk, zal een visuele
overeenstemming tussen de tekens in de regel een groter gewicht hebben. Indien het bedoelde product daarentegen vooral mondeling
wordt verkocht, moet normalerwijs meer belang worden gehecht aan een fonetische overeenstemming tussen de tekens (arrest NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds aangehaald, punt 49).
In casu is evenwel de mate van fonetische overeenstemming van de conflicterende merken niet zeer hoog en van hetzelfde niveau
als de mate van visuele overeenstemming. Dat meer gewicht moet worden toegekend aan de fonetische overeenstemming dan aan
de visuele overeenstemming, doordat de betrokken waren gewoonlijk mondeling worden verkocht, rechtvaardigt derhalve niet de
conclusie dat verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bestaat.
Uit het voorgaande volgt dat het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009,
moet worden afgewezen.

Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij
in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig
de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Het beroep wordt verworpen.
2)
Novartis AG wordt verwezen in de kosten.
Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 december 2010.
ondertekeningen
*
Procestaal: Duits.