CELEX: 62004TJ0423
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento denominativo "B.K.R."
Marchio nazionale denominativo anteriore BK RODS
Rischio di confusione
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Antefatti della controversia
1       Il 16 ottobre 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
3       I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 39 ai sensi dell’Accordo
di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
–       classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d’animali; bauli e valigie;
ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
–       classe 25: «Abiti confezionati per donna, per uomo e per bambino; cinture, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche)
e cappelleria»;
–       classe 39: «Trasporto, imballaggio e deposito di abiti confezionati per donna, per uomo e per bambino, cinture, scarpe (ad
eccezione delle scarpe ortopediche) e cappelleria».
4       Il 31 agosto 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 66/98.
5       Il 30 novembre 1998 la Jack Schwartz Shoes, Inc. (divenuta Marine Stock Ltd; in prosieguo: l’«interveniente») ha proposto
opposizione nei confronti della registrazione come marchio del segno richiesto.
6       L’opposizione era diretta contro la registrazione del segno richiesto per tutti i prodotti e i servizi considerati dalla domanda
di registrazione e si basava su marchi anteriori vertenti su taluni prodotti rientranti nella classe 25, tra cui il marchio
denominativo austriaco BK RODS.
7       A sostegno della sua opposizione, l’interveniente ha invocato gli impedimenti relativi opposti alla registrazione di cui all’art. 8,
n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, come modificato, e all’art. 8, nn. 4 e 5, del detto regolamento.
8       Con decisione 27 marzo 2002, la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione per quanto riguarda i prodotti
rientranti nella classe 25 considerando che esisteva un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio austriaco
BK RODS, dato che dal confronto globale dei segni controversi risultava che essi erano simili sul piano visivo e su quello
fonetico. Essa ha respinto l’opposizione per quanto riguarda i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39.
9       Il 24 maggio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro tale decisione.
10     Con decisione 30 giugno 2004 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso
e ha condannato la ricorrente alle spese. Essa ha considerato che, tenuto conto dell’identità e della somiglianza dei prodotti
rientranti nella classe 25 ai quali si riferivano la domanda di registrazione e il marchio anteriore dell’interveniente nonché
dell’esistenza di un certo grado di somiglianza visiva e fonetica dei segni controversi, esisteva un rischio di confusione
tra tali marchi per il pubblico austriaco ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda
la circostanza, asserita dalla ricorrente, secondo cui la divisione di opposizione aveva confrontato il segno richiesto solo
con il marchio austriaco BK RODS, la commissione di ricorso ha rilevato che, dato che esisteva un rischio di confusione tra
questi due marchi, la detta divisione non era tenuta ad esaminare gli altri marchi dell’interveniente.

Conclusioni delle parti
11     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–       riformare la decisione impugnata per quanto riguarda la somiglianza dei segni e dei prodotti controversi decidendo che occorre
respingere l’opposizione e accogliere la domanda di registrazione del marchio riguardante tutti i prodotti per i quali essa
è richiesta;
–       in subordine, annullare la decisione impugnata affinché la decisione di opposizione proceda ad un confronto corretto dei segni
controversi prendendo in considerazione le differenze visive e fonetiche tra gli elementi denominativi del marchio richiesto
e il marchio anteriore nonché l’assenza di rischio di associazione per i consumatori.
12     L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.
13     L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       confermare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione del marchio della ricorrente per i prodotti rientranti
nella classe 25;
–       respingere la domanda di registrazione del marchio della ricorrente per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18
e 39.

In diritto

Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente nella parte in cui è diretto a veder accogliere la sua domanda
di registrazione
14     L’UAMI eccepisce l’irricevibilità della domanda della ricorrente diretta ad ottenere dal Tribunale l’accoglimento della sua
domanda di registrazione.
15     Nel primo capo della sua domanda, la ricorrente chiede al Tribunale, in particolare, di ingiungere all’UAMI di accogliere
la sua domanda di registrazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere
i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Pertanto non spetta al Tribunale rivolgere
ingiunzioni all’UAMI. Incombe a quest’ultimo trarre le conseguenze del dispositivo e della motivazione della presente sentenza
[sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 53; 31
gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002,
causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut
für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), Racc. pag. II‑4301, punto 19].
16     Ne consegue che il primo capo della domanda del ricorrente, nella parte in cui è diretto ad ottenere dal Tribunale che ingiunga
all’UAMI di procedere alla registrazione del segno richiesto, è irricevibile.
Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda dell’interveniente
17     Nell’ambito delle sue conclusioni, ai sensi dell’art. 134, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente
chiede al Tribunale di respingere la domanda di registrazione della ricorrente per i prodotti ed i servizi rientranti nelle
classi 18 e 39. A suo parere, esiste, in sostanza, un rischio di confusione tra i segni in conflitto per quanto riguarda sia
i prodotti rientranti nella classe 25 sia i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39, alla luce dello stretto
legame di complementarità esistente tra i prodotti rientranti nella classe 25 e i servizi rientranti nella classe 39 nonché
della somiglianza dei prodotti rientranti nelle classi 25 e 18.
18     All’udienza, la ricorrente e l’UAMI hanno eccepito l’irricevibilità di tale capo della domanda in quanto alla commissione
di ricorso non era stata proposta la questione delle fondatezza della valutazione della divisione di opposizione relativa
alla domanda di registrazione della ricorrente concernente i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39.
19     Ai sensi dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti depositate dinanzi al Tribunale non possono
modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
20     Orbene, nella fattispecie, la divisione di opposizione, nella sua decisione 27 marzo 2002, ha respinto l’opposizione dell’interveniente
relativa ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 18 e 39 e l’interveniente non ha assolutamente contestato tale valutazione
della divisione di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso.
21     Pertanto, poiché l’interveniente modifica l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso con il terzo capo
della sua domanda, quest’ultimo dev’essere dichiarato irricevibile [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 31 gennaio
2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 13].
22     Ne consegue che il terzo capo della domanda dell’interveniente dev’essere dichiarato irricevibile.

Sul merito
Argomenti delle parti
23     A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere un motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
24     La ricorrente fa riferimento ai principi formulati dalla Corte e dal Tribunale in ordine alla valutazione del rischio di confusione
[sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 22, e sentenza del Tribunale 23 ottobre
2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 26].
25     Per quanto riguarda il consumatore medio il cui livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti
o di servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819,
punto 26), la ricorrente fa valere che, nel caso di specie, poiché il marchio anteriore era austriaco, il territorio pertinente
ai fini dell’analisi del rischio di confusione è l’Austria, i cui cittadini e, più in particolare, la sua popolazione giovane
sono familiarizzati con la lingua inglese. I giovani sarebbero del resto molto sensibili ai segni che identificano gli abiti
o le scarpe.
26     Essa ricorda che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva,
fonetica o logica dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare,
degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (citate sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto
25). Nella fattispecie, la parte denominativa del segno richiesto non si limiterebbe all’elemento «B.K.R.», poiché i termini
«boots & shoes» e «made in Spain» apparirebbero chiaramente nelle parti superiore e inferiore di tale segno. Inoltre, l’insieme
di questi elementi denominativi sarebbe collocato nell’ambito di una figura romboidale che li racchiuderebbe e li individuerebbe.
Tale figura rappresenterebbe due losanghe, inserite l’una nell’altra, con un fondo nero che attira immediatamente l’attenzione
e mette visivamente in risalto il segno richiesto.
27     Invece, il marchio dell’interveniente presenterebbe due elementi distinti, e cioè le lettere «bk» e il termine «rods», il
cui significato in inglese, cioè «barra» o «bastone», sarebbe comprensibile per i consumatori austriaci. Visivamente, le lettere
«bk» formerebbero un’unità che specifica o completa il termine «rods», il quale è assente dal segno di cui viene chiesta la
registrazione.
28     Pertanto, l’impressione visiva prodotta dal marchio verbale anteriore sarebbe completamente diversa da quella prodotta dal
segno richiesto. Tali differenze sarebbero facilmente percettibili da parte dei consumatori e la pronuncia di questi due segni
sarebbe del resto diversa.
29     La ricorrente sottolinea che, al fine di determinare se esista un rischio di confusione o di associazione tra due marchi,
occorre situarsi nel contesto in cui i consumatori li incontrano ed analizzare l’informazione che essi realmente percepiranno
immediatamente e successivamente. L’immagine conservata nella memoria sarebbe imperfetta e sarebbe possibile che gli elementi
costitutivi di un segno non siano tutti memorizzati. Nella fattispecie, l’aspetto figurativo del segno richiesto sarebbe sicuramente
prevalente nell’insieme da esso formato. Anche supponendo che tale marchio sia apposto su un abito o su una scarpa, l’attenzione
del consumatore sarebbe attirata, innanzi tutto, dalle losanghe, poi dalle lettere scritte all’interno di queste ultime. Invece,
per quanto riguarda il marchio anteriore, l’elemento denominativo principale sarebbe «rods», il quale sarebbe più vistoso
e originale di due semplici lettere dell’alfabeto.
30     La presenza di tre lettere comuni ai segni in conflitto non sarebbe sufficiente perché il consumatore le associ. Infatti,
il termine «rods», associato alle lettere «b» e «k», non figurerebbe sul marchio richiesto e i due segni controversi non presenterebbero
lo stesso grafismo. Essi sarebbero pertanto visivamente diversi. La ricorrente aggiunge che, quando il carattere distintivo
proviene dalla rappresentazione grafica del marchio, quelli che non presentano elementi aggiuntivi sono meno distintivi e
beneficiano di una protezione ridotta. In questo contesto, le differenze tra i segni che costituiscono questi marchi assumerebbero
una maggiore importanza.
31     La ricorrente rileva, in ordine alle condizioni di commercializzazione dei prodotti controversi, che, poiché la percezione
visiva dei segni in conflitto avviene normalmente prima dell’atto dell’acquisto, l’aspetto visivo rivestirebbe, nella fattispecie,
maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione. Di conseguenza, sul territorio pertinente, poiché
i segni controversi sono visivamente e foneticamente distinti, non esisterebbe alcun rischio di confusione tra loro, anche
per i prodotti rientranti nella classe 25.
32     L’UAMI e l’interveniente ricordano i principi formulati dalla Corte e dal Tribunale in ordine al rischio di confusione (sentenze
della Corte SABEL, cit., punti 22 e 23; 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punti 16, 17 e 29, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, cit., punti 17-19 e 25).
33     Per quanto riguarda, in primo luogo, il raffronto dei prodotti, l’UAMI e l’interveniente fanno valere che la ricorrente non
contesta la valutazione della divisione di opposizione, ribadita dalla commissione di ricorso, secondo la quale esiste identità
o grande somiglianza tra i prodotti cui si riferisce il marchio anteriore e quelli della classe 25 per la quale essa chiede
la registrazione del suo segno.
34     Per quanto riguarda, in secondo luogo, il confronto dei segni, l’UAMI rileva che, per motivi di economia procedurale, la divisione
di opposizione poi la commissione di ricorso hanno proceduto al confronto del marchio richiesto con il solo marchio anteriore
austriaco BK RODS e non con ciascuno dei marchi nazionali fatti valere dall’interveniente nell’ambito della sua opposizione.
Il pubblico pertinente sarebbe quindi il pubblico austriaco degli acquirenti di abiti e di scarpe.
35     Per quanto riguarda il segno di cui è richiesta la registrazione, l’UAMI, con il sostegno dell’interveniente, rileva che,
visivamente, l’elemento denominativo «B.K.R.», per le sue dimensioni e per la sua posizione nel segno, sarà l’elemento che
attirerà in maniera determinante l’attenzione del pubblico pertinente, dato che l’elemento figurativo costituito da una figura
geometrica semplice è frequentemente utilizzato come etichetta nel settore di cui trattasi.
36     Ora, da una parte, secondo l’UAMI e l’interveniente, la combinazione di lettere «bkr» del segno richiesto si troverebbe in
prima posizione anche nel marchio anteriore, in quanto la lettera «r» figurerebbe in terza posizione, come prima lettera del
termine «rods». Inoltre, secondo l’interveniente e l’UAMI, le lettere «bkr» sono separate da punti, il che fa ritenere al
pubblico pertinente che si tratti di una sigla che costituisce l’abbreviazione di un segno più lungo.
37     D’altra parte, secondo l’UAMI e l’interveniente, gli elementi denominativi «boots & shoes» e «made in Spain», a seguito delle
loro dimensioni, svolgono un ruolo meramente secondario nell’impressione visiva complessiva prodotta dal segno richiesto.
Inoltre, dato che tali elementi sono descrittivi e non possono essere registrati separatamente, essi non sarebbero percepiti
come gli elementi dominanti di tale segno. L’interveniente precisa, al riguardo, che esistono circa 2 970 pagine su Internet
contenenti insieme il complesso di tali termini e che la ricorrente, nell’ambito della sua domanda di registrazione, non ha
rivendicato la detenzione esclusiva di tali termini.
38     Quanto alla figura romboidale comprendente l’elemento dominante del marchio richiesto, pur essendo un elemento da prendere
in considerazione nell’impressione visiva complessiva di quest’ultimo, essa non presenterebbe un carattere distintivo elevato
a causa della sua semplicità e del suo uso frequente.
39     Di conseguenza, data la somiglianza tra l’elemento dominante del segno richiesto e il segno anteriore, l’UAMI e l’interveniente
ritengono che esista una somiglianza visiva tra tali segni.
40     Sul piano fonetico, il marchio anteriore si pronuncia sul territorio pertinente, secondo l’UAMI e l’interveniente, rispettivamente
«bé-ka-rods» e «bé-ka-érods» e il marchio richiesto si pronuncia «bé-ka-èr». Gli altri elementi denominativi del marchio richiesto,
a causa delle loro dimensioni e della loro posizione, non sarebbero pronunciati dal pubblico pertinente e, in ogni caso, supponendo
che lo siano, non sarebbero pertinenti per i motivi esposti al precedente punto 38. I segni controversi presenterebbero così
una struttura trisillabica, dato che le prime due sillabe sono comuni e la lettera «r» è determinante per la pronuncia dell’ultima
sillaba. L’interveniente ne conclude che i segni in conflitto sono molto simili sul piano fonetico e l’UAMI ritiene che la
commissione di ricorso abbia giustamente considerato che i segni controversi presentavano una somiglianza fonetica.
41     Sul piano logico, secondo l’UAMI, né il marchio anteriore né l’elemento dominante del marchio richiesto presentano un contenuto
logico sul territorio pertinente. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il termine «rods» del marchio anteriore
non farebbe parte del vocabolario inglese corrente spontaneamente riconosciuto dai consumatori austriaci dei prodotti di cui
trattasi. Gli elementi verbali «boots & shoes» e «made in Spain» del marchio richiesto sarebbero, invece, espressioni correnti
nel settore interessato e sarebbero facilmente intesi dai consumatori austriaci come descrittivi dei prodotti controversi
e della loro origine geografica.
42     Secondo l’interveniente, l’elemento denominativo «B.K.R.», comune ai due segni in conflitto, non ha un significato particolare
per il consumatore medio e, pertanto, la somiglianza logica di questi segni dev’essere considerata molto netta.
43     Per quanto riguarda, in terzo luogo, la valutazione del rischio di confusione, l’UAMI fa nuovamente riferimento ai principi
formulati dal giudice comunitario (v. supra, punto 32) e ricorda, in questo contesto, che, poiché il consumatore conserva
un’immagine imperfetta di un marchio, l’elemento dominante di quest’ultimo presenta un’importanza particolare nell’impressione
d’insieme prodotta dal marchio rispetto agli altri elementi che lo compongono. L’UAMI ribadisce, al riguardo, i suoi argomenti
a favore del carattere dominante dell’elemento denominativo «B.K.R.» in seno al segno richiesto.
44     Inoltre, ai fini dell’esame del rischio di confusione, dovrebbe essere tenuto conto del livello di attenzione del consumatore,
che varia in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. A questo proposito l’UAMI ammette il ruolo
preponderante, per quanto riguarda i prodotti interessati, dell’impressione visiva nel confronto tra i segni controversi e
insiste sulla loro somiglianza visiva malgrado la presenza di un elemento figurativo solo nel segno richiesto.
45     L’UAMI osserva altresì che, nel settore dell’abbigliamento, lo stesso marchio può presentare configurazioni diverse a seconda
del tipo di prodotto sul quale esso è apposto. Così non può essere escluso che il pubblico pertinente, vedendo l’elemento
denominativo «B.K.R.», consideri che si tratta dell’abbreviazione di un segno più lungo, come BK RODS, e consideri il segno
richiesto come il segno che contraddistingue una linea speciale di prodotti appartenenti al titolare del marchio anteriore.
46     Inoltre, benché possa ammettersi che il consumatore presti più attenzione alla scelta del marchio quando acquista un abito
particolarmente costoso, non se ne può concludere che, relativamente al settore interessato, il pubblico farà prova di particolare
attenzione acquistando i prodotti interessati [sentenza del Tribunale 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03
e T-171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II‑3471, punto 43]. All’udienza,
l’UAMI ha fatto valere al riguardo che non può ritenersi che i prodotti controversi siano più specificamente destinati ad
un pubblico giovane, come sostiene la ricorrente.
47     Alla luce di questi elementi e in considerazione del principio di interdipendenza secondo il quale una leggera somiglianza
tra i segni può essere compensata da un elevato grado di identità o di somiglianza tra i prodotti, l’UAMI ritiene che la commissione
di ricorso non abbia commesso alcun errore che giustifichi un annullamento della decisione impugnata.
48     L’interveniente considera che il grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi è compensato da un grado elevato
di somiglianza tra i segni controversi. Visualizzando i prodotti o i servizi designati dai segni in conflitto, il consumatore
medio comprenderebbe direttamente che questi ultimi provengono da una stessa impresa o da imprese legate economicamente e
supporrebbe che tali imprese abbiano inizialmente deciso di utilizzare il marchio registrato  BK RODS e poi il suo derivato «B.K.R.».
Giudizio del Tribunale
49     Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza del detto marchio con un
marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussista
un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione
comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
50     D’altro canto, in forza dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori occorre intendere
i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
51     Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese legate economicamente.
52     Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione che
il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi in esame e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti
del caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati
[v. sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e giurisprudenza ivi citata, e 16 marzo 2005, causa T-112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI
AIR), Racc. pag. II-949, punto 57].
–       Sul pubblico pertinente
53     È pacifico tra le parti che il marchio denominativo anteriore dell’interveniente, BK RODS, l’unico in questione nell’ambito
della presente controversia, è registrato in Austria, che costituisce quindi il territorio pertinente ai fini dell’applicazione
dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
54     Si deve altresì considerare, come ha fatto la commissione di ricorso, che, poiché i prodotti rientranti nella classe 25 sono
prodotti di consumo corrente, il pubblico pertinente è il consumatore medio che si ritiene essere normalmente informato e
ragionevolmente attento ed accorto [v., in questo senso, sentenze del Tribunale Fifties, punto 29, cit.; 14 ottobre 2003,
causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 43, e NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, cit., punto 25]. A questo proposito, malgrado le affermazioni della ricorrente, nessun
elemento permette di ritenere che i prodotti controversi siano più particolarmente destinati ad un pubblico giovane.
55     Di conseguenza si deve tener conto, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, del punto di vista del pubblico
pertinente, costituito dai consumatori medi austriaci.
–       Sulla somiglianza dei prodotti
56     Poiché le parti non hanno contestato la considerazione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti designati
dai marchi in conflitto sono identici o molto simili, occorre ammettere che i prodotti di cui trattasi sono identici o molto
simili.
–       Sulla somiglianza dei segni
57     Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza
visiva, fonetica o logica dei segni di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione,
in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenze del Tribunale BASS, cit., punto 47 e la giurisprudenza
citata, e 9 marzo 2005, causa T-33/03, Osotspa/UAMI – Distribution & Marketing (Hai), Racc. pag. II‑763, punto 47]. Il consumatore
solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine
non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. In generale, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno quelle
che vengono più facilmente memorizzate. Pertanto, la necessità di valutare l’impressione complessiva prodotta da un segno
non esclude l’esame di ciascuno dei suoi componenti al fine di determinarne gli elementi dominanti [v. sentenza del Tribunale
1° marzo 2005, causa T‑185/03, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II-715, punto 46 e giurisprudenza
citata].
58     Nella fattispecie, sul piano visivo, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha considerato che l’elemento dominante
del segno richiesto era composto dalle tre lettere «bkr», mentre gli elementi denominativi «boots», «shoes» e «made in Spain»,
per le loro dimensioni, erano meno importanti. Essa ha ritenuto che l’elemento dominante di tale segno riproducesse le prime
due lettere del marchio anteriore e vi aggiungesse la lettera «r», prima lettera della parola «rods» del marchio anteriore.
Inoltre, il fatto che le tre lettere del segno richiesto siano separate da punti farebbe pensare che si tratti di un’abbreviazione
(punto 16 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ne ha dedotto che i segni in conflitto erano visivamente simili.
59     A questo proposito è giocoforza innanzi tutto constatare che l’UAMI ha giustamente considerato che, sul piano visivo, l’elemento
dominante del marchio richiesto era «B.K.R.», per le sue dimensioni, per la sua posizione nel segno e per il suo carattere
pieno. Infatti, secondo la giurisprudenza, benché il consumatore medio percepisca normalmente il marchio come un tutt’uno
e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno ad essere più
facilmente memorizzate (v. sentenza NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, cit., punto 39 e giurisprudenza citata).
60     Ora, in ordine all’argomento della ricorrente secondo il quale il marchio richiesto conterebbe anche gli elementi denominativi
«boots», «shoes» e «made in Spain», occorre constatare che questi elementi, per le loro dimensioni e per la loro posizione,
sono visivamente meno importanti dell’elemento «B.K.R.». Inoltre, come sostiene l’UAMI, questi termini sono descrittivi dei
prodotti d’abbigliamento di cui trattasi e della loro origine geografica. Questi elementi denominativi occupano quindi una
posizione secondaria nel segno richiesto e sono pertanto accessori rispetto all’elemento denominativo dominante «B.K.R.».
61     Quanto agli elementi figurativi del marchio richiesto, e cioè due losanghe, inserite l’una nell’altra, su fondo nero, è importante
rilevare che la ricorrente non ha contestato l’affermazione dell’UAMI secondo la quale questa forma romboidale è frequentemente
utilizzata e non beneficia quindi di un carattere distintivo intrinseco. Anche questi elementi figurativi sono quindi accessori
riguardo all’elemento dominante del marchio richiesto.
62     Invece, per quanto riguarda il raffronto dell’elemento dominante del segno richiesto, «B.K.R.», e del marchio anteriore BK
RODS, si deve considerare che la presenza di tre lettere comuni a questi due segni non è tale da conferire loro una somiglianza
visiva.
63     In primo luogo, se è vero che le lettere «b» e «k» sono comuni ai due segni controversi e che la loro collocazione come parte
anteriore dei due segni condiziona la loro percezione visiva, la presenza, in questi due segni, della lettera «r» non è tale
da renderli simili. Non può infatti ritenersi che la lettera «r» che figura nell’elemento denominativo «rods» del marchio
anteriore sia percepita,  dal pubblico pertinente, separatamente dalle altre tre lettere di questa parola («ods»), come ha del resto ammesso l’UAMI
all’udienza in risposta ad un quesito del Tribunale. L’elemento verbale «rods» deve pertanto essere considerato come un tutt’unico
e non come una parola composta da diverse lettere tra le quali la lettera «r». Pertanto, l’UAMI ha erroneamente ritenuto che
i due segni di cui trattasi avessero in comune, sul piano visivo, la combinazione delle lettere «bkr».
64     Inoltre, l’elemento denominativo «rods» del marchio anteriore attirerà maggiormente l’attenzione del consumatore dato che,
contrariamente alle lettere associate «b» e «k» che lo precedono, esso forma una parola.
65     Infine, mentre l’elemento denominativo dominante del marchio richiesto è unico, il marchio anteriore è composto da due elementi,
e l’elemento denominativo «rods» è più lungo dell’elemento «bk». Al riguardo, non può negarsi che la lunghezza diversa dei
segni di cui trattasi accentui la loro diversità.
66     In secondo luogo, non può ritenersi, contrariamente a quanto asserisce l’UAMI, che la presenza di un punto dietro ciascuna
delle lettere componenti l’elemento dominante del marchio richiesto contribuisca a rendere i due segni controversi simili
sul piano visivo. Se è vero che la presenza di questi tre punti potrebbe spingere il consumatore dei prodotti di cui trattasi
a prendere il segno richiesto per un’abbreviazione, tale segno non può essere percepito come l’abbreviazione di BK RODS. Infatti,
in tale ipotesi, solo la lettera «r» del segno richiesto sarebbe l’iniziale del termine «rods» del marchio anteriore, mentre
le lettere «b» e «k» del detto segno non possono essere le iniziali di termini che compongono il marchio anteriore.
67     In terzo luogo, infine, nella valutazione visiva complessiva dei segni controversi, si deve rilevare la natura complessa del
marchio richiesto che è un segno misto, composto non solo di elementi denominativi dominanti e accessori (v. precedenti punti
59 e 60), ma anche di elementi figurativi (v. precedente punto 61). Orbene, la presenza di elementi figurativi nel marchio
richiesto, e cioè il contorno a forma di losanga e la tipografia particolare dell’elemento denominativo dominante «B.K.R.»,
benché accessorie rispetto all’elemento dominante di tale marchio, tende ad accrescere, nell’ambito della valutazione visiva
complessiva dei segni in conflitto, la diversità tra questi ultimi. A questo proposito, data la presenza di altri elementi
in ciascuno dei segni in conflitto, il fatto che tali due segni abbiano le lettere «b» e «k» in comune non ha un’influenza
determinante nel confronto visivo.
68     Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso, alla luce del carattere erroneo delle valutazioni contenute al punto
16 della decisione impugnata, non poteva legittimamente concludere che i segni controversi, valutati globalmente, presentavano
una somiglianza visiva.
69     Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha considerato che il segno anteriore e l’elemento dominante del segno richiesto
erano simili, data l’identità delle prime tre lettere di questi due segni (punto 17 della decisione impugnata). Secondo l’UAMI,
il marchio anteriore si pronuncia nel territorio pertinente «bé-ka-rods» e, secondo l’interveniente, «bé-ka-érods». Quanto
al segno la cui registrazione è richiesta, la pronuncia adeguata è, secondo tali due parti, «bé-ka-èr».
70     Nella fattispecie è pertinente prendere in considerazione la pronuncia da parte di un consumatore medio austriaco del termine
«rods», benché questo termine sia di origine inglese. Orbene, la pronuncia da parte del consumatore medio di una parola di
una lingua straniera difficilmente può essere stabilita con sicurezza [sentenza del Tribunale 1° febbraio 2005, causa T-57/03,
SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 58]. Infatti, anche supponendo che il termine «rods» sia riconosciuto
come straniero e che il suo significato sia conosciuto dal consumatore medio, la sua pronuncia non è necessariamente quella
della lingua d’origine. Una pronuncia corretta secondo la lingua d’origine presuppone non soltanto il fatto di conoscere tale
pronuncia, ma anche la capacità di pronunciare il termine di cui trattasi con l’accento corretto. Nella fattispecie, contrariamente
a quanto asserisce la ricorrente, il termine «rods», che significa «barra» o «bastone», presenta un carattere tecnico che
impedisce di ritenere che il consumatore medio austriaco ne conosca necessariamente il significato.
71     Occorre pertanto prendere in considerazione la pronuncia del marchio anteriore nella lingua austriaca, e cioè «bé-ka-rods»,
mentre «d» è la lettera accentuata in seno al termine «rods».
72     A questo proposito l’affermazione dell’UAMI e dell’interveniente, secondo la quale i due segni controversi sarebbero simili
sul piano fonetico, poiché le prime tre lettere di tali segni sono le stesse, dev’essere respinta. Solo le lettere «b» e «k»,
pronunciate «bé» e «ka», sono comuni ai due segni controversi. Non può infatti ritenersi che la lettera «r» del marchio richiesto,
pronunciata «èr», e il termine «rods», composto di due sillabe e pronunciato «rodds», presentino una somiglianza sul piano
fonetico. Pertanto, l’UAMI non può fondatamente ritenere che l’elemento dominante del marchio richiesto («B.K.R.») sia incluso,
sul piano fonetico, nel marchio anteriore.
73     Ne consegue che la commissione di ricorso, alla luce del carattere erroneo della valutazione figurante al punto 17 della decisione
impugnata, non poteva legittimamente concludere che sussisteva una somiglianza sul piano fonetico tra i due segni in conflitto.
74     Sul piano logico, la commissione di ricorso, al punto 19 della decisione impugnata, ha affermato, senza essere contraddetta
dalla ricorrente, che non vi era somiglianza logica chiara tra i segni controversi.
75     Infatti, contrariamente a quanto asserisce l’interveniente, poiché l’elemento denominativo dominante del segno richiesto,
e cioè «B.K.R.», e BK RODS, non presenta alcun significato per il pubblico pertinente nel settore dell’abbigliamento, un confronto
dei segni in conflitto sul piano logico è privo di pertinenza [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 9 aprile 2003,
causa T‑224/01, Durferrit/UAMI – Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. II-1589, punto 48, e 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02
e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto
93].
–       Sul rischio di confusione
76     Nell’ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni in conflitto
sono sufficienti ad impedire, malgrado l’identità dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in conflitto comportino
un rischio di confusione per il consumatore medio [sentenza del Tribunale 12 ottobre 2004, causa T-35/03, Aventis CropScience/UAMI
– BASF (CARPO), non pubblicata nella Raccolta, punto 29].
77     Nella fattispecie, malgrado talune somiglianze tra i segni in conflitto, si deve tener conto, nell’ambito della valutazione
globale del rischio di confusione, di tutti gli elementi rilevati ai precedenti punti 59-75. Orbene, poiché la commissione
di ricorso ha erroneamente considerato che i segni in conflitto presentavano una somiglianza visiva e fonetica, e in mancanza
di somiglianza logica, non può ritenersi che esista una somiglianza globale tra di loro. Di conseguenza, malgrado l’identità
dei prodotti di cui trattasi, non esiste un rischio di confusione tra i segni in conflitto.
78     Si deve pertanto accogliere l’unico motivo relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
senza che occorra esaminare l’argomento della ricorrente relativo all’importanza, nell’ambito della valutazione del rischio
di confusione, della somiglianza visiva dei segni in conflitto (vedi precedente punto 30).
79     Nell’ambito delle sue conclusioni, la ricorrente chiede, in via principale, la riforma della decisione impugnata. È vero che
l’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 prevede la possibilità di una riforma. Tuttavia, tale possibilità è, in via di principio,
limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti consente la decisione della causa [sentenza del Tribunale 8 luglio 2004,
causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787, punto 63]. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie,
dato che la commissione di ricorso ha preso in considerazione, nell’ambito del suo esame, solo uno dei marchi anteriori fatti
valere a sostegno dell’opposizione e non si è pronunciata sull’insieme delle disposizioni del regolamento n. 40/94 fatto valere
dall’interveniente.
80     Pertanto, si deve annullare la decisione impugnata.

Sulle spese
81     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. In forza dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente
sopporti le proprie spese.
82     Nella fattispecie, l’UAMI e l’interveniente sono risultati soccombenti in quanto si deve annullare la decisione impugnata,
conformemente alle conclusioni in tal senso della ricorrente.
83     La ricorrente ha concluso per la condanna della parte convenuta alle spese nella sua lettera alla cancelleria del Tribunale
del 15 novembre 2004.
84     Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UAMI in ordine a tale domanda, risulta da una giurisprudenza
costante che il fatto che la parte che è risultata vittoriosa abbia concluso in tal senso solo all’udienza non osta a che
la sua domanda sia accolta (sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag.
1185, e conclusioni dell’avvocato generale Warner relative a tale sentenza, Racc. pag. 1212, in particolare pag. 1274; sentenze
del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 79, e 17 marzo 1993, causa T-13/92,
Moat/Commissione, Racc. pag. II-287, punto 50). Lo stesso vale, a maggior ragione, se la domanda relativa alla condanna alle
spese si trova, come nel caso di specie, in una lettera inviata nel corso della fase scritta del procedimento.
85     Si deve ordinare che l’UAMI, rimasto soccombente, sopporti, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.
86     Quanto all’interveniente, poiché la ricorrente non ha chiesto che sia condannata alle spese, essa sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 30 giugno 2004 (procedimento R 0458/2002-4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente.
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Legal
Lindh
Vadapalas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2005.
Il cancelliere

Il presidente
H. Jung

H. Legal
*
Lingua processuale: lo spagnolo.