CELEX: 62005TJ0364
Marque communautaire
Procédure d'opposition
Demande de marque communautaire verbale PAM PLUVIAL
Marques nationales figuratives antérieures PAM
Motif relatif de refus
Risque de confusion
Preuve d'usage
Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43 du règlement (CE) nº 40/94

Le 27 septembre 2000, la requérante, Saint-Gobain Pam SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieure (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre
1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci‑après la « marque demandée ») est le signe verbal PAM PLUVIAL.
À la suite de deux limitations de la liste des produits initialement couverts par la demande de marque, opérées par la requérante
les 9 octobre 2000 et 29 mai 2002 et acceptées par l’OHMI, respectivement, les 11 octobre 2000 et 4 juillet 2002, les produits
pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et correspondent aux
descriptions suivantes :
–        « Tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal, tuyaux et tubes en fonte, raccords métalliques pour les produits précédemment
cités » (classe 6) ;
–        « Raccords non métalliques pour les tuyaux et tubes rigides non métalliques » (classe 17).
La demande de marque communautaire a été publiée au
Bulletin des marques communautaires
n° 61/2001, le 16 juillet 2001.
Le 20 septembre 2001, Propamsa, SA a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94,
à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.
L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
–        la marque figurative, enregistrée en Espagne le 26 juillet 1976 sous le n° 737992 pour les « matériaux de construction » (classe
19) et reproduite ci‑après (ci‑après la « marque antérieure ») :
–        la marque figurative, enregistrée en Espagne le 26 juillet 1976 sous le n° 120075 pour les « ciments » (classe 19), reproduite
ci-après :
PAM
–        la désignation française de la marque figurative internationale reproduite ci‑après, enregistrée le 2 septembre 1981, sous
le n
o
463089, avec effet en Autriche, dans les pays du Benelux, en Allemagne, en France et en Italie, pour les « substances adhésives
destinées à l’industrie» (classe 1) et les « matériaux de construction (non métalliques), bruts ou ouvrés » (classe 19) :
L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque communautaire.
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre
part, les trois marques évoquées au point 6 ci‑dessus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Par décision du 29 mars 2004, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition et rejeté la demande de marque
communautaire de la requérante. La division d’opposition a, d’abord, précisé que la comparaison entre les produits visés par
les marques en conflit devait être effectuée en prenant en compte, d’une part, tous les produits visés par la marque demandée,
indépendamment de leur usage actuel ou envisagé par la requérante, et, d’autre part, tous les produits pour lesquels les marques
invoquées en opposition avaient été enregistrées, la requérante n’ayant pas introduit une requête de preuve de l’usage sérieux
des marques antérieures, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. La division d’opposition a, ensuite,
estimé que les tuyaux et tubes, métalliques ou non métalliques, et les matériaux de construction désignés par les marques
antérieures étaient similaires. Ces derniers produits couvriraient au moins les tuyaux et tubes non métalliques qui auraient
les mêmes nature et fonction, seraient destinés aux mêmes utilisateurs et pourraient être utilisés en combinaison ou être
en concurrence avec les tuyaux et tubes métalliques. Elle a également estimé que les raccords pour les tuyaux et tubes, métalliques
ou non métalliques, visés par la marque demandée, et les matériaux de construction, dans la mesure où ils sont nécessaires
à l’assemblage ou à la réparation des tuyaux et tubes métalliques et non métalliques, étaient similaires. Enfin, s’agissant
de la comparaison des marques en conflit, la division d’opposition a estimé que l’élément dominant de celles‑ci était le terme
« pam » et que, partant, ces marques étaient hautement similaires, l’identité visuelle et auditive de l’élément dominant des
signes suffisant à contrebalancer les différences visuelles et auditives existant entre leur partie non dominante. Sur la
base de ces considérations, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit
en Espagne et en France, pour l’ensemble des produits concernés.
Le 26 mai 2004, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision
de la division d’opposition.
Par décision du 15 avril 2005 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 19 juillet 2005, la quatrième
chambre de recours a rejeté le recours de la requérante et confirmé la décision de la division d’opposition.
La chambre de recours a, d’abord, rejeté comme tardive la requête de preuve de l’usage sérieux des marques sur lesquelles
l’opposition était fondée, présentée par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours. À cet égard, la chambre
de recours a estimé que cette requête aurait dû être introduite à tout moment au cours de la procédure d’opposition, c’est-à-dire
jusqu’à ce que l’OHMI informe les parties de la clôture de cette procédure, et ne pouvait être présentée, pour la première
fois, au stade du recours devant la chambre de recours.
Ensuite, la chambre de recours, après avoir procédé à une comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure, a conclu
que lesdites marques étaient globalement similaires, compte tenu de l’identité phonétique et visuelle de leur élément verbal
dominant « pam », qui l’emportait sur les différences visuelles et phonétiques résultant de l’élément verbal subsidiaire « pluvial »
figurant dans la marque demandée. La chambre de recours a également considéré que les produits visés par les deux marques
en question étaient similaires et complémentaires, au motif qu’ils étaient distribués par les mêmes filières commerciales,
vendus dans les mêmes points de vente et destinés aux mêmes utilisateurs finaux. Eu égard à ces éléments, la chambre de recours
a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent en Espagne et
que, partant, il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence d’un tel risque entre la marque demandée et les autres marques
invoquées en opposition par Propamsa.

Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’OHMI aux dépens.
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.

En droit
À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 43 du règlement
n° 40/94 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur les annexes 9 à 15, 17, 18, 22 et 23 de la requête
Arguments des parties
L’OHMI fait observer que les annexes 9 à 15, 17, 18, 22 et 23 de la requête, relatives au rayonnement du groupe Saint‑Gobain
et aux conditions d’utilisation des marques en conflit, sont produites pour la première fois devant le Tribunal, puisqu’elles
n’ont été soumises ni à la division d’opposition ni à la chambre de recours. Ces documents ne sauraient donc être pris en
considération et devraient être écartés par le Tribunal, conformément à la jurisprudence constante, sans que leur valeur probante
puisse être examinée [arrêts du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, point
52 ; du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 52, et du 21 avril
2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401]. En tout état de cause, les mêmes documents
ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
Selon la jurisprudence, le recours devant le Tribunal à l’encontre des décisions des chambres de recours de l’OHMI vise au
contrôle de leur légalité, au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de
réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal
du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (Weisse Seiten), T‑322/03, non encore publié au Recueil, point
65 ; voir également, en ce sens, arrêt CONFORFLEX, point 17 supra, point 52].
En l’espèce, il y a lieu de constater que les annexes 9 à 15, 17, 18, 22 et 23 de la requête sont effectivement produites
pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, ces documents ne peuvent être pris en considération et il convient
de les écarter, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire (voir, en ce sens, arrêt Weisse Seiten, point
18 supra, point 65, et la jurisprudence citée).

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 43 du règlement n° 40/94
Arguments des parties
La requérante, se référant au principe de continuité fonctionnelle entre les instances de l’OHMI, fait valoir que c’est à
tort que la chambre de recours a rejeté comme tardive la demande de preuve de l’usage des marques antérieures invoquées en
opposition, formulée pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs de son recours. Selon la requérante, en application
du principe susmentionné, une partie est parfaitement recevable à invoquer devant la chambre de recours des éléments de fait
et de droit qu’elle n’a pas invoqués devant la division d’opposition.
Cette conclusion s’imposerait d’autant plus que, en l’espèce, la requérante aurait acquis la conviction, sur la base d’une
enquête qu’elle aurait fait effectuer, que Propasma ne ferait usage des marques invoquées en opposition que pour le ciment
et non pour les autres produits pour lesquels celles-ci ont été enregistrées. La requérante aurait donc légitimement demandé,
dans son mémoire déposé le 26 mai 2004 devant la chambre de recours, que Propamsa communique des preuves de l’usage sérieux
desdites marques au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire.
Selon la requérante, décider autrement remettrait directement en cause le « principe fondamental », découlant tant du huitième
considérant de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres
sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), que du neuvième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il n’est justifié de
protéger les marques nationales et communautaires et, contre celles‑ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure que
dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.
La requérante ajoute que l’article 43 du règlement n° 40/94, invoqué par la décision attaquée, ne prévoit qu’un seul délai
de procédure, dans son premier paragraphe, à savoir le délai, imparti par l’OHMI, pour la présentation des observations des
parties, au cours de l’examen de l’opposition, sur les communications des autres parties ou de l’OHMI. Or, selon la requérante,
si l’opposant ne peut communiquer des preuves de l’usage sérieux que dans le délai imparti par l’OHMI, aucun texte ne prévoit
un délai particulier pour la présentation d’une requête de preuve de l’usage sérieux par l’autre partie à la procédure d’opposition.
Par conséquent, le droit du demandeur d’une marque communautaire, découlant du « principe fondamental » évoqué au point précédent,
de solliciter de l’opposant la communication de preuves de l’usage de sa marque, ne saurait être conditionné par le respect’d’un
délai qui ne découlerait d’aucun texte particulier.
Il serait, certes, exact qu’un délai pour la présentation d’une demande de preuve de l’usage a été institué par le règlement
(CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005, modifiant le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d’application
du règlement n° 40/94 (JO L 172, p. 4). Cependant, ce règlement ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il ne serait
entré en vigueur que le 25 juillet 2005, soit postérieurement à la date d’adoption de la décision attaquée.
L’OHMI relève, à titre liminaire, que, tout en étant pleinement conscient de la jurisprudence du Tribunal sur le principe
de continuité fonctionnelle, il ne partage pas toujours l’opinion du Tribunal sur ce principe, ainsi que le démontrerait notamment
le pourvoi qu’il a formé devant la Cour (affaire C‑29/05 P) à l’encontre de l’arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI
– Bayer (ARCOL) (T‑164/02, Rec. p. II‑3807).
L’OHMI rappelle, ensuite, sa pratique sur la requête de preuve de l’usage sérieux, au sens de l’article 43, paragraphes 2
et 3, du règlement n° 40/94, reflétée dans les directives relatives aux procédures devant l’OHMI, adoptées par la décision
EX-04-2 du président de l’OHMI, du 10 mai 2004, après consultation du conseil d’administration et des milieux intéressés,
notamment des principales associations de représentants devant l’OHMI. Conformément au point 1.1 de ces directives, dans leur
version en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, une requête concernant la preuve de l’usage ne
pourrait être introduite que jusqu’au moment où l’OHMI informe les parties par écrit qu’aucune autre observation ne peut être
présentée, autrement dit, qu’il est prêt à statuer sur l’opposition.
Cette directive refléterait la pratique décisionnelle constante tant des divisions d’opposition que des chambres de recours.
La décision attaquée aurait ainsi confirmée, au point 1.1, cette pratique non remise en cause à ce jour. À cet égard, l’OHMI
relève qu’une décision dans le sens contraire aurait pour effet, notamment, d’allonger la durée des procédures, de favoriser
les manœuvres dilatoires et de remettre ainsi en cause la finalité de la procédure d’opposition, qui consiste en la résolution,
de manière simple et rapide et en toute sécurité juridique, des conflits de marques en amont de l’enregistrement et des procédures
juridictionnelles.
En l’espèce, la requérante, qui, comme elle l’a fait valoir elle‑même, ferait partie de l’un des leaders mondiaux de l’industrie
et serait habituée aux procédures devant l’OHMI en raison de son portefeuille de marques considérable, n’aurait pas, au cours
de la procédure devant la division d’opposition, usé de sa faculté de requérir de Propamsa la preuve de l’usage sérieux des
marques invoquées en opposition. La requérante se serait limitée à des affirmations vagues sur les produits fabriqués par
Propamsa et sur leur utilisation dans le domaine général de la construction en association avec d’autres produits. La division
d’opposition aurait donc à juste titre refusé de prendre en compte ces allégations.
L’OHMI explique, en outre, que la requérante a présenté une requête de preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 43,
paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la
chambre de recours, le 20 juillet 2004, et non le 26 mai 2004, date d’introduction de ce recours, comme la requérante l’indiquerait
à tort au point 43 de sa requête. L’argument de la requérante devant le Tribunal, tiré de ce que sa demande de preuve de l’usage
des marques antérieures serait motivée par la conviction qu’elle aurait acquise, à la suite du rapport d’enquête joint en
annexe 23 à la requête, que Propamsa n’utiliserait ses marques que pour le ciment, ne saurait prospérer et serait à tout le
moins douteux. D’une part, ce document ne saurait être pris en considération, dès lors qu’il n’a pas été présenté ni même
invoqué devant la chambre de recours. D’autre part et surtout si, par extraordinaire, le Tribunal décidait de prendre ce document
en considération, il constaterait qu’il n’est pas daté et que seule son annexe 6 porte la date du 13 août 2004. Ce document
ne saurait donc fonder la conviction que la requérante allègue avoir acquise à la date du 26 mai 2004, voire du 20 juillet
2004.
L’OHMI attire également l’attention du Tribunal sur les nouvelles dispositions du règlement n° 1041/2005 (voir point 24 ci‑dessus),
lesquelles, bien que non applicables en l’espèce, préciseraient, néanmoins, la volonté du législateur. La nouvelle règle 22
du règlement n° 2868/95, tel que modifié, serait même moins libérale que la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, puisque
elle prévoirait qu’une requête de preuve de l’usage sérieux de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est recevable
que si elle est présentée pendant le délai prévu pour la présentation des observations du demandeur de la marque sur l’opposition.
Enfin, l’OHMI estime que l’illégalité alléguée de la décision attaquée, à la supposer admise, ne saurait, en tout état de
cause, entraîner son annulation. En effet, même si la marque antérieure n’était utilisée que pour les ciments et si la comparaison
devait être limitée à ces produits, il existerait, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision attaquée, un risque
de confusion pour les consommateurs espagnols de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits en cause.
Appréciation du Tribunal
Conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, aux fins de l’examen d’une opposition introduite au
titre de l’article 42 de ce même règlement, la marque antérieure est présumée avoir fait l’objet d’un usage sérieux aussi
longtemps qu’une requête du demandeur ayant pour objet la preuve d’un tel usage n’est pas présentée [arrêts du Tribunal du
17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02,
Rec. p. II‑965, point 38].
En l’espèce, il est constant que la requérante n’a présenté une telle requête que pour la première fois au stade du recours
devant la chambre de recours. La requérante estime, toutefois, que cette requête était recevable. Elle fait valoir à cet égard,
d’une part, que le règlement n° 40/94 ne prévoit aucun délai pour la présentation d’une telle requête et que, au demeurant,
la fixation d’un délai à cette fin serait contraire au principe découlant du neuvième considérant de ce règlement, évoqué
au point 22 ci‑dessus. La requérante estime, d’autre part, que la présentation de sa requête pour la première fois devant
la chambre de recours était possible, en application du principe de continuité fonctionnelle entre les instances inférieures
de l’OHMI et les chambres de recours.
Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit
être formulée expressément et en temps utile devant l’OHMI [arrêts du Tribunal MUNDICOR, point 32 supra, point 38 ; du 16
mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 24, et du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI –
REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 77]. Dans ce contexte, il a été jugé que, en principe et sans que
le neuvième considérant du règlement n° 40/94 s’y oppose, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure
doit être présentée dans le délai imparti par la division d’opposition au demandeur de la marque communautaire pour présenter
ses observations en réponse à l’acte d’opposition (arrêt FLEXI AIR, précité, points 25 à 28).
Toutefois, la question de savoir si le demandeur de la marque doit présenter une requête de preuve de l’usage sérieux de la
marque antérieure dans le délai que lui a imparti la division d’opposition pour présenter ses observations en réponse à l’acte
d’opposition ou si une telle requête doit être présentée dans un délai spécifique éventuellement fixé au demandeur de la marque
par la division d’opposition, après l’écoulement duquel celle-ci serait en droit de ne pas tenir compte d’une telle requête,
n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, la requérante n’a pas formulé une requête de preuve de l’usage sérieux de la marque
antérieure dans le délai qui lui a été imparti, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, pour présenter
ses observations sur l’opposition de Propamsa. Par ailleurs, l’OHMI affirme qu’aucun délai spécifique n’a été fixé à cette
fin à la requérante par la division d’opposition. Cependant, l’OHMI fait valoir que, conformément au point 1.1 des directives
du président de l’OHMI, susvisées (voir point 26 ci‑dessus) reflétant une pratique décisionnelle constante en la matière,
la requérante aurait dû présenter sa requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure à tout moment au cours de
la procédure d’opposition, et ce jusqu’à ce que la division d’opposition informe les parties qu’elle était prête à statuer
sur l’opposition.
Ainsi, ce n’est pas le respect d’un quelconque délai fixé pour la présentation de cette requête qui est en cause en l’espèce,
mais plutôt la question de savoir devant quelle instance de l’OHMI doit être présentée cette requête et, plus particulièrement,
si cette requête doit impérativement être présentée devant la division d’opposition ou si sa présentation pour la première
fois au stade de recours devant la chambre de recours est encore possible.
À cet égard, il y a lieu de relever que la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a pour effet de faire
peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux de sa marque – ou l’existence de justes motifs pour le non-usage
– sous peine du rejet de son opposition (arrêts MUNDICOR, point 32 supra, point 38 ; FLEXI AIR, point 34 supra, point 24,
et Salvita, point 34 supra, point 77). L’usage sérieux de la marque antérieure constitue donc une question qui, une fois soulevée
par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il soit décidé sur l’opposition proprement dite (arrêt FLEXI AIR,
point 34 supra, point 26). La requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute donc à la procédure d’opposition
une question spécifique et préalable et, en ce sens, modifie son contenu.
Il y a lieu de rappeler, en outre, que, aux termes de l’article 127, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la division d’opposition
est compétente pour toute décision concernant l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, alors
que, en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du même règlement, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur
les recours formés, notamment, contre les décisions des divisions d’opposition.
Il ressort des dispositions et considérations précédentes qu’il appartient à la division d’opposition de statuer, en premier
ressort, sur l’opposition, telle que définie par les différents actes et demandes procéduraux des parties, y compris, le cas
échéant, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. C’est pour cette raison qu’une telle requête ne
peut être formulée pour la première fois devant la chambre de recours. Admettre le contraire impliquerait l’examen, par la
chambre de recours, d’une demande tout à fait spécifique, liée à des considérations juridiques et factuelles nouvelles et
sortant du cadre de la procédure d’opposition, telle que soumise et traitée par la division d’opposition. Or, la chambre de
recours est uniquement compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions des divisions d’opposition
et non pour statuer elle‑même, en première instance, sur une nouvelle opposition.
La continuité fonctionnelle, évoquée dans la jurisprudence du Tribunal [arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI
– LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, points 25 et 26 ; du 1
er
février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 18, et du 10 juillet 2006, La Baronia
de Turis/OHMI − Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, non encore publié au Recueil, points 57 et 58], ne saurait,
en tout état de cause, justifier la présentation d’une telle requête pour la première fois devant la chambre de recours, dès
lors qu’elle n’implique nullement un examen par la chambre de recours d’une affaire différente de celle soumise à la division
d’opposition, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux
de la marque antérieure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la décision attaquée a conclu, en l’espèce, que la requérante n’était pas en droit de
demander, pour la première fois au stade du recours devant la chambre de recours, que l’opposante fournisse la preuve de l’usage
sérieux des marques antérieures invoquées en opposition. Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
La requérante conteste, en premier lieu, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits visés par la marque
demandée, pouvant être utilisés dans la construction des bâtiments, sont équivalents aux matériaux de construction visés par
la marque antérieure ou complémentaires.
La requérante soutient que les notions de « matériaux de construction » et de « matériaux de construction non métalliques »,
visés, respectivement, par les marques de Propamsa enregistrées sous les n
os
737992 et 463089, sont tellement vagues et larges qu’il est possible d’y intégrer une infinité des produits sans rapport
les uns avec les autres, octroyant ainsi au titulaire des marques en question un monopole injustifié et contestable. La requérante
relève à cet égard que les juridictions françaises ont déjà été amenées à prononcer la nullité de marques en cas de description
imprécise des produits ou services visés par elles, par exemple dans le cas de marques visant les « services d’affaires ».
La requérante relève que toute implantation d’une activité humaine, indépendamment de sa nature ou de son objectif, suppose
une opération de construction, plus ou moins complexe, nécessitant l’utilisation d’un très grand nombre de produits, des plus
usuels aux plus sophistiqués. Or, cela ne signifierait nullement que tous ces produits ou services doivent être considérés
comme étant équivalents ou complémentaires aux matériaux de construction.
La requérante admet que, dans le cadre d’une comparaison des produits et services en cause, l’on doit se référer à leurs caractéristiques
générales, mais souligne qu’une similarité ou une complémentarité entre ces mêmes produits ou services ne saurait être déduite
de la seule circonstance qu’ils peuvent être utilisés dans une opération de construction, sauf à considérer comme similaires
des produits et services ayant des caractéristiques très différentes.
Ainsi, il ne saurait, par exemple, être considéré que le béton et les fils électriques sont similaires ou complémentaires
en raison du seul fait qu’ils sont utilisés lors d’une opération de construction. En effet, ces produits seraient de nature
différente, obéiraient à des fonctions différentes et seraient la plupart du temps fabriqués par des entités différentes.
De même, les services d’architecture de la classe 42 et les tuyaux non métalliques de la classe 19 ne sauraient être considérés
comme similaires, au seul motif qu’ils sont utilisés dans le cadre d’une opération de construction.
Dans le même contexte, la requérante soutient que la décision attaquée, en retenant, au point 20, que la construction de bâtiments
et d’infrastructures inclut inévitablement divers systèmes, tels la canalisation, le traitement des eaux usés, la protection
anti‑incendies, les conduites d’eau potable ou l’irrigation, qui utiliseraient les produits en conflit, a considéré, à tort,
que ces deux types de produits étaient similaires.
Par conséquence, la requérante estime que, en l’espèce, l’on ne saurait considérer les produits visés par la marque demandée,
à savoir les tuyaux métalliques et leurs raccords, et les matériaux de construction comme étant similaires, du seul fait que
ces produits sont, tout comme plusieurs produits très divers, utilisés dans la construction de bâtiments. En effet, les produits
visés par la marque demandée auraient des fonctions très différentes de celles des matériaux de construction et ne seraient
nullement substituables à ces derniers.
La requérante relève, à cet égard, que les systèmes qu’elle commercialise sont utilisés non pas lors de l’édification des
bâtiments mais dans le cadre de la réalisation d’infrastructures d’écoulement et d’adduction des eaux. Ses clients seraient
ainsi, essentiellement, des collectivités territoriales et non des entreprises de construction de bâtiments.
La requérante conteste, en deuxième lieu, l’affirmation de la décision attaquée (point 13), selon laquelle le public pertinent
est composé, à la fois, d’un public spécialisé et du grand public.
Selon la requérante, le marché des tuyaux métalliques en fonte ductile, en particulier destinés au traitement des eaux de
pluie, est composé d’un très petit nombre d’intervenants et ne s’adresse qu’à un public extrêmement spécialisé, participant
à la réalisation de réseaux d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées. Ce public serait essentiellement composé des
collectivités territoriales françaises et étrangères, qui auraient une connaissance parfaite des produits de la requérante.
Partant, le public pertinent en l’espèce serait composé de personnes particulièrement spécialisées et qualifiées.
À l’appui de cette argumentation la requérante invoque la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 10 février
2005, dans l’affaire R 411/2004‑1, dont les conclusions, en ce qui concerne le public pertinent, seraient directement transposables
en l’espèce.
La requérante occuperait la première position sur le marché des canalisations destinées aux eaux de pluie, ainsi que le démontrerait
la plaquette de présentation de la gamme PAM PLUVIAL et un extrait du site Internet de la requérante, annexés à la requête.
En revanche, Propamsa n’interviendrait nullement dans ce secteur et n’utiliserait sa marque antérieure PAM que pour le ciment,
ainsi que cela aurait été établi par l’enquête effectuée à la demande de la requérante.
Ce produit serait commercialisé par Propamsa auprès d’une clientèle de proximité, consistant en des particuliers et des petites
entreprises de bâtiments, qui ne connaîtrait pas la requérante et ses produits.
La requérante conteste, en troisième et dernier lieu, le rejet, par la décision attaquée (point 15), de son argument selon
lequel le signe PAM serait inévitablement perçu par le public pertinent spécialisé comme se rapportant à sa dénomination sociale
(« Saint‑Gobain Pam »).
Des recherches, effectuées par la requérante sur Internet et portant sur les mots‑clefs « Pam » et « tuyaux » en langues française,
espagnole et anglaise, ne feraient apparaître que des réponses concernant la requérante et aucune concernant Propamsa. La
requérante joint en annexe à sa requête les résultats de ses recherches.
Cet élément démontrerait la notoriété mondiale dont jouirait la requérante dans le domaine des canalisations, domaine dont
Propamsa serait entièrement absente. Le public pertinent ne saurait donc en aucun cas considérer que les produits visés par
la marque demandée pourraient provenir de Propamsa ou d’une entreprise économiquement liée à elle. Cette considération serait
renforcée par le fait que tous les produits de la requérante sont systématiquement revêtus de la marque PAM ou des marques
dérivées d’elle, telles que PAM PLUVIAL, PAM NATURAL ou PAM GLOBAL.
En outre, les circuits de distribution des produits visés par les marques opposées en l’espèce seraient totalement différents,
dès lors que la requérante ne commercialiserait ses produits que directement ou par l’intermédiaire de ses filiales hors de
France.
Par conséquent, la conclusion de la décision attaquée sur l’existence d’un risque de confusion serait erronée, un tel risque
étant entièrement exclu en l’espèce.
En premier lieu, l’OHMI relève, que la décision attaquée a correctement appliqué la jurisprudence [arrêt du Tribunal du 13
avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 33], selon
laquelle, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit être opérée en prenant en compte le
libellé de la demande de marque, tel que déposé ou limité, les conditions d’utilisation ou l’intention d’usage de la marque
demandée étant, à cet égard, dépourvues de pertinence.
Cela serait d’autant plus valable en l’espèce que la requérante, à l’exception de la modification de la liste de produits
acceptée par l’OHMI le 4 juillet 2002, n’aurait procédé à aucune autre limitation du libellé de cette demande, ainsi qu’elle
aurait pu le faire à tout moment, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et à la règle 13 du règlement
n° 2868/95.
En deuxième lieu, s’agissant du public par rapport auquel doit être apprécié, en l’espèce, le risque de confusion entre les
marques en conflit, l’OHMI soutient que les produits visés par ces marques sont susceptibles d’intéresser, de par leurs caractéristiques
générales, tant le grand public, et notamment les « familiers du bricolage », qu’un public plus spécialisé et, nécessairement,
plus attentif et avisé, constitué de professionnels, en particulier de la construction. Par conséquent, contrairement aux
affirmations de la requérante, la décision attaquée aurait correctement identifié le public pertinent en l’espèce.
En tout état de cause, l’OHMI estime qu’il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de trancher cette question, dans la mesure
où l’examen du risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen est suffisant. En effet, selon la jurisprudence, si
le risque de confusion est exclu dans l’esprit du consommateur moyen, cette circonstance suffit pour rejeter le recours, puisque
cette appréciation vaut a fortiori pour la fraction professionnelle du public pertinent, dont le degré d’attention est, par
définition, plus élevé que celui du consommateur moyen [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM),
T‑147/03, non encore publié au Recueil, point 62].
En outre, l’OHMI relève que, la marque antérieure étant enregistrée et protégée en Espagne, le public pertinent en l’espèce
est constitué par le consommateur moyen de cet État membre.
En troisième lieu, l’OHMI estime que c’est à bon droit que la décision attaquée a conclu, d’abord, que les produits visés
par les deux marques en conflit étaient similaires, eu égard à leurs destination et utilisation identiques. Contrairement
à ce que ferait valoir la requérante, les « matériaux de construction », visés par la marque antérieure, constitueraient une
catégorie parfaitement déterminée. Il ressortirait de la définition de cette catégorie dans le dictionnaire
Le Robert
électronique que le public pertinent n’aurait, en l’espèce, aucune difficulté à imaginer quels types de produits sont inclus
dans cette catégorie. Il s’agirait de produits de construction, bruts et mi‑ouvrés, et de produits relativement simples fabriqués
à partir de ceux‑ci. Ce serait donc à bon droit que la décision attaquée a conféré à l’expression « matériaux de construction »
tous les droits attachés à un libellé constituant une catégorie au contenu sémantique identifié.
La requérante ne saurait non plus, en l’espèce, tirer utilement argument de la circonstance qu’une opération de construction
nécessite un très grand nombre de produits. En effet, il ne serait pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de comparer
tous les produits et services nécessaires à une opération de construction, tels que les fils électriques ou les services d’architecture,
avec les produits visés par la marque demandée. Ainsi que l’aurait reconnu la chambre de recours dans la décision attaquée,
la comparaison devrait porter sur les caractéristiques générales des produits visés par les marques opposées. Or, selon l’OHMI,
il est indéniable que ces produits ont tous les mêmes destination et utilisation dans la construction de bâtiments ou d’infrastructures.
La précédente considération serait confirmée par la requérante elle‑même, qui aurait reconnu, devant la division d’opposition,
que ses produits étaient destinés à être utilisés dans un large éventail de domaines, alors que, devant le Tribunal, elle
affirmerait qu’ils peuvent être utilisés non seulement dans des opérations de construction mais également pour la réalisation
d’infrastructures d’écoulement et d’adduction des eaux. Il serait donc pleinement établi que les produits en question auraient
tous des destination et utilisation identiques.
L’OHMI soutient également que c’est à bon droit que la décision attaquée a considéré, ensuite, que les produits visés par
les marques opposées étaient complémentaires. En effet, la construction de bâtiments et d’infrastructures inclurait inévitablement
la construction de divers systèmes, tels que des canalisations, des systèmes de traitement des eaux usées, des systèmes de
protection anti‑incendie et des réseaux d’eau potable ou d’irrigation nécessitant l’emploi des produits visés par la marque
demandée. Il serait donc inconcevable que des tubes et tuyaux et leurs pièces et parties constitutives puissent être utilisés
pour la réalisation de bâtiments et d’infrastructures, sans l’emploi de matériaux de construction, dont les ciments.
L’OHMI relève, en outre, que, ainsi que la décision attaquée l’a constaté au point 22, les produits visés par les marques
en conflit empruntent normalement les mêmes circuits de distribution, sont vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés
aux mêmes utilisateurs finaux, à savoir, d’une part, les particuliers, et notamment les « familiers du bricolage », et, d’autre
part, les professionnels du bâtiment, tels que, notamment, les constructeurs, les plombiers et les chauffagistes. Par conséquent,
le public pertinent aurait naturellement l’impression que tous les produits visés par les marques en conflit peuvent avoir
la même origine commerciale.
Selon l’OHMI, l’argumentation avancée par la requérante pour contester ce point de la décision attaquée repose exclusivement
sur l’usage qu’elle a l’intention de faire de la marque demandée, lequel, toutefois, serait dépourvu de pertinence.
En quatrième lieu, l’OHMI soutient que c’est à bon droit que la décision attaquée a conclu que les marques en conflit étaient
similaires, compte tenu de leurs similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes. La requérante n’aurait, d’ailleurs,
présenté dans sa requête aucun argument susceptible de mettre en cause cette conclusion.
L’OHMI relève que le terme « pam » est dépourvu de sens en langue espagnol. En revanche, le terme « pluvial » de la marque
demandée signifierait, en langue espagnole, « relatif à la pluie ». La décision attaquée aurait donc à bon droit relevé que
le public concerné percevrait ce dernier terme comme une référence à certaines qualités ou fonctions des produits visés par
la marque demandée, à savoir que ces produits seraient destinés à être utilisés dans des conditions de pluie ou seraient particulièrement
adaptés à de telles conditions.
Sur la base de ces considérations et compte tenu de la jurisprudence [arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95,
Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25 ; arrêt du Tribunal
du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 et 35], l’OHMI
soutient que le terme « pam », qui constitue, à la fois, l’unique élément verbal de la marque antérieure et l’un des deux
éléments verbaux de la marque demandée, revêt’un caractère dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette dernière
marque, ce que la requérante ne contesterait pas.
Sur les plans visuel et phonétique, l’OHMI rappelle que le terme « pam » est non seulement l’unique terme de la marque antérieure
mais qu’il est également placé en première position dans la marque demandée. Cette position conférerait à ce terme une importance
particulière, dès lors que le public aurait tendance à porter d’abord son attention sur le début d’une marque plutôt que sur
sa fin, cette tendance étant plus naturelle si le début de la marque en question consiste, comme en l’espèce, en un élément
intrinsèquement distinctif et frappant, tant à la lecture qu’à l’audition. Ce serait donc à juste titre que la chambre de
recours aurait conclu à l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit.
Sur le plan conceptuel, le terme « pam » serait dépourvu de sens en langue espagnole, tandis que le terme « pluvial » posséderait
une signification (relatif à la pluie), qui le rendrait subsidiaire. L’affirmation de la requérante devant le Tribunal, selon
laquelle le public concerné percevrait le terme « pam » comme se rapportant à sa dénomination sociale actuelle, ainsi que
celle présentée devant la chambre de recours, selon laquelle ce terme serait perçu comme une abréviation de sa dénomination
sociale précédente (Pont-à-Mousson), ne seraient nullement évidentes et n’auraient pas été étayées. Tout comme la chambre
de recours (point 15, deuxième phrase, de la décision attaquée), le Tribunal devrait donc rejeter ces affirmations de la requérante
comme étant non fondées.
En cinquième et dernier lieu, l’OHMI relève, que les différents facteurs dont il convient, selon la jurisprudence, de tenir
compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion confirment en l’espèce l’existence d’un tel risque. En effet,
la similarité des marques en conflit et des produits visés par elles aurait été établie. En outre, il serait constant que
la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif intrinsèque, à tout le moins moyen, pour tous les produits qu’elle
désigne. Ce serait donc à juste titre que la décision attaquée aurait considéré que le public pertinent, qui gardera en mémoire
le terme « pam » de la marque antérieure, aura tendance, lorsqu’il sera confronté aux produits visés par la marque demandée,
à leur attribuer la même origine commerciale que celle des produits désignés par la marque antérieure et ce d’autant plus
que les produits en question peuvent être offerts ensemble et à travers les mêmes circuits de distribution.
Ce serait également à juste titre que la décision attaquée aurait affirmé, au point 27, que le consommateur moyen pourra raisonnablement
supposer que la marque antérieure est dérivée d’une marque principale « pam » et désigne une ligne de produits offerts dans
la même famille de marques. En d’autres termes, il existerait un risque que le public de référence considère les marques en
conflit comme visant, certes, deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise ou d’entreprises
économiquement liées.
Appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure,
la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il
existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque
de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe
2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, on entend par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont
la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits
ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent
a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment
de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal
du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points
31 à 33, et la jurisprudence citée].
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de rappeler que la décision attaquée a conclu qu’il existait un risque de confusion
entre la marque demandée et la marque antérieure. La décision attaquée n’a donc pas procédé à une comparaison de la marque
demandée avec les autres marques invoquées par Propamsa à l’appui de son opposition (décision attaquée, points 14 et 29).
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité de la décision prise
par la chambre de recours. Ce contrôle doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant cette
dernière [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, non encore
publié au Recueil, point 22]. Partant, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à
l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, sans qu’il soit nécessaire de tenir
compte des autres marques invoquées par Propamsa à l’appui de son opposition.
Eu égard à l’argumentation de la requérante relative aux produits visés par la marque demandée et au public auquel ces produits
s’adressent, il y a lieu, en deuxième lieu, d’examiner si la chambre de recours a correctement défini, aux fins de l’examen
de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, d’une part, les produits visés par lesdites marques
et, d’autre part, le public pertinent.
–       Sur les produits devant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion
Il convient de rappeler, à cet égard, que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
n° 40/94 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure invoquée en opposition et non sur les produits
pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux
de la marque antérieure, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, cette preuve ne soit rapportée
que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (arrêt PAM‑PIM’S BABY‑PROP,
point 83 supra, point 30).
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, la requête de preuve de l’usage sérieux
de la marque antérieure a été présentée, par la requérante, pour la première fois devant la chambre de recours et a à juste
titre été rejetée par cette dernière comme tardive. Dès lors, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre
de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison avec les produits visés par la marque demandée, tous les produits
pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, à savoir les « matériaux de construction ».
Contrairement à ce que fait valoir la requérante (point 43 ci‑dessus), cette catégorie de produits est suffisamment déterminée
et, eu égard à la signification des termes utilisés, doit être considérée comme englobant toute matière, brute et mi‑ouvrée,
nécessaire ou utile pour la construction, ainsi que les produits relativement simples fabriqués à partir de telles matières.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure est une marque nationale espagnole, dont la validité
de l’enregistrement ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire,
mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné [arrêts du Tribunal MATRATZEN,
point 74 supra, point 55, et du 21 avril 2005, PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Rec. p. II‑1341,
point 25]. Dès lors, en l’espèce, les instances de l’OHMI étaient obligées de tenir compte de la liste de produits visés par
la marque antérieure, telle qu’établie lors de l’enregistrement de cette marque en tant que marque nationale.
S’agissant, par ailleurs, des produits visés par la marque demandée, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure
d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans la demande de marque
concernée, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette dernière (arrêt RIGHT GUARD XTREME sport, point 61
supra, point 33). Par conséquent, les affirmations de la requérante afférentes aux produits spécifiques pour lesquels elle
a l’intention d’utiliser la marque demandée sont dépourvues de pertinence en l’espèce, la requérante n’ayant pas modifié,
conformément aux intentions qu’elle allègue, la liste des produits visés par sa demande de marque communautaire. C’est donc
à juste titre que la décision attaquée a pris en considération, pour apprécier le risque de confusion en l’espèce, tous les
produits décrits dans la demande de marque communautaire, telle que modifiée (voir point 3 ci‑dessus), présentée par la requérante.
–       Sur le public pertinent
S’agissant du public par rapport auquel doit être apprécié, en l’espèce, le risque de confusion entre les marques en conflit,
il convient de rejeter les affirmations de la requérante selon lesquelles le public visé par la marque demandée serait exclusivement
un public extrêmement spécialisé, composé, essentiellement, des collectivités territoriales (voir point 49 et 51 ci‑dessus).
Ces affirmations sont fondées sur les intentions de la requérante quant à l’usage de la marque demandée lesquelles, ainsi
qu’il a déjà été relevé, sont dépourvues de pertinence.
C’est ainsi à juste titre que la décision attaquée a affirmé, au point 13, que, eu égard à la nature et à la destination des
produits visés par les marques en conflit, il convient de considérer que le public pertinent se compose, à la fois, d’un public
spécialisé, à savoir des professionnels du secteur de la construction et de la réparation, et du grand public, qui comprend
le consommateur moyen lequel, ainsi que le relève l’OHMI, peut être amené à se procurer les produits en question pour faire
du bricolage.
–       Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude des produits visés par les marques en conflit, il y a lieu, selon la jurisprudence, de tenir
compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits en question, ces facteurs incluant,
en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts
du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32, et du 24 novembre
2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (Arthur et Félicie), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 33].
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée (points 20 et 22) que la chambre de recours a pris en compte, dans le cadre
de la comparaison des produits concernés, la circonstance que tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés
par la marque demandée étaient des produits pouvant être utilisés dans la construction de bâtiments et d’infrastructures,
ce qui incluait la construction de divers systèmes utilisant tous ces produits, tels la canalisation, le traitement des eaux
usées, la protection anti‑incendie et les conduites d’eau potable ou d’irrigation. Ces produits ayant donc une destination
et une utilisation identiques dans la construction des bâtiments et des’ infrastructures, c’est à juste titre que la décision
attaquée a conclu qu’ils étaient similaires.
La conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits visés par les marques en conflit sont complémentaires est
également correcte. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe
un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs
peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise [arrêt du Tribunal du
er
mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, confirmé sur pourvoi par l’arrêt
de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057]. En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI,
il n’est pas possible d’utiliser, dans la construction des systèmes évoqués au point précédent, les tuyaux et les raccords
pour tuyaux, visés par la marque demandée, sans l’emploi des matériaux de construction visés par la marque antérieure.
Enfin, c’est également à bon droit que, dans la décision attaquée, a été prise en compte, dans le cadre de la comparaison
des produits visés par les marques en conflit, la circonstance que ces produits étaient commercialisés, en règle générale,
dans les mêmes points de vente et à travers les mêmes filières commerciales que les matériaux de construction. Il y a lieu
de relever, à cet égard, que, selon la jurisprudence, si les produits visés par les marques en conflit présentent quelques
points communs, notamment en ce qu’ils sont parfois commercialisés dans les mêmes points de vente, les différences éventuelles
entre eux ne sauraient exclure, à elles seules, la possibilité d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt SISSI ROSSI,
point 94 supra, point 68).
Dans ces conditions, la conclusion de la décision attaquée, selon laquelle les produits visés par les marques en conflit sont
similaires et complémentaires, doit être approuvée. L’argumentation contraire de la requérante, dans la mesure où elle se
réfère à des produits autres que ceux visés par lesdites marques, n’est pas pertinente et doit être rejetée.
–       Sur la comparaison des signes
Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et
une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci
constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant
est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que
tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal
MATRATZEN, point 74 supra, point 33, et du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03,
Rec. p. II‑1677, point 27]. Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une
marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les
comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative
des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt MATRATZEN, point 74 supra, point 35).
En l’espèce, c’est à bon droit que la décision attaquée a considéré, au point 14, que le terme « pam », seul élément verbal
de la marque antérieure, écrit à la fois de gauche à droite et de haut en bas, constituait l’élément central et dominant de
la marque antérieure. En effet, cet élément occupe une position centrale dans la marque antérieure et attire l’attention du
consommateur qui contemple cette marque, à l’exclusion des autres éléments de la même marque, à savoir du font coloré et du
cadre ovale, qui sont d’une importance nettement secondaire et accessoire.
Dès lors que l’élément dominant « pam » de la marque antérieure est identique à la première partie de la marque demandée PAM
PLUVIAL, la décision attaquée a estimé que les marques en conflit présentaient une similitude visuelle et phonétique. Certes,
elles différeraient en raison de la présence, dans la marque demandée, du terme « pluvial ». Cependant, ce terme constituerait
un élément secondaire et auxiliaire de cette dernière marque, en raison de sa signification en espagnol, qui est la même qu’en
français. Cette signification induirait le public à considérer ce terme comme une indication relative aux produits visés par
la marque antérieure, en ce qu’ils sont destinés à l’utilisation pour les eaux pluviales ou dans des conditions de pluie.
C’est pour ces raisons que la décision attaquée a conclu, au point 17, que l’identité visuelle et phonétique des éléments
verbaux dominants des marques en conflit l’emportait sur leurs différences visuelles et phonétiques, dues à la présence, dans
la marque demandée, de l’élément subsidiaire « pluvial ».
Cette conclusion doit également être approuvée. En effet, l’élément verbal « pam » constitue également l’élément dominant
de la marque demandée, en raison de sa forme courte et facile à mémoriser, de son absence de signification particulière en
espagnol, constatée par la décision attaquée et non contestée par la requérante, et de sa présence au début de la marque demandée,
à savoir une position à laquelle le consommateur moyen prête généralement une plus grande attention (arrêt PAM‑PIM’S BABY‑PROP,
point 83 supra, point 51).
Eu égard à l’absence de signification, en langue espagnole, du terme « pam », c’est aussi à bon droit que la décision attaquée
a conclu, au point 15, qu’une comparaison conceptuelle des marques en conflit n’était pas possible en l’espèce. Ainsi que
l’a constaté la décision attaquée, la circonstance que le terme « pluvial » possède une signification en espagnol ne suffit
pas pour rattacher la marque demandée à un concept particulier, en raison du caractère secondaire et accessoire de cette partie
de la marque demandée.
Cette dernière considération n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle l’élément verbal
« pam » serait perçu comme étant une référence à sa dénomination sociale (voir point 56 ci‑dessus). Ainsi qu’il a été relevé,
à juste titre, dans la décision attaquée
,
le lien allégué entre les dénominations, ancienne et actuelle, de la requérante et l’élément verbal « pam » n’est pas évident
et n’a nullement été prouvé par la requérante. En tout état de cause, en admettant même que l’élément verbal « pam » puisse
être perçu comme une référence à la requérante, aucune différence conceptuelle entre ces deux marques ne saurait être établie
sur cette base, dès lors que cet élément verbal est également présent dans la marque antérieure.
Il ressort de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 18 de la décision attaquée,
que les marques en conflit étaient globalement similaires.
–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion
Compte tenu de la similitude des marques en conflit et des produits visés par elles ainsi que de l’interdépendance entre les
facteurs devant être pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion, il convient de conclure, de même que
la chambre de recours dans la décision attaquée (point 28), qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion, au sens de
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
La présence, dans la marque demandée, du terme « pluvial » n’exclut pas ce risque, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé
à juste tire au point 27 de la décision attaquée, cet élément peut amener le consommateur moyen à supposer que la marque demandée
est une marque dérivée d’une marque principale « pam » et désigne une gamme spécifique faisant partie de la « famille de marques
PAM ». En effet, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle utiliserait, systématiquement, pour ses différents produits,
des marques dérivées de la racine commune « pam » (voir point 58 ci‑dessus) corrobore cette conclusion.
Enfin, l’argument tiré de ce que le public pertinent associerait l’élément verbal « pam » à la requérante, en raison de sa
prétendue notoriété, ne saurait, en tout état de cause, prospérer. En effet, au-delà du fait que les annexes 13 à 15 de la
requête, invoquées par la requérante pour démontrer cette prétendue association, ont été écartées des débats pour les motifs
exposés aux points 18 et 19 ci‑dessus, une telle association, à la supposer établie, ne saurait nullement exclure l’existence
d’un risque de confusion en l’espèce, dès lors que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits désignés
par la marque antérieure proviennent de la requérante.
Il ressort des considérations qui précèdent que le second moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté,
de même que le recours dans son intégralité.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, l’OHMI ayant conclu
en ce sens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
La requérante, Saint-Gobain Pam SA, est condamnée aux dépens.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2007.
Le greffier

Le président
E. Coulon

M. Vilaras
*
Langue de procédure : le français.