CELEX: 62008CJ0408
Hogere voorziening
Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c
Procesbelang voor instelling van vordering tot nietigverklaring van merk op grond van absolute nietigheidsgrond
Advocatenkantoor
Woordteken ‚COLOR EDITION’
Beschrijvend karakter van woordmerk bestaande uit beschrijvende elementen

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (hierna: „Lancôme”) vordert vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 2008, Lancôme/BHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (T-160/07, Jurispr. blz. II-1733; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 februari 2007 houdende nietigverklaring van het woordmerk COLOR EDITION voor cosmetische producten en make-upproducten.
Toepasselijke bepalingen
Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
; hierna: „verordening”), bepaalt:
„Geweigerd wordt inschrijving van:
[…]
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.”
Artikel 55, lid 1, van de verordening luidt als volgt:
„Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk kan bij het Bureau worden ingesteld:
a)
in de gevallen bedoeld in de artikelen 50 en 51, door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;
b)
in de gevallen bedoeld in artikel 52, lid 1, door de in artikel 42, lid 1, bedoelde personen;
c)
in de gevallen bedoeld in artikel 52, lid 2, door de houders van de in die bepaling genoemde oudere rechten of de personen die krachtens het nationale recht van de betrokken lidstaat bevoegd zijn deze rechten te doen gelden.”
Volgens artikel 51, lid 1, sub a, van de verordening wordt het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7.
Artikel 42, lid 1, van de verordening bepaalt welke personen oppositie kunnen instellen tegen de inschrijving van een merk op grond van een relatieve weigeringsgrond, terwijl artikel 52 van dezelfde verordening de relatieve nietigheidsgronden vaststelt.
Voorgeschiedenis van het geding
Op 9 december 2002 heeft Lancôme bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordteken „COLOR EDITION” als gemeenschapsmerk ingediend.
De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Cosmetische producten en make-upproducten.”
Het aangevraagde merk werd op 11 februari 2004 ingeschreven.
Op 12 mei 2004 heeft het advocatenkantoor Norton Rose Vieregge bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld op grond van de artikelen 51, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub b en c, van de verordening.
Op 21 december 2005 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM deze vordering afgewezen.
Op 9 februari 2006 heeft het advocatenkantoor CMS Hasche Sigle, rechtsopvolger van Norton Rose Vieregge, beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Bij beslissing van 26 februari 2007 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dit beroep gegrond verklaard. Zij was van mening dat dit beroep ontvankelijk was en voorts dat het woordteken „COLOR EDITION” beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening en derhalve ook elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.
Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest
Bij een op 7 mei 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft Lancôme beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 26 februari 2007.
Ter onderbouwing van haar beroep voerde Lancôme drie middelen aan: schending van respectievelijk artikel 55, lid 1, sub a, van artikel 7, lid 1, sub c, en van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.
Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dit beroep verworpen en Lancôme verwezen in de kosten.
Het Gerecht heeft op basis van een letterlijke en teleologische interpretatie van artikel 55, lid 1, van de verordening het eerste middel afgewezen op grond dat dit artikel met betrekking tot vorderingen tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond alleen eist dat degene die nietigverklaring vordert, rechtspersoonlijkheid bezit of bevoegd is om in rechte op te treden, maar niet dat hij een procesbelang aantoont.
In dit verband heeft het Gerecht in het bijzonder in punt 25 van het bestreden arrest geoordeeld dat uit artikel 55, lid 1, van de verordening bleek dat de wetgever elke natuurlijke of rechtspersoon en elke groepering die bevoegd is om in rechte op te treden, de mogelijkheid heeft willen bieden om een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond in te stellen, terwijl hij voor de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond de personen die deze vordering kunnen instellen, uitdrukkelijk heeft beperkt.
Volgens de uiteenzetting in punt 26 van het bestreden arrest vindt deze analyse steun in het feit dat, anders dan de relatieve weigeringsgronden, die slechts de particuliere belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden zijn ingegeven door andere algemene belangen en met het oog op bescherming van deze belangen moeten kunnen worden aangevoerd door een zo groot mogelijk aantal verzoekers.
In punt 35 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat, aangezien niet werd betwist dat CMS Hasche Sigle met een rechtspersoon kon worden gelijkgesteld, de kamer van beroep de door CMS Hasche Sigle ingestelde vordering terecht ontvankelijk had verklaard.
Ook met betrekking tot het tweede middel was het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het merk COLOR EDITION beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Dienaangaande heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat dit merk, in zijn geheel beschouwd, een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoonde met de erdoor aangeduide cosmetische en make-upproducten.
In dit verband heeft het Gerecht in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest onder meer erop gewezen dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren en dat het bij het doelpubliek geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van de woordelementen waaruit het teken bestond.
Ten slotte heeft het Gerecht eraan herinnerd dat het volstaat dat een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is, om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. Het Gerecht heeft dan ook het beroep verworpen zonder het voor hem aangevoerde derde middel te onderzoeken.
Conclusies van partijen
Lancôme verzoekt het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het BHIM te verwerpen, het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Gerecht en voor het Hof, en CMS Hasche Sigle te verwijzen in de kosten van de beroepsprocedure voor het BHIM.
Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van Lancôme in de kosten.
Hogere voorziening
In het kader van haar hogere voorziening voert Lancôme formeel twee middelen aan, te weten schending door het Gerecht van de artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c, van de verordening.
Eerste middel: schending van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening
Met haar eerste middel verwijt Lancôme het Gerecht dat het heeft erkend dat een advocatenkantoor in eigen naam nietigverklaring van een gemeenschapsmerk kon vorderen. Dit middel bevat twee onderdelen. In de eerste plaats voert Lancôme in wezen aan dat het Gerecht artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening onjuist heeft uitgelegd door te oordelen dat procesbelang niet was vereist om een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op grond van een absolute nietigheidsgrond te kunnen instellen. In de tweede plaats betoogt zij dat het instellen van een dergelijke vordering door een advocatenkantoor voor eigen rekening en in eigen naam, onverenigbaar is met het op Unieniveau erkende beroepsprofiel van de advocaat.
Eerste onderdeel van het eerste middel: onjuiste uitlegging van artikel 55, lid 1, sub a, van de vordering wat het procesbelang betreft
— Argumenten van partijen
Lancôme stelt dat het Unierecht geen actio popularis kent. Hoewel artikel 230 EG, dat voor het instellen van beroep vereist dat de verzoeker rechtstreeks en individueel wordt geraakt, in casu niet rechtstreeks van toepassing is, moet artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niettemin worden uitgelegd tegen de achtergrond van de beginselen die over het algemeen in het Unierecht gelden. Bovendien wordt in alle rechtsordes een onderscheid gemaakt tussen de handelingsbevoegdheid en de bevoegdheid om in rechte op te treden, waarbij deze laatste een procesbelang onderstelt. Uit het feit dat de wetgever een dergelijk belang niet uitdrukkelijk heeft geëist, kan dus niet worden afgeleid dat dit niet is vereist.
Het door het Gerecht gemaakte onderscheid tussen de administratieve procedure en het beroep in rechte is irrelevant, aangezien het ondenkbaar is dat het recht om op te treden voor de administratieve autoriteit ruimer is dan het recht om bij de rechterlijke instanties van de Unie beroep in te stellen tegen de beslissing van deze autoriteit.
Ook irrelevant is het door het Gerecht gemaakte onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheidsgronden, aangezien uit dit onderscheid niet kan worden afgeleid dat het absoluut niet nodig is om een belang te doen gelden om een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond in te stellen.
Wat de weigering van inschrijving van een beschrijvend merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening betreft, is het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze weigeringsgrond, volgens de rechtspraak daarin gelegen dat alle concurrenten van de aanvrager of houder van het merk, die recht hebben op gebruik van een beschrijvende aanduiding voor hun eigen waren of diensten, moeten worden beschermd tegen inschrijvingen die onrechtmatig door een concurrent worden verkregen. Hieruit volgt dat deze weigeringsgrond enkel kan worden aangevoerd in het geval van een daadwerkelijke of potentiële belemmering die wordt ervaren als daadwerkelijke of potentiële concurrent van de aanvrager.
Deze uitlegging wordt bevestigd door de expliciete regel in artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening, die het recht om een vordering tot nietigverklaring in te stellen, toekent aan iedere groepering die bestaat uit fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten, dit wil zeggen personen die kunnen worden benadeeld door de onrechtmatige inschrijving van een merk.
Lancôme concludeert daaruit dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling, naast handelingsbevoegdheid, eist dat de aanvrager op daadwerkelijke of potentiële wijze economisch wordt geraakt, en dus dat hij een daadwerkelijk of potentieel economisch belang heeft bij doorhaling van het litigieuze merk. Dat is niet het geval bij een advocatenkantoor dat nietigverklaring van een gemeenschapsmerk voor cosmetische producten vordert.
Het BHIM antwoordt hierop dat bij hem ingestelde vorderingen tot nietigverklaring alleen door de verordening en de uitvoeringsverordening ervan worden geregeld, en dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening ondubbelzinnig is en iedere persoon toelaat, en vordering tot nietigverklaring in te stellen.
Volgens het BHIM legt Lancôme de rechtspraak inzake het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, onjuist uit. Dit belang is immers niet alleen dat van professionele marktdeelnemers om beschrijvende tekens te kunnen gebruiken, maar het belang van iedere persoon, al dan niet uit professioneel oogpunt, dat beschrijvende tekens niet op uitsluitende wijze in het bezit zijn van een enkele onderneming. Dit wordt overigens bevestigd door het feit dat het beschrijvend karakter van een teken wordt beoordeeld uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat niet is beperkt tot de vaklui van de betrokken sector, aangezien het in de eerste plaats de consumenten en eindverbruikers omvat.
Lancôme wordt tevens een onjuiste lezing van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening verweten. De in die bepaling gemaakte verwijzing naar „groeperingen” is enkel bedoeld als aanvulling van de lijst van personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen. Dit artikel staat toe dat groeperingen die bevoegd zijn om in rechte op te treden maar die volgens het nationale recht geen rechtspersoonlijkheid bezitten, een dergelijke vordering instellen.
— Beoordeling door het Hof
Het recht om bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen, valt niet onder de ontvankelijkheidsregels die van toepassing zijn op de beroepen in rechte en daaraan eigen zijn. Op dit punt heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 32 van het bestreden arrest vast te stellen dat de vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening geen gerechtelijke procedure maar een administratieve procedure is, en door op grond daarvan in punt 30 van dat arrest te oordelen dat de rechtspraak inzake artikel 230 EG in casu rechtstreeks noch mutatis mutandis relevant was.
Wat het antwoord betreft op de vraag of artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening voor de ontvankelijkheid van een vordering tot nietigverklaring eist dat een procesbelang wordt aangetoond, heeft het Gerecht dit artikel juist uitgelegd.
Om te beginnen staat immers vast, zoals het Gerecht in punt 21 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening geen gewag maakt van enig procesbelang.
Zoals het Gerecht in wezen in de punten 22 tot en met 25 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, bepaalt artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening voorts dat een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, terwijl artikel 55, lid 1, sub b en c, van de verordening, betreffende vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond, het recht om een dergelijke vordering in te stellen, enkel toekent aan bepaalde specifieke personen die een procesbelang hebben. Het Gerecht heeft terecht daaruit geconcludeerd dat uit de systematiek van dit artikel blijkt dat de wetgever de personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, heeft willen beperken in het tweede geval, maar niet in het eerste.
Ten slotte heeft het Gerecht eveneens op goede gronden in punt 26 van het bestreden arrest in wezen gesteld dat, terwijl de relatieve weigeringsgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoont.
Verder faalt het betoog van Lancôme, dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk is vereist om een vordering tot nietigverklaring van dit merk bij het BHIM te kunnen instellen.
Anders dan Lancôme beweert, vindt een dergelijke uitlegging immers geen steun in de verwijzing in artikel 55, lid 1, sub a, naar groeperingen die zijn opgericht om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn in eigen naam in rechte op te treden. Deze opsomming — die overigens de consumenten omvat, aan wie over het algemeen geen economisch belang als het door Lancôme beschreven belang kan worden toegeschreven — beoogt louter de opneming, in de lijst van personen die op grond van die bepaling bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, van de groeperingen die, hoewel zij overeenkomstig het daarvoor geldende recht handelingsbevoegd zijn, geen rechtspersoonlijkheid bezitten.
Verder blijkt een dergelijke uitlegging niet uit het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (
C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779
), waarnaar Lancôme verwijst. In punt 25 van dat arrest heeft het Hof immers geoordeeld dat het algemeen belang erin bestaat dat tekens of benamingen die de waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Daaruit kan worden afgeleid dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de weigeringsgrond wegens het beschrijvend karakter van een merk, niet uitsluitend het belang betreft van de concurrenten van de aanvrager of de houder van het merk die een of andere belemmering kunnen ervaren en hierdoor een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk hebben, maar het belang van iedereen betreft.
Gelet op het voorgaande zijn de argumenten die Lancôme ter onderbouwing van dit onderdeel van het eerste middel heeft aangevoerd, ongegrond, zodat dit onderdeel moet worden afgewezen.
Tweede onderdeel van het eerste middel: onverenigbaarheid van het recht van een advocatenkantoor om voor eigen rekening en in eigen naam een vordering tot nietigverklaring van een merk bij het BHIM in te stellen, met het beroepsprofiel van de advocaat
— Argumenten van partijen
Lancôme stelt dat, zelfs indien het Hof artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening anders zou uitleggen dan zij voorstelt, het bestreden arrest in elk geval moet worden vernietigd omdat het recht van een advocatenkantoor om voor eigen rekening en in eigen naam een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen, onverenigbaar is met het op Unieniveau erkende beroepsprofiel van de advocaat.
In het Unierecht is het beroepsprofiel van de advocaat sinds jaar en dag dat van een medewerker bij de rechtspleging. Artikel 19 van het Statuut van het Hof berust op deze opvatting van het beroep van advocaat, die ook blijkt uit de rechtspraak en in het bijzonder uit het arrest van 18 mei 1982, AM & S Europe/Commissie (
155/79, Jurispr. blz. 1575
, punt 24).
Het BHIM werpt de niet-ontvankelijkheid van dit tweede onderdeel van het eerste middel op krachtens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, op grond dat de vraag van de verenigbaarheid van de hoedanigheid van verzoeker voor het BHM met die van advocaat niet is opgeworpen voor het Gerecht.
— Beoordeling door het Hof
Hoewel dit onderdeel wordt voorgesteld als een onderdeel van het middel inzake schending van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening, dient te worden vastgesteld het niet berust op deze bepaling, maar op andere juridische aspecten die daarvan losstaan.
Uit de formulering zelf van het ter onderbouwing ervan ontwikkelde betoog blijkt immers dat dit onderdeel door Lancôme wordt aangevoerd voor het geval het Hof haar uitlegging van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet zou volgen, daar het bestreden arrest volgens haar „in elk geval” moet worden vernietigd om andere redenen dan de onjuiste uitlegging.
Verder hebben de aangevoerde redenen, die het beroep van advocaat betreffen, geen betrekking op artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening. Deze bepaling bevat overigens geen regels die van toepassing zijn op de uitoefening van dit beroep. Bij gebreke van specifieke unierechtelijke bepalingen ter zake, worden deze regels in beginsel vastgesteld door elke lidstaat (zie, in die zin, arresten van 12 december 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Jurispr. blz. I-6511, punt 37, en 19 februari 2002, Wouters e.a., C-309/99, Jurispr. blz. I-1577, punt 99).
Het tweede onderdeel van het eerste middel is dus in werkelijkheid een ander rechtsmiddel dan dat inzake schending van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening.
Dit middel werd evenwel niet aangevoerd voor het Gerecht, en aangezien het niet gaat om de ontvankelijkheid van een beroep in rechte maar om die van een bij het BHIM ingestelde vordering, is het geen middel van openbare orde dat het Gerecht ambtshalve had moeten onderzoeken.
Een dergelijk middel is niet-ontvankelijk, aangezien het Hof in hogere voorziening enkel bevoegd is om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie, in die zin, arrest van 1 februari 2007, Sison/Raad, C-266/05 P, Jurispr. blz. I-1233, punt 95, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Derhalve moet het tweede onderdeel van het eerste middel, en dus het middel zelf, worden afgewezen.
Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening
Argumenten van partijen
Met dit middel verwijt Lancôme het Gerecht, onjuiste criteria te hebben gehanteerd bij de beoordeling van het teken „COLOR EDITION” als een woordenassociatie.
Om een dergelijk samengesteld merk beschrijvend te kunnen achten, moet volgens de rechtspraak worden nagegaan of de gekozen termen en de associatie ervan deel uitmaken van het normale taalgebruik van het relevante publiek en gebruikelijk zijn. Door te stellen dat een merk bestaande uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen, zelf ook een beschrijving vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het aangevraagde merk en de loutere som van de bestanddelen ervan, is het Gerecht voorbijgegaan aan het beginsel dat is geformuleerd in het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251). Volgens dit beginsel had het Gerecht immers eerder moeten onderzoeken of er een merkbaar verschil bestaat tussen de woordenassociatie en het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten om de waren of diensten of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden.
Bovendien berust de beoordeling van het Gerecht op geen enkel feitelijk element met betrekking tot het taalgebruik van het relevante publiek.
Het BHIM antwoordt in wezen dat Lancôme voorbijgaat aan het wezenlijke verschil dat bestaat tussen artikel 7, lid 1, sub d, en artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening door te stellen dat een teken enkel beschrijvend is wanneer het deel uitmaakt van het normale taalgebruik van het relevante publiek en gebruikelijk is. Voor de toepassing van laatstgenoemde bepaling is het van geen belang of de litigieuze woordcombinatie deel uitmaakt van het normale taalgebruik van het relevante publiek en gebruikelijk is, aangezien die bepaling ook van toepassing is op tekens die in de toekomst courant kunnen worden gebruikt om de betrokken waren en diensten voor te stellen.
Aldus heeft het Hof in het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM enkel onderzocht of de grammaticale constructie van de woordcombinatie „baby-dry” het gebruik ervan in de toekomst waarschijnlijk maakte. Het door het Gerecht verrichte onderzoek van het beschrijvend karakter van het teken „COLOR EDITION” is voorts in overeenstemming met latere rechtspraak.
Met haar verwijt, dat het Gerecht zijn beslissing op geen enkel feitelijk element heeft gebaseerd, wil Lancôme in werkelijkheid de beoordeling van de feiten door het Gerecht ter discussie te stellen, zodat een deel van dit middel niet-ontvankelijk is. Dit verwijt is bovendien kennelijk ongegrond, aangezien de vraag of consumenten van cosmetische producten thans een uitdrukking als „color edition” in hun normale taalgebruik hanteren, irrelevant is.
Beoordeling door het Hof
Uit de rechtspraak blijkt dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van kenmerken van de waren of de diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, in de regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 blijft. Een dergelijke combinatie is evenwel niet beschrijvend in de zin van die bepaling indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die uitgaat van de samenvoeging van die bestanddelen (zie arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 98 en 99; Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 39 en 40, en 19 april 2007, BHIM/Celltech, C-273/05 P, Jurispr. blz. I-2883, punten 77 en 78).
Aldus vormt een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel een beschrijving vormt van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, zelf ook een beschrijving van deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van de bestanddelen ervan. Dit laatste veronderstelt dat het woord door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen ervan, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (zie reeds aangehaalde arresten Koninklijke KPN Nederland, punt 100, en Campina Melkunie, punt 41).
In casu heeft het Gerecht zich eerst op het standpunt gesteld dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die konden dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest geoordeeld dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woordelementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd.
Zoals de advocaat-generaal in punt 98 van zijn conclusie heeft opgemerkt, geeft deze benadering gelet op de in de punten 61 en 62 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
De grieven die Lancôme in het kader van het tweede middel heeft geformuleerd, zijn dus ongegrond, zodat dit middel moet worden afgewezen.
Uit het voorgaande volgt dat de hogere voorziening moet worden afgewezen.
Kosten
Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Lancôme in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart:

1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Frans.