CELEX: 62006CJ0238
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Kolmiulotteinen tavaramerkki
Muovipullon muoto
Rekisteröinnin esteet
Ehdoton hylkäysperuste
Erottamiskyvyn puuttuminen
Aikaisempi kansallinen sanamerkki
Pariisin yleissopimus
TRIPS-sopimus
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG -niminen yhtiö (jäljempänä Develey) vaatii valituksellaan, että yhteisöjen tuomioistuin
kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-129/04, Develey vastaan SMHV (muovipullon muoto),
15.3.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II‑811; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi Develeyn kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan
20.1.2004 tekemästä päätöksestä, jolla evättiin kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus
Pariisin yleissopimus
Kansainvälisesti tavaramerkkioikeutta sääntelee teollisoikeuden suojelemista koskeva yleissopimus, joka on allekirjoitettu
Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide
828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus). Kaikki Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat kyseisen sopimuksen
osapuolia.
Pariisin yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:
”Jokaisen liittomaan kansalaisilla on kaikissa muissa liittomaissa teollisoikeuden suojaan nähden ne edut, jotka näiden maiden
lainsäädännöt nyt tai vastedes myöntävät maan omille kansalaisille rajoittamatta mitään oikeuksia, jotka tällä yleissopimuksella
turvataan. Heillä on siis sama suoja kuin näillä ja samat lailliset oikeuskeinot jokaista heidän oikeutensa loukkausta vastaan,
edellyttäen että maan omille kansalaisille määrättyjä ehtoja ja muodollisuuksia on noudatettu.”
Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A ja B kappaleessa määrätään seuraavaa:
”A.
1)      Jokainen alkuperämaassa asianmukaisesti rekisteröity tehtaan- tai kauppamerkki on sellaisenaan tässä artiklassa ilmoitetuin
varauksin hyväksyttävä rekisteröitäväksi ja suojattava toisissa liittomaissa. Nämä maat voivat vaatia, että ennen lopullista
rekisteröimistä esitetään asianomaisen viranomaisen antama todistus alkuperämaassa tapahtuneesta rekisteröinnistä. Tämän todistuksen
laillistamista ei voida vaatia.
2)      Alkuperämaana on pidettävä sitä liittomaata, jossa hakijalla on tosiasiallinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike
tai, mikäli hänellä ei ole tällaista yritystä liittoon kuuluvan maan alueella, sitä liittomaata, jossa hänellä on kotipaikka,
ja mikäli hänellä ei ole kotipaikkaa missään liittomaassa, mutta hän on jonkin liittomaan kansalainen, sitä maata, jonka kansalainen
hän on.
B.      Tässä artiklassa tarkoitettujen tehtaan‑ tai kaupanmerkkien rekisteröintiä ei voida evätä eikä julistaa mitättömäksi muissa
kuin seuraavissa tapauksissa:
1)      jos ne ovat laadultaan sellaisia, että ne loukkaavat kolmannen miehen saavuttamia oikeuksia siinä maassa, jossa suojaa haetaan;
2)      jos niiltä kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksinomaan merkeistä tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa
voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa
tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai rehellisessä ja pysyväisessä kauppatavassa siinä maassa,
jossa suojaa haetaan;
3)      jos ne ovat hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastaiset ja varsinkin jos ne ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Merkkiä
ei kuitenkaan ole pidettävä yleisen järjestyksen vastaisena yksistään siitä syystä, ettei se ole sopusoinnussa jonkin tavaramerkkilainsäädäntöön
sisältyvän säännöksen kanssa, ellei tämä säännös ole juuri yleistä järjestystä koskeva.
Näitä säännöksiä sovellettaessa on kuitenkin lisäksi otettava huomioon 10 bis artiklan säännökset.”
Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksesta johtuva oikeus
Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista
tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka on allekirjoitettu Marrakeshissä 15.4.1994 ja hyväksytty Uruguayn kierroksen
(1986–1994) monenkeskisissä neuvotteluissa tehtyjen sopimusten hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), 2 artiklan 1 kohdassa määrätään
seuraavaa:
”Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen (1967) 1–12
ja 19 artiklan mukaiseksi.”

Yhteisön oikeus
Päätöksen 94/800 johdanto-osan viimeisen perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:
”Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitteineen ei voi vedota suoraan yhteisön ja jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.”
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) johdanto-osan 12. perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:
”kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus; tämän direktiivin säännösten
on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa; tämä direktiivi ei vaikuta yleissopimuksesta
johtuviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin; tarvittaessa sovelletaan perustamissopimuksen 234 artiklan 2 kohtaa”.
Mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus.”
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
johdanto-osan viidennen perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:
”tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta; ei vaikuta
perustellulta velvoittaa yrityksiä rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi, koska kansalliset tavaramerkit
ovat tarpeen yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen yhteisönlaajuista suojaa”.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan, joka koskee ehdottomia hylkäysperusteita, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1.      Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
– –
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
– –
h)      tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklan mukaisesti;
i)      tavaramerkit, jotka sisältävät muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklassa tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejä
tai vaakunoita, joilla on erityistä julkista merkitystä, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt niiden rekisteröintiä.”
Kyseisen asetuksen 34 artiklassa, jonka otsikko on ”Kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatiminen”, säädetään seuraavaa:
”1.      Jäsenvaltiossa tai Benelux-alueella rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin haltija, mukaan lukien aikaisempi kansainvälisesti,
jäsenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröity tavaramerkki, joka jättää hakemuksen samasta tavaramerkistä, joka on tarkoitus
rekisteröidä yhteisön tavaramerkkinä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity
tai joihin se sisältyy, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta yhteisön tavaramerkille sen jäsenvaltion osalta, jossa
tai jota varten se on rekisteröity.
2.      Aiemmuuden ainoa vaikutus tämän asetuksen mukaan on, että jos yhteisön tavaramerkin haltija luopuu aiemmasta tavaramerkistä
tai antaa sen lakata, hänellä olevat oikeudet pysyvät voimassa samoin, kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity.
3.      Yhteisön tavaramerkille vaadittu aiemmuus lakkaa, jos aikaisemman tavaramerkin, jonka aiemmuutta on vaadittu, haltija julistetaan
menettäneeksi oikeutensa tavaramerkkiin tai jos tavaramerkki julistetaan mitättömäksi tai jos siitä on luovuttu ennen yhteisön
tavaramerkin rekisteröintiä.”
Asetuksen N:o 40/94 35 artiklassa, jonka otsikko on ”Aiemmuuden vaatiminen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen”,
säädetään seuraavaa:
”1.      Yhteisön tavaramerkin haltija, joka on saman aikaisemman, jäsenvaltiossa rekisteröidyn, Benelux-alue mukaan lukien, tavaramerkin
tai aikaisemman, kansainvälisesti, jäsenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröidyn tavaramerkin haltija, samojen tavaroiden
tai palvelujen osalta, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on
rekisteröity.
2.      Sovelletaan 34 artiklan 2 ja 3 kohtaa.”
Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV perustelee päätöksensä ja ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin
osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiasisällön tutkiminen viran puolesta”, säädetään seuraavaa:
”1.      Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä
tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
2.      Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todistei[ta], joita ei ole esitetty
määräajassa.”
Asetuksen N:o 40/94 108 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1.      Yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytää hakemuksensa tai yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista kansallista tavaramerkkiä
koskevaksi hakemukseksi:
a)      siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi;
b)      siltä osin kuin yhteisön tavaramerkin vaikutus lakkaa.
2.      Muuntamista ei tapahdu:
a)      jos yhteisön tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa kyseisen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi, jollei yhteisön
tavaramerkkiä ole käytetty siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön
tarkoittamien tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti;
b)      suojan hankkimiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa viraston tai kansallisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hakemuksen tai yhteisön
tavaramerkin rekisteröinnin estymiselle, peruuttamiselle tai mitättömyydelle on peruste.
3.      Hakemuksen tai yhteisön tavaramerkin muuntamisesta johtuvassa kansallista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa voidaan kyseisessä
jäsenvaltiossa hyödyntää tälle hakemukselle tai tavaramerkille hyväksytty hakemispäivä tai etuoikeuspäivä ja tarvittaessa
tämän valtion 34 artiklan tai 35 artiklan mukaisesti vaadittu tavaramerkin aiemmuus.
4.      Siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi, virasto lähettää hakijalle tiedonannon
kolmen kuukauden määräajasta, jonka kuluessa muuntamista koskeva pyyntö voidaan esittää ja joka alkaa tämän tiedonannon ajankohdasta.
5.      Jos yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus peruutetaan tai jos yhteisön tavaramerkin vaikutus lakkaa luopumista koskevan merkinnän
tekemisen tai rekisteröinnin uudistamatta jättämisen vuoksi, muuntamista koskeva pyyntö on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa
päivästä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruutettu tai yhteisön tavaramerkin vaikutus on lakannut.
6.      Jos tavaramerkkiä koskeva hakemus hylätään viraston päätöksellä tai tavaramerkin vaikutus lakkaa viraston tai yhteisön tavaramerkkituomioistuimen
päätöksen johdosta, muuntamista koskeva pyyntö on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona kyseinen päätös on tullut
lainvoimaiseksi.
7.      Edellä 32 artiklan säännöksen vaikutus lakkaa, jos pyyntöä ei ole esitetty asetetussa määräajassa.”

Asian tausta
Develey teki asetuksen N:o 40/94 nojalla 14.2.2002 SMHV:lle yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen, jossa
se vaati etusijaa aikaisemmin Saksassa 16.8.2001 jätetyn hakemuksen nojalla.
Hakemus koski seuraavan pullonmuotoisen kolmiulotteisen merkin (jäljempänä haettu tavaramerkki) rekisteröintiä.
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–        luokka 29: ”Paprikat, tomaattipyree, maito ja maitotuotteet, jogurtti, ranskankerma, ravintoöljyt ja -rasvat”
–        luokka 30: ”Mausteet; sinappi ja sinappituotteet; majoneesi ja majoneesituotteet, etikka ja etikkatuotteet; etikan avulla
valmistetut juomat; rémouladekastikkeet, relissi; elintarvikkeena käytettävät aromit ja esanssit; elintarvikkeiden valmistuksessa
aromeina käytettävät sitruunahappo, omenahappo ja viinihappo; piparjuurivalmisteet; ketsuppi ja ketsuppivalmisteet, hedelmäkastikkeet;
salaatin kastikkeet”
–        luokka 32: ”Hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.
Tutkija hylkäsi 1.4.2003 päivätyllä päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla. Tutkija totesi, että aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit eivät sitoneet SMHV:tä ja että haetun tavaramerkin muodossa
ei ollut mitään sellaista omintakeista ja helposti tunnistettavaa, joka mahdollistaisi sen erottamisen markkinoilla tavanomaisesti
saatavilla olevista muodoista ja toimisi viittauksena sen kaupalliseen alkuperään.
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä Develeyn tekemän valituksen, joka perustui muun muassa
kyseessä olevan pullon tavanomaisesta poikkeavaan ja erityiseen muotoon. Valituslautakunta yhtyi tutkijan perusteluihin. Se
lisäsi, että kun on kyse tavaramerkistä, joka koostuu pakkauksen muodosta, huomioon on otettava, että kohdeyleisö ei välttämättä
miellä tavaramerkkiä samalla tavalla kuin jos kyseessä olisi sellainen sanamerkki, kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki,
joka on riippumaton sen tavaran ominaisuuksista, johon se yhdistetään. Kyseessä oleva kuluttaja kiinnittää valituslautakunnan
mukaan tavallisesti enemmän huomiota pulloon kiinnitettyyn etikettiin kuin pelkkään paljaan ja värittömän astian muotoon.
Valituslautakunnan mukaan haetussa tavaramerkissä ei ollut mitään sellaisia lisäpiirteitä, joiden perusteella se olisi voitu
selvästi erottaa saatavilla olevista yleisesti käytetyistä muodoista ja joiden perusteella se painuisi kuluttajan mieleen
alkuperää koskevana viittauksena. Valituslautakunta nimittäin katsoi, että erityinen muotoilu, johon Develey vetoaa, selviää
vasta sellaisen pitkälle menevän analyyttisen tutkimisen perusteella, jollaista kyseessä oleva keskivertokuluttaja ei tee.
Valituslautakunta huomautti, että Develey ei voi vedota haetun tavaramerkin rekisteröintiin Saksan tavaramerkkirekisteriin,
koska tällainen kansallinen rekisteröinti, vaikka se voidaan ottaa huomioon, ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Valituslautakunnan
mukaan Develeyn esittämissä rekisteröintiasiakirjoissa ei myöskään täsmennetty perusteita, joilla kyseessä olevan merkin rekisteröinti
hyväksyttiin.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
Develey nosti riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2004
jättämällään kannekirjelmällä. Kanteensa tueksi Develey esitti neljä kanneperustetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi nämä kanneperusteet ja siis koko kanteen.
Ensimmäisen kanneperusteen mukaan SMHV ei ollut noudattanut todistustaakkaa koskevia sääntöjä, mikä Develeyn mukaan oli asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan sekä Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan vastaista. Develey näet väitti, että SMHV:n
olisi tullut näyttää toteen erottamiskyvyn puuttuminen, koska se oli todennut, että kyseessä oleva muoto miellettäisiin yleisesti
käytössä olevan pullon muodoksi eikä kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että Pariisin yleissopimuksella ei tältä osin ole vaikutusta, koska mainitun
yleissopimuksen 6 quinquies artikla, joka koskee toisessa Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa rekisteröityjen
tavaramerkkien suojaa ja rekisteröintiä, ei sisällä määräyksiä, jotka ohjaisivat todistustaakan jakoa yhteisön tavaramerkkien
rekisteröintimenettelyissä. Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan mukaisessa ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on päättää, kariutuuko tavaramerkkihakemuksen
hyväksyminen ehdottomaan hylkäysperusteeseen, ja että kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on selvitettävä
viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta voi todetessaan, ettei haetulla tavaramerkillä ominaispiirteidensä
vuoksi ole erottamiskykyä, perustaa arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta
seuraaviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat.
Se korosti, että jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn valituslautakunnan edellä mainitusta arviosta huolimatta,
kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin
perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky.
Toinen kanneperuste perustui siihen, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohtaa oli rikottu,
koska SMHV oli riistänyt aikaisemman kansallisen rekisteröinnin suojan. Develey väitti, että katsoessaan, että haetulla tavaramerkillä
ei ollut erottamiskykyä yhteisön alueella, SMHV tosiasiallisesti julisti mitättömäksi aikaisemman samaa merkkiä suojaavan
saksalaisen tavaramerkin, jonka Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) oli rekisteröinyt,
ja siten riisti siltä suojan Saksan alueella.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että vaikka oletettaisiin, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artikla
velvoittaisi SMHV:tä, asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön
oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Näin ollen riidanalainen päätös ei vaikuta aikaisemman
kansallisen rekisteröinnin pätevyyteen eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi
lisäksi, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B kappaleen 2 kohdassa määrätään joka tapauksessa mahdollisuudesta
rekisteröinnin epäämiseen siinä tapauksessa, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
Kolmannen kanneperusteen mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja TRIPS-sopimuksen
2 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska SMHV ei ole riittävästi tutkinut aikaisempaa kansallista rekisteröintiä. Develey väitti,
että SMHV:n on otettava huomioon aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit, ja katsoi toissijaisesti, että direktiivin 89/104
ja asetuksen N:o 40/94 yhdenmukaisuudesta seuraa, että SMHV:n ja kyseessä olevien kansallisten viranomaisten on sovellettava
samoja kriteerejä, joista on säädetty kummassakin säädöksessä. Näin ollen SMHV:n oli Develeyn mukaan selitettävä, miksi se
soveltaa näitä kriteerejä eri tavalla kuin kansalliset viranomaiset.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti ensinnäkin huomiotta viittaukset Pariisin yleissopimukseen ja TRIPS-sopimukseen
sillä perusteella, että näissä kahdessa sopimuksessa ei määrätä päätösten perusteluvelvollisuudesta eivätkä ne siten liity
kyseiseen kanneperusteeseen. Sen jälkeen se totesi, että asetuksen N:o 40/94 34 ja 35 artiklan tarkoituksena tai vaikutuksena
ei voi olla taata kansallisen tavaramerkin haltijalle tällaisen tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ja että
yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin
tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
huomautti, että valituslautakunta on ottanut huomioon kansallisen rekisteröinnin olemassaolon ja että riidanalaisessa päätöksessä
selitetään selvästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi valituslautakunta ei ole noudattanut Deutsches Patent- und Markenamtin
päätöstä.
Neljäs kanneperuste perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, joka kantajan mukaan johtui
siitä, että SMHV ei ollut ottanut huomioon haetun tavaramerkin erottamiskykyä eikä sitä, että sen piirteillä ei ole mitään
teknistä tehtävää. Tältä osin Develey vetosi siihen, että vähimmäiserottamiskyky riittää siihen, että tavaramerkki voidaan
rekisteröidä, ja totesi lisäksi, että kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa ei tule soveltaa ankarampia
kriteerejä. Develey väitti, että kuluttaja tekee valintansa pullon muodon mukaan ja tarkistaa etiketistä valintansa vasta
tunnistettuaan haluamansa tavaran. Develeyn mukaan keskivertokuluttaja on siis täysin kykenevä mieltämään kyseessä olevien
tavaroiden pakkauksen muodon niiden kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi. Toissijaisesti Develey vetosi siihen,
ettei millään haetun tavaramerkin piirteellä ole teknistä tehtävää.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti siitä, että tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien
erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa ja
että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen ensinnäkin huomioon tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä
on haettu, ja toiseksi se, miten kohdeyleisö asian mieltää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi lisäksi, että tavaramerkin
erottamiskykyä arvioitaessa on tarkasteltava siitä saatavaa kokonaisvaikutelmaa.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi käsiteltävänään olleesta asiasta, että haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat
olivat päivittäistavaroita olevia elintarvikkeita ja että näin ollen kohdeyleisöön kuuluivat kaikki kuluttajat. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen mukaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen
sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset.
Haetusta tavaramerkistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti ensinnäkin, että keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet
olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla
on tietty alkuperä, ja että kuluttajat katsovat pulloilla, jotka sisältävät tällaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan
pakkaustarkoitus. Arvioituaan tämän jälkeen niitä ominaisuuksia, jotka Develeyn mukaan vaikuttavat pullon erottamiskykyä lisäävästi,
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseiset ominaisuudet eivät luoneet sellaista kokonaisvaikutelmaa, joka
olisi voinut saattaa kyseenalaiseksi päätelmän siitä, että haettu tavaramerkki ei poikennut merkittävästi yleisestä käytännöstä
tai toimialalla vallitsevasta tavasta. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vielä, että se, että haetun tavaramerkin
ominaisuuksilla ei kantajan mukaan ollut teknistä tehtävää, ei voinut vaikuttaa siihen, että siltä puuttui erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset
Develey vaatii valituksellaan, että yhteisöjen tuomioistuin
–        kumoaa valituksenalaisen tuomion
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen tai toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.
SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin
–        hylkää valituksen ja
–        velvoittaa Develeyn korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus
Aluksi on tutkittava, voidaanko TRIPS-sopimuksen ja Pariisin yleissopimuksen määräyksiä soveltaa sellaisenaan nyt käsiteltävään
asiaan.
TRIPS-sopimuksesta on todettava, että päätöksen 94/800 johdanto-osan viimeisen perustelukappaleen mukaan Maailman kauppajärjestön
perustamissopimukseen liitteineen ei voi vedota suoraan yhteisön tuomioistuimissa.
Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei kyseisen sopimuksen määräyksillä ole välitöntä oikeusvaikutusta ja etteivät
ne ole sellaisia, että yksityisillä olisi niiden perusteella oikeuksia, joihin nämä voisivat suoraan vedota tuomioistuimessa
yhteisön oikeuden nojalla (ks. vastaavasti asia C-149/96, Portugali v. neuvosto, tuomio 23.11.1999, Kok. 1999, s. I-8395,
42–48 kohta; yhdistetyt asiat C-300/98 ja C-392/98, Dior ym., tuomio 14.12.2000, Kok. 2000, s. I-11307, 44 ja 45 kohta ja
asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989, 54 kohta).
Esillä olevassa asiassa myöskään Pariisin yleissopimuksen määräyksiin ei voida sellaisinaan vedota.
Yhteisö ei ensinnäkään ole Pariisin yleissopimuksen sopimuspuoli toisin kuin TRIPS-sopimuksen.
Toiseksi yhteisön lainsäätäjä on sellaisissa tapauksissa, joissa se on katsonut, että Pariisin yleissopimuksen tietyille määräyksille
on tarpeen antaa välitön oikeusvaikutus, nimenomaisesti viitannut kyseisiin määräyksiin asetuksessa N:o 40/94, ja näin on
tehty muun muassa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa olevien ehdottomien hylkäysperusteiden osalta.
Sitä vastoin on todettava, että mainitussa 1 kohdassa ei tavaramerkkien erottamiskyvyn osalta ole tällaista viittausta ja
että yhteisön lainsäätäjä on antanut tältä osin mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oman säännöksen.
Vaikka Pariisin yleissopimuksen välitön oikeusvaikutus voisi kolmanneksi seurata siitä, että TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1
kohdassa viitataan kyseiseen yleissopimukseen, siitä syystä, että TRIPS-sopimus ei ole välittömästi sovellettava, ei kyseinen
viittauskaan voi johtaa siihen, että mainittua yleissopimusta sovellettaisiin välittömästi.
Näin ollen esillä olevaan asiaan ei sovelleta TRIPS-sopimusta eikä Pariisin yleissopimusta ja yhteisöjen tuomioistuin tutkii
valitusperusteet vain siltä osin kuin ne pohjautuvat siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi rikkonut asetusta
N:o 40/94.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu selvittämisvelvollisuuden jakamista koskevien sääntöjen huomiotta jättämiseen
Asianosaisten lausumat
Develey väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, joka koskee
selvittämisvelvollisuutta. Develeyn mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi myös tullut kumota riidanalainen
päätös, koska mainittu tuomioistuin on itse todennut, että haetulla tavaramerkillä on erottamiskyky, kun se on valituksenalaisen
tuomion 52 kohdassa myöntänyt, että kyseinen tavaramerkki poikkeaa kaupankäynnissä yleisesti käytetyistä tavaramerkeistä.
Develey väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen järkeily, joka koskee sitä, miten kuluttajat tekevät valintansa,
on ristiriidassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oman oikeuskäytännön kanssa (asia T-305/02, Nestlé Waters France
v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 34 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen ja läpinäkyvän
pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok. 2004, s. II-4115, 34 kohta). Develeyn mukaan muodon käytöllä tavaran alkuperää koskevana
viitteenä on tiettyä merkitystä, koska kuluttajat tekevät esivalinnan pakkauksen muodon perusteella ja tutkivat etikettiä
vasta sen jälkeen.
SMHV väittää, että tavaramerkin rekisteröintimenettely on hallinnollinen menettely ja että se tutkii asetuksen N:o 40/94 74
artiklan 1 kohdan nojalla asiasisällön viran puolesta. Selvittämisvelvollisuuden jakoa koskevalla käsitteellä voi sen mukaan
näin ollen olla merkitystä vain, jos tietyt tosiseikat jäävät näyttämättä. SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
on kuvannut oikein SMHV:n tehtävänä hallintomenettelyssä olevaa asian selvittämistä ja todisteiden arviointia koskevat periaatteet.
SMHV:n mukaan sen päätösten perustelua koskevaa vaatimusta ei missään tapauksessa tule sekoittaa minkäänlaiseen näyttövelvollisuuteen.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Ensinnäkin kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 15 ja 16 kohdassa todennut, asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan mukaisten ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on päättää,
kariutuuko tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen hyväksyminen ehdottomiin hylkäysperusteisiin.
Lisäksi on todettava, että mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV tutkii viran puolesta sellaiset asian kannalta
merkitykselliset tosiseikat, joiden johdosta sen ehkä on sovellettava ehdotonta hylkäysperustetta.
Lopuksi on todettava, että kuten valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa on perustellusti huomautettu, jos kantaja vetoaa haetun
tavaramerkin erottamiskykyyn SMHV:n arviosta huolimatta, kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä,
että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky.
Näin ollen on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole jättänyt selvittämisvelvollisuuden jakoa koskevia
sääntöjä huomiotta.
Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn väitetysti virheellistä arviointia koskevia väitteitä on tarkasteltava viidennen valitusperusteen
yhteydessä.
Näin ollen on todettava, että ensimmäinen valitusperuste ei ole perusteltu.

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että aikaisemman kansallisen rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen pysyttäminen
on lainvastaista
Asianosaisten lausumat
Develey väittää, että SMHV on riidanalaisella päätöksellä todennut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky myös
Saksassa. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on pysyttänyt kyseisen päätöksen, se on asetuksen N:o 40/94 108 artiklan
mukaisesti julistanut mitättömäksi täysin samanlaisen tavaramerkin, joka on aiemmin rekisteröity kansallisella tasolla.
SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut, että riidanalainen päätös ei vaikuta aikaisemman
kansallisen rekisteröinnin pätevyyteen eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan. SMHV huomauttaa, että kansalliset viranomaiset
arvioivat SMHV:n päätöksistä riippumatta aina kansallisen tavaramerkkioikeuden mukaan, voidaanko kansallisia tavaramerkkejä
ja sellaisia tavaramerkkejä, joiden rekisteröintiä on haettu, suojata.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perustellusti on valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa todennut, riidanalainen
päätös, jolla haetun tavaramerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on hylätty, ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisteröinnin
pätevyyteen eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan.
Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein
valituksenalaisen tuomion kyseisessä kohdassa viitannut, sanamuodon mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa
tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta.
Mahdollista on siis paitsi se, että kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkillä,
jolta yhdessä jäsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin toisessa jäsenvaltiossa (ks. vastaavasti asia
C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006, Kok. 2006, s. I-2303, 25 kohta ja analogian perusteella merkin harhaanjohtavuuden
osalta asia C-313/94, Graffione, tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I-6039, 22 kohta), myös se, että tavaramerkillä, jolta puuttuu
yhteisönlaajuinen erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin yhteisön jäsenvaltiossa.
On lisättävä, että toisin kuin Develey väittää, asetuksen N:o 40/94 108 artiklan säännökset eivät mitenkään kumoa tätä näkemystä.
Tämä kanneperuste on siis hylättävä perusteettomana.

Kolmas ja neljäs kanneperuste, jotka perustuvat yhtäältä tosiseikkojen vääristämiseen ja aikaisempaa kansallista rekisteröintiä
koskevan perusteluvelvollisuuden rikkomiseen ja toisaalta siihen, että kansallista tavaramerkkihakemuksen käsittelijää ja
SMHV:tä sitovat erottamiskykyä koskevat vaatimukset ovat samat
Asianosaisten lausumat
Näillä valitusperusteilla Develey moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että kyseinen tuomioistuin on todennut
tosiseikat virheellisesti, ja siitä, että mainittu tuomioistuin on jättänyt osan Develeyn väitteistä huomiotta. Develey väittää
esittäneensä Deutsches Patent- und Markenamtin antaman rekisteröimistä koskevan todistuksen, josta ilmenee, että haettu tavaramerkki
on rekisteröity sen ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn nojalla eikä sen käyttöön perustuvan erottamiskyvyn nojalla.
Develey väittää, että valituksenalaisesta tuomiosta puuttuvat aikaisemman kansallisen rekisteröinnin tutkimista koskevat perustelut.
Koska tavaramerkkioikeus on lisäksi yhdenmukaistettu, SMHV:n ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen käsittelijän pitäisi asettaa
erottamiskyvyn osalta samat vaatimukset.
Tosiseikkojen toteamisesta SMHV huomauttaa, että kyseisessä virastossa käydyssä menettelyssä Develeyn edustajien selitykset
eivät juuri asiaa selventäneet ja että nämä selitykset koskivat vain sellaisia saksalaiseen rekisteröintiin liittyviä väitteitä,
joita ei voitu tarkistaa. Koska SMHV:n valituslautakunta ei ole tiennyt tarkasti niitä syitä, joiden vuoksi kyseinen rekisteröinti
on hyväksytty, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei voida katsoa vääristelleen tosiseikkoja tältä osin.
Perustelujen puuttumisesta SMHV toteaa, että sen velvollisuudella perustella yksittäistapauksessa tekemänsä päätökset on kaksi
tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja
antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta. SMHV katsoo, että se, ettei Develey hyväksy
valituslautakunnan perusteluja eikä sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ne vahvistanut, ei ole riittävä peruste
katsoa, että valituksenalaisesta päätöksestä puuttuisivat perustelut. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
on aivan oikein katsonut, että riidanalaisen päätöksen perustelut olivat riittävät, eikä kyseistä tuomiota näin ollen mitenkään
voida riitauttaa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan nojalla.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Deutsches Patent- und Markenamtin päätöksestä, johon Develey vetoaa, voidaan todeta vain, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa on tehnyt, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan
itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta.
Näin ollen haettua tavaramerkkiä on arvioitava ainoastaan asiaa koskevien yhteisön säännösten nojalla eikä kansallisella päätöksellä
missään tapauksessa voida saattaa riidanalaisen päätöksen eikä valituksenalaisen tuomion lainmukaisuutta kyseenalaiseksi.
Tästä syystä kyseinen väite on katsottava tehottomaksi.
Väitteestä, joka koskee sitä, että tosiseikat on todettu virheellisesti ja että valituksenalaista tuomiota on perusteltu riittämättömästi,
on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siteeraa kyseisen tuomion 34 kohdassa riidanalaisen päätöksen 55
kohtaa, jonka mukaan haetun tavaramerkin rekisteröinnillä Saksan tavaramerkkirekisteriin ei ole minkäänlaista sitovaa vaikutusta
yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä ja jäsenvaltioissa olemassa olevat rekisteröinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan
ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä mutta joka ei kuitenkaan ole ratkaiseva.
Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole todennut aikaisempaa kansallista rekisteröintiä koskevia tosiseikkoja
virheellisesti ja että ei voida väittää, että valituksenalaisesta tuomiosta puuttuisivat tätä rekisteröintiä koskevat perustelut.
Näin ollen kyseinen väite on hylättävä.
Lopuksi väitteestä, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden ollessa yhdenmukaistettu SMHV:n ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen
käsittelijän olisi pitänyt soveltaa erottamiskyvyn osalta samoja vaatimuksia, on todettava, että kyseistä väitettä ei voida
hyväksyä, koska yhtäältä yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö on itsenäinen järjestelmä ja toisaalta on mahdollista, että tavaramerkillä,
jolta yhdessä jäsenvaltiossa tai yhteisön järjestelmässä puuttuu erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin toisessa jäsenvaltiossa.
Lisäksi kuten edellä käsiteltyjen väitteiden osalta on jo todettu, jäsenvaltioissa olemassa olevat rekisteröinnit ovat ainoastaan
seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, ja haettua tavaramerkkiä on arvioitava asiaa
koskevien yhteisön säännösten nojalla.
Tästä seuraa, että SMHV:llä ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin alkuperämaan tavaramerkkiviranomaisilla
eikä arvioida asiaa samoin kuin ne eikä sillä myöskään ole velvollisuutta rekisteröidä haettua tavaramerkkiä kyseisen kansallisen
viranomaisen sen näkemyksen perusteella, että merkki pelkästään synnyttää mielleyhtymiä eikä ole suoranaisesti kuvaileva.
Tämä väite ei näin ollen ole perusteltu.
Näin ollen tämä valitusperuste on hylättävä.

Viides valitusperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
Asianosaisten lausumat
Tällä valitusperusteella Develey tuo esiin ensinnäkin sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tullut oikeaan
lopputulokseen haetusta tavaramerkistä syntyvän kokonaisvaikutelman osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on Develeyn
mukaan jättänyt tutkimatta erään kyseisen tavaramerkin ominaisuuksista eli sen, että litistetty ja leveä pullo-osa, joka hallitsee
suurinta osaa pullosta etu- ja takapuolelta katsottuna, on kupera ja päättyy ylhäällä kaareen lievästi terävässä kulmassa
ja että näin syntyy vaikutelma ovesta. Kyseinen ominaisuus vaikuttaa kuitenkin huomattavasti kokonaisvaikutelmaan, koska sen
vuoksi pullo-osa näyttää ovelta. Develey katsoo, että kun tämä ominaisuus otetaan huomioon, haetulla tavaramerkillä olisi
pitänyt kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella katsoa olevan erottamiskyky.
Develey väittää lisäksi, että kun ensimmäisen asteen tuomioistuin on arvioinut haetun tavaramerkin erottamiskykyä niihin tavaroihin
nähden, jotka se kattaa, se ei ole erotellut eri tavararyhmiä, kuten elintarvikkeita ja erittäin nestemäisiä mausteita, nestemäisiä
mausteita, sakeampia mausteita, kiinteitä mausteita ja maustejauheita. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis virheellisesti
laittanut samaan koriin kaikki tavarat, joita rekisteröintihakemus koskee.
Koska tämä valitusperuste sisältää SMHV:n mukaan ainoastaan sellaisia väitteitä, joilla riitautetaan ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen suorittama tosiseikaston määrittäminen, se on jätettävä tutkimatta.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin
erottamiskyky tarkoittaa, että tämä tavaramerkki yksilöi tavaran, jota varten rekisteröintiä on haettu, tietystä yrityksestä
peräisin olevaksi ja erottaa siis tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter
& Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 32 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004,
Kok. 2004, s. I-10031, 42 kohta). Tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat
Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta ja asia C-24/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5677, 23 kohta).
On myös vakiintunutta oikeuskäytäntöä, että itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä
koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista. Näitä arviointiperusteita
sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa
kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin se mieltää sana- tai kuviomerkin, joka muodostuu merkistä, joka ei liity
sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden
pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen
kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (asia C-136/02
P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 24 ja 25 kohta
oikeuskäytäntöviittauksineen).
Siten vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla ja joka
tästä syystä kykenee täyttämään keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky (asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 31 kohta ja
em. asia Storck v. SMHV, tuomion 26 kohta).
Sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon siitä syntyvä kokonaisvaikutelma. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, ettei ensin voitaisi tarkastella peräkkäin kyseisessä tavaramerkissä käytettyjen eri elementtien ulkoasua.
Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voi nimittäin olla hyödyllistä tutkia asianomaisen tavaramerkin jokainen osatekijä (ks. vastaavasti
asia C-286/04 P, Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok. 2005, s. I-5797, tuomion 22 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tunnistanut oikeuskäytännössä määritellyt
arviointiperusteet ja soveltanut niitä oikein esillä olevassa tapauksessa.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 50–53 kohdassa aivan oikein tarkastellut haetun tavaramerkin
muodon eri osatekijöitä ja sen jälkeen kyseisen tuomion 53 ja 54 kohdassa arvioinut siitä syntyvää kokonaisvaikutelmaa voidakseen
arvioida sitä, onko kyseinen tavaramerkki erottamiskykyinen vai ei.
Tältä osin on todettava yhtäältä, että se, jota asia koskee, ei voi vaatia, että hän saa päättää haetussa merkissä käytettyjen
ulkoasun eri osatekijöiden tarkastelujärjestyksen, sen, millaisiin osiin osatekijät on jaettu, tai käytetyt sanamuodot.
Esillä olevassa asiassa siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamassa arvioinnissa ei ole juuri tiettyjä
sanoja, kuten ”kupera pullo-osa” tai ”vaikutelma ovesta”, ei kuitenkaan seuraa se, että tiettyjä sellaisia ominaisuuksia,
jotka Develeyn mukaan vaikuttavat erottamiskykyyn, ei ole otettu asianmukaisesti huomioon.
Toisaalta koska haetusta tavaramerkistä syntyvä kokonaisvaikutelma on otettava huomioon sen erottamiskyvyn arvioinnissa, mahdollinen
huomio siitä, että eräs kyseisen tavaramerkin ominaisuus etäännyttää sitä tavanomaisesta muodosta, ei automaattisesti voi
osoittaa erottamiskyvyn olemassaoloa.
Näin ollen Develey ei voi väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut kumota riidanalainen päätös siitä
syystä, että mainittu tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa todennut, että ”ainoa ominaisuus, joka erottaa
haetun tavaramerkin tavanomaisesta muodosta, ovat kyljissä olevat urat”.
Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on täsmentänyt valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, että ”vaikka tämä piirre
voitaisiinkin katsoa poikkeukselliseksi, se ei kuitenkaan yksinään vaikuta haetusta tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan
niin paljon, että tavaramerkki poikkeaisi merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja että
se saattaisi tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperää koskevana viitteenä”.
Näin ollen ei voida väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole arvioinut oikein haetusta tavaramerkistä syntyvää
kokonaisvaikutelmaa.
Väitteestä, jonka mukaan kyseessä olevia eri tavararyhmiä ei ole mitenkään eroteltu, on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin
on katsonut, että direktiivin 89/104 mukaan silloin, kun toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, sen
on ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta. Kuitenkin
silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa
ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (asia C-239/05, BVBA Management,
Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, 38 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Vaikka oletettaisiin, että tämä oikeuskäytäntö sitoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, on todettava, että mainittu
tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohdassa, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat päivittäistavaroita
olevia elintarvikkeita ja että kuluttajat katsovat pulloilla, jotka sisältävät tällaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti
ainoastaan pakkaustarkoitus. Kuten tämän tuomion 18 kohdasta lisäksi käy ilmi, tavarat, joille rekisteröintiä on haettu, kuuluvat
vain kolmeen Nizzan sopimuksen tavaraluokkaan.
Tästä seuraa, ettei voida väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi virheellisesti antanut kyseisten tavaroiden
osalta vain yhteiset perustelut.
Näin ollen on todettava, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että haetulta tavaramerkiltä puuttui
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, mainittu tuomioistuin ei ole tehnyt minkäänlaista
oikeudellista virhettä kyseisen säännöksen ja yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön osalta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kohdeyleisön ominaisuuksia, kuluttajien asennetta ja heidän suuntautumistaan koskevista
lausumista on todettava ensinnäkin, että nämä seikat ovat tosiseikkojen arviointia, ja toiseksi, että Develey ei väitä, että
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tältä osin vääristellyt tosiseikkoja.
Sen ratkaiseminen, onko kyseessä tämän tuomion 81 kohdassa tarkoitettu merkittävä poikkeaminen vai ei, on myös tosiseikkojen
arviointia.
EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä alakohdasta seuraa, että valitus voi
koskea vain oikeuskysymyksiä. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen yhtäältä määrittämään
tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä
tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin
ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman
valvonnan piiriin (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta ja yhdistetyt asiat C-456/01
P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 41 kohta).
Näin ollen tämä väite on jätettävä tutkimatta.
Tästä seuraa, että viidettä valitusperustetta, joka on osittain perusteeton ja joka on osittain jätettävä tutkimatta, ei voida
hyväksyä.
Koska kaikki Develeyn esittämät valitusperusteet on hylätty, valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan
muutoksenhakumenettelyyn, asian hävinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä
vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Develey velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska tämä on hävinnyt asian,
se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Valitus hylätään.
2)
Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.