CELEX: 62002CJ0049
Varumärken
Tillnärmning av lagstiftning
Direktiv 89/104/EEG
Kännetecken som kan utgöra ett varumärke
Färgkombinationer
Färgerna blått och gult för vissa byggprodukter

Bundespatentgericht har, genom beslut av den 22 januari 2002 som inkom till domstolen den 20 februari samma år, i enlighet
med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s.
178, nedan kallat direktivet).
Frågorna har uppkommit inom ramen för en talan som Heidelberger Bauchemie GmbH (nedan kallat Heidelberger Bauchemie) väckt
mot Deutsche Patentamts (tyska patentverket, nedan kallat patentverket) beslut att avslå bolagets ansökan om registrering
av färgerna blått och gult som varumärke för vissa byggprodukter.
Tillämpliga bestämmelser
TRIPs-avtalet
Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet) återfinns som bilaga till avtalet om
upprättande av Världshandelsorganisationen av den 15 april 1994. Det godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar ? vad beträffar
frågor som omfattas av dess behörighet ? genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1 och 214; svensk
specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3). Det trädde i kraft den 1 januari 1995. Enligt artikel 65.1 i TRIPS-avtalet var
medlemmarna emellertid inte skyldiga att tillämpa bestämmelserna i detta före utgången av en generell tidsperiod av ett år,
det vill säga före den 1 januari 1996.
I artikel 15.1 i TRIPs-avtalet föreskrivs följande:
”Varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet
från sådana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke. Sådana tecken, särskilt ord som utgörs av personnamn,
bokstäver, siffror, figurer och färgkombinationer liksom kombination av sådana tecken, skall kunna registreras som varumärke.
Om tecken inte i sig särskiljer varorna eller tjänsterna i fråga kan medlemmarna för registrering kräva inarbetning. En medlem
kan som registreringsvillkor kräva att kännetecken skall vara synliga för ögat.”
Gemenskapslagstiftningen
Artikel 2 i direktivet, med rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, har följande lydelse:
”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver,
siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster
från andra företags.”
I artikel 3 i direktivet, med rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:
”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:
a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna
eller tjänsterna.
d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna
handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
…
3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten
för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat
kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan
eller tidpunkten för registreringen.
…”
Den tyska lagstiftningen
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av
den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, nedan kallad Markengesetz), återfinns i artikel 1 i Gesetz zur Reform des Markenrechts
und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (lag om reform av varumärkesrätten och om införlivande av det första direktivet),
som trädde i kraft den 1 januari 1995, har till syfte att genomföra direktivet i den tyska rättsordningen.
I 3 § första stycket Markengesetz anges följande:
”Alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, ljudsignaler, tredimensionella figurer, inbegripet
en varas form eller dess förpackning, samt andra förpackningar, däribland färger och färgkombinationer, som har förmåga att
särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags, kan erhålla skydd som varumärken.”
I 8 § Markengesetz föreskrivs följande:
”(1)

Tecken som kan erhålla skydd som varumärken i den mening som avses i 3 §, men som inte kan återges grafiskt, får inte registreras
som varumärken.
(2)

Ett varumärke får inte registreras:
1.
om det saknar särskiljningsförmåga med avseende på varorna eller tjänsterna,
…
(3)

Punkterna 1, 2 och 3 i andra stycket skall inte tillämpas om varumärket före registreringsbeslutet har blivit inarbetat i
den berörda omsättningskretsen till följd av det bruk som gjorts av det för de varor och tjänster som anges i ansökan.”
Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Den 22 mars 1995 ingav Heidelberger Bauchemie en ansökan om registrering av färgerna blått och gult som varumärke till patentverket.
Under rubriken ”återgivning av märket” återfanns en rektangulär pappersbit vars övre hälft var blå och undre hälft gul. Till
ansökan hade följande beskrivning av varumärket fogats:
”Det anmälda varumärket utgörs av sökandens firmafärger, som används i alla tänkbara former och särskilt på förpackningar
och etiketter.
Färgernas exakta beteckning lyder enligt följande:
RAL 5015/HKS 47 – blå
RAL 1016/HKS 3 – gul.”
Varumärkesregistrering söktes för en förteckning av olika byggprodukter, däribland lim, lösningsmedel, lack, färg, smörjmedel
och isoleringsmateriel.
Patentverket avslog ansökan genom beslut av den 18 september 1996 på grund av dels att det tecken som registreringsansökan
avsåg inte utgjorde ett varumärke och att det inte kunde återges grafiskt, dels att tecknet saknade särskiljningsförmåga.
Efter avgörandet ”svart/gult färgmärke” från Bundesgerichtshof (Tyskland) av den 10 december 1998 omprövade patentverket sitt
ställningstagande. Genom beslut av den 2 maj 2000 godtog patentverket att färger i princip kan utgöra ett varumärke men avslog
ansökan, eftersom färgerna saknade särskiljningsförmåga. Heidelberger Bauchemie överklagade detta beslut till Bundespatentgericht.
Bundespatentgericht ansåg att det var oklart huruvida abstrakta konturlösa färger kunde anses utgöra sådana ”tecken” som kan
återges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Denna bestämmelse avser nämligen klart definierade och konkreta
tecken som är direkt synliga och som kan återges grafiskt. Kravet i artikel 2 i direktivet på att ett tecken skall kunna återges
grafiskt gör det möjligt att beakta den klarhetsprincip (”Bestimmtheitsgrundsatz”) som krävs i varumärkesrätten för att registrering
skall kunna ske. Det är tveksamt om ett abstrakt färgmärke uppfyller den principen. Det krävs därför en tolkning av artikel 2
i direktivet för att klarlägga huruvida abstrakta färger eller färgkombinationer omfattas av begreppet tecken som kan utgöra
ett varumärke. Enligt Bundespatentgericht bör det vidare undersökas i vilken utsträckning omfattningen av skyddet för ”abstrakta
färgmärken” är förenlig med den rättssäkerhet som är nödvändig för alla aktörer på marknaden eller om skyddsomfattningen utgör
hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster, eftersom varumärkesinnehavarna därigenom ges alltför omfattande monopolrättigheter
som inte är rimliga i förhållande till konkurrenterna.
Mot denna bakgrund beslöt Bundespatentgericht att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:
”Uppfyller färger eller färgkombinationer, som i en ansökan om varumärkesregistrering betecknas på ett abstrakt sätt och utan
kontur och vars nyanser beskrivs genom hänvisning till ett färgmönster (ett färgprov) och specificeras enligt ett erkänt färgklassificeringssystem,
villkoren för att utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i [direktivet] ?
Är ett sådant så kallat (abstrakt) färgmärke,
a)

ett tecken,
b)

med ursprungsangivande och särskiljningsangivande funktion,
c)

som är möjligt att återge grafiskt,
i den mening som avses i artikel 2 i direktivet?”
Tolkningsfrågorna
Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, vilka skall prövas gemensamt, för att få klarhet i huruvida, och i sådant
fall på vilka villkor, färger eller färgkombinationer som betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur kan utgöra ett varumärke
i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
Domstolen har i detta hänseende i punkterna 24–26 i sin dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793),
erinrat om att Europeiska unionens råd och kommissionen har avgett en gemensam förklaring, vilken upptagits i det protokoll
som fördes av rådet när direktivet antogs. Enligt detta ”beaktade [rådet och kommissionen] att möjligheten … att registrera
en färgkombination eller en enda färg som varumärke inte är utesluten enligt artikel 2, förutsatt att tecknen i fråga kan
särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags” (harmoniseringsbyråns officiella tidning nr 5/96, s. 607).
En sekundärrättsbestämmelse kan emellertid inte tolkas på grundval av en sådan förklaring när innehållet i den sistnämnda,
såsom i förevarande fall, inte kommit till uttryck i ifrågavarande bestämmelse och därför inte har någon rättsverkan (dom
av den 26 februari 1991 i mål C-292/89, Antonissen, REG 1991, s. I-745, punkt 18, och av den 29 maj 1997 i mål C-329/95, VAG
Sverige, REG 1997, s. I‑2675, punkt 23). Rådet och kommissionen angav för övrigt uttryckligen denna begränsning i ingressen
till förklaringen. Enligt denna skall ”rådets och kommissionens nedanstående förklaringar inte utgöra en del av lagtexten
och de föregriper därför inte Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av lagtexten”.
Det är därmed domstolen som skall fastslå huruvida, och i sådant fall på vilka villkor, artikel 2 i direktivet skall tolkas
på så sätt att färger eller färgkombinationer utan rumsliga avgränsningar kan utgöra ett varumärke.
I artikel 15.1 i TRIPs-avtalet föreskrivs att ”färgkombinationer ... skall kunna registreras som varumärke”. I detta avtal
definieras emellertid inte begreppet färgkombination.
Eftersom gemenskapen är part i TRIPs-avtalet skall den i möjligaste mån tolka sin varumärkeslagstiftning mot bakgrund av ordalydelsen
i och syftet med detta avtal (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juni 1998 i mål C-53/96, Hermès, REG 1998, s.
I-3603, punkt 28).
Domstolen skall således pröva huruvida artikel 2 i direktivet kan tolkas så att ”färgkombinationer” kan utgöra varumärken.
För att färger eller färgkombinationer skall utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet måste de
uppfylla tre krav. De skall för det första utgöra ett kännetecken. För det andra måste detta kännetecken kunna återges grafiskt.
Detta kännetecken skall för det tredje vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (se,
för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Libertel, punkt 23).
Domstolen har redan slagit fast att färger normalt sett endast är en egenskap hos föremål (domen i det ovannämnda målet Libertel,
punkt 27). Även på det särskilda området för handel används färger och färgkombinationer oftast på grund av att de är attraktiva
eller dekorativa utan att de har någon som helst innebörd. Det kan emellertid inte uteslutas att färger eller färgkombinationer
i samband med en vara eller en tjänst kan utgöra ett kännetecken.
Vid tillämpningen av artikel 2 i direktivet måste det fastställas att de färger eller färgkombinationer som registreringsansökan
avser faktiskt framstår som ett kännetecken i det sammanhang där de används. Målet med detta krav är särskilt att förhindra
att varumärkesrätten kringgås i syfte att erhålla en otillbörlig konkurrensfördel.
Dessutom framgår det av domstolens rättspraxis (dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737,
punkterna 46–55, och domen i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 28 och 29) att en grafisk återgivning i den mening som
avses i artikel 2 i direktivet skall göra det möjligt att återge tecknet visuellt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer
eller bokstäver, så att det kan identifieras med exakthet.
En sådan tolkning krävs för att systemet med varumärkesregistrering skall fungera väl.
Kravet på grafisk återgivning har särskilt till syfte att definiera själva varumärket för att avgränsa det exakta föremålet
för det skydd som det registrerade varumärket ger innehavaren.
Syftet med att varumärket registreras i ett offentligt register är att varumärket skall finnas tillgängligt för de behöriga
myndigheterna och för allmänheten, i synnerhet för de ekonomiska aktörerna.
För det första måste de behöriga myndigheterna kunna få klar och exakt kännedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgöra
varumärken, för att därigenom kunna fullgöra sina skyldigheter avseende förhandsgranskningen av registreringsansökningarna
och offentliggörandet och upprätthållandet av ett väl avpassat och exakt varumärkesregister.
För det andra måste de ekonomiska aktörerna med klarhet och exakthet kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade,
och vilka registreringsansökningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lämnat in, varigenom aktörerna kan erhålla
relevant information om tredje mans rättigheter.
För att kunna utgöra ett registrerat varumärke måste ett tecken således kunna uppfattas på ett exakt och oföränderligt sätt,
varvid varumärkets ursprungsfunktion garanteras. Med hänsyn till varumärkesregistreringens giltighetstid och till det faktum
att varumärket kan förnyas för kortare eller längre perioder i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet, måste återgivningen
även vara varaktig.
Härav följer att en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet särskilt måste vara exakt och varaktig.
En grafisk återgivning av två eller flera färger, vilka betecknats på ett abstrakt sätt och utan kontur, måste därför innefatta
en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och varaktigt sätt.
Endast en lös sammansättning av två eller flera färger utan form eller kontur eller ett omnämnande av två eller flera färger
”i alla tänkbara former”, som det omnämnande som är föremål för målet vid den nationella domstolen, uppvisar inte sådan exakthet
eller varaktighet som krävs enligt artikel 2 i direktivet, såsom den bestämmelsen har tolkats i punkterna 25–32 i denna dom.
Sådana framställningar lämnar nämligen utrymme för flera olika kombinationer och gör det inte möjligt för konsumenterna att
uppfatta och memorera en särskild kombination som de skulle kunna använda för att med säkerhet göra samma val vid ett senare
köp, och gör det inte heller möjligt för de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna att känna till omfattningen
av varumärkesinnehavarens skyddade rättigheter.
Vad gäller frågan hur var och en av de berörda färgerna skall återges framgår det av punkterna 33, 34, 37, 38 och 68 i domen
i det ovannämnda målet Libertel att ett färgprov av den aktuella färgen i förening med att färgen betecknas genom en internationellt
erkänd färgidentifieringskod kan utgöra en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
Vad gäller frågan om färgerna eller färgkombinationerna, i den mening som avses i denna bestämmelse, kan särskilja ett företags
varor och tjänster från andra företags, skall en bedömning göras av huruvida färgerna eller färgkombinationerna kan förmedla
exakta upplysningar, särskilt i fråga om en vara eller tjänsts ursprung.
Av punkterna 40, 41 och 65–67 i domen i det ovannämnda målet Libertel följer att färger visserligen kan förmedla vissa idéassociationer
och väcka känslor, men att de till sin natur har en svag förmåga att förmedla exakta upplysningar. Denna förmåga försvagas
ytterligare av att färger på grund av sin attraktionskraft vanligen används i stor omfattning i reklam och vid saluföring
av varor och tjänster, utan att detta innefattar något exakt budskap.
Färger har inte, förutom i undantagsfall, en ursprunglig särskiljningsförmåga, men de kan eventuellt till följd av bruk förvärva
sådan förmåga med avseende på de sökta varorna eller tjänsterna.
Domstolen anser således att färger och färgkombinationer, som betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, inom dessa gränser
kan ha förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
Det skall tilläggas att även om en färgkombination för vilken det ansöks om registrering som varumärke uppfyller rekvisiten
för ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, skall den myndighet som är behörig i fråga om varumärkesregistrering
dessutom pröva huruvida den berörda kombinationen uppfyller de övriga villkor som föreskrivs, särskilt i artikel 3 i direktivet,
för att det skall kunna registreras som varumärke för det registreringssökande företagets varor eller tjänster. Denna prövning
skall avse alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet, däribland i förekommande fall det bruk som har gjorts av det
kännetecken som begärs registrerat (dom i det ovannämnda målet Libertel, punkt 76, och av den 12 februari 2004 i mål C-369/99,
Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-0000, punkt 37). En sådan prövning skall även avse allmänintresset av att tillgången
på färger inte begränsas på ett otillbörligt sätt för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem
för vilka registrering begärs (domen i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 52–56).
Mot bakgrund av ovanstående skall de ställda frågorna besvaras på följande sätt: Färger eller färgkombinationer, som i en
ansökan om varumärkesregistrering betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, och vars nyanser beskrivs genom hänvisning
till ett färgprov och specificeras enligt ett internationellt erkänt färgklassificeringssystem, kan utgöra ett varumärke i
den mening som avses i artikel 2 i direktivet, under förutsättning att
–
det har slagits fast att färgerna eller färgkombinationerna faktiskt framstår som ett tecken i det sammanhang de används,
och
–
registreringsansökan innefattar en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och
varaktigt sätt.
Även om en färgkombination uppfyller rekvisiten för ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, skall den
myndighet som är behörig i fråga om varumärkesregistrering dessutom pröva huruvida den berörda kombinationen uppfyller de
övriga villkor som föreskrivs, särskilt i artikel 3 i direktivet, för att det skall kunna registreras som varumärke för det
registreringssökande företagets varor eller tjänster. Denna prövning skall avse alla relevanta omständigheter i det enskilda
fallet, däribland i förekommande fall det bruk som har gjorts av det kännetecken som begärs registrerat. En sådan prövning
skall även avse allmänintresset av att tillgången på färger inte begränsas på ett otillbörligt sätt för andra aktörer som
utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem för vilka registrering begärs.
Rättegångskostnader
De kostnader som har förorsakats den nederländska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka har
inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet
vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta
om rättegångskostnaderna.
På dessa grunder beslutar
DOMSTOLEN (andra avdelningen)
– angående de frågor som genom beslut av den 22 januari 2002 har ställts av Bundespatentgericht – följande dom:
Färger eller färgkombinationer, som i en ansökan om varumärkesregistrering betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur,
och vars nyanser beskrivs genom hänvisning till ett färgprov och specificeras enligt ett internationellt erkänt färgklassificeringssystem,
kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, under förutsättning att
–
det har slagits fast att färgerna eller färgkombinationerna faktiskt framstår som ett tecken i det sammanhang de används,
och
–
registreringsansökan innefattar en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och
varaktigt sätt.
Även om en färgkombination uppfyller rekvisiten för ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, skall den
myndighet som är behörig i fråga om varumärkesregistrering dessutom pröva huruvida den berörda kombinationen uppfyller de
övriga villkor som föreskrivs, särskilt i artikel 3 i det nämnda direktivet, för att det skall kunna registreras som varumärke
för det registreringssökande företagets varor eller tjänster. Denna prövning skall avse alla relevanta omständigheter i det
enskilda fallet, däribland i förekommande fall det bruk som har gjorts av det kännetecken som begärs registrerat. En sådan
prövning skall även avse allmänintresset av att tillgången på färger inte begränsas på ett otillbörligt sätt för andra aktörer
som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem för vilka registrering begärs.
Timmermans
Puissochet
Cunha Rodrigues
Schintgen
Colneric
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 juni 2004.
R. Grass
C.W.A. Timmermans
Justitiesekreterare
Ordförande på andra avdelningen
–
Rättegångsspråk: tyska.