CELEX: 62004TJ0202
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Aikaisempi kansainvälinen tavaramerkki ECHINACIN
Sanamerkkiä ECHINAID koskeva yhteisön tavaramerkkihakemus
Suhteellinen hylkäysperuste
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asian tausta
1       Optima Healthcare Ltd teki 19.5.2000 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ECHINAID.
3       Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”vitamiinit, ravinnonlisät, yrttivalmisteet, farmaseuttiset ja
lääketieteelliset tuotteet”.
4       Rekisteröintihakemus julkaistiin 18.12.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 101/2000.
5       Madaus AG, kansainvälisen tavaramerkin ECHINACIN (voimassa Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa ja
Benelux-maissa) haltija, jonka tavaramerkki on rekisteröity seuraavia luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten: ”farmaseuttiset
kemialliset tuotteet”, teki 16.3.2001 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden osalta.  Se väitti, että näiden kahden tavaramerkin välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
6       SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 15.7.2002 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole, koska
prefiksi ”echina-”, joka viittaa echinacea-kasvin nimeen, on katsottava kuvailevaksi. Sen mukaan se seikka, että näillä kahdella
tavaramerkillä on sama prefiksi, ei näin ollen riitä osoittamaan sekaannusvaaran olemassaoloa.
7       Kantaja valitti 20.8.2002 SMHV:lle väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.
8       SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 30.3.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka
annettiin kantajalle tiedoksi seuraavana päivänä. Se katsoi, että näiden kahden tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa
sillä perusteella, että tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset keskivertokuluttajat, jotka ovat tottuneet
prefiksin ”echina-” sisältäviin tuotteisiin, kiinnittävät oletettavasti ensiksi huomiota näiden tavaramerkkien loppuosaan
kuin kuvailevaan prefiksiin ”echina-”, joka ei ole riittävän erottamiskykyinen.
9       Esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) päätti aloittaa suullisen
käsittelyn ja vahvisti istunnon päivämääräksi 20.9.2005. Asianosaiset eivät olleet paikalla. Asianosaiset eivät ole esittäneet
huomautuksia heille toimitetusta suullisen käsittelyn pöytäkirjasta.

Asianosaisten vaatimukset
10     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       toteaa, että SMHV on tehnyt virheen tehdessään riidanalaisen päätöksen
–       kumoaa kyseisen päätöksen
–       määrää SMHV:n tekemään uuden päätöksen, jolla hylätään haetun tavaramerkin rekisteröinti sekaannusvaaran vuoksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
11     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantajan vaatimusten tutkittavaksi ottaminen
12     Kantaja esittää vaatimustensa kolmannessa kohdassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulisi määrätä SMHV hylkäämään
haetun tavaramerkin rekisteröinti.
13     Koska kanteen ja sen sisältämien vaatimusten tutkittavaksi ottamisen edellytykset ovat ehdottomia, ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin voi tutkia ne viran puolesta, eikä sen tutkinta rajoitu asianosaisten esittämiin oikeudenkäyntiväitteisiin (asia
294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339, Kok. Ep. VIII, s. 551, 19 kohta; asia T‑130/89, B.
v. komissio, tuomio 6.12.1990, Kok. 1990, s. II‑761, julkaistu lyhennelmänä, 13 ja 14 kohta ja asia T‑99/95, Stott v. komissio,
tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. II‑2227, 22 kohta).
14     Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä.
SMHV:n on itse tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella
(asia T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II‑433, 33 kohta; asia
T‑34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑683, 12 kohta ja asia T‑129/01, Alejandro
v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2251, 22 kohta ja asia T‑164/03, Ampafrance v. SMHV –
Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, 24 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
15     Kantajan kolmas vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.
16     Lopuksi, kantajan riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva ensimmäinen ja toinen vaatimus otetaan tutkittavaksi.

Aineellinen kysymys
17     Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista sekä huomattavia arviointivirheitä. Tämä kanneperuste jakautuu viiteen kohtaan.

Ensimmäinen kohta, joka liittyy merkityksellisen alueen ja merkityksellisen kohdeyleisön virheelliseen määrittelyyn
Asianosaisten lausumat
18     Kantaja väittää, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä arvioinut sekaannusvaaraa yhtäältä ottamalla huomioon
englantilaisen kohdeyleisön, vaikka käsiteltävänä oleva asia ei koske Englannin aluetta, ja toisaalta viitannut vain asiantuntijayleisöön
(apteekkarit ja lääkärit), vaikka merkitykselliseen kohdeyleisöön kuuluvat myös ”loppukuluttajat”, jotka ovat ”keskivertokuluttajia”.
19     Kantaja viittaa tältä osin ensimmäisen valituslautakunnan 3.11.2003 tekemään päätökseen (R 67/2003‑1), jossa SMHV katsoi,
että keskivertokuluttaja, joka ostaa reseptivapaan lääkkeen lievää terveydellistä ongelmaa varten (esim. ravitsemustieteellistä
ongelmaa) ei ole tätä ostosta tehdessään erityisen tarkkaavainen. Kantaja tekee tästä sen johtopäätöksen, että käsiteltävänä
olevassa asiassa on olemassa sekaannusvaara keskivertokuluttajan osalta.
20     SMHV esittää, että valituslautakunta ei ole lainkaan katsonut, että merkityksellinen alue olisi Yhdistyneen kuningaskunnan
alue, vaan se on päinvastoin todennut, että kohdealueet ovat Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali ja Benelux-maat
(riidanalaisen päätöksen 20 ja 23 kohta) ja että se ei ole millään tavoin perustanut arviointiaan asiantuntijayleisön käsitykseen,
vaan se on päinvastoin viitannut keskivertokuluttajan näkökulmaan kyseessä olevista tavaroista (riidanalaisen päätöksen 23
kohta).
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
21     Tämä kohta on puutteellinen sikäli, että se perustuu väitteisiin, jotka ovat ristiriidassa riidanalaisessa päätöksessä esitetyn
kanssa. Ensiksi, riidanalaisen päätöksen 20, 21 ja 23 kohdassa valituslautakunta toteaa nimenomaisesti, että kuusi merkityksellistä
aluetta ovat Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali ja Benelux-maat. Se nimeää kyseessä olevien alueiden yleisön viiteyleisöksi
sekaannusvaaran arvioinnin osalta.
22     Vastoin kantajan väitettä valituslautakunta ei ole perustanut sekaannusvaaraa koskevaa arviointiaan näyttöön, joka liittyy
siihen, kuinka englanninkielinen kohdeyleisö ymmärtää sanan ”echinacea”. Riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa valituslautakunta
on tosin viitannut kyseessä olevan sanan kahteen englanninkielisistä sanakirjoista otettuun määritelmään, mutta ainoastaan
tarkastellessaan sanan etymologiaa latinan kielessä. Se on pelkästään katsonut, että kyse on erään kasvin tieteellisestä nimestä,
jota käytetään useissa kielissä, joihin myös kyseisten kuuden viitealueen yleisön käyttämät kielet kuuluvat.
23     Toiseksi riidanalaisen päätöksen 23 kohdasta ilmenee samaten, että valituslautakunta ei ole katsonut merkityksellisen kohdeyleisön
rajoittuvan asiantuntijayleisöön, joka koostuu apteekkareista ja lääkäreistä. Päinvastoin se viittaa nimenomaisesti kyseessä
olevien tuotteiden eli lääkekasvien ja muiden farmaseuttisten tuotteiden keskivertokuluttajaan. Kyseessä olevan keskivertokuluttajan
oletetaan siinä olevan tavanomaisen valistunut, tarkkaavainen ja asiantunteva. Kyse ei näin ollen ole asiantuntijayleisöstä.
24     Mitä tulee väitettyyn SMHV:n epäyhtenäiseen ratkaisukäytäntöön, on syytä todeta, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta
on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet,
eikä SMHV:n aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (asia T‑117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT),
57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
25     Tästä seuraa, että kanneperusteen ensimmäinen kohta on hylättävä.

Toinen kohta, joka liittyy erityisen kriteerin soveltamiseen sekaannusvaaraa arvioitaessa farmaseuttisten tuotteiden erityisten
ominaisuuksien vuoksi
Asianosaisten lausumat
26     Kantaja arvioi, että riidanalaiset tuotteet ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Tavaramerkin ECHINAID kattamat
”farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet” ovat samoja kuin tavaramerkin ECHINACIN kattamat ”farmaseuttiset kemialliset
tuotteet”, kun taas ensiksi mainitun tavaramerkin suojaamat ”vitamiinit, ravinnonlisät, yrttivalmisteet” ovat niiden kanssa
samankaltaisia. Se katsoo, että koska virhe farmaseuttisen tuotteen valinnassa voi aiheuttaa vakavia seurauksia terveydelle,
sekaannusvaaran arvioimiseen käytetyn kriteerin tulisi olla paljon ankarampi kuin muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.
27     SMHV esittää, että rekisteröinnin hylkäämisen, joka perustuu tuollaiseen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun vaaraan, tarkoituksena on suojella subjektiivisia oikeuksia, eli aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia.
Tästä johtuen mahdollisesta sekaannuksesta mahdollisesti aiheutuvia vaaroja ei voida ottaa huomioon sekaannusvaaran olemassaoloa
määriteltäessä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
28     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
29     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat
tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä
(asia T‑31/03, Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, 42 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja
asia T‑126/03, Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), 78 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
30     Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä
olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa
(ks. asia GRUPO SADA, tuomion 29 ja 43 kohta ja asia ALADIN, tuomion 29 ja 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
31     Edellä 30 kohdassa tarkoitettu kokonaisarviointi on suoritettava objektiivisesti, eivätkä seikat, jotka eivät liity kyseisen
tuotteen kaupalliseen alkuperään, saa vaikuttaa siihen.
32     Mahdolliset vahingolliset seuraukset, jotka liittyvät farmaseuttisen tuotteen ohjeidenvastaiseen käyttöön, seuraavat mahdollisesta
kuluttajan väärinkäsityksestä kyseisen tuotteen identiteetin tai ominaisuuksien osalta, eivätkä sen kaupallisen alkuperän
osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan hylkäysperusteessa tarkoitetulla tavalla.
33     Joka tapauksessa, vaikka tuotteen ohjeidenvastaisen käytön seurauksiin liittyvät seikat olisivat merkityksellisiä arvioitaessa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, on muistettava, että SMHV on ottanut nämä
seikat huomioon määritellessään kyseessä olevien kuluttajien ominaisuuksia. Kuten SMHV on perustellusti todennut riidanalaisessa
päätöksessään, käsiteltävänä olevassa asiassa merkityksellinen kohdeyleisö koostuu kahdentyyppisten tuotteiden keskivertokuluttajista.
Farmaseuttisten tuotteiden osalta on katsottava, että valituslautakunta on samalla kannalla kuin väiteosasto, jonka mukaan
erittäin asiantuntevat ammattilaiset auttavat kuluttajia heidän tehdessään valintaansa. Fytoterapeuttisten tuotteiden osalta
kuluttajia on pidettävä kohtuullisen valistuneina, tarkkaavaisina ja asiantuntevina sekä tottuneina käyttämään tuotteita,
joiden tavaramerkki sisältää prefiksin ”echina-”. Voidaan nimittäin olettaa, että kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneita tämäntyyppisistä
tuotteista, pitävät erityisen hyvää huolta terveydestään, jolloin he eivät niin helposti sekoita toisiinsa kyseisten tuotteiden
eri versioita. Toisin sanoen mahdollinen vaara, että tuotteen virheellinen valinta ja vastaavasti ohjeidenvastainen käyttö
aiheuttaisivat tiettyjä vahingollisia seurauksia, kompensoituu kyseessä olevien keskivertokuluttajien valistuneisuuden ja
tarkkaavaisuuden suuremmalla asteella.
34     Tästä johtuu, että myös kanneperusteen toinen kohta on hylättävä.

Kolmas kohta, joka liittyy prefiksin ”echina-” kuvailevan luonteen puuttumiseen
Asianosaisten lausumat
35     Kantaja katsoo, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että prefiksillä ”echina-” on kuvaileva luonne,
tai ainakin katsoessaan, että se ei ole erottamiskykyinen.
36     Sana ”echinacea” ei ole latinaa vaan englantia, kun taas merkityksellinen kohdeyleisö ei ole englanninkielinen, ja vain kohdeyleisön
englantia ymmärtävä vähemmistö ymmärtää sanan ”echinacea” ja voi yhdistää sen prefiksiin ”echina-”.
37     Eri maissa rekisteröityjen prefiksin ”echin-” tai ”echina-” sisältävien tavaramerkkien määrä, joka ilmenee Optima Healthcare
Ltd:n toimittamasta luettelosta, ei ole kovin huomattava eikä näin ollen riitä osoittamaan, että prefiksiä käytettäisiin ”yleisesti”
tai että kyseessä olevat kuluttajat ymmärtäisivät sen.
38     Lisäksi ääntämistavan osalta se osa riidanalaisista merkeistä, jonka kuluttajat katsovat merkittävimmäksi, eli ”echina-” on
sama molemmissa tapauksissa. Kuluttajat eivät voi näin ollen erottaa näitä kahta merkkiä toisistaan.
39     Lopuksi kantaja vetoaa neljännen valituslautakunnan 18.6.2003 tekemään päätökseen (R 121/2002‑4), jossa viimeksi mainittu
totesi, että tavaramerkkien SELENIUM-ACE ja Selenium Spezial A-C-E välillä on sekaannusvaara. Tämän päätöksen mukaan sana
”selenium”, joka on kemiallisen aineen nimi, ei muodosta ainoastaan ensimmäisen tavaramerkin yhtä osaa, vaan keskivertokuluttaja
katsoo sen merkin merkittävimmäksi osaksi, joten sen tulisi näin ollen katsoa olevan riittävän erottamiskykyinen. Tästä seuraa
sekaannusvaara.
40     SMHV esittää, että sana ”echinacea” ei ole englantia vaan on peräisin ”modernista” latinasta, joka ei liity erityisesti mihinkään
maahan tai alueeseen. On tavanomaista käyttää latinaa lääketeollisuudessa sekä yleisessä lääketieteessä.
41     SMHV katsoo, että luettelo, jonka Optima Healthcare Ltd on toimittanut yli kolmestakymmenestä prefiksin ”echin-” tai ”echina-”
sisältävästä tavaramerkistä, jotka on rekisteröity yhdellä tai useammalla käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevista
alueista, osoittaa sanan ”echinacea” kuvailevuuden ja näin ollen prefiksin ”echin-” kuvailevuuden näiden alueiden yleisön
keskuudessa. SMHV väittää samoin, että kantaja ei kiistänyt näitä väitteitä väitemenettelyssä käydyssä menettelyssä.
42     Tämä kuvaileva luonne vahvistuu muun muassa hakemalla sanaa ”echinacea” Internetistä jokaisella kyseessä olevalla kielellä.
Tämä tutkimus tuotti 1 940 tulosta espanjankielisiltä sivuilta, 2 630 tulosta ranskankielisiltä sivuilta, 6 080 tulosta italiankielisiltä
sivuilta, 1 160 tulosta portugalinkielisiltä sivuilta, 36 600 tulosta saksankielisiltä sivuilta ja 7 360 tulosta hollanninkielisiltä
sivuilta.
43     Kun otetaan huomioon prefiksin ”echina-” kuvaileva luonne, sillä on vähän tai ei ollenkaan kapasiteettia erottaa toisistaan
eri yrityksistä peräisin olevat tuotteet. Keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen,
ei voi tämän prefiksin perusteella erottaa kilpailevia tavaramerkkejä toisistaan. Hän ei luule yhteisen prefiksin ”echina-”
perusteella, että tavaramerkit ECHINACIN ja ECHINAID ovat peräisin samasta yrityksestä. Mainittu prefiksi on selvä ja suora
viittaus kyseessä olevien tuotteiden koostumukseen ja ominaisuuksiin, eikä osoitus niiden valmistajista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
44     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että SMHV on perustellusti katsonut, että prefiksi ”echina-” on kuvaileva ja
että näin ollen merkityksellisten alueiden yleisö katsoisi luokkaan 5 kuuluville tuotteille haetun tavaramerkin havaitessaan,
että se viittaa tuotteisiin, joiden koostumus perustuu kasviin ”echinacea”.
45     Tämä haetun tavaramerkin kuvailevuuteen liittyvä johtopäätös on perusteltu niillä osatekijöillä, jotka ovat valituslautakunnan
suorittaman arvioinnin kohteena, nimittäin riidanalaisen päätöksen 18–21 kohdassa. Itse asiassa sana ”echinacea” on farmaseuttisissa
ja fytoterapeuttisissa tuotteissa käytetyn kasvin latinankielinen tieteellinen nimi. Näillä aloilla on tavanomaista käyttää
kasveista latinankielisiä nimiä. Tämän vahvistaa prefiksin ”echin-” tai ”echina-” sisältävien rekisteröintien suuri määrä
kyseessä olevilla alueilla. SMHV on näin ollen perustellusti katsonut, että prefiksi ”echina-” viittaa kyseessä olevien keskivertokuluttajien
näkökulmasta tuotteen koostumukseen eikä sen kaupalliseen alkuperään.
46     Tästä seuraa, että kanneperusteen kolmatta kohtaa ei voida hyväksyä.

Neljäs kohta, joka liittyy sekaannusvaaran virheelliseen arviointiin
Asianosaisten lausumat
47     Kantaja moittii aluksi valituslautakuntaa, joka katsoi riidanalaisten tavaramerkkien suffiksit ”-id” ja ”-cin” hallitseviksi
osiksi, siitä, että se ei vertaillut merkkejä sellaisina kuin kuluttajat havaitsevat ne, eli kokonaisuudessaan. Se muistuttaa,
että yhteisöjen tuomioistuimen mukaan keskivertokuluttaja havaitsee tavanomaisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä tutki
eri yksityiskohtia (asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I‑6191, 23 kohta).
48     Toiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on soveltanut virheellisesti käsitettä ”keskivertokuluttaja” ja
ottanut huomioon vain ammattilaiset eikä loppukuluttajaa. Tämä virhe voidaan päätellä riidanalaisen päätöksen 23 kohdasta,
jossa valituslautakunta katsoo, että tämäntyyppisten tuotteiden kuluttajat ovat tottuneet tavaramerkkeihin, jotka sisältävät
prefiksin ”echina-”. Tämäntyyppiset tuotteet eivät ole yleisiä kaupankäynnissä. Lisäksi voidaan ajatella, että tämä yleisö,
jolla on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä ja jonka on luotettava epätäydelliseen muistikuvaansa
niistä, katsoo, että kyseisillä kahdella tavaramerkillä varustetut tuotteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan
mutta että ne ovat kuitenkin peräisin samasta yrityksestä (asia T‑104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. II‑4359, 49 kohta).
49     Kantaja mainitsee kanteensa lopussa kolmannen valituslautakunnan 25.4.2001 tekemän päätöksen (R 816/1999‑3). Tässä päätöksessä
valituslautakunta katsoi, että keskivertokuluttajan osalta on olemassa sekaannusvaara kahden farmaseuttisia tuotteita koskevan
tavaramerkin, A-MULSIN ja ALMOXIN välillä, joilla on enemmän tai vähemmän sama koostumus ja sama käyttötarkoitus. Valituslautakunta
katsoi, että kuluttajan tarkkaavaisuus on pieni sellaisten lääkkeiden osalta, jotka koskevat vähäisiä ongelmia, kuten päänsärkylääkkeet,
unilääkkeet tai hierontaöljyt. Keskivertokuluttaja ostaa yleisesti tämäntyyppisiä tuotteita lukematta tuoteselostetta tai
kysymättä neuvoa apteekkarilta. Ostohetki on se hetki, jolloin sekaannus voi tapahtua. Valituslautakunta katsoi, että vaikka
tarkkaavainen kuluttaja pystyikin erottamaan kyseessä olevat tavaramerkit ulkoasultaan, nimittäin yhdysviivan perusteella,
keskivertokuluttaja ei sitä vastoin pystyisi muistamaan pientä eroa mainittujen tavaramerkkien lausuntatavassa.
50     SMHV katsoo ensimmäiseksi päinvastoin, että jos merkki tulee ottaa huomioon kokonaisuudessaan, on samoin tärkeää ottaa huomioon
jokaisen merkin erilaiset osat kokonaisuutta arvioitaessa (asia T‑224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003,
Kok. 2003, s. II‑1589). Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyky on yksi niistä tekijöistä,
jotka on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta; asia C‑39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. I‑5507, 18 kohta ja asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I‑3819, 25 kohta).
Määriteltäessä tavaramerkin erottamiskykyä on otettava huomioon tavaramerkin ominaisluonne, mukaan lukien se, onko siinä kuvailevia
elementtejä vai ei niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity (yhdistetyt asiat C‑108/97 ja
C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I‑2779, 49 ja 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 22 ja 23 kohta). Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden on
perustuttava tavaramerkkien tuottamaan kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon etenkin niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat
elementit (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 ja 23 kohta).
51     Tästä seuraa SMHV:n mukaan, että kun tavaramerkki sisältää kuvailevan osan, tämä osa voitaisiin katsoa hallitsevaksi, sillä
sekaannusvaaran olemassaolo ei voi perustua osiin, joita tavaramerkkilaki ei suojaa. Vastaavasti SMHV katsoo, että valituslautakunta
on perustellusti todennut, että prefiksin ”echina-” olemassaolo kahdessa tavaramerkissä ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa.
52     SMHV muistuttaa toisen kohdan osalta, että valituslautakunta on ottanut huomioon vitamiinien, ravinnonlisien, yrttivalmisteiden
ja lääketieteellisten ja farmaseuttisten valmisteiden keskivertokuluttajien, eikä ammattilaisten eli lääkäreiden ja apteekkareiden,
näkökulman. Näitä tuotteita voidaan myydä ilman reseptiä sen vuoksi, että terveysviranomaiset ovat katsoneet, että keskivertokuluttajat
ovat riittävän valistuneita ja kykenevät tekemään valintansa. Lisäksi näiden tuotteiden keskivertokuluttaja on tyypillinen
kuluttaja, joka on erityisen kiinnostunut luonnosta peräisin olevista terveystuotteista ja jolla todennäköisesti on jonkin
verran tietoa niistä ollakseen tarkkaavainen echinaceaa sisältävien tuotteiden erityisten ominaisuuksien suhteen.
53     SMHV katsoo, että kyseessä olevien tuotteiden keskivertokuluttaja, joka tuntee nämä ominaisuudet, katsoo prefiksin viittaukseksi
kyseessä olevien tuotteiden luonteeseen eikä niiden kaupalliseen alkuperään. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste vaihtelee
kyseessä olevista tuotteista riippuen (em. asia Lloyd Schhuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta), eikä terveydellisten tuotteiden
osalta ole mitään syytä ajatella, että keskivertokuluttaja ei olisi tarkkaavainen sillä hetkellä, kun hän valitsee näitä tuotteita.
Hän olisi vielä tarkkaavaisempi, jos olisi olemassa kantajan väittämä vakava vaara terveydelle siinä tapauksessa, että kyseessä
olevat tuotteet sekoitettaisiin niitä käytettäessä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
54     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että yleensä yleisö ei miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa
elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (em. asia BUDMEN, tuomion 53 kohta).
55     Käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo edellä 44 kohdassa esittänyt, kahden kyseessä
olevan merkin yhteinen prefiksi eli ”echina-”, jolla on kuvaileva luonne, ei auta erottamaan tuotteiden kaupallista alkuperää.
SMHV on näin ollen perustellusti katsonut, että riidanalaisten merkkien suffiksit, eli ”-id” ja ”-cin”, on katsottava erottamiskykyisiksi
ja hallitseviksi elementeiksi, jotka kiinnittävät kuluttajien huomion.
56     Kantajan riidanalaisen päätöksen 25 kohtaan sisältyvän käsitteen ”keskivertokuluttaja” virheellistä soveltamista koskevan
esityksen osalta on riittävää muistuttaa, että kyseessä oleva kohta ei viittaa ammattilaisiin, vaan ”kyseessä olevaan yleisöön”.
Tämä ilmaisu määritellään 23 kohdassa, jossa valituslautakunta viittaa nimenomaisesti kyseessä olevien tuotteiden keskivertokuluttajaan.
Viimeksi mainitun oletetaan olevan kohtuullisen valistunut, tarkkaavainen ja asiantunteva. Vastoin kantajan esitystä SMHV
ei näin ollen ole rajoittanut sekaannusvaaran tutkintaa ammattikuluttajiin, vaan on selvästi ottanut huomioon kyseessä olevien
tuotteiden loppukuluttajat.
57     Vaikka olisikin kantajan esittämällä tavalla totta, että keskivertokuluttajalla on harvoin mahdollisuus vertailla suoraan
eri tavaramerkkejä, vaan hänen täytyy luottaa epätäydelliseen muistikuvaansa niistä, tämä väite ei menesty käsiteltävänä olevassa
asiassa, kun otetaan huomioon prefiksin ”echina” kuvailevaisuus.
58     Lopuksi, kantajan mainitseman kolmannen valituslautakunnan päätöksen osalta viitataan edeltävään 24 kohtaan.
59     Tästä seuraa, että kanneperusteen neljäs kohta on hylättävä.

Viides kohta, joka liittyy ”keskinäisen riippuvuuden periaatteen” huomiotta jättämiseen
Asianosaisten lausumat
60     Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole soveltanut ”keskinäisen riippuvuuden periaatetta”. Tämä ”periaate” tarkoittaa,
että sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Erityisesti
sitä, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien
merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 15–18 kohta).
61     Kantaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan olisi pitänyt katsoa tavaroiden merkittävä samankaltaisuus
riittäväksi korvaamaan merkkien väliset pienet erot.
62     SMHV myöntää, että sekaannusvaaran kokonaisarviointi sisältää huomioon otettavien tekijöiden keskinäisen riippuvuuden mittaamisen
ja että käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja. Kuitenkin tavaroiden välinen
samuus pitäisi suhteuttaa tavaramerkkien erottamiskyvyn luonteen tärkeyteen. Koska kyseessä olevat tavaramerkit koostuvat
kuvailevasta prefiksistä, niiden erottamiskyky rajoittuu suffiksiin, joka on se osa, johon kuluttajat kiinnittävät huomiota.
Näin ollen aikaisemman tavaramerkin suojan ala on erittäin rajattu.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
63     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointi tarkoittaa tiettyä keskinäistä riippuvuutta huomioon
otettavien tekijöiden välillä ja etenkin tavaramerkkien ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä. Näin ollen kyseisten
tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä
samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole
(KINJI by SPA), tuomio 24.11.2005, 33 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
64     Kantaja esittää, että SMHV:n tekemä arviointi sekaannusvaarasta käsiteltävänä olevassa asiassa on virheellinen, koska riidanalaisessa
päätöksessä ei ole mainittu sitä, mitä kutsutaan ”keskinäisen riippuvuuden periaatteeksi”, joka esiintyy oikeuskäytännössä
(em. asia Canon, tuomion 17 kohta).
65     On huomattava, että sikäli kuin väitteen voidaan katsoa tarkoittavan, että kyseessä olevassa oikeuskäytännössä määritellään
”keskinäisen riippuvuuden periaatteen” muodostavan itsenäisen oikeussäännön, se ei ole perusteltu. Mainittuun ”periaatteeseen”
liittyvillä näkökohdilla ilmaistaan vain yksi monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa
kokonaisuutena tietyssä tapauksessa. Tästä johtuu, että ainoastaan tämän tekijän mainitsematta jättäminen riidanalaisessa
päätöksessä ei johda sellaiseen olettamaan, että siinä esitetty arviointi sekaannusvaarasta on virheellinen.
66     Kun otetaan huomioon kaikki sekaannusvaaran arvioimisessa huomioon otetut tekijät sellaisina kuin ne on esitetty riidanalaisessa
päätöksessä, ja etenkin siinä mainitut todisteet useiden prefiksit ”echin-” tai ”echina-”, joihin yhdistyy erilaisia suffikseja,
sisältävien tavaramerkkien esiintymisestä rinnakkain merkityksellisillä alueilla, kantajan väite ei osoita minkäänlaista virhettä
valituslautakunnan arvioinnissa.
67     Tästä seuraa, että kanneperusteen viides kohta on hylättävä. Vastaavasti kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut
68     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastaaja on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Cooke
Labucka
Trstenjak
Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä huhtikuuta 2006.
E. Coulon

J. D. Cooke
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.