CELEX: 62002TJ0016
Gemenskapsvarumärke
Förordning (EG) nr 40/94
Absoluta registreringshinder
Beskrivande varumärke
Särskiljningsförmåga som har uppnåtts till följd av användning
Ordkännetecknet TDI
Rätten att yttra sig
Motiveringsskyldighetens omfattning
Följderna av att motiveringsskyldigheten har åsidosatts

Den 7 mars 1996 ingav sökanden med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, en ansökan om registrering
av ett gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyrån).
Det varumärke som avsågs i registreringsansökan var ordkännetecknet TDI.
De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 och 37 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957
om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registrering av varumärke, med ändringar och tillägg, och
motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:
–
Klass 12: Fordon och deras beståndsdelar.
–
Klass 37:  Reparation och underhåll av fordon.
Genom ett meddelande av den 24 november 1997 uppgav  granskaren till sökanden att det varumärke som ansökan avsåg inte kunde
registreras enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
Genom skrivelse av den 12 december 1997 inkom sökanden med ett yttrande i frågan och gjorde i andra hand gällande att det
varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Sökanden begärde dessutom att
muntligt förfarande skulle äga rum.
Efter ett telefonsamtal den 16 december 1998 mellan granskaren och sökandens ombud, inkom den senare, genom skrivelse av den
22 januari 1999, bland annat med en opinionsundersökning som utfördes i Tyskland under augusti månad 1996 på ett representativt
urval av personer, statistik över exporten åren 1994–1997 till olika länder, däribland andra medlemsstater än Tyskland, samt
försäljningsbroschyrer och tidningsartiklar som rörde provkörningar av bilar.
Genom beslut av den 28 april 2000 avslog granskaren registreringsansökan enligt artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen
att ordkännetecknet TDI helt saknade särskiljningsförmåga i förhållande till berörda varor och tjänster i den mening som avses
i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Granskaren ansåg dessutom att de handlingar som hade ingivits av sökanden inte räckte
för att visa att det märke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning.
Den 16 juni 2000 överklagade sökanden granskarens beslut vid harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr
40/94. I sin inlaga av den 13 juli 2000 vilken innehöll grunderna för överklagandet gjorde sökanden för det första gällande
att granskaren hade fattat sitt beslut med åsidosättande av rätten att yttra sig. I det avseendet anförde sökanden bland annat
att företaget inte fått möjlighet att yttra sig över granskarens bedömning att de handlingar som hade ingivits under förfarandet
inte räckte för att visa att det varumärke som ansökan avsåg inte hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning.
Sökanden har för det andra anfört att granskaren gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning, eftersom det varumärke som
ansökan avsåg inte i sig saknade särskiljningsförmåga. För det tredje gjorde sökanden i andra hand gällande att det varumärke
som ansökan avsåg hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Sökanden anser i detta hänseende bland annat
att granskaren har tolkat de handlingar som ingavs under förfarandet felaktigt och att granskaren inte har motiverat sitt
beslut tillräckligt. Sökanden har också fört fram argument som syftar till att visa varför de uppgifter som finns i handlingarna
gör det möjligt att dra slutsatsen att det begärda varumärket hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning.
Genom beslut av den 8 november 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 21 november 2001, avslogs
överklagandet av den första överklagandenämnden med motiveringen att det varumärke som ansökan avser omfattas av artikel 7.1
b och c i förordning nr 40/94.
Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att även om granskarens beslut hade fattats med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr
40/94, följer det klart av de skäl som granskaren har angivit att denne också avsåg att stödja sig på artikel 7.1 c i samma
förordning (punkt 20 i det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden anförde härvidlag att bokstäverna T, D och I betyder
”turbo”, ”diesel” eller ”direkt” respektive ”insprutning”. Överklagandenämnden ansåg följaktligen att trots att det finns
två möjliga betydelser av märket TDI, uppfattar genomsnittskonsumenten direkt och utan närmare eftertanke betydelsen av detta
som ”turbo direkt insprutning” eller ”turbo diesel insprutning”, varför det varumärke som ansökan avsåg saknar särskiljningsförmåga.
Enligt överklagandenämnden är det vanligt förekommande inom bilbranschen att använda sig av beskrivande förkortningar. Mot
denna bakgrund ansåg överklagandenämnden att företagen inom branschen hade ett legitimt intresse att kunna använda sig av
dem utan några begränsningar (punkterna 23–26 i det omtvistade beslutet).
När det gäller frågan huruvida det begärda varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning, anförde
överklagandenämnden i huvudsak följande:
”De bevis som sökanden har lagt fram räckte inte för att visa att varumärket vid ansökningsdagen hade uppnått en särskiljningsförmåga
inom hela Europeiska unionens territorium till följd av sin användning. Med hänsyn till gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär
är det inte [heller] tillräckligt att det föreligger en särskiljningsförmåga i Tyskland, i synnerhet inte som den tyska allmänheten
inte är ensam om att känna till bokstavskombinationen TDI. Det är inte heller möjligt att av den eventuella särskiljningsförmåga
som varumärket kan ha till följd av sin användning i Tyskland, dra slutsatsen att det kännetecken som ansökan avser har särskiljningsförmåga
inom hela den europeiska marknaden. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga till följd av sin användning
skall hänsyn tas till alla omständigheter som kan visa på att varumärket fungerar som en upplysning om [varornas eller tjänsternas]
ursprung. Det är därför som man tar hänsyn till omständigheter såsom vilken marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta,
hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att
lansera det, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket identifierar varan eller tjänsten såsom härrörande
från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller andra branschorganisationer. Det är också möjligt att använda sig
av opinionsundersökningar. När det gäller under vilka omständigheter som villkoren för inarbetning av varumärket i den berörda
omsättningskretsen kan anses vara uppfyllda, kan dessa inte endast fastställas på grundval av generella och abstrakta uppgifter
såsom en bestämd procentsats. Dessa omständigheter bör snarare fastställas utifrån en bedömning från fall till fall där hänsyn
tas till alla bevis som har lagts fram. [...] Följaktligen har varken granskaren eller överklagandenämnden eller någon annan
avdelning inom harmoniseringsbyrån möjlighet att i förväg låta en sökande få kännedom om vilka bevis som är tillräckliga för
att i ett enskilt fall visa att varumärket har lyckats att bli inarbetat i de berörda handelskretsarna.” (Punkterna 31–33
i det omtvistade beslutet.)
Förfarandet och parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
–
ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och
–
förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
–
ogilla talan, och
–
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Till stöd för sin talan har sökanden åberopat fem grunder. Den första, den andra och den tredje grunden avser åsidosättandet
av artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94 och artikel 7.3 i samma förordning. Den fjärde grunden rör åsidosättandet av
rätten att yttra sig som stadfästs i artikel 73 i förordning nr 40/94. Den femte grunden rör åsidosättande av motiveringsskyldigheten.
Första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har bestridit att bokstäverna T, D och I har bestämda betydelser som initialer. Sökanden har dessutom erinrat om
att det har erkänts i det omtvistade beslutet att dessa bokstäver, i sin egenskap av initialer, kan motsvara vitt skilda ord
och att även kännetecknet TDI som sådant kan ha två olika betydelser. Detta är enligt sökanden oförenligt med påståendet att
kännetecknet direkt och utan närmare eftertanke förstås av den relevanta målgruppen.
Sökanden har även bestridit harmoniseringsbyråns påstående att den relevanta målgruppen, nämligen genomsnittskonsumenten,
direkt och utan närmare eftertanke skulle uppfatta betydelsen av kännetecknet TDI som ”turbo direkt insprutning” eller ”turbo
diesel insprutning”. Sökanden har i detta hänseende gjort gällande att de begrepp som dessa uttryck omfattar tekniskt sett
är mycket specifika. Sökanden har därutöver påstått att ”turbo diesel insprutning” är tautologi, eftersom alla dieselmotorer
är insprutningsmotorer. Kännetecknet TDI skulle på sin höjd kunna uppfattas som ”turbo direkt insprutning”. Sökanden har emellertid
anfört att det inte är på detta sätt som kännetecknet används eller uppfattas, eftersom det gäller en dieselmotor som brukar
kallas så och inte en insprutningsmotor.
Enligt sökanden är de eventuella associationer som den relevanta målgruppen kan få av de bokstäver som märket består av vaga
i den mening som avses i förstainstansrättens dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån
(EASYBANK) (REG 2001, s. II-1259), punkt 31. Sökanden har i detta hänseende hävdat att det följer av punkterna 39 och 40 i
domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251),
att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 endast kan tillämpas om kännetecknet TDI
i sin helhet anses vara direkt beskrivande. Enligt sökanden är detta inte fallet. Sökanden har dessutom gjort gällande att
förstainstansrätten i sin dom av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrån (DOUBLEMINT) (REG 2001,
s. II-417), ansåg att det är tillräckligt att en av komponenterna i ett kännetecken som består av två ord har en dubbel betydelse
för att det som huvudregel skall kunna uteslutas att kännetecknet i sin helhet är av beskrivande karaktär. Det följer enligt
sökanden även av denna dom att när ett kännetecken består av flera delar som var för sig dessutom har flera betydelser, medför
de olika kombinationerna att kännetecknet i sin helhet anses ha flera betydelser, vilket utesluter att det kan uppfattas av
allmänheten som en direkt beskrivande upplysning.
I detta sammanhang har sökanden understrukit att det, eftersom kännetecknet TDI inte beskriver de berörda varorna eller tjänsterna,
saknas skäl att hålla detta kännetecken tillgängligt för konkurrenter.
Sökanden har slutligen anfört att ordkännetecknet TDI har registrerats som nationellt varumärke i Tyskland, Beneluxländerna,
Frankrike och Italien samt som ett internationellt varumärke. Enligt sökanden utgör dessa registreringar ett starkt indicium
på att det varumärke som ansökan avser inte är av beskrivande karaktär, eftersom de nationella varumärkesmyndigheterna, var
och en inom sitt område, har bättre kunskap än harmoniseringsbyrån om den terminologi som vanligtvis används inom de olika
länderna och språkområdena inom gemenskapen. I detta sammanhang har sökanden hänvisat både till förstainstansrättens dom av
den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform) (REG 2001, s. II-433),
och till punkt 8.1.4 i riktlinjerna för harmoniseringsbyråns granskning.
Harmoniseringsbyrån har hänvisat till punkt 28 i förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler
mot harmoniseringsbyrån (CARCARD) (REG 2002, s. II-1963), och härvid erinrat om att vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning
nr 40/94 skall, på grundval av en viss innebörd av ordkännetecknet i fråga, prövas huruvida det från målgruppens synpunkt
föreligger ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan
avser. Den har dessutom citerat punkt 30 i samma dom enligt vilken det, för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel
7.1 c i förordning nr 40/94, är tillräckligt att åtminstone en av dess möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda
varor eller tjänster.
Harmoniseringsbyrån anser att kombinationer av bokstäver, såsom förkortningar, som i sig inte utgör begripliga ord, också
kan vara beskrivande, under förutsättning att den relevanta målgruppen förknippar bokstavskombinationen med den innebörd den
symboliserar. I detta avseende har den citerat exemplet med bokstavskombinationen AB som för allmänheten symboliserar begreppet
aktiebolag.
Enligt harmoniseringsbyrån har överklagandenämnden med rätta ansett att majoriteten av den relevanta målgruppen uppfattar
förkortningen TDI såsom ”turbo diesel insprutning” och att förkortningen följaktligen har en beskrivande karaktär. Den omständigheten
att denna förkortning enligt sökanden saknar betydelse i tekniskt hänseende och att konsumenten följaktligen har en felaktig
uppfattning om den ifrågavarande förkortningens innebörd, ändrar inte detta, eftersom kännetecknets beskrivande karaktär skall
bedömas utifrån den relevanta målgruppen – i detta fall faktiska och potentiella bilköpare – och inte utifrån tillverkarna.
Harmoniseringsbyrån har även hävdat att den omständigheten att kännetecknet TDI kännetecknar en motortyp och inte hela fordonet
saknar betydelse för det omtvistade beslutets lagenlighet, eftersom ett varumärke också har en beskrivande karaktär när det
beskriver en väsentlig beståndsdel av en produkt.
När det gäller de tidigare nationella registreringarna som sökanden har åberopat, har harmoniseringsbyrån, med hänvisning
till punkt 41 i förstainstansrättens dom av den 7 februari 2002 i mål T-88/00, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (Ficklampors
form) (REG 2002, s. 467), erinrat om att den inte är bunden av dessa och att de endast kan utgöra ett indicium. Den har dessutom
påpekat att registreringen av varumärket TDI har föranlett kritik i Tyskland och ifrågasatts i doktrinen.
Förstainstansrättens bedömning
Det skall inledningsvis påpekas att överklagandenämnden med rätta har ansett att även om granskarens beslut uttryckligen endast
grundades på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, följer det klart av skälen till beslutet att granskaren också stödde sig
på artikel 7.1 c i samma förordning (punkt 20 i det omtvistade beslutet). Genom att grunda sitt eget beslut på den senare
bestämmelsen har överklagandenämnden följaktligen inte på eget initiativ tagit upp ett nytt absolut registreringshinder, som
den skulle ha varit skyldig att bereda sökanden möjlighet att yttra sig över i förväg.
Enligt ordalydelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får inte ”varumärken [registreras] som endast består av kännetecken
eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska
ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. Dessutom anges i artikel 7.2
i förordning nr 40/94 att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.
Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder för att kännetecken eller upplysningar som avses däri förbehålls ett enda
företag genom att de registreras som varumärke. Denna bestämmelse har således uppställts i syfte att skydda en målsättning
av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar skall kunna användas fritt av alla (se, analogt, domstolens
domar av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25, och
av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-0000, punkt 73, och av den 6 maj 2003
i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-0000, punkt 52).
Mot denna bakgrund är de kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 de som, vid från målgruppens
synpunkt normal användning, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva
den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts (dom i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån,
punkt 39). Bedömningen av ett känneteckens beskrivande karaktär kan följaktligen endast göras med utgångspunkt dels i ifrågavarande
varor eller tjänster, dels utifrån det sätt på vilket den relevanta målgruppen uppfattar den.
I förevarande fall har överklagandenämnden i punkt 26 i det omtvistade beslutet ansett att de berörda varorna och tjänsterna
är avsedda för genomsnittskonsumenten, vilket sökanden inte har bestridit. Det skall härvid påpekas att genomsnittskonsumenterna
förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom
av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av
den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27).
När det gäller sökandens argument att tredje man, närmare bestämt dess konkurrenter, inte skulle ha något behov av att använda
ordkännetecknet i fråga för att beskriva varorna och tjänsterna som avses i ansökan, skall det påpekas att tillämpningen av
artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte beror på om det föreligger ett konkret, aktuellt och tungt vägande frihållningsbehov
(se, analogt, dom i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 35). Det allmänintresse som ligger till grund för artikel
7.1 c i förordning nr 40/94 innebär dessutom att alla varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar och som
kan visa egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla och inte
får registreras som varumärken (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Linde m.fl., punkt 74). Vid tillämpningen av artikel
7.1 c i förordning nr 40/94 skall det följaktligen endast undersökas om det, utifrån en viss betydelse hos det förevarande
ordkännetecknets och från den relevanta målgruppens synpunkt, finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet
och de egenskaper för de kategorier av varor och tjänster som ansökan om registrering avser.
Det skall inledningsvis påpekas att ordkännetecknet TDI består av tre bokstäver. Det följer av de handlingar som harmoniseringsbyrån
har överlämnat till förstainstansrätten att denna kombination av bokstäver vanligtvis används inom bilbranschen för att ange
fordonens egenskaper, eller närmare bestämt motorernas egenskaper. Följaktligen är kännetecknets sammansättning inte ovanlig.
När det gäller betydelsen av ordkännetecknet TDI, följer det av punkt 26 i det omtvistade beslutet och av de förklaringar
som harmoniseringsbyrån har lämnat i sitt svaromål, att den anser att ordkännetecknet utgör en förkortning av ”turbo diesel
insprutning” eller ”turbo direkt insprutning”. Sökanden har härvid felaktigt gjort gällande att ordkännetecknet i fråga inte
har en klar och bestämd innebörd. Med beaktande av de varor och tjänster som registreringsansökan avser och den relevanta
målgruppens uppfattning av kännetecknet är de betydelser av kännetecknet som överklagandenämnden kommit fram till riktiga.
Denna bedömning vederläggs inte av sökandens påstående att ingen av bokstäverna T, D och I har någon bestämd innebörd, eftersom
var och en av dem, i sin egenskap av initial, kan avse helt skilda ord. Ordkännetecknets innebörd skall nämligen undersökas
i sig, det vill säga genom att det görs en helhetsbedömning av det. Så är också fallet när ett ordkännetecken, såsom det varumärke
som registreringsansökan avser, består av en kombination av flera separata bokstäver. Vid en bedömning av ett sådant ordkänneteckens
innebörd är därför frågan huruvida de olika bokstäverna även betraktade var och en för sig har en klar och bestämd innebörd,
utan relevans. Detsamma gäller frågan huruvida andra kombinationer av dessa bokstäver tillsammans med eller utan andra bokstäver
kan ha en sådan innebörd eller ej.
Sökandens påstående att ”turbo diesel insprutning” är en tautologi är, även om detta vore korrekt ur teknisk synvinkel, också
utan relevans. Vid en bedömning av huruvida ett ordkännetecken är av beskrivande karaktär skall endast den relevanta målgruppens
uppfattning beaktas, vilken i förevarande fall inte kan antas ha de tekniska kunskaper som krävs för att upptäcka att begreppet
är tautologiskt. Dessutom innebär omständigheten att ordkännetecknet är tautologiskt inte att det saknar en klar och bestämd
innebörd. Sökanden har för övrigt själv medgett att tecknet TDI kan betyda ”turbo direkt insprutning”, samtidigt som den har
gjort gällande att det inte är på detta sätt som tecknet används och förstås, eftersom det gäller en dieselmotor som brukar
kallas så och inte en insprutningsmotor. Detta argument bekräftar likväl endast harmoniseringsbyråns påstående att kännetecknet
TDI ur den relevanta målgruppens synvinkel kan betyda ”turbo diesel insprutning”.
Det omtvistade beslutet innehåller inga preciseringar avseende sambandet mellan ordkännetecknet TDI och de varor och tjänster
som åsyftas i registreringsansökan. När det gäller den första produktkategorin som åsyftas i registreringsansökan, nämligen
fordon, beskriver emellertid ordkännetecknet dess kvalitet. Att ett fordon är utrustat med en motor av typen ”turbo diesel
insprutning” eller ”turbo direkt insprutning” är nämligen en väsentlig egenskap hos fordonet. När det gäller den andra produktkategorin
(fordonets beståndsdelar) beskriver ordkännetecknet TDI-modellen.
När det gäller reparation och underhåll som åsyftas i registreringsansökan, beskriver ordkännetecknet TDI användningen. I
det senare fallet kan det förvisso inte uteslutas att dessa tjänstekategorier också innefattar tjänster som helt saknar samband
med fordon som är utrustade med en TDI-motor och att ordkännetecknet TDI följaktligen inte är beskrivande för alla de tjänster
som omfattas av dessa kategorier. Det skall dock påpekas att sökanden har begärt registrering av det ifrågavarande ordkännetecknet
för samtliga tjänster. Förstainstansrätten fastställer följaktligen överklagandenämndens bedömning såvitt avser samtliga dessa
tjänstekategorier (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet EuroHealth, punkt 33).
I motsats till vad sökanden har hävdat är den omständigheten att ordkännetecknet TDI kan ha två olika betydelser utan relevans
i detta sammanhang. Ordkännetecknet beskriver nämligen, med hänsyn till var och en av sina möjliga betydelser, en egenskap
hos ifrågavarande varor och tjänster som kan vara av betydelse för de val som den relevanta målgruppen träffar. Denna slutsats
är riktig även om delar av den relevanta målgruppen endast uppfattar en av de två möjliga betydelserna av ordkännetecknet
TDI. I detta avseende skall det erinras om att det för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i förordning
nr 40/94 är tillräckligt att åtminstone en av kännetecknets möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda varor eller
tjänster ur den relevanta målgruppens synvinkel (se domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 30; se också förslag till
avgörande av generaladvokaten Jacobs i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-0000, punkterna 42–47).
Det finns följaktligen ur den relevanta målgruppens synvinkel ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan ordkännetecknet
TDI och egenskaperna hos de varor och tjänster som ansökan avser. Denna bedömning bekräftas av att sökanden i vissa reklambroschyrer
själv använder detta ordkännetecken för att beskriva de olika fordonsmodeller som den tillhandahåller. I en broschyr, som
återfinns i bilaga K 8 till ansökan och som hänvisar till modell A 2 anges således följande: ”Un’ auto interamente in alluminio,
da oggi anche in versione TDI ” (en bil helt i aluminium, numera även i TDI-version). I en annan reklamannons som återfinns
i bilaga K 8 till ansökan presenteras modell A 6 som ”den första V 6 TDi-motorn”.
Överklagandenämnden har i punkt 31 i det omtvistade beslutet implicit angett att ordkännetecknet TDI är beskrivande för de
berörda varorna och tjänsterna i hela gemenskapen. Denna bedömning är riktig. Eftersom fordon i princip saluförs under samma
beteckning inom hela den inre marknaden, bör det inte finnas skillnader i den relevanta målgruppens uppfattning när det gäller
innebörden av ett ordkännetecken av detta slag – och då närmare bestämt kännetecknet TDI – och det samband som finns mellan
detta och de varor och tjänster som åsyftas i varumärkesansökan, inom olika delar av gemenskapen.
Härav följer att överklagandenämnden inte har gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning genom att göra bedömningen
att ur den relevanta målgruppens synvinkel kan ordkännetecknet TDI användas för att beskriva väsentliga egenskaper hos varorna
och tjänsterna som åsyftas i registreringsansökan, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
När det gäller det förhållandet att ordkännetecknet TDI har registrerats som ett nationellt varumärke i flera medlemsstater,
vilket har åberopats av sökanden, skall det erinras om att gemenskapsordningen för varumärken är ett fristående system som
består av en samling regler och har mål som är specifika för detta system och som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella
systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica),
REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och av den 5 december 2002 i mål T-91/01, BioID mot harmoniseringsbyrån (BioID), REG 2002,
s. II-5159, punkt 45). Frågan huruvida ett varumärke kan registreras som gemenskapsvarumärke skall följaktligen endast bedömas
på grundval av de relevanta gemenskapsbestämmelserna. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolen, är
inte bundna av ett beslut som har fattats i en medlemsstat eller i tredje land enligt vilket detta kännetecken kan registreras
som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut har fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som
harmoniserats i enlighet med rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas
varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Sökandens argument avseende de
ovannämnda registreringarna är följaktligen verkningslösa. För övrigt har sökanden inte lagt fram något argument av betydelse
som kan hämtas från dessa nationella beslut och åberopas som stöd för den anförda grunden.
Det följer av vad som har anförts ovan att talan skall ogillas i den del som avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning
nr 40/94.
Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har bestridit påståendet i granskarens beslut att det förhållandet att ett företag ensamt, eller oftare än andra,
använder en viss beskrivande upplysning, som får till följd att en stor del av den relevanta målgruppen förknippar upplysningen
med företaget, inte är tillräckligt för att detta företag skall få registrera upplysningen som varumärke.
När det gäller opinionsundersökningen som sökanden har inkommit med under förfarandet inför granskaren, har sökanden, i motsats
till granskarens tolkning, hävdat att det därav framgår att när ansökan om varumärke ingavs, nämligen 1996, förknippade 30
procent av de tillfrågade kännetecknet TDI med sökandens företag och 65 procent av de tillfrågade kände till kännetecknet.
Sökanden har tillagt att det är höga siffror, som endast uppnås av ett fåtal varumärken. Enligt sökanden var och är dessutom
dess inarbetningsgrad i andra medlemsstater, särskilt Frankrike och Italien, jämförbar med den i Tyskland, eftersom dess försäljning
och marknadsföringskostnaderna i dessa stater är jämförbara med dem i Tyskland.
I detta sammanhang har sökanden gjort gällande att det varumärke som registreringsansökan avser har använts i en betydande
omfattning sedan 1990. Sökanden har således anfört att företaget fram till utgången av år 1996 hade sålt 426 353 fordon under
detta varumärke i hela gemenskapen, vilket motsvarar en försäljningsomsättning på ungefär 10,6 miljarder euro. Siffrorna för
perioden fram till utgången av år 2001 uppgick enligt sökanden till 1 611 337 fordon, vilket motsvarar en försäljningsomsättning
på ungefär 45 miljarder euro. Sökanden har dessutom hävdat att dess årliga reklamkostnader i Tyskland för marknadsföringen
av fordon under det varumärke som ansökan avser uppgår till flera tiotals miljoner tyska mark (DEM) och i andra medlemsstater,
såsom Frankrike, Förenade kungariket, Italien och Spanien till flera miljoner tyska mark. Slutligen har sökanden hävdat att
företaget i hela gemenskapen har en marknadsandel på 5 procent för bilar utrustade med dieselmotorer, vilket enligt sökanden
innebär att företaget har en ledande ställning inom detta marknadssegment.
Sökanden har dessutom gjort gällande att för att kunna uppskatta den andel av den relevanta målgruppen som är kapabel att
uppfatta ett varumärke som en upplysning om de berörda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (nedan kallat varumärkets
inarbetningsgrad), skall hänsyn också tas till att andra företag har använt sig av det, antingen genom licens eller, när det
gäller de företag som tillhör samma koncern som sökanden av varumärket, genom enbart tillstånd. I förevarande fall skall enligt
sökanden hänsyn således tas till att det varumärke som ansökan avser används av företagen inom Volkswagenkoncernen, nämligen
Volkswagen, Seat och Skoda. Sökanden har härvid hävdat att dessa företag har sålt 475 266 fordon fram till utgången av år
1996 och 2 185 174 fordon fram till utgången av år 2000, under det begärda varumärket inom hela gemenskapen. Enligt sökanden
har för övrigt företagen inom Volkswagenkoncernen haft reklamkostnader i Tyskland för marknadsföring av fordon under det varumärke
som ansökan avser som har uppgått till cirka 4,4 miljoner DEM år 1995, 18,9 miljoner DEM år 1996, 2,9 miljoner DEM år 1997,
2,7 miljoner DEM år 1998, 29,2 miljoner DEM år 1999 och 28,4 miljoner DEM år 2000. Sökanden har dessutom anfört att dessa
företag åtminstone sedan 1995 har spenderat flera miljoner tyska mark per år på reklamändamål i var och en av de stora medlemsstaterna.
Sökanden har i förebyggande syfte begärt att förstainstansrätten skall besluta att, såsom åtgärd för bevisupptagning, ett
vittnesförhör skall hållas med Klaus le Vrang och att en opinionsundersökning skall utföras, vilket skall visa att varumärket
TDI har uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning inom Europeiska gemenskapen.
Harmoniseringsbyrån har erinrat om att ett varumärke endast behöver ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning
inom områden där det föreligger ett registreringshinder. När det gäller varumärkets inarbetningsgrad anser harmoniseringsbyrån
att man av hittillsvarande rättspraxis endast kan utläsa oprecisa kriterier. I detta hänseende har den erinrat om att domstolen
i punkt 52 i domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, har ansett att villkoren för varumärkesregistrering såsom
de anges i artikel 3.3 i första direktivet 89/104 är uppfyllda när den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande
andel av den, förknippar det berörda varumärket med ett visst företag, förutsatt att detta inte fastställs enbart på grundval
av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser. I detta sammanhang anser harmoniseringsbyrån att även om
det inte följer klart av domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, att i de fall ett varumärke består av en enda
siffra eller en enda bokstav bör den inarbetningsgrad som krävs vara högre än i de fall då upplysningarna endast beskriver
vissa speciella egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
I förevarande fall har harmoniseringsbyrån hävdat att sökanden, i den opinionsundersökning som den har lagt fram som bevis,
endast har visat att högst 22 procent av de tillfrågade personerna förknippade kännetecknet TDI med ett visst företag eller
med flera företag som tillhör samma koncern. Harmoniseringsbyrån delar granskarens och överklagandenämndens bedömning att
denna siffra är för låg för att det skall vara möjligt att dra någon slutsats angående varumärkets inarbetningsgrad. Enligt
harmoniseringsbyrån var det också riktigt av granskaren att göra en extrapolering av sökandens situation i de andra medlemsstaterna
och därav komma fram till att procenttalet troligen skulle vara ännu lägre i dessa stater. Harmoniseringsbyrån har tillagt
att denna bedömning inte vederläggs av någotdera av sökandens båda argument rörande dels reklamkostnaderna, dels försäljningsomsättningen.
Enligt harmoniseringsbyrån skall samma bedömning göras med avseende på de nya handlingar som har bifogats ansökan för att
bevisa inarbetningsgraden hos det varumärke som ansökan avser, för det fall det skulle anses vara tillåtet att lägga fram
dem inför förstainstansrätten. Harmoniseringsbyrån har härvid anfört att siffrorna i dessa handlingar klart visar att sökanden
har varit mycket aktiv i sin marknadsföring och försäljning utan att för den skull visa att inarbetningsgraden av det varumärke
som ansökan avser var högre då ansökan i fråga ingavs än då opinionsundersökningen utfördes.
Förstainstansrättens bedömning
Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 utgör emellertid ett absolut registreringshinder i artikel 7.1 b–d i samma förordning
inte hinder för en registrering av ett varumärke, om det till följd av sin användning har uppnått en särskiljningsförmåga
i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering. I det fall som avses i artikel 7.3 i förordning nr
40/94 är det förhållandet att kännetecknet som utgör varumärket i fråga faktiskt uppfattas som en upplysning om kommersiellt
ursprung för en vara eller en tjänst av den relevanta målgruppen resultatet av en ekonomisk ansträngning från registreringssökandens
sida. Denna omständighet motiverar dock att det kan uteslutas att det föreligger ett sådant hänsyn av allmänintresse som är
det bakomliggande syftet till punkterna 1b–d i samma artikel enligt vilka det varumärke som åsyftas i dessa bestämmelser skall
kunna användas fritt av alla, för att undvika att en enskild näringsidkare erhåller en orättmätig konkurrensfördel (dom av
den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), REG 2002, s. II-2839, punkt 36).
För det första följer det av rättspraxis angående tolkningen av artikel 3.3 i första direktivet 89/104, vars norminnehåll
i huvudsak är identiskt med det i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, att det för att särskiljningsförmåga skall kunna uppnås
genom användning krävs att åtminstone en betydande del av den relevanta målgruppen, tack vare varumärket, kan ange att varorna
eller tjänsterna kommer från ett visst företag. De omständigheter under vilka villkoret för att särskiljningsförmåga skall
kunna anses ha uppnåtts genom användning skall anses vara uppfyllt kan dock inte enbart fastställas på grundval av allmänna
och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom i de ovannämnda förenade
målen Windsurfing Chiemsee, punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkterna 61 och
62).
För det andra krävs för att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 att det visas
att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den väsentliga del av gemenskapen där sådan förmåga
saknas enligt artikel 7.1 b, c och d i samma förordning (förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford
Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27).
För det tredje skall, vid bedömningen om ett varumärke har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning i ett fall
som det förevarande, hänsyn tas till sådana omständigheter som bland annat den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta,
hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har använts och hur stora investeringar som har gjorts för att
lansera det. Beviset för att en särskiljningsförmåga har uppnåtts kan vara bland annat yttranden från handelskammare eller
andra yrkessammanslutningar samt  opinionsundersökningar (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade
målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 53, och i det ovannämnda målet Philips, punkt 60).
För det fjärde skall särskiljningsförmåga till följd av användning ha uppnåtts före ansökningsdagen (förstainstansrättens
dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 36).
Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det skall undersökas om överklagandenämnden i förevarande fall har gjort sig
skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att det varumärke som ansökan avsåg inte kunde registreras enligt artikel
7.3 i förordning nr 40/94.
Såsom har påpekats i punkt 38 ovan är det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 gällande
i hela gemenskapen gentemot det varumärke som ansökan avser. Det är således inom hela gemenskapen som detta varumärke skall
ha uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, för att kunna registreras enligt artikel 7.3 i samma förordning.
Under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån har sökanden i sin skrivelse till granskaren av den 22 januari
1999 implicit anfört att det varumärke som ansökan avser hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning
inom hela gemenskapen. Sökanden har upprepat detta i sin inlaga av den 13 juli 2000 med grunderna för överklagandet vid harmoniseringsbyrån.
När det för det första gäller marknaderna i andra medlemsstater än Tyskland har sökanden under förfarandet vid harmoniseringsbyrån
endast inkommit med statistik för åren 1994–1997 över sin export till olika länder, däribland andra medlemsstater än Tyskland,
samt försäljningsbroschyrer och tidningsartiklar som rörde provkörningar av bilar. Den opinionsundersökning som sökanden har
lagt fram avser dessutom endast den tyska marknaden.
I punkt 31 i det omtvistade beslutet har överklagandenämnden implicit, och utan att närmare motivera denna bedömning, ansett
att dessa uppgifter inte räckte som bevis för att det varumärke som ansökan avsåg vid ansökningsdagen hade uppnått en särskiljningsförmåga
till följd av användning i andra medlemsstater än Tyskland.
Sökanden har emellertid inte lagt fram några bevis som gör det möjligt att konstatera att denna bedömning är oriktig. Enbart
de försäljningssiffror som sökanden har lagt fram och som för övrigt inte alls anger vilken del av marknaden som är berörd
av det begärda varumärket, gör det nämligen inte möjligt att dra slutsatsen att den relevanta målgruppen, eller åtminstone
en betydande del av den, i andra medlemsstater än Tyskland, uppfattar det varumärke som ansökan avser som en upplysning om
de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. Detta gäller också för försäljningsbroschyrerna och tidningsartiklarna.
Sökanden har emellertid i sin ansökan åberopat nya omständigheter till stöd för sitt påstående att det varumärke som ansökan
avsåg visst har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning inom hela gemenskapen. Sökanden har närmare bestämt
åberopat antalet sålda fordon under det begärda varumärket under åren 1990–2001, den motsvarande försäljningsomsättningen
samt de årliga reklamkostnader som företaget har haft för att föra sina fordon under detta varumärke. Slutligen har sökanden
hävdat att företaget i hela gemenskapen har en marknadsandel på 5 procent för bilar utrustade med dieselmotor, vilket enligt
sökandens mening innebär att företaget har en ledande ställning inom detta marknadssegment. Sökanden har dessutom såsom en
säkerhetsåtgärd begärt att förstainstansrätten skall besluta, såsom åtgärd för bevisupptagning, att ett vittnesförhör skall
hållas med Klaus le Vrang som är en av dess anställda, och att en opinionsundersökning skall utföras.
Det kan konstateras att åberopandet av dessa omständigheter är verkningslöst.
Enligt fast rättspraxis måste nämligen gemenskapsrättsakters lagenlighet bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga
omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 1999 i mål T-123/97, Salomon
mot kommissionen, REG 1999, s. II-2925, punkt 48, och av den 14 maj 2002 i mål T-126/99, Graphischer Maschinenbau mot kommissionen,
REG 2002, s. II-2427, punkt 33). Det är vidare enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94 endast möjligt att upphäva eller
ändra ett beslut från överklagandenämnden om det är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende. Ett överklagande
till förstainstansrätten syftar således endast till att en kontroll sker av lagenligheten av beslutet från överklagandenämnden
och inte till att pröva ärendet på nytt. Lagenligheten av ett beslut från överklagandenämnden kan således i princip inte ifrågasättas
genom att omständigheter åberopas inför förstainstansrätten som trots att de inträffade innan ett sådant beslut hade fattats,
inte har åberopats under det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån. Det kan endast förhålla sig annorlunda
om det visas att överklagandenämnden skulle ha beaktat dessa omständigheter på eget initiativ under det administrativa förfarandet
innan den fattade beslut i ärendet.
I detta hänseende skall det erinras om att överklagandenämnden endast är skyldig att beakta en omständighet som kan vara av
relevans för bedömningen av huruvida ett varumärke har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning om sökanden har
åberopat den under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån (dom i det ovannämnda målet ECOPY, punkt 47).
I förevarande fall har de omständigheter som anges i punkt 61 ovan inte åberopats under det administrativa förfarandet vid
harmoniseringsbyrån. Dessa omständigheter kan således, även om de skulle visa sig vara riktiga, inte åberopas för att ifrågasätta
det omtvistade beslutets lagenlighet. Det kan därför konstateras, såsom har angetts i punkt 62 ovan, att det är verkningslöst
att åberopa dessa omständigheter.
Det följer för övrigt av de skäl som har redovisats i punkt 60 ovan, att dessa omständigheter inte heller visar att det varumärke
som ansökan avser har uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning i andra medlemsstater än Tyskland. När det
särskilt gäller sökandens påstående att företaget i hela gemenskapen har 5 procent av marknadsandelarna för bilar utrustade
med dieselmotorer, kan man inte, även om detta skulle visa sig vara riktigt, dra slutsatsen att den relevanta målgruppen,
eller åtminstone en betydande del av den, i andra medlemsstater än Tyskland uppfattar det varumärke som ansökan avser som
en upplysning om de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. När det gäller de omständigheter som har inträffat
efter det att ansökan ingavs, nämligen den 7 mars 1996, saknar dessa relevans för bedömningen av huruvida det varumärke som
ansökan avser har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, på grund av den regel som har redovisats i punkt
54 ovan.
På grund av de skäl som har redogjorts för i punkterna 62–65 ovan skall inte heller de åtgärder för bevisupptagning vidtas
som har begärts av sökanden. En förutsättning för att harmoniseringsbyrån skall vara skyldig att beakta bevisning som har
åberopats till styrkande av att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till
följd av användning är nämligen att sökanden har lagt fram bevisningen under förfarandet vid harmoniseringsbyrån (dom i det
ovannämnda målet ECOPY, punkt 48).
Sökanden har således inte visat att det varumärke som ansökan avser har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin
användning i andra medlemsstater än Tyskland. Detta konstaterande är tillräckligt för att talan inte kan bifallas på den grunden
att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts, utan att det är nödvändigt att pröva huruvida sökanden har visat att
det begärda varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning i Tyskland.
Den fjärde grunden: Åsidosättande av rätten att yttra sig
Parternas argument
Sökanden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån har åsidosatt den rätt att yttra sig som sökanden har enligt artikel 73
i förordning nr 40/94. Enligt sökanden uppmanades han av granskaren under ett telefonsamtal att lämna in vissa handlingar
under förespegling att det varumärke som ansökan avsåg skulle bli registrerat enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94, när
handlingarna väl hade kommit in. Enligt sökanden borde harmoniseringsbyrån emellertid ha uppgett att den ansåg att de handlingar
som hade ingivits inte var tillräckliga som bevisning, för att sökanden skulle få möjlighet att lämna in ytterligare bevismaterial.
Harmoniseringsbyrån borde dessutom ha uppgett att den krävde att det visades att det begärda varumärket hade uppnått en särskiljningsförmåga
till följd av användning i hela gemenskapen, såsom framgår av punkt 31 i det omtvistade beslutet.
Harmoniseringsbyrån har som svar anfört att det av sökanden påstådda åsidosättandet av rätten att yttra sig rör förfarandet
inför granskaren och inte förfarandet vid överklagandenämnden. Den har härvid hävdat att överklagandenämnden i vilket fall
som helst inte har åsidosatt rätten att yttra sig, eftersom den har gjort en fullständig bedömning av omständigheterna, grunderna
och argumenten som framfördes av sökanden.
Förstainstansrättens bedömning
Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 får besluten från harmoniseringsbyrån endast grunda sig på omständigheter som parterna
har haft tillfälle att yttra sig över. Denna bestämmelse rör både de faktiska och rättsliga grunderna samt bevisningen.
Det skall inledningsvis understrykas att harmoniseringsbyråns argument att det av sökanden påstådda åsidosättandet av rätten
att yttra sig rör förfarandet inför granskaren och inte inför överklagandenämnden saknar relevans. I sin inlaga med grunderna
för överklagandet har sökanden nämligen hävdat att den inte fick möjlighet att yttra sig över granskarens bedömning att de
handlingar som hade ingivits under förfarandet inte räckte för att visa att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en
särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Genom denna grund har sökanden därför i själva verket klandrat överklagandenämnden
för att inte ha ogiltigförklarat granskarens beslut, trots det förfarandefel som beslutet påstods vara behäftat med.
Granskaren har grundat sitt beslut på omständigheten att endast 22 procent av de tillfrågade förknippade det begärda varumärket
med ett visst företag. Detta framgår emellertid av den opinionsundersökning som sökanden själv har lämnat in. Det var vid
sin slutgiltiga bedömning av denna omständighet som granskaren ansåg att villkoret för att uppnå särskiljningsförmåga till
följd av användning enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt i förevarande fall.
Under dessa omständigheter var inte granskaren skyldig att låta sökanden yttra sig över den bedömning av de faktiska omständigheter
som låg till grund för beslutet.
I detta avseende skall bedömningen av de faktiska omständigheterna anses ingå i själva beslutsprocessen. Rätten att yttra
sig omfattar alla faktiska och rättsliga grunder som ligger till grund för beslutet, men inte det slutgiltiga ställningstagandet
som förvaltningen avser att göra (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 21 januari 1999 i de förenade
målen T-129/95, T-2/96 och T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke och Lech-Stahlwerke mot kommissionen, REG 1999, s. II-17, punkt
231).
Eftersom granskaren således inte var skyldig att höra sökanden angående bedömningen av de faktiska omständigheter som låg
till grund för dennes beslut, fattades inte detta i strid med sökandens rätt att yttra sig.
Sökanden har emellertid i sin ansökan gjort gällande att granskaren under ett telefonsamtal uppgav att det varumärke som ansökan
avsåg skulle registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om företaget kunde lämna in vissa handlingar avseende
förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning. Enligt punkt 19 i det omtvistade beslutet informerade emellertid
granskaren endast sökanden om vilka ”handlingar som i princip kunde användas som bevis [för att göra sannolikt att det begärda
varumärket var inarbetat]” (”welche Unterlagen [zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung] grundsätzlich in Frage kommen
können”). Sökanden har inte ifrågasatt dessa påståenden. Under den muntliga förhandlingen medgav sökanden som svar på en fråga
från förstainstansrätten att granskaren inte hade förklarat att handlingarna i fråga a priori skulle vara tillräckliga för
att registreringen av det varumärke som ansökan avsåg skulle kunna ske enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
Det skall härvid för det första påpekas att enheterna vid harmoniseringsbyrån, åtminstone vid ett förfarande som endast inbegriper
en part, får använda sig av telefonsamtal för att underlätta förfarandets riktiga förlopp.
För det andra har granskaren, med hänsyn till innehållet i det muntliga meddelandet i förevarande fall, vilket parterna numera
är eniga om, inte gett sökanden grundade förhoppningar, vilket innebär att granskaren på grund av principen om skydd för berättigade
förväntningar inte var skyldig att underrätta sökanden om den rättsliga bedömning som den avsåg göra på grundval av de faktiska
omständigheter som framgick av nämnda handlingar.
Även om granskarens beslut hade inneburit ett åsidosättande av sökandens rätt att yttra sig, skulle emellertid överklagandenämnden
ändå inte ha varit skyldig att ogiltigförklara granskarens beslut enbart av detta skäl, eftersom beslutet inte var oriktigt
i sak.
Enligt den funktionella kontinuitet som föreligger mellan granskaren och överklagandenämnderna (förstainstansrättens dom av
den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 38–44,
och av den 12 december 2002 i mål T-63/01, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål), REG 2002, s. II-5255,
punkt 21) är nämligen överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån behöriga att ompröva de beslut som fattats av de enheter
vid byrån som avgör ärenden i första instans. Vid denna omprövning är överklagandeärendets utgång beroende av huruvida ett
nytt beslut som har likadan beslutsdel som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandeärendet
avgörs. Även om det överklagade beslutet inte är rättsstridigt kan överklagandenämnderna, om inte annat följer av artikel
74.2 i förordning nr 40/94, således bifalla överklagandet, antingen på grundval av nya omständigheter som åberopats av den
part som överklagat eller på grundval av ny bevisning som denne har ingivit.
När ett nytt beslut med likadan beslutsdel som det som har överklagats kan fattas vid den tidpunkt då överklagandeärendet
avgörs, skall överklagandet sålunda i princip ogillas, även om det överklagade beslutet är behäftat med ett förfarandefel.
Detta gäller också när ett sådant fel innebär att det första beslutets rättsliga eller faktiska grund är bristfällig eller
när den berörda parten under förfarandet har varit förhindrad att åberopa en rättsregel eller faktisk omständighet eller ett
bevis under förfarandet. Ett sådant fel kan nämligen avhjälpas under överklagandeförfarandet, eftersom överklagandenämnden,
om inte annat följer av nya faktiska omständigheter eller bevis som har lagts fram under överklagandeförfarandet, är skyldig
att grunda sitt beslut på samma rättsliga och faktiska grund som den enhet som avgör ärenden i första instans borde ha gjort.
Med förbehåll endast för artikel 74.2 i förordning nr 40/94 finns det således ingen avskärmning mellan förfarandet vid den
senare enheten och det vid överklagandenämnden. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende med rätta anfört att överklagandenämnden
i förevarande fall har vidtagit en fullständig prövning av de faktiska omständigheter, grunder och argument som har framförts
av sökanden.
I förevarande fall kan det mot bakgrund av vad som har anförts ovan under punkterna 24–68, konstateras att ett beslut med
samma beslutsdel som det som granskaren fattade, nämligen att ansökan om gemenskapsvarumärke ogillades, kunde fattas vid den
tidpunkt då överklagandeärendet avgjordes. Även om granskarens beslut hade inneburit ett åsidosättande av sökandens rätt att
yttra sig, skulle således överklagandenämnden ändå inte ha varit skyldig att ogiltigförklara beslutet.
Det följer av det ovan anförda att talan skall ogillas i den del som avser åsidosättande av rätten att yttra sig.
Femte grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten
Parternas argument
Sökanden har påpekat att det omtvistade beslutet inte är tillräckligt motiverat, trots de krav som uppställs i regel 50.2
h i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94. I
detta hänseende har den för det första gjort gällande att överklagandenämnden i punkt 30 i det omtvistade beslutet, när det
gäller tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, endast har konstaterat att de bevis som sökanden lade fram var
otillräckliga, utan att förklara de bakomliggande skälen till denna slutsats. Sökanden har för det andra hävdat att det som
anförs i punkterna 25 och 26 i det omtvistade beslutet, som avser förhållandet att det varumärke som ansökan avser saknade
en särskiljningsförmåga i sig, uttryckligen endast rör det tyskspråkiga området. Enligt sökanden innehåller det omtvistade
beslutet inte någon tillräcklig motivering till att det skall krävas bevis för att särskiljningsförmågan skall ha uppnåtts
till följd av användning inom hela den gemensamma marknaden.
Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämnden har godtagit granskarens bedömning när det gäller tillämpningen av
artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Enligt harmoniseringsbyrån överensstämmer således överklagandenämndens motivering på denna
punkt med den som anges i granskarens beslut. Harmoniseringsbyrån har emellertid understrukit att det följer av detta beslut
att granskaren har ansett att den opinionsundersökning som sökanden har lagt fram visar att det varumärke som ansökan avser
inte ens på den tyska marknaden var tillräckligt känt för att det skulle vara möjligt att dra slutsatsen att det hade uppnått
en särskiljningsförmåga till följd av användning.
Förstainstansrättens bedömning
Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Dessutom föreskrivs
i regel 50.2 h i förordning nr 2868/95 att överklagandenämndens beslut skall innehålla beslutsskälen. Motiveringsskyldigheten
skall därmed anses ha samma innebörd som den som följer av artikel 253 EG.
Enligt fast rättspraxis krävs det enligt artikel 253 EG att det klart och tydligt skall framgå av motiveringen hur den institution
som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem
som berörs därav att få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels göra
det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (se särskilt domstolens dom av den 14 februari 1990
i mål C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, REG 1990, s. I-395, punkt 15, och förstainstansrättens dom av den 6 april
2000 i mål T-188/98, Kuijer mot rådet, REG 2000, s. II-1959, punkt 36).
Det följer dessutom av rättspraxis att det sammanhang i vilket beslutet fattades, vilket bland annat kan karaktäriseras av
de kontakter som förekommit mellan den beslutande institutionen och den berörda parten, i vissa fall kan höja kraven på motivering
(dom i det ovannämnda målet Kuijer mot rådet, punkterna 44 och 45).
I förevarande fall skulle det varumärke som ansökan avser endast kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr
40/94 om det hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning inom hela gemenskapen (se ovan punkt 56). Överklagandenämnden
var följaktligen skyldig att – åtminstone såvitt avsåg en väsentlig del av gemenskapen – framlägga skälen till att den bevisning
som sökanden lade fram inte gjorde det möjligt att dra slutsatsen att det varumärke som ansökan avsåg där hade uppnått en
särskiljningsförmåga till följd av användning.
Dessa krav har varken uppfyllts i skälen till det omtvistade beslutet där det rent allmänt anförs att den bevisning som sökanden
har lagt fram inte gör det möjligt att dra slutsatsen att varumärket vid ansökningsdagen hade uppnått en särskiljningsförmåga
till följd av sin användning inom hela Europeiska unionen (första meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet), eller i
de skäl vari överklagandenämnden hävdar att det med hänsyn till gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär inte är tillräckligt
att särskiljningsförmåga eventuellt har uppnåtts i Tyskland (andra meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet). Detta gäller
också de skäl i det omtvistade beslutet i vilka de kriterier upprepas som tillämpas vid bedömningen av huruvida en särskiljningsförmåga
har uppnåtts till följd av användning, såsom dessa kriterier har utvecklats i domstolens rättspraxis (punkt 32 i det omtvistade
beslutet).
I motsats till motiveringen i granskarens beslut har överklagandenämnden i sin motivering – implicit – lämnat frågan öppen
huruvida det varumärke som ansökan avser har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning i Tyskland (andra
och tredje meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet). När det gäller frågan huruvida en särskiljningsförmåga har uppnåtts
till följd av användning i andra medlemsstater, har granskaren endast anfört att det inte är möjligt att dra slutsatsen att
det begärda varumärket också skulle ha uppnått en särskiljningsförmåga på hela den europeiska marknaden enbart av det skälet
att en sådan särskiljningsförmåga eventuellt har uppnåtts i Tyskland (tredje meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet).
I sin inlaga med grunderna för överklagandet har emellertid sökanden inför harmoniseringsbyrån bland annat kritiserat det
förhållandet att granskaren har tolkat den bevisning som lades fram under förfarandet på ett felaktigt sätt. Sökanden har
dessutom hävdat att granskarens påstående att inarbetningsgraden i andra medlemsstater än Tyskland av det varumärke som ansökan
avser troligen var lägre än den inarbetningsgrad som framkom av opinionsundersökningen som utfördes i Tyskland, inte var en
tillräcklig motivering. Sökanden har slutligen lagt fram argument i syfte att visa att den bevisning som lämnades till granskaren
under förfarandet gjorde det möjligt att dra slutsatsen att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga
till följd av sin användning i andra medlemsstater än Tyskland.
Under dessa förutsättningar och mot bakgrund av den princip som det redogjordes för i punkt 89 ovan, borde överklagandenämnden,
åtminstone kortfattat, ha avfärdat sökandens argument mot de skäl som angavs i granskarens beslut och då särskilt presenterat
skälen till att den bevisning som lades fram under förfarandet inför granskaren inte gjorde det möjligt att dra slutsatsen
att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning i andra medlemsstater
än Tyskland.
Genom att inte lämna sådana förklaringar har överklagandenämnden underlåtit att uppfylla den motiveringsskyldighet den har
enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 och i regel 50.2 h i förordning nr 2868/95.
Detta konstaterande är dock inte tillräckligt för att föranleda ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
En sökande har nämligen inget legitimt intresse av att beslutet ogiltigförklaras på grund av formfel då beslutets ogiltighet
endast kan medföra att ett nytt beslut fattas som är identiskt i sak med det som har ogiltigförklarats (se, för ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 6 juli 1983 i mål 117/81, Geist mot kommissionen, REG 1983, s. 2191, punkt 7, förstainstansrättens
dom av den 18 december 1992 i mål T-43/90, Díaz García mot parlamentet, REG 1992, s. II‑2619, punkt 54, och av den 20 september
2000 i mål T-261/97, Orthmann mot kommissionen, REGP 2000, s. I‑A‑181 och s. II‑829, punkterna 33 och 35). I förevarande fall
följer det emellertid av punkt 68 ovan att det inte har visats att det varumärke som ansökan avser hade uppnått en särskiljningsförmåga
till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
Det kan således konstateras att sökanden inte har något legitimt intresse av att det omtvistade beslutet ogiltigförklaras,
eftersom rättsstridigheten endast består i en bristfällig motivering och en ogiltigförklaring av beslutet följaktligen endast
skulle medföra att ett nytt beslut fattas som i sak är identiskt med det tidigare.
Talan kan följaktligen inte vinna bifall på denna grund.
Under dessa förutsättningar saknas anledning att pröva grunden att det föreligger ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning
nr 40/94. Enligt fast rättspraxis är det nämligen tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt
för att ett kännetecken inte skall kunna registreras såsom gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 31 januari
2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 28, och domen i det ovannämnda
målet BioID, punkt 50).
Talan skall följaktligen ogillas.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna,
om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 första stycket i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten emellertid besluta att
kostnaderna skall delas om särskilda omständigheter motiverar det.
I förevarande fall kan det konstateras dels att den sökande har tappat målet, dels att det omtvistade beslutet var bristfälligt
motiverat. Sökanden skall därför bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader samt tre fjärdedelar av harmoniseringsbyråns.
Harmoniseringsbyrån skall bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader och en fjärdedel av sökandens.
På dessa grunder beslutar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)
följande dom:
1)
Talan ogillas.
2)
Sökanden skall bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader samt tre fjärdedelar av Byrån för harmonisering inom den inre
marknadens (varumärken, mönster och modeller) rättegångskostnader.
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) skall bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader
och en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader.
Forwood
Pirrung
Meij
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den3 december 2003.
H. Jung
J. Pirrung
Justitiesekreterare
Ordförande
–
Rättegångsspråk: tyska.