CELEX: 62009TJ0030
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo peerstorm
Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori PETER STORM
Impedimento relativo alla registrazione
Rischio di confusione
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]
Uso effettivo dei marchi anteriori
Artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009]

Fatti
Il 12 novembre 2004, la ricorrente, Engelhorn KGaA, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio
20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE)
del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno denominativo peerstorm.
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Capi di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 25/2005 del 20 giugno 2005.
Il 19 settembre 2005, l’interveniente, The Outdoor Group Ltd, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto
ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti indicati al
precedente punto 3.
L’opposizione era fondata in particolare su:
–        il marchio comunitario denominativo anteriore PETER STORM, (in prosieguo: il «marchio anteriore») che designa i prodotti della
classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «Capi di abbigliamento, scarpe, cappelleria, pantaloni, pantaloncini,
gonne, vestiti, giacche, camicie, T‑shirt, felpe, camicette, maglioni, cardigan, cappotti, tute, tute da ginnastica, tute
da lavoro, cinture, jeans, pantaloncini da jogging, giubbotti, biancheria intima, abbigliamento da sci, gilè, calzature, calzini
e cappelleria»;
–        il marchio denominativo anteriore del Regno Unito PETER STORM, che designa i prodotti della classe 18 corrispondenti alla
seguente descrizione: «Articoli in cuoio e sue imitazioni, borse, cartelle, zaini, bauli, bagagli, valigie, borse mille-usi,
cinture, portafogli».
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94
[divenuto art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 207/2009].
In merito al ricorso del 30 maggio 2006 della ricorrente, l’interveniente veniva invitata dall’UAMI, il 4 luglio 2006, a fornire
la prova che il marchio anteriore fosse stato effettivamente utilizzato, ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94
(divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009) nonché della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre
1995, n. 2868, recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), nella sua versione applicabile
ai fatti di specie, entro un termine che scadeva il 5 settembre 2006. Questo termine è stato prorogato dall’UAMI al 5 novembre
2006. La prova dell’effettivo utilizzo del marchio anteriore nel Regno Unito non è stata richiesta.
Il 6 novembre 2006, l’interveniente ha prodotto una deposizione testimoniale resa da un collaboratore dello studio legale
che la rappresenta. In tale deposizione, il collaboratore di cui trattasi indicava che l’interveniente era la controllante
delle società M. e B., e che il marchio anteriore era stato utilizzato durante il periodo di cinque anni precedenti la pubblicazione
della domanda di marchio comunitario. L’interveniente ha altresì presentato il catalogo autunno/inverno 2002 della società
M. pubblicato nel Regno Unito, all’interno del quale figura una collezione di articoli di abbigliamento posti in commercio
con il marchio PETER STORM, i loro prezzi, nonché la lista dei negozi siti nel Regno Unito in cui tali articoli sono venduti.
Inoltre l’interveniente ha mostrato il catalogo primavera/estate 2004 della società M. pubblicato nel Regno Unito nel quale
rientra una collezione di calzature vendute con il marchio PETER STORM ed i loro prezzi.
A seguito delle osservazioni della ricorrente del 20 febbraio 2007, nelle quali questa sosteneva che la prova dell’effettivo
uso del marchio anteriore era insufficiente, l’interveniente, invitata dall’UAMI a presentare le sue osservazioni, ha prodotto,
il 4 maggio 2007, una deposizione testimoniale resa dalla sua segretaria. In questa deposizione, quest’ultima osserva che
l’interveniente era presente in tutto il Regno Unito grazie alle sue catene di negozi al dettaglio M. e B., e che le vendite
dei prodotti identificati dal marchio anteriore per gli articoli d’abbigliamento, le calzature e la cappelleria, ammontavano
ad oltre 11 milioni di sterline (GBP) nel corso di un periodo di quattro settimane nel dicembre del 2004. Tale deposizione
è stata corredata da una relazione finanziaria sulle operazioni commerciali, che include l’elenco delle vendite dei prodotti
identificati da un codice nel corso delle quattro settimane del mese di dicembre 2004.
Il 30 novembre 2007, la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione.
Il 14 gennaio 2008, l’interveniente proponeva un ricorso presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94
(divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 270/2009) avverso la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione 28 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto
il ricorso. In particolare, ha considerato che la prova dell’effettivo utilizzo del marchio anteriore era stata dimostrata
per gli articoli di abbigliamento, le calzature e la cappelleria. Essa ha concluso che, data l’identità dei prodotti designati
dal marchio richiesto e dal marchio anteriore e l’esistenza di un certo grado di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico
tra i due marchi in questione, e tenuto conto del livello d’attenzione medio di cui il consumatore medio darà prova in occasione
dell’acquisto dei prodotti in causa, sussistesse un rischio di confusione tra i due segni in causa.

Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        respingere integralmente l’opposizione;
–        condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del rinvio globale da parte della ricorrente degli scritti presentati dinanzi all’UAMI
La ricorrente rinvia all’insieme degli argomenti presentati per iscritto in occasione del procedimento dinanzi all’UAMI.
In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza,
se il corpo del ricorso può essere sostenuto e completato su punti specifici con rinvii a estratti di documenti che vi sono
allegati, un rinvio generale ad altri scritti non può sanare l’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto
che, in forza delle disposizioni sopra ricordate, debbono figurare nel ricorso stesso [v. sentenze del Tribunale 14 settembre
2004, causa T‑183/03, Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Racc. pag. II‑3113, punto 11; 19 ottobre
2006, cause riunite da T‑350/04 a T‑352/04, Bitburger Brauerei/UAMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud),
Racc. pag. II‑4255, punto 33, e 15 ottobre 2008, cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06, Air Products and Chemicals/UAMI – Messer
Group (Ferromix, Inomix e Alumix), punto 21].
Non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti nei documenti ai quali esse
si riferiscono [sentenza del Tribunale 17 aprile 2008, causa T‑389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./UAMI – Pelikan
(Rappresentazione di un pellicano), punto 19]. Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui rinvia agli scritti depositati
dinanzi all’UAMI, è irricevibile in quanto il rinvio generale che contiene non è ricollegabile ai mezzi ed alle argomentazioni
esposti in quest’ultimo.

Nel merito
La ricorrente deduce due motivi attinenti, da una parte, ad una violazione dell’art. 15 del regolamento n. 40/94 (divenuto
art. 15 del regolamento n. 207/2009) e dell’art. 43, n. 2, dello stesso regolamento, e dall’altra, dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del citato regolamento.
Sul primo motivo, attinente alla violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento n. 40/94
La ricorrente sostiene, in sostanza, che gli elementi di prova presentati dall’interveniente sono stati prodotti oltre il
termine e che non erano sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti
relativamente ai quali è stato registrato e sui quali l’opposizione era fondata. Per quanto riguarda, in primo luogo, gli
elementi di prova prodotti dall’interveniente il 6 novembre 2006, questi sarebbero stati presentati fuori termine, essendo
quest’ultimo scaduto il 5 novembre 2006. Inoltre, questi elementi non sarebbero sufficienti, dato che non fornirebbero alcuna
informazione riguardante l’uso effettivo del marchio anteriore. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli elementi di prova
prodotti dall’interveniente il 4 maggio 2007, la commissione di ricorso li avrebbe erroneamente ammessi, perché sarebbero
stati presentati dopo la scadenza del termine fissato dall’UAMI per il deposito delle prove.
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
Secondo una costante giurisprudenza, dall’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 207/2009), letto alla luce del nono ‘considerando’ del citato regolamento (divenuto decimo ‘considerando’ del regolamento
n. 207/2009), e della regola 22, n. 3, del regolamento n. 2868/95 deriva che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio
anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste
nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva
del marchio sul mercato. Per contro, la detta disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare
la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti
sotto il profilo quantitativo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑203/02, Sunrider/UAMI – Espadafor
Caba (VITAFRUIT), Racc. pag. II‑2811, punti 36‑38, e giurisprudenza ivi citata].
Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché è utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale che è di garantire
l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di creare o di mantenere per essi
uno sbocco, con esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dalla registrazione
(v. anche, per analogia, sentenza della Corte 11 marzo 2003, causa C‑40/01, Ansul, Racc. pag. I‑2439, punto 43). A tale proposito,
la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato
pubblicamente e verso l’esterno (sentenza VITAFRUIT, cit., punto 39; v. parimenti, in tal senso e per analogia, sentenza Ansul,
cit., punto 37).
La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sulla considerazione di tutti i fatti e le circostanze che
possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati nel settore
economico interessato per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura
di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (sentenze VITAFRUIT,
cit., punto 40; v. parimenti, per analogia, sentenza Ansul, cit., punto 43).
Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, da un lato, del volume
commerciale di tutti gli atti d’uso e, dall’altro, della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso
nonché della frequenza di tali atti [sentenze del Tribunale, VITAFRUIT, cit., punto 41, e 8 luglio 2004, causa T‑334/01, MFE
Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II‑2787, punto 35].
Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori
considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole
intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (sentenze VITAFRUIT, cit., punto 42, e HIPOVITON,
cit., punto 36).
Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati
in assoluto, ma devono esserlo rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità
di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche
dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento. Pertanto, non occorre che l’uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente
importante per poter essere qualificato come effettivo (sentenze VITAFRUIT, cit., punto 42, e HIPOVITON, cit., punto 36).
L’uso effettivo di un marchio non potrà essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma dovrà basarsi su elementi concreti
ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento [sentenze del Tribunale 12
dicembre 2002, causa T‑39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI – Harrison (HIWATT), Racc. pag. II‑5233, punto 47, e 6 ottobre
2004, causa T‑356/02, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), Racc. pag. II‑3445, punto 28].
Inoltre, va precisato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto
art. 15, n. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 207/2009], e dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94,
la prova dell’utilizzazione effettiva di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si basa un’opposizione avverso
una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell’utilizzazione del marchio anteriore in una forma che si
differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato
[v. sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑29/04, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
Racc. pag. II‑5309, punto 30, e la giurisprudenza citata].
Alla luce di quanto precede, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia giustamente ritenuto che gli elementi di
prova presentati dall’interveniente nel procedimento dinanzi all’UAMI dimostrassero un uso effettivo del marchio anteriore.
Poiché la domanda di marchio comunitario presentata dalla ricorrente è stata pubblicata il 20 giugno 2005, il periodo di cinque
anni, previsto dall’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, va dal 20 giugno 2000 al 19 giugno 2005 (in prosieguo: il «periodo
di riferimento»).
Come risulta dell’art. 15, n. 1, di questo stesso regolamento, sono da ricondurre alle sanzioni previste da questo solo i
marchi il cui uso effettivo è stato interrotto durante un periodo ininterrotto di cinque anni. Pertanto, è sufficiente che
un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo in una parte del periodo di riferimento per evitare le dette sanzioni.
Per quanto riguarda gli elementi di prova presentati dall’interveniente il 6 novembre 2006, la ricorrente sostiene, innanzitutto,
che questi sarebbero stati presentati fuori termine e che, di conseguenza, sarebbero dovuti essere considerati irricevibili.
Al riguardo, va osservato che la divisione d’opposizione concedeva un termine all’interveniente con scadenza 5 novembre 2006
al fine di presentare la prova di un effettivo uso del marchio anteriore (v. precedente punto 8). In forza della regola 72,
n. 1, del regolamento n. 2868/95, se un termine scade, in un giorno in cui i documenti non possono essere depositati presso
l’UAMI, o in un giorno in cui la posta ordinaria non è distribuita nella località in cui ha sede l’UAMI, per ragioni diverse
da quelle indicate al n. 2 di tale regola, il termine è prorogato al primo giorno in cui i documenti possono essere depositati
o in cui la posta ordinaria è distribuita. Essendo il 5 novembre 2006 una domenica, questo termine è stato dunque prorogato
al primo giorno in cui i documenti potevano essere depositati presso l’UAMI, vale a dire lunedì 6 novembre 2006. Ne consegue
che gli elementi di prova prodotti il 6 novembre 2006 sono stati presentati entro i termini.
La ricorrente sostiene che gli elementi di prova presentati il 6 novembre 2006 non erano sufficienti, dato che non fornirebbero
alcuna informazione riguardante l’uso effettivo del marchio anteriore. Non sarebbe stato presentato alcun documento giustificativo
supplementare, come imballaggi, etichette o disegni, atto a dimostrare che i prodotti sono stati effettivamente proposti alla
vendita.
Al riguardo, va osservato che, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata, gli elementi
di prova presentati dall’interveniente il 6 novembre 2006 sono sufficienti a dimostrare la prova dell’uso effettivo del marchio
anteriore.
L’interveniente ha prodotto in particolare due cataloghi, pubblicati nel Regno Unito dal rivenditore del Regno Unito, la società
M.. Uno recava la data della stagione autunno/inverno 2002 e l’altro della stagione primavera/estate 2004. Al riguardo, occorre
ricordare che, in forza della regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95, gli elementi probatori forniti al fine di dimostrare
l’utilizzo effettivo del marchio in causa possono includere dei cataloghi. La ricorrente non ha contestato l’autenticità di
tali cataloghi. È quindi pacifico che questi sono autentici ed affidabili.
In merito al catalogo autunno/inverno 2002 costituito da 36 pagine, va rilevato che, oltre ad articoli di abbigliamento designati
da diversi marchi, più di ottanta diversi articoli vi sono proposti alla vendita con il marchio PETER STORM. Si tratta di
giacche per uomo e donna, maglioni, pantaloni, T‑shirt, scarpe, calze, cappelli e guanti le cui caratteristiche sono descritte
brevemente. Il marchio anteriore compare, in carattere stilizzato, accanto a ciascun articolo. Nel catalogo, sono indicati
il prezzo degli articoli in GBP ed il numero di riferimento. Tale catalogo contiene un buono d’ordine, e sono menzionati un
numero di telefono, un numero di fax, un indirizzo postale ed un indirizzo Internet per gli acquisti per corrispondenza. Inoltre,
sono fornite informazioni dettagliate sulle varie modalità per gli ordini e sulle condizioni generali di vendita che comprendono,
in particolare, informazioni sui cambi e sui resi. È inoltre fornito un elenco di oltre 240 negozi nel Regno Unito nei quali
gli articoli d’abbigliamento possono essere acquistati. Sono menzionati gli indirizzi postali e i rispettivi numeri di telefono.
In merito al catalogo primavera/estate 2004 costituito da sei pagine, quest’ultimo contiene soltanto scarpe. Oltre ad articoli
proposti sotto altri marchi, questo catalogo comprende sette articoli proposti alla vendita sotto il marchio PETER STORM le
cui caratteristiche di riferimento sono brevemente descritte. Accanto ad ogni articolo figura anche, in caratteri stilizzati,
il marchio anteriore. In questo catalogo, sono indicati i prezzi degli articoli in GBP ed il riferimento di ogni articolo.
Per gli acquisti per corrispondenza, sono menzionati un numero di telefono ed un indirizzo Internet.
Con il deposito di tali cataloghi, l’interveniente ha fornito prova sufficiente del fatto che il marchio anteriore è stato
utilizzato per creare o conservare uno sbocco per i prodotti in causa, anche se, contrariamente a ciò che la commissione di
ricorso ha affermato al punto 15 della decisione impugnata, la società M. non era terza rispetto all’interveniente, poiché,
in realtà, l’interveniente era la società controllante di questa società.
Infatti, da tali cataloghi del dettagliante del Regno Unito, la società M., che contengono anche articoli offerti con marchi
diversi, emerge chiaramente che il marchio PETER STORM è stato utilizzato sul territorio del Regno Unito per articoli d’abbigliamento
per buona parte del periodo di riferimento, cioè le stagioni autunno/inverno 2002 e primavera/estate 2004. Il marchio è stato
applicato ad un grande numero di prodotti che potevano essere ordinati per corrispondenza o essere acquistati in alcuni negozi.
Questi cataloghi, che erano destinati ai consumatori finali, contenevano informazioni precise sui prodotti offerti alla vendita
con tale marchio, il prezzo e le modalità di commercializzazione nel Regno Unito. Alla luce dei numeri di telefono e di fax,
degli indirizzi postali e degli indirizzi Internet indicati per l’acquisto per corrispondenza, come pure dei dati precisi
relativi ai numerosissimi negozi che proponevano i prodotti in causa nel Regno Unito, è giocoforza constatare che tali articoli
d’abbigliamento sono stati offerti alla vendita con il marchio PETER STORM ai consumatori finali.
Per quanto riguarda l’importanza dell’uso del marchio anteriore, è vero che questi cataloghi non forniscono informazioni sulla
quantità di prodotti effettivamente venduti dall’interveniente con il marchio PETER STORM. Tuttavia, occorre tenere conto,
a questo proposito, del fatto che nei cataloghi è stato proposto un grande numero di articoli designati dal marchio PETER
STORM e che questi articoli erano disponibili in più di 240 negozi nel Regno Unito per buona parte del periodo di riferimento.
Questi elementi permettono, nel quadro della valutazione globale dell’effettivo uso del marchio anteriore, di affermare una
certa estensione di tale uso. A questo proposito occorre ricordare anche che la necessità dell’uso effettivo del marchio anteriore
non mira a valutare il successo commerciale dell’impresa in causa (v. precedente punto 23).
Ne consegue che l’interveniente, con la produzione dei cataloghi di cui trattasi, ha fornito sufficienti informazioni sul
luogo, la durata, la natura e l’importanza dell’uso del marchio PETER STORM. Queste informazioni permettono di escludere un
uso simbolico finalizzato soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio in causa, come la commissione di ricorso ha
correttamente affermato al punto 15 della decisione impugnata.
Alla luce di ciò, il primo motivo deve essere respinto senza che si debba esaminare se la commissione di ricorso potesse,
giustamente, ammettere gli elementi di prova prodotti dall’interveniente il 4 maggio 2007.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
A sostegno di questo motivo, la ricorrente rileva, in sostanza, che i prodotti protetti dal marchio anteriore del Regno Unito
e dal marchio comunitario richiesto presentano soltanto un limitato grado di somiglianza. Inoltre, alla luce, da un lato,
delle differenze dal punto di vista fonetico, visivo e concettuale tra i segni in causa e, dall’altro, del carattere distintivo
debole del marchio PETER STORM, non esisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende
il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento
n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 207/2009], devono intendersi per marchi anteriori
i marchi comunitari ed i marchi registrati in uno Stato membro.
Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa
giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico destinatario
ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di
specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza
del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821,
punti 30‑33, e giurisprudenza ivi citata].
In merito alla definizione di pubblico di riferimento, si deve constatare che i prodotti contraddistinti dai marchi controversi
sono destinati all’insieme dei consumatori, cosicché il pubblico di riferimento è il consumatore medio, che si presume essere
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Per quanto riguarda il territorio di riferimento, dal momento che il marchio anteriore esaminato dalla commissione di ricorso
costituisce un marchio comunitario, il territorio a riguardo del quale il rischio di confusione deve essere apprezzato è quello
dell’Unione europea.
–       Sul confronto dei prodotti
Nella fattispecie, è pacifico che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e dal marchio richiesto sono identici poiché
si tratta in entrambi i casi di capi di abbigliamento, di scarpe e di articoli per cappelleria.
Alla luce di tale identità tra i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e dal marchio anteriore, non c’è motivo di
comparare i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore del Regno Unito e quelli contraddistinti dal marchio richiesto.
–       Sul confronto dei marchi
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale
dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi
distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un
ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente
un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa
C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).
La commissione di ricorso ha considerato, ai punti 26‑28 della decisione impugnata, che i due segni in causa, cioè i segni
peerstorm e PETER STORM, presentavano un certo grado di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico. Tuttavia, non esisterebbe
alcuna somiglianza concettuale tra questi due segni.
La ricorrente fa osservare, in sostanza, che i segni in conflitto presentano delle differenze visive, fonetiche e concettuali.
A tale proposito, essa afferma che il marchio PETER STORM è costituito da due parole, e cioè da un nome e da un patronimico,
mentre il marchio richiesto è costituito da una sola parola che non potrebbe essere separata per formare un nome ed un patronimico.
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente a questo proposito.
In primo luogo, per quanto riguarda il raffronto visivo dei marchi in questione, ovvero il marchio anteriore e il marchio
richiesto, occorre constatare che vi sono due differenze tra questi. Infatti, da un lato, mentre il marchio anteriore consta
di due parole che sono separate da uno spazio, il marchio richiesto è costituito da una sola parola. D’altro lato, per quanto
riguarda la parte iniziale dei marchi in esame, il marchio anteriore contiene, contrariamente al marchio richiesto, la lettera
«t» tra le due lettere «e» del suo primo elemento. Eccetto queste differenze, occorre constatare che i due marchi in conflitto
comprendono le stesse lettere nello stesso ordine e che, in particolare, il loro elemento «storm» è identico.
A tal riguardo, è certamente vero che la parte iniziale dei marchi denominativi può essere tale da richiamare maggiormente
l’attenzione del consumatore rispetto alle parti successive [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 marzo 2004, cause
riunite T‑183/02 e T‑184/02, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II‑965,
punto 81, e 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punti 64 e 65]. Tuttavia
tale considerazione non può valere in ogni caso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01,
Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 50, e 6 luglio 2004, causa
T‑117/02, Grupo El Prado Cervera/UAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Racc. pag. II‑2073, punto 48].
Se è vero che secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 54, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio
come un tutt’uno e non si impegna in un esame dei suoi vari dettagli, ciò non toglie che, percependo un segno denominativo,
lo scomporrà in elementi verbali che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti [sentenze
del Tribunale VITAKRAFT, cit., punto 51, e 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR),
Racc. pag. II‑449, punto 57].
Nella fattispecie, occorre constatare che l’elemento «storm», contenuto nei due marchi in causa, attirerà, in particolare,
l’attenzione del consumatore medio anglofono a causa del suo aspetto verbale e per il fatto che il consumatore in parola comprenderà
tale significato. Ne consegue che, per quanto riguarda il marchio richiesto, detto consumatore lo scomporrà in due elementi,
«peer» e «storm», in modo che la differenza che deriva dallo spazio che appare nel marchio anteriore passerà in secondo piano.
Per quanto riguarda la differenza che deriva dalla presenza della lettera «t» nella prima parola del marchio anteriore, va
rilevato che, come ha constatato la commissione di ricorso al punto 27 della decisione impugnata, il fatto che questa lettera
sia messa tra le due lettere «e» la renderà meno visibile per il consumatore di riferimento. La commissione di ricorso ha
quindi giustamente concluso che esisteva tra i due marchi in questione, complessivamente considerati, un certo grado di somiglianza
visiva.
In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto fonetico dei marchi in questione, la commissione di ricorso ha giustamente
concluso, al punto 26 della decisione impugnata, che l’elemento «storm» si pronunciava in modo identico nei due marchi in
esame. Per quanto concerne gli elementi «peer» e «peter» che appaiono rispettivamente nel marchio richiesto e nel marchio
anteriore, occorre rilevare, analogamente alla commissione di ricorso, che il suono delle lettere «ee» nell’elemento «peer»
e della lettera «e» nella prima sillaba dell’elemento «peter» è identico in diverse lingue, che si tratti del suono «ie» in
inglese, del suono «éé» lungo in olandese ed in tedesco o del suono «é» in francese. La sola differenza deriva dalla presenza
della lettera «t» nel primo elemento del marchio anteriore. Infatti, a causa della presenza in tale punto di questa lettera,
che produce generalmente un suono chiaro e duro, il marchio in parola comprende tre sillabe. Il marchio richiesto, invece,
consta soltanto di due sillabe.
A questo proposito, va rilevato che la parola «peter» si pronuncia mettendo l’accento tonico sulla prima sillaba, cosicché
la lettera «t» e la seconda sillaba di questa parola diventano meno udibili. Il fatto che la lettera «t» non sia presente
nella parte iniziale del marchio richiesto non può dunque mettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso
secondo la quale esiste un certo grado di somiglianza fonetica tra i marchi in esame.
In terzo luogo, per quanto riguarda il raffronto concettuale dei marchi in questione, la ricorrente sottolinea che, contrariamente
al marchio richiesto, il marchio anteriore è costituito da un nome e da un patronimico. Per i consumatori anglofoni e germanofoni,
l’elemento «peer» nel marchio richiesto, lungi dall’essere assimilato al nome nordico, sarebbe inteso come diretto a significare
«lord».
A questo proposito, va rilevato che i due marchi in questione sono costituiti da un nome e da un patronimico. Infatti, per
quanto riguarda l’elemento «storm» contenuto nei due marchi in esame, è pacifico che quest’ultimo può costituire un patronimico.
Quanto agli elementi «peer» e «peter» che figurano rispettivamente nel marchio richiesto e nel marchio anteriore, la commissione
di ricorso ha giustamente concluso, al punto 28 della decisione impugnata, che questi costituivano dei nomi. Per quanto riguarda
l’elemento «peer», quest’ultimo potrebbe essere indubbiamente compreso da un consumatore anglofono come diretto a significare
«lord». Nondimeno, in particolare nei paesi nordici ed in Germania, Peer è un nome. Il fatto che il marchio richiesto si scriva
in una sola parola non può inficiare la constatazione secondo la quale i due marchi in esame sono costituiti da un nome e
da un patronimico. L’interveniente ha infatti giustamente rilevato che il consumatore di riferimento era abituato a che siano
omessi gli spazi tra il nome ed il patronimico che formano un marchio, al fine di creare un indirizzo Internet.
Nella fattispecie, si deve aggiungere che, come ha rilevato anche la ricorrente, i consumatori anglofoni assoceranno il patronimico
Storm alla nozione di intemperie. Tenuto conto della presenza dell’elemento «storm» nei due marchi in questione, che attirerà
l’attenzione di quest’ultimo, in particolare, in ragione del proprio aspetto verbale e del significato che il consumatore
medio anglofono comprenderà (v. punti 60 e 61 sopra citati), i marchi in questione suggeriscono che i prodotti considerati,
cioè le calzature, l’abbigliamento e la cappelleria, garantiscono una protezione contro le intemperie.
Dato che i due marchi in esame sono costituiti da un nome e da un patronimico e che questi ultimi suggeriscono che i prodotti
in questione proteggono contro le intemperie, si deve rilevare che, contrariamente a quanto osservato dalla commissione di
ricorso al punto 28 della decisione impugnata, esiste un certo grado di somiglianza concettuale tra i due marchi in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che esisteva, tra i marchi in
esame, un certo grado di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico. Inoltre, contrariamente agli accertamenti della
commissione di ricorso, esiste anche un certo grado di somiglianza concettuale tra i marchi in questione.
–       Sul rischio di confusione
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione,
in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza
tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
[sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 17, e sentenza del Tribunale 14 dicembre
2006, cause riunite T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.),
Racc. pag. II‑5409, punto 74].
La commissione di ricorso ha considerato, al punto 30 della decisione impugnata, che, data l’identità dei prodotti in causa
e l’esistenza di un certo grado di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i segni in questione, esisteva un
rischio di confusione tra i marchi in conflitto per il pubblico di riferimento.
La ricorrente sostiene che il segno PETER STORM possiede un debole grado di carattere distintivo intrinseco, poiché, da un
lato, il pubblico di riferimento sarebbe abituato a vedere dei marchi composti da un nome e da un patronimico per articoli
d’abbigliamento e, dall’altro, il nome Peter ed il patronimico Storm sarebbero correnti e non riconoscibili. Per quanto riguarda,
in particolare, il patronimico Storm, i consumatori anglofoni lo assocerebbero alla nozione d’intemperie. Non esisterebbe
dunque un rischio di confusione.
L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.
A questo proposito, in primo luogo, occorre rilevare che, certamente, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto
più il carattere distintivo del marchio anteriore risulta importante (v., per analogia, sentenze della Corte Canon, cit.,
punto 18, e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 20). Tuttavia, il riconoscimento
di un tenue carattere distintivo del marchio anteriore non impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione
nella fattispecie. Infatti, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione
ai fini della valutazione del rischio di confusione, si tratta solamente di uno tra vari altri elementi considerati in tale
valutazione. In tal senso, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio
di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza
del Tribunale 13 dicembre 2007, causa T‑134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II‑5213, punto 70,
e giurisprudenza ivi citata].
In secondo luogo, occorre constatare che, nel caso specifico, la ricorrente non ha dimostrato che il marchio anteriore, utilizzato
nel suo insieme nel settore dell’abbigliamento, possiede un debole grado di carattere distintivo intrinseco sul territorio
dell’Unione.
A questo proposito, va rilevato che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti da un nome di
persona sono identici a quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Non possono essere applicati a tali marchi criteri
generali più rigorosi, relativi, ad esempio, ad un numero prestabilito di persone aventi lo stesso nome, oltre il quale questo
nome potrebbe essere considerato sprovvisto di carattere distintivo, e all’utilizzo diffuso o meno di patronimici nel settore
interessato. Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientra, deve essere
oggetto di una valutazione concreta (v., per analogia, sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C‑404/02, Nichols, Racc. pag. I‑8499,
punti 25‑27).
Sebbene l’uso di segni costituiti da un nome e da un patronimico sia certamente frequente nel settore dell’abbigliamento,
gli argomenti della ricorrente relativi rispettivamente alla parola «peter» ed alla parola «storm» non possono consentire
di concludere per l’esistenza di un debole grado di carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. In effetti, il
marchio anteriore in esame è il segno PETER STORM che, benché composto di due elementi, deve essere esaminato nell’insieme.
A questo proposito, occorre ricordare che il consumatore medio percepisce di regola un marchio come un tutt’uno e non effettua
un esame dei suoi singoli dettagli (v. giurisprudenza citata al precedente punto 54). Il fatto che il consumatore medio scomporrà
un segno denominativo in elementi verbali che, per lui, suggeriscono un significato concreto o che somigliano a parole che
conosce (v., in questo senso, giurisprudenza citata al precedente punto 60) non può tuttavia significare che questo consumatore
considererà questi elementi come segni distinti. Affermando che le parole «peter» e «storm» sono correnti e non distinguibili,
e che il termine «storm» è utilizzato nella creazione di marchi
,
la ricorrente non ha tenuto conto del fatto che gli elementi «peter» e «storm» formano effettivamente un solo segno. Gli argomenti
della ricorrente che riguardano in modo distinto la parola «peter» e la parola «storm» non sono dunque sufficienti a dimostrare
l’esistenza di un debole carattere distintivo del marchio anteriore PETER STORM.
Inoltre, si deve ricordare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che esisteva un certo grado di somiglianze
dal punto di vista visivo e fonetico tra i marchi in questione. Per quanto riguarda gli articoli d’abbigliamento interessati,
cioè i capi di abbigliamento, le calzature e cappelleria, la somiglianza visiva riveste un’importanza particolare in questo
caso dal momento che si riconosce che, in generale, l’acquisto di abiti implica l’esame visivo dei marchi [v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 12 luglio 2006, causa T‑97/05, Rossi/UAMI – Marcorossi (MARCOROSSI), punto 45, e giurisprudenza citata].
Ammettendo anche che il marchio anteriore possieda soltanto un debole carattere distintivo, vista l’identità dei prodotti
designati dal marchio anteriore e dal marchio richiesto (v. al precedente punto 52) e gli elementi di somiglianza tra i segni
in questione constatati dalla commissione di ricorso in particolare sul piano visivo, questa ha giustamente osservato, al
punto 30 della decisione impugnata, che per il pubblico di riferimento non poteva essere escluso un rischio di confusione
tra i marchi in conflitto.
Ciò vale a maggior ragione in quanto, contrariamente alle osservazioni della commissione di ricorso, esiste anche un certo
grado di somiglianza concettuale tra i marchi in questione. A tale riguardo va osservato che il Tribunale non può essere vincolato
da un’errata valutazione della commissione di ricorso sulla somiglianza concettuale tra i due marchi in questione, laddove
tale valutazione faccia parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza
della Corte 18 dicembre 2008, causa C‑16/06 P, Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I‑10053, punto 48).
In tali circostanze, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, senza che occorra pronunciarsi sull’ammissibilità
del capo delle conclusioni della ricorrente che mirano al rigetto dell’opposizione nella sua integralità, il ricorso deve
essere respinto [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 22 maggio 2008, causa T‑205/06, NewSoft Technology/UAMI – Soft (Presto!
Bizcard Reader), punto 70, e 11 giugno 2009, causa T‑67/08, Hedgefund Intelligence/UAMI – Hedge Invest (InvestHedge), punto 58].

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, le parti soccombenti sono condannate alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni
dell’UAMI e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Engelhorn KGaA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla The Outdoor Group Ltd.
Martins Ribeiro
Wahl
Dittrich
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2010.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.