CELEX: 62003CJ0353
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Falta de carácter distintivo
Aquisição de carácter distintivo através do uso
Uso enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com essa marca

1       O pedido de decisão prejudicial respeita à interpretação do artigo 3.°, n.° 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir
«directiva»), e do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento CE n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária
(JO 1994, L 11, p. 1, a seguir «regulamento»).
2       Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Société des produits Nestlé SA (a seguir «Nestlé») à Mars UK
Ltd (a seguir «Mars») relativo a um pedido pela Nestlé do registo como marca de uma parte de um
slogan
que constitui uma marca registada de que esta sociedade já é titular.

Quadro jurídico
3       Nos termos do artigo 2.° da directiva, «[p]odem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente
as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição
de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
4       O artigo 3.° da directiva, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», tem o seguinte teor:
«1.      Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:
[…]
b)      Às marcas desprovidas de carácter distintivo;
[…]
3.      Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.° 1, alínea b) […] se, antes da data
do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo […]»
5       Os artigos 4.° e 7.°, n.
os
1, alínea b), e 3, do regulamento estão redigidos em termos substancialmente idênticos, respectivamente, aos dos artigos
2.° e 3.°, n.
os
1, alínea b), e 3, da directiva.

Litígio no processo principal e questão prejudicial
6       O
slogan
«Have a break… Have a Kit Kat» («faça um pausa… com Kit Kat») e o nome «Kit Kat» são marcas registadas no Reino Unido na
classe 30 definida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e dos Serviços para o registo de
marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, que inclui produtos à base de chocolate, confeitaria, guloseimas
e biscoitos.
7       Em 28 de Março de 1995, a Nestlé, titular dessas duas marcas, pediu o registo, no Reino Unido, da marca HAVE A BREAK na classe
30.
8       A Mars deduziu oposição a esse pedido, invocando, nomeadamente, o artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva.
9       Em 31 de Maio de 2002, a oposição foi julgada procedente com fundamento nessa disposição e o pedido de registo foi indeferido.
10     A Nestlé recorreu para a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.° Por decisão de 2 de Dezembro de 2002,
foi negado provimento ao recurso.
11     A Nestlé interpôs recurso dessa decisão na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
12     Esse órgão jurisdicional considera, tendo em conta os elementos do litígio que foi submetido à sua apreciação, que a frase
«Have a break» não tem carácter distintivo intrínseco e que, consequentemente, as disposições do artigo 3.°, n.° 1, alínea
b), da directiva impedem, em princípio, o seu registo como marca.
13     Considera, assim, que o registo apenas pode ter lugar com fundamento no artigo 3.°, n.° 3, da directiva, desde que seja feita
prova da aquisição do carácter distintivo através do uso.
14     Observa que o pedido de registo foi indeferido pelo facto de a frase «HAVE A BREAK» ser essencialmente utilizada como parte
da marca registada HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT, e não, verdadeiramente, como marca independente.
15     Refere que, segundo a Nestlé, esta conclusão pode ter consequências graves para os operadores que pretendam registar marcas
que incluam formas, uma vez que essas marcas raras vezes são utilizadas isoladamente.
16     Alega que uma frase semelhante a um
slogan
associada a uma marca pode, por repetição ao longo do tempo, criar uma percepção distinta e independente e, consequentemente,
adquirir carácter distintivo pelo uso.
17     Nestas circunstâncias, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal
de Justiça a seguinte questão prejudicial:
«O carácter distintivo de uma marca, referido no artigo 3.°, n.° 3, da [directiva] e no artigo 7.°, n.° 3, do [regulamento],
pode ser adquirido na sequência ou em consequência do uso dessa marca enquanto parte de uma outra marca ou em conjugação com
essa marca?»

Quanto à questão prejudicial
18     Considerando as indicações contidas na decisão de reenvio, deve entender‑se que a questão colocada apenas diz respeito à interpretação
da directiva, uma vez que o regulamento não é aplicável aos factos do processo principal.
19     Pela sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se o carácter distintivo de uma marca referido
no artigo 3.°, n.° 3, da directiva pode ser adquirido em consequência do uso dessa marca enquanto parte de uma marca registada
ou em conjugação com essa marca.
20     A Nestlé e o Governo irlandês consideram que o carácter distintivo de uma marca pode, por força do artigo 3.°, n.° 3, da directiva,
ser adquirido na sequência do uso dessa marca enquanto parte de uma outra marca registada ou em conjugação com essa marca.
21     A Mars, o Governo do Reino Unido e a Comissão consideram que uma marca não pode adquirir um carácter distintivo exclusivamente
na sequência do uso enquanto parte de uma marca composta. A Mars e a Comissão admitem, em contrapartida, que uma marca pode
adquirir carácter distintivo na sequência do seu uso em conjugação com outra marca. O Governo do Reino Unido afirma que o
carácter distintivo pode igualmente ser adquirido pelo uso da marca como elemento físico.
22     A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 2.° da directiva, uma marca tem carácter distintivo quando é adequada
a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
23     Por força do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva, será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade,
uma vez efectuados, os registos relativos às marcas desprovidas de carácter distintivo.
24     No entanto, o artigo 3.°, n.° 3, da directiva afasta a aplicação desta última disposição se, antes da data do pedido de registo
e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu carácter distintivo.
25     O carácter distintivo de uma marca, seja intrínseco ou adquirido pelo uso, deve ser apreciado, por um lado, relativamente
aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo da marca é pedido e, por outro, tendo em conta a presumível percepção
de um consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado
(acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips, C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.
os
59 e 63).
26     No que diz respeito à aquisição do carácter distintivo pelo uso, a identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados
como sendo proveniente de uma empresa determinada deve ser efectuada graças ao uso da marca enquanto marca (acórdão Philips,
já referido, n.° 64).
27     Para que esta última condição, em causa no processo principal, se verifique, não é necessário que a marca cujo registo foi
pedido seja objecto de uma utilização independente.
28     Com efeito, o artigo 3.°, n.° 3, da directiva, não contém qualquer restrição nesse sentido, referindo apenas «o uso que […]
foi feito» da marca.
29     A expressão «uso da marca enquanto marca» deve, assim, ser entendida no sentido de que apenas se refere ao uso da marca para
efeitos da identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada.
30     Ora, essa identificação, e a consequente aquisição de carácter distintivo, tanto pode resultar do uso, enquanto parte de uma
marca registada, de um elemento desta como do uso de uma marca distinta em conjugação com uma marca registada. Em ambos os
casos, basta que, em consequência desse uso, os meios interessados tenham uma percepção efectiva do produto ou do serviço,
designado unicamente pela marca cujo registo foi pedido, como sendo proveniente de uma empresa determinada.
31     Há que recordar que os elementos susceptíveis de demonstrar que a marca se tornou apta a identificar o produto ou o serviço
em causa devem ser apreciados globalmente e que, no âmbito dessa apreciação, podem ser tomados em consideração, nomeadamente,
a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos
feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto ou o serviço como proveniente
de uma empresa determinada graças à marca e as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações
profissionais (acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, Colect., p. I‑2779, n.
os
49 e 51).
32     Em conclusão, há que responder à questão prejudicial que o carácter distintivo de uma marca referido no artigo 3.°, n.° 3,
da directiva pode ser adquirido em consequência do uso dessa marca enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação
com essa marca.

Quanto às despesas
33     Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional
de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações
ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:
O carácter distintivo de uma marca referido no artigo 3.°, n.° 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, pode ser adquirido em consequência do uso
dessa marca enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com essa marca.
Assinaturas
*
Língua do processo: inglês.