CELEX: 62009TJ0137
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria denominativa R10
Marca nacional denominativa R10 no registrada
Cesión de la marca nacional
Vicio de procedimiento

Antecedentes del litigio
El 2 de enero de 2006, Aurelio Muñoz Molina presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009
del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo R10.
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
nº 30/2006, de 24 de julio de 2006.
El 24 de octubre de 2006, DL Sports & Marketing, L.
da
, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009),
contra el registro de la marca solicitada. Dicha oposición se basaba en la marca no registrada o el signo utilizado en el
tráfico económico R10 y se dirigía contra todos los productos contemplados por la marca solicitada. Los motivos invocados
en apoyo de la oposición eran los recogidos en el artículo 8, apartado 2, letra c), y en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento
nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009].
El 28 de noviembre de 2006, la División de Oposición concedió a DL Sports & Marketing un plazo de cuatro meses, hasta el 29
de marzo de 2007, para que probara, concretamente, la existencia y la validez del derecho anterior invocado. El 29 de marzo
de 2007, DL Sports & Marketing solicitó una prórroga del plazo, que se le concedió el 8 de junio de 2007, hasta el 9 de agosto
de 2007. El 24 de octubre de 2007, la División de Oposición declaró que no se había presentado ningún elemento en apoyo de
la oposición.
Mediante escrito de 31 de octubre de 2007, el abogado de la demandante, Nike International Ltd, informó a la División de Oposición
de que, mediante acuerdo de 20 de junio de 2007, DL Sports & Marketing había cedido a la demandante –por intermediación de
Nike, Inc.– la propiedad de varias marcas y derechos de propiedad industrial (en lo sucesivo, «acuerdo de cesión»). El abogado
de la demandante indicaba que había recibido del nuevo titular del derecho anterior instrucciones de asumir la tramitación
de la oposición y, por consiguiente, solicitaba figurar en dicho procedimiento como representante.
El 19 de febrero de 2008, la División de Oposición desestimó la oposición debido a que DL Sports & Marketing no había demostrado,
dentro del plazo establecido, la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la referida oposición (en lo sucesivo,
«resolución de la División de Oposición»).
El 28 de marzo de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 21 de enero de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI
declaró la inadmisibilidad de dicho recurso debido a que la demandante no había proporcionado la prueba de su condición de
parte en el procedimiento de oposición y que, en consecuencia, no podía interponer un recurso contra la resolución de la División
de Oposición. La Sala de Recurso consideró efectivamente que, en dicha instancia, el abogado de la demandante no había reivindicado
–ni tan siquiera probado– que el derecho anterior invocado en apoyo de la oposición figuraba entre las marcas transferidas
a la demandante. Puntualizó que, durante el procedimiento de recurso, la demandante tampoco había sido capaz de probar que
era titular del derecho anterior. Por lo tanto, estimó que el acuerdo de cesión únicamente demostraba que la demandante había
adquirido algunas marcas comunitarias, pero no específicamente el derecho anterior invocado.

Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Modifique la resolución impugnada, declarando la admisibilidad del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, y disponga
que esta actúe en consecuencia, entrando en el fondo de dicho recurso.
–        Con carácter subsidiario, declare que la Sala de Recurso y la División de Oposición han infringido el artículo 73 del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento nº 207/2009) y las otras disposiciones aplicables y ordene la retroacción
del expediente para reparar la falta de oportunidad de la demandante de corregir las anomalías como cesionario del derecho
anterior y/o, al menos, la correcta notificación de la resolución al representante del anterior titular.
La OAMI solicita, en esencia, al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
La demandante invoca, en esencia, cuatro motivos basados, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de motivación
por parte de la División de Oposición; en segundo lugar, en la violación del derecho de defensa reconocido en el artículo
73 del Reglamento nº 40/94, y de otras disposiciones aplicables, tanto por parte de la División de Oposición como de la Sala
de Recurso; en tercer lugar, en la infracción, por la Sala de Recurso, de las Directrices relativas a los procedimientos ante
la OAMI (en lo sucesivo, «Directrices de la OAMI»), y, en cuarto lugar, en un error de apreciación en cuanto a la cesión del
derecho anterior.
De entrada, procede desestimar el primer motivo, así como el segundo motivo en la medida en que se refiere a la resolución
de la División de Oposición. En efecto, en virtud del artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo
65, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), solo cabe recurso ante el juez comunitario contra las resoluciones de las Salas
de Recurso, de modo que, en el marco de dicho recurso, únicamente son admisibles los motivos dirigidos contra la resolución
de la propia Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03,
Rec. p. II‑1917, apartado 59].
Seguidamente, procede examinar el tercer motivo, toda vez que la demandante alega, en esencia, que, conforme a las Directrices
de la OAMI, la Sala de Recurso no podía legalmente examinar si la demandante había adquirido efectivamente el derecho anterior
invocado en apoyo de la oposición.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de las Directrices de la OAMI
Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Sala de Recurso no podía declarar la inadmisibilidad de su recurso basándose en que no era titular
del derecho invocado en la oposición. Señala que, conforme a las Directrices de la OAMI, en particular el punto A.V.2.5.3
de la «Parte 1: Aspectos procesales» de la «Parte C: Oposición», cuando la copia del certificado de registro de la marca sobre
la que se basa una oposición menciona como titular a una sociedad distinta de la que formuló oposición, esta se admitirá basándose
en la presunción de que la marca anterior fue cedida al oponente antes de que se presentara la oposición. Considera que la
misma presunción debería aplicarse en el marco de un recurso contra una resolución de una División de Oposición.
La OAMI refuta dichas alegaciones.
Apreciación del Tribunal
Es preciso observar que, a diferencia del supuesto en el que la cesión tiene lugar antes de que se presente la oposición,
cuando la cesión de la marca invocada tiene lugar después de la presentación de la oposición y antes de que la OAMI adopte
su resolución definitiva, la OAMI debe velar por la protección de los derechos de la parte que presentó originariamente la
oposición o la solicitud de marca, de modo que la admisión del cesionario de la marca tiene por objeto poner fin respecto
de la citada parte al procedimiento que ella inició. Por otra parte, la Sala de Recurso está obligada a garantizar que quien
interpuso el recurso está legitimado para impugnar la resolución de la División de Oposición [véase, en este sentido y por
analogía, la sentencia del Tribunal de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03,
Rec. p. II‑2479, apartados 19 y 20]. Por lo tanto, contrariamente a lo que alega la demandante, procede considerar, por un
lado, que la directriz de la OAMI invocada no es aplicable por analogía a la admisibilidad de un recurso interpuesto contra
la resolución de una División de Oposición y, por otro lado, que la Sala de Recurso podía examinar legalmente la legitimación
activa de la demandante.
En estas circunstancias, procede desestimar el presente motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación del derecho de defensa, reconocido en el artículo 73 del Reglamento nº 40/94,
y de otras disposiciones aplicables, en la medida en que se refiere a la resolución impugnada
Alegaciones de las partes
La demandante alega que la resolución impugnada se adoptó, por un lado, violando su derecho de defensa, toda vez que se basaba
en una interpretación del acuerdo de cesión sobre la que no pudo presentar observaciones, y, por otro lado, infringiendo otras
disposiciones aplicables ?entre ellas, la regla 31, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre
de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1)?, puesto que no tuvo oportunidad
de corregir las irregularidades relativas a la prueba de la cesión del derecho anterior.
La OAMI alega que la Sala de Recurso no pudo violar el derecho de defensa de la demandante, dado que esta no era parte en
el procedimiento ante la División de Oposición. A este respecto, la OAMI señala que la demandante no solicitó ser considerada
como tal hasta pasado el 10 de agosto de 2007, fecha en la que el referido procedimiento había finalizado a raíz de la expiración
de la última prórroga del plazo para presentar pruebas sobre la existencia, validez y alcance del derecho anterior invocado,
aun cuando la resolución desestimatoria de la oposición se dictase varios meses después. Además, la demandante no presentó
prueba alguna que pudiera demostrar la cesión a su favor del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición. Según la
OAMI, la Sala de Recurso tampoco infringió la regla 31, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95, ni otras disposiciones aplicables,
puesto que solo puede instar a las partes a subsanar las irregularidades constatadas si el procedimiento de oposición no ha
concluido.
En cualquier caso, la OAMI considera que, aun suponiendo que se haya violado el derecho de defensa de la demandante, dicha
violación no puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada, puesto que, aun cuando se hubiera instado a la demandante
a presentar sus observaciones sobre la expiración del plazo y la conclusión del procedimiento de oposición, este no podría
haber conducido a otro resultado que no fuera la desestimación de la oposición y la inadmisibilidad del recurso.
Apreciación del Tribunal
La demandante alega, en esencia, que la Sala de Recurso no podía declarar la inadmisibilidad de su recurso sin darle la oportunidad
de responder a las dudas sobre la suficiencia de la prueba que proporcionó para demostrar que había adquirido el derecho en
el que se basaba la oposición.
La regla 31, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95 establece, por lo que se refiere a la cesión de marcas o de solicitudes
de marcas comunitarias, que, en el caso de que no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión –que incluyen
la obligación de presentar los documentos por los que se acredita dicha cesión–, la OAMI comunicará tales irregularidades
al solicitante y que, «si no se subsanasen en el plazo establecido por la [OAMI], ésta denegará la solicitud de registro de
la cesión».
A falta de una disposición legal relativa a la prueba de la cesión del derecho nacional anterior invocado en apoyo de una
oposición, las Directrices de la OAMI –que esta, en principio, está obligada a respetar [véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 12 de mayo de 2009, Jurado Hermanos/OAMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, apartado 20]– se inspiran al
respecto en lo dispuesto en la regla 31, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95. De este modo, dichas Directrices, en la «Parte
1: Aspectos procesales» de su «Parte C: Oposición», aplicable en el presente caso como recuerda la demandante en el marco
de su tercer motivo, establecen que, si el nuevo titular del derecho nacional anterior «informa a la [OAMI] acerca de la cesión,
pero no aporta (suficientes) pruebas al respecto, el procedimiento de oposición se suspenderá al tiempo que se concede al
nuevo titular un plazo de dos meses para presentar pruebas de la cesión» (punto E.VIII.1.3.1). No cabe censurar esta transposición
de la regla 31, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95 a la cesión de las marcas nacionales toda vez que, en el supuesto de
que el Derecho nacional no prevea un procedimiento para registrar la cesión de propiedad de las marcas registradas, el examen
que realiza la División de Oposición o la Sala de Recurso para comprobar que tuvo realmente lugar la cesión de la marca invocada
en apoyo de la oposición es, en esencia, el mismo que el que realiza la instancia competente de la OAMI para examinar las
solicitudes de cesión en relación con las marcas comunitarias. Por otra parte, aun cuando dicho procedimiento se refiere expresamente
a las marcas nacionales registradas, es preciso aplicarlo, por analogía, a la cesión de las marcas nacionales no registradas,
siendo idéntico el tipo de examen que ha de llevar a cabo la OAMI.
Por último, de conformidad con la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, se aplicarán
mutatis mutandis
a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la
resolución impugnada.
En el presente caso, la Sala de Recurso consideró que la demandante no había sido capaz de probar que era titular del derecho
anterior y que, en consecuencia, no había proporcionado la prueba de su condición de parte en el procedimiento de oposición
y no estaba facultada para recurrir la resolución de la División de Oposición. No obstante, violando las reglas anteriormente
mencionadas, no dio a la demandante la oportunidad de presentar pruebas adicionales en apoyo de la cesión del derecho anterior
que esta había invocado para justificar su legitimidad activa.
No cabe acoger la alegación formulada por la OAMI para justificar dicho proceder de la Sala de Recurso, que se basa en el
hecho de que la demandante solicitó sustituir a la oponente inicial con posterioridad a la conclusión del procedimiento de
oposición. Es necesario señalar que, aun suponiendo que la petición de sustitución presentada por el cesionario de la marca
nacional anterior entre la conclusión del procedimiento de instrucción de la oposición y la adopción de la resolución de la
División de Oposición no pueda ser aceptada, e incluso pueda ser completamente ignorada sin ni siquiera declarar expresamente
su inadmisibilidad, esta circunstancia no puede privar a dicho cesionario del derecho a interponer un recurso contra la resolución
de la División de Oposición. Como titular de la marca invocada en apoyo de la oposición, el cesionario está necesariamente
legitimado para impugnar la resolución por la que se pone fin al procedimiento de oposición (véase, en este sentido y por
analogía, la sentencia CANAL JEAN CO. NEW YORK, citada en el apartado 17
supra
, apartados 18 y 19), con independencia de si presentó una solicitud de sustitución ante la División de Oposición y de si
tal solicitud era admisible. Si bien es cierto que la Sala de Recurso tiene la obligación de cerciorarse de que el cesionario
es efectivamente el titular de la marca anterior, debe realizar dicho examen respetando las reglas de procedimiento aplicables,
entre ellas, las Directrices de la OAMI.
Tampoco cabe acoger la alegación de la OAMI basada en el hecho de que la demandante no presentó prueba alguna que pudiera
demostrar la cesión a su favor del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición. Es necesario señalar que el motivo
invocado por la demandante se dirige precisamente a sostener que la Sala de Recurso debería haberle permitido presentar sus
observaciones sobre la interpretación de las pruebas proporcionadas, o subsanar la insuficiencia de dichas pruebas.
En estas circunstancias, es preciso examinar la alegación de la OAMI de que la infracción cometida por la Sala de Recurso
no puede dar lugar, en el presente caso, a la anulación de la resolución impugnada puesto que no afecta a su contenido, y
de que la oposición debe desestimarse, en cualquier caso, debido a que la oponente inicial no había presentado pruebas de
la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición.
Es preciso destacar que de la jurisprudencia se desprende ciertamente que una irregularidad de procedimiento solo puede viciar
un acto si se demuestra que, sin tal irregularidad, dicho acto habría podido tener un contenido diferente (véase en especial
la sentencia del Tribunal de 5 de marzo de 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, RecFP pp. I‑A‑79 y II‑423, apartado 53). Sin
embargo, en el presente caso, la resolución impugnada declaró la inadmisibilidad del recurso de la demandante sin pronunciarse
sobre la fundamentación de sus alegaciones referentes a la resolución por la que la División de Oposición había desestimado
la oposición. En estas circunstancias, es irrelevante el hecho invocado por la OAMI de que dicha resolución desestimatoria
de la oposición es, en su opinión, manifiestamente correcta. Es irrefutable que una resolución por la que se declara la inadmisibilidad
del recurso no tiene el mismo contenido que una resolución sobre el fondo. Por otra parte, el Tribunal no puede examinar directamente
la legalidad de la resolución de la División de Oposición y examinar, de ese modo, alegaciones no tratadas por la Sala de
Recurso para comprobar si la infracción de las normas de procedimiento cometida por la Sala de Recurso pudo influir en la
desestimación final de la oposición [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI –
Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec. p. II‑737, apartados 47 y 49].
En consecuencia, procede acoger el presente motivo en la medida en que se refiere a la resolución impugnada, sin que sea necesario
examinar si se violó el derecho de defensa de la demandante, considerado con independencia de las disposiciones anteriormente
citadas.
Por lo que respecta a las consecuencias que procede extraer, es preciso recordar que la demandante solicita esencialmente
al Tribunal, con carácter principal, que modifique la resolución impugnada, declarando la admisibilidad del recurso, y, con
carácter subsidiario, que anule dicha resolución.
Sin embargo, aun suponiendo que la facultad de modificación implique la posibilidad de que el Tribunal adopte una resolución
contraria a la de la Sala de Recurso, no puede, en el presente caso, reparar la infracción cometida por esta. En efecto, el
Tribunal no puede instar, de forma regular, a la demandante a presentar alegaciones y pruebas adicionales referentes a la
cesión a su favor del derecho nacional invocado en apoyo de la oposición, ni pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso
ante la Sala de Recurso a la luz de esos nuevos elementos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia
de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, apartado 54, y del Tribunal General de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI
(Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, apartado 18]. En estas circunstancias, y sin que sea necesario examinar el cuarto motivo
de la demandante, procede anular la resolución impugnada y desestimar las pretensiones tendentes a su modificación.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente caso, si bien han sido desestimados en lo esencial los
motivos formulados por la OAMI, la demandante no ha solicitado su condena en costas, de modo que cada parte soportará sus
propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)
Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI) de 21 de enero de 2009 (asunto R 551/2008‑1).
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Cada una de las partes cargará con sus propias costas.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2004.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.