CELEX: 62003CJ0321
EF-varemærker
tilnærmelse af lovgivningerne
direktiv 89/104/EØF
artikel 2
begrebet tegn, der kan udgøre et varemærke
gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger

1       Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
2       Anmodningen er blevet fremsat inden for rammerne af en sag mellem Dyson Ltd (herefter »Dyson«) og Registrar of Trade Marks
(herefter »Registrar«) vedrørende sidstnævntes afslag på at registrere to varemærker, der begge består af en gennemsigtig
beholder eller opsamlingskammer (herefter »opsamlingsbeholderen«), som er placeret udvendigt på en støvsuger.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser
3       Direktivet har ifølge dets første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker med henblik
på at fjerne eksisterende forskelligheder, der kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser
samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.
4       Direktivets syvende betragtning bestemmer, at »virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at
et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«,
og at »[der] med henblik herpå bør udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan
anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders […]«.
5       Direktivets artikel 2, der har overskriften »Varemærkers form«, bestemmer:
»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver,
tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser
fra andre virksomheders.«
6       Direktivets artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmer i stk. 1 og 3:
»1.      Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:
a)      tegn, som ikke kan udgøre et varemærke
b)      varemærker, der mangler fornødent særpræg
c)      varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen
af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
[…]
e)      tegn, som udelukkende består af
–       en udformning, som følger af varens egen karakter
–       en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller
–       en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi
[…]
3.      Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det
inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne
kan i øvrigt træffe bestemmelse om at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering
eller efter registrering.«

De nationale bestemmelser
7       Bestemmelserne i section 1, stk. 1, og section 3, stk. 1, i varemærkeloven fra 1994 (Trade Mark Act 1994, herefter »loven
fra 1994«) bestemmer følgende:
»1. (1) I denne lov forstås ved »varemærke« alle tegn, der kan gengives grafisk, og som er egnede til at adskille en virksomheds
varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.
Et varemærke kan bestå af navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage.
[…]
3. (1) Følgende udelukkes fra registrering:
a)      tegn, som ikke opfylder betingelserne i section 1 (1)
b)      varemærker, der mangler fornødent særpræg
c)      varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af
tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
d)      varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik
udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.
Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering efter litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering som
følge af den brug, der er gjort deraf, faktisk har fået fornødent særpræg.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
8       Dyson har siden 1993 fremstillet og markedsført Dual Cyclone-støvsugeren, en støvsuger uden pose, hvor snavset og støvet oplagres
i en gennemsigtig plastickasse, der er integreret i apparatet.
9       Den 10. december 1996 indgav selskabet Notetry Ltd, der ejes af James Dyson, en ansøgning til Registrar om registrering af
seks varemærker for »[a]pparater til rengøring, voksning og skumrensning af gulve og tæpper; støvsugere; tæppeskumrensemidler,
bonevoks til gulve; dele og tilbehør til alle førnævnte varer«, som henhører under klasse 9 i Nice-arrangementet af 15. juni
1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret
og ændret. Ansøgningen er den 5. februar 2002 blevet overdraget til Dyson.
10     Ansøgningen blev trukket tilbage med hensyn til fire af disse varemærker, men den blev dog opretholdt for de to resterende
mærker, der hver beskrives som følger: »[v]aremærket består af en gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret
udvendigt på en støvsuger, som vist på afbildningen«. Begge beskrivelser var vedlagt en afbildning af den pågældende støvsugermodel
uden pose, som blev fremstillet og markedsført af Dyson.
11     Ansøgningen blev afslået ved Registrars afgørelse, som blev stadfæstet af Hearing officer den 23. juli 2002. Dyson appellerede
sidstnævnte afgørelse til High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Retten fandt, at de to omhandlede varemærker
manglede fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i section 3, stk. 1, første afsnit, litra b), i varemærkeloven
fra 1994, og at de i øvrigt var beskrivende for egenskaberne ved de varer, der var omfattet af varemærkeansøgningen i henhold
til samme lovs section 3, stk. 1, første afsnit, litra c). High Court var derimod i tvivl om, hvorvidt de nævnte varemærker
på tidspunktet for ansøgningen, dvs. i 1996, ikke havde fået fornødent særpræg ved brug i henhold til section 3, stk. 1, andet
afsnit, i varemærkeloven fra 1994.
12     I forbindelse hermed er High Court af den opfattelse, at forbrugerne i 1996 dels opfattede den gennemsigtige opsamlingsbeholder
som en angivelse af, at støvsugeren, som de betragtede, var en støvsuger uden pose, og dels – idet Dyson på dette tidspunkt
havde et faktisk monopol på den type vare – af reklamer og de manglende konkurrerende varer var informeret om, at støvsugerne
uden pose var Dyson-støvsugere. Retten har dog understreget, at den gennemsigtige opsamlingsbeholder på dette tidspunkt endnu
ikke havde været genstand for nogen aktiv fremme som varemærke fra Dysons side. I betragtning af præmis 65 i dom af 18.6.2002,
Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475), er retten derfor i tvivl om, hvorvidt et rent faktisk monopol i betragtning af den
forbindelse, der er skabt mellem varen og fabrikanten, kan være tilstrækkeligt til at tilføre det fornødne særpræg, eller
om det derudover skal kræves, at tegnet er blevet fremmet som varemærke.
13     På den baggrund har High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, besluttet at udsætte sagen og at stille
Domstolen følgende to præjudicielle spørgsmål:
»1)      Hvis en ansøger har anvendt et tegn (som ikke er en form), der består af et synligt element, der har en funktion, og som er
en del af en ny vares fremtræden, og ansøgeren indtil ansøgningsdatoen har haft et faktisk monopol på de pågældende varer,
er det forhold, at en betydelig andel af den relevante kundekreds på tidspunktet for anmeldelsen til registrering er begyndt
at forbinde de pågældende varer, som er forsynet med tegnet, med ansøgeren og ingen anden producent, da tilstrækkeligt til,
at tegnet har fået fornødent særpræg, jf. [direktivets] artikel 3, stk. 3 […]?
2)      Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, hvad kræves der derudover for, at tegnet har fået fornødent særpræg, og skal den person,
som har anvendt tegnet, nærmere bestemt have drevet reklame for tegnet som varemærke?«
14     Ved kendelse af 12. oktober 2004 udsatte Domstolen sagen i henhold til artikel 54, stk. 3, i Domstolens statut, indtil De
Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans havde truffet en afgørelse, der afsluttede den verserende sag Dyson mod KHIM
(støvsuger) (sag T-278/02), idet denne sag rejste det samme fortolkningsspørgsmål som den foreliggende sag.
15     I sit søgsmål for Retten nedlagde Dyson påstand om annullation af den afgørelse, der var truffet af Første Appelkammer ved
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), hvorved appelkammeret afslog at registrere et varemærke
for »[a]pparater til rengøring, voksning og skumrensning af gulve og tæpper; støvsugere; tæppeskumrensemidler, bonevoks til
gulve; dele og tilbehør til alle førnævnte varer«. I ansøgningsskemaet beskrev Dyson det ansøgte varemærke som følger:
»Varemærket består af en gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger.«
16     Da Dyson derefter trak den nævnte registreringsansøgning tilbage, fastslog Retten ved kendelse af 14. november 2005, at sagen
havde mistet sin genstand, og at der følgelig ikke var anledning til at træffe afgørelse i den i henhold til artikel 113 i
Rettens procesreglement. Som følge heraf blev sagen for Domstolen genoptaget samme dag.

Om de præjudicielle spørgsmål
17     Med sine spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, under hvilke betingelser et tegn kan opnå fornødent
særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 3, når den erhvervsdrivende – som i det foreliggende
tilfælde – der har gjort brug af tegnet, har fået et faktisk monopol på den vare, der har dette varemærke, før indleveringen
af varemærkeansøgningen.
18     Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at disse spørgsmål er blevet stillet med hensyn til en ansøgning, hvormed Dyson har
til hensigt at få registreret to varemærker, der – ifølge ordlyden af den nævnte ansøgning – består af »en gennemsigtig beholder
eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger, som vist på afbildningen«.
19     Som Dyson har præciseret flere gange – både i sine skriftlige indlæg og i retsmødet – og som den nationale domstol selv har
fastslået i sin forelæggelsesafgørelse, har denne ansøgning ikke til formål at få registreret et varemærke for en eller flere
bestemte udformninger af en gennemsigtig opsamlingsbeholder – idet de former, der grafisk er gengivet i den nævnte ansøgning
alene er eksempler på en sådan kasse – men at få registreret et varemærke for selve beholderen. Det står endvidere fast, at
varemærkerne ikke består i en bestemt farve, men deri, at de mangler en sådan – dvs. de er gennemsigtige – hvilket gør det
muligt for forbrugeren at konstatere, hvor meget støv, der er oplagret i opsamlingsbeholderen, og at informere ham, når den
er fyldt op.
20     Det følger heraf, at ansøgningen om registrering af varemærker i hovedsagen har alle tænkelige udformninger af en gennemsigtig
opsamlingsbeholder, som er placeret udvendigt på en støvsuger, til genstand.
21     I sine skriftlige indlæg og i retsmødet har Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber gjort gældende, at genstanden for
en sådan ansøgning ikke udgør et »tegn« i henhold til direktivets artikel 2, og at den følgelig ikke kan registreres som varemærke.
Selv om dette spørgsmål ikke er blevet rejst af den forelæggende ret, er det dermed nødvendigt – før der i givet fald skal
foretages en fortolkning af bestemmelserne i direktivets artikel 3 – at undersøge, om genstanden for den nævnte ansøgning
opfylder betingelserne, der er fastsat i dette direktivs artikel 2.
22     Ifølge Dyson og Det Forenede Kongeriges regering tilkommer det ikke Domstolen inden for rammerne af en præjudiciel forelæggelse
i henhold til artikel 234 EF ex officio at rejse et spørgsmål, der ikke er blevet behandlet af den forelæggende ret. I retsmødet
har disse parter i den forbindelse understreget, at Registrar under den administrative procedure efter at have fremsat indsigelser
med hensyn til spørgsmålet, om genstanden for Dysons ansøgning var et tegn, der kunne udgøre et varemærke, har frafaldet disse
indsigelser, da Dyson har trukket fire af de seks oprindeligt ansøgte varemærker tilbage.
23     Det bemærkes, at det ganske vist ifølge retspraksis­ udelukkende påhviler den forelæggende ret at fastlægge indholdet af de
spørgsmål, den vil forelægge Domstolen. Det tilkommer nemlig udelukkende de nationale retter, for hvilke tvisten er indbragt,
og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere,
såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at de kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, de forelægger Domstolen
(jf. i denne retning dom af 16.3.1999, sag C-159/97, Castelletti, Sml. I, s. 1597, præmis 14, og af 6.7.2006, sag C-154/05,
Kersbergen-Lap og Dams-Schipper, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 21).
24     Selv om en forelæggende ret formelt har begrænset sin anmodning om fortolkning til bestemte fællesskabsbestemmelser, der kan
komme i betragtning, hindrer en sådan omstændighed imidlertid ikke Domstolen i at forsyne den nationale ret med alle de elementer
til fortolkning af fællesskabsretten, som kan være til nytte ved pådømmelsen af den for retten verserende sag, uanset om retten
har henvist hertil ved affattelsen af sit spørgsmål (jf. i denne retning dom af 29.4.2004, sag C-387/01, Weigel, Sml. I, s. 4981,
præmis 44, og af 21.2.2006, sag C-152/03, Ritter-Coulais, Sml. I, s. 1711, præmis 29).
25     I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), er tegn, som ikke kan udgøre et varemærke, udelukket fra registrering
eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret. Denne bestemmelse er således til hinder for, at der registreres
tegn, der ikke opfylder betingelserne i direktivets artikel 2, som har til formål at definere de former for tegn, der kan
udgøre et varemærke (jf. i denne retning Philips-dommen, præmis 38).
26     På denne baggrund bemærkes, i modsætning til, hvad Dyson og Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at selv om
ordlyden af den forelæggende rets spørgsmål udelukkende vedrører direktivets artikel 3, og den nævnte ret i tvisten i hovedsagen
ikke har behandlet spørgsmålet, om genstanden for den omhandlede ansøgning kan anses for at være et tegn, der kan udgøre et
varemærke i henhold til nævnte direktivs artikel 2, skal dette spørgsmål først undersøges (jf. i denne retning dom af 6.5.2003,
sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 22).
27     Direktivets artikel 2 bestemmer, at et varemærke kan bestå af alle tegn på betingelse af dels, at de kan gengives grafisk,
og dels at de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (Philips-dommen,
præmis 32, og dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737, præmis 39).
28     Det følger heraf, at genstanden for enhver ansøgning for at kunne udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2
skal opfylde tre betingelser. For det første skal den udgøre et tegn. For det andet skal dette tegn kunne gengives grafisk.
For det tredje skal dette tegn være egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders
(jf. i denne retning Libertel-dommen, præmis 23, og dom af 24.6.2004, sag C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sml. I, s. 6129,
præmis 22).
29     Ifølge Kommissionen opfylder den ansøgning, som Dyson har indleveret, ikke den første af disse betingelser, da den vedrører
et koncept – i den foreliggende sag konceptet for en gennemsigtig opsamlingsbeholder til en støvsuger, uanset beholderens
form. Da et koncept imidlertid ikke kan opfattes af en af de fem sanser og alene appellerer til fantasien, er det ikke et
»tegn« i henhold til direktivets artikel 2. Hvis et koncept kunne udgøre et varemærke, modarbejdes det grundlæggende hensyn,
der understøtter direktivets artikel 3, stk. 1, litra e) – nemlig at undgå, at varemærkebeskyttelsen fører til, at indehaveren
får monopol på tekniske løsninger eller en vares nyttige egenskaber. Det skal derfor ikke være muligt at opnå denne fordel
ved at registrere alle de former, som en bestemt funktionel egenskab kunne have, hvilket vil være tilfældet, hvis man kunne
registrere et koncept, der kan omfatte en række fysiske fremtrædelsesformer.
30     Med støtte af Det Forenede Kongeriges regering på dette punkt er Dyson derimod – som selskabet anførte i retsmødet – af den
opfattelse, at selv om et koncept ganske vist ikke er et tegn, der kan registreres som varemærke, vedrører selskabets ansøgning
et »tegn« i henhold til direktivets artikel 2. Begrebet »tegn«, som er defineret bredt i retspraksis, omfatter nemlig ethvert
budskab, der kan opfattes af en af de fem sanser. Det fremgår af hovedsagen, at forbrugerne associerer den gennemsigtige opsamlingsbeholder,
der er genstand for ansøgningen, med Dyson. Desuden er forbrugeren i stand til dels at se den nævnte opsamlingsbeholder, der
udgør en fysisk del af støvsugeren, og dels at konstatere, at den er gennemsigtig. Den gennemsigtige opsamlingsbeholder kan
således opfattes af synet og kan følgelig ikke anses for at være skabt af forbrugerens fantasi.
31     I den forbindelse bemærkes, at i henhold til direktivets artikel 2 er tegn, der kan udgøre varemærker, navnlig ord, herunder
personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage.
32     Selv om denne bestemmelse kun nævner tegn, som kan opfattes visuelt – enten to- eller tredimensionalt – og som således kan
gengives ved bogstaver, skrifttegn eller billeder, fremgår det imidlertid af ordlyden af såvel den nævnte artikel 2 som af
syvende betragtning til direktivet, der omfatter en »liste med eksempler« på tegn, der kan tænkes at udgøre et varemærke,
at denne opregning ikke er udtømmende. Følgelig har Domstolen allerede udtalt, at direktivets artikel 2, selv om den ikke
nævner tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, eksempelvis lyde eller dufte, dog ikke udtrykkeligt udelukker dem (Sieckmann-dommen,
præmis 43 og 44, og dom af 27.11.2003, sag C-283/01, Shield Mark, Sml. I, s. 14313, præmis 34 og 35).
33     Hvis denne betingelse ikke skal fratages ethvert indhold, kan det dog ikke tillades, at genstanden for enhver varemærkeansøgning
nødvendigvis udgør et tegn i henhold til direktivets artikel 2.
34     Som Domstolen allerede har anført, er formålet med dette krav navnlig at forhindre, at varemærkeretten misbruges for at opnå
en uretmæssig konkurrencemæssig fordel (Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 24).
35     I den foreliggende sag står det imidlertid fast, at genstanden for ansøgningen i hovedsagen ikke omfatter en særlig type gennemsigtig
opsamlingsbeholder, som er placeret udvendigt på en støvsuger, men generelt og abstrakt enhver tænkelig udformning af en sådan
opsamlingsbeholder.
36     I den forbindelse kan Dyson ikke gøre gældende, at genstanden for selskabets ansøgning i hovedsagen kan opfattes visuelt.
Det, som forbrugeren kan identificere ved synet, er nemlig ikke genstanden for denne ansøgning, men to af dennes grafiske
gengivelser, som de fremgår af ansøgningen. Disse gengivelser kan ikke anses for det samme som genstanden for ansøgningen,
da de – som Dyson gentagne gange har understreget – alene udgør eksempler.
37     Det følger heraf – til forskel fra de ansøgninger, der gav anledning til Sieckmann-dommen og Shield Mark-dommen – at genstanden
for ansøgningen i hovedsagen kan dække en række forskellige udformninger, og at den således ikke er bestemt. Som generaladvokaten
i det væsentlige har anført i punkt 51 i sit forslag til afgørelse, afhænger formen, dimensionerne, fremstillingen og sammensætningen
af denne genstand nemlig både af støvsugermodellerne, som Dyson har udviklet, og af teknologiske innovationer. Gennemsigtigheden
gør det også muligt at anvende forskellige farver.
38     I betragtning af den eneret, der er uadskilleligt forbundet med varemærkeretten, ville indehaveren af et varemærke for en
sådan ubestemt genstand – i strid med det formål, der forfølges ved direktivets artikel 2 – opnå en uretmæssig konkurrencemæssig
fordel, da han retmæssigt kunne hindre sine konkurrenter i at udbyde støvsugere med enhver type udvendig gennemsigtig opsamlingsbeholder,
uanset beholderens form.
39     Det følger heraf, at genstanden for den omhandlede ansøgning i hovedsagen i virkeligheden består i en ordinær egenskab ved
den pågældende vare, og at den derfor ikke udgør et »tegn« i henhold til direktivets artikel 2 (jf. i denne retning Libertel-dommen,
præmis 27).
40     Den forelæggende rets spørgsmål må derfor besvares med, at direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at genstanden for
en ansøgning om registrering af varemærker som den, der er indgivet i hovedsagen, som vedrører enhver tænkelig form for gennemsigtig
beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger, ikke udgør et »tegn« i henhold til denne bestemmelse,
og at den følgelig ikke kan udgøre et varemærke i bestemmelsens forstand.
41     Under disse omstændigheder er der ikke anledning til at fortolke direktivets artikel 3, stk. 3.

Sagens omkostninger
42     Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer
det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt
i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:
Artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om varemærker skal fortolkes således, at genstanden for en ansøgning om registrering af varemærker som den, der er indgivet
i hovedsagen, som vedrører enhver tænkelig form for gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt
på en støvsuger, ikke udgør et »tegn« i henhold til denne bestemmelse, og at den følgelig ikke kan udgøre et varemærke i bestemmelsens
forstand.
Underskrifter
*
Processprog: engelsk.