CELEX: 62002TJ0183
Marca comunitária
Processo de oposição
Marcas nominativas anteriores MUNDICOLOR
Pedido de marca comunitária nominativa MUNDICOR
Motivo relativo de recusa
Risco de confusão
Artigo 8.º, n.º1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º40/94

Antecedentes do litígio
Em 17 de Junho de 1997, El Corte Inglés SA apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária
(JO 1994, L 11, p. 1), alterado, um pedido de registo da marca nominativa MUNDICOR como marca comunitária.
O registo foi pedido para quase todos os produtos e serviços que integram as 42 classes da sétima edição da Classificação
dos Produtos e Serviços para Registo de Marcas, estabelecido segundo o Acordo de Nice de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.
Este pedido foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.° 27/98 de 14 de Abril de 1998.
Em 14 de Julho de 1998, a González Cabello, SA, e a Iberia Líneas Aéreas de España, SA (a seguir «Iberia» ou «interveniente»),
deduziram oposição, nos termos do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, contra o registo desta marca comunitária.
Oposição da González Cabello
A oposição da González Cabello baseou‑se na existência de risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do
Regulamento n.° 40/94, com a marca nominativa espanhola MUNDICOLOR, depositada em 24 de Junho de 1996 e registada em 5 de
Agosto de 1997 sob o número 2.036.336, que designa os seguintes produtos, que integram a classe 2 do Acordo de Nice, já referido:
«cores, vernizes, lacas, pinturas, preservativos antioxidantes e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes;
resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas».
A oposição da González Cabello dirigia‑se contra uma parte dos produtos visados pelo pedido de marca comunitária, a saber,
os seguintes produtos, incluídos na classe 2 do Acordo de Nice, já referido: «cores, vernizes, lacas; preservativos contra
a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas».
Por decisão de 17 de Setembro de 1999, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu na íntegra a oposição deduzida por González Cabello.
Em 19 de Novembro de 1999, a recorrente interpôs recurso para a Câmara de Recurso desta decisão da Divisão de Oposição.
Por decisão de 22 de Março de 2002, proferida no processo R 798/1999‑1, a Câmara de Recurso negou provimento a este recurso,
considerando existir risco de confusão para o consumidor final devido à semelhança entre o sinal protegido pela marca anterior
e o sinal pedido como marca comunitária e à identidade ou à quase identidade dos produtos em causa que a recorrente não tinha
contestado no recurso.
Oposição da Iberia
A oposição da Iberia baseou‑se na existência de risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento
n.° 40/94, com duas marcas anteriores, a saber:
–
por um lado, a marca nominativa espanhola MUNDICOLOR depositada em 1 de Agosto de 1973, registada sob os números 722.281 e
722.282, em 4 de Fevereiro de 1977, e renovada em 15 de Abril de 1997, a qual designa os «serviços de transporte de passageiros,
excursões e promoções turísticas» incluídos na classe 39, e «serviços de alojamento em hotéis, viagens programadas e férias
organizadas» incluídos na classe 42 do Acordo de Nice, já referido;
–
por outro, a marca figurativa internacional, que inclui os termos «mundi» e «color» que são válidas, designadamente, em França,
Itália, Áustria e no Benelux, depositada em 12 de Janeiro de 1978, registada sob o número 434.732 e renovada em 12 de Janeiro
de 1998, nos termos do acordo de Madrid relativo ao registo internacional das marcas, de 14 de Abril de 1891, revisto e alterado,
que designa os «serviços de viagens organizadas e de férias organizadas» incluídos na classe 39 e os «serviços prestados pelos
hotéis incluindo alojamento e refeições» incluídos na classe 42 do Acordo de Nice, já referido. O sinal figurativo desta última
marca é apresentado como se segue:
Esta oposição dirigia‑se contra uma parte dos serviços visados pelo pedido de marca comunitária, a saber, os «serviços de
transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens» incluídos na classe 39, e os «serviços de restaurantes
(alimentação); alojamento temporário», incluídos na classe 42 do Acordo de Nice, já referido.
Por decisão de 5 de Novembro de 1999, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu a oposição deduzida pela Iberia, excepto no que
se refere aos «serviços de embalagem e entreposto de mercadorias» da classe 39, visados pelo pedido da marca comunitária.
Em 17 de Janeiro de 2000, a recorrente interpôs recurso para a Câmara de Recurso desta decisão da Divisão de Oposição.
Por decisão de 22 de Março de 2002, proferida no processo R 115/2000‑1, a Câmara de Recurso negou provimento a este recurso,
considerando, designadamente, que existia risco de confusão devido à semelhança entre o sinal protegido pela marca nominativa
anterior e o sinal pedido como marca comunitária, atenta a identidade ou quase identidade dos serviços em causa que a recorrente
não tinha contestado no recurso.
Tramitação processual e pedidos das partes
Por petições separadas que deram entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Junho de 2002, a recorrente
interpôs os presentes recursos registados, respectivamente, sob os números T‑183/02 e T‑184/02.
No processo T‑183/02, o IHMI apresentou na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância a sua resposta em 5 de Outubro de
2002. A González Cabello não exerceu o direito de intervenção que lhe é conferido pelo artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento
de Processo do Tribunal de Primeira Instância.
No processo T‑184/02, a Iberia e o IHMI apresentaram na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância as suas respostas em
20 de Setembro e 15 de Outubro de 2002, respectivamente.
Por despacho do presidente da Quarta Secção do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Setembro de 2003, os processos T‑183/02
e T‑184/02 foram apensos para efeitos da fase oral e do acórdão, por razões de conexão, nos termos do artigo 50.° do Regulamento
de Processo.
No processo T‑183/02, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–
anular a decisão da Divisão de Oposição de 17 de Setembro de 1999, bem como a decisão da Câmara de Recurso de 22 de Março
de 2002 proferida no processo R 798/1999‑1;
–
admitir o registo da marca comunitária MUNDICOR para todos os produtos solicitados na classe 2;
–
condenar o IHMI nas despesas.
No processo T‑184/02, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–
anular a decisão da Divisão de Oposição de 15 de Novembro de 1999, bem como a decisão da Câmara de Recurso de 22 de Março
de 2002 proferida no processo R 115/2001‑1;
–
admitir o registo da marca comunitária MUNDICOR para os «serviços de transporte e a organização de viagens» da classe 39 e
para os «serviços de restaurantes (alimentação) e alojamento temporário» da classe 42;
–
condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.
Nos dois processos apensos, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a recorrente nas despesas.
No processo T‑184/02, a Iberia conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a recorrente nas despesas.
Na audiência, realizada em 5 de Novembro de 2003, a recorrente declarou desistir do pedido de anulação das decisões da Divisão
de Oposição, o que o Tribunal de Primeira Instância fez constar da acta de audiência.
Questão de direito
Para apoiar os seus recursos, a recorrente invoca nos dois processos apensos um fundamento baseado, no essencial, na violação
do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e, no processo T‑184/02, também um fundamento baseado, no essencial,
na violação dos artigos 15.°, n.° 2, alínea a), e 43.°, n.° 2, do mesmo regulamento.
Em primeiro lugar, importa apreciar este segundo fundamento, na medida em que visa contestar a própria possibilidade de ter
em conta as marcas anteriores nas quais se baseia a oposição da Iberia e, relativamente àquelas, avaliar a existência de um
risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
Quanto ao fundamento baseado na violação dos artigos 15.°, n.° 2, alínea a) e 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, no processo
T‑184/02
Argumentos das partes
No processo T‑184/02, a recorrente entende que, nos termos do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a oposição devia
ter sido rejeitada, uma vez que as marcas anteriores não foram utilizadas tal como foram registadas.
A este respeito, invoca as provas documentais apresentadas pela própria Iberia à Divisão de Oposição, das quais se depreende,
por um lado, que as marcas desta última foram utilizadas conjuntamente com a denominação do seu titular e expressões como
«mundos soñados» ou «hotel color» e, por outro, eram acompanhadas de grafismos específicos. Tendo em conta estas circunstâncias,
considera que a utilização feita das marcas anteriores alterou o seu carácter distintivo na forma sob a qual foram registadas.
Em consequência, considera não ser aplicável, no caso em apreço, o artigo 15°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94.
A recorrente sublinha que, se não exigiu provas da utilização das marcas anteriores no processo de oposição, nos termos do
artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, tal se deveu ao facto de a Iberia as ter apresentado
motu proprio
. Por razões de economia processual, a recorrente não precisava de requerer que a Iberia apresentasse provas de uma utilização
séria das marcas anteriores que esta já tinha apresentado. De qualquer modo, dado que o Regulamento n.° 40/94 prevê a possibilidade
de uma marca ser anulada por falta de utilização séria, incumbe à oponente apresentar provas dessa utilização da sua marca
anterior e da eventual notoriedade dessa marca.
O IHMI defende a validade da decisão impugnada neste ponto, lembrando que a Câmara de Recurso observou, com justeza, que a
questão da utilização das marcas anteriores não tinha sido levantada pela recorrente na Divisão de Oposição.
O IHMI considera que a prova da utilização e a reivindicação da notoriedade são duas questões diferentes. Com efeito, a notoriedade
foi invocada pela oponente no seu próprio interesse, com vista a alargar a protecção da sua marca anterior, nos termos do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, a produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais a marca
anterior foi registada. Ao invés, nos termos do artigo 43.°, n.° 2, do mesmo regulamento, a prova da utilização deve ser feita
pelo oponente «a pedido do requerente», para defender o âmbito da protecção da marca anterior. Ora, dado que a recorrente
não pediu atempadamente a prova da utilização das marcas anteriores, o IHMI não podia legitimamente apreciar, para efeitos
do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, as provas apresentadas pela oponente para demonstrar a notoriedade das suas
marcas anteriores.
A interveniente contesta a relevância dos argumentos da recorrente relativamente à utilização séria das marcas anteriores.
Alega que é o vocábulo «mundicolor» que é conhecido e é utilizado pela grande distribuição. A utilização conjunta, em determinados
casos, deste vocábulo e do seu nome comercial é perfeitamente normal. As expressões «mundos soñados» e «hotel color» nunca
são utilizadas em associação com a marca MUNDICOLOR e não correspondem aos registos de que é titular a interveniente.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
Com o presente fundamento, a recorrente visa, no essencial, que seja declarado que a Câmara de Recurso não tinha razão ao
recusar o entendimento de que as marcas anteriores da interveniente não tinham sido objecto de uma utilização séria na Comunidade
em relação aos serviços para os quais foram registadas e em que se baseia a oposição, em conformidade com o artigo 43.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 40/94. Especificamente, considera que a Câmara de Recurso devia ter tomado em consideração a documentação
apresentada pela Iberia na Divisão de Oposição para apreciar se a referida documentação fornecia a prova de uma utilização
das marcas anteriores de acordo com o exigido no artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94 ou se, como defende a recorrente, tal
documentação demonstra, pelo contrário, uma utilização que alterou o carácter distintivo das marcas anteriores na forma em
que foram registadas.
Antes de mais, há que rectificar a referência que a recorrente faz ao artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, na medida
em que esse número apenas trata das consequências da não utilização de uma marca comunitária anterior, quando, no caso vertente,
a marca anterior da Iberia que levou a admitir a oposição – a marca nominativa MUNDICOLOR – é uma marca nacional. Na realidade
são relevantes as disposições conjugadas dos n.
os
2 e 3 do referido artigo; o n.° 3 declara o n.° 2 aplicável «às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a),
do artigo 8º, partindo‑se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado‑Membro em
que a marca nacional anterior se encontre protegida».
Por outro lado, importa precisar que o artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 também se refere unicamente
à marca comunitária. Este preceito define o conceito de utilização da marca comunitária nos termos do regulamento já referido,
designadamente para efeitos de aplicação das disposições do mesmo que prevêem sanções pela não utilização dessa marca. As
marcas nacionais anteriores invocadas no âmbito de uma oposição, nos termos do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, bem como
a sua utilização ou não utilização, não se regem pela disposição em causa.
Aliás, no caso em apreço, não é necessário interrogarmo‑nos quanto à questão de saber se, para efeitos de aplicação das disposições
conjugadas do artigo 43.°, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, a constatação da utilização ou não utilização da marca nacional anterior pode fazer‑se igualmente
à luz do artigo 15.° do referido regulamento, com base numa aplicação por analogia dessa disposição.
Com efeito, foi com justeza que a Câmara de Recurso não rejeitou a oposição com base no artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94,
observando, na decisão controvertida no processo T‑184/02 (n.° 18), que «a questão da utilização das marcas previamente registadas
não tinha sido levantada na Divisão de Oposição e que a mesma também não foi formulada em sede de recurso».
A este propósito, importa observar que, em conformidade com este artigo, só a pedido do requerente é que o titular de uma
marca anterior que tenha deduzido oposição deve carrear a prova de que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de
marca comunitária, a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que é protegida em relação aos produtos
ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização.
Em substância, em conformidade com o artigo 43.°, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, para efeitos do exame da oposição deduzida por força do artigo 42.° deste regulamento, presume‑se
que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria enquanto não for apresentado um pedido do requerente no sentido de
ser provada tal utilização. A apresentação desse pedido tem, pois, por efeito fazer recair sobre o oponente o ónus de provar
a utilização séria (ou a existência de motivos justificados para a não utilização), sob pena de rejeição da sua oposição,
tendo essa prova de ser apresentada no prazo fixado pelo IHMI em conformidade com a regra 22 do Regulamento (CE) n.° 2868/95
da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1). Para que tal efeito
se produza, o pedido deve ser formulado expressa e atempadamente no IHMI.
Daí resulta que a falta de prova de utilização séria só pode ser sancionada por rejeição da oposição no caso de essa prova
ter sido exigida expressa e atempadamente pelo requerente no IHMI.
Ora, no caso em apreço, a recorrente admite nunca ter apresentado no IHMI o pedido previsto no artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94.
Por conseguinte, tendo em conta igualmente o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, nos termos do qual, num processo
respeitante a motivos relativos de recusa do registo, «o exame [se] limitar[á] às alegações de facto e aos pedidos apresentados
pelas partes», a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso não podiam rejeitar a oposição com base no artigo 43.°, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 40/94.
Esta conclusão não pode ser infirmada pelo argumento da recorrente de que o motivo para não ter requerido a prova da utilização
foi o de que a Iberia tinha apresentado
motu proprio
na Divisão de Oposição documentação que demonstrava a utilização de marcas anteriores sob forma distinta daquela em que tinham
sido registadas.
Este argumento carece claramente de fundamento. Com efeito, resulta dos autos que a documentação controvertida foi apresentada
pela Iberia na Divisão de Oposição não para provar a utilização das suas marcas anteriores, mas sim a notoriedade das referidas
marcas, bem como para fundamentar a existência de um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento
n.° 40/94 (v., neste sentido, a jurisprudência citada no n.° 67
infra
). Ora, a apresentação da referida documentação não pode em caso algum substituir a exigência de pedido expresso do requerente
tendo como objecto a prova da utilização séria para que a questão dessa utilização deva ser apreciada e decidida pelo IHMI.
Nestas circunstâncias, não é necessário examinar, como fez a Câmara de Recurso a título superabundante (n.° 19 da decisão
recorrida no processo T‑184/02), a questão de saber se a dita documentação comprova ou não que a Iberia usou a marca MUNDICOLOR
em conformidade com o exigido pelo artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94.
Por conseguinte, o presente fundamento deve ser julgado improcedente.
Quanto ao fundamento baseado na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
A recorrente lembra que, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a recusa do registo exige cumulativamente
a identidade ou semelhança dos sinais e a identidade ou semelhança dos produtos e serviços designados. Lembra também que,
quando não existe risco de confusão entre os sinais, a identidade dos produtos e serviços designados por estes é irrelevante
para efeitos de aplicação desta disposição.
Ora, no caso vertente, a recorrente sustenta que, mesmo admitindo que os produtos e serviços em causa circulam pelos mesmos
canais comerciais, as diferenças de conjunto entre os sinais são suficientemente importantes para afastar qualquer risco de
confusão.
Em primeiro lugar, a recorrente sublinha a diferença fonética entre os sinais. Frisa o número diferente de sílabas e de letras
que compõem os sinais, a saber, três sílabas e oito letras no caso de «mundicor» e quatro sílabas e dez letras no caso de
«mundicolor». Há uma diferença nítida entre os sinais não só do ponto de vista estritamente sonoro devido, em especial, à
diferente composição dos sufixos «cor» e «color», mas também no plano do acento tónico e ao nível rítmico e musical: a marca
requerida acaba repentinamente numa terceira sílaba acentuada, enquanto a parte final das marcas MUNDICOLOR é bem menos brusca,
prolongando‑se numa sílaba também ela acentuada.
Em segundo lugar, a recorrente alega a diferença visual entre os sinais controvertidos, determinada pelo número de letras
que contêm. Destaca, designadamente, que a marca requerida é mais curta que as marcas anteriores MUNDICOLOR.
No âmbito do processo T‑184/02, a recorrente acrescenta que a diferença visual é ainda mais marcante se se comparar a marca
requerida com a marca internacional anterior, devido ao grafismo característico e distintivo da segunda e à separação dos
elementos «mundi» e «color» que nela figuram. Além disso, compara a marca requerida com os sinais da Iberia tal como figuram
nos documentos por esta apresentados no IHMI para provar a notoriedade das suas marcas anteriores. A recorrente observa, assim,
que, na maior parte dos casos, as marcas anteriores da Iberia são mistas, com um grafismo muito característico e incluem igualmente
as palavras «Iberia», «mundos soñados» e «hotel color», o que introduz importantes elementos distintivos relativamente à marca
requerida.
Em terceiro lugar, a recorrente evidencia a diferença, de um ponto de vista conceptual, entre os sinais controvertidos.
Assim, entende, em primeiro lugar, que o prefixo «mundi», referindo‑se em termos genéricos às palavras «mundial» ou «mundo»,
não é, por si mesmo, distintivo. Aliás, um grande número de marcas registadas são compostas com este prefixo. Por conseguinte,
a comparação no plano conceptual deve centrar‑se, especialmente, nos sufixos «color»
versus
«cor».
Em segundo lugar, a recorrente sustenta que, no sinal MUNDICOLOR, o prefixo «mundi», intrinsecamente ligado à palavra «color»,
refere‑se claramente a um determinado sector da realidade, a saber, o mundo das cores, e não a todo o globo terrestre como
evoca o sinal MUNDICOR. Não obstante, a recorrente assinala que o prefixo «mundi» unido à partícula «cor» tende a perder todo
o contéudo evocativo para se converter num elemento de mera fantasia.
Em terceiro lugar, a recorrente observa que o sufixo «color» tem um significado claro e, no caso da marca anterior da González
Cabello, refere‑se ao tipo de produtos abrangidos por esta marca, enquanto o sufixo «cor» carece de contéudo semântico imediato.
Em quarto lugar, entende que os sinais controvertidos podem ser facilmente associados no espírito dos consumidores ao seu
titular respectivo e ao prestígio deste no mercado. Por um lado, a recorrente usa um grande número de marcas registadas que
terminam em «cor», e o seu prestígio no mercado espanhol é suficientemente grande para que outros sinais que também terminam
em «cor» lhe possam ser associados. Por outro, depreende‑se de documentos apresentados pela Iberia na Divisão de Oposição
que as marcas anteriores em causa no processo T‑184/02 estão associadas à denominação de prestígio do seu titular ou a outros
elementos nominativos, como «mundos soñados» e «hotel color», que identificam claramente a origem comercial dessas marcas.
Com vista a provar a existência, por um lado, de um grande número de marcas registadas que lhe pertencem e terminam pelo sufixo
«cor» e, por outro, o grande número de marcas comunitárias registadas que incluem as palavras «mundi» ou «mundo», a recorrente,
nos dois processos, carreia vários documentos e requer ao Tribunal de Primeira Instância que peça informações à Oficina Española
de Patentes y Marcas e ao IHMI, nos termos do artigo 65.°, alínea b), do Regulamento de Processo.
O IHMI lembra que a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em
conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados.
No que toca à comparação dos produtos e dos serviços, o IHMI, nos dois processos, insiste na identidade ou quase identidade
dos produtos e dos serviços designados pelas marcas controvertidas.
No que se refere à comparação entre os sinais, o IHMI, no âmbito do processo T‑184/02, sublinha que, dado que a Divisão de
Oposição e a Câmara de Recurso deferiram a oposição da Iberia apenas em relação à marca nominativa espanhola MUNDICOLOR, não
há que comparar a marca requerida com a marca figurativa internacional em que a Iberia baseou também a sua oposição. Nesse
mesmo processo, o IHMI salienta, além disso, que a comparação entre as marcas se deve basear nos sinais tal como foram registados.
Partindo de uma comparação global dos sinais controvertidos, MUNDICOR e MUNDICOLOR, o IHMI conclui nos dois processos que
são muito semelhantes do ponto de vista visual e fonético, se bem que não exista entre os dois semelhança conceptual relevante.
Consequentemente, existe um risco de confusão por parte do público do Estado‑Membro em causa, a saber, a Espanha, em razão
da semelhança dos sinais controvertidos, bem como da identidade ou da grande semelhança dos produtos e dos serviços que designam.
A interveniente no processo T‑184/02 compartilha basicamente as alegações desenvolvidas pelo IHMI e sustenta, designadamente,
que, no caso em apreço, a semelhança das marcas controvertidas está cabalmente demonstrada. Referindo‑se às conclusões, que
considera bem fundamentadas, da Câmara de Recurso relativas à semelhança visual e fonética dos sinais em causa, a interveniente
invoca a existência de uma semelhança das palavras «mundicor» e «mundicolor» também no plano conceptual, dado que o prefixo
comum «mundi», referindo‑se a «mundo» ou «mundial», é o elemento predominante a nível conceptual.
Tendo em conta também a coincidência exacta, constatada pela Câmara de Recurso, entre os serviços reivindicados no pedido
da marca comunitária e os serviços abrangidos pelas suas marcas anteriores, a interveniente alega que o registo e o uso da
marca requerida no mesmo sector comercial em que circulam as suas próprias marcas implicam inevitavelmente, atenta a notoriedade
destas, um risco de confusão e de associação por parte do público, causando à Iberia um grave prejuízo. A interveniente assinala,
para fundamentar a notoriedade das suas marcas anteriores, que registou a marca nominativa MUNDICOLOR em muitos países e que
é titular, para além das marcas em que baseou a sua oposição, de outras marcas figurativas que incluem a palavra «mundicolor»,
registadas em Espanha ou noutros países europeus.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e
com a do Tribunal de Primeira Instância relativa ao Regulamento n.° 40/94, constitui um risco de confusão o risco de que o
público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente
[acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 29, e de 22 de Junho de
1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 17; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro
de 2002, Oberhauser/IHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Colect., p. II‑4359, n.° 25, e de 15 de Janeiro de 2003, Mystery
Drinks/IHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Colect. p. II‑43, n.° 29].
O risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em
apreço (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 22; Canon, já
referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 18, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C‑425/98, Colect., p. I‑4861,
n.° 40; acórdãos Fifties, já referido, n.° 26, e MYSTERY, já referido, n.° 30).
Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, entre a semelhança
das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados
pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência entre esses factores
encontra expressão no sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual há que interpretar a noção de semelhança
em função do risco de confusão, cuja avaliação depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, do grau de semelhança
entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados (acórdãos Canon, já referido, n.° 17; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, já referido, n.° 19; Fifties, já referido, n.° 27, e MYSTERY, já referido, n.° 31).
Além disso, resulta da jurisprudência que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior
se reconhece como importante (acórdãos SABEL, já referido, n.° 24, e Canon, já referido, n.° 18), devendo este ser verificado
quer à luz das qualidades intrínsecas da marca, quer em função da notoriedade que lhe está ligada (acórdãos Canon, já referido,
n.° 18, e MYSTERY, já referido, n.° 34).
Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante
na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede
a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido,
n.° 25; Fifties, já referido, n.° 28, e MYSTERY, já referido, n.° 32). Para efeitos desta apreciação global, é suposto que
o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há
que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa
entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração
o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços
em causa (acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26; Fifties, já referido, n.° 28, e MYSTERY, já referido, n.° 32).
No caso vertente, é de lembrar que González Cabello e a Iberia deduziram oposição ao registo da marca comunitária pedida invocando
a existência de risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, com, por um lado,
a marca nominativa espanhola MUNDICOLOR, que designa os produtos que se incluem na classe 2 da já referido Acordo de Nice
e, por outro, com a marca nominativa espanhola MUNDICOLOR e a marca figurativa internacional que inclui as palavras «mundi»
e «color», as quais designam os serviços que se inserem nas classes 39 e 42 do mesmo acordo.
Na decisão impugnada no processo T‑184/02 (n.° 16), a Câmara de Recurso declarou que, ao verificar, com razão, um risco de
confusão entre a marca pedida e a marca nominativa espanhola da Iberia, a Divisão de Oposição podia legitimamente abster‑se
de proceder a uma avaliação do risco de confusão entre a marca pedida e a marca figurativa internacional anterior. Assim,
declarou improcedente a censura em que a recorrente baseou na falta dessa avaliação e, por sua vez, absteve‑se de fazer essa
avaliação.
A recorrente não pode criticar esta argumentação da Câmara de Recurso segundo a qual «se a oposição for julgada procedente
relativamente a um só dos direitos que se opõem à marca pedida não há que apreciar em que medida pode igualmente ser julgada
procedente a oposição em relação aos restantes direitos invocados» (decisão recorrida, n.° 16).
Dado que, por duas vezes, a oposição deduzida pela Iberia foi admitida com base na marca nominativa anterior, todas as considerações
relativas ao grau de semelhança entre a marca pedida e a marca figurativa anterior não são relevantes, salvo na hipótese de
o Tribunal de Primeira Instância, com base noutros argumentos invocados pela recorrente, excluir, contrariamente à Câmara
de Recurso, a existência de risco de confusão para o público espanhol entre a marca pedida e a marca nominativa anterior da
Iberia.
Por isso, no exame do presente argumento, há que apreciar desde logo o risco de confusão entre, por um lado, a marca nominativa
comunitária pedida MUNDICOR e, por outro, as marcas nominativas anteriores MUNDICOLOR pertencentes a González Cabello e à
Iberia.
Dada a natureza dos produtos e serviços em causa, todos de consumo corrente, e o facto de as marcas nominativas anteriores
estarem registadas e protegidas em Espanha, o público relevante relativamente ao qual deve ser apreciado o risco de confusão
é constituído pelos consumidores médios desse Estado, que são essencialmente falantes de língua espanhola.
– Quanto à comparação dos produtos e dos serviços em causa
No que concerne à comparação dos produtos e dos serviços, há que observar que a Câmara de Recurso, nas duas decisões recorridas,
sem proceder a uma análise própria, afirmou existir uma identidade ou quase identidade entre, por um lado, os produtos e serviços
designados pelas marcas nominativas anteriores e, por outro, os produtos e serviços visados pelo pedido da marca comunitária
relativamente aos quais foi julgada procedente a oposição. Com efeito, a Câmara de Recurso concluiu que a recorrente não contestava
esta apreciação feita pela Divisão de Oposição.
Dado que a recorrente tão‑pouco nega esta apreciação no quadro dos presentes recursos e aceita, por conseguinte, que se considere
adquirido um grau muito elevado de semelhança (identidade ou quase identidade) entre os produtos e os serviços designados
pelas marcas controvertidas, mas sustenta, ao invés, que estas não são semelhantes nem,
a fortiori
, idênticas e que não existe risco de confusão entre elas, importa limitar o exame a estes dois pontos.
– Quanto à comparação dos sinais controvertidos
Resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual
das marcas em causa, deve basear‑se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos
distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25, e Canon, já referido,
n.° 16). Além disso, o Tribunal de Justiça considerou que não se pode excluir que a mera semelhança fonética entre duas marcas
possa criar um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 28).
Há, assim, que comparar os sinais controvertidos no presente caso no plano visual, fonético e conceptual, sendo certo que
os termos desta comparação são constituídos, como o IHMI lembrou com razão, por um lado, pela marca comunitária pedida e,
por outro, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, pelas marcas anteriores tal como foram
registadas em Espanha, a saber, o sinal nominativo MUNDICOLOR.
Na decisão recorrida no processo T‑183/02, a Câmara de Recurso não efectuou uma comparação visual dos sinais MUNDICOR e MUNDICOLOR.
Ao invés, analisou a sua semelhança fonética, que havia sido contestada pela recorrente no recurso. A este propósito, observou
que «as duas marcas têm em comum as sete primeiras letras que formam tambem as suas três primeiras sílabas, bem como a última
letra»; que a única diferença entre as marcas radica nas letras complementares «lo» que constituem a quarta sílaba da marca
anterior; que estando ligadas às letras «o» ou «r», essas letras complementares não modificam «de modo sensível a sequência
sonora do sinal»; que «são habitualmente as primeiras sílabas que mais determinam a percepção do consumidor» (n.° 16 da referida
decisão).
Na decisão impugnada no processo T‑184/02, a Câmara de Recurso procedeu conjuntamente à comparação visual e fonética das marcas
MUNDICOR e MUNDICOLOR, assinalando que estas «possuem as sete primeiras letras e a última em comum […], apresentam a mesma
aparência visual e uma mesma sequência sonora» e diferem unicamente pelo facto de a marca da recorrente terminar em «or»,
enquanto a marca da oponente termina em «olor». Não obstante, dado que esta diferença se situa no fim das palavras, esta diferença
atrai, de facto, menos a atenção e não altera significativamente, por isso, a manifesta semelhança visual e fonética dos dois
sinais (n.° 21 da referida decisão).
No plano visual, importa assinalar que as semelhanças entre a marca nominativa MUNDICOLOR e a marca pedida MUNDICOR são notórias.
Como a Câmara de Recurso declarou, a única diferença no plano visual entre os sinais é constituída pela duas letras adicionais
«lo» que caracterizam as marcas anteriores e que são, não obstante, por um lado, precedidas, nessas marcas, de seis letras
colocadas do mesmo modo que na marca MUNDICOR e, por outro, seguidas da letra «r» com a qual também termina a marca pedida.
Tendo em conta o facto de que, como a Divisão de Oposição e a Câmara de recurso também correctamente declararam, o consumidor
atribui normalmente mais importância à parte inicial das palavras, a presença da mesma raíz «mundico» nos sinais controvertidos
cria uma forte semelhança visual que é, além disso, reforçada pela presença da letra «r» no final dos dois sinais. Atendendo
a estas semelhanças, o argumento da recorrente baseado na diferente amplitude dos sinais controvertidos não é suficiente para
afastar a existência de uma forte semelhança visual.
No plano fonético, há que destacar em primeiro lugar a inclusão das oito letras da marca MUNDICOR nas marcas MUNDICOLOR.
Em segundo lugar, as duas primeiras sílabas dos sinais controvertidos que formam o prefixo «mundi» coincidem. A este propósito,
há que observar de novo que normalmente a atenção do consumidor se dirige sobretudo para o início da palavra.
Em terceiro lugar, de acordo com as regras da silabação e da acentuação próprias da língua espanhola os sinais controvertidos
são compostos de quatro e de três sílabas, respectivamente, a saber, «mun‑di‑co‑lor» e «mun‑di‑cor» e o acento tónico nos
dois sinais recai nas últimas sílabas «lor» e «cor», respectivamente. As letras que formam a última sílaba da marca pedida,
a saber, «cor», aparecem nas marcas anteriores e, mais precisamente, nas duas últimas sílabas destas. As sílabas «lor» e «cor»
por que terminam os dois sinais têm em comum, além da vogal «o» sobre a qual recai o acento tónico, a consoante final «r»,
que, na língua espanhola, se caracteriza por uma pronúncia muito marcada. Estas particularidades dão lugar a sonoridades muito
semelhantes.
Atentas estas considerações, o argumento da recorrente baseado na existência das letras adicionais «lo» e de uma sílaba a
mais nas marcas anteriores não permite afastar a grande semelhança fonética entre os sinais, devendo esta ser apreciada com
base na impressão de conjunto produzida pela sua pronunciação completa.
No que concerne à comparação conceptual, a Câmara de Recurso, na decisão impugnada no processo T‑183/02, considerou designadamente
que «a diferença entre a expressão muito específica de ‘El Corte Inglés’ e a terminação simples e bastante banal ‘cor’ é tão
grande que o público relevante, constituído por consumidores médios normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados
[…] não vai associar nem identificar imediatamente esta parte final da […] marca comunitária [pedida] com a empresa El Corte
Inglés, por mais conhecida que esta seja» (n.° 17 da referida decisão).
Na decisão impugnada no processo T‑184/02, a Câmara de Recurso observou que «o elemento [‘mundi’], não obstante ser usado
frequentemente na área da distribuição e da comercialização de produtos e serviços, não é um termo genérico que careça de
carácter distintivo». Tal elemento é uma «parte intrínseca das marcas controvertidas […], visual e foneticamente apreendido
como tal pelo consumidor comum» (n.° 21 da referida decisão).
Em primeiro lugar, importa assinalar que, como o IHMI reconheceu na contestação, não existe semelhança conceptual significativa
entre as marcas controvertidas.
É certo que estas últimas têm em comum o elemento «mundi», que, apesar de não corresponder como tal a nenhuma palavra da língua
espanhola, goza de uma determinada força evocadora, na medida em que é muito próxima, tendo em conta o seu significado em
latim («do mundo»), do substantivo «mundo» e do adjectivo «mundial».
Contudo, a palavra «mundi» é apenas um prefixo nas marcas controvertidas, enquanto a existência de uma semelhança conceptual
entre estas deve ser apreciada com base na força evocadora que se pode reconhecer a cada uma delas considerada globalmente.
A este propósito, importa notar que, ao passo que, nas marcas anteriores, o prefixo «mundi» vem acompanhado do substantivo
«color», para formar um sintagma que, sem um significado claro e determinado, evoca, contudo, ideias (como «cores do mundo»
ou «mundo de cores») que podem ser percebidas pelo público relevante, na marca pedida esse mesmo prefixo vem acompanhado do
sufixo «cor», termo que carece de significado na língua espanhola, de modo que esta marca, apesar da força evocadora do prefixo
«mundi», não tem finalmente carga conceptual particular para o dito público.
Importa acrescentar que, nas marcas MUNDICOLOR, o vocábulo «mundi» não é necessariamente o elemento prevalente num plano conceptual,
dado estar associado a um outro vocábulo («color») com um conteúdo semântico muito mais evidente. Além disso, como mencionou
o IHMI nos articulados, o vocábulo «mundi» é frequentemente utilizado na comercialização de produtos ou de serviços. Nestas
condições, não pode constituir um vínculo conceptual entre as marcas controvertidas de molde a impor a conclusão de que estas
são semelhantes de um ponto de vista conceptual.
Neste contexto, não é necessário examinar os documentos apresentados pela recorrente com vista a apoiar a sua afirmação segundo
a qual a presença do prefixo «mundi» nos dois sinais não cria semelhança conceptual entre eles, nem é necessário deferir o
pedido da recorrente de que o Tribunal de Primeira Instância peça informações ao IHMI.
Em segundo lugar, importa considerar que as diferenças conceptuais que separam as marcas controvertidas podem ser de molde
a neutralizar, em larga medida, as semelhanças visuais e fonéticas que existem entre as referidas marcas. Tal neutralização,
todavia, exige que pelo menos uma das marcas em questão tenha, na perspectiva do público pertinente, um significado claro
e preciso, de forma que este público consiga apreendê‑la imediatamente, e que a outra marca não tenha um significado desse
tipo ou que tenha um significado inteiramente diferente [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003,
Philips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, ainda não publicado na Colectânea, n.° 54].
Ora, importa assinalar que essas condições não se verificam no caso vertente.
Com efeito, por um lado, não pode considerar‑se que as marcas MUNDICOLOR, muito embora tendo uma determinada força evocadora,
tenham um significado claro e determinado para o público relevante (v. n.° 90
supra
).
Por outro lado, a marca MUNDICOR carece de tal significado, não podendo aceitar‑se o argumento da recorrente de um hipotético
vínculo conceptual entre os sinais que terminam em «cor» e a sua denominação El Corte Inglés. A este propósito, há que acentuar
que, independentemente do prestígio de que goza a recorrente no mercado espanhol, o facto de ter podido registar numerosas
marcas terminadas em «cor» não prova que o público espanhol associe à recorrente qualquer outro sinal que termine em «cor»,
designadamente a marca pedida MUNDICOR, tendo a Câmara de Recurso destacado, correctamente, na decisão impugnada no processo
T‑183/02, a diferença significativa que existe entre a expressão «El Corte Inglés» e o simples sufixo «cor» (v. n.° 86
supra
). Ora, para demonstrar que o público relevante chegaria a tal associação, a recorrente limitou‑se a meras alegações perante
o IHMI e no presente processo contencioso, não apoiadas em elementos de prova.
Assim, além de ser inadmissível, o requerimento de prova da recorrente no sentido de se comprovar a multiplicidade de marcas
nacionais terminadas em «cor» de que é alegadamente titular – sendo a admissão de provas apresentadas pela primeira vez no
Tribunal de Primeira Instância contrária ao artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo [v., nesse sentido, acórdão do
Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, Daimler‑Chrysler/IHMI (Calandre), T‑128/01, ainda não publicado na Colectânea,
n.° 18] – deve ser julgado improcedente, por ser também irrelevante.
Por outro lado, não se pode ignorar que as marcas controvertidas têm em comum o prefixo «mundi» que goza de uma certa força
evocadora (v. n.° 89
supra
), o que, se bem que não constitua um vínculo que possa criar uma semelhança conceptual entre essas marcas (v. n.° 91
supra
), limita, contudo, a sua diferença conceptual. A este propósito, há que acentuar que, em todo o caso, na marca pedida, o
prefixo é o elemento prevalente no plano conceptual.
Nestas condições, não se pode afirmar que entre as marcas controvertidas existe uma tal diferença conceptual que neutraliza
a forte semelhança visual e fonética assinalada.
Assim, é de considerar que a Câmara de Recurso entendeu, com razão, que os sinais controvertidos são semelhantes na acepção
do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
– Quanto ao risco de confusão
Uma vez que é pacífico que os produtos e serviços designados pelas marcas controvertidas são idênticos ou muito semelhantes
e ficou demonstrado que estas são semelhantes, atendendo designadamente às suas fortes semelhanças fonéticas e visuais, existe,
a priori
, um risco de confusão por parte do público relevante.
Contudo, no processo T‑184/02 a recorrente sustenta ainda que, neste caso, o risco de confusão não deve apreciar‑se unicamente
com base nas semelhanças ou diferenças entre os sinais controvertidos, mas também em relação à associação destes sinais, no
uso que é feito concretamente no mercado pelo seu titular, com outros elementos nominativos ou gráficos que não fazem parte
da marca registada. A esse respeito, alega que a marca pedida sempre se associa à sua denominação, que goza de notoriedade,
e que a Iberia usa, de facto, a sua marca associando‑a à sua denominação, de não menos notoriedade em Espanha, ou a outros
elementos nominativos que identificam claramente a origem comercial do sinal, de modo que o risco de confusão por parte dos
consumidores é, na prática, inexistente.
Esta argumentação deve ser afastada.
Com efeito, no que toca, em primeiro lugar, à alegada associação entre a marca pedida e a denominação da recorrente, foi já
declarado no n.° 96
supra
que não foi apresentado nenhum elemento probatório de que tal associação seja feita efectivamente no espírito do público
relevante. Além disso, por muito que a recorrente aluda a uma eventual intenção de utilizar sempre a marca pedida combinada
com a denominação «El Corte Inglés», basta notar que o seu pedido de marca comunitária apenas visa o sinal nominativo MUNDICOR,
sem nenhum outro elemento associado, de modo que é indiferente essa pretensa intenção.
Em segundo lugar, o facto alegado pela recorrente de que o sinal MUNDICOLOR tem sido usado pelo seu titular Iberia em conjugação
com outros elementos nominativos ou figurativos não releva na apreciação do risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1,
alínea b), do referido regulamento. Com efeito, enquanto continuar como titular da sua marca anterior, a Iberia pode, em princípio,
usar o sinal nominativo que a compõe como tal, sem o associar a outros elementos, e pode invocar este sinal protegido, sem
prejuízo da aplicação do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, para se opor ao registo de uma marca comunitária que
provoca um risco de confusão com o seu sinal, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), deste mesmo regulamento.
À luz das considerações que precedem, a Câmara de Recurso declarou, correctamente, nas decisões recorridas, a existência de
um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 entre a marca pedida MUNDICOR e
as marcas anteriores MUNDICOLOR. Portanto, há que declarar improcedente, nos dois processos, o fundamento baseado na violação
deste artigo, sem necessidade de apreciar, no processo T‑184/02, a questão da alegada notoriedade da marca anterior da Iberia
– suscitada pela interveniente para basear a existência, no caso vertente, de um risco de confusão à luz da jurisprudência
citada no n.° 67
supra
– nem de apreciar a existência de um risco de confusão também com a outra marca anterior em que a Iberia deduziu oposição,
a saber, a marca figurativa internacional que compreende os vocábulos «mundi» e «color».
De tudo o que precede resulta que deve ser negado provimento aos recursos no seu todo.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido.
Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas do IHMI e da interveniente, em conformidade com os pedidos
destes últimos.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
decide:
1)
É negado provimento aos recursos.
2)
A recorrente é condenada nas despesas.
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 17 de Março de 2004.
O secretário
O presidente
H. Jung
V. Tiili
–
Língua do processo: espanhol.