CELEX: 62003TJ0066
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca comunitária figurativa que inclui o elemento nominativo "Galáxia'
Marcas nominativas anteriores nacionais e internacionais GALA
Motivo relativo de recusa
Rejeição da oposição
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94

Antecedentes do litígio
Em 15 de Junho de 1998, Manuel Nabeiro Silveira, L.
a
apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), na versão alterada, um pedido de marca ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).
A marca figurativa cujo registo é pedido é constituída pelo seguinte sinal:
A marca foi requerida para o produto «café» que está abrangido pela classe 30 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.
O pedido foi publicado no
Boletim das Marcas Comunitárias
n.° 17/1999 de 8 de Março de 1999.
Em 6 de Abril de 1999, a recorrente apresentou oposição, nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, ao registo dessa marca, invocando risco de confusão, tal como referido no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre a marca pedida e as marcas anteriores de que é titular.
As marcas anteriores invocadas na oposição protegem o sinal nominativo GALA e têm por objecto produtos incluídos na classe 30 do Acordo de Nice, designadamente os produtos «café e/ou chá». Trata-se das seguintes marcas:
—
marca nacional grega (n.° 32533) para os produtos «café e chá»;
—
duas marcas nacionais registadas no Reino Unido (a marca n.° 870174, designadamente para os produtos «café e chá» e a marca n.° 1469857, designadamente para os produtos «café e chá»);
—
a marca registada no Benelux (n.° 042335) para os produtos «café e chá»;
—
a marca internacional (n.° R210550) com efeitos em França, Itália e na Áustria, para os produtos «café e chá»;
—
a marca internacional (n.° 570004) com efeitos em Portugal, para o produto «chá».
Através da decisão de 29 de Janeiro de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição porque, não obstante a identidade dos produtos abrangidos pela marca pedida e as marcas anteriores, não há semelhança entre os sinais e, por conseguinte, não existe nenhum risco de confusão.
Em 16 de Março de 2001, a recorrente interpôs recurso dessa decisão, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, invocando violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento.
Foi negado provimento a esse recurso por decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Dezembro de 2002 (a seguir «decisão recorrida»). A Câmara de Recurso considerou que, não sendo as marcas em conflito semelhantes nos planos visual, fonètico e conceptual, não existe risco de confusão.
Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão recorrida;
—
ordenar ao IHMI que recuse o registo da marca pedida;
—
condenar o IHMI nas suas próprias despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
Quanto ao primeiro pedido, visando a anulação da decisão recorrida
No seu recurso, a recorrente invoca, essencialmente, dois fundamentos, o primeiro baseado em violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, e o segundo baseado em violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, sendo estas duas disposições conjugadas com o artigo 42.°, n.° 1, do mesmo regulamento.
Quanto ao fundamento baseado em violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94
— Argumentos das partes
A recorrente considera que os produtos objecto das marcas em questão são idênticos, que as marcas em causa são semelhantes e, portanto, que existe risco de confusão entre elas.
Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não teve suficientemente em conta o facto de a marca GALA ser bastante conhecida nem o facto de o café ser vendido num mercado em que a comunicação sobre o produto é feita, sobretudo, oralmente, o que confere especial importância à semelhança fonética das marcas em questão.
Além disso, a recorrente alega que, sendo as quatro primeiras letras do elemento nominativo da marca contestada idênticas às letras dos sinais nominativos das marcas anteriores, o público será automaticamente levado a pensar que esses produtos provêm de fontes comerciais economicamente ligadas.
O IHMI refuta a argumentação da recorrente e afirma que a decisão recorrida não está viciada por nenhum erro de direito.
— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, quando exista oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo da marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.
Nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii) e iii), do Regulamento n.° 40/94, entendem-se por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro ou que tenham sido objecto de registo internacional cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
No caso vertente, as marcas anteriores nacionais e internacionais foram registadas na Grécia, nos países do Benelux, no Reino Unido, em Portugal, na França e na Itália. Portanto, há que ter em conta, para efeitos da apreciação do risco de confusão, o ponto de vista do público nestes Estados-Membros. Dado que os produtos designados pelas marcas anteriores são produtos de consumo corrente, esse público é composto por consumidores medios.
Segundo jurisprudencia assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
De acordo com essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, de acordo com a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores relevantes do caso em apreço, designadamente da interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratórios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Colect, p. II-2831, n.
os
31 a 33
, e jurisprudência aí referida].
É ponto assente entre as partes que o produto referido no pedido de marca (café) e os produtos designados pelas marcas anteriores (café e chá) são idênticos ou semelhantes.
Nestas condições, a procedência do recurso depende do grau de semelhança dos sinais em causa. Como resulta de jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonètica ou conceptual das marcas em litígio, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen//IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
T-292/01, Colect., p. II-4335, n.° 4
7, e jurisprudência aí referida].
Quanto à semelhança visual dos sinais em questão, as quatro primeiras letras do elemento nominativo da marca pedida são idênticos às letras que compõem o sinal nominativo protegido pelas marcas anteriores. No entanto, as duas palavras em questão «Galáxia» e «Gala», têm uma extensão visivelmente diferente. Além disso, as quatro primeiras letras da palavra «Galáxia» não constituem um elemento que seja apreendido separadamente da sua terminação («xia»). Em especial, estas letras não estão separadas desta terminação, não estão escritas de forma diferente e nada as distingue de outra forma da terminação «xia». Por conseguinte, o elemento nominativo «Galáxia» será apreendido como um todo e não como uma palavra composta por diferentes elementos onde se inclui a palavra «Gala». Por último, a marca pedida é uma marca figurativa; a escrita em encarnado cercada de branco num fundo negro faz, portanto, parte integrante do sinal pedido e mostra-se dominante no seu aspecto visual. Por conseguinte, há que concluir, como a Câmara de Recurso (n.° 19 da decisão recorrida), que os sinais em causa não são semelhantes no plano visual.
Em relação à eventual semelhança dos sinais em causa no plano fonètico, o IHMI observa, com razão, que existem importantes diferenças nas palavras «Gala» e «Galáxia». Designadamente, o número de sílabas é diferente. Além disso, a consoante «x» no meio da palavra «Galáxia», seguida das vogais «i» e «a» é determinante na percepção auditiva desta palavra e será apreendida pelo consumidor. Daí resulta que também não existe semelhança dos sinais em causa no plano auditivo.
Portanto, há que considerar inoperante o argumento da recorrente baseado no facto de as características fonéticas dos sinais terem especial importância no mercado em causa tendo em consideração o modo habitual de venda do café.
No que respeita às eventuais semelhanças dos sinais em causa no plano conceptual, as marcas anteriores GALA fazem alusão, nas línguas utilizadas nos respectivos mercados, salvo em língua grega, a festividades, ao passo que «Galáxia» invoca, em todas as línguas em causa, a ideia de um conjunto de estrelas (uma galáxia). Em língua grega, da qual provém a palavra «galáxia», o vocábulo «gala» (γάλα) significa «leite». No entanto, mesmo em língua grega, existe uma diferença conceptual clara entre os vocábulos em causa, ou seja, por um lado, «leite» (γάλα), e, por outro, «galáxia» (γαλαξίας).
Resulta do exposto que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, no n.° 19 da decisão recorrida, que as marcas controvertidas não são semelhantes nos planos visual, auditivo e conceptual.
Os argumentos suplementares avançados pela recorrente, baseados, por um lado, na pretensa notoriedade das suas marcas e, por outro, num risco de associação dos sinais em causa, não são susceptíveis de enfraquecer esta conclusão.
No que respeita ao primeiro destes argumentos, baseado no facto de que a Câmara de Recurso não teve em conta a asserção feita, pela primeira vez, perante ela, segundo a qual as marcas anteriores são bastante conhecidas numa parte do mercado comunitário, há que referir que, como resulta do sétimo considerando da Regulamento n.° 40/94, o prestígio de uma marca é um elemento que deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e os serviços é suficiente para originar um risco de confusão [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon,
C-39/97, Colect, p. I-5507, n.
os
18 e 24
(relativo à interpretação da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
), e do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix),
T-311/01, Colect., p. II-4625, n.° 61
].
A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância verifica, antes de mais, que em nenhum momento do processo no IHMI a recorrente apresentou o mínimo elemento de facto ou de prova relativo à notoriedade de uma ou de várias das suas marcas. Há que acrescentar, designadamente, que a recorrente não precisou em qual ou quais mercados pertinentes as suas marcas gozam de tal prestígio.
Ora, por força do artigo 74°, n.° 1,
infine,
do Regulamento n.° 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame a efectuar pelo IHMI está limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Resulta desta disposição que cabe igualmente às partes o ónus de invocar os factos e de apresentar as necessárias provas em apoio desses fundamentos [v. neste sentido, quanto às provas, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Junho de 2002, Chef Revival USA/IHMI - Massagué Marin (Chef),
T-232/00, Colect, p. II_2749, n.° 45
]. Quando a parte que deduz oposição pretende tirar proveito do facto de a sua marca ser bastante conhecida, é obrigada a apresentar os elementos de facto e, se for caso disso, de prova que permitam ao IHMI verificar a materialidade de tal asserção. Por conseguinte, no caso vertente, se a recorrente pretendia que fosse tida em conta a eventual notoriedade das suas marcas anteriores, ela não se podia limitar a afirmar a existência de tal reputação. Daí resulta que não há que considerar que uma das marcas anteriores goza de notoriedade no mercado.
Em seguida, mesmo concedendo que a alegação da recorrente fosse considerada verdadeira, o resultado da análise da semelhança das marcas não podia conduzir a conclusões diferentes. Por muito conhecidas que sejam as marcas anteriores no caso vertente, continua a haver diferenças importantes que permitem aos consumidores em causa distinguir claramente a marca pedida das marcas anteriores. Designadamente, como foi indicado no n.° 24
supra,
a marca pedida é um sinal figurativo cuja aparência é claramente diferente da das marcas nominativas anteriores em questão.
Portanto, há que afastar o argumento, apresentado pela recorrente, relativo à pretensa notoriedade das marcas anteriores.
No que respeita ao segundo dos argumentos mencionados no n.° 29
supra,
a recorrente parece afirmar que existe um risco de associação dos sinais em causa devido à identidade das marcas anteriores (GALA) e a primeira parte do elemento nominativo do sinal pedido («Gala»), cujo risco não é compensado pelo facto de os significados dos sinais em causa serem diferentes, e isso tanto mais que não existe nenhuma relação semântica entre a marca pedida e o produto objecto da mesma.
A este respeito, há que recordar que o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 só se pode aplicar quando, devido à sua identidade ou semelhança, quer das marcas quer dos produtos ou serviços designados, «exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». Infere-se desta redacção que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, antes serve para precisar o seu alcance. A própria redacção deste preceito exclui, portanto, que o mesmo possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, um risco de confusão (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 18
, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode,
C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 34
). Ora, um risco de confusão, na acepção da referida disposição, só existe se for demonstrado que o consumidor pode crer que os produtos vendidos sob as marcas controvertidas provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente (acórdão Canon, já referido, n.° 29). No caso vertente, este requisito podia ser preenchido se as quatro primeiras letras do elemento nominativo do sinal pedido («Galá») pudessem ser apreendidas como uma designação de origem ligada ao titular das marcas anteriores e se a terminação da palavra («xia») pudesse ser identificada como um elemento anexo que designa, por exemplo, uma linha de produção especial. Ora, resulta do n.° 24
supra
que a primeira parte da palavra «Galáxia» («Galá») não será apreendida pelo consumidor como um elemento separado e distinto da terminação dessa palavra («xia»). Daí resulta que o consumidor não pode ser levado a supor que os produtos vendidos sob as marcas anteriores (GALA) e o produto vendido sob a marca pedida que inclui o elemento verbal «Galáxia» provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas. Além disso, há que referir que, por força das disposições do Regulamento n.° 40/94, designadamente, dos seus artigos 4.°, 7.
o
e 8.°, o requerente de uma marca não tem de demonstrar uma relação semântica entre a marca e o produto objecto da marca. Assim, não tem importância o facto de não existir nenhuma relação semântica entre o elemento nominativo da marca pedida e o produto objecto da marca (café).
Resulta das considerações expostas que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de direito ao declarar que, na falta de semelhança entre os sinais em causa, o risco de confusão pode ser excluído no caso vertente. Daí resulta que o fundamento baseado em violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não é procedente.
Quanto ao fundamento baseado em violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94
— Argumentos das partes
Ao referir-se ao artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, a recorrente alega que a marca GALA goza de especial prestígio no mercado do Benelux e que, neste mercado, a marca pedida lesa o caracter distintivo das marcas anteriores. Segundo a recorrente, o IHMI deveria ter tido isso em conta na decisão recorrida.
Segundo o IHMI, esse fundamento é inadmissível por três razões. Em primeiro lugar, o IHMI alega que, após o termo do prazo de três meses previsto no artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, é inadmissível qualquer fundamento que não tenha sido invocado na oposição fundamentada exigida no n.° 3 da referida disposição. Em segundo lugar, segundo o IHMI, o fundamento é inadmissível por força do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual, no processo neste Tribunal, as partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso. Em terceiro lugar, o IHMI salienta que, por força do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso não tem legitimidade para examinar um fundamento relativo de recusa de registo que não tenha sido invocado pela recorrente nesta fase do processo.
— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
O Tribunal de Primeira Instância verifica que o fundamento baseado em violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 não foi invocado no decurso do processo de oposição no IHMI, só tendo a recorrente formulado esse fundamento na petição apresentada no Tribunal de Primeira Instância.
Com efeito, resulta do processo do IHMI, por este apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, que a recorrente alega no seu recurso que as marcas anteriores eram notoriamente conhecidas. No entanto, este argumento foi invocado no âmbito do fundamento baseado em risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, sem que a recorrente tivesse mencionado o n.° 5 da referida disposição.
Tendo em conta esta constatação, o segundo fundamento invocado pela recorrente pode ser entendido como tendo por objecto duas acusações distintas.
Em primeiro lugar, se esse fundamento for entendido no sentido de ter por objectivo acusar o IHMI de não ter examinado, por sua iniciativa, o fundamento de recusa que consta do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, este fundamento tem então, na realidade, por objecto uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Mas, como resulta claramente da redacção desta disposição, não tendo a recorrente invocado elementos de direito, de facto ou de prova a eles relativos, a Câmara de Recurso não tinha que analisar o fundamento de recusa de registo baseado no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
Daí resulta que o fundamento, entendido no sentido de ter por objecto uma violação do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, não é procedente.
Em segundo lugar, no caso de o presente fundamento ter por objectivo levar o Tribunal de Primeira Instância a analisar ele próprio se os requisitos de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 estão preenchidos no caso vertente, há que recordar que o presente recurso tem por fim a fiscalização da legalidade da decisão da Câmara de Recurso do IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre),
T-128/01, Colect, p. II-701, n.° 18
; de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN),
T-129/01, Colect, p. II-2251, n.° 67
, e Stark, já referido, n.° 70]. Por conseguinte, a fiscalização do Tribunal de Primeira Instância não pode ir além do quadro factual e jurídico do litígio tal como foi apresentado na Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilhas ovais),
T-194/01, Colect., p. II-383, n.° 16
].
Ora, os factos sobre os quais a análise do segundo fundamento deve necessariamente incidir não são idênticos aos factos pertinentes no quadro do primeiro fundamento invocado pela recorrente e baseado no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, e a recorrente não apresentou factos, argumentos ou provas específicos relativos ao fundamento baseado em violação do artigo 8.°, n.° 5, do referido regulamento. Por conseguinte, as condições de aplicação desta última disposição não foram (nem podiam ser) objecto da análise do processo efectuada pela Câmara de Recurso do IHMI. Por conseguinte, a análise, pelo Tribunal de Primeira Instância, dos elementos factuais e jurídicos relativos às condições de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 transcende o quadro factual e jurídico da decisão recorrida.
Daí resulta que o segundo fundamento, entendido no sentido de ter por objectivo levar o Tribunal de Primeira Instância a analisar ele próprio se os requisitos de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 estão preenchidos, altera o objecto do litígio de forma contrária ao artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo e, portanto, é inadmissível (v., neste sentido, acórdão Starix, já referido, n.
os
70 e 71).
Por conseguinte, o segundo fundamento, em todos os seus aspectos, não pode ser acolhido.
Resulta das considerações expostas que o primeiro pedido, visando a anulação da decisão recorrida, deve ser julgado improcedente.
Quanto ao segundo pedido, visando a que seja imposta ao IHMI a recusa do registo pedido
Resulta do contexto em que se apresentam os diferentes pedidos submetidos pela recorrente que o segundo pedido pressupõe que o pedido de anulação seja, pelo menos, parcialmente acolhido e, portanto, que só é apresentado para o caso de setdado provimento ao primeiro pedido.
Como resulta do n.° 49
supra,
não há que anular a decisão recorrida. Daí resulta que não é necessário decidir quanto à admissibilidade ou quanto ao mérito do segundo pedido.
Quanto às despesas
Por força do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL (Segunda Secção)
decide:

1)
É negado provimento ao recurso.

2)
A recorrente é condenada nas despesas.

Pirrung
Meij
Forwood
Proferido em audiencia pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2004.
O secretário
H. Jung
O presidente
J. Pirrung
(
*1
)	Língua do processo: inglês.