CELEX: 62008TJ0140
Ochranná známka Společenství
Řízení o prohlášení neplatnosti
Obrazová ochranná známka Společenství TiMi KiNDERJOGHURT
Starší slovní ochranná známka KINDER
Relativní důvod pro zamítnutí
Neexistence podobnosti označení
Předchozí námitkové řízení
Neexistence překážky věci rozsouzené- Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 207/2009]

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 8. dubna 1998 podala společnost Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. 1994, L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
)].
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:
„Jogurt, jogurt s ovocem, jogurtové nápoje, jogurtové nápoje obsahující ovoce; hotová jídla nebo polotovary připravené převážně z jogurtu nebo jogurtových výrobků; jogurtové krémy.“
Dne 14. ledna 1999 podala žalobkyně Ferrero SpA námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky týkající se všech výrobků uvedených v této přihlášce, které založila na své starší slovní ochranné známce KINDER zapsané v Itálii od pod číslem 168843 a po obnově zápisu pod číslem 684985, pro výrobky spadající do třídy 30 a odpovídající následujícímu popisu: „Káva, čaj, cukr, rýže, tapioka, ságo, náhražky kávy; chléb, sušenky, koláče, těsto na koláče a cukrářské výrobky, potravinové cukrové polevy, med, melasa, kvasnice a prášky do pečiva; kuchyňská sůl, hořčice; pepř, ocet, omáčky; koření; zmrzlina; kakao, kakaové výrobky, a to pasty pro kakaové nápoje, čokoládové pasty; polevy, zejména čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové ozdoby na vánoční stromky, potravinářské výrobky sestávající z čokoládového obalu naplněného alkoholem, cukrovinky, pečivo, včetně pečiva jemného a trvanlivého“.
Rozhodnutím ze dne 29. září 2000 zamítlo námitkové oddělení námitky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009].
Toto rozhodnutí bylo následně potvrzeno čtvrtým odvolacím senátem OHIM dne 3. listopadu 2003 ve věci R 1147/2000-4.
Po zamítnutí námitek byla ochranná známka zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 42/2004 ze dne 11. října 2004.
Dne 19. srpna 2005 podala žalobkyně na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009] návrh na prohlášení neplatnosti ohledně zápisu této ochranné známky Společenství. Tento návrh byl podán ve vztahu ke všem výrobkům, na které se vztahuje ochranná známka Společenství.
Žalobkyně na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, na které odkazuje čl. 52 odst. 1 písm. a) téhož nařízení uplatňovala na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti italský zápis zmíněný v bodě 4 výše, jakož i 35 starších italských, francouzských, španělských a mezinárodních práv vyjmenovaných v bodě 5 žaloby, přičemž všechna z nich obsahovala prvek „kinder“, jakož i prvek doplňkový nebo prvky obrazové.
Rozhodnutím ze dne 14. března 2007 prohlásilo zrušovací oddělení ochrannou známku Společenství TiMi KiNDERJOGHURT za neplatnou podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
Dne 4. května 2007 podala Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck na základě článku 59 nařízení č. 40/94 (nyní článek 60 nařízení č. 207/2009) odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.
Tomuto odvolání bylo vyhověno rozhodnutím druhého odvolacího senátu ze dne 30. ledna 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Odvolací senát zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení a zamítl návrh na prohlášení neplatnosti.
Odvolací senát měl v podstatě především za to, že ačkoli rozhodnutí o námitce netvoří překážku věci rozsouzené, bylo zrušovací oddělení nadále vázáno meritorními zjištěními a závěry předchozích rozhodnutí OHIM na základě pravidla
nemo potest venire contra factum proprium
, podle nějž musí správní orgán respektovat vlastní akty, obzvláště tehdy, jestliže umožnily účastníkům řízení nabýt legitimně práva k zapsané ochranné známce. Dále odvolací senát potvrdil zjištění obsažená v rozhodnutí námitkového oddělení a v rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 3. listopadu 2003, podle nichž byly tyto známky celkově odlišné vzhledem k jejich hlubokým rozdílům co se týče vzhledového a fonetického hlediska. Konečně zamítl návrh na prohlášení neplatnosti z toho důvodu, že nebyla splněna podmínka uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, a to podmínka totožnosti nebo podobnosti označení.
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
—
zrušil napadené rozhodnutí;
—
uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM navrhuje, aby Soud:
—
zamítl žalobu v plném rozsahu;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení;
—
podpůrně, pokud bude mít Soud za to, že se označení navzájem neodlišují, buďto rozhodl o uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, dospěje-li k názoru, že má dostatek informací, nebo věc vrátil OHIM k rozhodnutí;
—
v posledně uvedeném případě uložil OHIM, aby nesl pouze vlastní náklady.
K věci samé
Na podporu své žaloby uplatňuje žalobkyně dva žalobní důvody, vycházející zaprvé z nesprávného použití zásady překážky věci rozsouzené a zadruhé z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nesprávného použití zásady překážky věci rozsouzené
Argumenty účastníků řízení
V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně uvádí, že si odvolací senát odporoval, když na jedné straně tvrdil, že rozhodnutí o námitce nevykazují záporný účinek věci rozsouzené, jelikož nebrání přípustnosti následného návrhu na prohlášení neplatnosti, zatímco na druhé straně tvrdil, že takováto rozhodnutí nemohou být zcela pomíjena, jedná-li se o rozhodování o následném návrhu na prohlášení neplatnosti ve sporu týchž účastníků řízení, jehož předmět a důvody jsou totožné. Rozhodnutí o námitce nemají totiž v rámci následného řízení o neplatnosti závazný účinek. Žalobkyně v tomto ohledu uvádí následující čtyři důvody.
Zaprvé žalobkyně tvrdí, že nové skutkové okolnosti a další důkazy předložené zrušovacímu oddělení, zejména ty, které prokazují dobré jméno ochranné známky KINDER a skupiny ochranných známek KINDER, jsou s to významně změnit předmět sporu, takže závěry vyvozené v rozhodnutí o námitce nejsou nadále relevantní.
Zadruhé rozlišení mezi „kladným účinkem“ a „záporným účinkem“ překážky věci rozsouzené, které provedl odvolací senát v napadeném rozhodnutí, je umělé a postrádá právní základ. Rozhodnutí buďto zakládá překážku věci rozsouzené, anebo tuto překážku nezakládá.
Zatřetí se pravidlo
nemo potest venire contra factum proprium
, na které se odkazuje v napadeném rozhodnutí, neuplatňuje ve správních řízeních.
Začtvrté zamítnutí námitek a následný zápis ochranné známky Společenství nemůže pro majitele ochranné známky vytvořit právní jistotu ani legitimní očekávání, jelikož právní úprava nabízí možnost následného napadení zápisu v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti nebo vzájemné žaloby podané v rámci věci týkající se napodobenin.
Žalobkyně dospěla na základě předchozí argumentace k závěru, že napadené rozhodnutí musí být „odmítnuto“.
OHIM především zdůrazňuje, že souhlasí s konstatováním obsaženým v napadeném rozhodnutí, jakož i v žalobě, že byl-li skutkový základ sporu podstatně změněn, není zrušovací oddělení výsledkem námitkového řízení vázáno, jelikož v takovém případě má rozhodnout v nové věci.
Dále OHIM tvrdí, že co se naopak týče věcí, jejichž skutkový a právní základ je totožný, je třeba vycházet z významného rozdílu mezi na jedné straně „požadavkem soudržnosti“, který musí správní orgán pověřený zápisem ochranných známek dodržovat tím způsobem, že na každou věc uplatní tytéž právní zásady a v rámci možností vezme v úvahu precedenty v rámci stejných nebo podobných věcí, a na straně druhé povinností zmíněného orgánu dospět ke stejnému závěru jako v předchozí věci z důvodu právně závazné povahy předchozího rozhodnutí vydaného tímto orgánem nebo správním či soudním orgánem ve vyšším stupni.
V tomto ohledu OHIM tvrdí, že „požadavek soudržnosti“, který se odráží v přijetí více či méně závazných vnitřních směrnic, praktických pokynů nebo kontrol kvality, je v souladu s judikaturou omezen dodržováním zásady legality. Z toho plyne, že orgán nemůže být vázán předchozím rozhodnutím stiženým nesprávností. Konkrétně vzhledem k tomu, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jakožto ochranné známky Společenství, která OHIM učiní podle nařízení č. 40/94, jsou přijata na základě přesně stanovené pravomoci, a nikoli pravomoci diskreční, musí být legalita těchto rozhodnutí posouzena jen na základě nařízení č. 40/90, jak je vykládáno soudy Společenství, a nikoli na základě předchozí rozhodovací praxe OHIM nebo jeho odvolacích senátů.
V důsledku toho, a nezávisle na otázce uplatnitelnosti pravidla
nemo potest venire contra factum proprium
, OHIM tvrdí, že v projednávané věci nemůže být toto pravidlo vykládáno v tom smyslu, že zrušovací oddělení bylo vázáno předchozími rozhodnutími námitkového oddělení nebo odvolacího senátu vydanými v téže věci.
Krom toho je tento výklad v souladu s výkladem
a contrario
čl. 62 odst. 2 nařízení č. 40/90 (nyní čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009), podle něhož důvody a výrok rozhodnutí odvolacích senátů zavazují pouze „první stupeň“, je-li věc vrácena na stupeň, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, a zůstávají-li skutkové okolnosti věci i nadále stejné.
OHIM mimoto souhlasí s argumentem žalobkyně, že zamítnutí námitek a následný zápis ochranné známky Společenství nemohou založit legitimní očekávání.
Z výše uvedeného vyplývá, že se odvolací senát skutečně dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že zrušovací oddělení bylo vázáno předchozím rozhodnutím námitkového oddělení.
Podle OHIM je však před zrušením napadeného rozhodnutí třeba určit, zda odvolací senát správně rozhodl o věci samé. V důsledku toho je pro účely tohoto řízení třeba posoudit opodstatněnost napadeného rozhodnutí co se týče analýzy podobnosti označení v kontextu čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 provedené odvolacím senátem.
Závěry Soudu
V rámci tohoto žalobního důvodu je v kontextu řízení o neplatnosti před OHIM třeba zkoumat relevanci provedených posouzení a závěrů, k nimž dospěl odvolací senát v předchozím rozhodnutí přijatém v rámci námitkového řízení mezi týmiž účastníky řízení týkajícího se téže ochranné známky Společenství.
V tomto ohledu je třeba nejprve poznamenat, že nezávisle na odpovědi na tuto otázku provedl odvolací senát v bodech 32 až 46 napadeného rozhodnutí samostatný a úplný přezkum meritu sporu – a zejména podobnosti dotčených označení – jenž tvoří předmět druhého žalobního důvodu žalobkyně.
Za těchto okolností je třeba učinit závěr, bez ohledu na zjištění učiněná v bodě 30 napadeného rozhodnutí, že odvolací senát v projednávané věci neuplatnil zásadu překážky věci rozsouzené. V důsledku toho spočívá první žalobní důvod na chybném předpokladu, a musí být proto zamítnut.
Před zkoumáním druhého žalobního důvodu je však třeba poukázat na to, že odvolací senát v bodech 17 až 29 napadeného rozhodnutí správně uvedl, že zásada překážky věci rozsouzené, která vyžaduje, aby nebyla zpochybněna konečná povaha soudního rozhodnutí, se neuplatní ve vztahu mezi konečným rozhodnutím o námitce a návrhem na prohlášení neplatnosti, neboť jednak zejména má řízení před OHIM povahu správní, a nikoli soudní, a jednak relevantní ustanovení nařízení č. 40/90, a to čl. 52 odst. 4 a čl. 96 odst. 2 (nyní čl. 53 odst. 4 a čl. 100 odst. 2 nařízení č. 207/2009), nestanoví v tomto smyslu žádné pravidlo.
Správné je rovněž konstatování odvolacího senátu obsažené v bodě 30 napadeného rozhodnutí, že nelze zcela pominout zjištění učiněná v konečném rozhodnutí o námitce, pokud je rozhodováno o návrhu na prohlášení neplatnosti ve sporu mezi týmiž účastníky řízení, který se týká téhož předmětu a je založen na týchž důvodech, za podmínky, že tato zjištění nebo posouzené skutečnosti nejsou dotčeny novými skutkovými poznatky, novými důkazy nebo novými důvody. Toto konstatování je totiž pouze zvláštním vyjádřením judikatury, podle níž předchozí rozhodovací praxe OHIM představuje skutečnost, která může být zohledněna při posouzení, zda je označení způsobilé k zápisu [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, body 45 a 53].
Naproti tomu měl odvolací senát v bodě 30 napadeného rozhodnutí nesprávně za to, že oddělení OHIM byla v rámci řízení o neplatnosti vázána zjištěními provedenými v konečném rozhodnutí vydaném v rámci námitkového řízení na základě pravidla
nemo potest venire contra factum proprium
, ochrany nabytých práv, jakož i na základě zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání. Jednak totiž, jelikož s rozhodnutím vydaným v rámci námitkového řízení, a to ani s rozhodnutím konečným, není spojena žádná překážka věci rozsouzené, není toto rozhodnutí s to zakládat nabytá práva ani legitimní očekávání ohledně výsledku pozdějšího řízení o neplatnosti. A dále, kdyby byla přijata argumentace odvolacího senátu ohledně tohoto bodu, bylo by zpochybnění zápisu ochranné známky Společenství – jež byla předmětem rozhodnutí o námitce – prostřednictvím návrhu na prohlášení neplatnosti ve sporu mezi týmiž účastníky řízení, který se týká téhož předmětu a je založen na týchž důvodech, zbaveno veškerého užitečného účinku, třebaže, jak vyplývá z výše uvedených úvah, nařízení č. 40/90 tento postup zpochybnění zápisu umožňuje.
Závěry odvolacího senátu ohledně závazné povahy zjištění učiněných v konečném rozhodnutí o námitce v rámci pozdějšího řízení o neplatnosti jsou tudíž chybné.
K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
V rámci druhého žalobního důvodu zastává žalobkyně zaprvé názor, že dobré jméno jejích různých starších ochranných známek nebylo odvolacím senátem náležitě zohledněno.
V tomto ohledu upozorňuje především na to, že dobré jméno a rozlišovací způsobilost jednak hrají – v souvislosti s čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90 – „klíčovou úlohu“, a jednak představují – v souvislosti s čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení – základní prvky pro určení, zda existuje, či neexistuje nebezpečí záměny.
Dále uvádí, že odvolací senát navzdory skutečnosti, že v bodě 35 napadeného rozhodnutí potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení ohledně výrazně dobrého jména starší ochranné známky, následně opomenul zohlednit toto dobré jméno při posuzování rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a porovnat zmíněnou starší známku se zpochybněnou ochrannou známkou.
Navíc odvolací senát tím, že v bodě 35 napadeného rozhodnutí dospěl ohledně posouzení důkazů dobrého jména starší ochranné známky k závěru, že studie rovněž prokázaly, že je slovo „kinder“ spontánně uváděno do souvislosti s cukrářskými výrobky ochranné známky KINDER, nepřiměřeně omezil sortiment výrobků, s nimiž je spojováno dobré jméno ochranné známky KINDER. Správné posouzení mělo totiž vést k závěru, podle něhož je ochranná známka KINDER uváděna do souvislosti nejen s cukrářskými výrobky, ale i s čokoládou, čokoládovými vejci, svačinkami (včetně svačinek na bázi mléka), jakož i čokoládovými tyčinkami.
Konečně musí být dobré jméno ochranné známky, na rozdíl od toho, co podle žalobkyně tvrdí odvolací senát, vzato na zřetel pro účely posouzení podobnosti mezi dvěma označeními. V tomto ohledu upozorňuje žalobkyně na judikaturu, podle níž ochranné známky, které mají buď inherentně, nebo z důvodu své známosti na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší. Třebaže se tato judikatura týká případů podobnosti vycházejících z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/90, nic to nemění na tom, že dobré jméno, jakožto relevantní okolnost projednávané věci, musí být vzato na zřetel i při posouzení podobnosti mezi dvěma označeními prováděném v rámci čl. 8 odst. 5 téhož nařízení. Žalobkyně v tomto ohledu uvádí, že v dřívějším známkovém právu zemí Beneluxu je existence souvislosti mezi rozsahem dobrého jména a podobností ochranných známek uznávána v tom smyslu, že čím je ochranná známka silnější nebo čím je její dobré jméno výraznější, tím snáze lze uznat existenci asociace nebo podobnosti.
Zadruhé, třebaže výrobky, na něž se vztahuje zpochybněná ochranná známka, a výrobky, na něž se vztahují starší ochranné známky, nejsou totožné a nespadají do téže třídy, nemění to nic na skutečnosti, že si jsou dotčené výrobky výrazně podobné. Jelikož jsou totiž v mysli spotřebitelů výrobky skupiny známek obsahující výraz „kinder“ velmi silně spojené s mlékem a mléčnými výrobky obecně, je užití označení TiMi KiNDERJOGHURT ve spojení s výrobky z jogurtu s to vyvolat v mysli spotřebitelů silné spojení mezi výrobky uvedené skupiny ochranných známek a výrobky, na něž se vztahuje zpochybněná ochranná známka.
Zatřetí kritizuje žalobkyně též to, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nezohlednil skutečnost, že je majitelkou velké skupiny ochranných známek obsahujících prvek nebo tvořených prvkem „kinder“ ve spojení s rozlišujícími nebo popisnými slovy či symboly.
Existence téže série nebo skupiny ochranných známek přitom představuje relevantní faktor pro posouzení existence, či neexistence nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny totiž může být vyvoláno možností asociace mezi zpochybněnou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami tvořícími součást série, vyznačuje-li se přihlašovaná ochranná známka podobnostmi s těmito známkami, které by mohly spotřebitele vést k domněnce, že je součástí stejné série, a tudíž výrobky, které označuje, mají stejný obchodní původ jako výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky, nebo původ s nimi příbuzný. Takové nebezpečí může existovat, i když, jako v projednávaném případě, srovnání mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami, je-li každá z nich posuzována samostatně, neumožňuje prokázat existenci přímého nebezpečí záměny.
V projednávané věci je zřejmé – jelikož Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ani odvolací senát nikdy nepopíraly, že prvek „kinder“ tvoří podstatný prvek určité skupiny ochranných známek a že všechny ochranné známky, z nichž se tato skupina skládá, jsou široce užívány na trhu a jsou spotřebiteli vnímány jako skupina ochranných známek – že zpochybněná ochranná známka je bezprostředně vnímána spotřebiteli jako další ochranná známka této skupiny nebo série, jelikož rovněž obsahuje prvek „kinder“. Nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/90, se tak mění v jistotu.
Začtvrté má žalobkyně konečně za to, že posouzení, které provedl odvolací senát v bodech 36 až 44 napadeného rozhodnutí a podle kterého si obě označení nejsou podobná, je nesoudržné a nesprávné. V tomto ohledu uvádí následující tři důvody.
Zaprvé odvolací senát nezohlednil judikaturu, podle níž stupeň podobnosti pro účely porovnání označení na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90 není stejný jako stupeň podobnosti vyžadovaný v čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. Na rozdíl od čl. 8 odst. 1 písm. b) totiž čl. 8 odst. 5 nevyžaduje, aby byla podobnost označení s to vyvolat nebezpečí záměny.
Zadruhé odvolací senát místo toho, aby podobnost mezi dotčenými označeními posoudil na základě celkového dojmu, který vyvolávají, provedl její posouzení na základě „rozboru jednotlivých prvků“ napadené ochranné známky.
Zatřetí je zjištění odvolacího senátu, podle kterého prvek „timi“ představuje dominantní prvek napadené ochranné známky, zjevně nesprávné. Jednak byl zmíněný prvek proveden v bílé barvě na tmavším pozadí, a v důsledku toho je „bezprostředně hůře čitelný“, než kdyby byl proveden černě na bílém pozadí, a jednak vzhledem ke svým rozměrům představuje jen malou část celku ochranné známky. Dominantním prvkem ochranné známky je naopak prvek „kinder“. Jednak je totiž prvek „kinderjoghurt“ proveden v černé barvě a zabírá daleko víc místa než prvek „timi“. Dále pak musí být prvek „joghurt“ jakožto slovo popisné považován buďto za prvek zanedbatelného významu, anebo za prvek zdůrazňující podobnost se skupinou ochranných známek KINDER. Ostatně zjištění odvolacího senátu v bodě 41 napadeného rozhodnutí, podle něhož prvek „kinder“ nevystupuje nápadně do popředí anebo se nejeví jako nezávislý prvek a je spojen s prvkem „joghurt“, je rovněž nesprávné. Podle judikatury totiž skutečnost, že je rozlišující prvek připojen k prvku popisnému, neodstraňuje podobnost rozlišujícího prvku. Konečně ani za předpokladu, že je prvek „timi“ taktéž relevantní, nesměl odvolací senát při porovnávání obou označení zcela pominout prvek „kinder“. Žalobkyně v tomto ohledu připomíná, že ve zvláštním případě si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení obsahujícím název společnosti této třetí osoby zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek. Za takového předpokladu může celkový dojem ze složeného označení vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a v takovém případě musí být existence nebezpečí záměny shledána.
Žalobkyně z výše uvedeného vyvozuje především to, že existuje zvýšené nebezpečí újmy ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90 spočívající v poškození rozlišovací způsobilosti a dobrého jména slovní ochranné známky KINDER, dále to, že Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck neprávem těží z této rozlišovací způsobilosti a tohoto dobrého jména, a konečně to, že též existuje zvýšené nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení vzhledem k podobnosti známek a výrobků, jakož i k dobrému jménu ochranné známky KINDER a skupiny ochranných známek žalobkyně.
OHIM argumenty žalobkyně popírá.
Závěry Soudu
Především je třeba uvést, že existence podobnosti mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou zpochybněnou představuje podmínku uplatnění, jež je společná čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90, na které odkazuje čl. 52 odst. 1 písm. a) téhož nařízení. Co se týče posouzení této podmínky, vyplývá z judikatury Soudního dvora k výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (
Úř. věst. L 40, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah je v podstatě totožný s normativním obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, že předpokládá zejména existenci prvků vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti (viz rozsudek Soudního dvora ze dne , Adidas-Salomon a Adidas Benelux,
C-408/01, Recueil, s. I-12537
, bod 28 a citovanou judikaturu).
Krom toho z judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 vyplývá, že ke splnění podmínky podobnosti není nutné prokázat, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou mající dobré jméno a zpochybněnou ochrannou známkou. Stačí, když má stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost. Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Porovnání označení musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům [viz
per analogiam
rozsudek Soudu ze dne 16. dubna 2008, Citigroup a Citibank v. OHIM – Citi (CITI), T-181/05, Sb. rozh. s. II-669, body 64 a 65 a citovanou judikaturu].
V projednávané věci se navzdory skutečnosti, že prvek „kinder“ je obsažen v obou označeních, objevuje – jak správně uvedl odvolací senát v bodě 42 napadeného rozhodnutí – několik vzhledových a fonetických vlastností, které vylučují, aby byla tato označení vnímána jako podobná.
Zaprvé tvoří prvek „kinder“ jeden celek s prvkem „joghurt“, což oba tyto prvky zbavuje samostatné, svébytné existence. Jednak totiž mají prvky „kinder“ a „joghurt“ stejnou vizuální hodnotu, ale navíc z nich stylizované nepravidelnosti tančícího a vlnícího se druhu písma, jímž je proveden prvek „kinderjoghurt“, vytvářejí harmonickou jednotu, ve které lze jen nesnadno postřehnout obě její složky. Tyto zvláštnosti ukazují, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, není prvek „kinder“ jednoduše připojen k prvku „joghurt“. Dále pak se zpochybněná ochranná známka díky stylizovanému druhu písma tvořícímu prvek „kinder“ vizuálně nepodobá starší slovní ochranné známce, na níž je založen návrh na prohlášení neplatnosti a která je tvořena klasickým druhem písma.
Zadruhé je třeba konstatovat, že je prvek „kinder“ ve zpochybněné ochranné známce pouhou součástí prvku „kinderjoghurt“, který má ve vztahu k prvku „timi“ pouze druhotný význam. V tomto ohledu je třeba odmítnout argumenty vznesené žalobkyní, jež měly prokázat, že prvek „timi“ není pro svou drobnost a proto, že je údajně hůře čitelný než prvek „kinderjoghurt“, prvkem dominantním. Jednak je totiž tento prvek z vizuálního hlediska ústředním bodem tohoto označení, jelikož je umístěn velmi nápadně v jeho středu a nachází se nad prvkem „kinderjoghurt“, takže k sobě přitahuje pohled jako první. Toto centrální umístění vyvažuje do značné míry skutečnost, že je prvek „timi“ tvořen drobnějším druhem písma než prvek „kinderjoghurt“, jakož i skutečnost, že znázornění bílou barvou na černém pozadí může prvek „timi“ učinit hůře čitelným než prvek „kinderjoghurt“ umístěný v dolní části označení. Dále pak je z fonetického hlediska nutno konstatovat, že se prvek „timi“ vysloví jako první, takže mu spotřebitelé připisují větší význam. Prvek „kinder“ je tudíž zastíněn dominantním prvkem „timi“, který se bezpochyby vtiskne do povědomí spotřebitelů.
Zatřetí se ve zpochybněné ochranné známce prvek „kinder“ nachází – na rozdíl od svého umístění ve starší slovní ochranné známce, na níž je založen návrh na prohlášení neplatnosti – mezi dvěma jinými prvky, jimiž jsou jednak prvek „timi“, a jednak prvek „joghurt“. Tento rozdíl výrazně oslabuje nejenom fonetickou podobnost, jež by mezi oběma označeními mohla existovat díky prvku, který je jim společný, ale i případnou vzhledovou podobnost, jež by mohla vyplynout z tohoto společného prvku. Prvek „kinder“ tudíž představuje v celkovém dojmu vyvolávaném dotčenou ochrannou známkou prvek zanedbatelný.
Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát došel právem k závěru, že dotčená označení si nejsou podobná.
Tento závěr není zpochybněn ostatními argumenty, které žalobkyně uplatnila.
Zaprvé je totiž, co se týče argumentu vycházejícího z dobrého jména starší ochranné známky, jakož i argumentu vycházejícího z podobnosti výrobků označených spornými ochrannými známkami, nutno konstatovat, že třebaže mohou být zmíněné prvky vzaty v úvahu pro posouzení nebezpečí záměny, pravdou zůstává, že nemají žádný vliv na posouzení podobnosti mezi označeními.
Jednak je každopádně – co se týče argumentu vycházejícího z dobrého jména starší ochranné známky – třeba poznamenat, že neexistence podobnosti mezi dotčenými označeními konstatovaná v bodech 56 až 58 výše je v projednávané věci natolik výrazná, že dobré jméno ochranné známky KINDER, nezávisle na tom, zda je, či není zpochybňováno, nemůže tuto neexistenci podobnosti zpochybnit. Dále pak je třeba, co se týče argumentu vycházejícího z podobnosti mezi výrobky označenými spornou ochrannou známkou, především uvést, že zatímco všechny výrobky označené napadenou ochrannou známkou souvisí s jogurtem a spadají do třídy 29, výrobky spojené s třiceti šesti staršími právy dovolávané na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti představují v podstatě výrobky kakaové a čokoládové, jakož i koláče, pečivo a cukrovinky a spadají do třídy 30. Mimoto – na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně – skutečnost, že jistý počet těchto výrobků může obsahovat určité množství mléka, nečiní tyto výrobky podobnými mléku, ani mléčným výrobkům obecně a už vůbec ne výrobkům jogurtovým. Z předchozího vyplývá, že neexistence podobnosti mezi spornými označeními není dozajista kompenzována nijakou podobností mezi výrobky označenými spornými ochrannými známkami.
Zadruhé, co se týče argumentu vycházejícího z existence skupiny nebo série ochranných známek, je třeba připomenout, že bylo uznáno judikaturou, že v případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek je nebezpečí záměny, které musí být posouzeno v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/90, vyšší vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitel se může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených zpochybněnou ochrannou známkou a mít nesprávně za to, že posledně uvedená je součástí této skupiny nebo série ochranných známek (viz
per analogiam
rozsudek Soudního dvora ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333, bod 63). Jak však vyplývá z této judikatury, není existence skupiny nebo série ochranných známek relevantní v rámci posouzení otázky, zda je, či není splněna společná podmínka uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90, to znamená existence podobnosti mezi starší ochrannou známkou a známkou zpochybněnou.
Každopádně i za předpokladu, že by existence skupiny nebo série ochranných známek byla relevantním faktorem při posouzení takovéto podobnosti, je nebezpečí, že by spotřebitelé mohli mít v projednávané věci skutečně za to, že zpochybněná ochranná známka je součástí této skupiny nebo série ochranných známek, z důvodu výrazné nepodobnosti mezi zpochybněnou ochrannou známkou a označeními uvedenými v bodě 5 žaloby velmi malé anebo vůbec nehrozí.
V tomto ohledu je totiž třeba zdůraznit především tři následující okolnosti. Zaprvé se prvek „kinderjoghurt“ v napadené ochranné známce píše, na rozdíl od označení uvedených v bodě 5 žaloby, dohromady jako jedno slovo a mezi prvky „kinder“ a „joghurt“ není mezera. Zadruhé jsou pro zpochybněnou ochrannou známku, na rozdíl od označení uvedených v bodě 5 žaloby, příznačné stylizované nepravidelnosti prvku „kinderjoghurt“, jejichž popis je obsažen v bodě 56 výše. Zatřetí zpochybněná ochranná známka obsahuje, na rozdíl od označení uvedených v bodě 5 žaloby, prvek „timi“, který z důvodu své dominantní povahy zastiňuje prvek „kinderjoghurt“, jakož i,
a fortiori
, prvek „kinder“, který je jeho součástí.
V důsledku toho musí být zamítnut argument vycházející z existence skupiny nebo série ochranných známek.
Zatřetí, co se týče argumentu, podle něhož odvolací senát nezohlednil skutečnost, že posouzení stupně podobnosti v rámci čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90 nevyžaduje existenci nebezpečí záměny, je nutno konstatovat, že úvahy odvolacího senátu, s nimiž se Soud ztotožnil v bodech 56 až 58 výše, prokazují neexistenci podobnosti nezávisle na případné schopnosti stupně podobnosti vyvolat nebezpečí záměny. Tento argument žalobkyně je tudíž třeba odmítnout jako irelevantní.
Začtvrté se konečně odvolací senát, na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, nedopustil nesprávného posouzení tím, že provedl „rozbor jednotlivých prvků“ napadené ochranné známky. V rámci posouzení stupně podobnosti je totiž třeba zohlednit celkový dojem vyvolávaný kombinací prvků, které tvoří tyto známky, což však není neslučitelné s postupným zkoumáním těchto prvků. V projednávané věci odvolací senát poté, co v bodě 43 napadeného rozhodnutí konstatoval, že rozdíly mezi označeními vyvažují jediný prvek podobnosti, zdůraznil, že pokud jsou porovnány ve svém celku, jsou celkové dojmy, jimiž dotčená označení působí, rozdílné. Vzhledem k tomu, že zmíněný „rozbor jednotlivých prvků“ nebyl proveden na úkor zohlednění celkového dojmu vyvolaného kombinací všech prvků, z nichž se skládají sporné ochranné známky, musí být argument žalobkyně odmítnut jako neopodstatněný.
Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že druhý žalobní důvod musí být zamítnut jako neopodstatněný.
S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je tudíž třeba žalobu v plném rozsahu zamítnout.
K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů
SOUD (druhý senát)
rozhodl takto:

1)
Žaloba se zamítá.

2)
Ferrero SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. října 2009.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina