CELEX: 62003TJ0420
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BoomerangTV
Oudere nationale en communautaire woord- en beeldmerken BOOMERANG en Boomerang
Relatieve weigeringsgronden
Ontbreken van verwarringsgevaar
Geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs
Geen afbreuk aan reputatie
Geen overlegging van bewijzen van bestaan van bepaalde oudere merken of van vertalingen ervan voor oppositieafdeling
Overlegging van bewijzen voor het eerst voor kamer van beroep
Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub c, artikel 8, lid 5, en artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94
Regel 16, leden 2 en 3, regel 17, lid 2, en regel 20, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95

Voorgeschiedenis van het geding
Op 3 mei 1999 hebben interveniënten, J. M. Abril Sánchez en P. Ricote Saugar, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd. Deze aanvraag was in het Spaans gesteld.
De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
De diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 38: „Telecommunicatie; productie van radio- en televisieprogramma’s, uitzending en verspreiding van radio- en televisieprogramma’s”;
—
klasse 41: „Diensten met betrekking tot opvoeding, opleiding en entertainment; culturele activiteiten; film- en geluidsopnamestudio’s, verhuur van video’s; wedstrijden (ontspanning); samenstelling van televisie- en radioprogramma’s; filmproductie”.
De gemeenschapsmerkaanvraag is op 29 november 1999 in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 95/99 gepubliceerd.
Op 18 februari 2000 heeft verzoekster, de Spaanse vennootschap El Corte Inglés, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.
De proceduretaal van de oppositie was het Engels.
De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:
—
de Spaanse beeldmerken die op 22 mei 1998 zijn aangevraagd en zijn ingeschreven onder nr. 2 163 613 (voor „telecommunicatie” van klasse 38) en nr. 2 163 616 (voor „opvoeding en ontspanning” van klasse 41), en de Spaanse beeldmerken die op 19 juni 1996 zijn aangevraagd en zijn ingeschreven onder nr. 2 035 514 (voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” van klasse 25), nr. 2 035 507 (voor „verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties” van klasse 11), nr. 2 035 505 (voor „handgereedschappen en -instrumenten; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten” van klasse 8) en de nrs. 2 035 508 tot en met 2 035 513, zoals hieronder afgebeeld:
—
de Spaanse beeldmerken die op 23 februari 1988 zijn aangevraagd en zijn ingeschreven onder nr. 1 236 024 (voor „heren-, dames- en kinderkleding; schoeisel” van klasse 25) en nr. 1 236 025 [voor „gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd kledingstukken en schoeisel); spellen en speelgoederen” van klasse 28], en het Spaans beeldmerk dat op 3 november 1988 is aangevraagd en is ingeschreven onder nr. 1 282 250 (voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s; parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren” van klasse 18), zoals hieronder afgebeeld:
—
het Spaans woordmerk BOOMERANG, dat op 25 september 1964 is aangevraagd en is ingeschreven onder nr. 456 466 (voor „alle types kledingstukken voor mannen, vrouwen en kinderen, zakdoekjes, tissues, linnengoed, draperieën, bedspreien en tafellakens” van de klassen 24 en 25;
—
het Spaans beeldmerk dat is aangevraagd op 16 april 1999 en is ingeschreven onder nr. 2 227 732, en de Spaanse merkaanvragen die op 16 april 1999 zijn ingediend onder nr. 2 227 731 [voor „papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; dagbladen en week- of maandbladen, boeken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen (voor kantoorgebruik); materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); speelkaarten; drukletters en clichés” van klasse 16] en nr. 2 227 734, zoals hieronder afgebeeld:
—
het in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 1 494 568 ingeschreven beeldmerk (voor „kostuums en tailleurs, mantels, regenmantels, broeken, rokken, shorts, T-shirts, truien, pullovers, jasjes, sweatshirts, sokken, sjaals en foulards, handschoenen, haarbanden, polsbanden; schoeisel, pantoffels, laarzen, sportschoeisel; alle begrepen in klasse 25” van klasse 25), dat op 18 maart 1992 werd aangevraagd en hieronder is afgebeeld:
—
het Iers beeldmerk dat op 13 maart 1992 is aangevraagd en is ingeschreven onder nr. 153 228 (voor „kledingstukken, hoofddeksels en schoeisel, alle begrepen in klasse 25” van klasse 25), en het Grieks beeldmerk dat op 16 maart 1992 is aangevraagd en is ingeschreven onder nr. 109 387 (voor „kledingstukken, laarzen en pantoffels daaronder begrepen” van klasse 25), zoals hieronder afgebeeld:
—
gemeenschapsmerkaanvraag nr. 448 514, die op 3 februari 1997 is ingediend voor het hieronder weergegeven beeldmerk voor een reeks waren van de klassen 3, 18 en 25:
—
de in Spanje, Ierland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk algemeen bekende beeldmerken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Verdrag van Parijs”), voor alle waren en diensten van de klassen 18, 25, 38 en 41, zoals hieronder afgebeeld:
Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.
Bij fax van 20 maart 2000 heeft het BHIM verzoekster laten weten dat zij niet naar behoren alle door haar oudere rechten beschermde waren en diensten had aangeduid. Het BHIM heeft haar een termijn van twee maanden verleend om deze gebreken te verhelpen.
Bij brief van 21 maart 2000 aan het BHIM heeft verzoekster in het Engels de waren en diensten gespecificeerd waarop de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 456 466, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250, 2 227 731, 2 163 613 en 2 163 616, Griekse inschrijving nr. 109 387, inschrijving in het Verenigd Koninkrijk nr. 1 494 568 en Ierse inschrijving nr. 153 228 betrekking hebben.
Verzoekster heeft bij deze brief tevens de volgende documenten gevoegd: kopieën van de bewijzen van inschrijving of van vernieuwing van de Spaanse merken nrs. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025 en 1 282 250 in het Spaans, alsmede de vertalingen ervan in het Engels; een kopie van Spaanse merkaanvraag nr. 456 466 en van een akte van overgang van dit recht met verzoekster als rechtverkrijgende, met de vertalingen ervan in het Engels; een kopie van het aanvraagformulier voor Spaanse inschrijving nr. 2 227 731, met een vertaling in het Engels; kopieën van de bewijzen van inschrijving in het Verenigd Koninkrijk nr. 1 494 568 en in Ierland nr. 153 228 in het Engels; een kopie van de tweede bladzijde van het bewijs van Griekse inschrijving nr. 109 387, vergezeld van een Engelse vertaling van het volledige bewijs; kopieën van de aanvraagformulieren voor de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613 en 2 163 616, waarin de betrokken diensten in het Spaans zijn vermeld, en kopieën van de Spaanse beslissingen tot inschrijving die daarop betrekking hebben, waarin respectievelijk naar de klassen 38 en 41 wordt verwezen, maar zonder vermelding van de betreffende diensten, alsmede de Engelse vertaling van deze beslissingen.
Bij fax van 7 augustus 2000 heeft het BHIM verzoekster erop gewezen dat de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 508 tot en met 2 035 513, 2 227 732 en 2 227 734 niet in aanmerking zouden worden genomen, omdat de waren en diensten waarop zij betrekking hebben, niet in de proceduretaal van de oppositie waren gespecificeerd, en voorts dat zij tot 17 december 2000 de tijd had om feiten, bewijzen en argumenten tot staving van haar oppositie aan te voeren. In deze fax heeft het BHIM tevens gepreciseerd dat elk document in de proceduretaal van de oppositie moest worden overgelegd of vergezeld diende te gaan van een vertaling, waarbij een vertaling ook moest worden overgelegd voor elk element dat reeds aan het dossier was toegevoegd en niet in de proceduretaal van de oppositie was gesteld. Ten slotte heeft het BHIM benadrukt dat geen rekening zou worden gehouden met documenten die niet zijn vertaald in de proceduretaal, en evenmin met vertalingen die worden overgelegd zonder kopie van het originele document.
Bij deze fax was een toelichting met het opschrift „Informatie betreffende de bewijzen” gevoegd, waarin onder meer werd gepreciseerd dat alle formele en inhoudelijke aspecten inzake de oudere rechten moesten worden meegedeeld, in het bijzonder de autoriteit die de informatie verstrekte, de betrokken waren en diensten, de datum van inschrijving en de houder van het recht. In deze toelichting werd tevens erop gewezen dat zelfs de standaardtekst van de overgelegde documenten moest worden vertaald.
Op 3 oktober 2000 hebben interveniënten hun opmerkingen over de oppositie ingediend en de diensten waarvoor zij inschrijving van het merk Boomerang
TV
aanvroegen, beperkt tot de volgende diensten van klasse 41: „film- en geluidsopnamestudio’s, verhuur van video’s; wedstrijden (ontspanning); samenstelling van televisie- en radioprogramma’s; filmproductie”.
Bij fax van 20 november 2000 heeft het BHIM verzoekster op de hoogte gebracht van deze beperking en gevraagd of verzoekster haar oppositie wilde handhaven. Ook werd de in de fax van 7 augustus 2000 vermelde termijn verlengd tot 20 januari 2001.
Bij fax van 19 januari 2001 heeft verzoekster het BHIM laten weten dat zij haar oppositie handhaafde. Zij was immers in het bijzonder van mening dat niettegenstaande de beperking van de diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, verwarringsgevaar nog altijd niet kon worden uitgesloten gelet op haar merk nr. 2 163 616. Tevens heeft zij een bepaald aantal documenten ten bewijze van de bekendheid van haar oudere merken overgelegd. Dezelfde dag hebben interveniënten nieuwe opmerkingen ingediend, waarin zij onder meer aanvoeren dat verzoekster heeft nagelaten het bewijs van gebruik van haar oudere rechten te leveren.
Bij beslissing van 29 november 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Zij heeft met name vastgesteld dat verzoekster had nagelaten, de opgave van waren en diensten waarop de Spaanse merken nrs. 2 035 508 tot en met 2 035 513, 2 227 732 en 2 227 734 betrekking hebben, over te leggen ondanks een verzoek in die zin, en zij heeft dus geoordeeld dat de oppositie niet-ontvankelijk was voor zover deze was gebaseerd op die merken. Verder heeft zij geoordeeld dat de oppositie ongegrond was voor zover zij was gebaseerd op oudere rechten nrs. 2 163 613, 2 163 616, 456 466 en 109 387, omdat het bewijs van het bestaan van deze rechten niet was geleverd. Aldus heeft de oppositieafdeling opgemerkt dat verzoekster noch de Engelse vertaling van de aanvraagformulieren voor de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613 en 2 163 616 had overgelegd — zodat de gegevens inzake de autoriteiten die de documenten hebben verstrekt, de houder van deze inschrijvingen, de datum en het nummer van deze aanvragen en de specificatie van de diensten waarop deze inschrijvingen betrekking hebben, niet waren vertaald in de proceduretaal van de oppositie — noch een officieel document waarin de datum van inschrijving of de datum van het begin van de geldigheid van Spaanse inschrijving nr. 456 466 is vermeld, noch een officieel document met informatie inzake de houder van Griekse inschrijving nr. 109 387, de datum van aanvraag en van inschrijving van dit recht, de waren waarop deze inschrijving betrekking heeft en de afbeelding van het betrokken teken.
De oppositieafdeling heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat verzoekster onvoldoende elementen had aangedragen op grond waarvan het bestaan van haar in Spanje, Ierland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs kon worden vastgesteld, en dat de oppositie in zoverre eveneens ongegrond was.
Ten slotte heeft zij geoordeeld dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub a en b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet waren vervuld, in het bijzonder op grond dat de door verzoekster bewezen oudere rechten (Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 en 2 227 731, inschrijving in het Verenigd Koninkrijk nr. 1 494 568, Ierse inschrijving nr. 153 228 en gemeenschapsmerkaanvraag nr. 448 514) betrekking hadden op waren en diensten die geenszins soortgelijk zijn aan die waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang
TV
was aangevraagd, en op grond dat de overgelegde bewijzen niet volstonden als bewijs van de bekendheid van de oudere merken.
Op 24 januari 2003 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Bij de uiteenzetting van de gronden van het beroep heeft zij met name uittreksels uit de databank Sitadex van het Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau; hierna: „OEPM”) gevoegd die betrekking hadden op haar Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 en op Spaanse inschrijving nr. 2 184 868 van interveniënten, vergezeld van de vertalingen ervan in het Engels, alsmede een persbericht over het belang en de verscheidenheid van haar handelsactiviteiten in Spanje.
Bij beslissing van 1 oktober 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. In de eerste plaats heeft zij de documenten die voor het eerst als bijlage bij de uiteenzetting van de gronden van het beroep waren overgelegd, niet-ontvankelijk verklaard gelet op haar beslissingspraktijk en de rechtspraak van het Gerecht. In de tweede plaats was zij het eens met het standpunt van de oppositieafdeling dat de oppositie niet-ontvankelijk is voor zover deze is gebaseerd op de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 508 tot en met 2 035 513, 2 227 732 en 2 227 734, aangezien verzoekster geen enkel argument heeft aangedragen dat het feit weerlegt dat zij de waren en diensten waarop deze inschrijvingen betrekking hebben, niet heeft gespecificeerd. In de derde plaats was zij met name van oordeel dat de oppositieafdeling krachtens regel 16, leden 1 tot en met 3, regel 17, lid 2, en regel 20, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (
PB L 303, blz. 1
), in de op de feiten toepasselijke versie, de oppositie mocht afwijzen op grond dat verzoekster de voor het bewijs van het bestaan van de oudere rechten nrs. 2 163 613 et 2 163 616 vereiste documenten niet had overgelegd in de proceduretaal van de oppositie. In de vierde plaats was zij het eens met de conclusie van de oppositieafdeling dat het bewijs van het bestaan van Griekse inschrijving nr. 109 387 en van Spaanse inschrijving nr. 456 466 niet was geleverd, aangezien verzoekster geen enkel argument heeft aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt, en voorts dat het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal niet volstond om aan te tonen dat de voorwaarden voor bescherming van algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waren vervuld, aangezien verzoekster geen enkel argument heeft aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt.
De kamer van beroep heeft zich bij het onderzoek van de oppositie dus louter gebaseerd op de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 en 2 227 731, inschrijving in het Verenigd Koninkrijk nr. 1 494 568, Ierse inschrijving nr. 153 228 en gemeenschapsmerkaanvraag nr. 448 514. Na de toepassing van artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 te hebben uitgesloten op grond dat geen enkel ouder merk gelijk was aan het aangevraagde merk, heeft zij vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond, aangezien de waren waarop deze oudere rechten betrekking hebben, geenszins soortgelijk zijn aan de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Ten slotte was zij het eens met het standpunt van de oppositieafdeling dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing was, aangezien verzoekster de bekendheid van haar merken met het woordelement „boomerang” rechtens niet genoegzaam heeft aangetoond.
Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
de inschrijving van het merk Boomerang
TV
te weigeren;
—
het BHIM en interveniënten te verwijzen in de kosten.
Verder verzoekt verzoekster het Gerecht, rekening te houden met nieuwe bewijzen.
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
Interveniënten concluderen dat het het Gerecht behage:
—
het beroep te verwerpen;
—
de bestreden beslissing te bevestigen;
—
de inschrijving van het merk Boomerang
TV
te aanvaarden voor de diensten van klasse 41;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In hun antwoord van 22 maart 2007 op de schriftelijke vraag van het Gerecht waarbij partijen werden verzocht hun opmerkingen te formuleren over de gevolgen die het arrest van het Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (
C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213
), voor de onderhavige zaak kan hebben, hebben interveniënten gepreciseerd dat de diensten waarop hun inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, konden worden beperkt tot „film- en geluidsopnamestudio’s; wedstrijden via televisie; filmproductie”. In antwoord op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting hebben interveniënten gepreciseerd dat deze beperking slechts subsidiair werd voorgesteld. Het Gerecht heeft hiervan akte genomen.
Verder hebben interveniënten het Gerecht een maatregel van instructie voorgesteld, ter overlegging van het dossier van de procedure voor het BHIM en van een attest van het centrale handelsregister van Madrid inzake het statutaire doel van verzoekster.
In rechte
Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen vier middelen aan, te weten: ten eerste, niet-nakoming door de kamer van beroep van de verplichting om de voor haar overgelegde bewijzen te onderzoeken; ten tweede, onjuiste beoordeling door het BHIM van de bewijzen inzake het bestaan van bepaalde van haar oudere rechten; ten derde, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en, ten vierde, schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht dient zich evenwel eerst uit te spreken over de ontvankelijkheid van bepaalde vorderingen en van nieuwe bewijzen die verzoekster heeft voorgesteld.
Ontvankelijkheid van bepaalde vorderingen
Met haar tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht in wezen, het BHIM te gelasten, de inschrijving van het merk Boomerang
TV
te weigeren. Met hun derde vordering vragen interveniënten het Gerecht in wezen, het BHIM te gelasten, de inschrijving van het merk Boomerang
TV
te aanvaarden voor de diensten van klasse 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
Ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 is het BHIM verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arresten van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform),
T-331/99, Jurispr. blz. II-433
, punt 33, en 11 juli 2007, Flex Equipos de Descanso/BHIM — Leggett & Platt (LURA-FLEX),
T-192/04, Jurispr. blz. II-2411
, punt 33]. Bijgevolg zijn de tweede vordering van verzoekster en de derde vordering van interveniënten niet ontvankelijk.
Overlegging van nieuwe bewijzen voor het Gerecht
Argumenten van partijen
Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift verschillende documenten waarmee zij in het bijzonder haar algemene bekendheid en reputatie en die van haar oudere merken wil aantonen. Zij stelt eveneens voor, bepaalde extra bewijzen over te leggen.
Het BHIM voert aan dat zowel de nieuwe bewijzen die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, als haar voorstel om nieuwe extra bewijzen aan te dragen, niet-ontvankelijk zijn.
Beoordeling door het Gerecht
Uit het dossier blijkt dat verzoekster de volgende documenten voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd: ten eerste, het arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Madrid van 11 september 2003 in beroepsprocedure nr. 1118/2000 tussen interveniënten en het OEPM inzake de weigering van dit bureau om het beeldmerk Boomerang
TV
in te schrijven ter aanduiding van diensten van klasse 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice (bijlage 4 bij het verzoekschrift); ten tweede, bepaalde documenten waarmee verzoekster haar algemene bekendheid en reputatie en die van haar oudere merken wil aantonen (bijlagen 5-8 en 14 bij het verzoekschrift) en, ten derde, een uittreksel uit de databank Sitadex dat overeenkomt met de door interveniënten bij het OEPM ingediende inschrijvingsaanvraag nr. 2 184 869 voor het beeldmerk Boomerang
TV
voor diensten van klasse 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice (laatste drie bladzijden van bijlage 13 bij het verzoekschrift).
In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Het toelaten van deze bewijzen is immers in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Derhalve zijn dergelijke bewijzen niet-ontvankelijk en moeten zij van de hand worden gewezen zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille),
T-128/01, Jurispr. blz. II-701
, punt 18, en 23 mei 2007, Henkel/BHIM — SERCA (COR), T-342/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31]. Om dezelfde reden moet ook een door een partij gedaan aanbod van nieuwe bewijzen worden afgewezen [zie in die zin arrest Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR),
T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965
, punt 97].
Bijgevolg zijn in casu de bijlagen 5 tot en met 8, bijlage 14 en de laatste drie bladzijden van bijlage 13 bij het verzoekschrift niet-ontvankelijk, aangezien het gaat om nieuwe bewijzen die niet werden overgelegd in de procedure voor het BHIM, en verzoeksters voorstel om extra bewijselementen over te leggen, kan evenmin worden aanvaard.
Evenwel belet niets partijen noch het Gerecht, zich bij de uitlegging van het gemeenschapsrecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de communautaire, nationale of internationale rechtspraak. Op deze mogelijkheid om te verwijzen naar nationale rechterlijke beslissingen heeft de in punt 35 supra genoemde rechtspraak dus geen betrekking, aangezien het niet erom gaat, de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak, dat zij een bepaling van verordening nr. 40/94 heeft geschonden [arrest Gerecht van 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T-277/04, Jurispr. blz. II-2211
, punt 71]. Of het Gerecht het in bijlage 4 bij het verzoekschrift overgelegde arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Madrid in aanmerking mag nemen, hangt dus af van de reden waarom dit arrest door verzoekster wordt aangevoerd. De mogelijkheid voor het Gerecht om daarmee rekening te houden, zal derhalve worden beoordeeld bij de analyse ten gronde van het middel in het kader waarvan dit arrest wordt aangevoerd.
Eerste middel: niet-nakoming van de verplichting, de voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijzen te onderzoeken
Argumenten van partijen
Verzoekster merkt op dat de bewijzen die voor het eerst voor de kamer van beroep werden overgelegd, ontvankelijk waren en dat het arrest BHIM/Kaul (punt 27 supra) bevestigt dat feiten en bewijzen voor het eerst in het stadium van beroep voor het BHIM kunnen worden overgelegd. Verder kan volgens dit arrest een beroep niet worden verworpen op de enkele grond dat feiten en bewijzen niet meer konden worden overgelegd voor de kamer van beroep. De toepassing van de in dat arrest gekozen oplossing op het onderhavige geval moet leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing.
Het BHIM en interveniënten voeren aan dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de bewijzen die verzoekster voor het eerst heeft overgelegd als bijlage bij de uiteenzetting van de gronden van haar beroep, niet-ontvankelijk waren. Tevens stellen zij dat het arrest BHIM/Kaul (punt 27 supra) in casu niet ter zake dienend is, aangezien de betrokken bewijzen van een andere aard zijn.
Beoordeling door het Gerecht
Met haar eerste middel betoogt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Volgens deze bepaling hoeft het BHIM geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.
Daaruit volgt dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijsmiddelen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen moeten worden aangevoerd krachtens de bepalingen van verordening nr. 40/94, en dat het het BHIM niet verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen. Evenwel kan een partij die feiten of bewijsmiddelen niet tijdig aanvoert, op grond van die bepaling er niet onvoorwaardelijk aanspraak op maken dat het BHIM met deze feiten of bewijsmiddelen rekening houdt. Aangezien artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het BHIM in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met dergelijke feiten en bewijsmiddelen, beschikt het BHIM immers over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert (arrest BHIM/Kaul, punt 27 supra, punten 42 en 43).
Wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, kan er met name gegronde reden zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten en bewijsmiddelen rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (arrest BHIM/Kaul, punt 27 supra, punt 44).
Anders dan verzoekster aanvoert, was de kamer van beroep dus niet verplicht om rekening te houden met de voor het eerst voor haar aangevoerde gegevens. Evenwel dient te worden nagegaan of de kamer van beroep door te weigeren rekening te houden met deze gegevens, artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden doordat het meende, op dit punt over geen enkele beoordelingsvrijheid te beschikken. Anders dan het BHIM en interveniënten aanvoeren, dient immers in beginsel de toepassing van de in de punten 40 tot en met 42 supra aangehaalde beginselen niet te worden beperkt naargelang van de aard van de betrokken feiten en bewijsmiddelen, aangezien artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet een dergelijke beperking stelt. De aard van de betrokken feiten en bewijsmiddelen is evenwel een element waarmee het BHIM rekening kan houden bij de uitoefening van de beoordelingsvrijheid die hem door dit artikel wordt verleend.
In casu heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing erop gewezen dat het in overeenstemming was met de praktijk van de kamers van beroep om documenten die voor het eerst bij de uiteenzetting van de gronden van het beroep worden gevoegd, niet-ontvankelijk te achten. Zij heeft daaraan toegevoegd dat dergelijke documenten hadden moeten worden overgelegd voor de oppositieafdeling binnen de daartoe gestelde termijn en dat een partij niet rechtsgeldig gebruik kon maken van een beroep om met name nieuwe bewijselementen aan te dragen die niet binnen de gestelde termijn waren overgelegd. In dit verband heeft zij verwezen naar twee eerdere beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM en naar het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS) (
T-388/00, Jurispr. blz. II-4301
).
Aldus heeft de kamer van beroep geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van de voor het eerst voor haar overgelegde documenten op grond dat verzoekster reeds de mogelijkheid was gegeven om alle betrokken documenten voor de oppositieafdeling over te leggen. Zij heeft dus impliciet geoordeeld dat de omstandigheden waarin de betrokken documenten werden overgelegd, eraan in de weg stonden dat er rekening mee werd gehouden. Bovendien blijkt uit het dossier dat de termijn die verzoekster was verleend voor overlegging van de betrokken documenten voor de oppositieafdeling, was verlengd en dat verzoekster geenszins heeft aangevoerd dat zij niet in staat was geweest om de betrokken documenten voor de oppositieafdeling over te leggen terwijl laatstgenoemde haar een bijkomende termijn daartoe had verleend.
Uit de bestreden beslissing blijkt dus dat de kamer van beroep niet uit principe heeft geoordeeld dat de documenten die verzoekster voor het eerst voor haar heeft overgelegd, niet-ontvankelijk waren, maar rekening heeft gehouden met de concrete omstandigheden en haar beslissing op dit punt heeft gemotiveerd. Het is juist dat deze motivering kort is en dat de elementen waarnaar de kamer van beroep verwijst, niet uitdrukkelijk overeenstemmen met die waarnaar het Hof in het arrest BHIM/Kaul (punt 27 supra) verwijst. Op grond daarvan kan evenwel niet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
Om te beginnen wordt in het arrest BHIM/Kaul (punt 27 supra; zie in die zin punten 42 en 43) als wezenlijk vereiste gesteld dat de kamer van beroep het niet onmogelijk acht om rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die voor het eerst voor haar zijn aangevoerd. Zoals reeds werd uiteengezet in de punten 44 en 45 supra, was dit in casu niet het geval. Verder zijn de elementen die het Hof heeft aangewezen als elementen die voor de kamer van beroep een gegronde reden kunnen vormen om rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten en bewijsmiddelen, slechts voorbeelden, zoals blijkt uit de vermelding „met name”  (zie punt 42 supra). Dat in casu werd verwezen naar andere elementen dan die welke door het Hof in dit arrest werden aangewezen, betekent dus niet dat er sprake is van ontoereikende motivering in de zin van dit arrest. Dit geldt te meer daar het Hof zich enkel uitdrukkelijk heeft uitgesproken over elementen die een gegronde reden kunnen vormen voor de inaanmerkingneming van niet tijdig aangevoerde feiten en bewijsmiddelen, terwijl — zoals in punt 41 supra werd vastgesteld — artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 ook toelaat dat dergelijke feiten en bewijsmiddelen in voorkomend geval van de hand worden gewezen.
De kamer van beroep heeft dus het door verzoekster bij haar ingestelde beroep niet verworpen op de enkele grond dat verzoekster feiten en bewijsmiddelen niet tijdig had aangevoerd en evenmin was zij van mening dat zij over geen enkele beoordelingsvrijheid beschikte met betrekking tot de mogelijkheid om rekening te houden met documenten die verzoekster voor het eerst voor haar heeft overgelegd. Zij heeft daarentegen gebruikgemaakt van de ruime beoordelingsvrijheid waarover zij beschikt krachtens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, aangezien zij pas na een analyse van de concrete omstandigheden en van de rechtssituatie heeft beslist, de betrokken documenten niet-ontvankelijk te verklaren.
Bij gebreke van een kennelijk onjuiste beoordeling door de kamer van beroep op dit punt, is schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet aangetoond. Derhalve moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.
Tweede middel: onjuiste beoordeling door het BHIM van de bewijzen inzake het bestaan van bepaalde oudere rechten
Argumenten van partijen
Verzoekster betoogt om te beginnen dat zij de vereiste vertalingen inzake de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613 en 2 163 616 en de fundamentele gegevens inzake Spaanse inschrijving nr. 456 466 bij brief van 21 maart 2000 tijdig heeft overgelegd. De oppositieafdeling en de kamer van beroep hebben dit overigens erkend met betrekking tot de inschrijvingen nrs. 2 163 613 en 2 163 616 doordat zij de oppositie ontvankelijk hebben verklaard voor zover deze was gebaseerd op die rechten. De oppositieafdeling en de kamer van beroep volgen dus een tegenstrijdige redenering door vervolgens deze rechten niet te erkennen als grond van de oppositie.
Verder merkt zij op dat het BHIM in strijd met regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, verzoekster niet heeft verzocht om overlegging van de ontbrekende vertalingen inzake de inschrijvingen nrs. 2 163 613 en 2 163 616. Het faxbericht van het BHIM van 7 augustus 2000 impliceert dat de vertalingen inzake de inschrijvingen die daarin niet werden vermeld, ontvankelijk werden geacht.
Ten slotte voert verzoekster aan dat interveniënten Spaanse inschrijving nr. 2 163 616 hebben vergeleken met het aangevraagde merk en dus zelf de geldigheid van deze inschrijving hebben erkend, zodat deze moet worden aanvaard.
Bijgevolg heeft de kamer van beroep, net als de oppositieafdeling, ten onrechte geen rekening gehouden met bepaalde oudere rechten, waaronder met name Spaanse inschrijving nr. 2 163 616. Hierdoor heeft zij afbreuk gedaan aan de rechten die verzoekster ontleent aan artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de algemeen bekende merken van verzoekster. De voor de oppositieafdeling aangedragen bewijzen, aangevuld door die welke voor de kamer van beroep werden overgelegd, volstaan als bewijs van het bestaan van algemeen bekende merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94.
In elk geval voegt verzoekster in de bijlagen 10 tot en met 12 bij haar verzoekschrift uittreksels uit de databank Sitadex met betrekking tot de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 toe, en zij wijst met klem erop dat in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de eerste twee inschrijvingen als grond van haar oppositie en dat met betrekking tot inschrijving nr. 456 466 het relevante uittreksel uit de databank Sitadex reeds voor de kamer van beroep werd overgelegd. Verder benadrukt zij haar eigen algemene bekendheid, waarvan het bewijs voor de kamer van beroep werd geleverd.
Het BHIM voert allereerst aan dat het eerste argument van verzoekster, volgens hetwelk de vereiste vertalingen bij brief van 21 maart 2000 werden overgelegd, niet werd aangevoerd voor de kamer van beroep en dus in strijd is met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering. Ten gronde betwisten het BHIM en interveniënten de argumenten van verzoekster.
Beoordeling door het Gerecht
Aangezien verzoeksters argumenten enkel betrekking hebben op de merken nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 en op haar algemeen bekende merken, moet de conclusie van de kamer van beroep dat het bewijs van het bestaan van Griekse inschrijving nr. 109 387 niet werd geleverd, als definitief worden beschouwd.
Wat de oudere rechten betreft waarvoor verzoekster de conclusies van de kamer van beroep betwist, dient te worden opgemerkt dat verzoekster met haar betoog in wezen wil aantonen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oppositieafdeling op algemene wijze mocht concluderen dat het bewijs van het bestaan van deze oudere rechten niet was geleverd, en voorts door te oordelen dat verzoekster specifiek het bewijs van het bestaan van haar algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs niet had geleverd.
— Bewijs van het bestaan van de oudere rechten
Artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de oppositie schriftelijk moet worden ingesteld, met redenen omkleed moet zijn, en dat zij pas wordt geacht te zijn ingesteld nadat de oppositietaks betaald is. Verder kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren binnen een door het BHIM te stellen termijn. Regel 18, lid 1, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, bepaalt dat indien het BHIM vaststelt dat het oppositiebezwaarschrift niet aan bovengenoemd artikel voldoet of indien uit dat bezwaarschrift onder meer niet blijkt op grond van welk ouder merk of ouder recht oppositie wordt ingesteld, het BHIM de oppositie niet-ontvankelijk verklaart tenzij die gebreken vóór het verstrijken van de oppositietermijn zijn verholpen.
Volgens regel 15, lid 2, sub b-vii, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, behelst het bezwaarschrift van oppositie met betrekking tot het oudere merk of het oudere recht waarop de oppositie berust: de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven of aangevraagd, of met betrekking waartoe het oudere merk algemene bekendheid geniet dan wel bekendheid geniet. Regel 18, lid 2, van deze verordening, in de op de feiten toepasselijke versie, bepaalt dat indien het oppositiebezwaarschrift niet voldoet aan andere bepalingen van verordening nr. 40/94 dan artikel 42 ervan, of aan andere bepalingen van verordening nr. 2868/95 dan regel 18, lid 1, en dus onder meer indien het oppositiebezwaarschrift niet voldoet aan regel 15, lid 2, sub b-vii, van verordening nr. 2868/95, het BHIM hiervan mededeling doet aan de opposant en hem verzoekt de vastgestelde gebreken binnen een termijn van twee maanden te verhelpen. Bij gebreke daarvan verklaart het BHIM het oppositiebezwaarschrift niet-ontvankelijk.
Overeenkomstig regel 16, leden 2 en 3, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, dient het oppositiebezwaarschrift bij voorkeur vergezeld te gaan van bewijsmateriaal betreffende het bestaan van de oudere rechten en, indien dit niet samen met het bezwaarschrift werd overgelegd, mag het binnen een door het BHIM overeenkomstig regel 20, lid 2, te stellen termijn na de aanvang van de oppositieprocedure worden overgelegd.
Regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, bepaalt dat indien het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie, als bedoeld in regel 16, lid 2, niet in de taal van de oppositieprocedure wordt overgelegd, de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn of, indien van toepassing, binnen de door het BHIM overeenkomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in die taal een vertaling van het bewijsmateriaal indient.
Ten slotte bepaalt regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, dat indien het oppositiebezwaarschrift geen bijzonderheden van onder meer de bewijzen als bedoeld in regel 16, lid 2, behelst, het BHIM de opposant verzoekt die gegevens alsnog binnen een door het BHIM gestelde termijn over te leggen.
De wetgever maakt dus blijkens artikel 42 van verordening nr. 40/94 en de regels 16, 17, 18 en 20 van verordening nr. 2868/95 in onderling verband gelezen, een onderscheid tussen enerzijds de voorwaarden waaraan het oppositiebezwaarschrift moet voldoen, opgesteld als voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie, en anderzijds het aandragen van feiten, bewijzen, argumenten en stukken ter staving van de oppositie, hetgeen behoort tot het onderzoek van de oppositie [arresten Gerecht van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM — Massagué Marín (Chef),
T-232/00, Jurispr. blz. II-2749
, punt 31, en 15 mei 2007, Black & Decker/BHIM — Atlas Copco (Driedimensionale afbeelding van zwart-geel elektrisch gereedschap e.a.), T-239/05, T-240/05, T-245/05–T-247/05, T-255/05 en T-274/05–T-280/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 84].
Met betrekking tot de voorwaarden waarvan de niet-eerbiediging in het oppositiebezwaarschrift leidt tot de niet-ontvankelijkverklaring van de oppositie, wordt in regel 18 van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, een onderscheid gemaakt tussen de ontvankelijkheidsvoorwaarden van lid 1 en die van lid 2 ervan. Zoals blijkt uit punt 60 supra is het enkel in de gevallen waarin het oppositiebezwaarschrift niet voldoet aan een of meer, in regel 18, lid 1, van verordening nr. 2868/95 (in de op de feiten toepasselijke versie) niet uitdrukkelijk vermelde voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie, dat het BHIM krachtens lid 2 van deze regel verplicht is daarvan mededeling te doen aan de opposant en hem te verzoeken dat gebrek binnen een termijn van twee maanden te verhelpen, alvorens de oppositie niet-ontvankelijk te verklaren (arrest Chef, punt 64 supra, punten 33 en 36).
De wettelijke eisen inzake de overlegging van feiten, bewijzen, argumenten en stukken ter staving van de oppositie, de vertalingen ervan in de taal van de oppositieprocedure daaronder begrepen, zijn daarentegen geen voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie, maar voorwaarden die het onderzoek van de oppositie ten gronde betreffen. De oppositieafdeling is dus niet verplicht om de opposant in te lichten over het gebrek bestaande uit het nalaten om dergelijke elementen ter staving van de oppositie of de vertaling ervan in de taal van de oppositieprocedure over te leggen (zie in die zin arresten Chef, punt 64 supra, punten 37, 52 en 53, en LURA-FLEX, punt 31 supra, punten 55 en 56).
Indien de opposant het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie en de vertaling ervan in de proceduretaal van de oppositie niet overlegt vóór het verstrijken van de aanvankelijk daartoe door het BHIM gestelde termijn of, in voorkomend geval, vóór het verstrijken van de krachtens regel 71, lid 1, van verordening nr. 2868/95 verlengde termijn, mag het BHIM de oppositie ongegrond verklaren tenzij het overeenkomstig regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 (in de op de feiten toepasselijke versie) een andere beslissing aangaande de oppositie kan nemen op grond van stukken waarover het eventueel reeds beschikt. In dit geval is de afwijzing van de oppositie het gevolg van het feit dat niet is voldaan aan een voorwaarde voor de gegrondheid van de oppositie, aangezien de opposant nalaat om binnen de termijn het relevante bewijsmateriaal ter staving over te leggen en hij er daardoor niet in slaagt het bestaan van de feiten of rechten waarop zijn oppositie berust, aan te tonen [arrest Chef, punt 64 supra, punt 44, en beschikking Gerecht van 17 november 2003, Strongline/BHIM — Scala (SCALA),
T-235/02, Jurispr. blz. II-4903
, punt 39].
In casu staat vast dat het BHIM verzoekster bij fax van 20 maart 2000 heeft laten weten dat zij onder meer niet naar behoren alle door haar oudere rechten beschermde waren en diensten had aangeduid, en dat het verzoekster een termijn van twee maanden heeft verleend, tot 20 mei 2000, om deze gebreken te verhelpen.
Tevens staat vast dat verzoekster bij brief van 21 maart 2000 vooreerst in het Engels de waren en diensten heeft gespecificeerd waarop onder meer de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 betrekking hebben. Verder heeft zij met betrekking tot Spaanse inschrijving nr. 456 466 aan het BHIM een kopie van de merkaanvraag overgelegd die in 1964 was gepubliceerd in het Spaans Officieel Blad van industriële eigendom, alsmede een kopie van een akte van overgang van dit recht met verzoekster als rechtverkrijgende, met de vertalingen ervan in het Engels. Met betrekking tot de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 163 613 en 2 163 616 werden daarbij kopieën overgelegd van de aanvraagformulieren voor deze Spaanse inschrijvingen, waarin de betrokken diensten zijn vermeld, en kopieën van de Spaanse beslissingen tot inschrijving, waarin respectievelijk werd verwezen naar de klassen 38 en 41, maar zonder vermelding van de opgave van de specifieke betrokken diensten, alsmede de Engelse vertaling van deze beslissingen.
Ten slotte staat vast dat de oppositieafdeling bij fax van 7 augustus 2000 verzoekster erop heeft gewezen dat de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 508 tot en met 2 035 513, 2 227 732 en 2 227 734 niet in aanmerking zouden worden genomen op grond dat de waren en diensten waarop zij betrekking hebben, niet in de proceduretaal waren gespecificeerd. Verder heeft zij verzoekster een termijn van vier maanden verleend, tot 17 december 2000, om feiten, bewijzen en argumenten tot staving van haar oppositie aan te voeren. Daarbij heeft de oppositieafdeling gepreciseerd dat elk document in de proceduretaal van de oppositie moest worden overgelegd of vergezeld diende te gaan van een vertaling. Bij fax van 20 november 2000 werd deze termijn verlengd tot 20 januari 2001. Uit het dossier blijkt dat verzoekster, in antwoord op deze fax, op 19 januari 2001 enkel documenten ten bewijze van de bekendheid van haar oudere merken heeft overgelegd.
In de eerste plaats volgt hieruit dat, anders dan verzoekster betoogt, zij voor de oppositieafdeling niet het bewijsmateriaal heeft overgelegd dat is vereist om het bestaan van haar Spaanse merken nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 aan te tonen. Het is juist dat zij bij brief van 21 maart 2000 de opgave van waren en diensten waarop deze merken betrekking hebben, in de proceduretaal van de oppositie heeft gespecificeerd, maar zij heeft aldus enkel haar oppositie in overeenstemming gebracht met de andere bepalingen van verordening nr. 40/94 of van verordening nr. 2868/95 zoals bedoeld in regel 18, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie.
Zoals in de punten 10 en 11 supra reeds is vermeld, heeft verzoekster immers in deze brief noch het Spaanse inschrijvingsbewijs van merk nr. 456 466 noch een ander officieel document overgelegd, in voorkomend geval vergezeld van de vertaling ervan in het Engels, waarin alle formele en inhoudelijke aspecten inzake dit recht werden vermeld en op grond waarvan de oppositieafdeling had kunnen oordelen dat het bestaan ervan was aangetoond, terwijl de oppositieafdeling uitdrukkelijk erop had gewezen dat deze elementen en de eventuele vertaling ervan moesten worden overgelegd teneinde het bestaan van de betrokken oudere rechten aan te tonen (zie punten 12 en 13 supra). Ook heeft verzoekster geen officieel document overgelegd, in voorkomend geval vergezeld van de vertaling ervan in het Engels, waaruit met name de waren en diensten blijken waarvoor de merken nrs. 2 163 613 en 2 163 616 waren ingeschreven, en zij heeft evenmin een document overgelegd ten bewijze van de algemene bekendheid van de betrokken oudere merken. Verder konden de door verzoekster op 19 januari 2001 overgelegde documenten deze gebreken inzake de bewijzen van het bestaan van de merken nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 niet verhelpen, aangezien verzoekster daarmee uitsluitend de bekendheid van de oudere merken wilde aantonen en geen enkel ander officieel document inzake de merken nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 werd overgelegd voor de oppositieafdeling.
De specificatie, in de proceduretaal van de oppositie, van de waren en diensten waarop de oudere merken betrekking hebben, is geen vertaling van het bewijsmateriaal betreffende het bestaan van de betrokken oudere rechten, en kan evenmin daarmee worden gelijkgesteld (zie in die zin arrest Chef, punt 64 supra, punt 64). Bij gebreke van vertaling, in de proceduretaal van de oppositie, van het bewijsmateriaal betreffende het bestaan van deze oudere rechten mocht de oppositieafdeling oordelen dat de oppositie ongegrond was, aangezien zij was gebaseerd op deze rechten, waarvan het bestaan niet was aangetoond (zie punt 67 supra en, in die zin, arrest Chef, punt 64 supra, punten 44 en 57).
Aangezien het bewijs van het bestaan van de oudere rechten de gegrondheid van de oppositie betreft, is er voorts geen sprake van een tegenstrijdigheid in de redenering van de oppositieafdeling doordat zij heeft geoordeeld dat de oppositie ontvankelijk was, zelfs voor zover deze was gebaseerd op de oudere rechten waarvan zij het bestaan vervolgens niet bewezen achtte.
In de tweede plaats blijkt uit de vaststaande feiten die in de punten 68 tot en met 70 supra in herinnering worden gebracht, dat de oppositieafdeling door het verzenden van de fax van 20 maart 2000 waarbij verzoekster wordt verzocht de gebreken van haar oppositie te verhelpen, regel 18, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, juist heeft toegepast. Door het verzenden van de fax van 7 augustus 2000 waarbij verzoekster wordt verzocht om binnen een termijn van vier maanden — die vervolgens werd verlengd met één maand — de feiten, bewijzen en argumenten tot staving van haar oppositie over te leggen, heeft de oppositieafdeling bovendien regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, juist toegepast.
Anders dan verzoekster aanvoert, was de oppositieafdeling verder niet verplicht om verzoekster te verzoeken, de ontbrekende vertalingen over te leggen, of om haar erop te wijzen dat de overgelegde bewijzen kennelijk ontoereikend waren als bewijs van het bestaan van de betrokken rechten, en om haar een termijn te verlenen om deze gebreken te verhelpen. Op het BHIM rust deze verplichting immers enkel met betrekking tot de voorwaarden voor ontvankelijkheid van de oppositie waarop regel 18, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, betrekking heeft. Bijgevolg is niet aangetoond dat regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95, in de op de feiten toepasselijke versie, is geschonden.
In de derde plaats, zelfs indien interveniënten de „geldigheid” van Spaanse inschrijving nr. 2 163 616 of van de andere betrokken rechten daadwerkelijk zouden hebben erkend, quod non, waren de oppositieafdeling en de kamer van beroep op grond van deze omstandigheid niet verplicht, te oordelen dat het bestaan van deze rechten was aangetoond. Artikel 8 van verordening nr. 40/94 bepaalt in wezen dat er enkel sprake is van een relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk wanneer het aangevraagde gemeenschapsmerk in conflict komt met een ouder merk. Volgens de rechtspraak dient het BHIM op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van de ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde merken te onderzoeken [zie in die zin arrest Gerecht van 21 april 2005, PepsiCo/BHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),
T-269/02, Jurispr. blz. II-1341
, punt 26]. De vraag of een ouder merk bestaat, is dus geen element dat kan worden overgelaten aan de vrije beoordeling van partijen. Bijgevolg faalt het argument dat verzoekster ontleent aan het feit dat interveniënten het bestaan van een of meerdere van haar oudere rechten zouden erkennen.
Gelet op een en ander, heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door de conclusie van de oppositieafdeling te bevestigen dat het bewijs van het bestaan van de oudere merken nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 niet was geleverd en dat de oppositie ongegrond was voor zover zij was gebaseerd op deze rechten. Het eerste onderdeel van het tweede middel moet dus worden afgewezen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van het eerste argument van verzoekster (zie in die zin arrest Hof van 23 maart 2004, Frankrijk/Commissie,
C-233/02, Jurispr. blz. I-2759
, punt 26).
— Bewijs van bestaan van de oudere algemeen bekende merken
Aangezien artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 verwijst naar merken die „in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs”, dient te worden gekeken naar de richtsnoeren voor uitlegging van dit artikel 6 bis teneinde vast te stellen hoe het bewijs van het bestaan van een algemeen bekend merk kan worden geleverd.
Artikel 2 van de gemeenschappelijke aanbeveling betreffende de bepalingen inzake de bescherming van algemeen bekende merken, die werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) tijdens de 34e reeks van zittingen van de vergaderingen van de lidstaten van WIPO (20 tot 29 september 1999), stelt dat, om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking kan nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk wordt verbonden.
In casu blijkt uit het dossier dat verzoekster voor de oppositieafdeling de volgende documenten heeft overgelegd om het bestaan van haar in Spanje, Ierland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk algemeen bekende merken aan te tonen: ten eerste, uittreksels uit catalogi van deze waren, waaruit blijkt dat de benaming „boomerang” wordt gebruikt voor verschillende kledingstukken, accessoires en sportuitrusting; ten tweede, een tijdens een sportevenement gemaakte foto van twee zeppelins met het opschrift „boomerang” en, ten derde, verschillende in Spaanse kranten verschenen artikelen inzake een zaalvoetbalclub met de naam „Boomerang Interviú”, vervolgens „Boomerang”, die door verzoekster wordt gesponsord.
Zoals de oppositieafdeling terecht heeft opgemerkt en de kamer van beroep heeft bevestigd in punt 41 van de bestreden beslissing, waarin zij zich de motivering van de oppositieafdeling eigen heeft gemaakt, dient dus te worden vastgesteld dat deze documenten niet aantonen dat de betrokken merken zijn gebruikt of zelfs bekend zijn of herkend worden in Ierland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel deze documenten aantonen dat minstens bepaalde van de betrokken merken door verzoekster zijn gebruikt in Spanje, bevatten zij voorts geen enkele informatie over de duur en de omvang van dit gebruik, de mate waarin het Spaanse publiek de betrokken merken kent of herkent, of over enig ander element waaruit kan worden afgeleid dat de betrokken merken in Spanje of in een aanmerkelijk deel van het Spaanse grondgebied algemeen bekend zijn.
Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de oppositieafdeling op goede gronden heeft geconcludeerd dat verzoekster niet had aangetoond dat was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94.
Zoals werd vastgesteld in het kader van het onderzoek van het eerste middel en zoals voortvloeit uit punt 76 supra, mocht de kamer van beroep voorts de documenten van de hand wijzen die verzoekster voor het eerst voor haar heeft overgelegd, en zij mocht oordelen dat de oppositieafdeling niet verplicht was om verzoekster mee te delen dat het overgelegde bewijsmateriaal ontoereikend was als bewijs van het bestaan van haar algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.
Het tweede onderdeel van het tweede middel moet dus worden afgewezen, alsmede het tweede middel in zijn geheel. Gelet op het voorgaande, hoeft het Gerecht zich in het kader van dit middel niet uit te spreken over de documenten in de bijlagen 10 tot en met 12 bij het verzoekschrift.
Derde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
Verzoekster stelt om te beginnen dat zij haar argumenten die in de procedure voor het BHIM werden uiteengezet, herhaalt. Zij beschouwt deze argumenten als „integraal overgenomen” en verzoekt op grond daarvan om afwijzing van de door interveniënten ingediende inschrijvingsaanvraag.
Verder beklemtoont zij dat de term „boomerang” het dominerende bestanddeel van haar familie van oudere merken is en dat het dominerende karakter ervan niet op losse schroeven kan worden gezet door de aanwezigheid van het woord „aventura” in bepaalde van die merken. Aangezien consumenten over het algemeen mondeling verwijzen naar merken, zijn de beeldelementen evenmin relevant. Aangezien het element „tv” van het aangevraagde merk een soortnaam is met een beschrijvend karakter, mag dit niet in aanmerking worden genomen bij de vergelijking van de conflicterende merken. Het aangevraagde merk bestaat dus uit het dominerende bestanddeel van de oudere merken. De kamer van beroep heeft hiermee onvoldoende rekening gehouden.
Bovendien zijn de diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, dezelfde als of die waarop merk nr.  2 163 616 betrekking heeft, of daaraan soortgelijk, niettegenstaande het feit dat de opgave van diensten waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang
TV
werd aangevraagd, in de loop van de procedure voor het BHIM werd beperkt. Met betrekking tot deze twee merken is verwarringsgevaar dus aangetoond. Wat de waren betreft waarop de andere oudere merken betrekking hebben, dient te worden opgemerkt dat vele ervan, zoals tassen of kledingstukken, kunnen worden aangewend bij de promotie van activiteiten van klasse 41 waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang
TV
werd aangevraagd. De sector waarin de oudere merken actief zijn, te weten de sportsector, heeft voorts banden met die van voorstellingen en televisieproducties. Door deze band en het gemeenschappelijke element „boomerang” van de conflicterende merken is verwarringsgevaar tevens aangetoond met betrekking tot deze andere oudere merken.
Het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken, die algemeen bekend zijn en een reputatie hebben in de kleding- en modesector in Spanje, minstens als merken van een onderneming die zelf een reputatie in Spanje heeft, versterkt het verwarringsgevaar in casu nog.
Ten slotte voegt verzoekster daaraan toe dat interveniënten tevergeefs hebben gepoogd het merk Boomerang
TV
in Spanje te doen inschrijven voor diensten van de klassen 38 en 41 — de uittreksels uit de databank Sitadex met betrekking tot deze weigeringsbeslissingen zijn toegevoegd in bijlage 13 bij het verzoekschrift — en dat het OEPM hun inschrijvingsaanvraag heeft afgewezen op grond van het bestaan van verwarringsgevaar met verzoeksters oudere Spaanse merken. Het BHIM had deze weigering in aanmerking moeten nemen. Het bestaan van tegenstrijdige beslissingen doet voorts afbreuk aan de harmonisatie binnen de interne markt. Het bestaan van verwarringsgevaar werd overigens ook vastgesteld in een arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Madrid van 11 september 2003, dat is opgenomen in bijlage 4 bij het verzoekschrift en betrekking heeft op dezelfde partijen en dezelfde merken, maar enkel klasse 41 betreft.
Het BHIM en interveniënten betwisten in casu het bestaan van verwarringsgevaar.
Beoordeling door het Gerecht
Het is vaste rechtspraak dat volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 130, lid 1, en artikel 132, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften het ontbreken van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten worden vermeld, niet kan verhelpen [arresten Gerecht van 8 juli 2004, MLP Finanzdienstleistungen/BHIM (bestpartner),
T-270/02, Jurispr. blz. II-2837
, punt 16, en 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM — Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04, Jurispr. blz. II-449
, punt 14].
Verder is het niet de taak van het Gerecht om in het dossier van de procedure voor het BHIM te zoeken naar de argumenten waarnaar verzoekster zou kunnen verwijzen, en dient het deze evenmin te onderzoeken, aangezien dergelijke argumenten niet-ontvankelijk zijn [zie in die zin arresten Gerecht van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA),
T-127/02, Jurispr. blz. II-1113
, punt 21, en 14 december 2005, Honeywell/Commissie,
T-209/01, Jurispr. blz. II-5527
, punt 57]. Het verzoekschrift is dus niet-ontvankelijk voor zover het verwijst naar de geschriften die verzoekster voor het BHIM heeft overgelegd, en de gegrondheid van het onderhavige middel zal enkel worden onderzocht in het licht van de argumenten die in het verzoekschrift worden aangevoerd.
Tevens dient eraan te worden herinnerd dat verzoekster niet heeft betwist dat het bestaan van Griekse inschrijving nr. 109 387 niet was aangetoond. Zoals blijkt uit de analyse van het eerste en het tweede middel, mocht de kamer van beroep voorts oordelen dat het bewijs van het bestaan van de merken nrs. 2 163 613, 2 163 616 en 456 466 en van de algemeen bekende merken niet was geleverd voor de oppositieafdeling, en verder mocht zij de voor het eerst voor haar overgelegde documenten van de hand wijzen. Bovendien zijn de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten niet-ontvankelijk (zie punt 36 supra). Hoewel de documenten die worden overgelegd in de bijlagen 10 tot en met 12 bij het verzoekschrift (zie punt 55 supra) door verzoekster reeds voor de kamer van beroep werden overgelegd, moeten zij ten slotte ook van de hand worden gewezen. Aangezien de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door deze documenten niet-ontvankelijk te verklaren (zie punt 49 supra), zou het erkennen van de ontvankelijkheid ervan voor het Gerecht immers wijziging brengen in het onderwerp van het geschil zoals dat door de kamer van beroep werd beoordeeld, in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering (zie punt 35 supra).
Bijgevolg zal het Gerecht de gegrondheid van het onderhavige middel enkel beoordelen in het licht van de oudere rechten waarvan het bestaan rechtens genoegzaam is aangetoond in de procedure voor de oppositieafdeling, te weten de Spaanse inschrijvingen nrs. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 en 2 227 731, inschrijving in het Verenigd Koninkrijk nr. 1 494 568, Ierse inschrijving nr. 153 228 en gemeenschapsmerkaanvraag nr.  448 514.
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-i en ii, en sub b, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag, en de gemeenschapsmerkaanvragen, mits deze zullen worden ingeschreven.
Voor verwarringsgevaar is tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM,
C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573
, punt 51). Indien niet is voldaan aan een van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, kan er dus geen verwarringsgevaar bestaan.
In casu staat vast dat de kamer van beroep heeft geconcludeerd tot het ontbreken van verwarringsgevaar op de enkele grond dat de litigieuze waren en diensten niet soortgelijk zijn. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken, inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan en de vraag of het concurrerende of complementaire waren of diensten betreft [arrest Hof van 29 september 1998, Canon,
C-39/97, Jurispr. blz. I-1237
, punt 23, en arrest Gerecht van 11 juli 2007, Mülhens/BHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU),
T-150/04, Jurispr. blz. II-2353
, punt 29], met dien verstande dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming [arresten Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI),
T-169/03, Jurispr. blz. II-685
, punt 60, en 15 maart 2006, Eurodrive Services and Distribution/BHIM — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35].
Blijkens de in de punten 7 en 14 supra aangehaalde beschrijvingen van de betrokken waren en diensten zijn de waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, door de aard, de bestemming en het gebruik ervan verschillend van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang
TV
werd aangevraagd. Bovendien gaat het niet om concurrerende of complementaire waren en diensten in de zin van de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geconcludeerd dat de litigieuze waren en diensten niet soortgelijk zijn en dat er dus geen verwarringsgevaar bestaat.
Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat bepaalde waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, kunnen — quod non — worden gebruikt voor de promotie van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang
TV
is aangevraagd, of dat de sportsector, waartoe bepaalde oudere rechten kunnen behoren, banden kan hebben met die van televisieproducties, waartoe het aangevraagde merk behoort. Dergelijke banden zijn te vaag en onzeker om te kunnen concluderen dat het gaat om complementaire waren en diensten in de zin van de in punt 98 supra aangehaalde rechtspraak.
Hieruit volgt dat verzoeksters argumenten inzake de vergelijking van de conflicterende merken en het grote onderscheidend vermogen van haar merken niet ter zake dienend zijn en moeten worden afgewezen. De beslissingen van het OEPM inzake de weigering van inschrijving van het merk Boomerang
TV
in Spanje moeten van de hand worden gewezen om dezelfde redenen als die welke reeds in punt 94 supra werden uiteengezet. Met betrekking tot het in bijlage 4 bij het verzoekschrift gevoegde arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Madrid houdende weigering van inschrijving van het merk Boomerang
TV
in Spanje, kan worden volstaan met de vaststelling dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica),
T-32/00, Jurispr. blz. II-3829
, punt 47, en arrest TOSCA BLU, punt 98 supra, punt 40]. Dit arrest is dus niet relevant en moet van de hand worden gewezen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid ervan (zie in die zin arrest Frankrijk/Commissie, punt 78 supra, punt 26).
Gelet op een en ander, moet het onderhavige middel worden afgewezen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de subsidiaire vordering van interveniënten strekkende tot beperking van de opgave van diensten waarvoor zij de inschrijving van het merk Boomerang
TV
aanvragen.
Vierde middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
Argumenten van partijen
Verzoekster voert aan dat haar oudere merken, die in het bijzonder zijn ingeschreven voor waren uit de kledingsector, de sector van sportieve mode en de sportsector, hoofdzakelijk behorend tot de klassen 18, 24, 25 en 28, bekend zijn. De bekendheid van haar merken, net als haar eigen bekendheid, werd reeds aangetoond in de procedure voor het BHIM. Verzoekster verwijst voorts naar haar internetsite en naar de bijlagen 5 tot en met 8 en 14 bij het verzoekschrift en stelt voor, extra bewijzen over te leggen.
Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is in casu van toepassing. Door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk kunnen interveniënten ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van verzoeksters oudere merken. In het bijzonder wordt het onderscheidend vermogen van deze merken zwakker, het prestige ervan kan afnemen wanneer de door het merk Boomerang
TV
aangeduide diensten van lage kwaliteit zijn en de houders van het merk Boomerang
TV
kunnen besparen op bepaalde reclame-investeringen. Bovendien valt niet uit te sluiten dat verzoekster nieuwe activiteiten ontplooit in het domein waartoe het aangevraagde merk behoort.
Het BHIM en interveniënte repliceren dat, aangezien de bekendheid van de oudere merken niet werd aangetoond, de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
Beoordeling door het Gerecht
Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk […] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.
Volgens de rechtspraak voldoet een ouder merk aan het bekendheidsvereiste, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen — naargelang van de aangeboden waar of dienst — bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan [arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM — Pucci (EMILIO PUCCI),
T-8/03, Jurispr. blz. II-4297
, punt 67].
Om dezelfde redenen als die welke in punt 94 supra werden uiteengezet, zal het Gerecht in casu bij de analyse van het onderhavige middel enkel rekening houden met de bewijselementen die verzoekster voor de oppositieafdeling heeft overgelegd en met de in punt 95 supra vermelde oudere rechten.
Dienaangaande blijkt uit het dossier dat de door verzoekster bij de oppositieafdeling overgelegde documenten ten bewijze van de bekendheid van haar oudere merken, de stukken zijn waarnaar de oppositieafdeling heeft verwezen als strekkende tot het bewijs van het bestaan van verzoeksters algemeen bekende merken. Zoals blijkt uit punt 81 supra, waarin de betrokken documenten worden gespecificeerd, heeft verzoekster evenwel geen enkele informatie verstrekt inzake de intensiteit, de geografische omvang, de duur van het gebruik van haar oudere rechten, de gedane investeringen om deze rechten bekendheid te geven, of enig ander element waaruit blijkt dat haar oudere rechten bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het betrokken publiek.
Hoewel voor bekende merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 een minder sterke mate van bekendheid dient te worden aangetoond dan voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, heeft de kamer van beroep dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de conclusie van de oppositieafdeling te bevestigen volgens welke de bekendheid van de oudere merken niet was aangetoond, en door derhalve te oordelen dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu niet van toepassing was. Bijgevolg moet het vierde middel worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen, zonder dat het Gerecht uitspraak hoeft te doen over het door interveniënten ingediende verzoek om een maatregel van instructie.
Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënten te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
El Corte Inglés, SA wordt verwezen in de kosten.

Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Wahl
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 juni 2008.
De griffier
E. Coulon
De waarnemend president van de Vierde kamer
I. Wiszniewska-Białecka
(
*1
)	Procestaal: Spaans.