CELEX: 62002TJ0140
Gemeenschapsmerk
Nietigverklaringsprocedure
Communautair beeldmerk dat woordelement INTERTOPS bevat
Merk in strijd met openbare orde of goede zeden
Artikel 7, lid 1, sub f, en lid 2, en artikel 51 van verordening (EG) nr. 40/94

De voorgeschiedenis van het geding
1       Op 11 januari 1999 is het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) overgegaan tot
publicatie van de door interveniënte krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk
(PB 1994, L 11, blz. 1) gevraagde inschrijving als gemeenschapsmerk van het hierna afgebeelde beeldmerk met een claim op de
kleuren rood, wit en zwart:
2       De diensten waarvoor de inschrijving van het merk werd gevraagd, behoren tot klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice
van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van
merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „diensten van een bookmaker, diensten met betrekking tot
allerlei weddenschappen” (hierna: „betrokken diensten” en „betrokken gemeenschapsmerk”).
3       Op 17 mei 1999 heeft verzoekster bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring van dit gemeenschapsmerk ingesteld op grond
van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94. Ter ondersteuning van haar vordering heeft zij de absolute weigeringsgrond
van artikel 7, lid 1, sub f, en lid 2, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.
4       Op deze datum was zij zelf houder van het Duitse woordmerk INTERTOPS SPORTWETTEN (hierna: „Duitse merk”) voor dezelfde diensten
als bovengenoemde.
5       Bij beslissing van 2 februari 2000 heeft de nietigheidsafdeling van het Bureau de vordering tot nietigverklaring afgewezen
op grond dat het betrokken gemeenschapsmerk niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.
6       Bij beslissing van 21 februari 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het door verzoekster ingestelde
beroep verworpen en deze laatste verwezen in de kosten van de beroepsprocedure.
7       De kamer van beroep was immers van oordeel dat voor de beoordeling, of een merk in strijd is met artikel 7, lid 1, sub f,
van verordening nr. 40/94, dit merk zelf dient te worden onderzocht. Verzoekster heeft evenwel niet betoogd dat het betrokken
gemeenschapsmerk, zij het slechts in Duitsland, op zich in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. De vraag, of
de openbare orde zich ertegen verzet dat interveniënte de betrokken diensten als zodanig aanbiedt in een deel van de Gemeenschap,
en of de reclame die zij ervoor maakt, als zodanig in strijd is met de goede zeden, heeft niets te maken met het merk waaronder
zij haar diensten wil aanbieden. Dat interveniënte in Duitsland geen gebruik kan maken van het betrokken gemeenschapsmerk,
is hooguit een gevolg van het onrechtmatige karakter van de aanbieding van de betrokken diensten, maar daaruit kan niet worden
geconcludeerd dat het gebruik van dit merk als zodanig onrechtmatig is. Volgens de kamer van beroep dient derhalve niet te
worden onderzocht, of artikel 7 van verordening nr. 40/94 als een op zichzelf staande bepaling dan wel in samenhang met de
nationale bijzonderheden ter zake moet worden uitgelegd, en evenmin tot welke conclusie artikel 106, lid 2, van verordening
nr. 40/94 kan leiden.

De conclusies van partijen
8       Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
–       de bestreden beslissing te vernietigen;
–       het betrokken gemeenschapsmerk nietig te verklaren;
–       subsidiair, vast te stellen dat het betrokken gemeenschapsmerk niet kan worden tegengeworpen aan het Duitse merk.
9       Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
–       het beroep te verwerpen;
–       verzoekster te verwijzen in de kosten.
10     Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage, verzoeksters vorderingen af te wijzen.
11     In haar memorie van dupliek verzoekt interveniënte het Gerecht, de beslissing van het Deutsche Patent‑ und Markenamt (Duits
octrooi- en merkenbureau) van 23 augustus 2000, waarbij de doorhaling van het Duitse merk wordt gelast, aan het dossier toe
te voegen.
12     Ter terechtzitting heeft interveniënte tevens geconcludeerd tot verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

De eerste vordering van verzoekster: vernietiging van de bestreden beslissing
De middelen en argumenten van partijen
13     Ter onderbouwing van haar vordering tot vernietiging voert verzoekster één middel aan, te weten dat de bestreden beslissing
artikel 51 van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, sub f, en lid 2, van deze verordening, schendt.
14     Zij merkt op dat volgens de wettelijke regelingen van tal van lidstaten, onder meer die van Duitsland, alleen de ondernemingen
die door de nationale autoriteiten op het respectieve grondgebied ervan zijn erkend, de betrokken diensten mogen aanbieden.
Aangezien interveniënte niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van de betrokken diensten in Duitsland, mag zij
ingevolge § 284 van het Strafgesetzbuch (Duits strafwetboek) in dat land dergelijke diensten niet aanbieden of daarvoor reclame
maken. Bij arrest van 14 maart 2002 heeft het Bundesgerichtshof (Duitse federale hoogste rechterlijke instantie) interveniënte
verbod opgelegd, reclame te maken voor haar diensten in Duitsland, en verschillende Duitse rechterlijke beslissingen hebben
derden verboden, het betrokken gemeenschapsmerk in Duitsland te gebruiken. Verder heeft interveniënte zelf in een aantal gedingen
in Duitsland erkend dat zij daar geen dergelijke vergunning zou krijgen. Verzoekster voegt daaraan toe dat bovengenoemde nationale
wettelijke regelingen, § 284 Strafgesetzbuch daaronder begrepen, in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht (arresten
Hof van 24 maart 1994, Schindler, C‑275/92, Jurispr. blz. I‑1039; 21 september 1999, Läärä e.a., C‑124/97, Jurispr. blz. I‑6067,
en 21 oktober 1999, Zenatti, C‑67/98, Jurispr. blz. I‑7289).
15     Volgens verzoekster vloeit daaruit voort dat het betrokken gemeenschapsmerk in Duitsland en in andere lidstaten in strijd
is met de openbare orde en de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94.
16     Dienaangaande verwijst zij naar de beslissingen van het Bundespatentgericht (Duitse federale octrooirechter) in de zaken „McRecht”,
„McLaw” en „Cannabis”. Hoewel in deze zaken niet werd geconcludeerd tot het bestaan van een nietigheidsgrond, werd namelijk
geoordeeld dat, wanneer een bepaalde dienstverrichter ingevolge een wettelijk verbod zijn diensten niet mag aanbieden, hij
geen enkel recht op een merk voor de verrichting van deze diensten kan doen gelden.
17     Verder betwist verzoekster dat de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 moet berusten op uniforme
Europese normen. Uit bovengenoemde rechtspraak – en in het bijzonder uit het reeds aangehaalde arrest Zenatti – vloeit immers
voort dat de nationale opvattingen inzake de regeling van het aannemen van weddenschappen op de uitslag van sportevenementen
in aanmerking moeten worden genomen op Europees niveau. Artikel 106, lid 2, van verordening nr. 40/94 impliceert niet dat
deze opvattingen „alleen” op nationaal niveau in aanmerking moeten worden genomen, maar dat „ook” op dit niveau deze mogelijkheid
bestaat. Anders zou volgens verzoekster artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 worden uitgehold. Wanneer het betrokken
gemeenschapsmerk slechts in een deel van de Gemeenschap niet kan worden gebruikt, zou nietigverklaring van dit merk dan immers
uitgesloten zijn.
18     Verzoekster is tevens van mening dat, gelet op het beginsel dat een merk moet worden gebruikt om beschermd te blijven, wanneer
het gebruik ervan op het eerste gezicht uitgesloten is voor de diensten waarvoor het is ingeschreven en elk ander gebruik
met betrekking tot deze diensten verboden is, dit merk op geen enkele wijze economisch kan worden geëxploiteerd en er geen
enkel recht op inschrijving bestaat. Met betrekking tot een gemeenschapsmerk is het gebruik ervan in één lidstaat weliswaar
voldoende om te voldoen aan de in artikel 15 van verordening nr. 40/94 gestelde eis van gebruik, maar artikel 7, lid 2, van
deze verordening bevat het beginsel dat de houder van een merk in staat moet zijn het merk in de gehele Gemeenschap, afgezien
van een verwaarloosbaar deel ervan, te gebruiken.
19     Verder wijst verzoekster erop dat de inschrijving van het betrokken gemeenschapsmerk werd aangevraagd op 27 november 1996,
zodat dit merk voorrang heeft boven het Duitse merk. Dit heeft tot gevolg dat, indien het gemeenschapsmerk niet nietig wordt
verklaard, zij het Duitse merk niet zal kunnen gebruiken, ook al heeft interveniënte geen vergunning om haar diensten in Duitsland
aan te bieden.
20     Ten slotte komt verzoekster op tegen de wijze waarop het Bureau artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 uitlegt.
Volgens het Bureau kan op grond van deze bepaling alleen de inschrijving worden geweigerd van merken die kennelijk in strijd
zijn met de fundamentele normen van de samenleving, zoals beledigingen of laster. Wat er ook van zij, zelfs indien daarvan
wordt uitgegaan, is deze bepaling in casu geschonden. Uit bovengenoemde rechtspraak blijkt immers dat het Hof veel belang
hecht aan de bescherming van burgers tegen het gevaar van exploitatie van hun gokzucht. Diensten die ertoe kunnen leiden dat
een persoon materieel wordt geruïneerd door de exploitatie van zijn gokzucht, moeten op dezelfde wijze worden beoordeeld als
beledigingen of laster.
21     Het Bureau en interveniënte betwisten de gegrondheid van het onderhavige middel.
Beoordeling door het Gerecht
22     Om te beginnen zij eraan herinnerd dat artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 in de versie die gold tot 9 maart
2004, de datum waarop verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 tot wijziging van verordening nr. 40/94
(PB L 70, blz. 1) in werking is getreden, bepaalt dat een gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau nietig wordt verklaard,
„wanneer het is ingeschreven in strijd met […] artikel 7 [van deze verordening]”.
23     Artikel 7, lid 1, sub f, bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van „merken die in strijd zijn met de openbare orde of de
goede zeden”. Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, dat „lid 1 […] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts
in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
24     Allereerst zij vastgesteld dat, voorzover verzoeksters argumenten betrekking hebben op andere lidstaten dan Duitsland, zij
door geen enkel concreet en precies element worden gestaafd. Bijgevolg falen deze argumenten in dit opzicht.
25     Vervolgens zij vastgesteld dat verzoekster niet betoogt dat het betrokken gemeenschapsmerk als zodanig in strijd is met de
openbare orde of de goede zeden, en evenmin dat de door het merk aangeduide diensten dit zijn. Haar argumenten berusten in
het bijzonder op de stelling dat interveniënte op grond van een nationale wettelijke regeling volgens welke alleen de door
de bevoegde autoriteiten erkende ondernemingen diensten in verband met weddenschappen mogen aanbieden, in Duitsland de betrokken
diensten niet mag aanbieden of ervoor reclame maken. Dienaangaande staat vast dat interveniënte geen vergunning heeft voor
het aanbieden van de betrokken diensten in Duitsland.
26     Het Gerecht is evenwel van oordeel dat deze omstandigheid niet impliceert dat het betrokken gemeenschapsmerk in strijd is
met de openbare orde of de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94.
27     Om te beginnen zij opgemerkt dat, zoals in de bestreden beslissing is aangenomen en door het Bureau en interveniënte wordt
aangevoerd, bij de beoordeling of een merk in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dit merk zelf dient te worden
onderzocht, dit wil zeggen het teken in samenhang met de waren of diensten zoals die bij de inschrijving van het merk zijn
opgegeven.
28     In dit verband zij eraan herinnerd dat het Gerecht in zijn arrest van 9 april 2003, Durferrit/BHIM – Kolene (NU-TRIDE) (T‑224/01,
Jurispr. blz. II‑1589), heeft beklemtoond dat uit het samenstel van de verschillende alinea’s van artikel 7, lid 1, van verordening
nr. 40/94 volgt dat deze naar de intrinsieke kenmerken van het aangevraagde merk verwijzen en niet naar omstandigheden betreffende
de handelwijze van de aanvrager van het merk (punt 76).
29     Dat interveniënte in Duitsland de betrokken diensten niet mag aanbieden of ervoor reclame maken, kan geenszins worden beschouwd
als een intrinsiek kenmerk van dit merk in de zin van de hierboven aangehaalde interpretatie. Deze omstandigheid kan dus niet
tot gevolg hebben dat het merk zelf in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.
30     Voorts kan geen enkele van de overige argumenten van verzoekster afbreuk doen aan dit oordeel.
31     Wat de beslissingen van het Bundespatentgericht in de reeds aangehaalde zaken „McRecht”, „McLaw” en „Cannabis” betreft, blijkt
immers uit de rechtspraak dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, waarvan de toepassing losstaat van
welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T‑32/00, Jurispr. blz. II‑3829,
punt 47]. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen op basis van de relevante gemeenschapsregeling
te worden beoordeeld [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T‑36/01, Jurispr. blz. II‑3887,
punt 34]. Bijgevolg zijn deze beslissingen van het Bundespatentgericht niet ter zake dienend. In ieder geval dient te worden
vastgesteld dat, zoals verzoekster erkent, in geen enkele van deze beslissingen wordt geconcludeerd tot het bestaan van een
nietigheidsgrond. Bovendien hebben zij betrekking op tekens en waren die verschillen van de in casu in geding zijnde.
32     Aangaande het argument dat een merk moet worden gebruikt om beschermd te blijven, volstaat het eraan te herinneren dat – zoals
hierboven werd vastgesteld – voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 het merk zelf dient
te worden onderzocht, dit wil zeggen het teken in samenhang met de waren of diensten zoals die bij de inschrijving van het
merk zijn opgegeven. Daaruit volgt dat al wat betrekking heeft op het gebruik van het betrokken gemeenschapsmerk, niet relevant
is voor de toepassing van deze bepaling.
33     Met betrekking tot het argument dat, indien het betrokken gemeenschapsmerk niet nietig wordt verklaard, verzoekster haar Duitse
merk niet zal kunnen gebruiken, kan worden volstaan met de opmerking dat dit, gesteld dat het wordt aanvaard, niet relevant
is voor de vraag of het gemeenschapsmerk in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Deze laatste vraag, de enige
die in casu aan de orde is, heeft immers betrekking op de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 40/94,
die op autonome wijze moeten worden beoordeeld, los van andere merken. Het gebruik van het Duitse merk door verzoekster is
dus in casu niet ter zake dienend.
34     Wat ten slotte het aan artikel 106, lid 2, van verordening nr. 40/94 ontleende argument betreft, zij eraan herinnerd dat deze
bepaling luidt als volgt: „Voorzover niet anders is bepaald laat deze verordening onverlet het recht om op grond van het burgerlijk,
bestuurs‑ of strafrecht van een lidstaat of op grond van bepalingen van gemeenschapsrecht in rechte een verbod op het gebruik
van een gemeenschapsmerk te eisen, voorzover het recht van die lidstaat of het gemeenschapsrecht kan worden aangevoerd om
het gebruik van een nationaal merk te verbieden.”
35     Uit deze bepaling volgt dat het gebruik van een merk kan worden verboden, met name op grond van regels inzake de openbare
orde en de goede zeden, niettegenstaande het feit dat dit merk wordt beschermd door een inschrijving als gemeenschapsmerk.
Daaruit vloeit evenwel niet voort dat deze mogelijkheid relevant is voor het antwoord op de door verzoekster opgeworpen vraag
die in artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aan de orde is, te weten of dit merk werd ingeschreven in overeenstemming
met de bepalingen van artikel 7 van deze verordening. Derhalve faalt dit argument.
36     Aangezien hierboven reeds werd geoordeeld dat de omstandigheid dat interveniënte in Duitsland de betrokken diensten niet mag
aanbieden of ervoor reclame maken, geenszins impliceert dat het betrokken gemeenschapsmerk in strijd is met artikel 7, lid
1, sub f, van verordening nr. 40/94, behoeft niet te worden ingegaan op de door partijen gevoerde discussie omtrent de vraag
of deze bepaling als een op zichzelf staande bepaling moet worden uitgelegd. Evenmin behoeft te worden onderzocht of de door
het Bureau bepleite uitlegging van deze bepaling juist is, en is een onderzoek van verzoeksters tegenargumenten ter zake vereist.
37     Aangezien het voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 niet relevant is dat interveniënte
in Duitsland de betrokken diensten niet mag aanbieden of ervoor reclame maken, behoeft ten slotte niet te worden onderzocht
of, zoals interveniënte aanvoert, deze omstandigheid een inbreuk vormt op het vrij verrichten van diensten.
38     Mitsdien faalt het enige middel dat ter onderbouwing van de eerste vordering is aangevoerd, zodat deze vordering moet worden
afgewezen.

De tweede vordering: nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk
39     Wat de tweede vordering betreft, zij erop gewezen dat blijkens de context waarin de eerste en de tweede vordering zijn geformuleerd,
de tweede vordering is gebaseerd op de premisse dat de eerste vordering, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing,
minstens gedeeltelijk wordt toegewezen, en is – zoals verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd – de tweede vordering
dus slechts ingesteld voor dat geval.
40     Aangezien niet werd geconcludeerd tot de vernietiging van de bestreden beslissing, behoeft dus geen uitspraak te worden gedaan
over de ontvankelijkheid of de gegrondheid van de tweede vordering (zie in die zin arrest Gerecht van 22 juni 2004, „Drie
Mollen sinds 1818”/BHIM – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 50 en 51).

De derde, subsidiair ingestelde vordering: vast te stellen dat het betrokken gemeenschapsmerk niet kan worden tegengeworpen
aan het Duitse merk
De argumenten van partijen
41     Ter ondersteuning van deze vordering legt verzoekster uit dat duidelijk moet worden gemaakt dat het betrokken gemeenschapsmerk
geen globaal „blokkade”‑effect in de gehele Gemeenschap heeft ten gunste van de houder van dit merk wanneer deze het in een
deel van de Gemeenschap niet kan gebruiken, terwijl een andere onderneming dit wel kan.
42     Ter terechtzitting hebben het Bureau en interveniënte betoogd dat deze derde vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard
wegens ontoereikende motivering en wegens het feit dat een dergelijke beslissing onder het nationale recht valt en het Gerecht
daarvoor niet bevoegd is.
Beoordeling door het Gerecht
43     Op deze subsidiaire vordering dient uitspraak te worden gedaan, aangezien hierboven werd geoordeeld dat de twee primaire vorderingen
moeten worden afgewezen.
44     Aangezien verzoekster evenwel geen enkel element aandraagt ter onderbouwing van deze derde vordering, dient deze niet-ontvankelijk
te worden verklaard op grond dat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de
procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk het verzoekschrift onder meer een summiere uiteenzetting van de middelen bevat.

Het door interveniënte ingediende verzoek, de beslissing waarbij het Deutsche Patent‑ und Markenamt de doorhaling van het
Duitse merk heeft gelast, aan het dossier toe te voegen
45     Dienaangaande kan worden volstaan met de opmerking dat, aangezien geen uitspraak behoeft te worden gedaan op verzoeksters
vordering tot nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk en het onderhavige beroep voor het overige moet worden verworpen,
geen uitspraak dient te worden gedaan op dit verzoek van interveniënte.

Kosten
46     Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen,
voorzover dit is gevorderd. In casu is verzoekster in het ongelijk gesteld en heeft het Bureau gevorderd dat verzoekster wordt
verwezen in de kosten. Ter terechtzitting heeft interveniënte eveneens gevorderd dat verzoekster wordt verwezen in de kosten.
Dat zij dit pas ter terechtzitting heeft gevorderd, staat niet eraan in de weg dat die vordering wordt toegewezen (arrest
Hof van 29 maart 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Raad, 113/77, Jurispr. blz. 1185, en de conclusie van advocaat-generaal Warner
in die zaak, Jurispr. blz. 1212, 1274). Verzoekster dient dus te worden verwezen in alle kosten.
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Op verzoeksters vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk in de vorm van een beeldmerk dat het woordelement
INTERTOPS bevat, en op het verzoek van interveniënte om een stuk aan het dossier toe te voegen, dient niet te worden beslist.
2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3)
Verzoekster wordt verwezen in alle kosten.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 september 2005.
De griffier

De president van de Tweede kamer
H. Jung

J. Pirrung
*
Procestaal: Duits.