CELEX: 62008CJ0302
Varumärken
Internationell registrering
Protokollet till Madridöverenskommelsen
Förordning (EG) nr 40/94
Artikel 146
Omständigheten att en internationell registrering och ett gemenskapsvarumärke har samma rättsverkan inom gemenskapen
Förordning (EG) nr 1383/2003
Artikel 5.4
Varor som misstänks göra intrång i ett varumärke
Tullmyndigheternas ingripande
Innehavare av ett gemenskapsvarumärke
Rätten att få till stånd ett ingripande även i andra medlemsstater än den där ansökan om ingripande lämnats in
Rätt som även tillkommer innehavare av en internationell registrering

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.4 i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (
EUT L 196, s. 7
) och av artikel 146 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1992/2003 av den 27 oktober 2003 (
EUT L 296, s. 1
) (nedan kallad förordning nr 40/94).
Begäran har framställts i ett mål mellan Zino Davidoff SA (nedan kallat Davidoff) och Bundesfinanzdirektion Südost avseende en ansökan från Davidoff om tullbeslag av varor som misstänks göra intrång i varumärken som är föremål för en internationell registrering och som Davidoff är innehavare av.
Tillämpliga bestämmelser
I artikel 1 i förordning nr 1383/2003 föreskrivs följande:
”1.   I denna förordning fastställs villkoren för tullmyndigheternas ingripande när varor misstänks göra intrång i immateriella rättigheter i följande situationer:
a)
Varorna deklareras för övergång till fri omsättning, export eller återexport …
b)
Varorna påträffas vid en kontroll av varor som förs in till eller ut från gemenskapens tullområde …, som hänförts till ett suspensivt arrangemang …, som håller på att återexporteras efter anmälan … eller som är upplagda i en frizon eller ett frilager...
2.   I denna förordning fastställs också de åtgärder som de behöriga myndigheterna skall vidta med avseende på de varor som avses i punkt 1, om det fastställs att de gör intrång i immateriella rättigheter.”
I artikel 2 i samma förordning anges följande:
”1.   I denna förordning avses med varor som gör intrång i immateriella rättigheter:
a)
varumärkesförfalskade varor:
i)
varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken eller enligt lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs,
…
…
2.   I denna förordning avses med rättighetshavare:
a)
innehavare av ett varumärke …
…”
Artikel 5 har följande lydelse:
”1.   En rättighetshavare kan i varje medlemsstat lämna in en skriftlig ansökan till den behöriga tullenheten om att tullmyndigheterna skall ingripa när varor befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1 (nedan kallad ansökan om ingripande).
…
4.   När sökanden är rättighetshavare med avseende på ett gemenskapsvarumärke … kan ansökan förutom ingripande av tullmyndigheterna i den medlemsstat där ansökan lämnats in även avse ingripande av tullmyndigheterna i en eller flera andra medlemsstater.
…”
Gemenskapen anslöt sig, med verkan från och med den 1 oktober 2004, till protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (nedan kallat protokollet), med stöd av rådets beslut 2003/793/EG av den 27 oktober 2003 (
EUT L 296, s. 20
).
I artikel 4 i protokollet föreskrivs följande:
”Verkan av en internationell registrering
a)
Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett … skall skyddet för märket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet. Om ingen underrättelse om vägrat skydd har meddelats till den internationella byrån … eller om ett beslut om vägrat skydd … därefter har upphävts, skall skyddet för märket beträffande den avtalsslutande parten från nämnda datum vara detsamma som om märket hade registrerats av den avtalsslutande partens varumärkesmyndighet.
…”
I artikel 146 i förordning 40/94, under rubriken ”Verkan av internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen”, föreskrivs följande:
”1.   En internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen skall … ha samma verkan som en ansökan om gemenskapsvarumärke.
2.   Om ingen underrättelse om vägrat skydd har lämnats … eller om en sådan vägran har återkallats, skall den internationella registreringen av ett varumärke som designerar Europeiska gemenskapen … ha samma verkan som registreringen av ett varumärke som gemenskapsvarumärke.
…”
Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Med stöd av artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003 ingav Davidoff den 10 maj 2007 till Oberfinanzdirektion Nürnberg, nu Bundesfinanzdirektion Südost, en ansökan om tullbeslag av varor som misstänktes göra intrång i tolv varumärken som är föremål för en internationell registrering och som Davidoff är innehavare av.
Denna ansökan avslogs den 22 augusti 2007 med hänvisning till att artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003 endast tar sikte på ”rättighetshavare med avseende på ett gemenskapsvarumärke” och att denna förordning inte har ändrats av gemenskapslagstiftaren trots gemenskapens anslutning till protokollet.
Davidoff överklagade avslagsbeslutet till Finanzgericht München.
Finanzgericht München anser att de ifrågavarande gemenskapsrättsliga bestämmelserna ger upphov till tolkningsproblem.
Den anser för egen del att artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003, utöver vad som följer av dess lydelse, även gäller innehavare av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering, eftersom ett sådant varumärke är likställt med ett gemenskapsvarumärke såvitt avser dess rättsverkan i gemenskapen.
Mot denna bakgrund beslutade Finanzgericht München att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:
”Ska artikel 5.4 i förordning [nr 1383/2003], mot bakgrund av Europeiska gemenskapens anslutning till [protokollet], tolkas så, att den trots användningen av begreppet gemenskapsvarumärke även omfattar internationella registreringar av varumärken i den mening som avses i artikel 146 och följande artiklar i förordning [nr 40/94]?”
Prövning av tolkningsfrågan
Den hänskjutande domstolen har ställt tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003, jämförd med artikel 146 i förordning nr 40/94, möjliggör för en innehavare av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering att, i likhet med en innehavare av ett gemenskapsvarumärke, få till stånd ett ingripande av tullmyndigheterna i en eller flera medlemsstater utöver den där han har lämnat in sin ansökan.
Det ska härvidlag noteras att förordning nr 1383/2003 antogs innan gemenskapen, med stöd av beslut nr 2003/79, anslöt sig till protokollet.
I överensstämmelse med artikel 4.1 i protokollet är skyddet för ett varumärke som är föremål för en internationell registrering, beträffande var och en av de avtalsslutande parter som angetts av innehavaren av detta varumärke, detsamma som om skydd för varumärket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet.
I skäl 8 i förordning nr 1992/2003 anges att denna förordning innehåller bestämmelser om de åtgärder som är nödvändiga för gemenskapens anslutning till protokollet.
I skäl 6 i samma förordning framhålls bland annat att det är nödvändigt att göra det möjligt för innehavare av internationella registreringar enligt Madridprotokollet att ansöka om skydd för sina varumärken enligt systemet för gemenskapsvarumärken.
I skäl 1 erinras om att genom systemet för gemenskapsvarumärken ges dessa märken ett enhetligt skydd och får verkan inom hela gemenskapens område.
Det är mot bakgrund av dessa skäl som det föreskrivs i artikel 146.2 i förordning nr 40/94, införd genom förordning nr 1992/2003, att den internationella registreringen av ett varumärke som designerar gemenskapen ska ha samma verkan som registreringen av ett varumärke som gemenskapsvarumärke.
Såsom framhållits av den hänskjutande domstolen, av klaganden i målet vid den domstolen, av samtliga de medlemsstater som har inkommit med synpunkter och av Europeiska gemenskapernas kommission, följer det härav att gemenskapslagstiftaren har avsett att likställa varumärken som är föremål för en internationell registrering och gemenskapsvarumärken såvitt avser deras rättsverkan.
Artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003 rör just ett förfarande för att inom gemenskapen uppnå skydd av ett gemenskapsvarumärke såsom en del av dess rättsverkan.
Rätten att inom ramen för en ansökan om ingripande, förutom ingripande av tullmyndigheterna i den medlemsstat där denna ansökan lämnats in, även få till stånd ett ingripande av tullmyndigheterna i en eller flera andra medlemsstater ges enligt denna bestämmelses lydelse endast till en ”rättighetsinnehavare med avseende på ett gemenskapsvarumärke”.
Det följer emellertid med nödvändighet av likställandet av varumärken som är föremål för en internationell registrering med gemenskapsvarumärken att artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003, i överensstämmelse med gemenskapslagstiftarens avsikt vid antagandet av förordning nr 1992/2003, kan åberopas även av innehavaren av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering.
Tolkningsfrågan ska således besvaras enligt följande. Artikel 5.4 i förordning nr 1383/2003, jämförd med artikel 146 i förordning nr 40/94, ska tolkas så, att den möjliggör för en innehavare av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering att, i likhet med en innehavare av ett gemenskapsvarumärke, få till stånd ett ingripande från tullmyndigheterna i en eller flera medlemsstater utöver den där han lämnat in sin ansökan.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

Artikel 5.4 i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, jämförd med artikel 146 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1992/2003 av den 27 oktober 2003, ska tolkas så, att den möjliggör för en innehavare av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering att, i likhet med en innehavare av ett gemenskapsvarumärke, få till stånd ett ingripande från tullmyndigheterna i en eller flera medlemsstater utöver den där han lämnat in sin ansökan.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: tyska.