CELEX: 62005CJ0108
Varemærker
direktiv 89/104/EØF
artikel 3, stk. 3
fornødent særpræg
opnået ved brug
hensyntagen til hele eller en væsentlig del af Benelux-området
hensyntagen til sprogområderne i Benelux
ordmærket EUROPOLIS

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
Anmodningen er fremsat under en sag mellem Bovemij Verzekeringen NV (herefter »Bovemij«) og Benelux-Merkenbureau (Benelux-Varemærkemyndigheden,
herefter »BVM«) vedrørende sidstnævntes afslag på at registrere tegnet EUROPOLIS som varemærke.

Retsforskrifter
Direktivets artikel 1 bestemmer:
»Dette direktiv finder anvendelse på individuelle varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig mærker, fællesmærker
eller garantimærker, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-Varemærkemyndigheden, eller som er anmeldt til
registrering, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.«
Direktivets artikel 3, stk. 1, bestemmer:
»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:
a)      […]
b)      varemærker, der mangler fornødent særpræg
c)      varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen
af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
d)      varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik
udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen
[…]«
Direktivets artikel 3, stk. 3, har følgende ordlyd:
»Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det
inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne
kan i øvrigt træffe bestemmelse om at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering
eller efter registrering.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
Den 28. maj 1997 anmeldte Bovemij tegnet EUROPOLIS hos BVM som ordmærke for tjenesteydelser i følgende klasser i Nice-arrangementet
af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker,
som revideret og ændret:
klasse 36: forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed og handel med fast
ejendom
klasse 39: transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser.
Ved skrivelse af 31. oktober 1997 meddelte BVM Bovemij et foreløbigt afslag på registrering. Myndigheden anførte følgende
begrundelse:
»Tegnet EUROPOLIS er sammensat af det gængse præfiks EURO (for Europa) og det generiske ord POLIS, og er udelukkende beskrivende
for de i klasse 36 og 39 nævnte tjenesteydelser vedrørende en police i europæisk sammenhæng. Tegnet mangler derfor fornødent
særpræg […]«
Ved skrivelse af 14. april 1998 indgav Bovemij en klage over det foreløbige afslag på registrering, hvori selskabet gjorde
gældende, at det omhandlede tegn siden 1988 regelmæssigt var blevet anvendt i handelen som varemærke for Europolis BV, der
er et datterselskab af Bovemij. Til støtte herfor fremlagde Bovemij tre brochurer fra Europolis BV vedrørende cykelforsikringer
og tilbød om nødvendigt at fremlægge yderligere bevismateriale.
Ved skrivelse af 5. maj 1998 meddelte BVM, at Bovemijs klage ikke gav anledning til at ændre det foreløbige afslag, idet myndigheden
præciserede, at tegnet ikke var indarbejdet ved brug, da varigheden af den påståede brug var utilstrækkelig herfor, og at
det fremlagte materiale kun påviste brug af tegnet som firmanavn.
BVM gav i skrivelse af 28. maj 1998 Bovemij meddelelse om sin afgørelse, hvorved der blev givet »endeligt afslag« på varemærkeansøgningen.
Bovemij anlagde sag ved Gerechtshof te ’s-Gravenhage (den regionale appelret i Haag, Nederlandene) med påstand om, at BVM
blev pålagt at indskrive det anmeldte tegn i varemærkeregistret.  Til støtte herfor gjorde Bovemij principalt gældende, at
tegnet EUROPOLIS havde fornødent særpræg i sig selv, og subsidiært at tegnet var blevet indarbejdet som et varemærke inden
ansøgningsdatoen. BVM bestred disse argumenter.
Med hensyn til Bovemijs principale anbringende konstaterede Gerechtshof, at det anmeldte tegn bestod af en kombination af
ordet »POLIS« og præfikset »EURO«. Det nederlandske ord »polis« betegner almindeligvis en forsikringsaftale. Der er tale om
et generisk ord, der dækker flere forskellige slags forsikringer. »EURO« var (allerede på ansøgningstidspunktet kendt som)
navnet på den nuværende møntenhed i Benelux-landene og var ligeledes en gængs forkortelse af begreberne »Europa« eller »europæisk«.
Ifølge Gerechtshof var der tale om et begreb, der så ofte anvendes, at det i sig selv mangler ethvert fornødent særpræg. Efter
rettens opfattelse kunne »EURO« desuden i daglig sprogbrug betegne en væsentlig egenskab ved tjenesteydelser, nemlig den europæiske
beskaffenhed, oprindelse eller anvendelse af tjenesteydelserne. Præfikset »EURO« indebærer således, at det i hovedsagen omhandlede
tegn opfattes som en angivelse af en forsikring, der har en europæisk dimension.
Gerechtshof var følgelig af den opfattelse, at tegnet EUROPOLIS udelukkende bestod af tegn og angivelser, der i omsætningen
kunne tjene til at betegne varens egenskaber, og at tegnet manglede ethvert fornødent særpræg i sig selv.
Med hensyn til det subsidiære anbringende om, at tegnet EUROPOLIS havde fået fornødent særpræg ved brug, gjorde Bovemij gældende,
at for at et tegn er blevet indarbejdet ved brug, er det tilstrækkeligt – forudsat at de andre betingelser er opfyldt – at
tegnet opfattes som et varemærke i en væsentlig del af det samlede Benelux-område, hvilket kan være udelukkende i Nederlandene.
BVM anførte i denne forbindelse, at det, for at tegnet er blevet indarbejdet ved brug, kræves, at tegnet som følge af den
brug, der er gjort deraf, bliver opfattet som et varemærke i hele Benelux-området, dvs. i Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene
og Storhertugdømmet Luxembourg.
Gerechtshof har konstateret, at parterne er uenige om, hvilket område der skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om tegnet
er blevet indarbejdet ved brug.
Gerechtshof har præciseret, at dette spørgsmål for så vidt angår Benelux-landene skal bedømmes ud fra datoen for indgivelsen
af anmeldelsen, således at der kun kan tages hensyn til den brug, der er gjort af tegnet EUROPOLIS, indtil den 28. maj 1997.
Gerechtshof har på denne baggrund udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)      Skal direktivets artikel 3, stk. 3, fortolkes således, at det for at et tegn (i denne sag et Benelux-varemærke) har fået fornødent
særpræg som følge af brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i denne artikel, er nødvendigt, at tegnet inden anmeldelsen
til registrering bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i hele Benelux-området, dvs. i Belgien, Nederlandene
og Luxembourg?
Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende:
2)      Er de i direktivets artikel 3, stk. 3, fastsatte betingelser for registrering i denne bestemmelses forstand opfyldt, såfremt
tegnet, som følge af den brug, som er gjort heraf, bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig
del af Benelux-området, og kan denne væsentlige del f.eks. også kun være Nederlandene?
3)      a)     Skal der ved bedømmelsen af, om et tegn – der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog inden for en medlemsstats
område (eller i dette tilfælde Benelux-området) – har fornødent særpræg som følge af brug i den forstand, hvori udtrykket
er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 3, tages hensyn til de sprogområder, der findes inden for dette område?
b)      Såfremt de øvrige betingelser for registrering er opfyldt, er det ved registrering af et varemærke tilstrækkeligt at kræve,
at tegnet bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig del af medlemsstatens (eller i dette
tilfælde Benelux-områdets) sprogområde, hvor dette sprog er officielt.«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første og det andet spørgsmål
Med de to første spørgsmål, som skal gennemgås samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, hvilket område
der skal tages i betragtning for at bedømme, om et tegn har fået fornødent særpræg ved brug, jf. direktivets artikel 3, stk. 3,
i en medlemsstat eller i en gruppe af medlemsstater, der har en fælles varemærkelovgivning, såsom Benelux.
Det skal indledningsvis bemærkes, at hvad angår varemærker, der er registreret hos BVM, må Benelux-området sidestilles med
en medlemsstats område, idet direktivets artikel 1 ligestiller sådanne varemærker med varemærker, der er registreret i en
medlemsstat (dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 29).
Direktivets artikel 3, stk. 3, fastsætter ikke en selvstændig ret til registrering af et varemærke. Bestemmelsen udgør en
undtagelse til registreringshindringerne i dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra b)-d). Bestemmelsens rækkevidde skal derfor
fortolkes under hensyn til disse registreringshindringer.
For at afgøre, om der skal ses bort fra disse registreringshindringer som følge af, at der er opnået fornødent særpræg ved
brug i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, er det alene situationen på den del af den berørte medlemsstats område (eller
i givet fald den del af Benelux-området), hvor registreringshindringerne er konstateret, der er relevant (jf. i denne retning
vedrørende artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1),
der i det væsentlige er identisk med direktivets artikel 3, stk. 3, dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, endnu
ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 83).
De to første spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 3, skal fortolkes således, at et varemærke
kun kan registreres på grundlag af denne bestemmelse, hvis det godtgøres, at dette varemærke ved brug har fået fornødent særpræg
i hele den del af medlemsstatens område, eller for så vidt angår Benelux i hele den del af Benelux-området, hvor der foreligger
en registreringshindring.

Det tredje spørgsmål
Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, i hvilket omfang der skal tages hensyn til de
sprogområder, der findes i en medlemsstat eller i givet fald i Benelux, ved bedømmelsen af, om et varemærke, der består af
et eller flere ord i et af de officielle sprog i en medlemsstat eller i Benelux, har fået fornødent særpræg som følge af brug.
I hovedsagen fandt BVM og den forelæggende ret, at det omhandlede tegn var beskrivende og manglede fornødent særpræg, hvilket
er registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c). De nåede frem til denne konklusion
bl.a. med den begrundelse, at det nederlandske ord »polis« almindeligvis betegner en forsikringsaftale. De registreringshindringer,
der blev konstateret i hovedsagen, er derfor alene til stede i den del af Benelux, hvor der tales nederlandsk.
Henset til besvarelsen af de to første spørgsmål følger det heraf, at der for at bedømme, om et sådant varemærke har fået
fornødent særpræg ved brug, hvilket i medfør af direktivets artikel 3, stk. 3, berettiger, at der ses bort fra disse registreringshindringer,
skal tages hensyn til den del af Benelux, hvor der tales nederlandsk.
Inden for det således afgrænsede område skal den kompetente myndighed vurdere, om de relevante omsætningskredse eller i det
mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende
fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
Sml. I, s. 2779, præmis 52, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 61).
Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at når der er tale om et varemærke, der består af et eller flere ord i et af
de officielle sprog i en medlemsstat eller i Benelux, skal det, hvis registreringshindringen kun er til stede i et af medlemsstatens
sprogområder, eller for så vidt angår Benelux i et af sprogområderne i Benelux, afgøres, om varemærket ved brug har fået fornødent
særpræg i hele dette sprogområde. Inden for det således afgrænsede område skal det vurderes, om de relevante omsætningskredse
eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse
som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

Sagens omkostninger
Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer
det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt
i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:
1)
Artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om varemærker skal fortolkes således, at et varemærke kun kan registreres på grundlag af denne bestemmelse, hvis det godtgøres,
at dette varemærke ved brug har fået fornødent særpræg i hele den del af medlemsstatens område, eller for så vidt angår Benelux
i hele den del af Benelux-området, hvor der foreligger en registreringshindring.
2)
Når der er tale om et varemærke, der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog i en medlemsstat eller i Benelux,
skal det, hvis registreringshindringen kun er til stede i et af medlemsstatens sprogområder, eller for så vidt angår Benelux
i et af sprogområderne i Benelux, afgøres, om varemærket ved brug har fået fornødent særpræg i hele dette sprogområde. Inden
for det således afgrænsede område skal det vurderes, om de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel
af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed.
Underskrifter
*
Processprog: nederlandsk.