CELEX: 62005CJ0108
Znaki towarowe
Dyrektywa 89/104/EWG
Artykuł 3 ust. 3
Charakter odróżniający
Nabycie w drodze używania
Uwzględnienie całości lub istotnej części terytorium Beneluksu
Uwzględnienie stref językowych Beneluksu
Słowny znak towarowy EUROPOLIS

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989,
L 40, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten złożony został w ramach postępowania w sporze między Bovemij Verzekeringen NV (zwaną dalej „Bovemij”) a Benelux‑Merkenbureau
(Urzędem Znaków Towarowych Państw Beneluksu, zwanym dalej „BMB”), dotyczącym odmowy ze strony BMB rejestracji jako znaku towarowego
oznaczenia EUROPOLIS.

Ramy prawne
Artykuł 1 dyrektywy stanowi:
„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub
zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub
certyfikującego, bądź będącego przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w Urzędzie Znaków Towarowych Państw Beneluksu
lub rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim”.
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy stanowi:
„Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:
a)      […]
b)      znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
c)      znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości,
ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych
właściwości towarów lub usług;
d)      znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo
używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
[…]”.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy:
„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli
przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo
członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został
uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
W dniu 28 maja 1997 r. Bovemij dokonała w BMB zgłoszenia oznaczenia EUROPOLIS jako słownego znaku towarowego dla następujących
klas usług Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków
z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego:
klasa 36: ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomości;
klasa 39: transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży.
Pismem z dnia 31 października 1997 r. BMB powiadomił Bovemij o wstępnej odmowie rejestracji, uzasadniając ją w sposób następujący:
„Oznaczenie EUROPOLIS składa się z będącego w powszechnym użyciu przedrostka EURO (oznaczającego Europę) oraz określenia rodzajowego
POLIS i w stosunku do wskazanych usług należących do klas 36 i 39 ma charakter wyłącznie opisowy, wskazując na polisę dotyczącą
Europy. W związku z powyższym oznaczenie to jest zupełnie pozbawione charakteru odróżniającego […]”.
W piśmie z dnia 14 kwietnia 1998 r. Bovemij sprzeciwiła się wstępnej odmowie rejestracji, podnosząc, że zgłoszone do rejestracji
oznaczenie jest od 1988 r. regularnie wykorzystywane jako znak towarowy w obrocie gospodarczym przez Europolis BV, spółkę
zależną Bovemij. Na poparcie tego twierdzenia Bovemij przedstawiła trzy broszury Europolis BV dotyczące ubezpieczeń rowerowych
i zadeklarowała, że w razie potrzeby gotowa jest przedstawić dodatkowe dowody.
W piśmie z dnia 5 maja 1998 r. BMB stwierdził, że nie znalazł on podstaw do zmiany wstępnej decyzji odmownej w treści sprzeciwu
wniesionego przez Bovemij. BMB wskazał, że nie doszło do uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w drodze używania
z uwagi na to, iż okres tego używania był zbyt krótki. Zaznaczył on ponadto, że przedstawione dowody świadczyły jedynie o używaniu
oznaczenia jako nazwy handlowej.
Pismem z dnia 28 maja 1998 r. BMB powiadomił Bovemij o decyzji zawierającej „ostateczną odmowę” rejestracji zgłoszonego oznaczenia.
Bovemij wystąpiła do Gerechtshof te ’s Gravenhage (sąd apelacyjny w Hadze) wnosząc o nakazanie BMB rejestracji zgłoszonego
oznaczenia. W uzasadnieniu skargi Bovemij podniosła przede wszystkim, że oznaczenie EUROPOLIS posiada samoistny charakter
odróżniający i – dodatkowo – że oznaczenie to uzyskało charakter odróżniający w drodze używania przed dniem dokonania zgłoszenia.
BMB zaprzeczył tym stwierdzeniom.
Jeśli chodzi o główny argument wysunięty przez Bovemij, Gerechtshof stwierdził, że zgłoszone oznaczenie stanowi połączenie
słowa „POLIS” i przedrostka „EURO”. Niderlandzkie słowo „polis” odnosi się zwykle do umowy ubezpieczenia. Jest to określenie
rodzajowe obejmujące liczne rodzaje ubezpieczeń. „EURO” jest nazwą (znaną już w chwili złożenia zgłoszenia) jednostki monetarnej
będącej obecnie w obiegu w krajach Beneluksu. Przedrostek ten stanowi także powszechnie używany skrót wyrazów „Europa” i „europejski”.
Zdaniem Gerechtshof, jest to określenie będące w tak częstym użyciu, że należy mu odmówić jakiegokolwiek autonomicznego charakteru
odróżniającego. Zdaniem tego sądu określenie „EURO” może ponadto oznaczać w języku potocznym istotną cechę usług, mianowicie
ich jakość, europejskie pochodzenie lub takież przeznaczenie. Dzięki przedrostkowi „EURO” występujące w postępowaniu głównym
oznaczenie wskazuje na ubezpieczenie o wymiarze europejskim.
Gerechtshof uznał zatem, że oznaczenie EUROPOLIS składa się wyłącznie z oznaczeń i wskazówek mogących służyć w obrocie do
oznaczania właściwości towaru, z uwagi na to, iż oznaczenie to całkowicie pozbawione jest charakteru odróżniającego.
Jeśli chodzi o podnoszony dodatkowo argument, zgodnie z którym oznaczenie EUROPOLIS nabyło charakter odróżniający w drodze
używania, Bovemij wskazała, iż aby dane oznaczenie mogło nabyć charakter odróżniający w drodze używania, wystarczy, że jest
ono postrzegane jako znak towarowy na znacznej części terytorium Beneluksu, która może obejmować wyłącznie obszar Niderlandów,
z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek.
BMB twierdził, że aby dane oznaczenie mogło nabyć charakter odróżniający w drodze używania, konieczne jest, by z powodu tego
używania postrzegane było ono jako znak towarowy na całym terytorium Beneluksu, czyli w Królestwie Belgii, Królestwie Niderlandów
oraz Wielkim Księstwie Luksemburga.
Gerechtshof stwierdził, że strony nie są zgodne co do tego, jakie terytorium należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy oznaczenie
nabyło charakter odróżniający w drodze używania.
Dodał on, że w krajach Beneluksu kwestię tę należy oceniać według stanu na dzień złożenia zgłoszenia, czyli że można wziąć
jedynie pod uwagę używanie oznaczenia EUROPOLIS do dnia 28 maja 1997 r.
W tych okolicznościach Gerechtshof zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)      Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że aby doszło do nabycia przez dane oznaczenie (w sprawie niniejszej
znak towarowy z kraju Beneluksu) charakteru odróżniającego w drodze używania, o którym mowa w tym ustępie, konieczne jest,
by przed złożeniem zgłoszenia oznaczenie to postrzegane było jako znak towarowy przez właściwy krąg odbiorców na całym terytorium
Beneluksu, czyli łącznie na terenie Belgii, Luksemburga i Niderlandów?
W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:
2)      Czy wymieniona w art. 3 ust. 3 dyrektywy przesłanka rejestracji, o której mowa w tym ustępie, jest spełniona, jeśli z powodu
używania oznaczenia właściwy krąg odbiorców postrzega je jako znak towarowy na znaczącej części terytorium Beneluksu i czy
taka znacząca część może ograniczać się na przykład do terytorium Niderlandów?
3)      a)     Czy przy ocenie charakteru odróżniającego nabytego w drodze używania, o którym mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy, przez oznaczenie
złożone z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym obowiązującym na terytorium państwa członkowskiego
(lub – jak w niniejszej sprawie – na terytorium Beneluksu) należy wziąć pod uwagę strefy językowe istniejące na tym terytorium?
b)      Czy aby dane oznaczenie można było zarejestrować jako znak towarowy, wystarczy, by właściwy krąg odbiorców postrzegał je jako
znak towarowy w znaczącej części strefy językowej państwa członkowskiego (lub – jak w niniejszej sprawie – terytorium Beneluksu),
w której język ten jest językiem urzędowym, przy założeniu, że spełnione są pozostałe przesłanki rejestracji?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego
Poprzez dwa pierwsze pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy domaga się zasadniczo wskazania, które terytorium
należy wziąć pod uwagę, aby ocenić, czy dane oznaczenie nabyło w państwie członkowskim lub grupie państw członkowskich mającej
wspólne prawodawstwo dotyczące znaków towarowych, takiej jak Beneluks, charakter odróżniający w drodze używania w rozumieniu
art. 3 ust. 3 dyrektywy.
Należy przede wszystkim przypomnieć, że jeśli chodzi o znaki towarowe zarejestrowane w BMB, terytorium Beneluksu należy traktować
jako terytorium państwa członkowskiego z uwagi na treść art. 1 dyrektywy, zgodnie z którym znaki te traktowane są jak znaki
zarejestrowane w państwie członkowskim (wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C‑375/97 General Motors, Rec. str. I‑5421,
pkt 29).
Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy nie ustanawia niezależnego prawa do rejestracji znaku towarowego, lecz jedynie wyjątek od podstaw
odmowy rejestracji wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. b)–d) dyrektywy. Zakres stosowania tego przepisu należy zatem oceniać
w odniesieniu do tych podstaw odmowy rejestracji.
Aby ocenić, czy wskazane wyżej podstawy odmowy rejestracji nie znajdują zastosowania z uwagi na to, że oznaczenie nabyło charakter
odróżniający w drodze używania na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy, istotna jest jedynie sytuacja na tej części terytorium
danego państwa członkowskiego (lub, w stosownych przypadkach, sytuacja na części terytorium Beneluksu), w odniesieniu do której
stwierdzono występowanie podstaw odmowy rejestracji [zob. podobnie w kwestii art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) – przepisu, który jest co do
zasady identyczny z art. 3 ust. 3 dyrektywy – wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C‑25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. I‑5719, pkt 83].
W konsekwencji w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania należy stwierdzić, że art. 3 ust. 3 dyrektywy powinien być interpretowany
w ten sposób, że znak towarowy może być zarejestrowany na podstawie tego przepisu, tylko wówczas, gdy nabył on charakter odróżniający
w drodze używania na całej części terytorium państwa członkowskiego (lub – w przypadku Beneluksu – na całej części terytorium
tego związku państw), w której występowała podstawa odmowy rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego
Poprzez trzecie pytanie sąd krajowy zapytuje zasadniczo, w jakim stopniu przy dokonywaniu oceny nabycia charakteru odróżniającego
w drodze używania przez oznaczenie składające się z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym danego
państwa członkowskiego lub państwa będącego członkiem Beneluksu, należy mieć na uwadze strefy językowe występujące w danym
państwie członkowskim lub – w stosownych przypadkach – w Beneluksie.
W postępowaniu głównym BMB i sąd krajowy uznały, że występujące w sprawie oznaczenie jest opisowe i pozbawione charakteru
odróżniającego, które to właściwości powodują odmowę rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy. Organy
te doszły do takiego przekonania w szczególności na tej podstawie, że niderlandzki wyraz „polis” wskazuje zwykle na umowę
ubezpieczenia. Podstawy odmowy rejestracji występujące w postępowaniu głównym dotyczą zatem jedynie tej części terytorium
Beneluksu, która posługuje się językiem niderlandzkim.
Mając na względzie treść odpowiedzi udzielonej na dwa pierwsze pytania, należy stwierdzić, że przy dokonywaniu oceny, czy
taki znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania – która to okoliczność powoduje, iż nie znajdują zastosowania
podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 3 dyrektywy – należy wziąć pod uwagę niderlandzkojęzyczną część terytorium
Beneluksu.
Właściwy organ obowiązany jest zbadać, czy w tak określonej strefie językowej zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich
znacząca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa
(zob. podobnie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C‑108/97 i C‑109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I‑2779,
pkt 52 oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. str. I‑5475, pkt 61).
W konsekwencji w odpowiedzi na pytanie trzecie należy stwierdzić, że jeśli znak towarowy składa się z jednego lub większej
liczby słów występujących w języku urzędowym państwa członkowskiego lub Beneluksu, a podstawa odmowy jego rejestracji występuje
w jednej tylko strefie językowej tego państwa członkowskiego lub – w przypadku Beneluksu – w jednej z jego stref językowych,
należy wykazać, że znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania w całej tej strefie językowej. Dla tak określonej
strefy językowej należy ustalić, czy zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki znakowi
towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.

W przedmiocie kosztów
Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej
przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi,
inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:
1)
Artykuł 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych powinien być interpretowany w ten sposób, że znak towarowy może być zarejestrowany
na podstawie tego przepisu tylko wówczas, gdy nabył on charakter odróżniający w drodze używania na całej części terytorium
państwa członkowskiego (lub – w przypadku Beneluksu – na całej części terytorium tego związku państw), w której występowała
podstawa odmowy rejestracji.
2)
Jeśli znak towarowy składa się z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym państwa członkowskiego
lub Beneluksu, a podstawa odmowy jego rejestracji występuje w jednej tylko strefie językowej tego państwa członkowskiego lub
– w przypadku Beneluksu – w jednej z jego stref językowych, należy wykazać, że znak towarowy nabył charakter odróżniający
w drodze używania w całej tej strefie językowej. Dla tak określonej strefy językowej należy ustalić, czy zainteresowani odbiorcy,
lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego
przedsiębiorstwa.
Podpisy
*
Język postępowania: niderlandzki.