CELEX: 62003CJ0228
Tavaramerkit
Direktiivi 89/104/ETY
6 artiklan 1 kohdan c alakohta
Tavaramerkin antaman suojan rajoitukset
Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa.
Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa hakijoina ovat The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy (jäljempänä
Gillette Company, Gillette Group Finland ja yhdessä Gillette-yhtiöt) ja vastapuolena LA-Laboratories Ltd Oy (jäljempänä LA-Laboratories)
ja joka koskee sitä, että LA-Laboratories on käyttänyt myymiensä tavaroiden pakkauksissa tavaramerkkejä Gillette ja Sensor.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön oikeussäännöt
Direktiivin 89/104 ensimmäisen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat
rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.
Tämän perustelukappaleen mukaan sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on näin ollen tarpeen lähentää jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä. Tämän direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa täsmennetään, että tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta
lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti.
Kyseisen direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan muun muassa, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan
tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.
Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity;
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.”
Direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten – – .”
Kyseisen direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:
”1.      Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
c)      tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen
osoittamiseksi,
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.
– – ”
Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L
250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY
(EYVL L 290, s. 18), tarkoituksena on sen 1 artiklan mukaan suojella kuluttajia ja kauppaa, liiketoimintaa, käsityötä tai
ammattia harjoittavia henkilöitä sekä yleisön etuja harhaanjohtavalta mainonnalta ja sen kohtuuttomilta seurauksilta sekä
vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua.
Kyseisen direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
– –
d)      se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten
tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä;
e)      siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa
tai olosuhteita;
– –
g)      siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta
taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;
h)      siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu
tavaramerkki tai kauppanimitys.”

Kansallinen lainsäädäntö
Tavaramerkkejä koskevat säännökset sisältyvät Suomessa 10.1.1964 annettuun tavaramerkkilakiin (7/1964), sellaisena kuin se
on muutettuna 25.1.1993 annetulla lailla 39/1993.
Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa säädetään tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisällöstä seuraavaa:
”Tämän lain 1–3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin
haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa
tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. – – ”
Kyseisen pykälän 2 momentissa säädetään seuraavaa:
”Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeeseen
varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on
omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut
tunnusmerkin käyttämiseen.”

Kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva asia ja ennakkoratkaisukysymykset
The Gillette Companylle on rekisteröity Suomessa tavaramerkit Gillette ja Sensor tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta
tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 8 kuuluville seuraaville tavaroille: käsityökalut ja ‑välineet; veitset, haarukat
ja lusikat; teräaseet; parranajolaitteet. Gillette Group Finland, jolla on yksinoikeus kyseisten tavaramerkkien käyttämiseen
Suomessa, markkinoi Suomessa parranajolaitteita, erityisesti varresta ja vaihdettavasta partakoneenterästä muodostuvia partakoneita
sekä partakoneenteriä ilman vartta.
Myös LA-Laboratories myy Suomessa sekä varresta ja vaihdettavasta partakoneenterästä muodostuvia partakoneita että partakoneenteriä
ilman vartta; nämä tuotteet ovat samankaltaisia kuin Gillette Group Finlandin markkinoimat vastaavat tuotteet. LA-Laboratoriesin
partakoneenteriä myydään tunnusmerkillä Parason Flexor ja niiden myyntipakkauksiin on kiinnitetty tarra, joka sisältää seuraavan
tekstin: ”Tähän terään sopivat kaikki Parason Flexor ja kaikki Gillette Sensor varret”.
Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että LA‑Laboratoriesilla ei ole ollut käyttöluvan perusteella tai muuten sopimusperusteisesti
oikeutta käyttää tavaramerkkejä, joiden haltija Gillette Company on.
Gillette-yhtiöt väittivät Helsingin käräjäoikeudessa vireille panemassaan kanteessa, että LA-Laboratoriesin menettely loukkasi
rekisteröityjä tavaramerkkejä Gillette ja Sensor. Gillette-yhtiöiden mukaan LA-Laboratoriesin menettely sai aikaan kuluttajien
mielissä yhteyden Gillette-yhtiöiden ja LA-Laboratoriesin tuotteiden välillä tai antoi sen vaikutelman, että LA-Laboratoriesilla
oli lisenssin nojalla taikka muulla perusteella oikeus käyttää Gilletten tavaramerkkejä, vaikka näin ei ollut.
Helsingin käräjäoikeus katsoi 30.3.2000 antamassaan tuomiossa, että tavaramerkkilain 4 §:n l momentin nojalla Gillette-yhtiöillä
oli yksinoikeus käyttää tavaramerkkejä Gillette ja Sensor tavaroissa, pakkauksissa ja mainoksissa. Käyttämällä markkinoimiensa
partakoneenteräpakkausten kannessa silmiinpistävällä tavalla näitä tavaramerkkejä LA-Laboratories oli loukannut tätä yksinoikeutta.
Helsingin käräjäoikeuden mukaan tavaramerkkilain 4 §:n 2 momenttia, jossa on säädetty poikkeus tästä yksinoikeutta koskevasta
pääsäännöstä, on tulkittava suppeasti direktiivin 89/104 6 artiklan l kohdan c alakohdan valossa. Tämä tavaramerkkilain säännös
ei nimittäin koske itse päätuotetta, vaan ainoastaan varaosia, lisätarvikkeita tai muita samankaltaisia tuotteita, jotka soveltuvat
toisen valmistamaan tai markkinoimaan tavaraan.
Helsingin käräjäoikeus katsoi, että sekä vartta että terää oli pidettävä partakoneen pääosana eikä sen varaosana tai lisätarvikkeena.
Tämän vuoksi se totesi, että tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa säädettyä poikkeusta ei sovelleta. Helsingin käräjäoikeus
kielsi tällä perusteella LA-Laboratoriesia jatkamasta ja toistamasta Gillette-yhtiöiden tavaramerkkien Gillette ja Sensor
loukkaamista ja määräsi LA-Laboratoriesin Suomessa käyttämät tarrat, jotka sisältävät maininnan näistä tavaramerkeistä, poistettaviksi
ja hävitettäviksi ja määräsi LA-Laboratoriesin suorittamaan Gillette-yhtiöille korvaukseksi tavaramerkkien loukkauksesta aiheutuneesta
vahingosta yhteisesti 30 000 Suomen markkaa korkoineen.
Helsingin hovioikeus katsoi muutoksenhakumenettelyssä 17.5.2001 antamassaan tuomiossa ensinnäkin, että koska kysymyksessä
olevan tyyppinen partakone muodostui terän ja varren muodostamasta kokonaisuudesta, kuluttaja saattoi korvata partakoneen
kuluneen teräosan ostamalla erikseen myydyn partakoneenterän. Koska partakoneenterä korvasi aikaisemman partakoneen osan,
erikseen myyty partakoneenterä voitiin rinnastaa tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun varaosaan.
Helsingin hovioikeus totesi toiseksi, että kuluttajalle saattoi olla merkitystä sillä LA-Laboratoriesin markkinoimien partakoneenterien
pakkaukseen kiinnitetyssä tarrassa ilmaistulla tiedolla, että terä sopii yhteen Parason Flexor -merkkisten terävarsien lisäksi
myös Gillette-yhtiöiden markkinoimien terävarsien kanssa, ja että LA-Laboratoriesilla oli siten ollut oikeutettu tarve viitata
kyseisessä tarrassa tavaramerkkeihin Gillette ja Sensor.
Helsingin hovioikeus totesi kolmanneksi, että LA-Laboratoriesin markkinoimien partakoneenterien pakkauksiin oli merkitty näkyvästi
Parason- ja Flexor‑tunnusmerkit, joista selvästi kävi ilmi tuotteiden alkuperä. Helsingin hovioikeus katsoi lisäksi, että
tavaramerkit Gillette ja Sensor oli merkitty partakoneenteräpakkausten päällysosiin kiinnitettyihin suhteellisen pienikokoisiin
tarroihin pienikokoisin vakiokirjaimin eikä tällainen menettely voinut mitenkään antaa vaikutelmaa siitä, että Gillette-yhtiöiden
ja LA-Laboratoriesin välillä olisi liikesuhde; LA-Laboratories oli näin ollen viitannut kyseisiin tavaramerkkeihin tavaramerkkilain
4 §:n 2 momentissa sallitulla tavalla. Tällä perusteella Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi Gillette-yhtiöiden
nostaman kanteen.
Gillette-yhtiöt valittivat korkeimpaan oikeuteen, joka on katsonut, että asiassa on tullut esiin direktiivin 89/104 6 artiklan
1 kohdan c alakohdan tulkintaa koskevia kysymyksiä, jotka koskevat sitä, millä kriteereillä kysymys tavaran varaosan tai lisätarvikkeen
luonteisuudesta määritellään, mitä tarkoitetaan vaatimuksella, jonka mukaan toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttämisen on
oltava tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, ja mitä tarkoitetaan hyvällä liiketavalla, kun huomioon otetaan
myös direktiivi 84/450.
Tässä tilanteessa korkein oikeus päätti lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:
”Kun sovelletaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan l kohdan c alakohtaa, niin:
1)      Mitkä ovat ne kriteerit:
a)      joiden perusteella kysymys tavaran katsomisesta varaosaksi tai lisätarvikkeeksi tulee ratkaista; sekä
b)       joiden perusteella määritellään ne muut kuin varaosiksi tai lisätarvikkeiksi katsottavat tavarat, jotka myös voivat kuulua
kyseisen alakohdan soveltamisalaan?
2)      Onko toisen tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitava eri tavalla riippuen siitä, onko tavara lisätarvikkeen tai
varaosan kaltainen vai onko kysymys tavarasta, joka muulla perusteella voi kuulua kyseisen alakohdan soveltamisalaan?
3)      Miten tulee tulkita vaatimusta, että käyttämisen tulee olla ’tarpeen’ tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi? Voiko tarpeellisuuskriteeri
täyttyä, vaikka käyttötarkoituksen ilmaiseminen olisi sinänsä mahdollista ilman nimenomaista viittausta toisen tavaramerkkiin,
pitäytymällä mainitsemaan ainoastaan esimerkiksi tavaran tekninen toimintaperiaate? Mikä merkitys tällöin on sillä, että kuluttajien
kannalta esitystapa saattaa olla vaikeaselkoisempi, jollei nimenomaisesti viitata toisen tavaramerkkiin?
4)      Mitä seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa hyvän liiketavan mukaisuutta? Merkitseekö toisen tavaramerkin mainitseminen
oman tuotteen markkinoinnin yhteydessä väitettä siitä, että markkinoijan oma tuote sekä laadultaan että teknisiltä tai muilta
ominaisuuksiltaan vastaa toisen tavaramerkin tarkoittamaa tuotetta?
5)      Vaikuttaako toisen tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyteen se, markkinoiko toisen tavaramerkkiin viittaava elinkeinonkeinonharjoittaja
paitsi varaosaa tai lisätarviketta myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu
käytettäväksi?”

Ensimmäinen, toinen ja kolmas kysymys
Ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin
pyrkii selvittämään, millä kriteereillä on tulkittava direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista vaatimusta,
jonka mukaan sen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, on oltava tarpeen tavaran käyttötarkoituksen
osoittamiseksi. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy myös, millä kriteereillä tavarat on katsottava kyseisessä
säännöksessä tarkoitetuiksi lisätarvikkeiksi tai varaosiksi ja onko tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa
sovellettava näiden tavaroiden osalta eri kriteereitä kuin muiden tavaroiden osalta.
Aluksi on todettava, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen
ja ylläpitäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita
tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä,
joiden avulla tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa (ks. erityisesti asia C‑10/89, HAG, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I‑3711,
Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta; asia C‑517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I‑6959, 21 kohta ja asia C‑206/01,
Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I‑10273, 47 kohta).
Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla
tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava
takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta
vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä,
jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann‑La Roche, tuomio
23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta; asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I‑5475,
30 kohta ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta).
Direktiivin 89/104 5 artiklassa määritellään ”tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet” ja direktiivin 6 artiklassa on säännökset
”tavaramerkkiin kohdistuvista rajoituksista”.
Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröity tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle
yksinoikeuden. Saman kohdan a alakohdan mukaan haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa
merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.
Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti sellaisia käyttömuotoja, jotka haltija saa 5 artiklan 1 kohdan
nojalla kieltää.
On todettava, että kun direktiivin 89/104 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin
5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset
intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset
intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää,
jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. erityisesti asia C‑63/97, BMW, tuomio 23.2.1999,
Kok. 1999, s. I‑905, 62 kohta ja asia C‑100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, Kok. 2004, 16 kohta, ei vielä julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).
Tältä osin ensinnäkin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista
käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen,
erityisesti tarkoituksen käyttää tavaraa tai palvelua lisätarvikkeena tai varaosana, osoittamiseksi.
On todettava, että tässä säännöksessä ei aseteta kriteerejä sen määrittämiseksi, kuuluuko tavaran tietty käyttötarkoitus säännöksen
soveltamisalaan, vaan ainoastaan edellytetään, että tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tällaisen käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
Koska tarkoitus käyttää tavaroita lisätarvikkeina tai varaosina on mainittu ainoastaan esimerkkinä, jossa todennäköisesti
on kyse yleisistä tilanteista, joissa tavaramerkkiä on tarpeen käyttää tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, direktiivin
89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei rajoitu näihin tilanteisiin, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
ja Euroopan yhteisöjen komissio ovat huomautuksissaan oikeutetusti todenneet. Näin ollen kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä
olevan asian olosuhteissa ei ole tarpeen määrittää, onko tavaraa pidettävä lisätarvikkeena tai varaosana.
Toiseksi on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että tavaramerkin käyttäminen tarkoituksin ilmoittaa yleisölle,
että mainostaja on erikoitunut tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkin muun tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille
saattamien tavaroiden myyntiin (tai on sen asiantuntija) tai että se korjaa ja huoltaa tällaisia tavaroita, merkitsee tavaramerkin
käyttämistä osoittamaan tavaran tai palvelun käyttötarkoitus direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla (ks. em. asia BMW, tuomio 54 ja 58–63 kohta). Tämä tieto on tarpeen vääristymättömän kilpailun järjestelmän ylläpitämiseksi
tämän tavaran tai palvelun markkinoilla
Tämä pätee myös kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa, koska kolmas käyttää Gillette Companyn tavaramerkkejä
ilmoittaakseen yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti markkinoimansa tavaran käyttötarkoituksen eli sen, että tavara sopii
yhteen kyseisillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kanssa.
Toisaalta on riittävää todeta, että tällainen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen, jos kolmas ei käytännössä voi ilmoittaa
käyttötarkoitusta yleisölle käyttämättä tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 60 kohta).
Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 64–71 kohdassa, tällaisen tavaramerkin käyttämisen on oltava käytännössä
ainoa keino antaa tällainen tieto.
Tältä osin selvitettäessä sitä, voidaanko käyttää muita keinoja antaa tällainen tieto, on otettava huomioon esimerkiksi se,
onko kolmannen markkinoiman tavaralajin osalta olemassa teknisiä standardeja tai yleisesti käytettyjä normeja, jotka tämän
tavaralajin kohdeyleisö tuntee. Näiden normien tai muiden ominaispiirteiden on oltava sellaisia, että niillä voidaan ilmoittaa
kohdeyleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti tämän kolmannen markkinoiman tavaran käyttötarkoitus
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko tavaramerkin käyttäminen sen käsiteltävänä olevan
asian olosuhteissa tarpeen, kun otetaan huomioon edellä 33–36 kohdassa mainitut vaatimukset sekä LA-Laboratoriesin markkinoiman
tavaran kohdeyleisön luonne.
Kolmanneksi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavaroiden mahdollisia käyttötarkoituksia ei eroteta toisistaan
tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa. Kriteerit, joilla arvioidaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä
erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien osalta, eivät näin ollen poikkea kriteereistä, joita sovelletaan muihin mahdollisten
käyttötarkoitusten luokkiin.
Edellä esitetyn valossa ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyys
riippuu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan siitä, onko tavaramerkin käyttäminen tarpeen tavaran käyttötarkoituksen
osoittamiseksi.
Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, on tarpeen tämän kolmannen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen
osoittamiseksi, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti
tämä käyttötarkoitus
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko tavaramerkin käyttäminen sen käsiteltävänä olevassa
asiassa tarpeen, kun otetaan huomioon kyseisen kolmannen markkinoiman tavaran kohdeyleisön luonne.
Koska direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavaroiden mahdollisia käyttötarkoituksia ei eroteta toisistaan
tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa, kriteerit, joilla arvioidaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä
erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien osalta, eivät näin ollen poikkea kriteereistä, joita sovelletaan muihin tavaroiden
mahdollisten käyttötarkoitusten luokkiin.

Neljäs kysymys
Neljännen kysymyksen ensimmäisellä osalla ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, kuinka on tulkittava
direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettua vaatimusta, jonka mukaan kolmannen on tavaramerkkiä tässä säännöksessä
tarkoitetulla tavalla käyttäessään noudatettava hyvää liiketapaa. Tämän kysymyksen toisella osalla ennakkoratkaisupyynnön
esittänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, merkitseekö se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, väitettä siitä, että tämän
kolmannen markkinoima tuote vastaa sekä laadultaan että teknisiltä tai muilta ominaisuuksiltaan kyseisellä tavaramerkillä
varustettuja tuotteita.
Tämän kysymyksen ensimmäisen osan osalta on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia
lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden (em. asia BMW, tuomion 61 kohta ja em. asia Gerolsteiner
Brunnen, tuomion 24 kohta). Jälleenmyyjällä on vastaava velvollisuus, kun hän käyttää toisen tavaramerkkiä ilmoittaessaan
tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyynnistä (asia C‑337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, Kok.
1997, s. I‑6013, 45 kohta ja em. asia BMW, tuomion 61 kohta).
Tältä osin tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista ensinnäkään, jos tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin,
että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde (em.
asia BMW, tuomion 51 kohta).
Tällaisella käyttämisellä ei toiseksi saada heikentää tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä
tai laajaa tunnettuutta (em. asia BMW, tuomion 52 kohta).
Kuten kolmanneksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio ovat huomautuksissaan oikeutetusti todenneet, tavaramerkin
käyttäminen ei ole direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista, jos sillä vähätellään tai panetellaan tätä
tavaramerkkiä.
Neljänneksi, jos kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka
haltija se ei ole, tämän tavaramerkin tällainen käyttäminen ei ole direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla hyvän liiketavan mukaista.
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa Gillette Companyn
tavaramerkkejä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti, kun otetaan huomioon erityisesti tämän tuomion 42–45 kohdassa mainitut
edellytykset. Tältä osin on otettava huomioon kolmannen markkinoiman tavaran esitystapa kokonaisuudessaan, erityisesti se,
miten tavaramerkki, jonka haltija kolmas ei ole, on tässä esitystavassa tuotu esiin, se, miten tämä tavaramerkki on erotettu
kolmannen tavaramerkistä tai tunnusmerkistä, sekä se, miten kolmas on pyrkinyt takaamaan, että kuluttajat erottavat sen tavarat
sellaisella tavaramerkillä varustetuista tavaroista, jonka haltija se ei ole.
Tämän kysymyksen toisen osan osalta – kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää huomautuksissaan oikeutetusti – se,
että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, osoittaakseen tavaransa käyttötarkoituksen, ei välttämättä tarkoita
sitä, että se esittäisi tavaransa vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan kyseisellä tavaramerkillä varustettua tavaraa.
Tällainen esitystapa riippuu käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, ja ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen
asiana on tutkia, onko näin mahdollisesti esitetty, ottaen huomioon sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteet.
Se, että kolmas mahdollisesti esittää markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä
varustettua tavaraa, on seikka, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava huomioon tutkiessaan sitä,
onko tavaramerkkiä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti.
Edellä esitetyn perusteella neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin
intresseihin nähden.
Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos
–        tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin
haltijan välillä on liikesuhde,
–        käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,
–        käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai
–        kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole.
Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, osoittaakseen markkinoimansa tavaran käyttötarkoituksen, ei
välttämättä tarkoita sitä, että se esittäisi markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan tällä tavaramerkillä
varustettua tavaraa. Tällainen esitystapa riippuu käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, ja ennakkoratkaisupyynnön esittäneen
tuomioistuimen asiana on tutkia, onko näin mahdollisesti esitetty, ottaen huomioon sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteet.
Se, että kolmas mahdollisesti esittää markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä
varustettua tavaraa, on seikka, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava huomioon tutkiessaan sitä,
onko tavaramerkkiä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti.

Viides kysymys
Viidennellä kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy, onko niin, että direktiivin 89/104 6 artiklan
1 kohdan c alakohdan mukaisesti tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä, milloin tämä kolmas
markkinoi paitsi varaosaa tai lisätarviketta, myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike
on tarkoitettu käytettäväksi.
On todettava, kuten Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat huomautuksissaan väittäneet, että mikään kyseisen
direktiivin säännöksistä ei estä sitä, että kolmas voi tällaisessa tilanteessa vedota kyseiseen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
Sen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, on kuitenkin oltava tarpeen sen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi,
ja tavaramerkkiä on käytettävä hyvän liiketavan mukaisesti.
Kysymys siitä, onko se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä edellä kuvatuissa olosuhteissa, tarpeen sen markkinoiman tavaran
käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja käytetäänkö tavaramerkkiä hyvän liiketavan mukaisesti, on tosiseikkoja koskeva kysymys,
jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.
Edellä esitetyn perusteella viidenteen kysymykseen on vastattava, että tilanteessa, jossa kolmas, joka käyttää tavaramerkkiä,
jonka haltija se ei ole, markkinoi paitsi varaosaa tai lisätarviketta, myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä
varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu käytettäväksi, tämä käyttäminen kuuluu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan
soveltamisalaan, jos se on tarpeen sen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään
hyvän liiketavan mukaisesti.

Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyys riippuu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta
1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan siitä, onko tavaramerkin
käyttäminen tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, on tarpeen tämän kolmannen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen
osoittamiseksi, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti
tämä käyttötarkoitus vääristymättömän kilpailun järjestelmän ylläpitämiseksi tämän tavaran markkinoilla.
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko tavaramerkin käyttäminen sen käsiteltävänä olevassa
asiassa tarpeen, kun otetaan huomioon kyseisen kolmannen markkinoiman tavaran kohdeyleisön luonne.
Koska ensimmäisen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavaroiden mahdollisia käyttötarkoituksia ei eroteta
toisistaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa, kriteerit, joilla arvioidaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä
erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien osalta, eivät näin ollen poikkea kriteereistä, joita sovelletaan muihin tavaroiden
mahdollisten käyttötarkoitusten luokkiin.
2)
Ensimmäisen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä
velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.
Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos
–
tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin
haltijan välillä on liikesuhde,
–
käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,
–
käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai
–
kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole.
Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, osoittaakseen markkinoimansa tavaran käyttötarkoituksen, ei
välttämättä tarkoita sitä, että se esittäisi markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan tällä tavaramerkillä
varustettua tavaraa. Tällainen esitystapa riippuu käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, ja ennakkoratkaisupyynnön esittäneen
tuomioistuimen asiana on tutkia, onko näin mahdollisesti esitetty, ottaen huomioon sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteet.
Se, että kolmas mahdollisesti esittää markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä
varustettua tavaraa, on seikka, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava huomioon tutkiessaan sitä,
onko tavaramerkkiä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti.
3)
Tilanteessa, jossa kolmas, joka käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, markkinoi paitsi varaosaa tai lisätarviketta,
myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu käytettäväksi, tämä käyttäminen
kuuluu ensimmäisen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, jos se on tarpeen sen markkinoiman
tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään hyvän liiketavan mukaisesti.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: suomi.