CELEX: 62003TJ0215
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio denominativo comunitario VIPS
Marchio denominativo nazionale anteriore VIPS
Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94
Art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94
Principio dispositivo
Diritti della difesa

Fatti
1       Il 7 febbraio 1997 la Elleni Holding BV ha presentato all’UAMI una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio richiesto») è il segno denominativo VIPS.
3       I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 35 e 42 dell’Accordo di
Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
–       «elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici registrati su nastri e dischi», di cui alla classe 9;
–       «consulenza in materia di affari commerciali; servizi di raccolta, esame e selezione di dati registrati tramite elaboratore
elettronico», di cui alla classe 35;
–       «programmazione di computer; servizi alberghieri, ristoranti e bar-ristoranti», di cui alla classe 42.
4       Con lettera datata 23 aprile 1999, indirizzata all’UAMI, la Elleni Holding ha limitato i servizi della classe 42, oggetto
della sua domanda di marchio comunitario, ai servizi seguenti: «programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri,
ristorazione (pasti), bar ristoranti». Con lettera datata 26 aprile 1999, l’UAMI ha accettato tale limitazione.
5       La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
del 14 giugno 1999, n. 46.
6       Il 14 settembre 1999, la Sigla SA ha presentato opposizione, in forza dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro
la registrazione del marchio richiesto.
7       L’opposizione era fondata sul marchio denominativo della ricorrente VIPS, registrato anteriormente in Spagna, per i servizi
di cui alla classe 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «servizi diretti a fornire
cibi e bevande pronti per il consumo; ristoranti; ristoranti self-service; mense; bar; caffetterie; servizi alberghieri» (in
prosieguo: il «marchio anteriore»). La Sigla ha altresì sostenuto che il marchio VIPS era notoriamente conosciuto in Spagna
ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come
rivista da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 828, n. 11847, pag. 108), per «servizi diretti a fornire cibi e bevande pronti per il consumo; ristoranti; servizi
connessi a bar e caffetterie; l’esercizio di negozi al dettaglio di beni di consumo e di articoli da regalo, generi alimentari,
articoli di cartoleria, libri, prodotti audiovisivi, materiale fotografico, articoli di profumeria, prodotti per la pulizia,
abbigliamento, giocattoli e software e negozi che offrono servizi quali noleggio di film e sviluppo di pellicole fotografiche»,
come prevede l’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94. L’opposizione s’indirizzava contro tutti i prodotti e servizi
oggetto della domanda di marchio comunitario.
8       A sostegno dell’opposizione venivano dedotti gli impedimenti di cui all’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94.
9       Il 18 febbraio 2000, la Elleni Holding ha limitato, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, l’elenco dei servizi
rientranti nella classe 42, oggetto della sua richiesta di registrazione, ai «servizi di programmazione di computer destinati
ai servizi alberghieri, ristoranti, bar».
10     Con decisione 28 settembre 2000, n. 2221, la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione relativa ai servizi
della classe 42, respingendo quella per i prodotti ed i servizi delle classi 9 e 35. In sostanza, la divisione d’opposizione
ha considerato che, essendo i servizi contraddistinti dal marchio anteriore ed i prodotti e servizi oggetto del marchio richiesto
diversi, non esisteva alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nonostante
l’identità dei segni in conflitto. La divisione d’opposizione, tuttavia, ha ritenuto applicabile l’art. 8, n. 5, del regolamento
in questione ai servizi rientranti nella classe 42 in quanto, da un lato, la ricorrente aveva dimostrato la notorietà goduta
sul mercato spagnolo dal suo marchio anteriore VIPS e, dall’altro, il marchio richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio
dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio a quest’ultimo, tenuto conto del nesso esistente fra i due tipi
di servizi in questione.
11     Il 22 novembre 2000, la Elleni Holding ha presentato un ricorso, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, avverso
la decisione della divisione d’opposizione.
12     Con decisione 1º aprile 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 3 aprile seguente, la
terza commissione di ricorso ha accolto il ricorso della Elleni Holding ed ha annullato la decisione della divisione d’opposizione.
13     La commissione di ricorso, in sostanza, ha ritenuto che la ricorrente avesse provato la notorietà del suo marchio anteriore
in Spagna, senza però addurre i motivi per cui il marchio richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Non essendo stata, quindi, dimostrata
una delle premesse che necessariamente discendono dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, tale articolo non sarebbe stato
applicabile nel caso di specie. Peraltro, la commissione di ricorso ha considerato che non occorresse esaminare gli argomenti
addotti dalla ricorrente nelle sue osservazioni in replica al ricorso della Elleni Holding e concernenti l’applicazione, al
caso di specie, dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dal momento che il ricorso in questione si fondava
unicamente sull’art. 8, n. 5, di tale regolamento e, pertanto, il suo oggetto non poteva venire ampliato dalla ricorrente
nelle sue osservazioni di risposta dinanzi alla commissione di ricorso. Ciò avrebbe potuto verificarsi solo nel caso in cui
la ricorrente avesse presentato un ricorso a sé stante, secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 59 del regolamento
n. 40/94, diretto all’annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione.

Conclusioni delle parti
14     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione impugnata;
–       condannare l’UAMI alle spese.
15     L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso, laddove vertente sulla censura relativa alla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94;
–       condannare la ricorrente alle spese.
16     Quanto alla parte del ricorso relativa alla violazione dei diritti della difesa e del principio dispositivo sancito dall’art. 74
del regolamento n. 40/94, l’UAMI dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale senza presentare conclusioni
precise.

In diritto
17     La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo, dedotto in via principale, attiene alla violazione
dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il secondo motivo, dedotto in subordine, attiene alla violazione dei diritti
della difesa e del principio dispositivo di cui all’art. 74 del detto regolamento.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
18     In primo luogo, la ricorrente contesta l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui essa non avrebbe dedotto alcun
argomento né prodotto prove relative ai fatti invocati, e cioè il rischio di pregiudizio che arrecherebbe al marchio anteriore
l’uso del marchio richiesto o il vantaggio che quest’ultimo trarrebbe indebitamente dal marchio anteriore. In proposito, la
ricorrente fa riferimento a stralci delle sue osservazioni scritte dell’11 febbraio e del 17 maggio 2000 presentate alla divisione
d’opposizione, nonché alle sue osservazioni alla commissione di ricorso in risposta al ricorso della Elleni Holding.
19     Secondo la ricorrente, da tali brani risulta che la sua opposizione, in quanto fondata sull’art. 8, n. 5, del regolamento
n. 40/94, si basava sulle considerazioni seguenti: in primo luogo, la ricorrente avrebbe ottenuto che il pubblico spagnolo
riconosca il suo marchio anteriore come un marchio prestigioso e di qualità, e sussisterebbe il rischio che le «rappresentazioni»
positive associate a tale marchio siano trasferite dai consumatori ai prodotti della Elleni Holding. In secondo luogo, la
ricorrente avrebbe effettuato investimenti significativi in pubblicità e promozione dei propri servizi per la diffusione e
l’imposizione nel commercio del suo marchio, di cui il marchio richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio. In terzo
luogo, la Elleni Holding non avrebbe addotto alcuna prova per dimostrare la legittimità dell’uso del marchio richiesto. In
quarto luogo, il rischio che il marchio richiesto si appropri del prestigio, della reputazione o della notorietà del marchio
anteriore sarebbe rafforzato dalla prossimità dei settori commerciali oggetto dei servizi designati dal marchio richiesto.
Ne conseguirebbe che i requisiti per l’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sarebbero soddisfatti nel
caso di specie.
20     In secondo luogo, la ricorrente fa osservare che, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 44 della decisione
impugnata, l’utilizzo, nella formulazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, del congiuntivo («possa trarre indebitamente
vantaggio (...) o recare pregiudizio (...)») indica che una mera probabilità, basata su un’analisi logico-deduttiva, sarebbe
sufficiente per confermare la sussistenza di un vantaggio tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore. Non potrebbe, infatti, essere richiesta la prova materiale dell’esistenza di un vantaggio indebito,
dal momento che il segno contestato non è ancora stato registrato. Tale orientamento sarebbe già stato riconosciuto e illustrato
dalla terza commissione di ricorso nella decisione 25 aprile 2001 (procedimento R‑283/1999‑3, HOLLYWOOD).
21     In terzo luogo, la ricorrente fa valere che a torto la commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione d’opposizione avesse
basato la sua valutazione, relativamente alla sussistenza del rischio di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, sul
semplice nesso esistente fra i servizi oggetto dei marchi in conflitto. Il nesso in questione sarebbe stato preso in considerazione
dalla divisione d’opposizione solamente al fine di verificare la sussistenza di tale rischio. Secondo la ricorrente, gli organi
dell’UAMI riconoscono il rischio di associazione fra i prodotti oggetto dei segni in conflitto come un fattore che potrebbe
rafforzare la probabilità di trarre indebitamente vantaggio dal marchio anteriore, come dimostrerebbe la decisione della divisione
d’opposizione 15 novembre 1999, n. 1219, e la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI nel procedimento HOLLYWOOD,
citato al punto precedente.
22     In quarto luogo, la ricorrente osserva che l’interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 accolta nel caso
di specie dalla commissione di ricorso è in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 61 e segg. del detto regolamento,
nonché con la sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY‑DRY) (Racc. pag. II‑2383, punto 43). A tal proposito, la ricorrente considera che, se la commissione di ricorso aveva dubbi sulla
posizione della ricorrente, avrebbe dovuto invitare quest’ultima, ai sensi dell’art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94, a
fornire chiarimenti a tal proposito.
23     In quinto e ultimo luogo, la ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale le decisioni della divisione d’opposizione dell’UAMI
nn. 531/2000 e 621/2001, rese in procedimenti analoghi e che confermerebbero l’orientamento propugnato dalla ricorrente nella
presente causa relativamente all’interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
24     L’UAMI osserva che sia la divisione d’opposizione sia la commissione di ricorso hanno giustamente constatato, da un lato,
che i segni in conflitto erano identici e, dall’altro, che la ricorrente aveva dimostrato la notorietà acquisita in Spagna
dal proprio marchio, fatto valere in opposizione, per «servizi diretti a fornire cibi e bevande pronti per il consumo; ristoranti;
ristoranti self-service; mense; bar; caffetterie», rientranti nella classe 42.
25     Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe correttamente considerato che la prova del vantaggio che il marchio richiesto trarrebbe
indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o del pregiudizio a questi ultimi arrecato,
ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poteva basarsi su probabilità. Ciò nonostante, come affermato dalla
commissione di ricorso, la ricorrente non avrebbe avanzato argomenti convincenti, tali da dimostrare siffatto rischio, né
nelle osservazioni dell’11 febbraio e del 17 maggio 2000, dinanzi alla divisione d’opposizione, né nelle osservazioni in risposta
al ricorso della Elleni Holding. La commissione di ricorso non avrebbe dunque commesso alcun errore nella sua analisi dell’applicazione,
nel caso di specie, dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
26     L’UAMI riconosce che il richiamo della ricorrente, nelle osservazioni dell’11 febbraio 2000 dinanzi alla divisione d’opposizione,
agli investimenti e alle attività promozionali da essa effettuati, i quali hanno fatto sì che il marchio fatto valere in opposizione
fosse largamente conosciuto, costituisce un elemento utile per provare la notorietà di tale marchio. Tuttavia, la ricorrente
non avrebbe chiarito come detto elemento sarebbe connesso alla domanda di registrazione presentata dalla Elleni Holding. Quanto
all’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Elleni Holding non avrebbe dimostrato la sussistenza di un giusto
motivo per l’uso del marchio richiesto, l’UAMI sottolinea che spettava alla ricorrente stessa, in quanto parte che si oppone
alla registrazione del marchio richiesto, presentare elementi oggettivi che consentissero di concludere per l’applicazione
nel caso di specie dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
27     L’UAMI indica di condividere le conclusioni della commissione di ricorso secondo cui il nesso invocato dalla ricorrente fra
i servizi, oggetto,rispettivamente del marchio anteriore e del marchio richiesto, non era in sé sufficiente per dedurre la
sussistenza di un rischio di vantaggio indebitamente tratto dal marchio anteriore o di un pregiudizio arrecato a quest’ultimo.
In proposito, l’UAMI rileva che, secondo la ricorrente stessa, il nesso fra i servizi oggetto dei segni in conflitto sarebbe
solo uno degli elementi tali da rafforzare la probabilità di siffatto rischio. Orbene, dal momento che la sussistenza del
rischio in questione non è stata assolutamente dimostrata, non si pone la questione di un qualsiasi rafforzamento del rischio
di cui trattasi.
28     Inoltre, la limitazione ad opera della Elleni Holding dei servizi della classe 42, oggetto del marchio richiesto (v. punto
9 della presente sentenza) dimostrerebbe sia l’assenza dell’intento, da parte di quest’ultima, di trarre indebitamente vantaggio
dal marchio anteriore sia l’improbabilità di rischio di pregiudizio che l’uso del marchio richiesto potrebbe arrecare al marchio
anteriore.
29     Relativamente, infine, all’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto invitarla a chiarire
la sua posizione in merito alla sussistenza del detto rischio, l’UAMI replica che la commissione di ricorso non può essere
considerata responsabile delle lacune dell’opposizione della ricorrente. Secondo l’UAMI, la commissione di ricorso, in conformità
dell’art. 74 del regolamento n. 40/94, si limita ad esaminare i motivi invocati dalle parti nel procedimento di opposizione,
e qualsiasi indicazione da parte sua ad una delle parti circa elementi di fatto o di diritto mancanti lederebbe gli interessi
dell’altra parte e, pertanto, costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio, applicabile al procedimento
inter partes dinanzi all’UAMI.
30     In ogni caso, l’UAMI osserva che la Elleni Holding, nella memoria del 3 gennaio 2001, contenente i motivi del ricorso dinanzi
alla commissione di ricorso, aveva già invocato la mancanza di argomenti della ricorrente idonei a dimostrare il vantaggio
che l’uso del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore,
o il pregiudizio che ad essi arrecherebbe. La ricorrente non potrebbe pertanto sostenere di non conoscere detto argomento
cui, d’altra parte, avrebbe risposto nelle sue osservazioni in risposta al ricorso della Elleni Holding.
Giudizio del Tribunale
31     Occorre anzitutto rammentare che, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «[i]n seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il
marchio è identico o simile al marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili
a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo
sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio
che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
32     Il tenore letterale della disposizione citata al punto precedente fa riferimento ad un marchio richiesto per prodotti o servizi
non identici a quelli designati dal marchio anteriore o non simili. Tuttavia, nell’ambito di una questione pregiudiziale riguardante
l’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo,
in sostanza, è identico a quello dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la Corte ha dichiarato che, in considerazione
dell’economia generale e degli obiettivi del sistema di cui l’art. 5, n. 2, della detta direttiva fa parte, non si può dare
di tale articolo un’interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori nel caso di uso di un segno per prodotti o servizi
identici o simili inferiore a quella riconosciuta nel caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. In altri
termini, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte, il marchio notorio deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti
o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti
o servizi non simili (sentenze della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punti 24-26, e 23 ottobre
2003, causa C‑408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punti 19-22).
33     Di conseguenza, occorre interpretare, per analogia, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 nel senso che quest’ultimo può
essere invocato a sostegno di un’opposizione diretta sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti e
servizi non identici o simili a quelli designati dal marchio anteriore sia contro una domanda di marchio comunitario concernente
prodotti identici o simili a quelli del marchio anteriore.
34     Dal tenore dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, risulta altresì che la sua applicazione è soggetta alle condizioni
seguenti: in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto; in secondo luogo, l’esistenza della notorietà
del marchio anteriore invocato in sede di opposizione e, in terzo luogo, la sussistenza del rischio che l’uso senza giusto
motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore
o rechi pregiudizio allo stesso. Tali condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile
la disposizione in questione [sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T‑67/04, Spa Monopole/UAMI – Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA‑FINDERS), Racc. pag. II-1825, punto 30].
35     Per meglio circoscrivere il rischio di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, occorre rilevare che la funzione primaria
di un marchio consiste incontestabilmente in una «funzione d’origine» (v. settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94).
Ciò non toglie che un marchio opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le
qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati, o le immagini e sensazioni proiettate quali, ad esempio,
il lusso, lo stile di vita, l’esclusività, l’avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico
intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in questione, veicolati
segnatamente da un marchio notorio, o a quest’ultimo associati, conferiscono a tale marchio un valore importante e meritevole
di tutela, e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi ed investimenti
considerevoli del suo titolare. Pertanto, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 garantisce la tutela di un marchio notorio
rispetto a qualsiasi domanda di marchio identico o simile che potrebbe ledere la sua immagine, anche se i prodotti e servizi
oggetto del marchio richiesto non sono analoghi a quelli per i quali il marchio anteriore notorio è stato registrato.
36     Con riguardo, più in particolare, alla terza delle condizioni elencate al precedente punto 34, occorre scomporla in tre tipi
di rischio distinti, e cioè che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto, in primo luogo, arrechi pregiudizio al carattere
distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo, arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo luogo,
tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore (sentenza SPA‑FINDERS, citata
al precedente punto 34, punti 43-53; v. altresì, per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa definita
con la sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, citata al precedente punto 32, Racc. pag. I‑12540, paragrafi 36-39). Tenuto
conto del tenore dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, per l’applicazione di detta disposizione è sufficiente che sussista
uno solo dei tipi di rischi citati in precedenza. Così, la terza delle condizioni cumulative di cui al punto 34 della presente
sentenza si scompone in tre tipi di rischi, considerati alternativamente.
37     Relativamente, innanzitutto, al pregiudizio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe al carattere
distintivo del marchio anteriore, siffatto pregiudizio può verificarsi nel momento in cui il marchio anteriore non risulta
più in grado di suscitare un’immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato (sentenza
SPA-FINDERS, citata al precedente punto 34, punto 43). Tale rischio, quindi, prende in considerazione la «diluizione» o la
«graduale erosione» del marchio anteriore a causa della dispersione dell’identità e della presa di coscienza da parte del
pubblico (conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa definita con la sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux,
citata al precedente punto 36, paragrafo 37).
38     Il rischio di diluizione, tuttavia, appare, in via di principio, meno elevato quando il marchio anteriore consiste in un termine
che, per un significato che gli è proprio, è largamente diffuso ed utilizzato frequentemente, indipendentemente dal marchio
anteriore composto dal termine in questione. In tal caso, la circostanza che il marchio richiesto riprenda siffatto termine
ha meno probabilità di portare alla diluizione del marchio anteriore. Così, nella sentenza SPA‑FINDERS, citata al precedente
punto 34 (punto 44), il Tribunale ha dichiarato che, essendo il termine «spa» utilizzato frequentemente per designare, ad
esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati
all’idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio che un altro marchio, contenente anch’esso l’elemento verbale «Spa»,
possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato.
39     Relativamente, poi, al pregiudizio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe alla notorietà del marchio
anteriore, occorre rilevare che siffatto pregiudizio si realizza quando i prodotti o i servizi oggetto del marchio richiesto
influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio anteriore ne risulta compromesso
(sentenza SPA-FINDERS, citata al precedente punto 34, punto 46). Il rischio di tale pregiudizio può realizzarsi, in particolare,
quando i detti prodotti e servizi possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine
di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto.
40     Infine, la nozione di vantaggio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore comprende i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di
un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà (sentenza SPA‑FINDERS, citata al precedente punto 34, punto 51).
In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate
siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata
da tale associazione con il marchio anteriore notorio.
41     Quest’ultimo tipo di rischio va tenuto distinto dal rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94. Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione è definito come il rischio che il pubblico possa credere
che i prodotti o i servizi designati dal marchio richiesto provengano dalla medesima impresa dei prodotti o servizi contrassegnati
dal marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente collegate [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01,
Oberhauser/UAMI − Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359, punto 25; v. altresì, per analogia, sentenze della Corte 29
settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Racc. pag. I-3819, punto 17]. Al contrario, nei casi di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il pubblico interessato
opera un accostamento, vale a dire stabilisce un nesso, fra i marchi in conflitto, senza tuttavia confonderli (v., per analogia,
sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, citata al precedente punto 32, punto 29). Pertanto, la sussistenza di un rischio
di confusione non è una condizione di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenza della Corte 11 novembre
1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 20).
42     Sulla base delle considerazioni che precedono, la differenza fra il rischio di vantaggio indebitamente tratto, ai sensi dell’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94, ed il rischio di confusione può riassumersi come segue: sussiste un rischio di confusione
quando il consumatore di riferimento può essere attirato dal prodotto o servizio designato dal marchio richiesto ritenendo
che si tratti di un prodotto o servizio avente la medesima origine commerciale di quello designato dal marchio anteriore identico
o simile al marchio richiesto. Il rischio, per contro, che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore sussiste quando il consumatore, senza necessariamente
confondere l’origine commerciale del prodotto o servizio in questione, è attirato dal marchio richiesto stesso, e acquisterà
il prodotto o servizio di cui trattasi in quanto recante detto marchio, identico o simile ad un marchio anteriore notorio.
43     In secondo luogo, occorre esaminare quali sono gli elementi che l’opponente, titolare di un marchio anteriore notorio, deve
invocare a sostegno dei motivi di opposizione di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
44     In proposito giova ricordare che, conformemente all’art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, nei procedimenti
aventi ad oggetto impedimenti relativi alla registrazione, l’esame da parte dell’UAMI si limita agli argomenti addotti e alle
richieste presentate dalle parti. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che gli organi dell’UAMI, compresa la commissione
di ricorso, quando decidono nell’ambito di una procedura d’opposizione, possono fondare la loro decisione solo sugli impedimenti
relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato, nonché sui fatti e sulle prove afferenti presentati da tale
parte [sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE),Racc. pag. II-3253, punto 32; 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739,
punto 28].
45     Tuttavia, è stato altresì dichiarato che la limitazione della base fattuale dell’esame di opposizione non esclude che si prendano
in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia
fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (sentenza PICARO, citata
al precedente punto 44, punto 29).
46     Occorre inoltre rilevare che lo scopo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è di impedire la registrazione di qualsiasi
marchio identico o simile ad un marchio notorio. Obiettivo di tale disposizione è, segnatamente, permettere al titolare di
un marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere
distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tali notorietà o carattere distintivo. Va al riguardo
precisato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del
suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non
ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio (sentenza SPA FINDERS, citata al precedente punto 34, punto 40).
47     L’esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione essenziale per applicare l’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94. In effetti, le lesioni prese in considerazione da tale disposizione, qualora si verifichino,
sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore a causa del quale il
pubblico interessato effettua un accostamento tra i due, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi (sentenza SPA FINDERS,
citata al precedente punto 34, punto 41). L’esistenza di tale nesso dev’essere oggetto di valutazione globale, in considerazione
di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, citata al precedente
punto 32, punti 29 e 30). A tal riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti,
più sarà facilmente ammessa l’esistenza di un pregiudizio (v., per analogia, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa
C‑375/97, General Motors, Racc. pag. I‑5421, punto 30).
48     Risulta da quanto precede che l’opponente che intende avvalersi dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94 è tenuto ad indicare il marchio anteriore invocato in opposizione e a dimostrarne l’asserita
notorietà. Alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza General Motors, citata al precedente punto 47 (punto 30),
applicabile al caso di specie per analogia, è possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode
di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato o di
indebito vantaggio tratto dal marchio fatto valere in opposizione da parte del marchio richiesto sia talmente manifesta che
all’opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine. Non si può tuttavia presumere che
ciò si verifichi sempre. È, infatti, possibile che il marchio richiesto non appaia, a prima vista, tale da creare uno dei
tre tipi di rischio di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 per il marchio anteriore notorio, malgrado l’identità
o la somiglianza con quest’ultimo. In tal caso, l’opposizione deve essere respinta in quanto infondata, salvo che un siffatto
rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto possa essere dimostrato con l’apporto di altri
elementi, che spetta all’opponente addurre e provare.
49     Nel caso di specie occorre constatare, innanzitutto, che la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione la conclusione
della divisione d’opposizione secondo cui i segni in conflitto erano identici. Inoltre, la commissione di ricorso ha respinto
gli argomenti della Elleni Holding relativi alla mancanza di prove sufficienti, da parte della ricorrente, della notorietà
del marchio anteriore di quest’ultima in Spagna e, come la divisione d’opposizione, ha riconosciuto l’esistenza della notorietà
per i seguenti servizi della classe 42 : «servizi diretti a fornire cibi e bevande pronti per il consumo, ristoranti, ristoranti
self-service, mense, bar, caffetterie, servizi alberghieri» (decisione impugnata, punto 31).
50     La commissione di ricorso ha quindi considerato che la ricorrente avesse soddisfatto due dei tre requisiti per l’applicazione
dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Nondimeno, detto organo ha ritenuto che la ricorrente non avesse dedotto alcun
elemento o argomento idoneo a dimostrare che l’uso del marchio richiesto sarebbe stato tale da usurpare la notorietà del marchio
anteriore o da arrecargli pregiudizio (decisione impugnata, punto 47). Al riguardo, la commissione di ricorso ha osservato
che, contrariamente a quanto affermato nella decisione della divisione d’opposizione, l’unico elemento rilevante invocato
a tal fine dalla ricorrente, vale a dire l’esistenza di un semplice nesso fra i servizi designati dai marchi in conflitto,
non era sufficiente (decisione impugnata, punto 46). Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’opposizione
proposta dalla ricorrente andasse respinta, in quanto non soddisfaceva una delle condizioni di applicazione dell’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 40/94.
51     La decisione impugnata, pertanto, deve essere intesa nel senso che la commissione di ricorso non ha potuto riscontrare, nel
caso di specie, la sussistenza di un rischio che l’uso del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che arrechi loro pregiudizio, malgrado l’identità dei segni in conflitto
e la notorietà del marchio anteriore.
52     Per valutare la legittimità della decisione impugnata, occorre quindi esaminare se, nel caso di specie, fosse presente almeno
uno dei tre tipi di rischio di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Ai fini di siffatto esame è necessario innanzitutto
accertare se la ricorrente, oltre al nesso che essa sosteneva esistere fra i servizi oggetto dei due marchi in conflitto,
avesse invocato dinanzi agli organi dell’UAMI altri elementi idonei ad  essere presi in considerazione dalla commissione di
ricorso per valutare i rischi in questione.
53     Nel suo ricorso, la ricorrente ha fatto riferimento, in tale contesto, ai considerevoli sforzi pubblicitari che essa avrebbe
effettuato per la promozione dei suoi servizi e la diffusione e l’imposizione nel commercio del proprio marchio anteriore.
Tuttavia, è giocoforza constatare che detto elemento è rilevante solamente per provare la notorietà del marchio anteriore,
già riconosciuta dalla decisione impugnata. Per contro, tale impegno pubblicitario, di per sé, non dimostra la sussistenza
di un rischio che l’uso del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o ad essi arrechi pregiudizio, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, e pertanto non è pertinente
nella fattispecie in esame.
54     La ricorrente ha altresì invocato la circostanza che il pubblico spagnolo riconoscerebbe il marchio anteriore come «prestigioso
e di qualità». Nel suo ricorso, la ricorrente cita, nel medesimo contesto, un brano delle sue osservazioni dell’11 febbraio
2000 dinanzi alla divisione d’opposizione, in cui si riferiva ad una pubblicità sistematica del marchio anteriore «associata
alla qualità dimostrata dei beni e servizi in questione». Nelle medesime osservazioni la ricorrente menzionava altresì «elementi
di prova del prestigio e della notorietà» (evidence of the prestige and reputation) del suo marchio anteriore.
55     Il Tribunale rileva che, nelle dette osservazioni, la ricorrente descriveva i ristoranti VIPS come locali caratterizzati da
un orario molto esteso (dal mattino fino alle 3 antimeridiane), aperti tutti i giorni della settimana, domenica e giorni festivi
compresi, con un servizio di ristorazione quasi continuo e con un menu comune a tutti i ristoranti. Inoltre, essa citava diversi
brani tratti da articoli di stampa o da libri, dai quali risulta che i VIPS erano percepiti dal pubblico spagnolo come luoghi
piuttosto informali e rilassanti, particolarmente attraenti agli occhi dei giovani, ove era possibile procurarsi cibo e fare
acquisti a qualsiasi ora.
56     I ristoranti VIPS, inoltre, erano menzionati fra altre catene di ristorazione rapida ben note, o in opposizione a ristoranti
di qualità, segnatamente nei brani seguenti:
–       «Passeggiare, magari, da Moncloa a Plaza de España, gettando uno sguardo ai McDonald’s, VIPS e Pan’s & Company»;
–       «Un ristorante di qualità era stato accuratamente selezionato per gli invitati di riguardo, ma Willy Banks e Al Oerter volevano
solo degli hamburger. Questo succedeva già qualche tempo fa, ma le cose non sono cambiate. L’anno scorso, Maurice Greene ha
celebrato il suo record mondiale uscendo per andare a mangiare hamburger all’una del mattino al VIPS (…)».
–       «Quanto ai ristoranti, ci saranno un VIPS e un Burger King».
57     Si deve rilevare a tal riguardo che, benché taluni marchi di catene di ristorazione rapida godano di una notorietà incontestabile,
essi non proiettano, di regola ed in mancanza di elementi probatori in senso contrario, un’immagine di prestigio particolare
o di alta qualità, poiché il settore della ristorazione rapida è associato piuttosto ad altre qualità, come la rapidità o
la disponibilità e, in certa misura, la gioventù, dato che molti giovani frequentano questo tipo di locali.
58     Tenuto conto delle considerazioni che precedono, i riferimenti vaghi e non comprovati operati dalla ricorrente, nelle sue
osservazioni dinanzi alla divisione d’opposizione, al «prestigio e [alla] reputazione» o alla «qualità riconosciuta» dei prodotti
e servizi offerti nei ristoranti VIPS non costituiscono l’evocazione di un’immagine di prestigio o di qualità particolarmente
elevata che la ricorrente pretende associata al suo marchio anteriore VIPS. Quest’ultima, infatti, sia nelle osservazioni
dinanzi l’UAMI sia nel ricorso, sembra confondere le nozioni di notorietà di un marchio con l’eventuale prestigio o qualità
particolari. Ebbene, non si può presumere che ogni marchio, sul solo presupposto della sua notorietà, proietti un’immagine
di prestigio o di qualità superiore. Di conseguenza, giustamente la decisione impugnata non ha tenuto conto del prestigio
asseritamente associato al marchio anteriore.
59     Se il riferimento operato dalla ricorrente nel ricorso al particolare prestigio del suo marchio anteriore dovesse essere inteso
come la deduzione, per la prima volta dinanzi al Tribunale, di tale elemento fattuale, gioverebbe ricordare che il ricorso
proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI
ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑237/01, Alcon/UAMI – Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 61; 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II-701,
punto 18, e 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 67]. Tale controllo
deve essere svolto con riferimento all’ambito fattuale e giuridico della controversia, nei termini in cui quest’ultima è stata
sottoposta alla commissione di ricorso [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale),
Racc. pag. II‑383, punto 16; 22 ottobre 2003, causa T‑311/01, Éditions Albert René/UAMI – Trucco (Starix), Racc. pag. II-4625,
punto 70]. Pertanto, siffatto nuovo elemento fattuale va dichiarato irricevibile, in quanto il suo esame da parte del Tribunale
andrebbe oltre l’ambito fattuale della decisione impugnata [v., in questo senso, sentenza Starix, cit., punto 73, e sentenza
del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑66/03, «Drie Mollen sinds 1818»/UAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), Racc. pag. II-1765,
punti 46 e 47].
60     La ricorrente, da ultimo, invoca la mancanza di prove fornite dalla Elleni Holding relativamente alla sussistenza di un giusto
motivo per l’uso del marchio richiesto. Occorre, tuttavia, rilevare a tale riguardo che l’esame dell’esistenza di almeno uno
dei tre tipi di rischio considerati dalla terza e ultima condizione d’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
deve, logicamente, precedere la valutazione di eventuali «giusti motivi». Qualora nessuno di questi tre tipi di rischio sia
presente, non si possono impedire la registrazione e l’uso del marchio richiesto, mentre non è pertinente, in tal caso, l’esistenza
o la mancanza di giusti motivi per l’uso del marchio richiesto.
61     Risulta da quanto precede che correttamente la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha ritenuto che il solo
elemento rilevante avanzato dalla ricorrente a sostegno dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 40/94 consistesse nel nesso fra i servizi designati dai due marchi in conflitto. Occorre, pertanto, verificare
se a ragione la commissione di ricorso abbia considerato che tale elemento non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di
almeno uno dei tre tipi di rischio descritti in precedenza e di cui alla disposizione in questione.
62     Relativamente, in primo luogo, al rischio che l’uso del marchio richiesto arrechi pregiudizio al carattere distintivo del
marchio anteriore, in altri termini relativamente al rischio di «diluizione» e di «graduale erosione» di tale marchio, come
illustrato ai precedenti punti 37 e 38, occorre notare che il termine «VIPS» è la forma che assume al plurale in lingua inglese
la sigla VIP (in inglese «Very Important Person», vale a dire «persona molto importante»), che è di largo e frequente utilizzo
sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per designare personalità celebri. Alla luce di ciò, il rischio di pregiudizio
arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore dall’uso del marchio richiesto appare limitato.
63     Il rischio di cui trattasi appare ancora meno probabile nel caso di specie dato che il marchio richiesto ha per oggetto servizi
di «programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri, ristorazione (pasti) e bar ristoranti» che sono diretti ad
un pubblico speciale e, necessariamente, più ristretto, e cioè i proprietari dei detti locali. Tale circostanza fa sì che
il marchio richiesto, qualora ammesso alla registrazione, sarà probabilmente conosciuto, grazie al suo uso, soltanto da tale
pubblico relativamente ristretto, il che riduce senz’altro il rischio di diluizione o di graduale erosione del marchio anteriore
a causa della dispersione della sua identità e presa sulla coscienza del pubblico.
64     Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dal nesso asseritamente esistente fra i servizi designati dai due marchi
in conflitto invocato dalla ricorrente. Come, infatti, correttamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 46 della
decisione impugnata, il nesso in questione non è pertinente nel contesto di cui trattasi, dal momento che la diluizione dell’identità
di un marchio notorio non dipende dalla somiglianza dei prodotti e servizi designati da tale marchio con quelli oggetto del
marchio richiesto.
65     Di conseguenza, la decisione impugnata giustamente menziona l’assenza di rischio di diluizione del carattere distintivo del
marchio anteriore a causa dell’uso del marchio richiesto.
66     In secondo luogo, occorre esaminare il rischio di pregiudizio che l’uso del marchio richiesto arrecherebbe alla notorietà
del marchio anteriore. Come illustrato al precedente punto 39, si tratta del rischio che l’associazione del marchio anteriore
notorio con prodotti o servizi oggetto del marchio richiesto identico o simile porti ad una degradazione o annacquamento del
marchio anteriore, a causa del fatto che i prodotti o servizi oggetto del marchio richiesto possiedono una caratteristica
o una qualità particolare tale da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio anteriore.
67     A riguardo va osservato che i servizi oggetto del marchio richiesto non presentano alcuna caratteristica o qualità tale da
dimostrare la probabilità che un pregiudizio di siffatto genere sia arrecato al marchio anteriore. La ricorrente non ha invocato
né, a fortiori, provato alcuna caratteristica o qualità di tale natura. La mera esistenza di un nesso fra i servizi designati
dai marchi in conflitto non è né sufficiente né determinante. Certo, l’esistenza di tale nesso rafforza la probabilità che
il pubblico, di fronte al marchio richiesto, pensi anche al marchio anteriore. Tuttavia, detta circostanza non è, di per sé,
sufficiente a ridurre la forza di attrazione del marchio anteriore. Tale risultato può realizzarsi unicamente quando sia dimostrato
che i servizi oggetto del marchio richiesto presentano caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del
marchio anteriore. Orbene, nel caso di specie siffatta prova non è stata prodotta.
68     La commissione di ricorso ha pertanto giustamente concluso nel senso che non vi è rischio che sia arrecato un pregiudizio
alla notorietà del marchio anteriore.
69     Si deve, infine, valutare il rischio che l’uso del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
o dalla notorietà del marchio anteriore. Come osservato ai precedenti punti 40-42, tale rischio va distinto dal rischio di
confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto, nel caso del rischio di cui al n. 5 del
medesimo articolo, il pubblico non necessariamente confonderà i marchi in conflitto.
70     In proposito, occorre rilevare che l’argomento secondo cui il pubblico interessato dal marchio richiesto sarebbe incline a
procurarsi il software per computer oggetto di tale marchio, ritenendolo proveniente dai rinomati ristoranti VIPS o da essi
utilizzato, rientra nell’ambito di valutazione di un eventuale rischio di confusione, cui fa riferimento l’impedimento relativo
alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e non il n. 5 del medesimo articolo. Il rischio
di confusione, in effetti, è stato invocato dalla ricorrente a sostegno della sua opposizione, ma è stato respinto dalla divisione
d’opposizione e non è stato riesaminato dalla decisione impugnata, circostanza questa contestata dalla ricorrente con il suo
secondo motivo, esaminato qui di seguito.
71     Per contro, il rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore
si produrrebbe unicamente nel caso in cui il pubblico di riferimento, senza confondere l’origine dei servizi oggetto dei marchi
in conflitto, provasse un’attrazione particolare per il software della Elleni Holding solamente in quanto esso è designato
da un marchio identico al marchio anteriore notorio VIPS.
72     Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare il rischio evocato al punto precedente. Come correttamente
considerato dalla commissione di ricorso, il nesso fra i servizi designati dai marchi in conflitto non è di per sé sufficiente.
Riconoscere, infatti, che l’uso del marchio richiesto trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore, quando invece manca il rischio di confusione relativo all’origine commerciale dei servizi in questione,
presuppone che sia provata l’associazione del marchio richiesto con qualità positive del marchio anteriore identico, le quali
potrebbero essere oggetto di sfruttamento o di parassitismo manifesti da parte del marchio richiesto.
73     Orbene, dato che la ricorrente non ha illustrato caratteristiche particolari rivendicate per il suo marchio anteriore né il
modo in cui queste ultime sarebbero tali da facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto, le
caratteristiche associate abitualmente ad un marchio notorio di una catena di ristorazione rapida, evocate al precedente punto
57, non si possono considerare idonee, di per sé, ad arrecare un vantaggio a servizi di programmazione di computer, nemmeno
se destinati ad alberghi e ristoranti.
74     Ciò vale tanto più in quanto i servizi oggetto del marchio richiesto costituiscono investimenti considerevoli per i proprietari
di alberghi, ristoranti ed altri locali di tal genere cui detti servizi sono destinati. Appare, infatti, poco probabile che
l’identità del marchio che contrassegna siffatti servizi con un marchio anteriore notorio eserciti, in sé, un’influenza significativa
sulla scelta di tale pubblico, ristretto e relativamente specializzato, verso l’uno o l’altro fra i software disponibili sul
mercato. È ben più probabile che la scelta di cui trattasi sia operata considerando altri fattori più sostanziali e determinanti,
quali il costo di ogni software proposto, le sue prestazioni o le sue capacità informatiche.
75     Risulta da quanto precede che correttamente la decisione impugnata ha respinto anche il rischio che l’uso del marchio richiesto
tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.
76     Giova peraltro ricordare, per quanto riguarda i tre tipi di rischi analizzati in precedenza, che la ricorrente stessa ammette,
nelle sue memorie (v. il precedente punto 21), che il nesso invocato fra i servizi oggetto dei due marchi in conflitto serve
solo a «verificare» la sussistenza di un rischio di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. La ricorrente, dunque,
riconosce che tale rischio va provato sulla base di altri elementi e sarebbe solamente corroborato o rafforzato dal nesso
fra i servizi in questione. Tuttavia, come illustrato in precedenza, siffatti altri elementi mancano completamente nel caso
di specie.
77     Non può essere accolto neppure l’argomento della ricorrente relativo agli artt. 61 e segg. del regolamento n. 40/94 ed alla
sentenza BABY-DRY, citata al precedente punto 22 (punto 43). Da un lato, in tale sentenza il Tribunale ha osservato che, dalle
disposizioni degli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94, come dall’economia generale di quest’ultimo, emergeva che la commissione
di ricorso non poteva limitarsi a respingere un nuovo argomento della parte che aveva proposto il ricorso, prospettato per
la prima volta nell’ambito del ricorso, per il solo motivo che esso non era stato illustrato dinanzi l’istanza inferiore,
essendo invece tenuta a decidere nel merito della detta questione o a trasmettere gli atti all’istanza inferiore. Orbene,
nel caso di specie, la ricorrente, che del resto non è la parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso,
non asserisce nemmeno di aver dedotto un nuovo argomento dinanzi tale commissione, la quale avrebbe rifiutato di tenerne conto.
78     D’altra parte, l’art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94 prevede che «[n]el corso dell’esame del ricorso la commissione di
ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni
sulle notificazioni da ess[a] effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti». Contrariamente a quanto fatto valere
dalla ricorrente, tale disposizione non impone alla commissione di ricorso di invitare le parti a completare le loro memorie
e documentazioni dinanzi ad essa presentate.
79     Relativamente, infine, alle decisioni degli organi dell’UAMI in altre controversie, invocate dalla ricorrente, va precisato
che, sebbene non si possa escludere che le parti invochino tali pronunce al solo fine di fornire al Tribunale una fonte d’ispirazione
per interpretare le disposizioni rilevanti [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 27 settembre 2005, causa T‑123/04,
Cargo Partner/UAMI (CARGO PARTNER), Racc. pag. II-3979, punto 68, e 24 novembre 2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 20], ciò nondimeno, la valutazione della legittimità delle decisioni delle
commissioni di ricorso dev’essere effettuata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice
comunitario, così che la mera violazione, da parte di una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, della prassi
decisionale degli organi di quest’ultimo non può costituire una censura tale da giustificare l’annullamento di detta decisione
[sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 47; sentenze del Tribunale
5 dicembre 2002, causa T‑130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-5179, punto 31; BUDMEN,
citata al precedente punto 59, punto 61, e 22 giugno 2005, causa T‑19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II‑2383,
punto 39].
80     Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che il primo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa e del principio dispositivo di cui all’art. 74 del
regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
81     La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato i suoi diritti di difesa e il principio dispositivo, di cui
all’art. 74 del regolamento n. 40/94, in quanto ha rifiutato di esaminare gli argomenti della detta ricorrente relativi all’applicazione,
nel caso di specie, dell’art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento, esposti nelle sue osservazioni in risposta al ricorso
della Elleni Holding.
82     Secondo la ricorrente, nei procedimenti in contraddittorio dinanzi all’UAMI, l’effetto devolutivo del ricorso dinanzi alla
commissione di ricorso è limitato, ai sensi dell’art. 74 del regolamento n. 40/94, dall’atto di ricorso e dalle domande delle
parti. Orbene, nel caso di specie, dal modulo di ricorso depositato dalla Elleni Holding risulterebbe che il ricorso era stato
proposto avverso la decisione della divisione d’opposizione nel suo complesso. Inoltre, nelle sue osservazioni dinanzi alla
commissione di ricorso, la ricorrente avrebbe contestato il diniego della divisione d’opposizione di applicare l’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, relativamente ai servizi rientranti nella classe 42, senza però nulla allegare riguardo
al rigetto della sua opposizione per le classi 9 e 35.
83     Da ciò conseguirebbe che l’oggetto del ricorso consisteva nell’esame dell’applicazione, all’opposizione della ricorrente,
dell’art. 8, nn. 1, lett. b) e 5, del regolamento n. 40/94, relativamente ai servizi della classe 42. Un eventuale errore
della Elleni Holding, la quale non ha limitato il suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso alla sola parte della decisione
della divisione d’opposizione che era ad essa sfavorevole, non può essere rettificato d’ufficio dalla commissione di ricorso.
Se quest’ultima aveva dubbi in proposito, essa avrebbe dovuto rivolgersi alla parte ricorrente per ottenere chiarimenti, conformemente
alla regola 49 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento
n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).
84     La ricorrente sostiene che la sua posizione troverebbe conferma nella decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI
23 gennaio 2001 (procedimento R 158/2000-3)
,
citata al punto 23 della decisione impugnata, nonché nella decisione della stessa commissione 3 luglio 2000 (procedimento
R 198/1999-3)
,
le quali avrebbero riconosciuto che le osservazioni della convenuta potevano avere l’effetto di ampliare l’oggetto della controversia
se la parte ricorrente lo avesse accettato.
85     In via preliminare, l’UAMI rileva che, nelle osservazioni in risposta al ricorso della Elleni Holding dinanzi alla commissione
di ricorso, la ricorrente concludeva chiedendo di respingere il ricorso e di confermare il diniego della registrazione del
marchio richiesto. A sostegno di tale capo delle conclusioni, la ricorrente invocava argomenti diretti, da un lato, a confutare
gli argomenti della Elleni Holding circa la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, ad affermare
che anche l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento in questione avrebbe dovuto essere applicato al caso di specie.
86     L’UAMI sostiene non esservi alcuna disposizione che consenta alla parte avversa dinanzi alla commissione di ricorso di presentare
conclusioni o motivi autonomi nelle osservazioni in risposta al ricorso. In mancanza di siffatta disposizione, la commissione
di ricorso avrebbe considerato, nel caso di specie, che la parte le cui conclusioni non erano state accolte nella loro totalità
da un organo di grado inferiore dell’UAMI dovesse, per impugnare la parte della decisione contestata che le arrecava pregiudizio,
proporre un ricorso separato dinanzi alla commissione di ricorso.
87     Secondo l’UAMI, tale situazione sarebbe diversa da quella esistente dinanzi al Tribunale dal momento che, in virtù dell’art. 134,
n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal
ricorrente possono, dinanzi al Tribunale, formulare conclusioni dirette a riformare o annullare la decisione della commissione
di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non prospettati nel ricorso. A titolo d’esempio, l’UAMI
si riferisce altresì a talune disposizioni del diritto spagnolo che hanno un effetto simile a quello dell’art. 134, n. 3,
del regolamento di procedura. L’UAMI, tuttavia, sottolinea che le commissioni di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti,
che avrebbe una regolamentazione affine al regolamento n. 40/94, adottano una posizione analoga a quella enunciata nella decisione
impugnata.
88     Riguardo alla posizione adottata dalla commissione di ricorso, l’UAMI prospetta gli elementi di analisi seguenti: in primo
luogo, esso fa riferimento all’art. 58 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue
richieste. L’UAMI è del parere che, in considerazione di tale disposizione, nel caso di specie potrebbero sorgere dubbi sulla
ricevibilità di un ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione d’opposizione, dal momento che quest’ultima
aveva accolto le domande della ricorrente. Se la ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso separato contro la
decisione della divisione d’opposizione, la posizione adottata dalla commissione di ricorso potrebbe ledere i diritti della
difesa della ricorrente, in quanto la decisione della divisione d’opposizione che accoglieva le richieste della ricorrente
è stata annullata senza che la commissione di ricorso si sia pronunciata su un altro motivo definitivamente respinto dalla
divisione d’opposizione.
89     Del resto, parrebbe eccessivo imporre ad una parte, le cui domande siano state accolte, di proporre un ricorso avverso il
rigetto di uno dei suoi argomenti, unicamente al fine di tutelarsi dal rischio ipotetico che l’altra parte, le cui domande
sono state respinte, presenti un ricorso.
90     In secondo luogo, l’UAMI considera che le osservazioni della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso non avevano lo
scopo di proporre un ricorso con un oggetto diverso, ma solamente di opporsi alle conclusioni della Elleni Holding dinanzi
a detto organo, così da ridurre il rischio di annullamento della decisione d’opposizione. Pertanto, l’esame dell’argomento
della ricorrente, relativo all’asserita violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non avrebbe potuto
implicare una reformatio in pejus della decisione della divisione d’opposizione.
91     In terzo luogo, l’UAMI ritiene necessario analizzare la posizione adottata dalla commissione di ricorso relativamente all’effetto
devolutivo del ricorso, previsto all’art. 62, n. 1, del detto regolamento, nonché al principio dispositivo di cui all’art. 74,
n. 1, dello stesso regolamento.
92     In quarto luogo, l’UAMI rileva che, in qualsiasi sistema giurisdizionale, i poteri dell’organo di grado superiore sono più
circoscritti di quelli dell’organo di grado inferiore, la legittimità delle cui decisioni è sottoposta a controllo. Orbene,
la posizione adottata dalla commissione di ricorso nella fattispecie, valutata alla luce delle disposizioni dell’art. 134,
n. 3, del regolamento di procedura, comporterebbe che il Tribunale, in merito alla determinazione dell’oggetto della controversia,
possieda poteri più ampi rispetto a quelli della commissione di ricorso, il che a parere dell’UAMI sarebbe quantomeno strano.
93     L’UAMI, pertanto, relativamente al secondo motivo dedotto dalla ricorrente, ha dichiarato di rimettersi al prudente apprezzamento
del Tribunale e ritiene che, se il Tribunale dovesse accogliere tale motivo, il procedimento dovrebbe essere rinviato alla
commissione di ricorso affinché essa decida sull’applicazione dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Giudizio del Tribunale
94     In via preliminare, il Tribunale ricorda che, se è vero che l’UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per proporre
un ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso, esso non può, per contro, essere tenuto a difendere sistematicamente
ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere obbligatoriamente per il rigetto di qualsiasi ricorso
avverso una siffatta decisione e, in particolare, può rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale, pur presentando
tutti gli argomenti che ritiene appropriati per illuminare il Tribunale [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑107/02,
GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II‑1845, punti 34 e 36; 25 ottobre 2005, causa T‑379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI
(Cloppenburg), Racc. pag. II‑4633, punto 22, e 1º febbraio 2006, cause riunite T‑466/04 e T‑467/04, Dami/UAMI – Stilton Cheese
Makers (GERONIMO STILTON), Racc. pag. II‑183, punti 30 e 31].
95     Occorre indi rilevare che, facendo valere, nell’ambito del motivo in questione, una violazione dei diritti della difesa e
del principio dispositivo, la ricorrente contesta in realtà la legittimità della decisione impugnata, rispetto al fatto che
la commissione di ricorso non ha esaminato il motivo di opposizione relativo alla sussistenza di un rischio di confusione,
come invece avrebbe dovuto fare per l’effetto devolutivo del procedimento di ricorso. Di conseguenza, si deve verificare se
la posizione adottata dalla commissione di ricorso sia conforme agli obblighi che le incombono nell’ambito dell’esame della
decisione della divisione d’opposizione oggetto del ricorso ad essa presentato.
96     Occorre ricordare che, conformemente all’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, in seguito all’esame sul merito del ricorso,
la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tale modo, «esercitare le competenze dell’organo
che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, nella fattispecie, pronunciarsi essa stessa sull’opposizione respingendola
o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione impugnata. Risulta così dall’art. 62, n. 1, del regolamento
n. 40/94 che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame
completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto.
97     Orbene, nel caso in cui la commissione di ricorso ritenga che uno degli impedimenti relativi alla registrazione prospettato
dall’opponente nella sua opposizione ed accolto dalla divisione d’opposizione nella sua decisione non è fondato, il nuovo
esame completo del merito dell’opposizione menzionato al punto precedente comporta necessariamente che la commissione di ricorso,
prima di annullare la decisione della divisione d’opposizione, deve verificare altresì se, eventualmente, l’opposizione può
essere accolta in base ad un altro impedimento relativo alla registrazione, invocato dall’opponente dinanzi alla divisione
d’opposizione, ma respinto o non esaminato da quest’ultima.
98     Ne consegue che, nel caso di specie, avendo la commissione di ricorso concluso che a torto l’impedimento relativo alla registrazione
di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 era stato accolto dalla divisione d’opposizione, per quanto riguarda i servizi
rientranti nella classe 42, la detta commissione di ricorso, prima di annullare la decisione dell’organo di grado inferiore,
era tenuta a riesaminare l’altro impedimento relativo alla registrazione invocato dalla ricorrente a sostegno della propria
opposizione, e cioè quello relativo al rischio di confusione fra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
99     Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, il menzionato esame, da parte della commissione di ricorso, dell’impedimento
relativo alla registrazione attinente al rischio di confusione, non avrebbe ampliato l’oggetto del ricorso, dal momento che
il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è diretto ad ottenere un nuovo esame completo del merito dell’opposizione,
tanto in diritto quanto in fatto (v. precedente punto 96).
100   Peraltro, questa stessa soluzione s’imponeva, nel caso di specie, in base alle considerazioni seguenti. Dall’art. 8 del regolamento
n. 40/94 emerge che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti in detto articolo portano tutti esattamente al medesimo
risultato, vale a dire l’esclusione dalla registrazione del marchio richiesto. È pertanto sufficiente che uno solo dei vari
impedimenti relativi alla registrazione prospettati nell’ambito di un’opposizione sia fondato affinché sia accolta la domanda
dell’opponente diretta ad impedire la registrazione del marchio richiesto. In tale contesto, la divisione d’opposizione, quando
giunge alla conclusione che uno degli impedimenti relativi alla registrazione invocati dall’opponente è fondato, può limitare
l’esame dell’opposizione unicamente a detto impedimento che risulta sufficiente per fondare una decisione che accoglie l’opposizione.
101   Non può certo escludersi che la divisione d’opposizione decida di prendere comunque in esame e, eventualmente, di respingere
gli altri impedimenti relativi alla registrazione invocati dall’opponente, come si è verificato nel caso di specie. Tuttavia,
tale parte della motivazione della sua decisione non costituisce il supporto necessario del dispositivo che accoglie l’opposizione,
il quale è adeguatamente fondato sull’impedimento relativo alla registrazione che è stato accolto. Non si potrebbe nemmeno
configurare un rigetto parziale dell’opposizione, in quanto la domanda dell’opponente è interamente accolta.
102   In siffatta ipotesi, non si potrebbe nemmeno ravvisare un cumulo di opposizioni distinte presentate dall’opponente, di cui
talune sarebbero state respinte dalla divisione d’opposizione dopo l’ammissione di una fra di esse. Ritenere che ogni impedimento
relativo alla registrazione invocato dall’opponente sia da considerare come un’opposizione distinta sarebbe contrario al tenore
dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, il quale stabilisce che «(…) può essere fatta opposizione (…) per il motivo
che (…) dovrebbe essere esclusa la registrazione [del marchio] a norma dell’articolo 8 (…)». Inoltre, l’economia del procedimento
dinanzi all’UAMI impone che le opposizioni non si moltiplichino inutilmente e, dunque, osta altresì a che un’opposizione fondata
su più impedimenti relativi alla registrazione sia interpretata come, in realtà, un insieme di più opposizioni distinte.
103   Le considerazioni che precedono trovano conferma nel dispositivo della decisione della divisione d’opposizione nel caso di
specie il quale, al punto 1, afferma semplicemente che, per quanto riguarda i servizi della classe 42, l’opposizione è accolta,
senza alcun riferimento ad un rigetto parziale dell’opposizione o ad un rigetto di altra opposizione concernente la medesima
classe.
104   Alla luce di ciò, l’esame dell’opposizione della ricorrente, relativamente alla classe 42, non poteva concludersi con la decisione
impugnata, con la quale la commissione di ricorso si limita ad annullare la decisione della divisione d’opposizione. Tale
annullamento ha avuto come conseguenza che il procedimento di opposizione, per quanto vertente sulla classe in questione,
è tornato ad essere pendente, dovendo quindi essere chiuso da una seconda decisione, di accoglimento o di rigetto.
105   Conformemente all’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, tale seconda decisione spettava alla commissione di ricorso stessa,
fatto salvo un eventuale rinvio del fascicolo da parte di quest’ultima alla divisione d’opposizione. Orbene, come già osservato,
siffatto rinvio sarebbe senz’altro stato superfluo nel caso di specie, dato che la divisione d’opposizione si era già pronunciata
anche sull’impedimento relativo alla registrazione attinente al rischio di confusione. Tale posizione della divisione d’opposizione
si spiega, manifestamente, con la preoccupazione di evitare, per motivi di economia processuale, un rinvio della pratica dinanzi
a detto organo da parte della commissione di ricorso, in caso di annullamento della sua decisione.
106   La conclusione della commissione di ricorso, secondo cui le condizioni di applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento
n. 40/94 non erano soddisfatte nel caso di specie, non era dunque sufficiente, di per sé, a condurre al rigetto dell’opposizione
per i servizi rientranti nella classe 42. Al fine di giungere a siffatto risultato, la commissione di ricorso avrebbe dovuto
aderire alla valutazione della divisione d’opposizione circa il rischio di confusione fra i marchi in conflitto, il che avrebbe
necessariamente comportato il riesame di tale rischio.
107   Da un lato, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha rifiutato espressamente di procedere all’esame dell’impedimento
relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e non ha pertanto adottato o approvato
il ragionamento della divisione d’opposizione attinente a tale impedimento. Dall’altro, il dispositivo della decisione impugnata
si limita ad annullare la decisione della divisione d’opposizione, senza indicare quale sia la sorte dell’opposizione e senza
rinviare la pratica dinanzi alla divisione d’opposizione.
108   Come risulta da quanto precede, omettendo di esaminare l’impedimento relativo alla registrazione in questione, invocato dalla
ricorrente in tempo utile e reiterato nelle sue osservazioni in risposta al ricorso della Elleni Holding, la commissione di
ricorso è venuta meno agli obblighi che le incombono nell’ambito dell’esame del ricorso.
109   Quest’ultima, nella decisione impugnata, si è basata su una premessa errata, considerando che per tale esame fosse necessario
che la ricorrente presentasse un ricorso separato contro la decisione della divisione d’opposizione. Poiché, ai sensi dell’art. 58
del regolamento n. 40/94, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione
a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste, la ricorrente non era legittimata, nel caso di specie, a
proporre un ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione, nei limiti in cui essa concerneva la registrazione
del marchio richiesto per i servizi della classe 42. Come osservato ai precedenti punti 103-105, tale decisione, avendo accolto
l’opposizione e rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i servizi rientranti nella detta classe, aveva accolto
le domande della ricorrente nella loro totalità.
110   Ciò posto, la mancanza, rilevata dall’UAMI, fra le disposizioni del regolamento n. 40/94 riguardanti il ricorso dinanzi alle
commissioni di ricorso, di una previsione analoga a quella dell’art. 134, n. 3, del regolamento di procedura non è pertinente,
in quanto la commissione di ricorso, nel contesto della fattispecie, era tenuta ad esaminare l’altro impedimento relativo
alla registrazione, invocato dinanzi alla divisione d’opposizione, ma da essa respinto, anche in mancanza di richiesta espressa
in tal senso dell’opponente.
111   Risulta dall’insieme di quanto precede che il secondo motivo dev’essere accolto. Va, dunque, annullata la decisione impugnata,
senza che il Tribunale si sostituisca all’UAMI nella valutazione, che spetta a quest’ultimo effettuare, dell’impedimento relativo
alla registrazione attinente al rischio di confusione.

Sulle spese
112   Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
113   Nel caso di specie, si deve rilevare che, anche se l’UAMI si è rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale relativamente
al secondo motivo, che è stato accolto, esso va condannato alle spese sostenute dalla ricorrente, dal momento che la decisione
impugnata proviene dalla sua commissione di ricorso (v., in questo senso, sentenza BIOMATE, citata al precedente punto 94,
punto 97).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
1º aprile 2003 (procedimento R 1127/2000‑3) è annullata.
2)
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2007.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

M. Vilaras
*
Lingua processuale: lo spagnolo.