CELEX: 62001CJ0456
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta
Pyykin- ja astianpesukoneissa käytettävien pesuainetablettien kolmiulotteiset muodot
Rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste
Erottamiskyky

Henkel KGaA (jäljempänä Henkel) on yhteisöjen tuomioistuimeen 26.11.2001 toimittamillaan kahdella valituksella hakenut EY:n
tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan nojalla muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑335/99, Henkel
vastaan SMHV (Kok. 2001, s. II‑2581; jäljempänä asia T‑335/99) (suorakulmainen, väriltään punainen ja valkoinen pesuainetabletti)
ja asiassa T‑336/99, Henkel vastaan SMHV (Kok. 2001, s. II‑2589; jäljempänä asia T‑336/99) (suorakulmainen, väriltään vihreä
ja valkoinen pesuainetabletti), 19.9.2001 antamiin tuomioihin, joilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kumoamiskanteet,
jotka ensin mainittu oli nostanut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) kolmannen
valituslautakunnan 21.9.1999 tekemistä päätöksistä (asiat R‑70/1999‑3 ja R‑71/1999‑3), joilla hylättiin Henkelin valitukset
siitä, ettei tablettien kolmiulotteista muotoa suostuttu rekisteröimään yhteisön tavaramerkiksi lukuina tavaraluokkia varten,
joihin kuuluvat muun muassa pyykinpesukoneissa ja astianpesukoneissa käytettävät tavarat (jäljempänä riidanalaiset päätökset).
Asiat C‑456/01 P ja C‑457/01 P yhdistettiin kuudennen jaoston puheenjohtajan 2.6.2003 antamalla määräyksellä suullista käsittelyä
ja tuomion antamista varten.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
Saman asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1.

Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
a)

merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;
b)

tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c)

tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
– –
3.

Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden
tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
Asian tausta
Henkel teki 15.12.1997 ja 8.1.1998 SMHV:lle hakemuksen, jossa se pyysi tätä rekisteröimään yhteisön tavaramerkkeinä sellaisten
kahden suorakulmaisen pesuainetablettien, joista toisessa on päällekkäin yksi valkoinen ja yksi punainen kerros (asia T‑335/99),
ja toisessa on päällekkäin yksi valkoinen ja yksi vihreä kerros (asia T‑336/99), kolmiulotteisen muodon.
Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3,
sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja merkin kuvauksen mukaan näitä tavaroita ovat ”tablettimuodossa
olevat pyykin‑ ja astianpesuaineet”.
SMHV:n tutkija hylkäsi 3.2.1999 tekemillään päätöksillä hakemukset siitä syystä, että rekisteröitäviksi haetuilta tavaramerkeiltä
puuttuu erottamiskyky eikä niitä tästä syystä voida rekisteröidä asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
SMHV:n kolmas valituslautakunta vahvisti riidanalaisilla päätöksillä tutkijan päätökset katsoen, että kultakin rekisteröitäväksi
haetulta tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, koska sen
konkreettisella muodolla ei ole minkäänlaista tehtävää merkillä varustettujen tavaroiden alkuperän yksilöinnissä kuluttajalle
tai ostajalle. Kyseisen valituslautakunnan mukaan kolmiulotteisen muodon on oltava melko omaperäinen, jotta se jäisi helposti
muistiin, ja sen on poikettava siitä, mikä on kyseisessä elinkeinotoiminnassa tavallista.
Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot
Henkel nosti 26.11.1999 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jättämillään kannekirjelmillä kaksi kannetta, joissa
se vaati riidanalaisten päätösten kumoamista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asiassa T‑335/99 antamassaan tuomiossa, että SMHV oli perustellusti katsonut,
että rekisteröitäväksi haetulta kolmiulotteiselta tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky, ja että näin oli seuraavista syistä:
”41
Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki koostuu pyykin‑ tai astianpesuainetabletin
muodosta ja siinä käytetyistä väreistä eli tavaran itsensä ulkoasusta.
Asetuksen N:o 40/94  4 artiklasta ilmenee, että sellaisia merkkejä, joista yhteisön tavaramerkki voi muodostua, ovat muiden
ohella tavaran muoto ja värit. Se, että tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeinä, ei merkitse kuitenkaan
sitä, että tällaiset merkit olisivat välttämättä erottamiskykyisiä suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun asetuksen N:o
40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ’tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky’, ei rekisteröidä.
Erottamiskykyiseksi on katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä
on haettu, voidaan erottaa alkuperänsä osalta muiden tavaroista tai palveluista. Tältä osin ei ole tarpeen, että tavaramerkistä
olisi saatava täsmälliset tiedot siitä, kuka on tavaran valmistaja tai palvelujen tarjoaja. Riittävää on, että tavaramerkillä
varustetut tavarat tai palvelut voidaan asianomaisessa kohderyhmässä erottaa tavaramerkin perusteella niistä tavaroista tai
palveluista, joiden kaupallinen alkuperä on eri, ja että tavaramerkin perusteella voidaan päätellä, että kaikki ne tavarat
tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu tai saatetaan markkinoille taikka toimitetaan näiden tavaroiden tai palvelujen
laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa (ks. vastaavasti asia C‑39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I‑5507,
28 kohta).
Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä
artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa. On siis tutkittava – osana a priori tutkintaa ja ottamatta huomioon
asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista käyttöä – käykö asiassa ilmi, että asianomaiset
tavarat voidaan kohderyhmässään erottaa kyseisen tavaramerkin perusteella toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä,
kun tässä kohderyhmässä tehdään ostotilanteessa valinta näiden tavaroiden välillä.
Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä. Arvioitaessa itse tavaran
muodosta koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä sovelletaan siis niitä samoja arviointiperusteita, joita
sovelletaan myös muihin tavaramerkkityyppeihin.
Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, että itse tavaran muodosta ja väreistä koostuvia
kolmiulotteisia tavaramerkkejä ei välttämättä ymmärretä kohderyhmässä samalla tavoin kuin sanamerkkejä, kuviomerkkejä tai
sellaisia kolmiulotteisia tavaramerkkejä, jotka eivät esitä tavaran muotoa. Yleisön keskuudessa on totuttu pitämään tällaisia
viimeksi mainittuja tavaramerkkejä välittömästi merkkeinä, jotka yksilöivät tuotteen, mutta sama ei välttämättä koske merkkiä,
joka esittää itse tavaran ulkoasua.
Siitä, millä tavoin tavaramerkki ymmärretään tavaroiden kohderyhmässä, valituslautakunta on perustellusti todennut, että tavarat,
joita varten nyt kyseessä oleva tavaramerkki on haluttu rekisteröidä, eli tabletin muotoiset pyykin‑ ja astianpesutuotteet
ovat laajalti levinneitä kulutushyödykkeitä. Näiden tavaroiden osalta kohderyhmä muodostuu siis kaikista kuluttajista. Kyseisen
tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen
ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia C‑210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio
16.7.1998, Kok. 1998, s. I‑4657, 30–32 kohta).
Siihen, millä tavoin tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä, vaikuttaa ensinnäkin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste,
joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. I‑3819, 26 kohta). Tältä osin valituslautakunta on todennut perustellusti, että kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden
osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on pyykin‑ tai astianpesuainetablettien muodosta tai
väreistä.
Arvioitaessa, ymmärretäänkö kohderyhmässä kyseisen tabletin muodon ja värien yhdistelmän ilmaisevan tavaran alkuperää, on
tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997,
s. I‑6191, 23 kohta), mikä ei estä sitä, että tavaramerkin ulkoasun eri piirteitä tarkastellaan peräkkäin.
Kolmiulotteinen muoto, jolle rekisteröintiä on haettu – – on yksi geometrisistä perusmuodoista ja yksi pyykin‑ tai astianpesuaineiden
ilmeisistä muodoista.
Siitä, että tabletissa on kaksi kerrosta – – on todettava, että kohderyhmässä on totuttu siihen, että pesuaineessa on eri
värejä. – – Värilliset rakeet viittaavat siis tiettyihin tavaran ominaisuuksiin, vaikka niiden ei voidakaan katsoa kuvailevan
tavaran ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Siitä, ettei tässä viimeksi
mainitussa säännöksessä tarkoitettu hylkäysperuste ole sovellettavissa, ei kuitenkaan voida päätellä, että kyseinen tavaramerkki
olisi väriensä vuoksi välttämättä erottamiskykyinen. Erottamiskyky puuttuu, kun – kuten tässä asiassa – kohderyhmässä värien
ymmärretään viittaavan tiettyihin tavaran ominaisuuksiin eikä siis tavaran alkuperään. Se, että kuluttajat voivat silti tottua
tunnistamaan tavaran sen värien perusteella, ei yksinään riitä perusteeksi sille päätelmälle, että asetuksen N:o 40/94  7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei olisi sovellettava. Tällainen kehitys, joka koskee merkin ymmärtämistä
yleisön keskuudessa, voidaan kuitenkin – jos siitä on saatu riittävä selvitys – ottaa huomioon ainoastaan tarkasteltaessa
asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten täyttymistä.
– –
– – Perusvärien eli esimerkiksi sinisen tai vihreän käyttäminen on yleistä ja jopa tyypillistä pesuaineiden osalta. Muiden
perusvärien eli esimerkiksi punaisen tai keltaisen käyttämistä on pidettävä näiden tavaroiden tyypillisen ulkoasun ilmeisenä
muunnelmana.
Tästä seuraa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu kolmiulotteinen tavaramerkki muodostuu sellaisten ulkoasun piirteiden
yhdistelmästä, jotka ovat ilmeisiä ja tyypillisiä kyseisen tavaran osalta.
– –
Siitä kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisen tabletin muodosta ja väreistä, on todettava, että kyseisen merkin perusteella
ei voida kohderyhmässään erottaa asianomaisia tavaroita toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä, kun tässä
kohderyhmässä tehdään ostotilanteessa valinta näiden tavaroiden välillä.
Lisäksi siihen päätelmään, ettei rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki kykene ilmaisemaan tavaran alkuperää a
priori ja riippumatta asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta käytöstään, ei vaikuta se, kuinka suuri määrä
vastaavia tabletteja on jo markkinoilla. Näin ollen tässä asiassa ei ole tarpeen ratkaista sitä kysymystä, onko tavaramerkin
erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettävä rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtaa vai rekisteröintiajankohtaa.
– –
Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetulta kolmiulotteiselta tavaramerkiltä
puuttuu erottamiskyky.
Tähän päätelmään ei vaikuta se, että arvioitaessa itse tavaran muotoa esittävän kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä
ei sovelleta tiukempia arviointiperusteita kuin niitä, joita sovelletaan muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.
Ne näkökohdat, joiden perusteella valituslautakunta on todennut, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, ovat
nimittäin sellaisia, että tähän samaan päätelmään päädyttäisiin, vaikka erottamiskykyä arvioitaisiin kaikkiin tavaramerkkeihin
– olivatpa ne sanamerkkejä, kuviomerkkejä tai kolmiulotteisia merkkejä – sovellettavien arviointiperusteiden mukaisesti.”
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi asiassa T‑336/99 antamassaan tuomiossa samaan lopputulokseen. Tuossa asiassa
annetun tuomion 38–58 kohta ovat pääasiallisesti samansisältöiset kuin edellisessä kohdassa siteeratut, asiassa T‑335/99 annetun
tuomion 40–52 ja 54–61 kohta.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Henkelin riidanalaisista päätöksistä nostamat kanteet.
Valitukset
Henkel vaatii valituksissaan valituksenalaisten tuomioiden riidanalaisten päätösten kumoamista sekä SMHV:n velvoittamista
korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että valitukset hylätään ja että Henkel velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti hylkäsi 9.1.2003 antamallaan määräyksellä Reckitt Benckiser NV ‑nimisen yhtiön yhteisöjen
tuomioistuimen kirjaamoon 6.5.2002 jättämän väliintulohakemuksen, jossa se vaati saada esiintyä Henkelin vaatimuksia tukevana
väliintulijana.
Henkel väittää valitustensa tueksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen asetuksen N:o
40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkitessaan. Tämä ainoa valitusperuste jakautuu pääasiallisesti kolmeen osaan, jotka
koskevat
–
rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä
–
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen määrittelyä, ja
–
ajankohtaa, jonka suhteen kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyä on arvioitava.
SMHV katsoo, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole tulkinnut asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdaa
valituksenalaisissa tuomioissa oikeudellisesti virheellisesti.
Tavaramerkin erottamiskykyä koskeva valitusperusteen ensimmäinen osa
Asianosaisten lausumat
Valitusperusteen ensimmäisessä osassa Henkel väittää, että todetessaan, että kyseisten tablettien suorakulmainen muoto on
niiden ilmeinen muoto, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessa soveltanut virheellistä
arviointiperustetta. Tässä tapauksessa sen olisi pitänyt rajoittautua analysoimaan sitä, eroavatko näiden tablettien ominaispiirteet
tällaisten tavaroiden tavanomaisista ominaispiirteistä, vai ovatko ne pakottavien teknisten vaatimusten asettamia.
Se riitauttaa myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämän toteamuksen, jonka mukaan pesuaineessa käytettyjen erilaisten
värien ei mielletä ilmaisevan sen alkuperää ja jonka mukaan kuluttaja käsittää niillä ilmaistavan sitä, että tässä tavarassa
on erilaisia vaikuttavia aineita. Sen mukaan kuluttaja mieltää värien asettelun tietyn pesuainevalmisteen ulkoasun yksilölliseksi
piirteeksi.
Henkel lisää asiassa C‑456/01 P, että analysoidessaan rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen ei olisi pitänyt jättää huomiotta sitä seikkaa, että Henkel on ainoa yritys, joka käyttää punaista väriä pesuainevalmisteissa.
Sen mukaan tämän tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on tärkeää, että kohdeyleisö kykenee yhdistämään tämän tavaran merkin
haltijaan yksinomaan tällä perusteella, kyseisissä tavaroissa yksinomaisesti käytetyn punaisen värin vuoksi.
Sitten Henkel katsoo, että se seikka, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on käyttänyt perusteena pääasiallisesti sitä
seikkaa, että kyseisten tablettien muodot ja värit muodostavat geometrisen muodon tai ovat perusvärejä, antaa olettaa, että
se on sisällyttänyt erottamiskykyä koskevaan analyysiinsä näkökohtia, jotka liittyvät mahdolliseen tarpeeseen säilyttää tietyt
merkinnät vapaassa käytössä, mikä on ristiriidassa yhdistetyissä asioissa C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999
annetun tuomion (Kok. 1999, s. I‑2779) kanssa.
Henkel lisää tähän, että oli miten tahansa, tarve säilyttää merkit vapaassa käytössä ei nyt esillä olevassa asiassa estä tavaramerkeiksi
rekisteröitäviksi haettujen kaltaisten muoto‑ ja väriyhdistelmien käyttöä. Valmistaja valitsee ensinnäkin käytettävän muodon
vapaasti, määrätyistä teknisistä muuttujista aiheutuvin varauksin. Teknisesti ei näytä siltä, että kilpailijat voisivat valmistaa
kuluttajien käytettävissä olevia tabletteja vain valitsemalla muodon, josta on kyse tässä asiassa tarkoitetuissa rekisteröintihakemuksissa.
Tarve säilyttää merkit vapaassa käytössä ei koske värien konkreettista asettelua. Henkel katsoo, että vaikka kuluttaja näkee
värien sijoittelun, hän ei miellä sitä pakottavien teknisten vaatimusten asettamaksi, vaan pitää sitä tavaran yksilöllisyyden
vapaana ja mielikuvituksellisena ilmaisuna. Tästä seuraa sen mukaan, ettei merkin vapaan käytön säilyttämistarve estä rekisteröimästä
nyt esillä olevassa asiassa tarkoitetun kaltaista muotojen ja värien yhdistelmää.
SMHV toteaa ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustellusti katsoneen, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit
eivät saa asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä suojaa siitä syystä, että kyse on sellaisista kolmiulotteisista
merkeistä, jotka muodostuvat ilmeisistä ulkoasun osatekijöiden yhdistelmistä, jotka ovat tyypillisiä kyseiselle tavaralle,
eikä kohdeyleisö voi niiden avulla erottaa kyseisiä tavaroita tavaroista, joilla on muu kaupallinen alkuperä.
SMHV:n mukaan tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin pitää olla riittävän mielikuvituksellinen, omaperäinen tai
epätavanomainen, jotta sillä olisi asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Erottamiskyky
puuttuu sellaisilta muodoilta tai muotojen ja värien yhdistelmiltä, jotka ovat tavanomaisia, jokapäiväisiä tai ilmeisiä.
Se katsoo, että pyykin‑ tai astianpesuainetabletin osalta tärkeintä on käytännöllisyys ja että kuluttajan kannalta suorakulmainen
muoto, kuten mikä tahansa yhtä yksinkertainen muoto, on normaali ja ilmeinen tämänkaltaiselle tavaralle. Kuluttaja ei pohdi
tabletin täsmällistä koostumusta eikä sen väriaineiden vaikutuksia, vaan olettaa kyseen olevan kahdesta ominaisuuksiltaan
erilaisesta aineesta eikä tavaran alkuperän yksilöintikeinosta. Itse tavaran muodolla varmistetaan alkuperän ilmaisemistehtävä
vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Tämä asiaintila ei SMHV:n mukaan johdu erilaisista tai jopa ankarammista oikeudellisista
arviointiperusteista. Se on pikemminkin seurausta tosiasiallisesti tilanteesta, eli tavasta, jolla kuluttajat mieltävät kyseiset
tuotteet.
SMHV väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti perustanut rekisteröitäviksi haettujen merkkien
erottamiskykyä koskevat tutkimuksensa merkin antamalle kokonaisvaikutelmalle, sillä tällainen lähestymistapa ei sulje pois,
vaan pikemminkin edellyttää sitä, että ulkoasun eri osatekijöitä tarkastellaan kutakin erikseen. Tämä lähestymistapa vastaa
sitä käytäntöä, jota SMHV noudattaa rekisteröintihakemusten tutkimisessa erityisesti kolmiulotteisten merkkien ollessa kyseessä.
SMHV toteaa lopuksi, että hakija ei voi olla varma vakuuttua tavaroiden näin yksinkertaisia ja jokapäiväisiä muotoja koskevan
rekisteröintihakemuksen tarjoamasta yhteisön tavaramerkin etusijasta, ja että tämänlaiset pyykin‑ ja astianpesuainetabletit
voivat saada suojaa vain siinä tapauksessa ja vain siitä ajankohdasta lähtien, kun ne on jatkuvan käytön avulla onnistuttu
vakiinnuttamaan tietyn valmistajan merkeiksi asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tarpeesta säilyttää merkit vapaassa käytössä SMHV toteaa, että yhteisöjen tuomioistuin on em. asiassa Windsurfing Chiemsee
antamassa tuomiossaan ehdottamasti hylännyt Henkelin tästä käsitteestä esittämän, Saksan tuomioistuinten vanhaan oikeuskäytäntöön
perustuvan tulkinnan.
Se lisää, että kuvaus, jonka Henkel on esittänyt pesuaineiden kehittymisestä ja näiden tavaroiden markkinoista, puhuu vapaan
käytön säilyttämistarpeen (ei kuitenkaan kyseisessä oikeuskäytännössä tarkoitetun) puolesta, koska se osoittaa sen, että kilpailevat
eri yritykset ovat alusta lähtien käyttäneet samalla sekä suorakulmaisia että pyöreitä muotoja ja toista värillistä kerrosta
pyykin‑ ja astianpesuainetableteissa.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94  4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti,
jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
Kyseisestä säännöksestä ilmenee, että sellaisia merkkejä, joista yhteisön tavaramerkki voi muodostua, ovat muiden ohella tavaran
muoto ja värit. Näin ollen merkki, joka muodostuu pyykin‑ ja astianpesukoneissa käytettävän pesuainetabletin kolmiulotteisesta
muodosta, voi, kun sitä tarkastellaan yhdessä kyseisen tabletin värien sijoittelun kanssa, lähtökohtaisesti muodostaa tavaramerkin
edellyttäen, että edellisessä kohdassa mainitut kaksi edellytystä täyttyvät.
Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa T‑335/99 annetun tuomion 42 kohdassa ja asiassa T‑336/99 annetun tuomion
40 kohdassa perustellusti todennut, se, että jokin merkki yleisesti ottaen voi olla asetuksen N:o 40/94  4 artiklassa tarkoitettuna
tavaramerkkinä, ei merkitse sitä, että tämä merkki olisi välttämättä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin
erottamiskykyinen suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun.
Viimeksi mainitun säännöksen mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki
pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran
muiden yritysten tavaroista (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun
ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka on samansisältöinen
kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, osalta yhdistetyt asiat C‑53/01–C‑55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003,
s. I‑3161, 40 kohta).
Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja
toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista
sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin (ks. em. asia Linde ym., tuomion
41 kohta ja asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, 34 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Valituksenalaisten tuomioiden perusteluista ilmenee tältä osin, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole tehnyt minkäänlaista
oikeudellista virhettä tulkitessaan asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti arvioinut
kyseisten merkkien erottamiskyvyn puuttumista yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille niiden rekisteröintiä
on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten tässä tapauksessa kaikista kuluttajista koostuva kohdeyleisö ne mieltää.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös perustellusti todennut, että itse tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten
tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista.
Se on kuitenkin näitä arviointiperusteita soveltaessaan muistuttanut, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä itse tavaran
muodosta ja väreistä muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana‑ tai kuviomerkkiä, joka muodostuu
merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan
tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty
alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana‑ tai kuviomerkin
erottamiskykyä (ks. myös vastaavasti em. asia Linde ym., tuomion 48 kohta ja asia C‑218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, 52 kohta,
ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Mitä enemmän muoto siis muistuttaa sitä muotoa, joka sille tavaralle, jolle tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, mitä ilmeisemmin
tullaan antamaan, sitä todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky. Vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla
vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on kyseisessä säännöksessä
tarkoitettu erottamiskyky (ks. ensimmäisen direktiivin 89/104  3 artiklan 1 kohdan b alakohdan samansisältöisestä säännöksestä
em. asia Henkel, tuomion 49 kohta).
Tästä seuraa, että katsoessaan, että tavaramerkeiltä, joiden rekisteröintiä haetaan, puuttuu asetuksen N:o 40/94  7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä
tähän säännökseen eikä yhteisöjen tuomioistuimen tämän asian kannalta merkitykselliseen oikeuskäytäntöön nähden.
On todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaan arviointiperusteiden konkreettiseen soveltamiseen
nyt esillä olevissa asioissa sisältyy tosiseikkoja koskevia arviointeja. Ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
on toimivaltainen yhtäältä määrittämään tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston
paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan
tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä
tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen
muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C‑104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I‑7561,
22 kohta).
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämissä toteamuksissa ei ole mitään sellaista, joka antaisi olettaa, että sille
esitetty selvitys olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla.
Siitä Henkelin väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut merkin vapaan käytön säilyttämistarvetta
koskevaa periaatetta, on muistutettava, että se on käyttänyt perustana sitä, että kyseisten tablettien muodolta ja väreiltä
puuttuu erottamiskyky.
Joka tapauksessa vaikka oletettaisiinkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi huomioinut yleiseen etuun liittyviä
seikkoja erottamiskykyä arvioidessaan, se ei ole tässä suhteessa tehnyt oikeudellista virhettä.
Jokainen tässä asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin
ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Lisäksi kyseisiä rekisteröintiesteitä on tulkittava ottaen huomioon se yleinen
etu, joka on kulloisenkin esteen tausta‑ajatuksena (ks. mm. vastaavasti asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002,
s. I‑5475, 77 kohta ja em. asia Linde ym., tuomion 67 ja 71 kohta).
Kutakin tällaista estettä tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa täytyy, heijastaa eri näkökulmia aina
kyseisen esteen syyn mukaisesti.
Yhteisöjen tuomioistuin on jo asiassa C‑104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. I‑3793, 60 kohta)
todennut tiettyjen ääriviivattomien värien rekisteröimisestä sellaisinaan tavaramerkeiksi, että ensimmäisen direktiivin 89/104
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksen, joka on samansisältöinen asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
kanssa, tausta‑ajatuksena on tarve olla aiheettomasti rajoittamatta niiden muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä,
jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu.
Lisäksi on todettava, ettei yleisen edun mukaista ole asetuksessa N:o 40/94 tarkoitetun koko suojan antaminen sellaiselle
merkille, joka ei täytä keskeistä tehtäväänsä, eli jolla ei taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle sitä, että kyseisellä
tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella ilman sekaannusvaaraa
erottaa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.
Henkelin siitä väitteestä, jonka mukaan SMHV on jo myöntänyt, että sellaisilla merkeillä, jotka muodostuvat tässä asiassa
rekisteröitäviksi haettujen pyykin‑ ja astianpesuainetablettien muotoon verrattavissa olevista muodoista, on erottamiskyky,
on todettava, ettei tähän perusteeseen ole vedottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
Jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen tuomioistuimessa vaatimuksilleen perusteita, joihin hän
ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, hänellä olisi oikeus laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka
toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, kannettaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden.
Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa toimivaltainen tutkimaan ainoastaan ne oikeudelliset ratkaisut, jotka ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista (ks. asia C‑136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym.,
tuomio 1.6.1994, Kok. 1994, s. I‑1981, 59 kohta ja asia C‑352/99 P, Eridania ym. v. neuvosto, määräys 28.6.2001, Kok. 2001,
s. I‑5037, 53 kohta).
Tämä väite on siis jätettävä tutkittavaksi ottamatta.
Kaikki edellä esitetyt seikat huomioiden tavaramerkin erottamiskykyyn liittyvä valitusperusteen ensimmäinen osa on perusteettomana
hylättävä.
Valitusperusteen toinen osa, joka liittyy keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen määrittelyyn
Asianosaisten lausumat
Henkel myöntää, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi periaatteessa vaihdella sen mukaan, millaisesta tavarasta
on kyse. Se väittää kuitenkin, että toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin analyysissään esittää, mikään seikka
ei oikeuta päättelemään, ettei keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste lähtökohtaisesti ole kovin korkea päivittäistavaroiden
suhteen. Sen mukaan olisi sitä vastoin katsottava, että kuluttajalla on erityinen intressi nyt kyseessä olevien kaltaisten
päivittäistavaroiden osalta tuntea, paitsi se ryhmä, johon kyseinen tavara kuuluu, myös se, millainen tavara tarkkaan ottaen
on.
Pyykin‑ ja astianpesuaineiden valmistajat korostavat selvästi mainoksissaan eri tuotteidensa laatua. Näin ollen tavanomaisesti
valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja yhdistää tietyt laatuvaatimukset tiettyihin
tavaroihin ja yrittää erottaa tavarat toisistaan niiden ulkonäön perusteella.
SMHV väittää valituksenalaisissa tuomioissa todetun, että kohdeyleisö koostuu kaikista kuluttajista, koska tabletinmuotoiset
pyykin‑ ja astianpesuaineet ovat laajalti levinneitä kulutushyödykkeitä. Se katsoo, että vaikka asianomainen keskiverokuluttaja
ei kiinnitäkään suurta huomiota tablettien täsmälliseen muotoon ja väriin, näin on siksi, ettei niitä myydä yksittäin vaan
pakkauksissa, josta kullakin käyttökerralla otetaan vain tarvittava määrä tabletteja. Kuluttaja pitää näitä tabletteja kädessään
vain muutaman hetken eikä hänellä ole aihetta näiden muutamien hetkien aikana pohtia, mitä tablettia hän aikoo käyttää.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑335/99 annetun tuomion 48 kohdassa ja asiassa T‑336/99 annetun tuomion 46 kohdassa
esittämä toteamus, jonka mukaan kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste
ei ole korkea, kun kyse on pyykin‑ tai astianpesuainetablettien muodosta tai väreistä, on tosiseikkoja koskeva toteamus, joka,
kuten tämän tuomion 41 kohdassa todetaan, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin,
koska sillä ei nyt esillä olevassa asiassa vääristellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettuja tosiseikkoja.
Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen määrittämiseen liittyvä valitusperusteen toinen osa on näin ollen sekin hylättävä.
Valitusperusteen kolmas osa, joka koskee sitä ajankohta, jonka suhteen tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava
Asianosaisten lausumat
Henkel väittää valitusperusteen kolmannessa osassa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole ratkaissut kysymystä siitä,
minkä ajankohdan suhteen rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä on arvioitava. Sen mukaan tämä arviointi
on tehtävä rekisteröintihakemuksen jättöajankohdan asiaintilan nojalla. Hakijan päätös jättää tai olla jättämättä tavaramerkkihakemus
voi perustua vain seikkoihin, jotka ovat sen tiedossa tuona ajankohtana. Päätettäessä, onko merkillä sellaisia sille ominaisia
osatekijöitä, jotka menevät pidemmälle kuin tavaralle on tyypillistä, tai jotka ovat teknisten syiden edellyttämiä, ainoastaan
kyseisen hakemuksen jättämisajankohtana tunnetut tavarat ja niiden tyypilliset piirteet voidaan ottaa huomioon.
Henkel viittaa rekisteröintihakemustensa jättöajankohtana vallinneeseen markkinatilanteeseen ja toteaa, että erottamiskykyyn
liittyvä edellytys täyttyi tuona ajankohtana. Sen mukaan tuolloin pyykin‑ ja astianpesuaineita tarjottiin tavallisesti jauheena,
joten jo pelkkä tabletin idea antoi näille tavaroille tuona ajankohtana niiden tavanomaisen ja pakottavien teknisten vaatimusten
edellyttämän muodon ylittävän erottamiskyvyn. Henkel väittää, että rekisteröitäviksi haetuilla merkeillä oli tuona ajankohtana
markkinoilla olleista tavaroista eroavia piirteitä siitä syystä, että ne olivat omaperäisiä tavalla, joka ei johtunut pakottavista
teknisistä vaatimuksista ja joka ei ollut sidoksissa tavaraan.
SMHV toteaa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole pitänyt tarpeellisena lausua tästä seikasta valituksenalaisissa
tuomioissa siitä syystä, että kyseisiltä merkeiltä puuttui erottamiskyky rekisteröintihakemusten jättöajankohtana. Se väittää,
että yhteisön tavaramerkin rekisteröintiedellytysten on oltava täyttyneitä sekä hakemuksen jättöajankohtana että rekisteröintiajankohtana.
Nyt esillä olevassa asiassa rekisteröinnin esteenä oli ollut juuri se, että tablettien muotojen ja värien yhdistelmistä oli
tullut tavanomaisia.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
Kuten tämän tuomion 34 kohdassa todetaan, tavaramerkillä on asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky, jos sen avulla voidaan erottaa ne tavarat tai palvelut, joiden rekisteröintiä haetaan, muiden yritysten tavaroista
tai palveluista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut asiassa T‑335/99 annetun tuomion 57 kohdassa ja asiassa T‑336/99
annetun tuomion vastaavassa kohdassa, ettei asiassa merkityksellisen ajankohdan ratkaiseminen ollut tarpeen sen arvioimiseksi,
ovatko tavaramerkit tässä säännöksessä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisiä, sillä se oli katsonut, että rekisteröitäviksi
haetut tavaramerkit eivät kykene ilmaisemaan kyseisten tavaroiden alkuperää ja että tähän päätelmään ei vaikuta se, kuinka
suuri määrä vastaavia pesuainetabletteja jo on markkinoilla.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, ettei asiassa ollut syytä
ratkaista kysymystä siitä, kumman ajankohdan suhteen kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyä on arvioitava.
Valitusperusteen kolmas osa, joka koskee sitä ajankohtaa, jonka suhteen tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava, on näin
ollen sekin perusteettomana hylättävä.
Kaikesta edellä lausutusta seuraa, että valitukset eivät ole perusteltuja ja että ne tästä syystä on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tämän saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla
sovelletaan valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli
on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Henkelin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska viimeksi mainittu
on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1)
Valitukset hylätään.
2)
Henkel KGaA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.
R. Grass
V. Skouris
kirjaaja
presidentti
–
Oikeudenkäyntikieli: saksa.