CELEX: 62005CJ0048
Ennakkoratkaisupyyntö
Tavaramerkki
Ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki
Ajoneuvoja ja leluja varten rekisteröity tavaramerkki
Kolmas jäljentää tavaramerkin tällä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin

1       Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkintaa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt
2       Direktiivin 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:
”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity;
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.
2.      Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu
tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi
käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.
3.      Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
– –
5.      Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden
tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn]
tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.”
3       Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      omaa nimeään tai osoitettaan,
b)      tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
c)      tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen
osoittamiseksi,
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
4       Adam Opel AG (jäljempänä Adam Opel), ajoneuvojen valmistaja, on alla esitetyn kansallisen kuviomerkin, joka on rekisteröity
Saksassa 10.4.1990 muun muassa ajoneuvoja ja leluja varten (jäljempänä Opel-logo), haltija:
5       Autec AG (jäljempänä Autec) valmistaa muun muassa ajoneuvojen kauko-ohjattavia pienoismalleja, joita se myy cartronic-tavaramerkkiä
käyttäen.
6       Vuoden 2004 alkupuolella Adam Opel havaitsi, että Saksassa myytiin mittakaavan 1:24 mukaisesti valmistettuja Opel Astra V8
coupén kauko-ohjattavia pienoismalleja, joiden etusäleikköön oli kiinnitetty samalla tavoin kuin alkuperäisajoneuvossa Opel-logo.
Autec valmistaa tätä lelua.
7       Tavaramerkki cartronic, johon on liitetty ®-tunnus, näkyy selvästi kunkin pienoismallin yhteydessä olevien käyttöohjeiden
etukannessa sekä kauko-ohjaimen etupuolella. Lisäksi maininnat AUTEC® AG ja AUTEC® AG D 90441 Nürnberg esiintyvät käyttöohjeen
takakannessa ja toiseksi kauko-ohjaimen takapuolelle liimatussa tarrassa.
8       Adam Opel vaati Landgericht Nürnberg-Fürthissä nostamallaan kanteella kyseistä tuomioistuinta velvoittamaan Autecia muun muassa
olemaan kiinnittämättä elinkeinotoiminnassa Opel-logoa ajoneuvojen pienoismalleihin ja tarjoamatta myytäväksi, laskematta
liikkeelle tai pitämättä hallussa tällaista tarkoitusta varten, maahantuomatta tai maastaviemättä ajoneuvojen pienoismalleja,
joissa on tämä tavaramerkki, kaikenlaisesta rikkomisesta määrättävän 250 000 euron uhkasakon tai toissijaisesti enintään kuuden
kuukauden vapaudenmenetyksen uhalla.
9       Adam Opel katsoo, että Opel-logon käyttäminen leluissa, jotka muodostuvat sen valmistamien ja myymien ajoneuvojen pienoismalleista,
loukkaa tätä tavaramerkkiä. Se väittää, että kyseistä tavaramerkkiä käytetään tavaroissa, jotka ovat samanlaisia kuin tavarat,
joita varten se on rekisteröity, eli leluissa. Kyseessä on sen mukaan käyttö tavaramerkkinä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä
tarkoitetulla tavalla, koska yleisö lähtee liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan tietyllä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen
pienoismallien valmistaja valmistaa ja myy niitä tavaramerkin haltijan myöntämän lisenssin nojalla.
10     Autec, jota Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Saksan leluteollisuuden toimialajärjestö) tukee, nojautuu eri saksalaistuomioistuinten
päätöksiin ja vastaa, että suojatun tavaramerkin kiinnittäminen pienoismalleihin, jotka ovat tarkka jäljennös kyseisellä tavaramerkillä
varustetuista ajoneuvoista, ei ole tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä. Käsiteltävänä olevassa asiassa Opel-logon tehtävään
alkuperän osoittajana ei Autecin mukaan vaikuteta, sillä tavaramerkkien cartronic ja AUTEC käytön ansiosta yleisölle on ilmeistä,
että pienoismalli ei ole peräisin sen ajoneuvon valmistajalta, jonka jäljennös se on. Yleisö on sen mukaan lisäksi tottunut
siihen, että yli sadan vuoden ajan leluteollisuus on jäljitellyt näitä tavaroita tarkasti eli jopa todellisissa tavaroissa
käytetyt tavaramerkit leluihin kiinnittäen.
11     Asiassa C-63/97, BMW, 23.2.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I‑905) valossa Landgericht Nürnberg-Fürth katsoo, että se,
että Autec käyttää Opel-logoa, voidaan kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siinä tapauksessa,
että on kyse käytöstä tavaramerkkinä.
12     Landgericht Nürnberg-Fürth on taipuvainen katsomaan, että Autec käyttää tätä logoa tavaramerkkinä, koska kyseinen logo viittaa
alkuperäismallin valmistajaan. Se pohtii lisäksi, voidaanko tällainen käyttö, joka sen mielestä on samanaikaisesti direktiivin
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kuvailevaa käyttöä, sallia tämän säännöksen mukaisesti, vaikka kyseinen tavaramerkki on
rekisteröity myös leluja varten.
13     Koska Landgericht Nürnberg-Fürth katsoo, että sen käsiteltävänä oleva asia edellyttää direktiivin tulkintaa, se on päättänyt
lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)      Onko myös leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttö direktiivin – – 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä,
kun leikkiauton valmistaja tekee oikeasta, olemassa olevasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa on myös esikuvansa mukainen
tavaramerkki, ja saattaa sen markkinoille?
2)      Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:
Osoittaako ensimmäisessä kysymyksessä esitetty tavaramerkin käyttötapa direktiivin – – 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla
tavalla auton pienoismallin lajia tai laatua?
3)      Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:
Mitkä kriteerit ovat tämänkaltaisissa tapauksissa oleellisia arvioitaessa sitä, milloin tavaramerkin käyttö on hyvän liiketavan
mukaista?
Onko käyttö hyvän liiketavan mukaista erityisesti silloin, kun pienoismallin valmistaja laittaa pakkaukseen ja pienoismallin
käyttämiseen tarvittavaan lisälaitteeseen merkin, jonka kohdeyleisö tunnistaa valmistajalle kuuluvaksi tavaramerkiksi, sekä
mainitsee niissä toiminimensä ja kotipaikkansa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys
Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta
14     Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tilanteessa, jossa tavaramerkki on rekisteröity
samanaikaisesti ajoneuvoja ja leluja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin
kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä
ajoneuvot ja pitää kaupan kyseisiä pienoismalleja, direktiiviin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka
tavaramerkin haltija voi kieltää.
15     Direktiivin 5 artiklassa määritellään ”tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, kun taas sen 6 artikla sisältää säännöt, jotka liittyvät
”tavaramerkkiin kohdistuviin rajoituksiin”.
16     Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröity tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden.
Saman kohdan a alakohdan mukaan tämä yksinoikeus merkitsee sitä, että haltija voi kieltää muita ilman hänen suostumustaan
käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti
käyttömuodot, jotka haltija voi 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää. Direktiivin muissa säännöksissä, kuten sen 6 artiklassa,
säädetään tietyistä tavaramerkkeihin kohdistuvista rajoituksista (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002,
Kok. 2002, s. I-10273, 38 kohta).
17     Sen välttämiseksi, että tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuus vaihtelee valtiosta toiseen, yhteisöjen tuomioistuimen
on annettava yhdenmukainen tulkinta direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen sisältyvästä ”käytön” käsitteestä
(em. asia Arsenal Football Club, tuomion 45 kohta).
18     Pääasiassa on kiistatonta, että kyseessä olevan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa,
koska merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti
(ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 kohta).
19     On myös kiistatonta, että tämä käyttö tapahtui ilman asianomaisen tavaramerkin haltijan suostumusta.
20     Koska Opel-logo on rekisteröity leluja varten, kyseessä on lisäksi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
tilanne, eli asianomaista tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä on käytetty samoja tavaroita – leluja – varten, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity. Tältä osin on erityisesti huomattava, että pääasiassa merkkiä on käytetty direktiivin 5 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”tavaroita varten”, koska tavaramerkkiä täysin vastaava merkki on pantu tavaroihin
ja koska tavaroita on tarjottu, laskettu liikkeelle tai varastoitu tällaista tarkoitusta varten direktiivin 5 artiklan 3 kohdan
a ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 ja 41 kohta).
21     On kuitenkin muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetty
yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään,
eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, ja että tätä oikeutta saadaan
siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa
tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle (em.
asia Arsenal Football Club, tuomion 51 kohta ja asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989, 59
kohta).
22     Näin ollen se, että kolmas kiinnittää leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin,
voidaan kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä aiheuttaa tai
voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville.
23     Pääasiassa, jota luonnehtii se, että asianomainen tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja ja leluja varten,
kansallinen tuomioistuin selitti, että Saksassa tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen leluteollisuuden
tavaroiden keskivertokuluttaja on tottunut siihen, että pienoismallit perustuvat todellisiin esikuviin, ja hän pitää ehdotonta
uskollisuutta alkuperäiselle jopa erittäin tärkeänä, joten kyseinen kuluttaja ymmärtää Autecin tavaroissa esiintyvän Opel-logon
siten, että se osoittaa, että kyseessä on Opel-tavaramerkillä varustetun ajoneuvon pienoismallijäljennös.
24     Jos kansallinen tuomioistuin pyrki näillä selityksillä korostamaan sitä, että kohdeyleisö ei ymmärrä Opel-logon kanssa samanlaista
merkkiä, joka esiintyy Autecin myymissä pienoismalleissa, osoitukseksi siitä, että nämä tavarat ovat peräisin Adam Opelilta
tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä, sen on näin ollen todettava, että pääasiassa kyseessä oleva käyttö
ei aiheuta vahinkoa Opel-logon keskeiselle tehtävälle leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä.
25     Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä ottamalla huomioon lelujen keskivertokuluttaja Saksassa, aiheuttaako pääasiassa
kyseessä oleva käyttö vahinkoa Opel-logon tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä. Adam Opel ei sitä paitsi
näytä väittäneen, että tällä käytöllä aiheutettaisiin vahinkoa tämän tavaramerkin muille tehtäville kuin sen keskeiselle tehtävälle.
26     Kansallinen tuomioistuin tukeutuu edellä mainitussa asiassa BMW annettuun tuomioon ja pohtii lisäksi, onko Autec käyttänyt
Opel-logoa tavaramerkkinä, joka on rekisteröity ajoneuvoja varten.
27     Tämän osalta on totta, että edellä mainitussa asiassa BMW annettu tuomio koski tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä
sellaisia palveluja varten, jotka eivät olleet samat kuin palvelut, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, koska pääasiassa
kyseessä ollut tavaramerkki BMW oli rekisteröity ajoneuvoja muttei ajoneuvojen korjauspalveluja varten. Palvelujen eli autojen
korjauksen kohteena olivat kuitenkin tavaramerkin BMW haltijan tätä tavaramerkkiä käyttäen myymät autot, joten oli välttämätöntä
yksilöidä kyseisten BMW-tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen, joita kyseiset palvelut koskivat, alkuperä. Tämän erityisen
ja erottamattoman yhteyden tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja kolmansien suorittamien palvelujen välillä huomioon
ottaen yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että edellä mainitussa asiassa BMW annetun tuomion erityistilanteessa se, että kolmas
käytti tavaramerkin kanssa identtistä merkkiä tavaroissa, joita tavaramerkin haltija eikä kolmas myi, kuului direktiivin 5
artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.
28     Lukuun ottamatta tätä erityistilannetta, jossa tavaramerkkiä käyttää kolmas, joka suorittaa palveluja, jotka koskevat tällä
tavaramerkillä varustettuja tavaroita, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että se koskee tilannetta,
jossa kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja
varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.
29     Yhtäältä tulkinta, jonka mukaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat kolmansien
kaupan pitämiä tavaroita tai näiden suorittamia palveluja, perustuu tämän säännöksen sanamuotoon ja erityisesti sanoihin ”käyttämästä
– – tavaroita tai palveluja varten”. Toisaalta päinvastainen tulkinta johtaisi siihen, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa käytetyt sanat ”tavarat” ja ”palvelut” osoittaisivat mahdollisesti tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja,
vaikka direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa esiintyvät sanat ”tavara” ja ”palvelu” tarkoittavat väistämättä
kolmansien kaupan pitämiä tavaroita tai näiden suorittamia palveluja, mikä johtaisi täten direktiivin systematiikan vastaisesti
samojen sanojen erilaiseen tulkintaan sen mukaan, esiintyvätkö ne 5 vai 6 artiklassa.
30     Koska pääasiassa Autec ei myy ajoneuvoja, se ei käytä Opel-logoa tavaramerkkinä, joka on rekisteröity ajoneuvoja varten, direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan tulkinta
31     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on esittää kansalliselle tuomioistuimelle kaikki yhteisön
oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen käsiteltävänä
olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin kysymyksiään esittäessään viitannut tiettyyn yhteisön oikeuden
määräykseen tai säännökseen (ks. asia C-456/02, Trojani, tuomio 7.9.2004, Kok. 2004, s. I‑7573, 38 kohta ja asia C-258/04,
Ioannidis, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I‑8275, 20 kohta).
32     Kun otetaan huomioon pääasian olosuhteet, on myös syytä antaa kansalliselle tuomioistuimelle tulkinta direktiivin 5 artiklan
2 kohdasta.
33     On totta, että toisin kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, sen 5 artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan
kansallisessa oikeudessaan käyttöön siinä määriteltyä suojaa, vaan siinä ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ottaa tällainen
suoja käyttöön (asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I‑389, 18 kohta). Edellyttäen, että ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin vahvistaa tämän, Bundesgerichtshofin (Saksa) edellä mainitussa asiassa Davidoff esittämien ja yhteisöjen
tuomioistuimen tutkimien kysymysten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Saksan lainsäätäjä on pannut direktiivin 5 artiklan
2 kohdan säännökset täytäntöön.
34     Pääasian osalta on huomattava, että Opel-logo on rekisteröity myös ajoneuvoja varten ja että edellyttäen, että kansallinen
tuomioistuin vahvistaa tämän, kyseessä on Saksassa laajalti tunnettu tavaramerkki tämäntyyppisille tavaroille sekä että ajoneuvo
ja tämän ajoneuvon pienoismalli eivät ole samankaltaisia tavaroita. Näiden seikkojen takia pääasiassa kyseessä oleva käyttö
voidaan myös kieltää direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos tämä käyttö merkitsee kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn
tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi niille.
35     Adam Opel väitti suullisessa käsittelyssä yhteisöjen tuomioistuimessa, että on sen edun mukaista, että Opel-tavaramerkillä
varustettujen ajoneuvojen pienoismallit ovat hyvälaatuisia ja että nämä mallit ovat täysin ajan tasalla, koska päinvastaisessa
tapauksessa vaikutettaisiin tämän tavaramerkin maineeseen ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä.
36     Kyseessä on joka tapauksessa tosiseikkojen arviointi. Kansallisen tuomioistuimen on tarvittaessa ratkaistava, merkitseekö
pääasiassa kyseessä oleva käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä rekisteröitynä
tavaramerkkinä tai on haitaksi sille.
37     Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden
osalta se on laajalti tunnettu, ja leluja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin
kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä
ajoneuvot, sekä näiden pienoismallien myynti
–       on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, jos tämä käyttö
aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä
–       on direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, kun tässä säännöksessä
määritelty suoja on otettu käyttöön kansallisessa oikeudessa, jos tämä käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle
tai maineelle.

Toinen kysymys
38     Vaikka kansallinen tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään muodollisesti direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan
tulkintaa, ennakkoratkaisupyyntöpäätöksestä ilmenee selvästi, että se pyrkii tosiasiassa saamaan tulkinnan saman kohdan b
alakohdasta.
39     Aluksi on todettava, että pääasiassa kyseessä olevan Opel-logon käyttöä ei voida sallia direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c
alakohdan perusteella. Tämän tavaramerkin kiinnittämisellä Autecin pienoismalleihin ei pyritä osoittamaan näiden lelujen käyttötarkoitusta.
40     Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkillä saatu oikeus ei salli sen haltijan kieltää kolmatta käyttämästä
elinkeinotoiminnassa merkintöjä, jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen lajiin, laatuun, määrään, käyttötarkoitukseen,
arvoon tai maantieteelliseen alkuperään, tavaroiden valmistusajankohtaan tai palvelujen suoritusajankohtaan tai muihin niiden
ominaisuuksiin.
41     Adam Opel ja Ranskan hallitus väittävät, että tämän säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää se, että tavaramerkin haltija
voisi kieltää sen, että kolmas käyttää ilmaisua tai merkintää, joka kuvailee sen tavaroiden tai palvelujen ominaispiirrettä.
Niiden mukaan Opel-logo ei kuitenkaan osoita millään tavoin pienoismallien lajia, laatua tai muita ominaispiirteitä. Euroopan
yhteisöjen komissio yhtyy tähän näkemykseen pääasiassa kyseessä olevan käytön osalta muttei sulje pois sitä, että tilanteissa,
joissa tosiseikat ovat erilaiset ja joissa pienoismallit on suunnattu keräilijöille, alkuperäisajoneuvon jokaisen yksityiskohdan
jäljentäminen sellaisenaan voi mahdollisesti olla tämän tavararyhmän keskeinen ominaispiirre, joten direktiivin 6 artiklan
1 kohdan b alakohta voi myös koskea tavaramerkin tarkkaa jäljennöstä.
42     Tämän osalta vaikka tällä säännöksellä pyritään ensisijaisesti estämään tavaramerkin haltijaa kieltämästä kilpailijoita käyttämästä
yhtä tai useampaa kuvailevaa tekijää, jotka ovat osa sen tavaramerkkiä, tavaroidensa tiettyjen ominaispiirteiden osoittamiseksi
(ks. erityisesti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 28 kohta),
sen sanamuoto ei liity yksinomaan tällaiseen tilanteeseen.
43     Ei siis voida sulkea a priori pois sitä, että kyseisessä säännöksessä annetaan kolmannelle lupa käyttää tavaramerkkiä, jos
tämä käyttö muodostuu siitä, että ilmoitetaan tämän kolmannen myymien tavaroiden laji, laatu tai muita ominaispiirteitä edellyttäen,
että kyseisessä käytössä noudatetaan hyvää liiketapaa.
44     Muun muassa ajoneuvoja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kiinnittämisellä tällä tavaramerkillä varustettujen
ajoneuvojen pienoismalleihin näiden ajoneuvojen tarkaksi jäljentämiseksi ei kuitenkaan pyritä osoittamaan kyseisten pienoismallien
ominaispiirrettä, vaan se on pelkkä tekijä, joka liittyy alkuperäisajoneuvojen tarkkaan jäljentämiseen.
45     Toiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun tavaramerkki on rekisteröity muun muassa ajoneuvoja varten, se, että
kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä
varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen nämä ajoneuvot tarkasti, sekä kyseisten pienoismallien myynti ei
ole sellaisen merkinnän käyttämistä, joka liittyy näiden pienoismallien ominaispiirteeseen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kolmas kysymys
46     Kun otetaan huomioon toiseen kysymykseen annettu vastaus, kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen ei ole syytä vastata.

Oikeudenkäyntikulut
47     Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kun tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden osalta se on laajalti tunnettu, ja leluja varten, se,
että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä
varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä ajoneuvot, sekä näiden pienoismallien myynti
–
on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, jos tämä käyttö aiheuttaa
tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä
–
on saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, kun tässä säännöksessä
määritelty suoja on otettu käyttöön kansallisessa oikeudessa, jos tämä käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle
tai maineelle.
2)
Kun tavaramerkki on rekisteröity muun muassa ajoneuvoja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa
tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen
nämä ajoneuvot tarkasti, sekä kyseisten pienoismallien myynti ei ole sellaisen merkinnän käyttämistä, joka liittyy näiden
pienoismallien ominaispiirteeseen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.