CELEX: 62003CJ0037
Opravný prostředek
Ochranná známka Společenství
Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94
Slovní a obrazová ochranná známka
BioID
Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu
Ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost

1       Svým kasačním opravným prostředkem se společnost BioId AG domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství
ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM (BioID) (T‑91/01, Recueil, s. II‑5159, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl
její žalobu směřující proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
(dále jen „OHIM“) ze dne 20. února 2001 (věc R 538/1999-2) (dále jen „sporné rozhodnutí“), zamítajícímu zápis kombinované
ochranné známky obsahující akronym „BioID“ jako ochranné známky Společenství.

Právní rámec
2       Podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11 s. 1;
Zvl. vyd. 17/01, s. 146):
„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních
jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku
od výrobků nebo služeb jiných podniků.“
3       Článek 7 téhož nařízení stanoví:
„1.      Do rejstříku se nezapíšou :
[…]
b)      ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
c)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu,
jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
d)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých
a zavedených obchodních zvyklostech;
[…]“

Skutečnosti předcházející sporu
4       Navrhovatelka jednající pod svou dřívější firmou, a sice D.C.S. Dialog Communication Systems AG, požádala OHIM dne 8. července
1998 o zápis kombinované ochranné známky (dále jen „přihlašovaná ochranná známka“), tvořené z označení níže zobrazeného, jako
ochranné známky Společenství:
5       Výrobky a služby, pro které je zápis uvedené ochranné známky požadován, spadají do tříd 9, 38 a 42 ve smyslu Niceské dohody
o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Odpovídají
následujícímu popisu, který je obsažen v přihlášce ochranné známky:
–       software, hardware a příslušenství, optické, zvukové a elektronické přístroje a jejich příslušenství, všechny uvedené výrobky
sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi počítači a k identifikaci či verifikaci
živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků, spadající do třídy 9;
–       telekomunikační služby; bezpečnostní služby související s propojením mezi počítači, přístupem do databází, elektronickou platbou,
verifikací autorizace přístupu a identifikací či verifikací živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika
zvláštních biometrických znaků, spadající do třídy 38;
–       poskytování softwaru prostřednictvím internetu a jiných komunikačních sítí, správa počítačových programů on-line, počítačové
programování, všechny uvedené služby sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi
počítači a k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických
znaků; technický vývoj systémů ke kontrole autorizace přístupu, k propojení mezi počítači, jakož i systémů k identifikaci
či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků, spadající
do třídy 42.
6       Průzkumový referent zamítl rozhodnutím ze dne 25. června 1999 tuto přihlášku z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka je
popisem dotyčných výrobků a postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.
Navrhovatelka podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.
7       Druhý odvolací senát OHIM zamítl sporným rozhodnutím toto odvolání z důvodu, že ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení
č. 40/94 brání zápisu přihlašované ochranné známky, neboť tato známka představuje jako celek zkratku slov „biometric identification“
(biometrická identifikace), a tudíž označuje vlastnosti výrobků a služeb uvedených v přihlášce. Tento senát rovněž došel k závěru,
že grafické prvky nemohou propůjčit této ochranné známce rozlišovací způsobilost ve smyslu uvedeného čl. 7 odst. 1 písm. b).

Řízení před Soudem a napadený rozsudek
8       Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 25. dubna 2001 podala navrhovatelka žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí.
Uvedla dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.
9       Soud za účelem zamítnutí žaloby, která mu byla předložena, nejdříve v bodě 23 napadeného rozsudku připomněl, že:
„Jak vyplývá z judikatury jsou ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zejména
takové ochranné známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti běžně užívány v oblasti obchodu k prezentaci dotyčných
výrobků nebo služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele umožňující usoudit, že mohou být takovýmto způsobem
použity. Takové ochranné známky krom toho neumožňují relevantní veřejnosti při dalším nabytí dotčených výrobků nebo využití
služeb zopakovat nákupní zkušenost, pokud byla její zkušenost pozitivní, nebo se jí naopak vyhnout, pokud byla tato zkušenost
negativní [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe‑Zentral v. OHIM (LITE), T‑79/00, Recueil, s. II‑705,
bod 26].“
10     Soud tudíž v bodě 25 napadeného rozsudku usoudil, že relevantní veřejností je v každém případě veřejnost s určitou zkušeností
v oblasti předmětných výrobků a služeb.
11     Soud dále v bodě 27 uvedeného rozsudku zejména rozhodl, že jelikož jde o ochrannou známku tvořenou několika prvky, je třeba
za účelem posouzení její rozlišovací způsobilosti posuzovat tuto ochrannou známku jako celek, aniž by to bylo v rozporu s následnými
přezkumy jednotlivých prvků, ze kterých se ochranná známka skládá.
12     Zaprvé, co se týče přihlašované ochranné známky, Soud v bodě 28 téhož rozsudku poznamenal, že prvek „ID“ představuje v anglickém
jazyce běžnou zkratku podstatného jména „identification“ (identifikace) a co se týče předpony „Bio“, může tato předpona představovat
buď zkratku přídavného jména [„biological“ (biologický) nebo „biometrical“ (biometrický), nebo zkratku podstatného jména [„biology“
(biologie)]. V bodě 29 uvedeného rozsudku konstatoval, že relevantní veřejnost chápe výraz „BioID“, ve světle výrobků a služeb
uvedených v přihlášce ochranné známky, ve smyslu „biometrical identification“ (biometrická identifikace).
13     Zadruhé, pokud jde o výrobky a služby, pro které byl zápis uvedené ochranné známky požadován, Soud v bodech 30 až 32 napadeného
rozsudku rozhodl, že pokud jde jednak o výrobky a služby spadající do třídy 9, biometrická identifikace živých tvorů implikuje,
ba dokonce vyžaduje, použití uvedených výrobků, a co se týče jednak výrobků a služeb spadajících do třídy 38 a 42, že vzhledem
k tomu, že se tyto služby provádějí prostřednictvím biometrické identifikace nebo se týkají vývoje systémů sloužících k takovým
identifikacím, vztahuje se akronym „BioID“ přímo k jedné z jejich vlastností, ke které může být při výběru těchto služeb ze
strany relevantní veřejnosti přihlíženo.
14     Soud v bodě 34 uvedeného rozsudku došel k tomu, že akronym „BioID“ může být z pohledu relevantní veřejnosti běžně užíván v oblasti
obchodu k prezentaci výrobků a služeb spadajících do kategorií uvedených v přihlášce uvedené ochranné známky. Pokud jde tedy
o tyto kategorie výrobků a služeb, postrádá tato ochranná známka rozlišovací způsobilost.
15     Soud v bodě 37 napadeného rozsudku uvedl, že obrazové prvky přihlašované ochranné známky, tvořené písmeny znázorněnými písmem
„Arial“, jakož i písmeny odlišné tloušťky, jsou běžně užívány v oblasti obchodu k prezentaci nejrůznějších druhů výrobků a služeb,
a tudíž postrádají, pokud jde o dotčené kategorie výrobků a služeb, rozlišovací způsobilost.
16     Co se dále týče grafických prvků přihlašované ochranné známky, Soud v bodech 38 až 40 uvedeného rozsudku ohledně bodu „■“
rozhodl, že sama navrhovatelka prohlásila, že tento prvek je běžně užíván jako poslední z několika prvků slovní ochranné známky
označující, že se jedná o zkratku, a ohledně znaku „®“ rozhodl, že úloha tohoto znaku se omezuje na určení, že se jedná o ochrannou
známku zapsanou pro určité území, a pokud takový zápis u této ochranné známky chybí, může užití tohoto grafického prvku uvést
veřejnost v omyl. Soud tedy došel k závěru, že zmíněné grafické prvky mohou být užívány v oblasti obchodu při prezentaci nejrůznějších
druhů výrobků a služeb, a postrádají tedy, pokud jde o tyto výrobky a služby, rozlišovací způsobilost.
17     Soud krom toho poté, co posoudil každý prvek tvořící přihlašovanou ochrannou známku, shledal v bodě 41 téhož rozsudku, že
přihlašovaná ochranná známka je tvořena spojením prvků, z nichž každý vzhledem k tomu, že může být běžně užíván v oblasti
obchodu k prezentaci výrobků a služeb spadajících do kategorií uvedených v přihlášce této ochranné známky, postrádá vzhledem
k těmto výrobkům a službám rozlišovací způsobilost.
18     Jelikož nic nenasvědčovalo tomu, že existují takové konkrétní ukazatele jako zejména způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny,
naznačující, že kombinovaná ochranná známka, jejíž zápis je požadován, posuzována jako celek představuje více nežli souhrn
prvků, z nichž je složena, Soud tedy v bodech 42 až 44 napadeného rozsudku rozhodl, že tato ochranná známka postrádá vzhledem
ke kategoriím dotyčných výrobků a služeb rozlišovací způsobilost.
19     Co se mimoto týče argumentů navrhovatelky vycházejících z existence jiných zapsaných ochranných známek Společenství, Soud
však poté, co připomněl v bodě 47 uvedeného rozsudku, že skutkové a právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí OHIM mohou
představovat argumenty na podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení ustanovení nařízení č. 40/94, konstatoval, že
se navrhovatelka v projednávaném případě nedovolávala důvodů obsažených v jiných rozhodnutích, které by mohly zpochybnit výše
uvedené posouzení, co se týče rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky.
20     Soud tudíž došel v bodech 49 a 50 téhož rozsudku k závěru, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 40/94 musí být zamítnut a že není dále nutné zabývat se žalobním důvodem vycházejícím z porušení čl. 7 odst. 1
písm. c) uvedeného nařízení.

Kasační opravný prostředek
21     Svým opravným prostředkem se navrhovatelka domáhá, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek, zrušil sporné rozhodnutí a uložil
OHIM náhradu nákladů řízení.
22     OHIM navrhuje, aby byl opravný prostředek zamítnut a aby byla navrhovatelce uložena náhrada nákladů řízení.
23     Navrhovatelka na podporu svého opravného prostředku vznáší dva důvody opravného prostředku. Ve svém prvním důvodu opravného
prostředku tvrdí, že Soud vyložil nesprávně a příliš extenzivně absolutní důvod pro zamítnutí zápisu ochranné známky postrádající
rozlišovací způsobilost upravený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Ve svém druhém důvodu opravného prostředku navrhovatelka
uplatňuje, že kdyby Soud správně vyložil toto posledně zmíněné ustanovení daného nařízení, dopustil se nesprávného právního
posouzení, když nevěnoval pozornost druhému žalobnímu důvodu vznesenému v prvním stupni, vycházejícímu z porušení uvedeného
nařízení.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94
24     Tento důvod opravného prostředku se dělí na čtyři části.
K první části týkající se zohlednění celkového dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou
25     První částí prvního důvodu opravného prostředku navrhovatelka vytýká Soudu, že při posuzování schopnosti přihlašované ochranné
známky vykázat rozlišovací způsobilost nevycházel z kritéria dojmu, který vyvolává ochranná známka jako celek u relevantní
veřejnosti. Navrhovatelka se domnívá, že Soud, přestože podrobně zkoumal každý jednolitý obrazový a grafický prvek této ochranné
známky a učinil závěry z tohoto přezkumu, skutečně neprovedl rozbor celkového dojmu.
26     OHIM zastává názor, že Soud zkoumal přihlašovanou ochrannou známku jako celek, přestože právem tvrdil, že tento postup nevylučuje
začít rozborem každé z jejích složek. OHIM, který sám takový rozbor provedl, dochází k závěru, že celkový dojem každého prvku
přihlašované ochranné známky je takovým dojmem, který vyvolává ochranná známka nevykazující rozlišovací způsobilost.
27     Zaprvé je třeba připomenout, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost
původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti
záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann‑La Roche, 102/77,
Recueil, s. 1139, bod 7, a ze dne 18. června 2002, Philips, C‑299/99, Recueil, s. I‑5475, bod 30). Článek 7 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 40/94 má tak zabránit zápisu ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost, jež je jako jediná činí
schopnými plnit tuto základní funkci (viz rozsudek ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C‑329/02 P, Recueil, s. I‑8317, bod
23).
28     Zadruhé pro určení, zda označení vykazuje vlastnost, která jej činí způsobilým k zápisu jakožto ochranné známky, je třeba
se na něj dívat pohledem relevantní veřejnosti.
29     Zatřetí, pokud jde o kombinovanou ochrannou známku, jako je tomu v případě ochranné známky, která je předmětem projednávaného
sporu, případná rozlišovací způsobilost může být částečně zkoumána pro každý její pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém
případě vycházet z celkového vnímání této ochranné známky relevantní veřejností, a nikoliv z domněnky, že prvky, které samostatně
postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost (viz výše uvedený rozsudek
SAT.1 v. OHIM, bod 35). Samotná okolnost, že každý z těchto prvků vzatý samostatně postrádá rozlišovací způsobilost, totiž
nevylučuje, že spojení, které tvoří, může takovou způsobilost vykazovat (viz obdobně rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke
KPN Nederland, C‑363/99, Recueil, s. I‑1619, body 99 a 100; Campina Melkunie, C‑265/00, Recueil, s. I‑1699, body 40 a 41,
jakož i výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 28).
30     Ve věci, která vedla k vydání výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM, týkající se zápisu sousloví „SAT.2“ jakožto ochranné
známky Společenství, Soudní dvůr zrušil rozsudek Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2) (T‑323/00, Recueil,
s. II‑2839) z důvodu, že Soud se za účelem odůvodnění zamítnutí zápisu tohoto sousloví opřel o domněnku, že prvky, které samostatně
postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost. Soud tudíž zkoumal celkový
dojem, vyvolaný uvedeným souslovím pouze podpůrným způsobem, a upřel jakoukoli relevanci aspektům, jako je existence fantazijního
prvku, které musejí být při takovémto rozboru zohledněny.
31     V bodě 27 napadeného rozsudku Soud právem rozhodl, že za účelem posouzení rozlišovací způsobilosti kombinované ochranné známky
není skutečnost, že je tato ochranná známka posuzována jako celek, neslučitelná s následným přezkumem jednotlivých prvků,
z nichž se ochranná známka skládá.
32     Soud zajisté poté, co usoudil, že jednotlivé prvky přihlašované ochranné známky postrádají rozlišovací způsobilost, shledal
v bodě 42 napadeného rozsudku, že je třeba tuto ochrannou známku pokládat za postrádající takovou způsobilost.
33     Toto zjištění však v projednávaném případě na rozdíl od situace ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM (SAT.2) neovlivnilo
rozbor Soudu ohledně tohoto bodu, neboť se Soud neomezil na podpůrné zkoumání dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou
jako celkem, nýbrž věnoval, co se týče kombinované ochranné známky, část svých úvah hodnocení rozlišovací způsobilosti označení
jako celku.
34     Soud v bodě 42 napadeného rozsudku totiž konstatoval, že jakmile nic nenasvědčuje tomu, že existují konkrétní ukazatele, jako
zejména způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny, naznačující, že kombinovaná ochranná známka posuzovaná jako celek představuje
více nežli souhrn prvků, z nichž je složena, postrádá tato ochranná známka vzhledem k dotyčným výrobkům a službám rozlišovací
způsobilost.
35     Soud mimoto odkázal v bodech 43 a 44 uvedeného rozsudku na svůj podrobný rozbor jednak typografických prvků popsaných v bodě
37 téhož rozsudku a jednak grafických prvků zmíněných v bodech 38 a 39 tohoto rozsudku. Soud tímto zahrnul uvedený rozbor
do svého přezkumu dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou jako celkem pro určení toho, zda tato ochranná známka vykazuje
vlastnost, která ji činí způsobilou k zápisu jakožto ochranné známky.
36     Konečně Soud určil, že struktura přihlašované ochranné známky neumožňuje vyloučit závěr, že přihlašovaná ochranná známka posuzovaná
jako celek postrádá rozlišovací způsobilost.
37     Toto odůvodnění není stiženo nesprávným právním posouzením, neboť Soud ověřil, zda uvedená ochranná známka posuzovaná jako
celek vykazuje rozlišovací způsobilost, či nikoliv.
38     Z toho vyplývá, že první část prvního důvodu opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná.
K druhé části týkající se důkazu, že přihlašovaná ochranná známka byla skutečně užívána veřejností a konkurenty
39     Navrhovatelka v rámci této části uplatňuje, že Soud při vyvození závěru, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací
způsobilost, nepřihlédl ke skutečnosti, že nemohlo být prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka byla skutečně užívána veřejností
nebo konkurenty, že nebyla obsažena ve slovnících a že přihlašovaná ochranná známka byla použita pouze v publikacích týkajících
se „biometric identification“ pocházejících od navrhovatelky, přestože vyhledávání výrazů „biometrical identification“ na
internetu zobrazilo 19 075 odpovědí.
40     OHIM uplatňuje, že konkrétní posouzení vlivu ochranné známky na spotřebitele, jasně definované vzhledem k výrobkům a službám,
pro něž je zápis označení požadován, představuje skutkové zjištění, které nemusí být dále Soudním dvorem zkoumáno, ledaže
by bylo Soudu vytýkáno, že zkreslil skutkové okolnosti. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neuvedla žádnou skutečnost, která
by zvrátila skutková zjištění Soudu ohledně tohoto bodu, je tato část důvodu opravného prostředku nepřípustná.
41     K otázce týkající se důkazu, že přihlašovaná ochranná známka byla běžně užívána veřejností nebo konkurenty jako popis, stačí
zaprvé poznamenat, že předpoklad, podle nějž je prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka je běžně užívána veřejností nebo
konkurenty, je relevantním faktorem v rámci čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, ale nikoliv v rámci čl. 7 odst. 1 písm.
b) (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Sb. rozh. s. I‑10031, body 40 a 46).
42     Zadruhé konkrétní posouzení vlivu ochranné známky na spotřebitele, jasně definované vzhledem k výrobkům a službám, pro něž
je zápis označení požadován, představuje skutkové zjištění. Navrhovatelka se tedy ve skutečnosti domáhá, aby Soudní dvůr nahradil
svým vlastním posouzením skutkových okolností posouzení, které provedl Soud.
43     Jak přitom vyplývá z článků 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora, je opravný prostředek omezen na právní
otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů.
Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní
otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne
19. září 2002, DKV v. OHIM, C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561, bod 22; ze dne 2. října 2003, Thyssen Stahl v. Komise, C‑194/99 P,
Recueil, s. I‑10821, bod 20, a ze dne 7. října 2004, Mag Instrument v. OHIM, C‑136/02 P, Sb. rozh. s. I‑9165, bod 39).
44     Za těchto podmínek je tedy třeba částečně zamítnout druhou část prvního důvodu opravného prostředku jako neopodstatněnou a ve
zbývající části ji odmítnout jako nepřípustnou.
Ke třetí části týkající se zohlednění jiných ochranných známek zapsaných jako ochranné známky Společenství
45     V rámci této části prvního důvodu opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud měl shledat, že ostatní ochranné známky
zapsané OHIM jako ochranné známky Společenství, včetně nejen jiných ochranných známek složených z předpony „Bio“ a dalšího
popisného výrazu, ale i slovní ochranné známky „Bioid“, představují ukazatele rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž
zápis byl požadován.
46     OHIM uplatňuje, že, poněvadž rozhodnutí odvolacích senátů nejsou přijímána v rámci diskreční pravomoci, nýbrž v rámci přesně
stanovené pravomoci, dřívější rozhodnutí nemohou sloužit jako srovnávací kritéria. Seznam slovních ochranných známek obsahujících
prvek „Bio“, jejichž zápis OHIM zamítl, je stejně rozsáhlý jako seznam zapsaných ochranných známek zahrnujících tento prvek.
Srovnatelné zápisy by měly být posuzovány případ od případu, zejména s přihlédnutím k výrobkům a službám, pro něž je zápis
označení požadován. OHIM mimoto zdůrazňuje, že slovní ochranná známka „Bioid“ nemůže být srovnávána s obrazovou ochrannou
známkou „BioID“. Obrazové oddělení jednak výrazu „Bio“ a jednak výrazu „ID“, rovněž graficky znázorněné, jasně prokazuje,
že se jedná o dva prvky jedné ochranné známky. V případě slovní ochranné známky „Bioid“ tyto dělící prvky zcela chybějí.
47     V tomto ohledu je třeba nejdříve podotknout, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací
senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoliv v rámci diskreční
pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je
vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (viz rozsudek Soudu ze dne
22. června 2005, Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB), T‑19/04, Sb. rozh. s. II‑2383, bod 39).
48      Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být krom toho posuzována jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které byl
zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností.
49     Z toho vyplývá, že totožnost nebo podobnost přihlašované ochranné známky vzhledem k jiné ochranné známce Společenství není
nijak relevantní, jestliže se navrhovatelka nedovolává skutkových a právních okolností, které byly předloženy na podporu přihlášky
této jiné ochranné známky za účelem prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky, jak je tomu v projednávaném
případě.
50     V rozporu s tím, co tvrdí navrhovatelka, Soud v každém případě nijak neodmítl přezkum důkazů vycházejících z rozhodovací praxe
OHIM.
51     Soud tak v bodě 47 napadeného rozsudku rozhodl, že skutkové a právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí mohou představovat
argumenty na podporu důvodu opravného prostředku vycházejícího z porušení ustanovení nařízení č. 40/94. V témže bodě uvedeného
rozsudku však výslovně konstatoval, že co se týče přihlašované ochranné známky, navrhovatelka se nedovolávala důvodů obsažených
v dřívějších rozhodnutích odvolacích senátů připouštějících způsobilost k zápisu jiných ochranných známek obsahujících prvek
„Bio“, které by mohly zpochybnit dané posouzení ve sporném rozhodnutí ohledně její rozlišovací způsobilosti.
52     Soud krom toho poté, co při jednání poznamenal, že se navrhovatelka mimoto dovolávala zápisu OHIM slovní ochranné známky „Bioid“
pro kategorie výrobků a služeb nazvané „tiskařské výrobky“, „telekomunikace“ a „počítačové programy“, došel k závěru, že na
rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, přihlašovaná ochranná známka a slovní ochranná známka „Bioid“ nejsou vzájemně zaměnitelné
a skutečnost, že v uvedené slovní ochranné známce jsou písmena „id“ napsaná malými písmeny ji může odlišit od akronyma „BioID“,
co se týče jejího významového obsahu.
53     Jak bylo konečně připomenuto v bodě 43 tohoto rozsudku, z článků 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora
vyplývá, že opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních
skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou
případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného
prostředku.
54     Navrhovatelka se vlastně omezuje na popření posouzení skutkových okolností ze strany Soudu, aniž by uvedla jakoukoliv vadu
spočívající ve zkreslení skutečností nebo se takové vady dovolávala, když zpochybňuje posouzení podobnosti nebo totožnosti
zapsaných ochranných známek učiněné Soudem, a tedy relevanci dřívějších rozhodnutí OHIM.
55     Je tedy třeba částečně zamítnout třetí část prvního důvodu opravného prostředku jako neopodstatněnou a ve zbývající části
ji odmítnout jako nepřípustnou.
Ke čtvrté části týkající se kritéria pro zamítnutí zápisu
56     Navrhovatelka v rámci poslední části prvního důvodu opravného prostředku, kterou vznesla poprvé až při jednání, uplatňuje,
že Soud se dopustil chybného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, když konstatoval, že ochranné známky, na něž
se vztahuje toto ustanovení, jsou zejména takové ochranné známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti běžně užívány
v oblasti obchodu v rámci prezentace dotyčných výrobků nebo služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele
umožňující usoudit, že mohou být takovýmto způsobem použity.
57     OHIM tvrdí, že Soud se nedopustil nesprávného posouzení, když usoudil, že přihlašovaná ochranná známka může být běžně užívána.
OHIM má za to, že uvedená ochranná známka není ze strany omezené veřejnosti, jíž se v projednávaném případě přihláška týká,
snadno vnímána jako ochranná známka označující původ. OHIM krom toho na jednání vznesl implicitně otázku přípustnosti této
části prvního důvodu opravného prostředku, která nebyla uplatněna v rámci opravného prostředku.
58     Ohledně tohoto bodu je třeba konstatovat, jak uvedl generální advokát v bodě 25 svého stanoviska, že tato výtka byla předložena
na podporu prvního důvodu opravného prostředku, jehož se navrhovatelka před Soudním dvorem dovolává a podle kterého Soud vyložil
nesprávně absolutní důvod pro zamítnutí zápisu ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost upravený v čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení č. 40/94. Tato část důvodu opravného prostředku tedy nepředstavuje nový důvod ve smyslu čl. 42 odst. 2 jednacího
řádu.
59     Co se týče opodstatněnosti této části prvního důvodu opravného prostředku, je namístě poznamenat, že každý z důvodů pro zamítnutí
zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum (viz výše uvedený
rozsudek OHIM v. Erpo Möbelwerk, bod 39). Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který
je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí,
odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí (viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C‑456/01 P
a C‑457/01 P, Recueil, s. I‑5089, body 45 a 46, a výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 25).
60     Je namístě krom toho připomenout, že pojem obecného zájmu tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je zjevně
neoddělitelně spojen se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost
původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti
záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, body 23 a 27).
61     Soud přitom pro určení, že se na přihlašovanou ochrannou známku vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, vycházel
v bodech 23, 34, 41 a 43 napadeného rozsudku především ze skutečnosti, že tato ochranná známka může být běžně užívána v oblasti
obchodu.
62     Je nicméně třeba konstatovat, jak rozhodl Soudní dvůr v bodě 36 výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM, že toto kritérium,
ačkoli je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není kritériem, podle kterého má být vykládán čl. 7
odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
63     V důsledku toho je třeba konstatovat, že část prvního důvodu opravného prostředku, podle níž Soud použil kritérium, které
není relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, nýbrž je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož
nařízení, je opodstatněná.
64     Je tedy třeba vyhovět prvnímu důvodu opravného prostředku vycházejícímu z chybného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení
č. 40/94.
65     Z výše uvedeného vyplývá, že aniž by bylo třeba zkoumat druhý důvod opravného prostředku, musí být napadený rozsudek zrušen,
neboť se Soud dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Základ žaloby v prvním stupni
66     V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem druhou větou statutu Soudního dvora může Soudní dvůr v případě zrušení rozhodnutí Soudu
vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje. Je třeba podotknout, že v projednávaném případě tomu
tak je.
67     V tomto ohledu, jak vyplývá z bodů 27 a 28 tohoto rozsudku, je k určení toho, zda zaručuje přihlašovaná ochranná známka spotřebiteli
nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožňuje tento výrobek
nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ, třeba se na ni dívat pohledem relevantní
veřejnosti.
68     S přihlédnutím k výrobkům a službám, kterých se týká přihláška k zápisu popsaná v bodě 5 tohoto rozsudku, se jeví, že relevantní
veřejností je veřejnost s určitou zkušeností v oblasti předmětných výrobků a služeb, běžně informovaná, přiměřeně pozorná
a obezřetná.
69     Přihlašovaná ochranná známka přitom obsahuje akronym „BioID“, jakož i obrazové prvky, a sice typografické vlastnosti, které
tento akronym představuje, a dva grafické prvky umístěné za akronymem „BioID“, a sice bod (■) a znak(®).
70     Co se týče uvedeného akronyma, jak OHIM ve sporném rozhodnutí správně podotkl, relevantní veřejnost chápe výraz „BioID“ ve
světle výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky tak, že je složen ze zkratky přídavného jména „biometrical“
a podstatného jména („identification“), a že tedy ve svém celku znamená „biometrical identification“. Tento akronym nerozeznatelný
od výrobků a služeb, jichž se přihláška k zápisu týká, nemá tedy povahu, která by mohla zaručit spotřebiteli nebo koncovému
uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou z pohledu relevantní veřejnosti.
71     Krom toho, vzhledem k často se vyskytujícím typografickým vlastnostem, které akronym „BioID“ vykazuje a neexistenci jakéhokoliv
zvláštního rozlišovacího prvku, písmena znázorněná písmem „Arial“, jakož i písmena odlišné tloušťky neumožňují, aby přihlašovaná
ochranná známka zaručila relevantní veřejnosti totožnost původu výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu.
72     Krom toho, dva grafické prvky umístěné za akronymem „BioID“, tvořené z bodu (■) a znaku (®), nepředstavují žádnou vlastnost,
která by mohla umožnit relevantní veřejnosti odlišit bez možnosti záměny výrobky nebo služby, kterých se týká přihláška k zápisu,
od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ. Z toho vyplývá, že uvedené grafické prvky nejsou schopné zajistit vzhledem
k relevantním výrobkům a službám takovou základní funkci ochranné známky, která je popsána v bodě 25 tohoto rozsudku.
73     Jak mimoto uvedl generální advokát v bodě 105 svého stanoviska, jestliže zkoumáme celkový dojem vyvolaný přihlašovanou ochrannou
známkou u relevantní veřejnosti, představuje akronym „BioID“, který postrádá rozlišovací způsobilost, dominantní prvek uvedené
ochranné známky.
74     Navíc, jak podotkl OHIM v bodě 21 sporného rozhodnutí, obrazové a grafické prvky jsou tak povrchní, že nedodávají přihlašované
ochranné známce jako celku žádnou rozlišovací způsobilost. Uvedené prvky nevykazují žádný aspekt, pokud jde zejména o zapojení
fantazie nebo o způsob, jakým jsou tyto prvky spojeny, který by uvedené ochranné známce umožnil zajistit její základní funkci
vzhledem k výrobkům a službám, kterých se týká přihláška k zápisu.
75     Z toho vyplývá, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení
č. 40/94. Žaloba navrhovatelky směřující proti spornému rozhodnutí musí být za těchto podmínek zamítnuta.

K nákladům řízení
76     Podle článku 122 jednacího řádu Soudního dvora, je-li kasační opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydává sám konečné
rozhodnutí ve věci, rozhoduje i o nákladech řízení. Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, který se na základě
článku 118 tohoto řádu použije na řízení o kasačním opravném prostředku, bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný,
uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem
k tomu, že OHIM ve svém návrhu požadoval, aby navrhovatelce byla uložena náhrada nákladů řízení, a navrhovatelka byla ve sporu
neúspěšná, je namístě jí uložit náhradu nákladů řízení v obou stupních.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:
1)
Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM (BioID) (T‑91/01, Recueil, s. II‑5159)
se zrušuje.
2)
Žaloba proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne
20. února 2001 se zamítá.
3)
Navrhovatelce se ukládá náhrada nákladů řízení v obou stupních.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: němčina.