CELEX: 62009TJ0137
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanamerkin R10 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Kansallinen rekisteröimätön sanamerkki R10
Kansallisen tavaramerkin luovutus
Menettelyvirhe

Asian tausta
Aurelio Muñoz Molina teki 2.1.2006 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki R10.
Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 24.7.2006 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 30/2006.
DL Sports & Marketing Ltda teki 24.10.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla)
nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Kyseinen väite perustui rekisteröimättömään tavaramerkkiin tai
elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin R10; ja se koski kaikkia haetun tavaramerkin kattamia tavaroita. Väitteen tueksi
vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009
8 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.
Väiteosasto myönsi 28.11.2006 DL Sports & Marketingille neljän kuukauden pituisen määräajan, joka päättyi 29.3.2007, muun
muassa vedotun aikaisemman oikeuden olemassaolon ja pätevyyden todistamiseksi. DL Sports & Marketing pyysi 29.3.2007, että
määräaikaa jatkettaisiin, ja kyseinen pyyntö hyväksyttiin 8.6.2007 siten, että määräaikaa jatkettiin 9.8.2007 saakka. Väiteosasto
totesi 24.10.2007, ettei väitteen tueksi ollut esitetty mitään todisteita.
Kantajana olevan Nike International Ltd:n neuvonantaja ilmoitti väiteosastolle 31.10.2007 päivätyllä kirjeellä, että DL Sports
& Marketing oli 20.6.2007 tehdyllä sopimuksella luovuttanut kantajalle Nike, Inc:n välityksellä omistusoikeuden useisiin tavaramerkkeihin
ja teollisoikeuksiin (jäljempänä luovutussopimus). Kantajan neuvonantaja totesi, että se oli saanut aikaisemman oikeuden uudelta
haltijalta ohjeen jatkaa väitemenettelyä, ja vaati tämän perusteella, että se on kyseisessä menettelyssä edustajan asemassa.
Väiteosasto hylkäsi 19.2.2008 väitteen sillä perusteella, että DL Sports & Marketing ei ollut asetetussa määräajassa esittänyt
todisteita mainitun väitteen tueksi vedotun aikaisemman oikeuden olemassaolosta (jäljempänä väiteosaston päätös).
Kantaja teki 28.3.2008 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen
N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.
SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta jätti 21.1.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) kyseisen valituksen
tutkimatta sillä perusteella, ettei kantaja ollut esittänyt näyttöä siitä, että se on asianosaisen asemassa väitemenettelyssä,
ja ettei kantajalla näin ollen ollut oikeutta tehdä valitusta väiteosaston päätöksestä. Valituslautakunnan mielestä näet kantajan
neuvonantaja ei ollut valituslautakunnassa todennut – saatikka sitten näyttänyt toteen –, että väitteen tueksi vedottu aikaisempi
oikeus kuului kantajalle siirrettyihin tavaramerkkeihin. Se täsmensi, ettei kantaja ollut valitusmenettelyn kuluessa kyennyt
myöskään todistamaan, että se oli aikaisemman oikeuden haltija. Valituslautakunnan mukaan luovutussopimuksessa todettiin siten
yksinomaan, että kantaja oli saanut tiettyjä yhteisön tavaramerkkejä, muttei nimenomaisesti vedottua aikaisempaa oikeutta.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        muuttaa riidanalaista päätöstä toteamalla, että valituslautakunnassa tehty valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, ja määrää
valituslautakunnan toimimaan tämän mukaisesti ratkaisemalla kyseisen valituksen pääasian osalta
–        toissijaisesti toteaa, että valituslautakunta ja väiteosasto ovat soveltaneet virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) ja muita sovellettavia säännöksiä, ja määrää, että asian käsittely palautetaan
aikaisempaan vaiheeseen sen seikan korjaamiseksi, että kantajalla ei ole ollut mahdollisuutta poistaa puutteita aikaisemman
oikeuden luovutuksensaajana ja/tai ainakin, että päätös annetaan asianmukaisesti tiedoksi aikaisemman oikeuden haltijan edustajalle.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
Kantaja esittää lähinnä neljä kanneperustetta, jotka koskevat ensinnäkin sitä, että väiteosasto ei ole noudattanut perusteluvelvollisuutta,
toiseksi sitä, että sekä väiteosasto että valituslautakunta ovat loukanneet asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa tunnustettuja
puolustautumisoikeuksia ja soveltaneet virheellisesti muita sovellettavia säännöksiä, kolmanneksi sitä, että valituslautakunta
on soveltanut virheellisesti SMHV:ssä käytäviä menettelyjä koskevia ohjeita (jäljempänä SMHV:n ohjeet), ja neljänneksi sitä,
että aikaisemman oikeuden luovuttamisen osalta on tehty arviointivirhe.
Heti alkuun on hylättävä ensimmäinen kanneperuste ja toinen kanneperuste siltä osin kuin se koskee väiteosaston päätöstä.
Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 kohta) mukaan näet kanne yhteisöjen
tuomioistuimessa voidaan nostaa yksinomaan valituslautakunnan päätöksen johdosta, joten tällaisen kanteen yhteydessä tutkittavaksi
voidaan ottaa ainoastaan kanneperusteet, jotka kohdistuvat valituslautakunnan päätökseen itseensä (asia T-303/03, Lidl Stiftung
v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., s. II‑1917, 59 kohta).
Tämän jälkeen on tutkittava kolmas kanneperuste, koska kantaja väittää, että SMHV:n ohjeiden mukaan valituslautakunta ei voinut
laillisesti tutkia, oliko kantaja todellakin saanut väitteen tueksi vedotun aikaisemman oikeuden.

Kolmas kanneperuste, joka koskee SMHV:n ohjeiden virheellistä soveltamista
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että valituslautakunta ei voinut jättää sen valitusta tutkimatta sillä perusteella, ettei se ole sen oikeuden
haltija, johon väite perustui. Se huomauttaa näet, että SMHV:n ohjeiden ja erityisesti ”Osassa C: Väite” olevassa ”Osastossa
1: Menettelykysymykset” olevan A.V.2.5.3 kohdan mukaan on niin, että kun tavaramerkin, johon väite perustuu, rekisteröintiä
koskevan todistuksen jäljennöksessä haltijaksi mainitaan muu kuin väitteen tehnyt yhtiö, kyseinen väite voidaan ottaa käsiteltäväksi
olettamalla, että aikaisempi tavaramerkki on luovutettu väitteentekijälle ennen väiteilmoituksen jättämistä. Sen mielestä
samaa olettamaa olisi sovellettava väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen yhteydessä.
SMHV kiistää nämä väitteet.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
On huomautettava, että toisin kuin tilanteessa, jossa luovutus on tapahtunut ennen väiteilmoituksen jättämistä, silloin, kun
vedotun tavaramerkin luovutus tapahtuu väiteilmoituksen jättämisen jälkeen ja ennen kuin SMHV on tehnyt lopullisen päätöksensä,
SMHV:n on huolehdittava sen osapuolen oikeuksien suojelusta, joka on alun perin tehnyt väitteen tai jättänyt tavaramerkkihakemuksen,
koska sen tavoitteena, että tavaramerkin luovutuksensaajan sallitaan osallistua menettelyyn, on päättää mainitun osapuolen
vireille panema menettely sen osalta. Valituslautakunnan on lisäksi varmistauduttava siitä, että valituksen tehneellä henkilöllä
on asiavaltuus valittaa väiteosaston päätöksestä (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-301/03, Canali Ireland v. SMHV –
Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), tuomio 28.6.2005, Kok., s. II-2479, 19 ja 20 kohta). Toisin kuin kantaja väittää, on
siis katsottava yhtäältä, että vedottuja SMHV:n ohjeita ei voida soveltaa analogisesti väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen
tutkittavaksi ottamiseen, ja toisaalta, että valituslautakunta on laillisesti voinut tutkia kantajan asiavaltuuden.
Tämän perusteella nyt käsiteltävänä oleva kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa tunnustettujen puolustautumisoikeuksien loukkaamista ja
muiden sovellettavien säännösten virheellistä soveltamista, siltä osin kuin kyseinen kanneperuste koskee riidanalaista päätöstä
Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää, että riidanalainen päätös on tehty yhtäältä loukkaamalla sen puolustautumisoikeuksia, koska se perustuu luovutussopimuksen
tulkintaan, josta se ei ole voinut esittää huomautuksia, ja toisaalta soveltamalla virheellisesti muita sovellettavia säännöksiä,
joihin kuuluu asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s.
1) 31 säännön 6 kohta, koska sillä ei ole ollut mahdollisuutta korjata puutteita, jotka koskevat todisteita aikaisemman oikeuden
luovutuksesta.
SMHV väittää, että valituslautakunta ei ole voinut loukata kantajan puolustautumisoikeuksia, koska kantaja ei ollut asianosainen
väiteosastossa käydyssä menettelyssä. SMHV huomauttaa tältä osin kantajan pyytäneen, että sitä pidetään asianosaisena, vasta
10.8.2007 jälkeen, jolloin väitemenettely oli päättynyt sen johdosta, että vedotun aikaisemman oikeuden olemassaoloa, pätevyyttä
ja ulottuvuutta koskevien todisteiden jättämiselle asetetun määräajan viimeisin pidennys oli päättynyt, ja näin on siitäkin
huolimatta, että päätös väitteen hylkäämisestä tehtiin vasta useita kuukausia myöhemmin. Kantaja ei lisäksi ole esittänyt
mitään todisteita, joilla voidaan osoittaa, että väitteen tueksi vedottu aikaisempi oikeus on luovutettu sille.  SMHV:n mukaan
valituslautakunta ei ole myöskään soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohtaa eikä muitakaan sovellettavia
säännöksiä, koska SMHV voi kehottaa asianosaisia poistamaan todetut puutteet vain, jos väitemenettelyä ei ole päätetty.
SMHV katsoo joka tapauksessa, että vaikka oletetaan, että kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu, riidanalaista päätöstä
ei kuitenkaan voida kumota kyseisen loukkauksen takia, koska vaikka kantajaa olisi kehotettu esittämään huomautuksensa määräajan
umpeutumisesta ja väitemenettelyn päättämisestä, tämä ei olisi kuitenkaan voinut johtaa muuhun lopputulokseen kuin väitteen
hylkäämiseen ja valituksen tutkimatta jättämiseen.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Kantaja väittää, että valituslautakunta ei voinut jättää sen valitusta tutkimatta etenkään antamatta sille mahdollisuutta
vastata epäilyihin niiden todisteiden riittävyydestä, jotka se oli toimittanut osoittaakseen, että se oli saanut oikeuden,
johon väite perustui.
Asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohdassa säädetään yhteisön tavaramerkkien tai tavaramerkkejä koskevien hakemusten luovutuksesta,
että jos luovutuksen rekisteröintiä koskevat edellytykset, joihin kuuluu velvollisuus esittää mainittua luovutusta koskevat
asiakirjat, eivät täyty, SMHV ilmoittaa hakijalle ”[todetuista] puutteista” ja siitä, että ”jos puutteita ei poisteta [SMHV:n]
asettaman määräajan kuluessa, [SMHV] hylkää luovutuksen rekisteröintihakemuksen”.
Silloin kun ei ole olemassa väitteen tueksi vedotun aikaisemman kansallisen oikeuden luovutuksen todistamista koskevaa lainsäännöstä,
SMHV:n ohjeet, joita SMHV:n on lähtökohtaisesti noudatettava (ks. vastaavasti asia T-410/07, Jurado Hermanos v. SMHV (JURADO),
tuomio 12.5.2009, Kok., s. II‑1345, 20 kohta), pohjautuvat tältä osin asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohtaan. Kyseisten
ohjeiden ”Osassa C: Väite” olevassa ”Osastossa 1: Menettelykysymykset”, jota sovelletaan käsiteltävässä asiassa, kuten kantaja
huomauttaa kolmannessa kanneperusteessaan, todetaan, että jos aikaisemman kansallisen oikeuden uusi haltija ”ilmoittaa [SMHV:lle]
luovutuksesta mutta ei esitä kyseisestä luovutuksesta (riittäviä) todisteita, väitemenettelyä on lykättävä ja uudella haltijalla
on kaksi kuukautta aikaa esittää todisteet luovutuksesta” (E.VIII.1.3.1 kohta). Sitä, että asetuksen N:o 2868/95 31 säännön
6 kohtaa sovelletaan näin kansallisten tavaramerkkien luovutukseen, ei voida kiistää, koska silloin, kun kansallisessa oikeudessa
ei säädetä menettelystä rekisteröityjen tavaramerkkien omistusoikeuden siirron rekisteröimiseksi, tutkinta, jonka väiteosasto
tai valituslautakunta tekee tarkistaakseen, onko väitteen tueksi vedotun tavaramerkin luovutus todella tapahtunut, on asiallisesti
sama kuin tutkinta, jonka SMHV:n toimivaltainen elin suorittaa tutkiakseen yhteisön tavaramerkkejä koskevat luovutushakemukset.
Vaikka lisäksi tämä menettely koskee nimenomaisesti rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä, sitä on kuitenkin sovellettava
analogisesti rekisteröimättömien kansallisten tavaramerkkien luovutukseen, koska tutkinta, joka SMHV:n on tehtävä, on luonteeltaan
samanlainen.
Lopuksi on todettava, että asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan mukaan valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin
säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.
Valituslautakunnan mielestä kantaja ei käsiteltävässä asiassa ollut pystynyt osoittamaan, että se oli aikaisemman oikeuden
haltija, eikä siis ollut toimittanut näyttöä asianosaisen asemastaan väitemenettelyssä eikä sillä ollut oikeutta tehdä valitusta
väiteosaston päätöksestä. Se ei kuitenkaan ole edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti antanut kantajalle mahdollisuutta
esittää sen aikaisemman oikeuden luovutusta koskevia lisätodisteita, johon tämä oli vedonnut perustellakseen asiavaltuuttaan.
SMHV:n väitettä, jolla pyritään perustelemaan valituslautakunnan kyseinen menettelytapa ja joka perustuu siihen, että valittaja
pyysi saada tulla alkuperäisen väitteentekijän sijaan sen jälkeen, kun väitemenettely oli päätetty, ei voida hyväksyä. On
todettava, että vaikka oletetaan, että sijaantulopyyntöä, jonka aikaisemman kansallisen tavaramerkin luovutuksensaaja on tehnyt
väitteen tutkintamenettelyn päättämisen ja väiteosaston päätöksen tekemisen välisenä aikana, ei voida hyväksyä tai se voidaan
jättää jopa täysin huomioon ottamatta, vaikka sitä ei edes jätettäisi nimenomaisesti tutkimatta, tämä ei voi kuitenkaan johtaa
siihen, että mainitulta luovutuksensaajalta evätään oikeus valittaa väiteosaston päätöksestä. Luovutuksensaajalla on näet
väitteen tueksi vedotun tavaramerkin haltijana asiavaltuus nostaa kanne päätöksestä, jolla väitemenettely päätetään (ks. vastaavasti
ja analogisesti edellä 17 kohdassa mainittu asia CANAL JEAN CO. NEW YORK, tuomion 18 ja 19 kohta), riippumatta siitä, onko
se tehnyt sijaantulopyynnön väiteosastossa ja voidaanko tällainen pyyntö ottaa tutkittavaksi. Vaikka valituslautakunta on
tosin velvollinen varmistamaan, että luovutuksensaaja on todellakin aikaisemman tavaramerkin haltija, sen on suoritettava
kyseinen tutkinta kuitenkin noudattamalla sovellettavia menettelysääntöjä, joihin kuuluvat myös SMHV:n ohjeet.
Ei ole myöskään mahdollista hyväksyä SMHV:n väitettä, jonka mukaan kantaja ei ole esittänyt mitään todisteita, joilla voidaan
osoittaa, että väitteen tueksi vedottu aikaisempi oikeus on luovutettu sille. On näet todettava, että kantajan esittämässä
väitteessä on nimenomaisesti kyse siitä, että valituslautakunnan olisi pitänyt antaa sille mahdollisuus esittää huomautuksensa
toimitettujen todisteiden tulkinnasta tai korjata mainittujen todisteiden puutteellisuus.
On siis tutkittava se SMHV:n perustelu, jonka mukaan valituslautakunnan syyllistyminen rikkomiseen ei käsiteltävässä asiassa
voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen, koska kumoamisella ei olisi vaikutusta kyseisen päätöksen sisältöön, ja väite
on joka tapauksessa hylättävä sillä perusteella, että alkuperäinen väitteen tekijä oli jättänyt esittämättä todisteet väitteen
tueksi vedotun aikaisemman oikeuden olemassaolosta.
On huomautettava oikeuskäytännöstä kylläkin ilmenevän, että menettelyvirhe voi vaikuttaa toimen laillisuuteen vain, jos voidaan
osoittaa, että toimen sisältö olisi voinut olla toisenlainen, ellei virhettä olisi tehty (ks. vastaavasti asia T-24/01, Staelen
v. parlamentti, tuomio 5.3.2003, Kok. H., s. I‑A‑79 ja II‑423, 53 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisella päätöksellä
on jätetty kantajan valitus tutkimatta ottamatta kantaa niiden väitteiden perusteltavuuteen, jotka se oli esittänyt väitteen
hylkäämisestä tehdystä väiteosaston päätöksestä. Tämän perusteella sillä SMHV:n esiin tuomalla seikalla, jonka mukaan kyseinen
väitteen hylkäämisestä tehty päätös on sen mukaan ilmeisen asianmukainen, ei ole merkitystä. On kiistatonta, että päätöksellä,
jolla valitus jätetään tutkimatta, ei ole samaa sisältöä kuin pääasian osalta tehdyllä päätöksellä. Unionin yleinen tuomioistuin
ei myöskään voi tutkia suoraan väiteosaston päätöksen laillisuutta ja siten väitteitä, joita valituslautakunta ei ole tarkastellut,
tarkastaakseen, onko sillä, että valituslautakunta on rikkonut menettelysääntöjä, voinut olla vaikutusta väitteen lopulliseen
hylkäämiseen (ks. vastaavasti asia T-402/07, Kaul v. SMHV – Bayer (ARCOL), tuomio 25.3.2009, Kok., s. II‑737, 47 ja 49 kohta).
Nyt käsiteltävänä oleva kanneperuste on siis hyväksyttävä siltä osin kuin se koskee riidanalaista päätöstä, eikä ole tarpeen
tutkia, onko kantajan puolustautumisoikeuksia, kun niitä tarkastellaan edellä mainituista säännöksistä riippumatta, loukattu.
Tämän perusteella tehtävistä johtopäätöksistä on huomautettava, että kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta ensisijaisesti
muuttamaan riidanalaista päätöstä toteamalla, että sen valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, ja toissijaisesti kumoamaan kyseisen
päätöksen.
Vaikka oletetaan, että toimivalta muuttaa päätöstä edellyttää sitä, että unionin yleisellä tuomioistuimella on mahdollisuus
tehdä päinvastainen päätös kuin minkä valituslautakunta on tehnyt, sillä ei kuitenkaan voida käsiteltävässä asiassa korjata
sitä rikkomista, johon valituslautakunta on syyllistynyt. Unionin yleinen tuomioistuin ei näet tavallisesti voi pyytää kantajaa
esittämään perusteluja ja lisätodisteita siitä, että väitteen tueksi vedottu kansallinen oikeus on luovutettu sille, ja ottaa
kantaa valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiin valituslautakunnassa kyseisten uusien seikkojen perusteella (ks. vastaavasti
asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 54 kohta ja asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre),
Kok., s. II-701, 18 kohta). Tämän perusteella riidanalainen päätös on kumottava ja kyseisen päätöksen muuttamista koskevat
vaatimukset on hylättävä eikä kantajan neljättä kanneperustetta ole tarpeen tutkia.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on esillä olevassa asiassa hävinnyt asian olennaisilta osin
mutta koska kantaja ei ole vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, asianosaiset vastaavat omista
oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 21.1.2009 tekemä päätös
(asia R 551/2008-1) kumotaan.
2)
Kanne hylätään muilta osin.
3)
Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä marraskuuta 2010.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: espanja.