CELEX: 62008TJ0292
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška slovní ochranné známky Společenství OFTEN
Starší národní slovní ochranná známka OLTEN
Relativní důvod pro zamítnutí
Nebezpečí záměny
Podobnost označení
Podobnost výrobků
Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]
Důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky
Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009)
Předmět řízení před odvolacím senátem
Články 61 a 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 63 a 64 nařízení č. 207/2009)

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 5. srpna 2002 podala žalobkyně, společnost Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A., u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním
trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94
ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších
předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78,
s. 1)].
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení OFTEN.
Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají zejména do třídy 14 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků
a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Drahé
kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto materiálů nebo jimi pokovené neuvedené v jiných třídách; klenoty, šperky, drahé kameny;
hodiny a hodinky a časomíry; ozdobné jehlice; jehlice do kravaty; pouzdra na jehly [z drahých kovů]; kroužky na ubrousky [z
drahých kovů]; umělecká díla z drahých kovů; klíčenky (bižuterie); medaile; mince; zlatnické výrobky (s výjimkou nožů, vidliček
a lžic); odznaky z drahých kovů; ozdoby na obuv a ozdoby na klobouky z drahých kovů; popelníky pro kuřáky z drahých kovů;
manžetové knoflíky“.
Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 31/2004 ze dne 2. srpna 2004.
Dne 26. října 2004 podal Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek
41 nařízení č. 207/2009) proti zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky uvedené v bodě 3 výše.
Námitky byly založeny na následujících třech španělských ochranných známkách:
–        slovní ochranné známce OLTEN zapsané dne 5. září 1988 (č. 1182270) pro výrobky spadající do třídy 14;
–        obrazové ochranné známce zapsané dne 5. března 1990 (č. 1293560) pro výrobky spadající do třídy 14, vyobrazené níže:

–        obrazové ochranné známce zapsané dne 20. listopadu 2002 (č. 2460666) pro výrobky spadající do třídy 14, vyobrazené níže:
Důvodem uplatňovaným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 207/2009].
Dopisem ze dne 2. září 2005 žalobkyně požadovala, aby R. Marín Díaz de Cerio podal v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení
č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009) důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek.
Dne 2. února 2007 námitkové oddělení částečně vyhovělo námitkám ohledně následujících výrobků, jež spadají do třídy 14: „Výrobky
z [drahých kovů a jejich slitin] nebo jimi pokovené neuvedené v jiných třídách; klenoty, šperky, hodiny a hodinky a časomíry;
ozdobné jehlice; jehlice do kravaty; klíčenky (bižuterie); medaile; odznaky z drahých kovů; ozdoby na obuv a ozdoby na klobouky
z drahých kovů; manžetové knoflíky“. Námitkové oddělení mělo zejména za to, že skutečné užívání starší ochranné známky OLTEN
bylo prokázáno ohledně „hodinek“ spadajících do třídy 14, a že co se týče dotčených výrobků existuje nebezpečí záměny mezi
přihlášenou ochrannou známkou a uvedenou starší ochrannou známkou.
Dne 28. března 2007 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení
č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009). V rámci tohoto odvolání zpochybnila posouzení námitkového oddělení,
pokud jde o podobnost dotčených ochranných známek a existenci nebezpečí záměny.
Rozhodnutím ze dne 24. dubna 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Odvolací senát
měl zvláště za to, že vzhledem k podobnosti dotčených výrobků a značné vzhledové a fonetické podobnosti přihlášené ochranné
známky a starší ochranné známky OLTEN, může u dotčené španělské veřejnosti existovat nebezpečí záměny těchto ochranných známek.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál zrušil napadené rozhodnutí ohledně všech výrobků, pro které byl zamítnut zápis, nebo ohledně
části těchto výrobků.
OHIM navrhuje, aby Tribunál:
–        zamítl žalobu;
–        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Vzhledem k překážce na straně soudce Čipeva byl po skončení ústní části řízení pro doplnění senátu na základě čl. 32 odst.
3 jednacího řádu Tribunálu jmenován soudce Truchot.
Usnesením ze dne 5. července 2010 Tribunál (šestý senát) ve svém novém složení znovu otevřel ústní část řízení a účastníci
řízení byli uvědomeni, že budou vyslechnuti na novém jednání dne 6. září 2010.
Dopisem ze dne 9. července 2010 a dopisem ze dne 15. července 2010 uvědomily žalobkyně a OHIM Tribunál o tom, že se vzdávají
práva být znovu vyslechnuty. Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM na výzvu Tribunálu neodpověděl.
Předseda šestého senátu tedy rozhodl uzavřít ústní část řízení.

Právní otázky
Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody vycházející z porušení zaprvé článků 61 a 62 nařízení č. 40/94
(nyní články 63 a 64 nařízení č. 207/2009), zadruhé čl. 43 odst. 2 uvedeného nařízení a zatřetí čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto
nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení článků 61 a 62 nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil články 61 a 62 nařízení č. 40/94 tím, že nepřezkoumal otázky týkající se jednak
důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky OLTEN a jednak podobnosti dotčených výrobků. Tyto dvě otázky byly předmětem
debaty u námitkového oddělení, přičemž žalobkyně jednak tvrdila, že užívání starší ochranné známky OLTEN nebylo prokázáno
a jednak, že se dotčené výrobky – s výjimkou hodin a hodinek – lišily.
Podle žalobkyně byl odvolací senát na základě zásady funkční kontinuity, která existuje mezi jednotlivými odděleními OHIM,
povinen přezkoumat tyto otázky, ačkoliv před ním nebyly vzneseny. Odůvodnění uvedené v bodě 26 napadeného rozhodnutí je v tomto
ohledu nedostatečné.
OHIM zpochybňuje argumenty žalobkyně.
Závěry Tribunálu
Podle čl. 61 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 63 odst. 1 nařízení č. 207/2009) je-li odvolání přípustné, přezkoumá odvolací
senát, zda mu lze vyhovět.
Podle čl. 62 odst. 1 téhož nařízení (nyní čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009) po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací
senát rozhodne a může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu
jednání.
Na úvod je třeba uvést, že pokud se žalobkyně ve své žalobě odvolává na čl. 62 odst. 2 nařízení č. 40/94, z její argumentace,
jakož i upřesnění poskytnutého během jednání vyplývá, že se ve skutečnosti dovolává odstavce 1 uvedeného článku.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že odvolací senát má na základě odvolání, které k němu bylo podáno, provést nový úplný přezkum
merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek (rozsudek Soudního dvora ze dne 13. května 2007,
OHIM v. Kaul, C‑29/05 P, Sb. rozh. s. I‑2213, bod 57).
Krom toho je třeba připomenout, že podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009) se OHIM
v takovém řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí, jako je řízení dotčené v projednávané věci, při zkoumání skutečností
z úřední moci omezí na důvody a návrhy přednesené účastníky řízení.
V rámci námitkového řízení jsou kritéria použití relativního důvodu pro zamítnutí, jakož i jakéhokoliv jiného ustanovení uplatňovaného
na podporu návrhů podaných účastníky, přirozeně součástí právních otázek předložených OHIM k přezkumu. OHIM může být povinen
rozhodnout právní otázku, i když nebyla předložena účastníky, pokud je zodpovězení této otázky nezbytné pro zajištění správné
aplikace nařízení č. 40/94 s ohledem na důvody a návrhy předložené účastníky. Součástí právních otázek předložených odvolacímu
senátu je tedy rovněž právní otázka, která musí být nezbytně přezkoumána pro posouzení důvodů, kterých se účastníci dovolávají,
a pro vyhovění návrhů nebo jejich zamítnutí, i když se účastníci k této otázce nevyjádřili a i když se OHIM zdržel rozhodnutí
o tomto aspektu [rozsudky Tribunálu ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Sb. rozh. s. II‑287,
bod 21, a ze dne 13. června 2007, Grether v. OHIM – Crisgo (Thajsko) (FENNEL), T‑167/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí,
bod 104].
V projednávaném případě žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát nepřezkoumal námitky v plném rozsahu, neboť neposoudil
jednak důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky OLTEN a jednak podobnost dotčených výrobků. Žalobkyně sice uvádí,
že tyto dvě otázky nebyly v rámci jejího odvolání u odvolacího senátu předloženy, má však za to, že byly součástí rámce sporu
u námitkového oddělení, a tedy součástí rámce sporu u odvolacího senátu.
Je třeba určit, zda dotčené otázky spadaly skutečně do rámce sporu předloženého odvolacímu senátu.
Pokud jde zaprvé o důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky OLTEN, je třeba připomenout, že námitky založené na existenci
nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nepředkládají nutně OHIM otázku skutečného užívání.
Jde totiž o předběžnou otázku, která musí být, pokud je přihlašovatelem ochranné známky vznesena, vyřešena předtím, než budou
přezkoumány samotné námitky [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 16. března 2005, L’Oréal v. OHMI – Revlon (FLEXI
AIR), T‑112/03, Sb. rozh. s. II‑949, bod 26].
Žádost o předložení důkazu o skutečném užívání přihlašovatele ochranné známky přidává k námitkovému řízení tuto předběžnou
otázku a v tomto smyslu mění jeho obsah, neboť tvoří nový specifický návrh související se skutkovými a právními hledisky odlišnými
od těch, na jejichž základě byly proti zápisu ochranné známky Společenství podány námitky [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu
ze dne 18. října 2007, AMS v. OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Sb. rozh. s. II‑4265,
bod 112].
Z toho vyplývá, že otázka skutečného užívání má specifickou a předběžnou povahu, neboť vede k určení, zda pro účely přezkumu
námitek může být starší ochranná známka považována za zapsanou pro dotčené výrobky a služby, takže uvedená otázka tedy nezapadá
do rámce přezkumu samotných námitek vycházejících z existence nebezpečí záměny s touto ochrannou známkou.
V projednávaném případě je nesporné jednak, že otázka skutečného užívání byla vznesena žalobkyní u námitkového oddělení a byla
jím přezkoumána předtím, než provedlo posouzení opodstatněnosti námitek, a jednak, že tato otázka nebyla předložena odvolacímu
senátu, jelikož žalobkyně zpochybnila pouze posouzení námitkového oddělení týkající se existence nebezpečí záměny.
Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, tedy otázka skutečného užívání netvořila právní otázku, která musela být nutně přezkoumána
odvolacím senátem za účelem rozhodnutí sporu, který mu byl předložen.
Tento závěr není vyvrácen úvahami, které uvádí žalobkyně, jež se týkají funkční kontinuity mezi odděleními OHIM.
S ohledem na tuto kontinuitu sice rozsah přezkumu rozhodnutí, které je předmětem odvolání, jež musí odvolací senát provést,
není v zásadě určen důvody dovolávanými účastníkem, který podal odvolání. I když účastník, který podal odvolání, nevznesl
konkrétní důvod, je přesto odvolací senát povinen odvolání přezkoumat ve světle všech relevantních skutkových a právních poznatků
[rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Recueil, s. II‑3253, bod 29, a výše
uvedený rozsudek HOOLIGAN, bod 18].
Odvolací senát je tak povinen založit své rozhodnutí s uvážením všech poznatků, které jsou uvedeny v rozhodnutí u něho napadeném,
a s ohledem na ty poznatky, které byly předloženy účastníkem nebo účastníky buď v řízení před oddělením OHIM, které rozhodovalo
v prvním stupni, nebo, avšak s výhradou poznatků, které nebyly předloženy včas, v odvolacím řízení. [viz rozsudek Tribunálu
ze dne 10. července 2006, La Baronia de Turis v. OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Sb. rozh. s. II‑2085,
bod 58 a citovaná judikatura].
To nemění nic na tom, že v projednávaném případě důvod vycházející z nedostatečnosti důkazu o skutečném užívání nejenže nebyl
specificky vznesen u odvolacího senátu, ale netvořil ani relevantní poznatek pro účely přezkumu odvolání, který byl omezen
na přezkum samotných námitek vycházejících z existence nebezpečí záměny.
Vzhledem k tomu, že otázka skutečného užívání nebyla předmětem řízení u odvolacího senátu, mu tudíž žalobkyně nemůže vytýkat,
že ji nepřezkoumal.
Pokud jde zadruhé o otázku podobnosti výrobků, je třeba připomenout, že v důsledku námitek založených na existenci nebezpečí
záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se OHIM předkládá k rozhodnutí otázka totožnosti či podobnosti výrobků
a služeb, kterých se týkají dotčené ochranné známky, jakož i totožnosti nebo podobnosti těchto ochranných známek.
Účinkem skutečnosti, že jeden nebo druhý z těchto aspektů nebyl výslovně zpochybněn před odvolacím senátem, nemůže být, že
by se OHIM nemusel touto otázkou zabývat [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 10. října 2006, Armacell v. OHIM –
nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Sb. rozh. s. II‑4061, body 41 a 42, a výše uvedený rozsudek AMS Advanced Medical Services, body
28 a 29].
Tyto úvahy jsou v souladu se zásadou vzájemné závislosti mezi faktory zohledněnými v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny,
zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků a služeb, na které se ochranné známky vztahují (viz v tomto
smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2008, Éditions Albert René v. OHIM, C‑160/6 P, Sb. rozh. s. I‑10053, bod
47).
V projednávané věci tedy odvolacímu senátu, který rozhodoval o odvolání podaném proti rozhodnutí o námitkách založených na
existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, byla předložena otázka podobnosti dotčených
výrobků, ačkoliv tato otázka nebyla před ním výslovně vznesena.
Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z napadeného rozhodnutí krom toho vyplývá, že odvolací senát skutečně tuto otázku přezkoumal.
V bodě 26 napadeného rozhodnutí odvolací senát uvedl, že „podobnost výrobků třídy 14, pro které byl [rozhodnutím námitkového
oddělení] zápis přihlášené ochranné známky zamítnut, s hodinkami, pro které bylo užívání starší ochranné známky prokázáno,
byla konstatována a dostatečně odůvodněna“.
Z tohoto bodu vyplývá, že pokud jde o podobnost výrobků, která nebyla navíc žalobkyní v rámci jejího odvolání u odvolacího
senátu zpochybněna, odvolací senát tím, že se s konstatováními námitkového oddělení ztotožnil, tato konstatování v plném rozsahu
potvrdil.
V tomto ohledu je třeba připomenout, že odvolací senát se může v souladu s právem ztotožnit s důvody rozhodnutí námitkového
oddělení, které jsou tak nedílnou součástí odůvodnění jeho rozhodnutí [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 9. července
2008, Reber v. OHIM - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Sb. rozh. s. II‑1927, bod 50, a ze dne 24. září
2008, HUP Uslugi Polska v. OHIM – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 49].
Pokud tak odvolací senát, jako v projednávané věci, v plném rozsahu potvrdí rozhodnutí nižší instance OHIM, toto rozhodnutí,
jakož i jeho odůvodnění jsou součástí kontextu, ve kterém bylo rozhodnutí odvolacího senátu přijato, se kterým se účastníci
řízení seznámili a který umožňuje soudu vykonat v plném rozsahu svůj přezkum legality, pokud jde o opodstatněnost posouzení
odvolacího senátu (viz výše uvedený rozsudek Mozart, bod 47 a citovaná judikatura).
Nelze mít tedy za to, že odvolací senát nepřezkoumal otázku podobnosti výrobků nebo své rozhodnutí o této otázce neodůvodnil.
S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že žalobkyně neprokázala, že odvolací senát neprovedl přezkum odvolání v plném
rozsahu nebo že své rozhodnutí právně dostačujícím způsobem neodůvodnil.
V důsledku toho je první žalobní důvod neopodstatněný.

K druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že důkaz o užívání starší ochranné známky OLTEN byl nedostatečný. Důkaz o užívání předložený R. Marín Díazem
de Cerio u odvolacího senátu totiž neodkazuje na jeho starší ochrannou známku OLTEN, ale spíše na jeho obrazové ochranné známky.
Skutečné užívání bylo tedy prokázáno výlučně pro posledně uvedené známky. Odvolací senát tudíž neprávem potvrdil závěry námitkového
oddělení týkající se skutečného užívání starší ochranné známky OLTEN.
OHIM argumenty žalobkyně popírá.
Závěry Tribunálu
Je třeba připomenout, že přezkum legality vykonávaný Tribunálem nad rozhodnutím odvolacího senátu OHIM musí být prováděn s ohledem
na právní otázky, které byly předneseny před odvolacím senátem [rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2005, Solo Italia v. OHIM
− Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, Sb. rozh. s. II‑1881, bod 25 a citovaná judikatura].
Krom toho z čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu vyplývá, že účastník řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím
senátem.
Žalobkyně v projednávaném případě tvrdí, že pro hodinky nebylo skutečné užívání starší ochranné známky OLTEN prokázáno.
Je třeba přitom uvést, že jak vyplývá z bodů 26 až 36 výše, otázka skutečného užívání starší ochranné známky nebyla součástí
předmětu řízení u odvolacího senátu.
Projednávaný žalobní důvod tedy mění předmět řízení u odvolacího senátu a je z tohoto důvodu nepřípustný.

K třetímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94
Argumenty účastníků řízení
Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nesprávně vyhodnotil podobnost výrobků a dotčených označení, jakož i existenci nebezpečí
záměny.
Pokud jde o dotčené výrobky, žalobkyně připouští, že „hodinky“, jichž se týká starší ochranná známka jsou podobné či totožné
s „časomírami“ a „hodinkami“, jichž se týká přihlášená ochranná známka. Žalobkyně uznává, že „klenotnické výrobky a bižuterie“,
jichž se týká přihlášená ochranná známka mohou rovněž zahrnovat hodinky, podobnost mezi těmito výrobky je však průměrná nebo
nízká. Žalobkyně naproti tomu zpochybňuje podobnost mezi na jedné straně „výrobky z [drahých kovů a jejich slitin] nebo jimi
pokovenými neuvedenými v jiných třídách“, jakož i „ozdobnými jehlicemi; jehlicemi do kravaty; klíčenkami (bižuterií); medailemi;
odznaky z drahých kovů; ozdobami na obuv a ozdobami na klobouky z drahých kovů; [a] manžetovými knoflíky“, jichž se týká přihlášená
ochranná známka, a na straně druhé „hodinkami“, jichž se týká starší ochranná známka.
Tyto výrobky mají podle ní odlišnou povahu, původ, užívání a způsob užívání a nejsou ani konkurenční ani komplementární. Jejich
estetická funkce není dostatečná pro to, aby je činila podobnými hodinkám. Jiné předměty, jako je oblečení nebo brýle, tuto
funkci rovněž splňují a mohou být rovněž prodávány v obchodech s klenoty nebo hodinářským zbožím, aniž by byly podobné hodinkám.
Skutečnost, že hodinky mohou být vyráběny z drahých kovů neznamená, že jiné výrobky z těchto materiálů, které spadají do třídy
14, jako jsou ozdoby a jehlice, jsou z tohoto důvodu podobné hodinkám.
Pokud jde o dotčená označení OFTEN a OLTEN, rozdíl vyplývající z druhého písmene každého z označení má podle žalobkyně zvláštní
význam z hlediska vzhledu. Z judikatury Tribunálu a předcházejících rozhodnutí odvolacích senátů OHIM podle ní vyplývá, že
v případě krátkých označení může rozdíl spočívající v jediné souhlásce zmenšit účinek podobnosti na minimum.
Z fonetického hlediska se písmena „f“ a „l“ liší, přičemž tento faktor je zvláště důležitý z důvodu skutečnosti, že dynamický
přízvuk je u obou označení na první slabice, tedy „of“ respektive „ol“.
Z pojmového hlediska odvolací senát nesprávně konstatoval, že dotčená označení nemají pro španělského spotřebitele žádný význam.
Pokud jde o přihlášenou ochrannou známku, má španělská veřejnost obecně určitou znalost anglického jazyka a může zde nalézat
přímou spojitost s anglickým příslovcem „often“ (často). Toto hledisko je potvrzeno rozsudky španělských soudů, kterých se
žalobkyně dovolávala u OHIM. Pokud jde o starší ochrannou známku OLTEN, nelze vyloučit, že část relevantní veřejnosti, a sice
odbornější spotřebitelé, si ji spojí se švýcarským městem OLTEN, které má silnou tradici v hodinářském průmyslu. Pojmový prvek
tedy může mít určitou rozlišovací funkci.
Tyto vzhledové, fonetické a pojmové rozdíly mezi dotčenými označeními vedou k nízké nebo středně nízké podobnosti mezi nimi.
Pokud jde o celkové posouzení nebezpečí záměny, žalobkyně zaprvé odvolacímu senátu vytýká, že jemněji nerozlišil své posouzení
v závislosti na vyšším nebo nižším stupni podobnosti dotčených výrobků. Zadruhé odvolací senát nezohlednil vyšší úroveň pozornosti
relevantního spotřebitele. Zatřetí odvolací senát nezohlednil skutečnost, že dotčené výrobky jsou prodávány ve specializovaných
prodejnách s pomocí a podporou specializovaného personálu, což činí nebezpečí záměny méně pravděpodobným.
Odvolací senát měl vzít v úvahu tyto tři okolnosti, které z velké části neutralizují nízkou nebo středně nízkou vzhledovou
a fonetickou podobnost dotčených označení a své závěry ohledně nebezpečí záměny „zmírnit a jemněji rozlišit“.
OHIM argumenty žalobkyně popírá.
Závěry Tribunálu
Na úvod je třeba uvést, že odvolací senát přijal své rozhodnutí na základě starší ochranné známky OLTEN, aniž by bylo nezbytné
provést posouzení nebezpečí záměny s ohledem na ostatní starší práva.
V rámci projednávané žaloby je tudíž třeba ověřit legalitu posouzení provedeného odvolacím senátem ohledně existence nebezpečí
záměny mezi přihlášenou ochrannou známkou a uvedenou starší ochrannou známkou.
Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby
pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny
posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny
všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků
nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM –
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Recueil, II‑2821, body 30 až 33 a citovaná judikatura].
V projednávaném případě je starší ochranná známka OLTEN španělskou ochrannou známkou a výrobky, jichž se dotčené ochranné
známky týkají, jsou určeny široké veřejnosti, přičemž relevantní veřejnost je tvořena průměrnými španělskými spotřebiteli.
Pokud jde o hodinářské výrobky a klenoty, které nejsou nakupovány pravidelně a které jsou obecně nakupovány s pomocí prodavače,
stupeň pozornosti průměrného spotřebitele musí být považován, jak odvolací senát správně konstatoval v bodě 25 napadeného
rozhodnutí, za vyšší než běžný stupeň pozornosti [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 12. ledna 2006, Devinlec v. OHIM
– TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Sb. rozh. s. II‑11, bod 63].
Co se týče srovnání dotčených označení, žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát nezohlednil určité vzhledové, fonetické
a pojmové rozdíly.
Pokud jde o srovnání z hlediska vzhledu, je třeba uvést, že dotčená označení OFTEN a OLTEN jsou slovními označeními o stejné
délce. Sdílí čtyři z pěti svých písmen, jež mají stejné pořadí, přičemž první písmeno je navíc totožné.
Pokud jde o fonetické srovnání, obě označení sdílí první totožnou samohlásku „o“ a obsahují druhou totožnou slabiku „ten“,
což činí jejich výslovnost podobnou, a to navzdory skutečnosti, že první přízvučné slabiky označení končí odlišnými souhláskami,
a sice „f“ a „l“.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem mohl odvolací senát právem konstatovat, že dotčená označení vykazují jak z hlediska vzhledu,
tak fonetiky značný stupeň podobnosti.
Tribunál jistě, jak uvádí žalobkyně, rozhodl, že rozdíl spočívající v jediné souhlásce může bránit konstatování vyššího stupně
vzhledové podobnosti dvou relativně krátkých slovních označení [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 22. června 2004,
Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Sb. rozh. s. II‑1739, bod 54, ze dne 16. ledna 2008, Inter-Ikea
v. OHIM – Waibel (idea), T‑112/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 54].
Nicméně je třeba uvést, že tato úvaha uvedená v rámci konkrétního posouzení označení, jichž se týkaly uvedené rozsudky, neodpovídá
stanovení obecného pravidla, jež může být použito v projednávané věci.
Krom toho Tribunál v rámci posouzení krátkých slovních označení rozhodl, že totožnost tří ze čtyř písmen vede k tomu, že rozdílnost
vyplývající z jednoho písmene tvoří méně významnou vzhledovou odlišnost [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 25.
října 2006, Castell del Remei v. OHIM – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, Sb. rozh.. s. II‑85, bod 52], a že slovní označení, která
se liší jediným písmenem mohou být považována za velmi podobná jak ze vzhledového, tak z fonetického hlediska [viz v tomto
smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 13. dubna 2005, Duarte y Beltrán v. OHIM – Mirato (INTEA), T‑353/02, nezveřejněný ve Sbírce
rozhodnutí, body 27 a 28].
Pokud jde o dřívější praxi OHIM, které se dovolává žalobkyně, stačí připomenout, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů
týkajících se zápisu označení jako ochranné známky Společenství musí být posouzena výhradně na základě nařízení č. 40/94 tak,
jak je vykládáno soudem Unie, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe [rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2002, Streamserve
v. OHIM (STREAMSERVE), T‑106/00, Recueil, s. II‑723, bod 66].
Pokud jde o pojmové srovnání, je třeba mít za to, že odvolací senát mohl v souladu s právem uvést, že průměrný hispanofonní
spotřebitel nepřisuzuje nutně sémantický obsah anglickému výrazu „often“ (často), kteréžto slovo ve španělštině neexistuje
[viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2008, Zipcar v. OHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, nezveřejněný
ve Sbírce rozhodnutí, bod 45]. Jak totiž poznamenává OHIM, pokud jde o průměrného spotřebitele, nelze znalost cizího jazyka
obecně předpokládat. Pokud jde o označení OLTEN, žalobkyně sama připouští, že odkazuje na švýcarskou lokalitu známou nanejvýše
odborníkům v hodinářském odvětví.
Žalobkyně uvádí na podporu svého tvrzení judikaturu španělských soudů, podle které má průměrná španělská veřejnost určitou
znalost anglického jazyka. V tomto ohledu je třeba připomenout, že režim ochranných známek Společenství představuje samostatný
systém, jehož uplatnění nezávisí na žádném vnitrostátním systému [rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2000, Messe München
v. OHIM (electronica), T‑32/00, Recueil, s. II‑3829, bod 47].
Krom toho žalobkyně v projednávané věci neuvádí žádnou skutkovou nebo právní okolnost, vycházející z uváděné vnitrostátní
judikatury, jež by mohla poskytnout užitečné údaje pro řešení projednávaného případu [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu
ze dne 13. července 2005, Murúa Entrena v. OHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Sb. rozh. s. II‑2831, bod
69]. Samotná okolnost, že některá anglická slova jsou snad španělskému spotřebiteli známa, a sice slova „master“, „easy“ a „food“,
i za předpokladu, že vyplývá z dotčené vnitrostátní judikatury, neumožňuje vyvodit stejný závěr ohledně slova „often“.
Odvolací senát tudíž nepochybil, když konstatoval, že dotčená označení neobsahují ve vztahu ke španělské veřejnosti relevantní
pojmovou odlišnost, jež by mohla kompenzovat jejich vzhledovou a fonetickou podobnost.
Co se týče dotčených výrobků, je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je při posouzení jejich podobnosti třeba
přihlédnout ke všem relevantním faktorům, které charakterizují jejich vztah. Tyto faktory zahrnují zejména jejich povahu,
účel, jejich užívání, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Navíc mohou být zohledněny rovněž jiné faktory,
jako jsou distribuční kanály dotyčných výrobků [viz rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2007, El Corte Inglés v. OHIM –
Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Sb. rozh. s. II‑2579, bod 37 a citovaná judikatura].
Jak vyplývá z bodů 26 a 30 napadeného rozhodnutí, odvolací senát v projednávaném případě potvrdil srovnání výrobků, jež provedlo
námitkové oddělení, a s tímto srovnáním se ztotožnil. Odůvodnění tohoto srovnání uvedené v bodu 9 napadeného rozhodnutí je
tedy nedílnou součástí napadeného rozhodnutí.
Z tohoto odůvodnění vyplývá, že výrobky, jichž se týká starší ochranná známka OLTEN, a sice „hodinky“, byly považovány zaprvé
za totožné s výrobky „hodiny a hodinky a časomíry“, jichž se týká přihlášená ochranná známka, zadruhé za totožné nebo alespoň
velmi podobné výrobkům „klenoty, bižuterie“, zatřetí za „velmi podobné“ „výrobkům z [drahých kovů a jejich slitin] nebo jimi
pokoveným neuvedeným v jiných třídách“, začtvrté za průměrně podobné „ozdobným jehlicím; jehlicím do kravaty; klíčenkám (bižuterii);
medailím; odznakům z drahých kovů; ozdobám na obuv a ozdobám na klobouky z drahých kovů; manžetovým knoflíkům“.
Žalobkyně v tomto ohledu zaprvé nezpochybňuje totožnost „hodinek“ a výrobků popsaných jako „hodiny a hodinky a časomíry“.
Zadruhé, co se týče klenotnických výrobků a bižuterie, žalobkyně nekritizuje analýzu potvrzenou odvolacím senátem, podle které
kategorie „hodinky“ zahrnuje předměty, jež lze považovat za klenotnické předměty. Přitom s ohledem na tuto analýzu byly tyto
výrobky právem považovány za totožné nebo velmi podobné.
Zatřetí, pokud jde o „výrobky z [drahých kovů a jejich slitin] nebo jimi pokovené neuvedené v jiných třídách“, je třeba uvést,
že jak vyplývá z analýzy obou oddělení OHIM, kterou žalobkyně nezpochybnila, zahrnuje tato široká kategorie výrobky, které
se z hlediska funkčnosti s hodinkami vzájemně doplňují, jako jsou náhrdelníky a řetízky na hodinky. Jelikož je tato kategorie
definována obecně, je tudíž správné, že výrobky spadající do této kategorie byly považovány za podobné hodinkám.
Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, tak podobnost výrobků spadajících do této kategorie s hodinkami nevyplývá pouze z důvodu,
že jsou vyráběny ze stejné suroviny, a sice drahých kovů a jejich slitin, ale z toho, že se s ohledem na své použití vzájemně
doplňují.
Začtvrté, co se týče „ozdobných jehlic; jehlic do kravaty; klíčenek (bižuterie); medailí; odznaků z drahých kovů; ozdob na
obuv a ozdob na klobouky z drahých kovů; [a] manžetových knoflíků“, je třeba uvést, že se jedná o doplňkové výrobky často
vyráběné z drahých kovů, jež mají estetickou nebo dekorativní funkci, která může být rovněž v určitém rozsahu považována za
jednu z funkcí hodinek. Nelze se však domnívat, že se jedná o komplementární výrobky.
Krom toho, podle námitkového oddělení, jehož analýza byla potvrzena odvolacím senátem a nebyla žalobkyní zpochybněna, jsou
tyto výrobky, jichž se týká přihlášená ochranná známka, často prodávány ve stejných obchodech nebo stejných specializovaných
stojanech v obchodech jako hodinky.
V tomto ohledu je třeba připomenout, že skutečnost, že jsou srovnávané výrobky často prodávány ve stejných specializovaných
prodejních místech, může usnadnit vnímání jejich úzkých vzájemných vazeb dotyčným spotřebitelem a posílit dojem, že odpovědnost
za jejich výrobu nese tentýž podnik (výše uvedený rozsudek PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, bod 50).
„Ozdobné jehlice; jehlice do kravaty; klíčenky (bižuterie); medaile; odznaky z drahých kovů; ozdoby na obuv a ozdoby na klobouky
z drahých kovů; manžetové knoflíky“ mohly být tedy právem považovány za podobné hodinkám s přihlédnutím jednak ke skutečnosti,
že jsou často vyráběny ze stejné suroviny a mají podobnou estetickou funkci, a jednak k totožnosti jejich distribučních kanálů.
Analogie, kterou použila žalobkyně, s ostatními doplňkovými výrobky, které nejsou dotčeny v projednávaném případě, a sice
s brýlemi nebo určitými kategoriemi oblečení, v tomto kontextu není relevantní.
Ze všech těchto úvah vyplývá, že žalobkyně neprokázala, že závěr námitkového oddělení potvrzený a převzatý do napadeného rozhodnutí,
podle kterého jsou dotčené výrobky totožné nebo podobné, je nesprávný.
Co se týče celkového posouzení nebezpečí záměny, žalobkyně v podstatě odvolací senát kritizuje, že „nezmírnil a jemněji nerozlišil“
své posouzení v závislosti na vyšším či nižším stupni podobnosti dotčených výrobků, jakož i v závislosti na vyšší úrovni pozornosti
dotčeného spotřebitele.
V tomto ohledu je třeba uvést, že podle bodu 30 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že nebezpečí záměny může existovat
„v mezích stanovených rozhodnutím [námitkového oddělení]“. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí, uvedeného v bodě 9 napadeného rozhodnutí,
vyplývá, že OHIM provedl celkové posouzení nebezpečí záměny pro jednotlivé skupiny dotčených výrobků, přičemž v podstatě dospěl
na základě zásady vzájemné závislosti faktorů k závěru, že existence takového nebezpečí může být konstatována pouze pro výrobky,
jež vykazují alespoň průměrný stupeň podobnosti.
Argument žalobkyně vyvozovaný z nezohlednění rozdílů mezi jednotlivými kategoriemi dotčených výrobků je tudíž neopodstatněný.
Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z bodu 25 napadeného rozhodnutí krom toho vyplývá, že odvolací senát sice převážně
potvrdil posouzení nebezpečí záměny, které provedlo námitkové oddělení, avšak zohlednil rovněž skutečnost, že při koupi předmětných
výrobků dotčený spotřebitel prokazuje vyšší úroveň pozornosti než v případě výrobků běžné spotřeby.
Ve světle všech těchto úvah je třeba mít za to, že žalobkyně neprokázala, že odvolací senát s ohledem jednak na podobnost
dotčených označení a jednak na totožnost nebo podobnost dotčených výrobků nesprávně konstatoval, že existuje nebezpečí, že
se relevantní španělská veřejnost, ačkoliv prokazuje vyšší stupeň pozornosti než běžný stupeň pozornosti, může domnívat, že
tyto výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářky propojených.
Projednávaný žalobní důvod, a tedy i žalobu v plném rozsahu, je třeba zamítnout jako neopodstatněné.

K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to
účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit
náhradu nákladů řízení.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (šestý senát)
rozhodl takto:
1)
Žaloba se zamítá.
2)
Společnosti Industria de Diseño Textil (Inditex), SA se ukládá náhrada nákladů řízení.
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. září  2010.
Podpisy.
*
Jednací jazyk:španělština.