CELEX: 62007TJ0114
Marcă comunitară
Procedură de declarare a nulității
Marca comunitară figurativă LAST MINUTE TOUR
Marca națională anterioară neînregistrată LASTMINUTE.COM
Motiv relativ de refuz
Trimitere la dreptul național care reglementează marca anterioară
Regimul acțiunii de common law în utilizare abuzivă a unei denumiri (action for passing off)
Articolul 8 alineatul (4) și articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (4) și, respectiv, articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

Istoricul cauzelor
Procedura de înregistrare a semnului LASTMINUTE.COM ca marcă comunitară
La 25 februarie 2000, societatea Last Minute Network Ltd (denumită în continuare „LMN” sau reclamanta) a depus la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (
JO L 78, p. 1
)], o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare având ca obiect semnul verbal LASTMINUTE.COM.
Serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea acestui semn erau incluse în special în clasele 39 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespundeau, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
—
clasa 39: „Agenții de voiaj; rezervare de călătorii; informații, servicii de consiliere și de consultanță asociate”;
—
clasa 42: „Agenții de voiaj; rezervare de locuri la restaurant; furnizare de instalații și echipamente pentru comerț electronic și neelectronic; concepere de echipamente și cercetare documentară pe internet și de baze de date electronice, inclusiv de sisteme de rețele asociate; organizare de ieșiri recreative și de întâlniri; însoțire în societate; informare prin internet, baze de date sau alte mijloace de comunicare electronică asociate; întreținere de grădini; informații, servicii de consiliere și de consultanță asociate”.
Această cerere de înregistrare a fost respinsă prin Decizia examinatorului din 29 octombrie 2001 pentru motivul că semnul verbal LASTMINUTE.COM era lipsit de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009].
LMN a contestat această decizie la OAPI printr-un recurs introdus la 18 decembrie 2001.
Prin Decizia din 8 iulie 2003, Camera a doua de recurs a OAPI a respins acest recurs pentru serviciile din clasa 39 vizate și pentru serviciile „agenții de voiaj și de rezervare de locuri la restaurant”, incluse în clasa 42, motiv întemeiat pe lipsa caracterului distinctiv al denumirii LASTMINUTE.COM în ceea ce privește aceste servicii.
Potrivit camerei de recurs, orice societate specializată în rezervarea „de ultim moment” a călătoriilor, a activităților de divertisment sau a dineurilor are interesul să utilizeze mențiunea „last minute” pentru descrierea serviciilor sale. O expresie care aparține într-un mod atât de evident domeniului public și care trebuie să rămână disponibilă pentru toți operatorii nu ar fi, în principiu, capabil să distingă serviciile unei întreprinderi determinate.
Adăugarea extensiei „.com” la „lastminute” și juxtapunerea acestor termeni fără spațiu și fără cratimă, procedeu frecvent în limba engleză, nu ar avea nicio calitate distinctivă. Simpla trimitere la o adresă internet, extensia „.com” nu ar transforma în marcă un termen care nu este distinctiv.
Procedura de înregistrare a semnului LAST MINUTE TOUR ca marcă comunitară
La 11 martie 2000, societatea Last Minute Tour SpA (denumită în continuare „LMT”) a depus la OAPI, în temeiul Regulamentului nr. 40/94, o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare având ca obiect semnul figurativ de mai jos, constituit din trei elemente verbale, „last”, „minute” și „tour” de culoare neagră, și din reproducerea de culoarea roșie a unui simbol destinat să evoce călătoriile în limba rapanui veche.
Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea acestui semn erau incluse în clasa 16, pe de o parte, și, respectiv, în clasele 39 și 42, pe de altă parte, și corespundeau, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
—
clasa 16: „Hârtie, carton și produse din aceste materiale neincluse în alte clase; tipărituri; cataloage; orare tipărite; broșuri; cărți; ziare; reviste (periodice); articole de legătorie; fotografii; etichete; produse de papetărie; adezivi (materiale pentru lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artiști; pensule; mașini de scris și articole de birou (cu excepția mobilierului); material didactic sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); cărți de joc; caractere tipografice; forme de tipar”;
—
clasa 39: „Agenții de voiaj și de turism; rezervare de călătorii; organizare de călătorii; organizare de croaziere și de excursii; transportul și însoțirea călătorilor; transporturi aeronautice; închiriere de mijloace de transport; informații în domeniul transportului”;
—
clasa 42: „Servicii hoteliere, restaurante, pensiuni, sate de vacanță, baruri, cluburi private; servicii în legătură cu rezervarea de locuri în hoteluri și în sate de vacanță; elaborare (concepere) de programe pentru calculator; închiriere de programe pentru calculator”.
Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în
Buletinul mărcilor comunitare
nr. 25/2001 din 19 martie 2001.
La 19 iunie 2001, LMN a formulat opoziție la înregistrarea semnului depus de LMT, invocând existența în Regatul Unit a mărcii verbale neînregistrate LASTMINUTE.COM, pe care afirmă că ar fi utilizat-o în cadrul comerțului, în sensul articolului 8 alineatul 4 din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009], din 1998.
Opoziția a fost respinsă prin Decizia din 12 iulie 2002 a diviziei de opoziție a OAPI, pentru motivul că LMN nu a furnizat în termenul prescris dovezile de utilizare a dreptului anterior pe care l-a invocat în susținerea opoziției.
Marca comunitară LAST MINUTE TOUR a fost înregistrată la 14 mai 2003 cu numărul 1552231.
Procedura de declarare a nulității pentru marca LAST MINUTE TOUR, introdusă de LMN
La 30 mai 2003, LMN a prezentat o cerere de declarare a nulității mărcii comunitare LAST MINUTE TOUR în temeiul dispozițiilor coroborate ale articolului 8 alineatul (4) și ale articolului 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009].
În susținerea cererii, LMN a arătat că, potrivit dreptului din Regatul Unit, aplicabil în măsura în care articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 face trimitere la această legislație, marca sa națională anterioară neînregistrată LASTMINUTE.COM îi dă dreptul să interzică utilizarea unei mărci mai recente și, prin urmare, să obțină anularea acesteia, în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, pentru servicii incluse în clasele 39 și 42 în legătură cu vacanțele, biletele de avion, cazarea, weekendurile de evadare în oraș, distracțiile, ieșirile recreative, serviciile de închiriere, cumpărăturile, celelalte servicii de voiaj și de divertisment furnizate online, precum și publicitatea și promoțiile pentru alte materiale asociate.
Cererea avea ca obiect anularea mărcii comunitare pentru toate produsele și serviciile acoperite de aceasta, cu excepția serviciilor de concepere și de închiriere a programelor pentru calculator.
Prin Decizia din 23 decembrie 2005, divizia de anulare a admis cererea societății LMN de anulare a mărcii comunitare LAST MINUTE TOUR pentru toate serviciile în cauză incluse în clasele 39 și 42, dar a respins cererea respectivă pentru produsele în cauză incluse în clasa 16.
Divizia de anulare a decis că, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, LMN era, înainte de depunerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, titulara unui drept asupra semnului LASTMINUTE.COM pentru servicii incluse în clasele 39 și 42, a cărui incidență nu era numai locală.
Potrivit dreptului Regatului Unit, care i-ar fi aplicabil, acest semn ar fi dat societății LMN dreptul să interzică utilizarea unei mărci mai recente, în măsura în care ar fi întrunite cele trei condiții ale acțiunii de common law în utilizare abuzivă a unei denumiri (action for passing off), și anume reputația bunurilor reclamantului (goodwill), o prezentare înșelătoare a produselor și serviciilor în sensul că împrejurarea de a le oferi sub marca comunitară LAST MINUTE TOUR ar fi putut determina publicul relevant să atribuie originea comercială a acestora societății LMN (misrepresentation), precum și un prejudiciu comercial care ar putea rezulta pentru LMN.
În această privință, divizia de anulare a reținut mai întâi că LASTMINUTE.COM a dobândit în Regatul Unit, din 1998, o reputație atestată de bugetul de promovare comercială a societății, investițiile sale publicitare considerabile, numeroasele articole de presă consacrate site-ului internet „lastminute.com” și introducerea cu succes în bursă a societății. Divizia de anulare a dedus din aceste elemente că LMN dobândise în rândul publicului vizat din Regatul Unit o reputație considerabilă asociată cu semnul acesteia.
Pentru stabilirea caracterului înșelător al prezentării de bunuri și servicii sub semnul LAST MINUTE TOUR, divizia de anulare a considerat că este suficient să se demonstreze că publicul în cauză putea crede că acestea provin de la LMN, ca urmare a similitudinii acestor două mărci, și că este necesar, prin urmare, să se evalueze riscul de confuzie care există între acestea.
După ce a constatat identitatea de servicii din clasele 39 și 42 desemnate de cele două mărci, divizia de anulare a apreciat că, deși este reprezentată în mod diferit în cadrul fiecăreia dintre ele, expresia „lastminute” constituie elementul dominant comun. Divizia de anulare a dedus existența unor importante similitudini vizuale și a câtorva diferențe.
Pe plan fonetic, divizia de anulare a considerat că cele două semne, identice în partea lor inițială, nu diferă decât în ceea ce privește terminația.
Divizia de anulare a reținut identitatea conceptuală a celor două mărci, având în vedere că se referă la conceptul de tranzacție „de ultim moment”, utilizat foarte mult pe internet pentru a identifica ofertele cu preț redus de bilete de avion, cazare la hotel, servicii de restaurant și bilete de intrare la spectacole.
Având în vedere aceste elemente, divizia de anulare a reținut existența unor similitudini notabile între cele două mărci, în pofida unor elemente de diferențiere. Aceasta a dedus existența unui risc de confuzie.
În sfârșit, divizia de anulare a apreciat că, din această cauză, LMN putea suferi un prejudiciu comercial.
Divizia de anulare a anulat, așadar, marca comunitară LAST MINUTE TOUR pentru toate serviciile incluse în clasele 39 și 42, dar a respins cererea formulată de LMN în anularea acestei mărci pentru produsele incluse în clasa 16, din cauza lipsei dovezilor de utilizare anterioară a semnului LASTMINUTE.COM în raport cu aceste produse.
Prin recursul formulat la OAPI la 15 februarie 2006, care a fost înregistrat cu numărul de referință R 256/2006-2, LMT a solicitat anularea deciziei diviziei de anulare în măsura în care aceasta a declarat nulă marca sa comunitară LAST MINUTE TOUR pentru serviciile în litigiu incluse în clasele 39 și 42.
Prin recursul depus la 20 februarie 2006, care a fost înregistrat cu numărul de referință R 291/2006-2, LMN a solicitat, la rândul său, anularea deciziei diviziei de anulare în măsura în care aceasta a respins cererea sa în declararea nulității mărcii comunitare pentru produsele incluse în clasa 16.
Prin două Decizii din 8 februarie 2007 (denumite în continuare „deciziile atacate”), Camera a doua de recurs a OAPI a admis, pe de o parte, recursul formulat de LMT și a anulat decizia de anulare a înregistrării pentru LAST MINUTE TOUR în ceea ce privește serviciile incluse în clasele 39 și 42 și, pe de altă parte, a respins recursul formulat de LMN și a confirmat respingerea de către divizia de anulare a cererii acesteia de declarare a nulității pentru produsele incluse în clasa 16.
În cuprinsul celor două decizii atacate, camera de recurs a apreciat că, având în vedere natura produselor și serviciilor în cauză și calitatea de marcă neînregistrată din Regatul Unit a semnului anterior, publicul în raport cu care trebuie efectuată analiza riscului de confuzie era alcătuit din consumatorul mediu al acestor produse și servicii, care locuiește în Regatul Unit și este normal informat și suficient de atent și de avizat.
Camera de recurs a arătat în continuare că mențiunea „last minute” este compusă din două cuvinte din limba engleză, obișnuite și înțelese imediat de publicul de referință. Atunci când se aplică produselor și serviciilor în discuție, această expresie indică în mod clar și imediat că acestea sunt oferite la prețuri foarte avantajoase datorită faptului că sunt cumpărate în ultimul moment.
Potrivit camerei de recurs, mențiunea „last minute” este deci descriptivă și lipsită de caracter distinctiv pentru produsele și serviciile în cauză și nu poate fi înregistrată, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009], decât cu condiția de a fi însoțită de alte elemente, figurative sau verbale, capabile să îi confere un minimum de caracter distinctiv.
Camera de recurs a mai arătat că asocierea celor trei elemente verbale „last”, „minute” și „tour” cu elementul grafic a permis, fără îndoială, mărcii comunitare să evite impactul motivelor absolute de refuz definite în cuprinsul celor două dispoziții citate anterior, însă titularul unei astfel de mărci nu se putea opune utilizării termenilor „last minute” și „tour” de către alte întreprinderi de turism și de voiaj.
În opinia camerei de recurs, este important să se știe dacă publicul din Regatul Unit, confruntat cu expresia „last minute”, ar considera că este solicitat de titularul mărcii LASTMINUTE.COM sau că se află în prezența unor oferte „last minute” (de ultim moment) care provin de la o întreprindere oarecare de turism și de voiaj. În orice caz, LMN nu ar fi demonstrat că, în prezența mențiunii „last minute”, publicul respectiv ar crede imediat că sunt în discuție servicii propuse de titularul mărcii LASTMINUTE.COM.
Camera de recurs a considerat, așadar, că reputația societății LMN este asociată cu semnul LASTMINUTE.COM ca atare, cu toate elementele sale, și nu cu mențiunea generică „last minute”. Această reputație ar fi recunoscută în mod exclusiv în cadrul și din unica perspectivă a acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, prevăzută de dreptul Regatului Unit, și nu ar putea servi la acordarea unui monopol asupra mențiunii „last minute”, care nu este distinctivă în privința produselor și serviciilor în cauză.
Caracterul distinctiv al celor două mărci fiind foarte limitat, publicul și-ar concentra atenția asupra elementelor distinctive și dominante ale acestora, respectiv combinația diferitelor cuvinte care compun cele două semne, faptul că se contractă într-un singur cuvânt, „lastminute”, și prezența extensiei „.com” în semnul neînregistrat, precum și elementul grafic din marca comunitară.
Camera de recurs a adăugat că influența elementelor comune celor două mărci și a elementului „tour” la compararea semnelor ar fi considerabil atenuată, pe plan vizual, din cauza lipsei lor de caracter distinctiv. În schimb, întrucât extensia „.com” și simbolul grafic de culoare roșie sunt cu totul diferite, diferențele grafice dintre cele două mărci ar predomina în raport cu similitudinile.
Din punct de vedere fonetic, camera de recurs a constatat că cele două mărci cuprind o mențiune identică, „lastminute”, și două elemente diferite, „.com” (pronunțat în limba engleză „dot com”) și „tour”. Având în vedere considerațiile referitoare la caracterul distinctiv al diferitelor elemente, extensia „dot com” ar permite să se distingă din punct de vedere fonetic cele două mărci.
În plus, impactul mențiunii „last minute”, care evocă în speță conceptul, comun celor două mărci, de oferte de ultim moment, ar fi atenuat din cauza caracterului său descriptiv, astfel încât trimiterea directă la o adresă electronică pe care o cuprinde extensia „.com” ar permite să se stabilească o diferență conceptuală între cele două mărci.
La aprecierea existenței unui risc de confuzie, camera de recurs a considerat că, în măsura în care ar fi confruntat cu denumirea LAST MINUTE TOUR și cu simbolul său grafic, publicul din Regatul Unit ar crede că este vorba despre o întreprindere care oferă călătorii „last minute”, fără să își imagineze că aceste oferte provin de la titularul mărcii LASTMINUTE.COM. Astfel, publicul ar acorda atenție elementelor distinctive ale fiecărui semn pentru a le diferenția în raport cu toți ceilalți prestatori de servicii similare care utilizează de asemenea expresia „last minute” în cadrul ofertelor lor de servicii.
Camera de recurs a dedus din aceste elemente că, în pofida similitudinii elementelor mai puțin distinctive, cele două mărci nu sunt, în ansamblu, suficient de similare pentru a suscita un risc de confuzie pentru produse complementare serviciilor în cauză sau chiar pentru servicii identice.
Concluziile părților
LMN solicită Tribunalului:
—
anularea deciziilor atacate pronunțate în cauzele R 256/2006-2 (cauza T-114/07) și R 291/2006-2 (cauza T-115/07);
—
declararea nulității mărcii comunitare LAST MINUTE TOUR pentru produsele și serviciile acoperite și care sunt incluse în clasa 16 (cauza T-115/07), pe de o parte, și, respectiv, în clasele 39 și 42 (cauza T-114/07), pe de altă parte;
—
obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.
OAPI și LMT solicită Tribunalului:
—
respingerea în tot a acțiunilor;
—
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept
Potrivit articolului 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, marca comunitară este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la OAPI, atunci când există un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) din acest regulament și când sunt îndeplinite condițiile menționate la acest alineat.
Rezultă din cele două dispoziții coroborate că titularul unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț care are incidență nu numai pe plan local poate obține anularea unei mărci comunitare mai recente în cazul și în măsura în care, în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă acestui semn, pe de o parte, au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare și, pe de altă parte, acest semn îi conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.
La aplicarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs trebuie să țină seama atât de reglementarea națională aplicabilă în temeiul trimiterii efectuate de această dispoziție, cât și de hotărârile judecătorești pronunțate în statul membru respectiv. Întemeindu-se pe acestea, persoana care a formulat cererea de declarare a nulității trebuie să demonstreze că semnul în cauză intră în domeniul de aplicare al legislației statului membru invocat și că acesta ar permite interzicerea utilizării unei mărci mai recente [a se vedea, prin analogie, Hotărârea Tribunalului din 12 iunie 2007, Budějovický Budvar/OAPI – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04-T-56/04, T-58/04 și T-59/04, nepublicată în Repertoriu, punctul 74].
În speță, nu se contestă că legislația statului membru aplicabilă mărcii naționale neînregistrate este Trade Marks Act, 1994 (legea Regatului Unit privind mărcile), care, la articolul 5 alineatul 4, prevede următoarele:
„O marcă nu poate fi înregistrată decât dacă sau în măsura în care utilizarea sa în Regatul Unit nu este susceptibilă să fie împiedicată:
a)
de orice normă juridică [în special în temeiul dreptului referitor la utilizarea abuzivă a unei denumiri (law of passing off)] de protecție a unei mărci neînregistrate sau a oricărui semn utilizat în comerț […]”
Rezultă din acest text, astfel cum a fost interpretat de instanțele naționale [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL], că, pentru a obține în speță anularea mărcii comunitare LAST MINUTE TOUR în vederea asigurării protecției mărcii sale naționale neînregistrate LASTMINUTE.COM, reclamanta trebuie să demonstreze, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, prevăzută de legislația Regatului Unit, că sunt îndeplinite următoarele trei condiții.
În primul rând, serviciile oferite de LMN beneficiau, în spiritul publicului relevant, de o reputație care este asociată cu prezentarea lor. În regimul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, această reputație trebuie demonstrată la data la care pârâtul din acțiune a început să își ofere produsele sau serviciile [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981]) R.P.C. 429].
Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 impune însă ca data care trebuie luată în considerare să nu fie cea menționată, ci aceea a depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, întrucât cere ca persoana care solicită declararea nulității acestei mărci să fi dobândit drepturi asupra mărcii naționale neînregistrate înainte de data depunerii cererii în cauză, respectiv, în speță, 11 martie 2000.
În al doilea rând, a oferi în Regatul Unit, sub semnul LAST MINUTE TOUR, servicii identice cu cele oferite de LMN, precum și produse complementare ar fi constituit, la 11 martie 2000, o prezentare înșelătoare, altfel spus care poate conduce publicul relevant să atribuie societății LMN originea comercială a acestor produse și servicii, fiind lipsit de relevanță caracterul intenționat al unei astfel de prezentări.
În al treilea rând, din această cauză, LMN ar putea suferi un prejudiciu comercial.
În speță, identitatea serviciilor desemnate fiecare de mărcile de față nu sunt contestate. De altfel, astfel cum a arătat camera de recurs, produsele în cauză incluse în clasa 16 sunt complementare serviciilor citate anterior. Acest element trebuie, așadar, să fie luat în considerare la aprecierea caracterului înșelător al prezentării produselor și serviciilor în cauză pe care LMT ar fi efectuat-o în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR, la data depunerii cererii de marcă comunitară.
Din cuprinsul punctului 31 din Decizia R 256/2006-2 și al punctului 32 din Decizia R 291/2006-2 rezultă că marca națională neînregistrată LASTMINUTE.COM ar beneficia, ca atare, de o reputație la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare. Această împrejurare nu este contestată de OAPI, care a admis în cadrul ședinței că LASTMINUTE.COM a dobândit o foarte bună reputație în Regatul Unit.
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. Acest motiv poate fi împărțit în trei aspecte referitoare respectiv la definiția publicului relevant, la reputația autonomă de care beneficia expresia „last minute” la data depunerii cererii de marcă comunitară, și, în sfârșit, la caracterul înșelător pe care l-ar fi putut avea, la acea dată, o ofertă de servicii identice cu cele ale societății LMN și de produse complementare care ar fi fost efectuată în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR.
Cu privire la primul aspect al motivului, referitor la definiția publicului relevant
Argumentele părților
Reclamanta reproșează camerei de recurs că a considerat drept public relevant consumatorul mediu din Regatul Unit, normal informat și suficient de atent și de avizat, în loc să cerceteze dacă, din perspectiva reputației reclamantei, în măsura în care ar fi confruntați cu semnul LAST MINUTE TOUR în Regatul Unit în raport cu bunuri și servicii desemnate de acest semn, clienții reclamantei nu ar fi determinați, în cursul perioadei de referință, să creadă în mod greșit în existența unei legături între reclamantă și aceste bunuri și servicii.
OAPI, susținut de LMT, răspunde că bunurile și serviciile în cauză nu se adresează unui tip anume de consumator, ci marelui public. În practică, ar fi, așadar, indiferent să fie considerat drept public relevant un grup sau altul și, de altfel, diferențierea acestora ar fi imposibilă.
În orice caz, ținând seama de renumele semnului național anterior, camera de recurs ar fi întemeiat, în realitate, comparația dintre cele două mărci pe ipoteza că marea majoritate a publicului în cauză cunoștea deja marca națională anterioară a reclamantei.
Aprecierea Tribunalului
Rezultă din jurisprudența instanțelor din Regatul Unit că acest caracter înșelător al prezentării produselor și serviciilor pârâtului din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri trebuie să se aprecieze din perspectiva clienților reclamantului din acțiune, și nu din perspectiva noțiunii abstracte a consumatorului mediu, reținută de camera de recurs (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, citată anterior).
Astfel, proprietatea protejată în cadrul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri nu are ca obiect un cuvânt sau o denumire a cărei utilizare de către terți este restrânsă, ci însăși clientela căreia i se aduce atingere prin utilizarea în litigiu [per Lord Parker in Burberry v Cording (1909) 26 R.P.C. 693], reputația unei mărci fiind forța sa de atracție asupra clientelei și criteriul care permite să se distingă o întreprindere stabilită de o întreprindere nouă [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217].
În speță, camera de recurs nu a ținut seama de definiția publicului relevant, stabilită de instanțele din Regatul Unit, considerând că acest public este constituit din consumatorul mediu al produselor și serviciilor în cauză, care locuiește în Regatul Unit și este normal informat și suficient de atent și de avizat, în loc să se refere la clienții titularului mărcii naționale neînregistrate.
OAPI nu poate susține că, din moment ce produsele și serviciile în cauză nu vizează un tip anume de consumator, ci mai curând marele public, nu există alt motiv, în practică, de a diferenția mai multe grupuri pentru a identifica publicul relevant.
Astfel, nu este indiferent faptul ca publicul relevant să fie definit reținându-se consumatorul mediu din Regatul Unit, astfel cum a decis camera de recurs și cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] sau, dimpotrivă, limitând acest public, în vederea examinării acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, numai la clienții unei întreprinderi care, precum LMN, este prezentă în mod efectiv pe piață.
Riscul la care este expus un consumator, care constă în a se înșela cu privire la o marcă despre care se susține că îl poate conduce să atribuie originea comercială a produselor și serviciilor desemnate întreprinderii titulare a unei mărci anterioare neînregistrate, nu este în mod necesar același în cazul în care consumatorul este deja clientul acestei întreprinderi.
În plus, nu se poate pretinde că, din moment ce a ținut seama de renumele de care beneficiază LASTMINUTE.COM, camera de recurs a întemeiat comparația dintre cele două semne pe ipoteza potrivit căreia o parte însemnată a publicului în cauză cunoștea deja semnul reclamantei. Rezultă astfel din deciziile atacate că, deși a constatat că semnului LASTMINUTE.COM îi era asociată o reputație, camera de recurs a concluzionat în sensul lipsei unui risc de confuzie între cele două semne în cauză, fără a ține seama în niciun mod de această reputație, și s-a limitat la efectuarea unei simple comparații între cele două semne.
Reiese că, reținând drept public relevant consumatorul mediu al produselor și serviciilor în cauză, care locuiește în Regatul Unit și este normal informat și suficient de atent și de avizat, cu toate că, în regimul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, acest public este alcătuit numai din clienții reclamantului, camera de recurs nu a ținut seama de trimiterea efectuată de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 la legislația Regatului Unit, aplicabilă mărcii naționale anterioare neînregistrate LASTMINUTE.COM, utilizată de reclamantă în comerț la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
Cu privire la al doilea aspect al motivului, referitor la refuzul de a recunoaște o reputație autonomă expresiei „last minute”
Argumentele părților
Reclamanta reproșează camerei de recurs că a efectuat o comparație între cele două mărci în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 în loc să cerceteze dacă marca națională neînregistrată LASTMINUTE.COM nu îi acorda, în temeiul articolului 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009], dreptul de a interzice utilizarea mărcii comunitare mai recente și, în consecință, de a obține anularea acesteia în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (c) din acest regulament, conform regimului acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri prevăzute de legislația Regatului Unit.
În acest scop, camera de recurs ar fi trebuit să examineze reputația mărcii LASTMINUTE.COM, a „Last Minute” sau a „Lastminute” în cursul perioadei avute în vedere și să verifice în ce măsură clientul mediu din Regatul Unit al reclamantei ar fi stabilit, în mod eronat, o legătură între reclamantă și LMT dacă ar fi fost confruntat cu semnul LAST MINUTE TOUR în Regatul Unit în raport cu serviciile desemnate de acesta.
Reputația mărcii reclamantului din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri, care constituie forța de atracție a clientelei, ar putea să se raporteze la elemente ale acestei mărci care aveau la origine un sens descriptiv, dacă se poate demonstra că au dobândit prin utilizare o reputație autonomă (secondary meaning), distinctă de cea a mărcii.
Datorită publicității și promovării pe scară largă, rezultate din apariția frecventă a reclamantei în ziarele din Regatul Unit, utilizatorul mediu al site-ului său internet „lastminute.com” ar fi fost capabil, în ziua depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, să identifice originea comercială a acestor servicii, indiferent dacă acestea ar fi fost oferite sub marca sa neînregistrată LASTMINUTE.COM sau sub denumirile „lastminute” sau „last minute” utilizate de presa din Regatul Unit pentru a o desemna pe reclamantă, astfel cum a arătat camera de recurs.
Reclamanta ar fi stabilit în fața diviziei de anulare că mențiunea „last minute” nu urmărea exclusiv să desemneze un tip de servicii, ci servea și la identificarea serviciilor pe care le oferă.
Camera de recurs nu ar fi reținut însă caracterul distinctiv al expresiei „last minute”, izolând-o de contextul său de fapt în loc să aprecieze în mod concret importanța reputației reclamantei.
Prin urmare, camera de recurs nu ar fi ținut seama de Ordonanța din 17 decembrie 1999 prin care High Court of Justice (England and Wales) [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor)] ar fi interzis cu titlu provizoriu societăților pârâte în cauza Last Minute Network Ltd (denumirea socială „lastminute.com”)/Lastminute.com Plc și alții de a exercita orice activitate comercială prin recurgerea sau prin trimiterea la denumirile comerciale „lastminute.com”, „lastminute.co.uk”„lastminute” și „last minute” sau a oricărui termen ori a oricărei asociații de termeni care prezintă o similitudine înșelătoare cu una dintre aceste denumiri.
Camera de recurs ar fi apreciat în mod greșit că această ordonanță nu era susceptibilă să demonstreze că marca reclamantei conferea acesteia dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente, în temeiul legislației Regatului Unit, motiv dedus din împrejurarea că High Court of Justice nu ar fi ordonat decât o măsură provizorie, fără a se pronunța asupra fondului, și din faptul că ordonanța menționată ar fi fost pronunțată fără dezbateri aprofundate.
Reclamanta susține că, dimpotrivă, instanța națională a efectuat cu siguranță o examinare aprofundată a argumentelor pe fond înainte de a pronunța somația în favoarea sa.
OAPI, susținut de LMT, răspunde că acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri este condiționată, precum aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, de existența unui risc de confuzie, în lipsa căruia nu poate exista nici o prezentare înșelătoare a produselor și serviciilor sub semnul LAST MINUTE TOUR, nici, în consecință, o utilizare abuzivă a unei denumiri.
Camera de recurs ar fi reținut, în mod întemeiat, că reputația reclamantei nu este asociată decât cu semnul LASTMINUTE.COM, singurul care poate fi protejat prin acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri, și nu cu expresia generică „last minute”. Această expresie ar fi astfel compusă din doi termeni din limba engleză, care ar fi înțeleși imediat de publicul în cauză și care ar indica în mod clar și direct că serviciile reclamantei sunt oferite în condiții foarte avantajoase, în măsura în care fac obiectul unor tranzacții „de ultim moment”.
Este cert că reclamanta nu ar fi utilizat decât semnul LASTMINUTE.COM, în ansamblu, ca indicator al originii serviciilor sale și, în marea majoritate a cazurilor, reclamanta este citată sub denumirea „lastminute.com”.
Dimpotrivă, termenii „last” și „minute”, în măsura în care nu sunt percepuți de publicul relevant ca o indicație de origine, ar avea în continuare o semnificație generică, independent de renumele dobândit prin expresia „lastminute.com” datorită utilizării sale în comerț.
Publicul în cauză nu ar confunda semnele în discuție. Includerea cuvintelor „last” și „minute” în cele două semne nu ar surprinde publicul relevant și nu ar genera, în spiritul acestuia, o asociere care să îl conducă să atribuie aceste două semne aceleiași societăți sau unor societăți legate între ele din punct de vedere economic. Dimpotrivă, acest public ar percepe în aceasta utilizarea concomitentă și legitimă, de către actori comerciali fără legătură între ei, a unui termen care aduce informații cu privire la o anumită calitate a produselor și serviciilor respective.
În aceste condiții, în lipsa caracterului distinctiv al termenilor „last” și „minute” și ținând seama de diferențele produse prin prezentarea distinctă mărcii comunitare și a elementelor sale suplimentare, nu ar fi putut exista un risc de confuzie între cele două mărci și nici, în consecință, o ofertă înșelătoare privind bunurile și serviciile în cauză sub semnul LAST MINUTE TOUR.
În sfârșit, nici OAPI, nici Tribunalul nu sunt ținuți de ordonanța High Court of Justice, citată anterior, având în vedere autonomia regimului de înregistrare a mărcilor comunitare. În plus, această decizie nu ar putea constitui un precedent valabil, nici măcar în temeiul legislației Regatului Unit, având în vedere caracterul său pur provizoriu, adoptarea sa în lipsa pârâților, lipsa de motivare și situația de fapt diferită.
Aprecierea Tribunalului
Din jurisprudența Regatului Unit rezultă că un semn care servește să desemneze bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul dreptului aplicabil acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, cu toate că semnul respectiv prezenta inițial un caracter descriptiv sau era lipsit de caracter distinctiv.
Instanțele din Regatul Unit s-au pronunțat, astfel, în sensul că expresia „Camel Hair” a dobândit în fapt o reputație autonomă ca urmare a utilizării sale de către reclamant cu titlul de indicație a originii comerciale a produselor sale, care au ajuns să se deosebească de bunurile celorlalte întreprinderi, chiar dacă expresia menționată nu putea fi înregistrată ca marcă [Reddaway v Banham (1896) 13 R.P.C. 218; a se vedea de asemenea, în acest sens, Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
În plus, în regimul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri prevăzute de legislația Regatului Unit, reputația bunurilor și serviciilor oferite de o întreprindere poate depinde, în funcție de împrejurările din fiecare cauză, nu numai de reputația unei mărci naționale, ci și de reputația elementelor sale constitutive, cu condiția de a fi dobândit o reputație autonomă, distinctă de cea a mărcii privite în ansamblu.
În speță, camera de recurs a constatat că „reputația [este] asociată cu semnul LASTMINUTE.COM ca atare, cu toate elementele sale, însă nu cu mențiunea generică «last minute»”. Aceasta a adăugat că „[a]ceastă reputație [este] recunoscută în mod exclusiv în cadrul și din unica perspectivă a acțiunii în utilizare abuzivă [a unei denumiri], prevăzută de legea [Regatului Unit] privind utilizarea abuzivă [a unei denumiri] (passing off), și nu [poate] servi la acordarea unui monopol asupra mențiunii [«last minute»], care [este] lipsită de caracter distinctiv în raport cu serviciile în cauză și cu produsele complementare”.
Cu toate acestea, în lumina jurisprudenței naționale citate anterior, camera de recurs nu putea astfel refuza să recunoască mențiunii „last minute” o reputație autonomă pentru singurul motiv că avea un caracter generic și era lipsită de caracter distinctiv în raport cu serviciile în cauză și cu produsele complementare.
Rezultă că respectiva cameră de recurs nu a ținut seama de trimiterea efectuată de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 la legislația Regatului Unit, aplicabil mărcii naționale anterioare neînregistrate LASTMINUTE.COM, utilizată de reclamantă în comerț la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
Cu privire la al treilea aspect al motivului, referitor la neluarea în considerare a reputației autonome a expresiei „last minute” la aprecierea caracterului înșelător al prezentării produselor și serviciilor în cauză sub semnul LAST MINUTE TOUR
Argumentele părților
Reclamanta susține că, în măsura în care nu a verificat capacitatea clienților săi de a recunoaște expresia „last minute” drept indicație a serviciilor sale, camera de recurs a omis totodată să verifice dacă, în cazul în care ar fi fost confruntate cu o ofertă privind bunurile și serviciile în cauză prezentate în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, clienții menționați nu ar fi fost determinați să atribuie reclamantei originea comercială a acestor bunuri și servicii sau să considere că reclamanta și LMT erau legate din punct de vedere financiar.
Pentru OAPI, întrucât publicul nu va percepe expresia „last minute” ca o indicație de origine, nu poate exista, așadar, un risc de confuzie între cele două semne și nici, prin extindere, de prezentare înșelătoare.
Aprecierea Tribunalului
Din jurisprudența instanțelor din Regatul Unit rezultă că prezentarea înșelătoare, intenționată sau neintenționată, de către pârâtul din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri este cea care îi poate determina pe clienții reclamantului să îi atribuie acestuia originea comercială a produselor și serviciilor oferite de pârât (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, citată anterior).
Existența unui risc de confuzie este astfel o condiție comună articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și regimului acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, fiind prevăzută expres de prima dintre aceste reglementări și inerentă condiției prezentării înșelătoare a produselor și serviciilor în cauză, cerută de cea de a doua.
Cu toate acestea, camera de recurs nu putea, fără să încalce cerințele proprii ale acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri la care face trimitere articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, aplicabil în speță, în temeiul trimiterii efectuate de articolul 52 alineatul (1) litera (c), să se limiteze, într-o primă etapă, la a considera, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, la care s-a făcut trimitere la punctele 22 și 23 din deciziile atacate, că, din cauza slabului caracter distinctiv al celor două semne comparate, publicul și-ar concentra atenția asupra elementelor distinctive și dominante ale acestora, respectiv a combinației diferitelor cuvinte care alcătuiesc cele două semne, regruparea lor într-un singur cuvânt, „lastminute”, și prezența extensiei „.com” în semnul neînregistrat, precum și elementul grafic din marca comunitară, urmând ca, în etapa următoare, să efectueze o comparație între aceste semne pe planurile vizual, fonetic și conceptual.
Într-adevăr, verificarea existenței unei prezentări înșelătoare în sensul dreptului național nu se limitează la examinarea comparativă a celor două mărci, ci include și luarea în considerare a altor factori precum, în speță, circumstanțele în care produsele și serviciile sunt oferite în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
Este adevărat că există dificultăți în aplicarea regimului acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri din dreptul Regatului Unit în cadrul cererii de declarare a nulității instituite la articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 ca urmare a obligației prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 de a lua în considerare, astfel cum s-a arătat la punctul 51 de mai sus, data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, și nu data inițială a ofertei de produse și servicii în litigiu de către pârâtul din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri.
Astfel, examinarea circumstanțelor în care produsele sau serviciile în cauză sunt oferite în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare este, prin ipoteză, imposibilă, din moment ce, la acea dată, LMT nu ar fi început să își ofere produsele și serviciile sub semnul LAST MINUTE TOUR.
Această adaptare a regimului juridic aplicabil acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, inerentă cererii de declarare a nulității mărcii comunitare, nu ar dispensa însă camera de recurs să aplice dispozițiile acestui regim, a căror excludere nu este permisă de prevederile articolului 52 alineatul (1) litera (c) și ale articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.
Cu toate că a constatat existența unei foarte bune reputații asociate cu marca națională neînregistrată LASTMINUTE.COM, contestând, în același timp, o astfel de reputație în favoarea expresiei „last minute”, cu motivarea eronată, din perspectiva regimului juridic al acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, privind caracterul său generic și lipsa de caracter distinctiv, camera de recurs a dedus lipsa riscului de confuzie dintre cele două semne numai din examinarea comparativă a acestora.
Procedând astfel, camera de recurs a omis să cerceteze dacă această constatare nu putea fi afectată de existența reputației mărcii LASTMINUTE.COM sau de cea care ar putea fi asociată cu expresia „last minute”, în măsura în care respectiva reputație ar putea fi de natură să sporească riscul, în rândul clienților societății LMN, ca bunurile sau serviciile oferite în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR la data depunerii cererii de înregistrare să fie percepute ca bunuri sau servicii oferite de LMN.
Rezultă că, prin faptul că s-a limitat să efectueze o astfel de comparație formală între cele două semne, fără a lua în considerare existența eventuală a unei reputații autonome a expresiei „last minute” în rândul clienților societății LMN și a exclus, la punctul 40 din Decizia R 256/2006-2 și la punctul 41 din Decizia R 291/2006-2, împrejurarea ca publicul din Regatul Unit să poată crede că bunurile și serviciile oferite de întreprinderea titulară a mărcii LAST MINUTE TOUR provin de la întreprinderea titulară a mărcii naționale anterioare neînregistrate LASTMINUTE.COM, camera de recurs nu a ținut seama de trimiterea efectuată de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 la dreptul Regatului Unit, aplicabil acestei mărci, utilizată de reclamantă în comerț la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
Este, așadar, necesar să se admită motivul întemeiat pe aplicarea eronată a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 și, în consecință, să se anuleze deciziile atacate.
OAPI va avea obligația, în temeiul articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009] de a reexamina cererea de declarare a nulității mărcii comunitare LAST MINUTE TOUR în ceea ce privește ansamblul condițiilor acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, cu includerea, dacă este cazul, a celei referitoare la prejudiciul care rezultă din caracterul eventual înșelător, în spiritul clienților societății LMN, al unei oferte de bunuri și servicii în cauză, care ar interveni în Regatul Unit sub semnul LAST MINUTE TOUR, la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
Prin urmare, nu este necesară pronunțarea cu privire la al doilea capăt de cerere al reclamantei.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
Întrucât OAPI a căzut în pretenții, se impune să fie obligat să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, conform concluziilor formulate de aceasta, iar intervenienta să fie obligată să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera a șaptea)
declară și hotărăște:

1)
Anulează Deciziile Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 8 februarie 2007 (cauzele R 256/2006-2 și R 291/2006-2).

2)
Nu este necesar să se pronunțe asupra celui de al doilea capăt de cerere al Last Minute Network Ltd.

3)
OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Last Minute Network.

4)
Last Minute Tour SpA suportă propriile cheltuieli de judecată.

Forwood
Šváby
Truchot
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 11 iunie 2009.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: engleza.