CELEX: 62004TJ0032
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanamerkin Lyco-­A rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa
Menettelyn kulut
Jakaminen

Asian tausta
Kantaja teki 23.6.1999 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena
kuin kyseinen asetus on muutettuna (jäljempänä asetus N:o 40/94). Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki
Lyco-A sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkiin 5, 29 ja 30.
Queisser Pharma GmbH & Co. teki rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
1 kohdan nojalla väitteen, joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYCO PROTECT. Väiteosasto hylkäsi 30.10.2002 tekemällään
päätöksellä nro 3111/2002 Queisser Pharman väitteen, koska sekaannusvaaraa ei ollut. Tästä päätöksestä ei ole tehty valitusta.
Laboratoire L. Lafon SA teki rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
1 kohdan nojalla väitteen, joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYOC. Väiteosasto hylkäsi 30.10.2002 tekemällään päätöksellä
nro 3108/2002 Laboratoire L. Lafonin väitteen, koska sekaannusvaaraa ei ollut.
Medicom Pharma AG teki rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan
nojalla väitteen, joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYCO Q10. Väiteosasto hyväksyi 31.10.2002 tekemällään päätöksellä
nro 3110/2002 Medicom Pharman väitteen ja epäsi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimisen. Tästä päätöksestä ei
ole tehty valitusta.
Laboratoire L. Lafon toimitti 16.12.2002 SMHV:lle kirjelmän, jossa todetaan seuraavaa:
”[Asetuksen N:o 40/94] 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti ilmoitamme, että Laboratoire L. Lafon aikoo valittaa [päätöksestä
nro 3108/2002]. Niinpä pyydämme teitä heti veloittamaan tililtämme – – 800 euroa. Valitusperusteet sisältävä kirjelmä toimitetaan
ennen päivämäärää 28.2.[2003].”
Laboratoire L. Lafon toimitti valitusperusteet sisältävän kirjelmän 3.2.2003.
SMHV ilmoitti 21.3.2003 kantajalle ja Laboratoire L. Lafonille, että 31.10.2002 tehty päätös nro 3110/2002, jolla Medicom
Pharman väite oli hyväksytty, oli tullut lopulliseksi.
Kantaja toimitti 10.4.2003 kirjelmän, jossa se huomautti valituksen menettäneen perusteensa, ja Laboratoire L. Lafon toimitti
11.4.2003 kirjelmän, jossa se totesi menettelyn päättyneen.
Neljäs valituslautakunta totesi 13.11.2003 tekemässään päätöksessä (asia R-1007/2002-4) (jäljempänä kanteen kohteena oleva
päätös), että valitusmenettely oli menettänyt kohteensa, koska tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kantaja oli hakenut, rekisteröinti
oli lopullisesti evätty. Kyseisessä päätöksessä valituslautakunta lisäksi määräsi kantajan korvaamaan väite- ja valitusmenettelyjen
maksut ja kulut. Kanteen kohteena olevan päätöksen 9 perustelukappaleessa valituslautakunta perusteli kuluja koskevaa päätöstään
seuraavasti:
”Koska Lyco-A:n rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus on hylätty ex tunc, vaikkakin erillisessä menettelyssä,
vastaaja olisi ollut asian häviävä osapuoli myös nyt esillä olevassa menettelyssä. Niinpä vastaajan on vastattava väite- ja
valitusmenettelyjen maksuista ja kuluista.”

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–        kumoaa kanteen kohteena olevan päätöksen päätösosan 2 kohdan
–        velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kumoamisperusteeseen. Ensimmäisessä perusteessaan kantaja vetoaa asetuksen N:o 40/94
täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
(jäljempänä asetus N:o 2868/95), 48 säännön 1 kohdan c alakohdan ja 49 säännön 1 kohdan rikkomiseen sekä yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen loukkaamiseen ja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt todeta, ettei väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta
voida ottaa tutkittavaksi. Toinen peruste koskee asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan rikkomista ja kohtuusperiaatteen
loukkaamista, sillä valituslautakunta on käyttänyt menettelyn kulujen jakamista koskevaa harkintavaltaansa virheellisesti.
Kolmannessa perusteessaan kantaja esittää, että SMHV:n olisi pitänyt asetuksen N:o 2868/95 21 ja 51 säännön mukaisesti palauttaa
asianosaisille puolet väitemaksuista ja valitusmaksut kokonaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pitää aiheellisena tarkastella
ensin toista perustetta.

Asianosaisten lausumat
Kantaja esittää, että kanteen kohteena olevan päätöksen perustelut, joiden mukaan kantaja olisi ollut asian häviävä osapuoli
riidanalaisessa menettelyssä ja jonka mukaan kantajan pitäisi tämän vuoksi korvata kyseiseen menettelyyn liittyvät kulut,
ovat virheelliset.
Kantaja katsoo ensinnäkin, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohtaa. Tältä
osin kantaja katsoo, että tämän säännöksen tulkinta Saksan oikeuden, joka kantajan mukaan on ollut mallina asetuksen vastaaville
säännöksille, valossa osoittaa, että valituslautakunnan olisi pitänyt varmistaa, mikä kantajan ja Laboratoire L. Lafonin välillä
vireillä olleen väitemenettelyn todennäköinen tulos olisi. Lisäksi kantaja katsoo, että väitteen hyväksyminen ei voi merkitä
tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä ex tunc vaan ainoastaan ex nunc. Päinvastaisessa tilanteessa SMHV:n pitäisi siinä tapauksessa,
että väite hyväksyttäisiin, palauttaa kaikki vielä vireillä oleviin muihin menettelyihin liittyvät väitemaksut, koska katsottaisiin,
että hakemusta ei ole koskaan tehty. Kantaja viittaa tältä osin asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 3 kohtaan. Kantaja katsoo
vielä, että asetuksen N:o 2868/95 21 säännöstä ilmenee, että lainsäätäjän tahtona ei ollut siirtää asian häviävän osapuolen
vastattaviksi kaikkiin vireillä oleviin väitemenettelyihin liittyviä kuluja.
Kantaja katsoo toiseksi, että valituslautakunnan esittämät perustelut eivät oikeuta poikkeamaan kohtuullisuudesta. Kantajan
mukaan kohtuusperiaate edellyttää kulujen puolittamista silloin kun, kuten nyt esillä olevassa tapauksessa, yksi väitteistä,
jotka esitetään samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan, johtaa hakemuksen hylkäämiseen. SMHV:ssä käytäviä
menettelyjä koskevista ohjeista seuraa kantajan mukaan, että kaikista kuluista vastaamaan velvoittaminen on sääntönä vain
silloin, kun yksi osapuolista keskeyttää menettelyn. Kantaja huomauttaa, että ehdotuksessa väitemenettelyä koskevista ohjeista
todetaan sivulla 130 seuraavaa:
”Koska tosiseikoista ei ole tehty mitään päätöstä, väiteosasto päättää kuluista harkintansa mukaan ([asetuksen N:o 40/94]
81 artiklan 4 kohta). Virasto ei voi päättää, kuka osapuolista on ’voittaja tai häviäjä’, joten kohtuusperiaatteen mukaisesti
kukin osapuolista vastaa omista kuluistaan.”
SMHV vaatii tämän perusteen hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdassa säädetään, että ”jos tapauksessa ei tehdä päätöstä – – valituslautakunta päättä[ä]
kuluista harkintansa mukaan”.
Tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, että valituslautakunnalla on laaja harkintavalta menettelyn kulujen jakamisessa, kun
tapauksessa ei tehdä päätöstä (ks. vastaavasti asia T-163/04, Schäfer v. SMHV – KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), tuomio 12.7.2005,
55 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tällaisissa tilanteissa yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi korvata valituslautakunnan
tekemää arviointia omallaan. Yhteisöjen tuomioistuinten tehtävänä on kuitenkin valvoa, ettei valituslautakunta ole, kun otetaan
huomioon ne seikat, jotka ovat voineet johdattaa sen tekemään arviointinsa, ylittänyt harkintavaltansa rajoja ja ettei se
ole käyttänyt tätä valtaansa ilmeisen virheellisesti.
On syytä huomauttaa, että kanteen kohteena olevassa päätöksessä valituslautakunta on todennut ensin, että valitusmenettely
oli jäänyt vaille kohdetta, koska tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kantaja oli hakenut, rekisteröinti oli lopullisesti evätty,
ja tämän jälkeen velvoittanut asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan nojalla kantajan vastaamaan väite- ja valitusmenettelyihin
liittyvistä maksuista ja kuluista.
Valituslautakunta on tältä osin perustellut päätöstään toteamalla, että ”koska – – rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi
koskeva hakemus on hylätty ex tunc, vaikkakin erillisessä menettelyssä, [kantaja] olisi ollut asian häviävä osapuoli myös
nyt esillä olevassa menettelyssä”.
Ensinnäkin on selvää, että väitemenettely, joka johti tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kantaja oli hakenut, rekisteröinnin
epäämiseen, ja asia, jossa vastakkain olivat kantaja ja Laboratoire L. Lafon ja joka nyt esillä olevassa tapauksessa oli saatettu
valituslautakunnan käsiteltäväksi, perustuvat eri tosiseikkoihin. Tästä seuraa, että kummassakin näissä menettelyissä kyseessä
olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arviointi edellyttää kaikkien sellaisten tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen
huomioon ottamista, joihin osapuolet ovat kummassakin tapauksessa vedonneet.
Näin ollen on todettava, että vaikka rinnakkaiset menettelyt jäävät vaille kohdetta sen johdosta, että väite hyväksytään,
väitteen hyväksymisen perusteella ei voida mitenkään päätellä, kuka näiden rinnakkaisten menettelyjen osapuolista olisi hävinnyt
asian. Tietyn menettelyn häviävän osapuolen ratkaiseminen nimittäin perustuu vain kyseisen menettelyn kohteeseen sekä tosiseikkoihin
ja oikeudellisiin seikkoihin, sellaisina kuin ne määritellään osapuolten lausumissa.
Ilman, että olisi tarpeen lausua tavaramerkkihakemuksen hylkäämispäätöksen vaikutuksista, on lisäksi todettava, että sellaisen
tavaramerkin, jonka rekisteröinti evätään, rekisteröinnin hakijan velvoittaminen vastaamaan kaikissa mahdollisissa rinnakkaisissa
menettelyissä aiheutuvista kuluista ei voi automaattisesti seurata, kuten kanteen kohteena olevassa päätöksessä oletetaan,
päätöksestä, jossa hyväksytään yksi tätä hakemusta vastaan esitetyistä väitteistä.
Näiden seikkojen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kantaja esittää perustellusti, että valituslautakunnan
perusteluissa on ilmeinen virhe siltä osin kuin valituslautakunta on katsonut, että koska tavaramerkkihakemus on hylätty toisessa
väitemenettelyssä, kantaja olisi ollut häviävä osapuoli menettelyssä, jossa sen vastapuolena oli Laboratoire L. Lafon, ja
että kantajan piti tämän johdosta vastata väite- ja valitusmenettelyjen maksuista ja kuluista. Tällä arvioinnillaan valituslautakunta
on ylittänyt asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan mukaisen harkintavaltansa rajat.
Niinpä kanteen kohteena olevan päätöksen päätösosan 2 kohta on kumottava, eikä ole tarpeen tutkia muita kantajan esittämiä
perusteita.

Oikeudenkäyntikulut
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja vastapuoli on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa
korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 13.11.2003 tekemän päätöksen
(asia R 1007/2002-4) päätösosan 2 kohta kumotaan.
2)
SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä marraskuuta 2006.
E. Coulon

M. Vilaras
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.