CELEX: 62006CJ0533
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Artículo 5, apartado 1
Derecho exclusivo del titular de la marca
Uso de un signo idéntico o similar a una marca en publicidad comparativa
Limitación de los efectos de la marca
Publicidad comparativa
Directivas 84/450/CEE y 97/55/CE
Artículo 3 bis, apartado 1
Requisitos de licitud de la publicidad comparativa
Utilización de la marca de un competidor o de un signo similar a dicha marca

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
), y 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (
DO L 250, p. 17
; EE 15/05, p. 55), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (
DO L 290, p. 18
) (en lo sucesivo, «Directiva 84/450»).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited [en lo sucesivo, conjuntamente, «O2 y O2 (UK)»], por una parte, y Hutchison 3G UK Limited (en lo sucesivo, «H3G») por otra, en relación con el uso en publicidad comparativa, por parte de H3G, de marcas de las que son titulares O2 y O2 (UK).
Marco jurídico
Normativa comunitaria
El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone:
«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)
de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
2.   Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
3.   Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a)
poner el signo en los productos o en su presentación;
b)
ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)
importar productos o exportarlos con el signo;
d)
utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
[…]
5.   Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»
El artículo 6 de la Directiva 89/104, que lleva por título «Limitación de los efectos de la marca», establece, en su apartado 1:
«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
a)
de su nombre y de su dirección;
b)
de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
c)
de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»
La Directiva 97/55 introdujo en la Directiva 84/450 disposiciones en materia de publicidad comparativa.
Los considerandos decimotercero a decimoquinto de la Directiva 97/55 son del tenor siguiente:
«13)
Considerando que el artículo 5 de la […] Directiva 89/104 […] confiere al titular de una marca registrada un derecho exclusivo que incluye, en particular, el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o, en su caso, incluso para otros productos;
14)
Considerando que, no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial;
15)
Considerando que una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva».
Según su artículo 1, la Directiva 84/450 tiene por objeto, en particular, establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa.
El artículo 2, punto 2
bis,
de esa Directiva define la publicidad comparativa como «toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor».
El artículo 3
bis,
apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)
que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 7;
[…]
d)
que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;
e)
que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;
[…]
g)
que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;
h)
que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.»
Normativa nacional
La adaptación del Derecho nacional a las disposiciones de la Directiva 89/104 se realizó mediante la Ley de marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994).
Los Reglamentos de 1988 sobre el control de la publicidad engañosa (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), en su versión modificada por los Reglamentos de 2003 (SI 2003/3183) (en lo sucesivo, «UK Regulations») adaptaron el Derecho nacional a las disposiciones de la Directiva 84/450.
Según los UK Regulations, el Director General of Fair Trading, autoridad administrativa competente para conocer de las quejas y para incoar los procedimientos judiciales pertinentes, garantiza la lucha contra la publicidad engañosa y el respeto de las disposiciones en materia de publicidad comparativa, previstos en el artículo 4 de la Directiva 84/450.
La regla 4A de los UK Regulations precisa, en su apartado 3:
«Las disposiciones de la presente regla no se interpretarán en el sentido de que:
a)
Confieren un derecho a incoar un procedimiento civil como consecuencia de cualquier infracción de esta normativa (salvo que así lo dispongan expresamente los presentes Regulations).
b)
Privan del derecho a ejercitar una acción u otro recurso (civil o penal) en un procedimiento incoado con arreglo a una norma que no sean los presentes Regulations».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
O2 y O2 (UK) operan como prestadores de servicios de telefonía móvil.
Para promocionar sus servicios utilizan imágenes de burbujas de varios tipos. Ha quedado acreditado que, en el contexto de la telefonía móvil, los consumidores asocian las imágenes de burbujas en el agua —en particular sobre un fondo azul degradado— a los servicios que prestan O2 y O2 (UK).
En particular, O2 y O2 (UK) son titulares de dos marcas figurativas nacionales, cada una de las cuales consiste en una imagen estática de burbujas, registradas en el Reino Unido para aparatos y servicios de telecomunicaciones (en lo sucesivo, «marcas con burbujas»).
H3G también presta servicios de telefonía móvil comercializados con el signo «3». Concretamente, ofrece un servicio de prepago («pay-as-you-go») denominado «Threepay».
En el año 2004, H3G lanzó una campaña publicitaria. En el marco de ésta, se emitió en televisión un anuncio en el que comparaba el precio de sus servicios con los ofrecidos por O2 y O2 (UK). Este anuncio televisivo (en lo sucesivo, «anuncio controvertido») comenzaba usando el nombre «O2» e imágenes de burbujas en negro y blanco en movimiento a las que seguían imágenes de «Threepay» y de «3», así como con un mensaje que indicaba específicamente que los servicios de H3G eran menos costosos.
O2 y O2 (UK) interpusieron ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, una demanda contra H3G por violación de sus marcas con burbujas.
Ambas admitieron que, a efectos del litigio principal, la comparación de precios efectuada en el anuncio controvertido era exacta y que, en su conjunto, dicho anuncio no era engañoso. En particular, no sugería la existencia de ningún tipo de relación comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte, y H3G, por otra.
La mencionada demanda por infracción fue desestimada mediante resolución de 23 de marzo de 2006. Esencialmente, la High Court consideró que el uso de las imágenes de burbujas en el anuncio controvertido estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, pero que el anuncio era conforme con el artículo 3
bis
de la Directiva 84/450, de modo que H3G podía emplear como medio de defensa el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.
O2 y O2 (UK) interpusieron recurso de apelación frente a la mencionada resolución ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
El órgano jurisdiccional remitente solicita, en primer lugar, que se interprete el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104.
Desea saber, por una parte, si el uso contemplado en esa disposición únicamente tiene por objeto distinguir el origen comercial de los productos o de los servicios comercializados por el tercero. Según dicho órgano jurisdiccional, una respuesta afirmativa significaría que el uso de la marca de un competidor en el marco de la publicidad comparativa no está comprendido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, puesto que en ella la marca no se usa para indicar el origen de los productos del anunciante.
Por otra parte, se pregunta si, para apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, debe compararse exclusivamente la marca con el signo controvertido y los productos o los servicios para los que la marca está registrada con aquellos para los que se usa el signo o si, por el contrario, ha de tomarse en consideración el contexto fáctico en el que se usa el signo.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que, en publicidad comparativa, la conformidad del uso de la marca de un competidor con el artículo 3
bis
de la Directiva 84/450 constituye un medio de defensa oponible al recurso interpuesto por el competidor contra ese uso de su marca.
Además, en caso de que el Tribunal de Justicia interpretara el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, esta disposición faculta al titular de una marca registrada para prohibir el uso de su marca en publicidad comparativa, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se interprete el artículo 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450 con el fin de que se determine si para que sea lícito usar en publicidad comparativa un signo idéntico o similar a la marca de un competidor, el uso de dicho signo debe ser «indispensable» para comparar los productos o los servicios del competidor y los del anunciante.
En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
En el supuesto de que un operador use, en la publicidad de sus propios productos o servicios, una marca registrada perteneciente a un competidor con la finalidad de comparar las características (y en particular el precio) de los productos o servicios que el primero comercializa con las características (y en particular el precio) de los productos o servicios comercializados por el competidor con dicha marca, de una forma tal que no causa confusión ni perjudica de otro modo la función esencial de la marca como indicación de origen, ¿está comprendido dicho uso en el ámbito de aplicación del artículo 5, [apartado 1], letra a) o del artículo 5, [apartado 1], letra b), de la Directiva 89/104?
2)
Cuando un operador usa, en publicidad comparativa, la marca registrada de un competidor, ¿tiene que ser dicho uso “indispensable” para que se ajuste a lo dispuesto por el artículo 3
bis
[apartado 1] de la Directiva 84/450 […] y, si es así, cuáles son los criterios conforme a los que debe apreciarse la indispensabilidad?
3)
En particular, si existe un requisito de indispensabilidad, ¿impide tal requisito cualquier uso de un signo que no sea idéntico a la marca registrada, pero sí muy similar a ésta?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia la interpretación de los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450.
Efectivamente, el litigio principal se caracteriza por la circunstancia de que O2 y O2 (UK) alegan que el uso por parte de H3G de un signo similar a sus marcas con burbujas en publicidad comparativa menoscaba el derecho exclusivo que les confieren dichas marcas.
Antes de examinar las cuestiones prejudiciales, es necesario precisar la relación existente entre las Directivas 89/104 y 84/450.
Con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que le faculta —si se cumplen determinadas condiciones— para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico o similar a su marca en el tráfico económico. Según el artículo 5, apartado 3, letra d), de la misma Directiva, puede en especial prohibir a cualquier tercero utilizar dicho signo en la publicidad.
El uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor en publicidad comparativa puede constituir uso en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104.
En efecto, por una parte, el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico o similar a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por el tercero [véase, en este sentido, en relación con el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel,
C-48/05, Rec. p. I-1017
, apartado 28].
Por otra, evidentemente, el objetivo de un anuncio en el que el anunciante compara los productos y los servicios que comercializa con los de un competidor es promocionar los productos y los servicios de dicho anunciante. Con dicha publicidad, el anunciante pretende distinguir sus productos y sus servicios, comparando sus características con las de los productos y servicios competidores. Esta conclusión resulta corroborada por el decimoquinto considerando de la Directiva 97/55, en el que el legislador comunitario subrayó que el objetivo de la publicidad comparativa es distinguir los productos y servicios del anunciante de los de su competidor (véase la sentencia de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe,
C-112/99, Rec. p. I-7945
, apartado 53).
Por consiguiente, se considera que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104.
Por tanto, con arreglo a las mencionadas disposiciones, dicho uso puede prohibirse, en su caso.
Sin embargo, como se desprende de los considerandos segundo a sexto de la Directiva 97/55, la intención del legislador comunitario era favorecer la publicidad comparativa, subrayando concretamente en el segundo considerando que ésta «también puede estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor» y en el quinto considerando que «es una manera legítima de informar a los consumidores de las ventajas que pueden obtener».
Según los considerandos decimotercero y decimoquinto de la Directiva 97/55, el legislador comunitario consideró que la necesidad de favorecer la publicidad comparativa implicaba limitar en cierta medida el derecho conferido por la marca.
Esta limitación de los efectos de la marca para favorecer la publicidad comparativa no sólo es necesaria en caso de que el anunciante utilice la propia marca de un competidor, sino también en caso de utilización de un signo similar a dicha marca.
En efecto, según el artículo 2, apartado 2
bis,
de la Directiva 84/450, se entiende por «publicidad comparativa» toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor.
Según reiterada jurisprudencia, se trata de una definición amplia que permite abarcar todas las formas de publicidad comparativa, de manera que, para que exista publicidad comparativa, basta con que exista una comunicación que haga referencia, aunque sólo sea implícitamente, a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por éste (véanse las sentencias Toshiba Europe, antes citada, apartados 30 y 31; de 8 de abril de 2003, Pippig Augenoptik,
C-44/01, Rec. p. I-3095
, apartado 35 y de 19 de abril de 2007, De Landtsheer Emmanuel,
C-381/05, Rec. p. I-3115
, apartado 16).
El requisito exigido para apreciar el carácter comparativo de un anuncio publicitario es, pues, la alusión explícita o implícita a un competidor del anunciante o a los bienes o servicios ofrecidos por el competidor (sentencias Toshiba Europe, apartado 29 y De Landtsheer Emmanuel, apartado 17, antes citadas).
Por tanto, cuando el consumidor medio percibe la utilización en un anuncio de un signo similar a la marca de un competidor del anunciante como una referencia a ese competidor o a los bienes y a los servicios que ofrece —como ocurre en el litigio principal— hay publicidad comparativa en el sentido del artículo 2, apartado 2
bis,
de la Directiva 84/450.
En consecuencia, para conciliar la protección de las marcas registradas con el uso de la publicidad comparativa, los artículos 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 y 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en el mencionado artículo 3
bis,
apartado 1.
No obstante, procede señalar que, cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, se excluye que la publicidad comparativa en la que se use dicho signo cumpla la condición de licitud enunciada en el artículo 3
bis,
apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450.
En efecto, por una parte, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección. El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 sólo es aplicable si, debido a la identidad o a la similitud tanto de las marcas como de los productos o servicios designados, existe riesgo de confusión por parte del público (sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion,
C-120/04, Rec. p. I-8551
, apartados 24 y 25).
Por otra parte, del artículo 3
bis,
apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450 se desprende que la publicidad comparativa no es lícita si existe riesgo de confusión entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.
A la luz de los considerandos decimotercero y decimoquinto de la Directiva 97/55, el concepto de «confusión» empleado tanto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 como en el artículo 3
bis,
apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450 debe interpretarse del mismo modo.
Así pues, en caso de que un anunciante utilice en publicidad comparativa un signo idéntico o similar a la marca de un competidor, o bien el competidor no demuestra que exista riesgo de confusión y, en consecuencia, no está facultado para prohibir el uso de ese signo en virtud del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, o bien demuestra la existencia de riesgo de confusión y, por tanto, el anunciante no puede oponerse a esta prohibición con arreglo al artículo 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450, ya que la publicidad en cuestión no cumple todas las condiciones enunciadas en esa disposición.
Por consiguiente, procede responder, con carácter preliminar, que los artículos 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 y 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en el mencionado artículo 3
bis,
apartado 1.
No obstante cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, se excluye que la publicidad comparativa en la que se use dicho signo cumpla la condición de licitud enunciada en el artículo 3
bis,
apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450.
Sobre la primera cuestión, relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104
Ha quedado acreditado que, en el litigio principal, H3G no utilizó las marcas con burbujas tal como habían sido registradas por O2 y O2 (UK), sino un signo similar a dichas marcas.
Ahora bien, el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente se aplica en el caso de uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
Dado que dicha disposición no es aplicable en el litigio principal, no procede interpretarla.
En consecuencia, debe entenderse que mediante la primera cuestión el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público.
Según reiterada jurisprudencia, con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado miembro a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, en particular, del concepto de «uso» que figura en él (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club,
C-206/01, Rec. p. I-10273
, apartado 45; Adam Opel, antes citada, apartado 17 y de 11 de septiembre de 2007, Céline,
C-17/06, Rec. p. I-7041
, apartado 15).
Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Arsenal Football Club, antes citada; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch,
C-245/02, Rec. p. I-10989
; Medion, antes citada; Adam Opel, antes citada y Céline, antes citada), el titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes:
—
dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
—
tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
—
tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y
—
debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público.
Más concretamente, en lo que atañe a la cuarta condición, por una parte, como se recordó en el apartado 47 de la presente sentencia, el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 únicamente ha de aplicarse si, debido a la identidad o a la similitud de las marcas y de los productos o servicios designados, existe riesgo de confusión por parte del público.
Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Rec. p. I-3819
, apartado 17, y Medion, antes citada, apartado 26). Así pues, el uso del signo idéntico o similar a la marca que da lugar al riesgo de confusión por parte del público menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca.
Es cuestión pacífica que, en el asunto principal, el uso del signo similar a las marcas con burbujas por parte de H3G se produjo en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Por consiguiente, se hizo uso de dicho signo dentro del tráfico económico (véase, por analogía, la sentencia Céline, antes citada, apartado 17).
Asimismo, ha quedado acreditado que H3G usó el mencionado signo sin el consentimiento de O2 y O2 (UK), titulares de las marcas con burbujas.
Además, se trata de un uso para servicios idénticos a aquellos para los que fueron registradas dichas marcas.
En cambio, debe señalarse que, según comprobó el propio órgano jurisdiccional remitente, el uso por H3G de imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de confusión por parte de los consumidores. En efecto, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte y H3G, por otra.
A este respecto, en contra de cuanto sostienen O2 y O2 (UK), el órgano jurisdiccional remitente, para apreciar la existencia de riesgo de confusión, obró acertadamente al limitar su análisis al contexto en el que H3G utilizó el signo similar a las marcas con burbujas.
Ciertamente, el concepto de riesgo de confusión es el mismo en los artículos 4, apartado 1, letra b) y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode,
C-425/98, Rec. p. I-4861
, apartados 25 a 28).
No obstante, el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 se refiere a la solicitud de registro de una marca. Una vez que una marca está registrada, su titular tiene derecho a utilizarla como le plazca, de modo que, para apreciar si la solicitud de registro ha de denegarse por el motivo previsto en esa disposición, procede comprobar si existe riesgo de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada.
En cambio, en el caso contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningún derecho de marca sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Así pues, para apreciar si el titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso específico, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicho uso, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias.
Por tanto, en el litigio principal no se cumple la cuarta condición exigida para que el titular de una marca registrada esté facultado para prohibir el uso de un signo similar a su marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la mencionada marca.
En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público, y ello independientemente de que dicha publicidad comparativa cumpla o no todas las condiciones de licitud enunciadas en el artículo 3
bis
de la Directiva 84/450.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, relativas a la interpretación del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450 debe interpretarse en el sentido de que una publicidad comparativa en la que el anunciante usa la marca de un competidor o un signo similar a dicha marca únicamente es lícita si dicho uso es indispensable para efectuar la comparación entre los productos o los servicios del anunciante y los del competidor y, en su caso, si el uso de un signo similar a la marca del competidor puede considerarse indispensable.
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente pidió la interpretación de esta disposición únicamente para el caso de que el Tribunal de Justicia respondiera afirmativamente a la primera cuestión prejudicial.
Por consiguiente, no procede examinar las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)
Los artículos 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 3
bis,
apartado 1, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en el mencionado artículo 3
bis,
apartado 1.
No obstante cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, se excluye que la publicidad comparativa en la que se use dicho signo cumpla la condición de licitud enunciada en el artículo 3
bis,
apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55.

2)
El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público, y ello independientemente de que dicha publicidad comparativa cumpla o no todas las condiciones de licitud enunciadas en el artículo 3
bis
de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.