CELEX: 62003TJ0215
Gemeinschaftsmarke
Widerspruchsverfahren
Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke VIPS
Ältere nationale Wortmarke VIPS
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94
Art. 74 der Verordnung (EG) Nr. 40/94
Dispositionsmaxime
Verteidigungsrechte

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 7. Februar 1997 meldete die Elleni Holding BV nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die
Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VIPS.
Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35 und 42 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957
über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten
und geänderten Fassung angemeldet:
–        Klasse 9: „Computer und auf Band oder Platte gespeicherte Computerprogramme“;
–        Klasse 35: „Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Dienstleistungen zur Sichtung von Computerdaten“;
–        Klasse 42: „Erstellen von Computerprogrammen, Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“.
Mit Schreiben von 23. April 1999 an das HABM beschränkte die Elleni Holding die mit ihrer Gemeinschaftsmarkenanmeldung beanspruchten
Dienstleistungen in Klasse 42 auf „Erstellen von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in
Restaurants, Gaststätten“. Mit Schreiben vom 26. April 1999 bestätigte das HABM diese Beschränkung.
Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 46/99 vom 14. Juni 1999 veröffentlicht.
Am 14. September 1999 erhob die Sigla SA nach Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung Widerspruch.
Der Widerspruch wurde gestützt auf die ältere Wortmarke VIPS der Klägerin, die in Spanien für folgende Dienstleistungen der
Klasse 42 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen ist: „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung verzehrfertiger
Speisen und Getränke; Restaurants; Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen, Bars, Cafeterias, Hoteldienstleistungen“ (im Folgenden:
ältere Marke). Sigla berief sich auch darauf, dass die Marke VIPS unter Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 falle,
da sie in Spanien im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März
1883, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, Band 828, Nr. 11847, S. 108), notorisch bekannt sei für „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung verzehrfertiger
Speisen und Getränke; Restaurants; Dienstleistungen des Bar- und Cafeteriabetriebs; Betrieb von Einzelhandelsgeschäften für
Verbrauchsgüter und Geschenkartikel, Lebensmittel, Papierwaren, Bücher, audiovisuelle Produkte, photographisches Material,
Parfümerieartikel, Reinigungsartikel, Bekleidung, Spielzeug und Software sowie Betrieb von Geschäften, die Dienstleistungen
etwa des Filmverleihs und der Entwicklung von Photos anbieten“. Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung
beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
Für den Widerspruch wurden die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 angeführt.
Am 18. Februar 2000 beschränkte die Elleni Holding das Verzeichnis der mit ihrer Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen
der Klasse 42 ein weiteres Mal gemäß Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, und zwar auf „Dienstleistungen des Erstellens
von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés“.
Mit der Entscheidung Nr. 2221/2000 vom 28. September 2000 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch für die Dienstleistungen
in Klasse 42 statt und wies ihn für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 35 zurück. Die Widerspruchsabteilung
nahm im Wesentlichen an, dass trotz der Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne
von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe, da sich die Dienstleistungen, auf die sich die ältere Marke
beziehe, von den mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschieden. Allerdings finde Art. 8
Abs. 5 dieser Verordnung hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 42 Anwendung, da die Klägerin nachgewiesen habe, dass
ihre ältere Marke VIPS auf dem spanischen Markt bekannt sei, und die angemeldete Marke angesichts des bestehenden Zusammenhangs
zwischen den beiden fraglichen Arten von Dienstleistungen die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeinträchtigen könne.
Am 22. November 2000 legte die Elleni Holding nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.
Mit Entscheidung vom 1. April 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 3. April 2003 zugestellt
wurde, gab die Dritte Beschwerdekammer der Beschwerde der Elleni Holding statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
auf.
Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass die Klägerin die Bekanntheit ihrer älteren Marke in Spanien nachgewiesen
habe, aber nicht begründet habe, warum die angemeldete Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke
in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Da sie demnach für eine der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
zwingend vorgegebenen Voraussetzungen keinen Beweis erbracht habe, hätte diese Bestimmung im vorliegenden Fall nicht angewandt
werden dürfen. Im Übrigen seien die von der Klägerin in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding darlegten Argumente
zur Anwendung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht zu prüfen, da die Beschwerde
nur auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung gestützt sei und ihr Gegenstand von der Klägerin mit ihrer Stellungnahme dazu vor der
Beschwerdekammer nicht erweitert werden könne. Etwas anderes hätte nur dann gelten können, wenn die Klägerin in der Form und
Frist gemäß Art. 59 der Verordnung Nr. 40/94 eine gesonderte Beschwerde auf Teilaufhebung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung
eingelegt hätte.

Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
Das HABM beantragt,
–        die Klage abzuweisen, soweit ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Soweit mit der Klage eine Verletzung der Verteidigungsrechte und der sich aus Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 ergebenden
Dispositionsmaxime gerügt wird, erklärt das HABM, es stelle die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts, ohne einen bestimmten
Antrag zu stellen.

Rechtliche Würdigung
Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe. Sie rügt erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr.
40/94 und, hilfsweise, zweitens eine Verletzung der Verteidigungsrechte und der Dispositionsmaxime nach Art. 74 der Verordnung.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin wendet sich erstens gegen die Feststellung der Beschwerdekammer, sie habe die geltend gemachten Umstände, nämlich
die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die ältere Marke beeinträchtige oder in unlauterer Weise ausnutze, weder
näher dargelegt noch Beweise dafür vorgelegt. Die Klägerin bezieht sich insoweit auf Auszüge aus ihren schriftlichen Stellungnahmen
vom 11. Februar und 17. Mai 2000 vor der Widerspruchsabteilung sowie auf ihre Stellungnahme vor der Beschwerdekammer zur Beschwerde
der Elleni Holding.
Wie sich aus diesen Auszügen ergebe, hätten ihrem Widerspruch, soweit er auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt
gewesen sei, folgende Erwägungen zugrunde gelegen: Erstens habe sie es erreicht, dass ihre ältere Marke vom spanischen Publikum
als eine Qualitätsmarke von Rang anerkannt werde, und es bestehe die Gefahr, dass die mit dieser Marke verbundenen positiven
„Vorstellungen“ von den Verbrauchern auf die Waren der Elleni Holding übertragen würden. Zweitens habe sie zur Verbreitung
und Durchsetzung ihrer Marke erheblich in die Werbung und Förderung ihrer Dienstleistungen investiert, was mit der Anmeldemarke
in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte. Drittens habe die Elleni Holding nicht den geringsten Nachweis dafür beigebracht,
dass die Benutzung der angemeldeten Marke berechtigt sei. Viertens werde die Gefahr, dass die angemeldete Marke an dem Prestige,
dem Ruf oder der Wertschätzung der älteren Marke teilhabe, dadurch verstärkt, dass die Dienstleistungen der angemeldeten Marke
in verwandten Geschäftsbereichen angesiedelt seien. Daher seien die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 8 Abs. 5 der
Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall erfüllt.
Zweitens werde durch die Verwendung des Konjunktivs in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 („in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeinträchtigen würde“), wie auch die Beschwerdekammer in Randnr. 44 der angefochtenen Entscheidung festgestellt habe,
zum Ausdruck gebracht, dass eine bloße Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage einer logisch-deduktiven Analyse ausreiche, um
eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke darzutun. Denn ein greifbarer
Beweis für eine unlautere Ausnutzung könne nicht verlangt werden, da das beanstandete Zeichen noch nicht eingetragen sei.
Diese Auffassung habe sich die Dritte Beschwerdekammer bereits in ihrer Entscheidung vom 25. April 2001 (HOLLYWOOD, R‑283/1999‑3)
zu eigen gemacht und näher begründet.
Drittens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass die Widerspruchsabteilung ihre Bejahung der in Art. 8 Abs. 5
der Verordnung Nr. 40/94 genannten Gefahr auf einen bloßen Zusammenhang zwischen den jeweils geschützten Dienstleistungen
gestützt habe. Auf diesen Zusammenhang habe die Widerspruchsabteilung aber nur abgestellt, um das Bestehen einer solchen Gefahr
zu überprüfen. Das HABM erkenne die Gefahr, dass die mit den einander gegenüberstehenden Zeichen beanspruchten Waren gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht würden, als einen Faktor an, der die Wahrscheinlichkeit einer unlauteren Ausnutzung der
älteren Marke erhöhen könne; dies werde durch die Entscheidung Nr. 1219/1999 der Widerspruchsabteilung vom 15. November 1999
und die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM in der in der vorstehenden Randnummer angeführten Sache HOLLYWOOD
belegt.
Viertens stehe die von der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall vertretene Auslegung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
in Widerspruch zu den Art. 61 ff. der Verordnung und zum Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999, Procter & Gamble/HABM (BABY‑DRY)
(T‑163/98, Slg. 1999, II‑2383, Randnr. 43). Falls die Beschwerdekammer über den Standpunkt der Klägerin in Zweifel gewesen
sei, hätte sie die Klägerin nach Art. 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 auffordern müssen, ihren Standpunkt zu erläutern.
Fünftens und letztens verweist die Klägerin auf die von ihr vorgelegten Entscheidungen Nrn. 531/2000 und 621/2001 der Widerspruchsabteilung
des HABM, die, in ähnlichen Verfahren ergangen, ihre Auslegung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 bestätigten.
Nach Ansicht des HABM haben die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die Zeichen identisch
seien und die Klägerin nachgewiesen habe, dass ihre Widerspruchsmarke in Spanien Bekanntheit für „Dienstleistungen in Zusammenhang
mit der Bereitstellung verzehrfertiger Speisen und Getränke; Restaurants; Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen, Bars, Cafeterias“
in Klasse 42 erworben habe.
Wie die Beschwerdekammer weiter zu Recht angenommen habe, könne zwar der Nachweis, dass die angemeldete Marke im Sinne von
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise
ausnutzen oder beeinträchtigen würde, auf Wahrscheinlichkeiten gestützt werden. Die Klägerin habe aber, wie von der Beschwerdekammer
dargelegt, weder in ihren Stellungnahmen vom 11. Februar und vom 17. Mai 2000 vor der Widerspruchsabteilung noch in ihrer
Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding überzeugende Argumente zum Nachweis einer solchen Gefahr vorgetragen. Die
Beschwerdekammer habe daher in ihrer Entscheidungsfindung Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/04 fehlerfrei angewandt.
Auch wenn der Verweis der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 11. Februar 2000 vor der Widerspruchsabteilung auf ihre Investitionen
und Aktivitäten zur Absatzförderung, die dazu geführt hätten, dass ihre Widerspruchsmarke weithin bekannt sei, ein zum Nachweis
des Rufes dieser Marke sachdienlicher Umstand sei, habe sie doch nicht erläutert, welcher Zusammenhang zwischen diesem Umstand
und der Anmeldung der Elleni Holding bestehe. In Bezug auf das Vorbringen der Klägerin, die Elleni Holding habe nicht nachgewiesen,
dass ein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke bestehe, betont das HABM, dass es der Klägerin als
derjenigen, die gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch erhoben habe, obliege, objektive Umstände beizubringen,
die den Schluss auf die Anwendbarkeit des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall zuließen.
Das HABM teilt den Schluss der Beschwerdekammer, dass der von der Klägerin geltend gemachte Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen,
die mit der älteren Marke und mit der angemeldeten Marke beansprucht würden, als solcher nicht ausreiche, um auf das Bestehen
einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung der älteren Marke oder ihrer Beeinträchtigung zu schließen. Dazu bemerkt das HABM,
dass der Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen, die mit den einander gegenüberstehenden Zeichen beansprucht würden, auch
nach Ansicht der Klägerin nur ein Umstand sei, der die Wahrscheinlichkeit einer solchen Gefahr verstärken könne. Da aber in
keiner Weise belegt worden sei, dass eine derartige Gefahr bestehe, könne von ihrer Verstärkung keine Rede sein.
Außerdem zeige die von der Elleni Holding vorgenommene Beschränkung der mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen
in Klasse 42 (s. o., Randnr. 9), dass sie nicht die Absicht verfolge, die ältere Marke in unlauterer Weise auszunutzen, und
dass die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die ältere Marke beeinträchtige, unwahrscheinlich sei.
Auf das Vorbringen der Klägerin schließlich, die Beschwerdekammer hätte sie auffordern müssen, ihren Standpunkt hinsichtlich
des Bestehens der genannten Gefahr zu erläutern, entgegnet das HABM, dass die Beschwerdekammer nicht für Lücken im Widerspruchsvorbringen
der Klägerin verantwortlich gemacht werden könne. Nach Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 beschränke sich die Beschwerdekammer
auf die Prüfung des Vorbringens der an dem Widerspruchsverfahren Beteiligten, und jeder Hinweis ihrerseits an einen der Beteiligten
auf fehlenden Sach- oder Rechtsvortrag beeinträchtigte die Interessen des anderen und verstieße damit gegen den Grundsatz
des kontradiktorischen Verfahrens, der für das Inter-partes-Verfahren vor dem HABM gelte.
Jedenfalls habe die Elleni Holding sich in ihrem Schreiben vom 3. Januar 2001, das die Beschwerdebegründung enthalte, bereits
darauf berufen, dass es an einem Vorbringen der Klägerin fehle, mit dem sich die ungerechtfertigte Ausnutzung der Unterscheidungskraft
oder der Wertschätzung der älteren Marke oder ihre Beeinträchtigung durch die Benutzung der angemeldeten Marke belegen lasse.
Die Klägerin könne daher nicht geltend machen, dass ihr dieses Vorbringen, auf das sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme zur
Beschwerde der Elleni Holding entgegnet habe, unbekannt gewesen sei.
Würdigung durch das Gericht
Nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im
Sinne des Absatzes 2 dieses Artikels auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch
ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für
die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte
Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die
Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
Der Wortlaut dieser Bestimmung stellt auf eine Marke ab, die für Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird, die mit den
Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke nicht identisch und ihnen nicht ähnlich sind. Allerdings hat der Gerichtshof
auf eine Vorlagefrage nach der Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), dessen Regelungsgehalt
im Wesentlichen mit dem des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 übereinstimmt, entschieden, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
unter Berücksichtigung der allgemeinen Systematik und der Ziele der Regelung, in die er sich einfügt, keine Auslegung erhalten
kann, die zur Folge hätte, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder
Dienstleistungen in geringerem Maße geschützt wären als im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder
Dienstleistungen. Nach der vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung muss die bekannte Marke, anders ausgedrückt, im Fall der
Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso umfassenden Schutz
genießen wie im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Gerichtshofs
vom 9. Januar 2003, Davidoff, C‑292/00, Slg. 2003, I‑389, Randnrn. 24 bis 26, und vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und
Adidas Benelux, C‑408/01, Slg. 2003, I‑12537, Randnrn. 19 bis 22).
Demgemäß ist Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in entsprechender Weise dahin auszulegen, dass sich ein Widerspruch auf
ihn sowohl dann stützen lässt, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet,
die nicht mit denen der älteren Marke identisch und ihnen nicht ähnlich sind, als auch dann, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung
für Waren und Dienstleistungen richtet, die denen der älteren Marke identisch oder ihnen ähnlich sind.
Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 geht ferner hervor, dass seine Anwendung von folgenden Voraussetzungen
abhängt: erstens Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, zweitens Bekanntheit der älteren Marke
und drittens die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Diese Voraussetzungen müssen zusammen
erfüllt sein, und eine Anwendung der Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (Urteil des Gerichts
vom 25. Mai 2005, Spa Monopole/HABM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), T‑67/04, Slg. 2005, II‑1825, Randnr.
30).
Um die Gefahr, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt, genauer zu charakterisieren, ist darauf hinzuweisen,
dass die Hauptaufgabe einer Marke unbestreitbar in einer „Herkunftsfunktion“ liegt (vgl. den siebten Erwägungsgrund der Verordnung
Nr. 40/94). Gleichwohl fungiert eine Marke auch als Träger anderer Mitteilungen, insbesondere über die speziellen Eigenschaften
oder Merkmale der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, oder der mit ihr vermittelten Bilder und Empfindungen
wie etwa Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuer oder Jugendlichkeit. Unter diesem Aspekt hat die Marke einen ihr eigenen,
autonomen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu unterscheiden
ist. Solche Botschaften, die insbesondere durch eine bekannte Marke vermittelt oder mit ihr verbunden werden, verleihen ihr
einen erheblichen und schutzwürdigen Wert, zumal die Bekanntheit einer Marke in den meisten Fällen das Ergebnis beträchtlicher
Anstrengungen und Investitionen ihres Inhabers ist. Deshalb gewährleistet Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 den Schutz
einer bekannten Marke gegen jede identische oder ähnliche Anmeldemarke, die ihr Bild beeinträchtigen könnte, auch dann, wenn
die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht denen entsprechen, für die die bekannte ältere
Marke eingetragen wurde.
Was insbesondere die dritte der oben in Randnr. 34 genannten Voraussetzungen betrifft, so sind bei ihrer Prüfung drei Arten
von Gefahren zu unterscheiden: Die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke würde erstens die Unterscheidungskraft
der älteren Marke oder zweitens deren Wertschätzung beeinträchtigen oder sie würde drittens die Unterscheidungskraft oder
die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen (Urteil SPA‑FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnrn.
43 bis 53; vgl. entsprechend auch Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas-Salomon und Adidas Benelux
[Urteil vom 23. Oktober 2003, oben in Randnr. 32 angeführt], Nrn. 36 bis 39). Nach dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 40/94 reicht es für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung aus, dass nur eine dieser Gefahrarten besteht. Die dritte der
oben in Randnr. 34 genannten kumulativen Voraussetzungen ist somit in drei Gefahrentypen unterteilt, von denen eine vorliegen
muss.
Was zunächst die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der
angemeldeten Marke betrifft, so kann es zu einer solchen Beeinträchtigung kommen, wenn die ältere Marke nicht mehr geeignet
ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen ist und verwendet wird
(Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 43). Die Gefahr liegt somit in der „Verwässerung“ oder „allmählichen
Schwächung“ der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit (Schlussanträge des Generalanwalts
Jacobs in der Rechtssache Adidas-Salomon und Adidas Benelux [Urteil vom 23. Oktober 2003, oben in Randnr. 32 angeführt], Nr.
37).
Allerdings ist die Verwässerungsgefahr grundsätzlich weniger ausgeprägt, wenn die ältere Marke aus einem Begriff besteht,
der aufgrund einer ihm eigenen Bedeutung unabhängig von der daraus gebildeten älteren Marke weit verbreitet ist und häufig
gebraucht wird. In einem solchen Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass die Übernahme des fraglichen Begriffs durch die
angemeldete Marke zu einer Verwässerung der älteren Marke führt. So hat das Gericht im Urteil SPA‑FINDERS (oben in Randnr.
34 angeführt, Randnr. 44) entschieden, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Marke SPA durch eine andere Marke, die ebenfalls
den Wortbestandteil „SPA“ enthält, gering ist, da der Gebrauch des Wortes „Spa“ etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt
Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hamams oder Saunen,
gängig ist.
Was sodann die Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten
Marke betrifft, so ist eine derartige Beeinträchtigung dann zu bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die Anziehungskraft der älteren
Marke geschmälert wird (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 46). Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung
kann insbesondere dann bestehen, wenn die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen,
die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können, weil sie mit der angemeldeten Marke identisch
oder ihr ähnlich ist.
Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht
gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke schließlich sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig
parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen (Urteil SPA‑FINDERS, oben in Randnr.
34 angeführt, Randnr. 51). Es handelt sich somit, anders gesagt, um die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die
durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren
Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird.
Die Gefahr der letztgenannten Art ist von der Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu
unterscheiden. Nach ständiger Rechtsprechung wird die Verwechslungsgefahr definiert als die Gefahr, dass der Verkehr glauben
könnte, dass die mit der angemeldeten Marke bezeichneten und die mit der älteren Marke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen
aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteil des Gerichts
vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM – Petit Liberto [Fifties], T‑104/01, Slg. 2002, II‑4359, Randnr. 25; vgl. ferner entsprechend
Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 17). Dagegen sehen die beteiligten Verkehrskreise in den Fällen, auf
die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt, einen Zusammenhang, d. h. sie stellen eine gedankliche Verknüpfung zwischen
den einander gegenüberstehenden Marken her, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. entsprechend Urteil Adidas-Salomon und Adidas
Benelux, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 29). Folglich ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung
für die Anwendung dieser Bestimmung (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg.
1997, I‑6191, Randnr. 20).
Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen lässt sich der Unterschied zwischen der Gefahr einer unlauteren Ausnutzung im
Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 und der Verwechslungsgefahr wie folgt zusammenfassen: Eine Verwechslungsgefahr
besteht dann, wenn eine mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf den maßgeblichen Verbraucher
deshalb anziehend wirken kann, weil er meint, dass sie dieselbe betriebliche Herkunft habe wie die Waren oder Dienstleistungen
der älteren, mit der angemeldeten Marke identischen oder ihr ähnlichen Marke. Dagegen besteht die Gefahr einer unlauteren
Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der
angemeldeten Marke dann, wenn der Verbraucher, ohne notwendigerweise die betriebliche Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung
zu verwechseln, durch die angemeldete Marke als solche angezogen wird und die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung
kauft, weil sie mit dieser Marke versehen ist, die mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist.
Weiterhin ist zu prüfen, welche Umstände der Widersprechende, der Inhaber einer bekannten älteren Marke ist, für den Widerspruchsgrund
nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 anführen muss.
Dazu ist darauf hinzuweisen, dass das Amt in Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse nach Art. 74 Abs. 1 Satz
2 der Verordnung Nr. 40/94 bei seiner Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Diese
Bestimmung ist dahin ausgelegt worden, dass die Dienststellen des HABM einschließlich der Beschwerdekammer ihre im Zusammenhang
mit einem Widerspruchsverfahren ergangene Entscheidung nur auf die von dem betreffenden Verfahrensbeteiligten geltend gemachten
relativen Eintragungshindernisse und die von ihm dafür vorgebrachten Tatsachen und Beweise stützen können (Urteile des Gerichts
vom 23. September 2003, Henkel/HABM – LHS [UK] [KLEENCARE], T‑308/01, Slg. 2003, II‑3253, Randnr. 32, und vom 22. Juni 2004,
Ruiz-Picasso u. a./HABM – DaimlerChrysler [PICARO], T‑185/02, Slg. 2004, II‑1739, Randnr. 28).
Allerdings ist auch entschieden worden, dass es die Beschränkung der tatsächlichen Grundlage der Widerspruchsprüfung nicht
ausschließt, dass neben den von den Beteiligten im Widerspruchsverfahren ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen auch offenkundige
Tatsachen berücksichtigt werden, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen
werden können (Urteil PICARO, oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 29).
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht bezweckt, die Eintragung jeder mit einer
bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Marke zu verhindern. Der Zweck dieser Bestimmung liegt insbesondere darin,
es dem Inhaber einer bekannten älteren Marke zu ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die
Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte.
Dabei ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung
seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur
hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil SPA FINDERS,
oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 40).
Das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen der angemeldeten und der älteren Marke ist eine wesentliche Voraussetzung für die
Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94. Treten die in dieser Bestimmung genannten Beeinträchtigungen auf, so
sind sie nämlich die Folge eines gewissen Grades von Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten und der älteren Marke, aufgrund
dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken sehen, diese also gedanklich miteinander
verknüpfen (Urteil SPA FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 41). Diese gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung
aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. entsprechend Urteil Adidas-Salomon und Adidas
Benelux, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnrn. 29 und 30). Je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren
Marke sind, desto eher wird insoweit eine Beeinträchtigung vorliegen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 14. September
1999, General Motors, Slg. 1999, I‑5421, Randnr. 30).
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Widersprechende, der sich auf das relative Eintragungshindernis nach
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 berufen möchte, die ältere Marke anzugeben und ihre geltend gemachte Bekanntheit zu
beweisen hat. Wie im Urteil General Motors (oben in Randnr. 47 angeführt, Randnr. 30) erörtert, das sich im vorliegenden Fall
entsprechend heranziehen lässt, kann insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung
gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren
Ausnutzung der Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen
weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss. Allerdings kann nicht unterstellt werden, dass dies immer
der Fall ist. Es kann nämlich sein, dass die angemeldete Marke trotz ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der bekannten älteren
Marke auf den ersten Blick nicht dazu angetan ist, für diese eine Gefahr der drei von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
erfassten Arten zu begründen. In diesem Fall ist der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen, sofern sich nicht mit anderen
Umständen, die der Widersprechende geltend machen und beweisen muss, die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung
oder unlauteren Ausnutzung belegen lässt.
Im vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, dass die Beschwerdekammer die Feststellung der Widerspruchsabteilung, dass
die einander gegenüberstehenden Zeichen identisch seien, nicht in Frage gestellt hat. Ferner hat die Beschwerdekammer das
Vorbringen der Elleni Holding, die Klägerin habe die Bekanntheit ihrer älteren Marke in Spanien nicht hinreichend nachgewiesen,
zurückgewiesen und diese Bekanntheit, wie die Widerspruchsabteilung, für „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung
verzehrfertiger Speisen und Getränke; Restaurants; Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen, Bars, Cafeterias“ in Klasse 42 anerkannt
(Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung).
Die Beschwerdekammer war somit der Auffassung, dass die Klägerin zwei der drei Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8
Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt habe. Allerdings war sie der Ansicht, dass die Klägerin weder dargelegt noch bewiesen
habe, dass die Benutzung der angemeldete Marke zu einer Ausbeutung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke
führe (Randnr. 47 der angefochtenen Entscheidung). Entgegen den Ausführungen in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung
reiche der einzige relevante Umstand, den die Klägerin insoweit geltend mache, nämlich das Vorliegen eines schlichten Zusammenhangs
zwischen den Dienstleistungen, die mit den einander gegenüberstehenden Marken bezeichnet würden, hierfür nicht aus (Randnr.
46 der angefochtenen Entscheidung). Demzufolge sei der von der Klägerin erhobene Widerspruch zurückzuweisen, da eine der Voraussetzungen
für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht erfüllt sei.
Die angefochtene Entscheidung ist somit dahin zu verstehen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall trotz der Identität
der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Bekanntheit der älteren Marke nicht die Gefahr feststellen konnte, dass die
Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt
oder beeinträchtigt.
Um die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen, ist folglich zu prüfen, ob im vorliegenden Fall zumindest
eine der drei Gefahrenarten vorlag, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt. Dafür ist zunächst zu untersuchen,
ob die Klägerin vor den Dienststellen des HABM neben dem Zusammenhang, der zwischen den mit den beiden einander gegenüberstehenden
Marken beanspruchten Dienstleistungen bestehe, noch weitere Umstände geltend gemacht hat, die von der Beschwerdekammer zur
Beurteilung der fraglichen Gefahren herangezogen werden konnten.
In ihrer Klageschrift beruft sich die Klägerin in diesem Zusammenhang auf den beträchtlichen Werbeaufwand, den sie zur Förderung
ihrer Dienstleistungen und zur Verbreitung und Etablierung ihrer älteren Marke betrieben habe. Dieser Umstand ist allerdings
nur für den Nachweis der Bekanntheit der älteren Marke erheblich, die indessen in der angefochtenen Entscheidung anerkannt
wurde. Dagegen lässt sich mit diesem Werbeaufwand als solchem nicht nachweisen, dass die Gefahr besteht, dass die Benutzung
der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 40/94 in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Er ist hier daher nicht relevant.
Die Klägerin beruft sich auch darauf, dass der spanische Verkehr die ältere Marke als „Qualitätsmarke von Rang“ anerkenne.
In ihrer Klageschrift führt die Klägerin in demselben Kontext einen Auszug aus ihrer Stellungnahme vom 11. Februar 2000 vor
der Widerspruchsabteilung an, in der sie auf eine systematische Werbung für die ältere Marke verweist, die mit „der feststehenden
Qualität der fraglichen Waren und Dienstleistungen verbunden“ werde. In derselben Stellungnahme verweist die Klägerin auch
auf „Beweise für das Ansehen und den Ruf“ („evidence of the prestige and reputation“) ihrer älteren Marke.
Das Gericht stellt fest, dass die Klägerin die VIPS-Restaurants in dieser Stellungnahme als Betriebe beschreibt, die sich
durch besonders lange Öffnungszeiten auszeichneten (von morgens bis drei Uhr nachts), an allen Wochentagen, auch Sonn- und
Feiertagen, geöffnet seien und fast durchgehend Speisen entsprechend einem allen Restaurants gemeinsamen Angebot bereitstellten.
Überdies zitiert die Klägerin darin mehrere Auszüge aus Zeitungsartikeln und Büchern, aus denen hervorgehe, dass die VIPS
vom spanischen Verkehr als eher informelle Orte der Entspannung wahrgenommen würden, die besonders für Jugendliche attraktiv
seien und wo man sich zu jeder beliebigen Zeit Nahrung beschaffen und einkaufen könne.
Ferner würden die VIPS-Restaurants in diesen Publikationen unter anderen bekannten Schnellgaststättenketten angeführt oder
gehobenen Restaurants gegenübergestellt, so etwa in folgender Weise:
–        „Ein Gang, vielleicht vom Moncloa zur Plaza de España – und im Vorbeigehen ein Blick auf die McDonald’s, VIPS und Pan’s & Company.“
–        „Für die bedeutenden Gäste war mit Sorgfalt ein gehobenes Restaurant gewählt worden, aber Willy Banks und Al Oerter wollten
nur Hamburger. Es ist schon eine Zeit lang her, aber es hat sich nichts geändert. Letztes Jahr feierte Maurice Greene seinen
Weltrekord, indem er ausging, um um ein Uhr nachts Hamburger bei VIPS zu essen ...“
–        „Was Restaurants betrifft, so wird es ein VIPS und einen Burger King geben.“
Dazu ist zu sagen, dass zwar die Marken bestimmter Schnellgaststätten unbestreitbar bekannt sind, sie aber grundsätzlich,
sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen ist, nicht das Bild eines besonderen Ansehens oder einer gehobenen Qualität vermitteln,
da der Sektor der Schnellgastronomie eher mit anderen Eigenschaften assoziiert wird, etwa Schnelligkeit, Verfügbarkeit und,
in gewissem Maße, Jugendlichkeit, da viele Jugendliche diese Art von Betrieben aufsuchen.
Angesichts dieser Erwägungen ist in den vagen und nicht untermauerten Verweisen der Klägerin in ihrer Stellungnahme vor der
Widerspruchsabteilung auf das „Ansehen und [den] Ruf“ oder die „anerkannte Qualität“ der in einem VIPS-Restaurant angebotenen
Waren und Dienstleistungen keine Bezugnahme auf das Bild eines Ansehens oder einer besonders hohen Qualität zu sehen, das
mit ihrer älteren Marke VIPS verbunden sein soll. Die Klägerin scheint sowohl in ihren Stellungnahmen vor dem HABM als auch
in ihrer Klageschrift den Begriff der Bekanntheit einer Marke mit ihrem etwaigen Ansehen oder ihren besonderen Eigenschaften
zu verwechseln. Doch kann nicht unterstellt werden, dass jede bekannte Marke allein aufgrund ihrer Bekanntheit ein Bild von
Ansehen oder höherer Qualität vermittelt. Daraus folgt, dass das Ansehen, das mit der älteren Marke verbunden sein soll, in
der angefochtenen Entscheidung zu Recht nicht berücksichtigt wurde.
Sofern der Verweis der Klägerin in ihrer Klageschrift auf das besondere Ansehen ihrer älteren Marke so zu verstehen sein sollte,
dass dieser tatsächliche Umstand damit erstmals vor dem Gericht geltend gemacht wird, ist darauf hinzuweisen, dass die Klage
beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne
von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet ist (Urteile des Gerichts vom 5. März 2003, Alcon/HABM – Dr. Robert Winzer
Pharma [BSS], T‑237/01, Slg. 2003, II‑411, Randnr. 61, vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Calandre], T‑128/01, Slg. 2003,
II‑701, Randnr. 18, und vom 3. Juli 2003, Alejandro/HABM – Anheuser-Busch [BUDMEN], T‑129/01, Slg. 2003, II‑2251, Randnr.
67). Diese Kontrolle ist anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Streits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer
befasst war (Urteile des Gerichts vom 5. März 2003, Unilever/HABM [Ovoide Tabletten], T‑194/01, Slg. 2003, II‑383, Randnr.
16, und vom 22. Oktober 2003, Éditions Albert René/HABM – Trucco [Starix], T‑311/01, Slg. 2003, II‑4625, Randnr. 70). Folglich
ist dieser neue tatsächliche Umstand als unzulässig zurückzuweisen, da seine Prüfung durch das Gericht über den tatsächlichen
Rahmen der angefochtenen Entscheidung hinausginge (vgl. in diesem Sinne Urteil Starix, Randnr. 73, und Urteil des Gerichts
vom 22. Juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/HABM – Nabeiro Silveira [Galáxia], T‑66/03, Slg. 2004, II‑1765, Randnrn. 46 und
47).
Schließlich macht die Klägerin geltend, die Elleni Holding habe nicht den Beweis erbracht, dass es für die Benutzung der angemeldeten
Marke einen rechtfertigenden Grund gebe. Jedoch hat der Beurteilung etwaiger „rechtfertigender Gründe“ logischerweise die
Prüfung vorauszugehen, ob zumindest eine der drei Gefahrenarten im Sinne der dritten und letzten Voraussetzung für die Anwendung
des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 vorliegt. Stellt sich heraus, dass keine dieser drei Gefahrenarten vorliegt, so
lassen sich die Eintragung und die Benutzung der angemeldeten Marke nicht verhindern, da das Bestehen oder Fehlen rechtfertigender
Gründe für die Benutzung der angemeldeten Marke in diesem Fall ohne Bedeutung ist.
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht davon ausgegangen
ist, dass der Zusammenhang zwischen den mit den beiden einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Dienstleistungen der
einzige relevante Umstand ist, den die Klägerin für das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
geltend gemacht hat. Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass dieser Umstand nicht ausreiche,
um das Vorliegen wenigstens einer der drei oben beschriebenen Gefahrenarten, auf die diese Bestimmung abstellt, nachzuweisen.
Was erstens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten
Marke anbelangt, also die oben in den Randnrn. 37 und 38 beschriebene Gefahr einer „Verwässerung“ oder „allmählichen Schwächung“
dieser Marke, so ist zu bemerken, dass der Ausdruck „VIPS“ in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP (englisch:
„Very Important Person“, d. h. „sehr wichtige Person“) ist, das sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene weit
verbreitet ist und häufig gebraucht wird, um berühmte Persönlichkeiten zu bezeichnen. Unter diesen Umständen erscheint die
Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke begrenzt.
Diese Gefahr erscheint im vorliegenden Fall auch umso weniger wahrscheinlich, als mit der angemeldeten Marke Dienstleistungen
des „Erstellen[s] von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“ beansprucht
werden, die sich an ein spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden, nämlich die Inhaber solcher Betriebe. Das
hat zur Folge, dass die angemeldete Marke, wenn sie zur Eintragung zugelassen wird, über ihre Benutzung voraussichtlich nur
diesem verhältnismäßig begrenzten Publikum bekannt wird, was gewiss die Gefahr der Verwässerung oder allmählichen Schwächung
der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit reduziert.
Diese Erwägungen werden durch den von der Klägerin behaupteten Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen der beiden einander
gegenüberstehenden Marken nicht in Frage gestellt. Denn der fragliche Zusammenhang ist, wie die Beschwerdekammer in Randnr.
46 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, da die Verwässerung der
Identität einer bekannten Marke nicht von der Ähnlichkeit der mit dieser Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen mit
denen der angemeldeten Marke abhängt.
Demnach wird in der angefochtenen Entscheidung zu Recht darauf verwiesen, dass nicht die Gefahr besteht, dass die Unterscheidungskraft
der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke verwässert wird.
Zweitens ist die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke
zu prüfen. Wie oben in Randnr. 39 ausgeführt, geht es dabei um die Gefahr, dass die Assoziation der bekannten älteren Marke
mit den Waren oder Dienstleistungen, die mit der identischen oder ähnlichen angemeldeten Marke beansprucht werden, zu einer
Schädigung oder Trübung der älteren Marke führt, weil die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
Merkmale oder besondere Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild der älteren Marke auswirken können.
Insoweit ist festzustellen, dass die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen keine Merkmale oder Eigenschaften
aufweisen, die eine derartige Beeinträchtigung der älteren Marke wahrscheinlich erscheinen ließen. Die Klägerin hat keine
solchen Merkmale oder Eigenschaften geltend gemacht und sie erst recht nicht bewiesen. Das bloße Bestehen eines Zusammenhangs
zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils bezeichnen, ist weder hinreichend noch ausschlaggebend.
Zwar verstärkt das Bestehen eines solchen Zusammenhangs die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der
angemeldeten Marke konfrontiert werden, zugleich an die ältere Marke denken. Doch reicht dieser Umstand für sich genommen
nicht aus, um die Anziehungskraft der älteren Marke zu verringern. Dazu kann es nur dann kommen, wenn die mit der angemeldeten
Marke beanspruchten Dienstleistungen nachweislich Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschätzung der älteren
Marke potenziell abträglich sind. Dafür wurde im vorliegenden Fall aber kein Beweis erbracht.
Folglich hat die Beschwerdekammer die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke zu Recht verneint.
Schließlich ist die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch
die Benutzung der angemeldeten Marke zu beurteilen. Wie oben in den Randnrn. 40 bis 42 ausgeführt worden ist, ist diese Gefahr
von der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu unterscheiden, da der Verkehr
im Fall der in Art. 8 Abs. 5 behandelten, hier fraglichen Gefahr die einander gegenüberstehenden Marken nicht unbedingt verwechselt.
Dazu ist zu sagen, dass das Vorbringen, wonach das von der angemeldeten Marke angesprochene Publikum dazu neige, die mit der
Marke bezeichnete Computersoftware in der Annahme zu erwerben, sie stamme von den bekannten VIPS-Restaurants oder werde von
diesen benutzt, in den Rahmen der Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr fällt, also eines relativen Eintragungshindernisses
nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung, nicht nach Art. 8 Abs. 5. Auf Verwechslungsgefahr hat sich die Klägerin für ihren
Widerspruch zwar tatsächlich berufen, doch wurde diese Gefahr von der Widerspruchsabteilung verneint und in der angefochtenen
Entscheidung nicht noch einmal geprüft, was die Klägerin mit ihrem unten geprüften zweiten Klagegrund angreift.
Dagegen könnte die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke nur
dann eintreten, wenn das maßgebliche Publikum, ohne die Herkunft der mit den Marken gekennzeichneten Dienstleistungen zu verwechseln,
die Software der Elleni Holding allein deshalb besonders attraktiv fände, weil sie mit einer Marke gekennzeichnet ist, die
mit der bekannten älteren Marke VIPS identisch ist.
Im vorliegenden Fall gibt es jedoch nichts, was die in der vorstehenden Randnummer genannte Gefahr belegen könnte. Wie die
Beschwerdekammer zu Recht ausgeführt hat, reicht der Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden
Marken jeweils kennzeichnen, für sich genommen nicht aus. Denn die Anerkennung einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft
oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke setzt auch dann, wenn keine Verwechslungsgefahr
hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der fraglichen Dienstleistungen besteht, den Nachweis einer gedanklichen Verbindung
der angemeldeten Marke mit den positiven Eigenschaften der identischen älteren Marke voraus, die zu einer offensichtlichen
Ausbeutung oder parasitären Teilhabe seitens der angemeldeten Marke Anlass geben könnten.
Da die Klägerin nicht vorträgt, welche besonderen Merkmale sie für ihre ältere Marke geltend macht und wie diese die Vermarktung
der mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen erleichtern könnten, können die üblicherweise mit der bekannten
Marke einer Schnellgaststättenkette assoziierten Merkmale, wie sie oben in Randnr. 57 genannt wurden, als solche nicht als
geeignet angesehen werden, für Dienstleistungen der Computerprogrammierung einen Vorteil zu bieten, auch wenn sich diese an
Hotels oder Restaurants richten.
Das gilt umso mehr, als die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen für die von ihnen angesprochenen Inhaber
von Hotels, Restaurants oder ähnlichen Betrieben eine bedeutende Investition darstellen. Es erscheint nämlich wenig wahrscheinlich,
dass die Identität einer für diese Dienstleistungen geschützten Marke mit einer bekannten älteren Marke als solche einen bedeutenden
Einfluss auf die Wahl der einen oder anderen auf dem Markt erhältlichen Software durch dieses begrenzte und verhältnismäßig
spezialisierte Publikum hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass diese Wahl anhand anderer, wichtigerer und entscheidender Faktoren
– etwa die Kosten der einzelnen angebotenen Software, ihre Leistung oder ihre Datenverarbeitungskapazität – getroffen wird.
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass in der angefochtenen Entscheidung auch die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung
der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke zu Recht verneint
wurde.
Im Übrigen ist in Bezug auf die oben analysierten drei Gefahrenarten darauf zu hinzuweisen, dass die Klägerin in ihren schriftlichen
Ausführungen selbst einräumt (vgl. oben, Randnr. 21), dass der geltend gemachte Zusammenhang zwischen den mit den beiden einander
gegenüberstehenden Marken beanspruchten Dienstleistungen nur zur „Überprüfung“ des Bestehens einer Gefahr im Sinne von Art. 8
Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 diene. Die Klägerin erkennt also an, dass diese Gefahr auf der Grundlage anderer Umstände
nachzuweisen ist und durch den Zusammenhang zwischen den fraglichen Dienstleistungen nur erhärtet oder verstärkt würde. Solche
anderen Umstände fehlen aber, wie ausgeführt, im vorliegenden Fall völlig.
Auch soweit die Klägerin mit den Art. 61 ff. der Verordnung Nr. 40/94 und dem Urteil BABY-DRY (oben in Randnr. 22 angeführt,
Randnr. 43) argumentiert, kann ihr Vorbringen nicht durchgreifen. Zum einen hat das Gericht in diesem Urteil ausgeführt, dass
sich die Beschwerdekammer, wie den Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 sowie der allgemeinen Systematik der Verordnung
zu entnehmen ist, in dem gegebenen Fall nicht darauf beschränken durfte, ein neues Vorbringen des Beschwerdeführers, das erstmals
im Stadium der Beschwerde geltend gemacht wurde, schon deshalb zurückzuweisen, weil es nicht vor der unteren Instanz geltend
gemacht worden war, sondern entweder selbst in der Sache über diese Frage hätte entscheiden oder die Angelegenheit an die
untere Instanz hätte zurückverweisen müssen. Im vorliegenden Fall macht die Klägerin, bei der es sich im Übrigen nicht um
die Beteiligte handelt, die die Beschwerde eingelegt hat, aber nicht einmal geltend, dass sie vor der Beschwerdekammer ein
neues Vorbringen geltend gemacht habe, das diese nicht berücksichtigt habe.
Zum anderen sieht Art. 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 vor: „Bei der Prüfung der Beschwerde fordert die Beschwerdekammer
die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden
oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen.“ Entgegen dem Vorbringen der Klägerin wird der Beschwerdekammer
mit dieser Vorschrift nicht die Verpflichtung auferlegt, die Beteiligten aufzufordern, ihre eigenen bei der Beschwerdekammer
eingereichten Schriftsätze und Unterlagen zu vervollständigen.
Schließlich ist zu den von der Klägerin angeführten Entscheidungen der Dienststellen des HABM in anderen Verfahren zu bemerken,
dass sich die Beteiligten zwar auf derartige Entscheidungen berufen können, um dem Gericht für seine Auslegung der einschlägigen
Vorschriften bedenkenswerte Gesichtspunkte an die Hand zu geben (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 27. September
2005, Cargo Partner/HABM [CARGO PARTNER], T‑123/04, Slg. 2005, II‑3979, Randnr. 68, und vom 24. November 2005, Sadas/HABM
– LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T‑346/04, Slg. 2005, II‑4891, Randnr. 20), dass aber die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
der Beschwerdekammern allein auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter
zu beurteilen ist, so dass ein Verstoß gegen die Entscheidungspraxis der Dienststellen des HABM durch eine Entscheidung einer
Beschwerdekammer des HABM für sich genommen keine Rüge darstellen kann, die die Aufhebung dieser Entscheidung rechtfertigt
(Urteil des Gerichtshofs vom 15. September 2005, BioID/HABM, C‑37/03 P, Slg. 2005, I‑7975, Randnr. 47, sowie Urteile des Gerichts
vom 5. Dezember 2002, Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], T‑130/01, Slg. 2002, II‑5179, Randnr. 31, BUDMEN,
oben in Randnr. 59 angeführt, Randnr. 61, und vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T‑19/04, Slg. 2005,
II‑2383, Randnr. 39).
Nach alledem ist der erste von der Klägerin angeführte Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte und Verstoß gegen die Dispositionsmaxime nach Art. 74 der Verordnung
Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe ihre Verteidigungsrechte verletzt und gegen die Dispositionsmaxime nach
Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, indem sie sich geweigert habe, ihre in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der
Elleni Holding vorgetragenen Argumente zur Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung im vorliegenden Fall zu prüfen.
Die Klägerin meint, dass in den kontradiktorischen Verfahren vor dem HABM der Devolutiveffekt der Beschwerde nach Art. 74
der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdeschrift und das Begehren der Beteiligten begrenzt werde. Im vorliegenden Fall
ergebe sich aus dem von der Elleni Holding eingereichten Beschwerdeformular, dass die Beschwerde gegen die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung insgesamt eingelegt worden sei. Außerdem habe die Klägerin in ihrer Stellungnahme vor der Beschwerdekammer
die Weigerung der Widerspruchsabteilung, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 in Bezug auf die Dienstleistungen
in Klasse 42 anzuwenden, gerügt, aber nichts zur Zurückweisung ihres Widerspruchs für die Klassen 9 und 35 vorgetragen.
Folglich habe die Beschwerde die Prüfung der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf
den Widerspruch der Klägerin im Hinblick auf die Dienstleistungen in Klasse 42 zum Gegenstand gehabt. Ein etwaiger Irrtum
der Elleni Holding, die ihre Beschwerde nicht auf den für sie nachteiligen Teil der Entscheidung der Widerspruchsabteilung
beschränkt habe, dürfe von der Beschwerdekammer nicht von Amts wegen berichtigt werden. Sofern die Beschwerdekammer in dieser
Hinsicht Zweifel gehabt habe, hätte sie die Beschwerdeführerin nach der Regel 49 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission
vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1)
um Klärung ersuchen müssen.
Die Klägerin meint, dass ihr Standpunkt durch die in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung angeführte Entscheidung der
Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 23. Januar 2001 (Sache R 158/2000‑3) und durch die Entscheidung derselben Kammer vom
3. Juli 2000 (Sache R 198/1999‑3) untermauert werde, in denen anerkannt worden sei, dass die Stellungnahmen des anderen Verfahrensbeteiligten
zu einer Erweiterung des Streitgegenstands führen könnten, wenn der Beschwerdeführer dies akzeptiere.
Das HABM trägt einleitend vor, dass die Klägerin in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding begehrt habe, die
Beschwerde zurückzuweisen und die Zurückweisung der angemeldeten Marke zu bestätigen. Dieses Begehren habe sie auf Argumente
gestützt, mit denen sie zum einen das Vorbringen der Elleni Holding zu einem Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
zu widerlegen versucht habe und zum anderen geltend gemacht habe, dass im vorliegenden Fall auch Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser
Verordnung hätte angewandt werden müssen.
Das HABM macht geltend, dass es keine Bestimmung gebe, die es dem anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer
ermögliche, in seiner Stellungnahme zur Beschwerde Anträge zu stellen oder Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen,
die eigenständig seien. In Ermangelung einer solchen Bestimmung habe die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall angenommen,
dass die Beteiligte, deren Anträgen von einer unteren Instanz des HABM nicht in vollem Umfang stattgegeben worden sei, eine
gesonderte Beschwerde vor der Beschwerdekammer erheben müsse, um den sie belastenden Teil der angefochtenen Entscheidung anzugreifen.
Diese Situation unterscheide sich von der vor dem Gericht, da andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer als
der Kläger nach Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts bei diesem Anträge stellen könnten, die auf Abänderung oder
Aufhebung der Entscheidung in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet seien, und Angriffs- und Verteidigungsmittel
vorbringen könnten, die in der Klageschrift nicht geltend gemacht worden seien. Das HABM führt zudem anschauungshalber einige
Vorschriften des spanischen Rechts an, die zu einem ähnlichen Ergebnis wie Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung führten. Die
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, für das eine ähnliche Verordnung wie die Verordnung Nr. 40/94 gelte, verträten
allerdings eine Position, die der in der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegten entspreche.
Zu der von der Beschwerdekammer eingenommenen Position trägt das HABM folgende in die Beurteilung einzubeziehende Umstände
vor: Erstens stehe nach Art. 58 der Verordnung Nr. 40/94 die Beschwerde denjenigen zu, die an einem Verfahren beteiligt gewesen
seien, das zu einer Entscheidung geführt habe, soweit sie durch die Entscheidung beschwert seien. Angesichts dieser Bestimmung
könne man im vorliegenden Fall an der Zulässigkeit einer Beschwerde der Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
zweifeln, da diese dem Begehren der Klägerin entsprochen habe. Wenn aber die Klägerin nicht befugt gewesen sei, eine gesonderte
Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung einzulegen, dann könne die von der Beschwerdekammer eingenommene
Position die Verteidigungsrechte der Klägerin beeinträchtigen, da die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, mit der dem
Begehren der Klägerin entsprochen worden sei, aufgehoben worden sei, ohne dass die Beschwerdekammer über einen anderen, von
der Widerspruchsabteilung endgültig zurückgewiesenen Grund entschieden habe.
Im Übrigen erschiene es übertrieben, von einem Beteiligten, dessen Begehren entsprochen worden sei, zu verlangen, eine Beschwerde
dagegen einzulegen, dass eines seiner Argumente zurückgewiesen worden sei, nur um sich gegen die hypothetische Gefahr zu schützen,
dass der andere Beteiligte, dessen Anträge zurückgewiesen worden seien, eine Beschwerde einlege.
Zweitens sei die Stellungnahme der Klägerin vor der Beschwerdekammer offensichtlich nicht darauf gerichtet gewesen, eine Beschwerde
mit einem anderen Gegenstand einzulegen, sondern nur darauf, den Anträgen der Elleni Holding vor dieser Instanz entgegenzutreten,
um die Gefahr einer Aufhebung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung zu verringern. Daher hätte die Prüfung des Vorbringens
der Klägerin, es sei gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen worden, nicht zu einer
reformatio in peius
der Entscheidung der Widerspruchsabteilung führen dürfen.
Drittens seien die von der Beschwerdekammer angestellten Erwägungen zum Devolutiveffekt der Beschwerde nach Art. 62 Abs. 1
der Verordnung Nr. 40/94 und zur Dispositionsmaxime des Art. 74 Abs. 1 der Verordnung zu berücksichtigen.
Viertens seien in jedem Gerichtssystem die Befugnisse der jeweiligen höheren Instanz eingeschränkter als die der niedrigeren
Instanz, deren Entscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft würden. Die Position der Beschwerdekammer, im Licht des
Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung betrachtet, impliziere jedoch, dass das Gericht hinsichtlich der Bestimmung des Streitgegenstands
über umfassendere Befugnisse verfüge als die Beschwerdekammer, was zumindest ungewöhnlich sei.
Nach alledem wolle das HABM die Entscheidung über den zweiten von der Klägerin geltend gemachten Klagegrund in das Ermessen
des Gerichts stellen. Sollte das Gericht diesem Klagegrund stattgeben, so sei die Sache an die Beschwerdekammer zurückzuverweisen,
damit sie über die Anwendung des relativen Eintragungshindernisses nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entscheiden
könne.
Würdigung durch das Gericht
Das Gericht verweist einleitend darauf, dass das Amt zwar nicht über die Aktivlegitimation für eine Klage gegen eine Entscheidung
einer Beschwerdekammer verfügt, aber umgekehrt nicht verpflichtet ist, ausnahmslos jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer
zu verteidigen oder die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen, und insbesondere die
Entscheidung in das Ermessen des Gerichts stellen kann, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es
für angebracht hält (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM – Atofina Chemicals [BIOMATE], T‑107/02, Slg. 2004,
II‑1845, Randnrn. 34 und 36, vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T‑379/03, Slg. 2005, II‑4633, Randnr.
22, und vom 1. Februar 2006, Dami/HABM – Stilton Cheese Makers [GERONIMO STILTON], T‑466/04 und T‑467/04, Slg. 2006, II‑183,
Randnrn. 30 und 31).
Ferner ist festzustellen, dass die Klägerin, indem sie im Rahmen des vorliegenden Klagegrunds eine Verletzung ihrer Verteidigungsrechte
und einen Verstoß gegen die Dispositionsmaxime geltend macht, in Wirklichkeit die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung
unter dem Gesichtspunkt angreift, dass die Beschwerdekammer den Widerspruchsgrund des Bestehens einer Verwechslungsgefahr
nicht geprüft habe, was sie aufgrund des Devolutiveffekts des Beschwerdeverfahrens hätte tun müssen. Folglich ist zu prüfen,
ob die von der Beschwerdekammer eingenommene Position im Einklang mit den Verpflichtungen steht, die ihr im Rahmen ihrer Überprüfung
der mit der Beschwerde angegriffenen Entscheidung der Widerspruchsabteilung obliegen.
Nach Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 entscheidet die Beschwerdekammer nach ihrer Prüfung, ob die Beschwerde begründet
ist, über diese und kann dabei „im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig“ werden, „die die angefochtene Entscheidung
erlassen hat“, d. h., sie kann im vorliegenden Fall über den Widerspruch durch seine Zurückweisung oder eine Stattgabe selbst
entscheiden und damit die angefochtene Entscheidung entweder bestätigen oder unwirksam werden lassen. Aus Art. 62 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 40/94 folgt damit, dass die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde damit
betraut wird, eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher
Hinsicht vorzunehmen
Ist die Beschwerdekammer der Ansicht, dass eines der von dem Widersprechenden in seinem Widerspruch angeführten und von der
Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung bejahten relativen Eintragungshindernisse zu verneinen ist, so impliziert die
in der vorstehenden Randnummer genannte vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs zwingend, dass die Beschwerdekammer,
bevor sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufhebt, auch zu prüfen hat, ob dem Widerspruch gegebenenfalls auf der
Grundlage eines anderen relativen Eintragungshindernisses stattgegeben werden kann, das vom Widersprechenden vor der Widerspruchsabteilung
geltend gemacht, aber von dieser verneint oder nicht geprüft wurde.
Da die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Widerspruchsabteilung das relative Eintragungshindernis
nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 für Dienstleistungen in Klasse 42 zu Unrecht bejaht habe, war sie demnach verpflichtet,
vor der Aufhebung der Entscheidung der unteren Instanz das andere relative Eintragungshindernis zu prüfen, das von der Klägerin
für ihren Widerspruch geltend gemacht worden war, nämlich das einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und
der älteren Marke.
Entgegen den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung hätte diese Prüfung des relativen Eintragungshindernisses einer
Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer den Gegenstand der Beschwerde nicht erweitert, da die Beschwerde auf die Vornahme
einer vollständigen neuen Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht
gerichtet ist (vgl. oben, Randnr. 96).
Im Übrigen war diese Vorgehensweise im vorliegenden Fall auch aufgrund weiterer Erwägungen geboten. Aus Art. 8 der Verordnung
Nr. 40/94 nämlich geht hervor, dass die in diesem Artikel aufgeführten relativen Eintragungshindernisse alle zu genau demselben
Ergebnis führen, nämlich zur Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke. Es genügt daher, dass nur eines der verschiedenen
im Rahmen eines Widerspruchs geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse vorliegt, damit dem Begehren des Widersprechenden
– Nichteintragung der angemeldeten Marke – entsprochen wird. Wenn die Widerspruchsabteilung daher zu dem Schluss kommt, dass
eines der von dem Widersprechenden geltend gemachten Eintragungshindernisse vorliegt, so kann sie die Prüfung des Widerspruchs
auf dieses eine Hindernis beschränken, das ausreicht, um eine Entscheidung, mit der dem Widerspruch stattgegeben wird, zu
begründen.
Zwar lässt sich nicht ausschließen, dass die Widerspruchsabteilung beschließt, auch die anderen von dem Widersprechenden geltend
gemachten relativen Eintragungshindernisse zu prüfen und gegebenenfalls zu verneinen, wie es hier der Fall war. Dieser Teil
der Begründung ihrer Entscheidung ist jedoch keine notwendige Grundlage für den verfügenden Teil, mit dem dem Widerspruch
stattgegeben wird; dieser Teil findet seine rechtlich hinreichende Grundlage in dem relativen Eintragungshindernis, das bejaht
wurde. Es lässt sich auch nicht von einer teilweisen Zurückweisung des Widerspruchs sprechen, da dem Begehren des Widersprechenden
in vollem Umfang entsprochen wird.
In einem solchen Fall kann ebenso wenig eine Kumulation verschiedener von dem Widersprechenden erhobener Widersprüche angenommen
werden, von denen einige von der Widerspruchsabteilung nach der Zulassung eines dieser Widersprüche zurückgewiesen worden
wären. Die Annahme, dass in jedem von dem Widersprechenden geltend gemachten relativen Eintragungshindernis ein gesonderter
Widerspruch zu sehen sei, verstieße gegen den Wortlaut des Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach „Widerspruch mit
der Begründung erhoben werden [kann], dass die Marke nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschließen ist“. Überdies gebietet
die Ökonomie des Verfahrens vor dem HABM, dass sich die Widersprüche nicht unnütz vervielfachen, und steht daher ebenfalls
der Annahme entgegen, bei einem auf mehrere relative Eintragungshindernisse gestützten Widerspruch handele es sich in Wirklichkeit
um eine Reihe getrennter Widersprüche.
Bestätigt werden die vorstehenden Erwägungen durch den verfügenden Teil der Entscheidung der Widerspruchsabteilung im vorliegenden
Fall, in dem es unter Nr. 1 schlicht heißt, dass dem Widerspruch in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 42 stattgegeben
wird, ohne dass in irgendeiner Weise eine teilweise Zurückweisung des Widerspruchs oder die Zurückweisung eines anderen Widerspruchs
für dieselbe Klasse erwähnt wird.
Unter diesen Umständen konnte die Prüfung des Widerspruchs der Klägerin in Bezug auf die Klasse 42 mit der angefochtenen Entscheidung,
mit der die Beschwerdekammer nur die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben hat, noch nicht beendet sein. Diese
Aufhebung hatte zur Folge, dass das Widerspruchsverfahren, soweit es diese Klasse betrifft, erneut anhängig wurde und mit
einer zweiten Entscheidung abzuschließen war, mit der der Widerspruch entweder zurückzuweisen oder ihm stattzugeben war.
Nach Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 war diese zweite Entscheidung unbeschadet einer etwaigen Zurückverweisung der
Sache an die Widerspruchsabteilung von der Beschwerdekammer selbst zu treffen. Wie jedoch bereits ausgeführt, wäre eine solche
Zurückverweisung im vorliegenden Fall vermutlich überflüssig gewesen, da sich die Widerspruchsabteilung auch zum relativen
Eintragungshindernis einer Verwechslungsgefahr bereits geäußert hatte. Diese Position der Widerspruchsabteilung ist ganz offensichtlich
damit zu erklären, dass sie es aus Gründen der Verfahrensökonomie gerade zu vermeiden sucht, dass die Sache im Fall einer
Aufhebung ihrer Entscheidung durch die Beschwerdekammer an sie zurückverwiesen wird.
Der Schluss der Beschwerdekammer, dass die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im
vorliegenden Fall nicht erfüllt seien, genügte demnach als solcher nicht, um den Widerspruch für die Dienstleistungen in Klasse
42 zurückzuweisen. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, musste sich die Beschwerdekammer zudem die von der Widerspruchsabteilung
vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu eigen machen, was notwendigerweise
eine erneute Prüfung dieser Gefahr implizierte.
In der angefochtenen Entscheidung hat es die Beschwerdekammer jedoch zum einen ausdrücklich abgelehnt, das relative Eintragungshindernis
nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen, und somit auch die Darlegungen der Widerspruchsabteilung
zu diesem Hindernis nicht übernommen oder bestätigt. Zum anderen wird im verfügenden Teil der angefochtenen Entscheidung nur
die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben und nicht ausgeführt, wie über den Widerspruch entschieden wird, noch
die Sache an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen.
Nach alledem hat die Beschwerdekammer gegen die Verpflichtungen, die ihr im Rahmen der Prüfung der Beschwerde obliegen, verstoßen,
indem sie das genannte relative Eintragungshindernis, das die Klägerin rechtzeitig geltend gemacht und in ihrer Stellungnahme
zur Beschwerde der Elleni Holding erneut vorgetragen hatte, nicht geprüft hat.
In der angefochtenen Entscheidung hat sich die Beschwerdekammer für ihre Annahme, diese Prüfung setze voraus, dass die Klägerin
gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine gesonderte Beschwerde einlege, auf eine unzutreffende Prämisse gestützt.
Da die Beschwerde nach Art. 58 der Verordnung Nr. 40/94 denjenigen, die an einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Entscheidung
geführt hat, insoweit zusteht, als sie durch die Entscheidung beschwert sind, war die Klägerin im vorliegenden Fall nicht
befugt, eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung einzulegen, soweit sie die Eintragung der angemeldeten
Marke für die Dienstleistungen in Klasse 42 betraf. Wie oben in den Randnrn. 103 bis 105 ausgeführt, war mit dieser Entscheidung,
mit der dem Widerspruch stattgegeben und die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen der entsprechenden
Klasse abgelehnt worden war, dem Begehren der Klägerin in vollem Umfang entsprochen worden.
Dass sich unter den Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 über die Beschwerde, wie das HABM ausführt, keine Vorschrift findet,
die Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung entspricht, ist demnach ohne Bedeutung, da die Beschwerdekammer unter den Umständen
des vorliegenden Falles verpflichtet war, das vor der Widerspruchsabteilung geltend gemachte, aber von ihr verneinte weitere
Eintragungshindernis auch ohne entsprechenden ausdrücklichen Antrag der Widersprechenden zu prüfen.
Nach alledem ist dem zweiten Klagegrund stattzugeben. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben, ohne dass sich das
Gericht für die Beurteilung des relativen Eintragungshindernisses einer Verwechslungsgefahr, die vom HABM vorzunehmen ist,
an dessen Stelle setzt.

Kosten
Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Im vorliegenden Fall sind dem HABM, auch wenn es die Entscheidung in Bezug auf den zweiten Klagegrund, dem stattgegeben wird,
in das Ermessen des Gerichts gestellt hat, die Kosten der Klägerin aufzuerlegen, da die angefochtene Entscheidung von seiner
Beschwerdekammer erlassen wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil BIOMATE, oben in Randnr. 94 angeführt, Randnr. 97).
Aus diesen Gründen
hat
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom
1. April 2003 (Sache R 1127/2000‑3) wird aufgehoben.
2.
Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) trägt die Kosten der Klägerin.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. März 2007.
Der Kanzler

Der Präsident
E. Coulon

M. Vilaras
*
Verfahrenssprache: Spanisch.