CELEX: 62002CJ0245
Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio
Artigos 2.º, n.º 1, 16.º, n.º 1, e 70.º do acordo ADPIC (TRIPs)
Marcas
Alcance do direito exclusivo do titular da marca
Utilização do sinal como nome comercial

O pedido de decisão prejudicial é relativo à interpretação dos artigos 2.°, n.° 1, 16.°, n.° 1, e 70.° do Acordo sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (a seguir «acordo ADPIC» – em inglês «TRIPs»),
que consta do anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (a seguir «acordo OMC»), aprovado em nome
da Comunidade Europeia, em relação às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de
1994 (JO L 336, pp. 1, 214).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a cervejeira Anheuser‑Busch, Inc. (a seguir «Anheuser‑Busch»),
com sede em Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), à cervejeira Budĕjovický Budvar, národní podnik (a seguir «Budvar»), com
sede na cidade de Česke Budějovice (República Checa), em relação à rotulagem com a qual esta última comercializa a sua cerveja
na Finlândia e que, segundo a Anheuser‑Busch, constitui uma violação das marcas Budweiser, Bud, Bud Light e Budweiser King
of Beers das quais esta última é titular no referido Estado‑Membro.
Quadro jurídico
Direito internacional
O artigo 8.° da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em último lugar
em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 828, n.° 11847, p. 108, a seguir «Convenção de Paris»), dispõe:
«O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca
de fábrica ou de comércio.»
O acordo OMC e o acordo ADPIC, que dele faz parte integrante, entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1995. Contudo, nos termos
do artigo 65.°, n.° 1, do acordo ADPIC, os membros não eram obrigados a aplicar as respectivas disposições antes do termo
de um período geral de um ano, ou seja, antes de 1 de Janeiro de 1996 (a seguir «data de aplicação»).
O artigo 1, n.° 2, do acordo ADPIC, com a epígrafe «Natureza e âmbito das obrigações», dispõe:
«Para efeitos do disposto no presente acordo, a expressão ‘propriedade intelectual’ refere‑se a todas categorias da propriedade
intelectual que constituem o objecto das secções 1 a 7 da parte II.»
O artigo 2 do referido acordo, com a epígrafe «Convenções em matéria de propriedade intelectual», prevê:
«1.

No que diz respeito às partes II, III e IV do presente acordo, os membros devem observar o disposto nos artigos 1.° a 12.°
e no artigo 19.° da Convenção de Paris (1967).
2.

Nenhuma das disposições incluídas nas partes I a IV do presente acordo poderá constituir uma derrogação das obrigações que
possam vincular os membros entre si ao abrigo da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado
sobre a Protecção da Propriedade Intelectual relativa aos Circuitos Integrados.»
O artigo 15.° do acordo ADPIC, com a epígrafe «Objecto da protecção», constante da secção 2 da parte II deste acordo, que
se ocupa das normas relativas à existência, âmbito e exercício dos direitos de propriedade intelectual, dispõe no seu n.° 1:
«Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de
outras empresas poderá constituir uma marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais,
elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão elegíveis para registo enquanto
marcas. […]»
O artigo 16.° do referido acordo, com a epígrafe «Direitos conferidos», prevê no seu n.° 1:
«O titular de uma marca registada disporá do direito exclusivo de impedir que qualquer terceiro, sem o seu consentimento,
utilize no âmbito de operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes
àqueles relativamente aos quais a marca foi registada, caso essa utilização possa dar origem a confusão. No caso de utilização
de um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos, presumir‑se‑á da existência de um risco de confusão. Os direitos
acima descritos não prejudicarão quaisquer direitos anteriores existentes nem afectarão a possibilidade de os membros subordinarem
a existência deles à utilização.»
Nos termos do artigo 17.° do acordo ADPIC, com a epígrafe «Excepções»:
«Os membros podem prever excepções limitadas aos direitos conferidos por uma marca, como por exemplo a utilização leal de
termos descritivos, desde que essas excepções tenham em conta os legítimos interesses do titular da marca e dos terceiros.»
O artigo 70.° deste acordo, com a epígrafe «Protecção dos objectos existentes», dispõe:
«1.

O presente acordo não cria obrigações relativamente a actos ocorridos antes da data de aplicação do acordo ao membro em questão.
2.

Salvo disposição em contrário do presente acordo, o presente acordo estabelece obrigações relativamente a todos os objectos
existentes à data de aplicação do acordo ao membro em questão, e que sejam protegidos nesse membro na referida data, ou que
satisfaçam ou venham posteriormente a satisfazer os critérios de protecção definidos no presente acordo. […]
[…]
4.

No que diz respeito a quaisquer actos relativos a objectos específicos em que sejam incorporados objectos protegidos que passem
a ser considerados em infracção nos termos da legislação adoptada em conformidade com o presente acordo e que tenham sido
iniciados antes da data de aceitação do acordo OMC por esse membro, ou em relação aos quais tenha sido realizado um investimento
considerável, antes dessa data, qualquer membro pode prever uma limitação das medidas correctivas à disposição do titular
do direito no que se refere à prossecução desses actos após a data de aplicação do presente acordo em relação a esse membro.
Nesses casos, o membro deve no entanto prever pelo menos o pagamento de uma remuneração equitativa.
[…]»
Direito comunitário
A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1) tem por objecto, nos termos do primeiro considerando, aproximar as legislações nacionais
em matéria de marcas com vista a eliminar as disparidades existentes susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos
e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum.
Contudo, como resulta do terceiro considerando da Directiva 89/104, esta não pretende proceder a uma aproximação total das
legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas.
O artigo 5.° da Directiva 89/104, que visa principalmente determinar o alcance da protecção conferida pela marca, dispõe nos
seus n.
os
1, 2, 3 e 5:
«1.

A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o
seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a)
De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b)
De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos
produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda
o risco de associação entre o sinal e a marca.
2.

Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial,
sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes
àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem
justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.
3.

Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.
os
1 e 2:
a)
Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
[…]
5.

Os n.
os
1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado‑Membro relativas a protecção contra o uso de um sinal feito para fins
diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire
partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»
O artigo 6.° da Directiva 89/104, com a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca», prevê no seu n.° 1:
«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:
a)
Do seu próprio nome e endereço;
[…]
desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»
Direito nacional
Direito das marcas
Segundo o artigo 3.°, primeiro parágrafo, da tavaramerkkilaki (lei relativa às marcas), de 10 Janeiro de 1964 (7/1964, a seguir
«tavaramerkkilaki»):
«Qualquer pessoa pode utilizar, no âmbito das suas actividades comerciais, o seu patronímico, a sua morada ou o seu nome comercial
como símbolo comercial dos seus produtos a menos que a utilização desse símbolo seja susceptível de causar confusão com uma
marca protegida de um terceiro, ou com um nome, uma morada ou um nome comercial legalmente utilizado por um terceiro nas suas
actividades comerciais.»
O artigo 4.°, primeiro parágrafo, da tavaramerkkilaki dispõe:
«O direito de utilizar um sinal distintivo nas suas mercadorias, nos termos dos artigos 1.° a 3.° da presente lei, implica
que ninguém para além do titular da marca possa, no exercício de uma actividade comercial, utilizar como sinal dos respectivos
produtos um sinal susceptível de gerar confusão quer nos seus produtos ou artigos, na sua publicidade ou em documentação comercial
ou, de qualquer outro modo, incluindo a menção verbal. […]»
O artigo 6.°, primeiro parágrafo, da tavaramerkkilaki dispõe:
«Na acepção da presente lei, os sinais distintivos consideram‑se susceptíveis de confusão quando se referem a tipos de produtos
idênticos ou similares.»
Nos termos do artigo 7.° da tavaramerkkilaki, quando várias pessoas invocarem o direito exclusivo de utilizar nos seus produtos
sinais susceptíveis de confusão, é dada prioridade ao que puder invocar um fundamento jurídico anterior, se o direito reclamado
não tiver deixado de existir devido, por exemplo, ao seu não exercício.
Nos termos do artigo 14.°, primeiro parágrafo, ponto 6, da tavaramerkkilaki, não podem ser registadas marcas susceptíveis
de confusão com o nome comercial protegido, o sinal secundário ou a marca de um outro operador económico.
O órgão jurisdicional de reenvio refere que o legislador nacional considerou que a tavaramerkkilaki está em conformidade com
o acordo ADPIC e não necessita, portanto, de alterações por esta razão. Do mesmo modo, o legislador nacional considerou que
as disposições da tavaramerkkilaki relativas ao risco de confusão de marcas para tipos de mercadorias idênticos ou similares
são compatíveis com a Directiva 89/104 pelo que podiam permanecer inalteráveis.
Direito relativo aos nomes comerciais
Com base no artigo 2.°, n.° 1, da toiminimilaki (lei finlandesa relativa aos nomes comerciais), de 2 de Fevereiro de 1979
(128/79, a seguir «toiminimilaki»), o direito exclusivo de utilizar um nome comercial adquire‑se pelo registo desse nome comercial
ou pela sua consagração por força do uso.
O artigo 2.°, n.° 3, da toiminimilaki dispõe:
«Considera‑se que o nome comercial se adquire por força do uso quando é do conhecimento geral nos sectores a que se dirige
a actividade do operador económico.»
O órgão jurisdicional de reenvio refere que, na sua jurisprudência, o artigo 8.° da Convenção de Paris foi interpretado no
sentido de que esta disposição tutela, além dos nomes comerciais registados ou consagrados pelo do uso na Finlândia, também
os nome comerciais estrangeiros que estejam registados noutro Estado parte da referida convenção, e ainda os sinais acessórios
do conteúdo dos referidos nomes comerciais. De acordo com essa jurisprudência, a tutela destes nomes comerciais fica sujeita
à condição de o elemento que caracteriza esse nome comercial ser conhecido, pelo menos em certa medida, dos sectores profissionais
em causa na Finlândia.
O litígio no processo principal e as questões prejudiciais
A Anheuser‑Busch é titular na Finlândia das marcas, relativas à cerveja, Budweiser, Bud, Bud Light e Budweiser King of Beers,
registadas entre 5 de Junho de 1985 e 5 de Agosto de 1992. O primeiro pedido de registo destas marcas, ou seja, da Budweiser,
é de 24 de Outubro de 1980.
Em 1 de Fevereiro de 1967, a Budvar inscreveu o seu nome comercial no registo comercial checoslovaco. Este registo foi feito
em língua checa («Budĕjovický Budvar, národní podnik»), inglesa («Budweiser Budvar, National Corporation») e francesa («Budweiser
Budvar, Entreprise nationale»). A Budvar era, então, titular na Finlândia das marcas Budvar e Budweiser Budvar, relativas
a cerveja, registadas, respectivamente, em 21 de Maio de 1962 e em 13 de Novembro de 1972, que foram declaradas caducas pelos
órgãos jurisdicionais finlandeses por não uso.
Por recurso, interposto em 11 de Outubro de 1996 no Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primeira Instância de Helsínquia,
Finlândia), a Anheuser‑Busch pediu que a Budvar fosse impedida de manter ou renovar a utilização na Finlândia das marcas Budĕjovický
Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud e Budweiser Budbraü como sinais para a comercialização e venda de
cerveja produzida pela Budvar. Além disso, a Anheuser‑Busch pediu a extinção de todas as denominações contrárias a esta proibição
e a condenação da Budvar no pagamento de uma indemnização por violação dos seus direitos em matéria de marcas.
A este respeito, a Anheuser‑Busch alegou que os sinais utilizados pela Budvar podem ser confundidos, na acepção da tavaramerkkilaki,
com as suas próprias marcas, uma vez que os referidos sinais e marcas designam tipos de mercadorias idênticos ou similares.
Na mesma acção, a Anheuser‑Busch pediu ainda que a Budvar fosse proibida de utilizar na Finlândia, sob pena de sanção pecuniária
nos termos da toiminimilaki, os nomes comerciais «Budĕjovický Budvar, národní podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser Budvar,
national enterprise», «Budweiser Budvar, Entreprise nationale» e «Budweiser Budvar, National Corporation» uma vez que estes
podiam ser confundidos com as suas próprias marcas.
A Budvar alegou em sua defesa que os sinais utilizados na Finlândia para a comercialização da sua cerveja não são susceptíveis
de confusão com as marcas da Anheuser‑Busch. Além disso, a Budvar sustenta que, em relação ao sinal «Budweiser Budvar», o
registo do seu nome comercial quer em língua checa quer em línguas inglesa e francesa lhe conferem, por força do artigo 8.°
da Convenção de Paris, um direito anterior na Finlândia relativamente às marcas da Anheuser‑Busch, devendo, portanto, este
direito ser protegido nos termos desta disposição.
Na sua decisão de 1 de Outubro de 1998, o Helsingin käräjäoikeus concluiu que os rótulos apostos nas garrafas de cerveja da
Budvar na Finlândia, em particular o sinal «Budĕjovický Budvar» utilizado nas garrafas, são, designadamente devido à sua apresentação
geral, de tal forma diferentes das marcas e dos rótulos da Anheuser‑Busch que os produtos em causa não podem ser confundidos.
Foi ainda decidido que o sinal «Brewed and bottled by brewery BUDWEISER BUDVAR national enterprise», constante dos rótulos abaixo do referido sinal predominante e em letras notoriamente mais pequenas,
não era utilizado como marca, mas apenas como referência ao nome comercial do produtor da cerveja. A este respeito, considerou
que a Budvar tem o direito de utilizar este sinal, dado que se trata da versão inglesa registada do seu nome comercial que
era, segundo as declarações de testemunhas e pelo menos em certa medida, conhecida nos meios profissionais em causa quando
foram registadas as marcas da Anheuser‑Busch, pelo que também estava protegida na Finlândia nos termos do artigo 8.° da Convenção
de Paris.
Tendo sido interposto recurso, o Helsingin hovioikeus (Tribunal de Segunda Instância de Helsínquia, Finlândia) decidiu, no
acórdão 27 de Junho de 2000, que as declarações de testemunhas em causa não eram suficientes para provar que a versão inglesa
era conhecida pelo menos em certa medida nos meios profissionais interessados na Finlândia antes do registo das marcas da
Anheuser‑Busch. Assim, revogou a decisão do Helsingin käräjäoikeus na parte em que este decidiu que a versão inglesa do nome
comercial da Budvar estava protegida na Finlândia ao abrigo do artigo 8.° da Convenção de Paris.
Quer a Anheuser‑Busch quer a Budvar recorreram da decisão do Helsingin hovioikeus para o Korkein oikeus (Supremo Tribunal
de Justiça, Finlândia) baseando‑se, essencialmente, nos argumentos já invocados em primeira instância e em sede de recurso.
Na sua decisão de reenvio, o Korkein oikeus refere que decorre do n.° 35 do acórdão de 14 de Dezembro de 2000, Dior e o. (C‑300/98
e C‑392/98, Colect., p. I‑11307), que o Tribunal de Justiça tem competência para interpretar uma disposição do acordo ADPIC
quando este puder ser aplicada tanto a situações que são abrangidas pelo direito nacional como a situações que são abrangidas
pelo direito comunitário, como é o caso no domínio das marcas.
O órgão jurisdicional de reenvio acrescenta que nos n.
os
47 a 49 do mesmo acórdão, o Tribunal de Justiça considerou que, nos domínios de aplicação do acordo ADPIC, existe uma situação
abrangida pelo direito comunitário quando se trata de um domínio em que a Comunidade já legislou, mas não é esse o caso quando
se trata de um domínio em que a Comunidade ainda não tiver legislado e que, consequentemente, é da competência dos Estados‑Membros.
Segundo o Korkein oikeus, as disposições do acordo ADPIC relativas às marcas abrangem um domínio em que a Comunidade já legislou
e que se enquadra, por isso, no âmbito do direito comunitário. Em contrapartida, a Comunidade ainda não legislou em matéria
de nomes comerciais.
Quanto à aplicação
ratione temporis
do acordo ADPIC ao processo principal, o órgão jurisdicional de reenvio refere que decorre dos n.
os
49 e 50 acórdão de 13 de Setembro de 2001, Schieving‑Nijstad e o. (C‑89/99, Colect., p. I‑5851), que, nos termos do seu artigo
70.°, n.° 1, o acordo ADPIC é aplicável na medida em que a violação dos direitos de propriedade intelectual se prolongue para
além da data em que as disposições do acordo ADPIC passaram a ser aplicáveis à Comunidade e aos Estados‑Membros.
O órgão jurisdicional de reenvio refere ainda que o artigo 70.°, n.° 2, do acordo ADPIC prevê que, salvo disposição em contrário,
o referido acordo estabelece obrigações relativamente a todos os objectos existentes à data da sua aplicação ao membro em
questão e que sejam protegidos nesse membro na referida data, ou que satisfaçam ou venham posteriormente satisfazer os requisitos
de protecção nesse acordo.
Nestas circunstâncias, o Korkein oikeus decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões
prejudiciais:
«1)
Se a colisão entre uma marca e um sinal que se considera violar a referida marca ocorrer em momento anterior à entrada em
vigor do acordo ADPIC, as disposições deste acordo são aplicáveis à questão da prioridade do fundamento jurídico de um dos
dois direitos, quando seja alegado que a indicada violação do direito de marca se prolonga para além da data em que o acordo
ADPIC se tornou aplicável na Comunidade e nos seus Estados‑Membros?
2)
Caso seja dada resposta afirmativa à primeira questão:
a)
Pode também o nome comercial de uma empresa ser considerado um sinal distintivo de bens ou de serviços na acepção do artigo
16.°, n.° 1, primeiro período, do acordo ADPIC?
b)
Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, alínea a): Em que condições o nome comercial pode ser considerado um sinal
distintivo de bens ou de serviços na acepção do artigo 16.°, n.° 1, primeiro período, do acordo ADPIC?
3)
Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, alínea a):
a)
Como deve ser interpretada a referência aos direitos anteriores existentes feita no artigo 16.°, n.° 1, terceiro período,
do acordo ADPIC? Pode também o direito relativo ao nome comercial ser considerado um direito anterior existente na acepção
do artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do mesmo artigo?
b)
Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, alínea a): Como deve ser interpretada a referência a um direito anterior
existente feita no artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC, quando se trata de um nome comercial, não registado
nem tradicionalmente utilizado no Estado em que a marca foi registada e em que é pedida a protecção da marca contra o nome
comercial em questão, tendo presente a obrigação, resultante do artigo 8.° da Convenção de Paris, de proporcionar protecção
ao nome comercial, sem obrigação de registo, e o facto de a comissão permanente de recurso da OMC ter considerado que a referência
ao artigo 8.° da Convenção de Paris, contida no artigo 2.°, n.° 1, do acordo ADPIC, significa que os membros da OMC têm, na
acepção do referido artigo do acordo ADPIC, o correspondente dever de proteger o nome comercial? Ao apreciar, num caso deste
tipo, se o nome comercial tem fundamento legal prioritário em relação a uma marca, na acepção do artigo 16.°, n.° 1, terceiro
período, do acordo ADPIC, deverá, consequentemente, ser determinante:
(i)
se o nome comercial era conhecido, pelo menos em certa medida, no âmbito do sector comercial respectivo do país em que foi
registada a marca e no qual é requerida a respectiva tutela, antes do momento em que no referido Estado foi apresentado o
pedido de registo da marca? ou
(ii)
se o nome comercial foi utilizado em operações comerciais dirigidas a um Estado no qual a marca foi registada e no qual é
requerida a respectiva protecção, antes do momento em que, no referido Estado, foi pedido o registo da marca? ou
(iii)
quais as outras possíveis circunstâncias que determinam que o nome comercial deva ser considerado um direito prioritário já
existente na acepção do artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC?»
Quanto às questões prejudiciais
Quanto à admissibilidade do pedido prejudicial
Segundo a Anheuser‑Busch, o pedido de decisão prejudicial é integralmente inadmissível, dado que, à luz do processo principal,
o acordo ADPIC não é aplicável
ratione temporis
nem
ratione materiae
. Assim, no caso em apreço, o Tribunal de Justiça não tem competência para interpretar as disposições em causa do referido
acordo.
Resulta da sua jurisprudência que o Tribunal de Justiça tem competência para interpretar uma disposição do acordo ADPIC a
fim de responder às necessidades das autoridades judiciais dos Estados‑Membros quando estas são chamadas a aplicar as suas
regras nacionais para ordenar medidas destinadas à protecção de direitos decorrentes da legislação comunitária abrangida pelo
âmbito de aplicação deste acordo (v., neste sentido, acórdão Dior e o., já referido, n.
os
35 e 40, e jurisprudência aí referida).
Com efeito, uma vez que a Comunidade é parte no acordo ADPIC, deve, na medida do possível, interpretar a sua legislação sobre
marcas à luz da letra e da finalidade deste acordo (v., em relação a uma situação abrangida ao mesmo tempo por uma disposição
do acordo ADPIC e pela Directiva 89/104, acórdão de 24 de Junho de 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, ainda não publicado
na Colectânea, n.° 20).
O Tribunal de Justiça tem, pois, competência para interpretar o artigo 16.°, n.° 1, do acordo ADPIC, disposição que é objecto
das segunda e terceira questões prejudiciais.
A questão de saber se o acordo ADPIC, designadamente o seu artigo 16.°, é relevante para a decisão da causa principal depende
da interpretação a dar a esta disposição, o que é precisamente o objecto das segunda e terceira questões prejudiciais. Daqui
resulta que a questão da aplicabilidade
ratione materiae
do acordo ADPIC se confunde com as duas últimas questões prejudiciais e será tratada no âmbito da resposta a dar a estas
questões.
A questão da aplicabilidade
ratione temporis
é, por seu lado, objecto da primeira questão prejudicial.
Nestas circunstâncias, o pedido prejudicial deve ser julgado admissível.
Quanto à primeira questão
Pela primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o acordo ADPIC se aplica no caso de conflito
entre uma marca e um sinal que se considera violar a referida marca, quando esse conflito tiver tido início antes da entrada
em vigor do acordo ADPIC, mas se tenha prolongado para além dessa data.
Nos n.
os
49 e 50 do acórdão Schieving‑Nijstad e o., já referido, o Tribunal de Justiça já decidiu que, embora o alegado desrespeito
de uma marca tenha tido início antes da data de aplicação do acordo ADPIC na Comunidade e nos Estados‑Membros – ou seja, antes
de 1 de Janeiro de 1996 –, isso não significa necessariamente que estes actos tenham «ocorrido», na acepção do artigo 70.°,
n.° 1, do acordo ADPIC, antes daquela data. O Tribunal de Justiça precisou que, embora os actos imputados a terceiro tenham
continuado até à data em que o tribunal decidiu – ou seja, no processo que está na origem do referido acórdão, depois da data
de aplicação do acordo ADPIC –, a disposição em causa do referido acórdão era relevante
ratione temporis
para a decisão da causa principal.
O artigo 70.°, n.° 1, do acordo ADPIC tem unicamente o efeito de este acordo não criar obrigações relativamente a «actos ocorridos»
antes da data da sua aplicação, não excluindo estas obrigações em relação a situações que prosseguem depois dessa data. Em
contrapartida, o artigo 70.°, n.° 2, do referido acordo precisa que são estabelecidas obrigações resultantes deste acordo
relativamente a «todos os objectos existentes […] que sejam protegidos» à data da sua aplicação a um membro da Organização
Mundial do Comércio (a seguir «OMC»), de forma que esse membro, a partir desta data, tem de cumprir todas as obrigações resultantes
do acordo ADPIC relativamente aos objectos existentes [v. igualmente, neste sentido, o relatório da comissão de recurso instituída
no seio da OMC, elaborado em 18 de Setembro de 2000, Canadá – Duração da protecção conferida por uma patente (AB–2000–7),
WT/DS170/AB/R, n.
os
69, 70 e 71].
Por outro lado, o artigo 70.°, n.° 4, do acordo ADPIC tem em vista actos relativos a objectos específicos em que sejam incorporados
objectos protegidos que passem a ser considerados em infracção nos termos da legislação adoptada em conformidade com o referido
acordo e que tenham sido iniciados antes da data de aceitação do acordo OMC. Nesta situação, a referida disposição permite
que sejam previstos limites pelos membros quanto às medidas correctivas à disposição do titular do direito no que se refere
à prossecução desses actos após a data de aplicação do referido acordo em relação ao membro da OMC em causa.
No caso em apreço, resulta da decisão de reenvio que é certo que os actos imputados à Budvar na Finlândia tiveram início antes
da data de aplicação do acordo ADPIC, mas que prosseguiram após esta data. Por outro lado, é pacífico que o processo por infracção
diz respeito a sinais protegidos como marcas na Finlândia à data de aplicação do acordo ADPIC, ou seja, relativamente ao referido
Estado‑Membro, 1 de Janeiro de 1996, e que esse processo se iniciou em 11 de Outubro de 1996, isto é, posteriormente a esta
data.
Resulta do exposto que, nos termos do artigo 70.°, n.
os
1 e 2, do acordo ADPIC, o referido acordo se aplica a esta situação.
Consequentemente, há que responder à primeira questão que o acordo ADPIC se aplica no caso de conflito entre uma marca e um
sinal que se considera violar a referida marca, quando esse conflito tiver tido início antes da entrada em vigor do acordo
ADPIC, mas se tenha prolongado para além desta data.
Quanto às segunda e terceira questões
Observações liminares
O Tribunal de Justiça já decidiu, que, tendo em conta a sua natureza e a sua sistemática, as disposições do acordo ADPIC não
têm efeito directo. Estas disposições não figuram, em princípio, entre as normas à luz das quais o Tribunal de Justiça fiscaliza
os actos das instituições comunitárias nos termos do artigo 230.°, primeiro parágrafo, CE e não são susceptíveis de criar,
para os particulares, direitos que estes possam invocar directamente em juízo ao abrigo do direito comunitário (v., neste
sentido, acórdão Dior e o., já referido, n.
os
42 a 45).
Contudo, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que os órgãos jurisdicionais nacionais são obrigados, por força
do direito comunitário, quando são chamados a aplicar as suas normas nacionais com vista a ordenar medidas provisórias destinadas
à protecção dos direitos que se englobam num domínio ao qual o acordo ADPIC se aplique e no qual a Comunidade já tenha legislado,
como é o caso da marca, a fazê‑lo, na medida do possível, à luz da letra e da finalidade das disposições do acordo ADPIC (v.,
neste sentido, designadamente, acórdão Dior e o., já referido, n.
os
42 a 47).
Há que lembrar ainda que, segundo essa jurisprudência, as autoridades competentes chamadas a aplicar e interpretar o direito
nacional pertinente são obrigadas a fazê‑lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da Directiva 89/104, para
se atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 249.°, terceiro parágrafo, CE (v., nomeadamente,
acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel, C‑218/01, ainda não publicado na Colectânea, n.° 60, e jurisprudência aí referida).
Consequentemente, no caso em apreço, as disposições relevantes do direito nacional das marcas devem ser aplicadas e interpretadas,
na medida do possível, à luz do texto e da finalidade das disposições relevantes da Directiva 89/104 e do acordo ADPIC.
Quanto à segunda questão
Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se e, eventualmente, em que condições
o nome comercial pode constituir um sinal distintivo na acepção do artigo 16.°, n.° 1, primeiro período, do acordo ADPIC de
forma a que, nos termos desta disposição, o titular de uma marca registada disponha do direito exclusivo de impedir o seu
uso por qualquer terceiro, sem o seu consentimento.
Em primeiro lugar, relativamente à Directiva 89/104, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao conceito
de uso por um terceiro previsto no seu artigo 5, n.° 1, que o direito exclusivo que uma marca implica foi concedido para permitir
ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que esta última possa
cumprir as suas funções próprias e que, assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal
por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a
de garantir aos consumidores a proveniência do produto (v., designadamente, acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football
Club, C‑206/01, Colect., p. I‑10273, n.
os
51 e 54).
Em particular, é este concretamente o caso quando o uso do sinal impugnado é susceptível de fazer crer na existência de uma
conexão material na vida comercial entre os produtos do terceiro e a empresa de proveniência desses produtos. A este respeito,
há que verificar se os consumidores visados, incluindo aqueles a quem os produtos são apresentados depois de estes produtos
terem deixado o ponto de venda do terceiro, podem interpretar o sinal tal como utilizado pelo terceiro como designando ou
pretendendo designar a empresa de proveniência dos produtos do terceiro (v., neste sentido, acórdão Arsenal Football Club,
já referido, n.
os
56 e 57).
Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio proceder a esta verificação à luz das circunstâncias concretas do uso do sinal imputado
ao terceiro no processo principal, no caso, a rotulagem praticada pela Budvar na Finlândia.
Incumbe igualmente ao órgão jurisdicional de reenvio confirmar se no caso concreto se trata de um uso que ocorre «na vida
comercial» e que é utilizado «para produtos» na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104 (v., designadamente, acórdão
Arsenal Football Club, já referido, n.
os
40 e 41).
Se estas condições estiverem reunidas, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, no caso de identidade do sinal
e da marca, bem como dos produtos ou serviços, a protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104
é absoluta, ao passo que, na hipótese prevista pelo referido artigo 5.°, n.° 1, alínea b), a protecção do titular necessita,
além disso, da prova da existência, no espírito do público, de um risco de confusão relativamente à identidade ou à semelhança
entre os sinais e as marcas e os produtos ou serviços designados (v., neste sentido, acórdãos de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff,
C‑292/00, Colect., p. I‑389, n.° 28, e de 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion, C‑291/00, Colect., p. I‑2799, n.
os
48 e 49).
Contudo, se resultar das verificações a efectuar pelo órgão jurisdicional de reenvio, referidas no n.° 60 do presente acórdão,
que o uso do sinal em causa no processo principal é feito para fins diferentes do de distinguir os produtos em causa – designadamente
como nome comercial ou denominação social –, há que, em conformidade com o artigo 5.°, n.° 5, da directiva, tomar como referência
a ordem jurídica do Estado‑Membro em causa para determinar o alcance e, eventualmente, o conteúdo da protecção concedida ao
titular da marca que alega ter sofrido um prejuízo resultante da utilização desse sinal como nome comercial ou denominação
social (v. acórdão de 21 de Novembro de 2002, Robelco, C‑23/01, Colect., p. I‑10913, n.
os
31 e 34).
Em segundo lugar, em relação ao acordo ADPIC, há que recordar que o objectivo essencial deste acordo é o de reforçar e harmonizar
a protecção da propriedade intelectual à escala mundial (v. acórdão Schiening‑Nijstad e o., já referido, n.° 36, e jurisprudência
aí referida).
Nos termos do seu preâmbulo, o acordo ADPIC tem por finalidade «reduzir as distorções e os entraves ao comércio internacional»,
«tendo em conta a necessidade de promover uma protecção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual», e ao mesmo
tempo «garantir que as medidas e processos destinados a assegurar a aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual
não constituam eles próprios obstáculos ao comércio legítimo».
O artigo 16.° do acordo ADPIC confere ao titular de uma marca registada um nível mínimo de direitos exclusivos acordado à
escala internacional que todos os membros da OMC devem garantir nas suas legislações nacionais. Estes direitos exclusivos
protegem o titular contra as infracções que terceiros não autorizados possam cometer contra a marca registada [v. igualmente
o relatório do órgão de recurso instituído no seio do OMC, elaborado em 2 de Janeiro de 2002, Estados Unidos – artigo 211.°
da Lei geral de 1998 relativa à abertura de créditos (AB–2001–7), WT/DS/176/AB/R, n.° 186].
O artigo 15.° do acordo ADPIC dispõe, designadamente, que qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de
distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas poderá constituir uma marca
Assim, esta disposição do acordo ADPIC consagra, tal como o artigo 2..° da Directiva 89/104, a garantia de proveniência que
constitui a função essencial da marca (v., em relação a esta directiva, designadamente, acórdão Arsenal Football Club, já
referido, n.° 49).
Decorre destes elementos que a interpretação, na medida do possível, das disposições relevantes do direito nacional das marcas
à luz do texto e da finalidade das disposições em causa do direito comunitário, no caso, da Directiva 89/104, não é posta
em causa pela interpretação à luz do texto e da finalidade das disposições do acordo ADPIC (v. n.° 57 do presente acórdão).
As disposições relevantes do direito nacional das marcas devem, portanto, ser aplicadas e interpretadas no sentido de que
o exercício do direito exclusivo conferido ao titular da marca de impedir a utilização do sinal que constitui essa marca ou
de um sinal similar deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar
as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto.
Por outro lado, esta interpretação é reforçada com a finalidade geral do acordo ADPIC, recordada no n.° 66 do presente acórdão,
que implica que seja assegurado um equilíbrio entre a finalidade de reduzir as distorções e os entraves ao comércio internacional
e a de promover uma protecção eficaz e suficiente dos direitos de propriedade intelectual para que as medidas e processos
destinados a assegurar a aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual não passem eles próprios a constituir
obstáculos ao comércio legítimo (v., neste sentido, acórdão Schieving‑Nijstad e o., já referido, n.° 38). Esta distinção é
igualmente adequada atendendo ao objectivo particular do artigo 16.° do acordo ADPIC, recordado no n.° 67 do presente acórdão,
de assegurar um nível mínimo de direitos exclusivos acordado à escala internacional.
Além do mais, as condições previstas no artigo 16.° do acordo ADPIC, segundo as quais, nas versões francesa, inglesa e espanhola,
que fazem fé, o uso deve ser feito «no âmbito de operações comerciais» («au cours d'opérations commerciales», «in the course
of trade», «en el curso de operaciones comerciales») e «para produtos» («pour des produits», «for goods», «para bienes») parecem
corresponder às do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104, que precisa que o uso deve ocorrer «na vida comercial» (nas versões
francesa, inglesa e espanhola, respectivamente, «dans la vie des affaires», «in the course of trade» e «en el tráfico económico»)
e «para produtos» (nas referidas versões, respectivamente, «pour des produits», «in relation to goods» e «para productos»).
Há que acrescentar que, se resultar das verificações a efectuar pelo órgão jurisdicional de reenvio que, no caso concreto,
o titular da marca pode invocar os seus direitos exclusivos previstos no artigo 16.°, n.° 1, do acordo ADPIC para impedir
o uso imputado ao terceiro, o referido acordo tem uma outra disposição que poderia ser relevante para a decisão da causa principal.
Importa recordar, a este respeito, que compete ao Tribunal de Justiça fornecer ao órgão jurisdicional nacional todos os elementos
de interpretação do direito comunitário que podem ser úteis para a decisão do processo que lhe está submetido, tenha‑lhes
este feito ou não referência no enunciado das suas questões (v. acórdão de 7 de Setembro de 2004, Trojani, C‑456/02, ainda
não publicado na Colectânea, n.° 38, e jurisprudência aí referida).
No âmbito do presente acórdão, importa examinar mais concretamente a incidência possível do artigo 17.° do acordo ADPIC, que
permite aos membros da OMC preverem excepções limitadas aos direitos conferidos por uma marca, como por exemplo a utilização
leal de termos descritivos, desde que essas excepções tenham em conta os legítimos interesses do titular da marca e dos terceiros.
Esta excepção poderá abranger a utilização de boa fé do sinal por um terceiro, designadamente se se tratar da indicação do
seu nome e da sua morada.
Ora, no que diz respeito à Comunidade, esta excepção está prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104 que,
no essencial, permite aos terceiros utilizar o sinal para indicar o seu próprio nome e endereço, desde que esse uso seja feito
em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
É certo que o Conselho da União Europeia e a Comissão das Comunidades Europeias procederam a uma declaração conjunta, que
faz parte da acta do Conselho relativa à aprovação da Directiva 89/104, segundo a qual esta disposição apenas abrange o nome
das pessoas singulares.
Contudo, a interpretação dada numa declaração deste tipo não pode ser tomada em consideração quando o seu conteúdo não encontre
qualquer expressão no texto da disposição em causa, não tendo assim relevância jurídica. O Conselho e a Comissão, aliás, reconheceram
expressamente esta limitação no preâmbulo da sua declaração, segundo o qual «[a]s declarações do Conselho e da Comissão a
seguir reproduzidas não são parte integrante do acto jurídico e não prejudicam, por esse motivo, a sua interpretação através
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias» (v. acórdão Heidelberger Bauchemie, já referido, n.° 17, e a jurisprudência
aí referida).
Ora, a significativa restrição à noção de «nome» como decorre da declaração referida n.° 78 do presente acórdão não tem qualquer
expressão na redacção do artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104. Portanto, esta declaração não tem relevância jurídica.
A excepção prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104 pode, em princípio, ser invocada por um terceiro
de modo a permitir‑lhe utilizar um sinal idêntico ou semelhante à marca para indicar o seu nome comercial ainda que se trate
de uma utilização no âmbito do artigo 5.°, n.° 1, da referida directiva que o titular da marca poderá em princípio proibir
ao abrigo dos direitos exclusivos conferidos por esta disposição.
É ainda necessário que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, único
critério de apreciação indicado pelo artigo 6.°, n.° 1, da Directiva 89/104. A condição de «prática honesta» constitui, no
essencial, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca (v. acórdão de 7 de
Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C‑100/02, ainda não publicado na Colectânea, n.° 24, e a jurisprudência aí referida).
Trata‑se, portanto, essencialmente, da mesma condição prevista no artigo 17.° do acordo ADPIC.
A este respeito, há que referir que o respeito da referida condição de prática honesta deve ser apreciado tendo em conta,
por um lado, a medida em que o uso do nome comercial do terceiro pode ser compreendido pelo público visado ou pelo menos por
uma parte significativa desse público como indicando uma ligação entre os produtos do terceiro e o titular da marca ou de
uma pessoa habilitada a utilizar a marca e, por outro, que o terceiro terá de estar consciente disso. Constitui igualmente
um factor que deve ser tido em conta no momento da apreciação a circunstância de se tratar de uma marca com uma certa fama
no Estado‑Membro onde a marca está registada e a sua protecção é pedida, da qual o terceiro pode beneficiar na comercialização
dos seus produtos.
Incumbe ao órgão jurisdicional nacional proceder a uma apreciação global de todas as circunstâncias pertinentes, entre as
quais figura nomeadamente a rotulagem da garrafa, a fim de apreciar, mais especialmente, se se pode considerar que o produtor
da bebida com a indicação de um nome comercial pratica uma concorrência desleal face ao titular da marca (v., neste sentido,
acórdão Gerolsteiner Brunnen, já referido, n.
os
25 e 26).
Nestas condições, há que responder à segunda questão da seguinte forma:
–
um nome comercial pode constituir um sinal na acepção do artigo 16.°, n.° 1, primeiro período, do acordo ADPIC. Esta disposição
visa atribuir ao titular de uma marca o direito exclusivo de impedir que um terceiro a utilize se o uso em causa prejudicar
ou for susceptível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores
a proveniência do produto;
–
as excepções previstas no artigo 17.° do acordo ADPIC visam, designadamente, permitir que o terceiro utilize um sinal idêntico
ou similar a uma marca para indicar o seu nome comercial, desde que, contudo, esse uso seja feito em conformidade com práticas
honestas em matéria industrial ou comercial.
Quanto à terceira questão
Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se e, eventualmente, em que condições,
um nome comercial, não registado nem tradicionalmente utilizado no Estado‑Membro em que a marca foi registada e em que é pedida
a protecção da marca contra o nome comercial em questão, pode ser qualificado de direito anterior existente na acepção do
artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC, à luz, designadamente das obrigações de protecção do nome comercial
que decorrem para esse Estado‑Membro do artigo 8.° da Convenção de Paris e do artigo 2.°, n.° 1, do acordo ADPIC.
Se resultar das verificações a realizar pelo órgão jurisdicional de reenvio, em conformidade com os princípios enunciados
no n.° 60 do presente acórdão em resposta à segunda questão, que o uso dado ao nome comercial é abrangido pelo artigo 16.°,
n.° 1, primeiro período, do acordo ADPIC, o titular de uma marca tem o direito exclusivo de impedir esse uso sem prejuízo
do disposto no artigo 17.° do referido acordo.
O artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC dispõe, contudo, que este direito exclusivo não prejudica «quaisquer
direitos anteriores existentes».
Esta disposição deve ser entendida no sentido de que se o titular de um nome comercial dispõe de um direito abrangido pelo
acordo ADPIC constituído antes do da marca com o qual alegadamente está em conflito e que lhe permite utilizar um sinal idêntico
ou semelhante à marca, essa utilização não pode ser proibida por força do direito exclusivo que a marca confere ao seu titular
em conformidade com o artigo 16.°, n.° 1, primeiro período, do referido acordo.
Assim entendida, para que a referida disposição se aplique, é necessário, antes de mais, que o terceiro possa invocar um direito
materialmente abrangido pelo acordo ADPIC.
A este respeito, há que recordar que o nome comercial constitui um direito abrangido pela expressão «propriedade intelectual»
na acepção do artigo 1.°, n.° 2, do acordo ADPIC. Além do mais, decorre do artigo 2.°, n.° 1, desse acordo que a protecção
dos nomes comerciais, prevista especificamente no artigo 8.° da Convenção de Paris, está expressamente incorporada no referido
acordo. A protecção dos nomes comerciais impõe‑se, portanto, aos membros da OMC por força do acordo ADPIC (v. igualmente o
relatório do órgão de recurso instituído no seio da OMC, Estados Unidos – artigo 211.° da Lei geral de 1998 relativa à abertura
de créditos, n.
os
326 a 341).
Daqui decorre que o nome comercial em causa, na medida em que constitui um objecto existente na acepção do artigo 70.°, n.° 2,
do acordo ADPIC, como foi referido no n.° 49 do presente acórdão, deve ser protegido nos termos do acordo ADPIC.
Portanto, o nome comercial constitui um direito materialmente abrangido pelo acordo ADPIC, pelo que está preenchida essa primeira
condição exigida pelo artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC.
Em seguida, deve tratar‑se de um direito existente. A expressão «existente» significa que o direito em causa deve ser temporalmente
abrangido pelo acordo ADPIC e deve continuar protegido no momento em que este direito é invocado pelo seu titular a fim de
se opor às pretensões do titular da marca com a qual alegadamente está em conflito.
Assim, no caso em apreço, há que saber se o nome comercial em causa, em relação ao qual é pacífico que não está registado
nem é tradicionalmente utilizado no Estado‑Membro em que a marca foi registada e em que é pedida a protecção da marca contra
o nome comercial em questão, corresponde às condições referidas no número precedente do presente acórdão.
A este respeito, decorre do artigo 8.° da Convenção de Paris, disposição vinculativa por força do acordo ADPIC, como foi afirmado
no n.° 91 do presente acórdão, que a protecção do nome comercial deve ser assegurada sem que possa estar sujeita a qualquer
condição de registo.
Quanto a eventuais condições relativas a um uso mínimo ou a um conhecimento mínimo do nome comercial a que, segundo o órgão
jurisdicional de reenvio, a sua existência está sujeita nos termos do direito finlandês, há que referir que, em princípio,
nem o artigo 16.°, n.° 1, do acordo ADPIC nem o artigo 8.° da Convenção de Paris obstam a estas condições.
No que respeita, por último, ao conceito de anterioridade do direito em causa na acepção do artigo 16.°, n.° 1, terceiro período,
do acordo ADPIC, significa que o fundamento do direito em causa deve preceder temporalmente a obtenção da marca com a qual
alegadamente está em conflito. Como referiu o advogado‑geral no n.° 95 das conclusões, trata‑se da expressão do princípio
do primado do título anterior de exclusividade, que representa um dos fundamentos do direito das marcas e, geralmente, de
todo o direito da propriedade industrial.
A este respeito, há que acrescentar que este princípio da anterioridade consta igualmente da Directiva 89/104, mais concretamente
dos seus artigos 4, n.° 2, e 6.°, n.° 2.
Face ao que precede, há que responder à terceira questão que um nome comercial, não registado nem tradicionalmente utilizado
no Estado‑Membro em que a marca foi registada e em que é pedida a protecção da marca contra o nome comercial em questão, pode
ser qualificado de direito anterior existente na acepção do artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC se o titular
do nome comercial dispuser de um direito material e temporalmente abrangido pelo acordo ADPIC constituído antes do da marca
com o qual esse direito alegadamente está em conflito e que lhe permite utilizar um sinal idêntico ou semelhante a essa marca.
Quanto às despesas
As despesas efectuadas pelo Governo finlandês e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal de Justiça, não são
reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:
1)
O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (acordo ADPIC), que consta
do anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade Europeia, em relação
às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, aplica‑se no caso de conflito
entre uma marca e um sinal que se considera violar a referida marca, quando esse conflito tiver tido início antes da entrada
em vigor do acordo ADPIC, mas se tenha prolongado para além desta data.
2)
Um nome comercial pode constituir um sinal na acepção do artigo 16.°, n.° 1, primeiro período, do acordo ADPIC. Esta disposição
visa atribuir ao titular de uma marca o direito exclusivo de impedir que um terceiro a utilize se o uso em causa prejudicar
ou for susceptível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores
a proveniência do produto.
3)
As excepções previstas no artigo 17.° acordo ADPIC visam, designadamente, permitir que o terceiro utilize um sinal idêntico
ou similar a uma marca para indicar o seu nome comercial, desde que, contudo, esse uso seja feito em conformidade com práticas
honestas em matéria industrial ou comercial.
4)
Um nome comercial, não registado nem tradicionalmente utilizado no Estado‑Membro em que a marca foi registada e em que é pedida
a protecção da marca contra o nome comercial em questão, pode ser qualificado de direito anterior existente na acepção do
artigo 16.°, n.° 1, terceiro período, do acordo ADPIC se o titular do nome comercial dispuser de um direito material e temporalmente
abrangido pelo acordo ADPIC constituído antes do da marca com o qual esse direito alegadamente está em conflito e que lhe
permite utilizar um sinal idêntico ou semelhante a essa marca.
Assinaturas.
–
Língua do processo: finlandês.