CELEX: 62004TJ0150
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket TOSCA BLU
Äldre nationellt ordmärke TOSCA
Relativa registreringshinder
Varumärke som är notoriskt känt i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen
Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94
Artikel 8.5 i förordning nr 40/94

Bakgrund till tvisten
Intervenienten ingav den 2 december 1998 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.
Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
—Klass 18”Väskor; handväskor; resväskor; ryggsäckar; plånböcker; portmonnäer; skolväskor; dokumentpärmar av skinn eller skinnimitation; herrhandväskor; koffertar; skinn; skinnvaror; läder och lädervaror; skinn- och läderimitationer samt varor framställda av dessa material; parasoller; parasoller; paraplyer; promenadkäppar; seldon och andra sadelmakerivaror.”—Klass 25”Kläder för herr, dam och barn i allmänhet, inkluderande: skinnkläder; skjortor; blusar; kjolar; dräkter; jackor; byxor; kortbyxor; tröjor; T-tröjor; pyjamas; strumpor; undertröjor; korsetter (beklädnad); strumphållare; underbyxor; bysthållare; underklänningar; hattar; scarves; slipsar; regnkläder; ytterrockar; överrockar, simdräkter; sportoveraller; vindjackor; skidbyxor; bälten; pälskappor; halsdukar; handskar; morgonrockar; fotbeklädnader i allmänhet, inkluderande; tofflor, skor, sportskor, stövlar och sandaler.”
Varumärkesansökan offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken
nr 59/99 av den 22 juli 1999.
Den 14 oktober 1999 invände sökanden, med stöd av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, mot ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.
Till stöd för invändningen åberopade sökanden ordkännetecknet TOSCA, som är ett icke-registrerat varumärke som påstås vara notoriskt känt i Tyskland för följande varor: ”parfym, eau de toilette, eau de Cologne, kroppslotioner, toalettvål, duschgel etc.”.
Invändningen grundades på samtliga varor som omfattades av det äldre varumärket och riktades mot samtliga varor som angavs i varumärkesansökan.
I beslut av den 17 september 2001 ansåg invändningsenheten att sökanden hade visat att det äldre varumärket var notoriskt känt i Tyskland med avseende på följande varor: ”parfymerivaror: eau de cologne, parfymer”. Invändningsenheten avslog emellertid invändningen dels med anledning av att villkoren i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte var uppfyllda, eftersom de ifrågavarande varorna inte var av liknande slag, dels på grund av att det skydd som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var tillämpligt, eftersom invändningen grundades på ett varumärke som inte var registrerat.
Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut den 6 november 2001.
Överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 18 februari 2004 (nedan kallat det angripna beslutet) och förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet.
Överklagandenämnden fann att det enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 fordras bevisning för att kännetecknen är identiska eller liknar varandra och för att de ifrågavarande varorna eller tjänsterna är av samma eller liknande slag. De omtvistade kännetecknen ansågs visserligen obestridligen likna varandra, men de ifrågavarande varorna befanns vara av mycket olika slag. Överklagandenämnden ansåg i övrigt att risk för förväxling — endast beroende på att det i strikt mening föreligger risk för association — inte kan presumeras med anledning av att ett varumärke är känt. Överklagandenämnden fann att invändningen inte kunde bifallas på grundval av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, eftersom det enligt denna bestämmelse fordras att det äldre varumärket är registrerat.
Parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
—
ogiltigförklara det angripna beslutet, och
—
förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Sökanden har åberopat två grunder, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
Den första grunden: å sidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har hävdat att risk för förväxling föreligger mellan de omtvistade varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. De omtvistade varumärkena är mycket lika varandra i såväl fonetiskt som visuellt avseende. Denna likhet följer av den anslående beståndsdelen tosca som är särskilt betonad, eftersom tillägget blu är beskrivande och därför inte kan dra konsumenternas uppmärksamhet till sig. Det äldre varumärket Tosca har i övrigt stark särskiljningsförmåga på grund av att det är notoriskt känt, vilket medför att de varor som anges i registreringsansökan skall skilja sig tydligt från de varor som omfattas av skyddet för det notoriskt kända varumärket.
Sökanden har hävdat att de ifrågavarande varorna skall anses vara av liknande slag när allmänheten tror att de kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt sökanden skall, på grundval av de kriterier som utvecklades i domstolens dom av den 29 september 1998 i mål
C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507
), de ifrågavarande varorna anses komplettera varandra och de skall anses vara av åtminstone relativt liknande slag. De kan i vart fall inte anses vara av helt olika slag.
Sökanden har gjort gällande att många företag i modebranschen och branschen för accessoarer upplåter licenser till sina varumärken för tillverkning och saluföring av parfymeriartiklar. Vissa av dessa företag, som ursprungligen var verksamma i modebranschen — såsom Gucci, Chanel och Rochas — är för övrigt inte längre kända för något annat än parfymtillverkning. Allmänheten är därför van vid att artiklar inom mode- och läderindustrin utbjuds och saluförs under parfymmärken. Det finns för övrigt en mängd stylister som är verksamma inom både parfym- och modebranschen och vars namn associeras med båda dessa varuslag. Eftersom omsättningskretsen i allmänhet inte har kunskap om vilka licenser som har upplåtits, anser den att varor som försetts med samma varumärke kommer från samma företag.
I det yttrande som sökanden avgav till svar på förstainstansrättens frågor, har denne hävdat att många varumärken avser olika lyxvaror, såsom skinnväskor, skor, kläder och parfymer. Sökanden har härvid hänvisat till varumärkena Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner och Adidas.
Sökanden har för fullständighetens skull hänvisat till en dom från Oberlandesgericht Köln (regional högsta instans i Köln, Tyskland) av den 28 mars 2003 i mål 6 U 113/02. I det yttrande som sökanden avgav till svar på förstainstansrättens frågor, har denne även angett andra avgöranden från nationella domstolar enligt vilka varor som är fysiskt och funktionellt olika, såsom parfymer och kläder, emellertid ändå kan förete vissa likheter på grund av att de saluförs under likadana varumärken med anledning av tillvägagångssättet att upplåta licenser.
Sökanden har tillagt att det är gemensamt för de ifrågavarande varorna att de är viktiga för en persons image, vilket återspeglas i den omständigheten att reklamen i modetidningar såsom Vogue nästan uteslutande ägnas åt mode, modeaccessoarer och parfymeriartiklar. Dessa varor kompletterar därför varandra och står i ett ömsesidigt förhållande som ger konsumenten uppfattningen att de kommer från en gemensam intressesfär.
Till svar på förstainstansrättens frågor har sökanden slutligen gjort gällande att tillverkarnas sätt att successivt utvidga sina produktsortiment inte skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling mellan ett äldre varumärke och ett yngre. Det är inte, vare sig enligt artikel 8 eller övriga bestämmelser i förordning nr 40/94, befogat att bedöma risken för förväxling med beaktande av i vilken ordning varumärkesinnehavaren tar fram sitt sortiment.
Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt att talan kan bifallas på denna grund.
Förstainstansrättens bedömning
Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och om det — på grund av att varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Enligt artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken, varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt[*] ges i artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108, SÖ 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen). [*På franska används begreppet ”notoirement connue” såväl i artikel 6 bis i Pariskonventionen som i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94. På svenska däremot har detta begrepp i artikel 6 bis Pariskonventionen översatts till ”notoriskt känt”, medan det i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 har översatts till ”välkänt”. Mot bakgrund av att begreppet ”notoirement connue” i denna dom avser detta begrepps betydelse i nationell tysk rätt, i Pariskonventionen och i förordning nr 40/94, och mot bakgrund av att artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 uttryckligen hänvisar till den betydelse som detta begrepp ges i Pariskonventionen, kommer nedan för enhetlighetens skull och i överensstämmelse med terminologin i Pariskonventionen termen ”notoriskt känt” att användas både när det är nationell rätt, Pariskonventionen och gemenskapsrätt som avses. Övers. anm.]
Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
Enligt samma rättspraxis skall vid prövningen av huruvida risk för förväxling föreligger göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland samspelet mellan varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål
T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821
, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis, och av den 22 juni 2004 i mål
T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån — DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739
, punkterna 49 och 50).
Det följer av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att risk för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse förutsätter att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är av samma eller liknande slag. Även om ett sökt kännetecken är identiskt med ett varumärke med särskilt hög särskiljningsförmåga, är det därför ändå nödvändigt att fastslå att de varor eller tjänster som avses med de motstående varumärkena är av liknande slag (förstainstansrättens dom av den 15 februari 2005 i mål
T-296/02, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — REWE-Zentral (LINDENHOF), REG 2005, s. II-563
, punkt 48, se analogt även domen i det ovannämnda målet Canon punkt 22).
Eftersom risk för förväxling inte befanns föreligga enligt det angripna beslutet på grund av att bevisning saknades för att de varor som avses med de omtvistade varumärkena är av liknande slag, är det vid bedömningen av huruvida den första grunden är befogad tillräckligt att behandla frågan om likheten mellan de ifrågavarande varorna.
Vid bedömningen av varuslagslikheten skall samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna beaktas, särskilt varornas art, varornas avsedda ändamål, varornas användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannämnda målet LINDENHOF, punkt 49, se analogt även domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).
Det framgår i förevarande mål av det angripna beslutet, som inte bestritts i detta avseende, att de varor som omfattas av det äldre varumärket motsvarar följande beskrivning: ”parfymerivaror: eau de cologne, parfymer”. De varor som avses med det sökta varumärket utgörs av de varor i klasserna 18 och 25 som angetts ovan i punkt 3.
Det skall konstateras att parfymerivaror och lädervaror i klass 18 i sig inte kan anses vara av liknande slag. Parfymerivaror och lädervaror är nämligen uppenbart olika både vad avser art, avsedda ändamål och användningsområde. Det finns i övrigt inga omständigheter som tyder på att dessa varor konkurrerar med varandra eller kompletterar varandra i funktionellt hänseende.
Samma slutsats måste dras med avseende på jämförelsen mellan parfymerivaror och kläder i klass 25. Även dessa skiljer sig åt med avseende på såväl art, avsedda ändamål som användningsområden. Inte heller här finns några omständigheter som tyder på att dessa varor konkurrerar med eller kompletterar varandra.
Sökanden har emellertid gjort gällande att de varor som avses med de omtvistade varumärkena i viss mån är av liknande slag, eftersom allmänheten, på grund av de licenser som företagen inom modebranschen upplåter till sina varumärken för saluföring av parfymeriartiklar, är van vid att modeartiklar saluförs under parfymmärken och associerar dessa varor till samma företag.
Förstainstansrätten betonar härvid att det framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att risk för förväxling mellan två varumärken som är identiska eller liknar varandra kan godtas endast inom gränserna för en specialitetsprincip, det vill säga när de ifrågavarande varorna eller tjänsterna är av samma eller liknande slag enligt omsättningskretsens uppfattning. Såsom erinrats om ovan i punkt 27 gäller detta oberoende av vilken särskiljningsförmåga det äldre varumärket har genom den kännedom som omsättningskretsen kan ha om det.
Det kan emellertid, bland annat inom mode- och skönhetsbranschen, inte uteslutas att varor som har olika art, avsedda ändamål och användningsområden, utöver att komplettera varandra i funktionellt hänseende, enligt omsättningskretsens uppfattning kan komma att komplettera varandra i estetiskt hänseende.
För att ge upphov till den grad av likhet som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 måste den omständigheten att varorna kompletterar varandra i estetiskt hänseende utgöras av ett verkligt estetiskt behov, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna anser att det är vanligt och normalt att använda dessa varor tillsammans (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål
T-169/03, Sergio Rossi mot harmoniseringsbyrån — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), REG 2005, s. II-685
, punkterna 60 och 62).
Det är emellertid väsentligt att betona att den omständigheten att de ifrågavarande varorna kompletterar varandra i estetiskt hänseende på det sätt som avses i föregående punkt inte är tillräcklig för att dessa skall anses vara av liknande slag. För detta fordras dessutom att konsumenterna anser att det är brukligt att dessa varor saluförs under samma varumärke, vilket normalt sett innebär att en stor del av tillverkarna eller distributörerna för dessa respektive produkter är desamma (domen i det ovannämnda målet SISSI ROSSI, punkt 63).
I förevarande mål har sökanden endast gjort gällande att allmänheten är van vid att modeartiklar saluförs under parfymmärken på grund av licensanvändningen. Även om detta antas vara riktigt är denna enda omständighet inte tillräcklig för att kompensera att de ifrågavarande varorna inte är av liknande slag. Denna omständighet gör det i synnerhet inte möjligt att fastställa att parfymerivaror och lädervaror respektive kläder som avses ovan i punkt 3 kompletterar varandra i estetiskt hänseende, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna anser att det är vanligt och normalt att använda dessa varor tillsammans.
Sökanden har emellertid gjort gällande att det är gemensamt för de ifrågavarande varorna att de är viktiga för en persons image och att de förekommer tillsammans i modetidningar. Förstainstansrätten anger härvid att denna omständighet, förutom att den har åberopats för sent och inte åberopades under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, i vart fall inte är tillräcklig för att fastställa att varorna kompletterar varandra i estetiskt hänseende i den mening som avses ovan i punkt 36.
I fråga om sökandens argument avseende avgörandet från Oberlandesgericht Köln av den 28 mars 2003 (se ovan punkt 20), anger förstainstansrätten att Bundesgerichtshof (federal domstol i Tyskland) upphävde detta avgörande genom dom av den 30 mars 2006 (mål I ZR 96/03). Harmoniseringsbyrån och gemenskapsdomstolen är i vart fall inte bundna av avgöranden som fattas av nationella myndigheter. Gemenskapsordningen för varumärken är nämligen ett självständigt system, som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål
T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829
, punkt 47).
Av vad ovan anförts följer att överklagandenämnden med fog fastställde att de ifrågavarande varorna inte är av liknande slag. Talan kan därför inte bifallas på denna grund.
Den andra grunden: å sidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har hävdat att invändningen skall bifallas även på grundval av artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Enligt sökanden gjorde sig överklagandenämnden skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 kunde åberopas endast med avseende på registrerade varumärken.
Enligt sökanden strider överklagandenämndens uppfattning mot lydelsen i och ändamålet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94, eftersom denna bestämmelse avser äldre varumärken i den mening som avses i artikel 8.2 i förordning nr 40/94 och därmed bland annat notoriskt kända varumärken som anges i artikel 8.2 c i samma förordning. Om enbart registrerade varumärken avsågs i artikel 8.5, skulle enligt sökanden endast artikel 8.2 a och b nämnas i ovannämnda artikel 8.5.
Sökanden har i övrigt hävdat att satsen ”för vilka det äldre varumärket är registrerat” i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är ett formuleringsfel. I bestämmelsen borde i stället ha angetts ”för vilka det äldre varumärket är skyddat” för att även omfatta varumärken som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen.
Till stöd för argumentet att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 kan tolkas extensivt och i strid med sin lydelse har sökanden hänvisat till domstolens dom av den 9 januari 2003 i mål
C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389
), punkt 24, i vilken domstolen tolkade artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EGT L 40, 1989, s. 1
; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) inte uteslutande med beaktande av dess ordalydelse, utan även med beaktande av den allmänna systematiken och ändamålet med det system i vilket artikeln ingår. Sökanden har betonat att om syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94, liksom med artikel 5.2 i direktiv 89/104, är att ge kända varumärken ett vidsträckt skydd, skulle inte enbart registrerade varumärken, utan även äldre varumärken som åtnjuter skydd på grund av att de är notoriskt kända, kunna komma i fråga för det utsträckta skyddet.
Till svar på förstainstansrättens frågor har sökanden även anmärkt att den tyska lagstiftningen innebär att varumärken som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen ges ett utsträckt skydd.
Sökanden anser i förevarande mål att villkoren i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllda. Först och främst är varumärket Tosca känt i den mening som avses i denna bestämmelse. Det sökta varumärket är vidare mycket likt det äldre varumärket. Användningen av det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av och är till förfång för det notoriskt kända varumärket Tosca: s särskiljningsförmåga och renommé. Det renommé som det äldre varumärket åtnjuter med avseende på parfymerivaror kan nämligen överföras till de varor som det sökta varumärket söks skyddat för. Sökanden har vidare gjort gällande att ingen befogad grund kan åberopas till stöd för den som ansökt om registrering.
Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt att talan kan bifallas på den andra grunden.
Förstainstansrättens bedömning
Enligt artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 ingår varumärken som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen i begreppet äldre varumärke.
Artikel 6 bis.1 i Pariskonventionen har följande lydelse:
”Unionsländerna [i unionen för industriellt rättsskydd] förbinder sig att, [antingen] ex officio, om landets lagstiftning sådant tillåter, eller på yrkande av målsägande, vägra eller förklara ogiltig registrering samt förbjuda användningen av ett fabriks- eller handelsmärke, som utgör kopia, efterbildning eller översättning, ägnad att framkalla förväxling, av ett märke, som vederbörande myndighet i registreringslandet eller det land där märket brukas finner därstädes vara notoriskt känt såsom redan tillkommande en person, som äger njuta förmån av förevarande konvention, och använt för samma eller liknande varor …”
Av denna bestämmelse framgår att sådana varumärken som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen skyddas mot risk för förväxling på grund av att de är notoriskt kända på det ifrågavarande nationella territoriet och detta oberoende av om bevisning för registrering förebringas.
Eftersom bestämmelserna i artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 40/94 skall tillämpas på sådana äldre varumärken som anges i artikel 8.2 i förordning nr 40/94, omfattas sådana varumärken som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen av det skydd som följer av dessa bestämmelser. För att en invändning skall godtas i enlighet med artikel 8.1 eller 8.5 i förordning nr 40/94, fordras emellertid att de villkor som föreskrivs i dessa bestämmelser är uppfyllda.
Förstainstansrätten anger härvid att olika relativa hinder mot registrering av gemenskapsvarumärke föreskrivs i artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 40/94. Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skyddas ett äldre varumärke mot risken för förväxling. Detta skydd gäller endast inom gränserna för en specialitetsprincip, nämligen när de varor eller tjänster som avses med de omtvistade varumärkena är av samma eller liknande slag. I artikel 8.1 i förordning nr 40/94 anges i övrigt inte om det äldre varumärket skall vara registrerat.
Enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skyddas vidare ett känt äldre varumärke mot varumärken som antingen kan dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga eller vara till förfång för detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga. Detta skydd kan visserligen tillämpas när de varor eller tjänster som avses med de omtvistade varumärkena är av samma eller liknande slag, men det är i första hand avsett att tillämpas på varor av olika slag (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål
C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537
, punkt 22).
Av lydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, som innehåller satsen ”för vilka det äldre varumärket är registrerat”, följer att denna bestämmelse är tillämplig på äldre varumärken i den mening som avses i artikel 8.2 i den ovannämnda förordningen endast om dessa är registrerade (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domstolens dom av den 14 september 1999 i mål
C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421
, punkt 23, samt domarna i de ovannämnda målen Davidoff, punkt 20, och Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 22).
I motsats till artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, som innebär att det med avseende på varor eller tjänster som är av samma eller liknande slag är möjligt att framställa invändningar på grundval av varumärken som inte styrkts vara registrerade, men som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen, åtnjuter varumärken som är notoriskt kända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen skydd enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag endast om bevisning förebringas för att de är registrerade.
Det skall härvid anmärkas att den omständigheten att notoriskt kända varumärken beträffande vilka det inte styrkts att de är registrerade inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är konsekvent med artikel 6 bis i Pariskonventionen, som, eftersom den är tillämplig endast inom gränserna för en specialitetsprincip, inte innehåller några bestämmelser om skydd med avseende på varor av annat slag.
Med beaktande av vad ovan anförts kan sökanden inte vinna framgång med argumentet att lydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är ett formuleringsfel.
Sökanden kan inte heller med framgång göra gällande att en tolkning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i enlighet med den allmänna systematik i vilken artikeln ingår, skulle leda till att denna tillämpades även på kända varumärken som inte registrerats. Det framgår nämligen av just den systematik i vilken artikel 8 i förordning nr 40/94 ingår att ett varumärke som är notoriskt känt i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen och beträffande vilket det inte styrkts att det är registrerat, i likhet med vad som föreskrivs i artikel 6 bis i Pariskonventionen beträffande varor, åtnjuter skydd mot risken för förväxling endast med avseende på varor eller tjänster som är av samma eller liknande slag.
Förstainstansrätten anger därutöver att förordning nr 40/94 i detta avseende överensstämmer med artikel 16.3 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter av den 15 april 1994 (bilaga 1 C till Avtal om upprättande av världshandelsorganisationen) (
EGT L 336, s. 214
; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216), som medför att tillämpningen av artikel 6 bis i Pariskonventionen utsträcks till att omfatta även det förhållandet att de ifrågavarande varorna eller tjänsterna inte är av liknande slag, dock under förutsättning att det äldre varumärket är registrerat.
Den av sökanden åberopade omständigheten att den tyska lagstiftningen innebär att icke registrerade varumärken som är notoriskt kända, i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen, ges ett utsträckt skydd kan inte påverka konstaterandet att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte är tillämplig på notoriskt kända varumärken när dessa inte är registrerade. Såsom förstainstansrätten erinrat om ovan i punkt 40 är gemenskapsordningen för varumärken ett självständigt system, som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (domen i det ovannämnda målet electronica, punkt 47).
Av vad ovan anförts följer att överklagandenämnden hade fog för att avslå den invändning som sökanden hade framställt med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
Följaktligen kan talan inte bifallas på den andra grunden.
Eftersom talan inte kan bifallas på någon av grunderna, skall talan ogillas.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)
följande:

1)
Talan ogillas.

2)
Mühlens GmbH & Co. KG skall ersätta rättegångskostnaderna.

Pirrung
Meij
Pelikánová
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 juli 2007.
E. Coulon
Justitiesekreterare
J. Pirrung
Ordförande
(
*1
)	Rättegångsspråk: italienska.