CELEX: 62004CJ0421
Predlog za sprejetje predhodne odločbe
Člen 3(1)(b) in (c) Direktive 89/104/EGS
Razlogi za zavrnitev registracije
Člena 28 ES in 30 ES
Prost pretok blaga
Ukrepi z enakim učinkom
Utemeljitev
Varstvo industrijske in gospodarske lastnine
Nacionalna besedna znamka, registrirana v državi članici
Znamka, sestavljena iz besede, ki je privzeta iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez slehernega razlikovalnega učinka in/ali je opisna za proizvode, za katere je bila znamka registrirana

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 28 ES in 30 ES.
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Matratzen Concord AG (v nadaljevanju: Matratzen Concord) in Hukla Germany SA (v
nadaljevanju: Hukla) glede veljavnosti nacionalne znamke.

Pravni okvir
Na podlagi člena 28 ES „[s]o med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom.“
Člen 30 ES določa:
„Določbe členov 28 in 29 ne izključujejo prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali blagu v tranzitu, če so utemeljene […]
z varstvom industrijske in poslovne lastnine. Vendar te prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo
ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami.“
Prva Direktiva 89/104/EGS Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami
(UL 1989, L 40, v nadaljevanju: Direktiva) v sedmi uvodni izjavi določa, da „doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje
zakonodaje, zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane znamke na splošno enaki v vseh državah članicah“
in da „je treba izčrpno navesti razloge za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s samo znamko […]“.
Člen 3 Direktive našteva razloge za zavrnitev registracije znamke ali za neveljavnost registrirane znamke. Njegov prvi odstavek,
točki (b) in (c), določa predvsem:
„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:
[…]
(b)   znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
(c)   znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino,
namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga[.]“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
Hukla je imetnik nacionalne besedne znamke MATRATZEN, registrirane v Španiji 1. maja 1994, predvsem za označitev „pohištva
za počitek, kot so postelje, kanapeji, ločene in skupne postelje, raztegljivega pohištva, koleščkov za postelje in pohištvo,
nočnih omaric, stolov, foteljev in pručk, vzmetnic, slamnjač, žimnic in vzglavnih blazin“ iz razreda 20 v smislu Nicejskega
aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in blaga zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen
in dopolnjen.
Matratzen Concord je 10. oktobra 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložil zahtevo,
da se mešana, besedna in figurativna, znamka, ki vsebuje predvsem besedo „Matratzen“, registrira kot znamka Skupnosti za različne
proizvode iz razredov 10, 20 in 24 v smislu Nicejskega aranžmaja.
Na podlagi ugovora, ki ga je vložil Hukla proti tej registraciji na podlagi svoje prejšnje španske znamke MATRATZEN, je bila
z odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 31. oktobra 2000 navedena prijava zavrnjena. Tožba, ki jo je vložil Matratzen
Concord proti tej odločbi, je bila zavrnjena s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord
proti UUNT – Hukla Germany (Matratzen) (T‑6/01, Recueil, str. II‑4335), ki je bila potrjena po pritožbi s sklepom Sodišča
z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT (C‑3/03 P, Recueil, str. I‑3657).
Vzporedno s postopkom z ugovorom pred organi UUNT in pred Sodiščema Skupnosti je Matratzen Concord pri Juzgado de Primera
Instancia n° 22 de Barcelona (Španija) vložil tožbo za razveljavitev nacionalne znamke MATRATZEN na podlagi člena 11(1)(a),
(e) in (f) zakona št. 32/1988 z dne 10. novembra 1988 o znamkah (Ley 32/1988 de 10 noviembre, de Marcas, BOE n◦ 272 z dne
12. novembra 1988). V bistvu trdi, da je, ob upoštevanju, da beseda „Matratzen“ pomeni „žimnica“ v nemškem jeziku, označba,
iz katere je sestavljena zadevna znamka, splošna in lahko potrošnike zavede glede narave, kakovosti, lastnosti ali geografskega
izvora proizvodov, ki jih označuje ta znamka.
Matratzen Concord je pri Audiencia Provincial de Barcelona vložil pritožbo zoper to sodbo, ker je bila njegova tožba zavrnjena
s sodbo z dne 5. februarja 2002.
To sodišče navaja, da je bistvena naloga znamke, da določi trgovski izvor proizvodov ali storitev, ki jih označuje, in da
v tem smislu španska sodna praksa šteje označbe, ki so privzete iz tujega jezika, za samovoljne, kapriciozne ali domišljijske,
kolikor niso podobne španskemu izrazu, na podlagi česar se lahko predvideva, da povprečni španski potrošnik pozna njihov pomen
ali da so pridobile dejanski pomen na nacionalnem trgu.
Audiencia Provincial de Barcelona se kljub temu sprašuje, ali ta razlaga spoštuje pomen „enotnega trga“. Meni, da morajo splošne
označbe, ki pripadajo jezikom držav članic, ostati na voljo, da jih lahko uporablja katero koli podjetje s sedežem v teh državah.
Njihova registracija kot znamke v državi članici bi spodbujala monopolne položaje, ki bi jih bilo treba zavrniti, da bi se
zagotovilo normalno delovanje trga, in bi lahko pomenila kršitev prepovedi kakršnih koli količinskih omejitev pri uvozu med
državami članicami, kot je določeno v členu 28 ES.
Predložitveno sodišče meni, da v sporu, o katerem odloča, španska znamka MATRATZEN daje njenemu imetniku položaj, ki ga lahko
izkoristi za preprečitev ali omejitev uvoza žimnic, ki izvirajo iz nemško govorečih držav članic, in tako za oviranje prostega
pretoka blaga.
To sodišče se prav tako sprašuje, ali so take prepreke ali omejitve lahko utemeljene na podlagi člena 30 ES. V zvezi s tem
navaja, da je v sodbi z dne 3. julija 1974 v zadevi Van Zuylen (192/73, Recueil, str. 731) Sodišče potrdilo, da ima načelo
prostega pretoka blaga prednost pred nacionalno zaščito pravic iz industrijske lastnine, in je ugotovilo, da bi obratna rešitev
povzročila nezaželeno zapiranje trgov, ki škoduje prostemu pretoku blaga in ustvarja prikrito omejevanje trgovine med državami
članicami.
Ker je Audiencia Provincial de Barcelona menilo, da rešitev spora pred njim zahteva razlago člena 30 ES, je prekinilo odločanje
in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:
„Ali veljavnost registracije znamke v državi članici lahko pomeni prikrito omejevanje trgovine med državami članicami, če
znamka nima razlikovalnega učinka oziroma v gospodarskem prometu označuje sam proizvod, ki ga varuje, ali vrsto, kakovost,
količino, namen, vrednost, geografski izvor ali druge lastnosti proizvoda in je izražena v jeziku druge države članice, ki
ni isti kot jezik v državi registracije, kot na primer španska znamka ‚MATRATZEN‘, ki označuje žimnice in z njimi povezane
proizvode?“

Vprašanje za predhodno odločanje
Predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člena 28 ES in 30 ES razlagati tako, da nasprotujeta registraciji
v državi članici, kot nacionalno znamko, besede, privzete iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez slehernega razlikovalnega
učinka ali je opisna za proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija.
Predhodno je treba opozoriti, da mora v okviru postopka sodelovanja med nacionalnimi sodišči in Sodiščem iz člena 234 ES to
podati nacionalnemu sodišču uporaben odgovor, ki mu omogoča rešitev spora, o katerem odloča. S tega vidika lahko Sodišče upošteva
pravila prava Skupnosti, na katera se nacionalno sodišče ni sklicevalo v svojem vprašanju (glej zlasti sodbi z dne 18. maja
2000 v zadevi Schiavon, C-230/98, Recueil, str. I-3547, točka 37, in z dne 20. maja 2003 v zadevi Ravil, C‑469/00, Recueil,
str. I‑5053, točka 27).
Kot izhaja iz njene sedme uvodne izjave, Direktiva izčrpno navaja razloge za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s samo znamko.
V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba nacionalni ukrep na področju, ki je predmet izčrpnega usklajevanja na ravni Skupnosti,
presojati glede na določbe tega usklajevalnega ukrepa, in ne glede na določbe primarnega prava (glej zlasti sodbe z dne 20.
marca 1997 v zadevi Phytheron International, C-352/95, Recueil, str. I-1729, točka 17; z dne 13. decembra 2001 v zadevi DaimlerChrysler,
C‑324/99, Recueil, str. I-9897, točka 32, in z dne 14. decembra 2004 v zadevi Swedish Match, C-210/03, Recueil, str. I-11893,
točka 81).
Presoditi je treba, ali pravo Skupnosti nasprotuje registraciji nacionalne znamke, kot je ta iz postopka v glavni stvari,
na podlagi določb Direktive, predvsem njenega člena 3, ki se nanaša na absolutne razloge za zavrnitev ali neveljavnost registracije,
in ne na podlagi členov 28 ES in 30 ES.
Člen 3 Direktive za zavrnitev registracije znamk ne vsebuje nobenega razloga, ki bi se posebej nanašal na znamke, ki so sestavljene
iz besede, ki je privzeta iz jezika druge države članice kot države registracije, v kateri je brez razlikovalnega učinka,
ali je opisna glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija.
Med drugim taka znamka ne vsebuje nujno razlogov za zavrnitev zaradi neobstoja slehernega razlikovalnega učinka ali opisnega
značaja znamke, kot sta določena v točkah (b) in (c) člena 3(1) Direktive.
Dejansko je, da bi se presodilo, ali je nacionalna znamka brez razlikovalnega učinka ali je opisna glede proizvodov ali storitev,
za katere se zahteva njena registracija, treba upoštevati zaznavanje upoštevnih krogov, namreč trgovcev in/ali povprečnih
potrošnikov omenjenih proizvodov ali storitev, ki so normalno obveščeni in razumno pozorni ter preudarni, na ozemlju, za katero
se zahteva registracija (glej sodbe z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 in C‑109/97, Recueil,
str. I‑2779, točka 29; z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Recueil, str. I‑1619, točka
77, in v zadevi Henkel, C‑218/01, Recueil, str. I‑1725, točka 50).
Vendar je mogoče, da zaradi jezikovnih, kulturnih, socialnih in ekonomskih razlik med državami članicami znamka, ki je brez
slehernega razlikovalnega učinka in je opisna glede zadevnih proizvodov ali storitev, ni taka v drugi državi članici (glej
po analogiji, glede varljivosti znamke, sodbo z dne 26. novembra 1996 v zadevi Graffione, C‑313/94, Recueil, str. I‑6039,
točka 22).
Torej, člen 3(1)(b) in (c) Direktive ne nasprotuje registraciji v državi članici, kot nacionalno znamko, besede, privzete
iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez razlikovalnega učinka ali je opisna glede proizvodov ali storitev, za
katere se zahteva registracija, kolikor lahko upoštevni krogi v državi članici, v kateri se zahteva registracija, ugotovijo
pomen te besede.
Taka razlaga Direktive je skladna z določbami Pogodbe, predvsem tistimi iz členov 28 ES in 30 ES.
Dejansko je ustaljena sodna praksa taka, da v okviru uporabe načela prostega pretoka blaga Pogodba ne vpliva na obstoj pravic,
pridobljenih na podlagi zakonodaje države članice na področju intelektualne lastnine, vendar zgolj, glede na okoliščine, omejuje
izvajanje teh pravic (sodbi z dne 22. junija 1976 v zadevi Terrapin, 119/75, Recueil, str. 1039, točka 5, in z dne 22. januarja
1981 v zadevi Dansk Supermarked, 58/80, Recueil, str. 181, točka 11, in sklep v zgoraj navedeni zadevi Matratzen Concord proti
UUNT, točka 40).
Ob uporabi te sodne prakse je Sodišče v točki 42 sklepa iz zgoraj navedene zadeve Matratzen Concord proti UUNT – katerega
predmet v sporu o glavni stvari je bila že španska znamka MATRATZEN – razsodilo, da načelo prostega pretoka blaga ne prepoveduje
državi članici, da registrira kot nacionalno znamko znak, ki je v jeziku druge države članice opisen za zadevne proizvode
ali storitve.
Tako se lahko sklene tudi pod predpostavko, če bi bil zadevni znak v jeziku druge države članice, ki ni jezik države registracije,
brez slehernega razlikovalnega učinka v zvezi s proizvodi ali storitvami iz zahteve za registracijo.
Dodati je treba, da, tako kot navaja generalni pravobranilec v točkah od 59 do 64 sklepnih predlogov, registracija znamke,
kot je ta iz postopka v glavni stvari, v državi članici ne prepoveduje vsakršne uporabe besede, iz katere je ta znamka sestavljena,
drugim gospodarskim subjektom v tej državi članici.
Na koncu je treba odgovoriti na predloženo vprašanje, da člen 3(1)(b) in (c) Direktive ne nasprotuje registraciji v državi
članici, kot nacionalne znamke, besede, privzete iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez slehernega razlikovalnega
učinka ali je opisna glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, razen če lahko upoštevni krogi v
državi članici, v kateri se zahteva registracija, ugotovijo pomen te besede.

Stroški
Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči
o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:
Člen 3(1)(b) in (c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi
z blagovnimi znamkami ne nasprotuje registraciji v državi članici, kot nacionalne znamke, besede, privzete iz jezika druge
države članice, v kateri je ta brez slehernega razlikovalnega učinka ali je opisna glede na proizvode ali storitve, za katere
se zahteva registracija, razen če lahko upoštevni krogi v državi članici, v kateri se zahteva registracija, ugotovijo pomen
te besede.
Podpisi
*
Jezik postopka: španščina.