CELEX: 62008TJ0059
Marcă comunitară
Procedură de declarare a nulității
Marcă comunitară verbală NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC
Mărci naționale figurative anterioare la PERLA
Motiv relativ de refuz
Atingere adusă renumelui
Articolul 8 alineatul (5) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (5) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

Istoricul cauzei
La 30 decembrie 1997, intervenienta, Worldgem Brands Srl, fostă Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, fostă Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (
JO L 78, p. 1
)].
Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 14 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, la momentul cererii, următoarei descrieri: „Bijuterii, obiecte de orfevrărie și ceasuri; metale prețioase; perle; pietre prețioase”.
Marca solicitată a fost înregistrată la 21 iulie 1999.
La 15 aprilie 2002, prima reclamantă, Nute Partecipazioni SpA, fostă Gruppo La Perla SpA, a solicitat declararea nulității acestei înregistrări, pe de o parte, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009], pentru motivul că înregistrarea era afectată de motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulamentul menționat [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009] și, pe de altă parte, în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009], pentru motivul că înregistrarea este afectată de motivele relative de refuz prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatul (5) din regulamentul menționat [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].
Mărcile anterioare invocate în susținerea cererii de declarare a nulității, care sunt protejate în Italia, sunt, printre altele:
—
marca figurativă la PERLA, înregistrată sub numărul 769526, începând de la 20 martie 1996, pentru următoarele produse care fac parte din clasa 25: „Costume de baie, îmbrăcăminte sport și îmbrăcăminte în general”, reprodusă în continuare:
—
marca figurativă la PERLA, înregistrată sub numărul 804992, începând de la 8 octombrie 1997, printre altele pentru produsele următoare, care fac parte din clasa 14: „Obiecte de bijuterie; ceasuri”, reprodusă în continuare:
În susținerea cererii sale de declarare a nulității, prima reclamantă a prezentat în fața diviziei de anulare documentația constând, printre altele, în liste de înregistrare a unor mărci, articole publicate în presă, liste de reviste care conțineau insigna „La PERLA”, precum și în statistici privind cifra de afaceri a acesteia și cheltuielile sale cu publicitatea pentru a dovedi renumele mărcilor sale și atingerile aduse acestora.
La 4 mai 2004, divizia de anulare a declarat nulitatea mărcii comunitare NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pentru motivul că utilizarea acestei mărci îi putea permite titularului său să obțină un profit necuvenit din renumele mărcii figurative la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 769526, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
La 1 iulie 2004, intervenienta a introdus o cale de atac în fața OAPI, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009), împotriva deciziei diviziei de anulare.
Prin Decizia din 25 ianuarie 2005 (denumită în continuare „prima decizie”), Camera întâi de recurs a OAPI a admis calea de atac a intervenientei și a anulat decizia diviziei de anulare. Aceasta a considerat că marca comunitară NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nu era suficient de similară cu marca figurativă la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 769526, nici cu celelalte mărci enumerate în cererea de declarare a nulității pentru a putea conduce la concluzia cu privire la existența unui risc de confuzie, precum cel prevăzut la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, sau a unei legături între mărcile menționate în scopul aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
Prin cererea depusă la grefa Tribunalului la 1 aprilie 2005, prima reclamantă a introdus o acțiune, înregistrată sub numărul T-137/05, având ca obiect anularea primei decizii și invocând, în primul rând, încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, în al doilea rând, încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat și, în al treilea rând, încălcarea obligației de motivare. OAPI s-a raliat concluziilor primei reclamante în măsura în care acestea vizau anularea primei decizii, în temeiul aplicării eronate a articolului 8 alineatul (5) și a articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94.
Prin Hotărârea din 16 mai 2007, La Perla/OAPI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-137/05, nepublicată în Repertoriu, denumită în continuare „hotărârea Tribunalului”), Tribunalul a admis acțiunea primei reclamante constatând că, în primul rând, era dovedit renumele mărcii anterioare la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 769526 și că, în al doilea rând, camera de recurs a săvârșit o eroare considerând că marca anterioară la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 769526, și marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nu erau suficient de similare astfel încât să poată fi stabilită între acestea o legătură de natura celei necesare pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Prin urmare, Tribunalul a anulat prima decizie fără să se fi substituit OAPI în ceea ce privește aprecierea condiției privind existența riscului ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC să îi permită titularului său să obțină un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 769526, sau să aducă atingere acestora, apreciere ce revine OAPI (punctele 26, 33, 52 și 53 din hotărârea Tribunalului).
LA 18 septembrie 2007, prezidiul camerelor de recurs ale OAPI a reatribuit cauza Camerei a doua de recurs.
Prin Decizia din 19 noiembrie 2007 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de anulare. În primul rând, această cameră a constatat că nu se dovedise că marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC poate permite să se genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 769526, nici să se aducă atingere acestora și că, astfel, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu putea fi aplicat. În continuare, exercitând competențele diviziei de anulare, aceasta a respins cererea de declarare a nulității întemeiată pe motive absolute.
În sfârșit, tot exercitând competențele diviziei de anulare, pentru a examina aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs a constatat identitatea sau gradul ridicat de similitudine dintre produsele „obiecte de bijuterie; ceasuri”, care fac parte din clasa 14 și sunt acoperite de marca anterioară la PERLA, vizată de înregistrarea nr. 804992, și produsele „bijuterii, obiecte de orfevrărie și ceasuri”, acoperite de marca comunitară, precum și gradul ridicat de similitudine în raport cu „metalele prețioase; perle; pietre prețioase”, acoperite de marca comunitară. Camera de recurs a concluzionat că există un risc de confuzie în percepția publicului italian pentru toate produsele acoperite de marca comunitară NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, cu excepția perlelor. Astfel, în opinia acesteia, întrucât expresia „la perla” era exclusiv descriptivă și lipsită de caracter distinctiv în raport cu acestea din urmă, trebuia să se compare numai elementul figurativ al mărcii anterioare cu elementul „nimei” al mărcii comunitare, această comparație neconducând la un risc de confuzie.
În consecință, camera de recurs a admis cererea de declarare a nulității pentru produsele următoare, care fac parte din clasa 14: „bijuterii, obiecte de orfevrărie și ceasuri; metale prețioase; pietre prețioase”. În schimb, aceasta a respins cererea de declarare a nulității și a confirmat validitatea mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pentru perle, care fac parte tot din clasa 14.
Concluziile părților
Prima reclamantă și a doua reclamantă, La Perla Srl, solicită Tribunalului:
—
anularea și reformarea deciziei atacate în temeiul aplicării eronate a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, precum și al încălcării articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009] și a articolelor 73 și 74 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 75 și 76 din Regulamentul nr. 207/2009);
—
cu titlu subsidiar, anularea deciziei atacate în temeiul aplicării eronate a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, precum și al încălcării articolului 63 alineatul (6) și a articolelor 73 și 74 din Regulamentul nr. 40/94;
—
cu titlu mai subsidiar, anularea și/sau reformarea deciziei atacate în temeiul aplicării eronate a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, precum și al încălcării articolului 63 alineatul (6) și a articolelor 73 și 74 din Regulamentul nr. 40/94;
—
obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii aflate pe rolul camerei de recurs a OAPI.
În ședință, reclamantele au limitat al treilea capăt de cerere, care, ulterior, nu mai privește decât primul, al treilea și al patrulea punct din dispozitivul deciziei atacate, fapt consemnat în procesul-verbal de ședință. Astfel, acest capăt de cerere nu vizează al doilea punct din dispozitivul deciziei atacate, prin care camera de recurs a admis cererea de declarare a nulității pentru produsele următoare, care fac parte din clasa 14: „bijuterii, obiecte de orfevrărie și ceasuri; metale prețioase; pietre prețioase”.
OAPI a solicitat Tribunalului:
—
respingerea acțiunii;
—
obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.
Intervenienta solicită Tribunalului:
—
respingerea acțiunii și confirmarea deciziei atacate;
—
obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.
În drept
Reclamantele invocă, în esență, două motive, primul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, și al doilea întemeiat, cu titlu subsidiar, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
Este necesar să se efectueze examinarea primului motiv.
Reclamantele susțin că respectiva cameră de recurs a încălcat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Acestea impută, printre altele, camerei de recurs că nu s-a conformat hotărârii Tribunalului, încălcând astfel și articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94.
În plus, reclamantele susțin că respectiva cameră de recurs nu a ținut cont de toate elementele de fapt și de probele care au fost prezentate în fața diviziei de anulare, care demonstrau atât atingerea adusă, cât și profitul necuvenit, precum și utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii comunitare NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, cu încălcarea articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] și că, prin faptul că nu a explicat pretinsa lipsă de relevanță a acestora, camera de recurs a încălcat de asemenea obligația sa de motivare și articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94.
În replică, reclamantele invocă de asemenea încălcarea principiilor protecției încrederii legitime, securității juridice, egalității de tratament și bunei administrări în contextul aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
OAPI și intervenienta susțin concluziile camerei de recurs, contestă argumentele reclamantelor și consideră că respectiva cameră de recurs a respectat întocmai hotărârea Tribunalului. În ceea ce privește argumentele prezentate de reclamante în cadrul replicii, intervenienta arată, în duplică, faptul că aceste obiecții sunt inadmisibile pentru tardivitate.
Trebuie amintit că, în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 8 alineatul (5) din același regulament, o marcă comunitară este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la OAPI, atunci când există o marcă anterioară menționată la articolul 8 alineatul (2) din același regulament, dacă marca comunitară și marca anterioară sunt identice sau similare și dacă marca comunitară este înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta se bucură de renume în cadrul Comunității, iar în cazul unei mărci naționale anterioare, aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și, în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii comunitare ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care le-ar aduce atingere acestora.
Protecția extinsă acordată mărcii anterioare de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 presupune, așadar, întrunirea mai multor condiții. În primul rând, marca anterioară, pretins renumită, trebuie să fie înregistrată. În al doilea rând, aceasta din urmă și marca comunitară cu privire la care se solicită declararea nulității trebuie să fie identice sau similare. În al treilea rând, marca anterioară trebuie să se bucure de renume în cadrul Uniunii Europene, în cazul unei mărci comunitare anterioare, sau în respectivul stat membru, în cazul unei mărci naționale anterioare. În al patrulea rând, utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii comunitare trebuie să conducă la riscul de a se obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori de a aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare. Întrucât aceste condiții sunt cumulative, neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS),
T-215/03, Rep., p. II-711
, punctele 34 și 35, Hotărârea Tribunalului du 11 iulie 2007, Mülhens/OAPI – Minoronzoni (TOSCA BLU),
T-150/04, Rep., p. II-2353
, punctul 55, și Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2008, Japan Tobacco/OAPI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 45].
Trebuie amintit că atingerile vizate la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, atunci când se produc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între mărcile anterioară și ulterioară, în temeiul căruia publicul în cauză efectuează o apropiere între aceste două mărci, și anume stabilește o legătură între acestea, deși nu le confundă [Hotărârea Curții din 12 martie 2009, Antartica/OAPI, C-320/07 P, nepublicată în Repertoriu, punctul 43, Ordonanța Curții din 30 aprilie 2009, Japan Tobacco/OAPI, C-136/08 P, nepublicată în Repertoriu, punctul 25; a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation,
C-252/07, Rep., p. I-8823
, punctul 30 și jurisprudența citată].
Existența unei astfel de legături în percepția publicului constituie o condiție necesară, dar insuficientă în sine pentru a conduce la concluzia cu privire la existența uneia dintre atingerile împotriva cărora articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 asigură protecția în favoarea mărcilor de renume (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 18 iunie 2009, L’Oréal și alții,
C-487/07, Rep., p. I-5185
, punctul 37).
Astfel, pentru a beneficia de protecția instituită prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, titularul mărcii anterioare trebuie să facă dovada că utilizarea mărcii ulterioare „ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau […] ar aduce atingere acestora” (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 37).
Este suficient să existe doar una dintre aceste trei categorii de atingeri pentru ca articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 să fie aplicabil (a se vedea, prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctele 38 și 42).
Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu poate fi obligat să aștepte realizarea efectivă a acesteia pentru a putea obține interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să stabilească existența unor elemente care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 38).
Atunci când titularul mărcii anterioare a reușit să demonstreze fie existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fie, în lipsa acesteia, existența unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor, îi revine titularului mărcii ulterioare obligația de a stabili că utilizarea acestei mărci este întemeiată (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 39).
În sfârșit, existența atingerilor reprezentate de prejudiciul adus caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care este înregistrată această marcă, normal informat, suficient de atent și de avizat. În schimb, existența atingerii reprezentate de profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, în măsura în care ceea ce este interzis este avantajul obținut de pe urma acestei mărci de titularul mărcii ulterioare, trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca ulterioară este înregistrată, normal informat, suficient de atent și de avizat (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 35 și 36).
În speță, trebuie amintit că Tribunalul considerase, în hotărârea sa, că renumele mărcii anterioare, vizată de înregistrarea nr. 769526 (denumită în continuare „marca la PERLA”), era dovedit pentru lenjeria intimă și pentru costumele de baie și că, în măsura în care produsele acoperite de marca la PERLA și cele acoperite de marca ulterioară aparțineau unor segmente de piață apropiate, și anume bijuteriile și articolele de îmbrăcăminte feminine, în împrejurările cauzei, un anumit grad de similitudine constatat între mărcile în conflict era suficient pentru ca publicul italian să poată stabili o legătură între aceste două mărci, precum cea impusă pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 (punctele 33 și 51 din hotărârea Tribunalului).
Astfel, trebuie examinată condiția privind existența unui risc ca utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC să îi permită titularului său obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii la PERLA sau să le aducă atingere acestora.
Reclamantele arată că cele trei categorii de atingeri sunt prezente în speță. În fața OAPI, prima reclamantă a prezentat argumentele și probele următoare, astfel cum sunt rezumate în decizia atacată:
—
în toamna anului 1999, intervenienta ar fi creat un costum de baie (bikini) din perle, desenat de stilistul Lorenzo Riva, sub marca NIMEI LA PERLA. Acest bikini ar fi fost expus cu ocazia celor mai importante prezentări de modă, iar presa specializată ar fi relatat pe larg evenimentul. Caracterul ilicit al utilizării termenilor „la perla”, asociați cu termenul „nimei”, ar fi evident, întrucât ar conține elementele rezultate din contrafacerea mărcii la PERLA și ar fi susceptibil să creeze o confuzie chiar în percepția presei specializate și, mai mult, în percepția consumatorilor. Agenția ANSA și
Corriere della Sera
ar fi fost victimele unei asemenea confuzii;
—
în primăvara anului 2000, intervenienta ar fi prezentat de asemenea „vesta bijuterie” realizată de NIMEI LA PERLA pentru Blumarine și ar fi anunțat punerea în vânzare a unui „twin-set” (compleu) având o bordură de perle la încheieturi. Și cu această ocazie, presa specializată ar fi relatat pe larg evenimentul;
—
efectul de confuzie și de deturnare ar fi deopotrivă completat și perfecționat de publicitatea realizată de intervenientă și de Blumarine cu ocazia ultimelor creații de modă, întrucât imaginea publicitară aleasă era întemeiată pe utilizarea termenului „perla”, iar mențiunea „perla chic” figura pe afișul de promovare;
—
contrafacerea mărcii la PERLA și activitatea persistentă și intenționată ce urmărea confuzia desfășurată de intervenientă ar reieși în mod evident din elementele expuse mai sus. Profitând în mod clar de renumele mărcii la PERLA în lumea modei, intervenienta ar fi propus anumite articole de îmbrăcăminte care purtau marca NIMEI LA PERLA (în realitate înregistrată ca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), creând astfel o confuzie în percepția persoanelor din sectorul în cauză și, cu atât mai mult, în cel al consumatorilor.
Mai întâi, trebuie să se examineze dacă prima reclamantă a reușit să demonstreze existența unui profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii la PERLA.
Noțiunea „profit necuvenit [obținut] din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare”, desemnată și prin termenii „parazitism” și „free riding” (fraudă), nu se referă la atingerea adusă mărcii anterioare, ci la profitul pe care terțul îl obține prin utilizarea mărcii identice sau similare ulterioare. Această noțiune include în special cazurile în care, datorită unui transfer al imaginii mărcii anterioare sau al caracteristicilor protejate de aceasta către produsele desemnate prin marca identică sau similară ulterioară, există o exploatare vădită a poziției pe care o deține marca de renume (a se vedea, prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 41).
Este necesar să se precizeze că profitul obținut de un terț din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare se poate dovedi necuvenit, chiar dacă utilizarea mărcii identice sau similare ulterioare nu aduce atingere nici caracterului distinctiv, nici renumelui mărcii anterioare sau, în general, titularului acesteia (a se vedea, prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 43).
Pentru a stabili dacă utilizarea mărcii ulterioare generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, trebuie efectuată o apreciere globală care să țină seama de toți factorii relevanți ai cauzei, printre care figurează în special intensitatea renumelui și gradul de caracter distinctiv al mărcii anterioare, gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, precum și natura și gradul de asemănare a produselor sau a serviciilor vizate. În ceea ce privește intensitatea renumelui și gradul de caracter distinctiv al mărcii anterioare, cu cât caracterul distinctiv și renumele acestei mărci sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință. În plus, cu cât evocarea mărcii anterioare de către marca ulterioară este mai imediată și mai puternică, cu atât este mai mare riscul ca utilizarea actuală sau viitoare a semnului să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori să se aducă atingere acestora (a se vedea, în acest sens și prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 67-69, și Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 44).
Pe de altă parte, trebuie arătat că, în cadrul unei astfel de aprecieri globale, poate fi luată în considerare, dacă este cazul, și existența unui risc de diluare sau de defăimare a mărcii anterioare (a se vedea, prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 45).
Atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unei mărci similare cu o marcă de renume, să se plaseze în poziția pe care aceasta o ocupă pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația sa și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci, profitul pe care îl generează utilizarea menționată trebuie să fie considerat un profit necuvenit generat din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective (a se vedea, prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 49).
Astfel, potrivit jurisprudenței, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în sensul că existența unui profit necuvenit generat din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, în sensul acestei dispoziții, nu presupune nici existența unui risc de confuzie, nici existența riscului unei atingeri aduse acestui caracter distinctiv sau acestui renume sau, în general, titularului mărcii anterioare. Profitul pe care îl generează utilizarea de către un terț a unei mărci care prezintă similitudini cu o marcă de renume este obținut de terțul menționat în mod necuvenit ca urmare a respectivului caracter distinctiv sau a respectivului renume, atunci când acesta încearcă, prin utilizarea menționată, să se plaseze în poziția pe care marca de renume o ocupă pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația sa și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară, efortul comercial al titularului mărcii anterioare pentru a crea și pentru a menține imaginea acesteia (a se vedea, prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 50).
În speță, camera de recurs a considerat că prima reclamantă nu a reușit să demonstreze respectiva atingere. Aceasta s-a referit la un bikini din perle desenat de stilistul Lorenzo Riva, sub marca NIMEI LA PERLA, expus în cele mai importante prezentări de modă și evidențiat pe larg de presa specializată, precum și la un „twin-set” având o bordură din perle la încheieturi și la o „vestă bijuterie” realizată de NIMEI LA PERLA pentru Blumarine. Or, aceasta subliniază că utilizarea mărcii NIMEI LA PERLA pentru costume de baie sau pentru alte articole de îmbrăcăminte din clasa 25 nu este relevantă în cauză, deoarece privește înregistrarea mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pentru articole de bijuterie cuprinse în clasa 14. În orice caz, în opinia sa, mențiunea „la perla” pe un bikini din perle, pe o „vestă bijuterie” ornată cu perle sau pe un „twin-set” având o bordură din perle la încheieturi pare mai degrabă să descrie materialul utilizat în mod excepțional pentru aceste articole, și anume perlele.
Reclamantele contestă aceste constatări ale camerei de recurs. În plus, acestea amintesc faptul că divizia de anulare considerase că argumentele și probele prezentate de prima reclamantă dovedesc în mod suficient avantajul necuvenit pe care utilizarea mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC era în măsură să îl genereze din renumele mărcii la PERLA și că OAPI considerase, în memoriul în răspuns prezentat în cadrul cauzei T-137/05, că „analiza celei de a treia condiții […] – faptul de a genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau de a aduce atingere acestora – justific[a], din nou, obiecțiile [primei] reclamante”.
În memoriul în răspuns, OAPI arată că trebuie să se aprecieze dacă utilizarea mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pentru produsele pentru care aceasta a fost înregistrată îi poate permite titularului său să obțină un profit necuvenit din caracterul distinctiv și din renumele mărcii la PERLA. Probele prezentate de prima reclamantă ar privi, dimpotrivă, utilizarea mărcii ulterioare pentru produse care, deși decorate cu perle, ar fi articole de îmbrăcăminte, ceea ce ar putea constitui eventual o contrafacere, dar nu un caz de exploatare a renumelui mărcii la PERLA.
Intervenienta arată că prima reclamantă nu a prezentat nici cea mai mică dovadă a existenței unui risc de exploatare parazitară a mărcii sale sau a unei tentative de a obține un profit din renumele acesteia ori din caracterul său distinctiv. În orice caz, faptele menționate de prima reclamantă nu ar privi produsele din clasa 14, vizate de marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
Din documentele prezentate de prima reclamantă în fața diviziei de anulare reiese că presa specializată și profesioniștii sectorului au considerat că articolele expuse de titularul mărcii ulterioare împreună cu Lorenzo Riva și cu Blumarine, în cadrul prezentărilor de modă, aveau o legătură cu prima reclamantă și că exista un raport comercial între cele două societăți.
De exemplu, în ceea ce privește expunerea cu ocazia prezentărilor de modă de la Milano, în septembrie 1999, a unui bikini din perle, desenat de Lorenzo Riva pentru intervenientă, putem citi într-un articol apărut într-un cotidian național: „De altfel, Lorenzo Riva nu rămâne în urmă […] sponsorii Nimei și La Perla sunt în plin delir […]”, în timp ce sponsorul evenimentului era intervenienta, care realizase bikiniul din perle în colaborare cu domnul Riva. De asemenea, într-un articol din
Corriere della Sera
din 25 septembrie 1999, putem citi sub fotografie: „Din perle. Preț public: 2 miliarde. Este bikiniul din perle creat de Lorenzo Riva pentru La Perla”. În ceea ce privește produsul „twin-set”, putem citi, consultând un site internet (www.margherita.net), un articol din 12 octombrie 2000 intitulat „Nimei – La Perla. Momentul festiv. Nimei La Perla și Blumarine au prezentat BluVIP (Very Important Pearls)”.
Cu siguranță, nu era vorba despre situații care se refereau exclusiv la perle, ci la un bikini din perle desenat de stilistul Lorenzo Riva care purta marca NIMEI LA PERLA, la un „twin-set” având o bordură din perle la încheieturi și la o vestă bijuterie realizată de NIMEI LA PERLA pentru Blumarine. Astfel, toate aceste articole de îmbrăcăminte conțineau, de fapt, ca element esențial, perle, pentru care marca ulterioară era efectiv înregistrată. În plus, astfel cum reiese din cuprinsul punctului precedent, se pare că perlele constituiau într-adevăr „esența” acestor produse. În consecință, în aceste împrejurări, argumentele OAPI și ale intervenientei (a se vedea punctele 48 și 49 de mai sus) nu pot fi admise.
În plus, impresia ce reiese de asemenea din publicitatea efectuată de intervenientă, ce pare a fi mai degrabă legată de produsele de bijuterie și, mai exact, de perle, este că există o legătură sau un raport între „Nimei” și „La Perla”.
În aceste împrejurări, nu poate fi exclusă o atingere sau un risc de a aduce atingere. Astfel cum s-a constatat deja mai sus, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, ci trebuie să stabilească existența unor elemente care să permită concluzia privind un risc serios ca o asemenea atingere să se producă în viitor (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 38).
În concluzie, pentru a stabili dacă utilizarea mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC i-a permis titularului său să obțină un profit necuvenit din renumele mărcii la PERLA, trebuie efectuată o apreciere globală care să țină seama de toți factorii relevanți din cauză.
În această privință, trebuie amintit, mai întâi, că Tribunalul a constatat deja în hotărârea sa (a se vedea punctul 36 de mai sus) că nu s-a contestat că marca la PERLA deține un renume pentru lenjeria intimă și pentru costumele de baie, că există un anumit grad de similitudine între mărcile în conflict și că produsele acoperite de marca la PERLA, și anume articolele de îmbrăcăminte feminine, și cele acoperite de marca ulterioară, și anume perlele, aparțin unor segmente de piață apropiate. În ceea ce privește, mai exact, renumele, trebuie adăugat că acesta poate fi considerat chiar ca fiind foarte ridicat.
În continuare, trebuie să se țină seama de faptul că perlele pot fi utilizate în fabricarea costumelor de baie și a altor articole de îmbrăcăminte feminine, astfel cum reiese din documentele prezentate de prima reclamantă în fața OAPI. Nu este exclus ca consumatorii de bijuterii și, mai exact, de perle că cunoască lenjeria intimă și costumele de baie comercializate de reclamante. Pe de altă parte, chiar dacă nu se impune existența unui risc de confuzie între cele două mărci pentru a demonstra că marca ulterioară ar obține un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, un asemenea risc este dovedit în speță în ceea ce privește produsele adiacente costumelor de baie și lenjeriei intime vizate de marca la PERLA, și anume bikinii, „twin-sets” și vestele, toate decorate cu perle, chiar dacă aceste articole de îmbrăcăminte nu sunt în sine acoperite de marca ulterioară.
Rezultă din cele ce precedă că prima reclamantă a prezentat OAPI dovada că titularul mărcii ulterioare obținea un profit necuvenit din marca la PERLA sau că, cel puțin, exista un risc serios ca o asemenea atingere să se producă în viitor.
Mai rămâne să se stabilească dacă utilizarea mărcii ulterioare are, în speță, un motiv întemeiat.
Astfel cum s-a constatat deja la punctul 34 de mai sus, atunci când titularul mărcii anterioare a ajuns să demonstreze existența fie a unei atingeri efective și actuale a mărcii sale, fie, în lipsă, a unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor, îi revine titularului mărcii ulterioare sarcina de a stabili că utilizarea acestei mărci are un motiv întemeiat.
În speță, intervenienta a arătat în cadrul procedurii administrative în fața OAPI că motivul întemeiat pentru a utiliza termenii „la perla” exista și era evident: era vorba despre bijuterii realizate cu perle și motivul era legat atât de necesitatea, cât și de dorința de a indica denumirea comună a materialului din care erau realizate aceste bijuterii.
În decizia atacată, camera de recurs a apreciat că, întrucât nu s-a dovedit că utilizarea mărcii ulterioare poate genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii la PERLA sau poate aduce atingere acestora, nu trebuia sa se pronunțe cu privire la existența unui risc de utilizare fără un motiv întemeiat a mărcii ulterioare.
Reclamantele amintesc faptul că divizia de anulare considerase că motivul invocat de intervenientă nu era suficient pentru a justifica utilizarea și că, de asemenea, OAPI arătase, în contextul cauzei T-137/05, că intervenienta „nu a prezentat motivări valabile în cadrul etapei administrative pentru a justifica utilizarea în cauză, îndeplinind astfel condiția următoare impusă pentru aplicarea protecției ce depășește numai produsele pe care le desemnează marca”.
În cadrul prezentei proceduri în fața Tribunalului, OAPI și intervenienta nu au prezentat argumente ca răspuns la argumentele reclamantelor privind motivul întemeiat.
Trebuie arătat că motivul invocat de intervenientă în cadrul procedurii administrative în fața OAPI nu este suficient pentru a justifica utilizarea. În această privință, trebuie să se arate de asemenea că intervenienta nici măcar nu a încercat să prezinte alte justificări Tribunalului.
În sfârșit, în ceea ce privește decizia Tribunale di Modena (Tribunalul din Modena) (Italia), invocată de intervenientă pentru a demonstra că episoadele prezentate de reclamante nu ar fi imputabile intervenientei, este suficient să se amintească faptul că regimul comunitar al mărcilor este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, aplicarea acestuia fiind independentă de orice sistem național [Hotărârea Tribunalului din 5 decembrie 2000, Messe München/OAPI (electronica),
T-32/00, Rec., p. II-3829
, punctul 47, și Hotărârea din 23 septembrie 2009, Cohausz/OAPI – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 71]. În orice caz, această decizie se află în recurs, introdus de reclamante, și, prin urmare, nu este încă definitivă. Pe de altă parte, aceasta privește constatarea contrafacerii mărcii la PERLA și concurența neloială a intervenientei, iar nu o cerere de declarare a nulității în temeiul unei dispoziții analoge articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
În aceste împrejurări, se stabilește că intervenienta a încercat, prin utilizarea unei mărci similare mărcii la PERLA, să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul ei, precum și să exploateze efortul comercial depus de reclamante pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci. Astfel, profitul care rezultă din utilizarea menționată trebuie considerat ca fiind generat în mod necuvenit din renumele mărcii la PERLA (a se vedea, în acest sens și prin analogie, Hotărârea L’Oréal și alții, citată anterior, punctul 49). În plus, această utilizare a intervenit fără un motiv întemeiat. Prin urmare, în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 28 de mai sus, nu este necesară pronunțarea cu privire la existența unei alte atingeri vizate la punctele 31 și 32 de mai sus.
În consecință, fără a fi necesară pronunțarea cu privire la admisibilitate (a se vedea punctele 25 și 26 de mai sus), trebuie să se constate că camera de recurs a săvârșit o eroare în aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
Întrucât camera de recurs a declarat deja nulitatea mărcii ulterioare pentru toate produsele cu excepția perlelor, se impune anularea deciziei atacate, în măsura în care cererea de declarare a nulității a fost respinsă, iar validitatea mărcii NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC a fost confirmată pentru perle. Astfel, în măsura în care, printr-o decizie a unei camere de recurs, se admit pretențiile unei părți în cauză, aceasta din urmă nu are calitate procesuală pentru a introduce o acțiune în fața Tribunalului. În consecință, în măsura în care camera de recurs a admis, în dispozitivul deciziei atacate, cererea de declarare a nulității, reclamantele nu o mai pot contesta [a se vedea în acest sens Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2009, Hoo Hing/OAPI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, nepublicată în Repertoriu, punctele 26 și 27].
În această privință, trebuie amintit că, întrucât diferitele cauze de nulitate conduc exact la același rezultat, este suficient ca una dintre acestea să fie întemeiată pentru a se admite o cerere de declarare a nulității. În plus, în ipoteza în care camera de recurs consideră că una dintre cauzele de nulitate invocate de persoana care solicită declararea nulității este întemeiată, dar decide să examineze și, eventual, să respingă celelalte cauze de nulitate invocate, această parte a motivării deciziei sale nu constituie suportul necesar al dispozitivului prin care se admite cererea de declarare a nulității, care se întemeiază, în mod suficient, pe cauza de nulitate care a fost reținută (a se vedea în acest sens Ordonanța Golden Elephant Brand, citată anterior, punctele 31 și 35).
Având în vedere cele ce precedă, nu este necesară pronunțarea în ceea ce privește cererea de reformare a deciziei atacate, prezentată în cadrul primului capăt de cerere, nici în ceea ce privește capetele de cerere prezentate cu titlu subsidiar, nici celelalte motive.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Pe de altă parte, potrivit aceleiași dispoziții, dacă mai multe părți cad în pretenții, Tribunalul poate decide să partajeze cheltuielile de judecată.
În temeiul articolului 87 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Tribunalul poate să repartizeze cheltuielile de judecată sau poate decide ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată dacă părțile cad în pretenții cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere sau, respectiv, pentru motive excepționale.
În sfârșit, potrivit articolului 87 alineatul (4) ultimul paragraf din Regulamentul de procedură, Tribunalul poate dispune ca un intervenient să suporte propriile cheltuieli de judecată.
În speță, reclamantele, OAPI și, respectiv, intervenienta au căzut în pretenții în parte, în măsura în care decizia atacată este anulată în parte.
În aceste împrejurări ale cauzei, se impune obligarea OAPI să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, 90 % din cheltuielile de judecată efectuate de reclamante în fața Tribunalului și toate cheltuielile de judecată efectuate de prima reclamantă în fața camerei de recurs. Reclamantele suportă 10 % din propriile cheltuieli de judecată efectuate în fața Tribunalului. Intervenienta suportă propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera întâi)
declară și hotărăște:

1)
Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 19 noiembrie 2007 (cauza R 537/2004-2), în măsura în care OAPI a respins cererea de declarare a nulității și a obligat Nute Partecipazioni SpA să suporte propriile cheltuieli de judecată.

2)
Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3)
OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și 90 % din cheltuielile de judecată efectuate de Nute Partecipazioni și de La Perla Srl în fața Tribunalului și toate cheltuielile de judecată efectuate de Nute Partecipazioni în fața camerei de recurs.

4)
Nute Partecipazioni și La Perla suportă 10 % din propriile cheltuieli de judecată efectuate în fața Tribunalului.

5)
Worldgem Brands Srl suportă propriile cheltuieli de judecată.

Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 7 decembrie 2010.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: italiana.