CELEX: 62008TJ0292
EF-varemærker
indsigelsesprocedure
ansøgning om EF-ordmærket OFTEN
det ældre nationale ordmærke OLTEN
relativ registreringshindring
risiko for forveksling
lignende tegn
lignende varer
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009]
bevis for reel brug af det ældre varemærke
artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)
sagens genstand for appelkammeret
artikel 61 og 62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 63 og 64 i forordning nr. 207/2009)

Tvistens baggrund
Den 5. august 2002 indgav sagsøgeren Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94
af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009
af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering
i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket OFTEN.
De varer, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 14 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende
international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret,
og svarer til følgende beskrivelse: »Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket
hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, udsmykningsnåle,
slipsenåle, nålehuse (af ædelmetal), servietringe (af ædelmetal), kunstgenstande af ædelmetal, fantasifulde nøgleringe, medaljer,
mønter, sølvsmedearbejder (med undtagelse af knive, gafler og skeer), symboler i ædelmetal, udsmykning til sko og hatteudsmykning
af ædelmetal, askebægre til rygere af ædelmetal, manchetknapper«.
EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-Varemærketidende
nr. 31/2004 af 2. august 2004.
Den 26. oktober 2004 rejste Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94
(nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 3 nævnte varer.
Indsigelsen blev støttet på de tre følgende spanske varemærker:
–        ordmærket OLTEN, der blev registreret den 5. september 1988 (nr. 1182270) for varer i klasse 14
–        det figurmærke, der blev registreret den 5. marts 1990 (nr. 1293560) for varer i klasse 14, som gengivet herunder:
–        det figurmærke, der blev registreret den 20. november 2002 (nr. 2460666) for varer i klasse 14, som gengivet herunder:
Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra
b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].
Ved skrivelse af 2. september 2005 anmodede sagsøgeren Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio om at godtgøre, at der var gjort
reel brug af de ældre varemærker i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3,
i forordning nr. 207/2009).
Den 2. februar 2007 gav Indsigelsesafdelingen delvis medhold i indsigelsen for så vidt angår følgende varer i klasse 14: »Varer
af ædle metaller og legeringer heraf eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker,
ure og kronometriske instrumenter, udsmykningsnåle, slipsenåle, fantasifulde nøgleringe, medaljer, symboler i ædelmetal, udsmykning
til sko og hatteudsmykning af ædelmetal, manchetknapper«. Den fastslog bl.a., at reel brug af det ældre varemærke OLTEN var
blevet påvist for »ure« i klasse 14, og at der forelå risiko for forveksling for de omhandlede varer mellem det ansøgte varemærke
og det pågældende ældre varemærke.
Den 28. marts 2007 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94
(nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over Indsigelsesafdelingens afgørelse. Ved denne klage anfægtede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens
bedømmelse vedrørende ligheden mellem de omhandlede varemærker og vedrørende risikoen for forveksling.
Ved afgørelse af 24. april 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret
klagen. Det fastslog navnlig, at der, henset til, at varerne er af samme art, og de betydelige visuelle og fonetiske ligheder,
der består mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke OLTEN, kunne være risiko for forveksling mellem varemærkerne
i den berørte spanske kundekreds’ bevidsthed.

Retsforhandlinger og parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse for alle eller en del af de varer, vedrørende hvilke
der blev meddelt afslag på registrering.
Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
–        Harmoniseringskontoret frifindes.
–        Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
På grund af dommer Tchipevs forfald efter den mundtlige forhandlings afslutning er dommer Truchot i medfør af artikel 32,
stk. 3, i Rettens procesreglement blevet udpeget til at supplere afdelingen.
Ved kendelse af 5. juli 2010 genåbnede Retten (Sjette Afdeling) i sin nye sammensætning den mundtlige forhandling og parterne
blev oplyst om, at de ville blive hørt i et nyt retsmøde den 6. september 2010.
Ved skrivelser af henholdsvis 9. og 15. juli 2010 meddelte sagsøgeren og Harmoniseringskontoret Retten, at de gav afkald på
deres ret til på ny at blive hørt. Den anden part i sagen for Harmoniseringskontorets appelkammer besvarede ikke Rettens indkaldelse.
Følgelig har formanden for Sjette Afdeling besluttet at afslutte den mundtlige forhandling.

Retlige bemærkninger
Til støtte for sin påstand har sagsøgeren påberåbt sig tre anbringender, for det første om tilsidesættelse af artikel 61 og
62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 63 og 64 i forordning nr. 207/2009), for det andet om tilsidesættelse af artikel 43,
stk. 2, i forordningen og for det tredje om tilsidesættelse af forordningens artikel 8, stk. 1, litra b).

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 61 og 62 i forordning nr. 40/94
Parternes argumenter
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret tilsidesatte artikel 61 og 62 i forordning nr. 40/94 ved at undlade at behandle
dels spørgsmålet om bevis for reel brug af det ældre varemærke OLTEN, dels spørgsmålet om ligheden mellem de omhandlede varer.
Disse to spørgsmål skulle have været drøftet for Indsigelsesafdelingen, eftersom sagsøgeren gjorde gældende, dels at brugen
af det ældre varemærke ikke var blevet godtgjort, dels at de omhandlede varer med undtagelse af urene var forskellige.
Ifølge sagsøgeren var appelkammeret i medfør af princippet om funktionel kontinuitet mellem de forskellige instanser ved Harmoniseringskontoret
forpligtet til at behandle disse spørgsmål, selv om de ikke blev påberåbt for appelkammeret. Den begrundelse, der blev givet
i den anfægtede afgørelses punkt 26, er i den forbindelse utilstrækkelig.
Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.
Rettens bemærkninger
I henhold til artikel 61, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (artikel 61, stk. 1, nu artikel 63, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)
undersøger appelkammeret, om der kan gives klageren medhold, såfremt klagen kan behandles.
I henhold til samme forordnings artikel 62, stk. 1 (artikel 62, stk. 1, nu artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)
træffer appelkammeret efter at have realitetsbehandlet sagen afgørelse om klagen, idet det enten kan omgøre den af afdelingen
trufne afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.
Det bemærkes indledningsvis, at selv om sagsøgeren i stævningen har henvist til artikel 62, stk. 2, i forordning nr. 40/94,
fremgår det af hans argumentation samt af en præcisering under retsmødet, at han i realiteten har påberåbt sig artiklens stk. 1.
Det følger af denne bestemmelse, at appelkammeret som følge af den klage, som er forelagt det, skal foretage en ny og fuldstændig
prøvelse af indsigelsens realitet, såvel retligt som faktisk (Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05, KHIM mod Kaul, Sml.
I, s. 2213, præmis 57).
Det bemærkes desuden, at i henhold til artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)
begrænser Harmoniseringskontoret sig i sager vedrørende relative registreringshindringer, såsom den i dette tilfælde omhandlede,
til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.
I en indsigelsessag udgør kriterierne for anvendelsen af en relativ registreringshindring eller af enhver anden bestemmelse,
der gøres gældende til støtte for parternes påstande, ifølge deres natur en del af de retlige oplysninger, der er underlagt
Harmoniseringskontorets prøvelse. Det præciseres i den forbindelse, at Harmoniseringskontoret muligvis skal behandle et retligt
spørgsmål, også selv om det ikke er blevet rejst af parterne, såfremt afgørelsen af dette spørgsmål er nødvendig for at sikre
en korrekt anvendelse af forordning nr. 40/94 med hensyn til de anbringender og påstande, der er fremført af parterne. Et
retligt spørgsmål, som det er nødvendigt at efterprøve for bedømmelsen af de anbringender, som parterne har gjort gældende
for at imødekomme eller afvise påstandene – selv om parterne ikke har udtalt sig herom, og selv om Harmoniseringskontoret
har undladt at udtale sig på dette punkt – udgør derfor ligeledes en del af de retlige oplysninger, der er forelagt appelkammeret
(Rettens dom af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM – Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 21, og af 13.6.2007,
sag T-167/05, Grether mod KHIM – Crisgo (Thailand) (FENNEL), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 104).
I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret ikke foretog en fyldestgørende
behandling af indsigelsen, idet det undlod at bedømme dels beviset for den reelle brug af det ældre varemærke OLTEN, dels
ligheden mellem de omhandlede varer. Sagsøgeren har anført, at selskabet ikke rejste disse to spørgsmål i forbindelse med
sin klage for appelkammeret, men er af den opfattelse, at de var omfattet af tvisten for Indsigelsesafdelingen og derfor også
af tvisten for appelkammeret.
Det skal afgøres, om de omhandlede spørgsmål var omfattet af den tvist, der blev indbragt for appelkammeret.
Hvad for det første angår beviset for reel brug af det ældre varemærke OLTEN bemærkes, at en indsigelse, der er baseret på
tilstedeværelsen af en risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/9, ikke nødvendigvis
rejser spørgsmålet om reel brug for Harmoniseringskontoret.
Der er nemlig tale om et forudgående spørgsmål, som – når det er rejst af ansøgeren om varemærket – skal være afgjort, før
der kan foretages undersøgelse af indsigelsen i egentlig forstand (jf. i denne retning Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03,
L’Oréal mod KHIM – Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 26).
Varemærkeansøgerens begæring om bevis for reel brug tilføjer således dette forudgående spørgsmål til indsigelsessagen og ændrer
i denne forstand sagens indhold, idet den udgør en ny og specifik påstand, der er forbundet med faktiske og retlige betragtninger
af anden art end dem, der har givet anledning til at rejse indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke (jf. i denne retning
Rettens dom af 18.10.2007, sag T-425/03, AMS mod KHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), Sml. II,
s. 4265, præmis 112).
Det følger heraf, at spørgsmålet om reel brug har en specifik og forudgående karakter, idet det medfører, at det i forbindelse
med behandlingen af indsigelsen bliver fastslået, om det ældre varemærke kan betragtes som registreret for de pågældende varer
eller tjenesteydelser, hvilket spørgsmål således ikke falder ind under behandlingen af indsigelsen i egentlig forstand vedrørende
risikoen for forveksling med dette varemærke.
I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, dels at spørgsmålet om reel brug af sagsøgeren blev rejst for Indsigelsesafdelingen
og blev behandlet af denne, inden den foretog en bedømmelse af indsigelsens berettigelse, dels at dette spørgsmål ikke blev
rejst for appelkammeret, idet sagsøgeren alene anfægtede Indsigelsesafdelingens bedømmelse af, hvorvidt der forelå risiko
for forveksling.
I modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, er spørgsmålet om reel brug ikke et retligt spørgsmål, som nødvendigvis
skal behandles af appelkammeret med henblik på løsning af den tvist, der er indbragt for det.
Denne konklusion afkræftes ikke af de af sagsøgeren fremførte betragtninger vedrørende den funktionelle kontinuitet mellem
Harmoniseringskontorets instanser.
Henset til denne kontinuitet, er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret er forpligtet til at foretage af den påklagede
afgørelse, ganske vist i princippet ikke afgrænset af de anbringender, som den part, der har indgivet klagen, har fremsat.
Selv om den part, der har indgivet klagen, ikke har fremsat et specifikt anbringende, er appelkammeret ikke desto mindre forpligtet
til – på grundlag af alle relevante retlige og faktiske oplysninger – at behandle klagen (Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01,
Henkel mod KHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 29, og HOOLIGAN-dommen, præmis 18).
Appelkammeret er således forpligtet til at støtte sin afgørelse på samtlige oplysninger i den afgørelse, der anfægtes for
det, samt på grundlag af de oplysninger, der fremlægges af parten eller parterne, dels i sagen for den instans ved Harmoniseringskontoret,
som traf afgørelse i første instans, dels – med undtagelse af oplysninger, der ikke fremlægges rettidigt – i klagesagen (jf.
Rettens dom af 10.7.2006, sag T-323/03, La Baronia de Turis mod KHIM – Baron Phillipe de Rothschild (LA BARONNIE), Sml. II,
s. 2085, præmis 58 og den deri nævnte retspraksis).
Det forholder sig ikke desto mindre således, at anbringendet om utilstrækkeligt bevis for reel brug ikke alene ikke blev rejst
specifikt for appelkammeret, men heller ikke udgjorde et relevant forhold ved behandlingen af klagen, der alene vedrørte behandlingen
af indsigelsen i egentlig forstand om risikoen for forveksling.
Eftersom spørgsmålet om reel brug ikke var genstand for tvisten for appelkammeret, kan sagsøgeren således ikke foreholde appelkammeret,
at det undlod at behandle spørgsmålet.
Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvorvidt varerne er af lignende art, bemærkes, at Harmoniseringskontoret, når der
rejses en indsigelse over for registreringen af et EF-varemærke, som er støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94, skal efterprøve, om de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller
lignende art, og om der foreligger identitet eller lighed mellem varemærkerne.
Den omstændighed, at det ene eller andet aspekt ikke er blevet udtrykkeligt anfægtet for appelkammeret, har ikke til virkning,
at Harmoniseringskontoret ikke skulle behandle spørgsmålet (jf. i denne retning Rettens dom af 10.10.2006, sag T-172/05, Armacel
mod KHIM – nmc (ARMAFOAM), Sml. II, s. 4061, præmis 41 og 42, og dommen i sagen AMS Advanced Medical Services, præmis 28 og
29).
Disse betragtninger bestyrkes af princippet om den indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der tages i betragtning ved helhedsvurderingen
af risikoen for forveksling, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er
omfattet af varemærkerne (jf. i denne retning Domstolens dom af 18.12.2008, sag C-16/06 P, èditions Albert René mod KHIM,
Sml. I, s. 10053, præmis 47).
Appelkammeret, der skulle træffe afgørelse i spørgsmålet om indsigelsen støttet på tilstedeværelsen af en risiko for forveksling
i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er i det foreliggende tilfælde blevet forelagt spørgsmålet
om de omhandlede varer er af lignende art, selv om dette spørgsmål ikke udtrykkeligt blev rejst for dette.
I modsætning til hvad sagsøgeren har hævdet, følger det desuden af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret rent faktisk
behandlede dette spørgsmål.
Appelkammeret anførte nemlig i den anfægtede afgørelses punkt 26, at »ligheden mellem de varer i klasse 14, for hvilke det
ansøgte varemærke blev afslået registrering [ved Indsigelsesafdelingens afgørelse]«, og ure, for hvilke der er godtgjort brug
af det ældre varemærke, blev fastslået og begrundet tilstrækkeligt«.
Det følger af dette punkt, at appelkammeret ved at tiltræde Indsigelsesafdelingens konstateringer vedrørende varernes lighed
i deres helhed stadfæstede dem, hvilke konstateringer i øvrigt ikke blev bestridt af sagsøgeren i forbindelse med selskabets
klage for appelkammeret.
Det bemærkes i den forbindelse, at et appelkammer lovligt kan tiltræde begrundelsen for en afgørelse, der træffes af Indsigelsesafdelingen,
som således udgør en integrerende del af begrundelsen for dens afgørelse (jf. i denne retning Rettens dom af 9.7.2008, sag
T-304/06, Reber mod KHIM – Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 50, og af 24.9.2008, sag
T-248/05, HUP Uslugi Polska mod KHIM – Manpower (I.T@MANPOWER), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 49).
Når appelkammeret således som i det foreliggende tilfælde stadfæster en afgørelse, der er truffet af en lavere instans ved
Harmoniseringskontoret, i sin helhed, er denne afgørelse i lighed med dens begrundelse en del af den sammenhæng, som appelkammerets
afgørelse er truffet i, en sammenhæng, som er kendt af parterne, og som giver Retten mulighed for fuldt ud at udøve sin lovlighedsprøvelse
i forhold til appelkammerets bedømmelse (jf. i denne retning Mozart-dommen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).
Det kan således ikke antages, at appelkammeret undlod at behandle spørgsmålet om, hvorvidt varerne er af lignende art, eller
undlod at begrunde afgørelsen af dette spørgsmål.
På baggrund af det ovenstående må det fastslås, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at appelkammeret ikke foretog en fuldstændig
prøvelse af klagen eller ikke begrundede sin afgørelse tilstrækkeligt.
Det første anbringende er følgelig ugrundet.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94
Parternes argumenter
Sagsøgeren har gjort gældende, at beviset for brug af det ældre varemærke OLTEN er utilstrækkeligt. Det bevis for brug, som
Marín Díaz de Cerio har fremlagt for appelkammeret, henviser ikke til hans ældre varemærke OLTEN, men er snarere en henvisning
til hans figurmærker. Der er således alene godtgjort en reel brug for så vidt angår disse sidstnævnte. Det var således med
urette, at appelkammeret stadfæstede Indsigelsesafdelingens konklusioner vedrørende reel brug af det ældre varemærke OLTEN.
Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.
Rettens bemærkninger
Det bemærkes, at Rettens kontrol af lovligheden af appelkammerets afgørelse skal foretages med hensyn til de retsspørgsmål,
der er blevet fremført for appelkammeret (jf. Rettens dom af 31.5.2005, sag T-373/03, Solo Italia mod KHIM – Nuova Sala (PARMITALIA),
Sml. II, s. 1881, præmis 24 og 25 og den deri nævnte retspraksis).
Desuden må der ifølge procesreglementets artikel 135, stk. 4, ikke i parternes processkrifter foretages nogen ændring af sagsgenstanden,
som den har foreligget for appelkammeret.
I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren gjort gældende, at der ikke er ført bevis for reel brug af det ældre varemærke
OLTEN for urene.
Det bemærkes, som det fremgår af præmis 30-40 ovenfor, at spørgsmålet om reel brug af det ældre varemærke imidlertid ikke
var genstand for tvisten for appelkammeret.
Det foreliggende anbringende ændrer derfor tvistens genstand for appelkammeret og skal følgelig afvises.

Det tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94
Parternes argumenter
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret anlagde en urigtig vurdering af de omhandlede varers og tegns lighed samt
af spørgsmålet om risiko for forveksling.
Hvad angår de omhandlede varer har sagsøgeren medgivet, at de »ure«, som er omfattet af det ældre varemærke OLTEN, er af samme
eller lignende art som de »kronometriske instrumenter« og de »ure«, som er omfattet af det ansøgte varemærke. Sagsøgeren har
medgivet, at »juvelerarbejder og smykker« ligeledes kan omfatte ure, idet ligheden mellem disse varer ikke desto mindre er
middel eller lav. Sagsøgeren har derimod bestridt ligheden mellem dels »varer af ædle metaller [og legeringer heraf] eller
varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser« samt mellem »udsmykningsnåle, slipsenåle, fantasifulde nøgleringe,
medaljer, symboler i ædelmetal, udsmykning til sko og hatteudsmykning af ædelmetal [og] manchetknapper«, der er omfattet af
det ansøgte varemærke, dels »ure«, der er omfattet af det ældre varemærke OLTEN.
Disse varer har en forskellig karakter, oprindelse, brug og anvendelsesmåde og er hverken af konkurrerende eller supplerende
art. Deres æstetiske funktion er ikke tilstrækkelig til, at de må anses for at være af lignende art som urene. Øvrige genstande,
såsom beklædningsgenstande eller briller, opfylder ligeledes denne funktion og kan ligeledes sælges i juveler- eller urforretninger,
uden at de af denne grund må anses for at være af samme art som ure. Den omstændighed, at urene kan fremstilles af ædle metaller,
betyder heller ikke, at andre varer, som fremstilles af disse materialer, og som henhører under klasse 14, såsom udsmykninger
eller dekorationer, af denne grund kan anses for at være af lignende art som urene.
Hvad angår de omhandlede tegn OFTEN og OLTEN er forskellen i de to tegns andet bogstav af væsentlig betydning ud fra et visuelt
synspunkt. Det følger af Rettens praksis og af tidligere afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, at en forskel
vedrørende en enkelt konsonant kan minimere graden af lighed for så vidt angår korte tegn.
Ud fra et fonetisk synspunkt er bogstaverne »f« og »l« forskellige, hvilket er særligt vigtigt som følge af den omstændighed,
at trykket for de to tegn ligger på den første stavelse, henholdsvis på »of« og »ol«.
Ud fra et begrebsmæssigt synspunkt fastslog appelkammeret med urette, at de omhandlede tegn ikke har nogen betydning for den
spanske forbruger. Hvad angår det ansøgte varemærke har den spanske offentlighed generelt et vist kendskab til det engelske
sprog og er i stand til at skabe en umiddelbar sammenhæng med det engelske adverbium »often« (ofte). Denne pointe bekræftes
af de domme afsagt af spanske domstole, som sagsøgeren påberåbte sig for Harmoniseringskontoret. Hvad angår det ældre varemærke
OLTEN kan det ikke udelukkes, at en del af den relevante kundekreds, nemlig de mest specialiserede forbrugere, forbinder det
med den schweiziske by Olten, som har en stærk tradition inden for urindustrien. Den begrebsmæssige bestanddel kan således
have en vis adskillende funktion.
Disse visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem de omhandlede tegn indebærer, at der foreligger en svag eller
middelsvag lighed mellem tegnene.
Hvad angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling har sagsøgeren for det første foreholdt appelkammeret, at det ikke
nuancerede sin bedømmelse på grundlag af den større eller mindre grad af lighed mellem de omhandlede varer. For det andet
undlod appelkammeret at tage hensyn til den relevante kundekreds’ høje grad af opmærksomhed. For det tredje undlod appelkammeret
at tage den omstændighed i betragtning, at de omhandlede varer sælges i specialforretninger med hjælp og assistance fra specialiseret
personale, hvilket gør en risiko for forveksling mindre sandsynlig.
Appelkammeret skulle have taget hensyn til disse tre betragtninger, som i vidt omfang ville have mindsket de svage eller middelsvage
visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn, og som kunne have »ændret eller nuanceret« dets konklusioner vedrørende
risikoen for forveksling.
Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.
Rettens bemærkninger
Indledningsvis bemærkes, at appelkammeret traf sin afgørelse på grundlag af det ældre varemærke OLTEN, uden at det var fornødent
at foretage en bedømmelse af risikoen for forveksling i forhold til de øvrige ældre rettigheder.
I nærværende sag skal der således foretages en prøvelse af lovligheden af den bedømmelse, som appelkammeret foretog af risikoen
for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke.
Ifølge fast retspraksis er risikoen for forveksling risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer
eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge samme
retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante
kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, og der skal herved tages hensyn til alle
relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står
i et indbyrdes afhængighedsforhold (Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde udgøres den relevante kundekreds af gennemsnitlige spanske forbrugere, idet det ældre varemærke
OLTEN er et spansk varemærke, og idet de varer, der er omfattet af varemærket, er bestemt til den brede offentlighed.
Hvad angår ure og juvelerarbejder, som ikke købes regelmæssigt, og som normalt købes gennem en sælger, skal gennemsnitsforbrugerens
grad af opmærksomhed, som appelkammeret med rette fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 25, anses for at være større end
den almindelige grad af opmærksomhed (jf. i denne retning Rettens dom af 12.1.2006, sag T-147/03, Devinlec mod KHIM – TIME
ART (QUANTUM), Sml. II, s. 11, præmis 63).
Hvad angår sammenligningen af de omhandlede tegn har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret ikke tog
hensyn til de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle.
Hvad angår den visuelle sammenligning bemærkes, at de omhandlede tegn OFTEN og OLTEN er ordtegn af samme længde. De deler
fire ud af fem bogstaver, som er i samme rækkefølge, og begyndelsesbogstavet er desuden identisk.
Hvad angår den fonetiske sammenligning har de to tegn den første vokal, »o«, til fælles og har identiske tryk på sidste stavelse,
»ten«, hvilket medfører en ensartet udtale på trods af den omstændighed, at tegnets første, trykstærke, stavelser slutter
med forskellige konsonanter, nemlig »f« og »l«.
På baggrund af disse oplysninger kunne appelkammeret med rette fastslå, at de pågældende tegn såvel ud fra et visuelt som
et fonetisk synspunkt har en betydelig grad af lighed.
Således som sagsøgeren har anført, har Retten ganske vist fastslået, at en forskel, der består i en enkelt konsonant, kan
medføre, at der ikke foreligger en høj grad af visuel lighed mellem to forholdsvis korte ordtegn (jf. i denne retning Rettens
dom af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m. fl. mod KHIM – DaimlerChrysler (PICARO), præmis 54, og af 16.1.2008, sag T-112/06,
Inter-Ikea mod KHIM – Waibel (idea), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 54).
Det må dog bemærkes, at denne betragtning, som blev fremført i forbindelse med den særlige bedømmelse af de tegn, der var
omhandlet i de pågældende domme, ikke svarer til, at der er fastslået en generel regel, der finder anvendelse i det foreliggende
tilfælde.
Retten fastslog i forbindelse med bedømmelsen af de korte ordtegn desuden, at det forhold, at der forelå lighed mellem tre
ud af fire bogstaver, indebar, at den adskillelse, som det fjerde bogstav medførte, udgjorde en mindre væsentlig visuel forskel
(jf. i denne retning Rettens dom af 25.10.2006, sag T-13/05, Castell del Remei mod KHIM – Bodegas Roda (ODA), Sml. II, s. 85,
præmis 52), og at ordtegn, der adskilles af et enkelt bogstav, må anses for i høj grad at ligne hinanden, både ud fra en visuel
og en fonetisk synsvinkel (jf. i denne retning Rettens dom af 13.4.2005, sag T-353/02, Duarte y Beltrán mod KHIM – Mirato
(INTEA), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27 og 28).
Hvad angår Harmoniseringskontorets tidligere praksis, som sagsøgeren har påberåbt sig, er det tilstrækkeligt at bemærke, at
lovligheden af appelkamrenes afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke udelukkende skal bedømmes på grundlag
af forordning nr. 40/94, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes
tidligere afgørelsespraksis (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723,
præmis 66).
Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning må det antages, at appelkammeret lovligt kunne lægge til grund, at den spansktalende
gennemsnitsforbruger ikke nødvendigvis tillægger det engelske ord »often« (ofte), hvilket ord ikke findes på spansk, et semantisk
indhold (jf. i denne retning Rettens dom af 25.6.2008, sag T-36/07, Zipcar mod KHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR), ikke trykt
i Samling af Afgørelser, præmis 45). Som Harmoniseringskontoret har påpeget, kan det for så vidt angår gennemsnitsforbrugere
generelt ikke lægges til grund, at disse har kendskab til et fremmedsprog. Hvad angår tegnet OLTEN har sagsøgeren selv medgivet,
at det henviser til en kendt schweizisk lokalitet, som højst er kendt af erhvervsdrivende i ursektoren.
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand påberåbt sig spanske domstoles retspraksis, hvorefter den spanske gennemsnitsforbruger
har et vist kendskab til det engelske sprog. I den forbindelse bemærkes, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system,
hvis anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica),
Sml. II, s. 3829, præmis 47).
I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren desuden ikke anført noget faktuelt eller retligt forhold i den påberåbte nationale
retspraksis, der kan tjene til løsning af dem foreliggende sag (jf. i denne retning Rettens dom af 13.7.2005, sag T-40/03,
Murúa Entrena mod KHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Sml. II, s. 2831, præmis 69). Betragtningen om at visse engelske
ord kendes af en spansk forbruger, nemlig ordene »master«, »easy« og »food«, selv om det antages, at dette fremgår af den
omhandlede nationale retspraksis, medfører ikke, at den samme konklusion kan drages for så vidt angår ordet »often«.
Appelkammeret begik således ingen fejl, da det fastslog, at de omhandlede tegn ikke for den spanske offentlighed indeholder
væsentlige begrebsmæssige forskelle, som kan kompensere for ligheden på det visuelle og fonetiske plan.
Hvad angår de omhandlede varer bemærkes, at der med henblik på vurderingen af varernes lighed skal tages hensyn til alle relevante
faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål
og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Der kan endvidere tages hensyn til
andre faktorer, som f.eks. de berørte varers distributionskanaler (jf. Rettens dom af 11.7.2007, sag T-443/05, El Cortes Inglés
mod KHIM – Bolaños Sabri (PiaÑAM diseño original Juan Bolaños), Sml. II, s. 2579, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde stadfæstede appelkammeret, således som det følger af den anfægtede afgørelses punkt 26-30, den
sammenligning af varer, som Indsigelsesafdelingen foretog. Følgelig er sammenligningens begrundelse, som er gengivet i den
anfægtede afgørelses punkt 9, en integreret del af denne afgørelse.
Det fremgår af denne begrundelse, at de varer, der er omfattet af det ældre varemærke OLTEN, dvs. »ure«, for det første blev
anset for at være af samme art som de »ure og kronometriske instrumenter«, som er omfattet af det ansøgte varemærke, for det
andet for at være af samme art eller i det mindste at have stor lighed med varer i kategorien »juvelerarbejder, smykker«,
for det tredje »har en høj grad af lighed« med »varer af ædle metaller [og legeringer heraf] eller varer overtrukket hermed
og ikke indeholdt i andre klasser« og for det fjerde i nogen grad har lighed med »udsmykningsnåle, slipsenåle, fantasinøgleringe,
medaljer, symboler i ædelmetal, udsmykning til sko og hatteudsmykning af ædelmetal [og] manchetknapper«.
I den forbindelse har sagsøgeren for det første ikke bestridt identiteten mellem »ure« og »ure og kronometriske instrumenter«.
For det andet har sagsøgeren for så vidt angår juvelerarbejder og smykker ikke kritiseret den af appelkammeret stadfæstede
analyse, hvorefter kategorien »ure« omfatter genstande, der kan anses for juvelerarbejder. På baggrund af denne analyse blev
disse varer med rette anset for at være af samme art eller meget lig med disse genstande.
For det tredje bemærkes for så vidt angår »varer af ædle metaller [og legeringer heraf] eller varer overtrukket hermed og
ikke indeholdt i andre klasser«, således som det fremgår af analysen fra de to instanser ved Harmoniseringskontoret, som ikke
er bestridt af sagsøgeren, at denne brede kategori omfatter varer, der ud fra en funktionel synsvinkel supplerer ure, såsom
armbånd og urkæder. Da denne kategori er defineret i generelle vendinger, var det således med rette, at varerne blev anset
for at være af samme art som ure.
Ligheden mellem varerne i denne kategori og ure følger i modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, ikke af den ene
omstændighed, at de er fremstillet af samme grundmateriale, nemlig ædle metaller og legeringer heraf, men af den omstændighed,
at de brugsmæssigt har en supplerende funktion.
For det fjerde og for så vidt angår »udsmykningsnåle, slipsenåle, fantasifulde nøgleringe, medaljer, symboler i ædelmetal,
udsmykninger til sko og hatteudsmykninger af ædelmetal [og] manchetknapper« bemærkes, at der er tale om tilbehørsartikler,
som ofte fremstilles i ædelt metal, som har en æstetisk eller dekorativ funktion, hvilket i en vis udstrækning også er en
af ures funktioner. Det kan dog ikke antages, at der er tale om varer, der har en supplerende funktion.
Ifølge Indsigelsesafdelingen, hvis analyse blev tiltrådt af appelkammeret og ikke er bestridt af sagsøgeren, sælges disse
varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke, ofte i de samme forretninger eller forretningers specialafdelinger, som ure.
Det bemærkes i den forbindelse, at den omstændighed, at de sammenlignede varer ofte sælges fra de samme specialiserede salgssteder,
kunne fremme opfattelsen hos den berørte forbruger af, at der er tætte forbindelser mellem dem, og forstærke indtrykket af,
at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed (dommen i sagen PiraÑam diseño original Juan Bolaños, præmis
50).
»Udsmykningsnåle, slipsenåle, fantasinøgleringe, medaljer, symboler i ædelmetal, udsmykning til sko og hatteudsmykning af
ædelmetal [og] manchetknapper« kan således med rette anses for at ligne ure, henset dels til den omstændighed, at de ofte
fremstilles af samme grundmateriale og har en sammenlignelig æstetisk funktion, dels til, at de sælges gennem samme distributionskanaler.
I den forbindelse er den analogi, som sagsøgeren har draget til andre tilbehørsvarer, der ikke er omhandlet i den foreliggende
sag, nemlig briller og visse typer af beklædningsgenstande, uden relevans.
Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at Indsigelsesafdelingens konklusion,
som blev godkendt og gentaget i den anfægtede afgørelse, hvorefter de omhandlede varer enten er af samme eller lignende art,
er fejlagtig.
Hvad angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling har sagsøgeren i det væsentlige kritiseret appelkammeret for ikke
at have »ændret og nuanceret« sin bedømmelse på grundlag af en større eller mindre grad af lighed mellem de pågældende varer
samt på grundlag af den pågældende forbrugers høje grad af opmærksomhed.
Det bemærkes i den forbindelse, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30 fastslog, at der kunne foreligge risiko
for forveksling, »således som det blev fastslået i [Indsigelsesafdelingens] afgørelse«. Det følger af den pågældende afgørelses
begrundelse, som er gengivet i den anfægtede afgørelses punkt 9, at Harmoniseringskontoret foretog en helhedsvurdering af
risikoen for forveksling for de forskellige omhandlede varegrupper og i det væsentlige fastslog, at der i medfør af princippet
om det indbyrdes afhængighedsforhold mellem faktorerne kun kan foreligge en sådan risiko for de varer, der i det mindste har
en middel grad af lighed.
Sagsøgerens argument om, at der ikke blev taget hensyn til forskellene mellem de pågældende varekategorier, er således ugrundet.
I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, fremgår det endvidere af den anfægtede afgørelses punkt 25, at appelkammeret
i det væsentlige tiltrådte den af Indsigelsesafdelingen foretagne bedømmelse af risikoen for forveksling og ligeledes tog
hensyn til den omstændighed, at den pågældende forbruger ved køb af de pågældende varer udviste en højere grad af opmærksomhed
end ved køb af almindelige forbrugsvarer.
På baggrund af alle disse betragtninger må det fastslås, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at det var med urette, at appelkammeret
dels på grundlag af ligheden mellem de omhandlede tegn, dels på grundlag af, at de omhandlede varer var af samme eller lignende
art, fastslog, at der forelå en risiko for, at den spanske relevante kundekreds, selv om den udviser en grad af opmærksomhed,
der er højere end normalt, kan forledes til at tro, at de pågældende varer stammer fra den samme virksomhed eller i givet
fald fra virksomheder, der er økonomisk forbundne.
Anbringendet må derfor forkastes som ugrundet, og følgelig må Harmoniseringskontoret i det hele frifindes.

Sagens omkostninger
Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt
påstand herom.
Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets
påstand herom.
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer
RETTEN (Sjette Afdeling):
1)
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.
2)
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA betaler sagens omkostninger.
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. september 2010.
Underskrifter
*
Processprog: spansk.