CELEX: 62005CJ0024
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
Marchio comunitario
Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94
Impedimento assoluto alla registrazione
Marchio tridimensionale
Forma tridimensionale di una caramella di colore marrone chiaro
Carattere distintivo

Con il suo ricorso d’impugnazione, la August Storck KG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T‑396/02, Storck/UAMI (Forma di una caramella) (Racc. pag. II‑3821.
in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione
14 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (UAMI) (pratica R 187/2001‑4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che nega la registrazione di un marchio
tridimensionale costituito dalla forma di una caramella di colore marrone chiaro.

Contesto normativo
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), dispone, all’art. 7,
rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», quanto segue:
«1.      Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b)      i marchi privi di carattere distintivo;
(…)
3.      Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali
si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
L’art. 73 del regolamento n. 40/94, rubricato «Motivazione delle decisioni», dispone quanto segue:
«Le decisioni dell’[UAMI] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno
potuto presentare le proprie deduzioni».
L’art. 74 del regolamento n. 40/94, rubricato «Esame d’ufficio dei fatti», precisa, al n. 1:
«Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti
relativi alla registrazione, l’[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate
dalle parti».

Fatti della controversia
Il 30 marzo 1998 la ricorrente ha presentato all’UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione di
marchio comunitario per un marchio tridimensionale dall’aspetto di una caramella di colore marrone chiaro, di seguito riprodotto:



I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione sono i «dolciumi» e rientrano nella classe 30 ai sensi dell’accordo
di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato.
Con decisione 25 gennaio 2001, l’esaminatore ha respinto la domanda, poiché il marchio richiesto era privo di carattere distintivo
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e non aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso
ai sensi del n. 3 del medesimo articolo.
Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha confermato la decisione dell’esaminatore. In sostanza,
essa ha ritenuto che la combinazione di forma e di colore costitutiva del marchio richiesto non consentisse intrinsecamente
di fornire indicazioni in merito all’origine dei prodotti controversi, cioè i dolciumi. Inoltre, essa ha considerato che gli
elementi dedotti dalla ricorrente non provavano che tale marchio avesse acquisito un carattere distintivo, in particolare,
per le caramelle, in seguito all’utilizzo che ne era stato fatto.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
La ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato su due motivi al fine di ottenere l’annullamento della decisione
controversa.
Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha considerato,
ai punti 39‑45 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva giustamente ritenuto il marchio richiesto privo
di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione, per i seguenti motivi:
«39      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, per quanto riguarda prodotti di consumo ampiamente
diffusi, come quelli di cui trattasi nella causa in esame, “il consumatore non farà molta attenzione alla forma e al colore
della confetteria” e che, pertanto, “è improbabile che la scelta del consumatore medio sia dettata dalla forma della caramella”
(punto 12 della decisione [controversa]).
40      Inoltre, la commissione di ricorso ha dimostrato a sufficienza che nessuna delle caratteristiche di forma del detto marchio,
prese da sole o combinate le une alle altre, possiede carattere distintivo. Al riguardo, essa ha in primo luogo ritenuto che
[“q]uasi rotonda, la forma di cui trattasi, che evoca un cerchio (...), è una forma geometrica di base” e che il consumatore
medio ha “l’abitudine di trovare confetteria, comprese le caramelle, di forma rotonda (circolare, ovale, ellittica o cilindrica)”.
Per quanto riguarda poi i bordi superiori bombati della caramella, essa ha considerato che “le caramelle hanno bordi bombati,
quale che sia la loro configurazione”, per motivi funzionali. Per quanto riguarda infine l’incavo circolare al centro della
caramella ed il suo lato inferiore piatto, la commissione di ricorso ha concluso che “tali elementi non alterano sostanzialmente
l’impressione globale prodotta dalla forma” e che, pertanto, “[è] improbabile che il consumatore interessato presti attenzione
a tali due caratteristiche al punto di percepirle nel senso che gli [indicano] una determinata origine commerciale” (punto
13 della decisione [controversa]).
41      Quanto al colore del prodotto di cui trattasi, cioè il marrone o le diverse tonalità di quest’ultimo, la commissione di ricorso
ha altresì rilevato che si trattava di un “colore normale” (punto 13 della decisione [controversa]). Occorre infatti constatare
che il pubblico interessato è abituato alla presenza di tale colore nella confetteria.
42      Ne consegue che la forma tridimensionale di cui si chiede la registrazione è una forma geometrica di base che rientra tra
le forme a cui il consumatore pensa spontaneamente per prodotti di consumo corrente, come le caramelle.
43      Di conseguenza, deve essere respinto l’argomento della ricorrente attinente all’esistenza di differenze asseritamente considerevoli
tra la forma e il colore del marchio richiesto e quelli degli altri prodotti di confetteria.
44      Alla luce di quanto precede, occorre considerare che il marchio tridimensionale richiesto è rappresentato da una combinazione
di elementi di presentazione a cui si pensa spontaneamente e che sono tipici dei prodotti di cui trattasi. Infatti la forma
in questione non diverge sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio,
bensì appare piuttosto come una variante di queste ultime. Poiché le differenze fatte valere non sono facilmente percepibili,
ne consegue che la forma in questione non si distingue sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le caramelle
e che essa non consentirà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo le caramelle della ricorrente
da quelle aventi una diversa origine commerciale.
45      Pertanto, il marchio richiesto, come percepito da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine
commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti».
Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato, ai
punti 61‑67 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori di diritto nel considerare che
la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio richiesto avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che
ne era stato fatto, per i motivi seguenti:
«61      In primo luogo, gli argomenti della ricorrente relativi ai fatturati e alle elevate spese pubblicitarie sostenute per promuovere
la caramella al gusto di caramello “Werther’s Original” (“Werther’s Echte”) non sono idonei a dimostrare che il marchio richiesto
ha acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.
62      Infatti, se, da un lato, la commissione di ricorso ha ammesso che i fatturati e i dati relativi alle spese pubblicitarie attestavano
che il tipo di caramella di cui trattasi era ampiamente diffuso sul mercato, essa ha ciò nondimeno considerato che tali informazioni
non costituivano la prova, pur essenziale, che il segno richiesto fosse utilizzato come marchio tridimensionale per designare
le caramelle della ricorrente (punto 16 della decisione [controversa]).
63      Ai punti 17-21 della decisione [controversa], la commissione di ricorso ha giustificato tale valutazione nel modo seguente:
“17. La ricorrente ha presentato taluni campioni dei suoi sacchetti di plastica che servono a confezionare le sue caramelle
sostenendo che la forma ivi riprodotta costituisce un ‘richiamo fondamentale ed un punto di riferimento’ per il consumatore.
A suo avviso, tale uso sarebbe la prova che la forma è oggetto di una pubblicità come marchio del prodotto e che in tal senso
essa sarà percepita dal consumatore. La commissione di ricorso si vede costretta a confutare tale punto di vista. Infatti,
vi è una discordanza tra le dichiarazioni della ricorrente e il modo in cui le caramelle appaiono sul sacchetto.
18.      Se è vero che le caramelle di colore scuro, come presentate dalla ricorrente, appaiono sulla confezione, si deve tuttavia
esaminare la finalità di tale riproduzione. Non si può trattare di un esame in astratto. Al contrario, esso deve valutare
in che modo il consumatore medio probabilmente percepisce la riproduzione delle caramelle come riportata sulla confezione.
19.      Ora, dinanzi ad un sacchetto di caramelle della ricorrente, il consumatore di cui trattasi nota in primo luogo il nome Werther’s
Original che, scritto a grandi lettere, occupa quasi la metà del sacchetto ed è circondato da elementi aggiuntivi come un
piccolo segno ovale recante il nome Storck e il disegno stilizzato di un piccolo villaggio sopra il quale si può leggere Traditional
Werther’s Quality [la qualità tradizionale di Werther]. La metà inferiore del sacchetto mostra una foto a colori che rappresenta
circa 15 caramelle sfuse e lo slogan: The classic candy made with real butter and fresh cream [la classica caramella al burro
e alla panna].
20.      Secondo le dichiarazioni della ricorrente, tale illustrazione corrisponde al marchio tridimensionale di cui essa ha chiesto
la registrazione. Ora, la commissione di ricorso contesta la fondatezza di tale posizione. Il modo in cui le caramelle sono
rappresentate sul sacchetto non è conforme al modo tradizionale di rappresentare un marchio su un prodotto. Le sembra che
la finalità di tale rappresentazione sia (piuttosto) di illustrare il contenuto del sacchetto. Infatti, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, il sacchetto non mostra una forma, bensì un’immagine realistica di caramelle scartate. Si noti
che tale rappresentazione non mira a sottolineare le caratteristiche che la ricorrente ritiene conferiscano al marchio un
carattere distintivo (l’incavo centrale, il lato inferiore piatto e i bordi bombati). È per tale ragione che la commissione
di ricorso considera che vi è una discordanza tra il modo in cui le caramelle sono rappresentate sulla confezione e l’argomento
secondo cui tale rappresentazione sarebbe un marchio tridimensionale e come tale sarebbe percepito dal consumatore medio.
La valutazione della commissione di ricorso la induce piuttosto a giudicare probabile che il consumatore vedrà l’immagine
delle caramelle unicamente come un’illustrazione del contenuto del sacchetto. Illustrare le confezioni in forma attraente
per mostrare l’aspetto del prodotto o le possibilità di servirlo costituisce un procedimento ampiamente diffuso nell’industria
dei prodotti alimentari, ivi compresa l’industria della confetteria, ed è dettato più dal marketing dei prodotti che dalla
volontà di identificare i prodotti mediante i marchi. La commissione di ricorso ritiene pertanto che l’immagine non soddisfi
la funzione di un marchio, bensì che essa serva unicamente ad illustrare il prodotto. La frase che accompagna l’immagine,
cioè The classic candy made with real butter and fresh cream, conferma di nuovo che tale sarà la percezione probabile di un
acquirente di caramelle ragionevolmente attento. Infatti, la frase e l’immagine si completano: la frase descrive la natura
delle caramelle e l’immagine le mostra. La commissione di ricorso concede alla ricorrente che un prodotto può recare al contempo
diversi marchi. Tuttavia, a suo avviso, considerato l’aspetto dei sacchetti che fungono da confezione alle caramelle della
ricorrente, la riproduzione delle caramelle su questi ultimi non è conforme alla riproduzione di un marchio.
21.      Le considerazioni sopra riportate inducono necessariamente a concludere che i fatturati e i dati sulle spese pubblicitarie
prodotti a titolo di prova dimostrano, certo, che le caramelle ‘Werther’s’ sono poste in vendita sul mercato, ma non che la
loro forma sia stata utilizzata come marchio (...)”.
64.      Non occorre rimettere in discussione le considerazioni che precedono. Il materiale pubblicitario prodotto dalla ricorrente
non contiene alcuna prova dell’uso del marchio richiesto. Infatti, su tutte le immagini prodotte, la rappresentazione della
forma e del colore fatti valere è accompagnata da segni verbali e figurativi. Pertanto, tale materiale non può costituire
la prova che il pubblico interessato percepisca il marchio richiesto, in quanto tale e indipendentemente dai marchi denominativi
ed emblematici da cui è accompagnato nella pubblicità e nella vendita dei prodotti, nel senso ch’esso indichi l’origine commerciale
dei prodotti e servizi di cui trattasi (…).
65.      Si deve peraltro rilevare come la stessa ricorrente sostenga nel suo ricorso che le caramelle di cui trattasi non sono vendute
sfuse, bensì in un sacchetto in cui ciascuna caramella è poi confezionata separatamente. Ne consegue che, al momento di decidere
l’acquisto, il consumatore medio non può trovarsi direttamente di fronte alla forma della caramella in questione, alla quale
possa attribuire una funzione di indicatore d’origine.
66.      La stessa conclusione si impone, in secondo luogo, quanto ai sondaggi sottoposti dalla ricorrente alla valutazione della commissione
di ricorso per dimostrare il carattere distintivo del marchio richiesto acquistato in seguito all’uso. Risulta infatti chiaramente
dal punto 21, in fine, della decisione controversa che la notorietà della caramella commercializzata dalla ricorrente, in
quanto marchio, non è stata dimostrata sulla base della forma di cui trattasi, bensì sulla base della sua denominazione “Werther’s”».
Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso della ricorrente e l’ha condannata alle spese.

L’impugnazione
La ricorrente, nel suo ricorso d’impugnazione, a sostegno del quale deduce quattro motivi, chiede che la Corte voglia:
–        annullare la sentenza impugnata;
–        in via principale, statuire definitivamente sulla controversia accogliendo le conclusioni presentate in primo grado;
–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
–        condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

Sul primo motivo
Argomenti delle parti
Con il suo primo motivo, che si divide in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
In primo luogo, il Tribunale, al punto 44 della sentenza impugnata, avrebbe ingiustamente fatto dipendere l’accertamento del
carattere distintivo del marchio richiesto dalla condizione che esso si distingua sostanzialmente dalle presentazioni di caramelle
comunemente utilizzate nel commercio e, pertanto, esso avrebbe stabilito per i marchi tridimensionali requisiti più restrittivi
che per i marchi denominativi o figurativi.
Il Tribunale avrebbe altresì ingiustamente preteso che il marchio richiesto si distingua sostanzialmente dai marchi simili
eventualmente esistenti nel settore della confetteria.
Secondo la ricorrente, il fatto che possa nascere confusione con prodotti di provenienza diversa è rilevante solo nell’ambito
di un’opposizione fondata sul rischio di confusione del marchio richiesto con un marchio anteriore.
In secondo luogo, la commissione di ricorso e il Tribunale avrebbero omesso di indagare se il marchio richiesto avesse in
se stesso, a prescindere dalle presentazioni di caramelle simili esistenti nel mercato, un carattere distintivo minimo. Secondo
la ricorrente, se il Tribunale avesse effettuato tale investigazione, avrebbe concluso che il detto marchio non è privo di
carattere distintivo.
A questo proposito, la ricorrente contesta quanto affermato dal Tribunale al punto 39 della sentenza impugnata, e cioè che
è improbabile che la scelta del consumatore medio sia dettata dalla forma della caramella. Essa contesta anche l’affermazione
effettuata dal Tribunale al punto 42 della medesima sentenza, secondo cui la forma di cui si chiede la registrazione come
marchio è una forma geometrica di base.
L’UAMI replica, in primo luogo, che il Tribunale non ha affatto assoggettato il marchio richiesto a requisiti più restrittivi
di quelli applicabili ai marchi denominativi o figurativi, ma ha applicato la giurisprudenza costante in base alla quale è
necessario che la forma del prodotto di cui si chiede la registrazione come marchio si distingua in modo significativo dalla
norma o dagli usi del settore rilevante.
In secondo luogo, la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che il marchio richiesto presenta un
carattere distintivo mirerebbe a rimettere in causa la valutazione dei fatti operata da tale giudice e sarebbe pertanto irricevibile
nell’ambito di un’impugnazione.
Giudizio della Corte
Per quanto riguarda il primo motivo, risulta da una costante giurisprudenza che il carattere distintivo di un marchio, ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei
servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, delle aspettative del pubblico interessato, costituito dai consumatori
medi dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti (v., in particolare, sentenze
29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑5089, punto 35, e 12 gennaio 2006, causa
C‑173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551, punto 25).
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali
costituiti dall'aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (sentenze
Henkel/UAMI, cit., punto 38; 7 ottobre 2004, causa C‑136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I‑9165, punto 30, e Deutsche
SiSi-Werke/UAMI, cit., punto 27).
Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico destinatario non è necessariamente la stessa
nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall'aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo
o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine
del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia
elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio
tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in particolare, citate sentenze Henkel/UAMI,
punto 38; Mag Instrument/UAMI, punto 30, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, punto 28).
Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza,
assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 (v., in particolare, citate sentenze Henkel/UAMI, punto 39; Mag Instrument/UAMI, punto
31, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, punto 31).
Il Tribunale ha quindi giustamente preso in considerazione le forme e i colori delle caramelle comunemente utilizzati in commercio
per valutare se il marchio richiesto fosse privo, o meno, di carattere distintivo.
Al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la forma della caramella in questione «non diverge sostanzialmente
da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio». Poiché il requisito di una divergenza
sostanziale eccede il semplice discostarsi in maniera significativa di cui alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente
sentenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto se avesse fatto dipendere il riconoscimento del carattere distintivo
del marchio richiesto dal rispetto di tale requisito.
Ciò non si è però verificato nella fattispecie in esame. Infatti, dal medesimo punto della sentenza impugnata risulta che
il Tribunale si è fondato sulla constatazione che il marchio richiesto è rappresentato da una combinazione di elementi di
presentazione cui si pensa spontaneamente e che sono tipici dei prodotti di cui trattasi, che esso appare come una variante
di talune forme di base comunemente impiegate nel settore della confetteria, che, non essendo le differenze asserite facilmente
percepibili, esso non si distingue sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le caramelle e che esso non
consente al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo le caramelle della ricorrente da quelle aventi
una diversa origine commerciale.
Con tali constatazioni, il Tribunale ha sufficientemente dimostrato che il marchio richiesto non si discosta in modo significativo
dalla norma o dagli usi del settore della confetteria. Pertanto, esso non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare
che il detto marchio è privo di carattere distintivo.
Quanto alla censura della ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe imposto che il marchio richiesto si distingua in
maniera sostanziale dai marchi simili eventualmente esistenti nel settore della confetteria, essa si fonda su una lettura
errata della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non ha in alcun modo indagato se altri marchi usati per questo tipo di
prodotti fossero identici o simili al marchio richiesto.
La prima parte del primo motivo va dunque respinta in quanto infondata.
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, da un lato, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, il Tribunale
non ha commesso errori di diritto prendendo in considerazione le forme di caramelle comunemente utilizzate in commercio per
valutare se il marchio richiesto fosse privo o meno di carattere distintivo.
Dall’altro, contestando al Tribunale di aver concluso che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo, tale parte
del primo motivo in realtà è diretta ad ottenere che la Corte sostituisca il suo giudizio a quello del Tribunale.
Infatti, le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 39‑42 della sentenza impugnata, secondo le quali, da un lato,
il livello di attenzione del consumatore medio alla forma e al colore della confetteria non è elevato, e, dall’altro, la forma
tridimensionale in cui si presenta il marchio richiesto è una forma geometrica di base, sono valutazioni di fatto (v., in
tal senso, rispettivamente, citate sentenze Henkel/UAMI, punto 56, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, punto 47).
Orbene, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione di una
pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva
ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi
di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione,
salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., segnatamente, sentenze 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P,
DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 22, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, cit, punto 35).
Poiché nel caso in esame non è stato lamentato dinanzi al Tribunale alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova,
occorre respingere la seconda parte del primo motivo come in parte infondata e in parte irricevibile. Di conseguenza, occorre
respingere il detto motivo per intero.

Sul secondo e terzo motivo
Argomenti delle parti
Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato, rispettivamente, l’art. 74, n. 1, del
regolamento n. 40/94, ai sensi del quale l’UAMI procede d’ufficio all’esame dei fatti, e l’art. 73 del medesimo regolamento,
ai sensi del quale le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno
potuto presentare le proprie deduzioni.
Da un lato, l’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 imporrebbe all’UAMI di istruire esso stesso i fatti sui quali intende
fondare la sua decisione. Così, non presentando, come avrebbe dovuto fare, gli esempi concreti di caramelle d’aspetto asseritamente
identico al marchio richiesto di cui affermava l’esistenza per concludere che il detto marchio avesse carattere «usuale»,
la commissione di ricorso avrebbe privato la ricorrente della possibilità di contestare la pertinenza di tali esempi.
Il Tribunale, approvando, al punto 40 della sentenza impugnata, tali affermazioni non comprovate della commissione di ricorso
e facendo esso stesso affermazioni analoghe senza fondarle su fatti verificabili, ai punti 41 e 42 della medesima sentenza,
avrebbe violato l’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.
Dall’altro, poiché la commissione di ricorso non ha presentato caramelle che sosteneva fossero simili al marchio richiesto,
la ricorrente non avrebbe potuto, in nessuna fase del procedimento, esprimere la propria opinione su questo punto e sarebbe
quindi stata privata, in particolare, della possibilità di dimostrare che tali caramelle in realtà presentavano differenze
decisive rispetto al marchio richiesto. Sarebbe quindi stato violato il suo diritto al contraddittorio.
Accogliendo le affermazioni della commissione di ricorso su cui la ricorrente non aveva potuto presentare le proprie deduzioni
e fondando la sua decisione su tali affermazioni, il Tribunale avrebbe violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94.
L’UAMI sostiene che, avendo la ricorrente invocato per la prima volta dinanzi alla Corte la violazione degli artt. 73 e 74,
n. 1, del regolamento n. 40/94, il secondo ed il terzo motivo devono essere dichiarati irricevibili.
Esso aggiunge che, nei limiti in cui la ricorrente, con il terzo motivo, addebita al Tribunale di avere violato i suoi diritti
della difesa, tale addebito è infondato, poiché le affermazioni della commissione di ricorso, contestate dalla ricorrente,
erano al centro del dibattito dinanzi alla detta commissione e sono state nuovamente contestate dalla ricorrente dinanzi al
Tribunale.
Giudizio della Corte
Secondo una costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo
che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in
materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui
era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte
è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al
giudice di primo grado (v., in particolare, sentenza 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione,
Racc. pag. I‑10653, punto 60).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la commissione di ricorso aveva violato gli artt. 73
e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 non presentando esempi di caramelle identiche o simili a quelle commercializzate dalla
ricorrente.
Pertanto, nei limiti in cui addebitano al Tribunale di non aver annullato la decisione controversa per queste ragioni, il
secondo ed il terzo motivo d’impugnazione vanno analizzati come motivi presentati per la prima volta nell’ambito di un ricorso
contro una pronuncia del Tribunale e vanno quindi dichiarati irricevibili.
I detti motivi sono infondati nella parte in cui addebitano al Tribunale di avere violato, con le sue affermazioni non comprovate,
anche gli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94. Gli organi dell’UAMI sono infatti tenuti a rispettare tali disposizioni
nell’ambito dell’esame delle domande di registrazione, ma non nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, che è disciplinato
dallo Statuto della Corte di giustizia e dal regolamento di procedura del Tribunale.
Per il resto, la ricorrente è stata in grado di contestare dinanzi al Tribunale l’affermazione della commissione di ricorso
secondo cui la forma di caramella di cui trattasi non si distingue in modo significativo da molte forme comunemente utilizzate
nel mercato della confetteria, sicché i suoi diritti della difesa, e in particolare il suo diritto al contraddittorio, sono
stati rispettati dinanzi a tale giudice.
Occorre dunque respingere il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
Con il suo quarto motivo, che si suddivide in tre parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 7, n. 3,
del regolamento n. 40/94 subordinando a requisiti errati la prova che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo
in seguito all’uso.
In primo luogo, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giudicato che la prova dell’uso di un marchio tridimensionale
non può essere fornita producendo documenti quali le confezioni dei prodotti per i quali viene chiesta la registrazione del
marchio o il materiale pubblicitario relativo a tali prodotti qualora su tali documenti compaiano, oltre al detto marchio,
altri marchi denominativi o figurativi. Esso avrebbe quindi considerato che un marchio costituito dalla forma tridimensionale
del prodotto interessato non può acquisire un carattere distintivo se è affiancato da un marchio denominativo o figurativo.
Questa analisi non corrisponderebbe al modo in cui il consumatore medio percepisce i marchi. Il fatto che numerosi marchi
figurino contemporaneamente su un prodotto non impedirebbe al consumatore di percepire ciascuno di loro isolatamente come
un indicatore di provenienza, poiché tali differenti marchi possono addirittura rafforzarsi a vicenda, in quanto la conoscenza
dell’uno contribuisce a quella dell’altro. Inoltre, essendo nella natura stessa di un marchio tridimensionale il fatto di
essere utilizzato insieme con altri marchi denominativi o figurativi, dall’analisi del Tribunale conseguirebbe che l’utilizzo
di un marchio tridimensionale non possa mai essere provato, il che sarebbe contrario all’intenzione del legislatore comunitario.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe errato, da un lato, nel confermare, al punto 64 della sentenza impugnata, la valutazione
della commissione di ricorso secondo la quale la rappresentazione del marchio richiesto sul sacchetto in cui sono vendute
le caramelle di cui trattasi ha unicamente lo scopo di illustrare il contenuto del sacchetto e, dall’altro, nel considerare,
al punto 65 della medesima sentenza, che, poiché le dette caramelle sono vendute in un sacchetto, il consumatore non si trova
direttamente di fronte al marchio richiesto al momento della decisione d’acquisto. Infatti, il detto marchio sarebbe riprodotto
sui sacchetti d’imballaggio e, essendo contemporaneamente esso stesso il prodotto, la sua riproduzione sarebbe non soltanto
un’informazione sul contenuto del sacchetto, ma anche un’indicazione sulla provenienza del prodotto.
In terzo luogo, il Tribunale, al punto 65 della sentenza impugnata, avrebbe ingiustamente preso in considerazione unicamente
la percezione del consumatore medio al momento della decisione d’acquisto. Infatti, al fine di determinare in che misura tale
consumatore riconosce il marchio, occorrerebbe tener conto del modo in cui esso vi si trova di fronte non soltanto al momento
della decisione d’acquisto, ma anche prima di tale momento, per esempio attraverso la pubblicità, e al momento in cui il prodotto
è consumato.
Secondo l’UAMI, la commissione di ricorso e il Tribunale non hanno affatto richiesto che gli elementi di prova che dimostrano
l’utilizzo di un marchio tridimensionale riguardino unicamente questo solo marchio, ma essi hanno rilevato, giustamente, che
il materiale pubblicitario presentato non conteneva nessuna prova dell’uso del marchio quale era stato richiesto. In particolare,
come indicato al punto 63 della sentenza impugnata, la commissione di ricorso avrebbe dichiarato di non riuscire a distinguere
sul materiale pubblicitario le caratteristiche specifiche della forma della caramella e che la rappresentazione di caramelle
sul sacchetto di imballaggio prodotto come prova non era conforme alla rappresentazione di un marchio. Del pari, al punto
64 della detta sentenza, il Tribunale avrebbe fatto presente che la natura della rappresentazione della forma della caramella
sull’imballaggio è talmente poco chiara e mascherata da diversi altri segni che il consumatore non può percepirla come una
rappresentazione del marchio richiesto.
Giudizio della Corte
Per quanto riguarda la prima e la seconda parte del quarto motivo, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 7 luglio 2005, causa
C‑353/03, Nestlé (Racc. pag. I‑6135), che il carattere distintivo di un marchio di cui all’art. 3, n. 3, della prima direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), può essere acquisito in seguito all’uso di tale marchio in combinazione con un marchio
registrato.
Lo stesso vale per quanto riguarda il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento
n. 40/94, poiché tale articolo e l’art. 3, n. 3, della direttiva 89/104 sono, in sostanza, identici.
Pertanto, un marchio tridimensionale può acquisire, eventualmente, un carattere distintivo in seguito all’uso, anche se utilizzato
insieme ad un marchio denominativo o un marchio figurativo. Ciò si verifica qualora il marchio sia costituito dalla forma
del prodotto o della sua confezione e questi ultimi siano sistematicamente contraddistinti da un marchio denominativo col
quale vengono commercializzati.
Occorre tuttavia evidenziare che, per essenza, un marchio tridimensionale non si confonde con la sua rappresentazione grafica
bidimensionale. Ne consegue che, allorquando, come nel caso di specie, un’immagine del prodotto figura sulla confezione, i
consumatori non si trovano di fronte al marchio stesso in quanto marchio costituito dalla forma tridimensionale del prodotto.
Tuttavia non si può escludere che la rappresentazione bidimensionale di un marchio del genere possa, eventualmente, facilitare
la conoscenza del marchio da parte del pubblico destinatario ove consenta di percepire gli elementi essenziali della forma
tridimensionale del prodotto.
Peraltro, occorre rammentare che, per quanto riguarda l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, l’identificazione
da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da un’impresa determinata deve essere effettuata
grazie all’uso del marchio in quanto marchio (sentenze 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475, punto 64,
e Nestlé, cit., punto 26). L’espressione «l’uso del marchio in quanto marchio» deve pertanto essere intesa come riferentesi
ad un uso del marchio ai fini dell’identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente
da una determinata impresa (sentenza Nestlé, cit., punto 29).
Così, non ogni uso del marchio, a maggior ragione l’utilizzo di una rappresentazione bidimensionale di un marchio tridimensionale,
costituisce necessariamente un uso in quanto marchio.
Nel caso di specie, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
Da un lato, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, facendo proprie le valutazioni della commissione di ricorso, il Tribunale
ha constatato che il modo in cui le caramelle sono rappresentate – un’immagine di un mucchio di una quindicina di caramelle
– sui sacchetti in cui la ricorrente le vende non è conforme alla rappresentazione di un marchio, perché, tra l’altro, tale
rappresentazione non mostra la forma di caramella di cui si chiede la registrazione come marchio, ma un’immagine realistica
di un mucchio di caramelle, e non mira a sottolineare le caratteristiche che la ricorrente ritiene conferiscano al marchio
un carattere distintivo (il solco centrale, il lato inferiore piatto e i bordi bombati), cosicché vi è discordanza tra la
rappresentazione delle caramelle sui sacchetti e il marchio tridimensionale di cui si chiede la registrazione.
Trattasi di una valutazione di fatto che, salvo snaturamento dei fatti, non lamentato nella fattispecie, non può essere soggetta
a controllo nell’ambito di un’impugnazione.
Dall’altro, non si evince in nessun modo dai medesimi punti della sentenza impugnata che il Tribunale abbia escluso in linea
di principio che un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto interessato possa acquisire un carattere distintivo
in seguito all’uso se utilizzato insieme con un marchio denominativo o un marchio figurativo.
Infatti, il Tribunale ha espressamente fatto proprie le constatazioni della commissione di ricorso di cui ai punti 17‑21 della
decisione controversa. Orbene, al punto 20 di tale decisione, la commissione di ricorso ha ammesso che un prodotto possa portare
al contempo diversi marchi.
Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a dichiarare che, tenuto conto delle loro caratteristiche,
i sacchetti usati per vendere i prodotti della ricorrente non sono in grado di fornire la prova che il marchio richiesto è
percepito come un’indicazione d’origine dei detti prodotti. Trattasi sempre di una valutazione di fatto che, salvo caso di
snaturamento, non può essere soggetta a controllo nell’ambito di un’impugnazione.
La prima e la seconda parte del quarto motivo sono dunque infondate.
Per quanto riguarda la terza parte di tale motivo, occorre rammentare che un marchio, ancorché non possieda ab initio carattere
distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, può acquisire tale carattere, con riguardo ai prodotti
o ai servizi oggetto della richiesta, a seguito di uso ai sensi del n. 3 del medesimo articolo. Tale carattere distintivo
può essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato. (sentenze
6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel, Racc. pag. I‑3793, punto 67, e Mag Instrument/UAMI, cit., punto 47).
Ne consegue che, per valutare se un marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, occorre tener conto di
tutte le circostanze in cui il pubblico destinatario si trova di fronte a tale marchio. Ciò si verifica non soltanto al momento
della decisione d’acquisto, ma anche prima di tale momento, per esempio attraverso la pubblicità, e al momento in cui il prodotto
è consumato.
Tuttavia, è allorché si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra diversi prodotti della categoria di cui trattasi che
il consumatore medio dispiega il livello di attenzione più elevato (v., in tal senso, sentenza 12 gennaio 2006, causa C‑361/04 P,
Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I‑643, punto 41), cosicché è particolarmente importante sapere se il consumatore medio
si trovi o meno di fronte al marchio al momento dell’acquisto, per determinare se tale marchio ha acquisito un carattere distintivo
in seguito all’uso.
Nella fattispecie, non risulta affatto dal punto 65 della sentenza impugnata che il Tribunale abbia preso in considerazione
unicamente il momento della decisione d’acquisto per determinare se tale marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito
all’uso che ne è stato fatto.
Nell’ambito del suo secondo motivo dedotto in primo grado, la ricorrente ha essenzialmente sostenuto che il marchio richiesto
è evidenziato su tutte le confezioni delle sue caramelle e ha contestato la contraria valutazione della commissione di ricorso.
Ai punti 63‑65 della sentenza impugnata, il Tribunale si è dedicato a confutare tale argomentazione dichiarando che il consumatore
medio, quando vede una di queste confezioni, non si trova direttamente di fronte alla forma della caramella di cui si chiede
la registrazione come marchio tridimensionale. Ciò facendo, il Tribunale si è posizionato, dal punto di vista logico, al momento
stesso dell’acquisto.
Occorre tuttavia rilevare che, al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato i sondaggi presentati dalla
ricorrente al fine di stabilire il grado di notorietà del marchio. Orbene, sondaggi del genere non distinguono in base alle
circostanze in cui i consumatori si sono trovati di fronte al marchio. Il Tribunale ha constatato che i sondaggi prodotti
non potevano fornire la prova che il marchio richiesto fosse conosciuto.
Date tali premesse, anche la terza parte del quarto motivo risulta infondata e, pertanto, tale motivo deve essere respinto
per intero.
Poiché la ricorrente è rimasta integralmente soccombente, il ricorso contro la sentenza di primo grado va respinto.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto
domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2)
La August Storck KG è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.