CELEX: 62001TJ0295
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Vocabolo OLDENBURGER
Impedimento assoluto alla registrazione
Carattere descrittivo
Provenienza geografica
Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 2
Limitazione del diritto conferito
Art. 12, lett. b)
Dichiarazione sulla portata della tutela
Art. 38, n. 2

Fatti
Il 14 agosto 1997 la Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (in prosieguo: la
depositante) ha presentato, in forza del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11,
pag. 1), come modificato (in prosieguo: il
regolamento), una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in
prosieguo: l'
UAMI).
La domanda di marchio comunitario è stata trasferita alla Nordmilch eG (in prosieguo: la
ricorrente). Il trasferimento è stato iscritto nel registro dell'UAMI il 12 aprile 2000.
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il vocabolo OLDENBURGER.
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, a seguito delle modifiche apportate il 17 settembre 1998 all'elenco
inizialmente depositato, rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato,
e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
─
classe 29:
Latte e prodotti lattiero-caseari, prodotti freschi a base di latte e di prodotti lattiero-caseari; latte, latte intero, latte
in polvere, prodotti a base di latte in polvere per uso alimentare, latte rappreso, latte scremato, latte acido, latticello,
anche con aggiunta di frutta e/o cereali e/o cacao, latte UHT, sterilizzato e condensato, latte condensato, panna per caffè,
panna, prodotti a base di panna, anche salati e con aggiunta di erbe, quark, panna, panna acida, kefir, burro, burro alle
erbe, prodotti a base di burro, formaggi, prodotti a base di formaggio, formaggi freschi, prodotti a base di formaggi freschi,
formaggi stagionati, a pasta dura, morbidi e spalmabili, prodotti a base di formaggi spalmabili, panna liquida, yogurt, prodotti
a base di yogurt, dessert, dessert pronti, in particolare a base di yogurt, quark e panna; i suddetti prodotti anche con aggiunta
di frutta o erbe o prodotti di pasticceria; prodotti a base di quark e di latte acido, anche con frutta, erbe o verdure; conserve
a base di latte, latte in polvere, siero; frappé alcolici e non; prodotti a base di formaggio e di latte sotto forma di snack;
riso al latte, riso al latte con frutta, pappa di semolino; piatti pronti e snack, in particolare a base di latte o formaggio;
spuntini; generi alimentari contenenti almeno uno dei suddetti prodotti; carne, pesce, pollame e selvaggina;
─
classe 30:
Gelati, dolcetti a base di gelato, prodotti a base di gelato, budini; prodotti a base di formaggio e di latte sotto forma
di snack; pasticceria e confetteria, in particolare a base di latte, dolciumi e prodotti al cioccolato, cialde per gelati,
prodotti al müsli, prevalentemente a base di latte, panna acida, latticello, latte acido, yogurt, kefir, quark, frutta mondata
e/o cereali; pappa per semolino; piatti pronti, in particolare a base di latte o formaggio; composte; spuntini; generi alimentari
contenenti almeno uno dei suddetti prodotti;
─
classe 32
Bevande analcoliche a base di latte.
La domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
21 giugno 1999, n. 48.
Essendo state presentate obiezioni ai sensi dell'art. 41 del regolamento, e a seguito delle osservazioni svolte dall'originaria
depositante nonché dalla ricorrente, l'esaminatore ha respinto la domanda con decisione 7 giugno 2000.
Il 4 agosto 2001 la ricorrente, ai sensi dell'art. 59 del regolamento, ha impugnato dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI
la decisione dell'esaminatore.
Con decisione 19 settembre 2001 (in prosieguo: la
decisione impugnata), notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2001, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto in sostanza
che il vocabolo di cui si chiedeva la registrazione potesse costituire un'indicazione di provenienza geografica riferita a
una regione tedesca nota per la produzione dei prodotti indicati nella domanda, per la quale esisteva un imperativo di disponibilità.
Nel frattempo, contro la domanda di registrazione di marchio comunitario è stata presentata opposizione. A seguito della riapertura
del procedimento di esame e della domanda della depositante, la divisione di opposizione ha sospeso la procedura di opposizione,
conformemente alla regola 20, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di
esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: il
regolamento di esecuzione), in attesa della pronuncia definitiva sul presente ricorso.
Procedimento e conclusioni delle parti
Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso. L'UAMI ha depositato il suo controricorso il 27 marzo 2002.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
─
ingiungere all'UAMI di riprendere il procedimento di registrazione;
─
in subordine, dichiarare che l'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento non osta alla registrazione e rinviare la causa
dinanzi alla commissione di ricorso;
─
in ulteriore subordine, ingiungere all'UAMI di concederle un termine per fornire una dichiarazione ai sensi dell'art. 38,
n. 2, del regolamento;
─
in via ancor più subordinata, dichiarare che l'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2 del regolamento non osta alla registrazione della
domanda di marchio ove la ricorrente fornisca al convenuto una dichiarazione in applicazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento
e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa tenga conto della dichiarazione, nonché della posizione
del Tribunale;
─
condannare l'UAMI alle spese.
L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
In udienza la ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di ingiungere all'UAMI di riprendere il procedimento di registrazione.
Sulla domanda di annullamento
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi vertenti sulla violazione, in primo luogo, dell'art. 7, nn. 1,
lett. c), e 2, in secondo luogo, dell'art. 12, lett. b), nonché, in terzo luogo, dell'art. 38, n. 2, del regolamento.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento
Argomenti delle parti
La ricorrente non contesta che l'indicazione
Oldenburg designi il capoluogo della circoscrizione di Weser-Ems nel Land della Bassa Sassonia, nonché una città con lo stesso nome
nel Land dello Schleswig-Holstein in Germania. Né essa nega che prodotti del tipo cui fa riferimento la sua domanda di registrazione
siano fabbricati nella circoscrizione di Weser-Ems.
Essa contesta, per contro, che il marchio domandato, OLDENBURGER, sia composto esclusivamente da un'indicazione che, presa
di per sé, designa o potrebbe designare la provenienza geografica del prodotto su cui è apposto.
La ricorrente rileva che la commissione di ricorso ha affermato, al punto 21 della decisione impugnata, che occorre valutare
se il nome geografico rivendicato si riferisca a un luogo, senza valutare se l'indicazione geografica designi un luogo che,
agli occhi degli ambienti interessati, designa la provenienza geografica dei prodotti rivendicati. Essa sottolinea altresì
che la commissione ha evitato, nel prosieguo, di affermare che il controverso marchio OLDENBURGER designava la provenienza
geografica dei prodotti rivendicati.
La ricorrente ritiene che la Commissione di ricorso abbia esteso l'impedimento assoluto, previsto per i termini esclusivamente
descrittivi della provenienza, a un'indicazione che non fa che riferirsi a un'indicazione geografica, o che ne è derivata.
Essa non contesta che il marchio OLDENBURGER si riferisca all'indicazione geografica Oldenburg, né che il primo derivi dalla
seconda. Afferma tuttavia che non si tratta dell'aggettivo
oldenburger bensì, come risulta chiaramente dall'impiego delle lettere maiuscole, della personificazione maschile o di un abitante della
città di Oldenburg.
La ricorrente ritiene che, in generale, il pubblico non dedichi ai segni che incontra uno sguardo analitico e linguistico.
Per quanto riguarda le precedenti decisioni delle commissioni di ricorso, essa afferma che si tratta di situazioni diverse
dalla presente. Inoltre, la giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97,
Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779) non sarebbe pertinente in quanto nella fattispecie il segno di cui si chiede la registrazione
è OLDENBURGER e non Oldenburg. In proposito, la ricorrente afferma che la propria tesi si fonda sulla prassi dell'UAMI, che
ha registrato diverse indicazioni aventi un nesso con una zona geografica.
L'UAMI rileva, preliminarmente, che l'elenco dei prodotti rientranti nella classe 30, come compare nel ricorso d'annullamento,
non è conforme all'elenco dei prodotti controverso.
L'UAMI ricorda che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti
esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o di servizi.
Infatti, la monopolizzazione di tali segni, che risulterebbe dai diritti esclusivi conferiti dall'art. 9 del regolamento,
non sarebbe ammissibile in quanto vi sarebbe un interesse generale a che tali segni restino disponibili (sentenza Windsurfing
Chiemsee, cit., punti 25 e 26).
Secondo l'UAMI, non sono registrabili i segni che vengono percepiti dal pubblico destinatario, immediatamente e senza ulteriore
riflessione come un'indicazione geografica. Per contro, sono registrabili le indicazioni che, sebbene designino un luogo geografico,
sono ignote al pubblico o percepite come nomi di fantasia oppure noti ma non considerati, a priori, come riferimenti alla
provenienza dei prodotti o dei servizi per i quali è stata depositata la domanda di registrazione.
L'UAMI ritiene che la forma aggettivale del nome di un luogo rientri manifestamente nell'ambito di applicazione dell'art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento, che non contiene un divieto di registrazione dei nomi geografici in quanto tali (OLDENBURG
o Oldenburg), bensì un divieto di registrare indicazioni che possano servire a designare la provenienza geografica.
Per quanto riguarda registrazioni precedenti, l'UAMI ricorda la giurisprudenza del Tribunale sulla competenza delle commissioni
di ricorso e sottolinea che gli esempi richiamati dalla ricorrente non riguardano nomi geografici noti nel contesto dei prodotti
designati.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità,
la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento dispone che il
paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
descrittivi delle categorie di prodotti o di servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati
da tutti. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della
loro registrazione come marchio (v., per analogia, sentenza Windsurfing Chiemsee, citata, punto 25).
Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie
di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale
a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà
delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio
associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (v., per analogia, sentenza Windsurfing Chiemsee, citata,
punto 26).
Va rilevato inoltre che sono escluse, da una parte, la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano
luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto,
presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati, e, d'altra parte, la registrazione dei nomi geografici
utilizzabili dalle imprese, che devono anch'essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza
geografica della categoria di prodotti di cui trattasi (v., per analogia, sentenza Windsurfing Chiemsee, citata, punti 29
e 30).
Occorre rilevare in proposito che il legislatore comunitario, in deroga all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, ha fatto
salva la possibilità di registrare segni che possono servire a designare la provenienza geografica quando si tratti di marchi
collettivi conformemente all'art. 64, n. 2, del regolamento nonché, per determinati prodotti, allorché ricorrono le condizioni
necessarie, in quanto indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette nell'ambito delle disposizioni del regolamento
(CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
Si deve tuttavia osservare che, in via di principio, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento non osta alla registrazione
dei nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico,
né dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano
ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo (v., per analogia, sentenza Windsurfing Chiemsee,
citata, punto 33).
Alla luce di quanto precede, la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere condotta, da un lato,
con riferimento ai prodotti o ai servizi di cui trattasi, e, d'altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il
pubblico destinatario.
Nella fattispecie si deve rilevare anzitutto che i prodotti designati, quali compaiono al punto 1 della decisione impugnata,
sono prodotti alimentari di consumo corrente, destinati ai consumatori in generale. Di conseguenza, il pubblico di riferimento
si presume sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, essendo il segno
controverso un nome geografico tedesco, il pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l'impedimento assoluto
è il consumatore medio dello Stato membro in cui si trova il luogo designato da tale nome [v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punti 30 e 31].
Va rilevato inoltre che il vocabolo OLDENBURGER deriva direttamente, in forma aggettivale, dal nome della città tedesca di
Oldenburg, capoluogo della circoscrizione amministrativa di Weser-Ems, nella Bassa Sassonia.
In proposito la commissione di ricorso ha rilevato, ai punti 27-29 della decisione impugnata, come sia noto in Germania, su
scala nazionale, che Oldenburg è la capitale di una regione essenzialmente dedita all'agricoltura, in particolare nel settore
lattiero-caseario, dell'allevamento e della lavorazione delle carni, il che non è contestato dalla ricorrente. Da questo punto
di vista, occorre rilevare che numerosi prodotti agricoli recano la denominazione
Oldenburger accompagnata da un termine generico, oppure la denominazione
Oldenburg accanto al nome del produttore.
Tenuto conto del fatto che l'area geografica che direttamente sovviene al pubblico destinatario è nota per essere una regione
in cui si fabbricano i prodotti di cui trattasi, quest'ultimo può percepire tale nome geografico come un'indicazione della
provenienza geografica dei detti prodotti.
La forma aggettivale non costituisce infatti, per il pubblico destinatario, una variante percettibile, sufficiente a fargli
pensare che il segno OLDENBURGER rinvii a qualcosa di diverso dal nome geografico Oldenburg, e, di conseguenza, che tale segno
sia apposto sui prodotti per indicare una caratteristica diversa dalla loro provenienza.
In proposito non è pertinente l'argomento della ricorrente secondo il quale il vocabolo OLDENBURGER altro non sarebbe che
un riferimento a un'indicazione geografica o una forma derivata dalla stessa. Da un lato, infatti, il vocabolo di cui trattasi
è utilizzato abitualmente nel settore dei menzionati prodotti, e, dall'altro, la forma aggettivale è anch'essa correntemente
impiegata in lingua tedesca per la costruzione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette che hanno,
in particolare, la funzione di informare il consumatore sulla provenienza geografica dei prodotti.
Giustamente, inoltre, l'UAMI afferma che gli altri significati immaginabili sono aberranti al punto da non poter essere presi
in considerazione, come ad esempio OLDENBURGER per
Mann aus Oldenburg (l'uomo di Oldenburg).
Per giunta, il segno domandato non comporta elementi aggiuntivi idonei ad escludere l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento. Infatti, da una parte, come la ricorrente stessa ammette, il pubblico non pone, in generale, uno sguardo
analitico sui segni che incontra; esso dunque non osserverà il segno con precisione sufficiente ad attribuire un qualunque
significato a dei caratteri tipografici banali, benché utilizzati in maiuscolo. D'altra parte, il fatto che un nome geografico
sia utilizzato da solo non costituisce neanch'esso una variante percettibile rispetto alla prassi usuale nei prodotti agroalimentari
secondo la quale, al contrario, è consueto che essi siano designati da un termine geografico solo o accompagnato da termini
generici che designano il tipo di prodotto.
Per quanto riguarda l'osservazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso ha accuratamente evitato di
affermare che il marchio controverso OLDENBURGER designava la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, si deve rilevare
che la commissione di ricorso ha pienamente dimostrato che il nesso tra la denominazione del luogo e i prodotti può permettere
al pubblico destinatario di percepire il segno di cui trattasi come un'indicazione di provenienza di tali prodotti, senza
che sia necessario, in tale contesto, sapere se la denominazione designi effettivamente la provenienza geografica reale dei
prodotti.
Per quanto riguarda i prodotti, come il pesce, per i quali non è accertato che la zona geografica evocata dal segno di cui
si chiede la registrazione sia reputata o nota, occorre rilevare che la commissione di ricorso, al punto 32 della decisione
impugnata, ha affermato giustamente, e attenendosi alla giurisprudenza della Corte (v., per analogia, sentenza Windsurfing
Chiemsee, citata, punto 31), che è ragionevole immaginare che un nesso possa essere stabilito in futuro tra tali prodotti
e il vocabolo di cui trattasi agli occhi degli ambienti interessati.
Si deve quindi constatare che il segno di cui trattasi è costituito esclusivamente da un vocabolo che indica, o che può indicare,
al pubblico destinatario la provenienza geografica dei prodotti designati.
Questo giudizio non può essere d'altronde confutato dall'argomento dedotto dalla ricorrente in udienza, secondo il quale,
in sintesi, poiché il vocabolo OLDENBURGER non è, in astratto, il termine generico che designa i prodotti rivendicati nella
domanda di marchio, esso non ricadrebbe nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Infatti, da un lato, non
è pertinente in questo contesto il fatto che il vocabolo di cui si chiede la registrazione non sia il termine generico che
designa i prodotti, ove sia accertato che esso può indicare la loro provenienza e, d'altro canto, come ha giustamente replicato
l'UAMI, l'esame del marchio richiesto non può effettuarsi in astratto ma va condotto con il riferimento ai prodotti designati.
Per quanto riguarda, infine, l'esistenza di decisioni precedenti, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante,
da una parte, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo e, d'altra parte, la legittimità delle decisioni
delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario,
e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle stesse commissioni [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa
T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punti 45-47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI
(STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66].
Inoltre, come ha affermato l'UAMI, non può essere accolto come pertinente il riferimento a casi relativi a nomi geografici
per i quali non è dimostrato che fossero noti nel contesto dei prodotti in questione.
Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla sola esistenza delle registrazioni effettuate dall'UAMI o dall'Ufficio
tedesco dei brevetti non sono pertinenti.
Inoltre, si deve rilevare che, per essere ammesso, è sufficiente che uno degli impedimenti sanciti dall'art. 7, n. 1, del
regolamento esista in una parte della Comunità, che, nella fattispecie, è costituita dalla Germania [v., per analogia, sentenza
del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 25-27].
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12, lett. b), del regolamento
Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che, nel caso in cui vi sia un rischio che la registrazione del marchio depositato ostacoli l'utilizzo
dell'aggettivo
oldenburger, il tenore univoco dell'art. 12, lett. b), del regolamento impedisce che sorga tale ostacolo.
L'UAMI ritiene che la limitazione del diritto esclusivo del titolare di un marchio registrato, quale prevista dall'art. 12,
lett. b), del regolamento, non può far sì che marchi altrimenti esclusi dalla tutela in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento possano, malgrado tutto, essere registrati.
L'UAMI ammette peraltro che la Corte, nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag.
I-6251), ha stabilito un nesso tra gli artt. 7, n. 1, e 12 del regolamento ma ritiene che tale relazione non consenta di affermare
che segni non suscettibili di tutela debbano essere registrati. Inoltre, nella fattispecie manifestamente non ricorrono i
presupposti che caratterizzavano la causa definita con la citata sentenza Procter & Gamble/UAMI, giacché
Oldenburger non è una giustapposizione insolita di parole, bensì una denominazione commerciale abitualmente utilizzata per designare
prodotti provenienti da Oldenburg.
Giudizio del Tribunale
Occorre rilevare che l'art. 12, lett. b), del regolamento è volto, in ciò articolandosi con l'art. 7, n. 1, lett. c), dello
stesso regolamento ─ in particolare per i marchi che non rientrano nell'ambito di tale disposizione in quanto non esclusivamente
descrittivi ─ a impedire, segnatamente, che l'utilizzo di un'indicazione relativa alla provenienza geografica, che costituisce
peraltro un elemento di un marchio complesso, ricada nel divieto che il titolare di tale marchio potrebbe domandare in forza
dell'art. 9 del regolamento, qualora l'uso di un'indicazione siffatta avvenga conformemente agli usi consueti di lealtà in
campo industriale o commerciale [v., per analogia, sentenza Windsurfing Chiemsee, citata, punto 28, nonché sentenza del Tribunale
7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 28].
Pertanto, la sua eventuale applicazione presuppone la previa constatazione dell'esistenza di un marchio validamente registrato,
per il quale vi sia un titolare che fa valere diritti. Il presunto contraffattore può allora, a sua difesa, appellarsi all'art. 12
del regolamento per esonerarsi da qualunque responsabilità per lesione dei diritti del titolare.
Di conseguenza, l'applicazione di tale norma non può essere presa in considerazione in sede di procedimento di registrazione.
Pertanto, considerato che il marchio non è registrabile, il secondo motivo va anch'esso respinto.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento
Argomenti delle parti
La ricorrente afferma che la propria domanda potrebbe essere registrata se fosse accompagnata da una dichiarazione ai sensi
dell'art. 38, n. 2, del regolamento, nonché della regola 11, n. 2, del regolamento di esecuzione, che potrebbe avere il seguente
tenore: La depositante della domanda di registrazione del marchio comunitario 607 895 OLDENBURGER dichiara, in conformità all'art.
38, n. 2, del regolamento e alla regola 11, n. 2, del regolamento di esecuzione, di rinunciare a tutti i diritti esclusivi
sull'aggettivo foneticamente identico oldenburger.
Essa ritiene che una dichiarazione del genere limiterebbe la tutela al termine OLDENBURGER, scritto tutto maiuscolo e isolatamente
considerato. Afferma peraltro di utilizzare essa stessa il proprio marchio
OLDENBURGER accanto all'indicazione geografica e descrittiva
Oldenburger Butter (oppure
OLDENBURGER BUTTER).
La ricorrente afferma che, ai sensi dell'art. 38, n. 2, del regolamento, della regola 11, n. 2, del regolamento di esecuzione
nonché del punto 8.13 delle direttive d'esame del 26 marzo 1996 (
Gazzetta ufficiale dell'Ufficio
1996, pag. 1347), l'UAMI avrebbe dovuto invitarla a fornire una dichiarazione del genere.
Per quanto riguarda questo motivo di ricorso, l'UAMI non vede quale disposizione sia stata violata. La ricorrente, infatti,
non precisa chiaramente se il motivo dedotto consista in una violazione del diritto ad essere sentita o in una violazione
dell'art. 38, n. 2, del regolamento in combinato disposto con la regola 11 del regolamento di esecuzione.
Giudizio del Tribunale
Va rilevato che l'art. 38, n. 2, del regolamento dispone che l'UAMI può richiedere una dichiarazione quando il marchio contiene
un elemento che è privo di carattere distintivo.
Nella fattispecie, la domanda di marchio di cui trattasi comporta un solo e unico elemento.
Pertanto, è sufficiente rilevare che, da un lato, le disposizioni relative alla dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del regolamento
non implicano che l'UAMI sia tenuto a chiedere la presentazione di una dichiarazione e che, d'altro lato, una dichiarazione
del genere non può essere richiesta ove non esistano elementi sui quali potrebbe vertere la rinuncia. Orbene, poiché l'elemento
unico costitutivo del marchio non può essere protetto in quanto tale, non sussistono altri elementi cui la ricorrente avrebbe
potuto rinunciare.
Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere respinto.
Ne consegue che il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata a sostenere le sue spese nonché quelle
dell'UAMI, in conformità alla domanda di quest'ultimo.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 ottobre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
–
Lingua processuale: il tedesco.