CELEX: 62005TJ0190
Ochranná známka Společenství
Přihláška slovní ochranné známky Společenství TWIST & POUR
Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu
Ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost
Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94

Skutečnosti předcházející sporu
1       Dne 25. února 2003 podala žalobkyně přihlášku ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř.
věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
2       Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení TWIST & POUR.
3       Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 21 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb
pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „přenosné plastové
kontejnery, prodávané jakožto nedílná součást tekuté barvy se zařízením na její uchovávání a aplikaci“.
4       Dopisem ze dne 10. března 2004 informoval průzkumový referent žalobkyni, že přihlašovaná ochranná známka nemůže být předmětem
zápisu z důvodu, že nesplňuje podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Zvláště uvedl, že tato ochranná
známka není vnímána jako ukazatel původu. Průzkumový referent tedy vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě dvou měsíců předložila své
vyjádření.
5       Dopisem ze dne 10. května 2004 žalobkyně v podstatě odpověděla, že přihlašovaná ochranná známka je dostatečně originální,
aby mohla být zapsána a aby plnila funkci ochranné známky, a že má být posuzována jako celek a že OHIM provedl předtím zápis
řady jiných ochranných známek obsahujících slovo „twist“.
6       Rozhodnutím ze dne 23. června 2004 průzkumový referent tuto přihlášku zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka Společenství
naráží na důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, protože je zaprvé tvořena dvěma anglickými
slovy, která spotřebitele informují pouze o vlastnostech dotčených výrobků, zadruhé přenášená zpráva je jednoduchá, jasná
a přímá, zatřetí monopol užívání běžných výrazů nebo úprav uvedených výrazů popisujících výrobky nemůže být přiznán pouze
jednomu podniku a začtvrté ostatní ochranné známky, kterých se dovolává žalobkyně, nejsou srovnatelné s ochrannou známkou,
která je předmětem této žaloby.
7       Dne 30. srpna 2004 podala žalobkyně u OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí průzkumového
referenta.
8       Rozhodnutím ze dne 22. února 2005 (dále jen „napadené rozhodnutí“) oznámeným dne 28. února 2005, měl druhý odvolací senát
v podstatě za to, že zpráva předávaná přihlašovanou ochrannou známkou je jednoduchá, jasná a přímá, takže slovní označení
TWIST & POUR pouze informuje spotřebitele o tom, že pro vynětí barvy z nádoby jim stačí otočit uzávěr a vylít obsah. Za těchto
podmínek odvolací senát, který se domníval, že slovní označení TWIST & POUR je popisem výrobků, pro které je zápis požadován,
odvolání zamítl. Odvolací senát rovněž upřesnil, že argument žalobkyně, podle něhož průzkumový referent zohlednil relevantní
skutečnosti v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c), a nikoliv v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, není relevantní, neboť
tato dvě ustanovení se překrývají. Mimoto odvolací senát uvedl, že v souladu s judikaturou Soudního dvora a zejména rozsudkem
ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Recueil, s. I‑1699), se průzkumový referent právem domníval, že přihlašovaná
ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť je popisem určitých
vlastností dotčených výrobků. Odvolací senát měl za to, že skutečnost, že průzkumový referent výslovně neuvedl čl. 7 odst. 1
písm. c) uvedeného nařízení a že své rozhodnutí výslovně neopřel o toto ustanovení, nemá velký význam, neboť žalobkyně byla
plně informována o povaze výhrady a mohla předložit své argumenty týkající se údajné rozlišovací způsobilosti přihlašované
ochranné známky. Co se týče nedostatku soudržnosti OHIM z důvodu zápisu podobných ochranných známek, odvolací senát připomněl,
že existují zrušovací řízení pro nesprávně přiznané zápisy a že je nutné, aby jeho rozhodnutí bylo soudržné.

Návrhová žádání účastníků řízení
9       Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
–       prohlásil žalobu za přípustnou;
–       zrušil napadené rozhodnutí;
–       uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
10     OHIM navrhuje, aby Soud:
–       zamítl žalobu;
–       uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky
11     Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně jediný žalobní důvod, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení
12     Žalobkyně připomíná, že jak vyplývá z judikatury, zákaz stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se vztahuje na
označení, která nejsou způsobilá plnit základní funkci ochranné známky, kterou je označování původu výrobků nebo služeb, jako
jsou ochranné známky, které jsou běžně užívány při uvádění výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou na trh nebo které
by takto užívány být mohly [rozsudek Soudu ze dne 30. června 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. OHIM (Mehr für Ihr Geld),
T‑281/02, Sb. rozh. s. II‑1915, body 24 a 33]. Posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky by mělo být podle této judikatury
prováděno jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován zápis, a jednak ve vztahu k jejímu vnímání relevantní
veřejností (výše uvedený rozsudek Mehr für Ihr Geld, bod 26).
13     V projednávaném případě, jelikož jsou dotčenými výrobky nádoby obsahující tekutou barvu, které jsou určeny všem spotřebitelům,
relevantní veřejností je tak průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel. Mimoto, jelikož je slovní
označení složené ze dvou anglických slov, relevantní veřejnost je tvořena veřejností, která hovoří anglicky [rozsudek Soudu
ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T‑219/00, Recueil, s. II‑753, body 30 a 31].
14     Žalobkyně rovněž připomíná judikaturu, podle které je jednak každý důvod pro zamítnutí zápisu na ostatních nezávislý a vyžaduje
samostatný přezkum, takže uvedené důvody pro zamítnutí je nutné vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého
z nich (rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C‑329/02 P, Sb. rozh. s. I‑8317). Mimoto vzhledem k tomu,
že označení je tvořeno kombinovanou ochrannou známkou tvořenou dvěma slovy, mělo by být posouzení jeho rozlišovací způsobilosti
uskutečněno nejprve prostřednictvím jeho přezkumu jako celku [rozsudek Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2),
T‑323/00, Recueil, s. II‑2839].
15     Slovní označení TWIST & POUR má podle žalobkyně rozlišovací způsobilost, takže řešení přijaté odvolacím senátem, který shledal
údajnou nezpůsobilost uvedeného označení plnit rozlišovací funkci, je nedostatečné, nepodložené a nepřesné.
16     Zaprvé žalobkyně uvádí, že odvolací senát shledal nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky z důvodu
předpokládané popisné povahy označení, neboť v bodu 11 napadeného rozhodnutí uvedl, že slovní označení TWIST & POUR spotřebitele
pouze informuje o skutečnosti, že pro vynětí barvy z nádoby je nutné pouze otočit uzávěr a vylít obsah. Tato myšlenka je ostatně
uvedena v bodu 12 uvedeného rozhodnutí, v němž se uvádí, že přihlašovaná ochranná známka předává informace o způsobu použití
výrobku.
17     Toto kritérium je přitom podle žalobkyně relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, ale nikoliv v rámci
uvedeného ustanovení pod písm. b). Odvolací senát se tudíž dopustil nesprávného právního posouzení, kterým je stiženo napadené
rozhodnutí, jak Soudní dvůr rovněž rozhodl v rámci rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, a rozsudku ze dne 21. října 2004,
OHIM v. Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Sb. rozh. s. I‑10031).
18     Zadruhé je podle žalobkyně nesprávné tvrdit, že přihlašovaná ochranná známka Společenství označuje vlastnost dotčeného zboží,
takže by měla být považována za popisnou. Je totiž třeba rozlišovat mezi popisnými ochrannými známkami a náznakovými či sugestivními
známkami. Soud ostatně rozhodl, že ačkoli popisné údaje nemají být chráněny jakožto ochranná známka, je tomu jinak v případě
sugestivních nebo náznakových údajů nebo označení [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Taurus-Film v. OHIM (Cine Action),
T‑135/99, Recueil, s. II‑379, a ze dne 9. října 2002, Dart Industries v. OHIM (UltraPlus), T‑360/00, Recueil, s. II‑3867].
19     Podle žalobkyně neexistuje žádný přesný hraniční bod, od kterého slovo náhle přechází z jedné kategorie do druhé, ale spíše
pohyblivá stupnice mezi dvěma extrémy – která má rozpětí od označení, jež nejsou popisná a jejichž zápis je možný, až k čistě
popisným označením, jejichž zápis není možný – na které se popisné, sugestivní a náznakové označení a vlastnosti mění nebo
umísťují v závislosti na jejich vnitřních vlastnostech.
A

priori,
posouzení rozlišovací způsobilosti závisí částečně na subjektivním posouzení průzkumového referenta a v rámci odvolání odvolacího
senátu.
20     Generální advokát F. Jacobs nicméně v bodech 62 až 64 svého stanoviska předcházejícího rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října
2003, OHIM v. Wrigley (C‑191/01 P, Recueil, s. I‑12447, I‑12449) uvedl vhodná objektivní kritéria, jež umožňují rozlišit popisné
ochranné známky od ochranných známek, které pouze evokují určitou představu.
21     Pokud by se tato kritéria podle žalobkyně použila na slovní označení TWIST & POUR, bylo by konstatováno vzdálení se této ochranné
známky od krajní meze stupnice, kde se nacházejí označení, jež jsou popisná.
22     Zaprvé žalobkyně tvrdí, že slovní označení TWIST & POUR spočívá ve složenině dvou sloves, která samostatně nebo společně nepopisují
ani označované výrobky ani žádnou z jejich vlastností. Obě slovesa se totiž vztahují na činnosti, které nejsou v objektivním
vztahu s plastovými nádobami na barvu.
23     Zadruhé dotčená veřejnost by, podle žalobkyně, nevnímala slovní označení TWIST & POUR okamžitě, přímo a bez dodatečné úvahy
jako údaj o vlastnosti výrobků, které označuje. Podle žalobkyně by si dotčený spotřebitel, který spatří označení, nespojoval
automaticky toto označení s plastovými nádobami na barvu.
24     Nakonec žalobkyně uvádí, že slovní označení TWIST & POUR neoznačuje základní nebo dominantní vlastnost výrobku, která by při
výběru výrobku tohoto druhu zboží spotřebitelem mohla nabýt zvláštního významu ve vztahu k výrobkům nabízeným konkurencí.
Odkaz na způsob otevření výrobku, který evokuje přihlašovaná ochranná známka, neposkytuje výrobku, který označuje, žádnou
podstatnou hodnotu.
25     Na rozdíl od toho, co jak se zdá vyplývá z bodu 12 napadeného rozhodnutí, žalobkyně upřesňuje, že se nedomáhá zápisu označení
EASY-TO-OPEN nebo EASY-TO-POUR, ale ochranné známky TWIST & POUR. Z toho podle názoru žalobkyně vyplývá, že argument, podle
něhož by si anglicky hovořící spotřebitelé vykládali tuto ochrannou známku jako zprávu, která znamená, že „jediné, co musí
učinit, je otočit uzávěr a vylít obsah“ by byl klamný, neboť slovní označení je autonomní a nezávislé na výrobcích, které
označuje. Mimoto by bylo nesprávné tvrdit, že dotčené označení předává zprávu o snadnosti použití výrobku, který označuje
(viz v tomto smyslu rozsudek UltraPlus, bod 18 výše, bod 52). Žalobkyně má tedy za to, že anglicky hovořící veřejnost, konfrontovaná
s tímto označením, bude toto označení velice pravděpodobně vnímat jako fantazijní označení a nebude automaticky a okamžitě
myslet na plastové nádoby na barvu. Až sekundárně by uvedená veřejnost myslela na funkčnost označeného výrobku, a sice na
jeho způsob otevírání. Nicméně chápání této funkcionality není, podle žalobkyně, výplodem automatického, unáhleného a okamžitého
vnímání, ale nachází svůj původ v intelektuálním procesu nebo úsilí předem uskutečněném spotřebitelem, který činí uvedené
vnímání zprostředkovaným, nepřímým, a tedy nikoliv popisným.
26     Zápis označení, které odkazuje nepřímou formou nebo formou evokace nebo sugesce na vlastnost označeného výrobku nemůže být
tudíž dle názoru žalobkyně předmětem zamítnutí, které by tak bylo v rozporu jak s vůlí zákonodárce, tak jak je vyjádřena v čl. 7
odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, tak i judikaturou uvedenou v bodu 18 výše.
27     Mimoto kritérium přijaté v napadeném rozhodnutí neumožňuje analyzovat rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky
„
a priori
a mimo jakékoliv skutečné užívání označení“ [rozsudek Soudu ze dne 7. února 2002, Mag Instrument v. OHIM (Tvar kapesních
svítilen), T‑88/00, Recueil, s. II‑467, bod 34]. Žalobkyně v tomto ohledu připomíná, že otázku, zda konkrétně způsob, kterým
je označení užíváno nebo je uvedeno na výrobku, jakožto ochranná známka nebo pro užívání jiného druhu, by mohl mít za následek,
že by spotřebitel nevnímal označení jako rozlišující označení původu, ale jako pouhé obchodní prohlášení, nelze brát v úvahu
v rámci posuzování způsobilosti označení k zápisu (rozsudek UltraPlus, bod 18 výše, bod 52).
28     Zatřetí má žalobkyně za to, že slovní označení TWIST & POUR má minimální vnitřní způsobilost k tomu, aby jej dotčená veřejnost
vnímala jako označující obchodní původ označených výrobků, neboť pro účely čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 postačuje
prokázat nízkou rozlišovací způsobilost dotčeného označení pro dosažení jeho zápisu. Tak je tomu v případě dotčeného slovního
označení, které je stručné, výstižné a snadno zapamatovatelné pro relevantní veřejnost.
29     Krom toho se podle žalobkyně jedná o originální slovní označení tvořené dvěma slovy psanými anglicky, jejichž zvláštnost spočívá
v účinku vytvářeném umístněním sloves „twist“ a „pour“ vedle sebe. Spojení těchto dvou slov uvnitř jediného označení vyvolává
u spotřebitelů určitý moment překvapení, jehož účinek upoutává a udržuje pozornost nebo je alespoň schopný pozornost udržet.
Toto označení tvoří ochrannou známku dostatečně odlišnou od ochranné známky, která spočívá v pouhém spojení dvou slov, která
ji tvoří.
30     Žalobkyně připomíná, že v rámci řízení před OHIM prokázala, že sloveso „twist“ je často užíváno ve složených ochranných známkách
a že spotřebitelé jsou zvyklí na ochranné známky tvořené tímto slovesem. Ostatně OHIM zapsal jiná označení způsobilá rozlišit
výrobky, zejména TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE a TWISTED DIPS. Žalobkyně v tomto ohledu z rozsudku
SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, vyvozuje, že časté užívání ochranných známek, které obsahují shodné slovní prvky a gramatické
konstrukce naznačuje, že tento druh složenin nemůže být považován za postrádající rozlišovací způsobilost.
31     Skutečnost, že přihlašovaná ochranná známka je tvořena běžnými slovy, pochopitelnými pro spotřebitele, nesnižuje rozlišovací
způsobilost uvedené ochranné známky. Soud v tomto ohledu ostatně rozhodl, že samotná okolnost, že každá ze složek tvořících
označení, posuzovaná samostatně, postrádá rozlišovací způsobilost, nevylučuje, že složenina, kterou tvoří, může vykazovat
rozlišovací způsobilost. Naopak odvolacímu senátu přísluší, aby prokázal, že dotčené označení posuzované jako celek, neumožňuje
cílové veřejnosti odlišit výrobky žalobkyně od výrobků, které mají jiný obchodní původ [rozsudek Soudu ze dne 14. dubna 2005,
Celltech v. OHIM (CELLTECH), T‑260/03, Sb. rozh. s. II‑1215, body 43 a 44]. Podle žalobkyně není totiž nezbytné, aby přihlašované
označení přenášelo přesnou informaci, pokud jde o totožnost společnosti, která uvádí výrobek na trh, ale postačuje, aby uvedená
ochranná známka umožňovala dotčené veřejnosti odlišit výrobek, který označuje, od výrobků, které mají jiný obchodní původ
[rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, KWS Saat v. OHIM (Odstín oranžové barvy), T‑173/00, Recueil, s. II‑3843, bod 44].
32     OHIM na úvod připomíná, že podle judikatury existuje určité překrytí mezi důvodem pro zamítnutí týkajícím se nedostatku rozlišovací
způsobilosti a důvodem pro zamítnutí, který brání zápisu čistě popisných ochranných známek. Označení, které se omezuje na
popis vlastností výrobků a služeb, je totiž ze stejného důvodu neschopné plnit základní funkci ochranné známky, a vztahují
se na něj současně tyto dva důvody pro zamítnutí (rozsudek Campina Melkunie, bod 8 výše). Dále jsou označení postrádající
rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 neschopná vykonávat základní funkci ochranné známky,
a sice funkci identifikace obchodního původu výrobku nebo služby (rozsudek UltraPlus, bod 18 výše, bod 52). Konečně ochrannými
známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b), jsou ty ochranné známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti
běžně užívány v oblasti obchodu pro prezentaci dotčených výrobků nebo služeb, nebo ve vztahu ke kterým existují alespoň konkrétní
indicie, jež umožňují učinit závěr, že by mohly být užívány tímto způsobem.
33     Co se týče projednávaného případu, OHIM konstatuje, že dotčenými výrobky jsou nádoby s tekutou barvou, takže relevantní veřejností
bude průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel. Výraz TWIST & POUR, který lze přeložit jako
„otočte a vylijte“ nebo „otočit a vylít“, je výstižným výrazem, jehož význam je okamžitě srozumitelný všem. Tento výraz nevykazuje
žádnou zvláštní vlastnost. Jeho syntaktická stavba je jednoduchá a v anglickém jazyce běžná, zejména pokud se jedná o přenos
informace nejjednodušším a nejpřímějším způsobem, jejichž předmětem jsou dvě po sobě jdoucí činnosti, které je nutné uskutečnit,
aby bylo dosaženo daného cíle. Ve spojení s dotčenými výrobky bude okamžitou reakcí relevantní veřejnosti vnímání tohoto označení
jako zprávy týkající se jejich způsobu použití. Nádoby s barvou by totiž měly být otevřeny předtím, než bude možné nakládat
s jejich obsahem. Občas je třeba nádoby protřepat nebo přelít jejich obsah do jiné nádoby, aby bylo možné je použít. Konečně
není neobvyklé, že nádoby s barvou se stěží otvírají a že je třeba pro otevření použít předmět sloužící jako páčidlo. Z toho
vyplývá, že výraz TWIST & POUR nevyvolává v mysli dotčeného spotřebitele jinou reakci než okamžitou evokaci údaje týkajícího
se způsobu použití těchto nádob, a nikoliv podniku, který je vyrábí.
34     OHIM dodává, že tento závěr nespočívá, narozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, na posouzení skutečného užívání ochranné známky
na trhu. Konkrétně závěr, podle něhož se jedná o označení postrádající rozlišovací způsobilost, nezávisí na konkrétní části
výrobku, na které je umístěna ochranná známka, nebo velikosti písmen, kterými je vytištěna na povrchu nádoby. Odvolací senát
měl správně
a

priori
za to, že výraz TWIST & POUR by byl vnímán [rozsudek Soudu ze dne 23. listopadu 2004, Frischpack v. OHIM (Tvar krabičky na
sýr), T‑360/03, Sb. rozh. s. II‑4097, bod 29] jako návod k použití výrobků, a nikoliv jako označení určené k výkonu základní
funkce ochranné známky. Tento rozbor spočívá na vnímání, které lze rozumně očekávat od spotřebitelů, s přihlédnutím k vlastnostem
označení jako takového a k vlastnostem dotčených výrobků, nezávisle na jakékoliv úvaze týkající se podmínek skutečného užívání
této ochranné známky na trhu.
35     OHIM tvrdí, že žalobkyně vychází z nesprávného předpokladu, když má za to, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního
posouzení, když dovodil nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky z její popisné povahy. Odvolací senát
totiž konstatoval svou neschopnost nalézt ve výrazu TWIST & POUR jakoukoliv rozlišovací způsobilost z důvodu, že relevantní
spotřebitelé by vnímali toto označení jako návod spojený s užíváním výrobků, což brání tomu, aby bylo rovněž chápáno jakožto
rozlišující označení. Dotčená veřejnost by tak v tomto výrazu spatřovala obecný výrok týkající se některých z jeho vlastností.
Z důvodu tohoto nesprávného předpokladu se žalobkyně dopustila omylu, když dále analyzovala popisnou povahu označení ve vztahu
k dotčeným výrobkům, aby učinila závěr, že vzhledem k neexistenci takové popisné povahy se jedná o rozlišující označení, které
může být tedy zapsáno. OHIM v tomto ohledu uvádí, že odvolací senát vycházel z čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a konstatoval,
že pokud průzkumový referent ve svém rozhodnutí výslovně neuvedl čl. 7 odst. 1 písm. c), nemá to s ohledem na skutečnost,
že důvody pro zamítnutí přihlášky byly jasně uvedeny, žádný význam.
36     OHIM upřesňuje, že odvolací senát se v projednávaném případě neomezil při prohlášení nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašované
ochranné známky na to, že vycházel z její popisné povahy, ale vycházel ze širší úvahy, a sice, že slovní označení TWIST &
POUR poskytuje pouze informace o vlastnostech výrobků, což tudíž brání tomu, aby v něm dotčená veřejnost mohla spatřovat rozlišující
označení. Je to tedy kombinovaný výklad těchto dvou argumentů, co vedlo odvolací senát k tomu, aby učinil závěr, že přihlašovaná
ochranná známka spadá pod zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že první dojem, který
zanechává přihlašovaná ochranná známka v mysli spotřebitelů spočívá v údaji o způsobu použití výrobků, OHIM z toho vyvozuje,
že uvedení spotřebitelé by v tomto označení nespatřovali prostředek identifikace původu těchto výrobků a odlišení od ostatních
výrobků. Mimoto posouzení provedené odvolacím senátem je totožné s posouzením provedeným Soudem v různých rozsudcích, ve kterých
shledal nedostatek rozlišovací způsobilosti různých výrazů [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe-Zentral v. OHIM (LITE),
T‑79/00, Recueil, s. II‑705, a ze dne 8. července 2004, MLP Finanzdienstleistungen v. OHIM (bestpartner), T‑270/02, Sb. rozh.
s. II‑2837].

Závěry Soudu
37     Podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 se na základě tohoto ustanovení písmene b) nezapíší „ochranné známky, které postrádají
rozlišovací způsobilost“, a na základě téhož ustanovení písmene c) „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními
nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu
nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Mimoto čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 upřesňuje,
že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.
38     Každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný
přezkum. Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný
zájem zohledněný při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí, odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného
důvodu pro zamítnutí (rozsudky Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C‑456/01 P a C‑457/01 P, Recueil, s. I‑5089,
body 45 a 46, rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, bod 25, a rozsudek ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C‑37/03 P, Sb.
rozh. s. I‑7975, bod 59).
39     Nicméně, oblasti působnosti důvodů uvedených v písmenech b) až d) tohoto ustanovení se zjevně překrývají (viz obdobně rozsudky
Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Recueil, s. I‑1619, body 67 a 85, a Campina Melkunie,
bod 8 výše, bod 18). Zejména z judikatury vyplývá, že slovní ochranná známka, která je popisem vlastností výrobků nebo služeb
ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, postrádá z tohoto důvodu nezbytně rozlišovací způsobilost ve vztahu ke
stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení. Ochranná známka může nicméně postrádat rozlišovací
způsobilost z jiných důvodů než její případné popisné povahy [rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, Telepharmacy Solutions
v. OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Sb. rozh. s. II‑2851, bod 24; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek bestpartner,
bod 36 výše, bod 25; viz rovněž obdobně výše uvedené rozsudky Koninklijke KPN Nederland, bod 86, a Campina Melkunie, bod 8
výše, bod 19].
40     V takovém případě, jako je projednávaný případ, v němž napadené rozhodnutí obsahuje zamítnutí zápisu přihlašované ochranné
známky z důvodu existence absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je namístě
zkoumat, zda OHIM prokázal, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.
41     V tomto ohledu je třeba připomenout, že označení postrádající rozlišovací způsobilost, na která se vztahuje čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení č. 40/94, jsou považována za neschopná vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy označovat původ výrobku
nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit
stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní (rozsudek LITE,
bod 36 výše, bod 26). Tak je tomu zejména v případě označení, která jsou běžně užívána pro uvádění dotčených výrobků nebo
služeb na trh [rozsudky Soudu ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T‑122/01, Receuil, s. II‑2235,
bod 20, a Mehr für Ihr Geld, bod 12 výše, bod 24].
42     Mimoto je třeba připomenout, že pojem obecného zájmu tvořícího základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zjevně splývá
se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo
služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo
služby, které mají jiný původ (rozsudky SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, body 23 a 27, a BioID v. OHIM, bod 38 výše, bod 60).
43     Pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov a typografického znaku, jako je tomu v případě ochranné známky, které je předmětem
tohoto sporu, případná rozlišovací způsobilost může být dílem zkoumána pro každý pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém
případě záviset na zkoumání celku, který tvoří. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků, hodnocených samostatně, postrádá
rozlišovací způsobilost, totiž nevylučuje, že spojení, které tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost (rozsudek SAT.1
v. OHIM, bod 14 výše, bod 28; viz rovněž obdobně rozsudky Campina Melkunie, bod 8 výše, body 40 a 41, a Koninklijke KPN Nederland,
bod 39 výše, body 99 a 100).
44     Podle ustálené judikatury může být rozlišovací způsobilost označení posouzena jednak pouze ve vztahu k výrobkům nebo službám,
pro které je požadován zápis, a jednak ve vztahu k jejímu vnímání relevantní veřejností (rozsudky LITE, bod 36 výše, bod 27,
BEST BUY, bod 41 výše, bod 22, a Mehr für Ihr Geld, bod 12 výše, bod 26).
45     Zaprvé je v projednávaném případě třeba konstatovat, že jak uvedl odvolací senát a aniž by to žalobkyně popřela, jelikož výrobky
označenými přihlašovanou ochrannou známkou jsou nádoby na barvu určené všem spotřebitelům, za cílovou veřejnost se pokládá
průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel.
46     Mimoto je cílovou veřejností na základě čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94, ve vztahu ke které je třeba posuzovat absolutní důvod
pro zamítnutí, anglicky hovořící veřejnost, neboť dotčené slovní označení je tvořeno prvky pocházejícími z anglického jazyka,
což žalobkyně ostatně rovněž nepopírá [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ELLOS, bod 13 výše, bod 31; ze dne 15. října 2003,
Nordmilch v. OHIM (OLDENBURGER), T‑295/01, Recueil, s. II‑4365, bod 35, a Mehr für Ihr Geld, bod 12 výše, bod 27].
47     Zadruhé z bodu 14 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát měl za to, že označení, jehož zápis je požadován, postrádá
rozlišovací způsobilost, jelikož může být na dotčeném trhu chápáno pouze jako pouhý údaj o zvláštní vlastnosti výrobku, a sice
způsobu jeho použití, a nikoliv jako údaj o obchodním původu uvedeného výrobku. Odvolací senát měl tedy v podstatě za to,
že slovní označení TWIST & POUR není rozlišující ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 z důvodu, že by bylo vnímáno
relevantní veřejností jako označení popisující dotčené výrobky.
48     Jedná se tedy o to ověřit, zda spojitost shledaná odvolacím senátem mezi sémantickým obsahem označení přihlašovaného k zápisu
a mezi dotčenými výrobky je dostatečně konkrétní a přímá pro prokázání, že toto označení umožňuje relevantní veřejnosti bezprostřední
identifikaci těchto výrobků [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T‑359/99,
Recueil, s. II‑1645, body 35 a 36].
49     Označení je složené ze dvou slovesných tvarů anglického jazyka, „twist“ a „pour“, které znamenají, jak uvedl odvolací senát
v bodu 12 napadeného rozhodnutí „otočit“ a „vylít“ nebo „otočte“ a „vylijte“, což žalobkyně ostatně nepopřela.
50     Odvolací senát mimoto v bodě 12 napadeného rozhodnutí uvedl, že užívání typografického znaku „&“, který znamená „a“, nic na
posouzení nemění, pokud jde o rozlišovací způsobilost označení, neboť použití tohoto typografického znaku je v anglickém jazyce
běžné.
51     Je tedy nutné se domnívat, že, jak uplatňuje OHIM, syntaktická stavba slovního označení TWIST & POUR je v anglickém jazyce
jednoduchá a běžná. Z toho vyplývá, že stavba tohoto označení a spojení těchto dvou výrazů pomocí typografického znaku „&“
nepředstavuje postřehnutelnou odchylku ve stavbě označení přihlašovaného k zápisu, posuzovaného jako celek, vůči terminologii
používané v běžném jazyce relevantní veřejnosti, která by mu mohla poskytnout rozlišovací způsobilost ve smyslu rozsudku Soudního
dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C‑383/99 P, Recueil, s. I‑6251, bod 40).
52     Odvolací senát měl tedy právem za to, že tento výraz, posuzovaný jako celek, znamená „twist and pour“, tj. „otočit a vylít“
nebo „otočte a vylijte“.
53     Pokud jde o vztah existující mezi sémantickým obsahem označení TWIST & POUR a dotčenými výrobky, je třeba konstatovat, že
měl odvolací senát rovněž správně v bodu 11 napadeného rozhodnutí za to, že je toto označení tvořeno druhovými výrazy, které
pouze označují vlastnost výrobku, zejména co se týče jeho způsobu použití [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 12. ledna
2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T‑19/99, Recueil, s. II‑1, body 26 a 27, potvrzený v rámci kasačního opravného prostředku
rozsudkem Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561, a rozsudek bestpartner, bod 36
výše, bod 24].
54     Toto slovní označení, posuzované jako celek, totiž přímo popisuje činnost, která se provádí zvláště za účelem otevření nádoby
opatřené uzávěrem, který je třeba otočit předtím, než z ní bude možné vylít tekutý obsah. Tyto takto spojené výrazy se tedy
omezují na popis vlastnosti dotčeného výrobku, a sice jeho snadnosti použití, zejména, co se týče barvy, která obvykle vyžaduje,
aby byla před svým použitím promíchána, nebo aby nádoba, v níž se nachází, byla protřepána předtím, než se její obsah nalije
do jiné nádoby. Použití výrazů „twist“ a „pour“ tedy zdůrazňuje zvláště důležitou vlastnost dotčeného výrobku, a sice jeho
mimořádně jednoduchý způsob použití. Jak to správně konstatoval odvolací senát „[p]ro sdělení spotřebitelům, že jim stačí
otočit uzávěr a vylít obsah, si lze stěží představit jasnější a přímější prostředek, než je vytištění slov TWIST & POUR na
bok plechovky“.
55     Z výše uvedeného vyplývá, že slovní označení TWIST & POUR narozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, pouze neevokuje nebo neobsahuje
narážku na určité vlastnosti výrobku, ale naopak popisuje přímo vlastnost dotčeného výrobku. Přímé informování relevantní
veřejnosti o snadnosti použití výrobku totiž vytváří dostatečně konkrétní a přímý vztah mezi přihlašovanou ochrannou známkou
a dotčenými výrobky.
56     Žalobkyně během jednání upřesnila, že slovní označení TWIST & POUR popisuje pouze vedlejší vlastnost výrobku, na který se
vztahuje, takže jeho zápis měl být povolen.
57     K tomuto bodu stačí připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků
nebo služeb, postrádá z tohoto důvodu nezbytně rozlišovací způsobilost, a že je bezvýznamné, že vlastnosti výrobků nebo služeb,
které mohou být popsány, jsou na obchodní úrovni vlastnostmi podstatnými nebo vedlejšími (viz obdobně rozsudek Koninklijke
KPN Nederland, bod 39 výše, body 86 a 102).
58     Žalobkyně především ještě tvrdí, že se odvolací senát dopustil pochybení tím, že vyvodil nedostatek rozlišovací způsobilosti
přihlašované ochranné známky z její údajně popisné povahy.
59     V tomto ohledu je jednak třeba připomenout, že ačkoli platí, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 3 odst. 1
první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
(Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum, oblasti působnosti
důvodů uvedených v tomto ustanovení pod písmeny b) až d) se však, jak bylo uvedeno v bodu 39 výše, zjevně překrývají. Mimoto,
jak již bylo rovněž uvedeno v bodu 39 výše, postrádá slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb,
z tohoto důvodu nezbytně rozlišovací způsobilost s ohledem na tyto stejné výrobky nebo služby.
60     Žalobkyně dále odvolacímu senátu vytýká, že použil kritérium, a sice cíl obecného zájmu, podle něhož mohou být označení volně
užívána všemi, který je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c), ale nikoliv v rámci téhož ustanovení pod písmenem b).
61     K tomuto bodu jistě platí, že, jak to rozhodl Soudní dvůr v bodu 36 rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, čl. 7 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 40/94 nesleduje cíl obecného zájmu, podle něhož mohou být označení volně užívána všemi.
62     Z bodu 26 rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, totiž vyplývá, že obecný zájem, na němž je založen čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice
89/104, což je ustanovení, jehož dosah je totožný s dosahem čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nachází svůj původ v nezbytnosti
zabránit tomu, aby dostupnost prvků postrádajících rozlišovací působnost, které tvoří dotčené označení, byla neprávem omezována
pro jiné subjekty, které nabízí výrobky nebo služby téhož druhu, jako jsou výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován.
63     Nicméně v projednávané věci měl odvolací senát v bodu 13 napadeného rozhodnutí za to, že zápis slovního označení TWIST & POUR
nesmí být povolen, jelikož „je součástí kategorie označení, jejichž dostupnost nesmí být neprávem omezována pro ostatní obchodníky“.
64     Je tedy namístě konstatovat, že odvolací senát tím, že rozhodl tímto způsobem, použil relevantní kritérium, podle něhož měl
být čl. 7 odst. 1 písm. b) vyložen, takže v tomto ohledu mu nelze nic vytýkat.
65     Nakonec co se týče argumentu žalobkyně, podle něhož OHIM provedl zápis podobných ochranných známek, jako jsou TWIST & VAC,
TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE a TWISTED DIPS, je nutné konstatovat, že i za předpokladu, že tyto ochranné známky
mají užší vztahy s výrobky, pro které byly zapsány, než je vztah, který mají mezi sebou označení TWIST & POUR a výrobky, pro
které je zápis tohoto označení požadován, nijak z toho nevyplývá, že jednotné použití nařízení č. 40/94 znamená, že uvedené
označení má být pro dotčené výrobky zapsáno. Je totiž třeba připomenout, že podle ustálené judikatury rozhodnutí týkající
se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, náležejí
do přesně stanovené pravomoci, a nikoli do diskreční pravomoci. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství
musí být tudíž posuzována pouze na základě tohoto nařízení, jak jej vykládá soud Společenství, a nikoli na základě dřívější
praxe odvolacích senátů [rozsudek BioID v. OHIM, bod 38 výše, bod 47; rozsudky Soudu ze dne 9. října 2002, Glaverbel v. OHIM
(Povrch skleněné desky), T‑36/01, Recueil, s. II‑3887, bod 35; ze dne 20. listopadu 2002, Bosch v. OHIM (Kit Pro a Kit Super
Pro), T‑79/01 a T‑86/01, Recueil, s. II‑4881, bod 32, a ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04, Sb. rozh. s. II‑4891, bod 71].
66     S ohledem na výše uvedené je namístě se domnívat, že odvolací senát měl správně za to, že označení TWIST & POUR postrádá rozlišovací
způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, takže jediný žalobní důvod nelze přijmout.
67     Z výše uvedeného vyplývá, že žalobu je nutné zamítnout.

K nákladům řízení
68      Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení,
pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně
neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.
Z těchto důvodů
SOUD (pátý senát)
rozhodl takto:
1)
Žaloba se zamítá.
2)
The Sherwin-Williams Company se ukládá náhrada nákladů řízení.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. června 2007.
Vedoucí soudní kanceláře

Předseda
E. Coulon

M. Vilaras
*
Jednací jazyk: španělština.