CELEX: 62000CJ0291
Marcas
Aproximación de las legislaciones
Directiva 89/104/CEE
Artículo 5, apartado 1, letra a)
Concepto de signo idéntico a la marca
Uso del elemento distintivo de la marca, pero no de los demás elementos
Uso de todos los elementos que constituyen la marca, pero añadiendo otros elementos

Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 23 de junio de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de julio siguiente, el tribunal de grande instance de Paris planteó, con arreglo a la artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre LTJ Diffusion SA (en lo sucesivo, «LTJ Diffusion») y Sadas Vertbaudet SA (en lo sucesivo, «Sadas») en relación con una acusación de usurpación, por la segunda, de una marca registrada por la primera para prendas de vestir.
Marco jurídico
Legislación comunitaria
3 En su primer considerando, la Directiva señala que las legislaciones nacionales sobre marcas contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Según este considerando, es necesario, por tanto, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros. El tercer considerando de la Directiva precisa que «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas».
4 A tenor del décimo considerando de la Directiva:
«[...] la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; [...] el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; [...]»
5 El artículo 4, apartado 1, de la Directiva, que enumera las causas adicionales de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores, dispone:
«El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.»
6 El artículo 5, apartado 1, de la Directiva, que se refiere a los derechos conferidos por la marca, dispone:
«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»
Normativa nacional
7 En Francia, el Derecho de marcas se rige por las disposiciones de la Ley de 4 de enero de 1991, codificada desde 1992, y, más concretamente, por el libro VII del Code de la Propriété Intellectuelle (JORF de 3 de julio de 1992, p. 8801; en lo sucesivo, «Code»).
8 El artículo L. 713-2 del Code prohíbe:
«la reproducción, uso o colocación de una marca, aun cuando se añadan palabras como "fórmula, manera, sistema, imitación, género o método", así como el uso de una marca reproducida, para productos o servicios idénticos a los designados en el registro.»
9 El artículo L. 713-3 del mismo Code establece:
«Quedan prohibidos, salvo autorización del titular, en el supuesto de riesgo de confusión por parte del público:
a) la reproducción, el uso o la colocación de una marca o el uso de una marca reproducida para productos o servicios similares a los designados en el registro;
b) la imitación de una marca o el uso de una marca imitada para productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro.»
El litigio principal y la cuestión prejudicial
10 LTJ Diffusion se dedica al diseño, fabricación, comercialización y distribución de prendas de ropa y artículos de calcetería, en particular de lencería de noche, ropa interior, calcetines y zapatillas para adultos y niños.
11 Esta sociedad es titular de una marca registrada en el Institut national de la propriété industrielle (en lo sucesivo, «INPI») con el nº 17731, inscrita el 16 de junio de 1983 y renovada el 14 de junio de 1993 (en lo sucesivo, «marca de LTJ Diffusion»). El registro se refiere a los productos de la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), a saber, los artículos textiles, confeccionados o a medida, incluyendo las botas, los zapatos y las zapatillas. Esta marca se compone de un único término, registrado en forma de una firma manuscrita con caracteres ligados y con un punto entre los dos palos de la letra A. Se presenta del siguiente modo:
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12 Sadas es una sociedad dedicada a la venta por correspondencia que distribuye un catálogo titulado «Vertbaudet». Comercializa, en particular, ropa y accesorios para niños.
13 Sadas es titular de una marca registrada en el INPI con el nº 93.487.413 e inscrita el 29 de septiembre de 1993 (en lo sucesivo, «marca de Sadas»). El registro, publicado el 25 de marzo de 1994, se refiere en particular a los productos de la clase 25 del Arreglo de Niza.
14 Esta marca, registrada en letras mayúsculas de imprenta rectas, es la siguiente:
ARTHUR ET FÉLICIE
15 Según se desprende de los autos, la marca de Sadas se utiliza en la siguiente forma:
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16 Al considerar que la reproducción y la utilización de la marca de Sadas para ropa y accesorios destinados a los niños constituían una usurpación de su marca, LTJ Diffusion ejercitó una acción contra Sadas ante el tribunal de grande instance de Paris. Solicitó a dicho órgano jurisdiccional que acordara medidas de prohibición, confiscación y publicación de uso, así como la nulidad de la marca de Sadas.
17 LTJ Diffusion invocó principalmente los artículos L. 713-2 y L. 713-3 del Code. Sostuvo que la jurisprudencia y la doctrina francesas interpretan en particular que la prohibición contenida en el artículo L. 713-2 del Code es aplicable a los supuestos en que se reproduce un elemento distintivo de una marca compleja, a saber, la «contrefaçon partielle» (usurpación parcial), así como a aquellos en los que se reproduce dicho elemento o toda la marca junto con elementos que no afectan a la identidad de la marca, circunstancia que se denomina «adjonction inopérante» (adición inoperante).
18 Alegó asimismo que, aun cuando el registro y la utilización de la marca de Sadas no constituyeran actos de usurpación por reproducción de su marca en el sentido del artículo L. 713-2 del Code, constituirían en cualquier caso una usurpación por imitación en el sentido del artículo L. 713-3 del code. En efecto, a su juicio existe un riesgo de confusión entre las dos marcas, puesto que el término «Arthur» conserva en el conjunto de la marca de Sadas su propia capacidad distintiva.
19 LTJ Diffusion sostuvo asimismo que su marca tiene un carácter notorio debido a la intensidad de su explotación y a las inversiones publicitarias efectuadas para su promoción.
20 Por su parte, Sadas alegó que no cabe considerar aisladamente los diversos elementos constitutivos de un signo distintivo para apreciar la existencia de una usurpación a efectos del artículo L. 713-2 del Code. Según ella, la reproducción de uno de los elementos de una marca compleja o la adición de otros elementos a los que componen una marca no entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, que contempla únicamente la utilización de un signo idéntico, sin modificación.
21 El tribunal de grande instance de Paris considera que la solución del litigio principal depende de la interpretación del concepto de reproducción de una marca a efectos del artículo L. 713-2 del Code y especialmente de si este concepto se extiende, mediante las nociones de usurpación parcial y adición inoperante, más allá de la reproducción idéntica de un signo registrado como marca.
22 Considerando que la interpretación del concepto de reproducción de una marca a efectos del artículo L. 713-2 del Code debe corresponderse con la del concepto de «signo idéntico a la marca» que figura en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, el tribunal de grande instance de Paris decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«La prohibición establecida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ¿se refiere únicamente a la reproducción idéntica, sin omisiones ni adiciones, del signo o de los signos que integran una marca, o engloba también:
1) la reproducción del elemento distintivo de una marca compuesta de varios signos y
2) la reproducción íntegra de los signos que constituyen la marca cuando se les añaden otros signos?»
Sobre la cuestión prejudicial
23 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta cómo ha de interpretarse el concepto de signo idéntico a la marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.
24 Está acreditado que, en el caso objeto del procedimiento principal, la marca de Sadas se ha utilizado efectivamente en el tráfico económico para productos idénticos a aquellos para los que se registró la marca de LTJ Diffusion.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
25 LTJ Diffusion alega que la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe permitir una articulación efectiva de esta disposición y del artículo 5, apartado 1, letra b), de la misma. Sostiene que en caso de identidad de los productos afectados, como ocurre en el procedimiento principal, es preciso distinguir la usurpación parcial y la usurpación con adición inoperante, que entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, de la usurpación por simple imitación, a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la misma.
26 Según LTJ Diffusion, es frecuente que los usurpadores que pretenden aprovecharse de una marca que goza de un cierto renombre reproduzcan dicha marca asociándole un signo que no afecta a la identidad de ésta.
27 Esta sociedad alega que, para determinar si un signo es idéntico a la marca a efectos del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, es preciso examinar si tal signo forma un conjunto conceptual en el que la marca pierde su individualidad y, por tanto, toda capacidad distintiva, para fundirse en dicho conjunto. A este respecto, sostiene que ha de tenerse en cuenta el uso y la posición de la marca en el mercado de que se trata, así como su notoriedad, sin indagar si existe un riesgo de confusión.
28 Sadas, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión consideran que debe darse un sentido estricto a la expresión «signo idéntico a la marca» que figura en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.
29 Sadas sostiene que un signo idéntico a la marca, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ha de contener los mismos elementos que la marca en la misma configuración y en el mismo orden, es decir, debe constituir una usurpación stricto sensu y una reproducción servil de la marca.
30 Sadas aduce también que aceptar el concepto de «usurpación parcial» o de «usurpación por adición inoperante» no se ajustaría al Derecho comunitario, que, a su juicio, impide fraccionar una marca para apreciar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva y exige que se considere la marca globalmente. Sostiene que, cuando una marca no se reproduce idénticamente, circunstancia contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, sino que es objeto de una reproducción parcial o de una adición, procede aplicar el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, que sólo permite al titular de la marca prohibir su utilización si existe un riesgo de confusión por parte del público.
31 El Gobierno del Reino Unido y la Comisión señalan que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva confiere a la marca una protección absoluta frente a un signo idéntico. Recuerdan el décimo considerando de la Directiva, que indica que el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección que otorga la marca registrada. Dicha protección absoluta, a su juicio, no puede estar supeditada a que se demuestre un riesgo de confusión, de manera que ha de darse un sentido bastante estricto al término «idéntico» empleado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.
32 Remitiéndose al artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1) («TRIPS»), la Comisión subraya que el riesgo de confusión sólo puede presumirse en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos designados, como prevé el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva. En su opinión, al emplear la expresión «signo idéntico a la marca», el legislador comunitario pretendió limitar la aplicación de esta presunción a los supuestos en que el signo y la marca son exactamente iguales.
33 Según la Comisión, si se accediera con demasiada facilidad a considerar que un signo es idéntico a una marca registrada, se ampliaría la posibilidad de prohibir el uso de un signo, sin prueba de la existencia de un riesgo de confusión, más allá de las circunstancias en las que cabe presumir que existe tal riesgo.
34 El Gobierno del Reino Unido sostiene que el análisis relativo a la apreciación global de la similitud entre un signo y una marca tal como aparece registrada es también pertinente para apreciar la identidad entre un signo y una marca a efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.
35 Dicho Gobierno expone que el órgano jurisdiccional remitente debería examinar el signo utilizado por Sadas situándose en el punto de vista del consumidor medio y debería considerar este signo globalmente. A su juicio, sólo en el caso de que el signo, apreciado globalmente, fuera idéntico a una marca cabría aplicar el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva. Según este Gobierno, si el signo utilizado difiere de la marca registrada porque contiene elementos distintivos adicionales, el signo y la marca, en principio, no deben considerarse idénticos.
36 En la vista, el Gobierno francés alegó que sería difícil disentir de una interpretación restrictiva del concepto de identidad empleado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva. A su juicio, sólo una interpretación de esta índole permitiría dotar de eficacia al régimen de protección previsto en la Directiva en caso de mera similitud en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.
37 Según dicho Gobierno, desde que se planteó la cuestión prejudicial, la jurisprudencia francesa ha evolucionado, por cuanto los litigios relativos a la reproducción parcial de marcas o a su reproducción íntegra con adición de otros elementos se examinan exclusivamente sobre la base de la usurpación por imitación, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, y no de la usurpación stricto sensu en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la misma. Sostiene que la prohibición prevista en esta última disposición sólo afecta, en principio, a la reproducción idéntica y no puede aplicarse a la reproducción del elemento distintivo de una marca compuesta de varios signos, ni a la reproducción íntegra de los signos que constituyen una marca cuando se les añaden otros signos.
Respuesta del Tribunal de Justicia
38 Con carácter preliminar, cabe recordar que, para dar una respuesta adecuada al órgano jurisdiccional que le plantea una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho comunitario a las que el juez nacional no se haya referido en su cuestión (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, apartado 9, y de 18 de noviembre de 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, apartado 39).
39 Según se desprende de los apartados 11, 13 y 16 de la presente sentencia, la marca de LTJ Diffusion fue registrada antes que la de Sadas y LTJ Diffusion solicita al órgano jurisdiccional remitente que acuerde no sólo las medidas de prohibición, confiscación y publicación de uso, sino también la nulidad de la marca de Sadas.
40 Pues bien, procede recordar que el artículo 4 de la Directiva es el que define las causas adicionales de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores. Así, el apartado 1, letra a), de este artículo establece que podrá declararse la nulidad de una marca registrada cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior.
41 Los requisitos de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, se corresponden sustancialmente con los del artículo 5, apartado 1, letra a), de la misma, disposición esta última que determina los casos en los que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero el uso de signos idénticos a su marca. Existe una correspondencia similar entre el artículo 8, apartado 1, letra a), y el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
42 Puesto que tanto el artículo 4, apartado 1, letra a), como el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva son pertinentes a efectos de la solución del litigio principal, procede ofrecer al órgano jurisdiccional remitente una interpretación relativa a ambas disposiciones.
43 En estas circunstancias, debe precisarse que la cuestión planteada se examinará en lo sucesivo únicamente en relación con el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, pero que la interpretación obtenida al término de este examen también será aplicable al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, pues dicha interpretación es trasladable, mutatis mutandis, a esta última disposición.
44 Por lo que respecta al fondo, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse las sentencias de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, 3/78, Rec. p. 1823, apartados 11 y 12; de 12 de octubre de 1999, Upjohn, C-379/97, Rec. p. I-6927, apartado 21, y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-0000, apartado 48).
45 El legislador comunitario ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir una marca si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras (véanse, en particular, las sentencias de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 23, y Arsenal Football Club, antes citada, apartado 49).
46 Para que esta garantía de procedencia sea efectiva, es necesario que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 22, y Arsenal Football Club, antes citada, apartado 50).
47 La protección del titular de una marca está garantizada por el artículo 5 de la Directiva, que determina los derechos conferidos por una marca registrada y que dispone, en su apartado 1, que dicha marca confiere a su titular un derecho exclusivo y que el titular está facultado, dentro de ciertos límites, para prohibir a cualquier tercero el uso de su marca en el tráfico económico (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, apartado 34).
48 Por lo que respecta al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta disposición sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud entre signos y marcas y los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 34).
49 En cambio, es preciso señalar que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva no exige la prueba de tal riesgo para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios.
50 El criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de interpretación restrictiva. En efecto, la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Por otra parte, la protección absoluta en el caso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se registró, garantizada por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege más específicamente el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.
51 De ello se deduce que existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda.
52 No obstante, la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
53 Puesto que la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.
54 En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.
Decisión sobre las costas
Costas
55 Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el tribunal de grande instance de Paris mediante resolución de 23 de junio de 2000, declara:
El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.