CELEX: 62008TJ0097
Yhteisön tavaramerkki
Merkkiä, joka koostuu oranssin värin sävystä, koskeva hakemus yhteisön tavaramerkiksi
Ehdoton hylkäysperuste
Erottamiskyvyn puuttuminen
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asian tausta
Kantaja KUKA Roboter GmbH teki 29.8.2005 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin asetus on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).
Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava oranssin värin sävy:
Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat SMHV:n menettelyn aikana tehdyn rajoituksen jälkeen tavaroiden
ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkaan 7, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
”Nivelrobotit käsittelyyn, työstämiseen ja hiomiseen, lukuun ottamatta puhdastilarobotteja, lääketieteellisiä robotteja ja
lakkausrobotteja; edellä mainittujen tavaroiden osat”.
Tutkija hylkäsi 7.8.2007 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) perusteella, koska haetulta tavaramerkiltä puuttui
erottamiskyky.
Kantaja valitti 2.10.2007 tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009
58–64 artikla) nojalla.
SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.12.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä
perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskyky. Se katsoi etenkin, että kohdeyleisö ei miellä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittua väriä sellaisenaan
osoitukseksi kyseisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyjen todisteiden tutkittavaksi ottaminen
Kantaja on sen väitteensä tueksi, jonka mukaan haettu tavaramerkki on ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyinen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, esittänyt 25.3.2009 päivätyssä kirjelmässä tulokset kahdesta
27.6.2008 päivätystä tutkimuksesta, joista ensimmäinen on tehty Saksassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Italiassa puhelintiedustelulla
ja toinen kesäkuussa 2008 Münchenissä (Saksa) pidettyjen Automatica-nimisten ammattilaismessujen aikana yleisölle esitetyllä
kysymyslomakkeella. Kantaja on myös tehnyt CD-ROMin, joka sisältää eri valmistajien mainosesitteitä sekä kuvia alan eri yritysten,
jotka olivat edustettuina messuilla, esittelypisteistä.
SMHV riitautti 12.5.2009 päivätyllä kirjeellä kyseisten asiakirjojen tutkittavaksi ottamisen sillä perusteella, että ne ovat
uusia todisteita.
Sen seikan lisäksi, että nämä asiakirjat on jätetty unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 1 kohdan vastaisesti
myöhässä unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn aikana esittämättä mitään perusteluja viivästymiselle, on todettava, että
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien
päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla
tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa,
jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR
ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus
voidaan näin ollen riitauttaa vetoamalla uusiin tosiseikkoihin unionin yleisessä tuomioistuimessa ainoastaan siinä tapauksessa,
että osoitetaan, että valituslautakunnan oli viran puolesta otettava nämä tosiseikat huomioon hallinnollisessa menettelyssä
ennen kuin se teki päätöksen asiassa (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 46 kohta).
Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan esittämissä asiakirjoissa ei ilmiselvästi käsitellä tosiseikkoja, jotka valituslautakunnan
olisi pitänyt ottaa huomioon viran puolesta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
76 artiklan 1 kohta) nojalla, mainitut asiakirjat on jätettävä ottamatta huomioon, eikä niiden todistusvoimaa ole tarpeellista
tutkia.

Asiakysymys
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka liittyvät EY 28 artiklan rikkomiseen, asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 73 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) ja 74 artiklan rikkomiseen
ja lopuksi harkintavallan väärinkäyttöön.
Aluksi on tutkittava toista, sitten kolmatta ja lopuksi ensimmäistä kanneperustetta.
Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 73 ja 74 artiklan rikkomiseen
–       Asianosaisten lausumat
Kantaja väittää valituslautakunnan olleen väärässä katsoessaan, että haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen kyseisille
tavaroille.
Aluksi kantaja väittää, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti unionin tuomioistuimen asiassa C-104/01, Libertel,
6.5.2003 antaman sellaisen tuomion (Kok., s. I-3793) merkitystä, josta kantajan mukaan seuraa, että värin rekisteröinti yhteisön
tavaramerkiksi on suljettu pois vain silloin, kun väri ei ole erottamiskykyinen. Näin ollen tavaramerkin jokaisen erottamiskykyisen
ominaisuuden, vaikka se olisi vähäinen, pitäisi mahdollistaa sen rekisteröinti.
Kantaja väittää, että unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Libertel toteamat vaatimukset täyttyvät käsiteltävänä
olevassa asiassa. Haettu tavaramerkki kattaa nimittäin vain tietynlaiset tavarat, nimittäin ”nivelrobotit käsittelyyn, työstämiseen
ja hiomiseen, lukuun ottamatta puhdastilarobotteja, lääketieteellisiä robotteja ja lakkausrobotteja; edellä mainittujen tavaroiden
osat”. Sitä paitsi kyseiset markkinat ovat hyvin erikoistuneet, koska ensiksi haetun tavaramerkin kattamat robotit ovat pitkäaikaisia
investointitavaroita, joiden yksittäishinta euroissa on vähintään viisinumeroinen, toiseksi robotteja käytetään hyvin erikoistuneissa
sovelluksissa ja kolmanneksi kantajan valmistaman robotin hankkiminen aiheuttaa huomattavia mukautustoimenpiteitä hankkijan
luona.
Tämän jälkeen kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa esitetyn valituslautakunnan arvion kohdeyleisöstä
ja väittää, että kohdeyleisönä ovat käsiteltävänä olevassa asiassa käsittelyyn, työstämiseen ja hiomiseen tarkoitettujen nivelrobottien
hankkijat ja välittäjät, jotka tuntevat hyvin nämä tuotemarkkinat Euroopassa. Se riitauttaa näin ollen valituslautakunnan
arvioinnin, jonka mukaan kyseiseen yleisöön kuuluu haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden hankkijoiden lisäksi myös tehtaissa,
joissa robotteja käytetään, työskentelevä tekninen henkilökunta.
Kantaja kiistää, että olisi olemassa värien vapaana pitämisen tarve, koska erottamiskykyisten värien määrä on vähäinen. Se
väittää, että vain muutamia merkkejä sisältävät sanamerkit voidaan rekisteröidä, vaikka ne kuuluisivat rajalliseen varastoon.
Se esittää lisäksi, että haetun tavaramerkin monopolisointi koskee vain vähäistä tavarakokonaisuutta. Lisäksi haetun tavaramerkin
rekisteröinti ei kantajan mukaan estä sitä, että kilpailevat yritykset myyvät oranssinvärisiä robotteja, koska tällainen myynti
ei tarkoita haetun tavaramerkin käyttöä asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artikla)
tarkoitetulla tavalla. Tältä osin se korostaa, että asiakkaat lähtökohtaisesti valitsevat tuotteen värin sen tilatessaan,
joten kantajan kilpailijaa ei voida estää myymästä oranssinvärisiä robotteja. Haettu tavaramerkki estäisi ainoastaan sen,
että tätä väriä käytetään mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin, esimerkiksi messuilla tai esitteissä.
Lisäksi mikään muu yleinen etu ei estä haetun tavaramerkin rekisteröintiä. Viimeksi mainittua ei käytetä kuvailevasti eikä
sillä ole teknistä tarkoitusta.
Kantaja riitauttaa myös valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan haettu tavaramerkki on hyvin lähellä mönjän, joka on
korroosionestoaine, väriä. Yhtäältä kyseiset värit ovat selvästi erottamiskykyisiä. Toisaalta mönjän käyttö on kielletty tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27.1.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 2002/95/EY (EUVL 2003, L 37, s. 19). Lopuksi kantaja esittää, että sen robotit koostuvat etupäässä
alumiiniseoksesta, joka on materiaali, joka ei tarvitse korroosionestokäsittelyä.
Kantaja väittää tämän jälkeen, että ääriviivatonta punaista tai oranssia väriä koskevien tavaramerkkihakemusten määrän ei
voida katsoa osoittavan, ettei haettu tavaramerkki ole epätavanomainen ja että siltä näin ollen puuttuu erottamiskyky. Sen
mukaan pelkällä ääriviivattomia värejä koskevien tavaramerkkihakemusten määrällä ei ole merkitystä, koska valituslautakunnan
on arvioitava haettua tavaramerkkiä yksittäistapauksessa ja otettava huomioon haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut.
Kantaja väittää, että valituslautakunta on todetessaan riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että kyseinen yleisö päättää kyseisten
tavaroiden ostamisesta pelkästään niitä koskevien teknisten tai taloudellisten näkökohtien perusteella, eikä niiden värin
perusteella, jättänyt ottamatta huomioon sen seikan merkityksen, että kyseinen yleisö voi värin avulla yhdistää tavaran tiettyyn
valmistajaan ja saada kuvan sen laadusta. Tältä osin kantaja viittaa valituslautakunnalle esitettyihin mainosesitteisiin,
joista ilmenee, että käsittelyyn, työstämiseen ja hitsaukseen tarkoitettujen nivelrobottien väri on kyseisissä piireissä osoitus
kaupallisesta alkuperästä.
Lisäksi kantaja väittää, että asiakirja, jonka otsikko on ”Icon Added Value” ja joka liittyy vuonna 2005 tehtyyn tiedusteluun,
jonka edustavuus koko Euroopan unionin osalta on näytetty toteen valituslautakunnalle esitetyssä asiakirjassa, jonka otsikko
on ”World Robotics 2006”, osoittaa, että kyseinen yleisö muodostaa yhteyden värin ja tavaroiden alkuperän välille. Kantajan
mukaan robottimarkkinat toimivat toisenlaisten lakien mukaan kuin kulutustavaramarkkinat. Se riitauttaa muun muassa sen, että
kyseisen yleisön keskuudessa suoritettu tiedustelu perustuu huonosti esitettyyn kysymykseen. Valmistajan mainitseminen ei
sen mukaan nimittäin voi vääristää tuloksia.
Lopuksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklaa sikäli kuin se ei ole tutkinut
kyseisen asian tosiseikkoja ja olosuhteita. Tällä perusteella myös riidanalaisen päätöksen perustelut ovat puutteelliset.
SMHV kiistää kantajan esittämät väitteet ja niiden perustelut.
–       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ei rekisteröidä tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky. Lisäksi
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) säädetään, että ”1 kohtaa
sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki
pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran
muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089,
34 kohta).
Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja
toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta).
Sen määrittelemiseksi, voiko väri sellaisenaan erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla) tarkoitetulla tavalla, on
arvioitava sitä, voidaanko väreillä sellaisenaan välittää täsmällisiä tietoja erityisesti tavaran tai palvelun alkuperästä
(ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 39 kohta ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129,
37 kohta).
Tältä osin on palautettava mieliin, että vaikka väreillä voidaankin välittää tiettyjä mielleyhtymiä ja herättää tunteita,
ne eivät juuri voi välittää täsmällisiä tietoja. Näin on varsinkin siitä syystä, että värejä tavanomaisesti käytetään suuressa
määrin mainoksissa sekä tavaroiden ja palveluiden myymisessä niiden vetovoiman takia ilman, että niillä välitettäisiin mitään
täsmällistä viestiä (em. asia Libertel, tuomion 40 kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 38 kohta).
Kohdeyleisö ei välttämättä miellä merkkiä, joka muodostuu väristä, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu
merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Vaikka yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että
sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran kaupallisen alkuperän, näin ei välttämättä ole silloin, kun merkki sekoittuu sen
tavaran ulkonäköön, jota varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu (em. asia Libertel, tuomion 65 kohta ja asia
C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 78 kohta).
Kun kyse on väristä, erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitään käyttöä on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa,
erityisesti silloin, kun niiden tavaroiden ja palvelujen määrä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on hyvin
pieni ja kun kohdemarkkinat ovat hyvin erikoistuneet (em. asia Libertel, tuomion 66 kohta ja em. asia KWS Saat v. SMHV, tuomion
79 kohta).
On myös korostettava, että koska tavaramerkkioikeus on olennainen osa EY:n perustamissopimuksella luodun vääristymättömän
kilpailun järjestelmää, merkin haltijalleen antamia oikeuksia ja vapauksia on tarkasteltava tämän tavoitteen valossa. Kun
otetaan huomioon se seikka, että rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden,
jonka nojalla haltija voi yksin käyttää tavaramerkiksi rekisteröityä merkkiä ilman ajallisia rajoituksia, tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudelle
voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 48–50 kohta).
Tältä osin tosiasiallisesti käytettävissä olevien värien pienestä määrästä seuraa, että jo se, että pieni määrä värejä rekisteröidään
tavaramerkiksi tiettyjä palveluja tai tavaroita varten, voisi ammentaa tyhjiin koko käytettävissä olevien värien varaston.
Näin laaja yksinoikeus ei olisi sopusoinnussa vääristymättömän kilpailun järjestelmän kanssa erityisesti siitä syystä, että
se voisi antaa perusteettoman kilpailuedun yhdelle ainoalle talouden toimijalle. On siis myönnettävä, että yhteisön tavaramerkkioikeudessa
on yleisen edun mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä
on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä (em. asia Libertel, tuomion 54 ja 55 kohta).
Nyt käsiteltävänä olevaa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta on tutkittava
edellä esitetyn valossa.
Kohdeyleisön osalta valituslautakunta on yhtäältä riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa ottanut huomioon konehuoneissa työskentelevän
teknisen henkilökunnan, eli ammattilaisten, joiden tehtävänä on ohjata tai käyttää kyseisiä robotteja, käsityksen käsittelyyn,
työstämiseen ja hitsaukseen tarkoitetuista roboteista, ja toisaalta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa tällaisia robotteja
ostavien yritysten käsityksen.
Kantaja riitauttaa sen, että kohdeyleisö sisältäisi myös kyseisiä robotteja käyttävissä tehtaissa työskentelevän teknisen
henkilökunnan. Tältä osin on riittävää todeta, kuten SMHV huomauttaa perustellusti, että vaikka tekninen henkilökunta ei todennäköisesti
suoraan osallistukaan robotteja koskevaan ostopäätökseen, ei voida sulkea pois sitä, että tietyissä yrityksissä se vaikuttaa
tähän päätökseen, koska se on välittömästi tekemisissä robottien käyttöönoton ja jokapäiväisen käytön kanssa. Valituslautakunta
ei ole näin ollen tehnyt virhettä, kun se on ottanut tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessaan huomioon yhtäältä teknisen
henkilökunnan käsityksen ja toisaalta niiden yritysten johtohenkilöiden käsityksen, jotka valitsevat ja ostavat haetun tavaramerkin
kattamia tavaroita.
Joka tapauksessa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee yksiselitteisesti, että valituslautakunta on ottanut huomioon ammattimaisen
yleisön, joka kiinnittää ostopäätöksissään erityistä huomiota mainittujen koneiden teknisiin toimintoihin, joihin kuuluvat
muun muassa niiden käyttötarkoitukset, mallit tai työturvallisuuteen liittyvät näkökohdat.
Haetun merkin erottamiskyvyn arvioinnin osalta on todettava, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 11 ja 12 kohdassa
todennut, että haettu tavaramerkki koostuu yhdestä ainoasta väristä, nimittäin ääriviivattomasta oranssin värin sävystä, joka
peittää kokonaan tai osittain joko haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai niiden pakkauksen tai jota mahdollisesti käytetään
mainittuja tavaroita koskevissa mainoksissa.
Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 12 ja 16–20 kohdassa todennut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky
sillä perusteella, että sitä ei katsota osoitukseksi kyseisten tavaroiden alkuperästä. Se on nimittäin esittänyt etenkin,
ettei haettu väri ole epätavanomainen teollisuusrobottien eikä laitteistojen rakentamisen alalla, eikä se ole sellaisenaan
sillä tavoin erikoinen, että se katsottaisiin kyseisellä alalla huomiota herättäväksi.
Kantaja ei osoita, että valituslautakunta olisi tehnyt tältä osin virheen. On nimittäin korostettava, että kuluttajat eivät
ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen värin perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa,
että tavaroilla olisi tietty alkuperä, sillä väriä sellaisenaan ei nykyisessä liike-elämässä lähtökohtaisesti käytetä yksilöimiskeinona.
Väriltä sellaisenaan puuttuu yleensä se ominaisuus, että se erottaisi tietyn yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista
(em. asia Libertel, tuomion 65 kohta).
Tältä osin on todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa todennut, mitä kantaja ei ole riitauttanut,
että kyseisellä alalla teollisuusrobotteja myydään yleensä erivärisinä. Kantaja ei ole kuitenkaan esittänyt mitään seikkaa,
joka osoittaisi, että kyseisellä alalla teollisuusrobottien värien katsotaan yleisesti osoittavan kyseisten tavaroiden kaupallisen
alkuperän.
Joka tapauksessa on korostettava, että värien vapaana pitämisen tarve, joka vaikuttaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkintaan, näyttää olevan, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, este yhdestä väristä koostuvan tavaramerkin
rekisteröimiselle.
Tältä osin kantajan värien vapaana pitämisen tarvetta nivelrobottien alalla koskevan riitauttamisen osalta on korostettava,
että oranssin värin sävyn rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi ei johtaisi vain tämän yhden sävyn monopolisointiin, vaan
sen tuloksena kilpailevia yrityksiä kiellettäisiin lisäksi käyttämästä kaikkia oranssin värin sävyjä, koska ei voida sulkea
pois sitä, että voidaan osoittaa sekaannusvaara kyseisen tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan oranssin värin sävyn ja muiden
oranssin värin sävyjen tai jopa sen kaltaisten värien välillä. Kun otetaan huomioon saatavilla olevien värien erityisen pieni
määrä, määritellyn värin monopolisointi ja näin ollen mahdollisesti kaikkien sen kaltaisten värien ja sävyjen monopolisointi
voisi johtaa koko käytettävissä olevien värien varaston nopeaan tyhjentymiseen ja antaa joillekin taloudellisille toimijoille
kilpailuedun, joka ei ole sopusoinnussa vääristymättömän kilpailun järjestelmän ja sen yleisen intressin kanssa, että muiden
talouden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion
54 ja 56 kohta).
Esillä olevassa asiassa on todettava, ettei minkään kantajan valituslautakunnalle esittämän seikan perusteella voida katsoa,
että esillä olevassa asiassa on kyse poikkeuksellisista olosuhteista ja että erityisesti tavaramerkkihakemuksen kattamien
tavaroiden määrä on siinä määrin pieni ja kyseiset markkinat ovat siinä määrin erikoiset, että yhtäältä väri sellaisenaan
voi osoittaa sillä varustettujen tavaroiden alkuperän ja että toisaalta sen monopolisointi ei anna tavaramerkin haltijalle
yleisen edun vastaista perusteetonta kilpailuetua.
Tältä osin kantaja nimittäin vetoaa kyseisen alan erikoispiirteisiin ja huomauttaa muun muassa, että haetun tavaramerkin kattamat
robotit ovat hyvin erityisiä tavaroita, että ne ovat kalliita, pitkäaikaisia investointituotteita, joita käytetään hyvin erikoistuneissa
sovelluksissa, ja että robotin hankkiminen aiheuttaa huomattavia mukautustoimenpiteitä hankkijan tiloissa. Nämä seikat eivät
kuitenkaan muuta sitä valintalautakunnan riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa esittämää arviota, jonka mukaan kyseisten tavaroiden
alalla on tavanomaista, että niitä on saatavilla erivärisinä. Tältä osin kantaja väittää itse, että asiakkaat valitsevat tavaroiden
värin tehdessään tilauksen. Näin ollen on todettava, että kyseisellä alalla kohdeyleisö tavanomaisesti kohtaa kyseisiä tuotteita
erivärisinä, eikä näiden värien katsota ilmaisevan mainittujen tavaroiden kaupallista alkuperää.
Lisäksi kantaja ei esitä, millä tavoin sen esittämien seikkojen perusteella voidaan katsoa, että haetun tavaramerkin rekisteröinti
ei aiheuttaisi kyseisellä alalla haittaa yleiselle intressille siitä, että mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti
rajoittaa.
Kantaja väittää kuitenkin, että se aikoo käyttää haettua tavaramerkkiä vain mainos- ja myynninedistämistarkoitukseen, eikä
tämän tavaramerkin rekisteröinti olisi este sille, että kilpailevat yhtiöt valitsevat vapaasti värit, joita ne käyttävät roboteissaan.
Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 9 artiklan nojalla yksinoikeus yhteisön tavaramerkkiin antaa sen haltijalle
oikeudelliset keinot kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa tai samankaltaista merkkiä. Asetuksen N:o 40/94
9 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohta) mukaan voidaan muun muassa kieltää merkin
paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista
tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti
tai maastavienti merkkiä käyttäen ja merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
Kantaja ei näin ollen voi väittää, että ei olisi kyse asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetusta haetun tavaramerkin käytöstä,
kun kilpailevat yhtiöt käyttävät oranssia väriä roboteissaan.
Lisäksi on todettava, että markkinointisuunnitelma riippuu yksin kyseisen yrityksen valinnasta ja voi näin olen muuttua sen
jälkeen, kun merkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi. Sillä ei näin ollen voi olla minkäänlaista vaikutusta merkin
rekisteröitävyyden arviointiin (asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1939, 42
kohta). Vaikka näin ollen kantaja väittää käyttävänsä haettua tavaramerkkiä vain mainostarkoitukseen, ei voida sulkea pois
sitä, että se käyttäisi yksinoikeuttaan kieltääkseen kilpailijoitaan käyttämästä kyseistä oranssin värin sävyä itse roboteissa.
Näin ollen kantajan väitteellä, jonka mukaan haetun tavaramerkin käyttö rajoitetaan mainostarkoituksiin, ei ole tehokasta
vaikutusta haetun merkin vapaana pitämisen tarpeen arviointiin.
Kantaja väittää kuitenkin perustellusti, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa esittämä seikka, jonka
mukaan kohdeyleisö päättää kyseisten tavaroiden ostamisesta pelkästään teknisten tai taloudellisten seikkojen perusteella,
on merkityksetön sen kysymyksen osalta, voiko väri sellaisenaan osoittaa tavaroiden kaupallisen alkuperän. Tämän toteamuksen
perusteella ei kuitenkaan voida katsoa, että valituslautakunta olisi tehnyt virheen katsoessaan, että haetun tavaramerkin
rekisteröinti on vastoin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun otetaan huomioon muut riidanalaisessa päätöksessä
huomioon otetut seikat.
Kantajan esittämien väitteiden, joilla riitautetaan valituslautakunnan toteamusten, joiden mukaan yhtäältä haetun tavaramerkin
kohteena oleva väri muistuttaa mönjän, joka on korroosionestoaine, väriä ja toisaalta suuri määrä SMHV:n päätöksistä koskee
sävyille punaisesta oranssiin tehtyjä rekisteröintihakemuksia, merkitys, perusteella ei voida myöskään asettaa kyseenalaiseksi
valituslautakunnan ratkaisua, kun otetaan huomioon edellä 42–48 kohdassa esitetyt toteamukset.
Kantaja väittää lisäksi, että asiakirja, jonka otsikko on ”Icon Added Value”, osoittaa, että kohdeyleisö muodostaa kyseisellä
alalla yhteyden värin ja tavaroiden alkuperän välille.
Tältä osin on kuitenkin todettava, että tässä asiakirjassa esitetty tiedustelun kysymyslomake sisältää kysymyksiä, joiden
muotoilu ja järjestys vaikuttivat vahvasti tutkimuksen tuloksiin. Kyseinen kysymyslomake muodostuu nimittäin kolmesta osasta.
Ensimmäinen osa, nimittäin kysymykset K1–K10, keskittyy täysin siihen kuvaan, joka haastatellulla henkilöllä on kantajasta,
ja kuten valituslautakunta esittää, kehottaa häntä luomaan kuvan viimeksi mainitusta. Toinen osa, nimittäin kysymykset HW1–HW3,
koskee tiettyjä kantajan kilpailijoita, eikä siinä mainita kantajaa. Kolmas osa, joka koostuu viidestä kysymyksestä, sisältää
kaksi kysymystä, joiden tarkoituksena on vertailla kantajaa yhteen sen kilpailijoista. Tässä kolmannessa osassa kysymys, jossa
pyydetään tiedusteluun osallistuvia henkilöitä yhdistämään värejä kantajaan ja sen kolmeen kilpailijaan, esitetään toiseksi
viimeisenä.
Näin ollen sekä kysymysten sisältö että niiden esittämisjärjestys antavat tiedusteluun osallistuville henkilöille tietoa siitä,
että tässä kysymyslomakkeessa keskitytään kantajaan. Näin ollen haastatelluille henkilöille esitetyn kysymyksen siitä, minkä
värin he yhdistävät kantajaan, perusteella ei voida määritellä, onko tavaramerkkihakemuksen kohteena olevalla oranssin värin
sävyllä kyseisellä alalla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky,
eikä sitä, katsooko kohdeyleisö värit osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Kuten valituslautakunta on riidanalaisen
päätöksen 25 kohdassa perustellusti esittänyt, käytetty menetelmä on mahdollisesti merkityksellinen haetun tavaramerkin käytöllä
saavutetun erottamiskyvyn osoittamiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla. Tämä ei kuitenkaan ole tavaramerkkihakemuksen tekemisen perusta esillä olevassa
asiassa.
Kun otetaan huomioon edellä esitetty, on katsottava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä katsoessaan, että otettaessa
huomioon kyseisen kyselylomakkeen kysymysten muotoilu ja järjestys, asiakirjan, jonka otsikko on ”Icon Added Value”, tulosten
perusteella ei voida ottaa huomioon tavaramerkkiä koskevia käytäntöjä kyseisellä alalla eikä sillä voida näyttää toteen, että
haetulla tavaramerkillä on ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.
Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan asiakirjan, jonka otsikko on ”Icon Added Value”, edustavuus koko unionin alueella
on osoitettu asiakirjassa, jonka otsikko on ”World Robotics 2006”, on merkityksetön.
Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole riittävällä tavalla perustellut riidanalaista päätöstä, on
todettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV:n päätösten perusteluista on saatava tietää syyt rekisteröintihakemuksen
hylkäämiselle, ja lisäksi perusteluiden on oltava sellaisia, että riidanalainen päätös voidaan asianmukaisesti riitauttaa
(ks. asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok., s. II-3843, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Esillä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on osoittanut eri seikkoja, jotka on otettava
huomioon määriteltäessä värin erottamiskykyä, eli muun muassa kohdeyleisön käsitys haetusta tavaramerkistä, tämän värin tavanomaisuus
sekä tavaramerkkejä koskevat käytännöt kyseisellä alalla. Valituslautakunta on lisäksi arvioinut kantajan esittämien todisteiden
perusteella paitsi käsitystä oranssin värin sävystä yleensä, myös teollisuusrobottialan erityisestä asiayhteydestä. Näin ollen
kantajalla on ollut tiedossaan sellaiset seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi ja sen laillisuuden
riitauttamiseksi unionin tuomioistuimessa. Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o
40/94 73 artiklaa.
Lopuksi siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole tarkastellut tosiseikkoja ja asian olosuhteita tapauskohtaisesti
ja konkreettisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on todettava, että valituslautakunta on, kuten riidanalaisen
päätöksen 22–25 kohdasta ilmenee, tutkinut kantajan itsensä esittämiä merkityksellisiä seikkoja arvioidessaan haetun tavaramerkin
erottamiskykyä rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden osalta. Näin ollen on todettava, ettei valituslautakunta ole rikkonut
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa.
Edellä esitetystä seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä.
Kolmas kanneperuste, joka liittyy harkintavallan väärinkäyttöön
–       Asianosaisten lausumat
Kantaja esittää, että riidanalaista päätöstä koskee harkintavallan väärinkäyttö, koska se perustuu seikkoihin, jotka se katsoo
osoitetun merkityksettömiksi.
SMHV kiistää kantajan väitteiden paikkansapitävyyden.
–       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
On muistutettava, että harkintavallan väärinkäytöllä on unionin oikeudessa täsmällinen merkitys ja että sillä tarkoitetaan
tilannetta, jossa hallintoviranomainen käyttää valtuuksiaan muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on sille annettu.
Tältä osin on vakiintunutta oikeuskäytäntöä, että harkintavaltaa on päätöstä tehtäessä käytetty väärin vain, jos objektiivisten,
asiaankuuluvien ja yhtäpitävien seikkojen perusteella on selvää, että päätös on tehty muussa kuin esitetyssä tarkoituksessa
(yhdistetyt asiat T-551/93 ja T-231/94–T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio, tuomio 24.4.1996, Kok., s. II-247,
168 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok., s. II-1, 33 kohta).
Esillä olevassa asiassa kantaja ei ole esittänyt tällaisia seikkoja eikä edes väittänyt, että sellaisia olisi olemassa. Tarkemmin
sanottuna jopa olettaen, että valituslautakunta on kantajan väitteen mukaisesti perustanut riidanalaisen päätöksen toteamuksiin,
joiden kantaja katsoo näytetyn merkityksettömiksi, tämä ei ole seikka, joka osoittaa, että päätös tehtiin yksinomaan tai ainakin
olennaisilta osin muussa kuin esitetyssä tarkoituksessa. Lisäksi on muistutettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä
arvioidessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä (ks. edellä 41–58 kohta). Näin ollen kolmas kanneperuste on hylättävä.
Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy EY 28 artiklan rikkomiseen
–       Asianosaisten lausumat
Kantaja esittää, että haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen on EY 28 artiklassa tarkoitettu tuonnin rajoitusta vaikutukseltaan
vastaava toimenpide. Tämä epääminen nimittäin mahdollistaa väärennettyjen tavaroiden pääsyn markkinoille, mikä johtaa kantajan
liikevaihdon pienentymiseen. Kantajan mukaan mitään EY 30 artiklassa mainituista poikkeuksista ei voida soveltaa esillä olevassa
asiassa.
SMHV kiistää kantajan väitteiden paikkansapitävyyden.
–       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Kantajan ensimmäisestä kanneperusteesta, joka liittyy EY 28 artiklan rikkomiseen, on todettava, että oikeus yhteisön tavaramerkkiin
ja sillä annettava suoja voidaan saada vain haetun tavaramerkin rekisteröinnillä. Suojaa väärennettyjen tuotteiden markkinoille
saattamista vastaan, jonka kantaja on maininnut ensimmäisessä kanneperusteessaan, sovelletaan vain, jos kantaja on yhteisön
tavaramerkin haltija (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990, Kok., s. I-3711, Kok. Ep. X,
s. 543, 14 kohta). Koska valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on todennut, ettei haettu tavaramerkki ole asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen (ks. edellä 41–58 kohta), myös tämä kanneperuste
on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
KUKA Roboter GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Meij
Papasavvas
Truchot
Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2010.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.