CELEX: 62001CJ0218
Tillnärmning av lagstiftning
Varumärken
Direktiv 89/104/EEG
Artikel3.1b, c och e
Registreringshinder
Tredimensionellt varumärke som består av en varas förpackning
Särskiljningsförmåga

Bundespatentgericht har, genom beslut av den 10 april 2001 som inkom till domstolens kansli den 29 maj samma år, i enlighet
med artikel 234 EG ställt tre frågor om tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13,
volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
Dessa frågor har uppkommit i anledning av ett överklagande från Henkel KGaA (nedan kallat Henkel) mot Deutsches Patent- und
Markenamts (tyska patent- och varumärkesbyrån) avslag på Henkels ansökan om registrering av ett varumärke med motiveringen
att detta saknade särskiljningsförmåga.
Tillämpliga bestämmelser
De gemenskapsrättsliga bestämmelserna
Direktivets syfte är, enligt första skälet i ingressen, att närma medlemsstaternas lagstiftning om varumärken till varandra
för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt
snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden.
Enligt tionde skälet i ingressen till direktivet är syftet med det skydd som följer av det registrerade varumärket framför
allt att garantera att varumärket anger ursprunget.
Artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, har följande lydelse:
”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver,
siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster
från andra företags.”
I artikel 3 i direktivet uppräknas uttömmande vad som skall anses vara hinder mot registrering eller grund för ogiltighet.
Där föreskrivs följande:
”1.
Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:
a)
Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
b)
Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c)
Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna
eller tjänsterna.
…
e)
Tecken som endast består av
– en form som följer av varans art, eller
– en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
– en form som ger varan ett betydande värde.
...
3.
Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten
för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat
kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan
eller tidpunkten för registreringen.
...”
Den nationella lagstiftningen
I 3 § Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyska lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande
tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad Markengesetz), vilken trädde i kraft den 1 januari 1995,
och genom vilken direktivets bestämmelser införlivades med den tyska rättsordningen, föreskrivs följande:
”1. Alla tecken, särskilt ord, inklusive personnamn, figurer, bokstäver, siffror, ljudtecken, tredimensionella strukturer,
inklusive formen på en vara eller dess förpackning, samt andra återgivningar, inklusive färger och färgkombinationer, som
har förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, kan registreras som ett varumärke.
2. Tecken som endast består av en form som
1. följer av varans art, eller
2. krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
3. ger varan ett betydande värde
får inte registreras som varumärken.”
Enligt 8 § första stycket Markengesetz får tecken som i övrigt uppfyller förutsättningarna för registrering enligt 3 § Markengesetz
men som inte kan återges grafiskt inte registreras som varumärken.
I 8 § andra stycket Markengesetz föreskrivs följande:
”Följande tecken och varumärken får inte registreras:
1. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
2. Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna
eller tjänsterna.
...”
I 8 § tredje stycket Markengesetz föreskrivs att 8 § andra stycket 1 och 2 inte skall tillämpas när varumärket före tidpunkten
för beslutet om registrering erkänts av den relevanta målgruppen till följd av bruket av varumärket för sådana varor eller
tjänster som ansökan om registrering avser.
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Henkel ansökte den 18 juni 1998 om registrering som färglagt tredimensionellt varumärke av den form som återgivits i bild
nedan, för att beteckna flytande ulltvättmedel: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Det rör sig om en flaska vars form är långdragen och avsmalnande uppåt, med inbyggt handtag, relativt liten öppning och en
kapsyl som är formad i två avsatser och som även är lämplig som doseringsmått.
Deutsches Patent- und Markenamt avslog ansökan på den grunden att den förevarande utformningen av varan inte skiljer sig från
gängse förpackningar för produkten i fråga som inte hänvisar till varans ursprung och därmed saknar den erforderliga särskiljningsförmågan
enligt 8 § andra stycket 1 Markengesetz.
Henkel överklagade detta beslut vid Bundespatentgericht och åberopade bland annat att varumärket som ansökan avser har särskiljningsförmåga
genom dess helhetsintryck. Genom kombinationen av form och färg skiljer det sig tydligt från konkurrenters motsvarande produkter.
Konsumenterna är vana vid att med ledning av flaskornas form och förpackning associera ifrågavarande varor med en viss tillverkare.
Detta framgår även av en marknadsundersökning som Henkel genomförde i april 1998.
Henkel gjorde gällande att det varumärke som ansökan avser inte heller behöver hållas tillgängligt för bruk såsom beskrivande
tecken i den mening som avses i 8 § andra stycket 2 Markengesetz (som motsvarar artikel 3.1 c i direktivet) eftersom handeln
inte är beroende av den form och färg som ansökan avser utan tvärtom kan använda sig av ett stort antal olika varianter av
utformningar av flaskor för flytande ulltvättmedel.
Bundespatentgericht konstaterade att det tecken som ansökan avser kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel
2 i direktivet.
Enligt Bundespatentgericht skall, vid bedömningen av ansökningar om registrering av tredimensionella varumärken i form av
förpackningar för varor som allmänt säljs förpackade, även de registreringshinder som anges i artikel 3.1 e i direktivet beaktas.
När det gäller det varumärke som ifrågavarande ansökan avser anser emellertid Bundespatentgericht att det uppvisar kännetecken
som varken följer av varans art, krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger den berörda varan ett betydande värde
i den mening som avses i den bestämmelsen.
När det gäller bedömningen enligt artikel 3.1 c i direktivet, vars tillämpning inte utesluts genom artikel 3.1 e, anser Bundespatentgericht
att det inte kan uteslutas att formen på en förpackning, såsom en flaskas form, kan vara lämplig för att beskriva innehållet
i förpackningen, och sålunda för att beskriva varan. Den har även hänvisat till det intresse som ligger bakom artikel 3.1
c i direktivet. Enligt Bundespatentgericht  måste möjligheten kvarstå att fritt välja mellan alla beteckningar och tecken
som kan visa de berörda varornas egenskaper.
Enligt Bundespatentgericht var det nödvändigt att tolka bestämmelserna i artikel 3.1 b, c och e i direktivet för att kunna
avgöra målet. Den beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
”1.
När tredimensionella varumärken utgörs av en förpackning för varor som i regel säljs förpackade (såsom till exempel är fallet
med flytande varor), skall då förpackningen i varumärkesrättsligt hänseende jämställas med varans form, så att
a)
varans förpackning består av en form på en vara i den mening som avses i artikel 3.1 e i direktivet,
b)
varans förpackning visar den förpackade varans (yttre) kvalitet (Beschaffenheit) i den mening som avses i artikel 3.1 c i
direktivet?
2.
Är frågan huruvida tredimensionella varumärken som består av förpackningar för varor som i regel säljs förpackade har särskiljningsförmåga
i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet beroende av huruvida en genomsnittskonsument, som är normalt informerad
samt skäligen uppmärksam och upplyst, utan att fästa särskild uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande och jämförande
betraktelsesätt, kan känna igen de avgörande karaktäristiska kännetecknen, som avviker från normen eller från vad som är sedvanligt
i branschen och därför är lämpliga som beteckning för ursprung, för det tredimensionella varumärke som ansökan avser?
3.
Får förevarande bedömning av särskiljningsförmågan företas enbart med utgångspunkt i den kommersiella användningen i inhemsk
handel, utan ytterligare officiella undersökningar som visar om och i vilken omfattning identiska eller liknande varumärken
har registrerats eller inte ansetts vara registrerbara i andra medlemsstater i Europeiska unionen?”
Den första frågan
Yttranden vid domstolen
Henkel har beträffande fråga 1 a gjort gällande att de skäl som ligger till grund för artikel 3.1 e i direktivet, såsom de
framgår av domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), inte gör sig gällande när det
gäller en ansökan om att registrera en varas förpackning som varumärke. En registrering av den ifrågavarande förpackningen
som varumärke skulle nämligen inte hindra något företag från  att marknadsföra flytande tvättmedel. Det skulle endast hindra
dem från att använda det emballage eller den flaska som varumärkesinnehavaren förbehållit sig genom registreringen.
Henkel har anfört att ifråga om flytande varor är det varans art som bestämmer formen. Om en vara inte har någon form, såsom
är fallet med flytande varor, kan den inte erhålla en form med hjälp av förpackningen.
Henkel har beträffande fråga 1 b gjort gällande att genomsnittskonsumenten skiljer mellan varan och dess förpackning. Sambandet
mellan förpackningen och dess innehåll är endast begränsat. Förpackningars utformning varierar kraftigt, och i målet vid den
nationella domstolen rör det sig om en ny slags presentation.
Enligt Henkel kan man inte utgå från att förpackningen i allmänhet innehåller upplysningar om varans kvalitet. Egenskapen
flytande är endast ett aggregationstillstånd, som inte anger en varas kvalitet, eller i vart fall inte det slags kvalitet
som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Europeiska gemenskapernas kommission har hänvisat till den förklaring som den lämnat tillsammans med Europeiska unionens råd
angående artikel 3.1 e i direktivet. I denna förklaring angavs att ”uttrycket ’form på en vara’ även omfattar förpackningens
form, när sådan förekommer”. Den har upptagits i rådets protokoll vid antagandet av direktivet (harmoniseringsbyråns officiella
tidning nr 5/96, s. 607), och tyder enligt kommissionen på att fråga 1 a skall besvaras jakande.
Enligt kommissionen behöver detta emellertid inte nödvändigtvis innebära att de villkor som anges i artikel 3.1 e i direktivet
är uppfyllda i målet vid den nationella domstolen.
Kommissionen har beträffande fråga 1 b gjort gällande att varumärken som består av ”tecken eller upplysningar” i den mening
som avses i artikel 3.1 c i direktivet också kan utgöras av två- eller tredimensionella tecken som inte utgörs av ord. Den
bestämmelsen kan således även omfatta en varas förpackning i tredimensionell form. Den omständigheten att rådets och kommissionens
gemensamma förklaring avsåg artikel 3.1 e i direktivet hindrar inte att artikel 3.1 c tillämpas på en varas förpackning i
tredimensionell form.
Enligt kommissionen skall det göras skillnad mellan möjligheten att tillämpa artikel 3.1 c i direktivet på ett tredimensionellt
varumärke som består av en varas förpackning och dess konkreta tillämpning i det enskilda fallet. Förpackningens kvalitet
kan inte omedelbart jämställas med (den yttre) kvaliteten på dess innehåll. För att avgöra huruvida en tredimensionell förpackning
visar den förpackade varans kvalitet, framför allt den yttre, i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet skall en
bedömning göras, mot bakgrund av uppfattningen i handeln, av förpackningens innehåll och sambandet mellan förpackningen och
dess innehåll.
Kommissionens slutsats är att en varas förpackning i tredimensionell form kan visa kvaliteten hos en förpackad vara i den
mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Domstolens bedömning
Formen på en vara eller dess förpackning kan enligt artikel 2 i direktivet i princip utgöra ett varumärke, under förutsättning
att de kan återges grafiskt och kan särskilja ett företags produkter från andra företags produkter.
Som för andra typer av varumärken skall det tecken för vilket registrering sökts tillgodose varumärkets huvudsakliga funktion,
nämligen att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung,
så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket
skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG‑fördraget syftar till
att införa, måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag
som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227,
punkterna 22 och 24, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, samt domen i det ovannämnda
målet Philips, punkt 30).
Frågan huruvida det föreligger ett sådant registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet skall bedömas med avseende
på de varor eller tjänster som ansökan om registrering omfattar (se domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 59).
Det finns varor som har en inneboende form, vilken är en nödvändig följd av varans särdrag, varor som det inte är nödvändigt
att ge en viss form för att möjliggöra deras försäljning. När så är fallet föreligger det i princip inte ett sådant samband
mellan förpackningen och varan att förpackningen skall jämställas med varans form vid prövningen av en ansökan om registrering
av förpackningen som varumärke. Så kan till exempel vara fallet med spik, som i regel säljs förpackad.
Det finns däremot andra varor som saknar en inneboende form och som måste säljas förpackade. Valet av förpackning ger varan
dess form. När så är fallet skall förpackningen jämställas med varans form vid prövningen av en ansökan om registrering av
förpackningen som varumärke. Så är till exempel fallet med varor som består av gryn, pulver eller vätska, vilka till sin natur
saknar egentlig form.
Enligt artikel 3.1 e i direktivet föreligger det registreringshinder eller grund för ogiltighet för tecken som endast består
av en form som följer av varans art, en form som erfordras för att ett tekniskt resultat skall uppnås eller en form som ger
varan ett betydande värde.
När ett företag ansöker om att registrera en varas förpackning som varumärke på sätt som angivits i punkterna 11 och 12 ovan
skall varans och förpackningens form jämställas vid prövningen av huruvida det föreligger ett sådant registreringshinder som
anges i artikel 3.1 e i direktivet.
Eftersom artikel 3.1 e i direktivet, såsom domstolen slagit fast i domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 76, är ett
preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varumärke,
skall en ansökan om registrering av ett varumärke först prövas utifrån de tre registreringshinder som anges i den bestämmelsen.
Fråga 1 a skall således besvaras så, att när tredimensionella varumärken består av förpackningen för en vara som till följd
av dess art säljs förpackad skall varans förpackning jämställas med varans form, vilket innebär att förpackningen utgör formen
på varan i den mening som avses i artikel 3.1 e i direktivet.
När det gäller fråga 1 b framhåller domstolen inledningsvis såvitt avser möjligheten att pröva ansökan om registrering av
ett tredimensionellt varumärke som består av en varas förpackning mot bakgrund av de registreringshinder som nämns i artikel
3.1 i direktivet att alla de registreringshinder som anges där skall tillämpas oberoende av varandra (se dom av den 8 april
2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 67).
Även om hinder mot registrering av ett tredimensionellt varumärke som består av en varas förpackning inte skulle föreligga
enligt artikel 3.1 e i direktivet kan ansökan således ändå avslås om ett eller flera av de registreringshinder som anges i
bland annat artikel 3.1 b–d skulle föreligga (domen i de ovannämnda förenade målen Linde m.fl., punkt 68).
Enligt artikel 3.1 c i direktivet skall beskrivande varumärken, det vill säga sådana som endast består av tecken eller upplysningar
vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas egenskaper, inte få registreras.
Det allmänintresse som ligger bakom artikel 3.1 c i direktivet är att säkerställa att alla varumärken som endast består av
tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas
fritt av alla. De får, med undantag av det fall som avses i artikel 3.3, inte registreras som varumärken (domen i de ovannämnda
förenade målen Linde m.fl., punkt 74).
Artikel 3.1 c i direktivet utesluter inte möjligheten att ett varumärke som består av en tredimensionell förpackning som är
jämställd med varans form kan användas för att visa vissa av den förpackade varans egenskaper. Även om det kan vara svårt
att identifiera sådana egenskaper kan det nämligen inte uteslutas att förpackningen kan beskriva varans egenskaper, bland
annat dess kvalitet.
Den myndighet som har att tillämpa artikel 3.1 c i direktivet skall bedöma sambandet mellan förpackningen och arten av den
vara för vilken registreringen av varumärket sökts, och därvid göra en konkret bedömning med utgångspunkt i denna vara, utifrån
samtliga relevanta omständigheter som kännetecknar varumärket och med beaktande av det ovannämnda allmänintresset, av huruvida
det registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse skall tillämpas.
Fråga 1 b skall således besvaras så, att när tredimensionella varumärken består av förpackningen för en vara som till följd
av dess art säljs förpackad kan varans förpackning visa den förpackade varans egenskaper, bland annat dess kvalitet, i den
mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Den andra frågan
Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida frågan huruvida tredimensionella varumärken
som består av förpackningar för varor som i regel säljs förpackade har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel
3.1 b i direktivet är beroende av huruvida en genomsnittskonsument, som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och
upplyst, utan att fästa särskild uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande och jämförande betraktelsesätt, kan känna
igen de avgörande karaktäristiska kännetecknen för det tredimensionella varumärke som ansökan avser, vilka avviker från normen
eller från vad som är sedvanligt i branschen och därför är ägnade att särskilja varan i fråga från andra företags varor.
Yttranden vid domstolen
Henkel har, i motsats till den nationella domstolens uppfattning, gjort gällande att konsumenten gör skillnad mellan varan
och dess förpackning, och därför kan avgöra ursprunget, på grundval av förpackningen.
Enligt kommissionen är det genomsnittskonsumentens uppfattning som är avgörande i detta avseende och inte den abstrakta bedömningen
av karaktäristiska kännetecken som ”avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen”, såsom den andra frågan
lyder. Även om dessa inte i sig är avgörande kan de ändå i vissa fall påverka genomsnittskonsumentens uppfattning. Domstolen
bör tillämpa de principer som framgår av dess rättspraxis, i vilken det slagits fast att den nationella domstolen skall göra
sin bedömning utifrån ”de förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument
kan tänkas ha” (se bland annat dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkterna
30, 31 och 37).
Domstolens bedömning
Med särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet avses enligt domstolens rättspraxis att varumärket
skall vara ägnat att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således
ägnat att särskilja denna vara från andra företags varor (se domen i de ovannämnda förenade målen Linde m.fl., punkt 40).
Härav följer att endast en mindre avvikelse från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen inte medför att det registreringshinder
som anges i artikel 3.1 b i direktivet inte skall tillämpas. Ett varumärke som kraftigt avviker från normen eller från vad
som är sedvanligt i branschen, och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har däremot
särskiljningsförmåga.
Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet skall bedömas utifrån de varor eller
tjänster som registreringsansökan avser och hur konsumenterna av dessa varor eller tjänster uppfattar varumärket. Bedömningen
skall ske utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrågavarande
varor eller tjänster kan tänkas ha (se, för ett motsvarande synsätt, domarna i de ovannämnda målen Gut Springenheide och Tusky,
punkt 31, Philips, punkt 63, och Linde m.fl., punkt 41).
Den behöriga myndigheten skall således göra en konkret bedömning av det ifrågavarande varumärkets särskiljningsförmåga, med
utgångspunkt i genomsnittskonsumentens uppfattning såsom den definierats i punkt 50 ovan, för att avgöra huruvida varumärket
fyller sin huvudsakliga funktion, nämligen att garantera varans ursprung.
I alla händelser uppfattar inte nödvändigtvis genomsnittskonsumenten tredimensionella varumärken som består av en varas förpackning
på samma sätt som ett ord- eller figurmärke, som består av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som
det avser. Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att omedelbart uppfatta förpackningar utan grafik eller text som
utmärkande kännetecken för varans ursprung, och det kan således vara svårare att visa ett sådant tredimensionellt varumärkes
särskiljningsförmåga än ett ord- eller figurmärkes (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen
Linde m.fl., punkt 48, och, rörande ett varumärke bestående av en färg, dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG
2003, s. I-3793, punkt 65).
Den andra frågan skall således besvaras så, att för tredimensionella varumärken som består av förpackningen för varor som
till följd av deras art säljs förpackade skall särskiljningsförmågan i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet bedömas
mot bakgrund av hur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrågavarande varor
kan tänkas uppfatta varumärket. Ett sådant varumärke skall i sig göra det möjligt för konsumenten att utan att fästa särskild
uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande och jämförande betraktelsesätt särskilja den ifrågavarande varan från andra
företags varor.
Den tredje frågan
Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga
i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet får göras enbart med utgångspunkt i den kommersiella användningen i inhemsk
handel, utan ytterligare officiella undersökningar som visar om och i vilken omfattning identiska eller liknande varumärken
har registrerats eller inte ansetts vara registrerbara i andra medlemsstater i Europeiska unionen?
Yttranden vid domstolen
Henkel har gjort gällande att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall beakta praxis vid och beslut fattade av behöriga
myndigheter i andra medlemsstater angående beviljande av eller avslag på ansökningar om registrering av tecken för att säkerställa
att den framtida tillämpningen av direktivet görs mot bakgrund av ett konsumentbegrepp på gemenskapsnivå.
Kommissionen har anfört att avgöranden från myndigheter och domstolar i Europeiska unionen och i dess medlemsstater angående
beviljande av eller avslag på ansökningar om registrering av varumärken ger en indikation vid bedömningen av särskiljningsförmåga
enligt artikel 3.1 b i direktivet, när varumärken registrerats med tillämpning av harmoniserad lagstiftning och det inte finns
några konkreta omständigheter som tyder på att det finns en annan uppfattning i den nationella handeln.
Enligt kommissionen är det förenligt med fördragets syften och dess bestämmelser om den inre marknaden att Bundesgerichtshof
(Tyskland) betraktar registreringar som skett i andra medlemsstater i Europeiska unionen som vägledande men inte avgörande
för bedömningen av varumärkens särskiljningsförmåga, när dessa registreringar skett med tillämpning av harmoniserad lagstiftning
och det inte finns några konkreta omständigheter som tyder på att de tyska konsumenterna uppfattar varumärket på ett annat
sätt än konsumenter i dessa andra medlemsstater.
Kommissionen har understrukit att det är just inom varumärkesrätten som det är ändamålsenligt att beakta den faktiska tillnärmningen
av handelsbruk och konsumenternas vanor. Även om det inte är obligatoriskt enligt gemenskapsrätten att göra sådana undersökningar,
krävs det att direktivet och den nationella lagstiftningen för dess införlivande tolkas och tillämpas med hänsyn till fördragets
syfte, det vill säga att upprätta en inre marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, tjänster, personer
och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna.
Domstolens bedömning
I första skälet i direktivet anges att dess syfte är att tillnärma medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Enligt sjunde
skälet krävs det, för att detta syfte skall uppfyllas, att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat
varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna.
Enligt domstolens rättspraxis skall de behöriga myndigheterna i den utsträckning det är möjligt tillämpa och tolka relevant
nationell rätt mot bakgrund av direktivets lydelse och syfte så att man uppnår det resultat som avses i direktivet, och därmed
agerar i överensstämmelse med artikel 249 tredje stycket EG (se dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-71/94–C-73/94,
Eurin-Pharm, REG 1996, s. I-3603, punkt 26, och av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 22).
Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får beakta beslut om registrering av ett identiskt varumärke för samma varor eller
tjänster som registreringsansökan avser, som fattats i en annan medlemsstat.
Härav följer emellertid inte att den behöriga myndigheten i en medlemsstat är bunden av beslut som fattats av den behöriga
myndigheten i en annan medlemsstat, eftersom varje enskilt ärende om registrering av ett varumärke skall prövas utifrån specifika
villkor och de konkreta omständigheter som visar att det inte föreligger något sådant registreringshinder som avses i artikel
3.1 i direktivet.
Även om ett beslut om registrering av ett identiskt varumärke för samma varor eller tjänster som fattats i en medlemsstat
således kan utgöra en av de omständigheter som den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat skall beakta, är det inte avgörande
för den myndighetens avgörande av frågan huruvida registreringsansökan skall avslås eller beviljas.
Vad gäller frågan huruvida det vid prövningen av särskiljningsförmåga enligt artikel 3.1 b i direktivet är nödvändigt att
genom officiella undersökningar fastställa huruvida och i vilken utsträckning liknande varumärken registrerats i andra medlemsstater,
saknar den omständigheten att ett varumärke har registrerats i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster helt betydelse
för den behöriga myndighetens prövning i en annan medlemsstat av huruvida ett liknande varumärke har särskiljningsförmåga
för liknande varor eller tjänster (dom av denna dag i mål C-363/99, KPN, REG 2004, s. I-0000, punkt 44).
Den nationella domstolens tredje fråga skall således besvaras så, att bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga i
den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet får göras enbart med utgångspunkt i den kommersiella användningen i inhemsk
handel, utan ytterligare officiella undersökningar som visar om och i vilken omfattning identiska varumärken har registrerats
eller inte ansetts vara registrerbara i andra medlemsstater i Europeiska unionen.
Ett beslut om registrering av ett identiskt varumärke för samma varor eller tjänster som fattats i en medlemsstat kan utgöra
en av de omständigheter som den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat skall beakta vid bedömningen av ett varumärkes
särskiljningsförmåga, men den är inte avgörande för den myndighetens avgörande av frågan huruvida registreringsansökan skall
avslås eller beviljas.
Den omständigheten att ett varumärke har registrerats i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster saknar däremot helt
betydelse för den behöriga myndighetens prövning i en annan medlemsstat av huruvida ett liknande varumärke har särskiljningsförmåga
för liknande varor eller tjänster.
Rättegångskostnader
De kostnader som har förorsakats kommissionen, vilken har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla.
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma
mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.
På dessa grunder beslutar
DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)
– angående de frågor som genom beslut av den 10 april 2001 har ställts av Bundespatentgericht – följande dom:
1)
När tredimensionella varumärken består av förpackningen för en vara som till följd av dess art säljs förpackad skall varans
förpackning jämställas med varans form, vilket innebär att förpackningen kan utgöra formen på varan i den mening som avses
i artikel 3.1 e i rådets  första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
och i förekommande fall användas för att visa den förpackade varans egenskaper, bland annat dess kvalitet, i den mening som
avses i artikel 3.1 c i detta direktiv.
2)
I fråga om tredimensionella varumärken som består av förpackningen för varor som till följd av deras art säljs förpackade
skall särskiljningsförmågan, i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 89/104, bedömas mot bakgrund av hur en normalt
informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrågavarande varor kan tänkas uppfatta varumärket.
Ett sådant varumärke skall i sig göra det möjligt för konsumenten att utan att fästa särskild uppmärksamhet och utan att anta
ett analyserande och jämförande betraktelsesätt särskilja den ifrågavarande varan från andra företags varor.
3)
Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 89/104 får göras enbart
med utgångspunkt i den kommersiella användningen i inhemsk handel, utan ytterligare officiella undersökningar som visar om
och i vilken omfattning identiska eller liknande varumärken har registrerats eller inte ansetts vara registrerbara i andra
medlemsstater i Europeiska unionen.
Ett beslut om registrering av ett identiskt varumärke för samma varor eller tjänster som fattats i en medlemsstat kan utgöra
en av de omständigheter som den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat skall beakta vid bedömningen av ett varumärkes
särskiljningsförmåga, men det är inte avgörande för den myndighetens avgörande av frågan huruvida registreringsansökan skall
avslås eller beviljas.
Den omständigheten att ett varumärke har registrerats i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster saknar däremot helt
betydelse för den behöriga myndighetens prövning i en annan medlemsstat av huruvida ett liknande varumärke har särskiljningsförmåga
för liknande varor eller tjänster.
Gulmann
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 februari 2004.
R. Grass
V. Skouris
Justitiesekreterare
Ordförande på sjätte avdelningen
–
Rättegångsspråk: tyska.