CELEX: 62002TJ0352
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria denominativa PC WORKS
Marca figurativa nacional anterior W WORK PRO
Denegación de registro
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94

Antecedentes del litigio
1       El 4 de noviembre de 1997, la demandante presentó una solicitud de registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2       La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo PC WORKS. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen
a la clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas,
de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «aparatos para la grabación,
transmisión y reproducción del sonido o de imágenes, altavoces, amplificadores, tocadiscos, reproductores de cintas, reproductores
de discos compactos, sintonizadores, y partes y piezas para todos los productos mencionados».
3       La solicitud se publicó en el
Boletín de marcas comunitarias
nº 81/98, de 26 de octubre de 1998.
4       El 22 de enero de 1999, el Sr. J. Vila Ortiz presentó oposición contra la solicitud de la demandante, con arreglo al artículo
42 del Reglamento nº 40/94, invocando un riesgo de confusión en sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.
La oposición se refería al conjunto de los productos contemplados en la solicitud de marca de la demandante y se basaba en
la marca figurativa nacional reproducida a continuación:
5       Esta marca había sido registrada en España el 10 de octubre de 1994 para «equipos electrónicos de audio; altavoces; aparatos
para la reproducción del sonido, radios, televisiones y aparatos de video», comprendidos en la clase 9.
6       Mediante resolución de 26 de enero de 2001, la División de Oposición estimó que existía un riesgo de confusión entre los signos
en conflicto y, en consecuencia, denegó la solicitud de la demandante para todos los productos.
7       El 19 de marzo de 2001, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición (asunto R 265/2001).
En dicho recurso la demandante modificó la descripción de los productos contemplados en su solicitud, añadiendo la precisión
siguiente: «todos los productos mencionados relacionados con los ordenadores y el material informático».
8       Mediante resolución de 4 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI
confirmó la resolución de la División de Oposición y desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró que la solicitud de
marca y la marca anterior se referían esencialmente a la misma categoría de productos, a saber, a los aparatos eléctricos
destinados a reproducir sonidos e imágenes, y que los signos en conflicto eran similares desde un punto de vista gráfico,
fonético y conceptual.

Pretensiones de las partes
9       En la vista la demandante desistió de la pretensión en la que pedía que se intimase a la OAMI a estimar su solicitud de marca.
10     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Anule la resolución impugnada y la resolución de la División de Oposición;
–       Condene a la OAMI al pago de las costas del procedimiento y de las causadas ante la Sala de Recurso y la División de Oposición.
11     La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso.
–       Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
12     En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del Reglamento nº 40/94, en el que alega
que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Alegaciones de las partes
13     La demandante alega que la comparación entre dos marcas para apreciar la existencia de un riesgo de confusión debe efectuarse
teniendo en cuenta la impresión de conjunto producida por cada uno de los signos. En cambio, al realizar tal apreciación no
deben descomponerse los signos en conflicto para comparar sus diferentes elementos constitutivos, en particular cuando, como
en el presente asunto, por una parte, no existe ningún indicio que permita concluir que el público destinatario vaya a llevar
a cabo esta operación y, por otra, los elementos que integran los signos en conflicto tienen, por sí mismos, un débil carácter
distintivo, que reside esencialmente, para las dos marcas en cuestión, en la impresión de conjunto producida por la interacción
de estos elementos diferentes. Según la demandante, tampoco se debe conferir a una marca una protección amplia cuando dicha
protección se basa en aquél de sus elementos constitutivos que está dotado de un carácter distintivo débil.
14     En el presente asunto, la marca anterior está compuesta por tres elementos, la letra «w», la palabra «work» y la palabra «pro»,
en tanto que la marca solicitada no tiene más que dos elementos, la palabra «pc» y la palabra «works». Además, mientras que
el carácter distintivo de la marca anterior deriva de la interacción entre los elementos «w» y «work», dado que el tercer
componente desempeña un papel de menor importancia en la impresión de conjunto producida por el signo, el carácter distintivo
de la marca solicitada reside en la interacción entre las palabras «pc» y «works».
15     Por consiguiente, el mero hecho de que las letras que forman la palabra «work» sean comunes a los dos signos en conflicto
no basta para demostrar que exista un riesgo de confusión entre ambos.
16     En particular, respecto a la comparación entre los signos en conflicto desde un punto de vista gráfico, la demandante señala
que la marca anterior es una marca figurativa, mientras que la marca solicitada es una marca denominativa. Concretamente,
subraya que los tres elementos que componen la marca anterior están dispuestos verticalmente, de modo que el elemento constituido
por la letra «w» domina la impresión de conjunto, mientras que los dos componentes de la marca solicitada están dispuestos
horizontalmente.
17     Desde el punto de vista fonético, la marca anterior puede expresarse oralmente o bien mediante la pronunciación sucesiva de
los tres elementos «w», «work» y «pro» que la componen, o bien mediante la pronunciación de la única palabra «work», si se
considera que los elementos «w» y «pro» son componentes puramente gráficos. Por el contrario, la marca solicitada sólo podría
designarse mediante la pronunciación conjunta de las palabras «pc works». Según la demandante, sea cual fuere la pronunciación
de la marca anterior, ésta difiere de la marca solicitada, puesto que no cabe confundir la letra «w» con el elemento «pc»
ni la palabra «work» con el elemento verbal «pc works».
18     Desde un punto de vista conceptual, la demandante considera que si las palabras «work» y «works» no tienen ningún significado
para el consumidor medio español, en relación con el cual debe apreciarse el riesgo de confusión, éste no se verá inducido
a asociarlas y considerará que son dos palabras diferentes. En particular, no podrá entender la palabra «works» como la forma
plural de la palabra «work». A la inversa, según la demandante, si procede concluir que el público destinatario conoce la
lengua inglesa lo suficiente como para entender el significado de estas palabras, habrá que admitir que dicho público puede
también percibir la diferencia de significado entre ambos términos.
19     Además, la demandante subraya que, por su propia naturaleza, los productos contemplados en la solicitud de marca son objeto
de decisiones de compra meditadas por parte del consumidor de que se trata, de modo que éste sólo se decidirá a comprarlos
tras asegurarse de que satisfacen efectivamente sus necesidades. Esta circunstancia reducirá posteriormente el riesgo de confusión
para el público destinatario.
20     La OAMI considera que la Sala de Recurso no incurrió en un error de Derecho y que apreció acertadamente que existía un riesgo
de confusión entre los signos en conflicto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
21     El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, dispone que «mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca: cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
22     Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
23     Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público
pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios en cuestión, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto
concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos designados
[véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia que allí se cita].
24     En el presente asunto, dada la naturaleza de los productos de que se trata, cuya descripción se reproduce en los apartados
2, 5 y 7
supra,
el público destinatario, en relación con el cual debe llevarse a cabo el análisis del riesgo de confusión, está integrado
por consumidores medios. Además, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se desprende que el público
destinatario es el que reside en el territorio del Estado miembro en que está protegida la marca anterior, es decir, en el
caso de autos, España.
25     Si bien es cierto que los productos ofrecidos por la demandante, consistentes en piezas de equipos audiovisuales que se utilizan
frecuentemente conectadas a un ordenador, se dirigen a un público que tiene nociones más o menos profundas de informática
y que está familiarizado con el uso de material electrónico, no lo es menos que, actualmente, la oferta y el consumo de estos
productos y su difusión entre un público amplio, integrado esencialmente por jóvenes, son de tal entidad que no pueden ser
considerados como reservados a un círculo de consumidores reducido y especializado, aunque no puedan definirse como productos
de consumo general. Del mismo modo, si bien es cierto que algunos de los productos de que se trata, debido a su grado de sofisticación
y a su precio, pueden ser objeto de una decisión de compra más meditada, como acertadamente destacó la OAMI en su escrito
de contestación, esto no puede afirmarse respecto de todos los productos en cuestión. Por lo tanto, procede considerar que
el público destinatario está integrado por consumidores medios normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.
26     Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y a la luz de las consideraciones que preceden, procede
comparar, por una parte, los referidos productos y, por otra, los signos en conflicto.
Sobre los productos en cuestión
27     Según jurisprudencia reiterada, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate procede tener
en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen,
en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario [sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec.
p. II‑4301, apartado 51].
28     En el presente asunto, la oposición se basa en la existencia de una marca anterior registrada para productos comprendidos
en la clase 9 y se dirige contra el registro de la marca solicitada para productos incluidos en la misma clase.
29     Procede destacar que la demandante no se pone a la conclusión de la Sala de Recurso de acuerdo con la cual las marcas en cuestión
se refieren esencialmente al mismo tipo de productos, es decir, aparatos eléctricos destinados a reproducir sonidos e imágenes.
30     Esta conclusión es correcta.
31     La precisión introducida por la demandante ante la Sala de Recurso (véase el apartado 7
supra)
respecto a la designación de los productos contemplados en su solicitud de registro, limitándola únicamente a los aparatos
y piezas de equipos que se utilizan conectados a ordenadores y material informático, no modifica dicha apreciación. En efecto,
el mero hecho de que esta precisión no figure en la descripción de los productos de la oponente no basta para desvirtuar la
conclusión según la cual los productos en cuestión tienen la misma naturaleza y pueden tener el mismo destino. A este respecto,
como destacó acertadamente la OAMI en el apartado 21 de su escrito de contestación, debe considerarse que la descripción de
los productos designados por la marca anterior es lo suficientemente amplia como para incluir también los productos a que
se refiere la marca solicitada.
Sobre los signos controvertidos
32     En el presente asunto, la marca anterior consiste en un signo mixto, figurativo y denominativo, compuesto por tres elementos
dispuestos verticalmente, el primero de los cuales está formado por un signo que reproduce un disco negro en el que aparece
escrita una «w» mayúscula y de color blanco, el segundo consiste en la palabra «work» escrita en letras mayúsculas de color
negro y el tercero en un rectángulo negro en el que figuran tres letras mayúsculas de pequeño tamaño y de color blanco, espaciadas,
que forman la palabra «pro». La marca solicitada está constituida por el elemento verbal «pc works».
33     En primer lugar, en lo que atañe a la comparación de las dos marcas controvertidas desde el punto de vista gráfico, debe recordarse,
con carácter preliminar, que el Tribunal de Primera Instancia ya ha precisado que es posible comprobar la existencia de una
similitud gráfica entre una marca figurativa y una marca denominativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una
configuración gráfica que puede producir una impresión visual [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre
de 2002, Vedial/OAMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, apartado 51].
34     A continuación debe recordase asimismo que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que una marca compuesta, denominativa
y figurativa, sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta,
si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando
este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo
que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. [sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec.
p. II‑4335, apartado 33].
35     En el presente asunto, procede observar, en primer lugar, que uno de los elementos de la marca anterior, es decir, la palabra
«work» es muy semejante a uno de los elementos verbales que componen la marca solicitada.
36     Seguidamente, ha de destacarse que, en lo tocante a la comparación gráfica de los signos en cuestión, la Sala de Recurso consideró
que, a estos efectos, las palabras «work» y «works» constituyen los elementos dominantes de la marca anterior y de la marca
solicitada, respectivamente.
37     En este sentido y por lo que atañe, en primer lugar, a la marca anterior, debe subrayarse que el elemento constituido por
la palabra «work» ocupa una posición central frente a los demás elementos gráficos del signo y es proporcionalmente el componente
más significativo de éste en cuanto a tamaño se refiere. Además, el elemento gráfico formado por el rectángulo negro que contiene
las letras «pro», que aparece justo debajo de la palabra «work» proporciona, debido a sus dimensiones y su color, un efecto
de subrayado que, por una parte, aviva la impresión de que dicho elemento tiene una función meramente secundaria comparado
con el elemento formado por la palabra «work» y, por otra, contribuye a reforzar el impacto visual de este último. Finalmente,
respecto al elemento que contiene la letra «w», debe considerarse que su impacto visual es indudablemente inferior al del
elemento que reproduce la palabra «work», debido esencialmente a su menor tamaño. Por consiguiente, la Sala de Recurso no
incurrió en un error de apreciación al concluir que dicho elemento domina la impresión visual de conjunto de la marca anterior.
38     En segundo lugar, por lo que respecta a la marca solicitada procede considerar que la palabra «works» domina sobre la palabra
«pc», la cual, a pesar de ser el primer elemento del signo, tiene un impacto visual notablemente inferior, ya que ocupa una
porción de espacio correspondiente a poco más de un tercio de la que ocupa la palabra «works». Por consiguiente, la Sala de
Recurso concluyó acertadamente que este último es el elemento que domina la impresión visual de conjunto de la marca solicitada.
39     A la luz de las consideraciones que preceden, ha de considerarse que existe una gran similitud gráfica entre los signos en
conflicto, debido a que sus elementos dominantes están formados básicamente por los mismos signos gráficos, es decir, las
letras «w» «o» «r» y «k», dispuestas en la misma secuencia, reproduciendo la palabra «work», y que únicamente difieren en
que la marca solicitada añade a esta secuencia un signo más, la letra «s».
40     Desde un punto de vista fonético, la Sala de Recurso estimó, como lo hizo la OAMI en su escrito de contestación, que es poco
probable que los consumidores españoles designen la marca de la oponente pronunciando todos sus elementos verbales, es decir,
«w», «work» y «pro». En efecto, al no llevar a cabo un análisis detallado de la marca, los consumidores tenderían más bien
a centrar su atención en la palabra «work», percibiendo el elemento constituido por la letra «w» como meramente decorativo
y pasando por alto el elemento «pro», debido a su pequeño tamaño.
41     Con carácter preliminar, procede destacar que la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso es el resultado de un análisis
que combina criterios de apreciación que son a la vez gráficos y fonéticos. Por lo tanto, es preciso examinar si este enfoque
es compatible con una correcta apreciación del grado de similitud entre las dos marcas en conflicto, con el fin de determinar
la existencia de un potencial riesgo de confusión.
42     A este respecto debe subrayarse que, en sentido estricto, la reproducción fonética de un signo complejo corresponde a la de
todos sus elementos verbales, con independencia de sus peculiaridades gráficas, que más bien son objeto de un análisis gráfico
del signo.
43     No obstante, en el marco de la apreciación de las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales entre dos marcas en conflicto,
que tiene por objeto determinar o descartar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público pertinente, ha de
tenerse en cuenta la impresión de conjunto que cada uno de los dos signos produce en el público destinatario.
44     Ahora bien, en el caso de una marca compleja, denominativa y figurativa, los elementos verbales son también elementos figurativos
que, en función de sus peculiaridades gráficas, pueden producir un impacto visual más o menos acentuado. Así, en caso de que
un signo de este tipo esté compuesto de varios elementos verbales, no cabe descartar que algunos de ellos, en virtud por ejemplo
de su tamaño, de su color o de su posición, puedan atraer con más facilidad la atención del consumidor, de modo que éste,
cuando se refiera oralmente al signo, pronunciará únicamente estos elementos y pasará por alto los demás. Por consiguiente,
la impresión visual producida por las peculiaridades gráficas de los elementos verbales de un signo complejo puede influir
en la representación sonora de éste.
45     En el presente asunto, tal y como se expuso en el apartado 37
supra,
la palabra «work» domina la impresión visual de conjunto de la marca anterior y es el elemento verbal que puede atraer una
mayor atención, percibirse de modo inmediato y recordarse fácilmente. Los demás elementos verbales del signo tienen un menor
impacto a este respecto. En efecto, por una parte, será difícil recordar el elemento «pro», debido a su pequeño tamaño y no
se entenderá inmediatamente como una palabra, puesto que las tres letras que lo forman están muy separadas unas de otras.
Por otra parte, al estar formado el signo «w» por una letra aislada que, por lo demás, no es de uso muy común en la lengua
española, éste se percibirá más bien como un elemento decorativo.
46     De lo expuesto se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en un error de apreciación al considerar probable que el consumidor
español destinatario exprese oralmente la marca de la oponente pronunciando únicamente la palabra «work». Dado que para comparar
fonéticamente los signos «work» y «pc works» debe analizarse la forma sonora de ambos, procede concluir que existe cierta
similitud, puesto que los dos signos comparten la mayor parte de la letras que los forman ordenadas en la misma secuencia.
47     La Sala de Recurso concluyó que también existía una similitud entre los dos signos en conflicto desde el punto de vista conceptual,
siempre y cuando el público pertinente conozca el significado de las palabras inglesas «work» y «works». En su escrito de
contestación, la OAMI precisó que las marcas en cuestión evocan la misma idea, es decir, «un esfuerzo físico destinado a la
realización de alguna cosa».
48     A este respecto debe señalarse, en primer lugar, que la palabra «pc» que figura en la marca solicitada tiene un carácter descriptivo
en relación con los productos de que se trata, pues es la abreviatura de «ordenador personal» tanto en inglés como en español.
Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, el elemento distintivo de esta marca está constituido por la palabra «works».
En lo que atañe a la marca anterior, por razones análogas a las expuestas en los apartados 43 a 45
supra,
y a falta de elementos figurativos no verbales con suficiente capacidad de evocación autónoma, debe considerarse que el elemento
dominante en el ámbito conceptual es la palabra «work».
49     Seguidamente, como parece reconocer la propia demandante, procede considerar probable la afirmación según la cual el público
destinatario, al estar integrado por consumidores familiarizados con el uso de ordenadores, conoce la lengua inglesa lo suficiente
como para entender el significado de la palabra «work» y para reparar en que la palabra «works» es la forma plural de la primera.
50     En estas circunstancias, la Sala de Recurso no incurrió en un error de apreciación al considerar que las dos marcas en conflicto
son similares también desde el punto de vista conceptual.
51     Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que la marca solicitada y la marca anterior son similares desde
los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.
Sobre el riesgo de confusión
52     Según jurisprudencia reiterada, la apreciación del riesgo de confusión, que debe realizarse tomando en consideración todos
los factores pertinentes, debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas
en conflicto, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos
y dominantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 23,
y ELS, antes citada, apartado 62). En efecto, el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, cuya percepción
tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, normalmente percibe la marca como un
todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia SABEL, antes citada, apartado 23).
53     En el presente asunto, teniendo en cuenta las similitudes entre los signos en conflicto y el hecho de que éstos designan productos
de la misma naturaleza, procede concluir que la Sala de Recurso no incurrió en un error de apreciación al considerar que en
este caso existe un riesgo concreto de que el público pertinente pueda confundirse respecto al origen comercial de estos productos.
54     A la vista de cuanto precede, deben desestimarse las pretensiones de anulación de la demandante.

Costas
55     A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede
condenarla a pagar las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por esta última.
56     Según el artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento los gastos indispensables en que hubieran incurrido las
partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. No ocurre lo mismo con los
gastos derivados del procedimiento sustanciado ante la División de Oposición, por lo que debe desestimarse en cualquier caso
la petición de la demandante de que dichos gastos le sean reembolsados. Asimismo debe desestimarse la petición de la demandante
por la que solicita el reembolso de los gastos en que incurrió con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso, puesto
que se han desestimado las pretensiones de anulación.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la demandante.
Legal
Mengozzi
Wiszniewska-Białecka
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de mayo de 2005
El Secretario

El Presidente
H. Jung

H. Legal
*
Lengua de procedimiento: inglés.