CELEX: 62007CJ0487
Директива 89/104/ЕИО
Марки
Член 5, параграфи 1 и 2
Използване в сравнителна реклама
Право да се иска забрана на такова използване
Несправедливо облагодетелстване от добрата репутация
Засягане на функциите на марката
Директива 84/450/ЕИО
Сравнителна реклама
Член 3а, параграф 1, букви ж) и з)
Условия, за да бъде разрешена сравнителната реклама
Несправедливо облагодетелстване от известността на марка
Представяне на стока като имитация или копие

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграфи 1 и 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
OВ L 40, 1989 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), както и на член 3а, параграф 1 от Директива 84/450/ЕИО на Съвета от относно заблуждаващата и сравнителната реклама (
OВ L 250, стр. 17
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 153), изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от (
OВ L 290, стр. 18
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 196, наричана по-нататък „Директива 84/450“).
Запитването е отправено във връзка с иск, предявен от L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, както и от Laboratoires Garnier & Cie (наричани по-нататък „L’Oréal и др.“) срещу Bellure NV (наричано по-нататък „Bellure“), Malaika Investments Ltd, с търговско наименование „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales“ (наричано по-нататък „Malaika“), и Starion International Ltd (наричано по-нататък „Starion“) за осъждане на последните за нарушаване на марки.
Правна уредба
Общностна правна уредба
Директива 89/104 е отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 299, стр. 25
), в сила от Независимо от това, предвид момента на настъпване на фактите спорът по главното производство остава уреден от Директива 89/104.
Десетото съображение от Директива 89/104 има следното съдържание:
„като има предвид, че защитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция е по-конкретно да гарантира марката като обозначение за произход, е абсолютна при идентичност между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че защитата се прилага и в случай на [прилика] между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че е нужно да се даде тълкуване на понятието за [прилика] във връзка с вероятността от объркване; като има предвид, че вероятността от объркване, чиято оценка зависи от множе-ство елементи и особено от признанието на марката на пазара, от връзката, която може да се направи с използвания или регистрирания знак, от степента на [прилика] между марката и знака, и между обозначените стоки или услуги съставлява конкретно условие за такава защита; като има предвид, че начините, по които се установява вероятността от объркване, и по-специално доказателствената тежест, трябва да бъдат уредени от националните процесуални правила, които настоящата директива не засяга.“
Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда:
„1.   Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:
а)
всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
б)
всеки знак, при който поради идентичността или [приликата] му с марката и идентичността или [приликата] на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.
2.   Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или [подобен на] марката, за стоки или услуги, които не са [подобни на] стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с [добра репутация] в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.
3.   По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:
[…]
б)
предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
[…]
г)
използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.
[…]“
Член 6 от посочената директива, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, предвижда в параграф 1:
„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:
[…]
б)
указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;
[…]“
Разпоредбите относно сравнителната реклама са включени в оригиналната редакция на Директива 84/450 с Директива 97/55.
Съображения 2, 7, 9, 11, 13—15 и 19 от Директива 97/55 имат следното съдържание:
„(2)
като имат предвид, че изграждането на вътрешния пазар означава все по-широк обхват на избор; като имат предвид, че потребителите могат и трябва да се възползват максимално от вътрешния пазар, и рекламата е много важно средство за създаване на реални пазари за всички стоки и услуги в Общността, основните разпоредби, управляващи формата и съдържанието на сравнителната реклама трябва да бъдат еднакви, а условията за използването на сравнителна реклама в държавите членки — хармонизирани; като има предвид, че ако тези условия са изпълнени, това спомага качествата на различните сравними стоки да бъдат показани обективно; като имат предвид, че сравнителната реклама може също така да стимулира конкуренцията между доставчиците на стоки и услуги в полза на потребителя;
[…]
(7)
като имат предвид, че условията за разрешена сравнителна реклама, доколкото става въпрос за сравнение, трябва да бъдат установени с цел да се определи кои практики, свързани със сравнителната реклама, могат да попречат на конкуренцията, да навредят на конкурентите и да имат отрицателен ефект върху избора на потребителите; като имат предвид, че подобни условия за разрешена реклама трябва да включват критерии за обективно сравнение на характеристиките на стоките и услугите;
[…]
(9)
като имат предвид, че с цел да предотврати използването на сравнителната реклама по неконкурентен и нечестен начин, трябва да бъдат разрешени само сравнения между конкуриращи се стоки и услуги, посрещащи едни и същи нужди или предвидени за една и съща цел;
[…]
(11)
като имат предвид, че условията за сравнителна реклама трябва да бъдат кумулативни и да се прилагат в тяхната цялост; […]
[…]
(13)
като имат предвид, че член 5 от […] Директива 89/104/EИО […] предоставя изключителни права на [притежателите] на регистрирани търговски марки, включително правото да забранят на трети страни използването, при търговия, на всеки знак, който е идентичен със или подобен на търговската марка във връзка с идентични стоки и услуги и дори, където е подходящо, други стоки;
(14)
като имат предвид, че все пак може да е необходимо с цел постигане ефективност на сравнителната реклама, да се идентифицират стоки или услуги на конкурент, като се спомене търговска марка или търговско наименование, на които последният е собственик [притежател];
(15)
като имат предвид, че подобна употреба на търговска марка, търговско наименование или други отличителни знаци на друго лице не нарушава това изключително право в случаите, когато се спазват условията, заложени в настоящата директива, като очакваният планиран резултат е единствено те да бъдат различими и по този начин обективно да бъдат изтъкнати разликите;
[…]
(19)
като имат предвид, че сравнение, което представя стоки и услуги като имитация или [копие] на стоки и услуги със запазена търговска марка или търговско наименование, ще бъде считано за неизпълняващо условията за разрешена сравнителна реклама“.
Съгласно член 1 от Директива 84/450 целта на същата е по-специално да установи условията, при които сравнителната реклама е разрешена.
Член 2, точка 1 от тази директива определя като реклама „всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения“. Съгласно точка 2а от същия член под сравнителна реклама се разбира „всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурент или предлагани от него стоки или услуги“.
Член 3а, параграф 1 от посочената директива гласи:
„Сравнителна реклама е дотолкова, доколкото е включено сравнение, разрешена, когато са изпълнени следните условия:
a)
не е заблуждаваща по смисъла на член 2, параграф 2, член 3 и член 7, параграф 1;
[…]
г)
не води до объркване на пазара между рекламодателя и конкурента или между търговски марки, търговски наименования и други отличителни белези, стоки и услуги на рекламодателя и тези на конкурента;
д)
не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки, търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите или положението на конкурента;
[…]
ж)
не [се облагодетелства несправедливо] от известността на търговската марка, търговското име или други отличителни белези на конкурента или от наименованието за произхода на конкуриращи се продукти;
з)
не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или услуги със запазена търговска марка или търговско име“.
Национална правна уредба
Разпоредбите на Директива 89/104 са транспонирани в националното право със Закона за марките от 1994 г. (Trade Marks Act 1994). Транспонирането на член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Директива 89/104 е извършено с член 10, параграфи 1 и 3 от този закон.
Разпоредбите на член 3а от Директива 84/450 са транспонирани в националното право с Правилника за контрола върху заблуждаващата реклама от 2000 г. (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914), който добавя нов член 4 А в Правилника за контрола върху заблуждаващата реклама от 1988 г. (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915).
Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси
L’Oréal SA и др. са членове на групата L’Oréal, която произвежда и пуска в продажба фини парфюми. В Обединеното кралство те са притежатели на следните марки с добра репутация, регистрирани за парфюми и други ароматични продукти:
—
марките, които се отнасят до парфюма „Trésor“:
—
словната марка „Trésor“ (наричана по-нататък „словна марка „Trésor““,
—
словна и фигуративна марка, състояща се от изображение на флакон на парфюм „Trésor“ с изглед отпред и отстрани, на който флакон фигурира по-специално думата „Trésor“ (наричана по-нататък „марка флакон на „Trésor““),
—
словна и фигуративна марка, състояща се от изображение на опаковката, в която този флакон е пуснат в продажба, с изглед отпред, върху която опаковка фигурира по-специално името „Trésor“ (наричана по-нататък „марка опаковка на „Trésor““);
—
марките, които се отнасят до парфюма „Miracle“:
—
словната марка „Miracle“ (наричана по-нататък „словна марка „Miracle““),
—
словна и фигуративна марка, състояща се от изображение на флакон на парфюм „Miracle“, с изглед отпред и отстрани, на който флакон фигурира по-специално думата „Miracle“ (наричана по-нататък „марка флакон на „Miracle““),
—
словна и фигуративна марка, състояща се от изображение на опаковката, в която флаконът на парфюм „Miracle“ е пуснат в продажба, с изглед отпред, върху която опаковка фигурира по-специално думата „Miracle“ (наричана по-нататък „марка опаковка на „Miracle““);
—
словната марка „Anaïs-Anaïs“;
—
марките, които се отнасят до парфюма „Noa“:
—
словната марка „Noa Noa“, както и
—
словни и фигуративни марки, състоящи се от стилизиран надпис с думата „Noa“.
Malaika и Starion пускат в продажба в Обединеното кралство имитации на фини парфюми от гамата „Creation Lamis“. Starion пуска в продажба и имитации на фини парфюми от гамите „Dorall“ и „Stitch“.
Гамите „Creation Lamis“ и „Dorall“ са произведени от Bellure.
Гамата „Creation Lamis“ включва по-специално парфюма „La Valeur“, който е имитация на парфюма „Trésor“ и чиито флакон и опаковка като цяло са подобни на тези на последния. Тя включва също и парфюма „Pink Wonder“, който е имитация на парфюма „Miracle“ и чийто флакон и опаковка като цяло са подобни на тези на последния.
И в двата случая е установено, че сходството не е от такова естество, че да въведе в заблуждение професионалистите или потребителите.
Гамата „Dorall“ включва по-специално парфюма „Coffret d’Or“, който е имитация на парфюма „Trésor“ и чиито флакон и опаковка са леко сходни с тези на последния.
Опаковките на парфюмите от гамата „Stitch“ по основните си външни белези по никакъв начин не са сходни с опаковките и флаконите и опаковките на парфюмите, пуснати в продажба от L’Oréal и др.
При пускане в продажба на парфюмите от гамите „Creation Lamis“, „Dorall“ и „Stitch“ Malaika и Starion използват изпратени на търговците на дребно сравнителни списъци, които указват словната марка на финия парфюм, чиято имитация е пуснатият в продажба парфюм (наричани по-нататък „сравнителните списъци“).
L’Oréal и др. предявяват пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, иск за установяване на нарушение срещу Bellure, Malaika и Starion.
L’Oréal и др. изтъкват, от една страна, че използването на сравнителни списъци представлява нарушение на правата, които те черпят от своите словни марки „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ и „Noa“, както и от своите словни и фигуративни марки „Noa“, което нарушение е забранено от член 10, параграф 1 от Закона за марките от 1994 г.
Те поддържат, от друга страна, че имитацията на флаконите и опаковките на техните продукти, както и продажбата на парфюми в такива опаковки представляват нарушение на правата, които те черпят от своите словни марки „Trésor“ и „Miracle“, както и от своите словни и фигуративни марки флакон на „Trésor“, опаковка на „Trésor“, флакон на „Miracle“ и опаковка на „Miracle“, което нарушение е забранено от член 10, параграф 3 от Закона за марките от 1994 г.
С решение от 4 октомври 2006 г. High Court уважава иска в частта му, основана на член 10, параграф 1 от Закона за марките от 1994 г. За сметка на това той не уважава иска в частта му, основана на член 10, параграф 3 от този закон, що се отнася до марките опаковка на „Trésor“ и флакон на „Miracle“.
Както Malaika и Starion, така и L’Oréal и др. обжалват това решение пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Що се отнася до използването на сравнителните списъци, в които са посочени словните марки, чиито притежатели са L’Oréal и др., и които списъци според тях представляват сравнителна реклама по смисъла на Директива 84/450, запитващата юрисдикция иска да установи дали използването на марка на конкурент в рамките на такива списъци може да бъде забранено на основание член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104.
Ако случаят е такъв, посочената юрисдикция иска да установи дали такова използване може все пак да бъде разрешено по силата на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104. Като приема в това отношение, че използването на марка на конкурент в сравнителна реклама попада в обхвата на член 6 от Директива 89/104, ако посочената реклама отговаря на условията на член 3а от Директива 84/450, запитващата юрисдикция преценява, че за да се произнесе по делото по главното производство, се нуждае от тълкуване на последната разпоредба.
Що се отнася до използването на опаковки и флакони, подобни на тези на фините парфюми, пуснати в продажба от L’Oréal и др., запитващата юрисдикция иска да установи значението на понятието „несправедливо облагодетелстване“ по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104.
При тези обстоятелства Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните въпроси:
„1)
Когато в реклама на своите стоки или услуги търговец използва регистрирана марка, притежавана от конкурент, за да сравни характеристиките (и по-специално аромата) на стоките или услугите, които пуска в продажба, с характеристиките (и по-специално аромата) на стоките или услугите, които конкурентът пуска в продажба под тази марка, без при това да създава объркване, нито по друг начин да застрашава основната функция на марката, която е да обозначава произхода, това използване попада ли в приложното поле на член 5, параграф 1, буква а) или на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104?
2)
Когато в търговската си дейност (и по-специално в сравнителен списък) търговец използва общоизвестна регистрирана марка за обозначаване на характеристика на своя стока (по-специално аромата ѝ) по такъв начин, че:
а)
не създава каквато и да е вероятност от объркване;
б)
не засяга продажбата на стоките под общоизвестната регистрирана марка;
в)
не нанася вреда на основната функция на регистрираната марка, която е да гарантира произхода, нито уврежда репутацията на тази марка чрез опетняване на нейния образ или чрез размиване или по какъвто и да било друг начин;
г)
играе значителна роля за представянето на стоката на търговеца,
това използване попада ли в приложното поле на член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104?
3)
В контекста на член 3a, буква ж) от [Директивата 84/450] какво е значението на израза „[се облагодетелства несправедливо] от“, и по-специално когато търговец сравнява своя стока със стока от общоизвестна марка в сравнителен списък, по този начин той облагодетелства ли се несправедливо от известността на марката?
4)
В контекста на член 3a, буква з) от посочената директива какво е значението на израза „представя стоките или услугите като имитация или копие“, и по-специално този израз обхваща ли случаите, в които без да поражда объркване или да въвежда в заблуждение, страната просто честно обявява, че нейната стока притежава основна характеристика (аромат), която е подобна на тази на общоизвестна стока, защитена с марка?
5)
Когато търговец използва знак, подобен на регистрирана марка с добра репутация, и този знак не е подобен на марката до такава степен, че да предизвика объркване, като:
а)
основната функция на регистрираната марка, която е да гарантира произхода, не е накърнена или застрашена;
б)
няма опетняване или объркване относно регистрираната марка или нейната добра репутация, нито някаква опасност това да се случи;
в)
това не засяга продажбите на притежателя на марката;
г)
притежателят на марката не е лишен от каквато и да било облага, свързана с представянето, запазването или развитието на своята марка;
д)
търговецът получава обаче търговско предимство от използването на своя знак поради приликата му с регистрираната марка,
това използване представлява ли „несправедливо облагодетелстване“ от известността на регистрираната марка по смисъла на член 5, параграф 2 от [Директива 89/104]?“
По преюдициалните въпроси
Както е уточнено от запитващата юрисдикция, първият и четвъртият въпрос относно тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 и член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 се отнасят до използването от ответниците по главното производство в сравнителни списъци на словни марки, чиито притежатели са L’Oréal и др., докато петият въпрос, свързан с тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 се отнася до използването на опаковки и флакони, подобни на тези на фините парфюми, пуснати в продажба от L’Oréal и др. и защитени от словните и фигуративни марки. Доколкото последната разпоредба все пак е приложима и по отношение на използването на споменатите марки в посочените сравнителни списъци, следва първо да се отговори на петия въпрос.
По петия въпрос
С петия въпрос запитващата юрисдикция всъщност иска да установи дали член 5, параграф 2 от Директива 89/104 следва да бъде тълкуван в смисъл, че трето лице, използващо знак, подобен на марка с добра репутация, може да се смята, че несправедливо се облагодетелства от марката по смисъла на тази разпоредба, когато това използване му предоставя предимство за пускането в продажба на негови стоки или услуги, без все пак да води до вероятност от объркване на потребителите, да уврежда или да създава опасност от увреждане на марката или на нейния притежател.
В самото начало следва да се напомни, че правната и фактическа рамка се определя от запитващата юрисдикция, така че Съдът не следва да поставя под въпрос преценки от фактическо естество (вж. в този смисъл Решение от 13 ноември 2003 г. по дело Neri,
C-153/02, Recueil, стр. I-13555
, точки 34 и 35, както и Решение от по дело ASM Brescia, C-347/06, Сборник, стр. I-5641, точка 28). Следователно, въпреки че както твърдят правителството на Обединеното кралство и френското правителство, на пръв поглед може да изглежда малко вероятно използването от трето лице на знак, подобен на търговска марка, за пускането в продажба на стоки, имитиращи тези, за които марката е регистрирана, да спомага за пускането в продажба на стоките на третото лице, без същевременно да накърнява образа или пускането в продажба на стоките със споменатата марка, Съдът е обвързан от тази хипотеза, формулирана от запитващата юрисдикция.
Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 установява защита в полза на марките с добра репутация, която е по-широка, отколкото предвидената в параграф 1 от същия член 5. Специфичното за тази защита условие е неоснователно използване на знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, с което да се извлича или би могло да се извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на тази марка или с което да им се нанася или би могло да им се нанесе вреда (вж. в този смисъл Решение от 22 юни 2000 г. по дело Marca Mode,
C-425/98, Recueil, стр. I-4861
, точка 36, Решение от по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux,
C-408/01, Recueil, стр. I-12537
, точка 27 и Решение от по дело adidas и adidas Benelux,
C-102/07, Recueil, стр. I-2439
, точка 40, както и отнасящото се до член 4, параграф 4, буква а) от Директива 89/104 Решение от по дело Intel Corporation, C-252/07, Сборник, стр. I-8823, точка 26).
Впрочем Съдът е уточнил, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 се прилага и по отношение на стоки и услуги, които са идентични или подобни на тези, за които марката е регистрирана (вж. в този смисъл Решение от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff,
C-292/00, Recueil, стр. I-389
, точка 30, Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, точки 18—22 и Решение по дело adidas и adidas Benelux, посочено по-горе, точка 37).
Когато са налице нарушенията, посочени в член 5, параграф 2 от Директива 89/104, те са последица от определена степен на прилика между марката и знака, поради която съответните потребители свързват знака с марката, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват. Следователно не се изисква степента на прилика между марката с добра репутация и използвания от третото лице знак да е от такова естество, че да съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. Достатъчно е, че поради степента на прилика между марката с добра репутация и знака съответните потребители правят връзка между знака и марката (вж. Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, точки 29 и 31, както и Решение по дело adidas et adidas Benelux, посочено по-горе, точка 41).
Съществуването на такава връзка в съзнанието на потребителите представлява необходимо, но само по себе си недостатъчно условие, за да бъде установено наличието на някое от нарушенията, срещу които член 5, параграф 2 от Директива 89/104 предоставя защита в полза на марките с добра репутация (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 31 и 32).
Тези нарушения са, на първо място, увреждане на отличителния характер на марката, на второ място, увреждане на добрата ѝ репутация, и на трето място, несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 27).
По отношение на увреждането на отличителния характер на марката, определяно също като „размиване“, „обезличаване“ или „заглушаване“, същото е налице, щом като е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана, тъй като използването от третото лице на идентичен или подобен знак води до разсейване на идентичността на марката и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Такъв по-специално е случаят, когато марката, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да предизвиква това (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 29).
Що се отнася до увреждането на добрата репутация на марката, определяно също като „опетняване“ или „влошаване“, същото е налице, щом като стоките или услугите, за които третото лице използва идентичен или подобен знак, могат да бъдат възприети от потребителите по такъв начин, че това да намали привлекателността на марката. Опасността от тази вреда може по-специално да настъпи, когато стоки или услуги, предлагани от третото лице, притежават характеристика или качество, които могат да окажат негативно влияние върху образа на марката.
Що се отнася до понятието „несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката“, определяно също като „паразитизъм“ и „получаване наготово“, това понятие се отнася не само до увреждането на марката, но и до предимството, извлечено от третото лице от използването на идентичен или подобен знак. То обхваща по-специално случаите, при които в резултат на прехвърляне на образа на марката с добра репутация или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените с идентичния или подобен знак стоки е налице очевидно използване в следването на примера на марката с добра репутация.
Дори един от трите вида нарушения е достатъчен за прилагането на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 28).
От това следва, че облагодетелстването на третото лице от отличителния характер или от добрата репутация на марката може да се окаже несправедливо, дори използването на идентичния или подобен знак да не уврежда нито отличителния характер, нито добрата репутация на марката или, по-общо, на притежателя ѝ.
За да се установи дали употребата на знака води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички относими към случая фактори, между които по-специално са това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката, каква е степента на прилика между конфликтните марки, както и естеството и степента на сходство между съответните стоки или услуги. По отношение на това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката Съдът вече е приел, че колкото отличителният характер и добрата репутация на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува нарушение. Също така от съдебната практика става ясно, че колкото по-непосредствено и силно знакът извиква в съзнанието марката, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката или да ги увреди (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 67—69).
Освен това следва да се отбележи, че в контекста на такава обща преценка може също при необходимост да бъде взето под внимание съществуването на вероятност от размиване или опетняване на марката.
В дадения случай е установено, че Starion и Malaika използват опаковки и флакони, подобни на регистрираните от L’Oréal и др. марки с добра репутация, за да пускат в продажба парфюми, които са евтини нискокачествени имитации на луксозните парфюми, за които посочените марки са регистрирани и използвани.
В това отношение запитващата юрисдикция установява връзка между, от една страна, определени опаковки, използвани от Starion и Malaika, и от друга страна, определени марки, отнасящи се до опаковките и флаконите, чиито притежатели са L’Oréal и др. Освен това от акта за преюдициално запитване следва, че тази връзка предоставя търговско предимство на ответниците по главното производство. От акта за преюдициално запитване следва още и че приликата между посочените марки и стоките, пуснати в продажба от Starion и Malaika, нарочно се търси, за да се създаде в съзнанието на хората връзка между фините парфюми и техните имитации с цел да улесни пускането в продажба на последните.
В общата преценка, която запитващата юрисдикция следва да направи, за да определи дали при тези обстоятелства може да се установи наличие на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и добрата репутация на марката, следва по-специално да се вземе предвид фактът, че използването на опаковки и флакони, подобни на тези на имитираните парфюми, цели възползването с рекламна цел от отличителния характер и добрата репутация на марките, с които тези парфюми са пуснати в продажба.
В това отношение следва да се уточни, че когато трето лице се опитва чрез използването на знак, подобен на марка с добра репутация, да следва примера на последната, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка, облагодетелстването в резултат на тази употреба следва да бъде смятано за несправедливо извлечено от отличителния характер или добрата репутация на тази марка.
С оглед на гореизложеното на петия въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че съгласно тази разпоредба наличието на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на дадена марка не предполага нито наличие на вероятност от объркване, нито наличие на опасност от причиняване на вреди на отличителния ѝ характер, на добрата ѝ репутация или по-общо — на притежателя ѝ. Облагодетелстването от използването от трето лице на знак, подобен на марка с добра репутация, е несправедливо извлечено от това трето лице от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация, когато то се опитва да следва примера на марката с добра репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва без каквато и да било финансова компенсация търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на нейния образ.
По първия и втория въпрос
Със своя първи въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали член 5, параграф 1, буква а) или б) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка има право да иска забраната на използването ѝ от трети лица в сравнителна реклама на знак, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана посочената марка, когато това използване не може да засегне основната функция на марката, която е да указва произхода на стоките или услугите. С втория си въпрос, който следва да бъде разгледан заедно с първия, посочената юрисдикция иска да установи по същество дали притежателят на общоизвестна марка може да се противопостави на такова използване въз основа на параграф 1, буква а) от този член, когато то не може да навреди на марката или на някоя от нейните функции, но все пак играе значителна роля при представянето на стоките или услугите на третото лице.
В самото начало следва да се отбележи, че сравнителни списъци като тези по главното производство могат да бъдат определени като сравнителна реклама. Всъщност реклама по смисъла на член 2, точка 1 от Директива 84/450 е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги. Съгласно член 2, точка 2а такава реклама трябва да бъде определена като сравнителна, ако пряко или косвено идентифицира конкурент или предлагани от него стоки или услуги. Предвид тези особено широки определения сравнителната реклама може да се представи в твърде различни форми (вж. в този смисъл Решение от 25 октомври 2001 г. по дело Toshiba Europe,
C-112/99, Recueil, стр. I-7945
, точки 28 и 31, Решение от по дело Pippig Augenoptik,
C-44/01, Recueil, стр. I-3095
, точка 35, Решение от по дело De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Сборник, стр. I-3115, точка 16 и Решение от по дело O2 Holdings и O2 (UK), C-533/06, Сборник, стр. I-4231, точка 42).
Впрочем Съдът вече е приел, че използването от рекламодателя в сравнителна реклама на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, с цел да се идентифицират стоките или услугите, предлагани от последния, се разглежда като използване за самите стоки или услуги на рекламодателя по смисъла на член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104. Следователно подобно използване може да бъде забранено по силата на посочените разпоредби, ако са налице предпоставките за това (вж. Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK), посочено по-горе, точки 36 и 37).
Съдът обаче уточнява, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, в сравнителна реклама, която отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, които са посочени в член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 (вж. Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK), посочено по-горе, точки 45 и 51).
Следва също да се отбележи, че е безспорно, че Starion и Malaika са използвали в сравнителните списъци за парфюми словните марки „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ и „Noa“, регистрирани от L’Oréal и др., а не знаци, които са само подобни на посочените марки. Освен това използването е по отношение на стоки, идентични с тези, за които посочените марки са регистрирани, а именно парфюми.
Такова използване попада в приложното поле на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, а не само в това на същия член 5, параграф 1, буква б).
Съгласно член 5, параграф 1, първо изречение от Директива 89/104 регистрираната марка предоставя на притежателя си изключително право. По силата на член 5, параграф 1, буква а) от същата директива това изключително право позволява на притежателя да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана.
Съдът вече е имал възможност да констатира, че предвиденото в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 изключително право е предоставено, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като неин притежател, тоест да гарантира, че тя може да изпълни функциите си и че поради това посоченото право трябва да се упражнява само в случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката (Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club,
C-206/01, Recueil, стp. I-10273
, точка 51, Решение от по дело Anheuser-Busch,
C-245/02, Recueil, стр. I-10989
, точка 59 и Решение от по дело Adam Opel, C-48/05, Сборник, стp. I-1017, точка 21). Сред тези функции е не само основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или на услугата, но и други нейни функции, като например по-специално функцията да гарантира качеството на стоката или на услугата или функциите, свързани с комуникацията, инвестициите или рекламата.
Защитата, предоставяна от член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, е по-широка от предвидената в същия член 5, параграф 1, буква б), където за да бъде приложена разпоредбата, се изисква наличие на вероятност от объркване и следователно засягане на основната функция на марката (вж. в този смисъл Решение по дело Davidoff, посочено по-горе, точка 28, както и Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK), посочено по-горе, точка 57). Всъщност по силата на второ съображение от Директива 89/104 предоставяната от регистрираната марка защита е абсолютна при идентичност между марката и знака и между стоките или услугите, докато в случай на прилика между марката и знака, както и между стоките или услугите, вероятността от объркване представлява специфично условие за защитата.
От цитираната в точка 58 от настоящото решение съдебна практика става ясно, че притежателят на марката не може въз основа на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 да се противопостави на използването на знак, идентичен с марката, ако такова използване не може да засегне нито една от функциите ѝ (вж. също Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, точка 54 и Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе, точка 22).
В този смисъл Съдът вече е приел, че определени случаи на използване за чисто описателни цели са изключени от приложното поле на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, тъй като не засягат нито един от интересите, които тази разпоредба цели да защити, и следователно не попадат в понятието за използване по смисъла на тази разпоредба (вж. в този смисъл Решение по дело от 14 май 2002 г. по дело Hölterhoff,
C-2/00, Recueil, стр. I-4187
, точка 16).
В това отношение следва все пак да се уточни, че описаното положение по главното производство е абсолютно различно от това по делото Hölterhoff, посочено по-горе, доколкото използването на словни марки, притежавани от L’Oréal и др., в сравнителните списъци, разпространявани от Starion и Malaika, преследват не само описателни, но и рекламни цели.
Запитващата юрисдикция следва да прецени дали в обстановка като описаната в главното производство използването на марки, притежавани от L’Oréal и др., може да засегне някоя от функциите на тези марки, каквито по-специално са функциите, свързани с комуникации, инвестиции или тяхната реклама.
Освен това, доколкото тази юрисдикция установява, че разглежданите марки се ползват с добра репутация, тяхното използване в сравнителните списъци може да бъде забранено и по силата на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, чиято приложимост не предполага непременно, както се приема в точка 50 от настоящото решение, съществуването на опасност от увреждане на марката или на нейния притежател, при условие че третото лице несправедливо се облагодетелства от използването ѝ.
Предвид гореизложените съображения на първия и на втория въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка има право да иска да се забрани използването от трети лица в сравнителна реклама — която не отговаря на всички условия, посочени в член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 относно заблуждаващата и сравнителната реклама, изменена с Директива 97/55, за да е разрешена — на знак, идентичен на посочената марка, за стоки или услуги, идентични на тези, за които същата е регистрирана, дори когато използването не може да засегне основната функция на марката, която е да указва произхода на стоките или услугите, при условие че то засяга или може да засегне някоя от другите функции на марката.
По третия и четвъртия въпрос
С третия и четвъртия си въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 трябва да се тълкува в смисъл, че когато рекламодател посочва с помощта на сравнителен списък и без да провокира объркване или заблуждение, че неговата стока притежава съществена характеристика, подобна на тази на стока, пусната в продажба под общоизвестна марка, като стоката на рекламодателя представлява имитация на последната, този рекламодател несправедливо се облагодетелства от известността на посочената марка по смисъла на член 3а, параграф 1, буква ж) или представя „стоките или услугите като имитация или копие“ по смисъла на посочения член 3а, параграф 1, буква з).
Член 3а, параграф 1, букви а)—з) от Директива 84/450 изброява кумулативно условията, на които трябва да отговаря дадена сравнителна реклама, за да бъде определена като разрешена.
Тези условия визират претеглянето на различните интереси, които могат да бъдат засегнати от разрешаването на сравнителната реклама. В този смисъл от съображение 2 във връзка със съображения 7 и 9 от Директива 97/55 следва, че член 3а цели да стимулира конкуренцията между доставчиците на стоки и услуги в полза на потребителите, като позволява на конкурентите да изтъкват обективно предимствата на различни сравними стоки и като същевременно забранява практиките, които могат да доведат до нарушение на конкуренцията, да нанесат вреди на конкурентите и да имат отрицателен ефект върху избора на потребителите.
Следователно условията, изброени в посочения член 3а, параграф 1 трябва да се тълкуват в най-благоприятния смисъл, за да бъдат разрешени рекламите, които сравняват обективно характеристиките на стоките или услугите (вж. в този смисъл Решение по дело De Landtsheer Emmanuel, посочено по-горе, точка 35 и цитираната съдебна практика), като при това се гарантира, че сравнителната реклама не се използва по антиконкурентен или нелоялен начин или по начин, който би засегнал интересите на потребителите.
Що се отнася по-конкретно до използването в сравнителна реклама на марка на конкурент, член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 подчинява това използване на четири специфични условия, посочени съответно в член 3а, параграф 1, букви г), д), ж) и з). Така използването на марката следва да не поражда или да не създава вероятност от объркване, дискредитиране или опетняване на марката, да не извлича несправедливо облагодетелстване от известността на марката и да не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или услуги с марката.
Както следва от съображения 13—15 от Директива 97/55, тези условия целят да съвместят, от една страна, интереса на притежателя на марката да се ползва от защита на своето изключително право, и от друга страна, интереса на конкурентите на този притежател, както и на потребителите, да разполагат с ефективна сравнителна реклама, която обективно изтъква съществуващите различия между предлаганите стоки или услуги.
Поради това използването в сравнителна реклама на марка на конкурент е разрешено от общностното право, когато сравнението представлява такова обективно изтъкване на различията, което няма за цел или резултат предизвикването на положения на нелоялна конкуренция като описаните по-специално в член 3а, параграф 1, букви г), д), ж) и з) от Директива 84/450 (вж. в този смисъл решение по дело Pippig Augenoptik, посочено по-горе, точка 49).
На първо място, по отношение на член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450, по силата на който сравнителната реклама не трябва да представя стока или услуга като имитация или копие на стоки или услуги със запазена търговска марка или търговско име, следва да се констатира, че от текста на тази разпоредба, както и от съображение 19 от Директива 97/55 ясно следва, че това условие се прилага не само по отношение на стоки, предмет на нарушение, но и по отношение на всички имитации и копия.
Освен това от систематичното тълкуване на член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450 следва, че той не предполага наличието на заблуждаващ характер на сравнителната реклама, нито опасност от объркване. В действителност липсата на подобен характер и на такава опасност представляват отделни условия, за да бъде разрешена сравнителната реклама, които са посочени в споменатия член 3а, параграф 1, букви а) и г).
Специфичната цел на условието, поставено в член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450 е да се забрани на рекламодателя в сравнителна реклама да показва, че стоката или услугата, която той пуска в продажба, представлява имитация или копие на стока или услуга с марка. В това отношение, както отбелязва генералният адвокат в точка 84 от своето заключение, забранени са не само рекламните съобщения, изрично навеждащи на идеята за имитация или копиране, но също и тези, които предвид цялостното представяне и икономическия контекст в конкретния случай могат косвено да внушат тази идея на потребителите, към които са насочени.
Безспорно е, че сравнителните списъци по главното дело имат за цел и резултат да укажат на съответните потребители оригиналните парфюми, на които парфюмите, пуснати в продажба от Starion и Malaika, се счита, че представляват имитация. Тези списъци удостоверяват факта, че последните парфюми представляват имитации на парфюми, пуснати в продажба под определени марки, чиито притежатели са L’Oréal и др., и следователно представляват стоки, пуснати в продажба от рекламодателя като имитации на стоки със запазена търговска марка по смисъла на член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450. Както отбелязва генералният адвокат в точка 88 от своето заключение, в това отношение не е релевантен въпросът дали рекламното съобщение пояснява, че става въпрос за цялостна имитация на стока със запазена марка или само за имитация на нейна съществена характеристика, каквато представлява в дадения случай ароматът на разглежданата стока.
На второ място, що се отнася до член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450, по силата на който сравнителната реклама не трябва да извлича несправедливо облагодетелстване от известността на дадена марка, следва да се отбележи, че понятието „несправедливо облагодетелстване“ от тази известност, използвано както в посочената разпоредба, така и в член 5, параграф 2 от Директива 89/104, следва по принцип да получи в светлината на съображения 13—15 от Директива 97/55 същото тълкуване (вж. по аналогия Решение по дело O2 Holdings и O2 (UK), посочено по-горе, точка 49).
Доколкото в точка 76 от настоящото решение се констатира, че сравнителните списъци, използвани от ответниците по главното производство, представят парфюми, пуснати от тях в продажба като имитация или копие на стоки със запазена търговска марка по смисъла на член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450, третият въпрос следва да се разбира в смисъл, че се иска да се установи дали при такива условия облагодетелстването от използването на посочените списъци от известността на тази запазена марка е несправедливо по смисъла на посочения член 3а, параграф 1, буква ж).
В това отношение следва да се констатира, че щом като дадена сравнителна реклама, която представя стоките на рекламодателя като имитация на стока с марка, е определена от Директива 84/450 като противоречаща на лоялната конкуренция и поради това като незаконна, облагодетелстването на рекламодателя благодарение на такава реклама е в резултат на нелоялна конкуренция и следователно трябва да се счита за несправедливо облагодетелстване от известността на тази марка.
В такъв случай на третия и четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 трябва да се тълкува в смисъл, че рекламодател, който изрично или имплицитно посочва в сравнителна реклама, че стоката, която пуска в продажба, е имитация на стока с общоизвестна марка, представя „стоките или услугите като имитация или копие“ по смисъла на член 3а, параграф 1, буква з). Облагодетелстването на рекламодателя от такава незаконна сравнителна реклама следва да бъде считано за „[несправедливо облагодетелстване]“ от известността на тази марка по смисъла на посочения член 3а, параграф 1, буква ж).
По съдебните разноски
С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1)
Член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че съгласно тази разпоредба наличието на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на дадена марка не предполага нито наличие на вероятност от объркване, нито наличие на опасност от причиняване на вреди на отличителния ѝ характер, на добрата ѝ репутация или по-общо — на притежателя ѝ. Облагодетелстването от използването от трето лице на знак, подобен на марка с добра репутация, е несправедливо извлечено от това трето лице от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация, когато то се опитва да следва примера на марката с добра репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва без финансова компенсация търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на нейния образ.

2)
Член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка има право да иска да се забрани използването от трети лица в сравнителна реклама — която не отговаря на всички условия, посочени в член 3а, параграф 1 от Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама, изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от , за да е разрешена — на знак, идентичен на посочената марка, за стоки или услуги, идентични на тези, за които същата е регистрирана, дори когато използването не може да засегне основната функция на марката, която е да указва произхода на стоките или услугите, при условие че то засяга или може да засегне някоя от другите функции на марката.

3)
Член 3а, параграф 1 от Директива 84/450, изменена с Директива 97/55, трябва да се тълкува в смисъл, че рекламодател, който в сравнителна реклама изрично или имплицитно посочва, че стоката, която пуска в продажба, е имитация на стока с общоизвестна марка, представя „стоките или услугите като имитация или копие“ по смисъла на член 3а, параграф 1, буква з). Облагодетелстването на рекламодателя благодарение на такава незаконна сравнителна реклама следва да бъде считано за „[несправедливо облагодетелстване]“ от известността на тази марка по смисъла на посочения член 3а, параграф 1, буква ж).

Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.