CELEX: 62004TJ0396
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanaosan "NICKY" sisältävän kuviomerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi
Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, joissa on sanaosa "NOKY"
Väitteen hylkääminen sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi
Valituslautakunnan suorittama kumoaminen
Asian palauttaminen väiteosastolle tavaroiden samankaltaisuuden ja käytöstä esitettyjen todisteiden tutkimista varten
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asian tausta
1       Soffass SpA esitti 20.9.1999 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki.
3       TavaratTavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 16, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Paperi‑ ja/tai selluloosatuotteet kotitalous‑ ja
terveydenhoitokäyttöön, kuten nenäliinat, kasvopaperit, käsipyyhkeet, lautasliinat, talouspaperirullat tai ‑puolat, WC‑paperi”.
4       Kyseinen hakemus julkaistiin 10.4.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 29/2000.
5       Sodipan SCA teki 10.7.2000 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan nojalla.
6       Väite perustui seuraaviin aikaisempiin kansallisiin rekisteröinteihin:
–       alla esitetty Ranskassa numerolla 1 400 192 rekisteröity kuviomerkki, joka on tullut voimaan 6.4.1967, luokkaan 16 kuuluvia
”paperia, pahvia ja näistä aineista tehtyjä tavaroita, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”, varten
–       alla esitetty Ranskassa numerolla 1 346 586 rekisteröity kuviomerkki, joka on tullut voimaan 14.3.1986, luokkaan 16 kuuluvia
”paperista tehtyjä tavaroita terveydenhoitoon tai kotitalouteen, kuten WC-paperi, nenäliinat, talouspaperi, lautasliinat,
pöytäliinat, lautasen alusliinat, alusliinakokonaisuudet, paperilautaset ja ‑kupit sekä muut kertakäyttötavarat (tai poisheitettävät
tavarat)”, varten.
7       SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 24.11.2003 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, etteivät kyseiset merkit olleet ulkoasultaan,
lausuntatavaltaan eivätkä merkityssisällöltään samankaltaisia. Se tarkensi tältä osin, että ”merkit erosivat selvästi kaikilta
kohdin toisistaan niiden synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa”. Koska merkit olivat yleisvaikutelman kannalta selvästi erilaisia,
väiteosasto päätteli, ettei tavaroita ollut tarpeen vertailla. Väiteosasto ei samasta syystä tutkinut väliintulijan asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan perusteella toimittamia todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä.
8       Väliintulija teki 4.12.2003 valituksen väiteosaston päätöksestä
9       Ensimmäinen valituslautakunta teki 16.7.2004 päätöksen (jäljempänä riidanalainen päätös), jolla se totesi, että kyseessä olevat
tavaramerkit olivat huomattavan samankaltaisia, kumosi väiteosaston päätöksen ja palautti asian sille kyseisten tavaroiden
vertaamiseksi ja aikaisempien tavaramerkkien käytöstä toimitettujen todisteiden tutkimiseksi.

Asianosaisten vaatimukset
10     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
11     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen ja
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
12     Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       toteaa, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oleva sekaannusvaara, jota kyseisten tavaroiden
samanlaisuus korostaa, väliintulijan esittämä väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan on perusteltu
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
13     Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
siltä osin kuin valituslautakunta on päätellyt virheellisesti kyseessä olevien merkkien olevan samankaltaisia.

Asianosaisten lausumat
14     Kantaja korostaa, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut, kyseisiä tavaramerkkejä ei voida sekoittaa, koska niiden
lausuntatavassa, ulkoasussa ja merkityssisällössä on ilmeisiä eroja. Valituslautakunta on näet vääristellyt sekaannusvaaran
käsitettä sellaisena kuin sitä on tulkittu yhteisön oikeuskäytännössä (asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997,
s. I‑6191, 22 kohta ja asia C‑39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I‑5507, 29 kohta).
15     Lausuntatavan osalta kantaja kiistää valituslautakunnan arvion, jonka mukaan viimeisten tavujen ”ky” ja ”cky” välinen samankaltaisuus
on merkityksellisempi kuin vokaaleista ”o” ja ”i” johtuva lausunnallinen ero. Kantaja väittää, että tätä ilmeistä eroa, jota
korostaa vielä Ranskan kielessä se, että tavut ”ni” ja ”no” lausutaan eri tavalla, on pidettävä tärkeämpänä, sillä kuluttajan
mieleen jää juuri sanan ensimmäisen osan äänne (ensimmäisen valituslautakunnan 19.1.2001 tekemä päätös, Manfield v. PENFIELD,
R 120/2000‑1, 23 kohta).
16     Ulkoasun osalta kantaja kiistää riidanalaisessa päätöksessä esitetyn toteamuksen, jonka mukaan kyseessä olevat tavaramerkit
ovat samankaltaisia sen vuoksi, että niille on tyypillistä samat alku‑ ja loppukirjaimet ja että ne koostuvat kahdesta lyhyestä
nimestä, jotka muistuttavat englantilaisia sanoja. Se korostaa sitä, että mainituissa tavaramerkeissä on huomattavia eroja.
Niissä on eri määrä kirjaimia (NICKY:ssä on viisi kirjainta ja NOKY:ssä neljä). Ensimmäisessä tavaramerkissä NOKY kirjaimet
”n” ja ”y” on sijoitettu ylöspäin osoittavaan viistoon ja suppenevaan akseliin. Lisäksi NOKY:n kirjain ”o” on muodoltaan kolmio,
jonka kulmat on pyöristetty. NOKY:n kirjaimen ”k” muodostava vertikaalinen tanko on korkeudeltaan huomattavasti suurempi kuin
saman kirjaimen vinon tangon ylin kärki. Toiselle tavaramerkille NOKY on selvästi tyypillistä kuva, joka esittää karhua, jonka
rinnalle on painettu sydämen kuva. Lisäksi sen alku‑ ja loppukirjaimet ovat suuremmat kuin muut kirjaimet. Lopuksi haetusta
tavaramerkistä poiketen kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä koostuvat kirjaimista, joiden äärirajat on pyöristetty.
17     Merkityssisällön osalta kantaja kiistää valituslautakunnan väitteen, jonka mukaan se ei ole näyttänyt toteen, että käsite
”Nicky” ymmärretään Ranskassa lyhenteenä.
18     Kantaja väittää, että on laajalti tunnettua ja yleisesti hyväksyttyä ilman, että sitä on tarvetta näyttää toteen, että ranskankielinen
yleisö ja yleisö yhteisössä ymmärtävät yleensä sanan ”Nicky” Nicolen, Nicolaksen ja Nicoletten kaltaisten ranskalaisten etunimien
lyhenteenä tai näiden etunimien ulkomaankielisenä vastineena. Se vetoaa tältä osin kilpa‑autoilija Niki Laudaan, ”Micky ja
Nicky” ‑nimiseen elokuvaan 70‑luvulta ja Nicky Larson ‑nimiseen sarjakuvaan. Sana ”noky” on sitä vastoin tšekinkielinen sana,
joka on italiankielisen sanan ”gnocchi” vastine. Kantaja esittää joka tapauksessa epäilyjä siitä, miten ranskankielinen yleisö
ymmärtää kyseisen merkityksen. Tämä sana voi pikemminkin tuoda ranskankielisen yleisön mieleen NOKIAn, joka on laajalti tunnettu
erottamiskykyinen merkki matkapuhelinten alalla.
19     Kantaja väittää, että sekaannusvaaran sulkemiseksi pois riittää, että ranskankielinen yleisö ymmärtää välittömästi käsitteen
”Nicky” lyhenteenä tai varsinaisten nimien lyhennelmänä. Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien välillä ulkoasun ja lausuntatavan
osalta olemassa olevien samankaltaisuuksien kumoamiseksi suurilta osin riittää, että yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä
on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys (asia T‑292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II‑4335, 54 kohta ja asia T‑185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler
(PICARO), tuomio 22.6.2004, 55 ja 56 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
20     SMHV katsoo valituslautakunnan vertailleen asianmukaisesti yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ja aikaisempia tavaramerkkejä
ja korostaa, että havaittavissa olevat vastaavuudet merkitsevät merkittävää samankaltaisuutta.
21     SMHV viittaa kantajan tekemään yksityiskohtaiseen arviointiin kysymyksessä olevien merkkien ominaispiirteistä (ks. edellä
16 kohta) ja korostaa, että kyse on seikoista, jotka ovat selvästi epäolennaisia siltä kannalta, miten kyseiset merkit ymmärretään
kokonaisuutena. Siitä huolimatta, että toisessa aikaisemmassa tavaramerkissä on huoliteltu kuva karhusta, sana ”noky” on näet
kiistattomasti kahden ranskalaisen tavaramerkin hallitseva osa.
22     Erityisesti siltä osin kuin on kyse kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön arvioinnista, SMHV väittää, että todisteet,
jotka kantaja on toimittanut sen väitteen tueksi, jonka mukaan NICKY:n merkitys on varma eli se on varsinaisen nimen lyhenne,
eivät ole omiaan tukemaan tehokkaasti tällaisia väitteitä. Edellä 19 kohdassa mainituissa tapauksissa BASS ja PICARO annettuja
tuomioita ei voida soveltaa esillä olevaan asiaan siltä osin kuin yhdellä kyseessä olevista merkeistä ei ole sellaista selkeää
ja erityistä merkitystä, jonka perusteella niiden mahdollinen yhteen mieltäminen on suljettu pois. SMHV toteaa lisäksi ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan perusteella, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa
ensimmäistä kertaa esitettyjä uusia perusteita voida ottaa tutkittavaksi, ja tällaisiksi perusteiksi voidaan määritellä kanteen
liitteenä olevat asiakirjat 13–21. Kyse on täysin uusista asiakirjoista, joita ei näin ollen voida hyväksyä menettelyn tässä
vaiheessa (asia T‑129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2251, 67 kohta).
23     Väliintulija väittää, että kun otetaan huomioon se, että kysymyksessä olevat merkit ovat selvästi samankaltaisia, väiteosaston
päätös on kumottu perustellusti.
24     Se väittää etenkin, että merkityssisällön osalta ranskalainen kuluttaja ei ymmärrä, että tavaramerkillä NICKY, jota käytetään
paperituotteiden, nenäliinojen ja ruokaliinojen kaltaisissa tavaroissa, viitataan henkilön nimeen, koska mikään ei anna sille
aihetta liittää kyseiset tavarat ja lisänimellä ”Nicky” kutsuttu henkilö yhteen varsinkin, kun tällainen lyhenne on erittäin
harvinainen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
25     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
26     Tästä säännöksestä ilmenee, että sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki
ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti
(asia C‑106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I‑9573, 51 kohta).
27     Jos kyseessä olevat merkit ovat täysin erilaisia, lähtökohtaisesti on siis mahdollista katsoa kyseisiä tavaroita tutkimatta,
ettei sekaannusvaaraa ole.
28     On todettava vielä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset
tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
29     Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä
ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian
kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen
keskinäinen riippuvuus (ks. asia T‑162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio
9.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
30     Tämä keskinäinen riippuvuus huomioon ottaen tavaramerkkien jopa vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkeillä
varustettujen tavaroiden tai palvelujen merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. vastaavasti edellä 14 kohdassa mainittu
asia Canon, tuomion 17 kohta ja asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I‑3819, 19 kohta).
31     Näin ollen jos kaksi merkkiä ovat edes vähäisellä tavalla samankaltaisia, sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena kaikki
asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen.
32     Tältä osin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön
samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon
on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. edellä 19 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 47 kohta
oikeuskäytäntöviittauksineen).
33     Esillä olevassa asiassa on selvää, että kohdeyleisönä on tällaista arviointia tehtäessä pidettävä ranskalaista yleisöä.
34     Ulkoasun osalta on todettava, että kyseisten merkkien välillä on tiettyä samankaltaisuutta. Merkin NOKY neljästä kirjaimesta
kolme on samassa paikassa NICKY:ssä. Merkeille on yhteistä alkukirjain ”n” ja loppuosa ”ky”. Koska tämä loppuosa ei ole tavanomainen
Ranskan kielessä, sitä voidaan pitää näiden kahden merkin hallitsevana osana, joka herättää ranskalaisen kuluttajan huomion.
35     Myös lausuntatavan osalta asianomaiset merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin viimeinen tavu ”ky”, joka on sama kyseessä
olevissa merkeissä, herättää ranskalaisen kuluttajan huomion. Näin ollen mainittujen merkkien ensimmäisillä tavuilla, jotka
sinällään ovat erilaisia, on lausuntatavan kannalta pienempi vaikutus.
36     Tältä osin on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan kahden tavaramerkin välisen lausuntatavan samankaltaisuuden asteen
merkitys on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka markkinoidaan siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan
ymmärtää visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu (edellä 19 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 55 kohta).
37     Samoin merkityssisällön osalta on mahdollista, kuten kantaja korostaa (ks. edellä 18 ja 19 kohta), että ranskalainen kuluttaja
voi ymmärtää sanan ”Nicky” etunimien Nicolas tai Nicole lyhenteenä. Tämän väitteen merkityksellisyyteen vaikuttavat kuitenkin
osittain kyseisten tavaroiden luonne ja ne olosuhteet, joissa niitä markkinoidaan. Tätä väitettä ei näin ollen pitäisi arvioida
irrallaan muista sellaista tekijöistä, joilla voi olla asian kannalta merkitystä.
38     On katsottava, että edellä 34 ja 35 kohdassa yksilöidyt merkkien samankaltaisuudet ovat sellaisia, että valituslautakunta
on perustellusti päätellyt, että tavaroita oli vertailtava toisiinsa sekaannusvaaran arvioimiseksi kokonaisuutena esillä olevassa
asiassa. Näin on tilanne etenkin silloin, kun merkeissä on sellaisia vähäisiäkin samankaltaisia osia, joita tavaroiden luonteen
ja niiden olosuhteiden, joissa niitä markkinoidaan, kaltaiset muut seikat voivat kokonaisarviointia tehtäessä lieventää.
39     Kun kyseessä olevien merkkien osalta ei voida katsoa, etteivät ne selvästikään ole samankaltaisia vaan niissä on tiettyjä
samankaltaisuuksia ja tiettyjä osia, joilla ne voidaan erottaa, kunkin tällaisen seikan merkittävyyttä koskevaa arviointia
ei voida suorittaa irrallaan, vaan se on tehtävä sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin yhteydessä kaikki asian kannalta
merkitykselliset tekijät huomioon ottaen (ks. edellä 29 kohta).
40     Kaikesta edellä olevasta seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste
on hylättävä.
41     Kanteeseen liitettyjä asiakirjoja 13–21 (ks. edellä 22 kohta) ei voida ottaa huomioon, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa
nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa
tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei nimittäin ole tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten
todisteiden perusteella, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Lisäksi näiden todisteiden hyväksyminen
olisi vastoin työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta
siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Nämä todisteet on näin ollen hylättävä tarvitsematta tutkia niiden todistusvoimaa
(edellä 22 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 67 kohta).
42     Kaikki edellä oleva huomioon ottaen kantajan kumoamisvaatimus on hylättävä.
43     Siltä osin kuin on kyse väliintulijan vaatimuksesta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi lopullisesti
todettava, että yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan esitetty väite on perusteltu, on huomautettava, että asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdasta yhdessä sen 3 kohdan kanssa seuraa, että valituslautakuntien päätöksen muuttaminen on mahdollista
vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi (asia T‑247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002,
s. II‑5301, 46 kohta). Tältä osin riittää, kun todetaan, että riidanalainen päätös ei ole tällä tavalla lainvastainen ja että
esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon
ottaen.
44     Väliintulijan tekemä muuttamisvaatimus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
45     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava SMHV:n
ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Cooke
Labucka
Trstenjak
Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä marraskuuta 2005.
E. Coulon

J. D. Cooke
kirjaaja

ensimmäisen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: italia.