CELEX: 62002TJ0399
Yhteisön tavaramerkki
Kolmiulotteinen tavaramerkki
Pullon muoto
Pitkäkaulainen pullo, jonka suuhun on asetettu sitruunanviipale
Ehdottomat hylkäysperusteet
Erottamiskyky
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asian tausta
1       Kantaja, joka markkinoi ja jälleenmyy meksikolaista CORONA-olutta Euroopassa, teki 27.11.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan
hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on kolmiulotteinen muoto, ja vaatimuksen kohteena olivat myös keltainen ja vihreä
väri. Graafisesta jäljennöksestä, sellaisena kuin se esitetään tavaramerkkihakemuksen liitteessä (ja joka toistetaan mustavalkoisena
jäljempänä), käy ilmi, että tavaramerkki muodostuu läpinäkyvästä pullosta, joka on täytetty keltaisella nesteellä ja jossa
on pitkä kaula, jonka suuhun on asetettu vihreäkuorinen sitruunanviipale.
3       Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta
tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 25, 32 ja 42, ja ne vastaavat kunkin näiden luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–       luokka 16: ”paperi, pahvi ja niistä valmistetut tavarat, painotuotteet, kirjansidonta-aineet, valokuvat; paperikauppatavarat;
liimat, paperi- ja kotitalousliimat; konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly
muihin luokkiin), painokirjasimet; painolaatat”
–       luokka 25: ”vaatteet, t-paidat, kaikenlaiset sortsit; kaikenlaiset jalkineet; kaikenlaiset päähineet”
–       luokka 32: ”oluet, kivennäisvedet ja hiilihappovedet, hedelmätuoremehut”
–       luokka 42: ”ravintolat, baarit, pikaruokalat”.
4       Tutkija totesi kantajalle 18.10.1999 päivätyllä kirjeellä katsovansa, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu
täysin asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
5       Kantaja esitti tätä koskevat huomautuksensa 17.2.2000 päivätyllä kirjeellä, joka toimitettiin 22.2.2000 telekopiona, ja väitti,
että sanamerkki CORONA on yleisesti tunnettu. Kirjeessä todetaan, että siinä on liitteitä, joihin kuuluu Le Monde ‑lehdessä
31.8.1997 julkaistu artikkeli, jonka otsikkona oli ”La bière mexicaine” (meksikolainen olut). Näitä liitteitä ei kuitenkaan
ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimitetussa valituslautakunnan asiakirja-aineistossa.
6       Tutkija toisti 25.9.2001 päivätyllä kirjeellä näkemyksensä, jonka mukaan hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu
täysin asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja kehotti kantajaa esittämään kahden
kuukauden kuluessa todisteet siitä, että tästä tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen.
7       Tutkija hylkäsi 21.12.2001 tekemällään ratkaisulla tavaramerkkihakemuksen asetuksen N:o 40/94  38 artiklan perusteella luokkiin 32
ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu täysin asetuksen
N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Hän totesi, että kantaja oli jättänyt esittämättä
tämän osalta asetetussa määräajassa todisteet siitä, että tästä tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen.
8       Kantaja teki 20.2.2002 valituksen tutkijan ratkaisusta SMHV:lle asetuksen N:o 40/94  59 artiklan perusteella. Ensimmäinen
valituslautakunta hylkäsi tutkijan ratkaisun 21.10.2002 tekemällään ratkaisulla (jäljempänä riidanalainen ratkaisu), joka
annettiin 24.10.2002 tiedoksi valittajalle, siltä osin kuin siinä oli hylätty tavaramerkkihakemus luokkaan 32 kuuluvia ”kivennäisvesiksi”
kutsuttuja tuotteita varten. Se hylkäsi valituksen muilta osin.

Asianosaisten vaatimukset
9       Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       muuttaa riidanalaista ratkaisua kumoamalla tutkijan ratkaisun oluita, hiilihappovesiä ja hedelmätuoremehuja sekä ravintoloita,
baareja ja pikaruokaloita koskevien tuotteiden ja palvelujen osalta ja palauttaa asian tutkijan edelleen päätettäväksi
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
10     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
11     Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste
Asianosaisten lausumat
12     Kantaja arvostelee valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kuluttaja on tottunut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
muodostamaan pullon muotoon, kun kyseessä ovat yhtä lailla oluet kuin hiilihappoa sisältävät juomat tai hedelmätuoremehut.
Kantajan mukaan ainoastaan tiettyjä meksikolaisia oluita myydään tämänmuotoisissa pulloissa, kun taas Euroopassa kaupan pidettävät
oluet myydään pulloissa, joiden muodot eroavat selvästi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodosta, tiettyjä sellaisia
oluita lukuun ottamatta, joita vastaan on pantu menestyksekkäästi vireille oikeudenkäynti tavaramerkin loukkaamisen vuoksi.
13     Hedelmätuoremehujen osalta kantaja väittää, että näiden juomien perinteinen pullo eroaa kyseessä olevasta pullosta muun muassa
erilaisen kokonsa ja lyhyemmän kaulansa vuoksi. Hiilihappovesien osalta kantaja väittää, että kuluttaja ei ole tottunut riidanalaisen
pullon kaltaisiin 33 cl:n pulloihin, koska hiilihappovettä myydään tavallisesti 75 cl:n ja jopa litran pulloissa.
14     Kantaja väittää lopuksi lehtiartikkeliin viitaten, että se, että pullon suuhun on asetettu sitruunan neljännes, on hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin omaleimainen piirre, jonka avulla kohderyhmä voi tunnistaa tällä tavoin varustettujen tuotteiden
kaupallisen alkuperän. Kantaja lisää, että valituslautakunta ei perustellut kantaansa hedelmätuoremehujen ja hiilihappovesien
osalta, koska tämäntyyppisiä juomia ei ole tapana koristaa sitruunan neljänneksellä.
15     SMHV väittää, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostama pullon muoto juolahtaa luonnostaan mieleen. Erityisesti
kyseessä olevan pullon kaulan tavallista pidemmän muodon osalta SMHV väittää tiettyjä esimerkkejä antaen, että useita oluita
myydään pulloissa, jotka ovat yleismuodoltaan samanlaisia. SMHV katsoo pullon suuhun asetetun sitruunanviipaleen osalta, että
tämä on pelkkä lisäys tavanomaiseen tekijään, minkä lisäksi sitä käytetään yleisesti tietyissä oluttyypeissä. SMHV päättelee,
että kun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin eri elementtejä tarkastellaan erikseen, voidaan todeta, että niitä käytetään
tavanomaisesti kyseessä olevien tuotteiden myynnissä, ja että konkreettisten seikkojen perusteella voidaan päätellä, että
kun näitä elementtejä tarkastellaan kokonaisuutena, niitä käytetään myös tavanomaisesti kyseessä olevalla toiminta-alalla
tai niitä voidaan käyttää tällä tavoin.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
16     Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.
17     Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tällä tavaramerkillä pystytään yksilöimään
rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara tietystä yrityksestä peräisin olevaksi tavaraksi ja siis erottamaan tämä tavara
muiden yritysten tavaroista (asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I‑5475, 35 kohta ja yhdistetyt asiat
C‑53/01−C‑55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I‑3161, 40 kohta).
18     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti tavaramerkkejä, joita kohderyhmän
mielestä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa esittämään kyseisiä tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin
olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin (asia T‑323/00,
SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002 s. II‑2839, 37 kohta ja asia T‑194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen
tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II‑383, 39 kohta).
19     Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen ensinnäkin huomioon tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä
on haettu, ja toiseksi se, miten näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista pääsääntöisesti muodostuva asianomainen kohderyhmä
mieltää tavaramerkin (edellä 17 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 41 kohta). Tämä tarkoittaa kyseessä
olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletettuja odotuksia (ks. vastaavasti asia C‑210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I‑4657, 31 kohta
ja edellä 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 63 kohta).
20     Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kohderyhmään kuuluvat kaikki loppukuluttajat. Oluet, hiilihappovedet ja hedelmätuoremehut
on tarkoitettu tavanomaiseen kulutukseen. Sama koskee myös tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja.
21     Mitä tulee tuotteisiin, joiden osalta tavaramerkin rekisteröinti on evätty tässä asiassa, eli oluihin, hiilihappovesiin ja
hedelmätuoremehuihin, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu näiden juomien pakkauksesta eli pullosta, sekä tämän
pakkauksen lisätekijästä eli sitruunanviipaleesta. Koska juomilla muiden nesteiden tavoin ei ole omaa muotoa ja koska niiden
kaupan pitäminen edellyttää pakkausta, joka antaa muotonsa tuotteelle, tämä pakkaus on rinnastettava tuotteen muotoon tutkittaessa
hakemusta, joka koskee rekisteröintiä tavaramerkiksi.
22     Tämän osalta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä
arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa. Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ei nimittäin tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä, kun on kyseessä tavaramerkkien erottamiskyvyn
arviointi (ks. tavaroiden muodon osalta edellä 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 44 kohta sekä jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta edellä 17 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 42−49 kohta).
23     Kohderyhmä ei kuitenkaan välttämättä ymmärrä tavaran pakkauksesta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin
kuin sana- tai kuviomerkkiä tai kolmiulotteista tavaramerkkiä, joka muodostuu sillä varustettujen tavaroiden ulkoasusta riippumattomasta
merkistä. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet perustamaan olettamusta tavaroiden alkuperästä kyseisten tavaroiden
pakkauksen muotoon graafisten elementtien tai sanaelementtien puuttuessa, ja tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin osalta
erottamiskyvyn osoittaminen voi olla vaikeaa (ks. vastaavasti edellä 17 kohdassa mainittu asia Linde ym., tuomion 48 kohta;
asia C‑104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I‑3793, 65 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen
tabletti, tuomion 45 kohta).
24     Koska nestemäisen tuotteen kaupan pitäminen edellyttää pakkausta, keskivertokuluttaja katsoo ensiksi, että pakkauksella on
pelkkä pakkaustehtävä. Tällaisesta pakkauksesta muodostuvalla kolmiulotteisella tavaramerkillä on asetuksen N:o 40/94  7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ainoastaan, jos tällaisen tuotteen keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisen
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, voi sen perusteella analyysiä tai vertailua tekemättä ja erityistä
huomiota kiinnittämättä erottaa kyseessä olevan tuotteen muiden yritysten tuotteista.
25     Koska kantaja haki sellaisen tavaramerkin rekisteröintiä, joka muodostuu useista elementeistä (yhdistelmämerkki), tämän tavaramerkin
erottamiskyvyn arvioimiseksi sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin
muodostavia eri elementtejä tarkastellaan peräkkäin (edellä 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 54 kohta).
26     Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kolmiulotteisen muodon osalta on ensiksi todettava, että kyseessä on lasipullo, jonka
yläosa on hieman kartiomainen ja jossa on tavallista pidempi kaula.
27     Valituslautakunta totesi tämän osalta asiaankuuluvasti riidanalaisen ratkaisun 13 kohdassa, että useita oluita mutta myös
hiilihappoa sisältäviä juomia ja hedelmätuoremehuja myydään pulloissa, joiden muodot ovat hyvin samankaltaisia kuin kyseessä
oleva muoto. SMHV esitti vastineensa liitteessä useita tämän toteamuksen vahvistavia kuvia olutpulloista. Kantaja ei puolestaan
esittänyt minkäänlaisia todisteita sen väitteensä tueksi, jonka mukaan samanlaisten pullojen käyttöä vastaan eurooppalaisissa
oluissa on pantu menestyksekkäästi vireille oikeudenkäyntejä. Hiilihappovesien ja hedelmätuoremehujen osalta on yleisesti
tunnettua, että näitä juomia myydään erikokoisissa pulloissa eikä yksinomaan 75 cl:n tai litran suuruisissa pulloissa, kuten
kantaja väittää. Näiden pullojen muodot poikkeavat lisäksi suuresti toisistaan. Kyseessä olevan pullon kolmiulotteista muotoa
käytetään näin ollen tavanomaisesti kaikkien kyseessä olevien tuotteiden esittämiseen, tai ainakin sitä voidaan käyttää tällä
tavoin.
28     Limetinviipaleen osalta riidanalaisen ratkaisun 15 kohdan alaviitteissä olevat viittaukset Internet-sivuille ja SMHV:n vastineensa
liitteessä toimittamat täydentävät tiedot osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla, että tätä elementtiä käytetään tavanomaisesti
elinkeinotoiminnassa oluiden esittämiseen. Muiden kyseessä olevien tuotteiden osalta on yleisesti tunnettua, että sitruunaa
käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa erilaisten elintarvikkeiden esittämiseen. On myös tunnettua, että sitruunanviipaleita
tai sitruunan neljänneksiä lisätään usein kulutushetkellä hiilihappovesiin ja muihin alkoholittomiin juomiin, ja että limettiä
käytetään myös tällä tavoin. Nämä tekijät ovat konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että sitruunaa
ja limettiä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tuotteiden esittämiseen.
29     Vaadittujen värien osalta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin graafisesta esityksestä ilmenee, että kyseessä on yhtäältä
itsessään läpinäkyvän pullon keltaisen sisällön väri ja toisaalta vihreän kuoren ja sitruunanviipaleen hedelmälihan erittäin
kirkas kellertävän vihreä väri. Keltainen vastaa oluen ja tiettyjen hiilihappovesien eli limonadien väriä, kun taas tavaramerkin
kuvauksessa olevat vihreän kaksi vivahdetta vastaavat kuoren ja limetin hedelmälihan luonnollista väriä. Keltainen ja vihreä
ovat lisäksi tavallisia värejä, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa erilaisten elintarvikkeiden ja erityisesti
juomien esittämiseen.
30     Tästä seuraa, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu sellaisten elementtien yhdistelmästä, joista kutakin voidaan
käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden esittämiseen, minkä vuoksi
ne eivät ole erottamiskykyisiä näiden tuotteiden osalta.
31     Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu yksinomaan elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky
kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, että kun tätä tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, sitä
voidaan myös käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa näiden tavaroiden tai palvelujen esittämiseen (edellä 18 kohdassa
mainittu asia SAT.2, tuomion 49 kohta). Tällainen päätelmä olisi kumottavissa ainoastaan, jos konkreettiset seikat eli esimerkiksi
eri elementtien yhdistämistapa osoittaisivat, että yhdistelmämerkki on kokonaisuutena tarkasteltuna enemmän kuin pelkkä elementtiensä
summa (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin antama ratkaisuehdotus asiassa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland,
tuomio 12.2.2004, 65 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
32     Tässä asiassa tällaisia seikkoja ei vaikuta olevan. Hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä, jolle on tyypillistä lähinnä
se, että se on yhdistelmä pullon kolmiulotteisesta muodosta ja yhtäältä keltaisesta ja vihreästä väristä ja toisaalta limetinviipaleesta,
voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden esittämiseen. Erityisesti
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rakenteen, jolle on tyypillistä se, että sitruunanviipale on asetettu pullon suuhun,
osalta on vaikeaa kuvitella muita mahdollisuuksia yhdistää nämä elementit yhdeksi kolmiulotteiseksi kokonaisuudeksi. Kyseessä
on lisäksi ainoa tapa, jolla juoma voidaan koristella sitruunanviipaleella tai sitruunan neljänneksellä, koska tämä juodaan
suoraan pullon suusta. Tästä seuraa, että tapa, jolla käsiteltävänä olevan yhdistelmämerkin elementit on yhdistetty, ei kykene
tekemään sitä erottamiskykyiseksi.
33     On lisättävä, että mahdolliset erot hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavien muodon ja värin sekä muiden kyseessä
olevien tuotteiden pakkauksina käytettävien pullojen muodon ja värin välillä eivät voi vaikuttaa tähän päätelmään. Kun hakemuksen
kohteena olevaa tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, se ei eroa huomattavasti kyseessä olevien tuotteiden pakkausten
perusmuodoista, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa, vaan se vaikuttaa pikemminkin näiden muotojen muunnelmalta.
34     Keskivertokuluttaja ei analysoi kyseessä olevien juomien pakkausten muotoa ja väriä yksityiskohtaisesti, eikä hän kiinnitä
näihin erityistä huomiota.
35     Hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä, sellaisena kuin tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen
keskivertokuluttaja sen ymmärtää, ei näin ollen kyetä yksilöimään tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tuotteita eikä erottamaan
niitä tuotteista, joilla on eri kaupallinen alkuperä. Se ei näin ollen ole erottamiskykyinen näiden tuotteiden osalta.
36     Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen eli ravintoloiden, baarien tai pikaruokaloiden osalta on todettava, että
näiden palvelujen tarkoituksena on muun muassa kyseessä olevien tuotteiden myynti. Kuten on todettu, hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkiä voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa näiden tuotteiden esittämiseen. Tämä tekijä on konkreettinen
seikka, jonka perusteella voidaan päätellä, että tätä tavaramerkkiä voidaan myös käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
näiden palvelujen esittämiseen. Siltä puuttuu näin ollen erottamiskyky niiden osalta.
37     Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste
Asianosaisten lausumat
38     Kantaja väittää, että se on hyödyntänyt laajasti hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä markkinoidessaan CORONA-olutta koko
yhteisön alueella ja että tätä tavaramerkkiä on mainostettu ahkerasti, sitkeästi ja keskeytymättä. Kantajan mukaan tällä tavaramerkillä
voidaan näin ollen yksilöidä kyseessä olevat tuotteet sen yrityksestä peräisin oleviksi.
39     Väitteensä tueksi kantaja liittää kannekirjelmäänsä todisteina ensiksi asiakirjat, jotka se esitti jo 19.4.2002 päivätyn,
SMHV:lle tekemänsä valituksen perusteet sisältävän kirjelmänsä liitteessä, toiseksi Le Monde -lehdessä julkaistun artikkelin,
jonka otsikkona oli ”La bière mexicaine” ja johon se viittasi tutkijan käsitellessä asiaa, kolmanneksi viisi pulloja koskevaa
valokuvaa ja neljänneksi artikkelin, jonka otsikkona on ”Dossier-bières” (olutasia).
40     SMHV katsoo, että nämä kantajan valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä esittämät todisteet eivät riitä sen osoittamiseen,
että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen, ja että kantajan ensimmäistä kertaa
kannekirjelmässään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämät todisteet on hylättävä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
41     Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdan perusteella saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b−d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat
hylkäysperusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos tästä on tullut käytössä erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa se,
että kohderyhmä ymmärtää merkin, josta kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi,
perustuu tavaramerkin hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tämän seikan vuoksi on perusteltua jättää huomiotta saman artiklan
1 kohdan b−d alakohdan taustalla olevat yleistä etua koskevat seikat, joiden mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien
on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä, jotta estettäisiin sääntöjenvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle
taloudelliselle toimijalle (edellä 18 kohdassa mainittu asia SAT.2, tuomion 36 kohta).
42     Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan, jonka normatiivinen sisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94  7 artiklan
3 kohdan, tulkintaa koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee ensinäkin, että tavaramerkin käytön perusteella syntyvä erottamiskyky
edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä yksilöi tavaramerkin ansiosta kyseessä olevat tavarat tai palvelut tietystä
yrityksestä peräisin oleviksi. Tilannetta, jossa edellytyksen, joka koskee käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, voidaan
katsoa täyttyneen, ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien
tietojen perusteella (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999,
s. I‑2779, 52 kohta ja edellä 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 61 kohta).
43     Tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdan perusteella edellyttää toiseksi sen osoittamista, että
kyseinen tavaramerkki on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi siinä merkittävässä osassa yhteisöä, jonka osalta tämä
ominaisuus asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta huomioon ottaen puuttui (asia T‑91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS),
tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II‑1925, 27 kohta).
44     Arvioitaessa tässä asiassa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on kolmanneksi otettava huomioon sellaiset tekijät
kuin muun muassa tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen
laajuus ja kesto ja se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Tämän osalta asianmukaisia
todisteita ovat muun muassa kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä kyselytutkimukset
(ks. vastaavasti edellä 42 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 53 kohta ja edellä 17 kohdassa
mainittu asia Philips, tuomion 60 kohta).
45     Erottamiskyvyn on neljänneksi pitänyt syntyä käytön perusteella ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä (asia T‑247/01, eCopy
v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II‑5301, 36 kohta).
46     Näiden seikkojen valossa on selvitettävä, rikkoiko valituslautakunta tässä asiassa asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohtaa
katsoessaan, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä tämän säännöksen perusteella.
47     Riidanalaisessa ratkaisussa ei ole minkäänlaisia tietoja siitä, missä yhteisön osassa hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä
puuttuu erottamiskyky. Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka eivät ole sanamerkkejä, kuten tässä asiassa, on kuitenkin oletettava,
että niiden erottamiskykyä arvioidaan samalla tavoin koko yhteisössä, ellei ole olemassa vastakkaiseen suuntaan osoittavia
konkreettisia seikkoja. Koska tässä asiassa asiakirja-aineistosta ei ilmene, että näin olisi, on katsottava, että asetuksen
N:o 40/94  7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
osalta olemassa koko yhteisössä. Tästä tavaramerkistä on näin ollen pitänyt tulla käytössä erottamiskykyinen koko yhteisössä,
jotta se voidaan rekisteröidä saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella.
48     SMHV:ssä käydyn hallinnollisen menettelyn kuluessa kantaja todellakin väitti 19.4.2002 päivätyssä valituksen perusteet sisältävässä
kirjelmässään, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen koko yhteisössä, ja se
esitti Grupo Modelo SA de CV ‑nimisen meksikolaisyhtiön vuoden 1999 vuosittaisen myynti- ja vientiraportin, mainosaineistoa
sekä pullojen valokuvia.
49     On siis selvitettävä, totesiko valituslautakunta perustellusti, että siinä esitetyt todisteet eivät riittäneet osoittamaan,
että hakemuksen jättöpäivänä hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi.
50     Meksikolaisyhtiö Grupo Modelo SA de CV:n vuoden 1999 myynti- ja vientiraportin osalta SMHV totesi perustellusti, että siinä
esitetyt pullot eivät ole kaikki samanlaisia kuin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostama pullo ja että niissä
kaikissa on etiketti, jossa on sanaelementtejä, joihin kuuluvat muun muassa corona, corona extra, coronita ja estrella. Vuosia
1990−1999 koskevassa taloudellisessa tuloksessa, joka esitetään tämän asiakirjan sivuilla 4 ja 5, ei tehdä eroa tämän yhtiön
hyödyntämien eri tavaramerkkien eikä eri maantieteellisten markkinoiden välillä. Euroopan markkinoita koskevissa tämän asiakirjan
otteissa rajoitutaan toteamaan yleisesti ja epätäsmällisesti, että Grupo Modelo SA de CV:n hyödyntämien tavaramerkkien asema
on vahvistunut vuonna 1999 Ranskassa, Italiassa, Belgiassa, Saksassa, Kreikassa ja muissa maissa, että kasvu on ollut merkittävää
Itävallassa ja että sen markkinoille tunkeutuminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on edistynyt. Nimenomaisesti Espanjan markkinoiden
osalta asiakirjassa todetaan lähinnä, että näillä markkinoilla on toteutettu huomattavia myynninedistämiskampanjoita ja että
myyntimäärä on kasvanut 12 prosenttia vuoteen 1998 verrattuna, mikä on täten vahvistanut tavaramerkin Coronita asemaa markkinaosuudeltaan
suurimpana tuontioluena. Asiakirjassa ei sen sijaan mainita täsmällisesti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin markkinaosuutta
eikä yrityksen sen myynninedistämiseksi tekemien investointien tärkeyttä. Tämän asiakirjan perusteella ei siis voida päätellä,
että yhteisössä ainakin merkittävä osa kohderyhmästä ymmärtäisi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kyseessä olevien tavaroiden
ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittajaksi.
51     Tämä koskee myös kantajan esittämää mainosaineistoa, koska sen perusteella ei voida tehdä mitään konkreettista päätelmää edellä
44 kohdassa yksilöityjen tekijöiden osalta. Kantajan esittämässä mainosaineistossa ei lisäksi ole mitään todisteita tavaramerkin
käytöstä hakemuksessa tarkoitetulla tavalla. Kaikissa esitetyissä kuvissa vaaditun muodon ja vaadittujen värien esitykseen
liittyy kantajan sanamerkkejä. Tällä aineistolla ei näin ollen voida osoittaa, että kohderyhmä ymmärtää hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin sellaisenaan ja siihen mainoksissa ja tuotteiden myynnin yhteydessä liitetyistä sana- ja kuviomerkeistä
riippumatta kyseessä olevien tuotteiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittajaksi.
52     On lisättävä, että sen osoittamiseksi, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen, kantaja
ei voi vedota todisteisiin, jotka se esitti ensimmäistä kertaa kannekirjelmänsä liitteessä. Valituslautakunnan velvollisuutena
on ottaa huomioon todiste, jolla voi olla merkitystä arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, ainoastaan
siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt sen SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä (edellä 45 kohdassa
mainittu asia eCOPY, tuomion 47 kohta). Todisteilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä,
ei näin ollen voida kyseenalaistaa riidanalaisen ratkaisun laillisuutta.
53     Tutkijan asiaa käsitellessä kantajan mainitseman, Le Monde ‑lehdessä julkaistun artikkelin, jonka otsikkona oli La bière mexicaine
ja johon liittyen asiakirja-aineistosta ei käy selkeästi ilmi, että se todella esitettiin SMHV:ssä, osalta riittää, kun todetaan,
että tämä artikkeli koskee yksinomaan Ranskan markkinoita, eikä se näin ollen osoita, että hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä
on tullut erottamiskykyinen koko yhteisön alueella.
54     Kantaja ei näin ollen ole osoittanut, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi
koko yhteisössä asetuksen N:o 40/94  7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän säännöksen rikkomista koskeva toinen
kanneperuste on näin ollen hylättävä.
55     Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
56     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa
korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Pirrung
Meij
Forwood
Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: ranska.