CELEX: 62003TJ0112
Ühenduse kaubamärk
Vastulausemenetlus
Sõnamärgi FLEXI AIR registreerimise taotlus
Varasem sõnamärk FLEX
Suhteline keeldumispõhjus
Segiajamise tõenäosus
Tegeliku kasutamise tõendamise nõue
Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkt ii ning artikli 43 lõige 2

Vaidluse taust
1       Hageja esitas 9. septembril 1998 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”)
nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne
17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
2       Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk FLEXI AIR.
3       Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava
kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 3
ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „šampoonid; soengu- ja juuksehooldusgeelid, -vahud, -palsamid ja -aerosooltooted; juukselakid;
juuksevärvid ja juuksevärvieemaldid; lokivedelikud ja juuksesirgendustooted; eeterlikud õlid”.
4       Kaubamärgi registreerimise taotlus avaldati 30. augustil 1999 Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 69/99.
5       Revlon (Suisse) SA (edaspidi „vastulause esitaja”) esitas 30. novembril 1999 määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause
taotletava kaubamärgi registreerimisele.
6       Vastulause rajanes sõnamärgil FLEX (edaspidi „varasem kaubamärk”), mis on registreeritud:
–       Prantsusmaal kaupadele klassides 3 ja 34, mis vastavad kirjeldusele „valgendid ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja küürimisained
ning abrasiivid; seebid, lõhnaõlid, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed; hambapastad; tubakas (töötlemata või töödeldud);
suitsetamistarbed; tikud”;
–       Rootsis kaupadele klassis 3, mis vastavad kirjeldusele „šampoon; juuksepalsam, -vaht, -lakk ja -geel”;
–       Ühendkuningriigis kaupadele klassis 3, mis vastavad kirjeldusele „juustele mõeldud šampoonid ja hooldusvahendid”.
7       Vastulause toetuseks tõi vastulause esitaja välja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud suhtelise keeldumispõhjuse.
8       Hagejale teatati 7. detsembril 1999, et tema kaubamärgitaotlusele on esitatud vastulause. Vastulausete osakond palus 23. märtsil
2000 vastulause esitajal hiljemalt 23. juuliks 2000 esitada uusi tõendeid oma vastulause toetuseks ning hagejal hiljemalt
23. septembriks 2000 esitada vastuseks vastulausele oma märkused.
9       Nimetatud tähtaegade jooksul pooled ühtlustamisametile oma märkusi ei esitanud.
10     Ühtlustamisamet teatas pooltele 27. novembril 2000, et uute märkuste puudumisel teeb ta otsuse juba tema valduses olevate
tõendite põhjal.
11     28. ja 29. novembril 2000 sai ühtlustamisamet hageja märkused, milles teatati, et „tema tahtest sõltumatutel põhjustel” oli
hageja alles äsja vastulausest teada saanud. Hageja nõudis ka tõendeid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta ning
teatas, et jätab endale õiguse esitada
restitutio in integrum
hagi. Ta lisas koopia oma märkustest, mis ta oli esitanud ühes seotud vastulausemenetluses.
12     Vastulausete osakond vastas 26. märtsil 2001, et ta ei võta arvesse eelmises punktis viidatud märkusi, kuna need esitati pärast
eespool viidatud 27. novembri 2000. aasta teadet.
13     Oma 27. märtsi 2001. aasta otsusega lükkas vastulausete osakond kaubamärgitaotluse tagasi, põhjendades seda taotletava kaubamärgi
ja Ühendkuningriigis registreeritud varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosusega.
14     Hageja esitas selle otsuse peale 20. aprillil 2001 kaebuse määruse nr 40/94 artikli 59 alusel.
15     Oma 15. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) jättis neljas apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata
ja mõistis kulud välja hagejalt.

Poolte nõuded
16     Hageja palub Esimese Astme Kohtul:
–       tühistada vaidlustatud otsus;
–       mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud välja ühtlustamisametilt.
17     Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:
–       jätta hagi rahuldamata;
–       mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus
18     Hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet, mis tulenevad oluliste menetlusnormide rikkumisest seoses varasema kaubamärgi tegeliku
kasutamise tõendamise nõudega, määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest ning sama määruse artikli 8 lõike 2
punkti a alapunkti ii rikkumisest.

Esimene väide, mis tuleneb oluliste menetlusnormide rikkumisest seoses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise
nõudega
Poolte argumendid
19     Hageja väidab esiteks, et jättes jõusse vastulausete osakonna otsuse, millega lükati varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise
tõendamise nõue tagasi, rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta
määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1),
eeskirja 22 lõiget 1. Ta täpsustab, et kuna kumbki nendest sätetest ei kehtesta tähtaega tegeliku kasutamise tõendamise nõudmiseks,
võib sellise nõude esitada kuni vastulausemenetluse lõpetamiseni, mis käesoleval juhul toimus alles 27. märtsil 2001, st vastulausete
osakonna otsuse tegemise kuupäeval.
20     Teiseks väidab hageja, et jättes jõusse vastulausete osakonna otsuse, millega lükati varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise
tõendamise nõue tagasi, rikkus apellatsioonikoda tegevuse järjepidevuse põhimõtet, nagu seda on väljendatud Esimese Astme
Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsuses kohtuasjas T-163/98: Procter & Gamble
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY) (EKL 1999, lk II-2383); 16. veebruari 2000. aasta otsuses kohtuasjas T-122/99: Procter & Gamble
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet (seebi kuju) (EKL 2000, lk II-265); 5. juuni 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-198/00: Hershey
Foods
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet (Kiss Device with plume) (EKL 2002, lk II-2567); 12. detsembri 2002. aasta otsuses kohtuasjas
T-63/01: Procter & Gamble
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet (seebi kuju) (EKL 2002, lk II-5255), ja 23. septembri 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-308/01:
Henkel
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – LHS (UK) (KLEENCARE) (EKL 2003, lk II‑03253).
21     Ühtlustamisamet vaidlustab käesoleva väite põhjendatuse.
Esimese Astme Kohtu hinnang
22     Kõigepealt tuleb märkida, et määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõige 1 ei ole käesoleval juhul asjakohane. See näeb ette, et
juhul kui vastulause esitaja peab esitama tõendid varasema kaubamärgi kasutamise kohta, teeb ühtlustamisamet talle ettepaneku
esitada nõutud tõendid ühtlustamisameti määratud tähtaja jooksul. Käesoleva vaidluse raames ei tõusetu mitte küsimus, millise
hetkeni tõendeid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta võib esitada, vaid millise hetkeni selliseid tõendeid võib
nõuda.
23     Edasi tuleb tõdeda, et vaidlustatud otsuse punktis 16 leidis apellatsioonikoda, et hageja ei esitanud varasema kaubamärgi
tegeliku kasutamise tõendamise nõuet tähtaegselt ning seega ei tulnud seda vastulause suhtes otsuse tegemisel arvesse võtta.
24     Selle seisukoha põhjendatuse uurimiseks tuleb kõigepealt meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3
eeldatakse sama määruse artikli 42 alusel esitatud vastulause menetlemisel varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist seni,
kuni kaubamärgi taotleja nõuab sellise kasutamise tõendamist. Sellise nõude esitamine toob kaasa vastulause esitaja kohustuse
tõendada tegelikku kasutamist (või näidata, et kasutamata jätmine oli põhjendatud), kuna vastasel juhul lükatakse tema vastulause
tagasi. Sellise tagajärje tekkimiseks tuleb nõue koostada selgelt ja esitada ühtlustamisametile õigeaegselt (Esimese Astme
Kohtu 17. märtsi 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T‑183/02 ja T‑184/02: El Corte Inglés
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), EKL 2004, lk II‑965, punkt 38).
25     Selle küsimuse kohta tuleb märkida, et määruse nr 40/94 üheksas põhjendus tõepoolest tõdeb, et „ühenduse kaubamärkide kaitsmine
või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata”.
Seda silmas pidades ei tohi ebamõistlikult piirata kaubamärgi taotleja võimalusi nõuda tõendeid selle kaubamärgi kasutamise
kohta, millele on tuginetud taotletava kaubamärgi registreerimise vastu.
26     Sellegipoolest tuleb varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimus juhul, kui kaubamärgi taotleja on selle tõstatanud, lahendada
enne, kui tehakse otsus vastulause enda suhtes.
27     Kuna nii vastulausemenetlus kui apellatsioonimenetlus on võistlevad menetlused, kutsub ühtlustamisamet pooli nii sageli kui
vajalik esitama märkusi ühtlustamisameti poolt neile adresseeritud või teiste poolte edastatud teadete kohta (vt selle kohta
määruse nr 40/94 artikli 43 lõige 1 ja artikli 61 lõige 2). Menetluse parema korraldamise eesmärgil tuleb need märkused esitada
ühtlustamisameti määratud tähtaja jooksul.
28     Käesoleval juhul kutsus vastulausete osakond oma 23. märtsi 2000. aasta kirjaga vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 1
vastulause esitajat hiljemalt 23. juuliks 2000 esitama uusi tõendeid oma vastulause toetuseks ning hagejat hiljemalt 23. septembriks
2000 esitama vastuseks vastulausele oma märkused. Hageja oleks seega põhimõtteliselt pidanud varasema kaubamärgi tegeliku
kasutamise tõendamist nõudma määratud tähtaja jooksul, st hiljemalt 23. septembriks 2000.
29     Toimikus ei leidu ühtki seika, mis õigustaks sellest põhimõttest erandi tegemist. Iseäranis ei kujuta endast sellist seika
„tema tahtest sõltumatud” põhjused, millele hageja tugines ning millele on viidatud eespool punktis 11. Esimese Astme Kohtu
suulisele küsimusele vastates kinnitas hageja, et tegemist oli tema enda korraldusliku eksimusega.
30     Neil asjaoludel leidis vastulausete osakond õigesti, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõuet, mille hageja
esitas 28. ja 29. novembri 2000. aasta teadetega, ei esitatud õigel ajal ning et see tuleb järelikult tagasi lükata.
31     Sellest tuleneb, et leides vaidlustatud otsuse punktis 16, et see nõue ei olnud esitatud määratud tähtaja jooksul, ei rikkunud
apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2.
32     Tegevuse järjepidevuse põhimõttele tugineva argumendi osas tuleb tõdeda, et hageja poolt apellatsioonikojale esitatud kaebuse
asjakohased punktid on sõnastatud järgmiselt (vt kaebuse punktid 2.2.9 ja 3.10):
„[…] hageja palub täiendava võimalusena, et vastavalt [määruse nr 40/94] artiklile 62 teostaks apellatsioonikoda vastulausete
osakonna pädevust ja võtaks vastu hageja nõude tõendada Ühendkuningriigis registreeritud varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist,
või saadaks asja vastulausete osakonnale hageja nõude edasiseks menetlemiseks.” („[…] the appellant asks, subsidiarily, that,
in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept
the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division
for compliance with the applicant’s request for said evidence of use.”).
33     Sellest nähtub, et apellatsioonikojas kordas hageja täiendava võimalusena varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise
nõuet.
34     Apellatsioonikoda ei maininud vaidlustatud otsuses seda täiendava võimalusena esitatud nõuet, kui ta jättis segiajamise tõenäosust
käsitleva põhinõude rahuldamata.
35     See eksimus ei õigusta siiski vaidlustatud otsuse tühistamist, kuna apellatsioonikoda võis tegevuse järjepidevuse põhimõtet
rikkumata täiendava võimalusena esitatud tegeliku kasutamise tõendamise nõude õiguspäraselt rahuldamata jätta.
36     Ühtlustamisameti apellatsioonikodade pädevusse kuulub ühtlustamisameti üksuste poolt esimese instantsina tehtud otsuste läbivaatamine.
Kaebuse lahendus selle läbivaatamise raames sõltub sellest, kas hetkel, mil kaebus lahendatakse, võib seaduslikult vastu võtta
uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse esemeks oleval otsusel. Seega võivad apellatsioonikojad määruse nr 40/94
artikli 74 lõikes 2 sätestatud erandiga arvestades kaebusi rahuldada kaebuse esitanud poole esitatud uute asjaolude alusel
või ka viimati mainitu esitatud uute tõendite alusel (eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 26). Selle läbivaatamise
ulatus, mille apellatsioonikoda on kohustatud kaebuse esemeks oleva otsuse suhtes teostama, ei ole põhimõtteliselt kindlaks
määratud kaebuse esitanud poole väljatoodud väidetega. Seega, isegi kui kaebuse esitanud pool ei ole tuginenud konkreetsele
väitele, on apellatsioonikoda siiski kohustatud kõiki asjakohaseid õiguslikke ja faktilisi asjaolusid silmas pidades uurima,
kas hetkel, mil kaebus lahendatakse, võib seaduslikult vastu võtta uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse esemeks
oleval otsusel (eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 29).
37     Järelikult tuleb käesoleval juhul küsimusele, kas kaebuse lahendamise hetkel võis apellatsioonikoda seaduslikult vastu võtta
otsuse, mis sarnaselt vastulausete osakonna otsusega lükkas tegeliku kasutamise tõendamise nõude tagasi, vastata jaatavalt.
Hageja ei esitanud apellatsioonikoja menetluses ühtki uut seika, mis oleks õigustanud selle nõude esitamata jätmist vastulausete
osakonna määratud tähtaja jooksul. Seega, kuna olukord jäi selles suhtes samasuguseks nagu see, millest vastulausete osakond
teadlik oli, võis apellatsioonikoda sarnaselt eespool punktides 28–31 vastulausete osakonna menetluse kohta märgituga seaduslikult
leida, et talle täiendava võimalusena esitatud nõuet ei esitatud õigeaegselt.
38     Sellest järeldub, et esimene väide tuleb tagasi lükata.

Teine väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest
Poolte argumendid
39     Hageja väidab, et leides, et esineb segiajamise tõenäosus, rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b.
40     Selles suhtes väidab ta kõigepealt, et kuna vaidlustatud otsus põhineb varasema kaubamärgi registreerimisel Ühendkuningriigis,
siis tuleb segiajamise tõenäosust hinnata selle riigi suhtes.
41     Lisaks ühineb ta apellatsioonikoja seisukohaga, mille kohaselt varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime.
42     Edasi väidab ta, et apellatsioonikoda järeldas ekslikult, et kõnealused tähised on niivõrd sarnased, et neid võib segi ajada.
43     Esiteks oleks apellatsioonikoda pidanud varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime tõttu leidma, et üksnes selle kaubamärgi täielik
taasesitamine võib kaasa tuua segiajamise tõenäosuse.
44     Teiseks ei ole vastandatud tähised piisavalt sarnased, et tekitada segiajamise tõenäosust.
45     Visuaalse külje osas väidab hageja esmalt, et kahe sõna kombinatsioonist koosnevat tähist ei tohiks pidada visuaalselt sarnaseks
ühestainsast sõnast koosneva tähisega, eriti seetõttu, et kumbki kahest sõnast ei ole identne varasema tähisega, mis on lühem.
Selles küsimuses tugineb hageja Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsusele kohtuasjas T-110/01: Vedial
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT) (EKL 2002, lk II-5275), mis on seda tähendusrikkam, et vastupidi
tegusõnale „flex” ja tüvisõnale „flexi” kirjutatakse selle otsuse aluseks olevas kohtuasjas viidatud tähiste ühisosa ühtemoodi
ja see osa on äärmiselt eristusvõimeline. Lisaks tugineb hageja apellatsioonikodade otsustele asjades SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE,
FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY.
46     Teiseks ei õigusta ükski konkreetne põhjendus apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt tarbija paneb automaatselt tähele
tähiste esimest osa, mis on ühine, ning see seisukoht on vastuolus apellatsioonikoja otsusega asjas ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
47     Foneetilise külje osas väidab hageja, et i-tähe lisamine sõnale
flex
loob ühe lisasilbi. Veelgi enam, varasem tähis koosneb eelkõige kaashäälikutest, samal ajal kui taotletav tähis sisaldab
rohkem täishäälikud ning seda hääldatakse Ühendkuningriigis laulvalt.
48     Kontseptsiooni osas väidab hageja kõigepealt, et vastulause esitaja on ise teadlik sõna
flex
kirjeldavast iseloomust, kuna viimane registreeris kaubamärgi FLEX Ühendkuningriigi ja Iirimaa registrite nendes osades,
mis on mõeldud vähese eristusvõimega kaubamärkide jaoks, ning ta ei rajanud käesolevat vastulauset varasema kaubamärgi üldtuntusele
Ühendkuningriigis. Hageja järeldab sellest, et ingliskeelsetes riikides ei tohiks sõna
flex
endast kujutada tähise FLEXI AIR domineerivat osa. Vastupidi, grammatilisest vaatepunktist on sõna
air
tähtsaim osa, kuna sõna „flexi” võib olla lühivorm omadussõnast
flexible
(painduv), mis iseloomustab nimisõna
air
.
49     Hageja täpsustab, et sõna „flexi” ei ole inglise keeles olemas ning taotletav tähis on väljamõeldud nimetus. Viidates inglise
keele sõnaraamatu väljavõttele, märgib ta samuti, et sõna
air
mitme tähenduse hulgast valis apellatsioonikoda ühe kõige harvemini kasutatavatest. Seevastu sõnal
flex
on inglise keeles oma tähendus olemas ning seetõttu ei ole see üldse eristusvõimeline.
50     Tähiste võrdlemise osas lisab hageja, et vaidlustatud otsuse kaalutlused on vastuolus Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta
otsusega kohtuasjas T‑6/01: Matratzen Concord
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN) (EKL 2002, lk II-4335), kuna osa
flex
ei ole taotletavas tähises domineeriv ning kuna tähise teised osad ei ole tähtsusetud.
51     Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise osas toob hageja välja, et on selge, et erinevalt Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari
2003. aasta otsuses kohtuasjas T‑99/01: Mystery Drinks
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (EKL 2003, lk II-43) käsitletud kaupadest ei tellita kõnealuseid
kaupu suuliselt, vaid need on kättesaadavad riiulitelt, mistõttu on võimalik foneetiline sarnasus ja järelikult ka segiajamise
tõenäosus tähtsusetud.
52     Viidates Ühendkuningriigis tehtud registreerimiskande koopiatele, väidab hageja, et keskmine tarbija selles riigis tõenäoliselt
ei aja vaidlusaluseid kaubamärke segi, kuna ta on juba tuttav mitme teise sarnastele või identsetele kaupadele registreeritud
kaubamärgiga, mis sisaldavad sõna
flex
.
53     Hageja väidab ka, et arutluskäik, millele teine apellatsioonikoda tugines oma 11. juuli 2003. aasta eespool viidatud otsuses,
mille hageja esitas Esimese Astme Kohtu kantseleisse 8. septembril 2003, et järeldada, et puudub kaubamärkide FLEX ja FLEXIUM
segiajamise tõenäosus, on käesoleval juhul vahetult kohaldatav. Seega ei või üldtähenduslikku sõna nagu
flex
monopoliseerida. Hageja arvates on see otsus seda tähendusrikkam, et see viitab kahele tähisele, mis mõlemad koosnevad ühest
sõnast, samal ajal kui käesolevas asjas taotletav tähis koosneb kahest sõnast, kusjuures kumbki sõnadest ega ka ükski silp
ei ole identne varasema tähisega („fle-xi-air”).
54     Ühtlustamisamet vaidlustab käesoleva väite põhjendatuse.
Esimese Astme Kohtu hinnang
55     Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat
kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga
kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel
segi ajada.
56     Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tõenäosus selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad
või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.
57     Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, võttes aluseks selle, kuidas asjaomane
avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ja arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, iseäranis kaubamärkide
sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli
2003. aasta otsus kohtuasjas T‑162/01: Laboratorios RTB
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 31–33, ja viidatud
kohtupraktika).
–       Asjaomane avalikkus
58     Hageja ei vaidlustanud asjaolu, et apellatsioonikoda hindas segiajamise tõenäosust Ühendkuningriigis. Ta ei vaidlustanud ka
apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt asjaomane avalikkus koosneb keskmistest tarbijatest, kelle tähelepanelikkuse
tase ei ole eriti kõrge. Seega leiab Esimese Astme Kohus, et käesoleva väite uurimisel tuleb lähtuda nendest eeldustest.
–       Varasema kaubamärgi eristusvõime
59     Nagu märkis apellatsioonikoda, on pooled nõus, et varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime.
60     Hageja väidab sellegipoolest, et nõrga eristusvõime tõttu oleks apellatsioonikoda pidanud leidma, et üksnes selle kaubamärgi
täielik taasesitamine oleks võinud kaasa tuua segiajamise tõenäosuse.
61     See väide tuleb tagasi lükata. Kuigi varasema kaubamärgi eristusvõimet tuleb segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta
(vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 24),
on see vaid üks selle hindamise käigus arvesse võetavatest seikadest. Seega, isegi kui on olemas ühelt poolt nõrga eristusvõimega
varasem kaubamärk ja teiselt poolt taotletav kaubamärk, mis ei kujuta endast täielikku taasesitamist, võib segiajamine olla
tõenäoline, eriti just tähiste sarnasuse ja nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse tõttu.
–       Kõnealuste kaupade võrdlus
62     Hageja ei vaidlustanud apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt on kõnealused kaubad osaliselt identsed ja osaliselt väga
sarnased. Seega leiab Esimese Astme Kohus, et käesoleva väite uurimisel tuleb lähtuda sellest seisukohast.
–       Kõnealused tähised
63     Nagu nähtub väljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine vastandatud tähiste visuaalse,
foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist tekkival üldmuljel, arvestades iseäranis nende eristavaid ja
domineerivaid osi (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 47, ja viidatud kohtupraktika).
64     Visuaalse külje osas leidis apellatsioonikoda, et tähis FLEXI AIR koosneb peamiselt sõnast
flex
. Lisaks, kuna osa
flex
on paigutatud algusesse, siis on sellel tõenäoliselt suurem mõju kui taotletava tähise ülejäänud osal. Sõna
air
asub teisejärgulisel kohal ning on lühem. Tarbijatele jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp. I-tähe lisamine
ei muuda märkimisväärselt osa
flex
domineerivat iseloomu. Apellatsioonikoda järeldas sellest, et tähised on visuaalselt sarnased.
65     Need seisukohad ei ole ekslikud ning hageja argumentidega, mis ta selles küsimuses esile tõi ja millele on viidatud eespool
punktides 45 ja 46, ei saa nõustuda.
66     Esimeste argumentide osas tuleb kõigepealt märkida, et ei esine ühtki põhjust, miks kahest sõnast koosnev tähis ja ühestainsast
sõnast koosnev tähis ei võiks visuaalselt sarnased olla. Teiseks ei saa käesoleval juhul ei asjaolu, et kumbki tähise kahest
sõnast ei ole identne varasema tähisega, ega asjaolu, et varasem tähis on lühike, teha olematuks tähiste visuaalset sarnasust,
mis tuleneb sellest, et taotletava tähise kaheksast tähest neli on samad mis varasemal tähisel ning need tähed on paigutatud
samas järjekorras mõlema tähise algusesse.
67     Eespool viidatud kohtuasjale HUBERT tugineva argumendi osas piisab märkimisest, et selles kohtuotsuses tehtud järeldus, mille
kohaselt kõnealuste tähiste visuaalne üldmulje on erinev, rajaneb ühe tähise kujutisosal (punkt 54), samal ajal kui käesolevas
asjas on mõlemad tähised sõnalised.
68     Eespool punktides 45 ja 46 viidatud apellatsioonikodade varasemate otsuste osas tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika
kohaselt tuleb tähise ühenduse kaubamärgina registreerimist käsitlevate apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust hinnata
üksnes määruse nr 40/94 alusel, nii nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus, mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika
alusel (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T‑106/00: Streamserve
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, lk II-723, punkt 66, mis jäeti jõusse Euroopa Kohtu 5. veebruari 2004. aasta
määrusega kohtuasjas C‑150/02 P: Streamserve
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-1461). Kuigi varasemas otsuses sisalduvad faktiliste või õiguslike asjaolude põhjendused
võivad tõepoolest endast kujutada argumente määruse nr 40/94 rikkumisest tuleneva väite toetuseks (Esimese Astme Kohtu 20. novembri
2002. aasta otsus liidetud kohtuasjades T‑79/01 ja T‑86/01: Bosch
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet (Kit pro ja Kit Super Pro), EKL 2002, lk II‑4881, punkt 33), tuleb siiski tõdeda, et kõik eespool
punktides 45 ja 46 viidatud varasemad otsused käsitlevad tähiseid, mille visuaalne suhe ei ole võrreldav käesolevas asjas
esinevaga.
69     Eespool punktis 46 viidatud põhjendamise puudulikkuse osas tuleb tõdeda, et apellatsioonikoda leidis, et tarbijatele jääb
tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp (vaidlustatud otsuse punkt 33). Apellatsioonikojale ei saa ette heita seda,
et ta oma seisukohta selles küsimuses rohkem ei selgitanud.
70     Foneetilise võrdluse osas leidis apellatsioonikoda, et ka selles suhtes on tähise algusel peamine roll. Häälduse erinevus
tuleneb üksnes taotletava tähise lõpust ning on vähene. I-tähe pehme kõla ja sõna
air
lahtine hääldamine inglise keeles põhjustavad osa
flex
foneetilise identsuse ning iseäranis x-tähe domineerimise häälduses. Seega on tähised apellatsioonikohtu arvates foneetiliselt
sarnased.
71     Ka need seisukohad ei ole ekslikud.
72     Eespool punktis 47 viidatud hageja argumendid, mis tuginevad i-tähe ja sõna
air
olemasolule tähises FLEXI AIR, tuleb tagasi lükata. On vaieldamatu, et tähise moodustavast kaheksast tähest esimest nelja
hääldatakse täpselt samamoodi nagu tähist FLEX, et i-täht kujutab endast foneetiliselt tähtsusetut lisandit nendele neljale
esimesele tähele ning et ka sõna
air
lisamine ei saa kõrvaldada häälduse osalist identsust.
73     Kontseptsiooni osas leidis apellatsioonikoda, et sõnad
flex
ja „flexi” on lähedalt seotud, kuna mõlemad vihjavad juuste painduvusele ning seega nende elujõulisusele. Sõna
air
lisamine ei muuda kontseptuaalset identsust. Seetõttu on tähistel apellatsioonikohtu arvates inglise keeles ühesugune tähendus.
74     Ka need seisukohad ei ole ekslikud ning hageja argumentidega, mis ta selles küsimuses esile tõi ja millele on viidatud eespool
punktides 48 ja 49, ei saa nõustuda.
75     Mis puudutab argumenti, mille kohaselt vastulause esitaja on ise teadlik sõna
flex
kirjeldavast iseloomust, siis piisab märkimisest, et isegi, kui see on tõsi, ei ole sellisel asjaolul kõnealuste tähiste
kontseptuaalse külje hindamisel tähtsust.
76     Sama kehtib argumendi suhtes, mille kohaselt grammatiliselt on sõna
air
taotletava tähise olulisim osa, kuna mitte eriti tähelepanelik keskmine tarbija ei asu kõnealuseid tähiseid grammatiliselt
analüüsima.
77     Sõna
air
tähendust käsitleva argumendi osas piisab märkimisest, et olenemata selle tähendusest ei kõrvalda see osa „flexi” tähendust
ega järelikult ka selle osa tekitatud kontseptuaalset sarnasust.
78     Argumendid, mis tuginevad varasema tähise eristusvõime puudumisele, sellele, et sõna „flexi” ei ole inglise keeles olemas,
ja sellele, et tähis FLEXI AIR on väljamõeldud nimetus, tuleb samuti tagasi lükata, kuna need ei saa kõrvaldada asjaolu, et
sõnad
flex
ja „flexi” viitavad mõlemad inglise keeles painduvusele (vt hispaania keele kohta Esimese Astme Kohtu 18. veebruari 2004. aasta
otsus kohtuasjas T‑10/03: Koubi
v.
Siseturu Ühtlustamise Amet – Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, lk II‑719, punkt 48).
79     Eespool punktis 50 esitatud argumendi osas tuleb märkida, et eespool viidatud kohtuotsuses MATRATZEN tõepoolest leitakse,
et mitmeosalist kaubamärki saab pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on identne või sarnane mitmeosalise kaubamärgi ühe
osaga, üksnes juhul, kui see osa on mitmeosalise kaubamärgiga tekitatavas üldmuljes domineeriv. Sellegipoolest ei ole selles
seisukohas viidatud kaubamärk kaugeltki sarnane käesolevas asjas taotletava kaubamärgiga, kuna see sisaldab kujutisosa.
80     Seega tuleb järeldada, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et kõnealused tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt
sarnased.
–       Segiajamise tõenäosus
81     Apellatsioonikoja arvates on tõenäoline, et tarbijad eeldavad, et tähistevaheline vähene erinevus väljendab kaupade iseloomu
erinevust või tuleneb turustamiskaalutlustest, mitte et see erinevus tähistab erinevat kaubanduslikku päritolu. Apellatsioonikoda
järeldas seega, et Ühendkuningriigis esineb segiajamise tõenäosus.
82     Selles suhtes tuleb märkida, et varasema kaubamärgi nõrka eristusvõimet ei ole vaidlustatud, kõnealused tähised on visuaalselt,
foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased ning kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt väga sarnased.
83     Neil asjaoludel tuleb järeldada, et esineb segiajamise tõenäosus.
84     Eespool punktis 51 viidatud hageja argument, mille kohaselt tähiste foneetiline sarnasus on tähtsusetu, tuleb tagasi lükata.
Kuna tähised on sarnased ja kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt väga sarnased, ei oma tähtsust küsimus, millisel määral
tähiste foneetiline sarnasus mõjutab segiajamise tõenäosust.
85     Eespool punktis 52 viidatud argument, mis tugineb teiste sõna
flex
sisaldavate kaubamärkide olemasolule Ühendkuningriigis, tuleb samuti tagasi lükata. Tuleb meenutada, et just see asjaolu
pani apellatsioonikoja vaidlustatud otsuse punktis 27 tõdema, et varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime, ning järeldama,
et Ühendkuningriigis esineb segiajamise tõenäosus (vt eespool punkt 81). See järeldus on heaks kiidetud (vt eespool punkt 83).
Pealegi ühines hageja sõnaselgelt seisukohaga, mille kohaselt varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime (vt eespool punktid 41
ja 59).
86     Teise apellatsioonikoja 11. juuli 2003. aasta otsusele tuginevate eespool punktis 53 viidatud argumentide osas tuleb veel
kord meenutada, et tähise ühenduse kaubamärgina registreerimist käsitlevate apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust tuleb
hinnata üksnes vastavalt sellele, kuidas Euroopa Kohus on määrust nr 40/94 tõlgendanud, mitte apellatsioonikodade varasema
otsustuspraktika alusel, kusjuures varasemas otsuses sisalduvad faktilised või õiguslikud põhjendused võivad endast siiski
kujutada argumente selle määruse mõne sätte rikkumisest tuleneva väite toetuseks (vt eespool punkt 68). Seega tuleb märkida,
et eespool viidatud teise apellatsioonikoja otsuses käsitletavate tähiste vaheline seos ei ole võrreldav käesoleva asja tähiste
vahelise seosega. Tähis FLEXIUM koosneb ühestainsast sõnast, millest ei ole võimalik eraldada sõna
flex
, samal ajal kui tähisest FLEXI AIR on lihtne eraldada sõnu
flex
ja „flexi”. Lisaks tuleb märkida, et järeldus, mille kohaselt esineb käesolevas asjas käsitletavate tähiste segiajamise tõenäosus,
ei too kaasa sõna
flex
monopoliseerimist.
87     Eeltoodut silmas pidades tuleb järeldada, et leides, et on olemas kõnealuste tähiste segiajamise tõenäosus, ei rikkunud apellatsioonikoda
määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b.
88     Seetõttu tuleb teine väide tagasi lükata.

Kolmas väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii rikkumisest
Poolte argumendid
89     Hageja väidab, et jättes analüüsimata, kas varasema kaubamärgi alusel sai seaduslikult esitada vastulause Ühendkuningriigi
õiguse kohaselt, ning jättes selle õiguse kohaselt segiajamise tõenäosuse hindamata, rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94
artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii. Ta täpsustab, et selle sättega ei saa siseriikliku kaubamärgi omanikule anda ühenduse
kaubamärgi taotluse suhtes laiemaid õigusi kui need, mis tal on vastavalt siseriiklikele õigusnormidele. Seega võib apellatsioonikoja
tegevusetus anda varasemale kaubamärgile ühenduse tasandil ulatuslikuma kaitse, kui tal on siseriiklikul tasandil.
90     Ühtlustamisamet vaidlustab käesoleva väite põhjendatuse.
Esimese Astme Kohtu hinnang
91     Tuleb märkida, et ühenduse kaubamärgi taotluse suhtes kohaldatakse määruses nr 40/94 ette nähtud menetlusi. Seega tuleb vastavalt
sama määruse artikli 8 lõike 1 punktile b ja artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktile ii taotletava kaubamärgi registreerimisest
igal juhul keelduda, kui artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses esineb segiajamise tõenäosus varem liikmesriigis registreeritud
kaubamärgiga. Selle küsimuse eelnevat uurimist, kas varasemat siseriiklikku kaubamärki sai seaduslikult vaidlustada registreerimise
riigi õiguse kohaselt, ega kahe asjaomase kaubamärgi segiajamise tõenäosuse hindamist vastavalt siseriiklikele õigusnormidele
ei ole määrusega nr 40/94 ette nähtud.
92     Veelgi enam, tuleb märkida, et käesolev väide rajaneb hüpoteesil, mille kohaselt määrus nr 40/94 annab varasema siseriikliku
kaubamärgi omanikule ühenduse kaubamärgi taotluse suhtes laiemad õigused kui need, mis tal on vastavalt selle varasema kaubamärgi
registreerimise riigi õigusnormidele. Vastavalt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 4
lõike 1 punktile b ja artikli 4 lõike 2 punkti a alapunktile ii on taotletava kaubamärgi ja varasema siseriikliku kaubamärgi
segiajamise tõenäosuse küsimust käsitlevad liikmesriikide siseriiklikud õigusnormid täielikult ühtlustatud. Direktiivi 89/104
nende sätete normatiivne sisu on sama, mis määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii
sisu. Neil asjaoludel ei pea hageja esitatud hüpotees paika.
93     Seega tuleb kolmas väide tagasi lükata.
94     Kuna kõik väited tuleb tagasi lükata, tuleb hagi rahuldamata jätta.

Kohtukulud
95     Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui
vastaspool on seda nõudnud. Käesoleval juhul on kohtuotsus tehtud hageja kahjuks ja ühtlustamisamet on kohtukulude hüvitamist
nõudnud. Seega tuleb kohtukulud välja mõista hagejalt.
Esitatud põhjendustest lähtudes
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)
otsustab:
1.
Jätta hagi rahuldamata.
2.
Mõista kohtukulud välja hagejalt.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 16. märtsil 2005 Luxembourgis.
Kohtusekretär

Koja esimees
H. Jung

J. Pirrung
*
Kohtumenetluse keel: inglise.