CELEX: 62003TJ0275
Ochranná známka Spoločenstva
Konanie o námietkach
Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Hi-FOCuS
Skoršia národná ochranná známka FOCUS
Rozsah skúmania odvolacím senátom
Posúdenie skutočností predložených odvolaciemu senátu

Okolnosti predchádzajúce sporu
1       ECI Telecom Ltd (ďalej len „prihlasovateľ“) podal na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)
prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva
(Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
2       Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie Hi-FOCuS.
3       Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9 a 38 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb
pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
–       trieda 9: „telekomunikačné a komutačné systémy na prenos série telefonických služieb a pozostávajúce zo širokopásmového deleného
prístupového systému; telekomunikačné systémy využívajúce technológiu na báze medi; telekomunikačné systémy využívajúce optické
vlákna; telekomunikačné a komutačné systémy využívajúce asynchrónny prenos; telekomunikačné systémy na prenos série telefonických
služieb medzi miestnou sieťou a zákazníkom vrátene centrály a zákazníckej služby“,
–       trieda 38: „prenos série telefonických služieb prostredníctvom širokopásmového deleného prístupového systému, telekomunikačný
prenos prostredníctvom systémov využívajúcich technológiu na báze medi, telekomunikačný prenos prostredníctvom systémov využívajúcich
optické vlákna, telekomunikačný prenos a prenos komutačných služieb prostredníctvom systémov využívajúcich asynchrónny prenos,
telefonické služby medzi miestnou sieťou a zákazníkom vrátane centrály a zákazníckej služby“.
4       Prihláška bola podaná v anglickom jazyku. Francúzština bola označená ako druhý jazyk v zmysle článku 115 ods. 3 nariadenia
č. 40/94.
5       Uvedená prihláška bola zverejnená 22. mája 2000 vo
Vestníku ochranných známok Spoločenstva
č. 41/00.
6       Dňa 18. júla 2000 Focus Magazin Verlag GmbH podal v zmysle článku 42 nariadenia č. 40/94 proti zápisu ochrannej známky námietku.
Tá sa zakladala na národnej slovnej ochrannej známke FOCUS zapísanej v Nemecku 23. mája 1996 pod číslom 394 07 564 pre výrobky
a služby, ktoré patria do tried 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 a 42.
7       Námietka bola podaná proti všetkým výrobkom a službám označených v prihláške ochrannej známky a bola založená na všetkých
výrobkoch a službách chránených skoršou ochrannou známkou. Žalobca sa v námietke opieral o relatívne dôvody zamietnutia v zmysle
článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
8       Námietka obsahovala ako dôkaz o zápise skoršej ochrannej známky osvedčenie o zápise nemeckej ochrannej známky, na ktorej sa
námietka zakladala, vydané v nemeckom jazyku, ako aj osvedčenie o zápise medzinárodnej ochrannej známky FOCUS pod číslom 663 349,
ktorej je žalobca rovnako majiteľom, ktoré bolo vo francúzskom jazyku. Žalobca označil francúzštinu ako jazyk konania.
9       Dňa 19. septembra 2000 stanovilo námietkové oddelenie žalobcovi na účely predloženia zoznamu výrobkov a služieb v tomto jazyku
lehotu do 19. novembra 2000, ktorej nedodržanie by malo za následok zamietnutie námietky ako neprípustnej. V dokumente, ktorým
bola táto lehota určená, sa nachádzala zmienka o „Oznámení namietateľovi o nezrovnalostiach konštatovaných v námietke (pravidlá
15 a 18 [ods.] 2 nariadenia Komisie [(ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94
o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189)]“.
10     Faxom z 27. septembra 2000 informoval žalobca ÚHVT o tom, že požadovaný preklad už predložil, a to v rovnakom čase ako námietku.
Znova predložil osvedčenie o zápise medzinárodnej ochrannej známky č. 663 349 a upresnil, že ide o úradný preklad medzinárodného
zápisu nemeckej ochrannej známky, na ktorej sa zakladala námietka, ako ho vypracovala Medzinárodná organizácia duševného vlastníctva
(MODV).
11     Námietkové oddelenie zaslalo 15. januára 2001 žalobcovi ďalší dokument, s názvom „Oznámenie namietateľovi o dátume začatia
sporovej časti námietkového konania a o lehote na predloženie skutočností, dôkazov a pripomienok na podporu námietky (pravidlo
19 [ods.] 1, pravidlo 16 [ods.] 3, pravidlo 17 [ods.] 2 a pravidlo 20 [ods.] 2 nariadenia [č. 2868/95])“. Tento dokument sprevádzala
inštrukcia o dôkazoch, ktoré majú byť predložené na podporu námietky.
12     Listom z 21. marca 2001 informoval prihlasovateľ žalobcu o svojom želaní ukončiť spor zmierom.
13     Žalobca predložil 15. mája 2001 dodatočné dokumenty obsahujúce skutkové okolnosti, dôkazy a pripomienky na podporu svojej
námietky.
14     ÚHVT informoval 12. júla 2001 žalobcu, že uvedené dokumenty zaslal prihlasovateľovi, a poukázal na to, že keďže žalobca nepredložil
úplný preklad do jazyku konania osvedčenia o zápise tej ochrannej známky, na ktorej sa zakladala námietka, teda nemeckej ochrannej
známky č. 394 07 564, ÚHVT prijme v súvislosti s námietkou rozhodnutie.
15     Žalobca zaslal 16. júla 2001 ÚHVT znova list z 27. septembra 2000, podľa ktorého zoznam výrobkov a služieb skoršej nemeckej
ochrannej známky zodpovedal zoznamu medzinárodnej ochrannej známky. Žalobca zdôraznil, že osvedčenie o medzinárodnom zápise
explicitne uvádzalo skoršiu nemeckú ochrannú známku ako základnú ochrannú známku, ako aj deň vzniku práva prednosti, že osvedčenie
o zápise skoršej ochrannej známky obsahovalo všetky informácie spolu s ustálenými kódmi a že tým pádom sa prihlasovateľ mohol
zoznámiť so všetkými potrebnými informáciami.
16     Rozhodnutím z 27. augusta 2001 námietkové oddelenie námietku zamietlo z dôvodu, že tým, že žalobca nepredložil úplný preklad
osvedčenia o zápise nemeckej ochrannej známky, neposkytol dôkaz o existencii svojej skoršej ochrannej známky. Námietkové oddelenie
usúdilo, že odkaz na zoznam výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná ochranná známka, nemožno považovať za úplný
preklad nemeckého osvedčenia o zápise do francúzštiny.
17     Žalobca podal 15. októbra 2001 na ÚVHT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia
č. 40/94. V prílohe odvolania sa nachádzal preklad nemeckého osvedčenia o zápise skoršej ochrannej známky do francúzštiny.
18     Rozhodnutím z 30. apríla 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát odvolanie zamietol. Určil, že žalobca
bol povinný predložiť dôkaz o existencii svojej skoršej ochrannej známky poskytnutím prekladu svojho osvedčenia o zápise a že
predložený dôkaz bol v tomto prípade nedostatočný. Odvolací senát ďalej rozhodol, že ÚHVT nemusel namietateľa upozorniť na
to, že dokument alebo jeho preklad neboli na účely preukázania skoršieho práva dostatočné. Odvolací senát tiež odmietol vziať
do úvahy preklad nemeckého osvedčenia o zápise, ktorý bol po prvýkrát predložený pred odvolacím senátom.

Návrhy účastníkov konania
19     Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
–       zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia,
–       zrušil napadnuté rozhodnutie,
–       zaviazal ÚHVT rozhodnúť vo veci samej, berúc do úvahy rozhodnutie Súdu prvého stupňa,
–       zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
20     ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa
–       zamietol žalobu,
–       zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

O prípustnosti tretieho žalobného návrhu žalobcu
21     Svojím tretím žalobným návrhom sa žalobca domáha, aby Súd prvého stupňa zaviazal ÚHVT rozhodnúť vo veci samej, berúc do úvahy
rozhodnutie Súdu prvého stupňa.
22     V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia
nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Spoločenstva. Preto Súdu prvého stupňa neprináleží ukladať ÚHVT povinnosti.
Povinnosťou ÚHVT však je vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa
z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T‑331/99, Zb. s. II‑433, bod 33; z 27. februára 2002,
Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T‑34/00, Zb. s. II‑683, bod 12, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT – Anheuser-Busch (BUDMEN),
T‑129/01, Zb. s. II‑2251, bod 22].
23     Tretí žalobný návrh žalobcu je teda neprípustný.

O veci samej
24     Na podporu svojej žaloby sa žalobca odvoláva na tri žalobné dôvody založené po prvé na skutočnosti, že námietkové oddelenie
nevzalo do úvahy predložené dôkazy, po druhé na porušení povinnosti preskúmať dôkazy predložené žalobcom odvolaciemu senátu
a po tretie na neznalosti pravidiel upravujúcich dôkaz týkajúci sa existencie skoršej ochrannej známky.
25     Najprv je potrebné preskúmať druhý žalobný dôvod.

Tvrdenia účastníkov konania
26     Žalobca tvrdí, že dôkaz o skoršom práve možno predložiť aj v štádiu odvolania pred odvolacím senátom.
27     Pravidlá 16 až 20 nariadenia č. 2868/95, ktoré vymedzujú obdobie, v rámci ktorého je možné predložiť dôkaz, sa vzťahujú len
na námietkové konanie. Navyše zásada účinnej súdnej ochrany by bola v prípade nemožnosti poskytnutia ďalších dôkazov o existencii
skoršej ochrannej známky v priebehu odvolacieho konania porušená.
28     Žalobca tvrdí, že z rozsudku Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT – LHS (UK) (KLEENCARE) (T‑308/01, Zb. s. II‑3253),
vyplýva, že dôkaz o existencii skoršej ochrannej známky môže byť predložený ešte v štádiu odvolania. Skutočnosť, či dôkaz
má, alebo nemá byť zohľadnený, sa posúdi od prípadu k prípadu a v tejto veci malo toto posúdenie viesť k prijatiu predloženého
prekladu.
29     Podľa žalobcu nezohľadnenie nových dôkazov a skutočností rozhodne nezníži pracovné vyťaženie ÚHVT, ba práve naopak ho zvýši,
čo je v rozpore so zásadou právnej istoty. Ak by sa mali námietky zamietnuť z dôvodu jednoduchých formálnych chýb, mohol by
majiteľ skoršej ochrannej známky okamžite podať návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článkov 52 a 55 nariadenia č. 40/94,
čo by malo za následok opätovné preskúmanie všetkých skutočností.
30     Okrem toho, keďže prihlasovateľ v prvom stupni nenamietal existenciu skoršej ochrannej známky, mal by tiež prijať predloženie
iných dôkazov. Vyrovnanie záujmov uvedených v článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 teda vyžaduje, aby bol zohľadnený preklad
nemeckého osvedčenia o zápise. Keďže žalobca predložil dôkazy v priebehu námietkového konania, hoci v jazyku, ktorý nebol
jazykom konania, bolo by správne mu umožniť predložiť preklad tohto dokumentu v štádiu odvolania. Okrem toho má žalobca možnosť
podať na Súd prvého stupňa žalobu, a teda jeho práva na obhajobu zostávajú neporušené.
31     ÚHVT sa domnieva, že už citovaný rozsudok KLEENCARE sa na tento prípad neuplatňuje. Zohľadnenie právnej a skutkovej situácie
v čase rozhodnutia odvolacieho senátu totiž nemôže mať za následok nápravu nezrovnalostí konania alebo doplnenie spisu po
stanovenej lehote. V konaní
inter partes
má ÚHVT diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o prípustnosť nových skutkových okolností alebo dôkazov, iba ak na ich predloženie
nebola stanovená žiadna lehota, čomu tak nebolo v tomto prípade. Tento výklad potvrdzuje rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra
2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Zb. s. II‑4301, bod 29) týkajúci sa predloženia
dôkazu používania skoršej ochrannej známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, Chef Revival USA/ÚHVT – Massagué
Marín (Chef), T‑232/00, Zb. s. I‑2749].
32     ÚHVT tvrdí, že ak by mohli účastníci konania zmierňovať nedodržanie lehôt na prvom stupni ÚHVT tým, že by skutkové okolnosti
alebo dôkazy predložili po prvýkrát až odvolaciemu senátu, konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva by sa výrazne predĺžilo
na úkor zásady právnej istoty.
33     ÚHVT okrem toho pripomína, že rozhodnutia o námietkach nemajú záväzný účinok, zatiaľ čo právoplatné rozhodnutie o zamietnutí
návrhu na vyhlásenie neplatnosti je
res iudicata.
Ide o dva odlišné druhy konania vyplývajúce z práva Spoločenstva, pričom tvrdenie žalobcu tento rozdiel ignoruje.
34     Bolo by neprípustné obmedziť právo prihlasovateľa na obhajobu na vnútorné odvolacie konanie v rámci ÚHVT [uznesenie Súdu prvého
stupňa zo 17. novembra 2003, Strongline/ÚHVT – Scala (SCALA), T‑235/02, Zb. s. II‑4903]. Funkčná kontinuita medzi inštanciami
ÚHVT vyžaduje, aby právne následky nedodržania lehoty platili aj pred odvolacím senátom. Zrušenie rozhodnutia jedného stupňa
z dôvodu prípustnosti nových žalobných dôvodov v štádiu odvolania nemožno napraviť na základe možnosti predloženia veci Súdu
prvého stupňa a prípadne Súdnemu dvoru, pretože konanie pred súdom Spoločenstva je oveľa zložitejšie a nákladnejšie ako správne
konanie pred ÚHVT.

Posúdenie Súdom prvého stupňa
35     V tomto prípade je nepochybné, že žalobca predložil spolu s námietkou nemecké osvedčenie o zápise skoršej ochrannej známky,
ako aj osvedčenie vo francúzskom jazyku o zápise svojej medzinárodnej ochrannej známky č. 663 349 založenej na skoršej ochrannej
známke. Tiež je nepochybné, že žalobca predložil v prílohe svojho odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia francúzsky
preklad nemeckého osvedčenia o zápise skoršej ochrannej známky.
36     Tento dokument bol predložený žalobcom, pretože námietkové oddelenie usúdilo, že osvedčenie o zápise medzinárodnej ochrannej
známky založené na skoršej národnej ochrannej známke nemožno považovať za úplný preklad nemeckého osvedčenia o zápise do jazyka
konania napriek tomu, že žalobca ho informoval, že išlo o úradný preklad medzinárodného zápisu nemeckej ochrannej známky,
na ktorej sa námietka zakladala, vypracovaný MODV.
37     Súd prvého stupňa pripomína, že z funkčnej kontinuity medzi inštanciami ÚHVT vyplýva, že v rozsahu pôsobnosti článku 74 ods.
in fine
nariadenia č. 40/94 je odvolací senát povinný založiť svoje rozhodnutie na všetkých skutkových a právnych okolnostiach, ktoré
dotknutý účastník konania predložil buď v rámci konania v prvom stupni, alebo bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku,
v odvolacom konaní (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 32). Preto, na rozdiel od tvrdenia ÚHVT týkajúceho sa konania
inter partes
, funkčná kontinuita medzi jednotlivými inštanciami ÚHVT nemá za následok, že účastník konania, ktorý pred príslušným oddelením
na prvom stupni nepredložil určité skutkové a právne okolnosti v lehotách stanovených v tomto stupni, by sa nemohol v zmysle
článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 dovolať týchto okolností pred odvolacím senátom. Naopak, funkčná kontinuita má za následok,
že tento účastník konania má právo sa týchto okolností pred odvolacím senátom dovolať, ak je to na tomto stupni v súlade s článkom
74 ods. 2 tohto nariadenia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004, Kaul/ÚHVT – Bayer (ARCOL), T‑164/02, Zb. s. II‑3807,
bod 29].
38     Následne, keďže v tomto prípade nebol dotknutý dokument predložený s omeškaním v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94,
ale bol pripojený k vyjadreniu predloženému žalobcom odvolaciemu senátu 15. októbra 2001, teda v lehote 4 mesiacov stanovenej
článkom 59 nariadenia č. 40/94, nemôže senát odmietnuť vziať tento dokument do úvahy.
39     Za týchto okolností nie je citovaný rozsudok Chef, na ktorý odkazuje ÚHVT a v ktorom nejde o dôkazy predložené odvolaciemu
senátu, ale o otázku, či námietkové oddelenie bolo povinné upozorniť namietateľa na nezrovnalosť spočívajúcu v jeho opomenutí
predložiť v lehote stanovenej na tento účel preklad osvedčenia o zápise skoršej národnej ochrannej známky, relevantný. Okrem
toho berúc do úvahy, že v tejto veci namietateľ nepredložil preklad ani po uplynutí lehoty, Súd prvého stupňa nepokladal za
potrebné vyjadriť sa v súvislosti s otázkou, či a v akom rozsahu skutočnosti a dôkazy predložené po uplynutí lehoty stanovenej
ÚHVT môžu alebo nemôžu byť zohľadnené týmto orgánom na základe článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (rozsudok Chef, už citovaný,
body 63 až 65).
40     V tejto súvislosti nemožno prijať ani odkaz ÚHVT na už citovaný rozsudok ELS týkajúci sa predloženia dôkazov používania skoršej
ochrannej známky námietkovému oddeleniu po uplynutí lehoty stanovenej ÚHVT, pretože ak boli dôkazy odvolaciemu senátu predložené
včas, ten je povinný ich vziať do úvahy pri preskúmaní odvolania (rozsudky KLEENCARE, už citovaný, bod 32, a ARCOL, už citovaný,
bod 29). V každom prípade je potrebné pripomenúť, že v tomto prípade žalobca včas predložil námietkovému oddeleniu dôkazy
o existencii svojho skoršieho práva a následne odvolaciemu senátu dodatočný preklad, pretože námietkové oddelenie nepovažovalo
osvedčenie o medzinárodnom zápise za úplný preklad skoršej ochrannej známky.
41     Odkaz ÚHVT na už citované uznesenie SCALA rovnako nie je relevantný. V uvedenej veci predložil žalobca potrebné dokumenty
a preklady po prvýkrát až Súdu prvého stupňa, zatiaľ čo v tomto prípade predloženie a zohľadnenie dotknutého prekladu pred
odvolacím senátom umožnilo prihlasovateľovi vykonať svoje právo na obhajobu v konaní
inter partes
a odvolaciemu senátu zasa umožnilo presvedčiť sa s dostatočnou istotou o existencii uplatňovaných práv (uznesenie SCALA,
už citované, bod 45). Navyše vzhľadom na povahu osvedčenia medzinárodného zápisu vyhotoveného v jazyku konania nemožno vylúčiť,
že tento dokument spolu s nemeckým osvedčením o zápise v nemeckom jazyku umožnil prihlasovateľovi vykonať svoje právo na obhajobu
v konaní
inter partes
a odvolaciemu senátu umožnil uistiť sa s dostatočnou istotou o existencii uplatňovaných práv.
42     Okrem toho tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého by sa konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva výrazne predĺžilo, ak by účastníci
konania mohli po prvýkrát pred odvolacím senátom predložiť skutkové okolnosti alebo dôkazy, nemožno v tomto prípade prijať.
Naopak, keďže viaceré vzájomne súvisiace dôkazy boli v prospech existencie skoršieho práva predložené v rámci konania pred
námietkovým oddelením, je práve odmietnutie prijatia dodatočného prekladu predloženého odvolaciemu senátu skutočnosťou, ktorá
má za následok predĺženie konania.
43     Z toho vyplýva, že tým, že odvolací senát nevzal do úvahy dokument predložený žalobcom v konaní pred ním v lehote stanovenej
článkom 59 nariadenia č. 40/94, porušil článok 74 tohto nariadenia. Z toho vyplýva, že je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie
bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o ostatných žalobných dôvodoch, a bez toho, aby Súd prvého stupňa musel rozhodnúť o prípustnosti
návrhu na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia námietkového oddelenia.

O trovách
44     Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania,
ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
45     Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobcu.
Z týchto dôvodov
SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)
rozhodol a vyhlásil:
1.
Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. apríla 2003
(vec R 913/2001-4) sa zrušuje.
2.
Žalovaný je povinný nahradiť trovy konania.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 9. novembra 2005.
Tajomník

Predseda komory
E. Coulon

M. Jaeger
*
Jazyk konania: nemčina.