CELEX: 62004TJ0363
Marca comunitária
Pedido de registo da marca comunitária figurativa ‘La Española’
Oposição do titular das marcas nacionais e comunitárias ‘Carbonell’
Rejeição da oposição
Elementos dominantes
Semelhança
Risco de confusão
Poder de reforma

Quadro jurídico
O artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), estabelece:
«1.   Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
[…]
b)
Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»
O artigo 8.
o
, n.
o
2, desse mesmo regulamento prevê:
«São consideradas ‘marcas anteriores’, na acepção do n.
o
1:
a)
As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
i)
Marcas comunitárias;
ii)
Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux de Marcas […]»
O artigo 8.
o
, n.
o
5, desse mesmo regulamento tem a seguinte redacção:
«Após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.
o
2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»
O artigo 55.
o
, n.
o
3, do referido regulamento prevê:
«O pedido de extinção ou de anulação é inadmissível se já um órgão judicial de um Estado-Membro tiver decidido de um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em julgado.»
Antecedentes do litígio
Em 23 de Abril de 1996, a Aceites del Sur, SA, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento n.
o
40/94.
A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca pedida» ou «marca La Española») é o sinal figurativo a seguir representado:
Os produtos para os quais o registo foi pedido estão incluídos nas classes 29 e 30, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado (a seguir «acordo de Nice»), e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
classe 29«Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis»;classe 30«Café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar».
Em 23 de Novembro de 1998, o pedido de marca foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
89/98.
Em 19 de Fevereiro de 1999, a La Española Alimentaria Alcoyana, SA, deduziu oposição ao registo da marca comunitária pedida (a seguir «primeira oposição» ou «primeiro procedimento de oposição»). A primeira oposição visava todos os produtos designados no pedido de marca comunitária.
O motivo invocado em apoio dessa oposição era o risco de confusão, referido no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, entre a marca pedida e uma marca figurativa anterior pertencente à La Española Alimentaria Alcoyana, composta por um elemento figurativo assim como pelo elemento nominativo «la española» e protegida pelo registo comunitário n.
o
15909 e pelo registo espanhol n.
o
1816147. A marca comunitária n.
o
15909 foi registada para certos produtos incluídos na classe 29, na acepção do acordo de Nice, entre os quais não figuravam os óleos e as gorduras comestíveis. A marca comunitária n.
o
15909 foi também registada, bem como a marca espanhola n.
o
1816147, para vários produtos incluídos na classe 30, na acepção do acordo de Nice.
Em 23 de Fevereiro de 1999, a empresa Aceites Carbonell, actual Koipe Corporation, SL, deduziu oposição ao registo da marca pedida contra todos os produtos por ela designados. O motivo invocado em apoio dessa oposição era o risco de confusão referido no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), no artigo 8.
o
, n.
o
2, alínea c), e no artigo 8.
o
, n.
o
5, do Regulamento n.
o
40/94 entre a marca pedida e a marca figurativa anterior da recorrente, Carbonell (a seguir «marca anterior» ou «marca Carbonell»), representada a seguir.
Como provas da existência da marca anterior, a recorrente invocou os registos espanhóis n.
os
994364, 1238745, 1698613, 28270, 252783, 994365, o registo comunitário n.
o
338681, os registos internacionais n.
os
244428 e 528639, bem como os registos nacionais na Irlanda, Dinamarca, Suécia e Reino Unido. Após ter examinado os documentos produzidos destinados a provar a existência e a validade dos direitos invocados, a Divisão de Oposição do IHMI considerou que a recorrente só demonstrou a existência dos seguintes quatro registos:
—
registo espanhol n.
o
994364, de 20 de Outubro de 1982, para o «azeite puro», incluído na classe 29, na acepção do acordo de Nice;
—
registo espanhol n.
o
1238745, de 20 de Junho de 1988, para o «azeite», incluído na classe 29, na acepção do acordo de Nice;
—
registo espanhol n.
o
1698613, de 5 de Janeiro de 1994, para o «azeite», incluído na classe 29, na acepção do acordo de Nice;
—
registo comunitário n.
o
338681, de 24 de Janeiro de 2000, para o «azeite», incluído na classe 29, na acepção do acordo de Nice.
A interveniente, posteriormente, por carta de 29 de Setembro de 1999 dirigida ao IHMI, restringiu a lista dos produtos para os quais o registo era pedido aos seguintes produtos:
classe 29«óleos e gorduras comestíveis»;classe 30«molho, maionese e vinagre».
Foi recusado o registo da marca pedida, no quadro do primeiro procedimento de oposição, para os produtos incluídos na classe 30, na acepção do acordo de Nice, por força da decisão da Divisão de Oposição n.
o
259/2000, de 22 de Fevereiro de 2000. Nessa decisão, a Divisão de Oposição rejeitou, contudo, a oposição da La Española Alimentaria Alcoyana no que dizia respeito aos produtos incluídos na classe 29, na acepção do acordo de Nice. Essa decisão foi confirmada pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI na decisão R 326/2000-4, de 17 de Fevereiro de 2003. Por isso, o pedido de marca comunitária da interveniente reporta-se unicamente aos produtos incluídos na classe 29, na acepção do acordo de Nice.
A oposição de 23 de Fevereiro de 1999 foi rejeitada pela Divisão de Oposição do IHMI através da Decisão n.
o
2084/2000, de 21 de Setembro de 2000, porque os sinais em causa produziam uma impressão visual globalmente diferente, eram totalmente desprovidos de elementos semelhantes no plano fonético e a ligação conceptual associada à natureza e à origem agrícola dos produtos era pouco significativa, o que excluía qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito.
Em 19 de Janeiro de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição. Em 11 de Maio de 2004, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso adoptando a Decisão R 1109/2000-4 (a seguir «decisão impugnada»). Confirmou que a impressão visual produzida por esses sinais era globalmente diferente. Com efeito, observou que os elementos figurativos, compostos essencialmente pela imagem de uma pessoa sentada num olival, possuía apenas um carácter distintivo pouco significativo para azeite, o que tinha por consequência dar aos elementos nominativos «la española» e «carbonell» uma importância primodial. Quanto à comparação dos sinais no plano fonético e conceptual, reconheceu que a recorrente não tinha contestado a ausência total de coincidência dos elementos nominativos nem a fraqueza da ligação conceptual entre os sinais em conflito. Por fim, reconheceu que a Divisão de Oposição deveria ter-se pronunciado sobre a notoriedade das marcas anteriores. Considerou, no entanto, que essa apreciação assim como o exame da documentação apresentada à Câmara de Recurso para demonstrar a dita notoriedade não eram estritamente necessários, dado que um dos requisitos prévios para a apreciação de um risco de confusão com uma marca de prestígio ou notória, isto é, a existência de semelhança entre os sinais, não estava preenchido.
Tramitação processual e pedidos das partes
Por petição recebida na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Agosto de 2004, a recorrente interpôs o presente recurso.
Por carta de 8 de Novembro de 2004, dirigida ao Tribunal de Primeira Instância, a recorrente pediu que fosse junto aos autos um certificado da Câmara de Comércio de Espanha na Bélgica e no Luxemburgo respeitante ao carácter notório da marca Carbonell. Esse certificado fora enviado à recorrente após a interposição do recurso, embora ela o tivesse pedido antes dessa data. O Tribunal deferiu esse pedido por decisão de 17 de Novembro de 2004.
Em 1 de Março de 2005, o IHMI apresentou a contestação. Em 17 de Janeiro de 2005, a interveniente apresentou o seu articulado de intervenção. Por carta entregue em 10 de Maio de 2005, a recorrente pediu autorização para apresentar a réplica, pedido que foi indeferido pelo Tribunal por decisão de 23 de Maio de 2005.
Com base em relatório do juiz-relator, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu iniciar a fase oral do processo.
Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às questões colocadas pelo Tribunal na audiência de 14 de Março de 2007.
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
declarar a nulidade da marca pedida ou, sendo o caso, ordenar o indeferimento do pedido de registo de marca comunitária;
—
condenar o IHMI e a interveniente nas despesas do presente processo e nas despesas efectuadas no processo instaurado perante a Quarta Câmara de Recurso.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar a recorrente nas despesas.
A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
negar provimento ao recurso e confirmar a decisão impugnada;
—
condenar a recorrente nas despesas.
Na audiência, a interveniente renunciou ao seu pedido de fazer comparecer o seu representante pessoal, bem como à sua questão prévia de inadmissibilidade respeitante à qualidade de advogado do representante da recorrente.
Quanto à admissibilidade
Quanto à admissibilidade do pedido tendente a que o Tribunal declare a nulidade da marca pedida ou, sendo o caso, ordene a sua recusa
Argumentos das partes
O IHMI considera que o segundo pedido da recorrente tendente a que o Tribunal declare a nulidade da marca La Española ou, sendo o caso, que ordene o indeferimento do pedido de marca comunitária é inadmissível, dado que não compete ao Tribunal dirigir ao IHMI uma injunção e que incumbe a este último tirar as consequências da parte decisória e dos fundamentos dos acórdãos [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS),
T-388/00, Colect., p. II-4301
, n.
o
19].
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
O segundo pedido da recorrente divide-se em duas partes. Na primeira parte, a recorrente pede que seja declarada nula a marca La Española. Na segunda parte, pede que seja ordenada a recusa do registo da referida marca.
No que respeita à nulidade da marca La Española, deve recordar-se que o artigo 62.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94 prevê que as decisões das Câmaras de Recurso só produzem efeitos, se tiver sido interposto recurso para o juiz comunitário, a partir do momento em que é negado provimento ao recurso. Portanto, como o IHMI refere com razão, a marca pedida ainda não foi registada e não pode ser anulada. Por isso, a primeira parte do segundo pedido da recorrente é desprovida de objecto.
No que diz respeito à segunda parte do referido pedido, a recorrente pede, no essencial, que o Tribunal adopte a decisão que, em sua opinião, o IHMI deveria ter tomado, isto é, uma decisão que declare que os requisitos da oposição estão preenchidos, devendo o IHMI executá-la recusando o registo da marca pedida.
Portanto, a recorrente pede a reforma da decisão impugnada, como está previsto no artigo 63.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94. Com efeito, o pedido não consiste em solicitar ao Tribunal que condene o IHMI a cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer, o que constituiria uma injunção dirigida ao IHMI. Pelo contrário, tem por objectivo que o Tribunal decida, nos mesmos termos que a Câmara de Recurso, se a marca pedida pode ser registada à luz do disposto no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94. Esta decisão figura entre as medidas que podem ser tomadas pelo Tribunal a título do seu poder de reforma [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON),
T-334/01, Colect., p. II-2787
, n.
o
19, e de 4 de Outubro de 2006, Freixenet/IHMI (Forma de uma garrafa branca esmerilada), T-190/04, não publicado na Colectânea, n.
o
17].
Consequentemente, a segunda parte do segundo pedido da recorrente é admissível.
Quanto à extensão do mandato do representante da recorrente
Argumentos das partes
A interveniente observa que o mandato conferido ao advogado da recorrente não lhe permite representar esta última perante o Tribunal de Primeira Instância. Segundo a interveniente, a procuração notarial apresentada pela recorrente a favor de J. Munguía Arsuaga habilita este último a representar a recorrente perante os órgãos jurisdicionais espanhóis e não perante o órgão jurisdicional comunitário. Portanto, o mandato subestabelecido a M. Fernández de Béthencourt, o advogado que assinou a petição em nome e em representação da recorrente, por J. Munguía Arsuaga, ultrapassa os poderes de que este estava investido.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
O artigo 44.
o
, n.
o
5, alínea b), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância exige que, se o recorrente for uma pessoa colectiva de direito privado, deve juntar à petição a prova de que o mandato conferido ao advogado foi regularmente outorgado por um representante com poderes para o efeito.
Ora, decorre das procurações notariais de 16 de Agosto de 2004 a favor do representante qualificado da recorrente, J. Munguía Arsuaga, que este último tinha pessoalmente o poder de representar a recorrente ou de mandatar advogados para esse efeito, «quer a nível nacional como supranacional», o que compreende a representação perante o Tribunal de Primeira Instância. Por isso, é surpreendente que a interveniente sustente a tese de que o mandato subestabelecido a M. Fernández de Béthencourt por J. Munguía Arsuaga ultrapassa os poderes de que este último estava investido. Essa tese é, de forma evidente e manifesta, contrária aos factos.
Assim, este fundamento de inadmissibilidade deve ser rejeitado.
Quanto à aplicação do princípio da força de caso julgado
Argumentos das partes
A interveniente considera que a excepção de caso julgado prevista no artigo 55.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94, segundo a qual o pedido de extinção ou de anulação é inadmissível se um órgão judicial de um Estado-Membro já tiver decidido de um pedido com o mesmo objecto e a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em julgado, é aplicável no caso em apreço.
A interveniente considera que um acórdão de 7 de Julho de 1997 de um órgão jurisdicional espanhol, a saber, a Audiencia Provincial de Sevilla (Audiência Provincial de Sevilha, Espanha), deve ser considerado ter transitado em julgado, na acepção do artigo 55.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94, dado que diz respeito às mesmas partes, ao mesmo objecto e à mesma causa que os do presente processo. Com efeito, o acórdão em questão diz respeito a um litígio entre a recorrente e a interveniente em que a recorrente tentou privar a interveniente da utilização de uma marca espanhola idêntica à marca La Española com fundamento na proibição das imitações prevista pela Ley n.
o
3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (Lei espanhola n.
o
3/91, de 10 de Janeiro de 1991, sobre a concorrência desleal) (BOE n.
o
10, de 11 de Janeiro de 1991, p. 959). O acórdão em questão concluiu pela compatibilidade das duas marcas em conflito, não dando razão à recorrente. Esse acórdão tornou-se definitivo no momento em que foi negado provimento, por despacho do Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha) de 16 de Fevereiro de 1999, ao recurso interposto pela recorrente. Consequentemente, a interveniente conclui pela inadmissibilidade do presente recurso.
A recorrente e o IHMI alegaram, na audiência, que o artigo 55.
o
do Regulamento n.
o
40/94 não se aplicava no caso em apreço porque não havia identidade de causa nem de objecto entre o presente processo e o processo que deu origem ao acórdão da Audiencia Provincial de Sevilha.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
Nos termos de jurisprudência constante, o regime comunitário de marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e que prossegue objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica),
T-32/00, Colect., p. II-3829
, n.
o
47, e de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04, Colect., p. II-4891
, n.
o
70].
Por isso, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com fundamento no Regulamento n.
o
40/94, como é interpretado pelo juiz comunitário e não com base na jurisprudência nacional [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Colect., p. II-2821
, n.
o
53; de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO),
T-85/02, Colect., p. II-4835
, n.
o
37; e de 13 de Julho de 2004, AVEX/IHMI — Ahlers (a),
T-115/02, Colect., p. II-2907
, n.
o
30].
O princípio da autonomia do regime comunitário é aplicável,
a fortiori
, em situações como a do caso em apreço, dado que o acórdão da Audiencia Provincial de Sevilha não se baseia em regras análogas às do Regulamento n.
o
40/94, mas numa lei relativa à concorrência desleal.
Importa salientar igualmente que o artigo 55.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94 constitui uma excepção ao princípio supramencionado. Ora, essa disposição prevê unicamente que o IHMI deve considerar inadmissível um pedido de extinção ou de anulação apresentado contra uma marca comunitária já registada quando um pedido que tem o mesmo objecto, isto é, a nulidade ou a extinção da referida marca comunitária, e a mesma causa foi decidido entre as mesmas partes por um órgão jurisdicional nacional e essa decisão adquiriu autoridade de caso julgado.
Por isso, essa disposição não pode ter qualquer incidência na admissibilidade do presente recurso, que não constitui um pedido de extinção ou de anulação e não foi apresentado perante o IHMI, mas perante o Tribunal de Primeira Instância.
Finalmente, há que salientar, para completar, que, contrariamente ao que sustenta a interveniente, o processo julgado pela Audiencia Provincial de Sevilha, no acórdão de 7 de Julho de 1997, não tem a mesma causa nem o mesmo objecto que os do presente processo. Quanto à causa, esse processo dizia respeito à violação da lei espanhola sobre a concorrência desleal, ao passo que, no presente processo, trata-se de uma questão relativa ao Regulamento n.
o
40/94. No que respeita ao objecto do referido processo, deve salientar-se que o acórdão da Audiencia Provincial de Sevilha era essencialmente baseado num acórdão do Tribunal Supremo de 10 de Junho de 1987, que não tinha reconhecido a compatibilidade da marca Carbonell com a marca pedida. Assim, esse acórdão do Tribunal Supremo dizia respeito unicamente à questão da compatibilidade de uma marca da interveniente, muito semelhante à marca pedida, com a marca La Española, pertencente à recorrente, registada para «produtos de charcutaria» incluídos na classe 29, na acepção do acordo de Nice. Portanto, não pode ser reconhecida nenhuma identidade de objecto, dado que as marcas em causa são diferentes das que estão em conflito no quadro do presente processo.
Este fundamento de inadmissibilidade deve, portanto, ser rejeitado.
Quanto ao mérito
A recorrente invoca dois fundamentos de anulação, relativos à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, por um lado, e ao não cumprimento da obrigação de examinar as provas da notoriedade da marca anterior, por outro.
Observações preliminares
Existe um diferendo entre as partes quanto aos registos que devem ser tomados em conta a fim de apreciar a existência do direito de oposição reivindicado pela recorrente. Esta entende que se trata não só dos registos, espanhóis e comunitário, que foram tomados em conta pela Divisão de Oposição e pela Câmara de Recurso, mas também dos outros registos que invocou. O IHMI e a interveniente contestam essa tese e replicam que, sendo a data do depósito do registo comunitário n.
o
338681 da recorrente posterior à da marca comunitária pedida, a Câmara de Recurso não deveria tê-lo tomado em consideração.
O Tribunal considera, todavia, que essa questão é desprovida de pertinência no caso em apreço. Com efeito, a decisão impugnada está essencialmente baseada na ausência de semelhança entre o elemento figurativo da marca Carbonell e o da marca pedida. Ora, o elemento figurativo da marca Carbonell é idêntico em todos os registos invocados pela recorrente, tanto nos tomados em conta pela Câmara de Recurso como nos que esta última excluiu.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94
Argumentos das partes
A recorrente considera que a decisão impugnada viola o artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, ao não ter em conta nem o facto de as marcas em conflito serem globalmente semelhantes à primeira vista, e, portanto, de molde a criar uma confusão no mercado, nem o facto de os produtos que são objecto do pedido de registo serem idênticos aos produtos designados pela marca anterior.
No que diz respeito à semelhança dos produtos visados pelas marcas em conflito, a recorrente observa, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir, no ponto 17 da decisão impugnada, que esses produtos eram, em parte, idênticos (óleos e gorduras comestíveis), em parte, muito semelhantes [sal, mostarda, vinagre molhos (condimentos), especiarias] e, quanto ao resto dos produtos, distintos. Alega que, tendo presente, por um lado, a restrição da lista dos produtos feita pela interveniente na sua carta de 29 de Setembro de 1999, bem como, por outro, o facto de o registo da marca La Española ter sido recusado para os produtos da classe 30, na acepção do acordo de Nice, os produtos para os quais o registo é pedido são idênticos aos comercializados sob a sua marca anterior, dado que o azeite (classe 29, na acepção do acordo de Nice) abrangido pela marca Carbonell figura entre «os óleos e gorduras comestíveis» visados pelo pedido de marca comunitária. A recorrente alega que, em consequência, deve ser aplicada a jurisprudência segundo a qual, na apreciação global do risco de confusão, a semelhança mínima entre os sinais pode ser compensada por uma identidade dos produtos designados por essas marcas (v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon,
C-39/97, Colect., p. I-5507
, n.
o
17, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode,
C-425/98, Colect., p. I-4861
, n.
o
40).
A recorrente considera, em segundo lugar, que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação sobre a análise visual das marcas em conflito ao considerar que o elemento figurativo era pouco distintivo e ao dar maior importância ao elemento nominativo. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso deveria ter centrado mais o seu exame comparativo nas semelhanças que apresentam os elementos figurativos, que constituem os componentes dominantes das marcas em conflito.
Assim, a recorrente alega que a utilização de um desenho como o da marca anterior não é necessária nem corrente para a comercialização do azeite. Diferentemente da representação de olivais ou de oliveiras, a imagem de uma mulher, no primeiro plano, vestida de maneira aparentemente tradicional não é comum. A esse propósito, junta uma certidão notarial que autentica uma pasta de fotografias sobre marcas de azeites comercializadas no território espanhol e que detêm em conjunto 95% das quotas desse mercado, de que resulta que nenhum rótulo aposto nesses produtos representa uma mulher, com excepção das marcas em conflito.
A recorrente salienta que, em contrapartida, a denominação «la española» não tem qualquer carácter distintivo. Sublinha que as palavras «España» e «española» são correntemente utilizadas e que o seu significado é familiar, mesmo para os que não conhecem a língua espanhola. Para os países que não são de língua espanhola, a denominação «la española» é percebida como sendo descritiva da origem geográfica dos produtos.
A recorrente refere igualmente que a Câmara de Recurso não teve em conta o facto de o consumidor médio perceber a marca como um todo e não se consagrar a um exame dos seus diferentes detalhes. Sublinha que o consumidor compra os seus produtos, na maior parte dos casos, em grandes superfícies, em que esse produto está colocado em prateleiras, directamente ao alcance do público que não tem de o pedir oralmente. A recorrente considera que o consumidor perde pouco tempo entre as suas compras sucessivas que ocorrem em diferentes locais do estabelecimento comercial. Nestas condições, o acto de compra tem um carácter massivo, irreflectido e inconsciente, a que acresce o facto de os produtos estarem armazenados no mesmo local, o que aumenta o risco de confusão. O consumidor é, com efeito, guiado mais por uma impressão do que por uma comparação directa das diferentes marcas. Está geralmente menos atento do que o consumidor especializado. A recorrente deduz daí que o impacto visual do rótulo onde figura a marca é determinante na escolha do produto.
A recorrente enumera, em terceiro lugar, dezasseis coincidências entre a marca anterior e a marca pedida.
Observa que essas coincidências entre os dois desenhos induzem uma impressão global muito semelhante no plano visual. Por conseguinte, mesmo que o consumidor médio fosse capaz de apreender certas diferenças entre os dois sinais, o risco de estabelecer uma relação entre as duas marcas é real.
A recorrente observa, em quarto lugar, que, tendo presente a semelhança dos sinais em conflito, o público pode pensar que a marca pedida é uma simples variação da marca Carbonell. Observa que, segundo a jurisprudência, é possível que uma empresa utilize submarcas, que derivem de uma marca principal e partilhem com ela um elemento dominante comum, para distinguir as suas diferentes linhas de produção [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORTFLEX),
T-10/03, Colect., p. II-719
, n.
o
61]. A esse propósito, a recorrente especifica que comercializa diferentes gamas de azeite, identificadas pelo mesmo desenho, mas diferenciadas por denominações diferentes, como «carbonell», «fontana», «finoliva», «sotoliva» e «mezquita».
Observa, finalmente, que a imagem que utiliza é essencial para a Carbonell, pois permite ao consumidor identificar automaticamente a origem dos seus produtos, sem que seja mesmo necessário inscrever a denominação «carbonell».
O IHMI admite que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao ter em conta a limitação da lista dos produtos que são objecto do pedido de registo. Reconhece que o azeite (produto abrangido pela marca anterior) é um produto idêntico aos óleos e às gorduras comestíveis que são objecto do pedido de registo, quando estas últimas são azeite. No entanto, o IHMI e a interveniente consideram que esse erro não teve efeitos fundamentais na decisão impugnada, dado que esta baseia a recusa da oposição na ausência de semelhança entre as marcas em conflito e não no facto de os produtos em causa não serem nem idênticos nem semelhantes. A interveniente acrescenta que não deve atribuir-se qualquer consequência ao facto de a decisão impugnada mencionar os outros produtos, uma vez que a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso reconheceram sempre que os produtos eram em parte idênticos.
O IHMI confirma a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os sinais em conflito produzem uma impressão visual diferente.
O IHMI e a interveniente consideram que deve aplicar-se ao presente litígio a jurisprudência segundo a qual a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, ser baseada na impressão de conjunto produzida por estas semelhanças, tendo em conta os seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191
, n.
o
23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Colect., p. I-3819
, n.
o
25). O IHMI considera que as apreciações da Divisão de Oposição sobre a impressão de conjunto que dão os sinais em conflito ao consumidor, que foram retomadas pela Câmara de Recurso, são conformes com a jurisprudência. Com efeito, tomam em consideração o facto de esses elementos figurativos poderem ser associados ao produto e, sendo assim, ter uma influência mínima na percepção do sinal.
O IHMI admite que a imagem de uma mulher sentada, vestida com um traje tradicional, pode ser distintiva para os produtos em causa. No entanto, considera que, no caso em apreço, os elementos figurativos comuns aos dois sinais em conflito não têm força distintiva particular. A esse propósito, sustenta que um só concorrente não pode apropriar-se em exclusividade da representação de um fundo campestre com oliveiras (assim como a combinação das cores utilizadas para esse fundo), dado que ela está intimamente ligada ao produto que designa (o azeite) e à sua origem. Da mesma forma, a ideia de representar uma mulher não pode ser susceptível de apropriação. A interveniente indica, por seu lado, que os elementos figurativos comuns às marcas em conflito dizem respeito a objectos genéricos ou a categorias gerais de objectos que têm pouca capacidade distintiva.
A interveniente critica o valor probatório do acto notarial apresentado pela recorrente a fim de demonstrar que nenhuma marca de azeite comercializada no território espanhol representa uma mulher. A título de contra-exemplos, refere outras marcas que utilizam a imagem de uma mulher coberta com um vestido com folhos ou com um traje de cigana e junta diferentes documentos a esse propósito.
O IHMI considera, no caso em apreço, que o elemento nominativo dos sinais em causa desempenha um papel muito importante na impressão visual que produzem e que é manifesto que os elementos «la española» e «carbonell» são visualmente muito diferentes.
Embora o IHMI admita que a expressão «la española», só por si, é pouco distintiva, contesta que é inútil tê-la em conta na comparação dos sinais em conflito, como o sustenta a recorrente. Segundo o IHMI, deve assim tomar-se em consideração o facto de, em presença de marcas complexas formadas a partir de elementos figurativos e nominativos, o elemento nominativo ter geralmente uma importância capital, pois é mais facilmente retido na memória pelo consumidor e menos ambíguo quanto à identificação da marca e da comunicação a terceiros. A interveniente precisa, por seu lado, que o carácter geralmente predominante do elemento nominativo é devido ao facto de o consumidor identificar as marcas complexas pelo seu nome, sobretudo quando o consumidor faz o pedido oralmente, e porque o elemento figurativo é, em certos casos, inútil, como no âmbito da publicidade radiofónica.
A interveniente confirma a análise segundo a qual as denominações «la española» e «carbonell» são preponderantes. Quanto à primeira, acrescenta que essa preponderância é acentuada pela notoriedade da marca La Española.
O IHMI, apoiado pela interveniente, reconhece que existem entre os sinais em causa diferenças importantes de aspecto geral da mulher desenhada, tanto pela sua posição, o seu vestuário e os traços do seu rosto como pelo facto de, no pedido de marca comunitária, a mulher ter um jarro nas mãos, enquanto a marca Carbonell a representa com os braços levantados e agarrando-se a um ramo de oliveira. Da mesma forma, observa que, na marca anterior, a mulher está sentada num pequeno muro em que se encontram duas vasilhas numa embalagem e uma apresentação tradicionais, ao passo que no desenho da marca pedida não aparece o objecto em que a mulher está sentada.
Finalmente, no plano conceptual, o IHMI observa que o consumidor percebe o termo «carbonell» como um apelido, enquanto que o elemento figurativo provocará nele uma associação com a origem natural e tradicional do produto. Quanto à marca pedida, tanto o elemento figurativo propriamente dito como a denominação «la española» deveriam produzir, no espírito do público, uma associação evidente com a origem natural e geográfica do produto. O IHMI deduz daí que existe entre os sinais em causa uma ligação que pode ser definida como uma referência à origem natural dos produtos. Especifica que essa ligação está simplesmente relacionada com as características ou a qualidade dos produtos e não com a origem comercial destes.
O IHMI conclui daí que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro na sua apreciação da comparação dos sinais que a tenha conduzido a reconhecer que estes não eram idênticos nem semelhantes e que, por isso, não existia qualquer risco de confusão, na acepção do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 (acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedial/IHMI,
C-106/03 P, Colect., p. I-9573
, n.
os
53 e 54). O IHMI acrescenta que, pela mesma razão, o princípio da interdependência entre os factores não é aplicável ao litígio.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
Deve salientar-se, antes de mais, que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso declara (ponto 17) que os produtos abrangidos pela marca Carbonell e os designados pela marca pedida eram, em parte, idênticos (óleos e gorduras comestíveis, incluídos na classe 29, na acepção do acordo de Nice), em parte, muito semelhantes [sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias, produtos incluídos na classe 30, na acepção do acordo de Nice] e, no respeitante ao resto dos produtos, distintos.
Contudo, como alega com razão a recorrente e como o IHMI e a interveniente admitiram na audiência, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso deveria ter-se limitado a concluir pela identidade entre os produtos designados pela marca Carbonell e os designados pela marca pedida, quando estes últimos estiverem relacionados com o azeite e pela semelhança muito grande entre os produtos designados pela marca Carbonell e os designados pela marca pedida, quando estes últimos estiverem relacionados com outras gorduras comestíveis. Essa conclusão impõe-se, com efeito, na sequência, por um lado, da restrição da lista dos produtos feita na carta da interveniente de 29 de Setembro de 1999 e, por outro, da decisão adoptada pela Divisão de Oposição de 22 de Fevereiro de 2000 no quadro do primeiro procedimento de oposição em que esta recusa o registo da marca La Española, para os produtos da classe 30, na acepção do acordo de Nice, confirmada pela decisão de 17 de Fevereiro de 2003 da Quarta Câmara de Recurso.
Nestas condições, o Tribunal considera que foi sem razão que a Câmara de Recurso não teve em conta a jurisprudência de acordo com a qual, na apreciação global do risco de confusão, uma semelhança mínima entre os sinais pode ser compensada por um grau elevado de semelhança entre os produtos (acórdãos Canon, já referido, n.
o
17, e Marca Mode, já referido, n.
o
40).
Contudo, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu que não existia qualquer semelhança entre as marcas em conflito, dado que os seus elementos figurativos possuíam um carácter distintivo pouco significativo para o azeite e que a comparação dos seus elementos nominativos, que eram completamente diferentes, adquire, portanto, uma importância primordial. Eis porque, sem aplicar a jurisprudência acima referida, a Câmara de Recurso declarou que estava excluído qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito.
O Tribunal examinará sucessivamente as conclusões relativas ao carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos, ao carácter dominante dos elementos nominativos e à semelhança e ao risco de confusão entre as marcas em conflito.
— Quanto ao carácter distintivo dos elementos figurativos
No ponto 18 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso limita-se a salientar, para escorar a conclusão relativa ao carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das marcas em conflito, que consistem essencialmente numa pessoa sentada num quadro campestre, mais precisamente, num olival. Essa análise lacónica deve ser interpretada no sentido de que a Câmara de Recurso fez sua a análise da Divisão de Oposição nos termos da qual os elementos figurativos das marcas em conflito têm um carácter distintivo muito pouco significativo, dado que são usuais no sector do azeite (ponto 9, segundo travessão, da decisão impugnada).
Ora, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não forneceu qualquer precisão quanto às razões pelas quais considera que a representação controvertida era usual no sector do azeite e não referiu qualquer marca, diferente das marcas em conflito, que contenha um elemento figurativo semelhante ao destas últimas.
Em contrapartida, resulta do certificado notarial que autentica a pasta de fotografias que contém as marcas de azeite comercializadas no território espanhol e que detêm conjuntamente 95% das quotas desse mercado, fornecido pela recorrente, que nenhuma dessas marcas utiliza a representação de uma mulher, com excepção das marcas em conflito. Nem o IHMI nem a interveniente puseram em causa a veracidade desse documento. O IHMI, no entanto, na audiência, contestou a sua admissibilidade pela razão de que não fora apresentado na fase do procedimento administrativo. Ora, o documento foi apresentado com a petição, nos termos do artigo 44.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo, e pretende, precisamente, demonstrar que a análise, efectuada na decisão impugnada, relativa ao carácter usual dos elementos figurativos em questão é incorrecta. É, por conseguinte, admissível.
O argumento da interveniente, relativo ao facto de outras marcas espanholas de azeite utilizarem a imagem de uma mulher e segundo o qual a representação em questão não é invulgar entre as marcas espanholas de azeite, não procede. Com efeito, resulta do exame dessas marcas que a representação da mulher que utilizam é muito diferente da das marcas em conflito. Além disso, essas marcas são muito pouco representativas do mercado espanhol do azeite. Nenhuma dessas marcas aparece no único documento fornecido ao Tribunal que mostra a difusão das diversas marcas de azeite em Espanha, isto é, o relatório da sociedade de estudos de mercado AC Nielsen Company SL de 18 de Agosto de 2004, cuja veracidade não foi contestada por nenhuma das partes.
Nestas condições, há que considerar que foi sem razão que a Câmara de Recurso, na decisão impugnada, considerou que o elemento figurativo das marcas em conflito era usual no mercado espanhol do azeite.
No entanto, o IHMI considera que a razão pela qual a Câmara de Recurso concluiu pelo carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das marcas em conflito não era a existência de marcas semelhantes no mercado, mas a mesma razão pela qual concluíra pela existência de pouca ligação conceptual entre as marcas em conflito, isto é, os seus elementos figurativos estavam associados à natureza e à origem agrícola dos produtos visados (ponto 9, quarto travessão, da decisão impugnada). Por conseguinte, o consumidor médio não vê nesses elementos uma indicação da origem comercial dos referidos produtos, mas uma alusão à sua elaboração natural e tradicional.
Pressupondo que a decisão impugnada possa ser interpretada no sentido indicado pelo IHMI, o Tribunal não pode acolher o seu argumento.
Em primeiro lugar, embora seja possível considerar que a representação de um olival faz referência a um elemento verosimilmente ligado ao azeite, não se pode chegar à mesma conclusão no que respeita à representação de uma pessoa sentada. O próprio IHMI reconhece, na contestação (ponto 50), que a imagem de uma mulher sentada, em traje tradicional, pode ser distintiva para os produtos em causa. Ora, o Tribunal considera que não há qualquer razão para concluir que a imagem de uma mulher sentada faz referência, aos olhos do consumidor, mais à origem natural e tradicional do produto do que à sua origem comercial.
O IHMI sustenta, todavia, que um único concorrente não pode apropriar-se da exclusividade da representação de uma mulher. Ora, a questão de saber se os elementos que uma marca engloba devem poder ser livremente utilizados por outros concorrentes não faz parte do exame do carácter distintivo do elemento figurativo de uma marca (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI,
C-329/02 P, Colect., p. I-8317
, n.
o
36). A única questão pertinente no quadro desse exame é a de saber se o sinal analisado é distintivo ou não, questão a que, no que diz respeito à mulher sentada, o IHMI já respondeu afirmativamente.
A esse propósito, deve precisar-se que a recorrente não tem intenção de apropriar-se, em abstracto, de toda a representação de um olival nem de toda a representação de uma mulher. Ela pretende a exclusividade de uma representação concreta, que faz parte da sua marca, da combinação destes dois elementos. Assim, a recorrente não se opõe à utilização pela interveniente de um desenho de uma mulher na sua marca, mas à utilização de um desenho que considera excessivamente semelhante ao seu.
Em segundo lugar, deve salientar-se que, quanto ao elemento figurativo de uma marca, o exame do seu carácter distintivo pode ser realizado, em parte, em relação a cada um dos seus termos ou dos seus componentes, examinados em separado, mas deve, em todo o caso, depender de uma análise do conjunto que formam. Com efeito, a simples circunstância de cada um desses componentes, examinado em separado, ser desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que eles formam possa ter carácter distintivo (v., por analogia, acórdão SAT.1/IHMI, já referido, n.
o
28 e jurisprudência referida).
Ora, o IHMI e a interveniente realizam uma apreciação do carácter distintivo do elemento figurativo das marcas em conflito baseando-se numa análise em separado de cada um dos seus componentes — nomeadamente, a representação de um olival e a de uma mulher sentada, bem como dos elementos acessórios das marcas em conflito, como o enquadramento vermelho e os espaços reservados às partes denominativas assim como as suas formas — sem ter em conta que certos componentes, desprovidos isoladamente de carácter distintivo, podem, uma vez combinados, apresentar tal carácter.
Decorre do que precede que foi sem razão que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu pelo carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das marcas em conflito.
— Quanto ao carácter dominante das partes nominativas
No ponto 18 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso especifica que a comparação do elemento nominativo das marcas em conflito tem no caso em apreço uma importância primordial face ao carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das referidas marcas, mesmo que o elemento nominativo da marca La Española seja apenas muito pouco distintivo
per se
.
O Tribunal considera que a apreciação da Câmara de Recurso é errada.
Em primeiro lugar, o Tribunal julgou no sentido de que foi sem razão que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu pelo carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das marcas em conflito. Por conseguinte, a comparação dos elementos nominativos não se pode fazer com fundamento nessa apreciação.
Em segundo lugar, a jurisprudência estabeleceu que, em situações em que o elemento nominativo de uma marca complexa detinha um lugar equivalente em relação ao elemento figurativo, este último não podia ser considerado, no plano visual, como subsidiário em relação ao outro componente do sinal [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI — France Distribution (HUBERT),
T-110/01, Colect., p. II-5275
, n.
o
53]. Isto deve aplicar-se
a fortiori
a situações em que o elemento figurativo ocupa um lugar muito mais importante, em termos de superfície, do que o elemento nominativo.
Em terceiro lugar, o Tribunal considera que o elemento nominativo «la española» tem apenas carácter distintivo muito pouco significativo. Essa palavra é comummente utilizada em Espanha e é percebida como sendo descritiva da origem geográfica dos produtos. Com efeito, como resulta de um acórdão do Tribunal Supremo de 10 de Junho de 1987, junto aos autos pela interveniente, o elemento nominativo «la española» figura em quase 100 marcas, em Espanha, das quais mais de doze são da classe 29, na acepção do acordo de Nice. A própria interveniente, no quadro do primeiro procedimento de oposição, alegou, perante a Divisão de Oposição (v. Decisão n.
o
259/2000 da Divisão de Oposição, de 22 de Fevereiro de 2000, p. 3, último parágrafo, e p. 5, último parágrafo) e perante a Câmara de Recurso (v. Decisão R 326/2000-4 da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Fevereiro de 2003, p. 4, terceiro e quarto parágrafos), que o termo «la española» passou a ser um termo habitual na linguagem comum, que era muito pouco distintivo e que constituía uma referência comum no sector.
O próprio IHMI sustentou, noutros procedimentos de oposição, uma posição contrária à que sustenta no quadro do presente processo. Assim, a Divisão de Oposição, na Decisão n.
o
259/2000, de 22 de Fevereiro de 2000 (p. 6, quinto parágrafo), confirmada pela Quarta Câmara de Recurso (Decisão R 326/2000-4, de 17 de Fevereiro de 2003), no quadro do primeiro procedimento de oposição e na Decisão n.
o
843/2000, de 27 de Abril de 2000 (p. 6, quarto parágrafo), concluiu que a expressão «la española» tinha apenas força distintiva pouco significativa, porque constituía uma denominação corrente no sector alimentar e implicava uma referência à origem geográfica dos produtos. Da mesma forma, e contrariamente ao que é sustentado no presente processo, a Divisão de Oposição concluiu, na decisão de 22 de Fevereiro de 2000, que sendo o elemento comum às duas marcas muito pouco distintivo, a atenção do consumidor não seria atraída pelo termo «la española», mas pelo elemento figurativo da marca pedida.
— Quanto à semelhança das marcas e ao risco de confusão
A Câmara de Recurso considera que a impressão visual global produzida pelas marcas em causa é diferente e, por consequência, a sua apreciação global não faz sobressair qualquer semelhança entre elas, o que exclui qualquer risco de confusão.
Importa recordar que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.
o
, n.
o
1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, que o risco de confusão é constituído pelo risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (acórdãos, já referidos, Canon, n.
o
29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.
o
17), Segundo essa mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço (acórdãos, já referidos, SABEL, n.
o
22; Canon, n.
o
16; e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.
o
18).
Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um grau elevado de semelhança entre as marcas e inversamente (acórdãos, já referidos, Canon, n.
o
17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.
o
19).
Ora, decorre igualmente do princípio da interdependência entre os factores que o grau elevado de semelhança entre as marcas é reforçado por um grau elevado de semelhança entre os produtos visados ou,
a fortiori
, pela identidade destes últimos.
Deve igualmente recordar-se que, segundo a jurisprudência, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, no que respeita a um ou vários aspectos pertinentes [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, Colect., p. II-4335
, n.
o
30, e de 7 de Setembro de 2006, L & D/IHMI — Sämann (Aire Limpio),
T-168/04, Colect., p. II-2699
, n.
o
91].
A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, tendo em conta, em especial, os seus elementos distintivos e dominantes, bem como o facto de o consumidor médio perceber normalmente uma marca como um todo e não se consagrar a um exame dos seus diferentes detalhes (acórdãos, já referidos, SABEL, n.
o
23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.
o
25).
Quanto ao plano visual, o Tribunal reconhece que as duas marcas em conflito têm uma vasta pluralidade de elementos em comum, a saber:
—
um rótulo rectangular, vertical e regular, de dimensão idêntica e que compreende uma franja vermelha com as extremidades redondas à volta;
—
o desenho de uma mulher sentada em primeiro plano, no eixo vertical do rótulo, cujo vestuário tem tons semelhantes, ambas vestidas com uma saia, uma camisa branca e um xaile vermelho com bordos rasgados;
—
as duas mulheres representadas têm o cabelo atado, com uma flor atrás da orelha direita e uma travessa de cabelo de ornamento;
—
as duas mulheres representadas têm os braços nus, a cabeça virada para a sua esquerda e estão sentadas num muro de tom ocre;
—
há um ramo de oliveira no primeiro plano, perto da cabeça das duas mulheres representadas;
—
há um espaço para incluir o nome do produto na banda superior, que tem forma de curva para o exterior do rótulo e convexa para o interior;
—
a denominação da marca figura, num quadro branco, sobre um fundo vermelho, colocado na parte inferior do rótulo;
—
a forma desse quadro é plana para a parte inferior do rótulo e convexa para o interior deste;
—
a denominação da marca figura em letras brancas da mesma dimensão, sobre o fundo vermelho do quadro;
—
um olival desenhado com a mesma gama de cores, cujo horizonte ocupa uma parte equivalente, figura por detrás da mulher.
O Tribunal considera que a semelhança dos elementos figurativos em causa, tanto no plano cromático como no do desenho, é mais importante do que as pequenas diferenças, que só aparecem, de facto, após um exame minucioso e exaustivo.
No que respeita ao ponto de vista conceptual, o Tribunal reconhece que, na decisão impugnada, a própria Câmara de Recurso (pontos 9 e 19) considera que existe entre as marcas em conflito uma ligação conceptual, embora reduzida, associada à natureza e à origem dos produtos protegidos.
O Tribunal considera que o conjunto dos elementos comuns às duas marcas em causa produz uma impressão visual global de grande semelhança, dado que a marca La Española reproduz com grande precisão o essencial da mensagem e a impressão visual transmitida pela marca Carbonell: a mulher coberta com um vestido típico, sentada de uma certa maneira, perto de um ramo de oliveira, sobre um fundo de olival, comportando o conjunto uma disposição quase idêntica dos espaços, das cores, dos sítios em que as denominações estão inscritas e da forma como essa inscrição está acabada.
O Tribunal considera que essa impressão global semelhante cria, no consumidor, inevitavelmente, um risco de confusão entre as marcas em conflito.
Esse risco de confusão não é diminuído pela existência do elemento nominativo diferente, visto que, como foi anteriormente julgado, o elemento nominativo da marca pedida tem carácter distintivo pouco significativo, dado que faz referência à origem geográfica do produto.
Com efeito, deve recordar-se, em primeiro lugar, que o consumidor médio só raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa das diferentes marcas e que deve fiar-se na imagem imperfeita que retém na memória (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.
o
26). Essa circunstância reforça o peso dos elementos particularmente visíveis e simples a apreender das marcas em causa, tais como, no caso em apreço, os elementos figurativos das marcas em conflito (v., neste sentido, acórdão CONFORFLEX, já referido, n.
o
45).
Importa notar, em segundo lugar, que a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão (acórdãos, já referidos, SABEL, n.
o
23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.
o
25). Para efeitos dessa apreciação global, o consumidor médio é reputado estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, mas o seu nível de atenção é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.
o
26).
Ora, sendo o azeite um produto de consumo muito corrente em Espanha, o nível de atenção do consumidor médio em relação ao seu aspecto exterior é pouco elevado [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Janeiro de 2007, Georgia-Pacific/IHMI (Motivo estampado),
T-283/04, não publicado na Colectânea, Colect. 2007, p. II-3*
, n.
o
41].
Em terceiro lugar, deve ter-se em conta o facto de, como reconhece a Câmara de Recurso na decisão impugnada, o azeite se comprar a maior parte das vezes em grandes superfícies ou em estabelecimentos onde os produtos das diferentes marcas estão alinhados em prateleiras. Nesse tipo de lugar de venda, como sustenta a recorrente, o consumidor perde pouco tempo entre as suas compras sucessivas, que ocorrem em diferentes locais do estabelecimento comercial, e não pede oralmente os diferentes produtos que procura, mas dirige-se ele próprio às prateleiras em que esses produtos se encontram, o que tem por consequência que as diferenças entre as marcas em conflito no plano fonético são desprovidas de qualquer pertinência para distinguir os produtos. Nestas condições, o consumidor é guiado mais por uma impressão do que por uma comparação directa das diferentes marcas e muitas vezes não procede a uma leitura de todas as indicações presentes em cada embalagem de azeite. Na maior parte dos casos, limita-se a tirar uma garrafa cujo rótulo lhe produz o impacto visual da marca que procura. Nestas circunstâncias, é o elemento figurativo das marcas em conflito que adquire uma importância acrescida, contrariamente ao que foi considerado na decisão impugnada, o que aumenta o risco de confusão entre as duas marcas em causa.
Deve notar-se, neste sentido, que, quando as marcas em conflito são examinadas à distância e à velocidade às quais o consumidor, numa grande superfície comercial, faz a selecção dos produtos que procura, as diferenças entre os sinais em conflito são mais difíceis de distinguir e as semelhanças mais aparentes, dado que o consumidor médio percebe a marca como um todo e não se consagra a um exame dos seus diferentes detalhes.
Finalmente, deve ter-se em conta a circunstância de que, tendo presentes a semelhança dos sinais em conflito e o facto de o elemento nominativo da marca pedida ser muito pouco distintivo, o consumidor pode perceber a marca pedida como uma submarca ligada à marca Carbonell que designa um azeite de qualidade diferente do que é objecto da referida marca (v., neste sentido, acórdão CONFORTFLEX, já referido, n.
o
61). Com efeito, como resulta dos autos, a marca Carbonell, que está presente em Espanha desde 1904, identifica-se com o azeite no mercado espanhol e a imagem que utiliza identifica automaticamente a referida marca.
Visto o que precede, há que reconhecer que foi sem razão que a Câmara de Recurso concluiu que estava excluída toda a possibilidade de confusão entre as marcas em conflito (ponto 24). Decorre, pelo contrário, de todos os dados apurados pelo Tribunal que existe um risco de confusão entre as referidas marcas.
Por consequência, o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, deve ser acolhido.
Por conseguinte, e sem que seja necessário examinar o segundo fundamento, há que, em conformidade com o disposto no artigo 63.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94, reformar a decisão impugnada no sentido de que é dado provimento ao recurso interposto pela recorrente para a Câmara de Recurso e, por conseguinte, a oposição é procedente.
Quanto às despesas
Por força do disposto no artigo 87.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Nos termos do artigo 136.
o
, n.
o
2, desse regulamento, as despesas indispensáveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante a instância de recurso são consideradas despesas reembolsáveis. Tendo o IHMI e a interveniente sido vencidos, há que condená-los nas despesas, incluindo as despesas indispensáveis efectuadas pela recorrente para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso, em conformidade com os pedidos da recorrente.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)
decide:

1)
A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 11 de Maio de 2004 (processo R 1109/2000-4) é reformada no sentido de que é dado provimento ao recurso interposto pela recorrente para a Câmara de Recurso e, por conseguinte, a oposição é procedente.

2)
O IHMI e a interveniente são condenados nas despesas.

Cooke
García-Valdecasas
Ciucă
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Setembro de 2007.
O secretário
E. Coulon
O presidente
J. D. Cooke
Índice

Quadro jurídico

Antecedentes do litígio

Tramitação processual e pedidos das partes

Quanto à admissibilidade

Quanto à admissibilidade do pedido tendente a que o Tribunal declare a nulidade da marca pedida ou, sendo o caso, ordene a sua recusa

Argumentos das partes

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

Quanto à extensão do mandato do representante da recorrente

Argumentos das partes

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

Quanto à aplicação do princípio da força de caso julgado

Argumentos das partes

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

Quanto ao mérito

Observações preliminares

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94

Argumentos das partes

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

— Quanto ao carácter distintivo dos elementos figurativos

— Quanto ao carácter dominante das partes nominativas

— Quanto à semelhança das marcas e ao risco de confusão

Quanto às despesas
(
*1
)	Língua do processo: espanhol.