CELEX: 61994CJ0071
Riconfezionamento di prodotti muniti di marchio
Art. 36 del Trattato CE

Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 27 gennaio 1994, pervenute in cancelleria il 25 febbraio successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, talune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 36 del Trattato CE in relazione al diritto dei marchi.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di tre controversie che vedono contrapposte rispettivamente le società Beiersdorf (in prosieguo: la "Beiersdorf"), Boehringer Ingelheim (in prosieguo: la "Boehringer") e Farmitalia Carlo Erba (in prosieguo: la "Farmitalia"), fabbricanti di prodotti farmaceutici, alla società Eurim-Pharm Arzneimittel (in prosieguo: la "Eurim-Pharm"), che importa in Germania taluni loro prodotti.
3 La Beiersdorf fabbrica e commercializza in Germania un prodotto farmaceutico, denominato Kerlone, su licenza dell' impresa francese Laboratoires Synthélabo France (in prosieguo: la "Synthélabo"), titolare del marchio Kerlone in Germania e in altri paesi. Il Kerlone è utilizzato come ipotensivo ed è messo in vendita in forma di compresse contenute in placchette alveolate (blister). La Beiersdorf mette in commercio il Kerlone in confezioni da 50 e 100 compresse, corrispondenti alle dimensioni standard raccomandate da varie associazioni professionali e commerciali e dagli enti tedeschi di assicurazione contro le malattie.
4 In Francia la Synthélabo fabbrica e commercializza il Kerlone in confezioni da 28 compresse, conformemente alla normativa francese che autorizza soltanto confezioni per periodi di cura di un mese al massimo. Le confezioni contengono placchette alveolate da 14 compresse. Sul retro di ciascuna placchetta sono stampigliati i giorni della settimana in francese, in modo che a ciascuna compressa corrisponda un determinato giorno per la durata di due settimane.
5 La Boehringer, titolare del marchio Mexitil in Germania e in Francia, fabbrica e smercia in Germania il medicinale Mexitil, usato contro le aritmie cardiache e venduto in forma di capsule contenute in placchette alveolate. Il Mexitil viene distribuito in confezioni da 20, 50 e 100 capsule, formati standard raccomandati in Germania.
6 In Francia il Mexitil è fabbricato su licenza della Boehringer Ingelheim France SARL, società controllata della Boehringer Ingelheim KG, e messo in commercio in confezioni contenenti 3 placchette alveolate da 10 capsule, ossia 30 capsule. Il formato della confezione serve per una cura di 10 giorni in ragione di 3 capsule al giorno, conformemente alla normativa francese.
7 La Farmitalia è controllata tedesca della società italiana Farmitalia Carlo Erba, titolare del marchio Sermion segnatamente in Germania, Spagna e Portogallo. Essa smercia in Germania, su licenza della società controllante, i farmaci Sermion (principio attivo: nicergolina 5 mg) e Sermion forte (principio attivo: nicergolina 10 mg), impiegati nella cura delle alterazioni delle facoltà cerebrali e venduti in forma di compresse contenute in placchette alveolate. Le confezioni distribuite in Germania contengono 50 o 100 compresse, secondo le norme dimensionali raccomandate nel paese.
8 In Portogallo una consociata della Farmitalia smercia il Sermion in forma di compresse da 10 mg, senza però usare la dicitura "forte". Il prodotto è messo in vendita in confezioni contenenti 6 placchette alveolate da 10 compresse ciascuna, ossia 60 compresse. Tale formato serve per una cura di 20 giorni e raggiunge così il massimale di rimborso previsto dal regime previdenziale portoghese.
9 In Spagna il Sermion è venduto dalla consociata spagnola della Farmitalia in confezioni da 45 compresse da 5 mg, contenute tutte in una sola placchetta alveolata.
10 La Eurim-Pharm smercia in Germania i detti prodotti farmaceutici, che importa dalla Francia, dalla Spagna e dal Portogallo in via cosiddetta parallela. Prima di metterli in commercio, ne modifica le confezioni onde adeguarle ai formati standard raccomandati in Germania.
11 Per quanto riguarda il Kerlone, il Mexitil e il Sermion importato dal Portogallo, la Eurim-Pharm colloca in nuove confezioni esterne di sua ideazione le confezioni originali con il loro contenuto, nonché talune placchette alveolate sfuse prelevate da altre confezioni originali.
12 Le nuove confezioni esterne sono munite, sulla faccia principale, di finestrelle rettangolari le cui dimensioni e la cui collocazione consentono di leggere il marchio figurante sulle confezioni originali. Le nuove confezioni recano, segnatamente, la menzione che il prodotto è stato importato, confezionato e messo in commercio dalla Eurim-Pharm. Nel caso del Sermion importato dal Portogallo, sotto la finestrella rettangolare viene stampata la menzione "forte".
13 Nel caso del Kerlone talune delle placchette alveolate sciolte inserite nella nuova confezione vengono mozzate. Quando il taglio ha reso illeggibile il numero della partita stampato sulla placchetta, questo viene ristampato. A causa della mozzatura, l' elenco dei giorni della settimana ai quali corrispondono le compresse, figurante sul retro delle placchette, non risulta più completo.
14 Le confezioni originali contenute nelle nuove scatolette esterne vengono munite di etichette autoadesive sulle quali è indicato, fra l' altro, che il prodotto è importato e messo in commercio dalla Eurim-Pharm. Nel caso del Mexitil la Eurim-Pharm appone sulla faccia principale della confezione originale un' etichetta autoadesiva con la menzione: "principio attivo: idrocloruro di messiletino". Nel caso del Sermion importato dal Portogallo la Eurim-Pharm copre la faccia laterale e la faccia anteriore della confezione originale con autoadesivi che lasciano scoperti solo il marchio Sermion e la menzione "Farmitalia" e che recano, fra l' altro, la dicitura "forte".
15 Sempre nel caso del Sermion proveniente dal Portogallo, la Eurim-Pharm appone sul retro di ciascuna placchetta alveolata un' etichetta autoadesiva con la dicitura "forte".
16 Quanto al Mexitil, l' importatore aggiunge avvertenze per l' uso in lingua tedesca e un foglietto informativo supplementare.
17 Nel caso del Sermion importato dalla Spagna, la Eurim-Pharm conserva la confezione originale, inserendovi un segmento di placchetta contenente cinque compresse ritagliato da una placchetta originale e un foglietto di avvertenze in lingua tedesca. Sulla faccia principale della confezione originale essa appone, sotto il marchio Sermion, un' etichetta autoadesiva recante la sua denominazione commerciale, il suo indirizzo ed altre indicazioni (numero della partita, data di scadenza, numero di registrazione ecc.). La faccia posteriore della confezione è munita di un' etichetta autoadesiva con l' indicazione che il prodotto è importato e messo in commercio dalla Eurim-Pharm. La menzione del numero delle compresse in lingua spagnola è coperta con una striscia autoadesiva.
18 La Beiersdorf e la Farmitalia ° autorizzate dalle rispettive licenziatarie ad agire contro la lesione dei diritti relativi ai marchi ° nonché la Boehringer, ritenendo che le operazioni della Eurim-Pharm costituiscano violazione del diritto dei marchi, hanno promosso azioni risarcitorie e inibitorie.
19 Sconfitta in primo grado e in appello, la Eurim-Pharm ha proposto ricorso per "Revision" dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali. Nel procedimento C-71/94 il giudice di rinvio ha sollevato le seguenti questioni:
"1) Se il titolare dei diritti relativi ad un marchio registrato internazionale (marchio IR) e per questo tutelati nello Stato membro A possa avvalerserne, in forza dell' art. 36 del Trattato CE, per impedire ad un importatore di acquistare nello Stato membro B prodotti farmaceutici muniti del marchio IR, soggetti a prescrizione medica nello Stato membro A e posti in commercio con tale marchio dal titolare nello Stato membro B, di procedere al riconfezionamento dei detti prodotti farmaceutici in conformità della prassi seguita dai medici nella prescrizione dei medicinali nello Stato membro A ° prassi allineata alle raccomandazioni di associazioni nazionali di categoria (tra l' altro dell' industria farmaceutica) in ordine alle dimensioni, più idonee agli effetti terapeutici, delle confezioni di medicinali, ma diverse dal formato imposto per legge nello Stato membro B ° e di metterli in commercio nello Stato membro A in una confezione esterna di sua ideazione, contenente, oltre ad una confezione originale con le placchette alveolate originali provenienti dallo Stato membro B, anche parti di placchette originali, munita di un' apertura attraverso la quale si legge il marchio IR impresso sulla confezione originale, e recante l' indicazione che l' importatore provvede al confezionamento ed all' immissione in commercio, ma non il nome del produttore. Se, ai fini della soluzione della questione, sia rilevante il fatto che le placchette originali rechino sul retro l' indicazione progressiva (in lingua straniera rispetto allo Stato membro A) dei giorni per la durata di due settimane, indicazione divenuta incompleta sulle placchette mozzate.
2) Se la circostanza che l' esercizio del diritto nazionale di marchio, in connessione con un determinato sistema di smercio adottato dal titolare del marchio IR, determini un obiettivo isolamento dei mercati degli Stati membri sia sufficiente a far ritenere la sussistenza di restrizioni dissimulate agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi dell' art. 36 del Trattato CE, ovvero se occorra la prova che il titolare del marchio IR, adottando quel sistema di smercio, abbia usato il proprio diritto di marchio al fine di realizzare un artificioso isolamento dei mercati".
20 Nel procedimento C-72/94 la seconda questione sottoposta alla Corte è identica alla seconda questione nel procedimento C-71/94. La prima questione è così formulata:
"1) Se il titolare dei diritti relativi ad un marchio registrato internazionale (marchio IR) e per questo tutelati nello Stato membro A possa avvalerserne, in forza dell' art. 36 del Trattato CE, per impedire ad un importatore di acquistare nello Stato membro B prodotti farmaceutici muniti del marchio IR, soggetti a prescrizione medica nello Stato membro A e posti in commercio con tale marchio dal titolare nello Stato membro B, di procedere al riconfezionamento dei detti prodotti farmaceutici in conformità della prassi seguita dai medici nella prescrizione dei medicinali nello Stato membro A ° prassi allineata alle raccomandazioni di associazioni nazionali di categoria (tra l' altro dell' industria farmaceutica) in ordine alle dimensioni delle confezioni di medicinali, ma non conforme alle norme in materia di capacità delle confezioni previste dalla legge dello Stato membro B ° e di metterli in commercio nello Stato membro A in una confezione esterna di sua ideazione, contenente, oltre ad una confezione originale con le placchette alveolate originali provenienti dallo Stato membro B, anche parti di placchette originali, munita di un' apertura attraverso la quale si legge il marchio IR impresso sulla confezione originale, e recante l' indicazione che l' importatore provvede al confezionamento ed all' immissione in commercio, ma non il nome del produttore".
21 Nel procedimento C-73/94 la seconda questione sottoposta alla Corte è identica alla seconda questione nei procedimenti C-71/94 e C-72/94. La prima questione è così formulata:
"1) Se il titolare dei diritti relativi ad un marchio tutelati nello Stato membro A possa avvalerserne, in forza dell' art. 36 del Trattato CE, per impedire ad un importatore di acquistare nello Stato membro B prodotti farmaceutici muniti di tale marchio, soggetti a prescrizione medica nello Stato membro A e posti in commercio col detto marchio da un' impresa appartenente allo stesso gruppo del titolare nello Stato membro B, di procedere al riconfezionamento dei detti prodotti farmaceutici in conformità della prassi seguita dai medici nella prescrizione dei medicinali nello Stato membro A ° prassi allineata alle raccomandazioni di associazioni nazionali di categoria (tra l' altro dell' industria farmaceutica) in ordine alle dimensioni, più idonee agli effetti terapeutici, delle confezioni di medicinali, ma che si discosta dal formato normalmente utilizzato nello Stato membro B ° e
a) di immettere i detti prodotti farmaceutici in commercio nello Stato membro A in una confezione esterna di sua creazione contenente oltre ad una confezione originale con le placchette alveolate originali provenienti dallo Stato membro B, anche altre singole placchette originali, munita di un' apertura attraverso la quale si legge il marchio impresso sulla confezione originale e recante l' indicazione che l' importatore provvede al confezionamento ed all' immissione in commercio, ma non il nome del produttore, ovvero
b) di immettere i detti prodotti farmaceutici in commercio nello Stato membro A nella confezione originale proveniente dallo Stato membro B e recante il marchio di cui trattasi, laddove la detta confezione sia stata provvista dall' importatore di un autoadesivo recante il suo nome commerciale ed altre indicazioni (numero della partita, data di scadenza, numero di registrazione ecc.) ed il cui contenuto sia stato integrato mediante l' inserimento di un segmento di placchetta alveolata contenente cinque capsule e ritagliato da una placchetta originale".
22 Con ordinanza 15 marzo 1994 del presidente della Corte questi procedimenti sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.
23 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza che siano precisate le condizioni sussistendo le quali il titolare di un diritto di marchio, in forza dell' art. 36 del Trattato, può avvalersi di tale diritto per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto farmaceutico che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione esterna attraverso la quale il marchio apposto sulla confezione originale è stato reso visibile o qualora egli abbia modificato il contenuto e l' aspetto di una confezione esterna originale, lasciandovi però il marchio apposto dal fabbricante. A questo proposito si chiede segnatamente alla Corte di spiegare l' importanza e il contenuto delle nozioni "isolamento artificioso dei mercati nazionali" e "alterazione dello stato originario del prodotto" usate nella sua giurisprudenza e di pronunciarsi sull' esistenza di talune ulteriori condizioni che l' importatore deve soddisfare.
24 Prima di iniziare l' esame delle dette questioni, si deve rilevare come sia stato sostenuto dinanzi alla Corte che la normativa nazionale in questione dev' essere valutata non con riguardo all' art. 36 del Trattato, ma alla luce dell' art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d' impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"). Questa direttiva doveva essere recepita nell' ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 1992, termine fissato dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE, che proroga la data di messa in vigore della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d' impresa (GU 1992, L 6, pag. 35).
25 Ora, poiché il giudice nazionale non ha sollevato questioni sull' interpretazione dell' art. 7 della direttiva, è sufficiente rilevare, sul punto, quanto segue.
26 Anzitutto, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e quindi non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 6, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20). Tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo deve farlo, in tutta la misura possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa onde conseguire il risultato da questa perseguito e conformarsi così all' art. 189, terzo comma, del Trattato CE.
27 Inoltre, come risulta dall' odierna sentenza della Corte nei procedimenti riuniti C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., punto 40, l' art. 7 della direttiva, al pari dell' art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico.
28 Per quanto riguarda l' interpretazione dell' art. 36 del Trattato, si deve ricordare che esso ammette i divieti d' importazione e le restrizioni all' importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.
29 Secondo una giurisprudenza costante, l' art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune soltanto nei limiti in cui esse sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale di cui trattasi.
30 Per quanto riguarda il diritto di marchio, la Corte ha affermato che esso costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire. In tale sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all' esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli. Per svolgere questa funzione il marchio deve garantire che tutti i prodotti con esso contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un' unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG, Racc. pag. I-3711, punto 13; in prosieguo: la "sentenza HAG II"; 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, Racc. pag. I-2789, punti 37 e 45).
31 Di conseguenza, come la Corte ha più volte rilevato, l' oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7; 3 dicembre 1981, causa 1/81, Pfizer, Racc. pag. 2913, punto 7; HAG II, citata, punto 14, e IHT Internationale Heiztechnick e Danziger, citata, punto 33).
32 Ne deriva in particolare che il titolare di un diritto di marchio tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all' importazione o allo smercio di un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso (v., in particolare, sentenze 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthrop, Racc. pag. 1183, punti 7-11, HAG II, citata, punto 12, e IHT Internationale Heiztechnick e Danziger, citata, punti 33 e 34).
33 Infatti, l' oggetto del diritto di marchio non consiste nel consentire ai titolari di isolare i mercati nazionali e di favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri. Vero è che, specialmente sul mercato dei prodotti farmaceutici, tali differenze di prezzo possono derivare da fattori sui quali i titolari dei marchi non esercitano alcun controllo, in particolare dalle normative, divergenti da uno Stato membro all' altro, sulla fissazione dei prezzi massimi, dai margini di utile dei grossisti di prodotti farmaceutici e delle farmacie o dai massimali di rimborso delle spese mediche previsti dai regimi di assicurazione contro le malattie. Orbene, alle distorsioni provocate da una diversa disciplina dei prezzi vigente in uno Stato membro deve ovviarsi mediante provvedimenti emanati dalle istituzioni comunitarie, non con l' istituzione, da parte di un altro Stato membro, di misure incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenza Winthrop, citata, punti 16 e 17).
34 Per stabilire se il diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio implichi la facoltà di opporsi all' utilizzazione del marchio da parte di un terzo dopo il riconfezionamento del prodotto, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all' utente finale l' identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguerlo senza alcuna possibilità di confusione da prodotti di provenienza diversa. Tale garanzia di provenienza implica per il consumatore o per l' utente finale la certezza che il prodotto marchiato che gli viene offerto non ha subito, in una precedente fase della commercializzazione, alcun intervento da parte di un terzo, senza l' autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario (citate sentenze Hoffmann-La Roche, punto 7, e Pfizer, punto 8).
35 Ne consegue che il diritto riconosciuto al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi uso del marchio stesso che possa falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra menzionato, rientra nell' oggetto specifico del diritto di marchio, la cui tutela può giustificare deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci (citate sentenze Hoffmann-La Roche, punto 7, e Pfizer, punto 9).
36 Nella citata sentenza Hoffmann-La Roche la Corte ha dichiarato che, in base ai principi sopra richiamati, l' art. 36 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può avvalersene per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione sulla quale è stato riapposto il marchio, a meno che
° sia provato che l' esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell' ambito della Comunità;
° sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto;
° il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato;
° sulla nuova confezione sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento.
37 Inoltre, nella citata sentenza Pfizer la Corte ha dichiarato che l' art. 36 del Trattato va interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio non può far valere questo diritto per impedire ad un importatore di commercializzare un prodotto farmaceutico messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto limitandosi a sostituire la confezione esterna senza toccare quella interna e rendendo visibile, attraverso la nuova confezione esterna, il marchio apposto dal fabbricante sulla confezione interna, non omettendo di indicare chiaramente sulla confezione esterna che il prodotto è stato fabbricato dalla controllata del titolare e riconfezionato dall' importatore.
38 In considerazione degli argomenti prospettati dinanzi alla Corte nei presenti procedimenti, si deve precisare che, su un piano di principio, non v' è motivo di distinguere fra l' ipotesi in cui il marchio sia stato riapposto da un terzo dopo il riconfezionamento del prodotto e l' ipotesi nella quale il marchio apposto sulla confezione originale dal fabbricante sia usato da un terzo dopo il riconfezionamento del prodotto e il marchio stesso sia reso visibile attraverso una nuova confezione esterna o la confezione esterna originale sia conservata in quanto tale.
39 In entrambi i casi, infatti, si tratta di stabilire se, tenuto conto della funzione essenziale del marchio, la facoltà del titolare di opporsi all' uso dello stesso da parte di un terzo dopo il riconfezionamento del prodotto rientri nell' oggetto specifico del diritto di marchio.
40 La soluzione di questa questione è fornita essenzialmente dalla citata sentenza Hoffmann-La Roche, dalla quale risulta che il titolare può legittimamente opporsi a tale uso del suo marchio, a meno che non ricorrano le quattro condizioni ivi specificate.
41 Occorre tuttavia precisare questa giurisprudenza in considerazione degli argomenti prospettati in questi procedimenti e nei procedimenti riuniti Bristol-Myers Squibb e a., citati, e C-232/94, MPA Pharma, nei quali la Corte si è pronunciata in data odierna.
Per quanto riguarda l' isolamento artificioso dei mercati nazionali nell' ambito della Comunità
42 Si deve rilevare che l' uso del diritto di marchio da parte del suo titolare per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un terzo contribuirebbe ad isolare i mercati nazionali nella Comunità, segnatamente nel caso in cui il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e tale prodotto non possa essere, nello stato in cui il titolare del diritto lo ha messo in commercio in uno Stato membro, importato e smerciato in un altro Stato membro da un importatore parallelo.
43 Ne consegue che il titolare del marchio non può opporsi al riconfezionamento del prodotto in una nuova confezione esterna o alla modifica dal contenuto di una confezione esterna originale quando il formato usato dal titolare nello Stato membro nel quale l' importatore ha acquistato il prodotto non può essere smerciato nello Stato membro in cui avviene l' importazione a causa, in particolare, di una normativa che autorizza solo confezioni aventi un determinato formato o di una prassi nazionale in tal senso, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinano al formato della confezione il rimborso delle spese mediche o di consolidate prassi in materia di prescrizioni mediche che si basano, fra l' altro, su norme dimensionali raccomandate da associazioni di categoria e dagli enti di assicurazione contro le malattie.
44 A questo proposito va precisato che, qualora, in conformità delle norme e delle prassi vigenti nello Stato membro importatore, il titolare usi in tale Stato confezioni di formati diversi, il fatto che uno di tali formati sia smerciato anche nello Stato membro esportatore non è sufficiente perché si possa concludere che non è necessario riconfezionare il prodotto. Infatti, sussisterebbe un isolamento dei mercati se l' importatore potesse smerciare il prodotto soltanto su una parte limitata del mercato di questo.
45 Per contro, il titolare può opporsi al riconfezionamento del prodotto in una nuova confezione esterna quando l' importatore è in grado di realizzare una confezione smerciabile nello Stato membro in cui avviene l' importazione, ad esempio apponendo sulla confezione originale esterna o interna nuove etichette redatte nella lingua di tale Stato o aggiungendovi un nuovo foglietto contenente avvertenze per l' uso o informazioni nella detta lingua.
46 Infatti, la facoltà del titolare di un diritto di marchio tutelato in uno Stato membro di opporsi allo smercio, con il detto marchio, dei prodotti riconfezionati dev' essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall' importatore sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore.
47 Va precisato, infine, che, contrariamente a quanto sostengono le convenute nelle cause principali, l' uso, da parte della Corte, dell' espressione "isolamento artificioso dei mercati nazionali" non implica che l' importatore debba dimostrare che, mettendo in commercio in vari Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse, il titolare del marchio abbia intenzionalmente cercato di isolare i mercati nazionali nella Comunità. Infatti, specificando che deve trattarsi di un isolamento artificioso, la Corte ha voluto sottolineare che il titolare può sempre far valere il diritto di marchio per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati quando ciò sia giustificato dalla necessità di salvaguardare la funzione essenziale del marchio, e in tal caso l' isolamento che ne deriva non può essere considerato artificioso.
Per quanto riguarda l' alterazione dello stato originario del prodotto
48 A questo proposito, occorre precisare anzitutto che la nozione di alterazione dello stato originario del prodotto si riferisce allo stato del prodotto contenuto nella confezione.
49 Quindi, il titolare di un diritto di marchio può opporsi a riconfezionamenti che implichino il rischio di esporre il prodotto contenuto nella confezione a manipolazioni o influenze che incidano sul suo stato originario. Per giudicare se ciò si verifichi, è necessario tener conto, come la Corte ha rilevato nel punto 10 della citata sentenza Hoffmann-La Roche, della natura del prodotto e delle modalità del riconfezionamento.
50 Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, dallo stesso punto della citata sentenza Hoffmann-La Roche risulta che il riconfezionamento deve considerarsi effettuato in circostanze che non possono alterare lo stato originario del prodotto qualora, in particolare, il titolare del marchio abbia messo in commercio il prodotto in una confezione doppia e il riconfezionamento interessi soltanto la confezione esterna, lasciando intatta quella interna, oppure quando le operazioni di riconfezionamento sono controllate da una pubblica autorità al fine di garantire l' integrità del prodotto.
51 Deriva pertanto da tale giurisprudenza che il semplice fatto di togliere placchette alveolate dalla confezione esterna originale e di metterle con una o più confezioni originali in una nuova confezione esterna o di inserirle in un' altra confezione originale non è idoneo ad alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione.
52 Le resistenti nelle cause principali hanno però affermato che anche tali manipolazioni comportano il rischio di alterazioni dello stato originario del prodotto. Ad esempio, le placchette alveolate prelevate da confezioni originali diverse e collocate tutte assieme in un' unica confezione esterna potrebbero provenire da partite prodotte in momenti diversi ed avere date di scadenza diverse.
53 Questo argomento non può essere accolto. Non può ammettersi, infatti, che ogni rischio ipotetico di errore isolato sia sufficiente per attribuire al titolare del marchio il diritto di opporsi in ogni caso al riconfezionamento dei prodotti farmaceutici in nuove confezioni esterne o qualsiasi modifica del contenuto di una confezione esterna originale.
54 Tocca al giudice nazionale valutare se la mozzatura delle placchette alveolate o la ristampa su dette placchette dei numeri delle partite siano effettuate in modo da escludere ogni rischio concreto di alterazione dello stato originario delle compresse ivi contenute. Orbene, si deve considerare che ciò si verifica, in particolare, se tali operazioni sono autorizzate e controllate da un' autorità pubblica al fine di garantire l' integrità del prodotto.
55 Per quanto riguarda le operazioni consistenti nell' apporre etichette autoadesive sulle confezioni esterne originali o sulle placchette alveolate o nell' aggiungere alla confezione un nuovo foglietto contenente avvertenze per l' uso o informazioni nella lingua dello Stato membro importatore, nulla consente di presumere che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione ne risulti direttamente alterato.
56 Tuttavia, si deve ammettere che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione può essere indirettamente alterato qualora, in particolare,
° la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni non contengano talune informazioni importanti o rechino informazioni inesatte per quanto riguarda la natura del prodotto, la sua composizione, il suo effetto, il suo uso o la sua conservazione, oppure
° la confezione del prodotto riconfezionato non sia realizzata in modo da proteggere sufficientemente il prodotto.
57 Spetta al giudice nazionale stabilire se ciò si verifichi, in particolare facendo un raffronto con il prodotto smerciato dal titolare del marchio nello Stato membro dell' importazione. Non si deve escludere, tuttavia, la facoltà dell' importatore di fornire talune informazioni supplementari, purché tali informazioni non contraddicano quelle fornite dal titolare nello Stato membro in cui avviene l' importazione. Tale condizione è soddisfatta quando si tratti, segnatamente, di informazioni diverse rese necessarie dal tipo di confezione usato dal titolare nello Stato membro esportatore.
Per quanto riguarda le altre condizioni che l' importatore parallelo deve soddisfare
58 Nel caso in cui il riconfezionamento sia effettuato secondo modalità che non possono alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, la funzione essenziale del marchio come garanzia di provenienza è salvaguardata. Infatti, il consumatore o l' utilizzatore finale non sono indotti in errore circa la provenienza del prodotto, ma ricevono effettivamente prodotti fabbricati sotto il controllo unico del titolare del marchio.
59 Orbene, si deve rilevare che, sebbene, ricorrendo tali presupposti, la conclusione secondo cui il titolare non può far valere il diritto di marchio per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un importatore sia necessaria per garantire la libera circolazione delle merci, essa equivale però a riconoscere all' importatore una certa facoltà che, di regola, è riservata allo stesso titolare.
60 Di conseguenza, nell' interesse del titolare, in quanto proprietario del marchio e per proteggerlo contro qualsiasi abuso, occorre ammettere tale facoltà solo se l' importatore rispetta talune altre condizioni, come la Corte ha affermato nella citata sentenza Hoffmann-La Roche.
61 Così, tenuto conto dell' interesse del titolare del marchio a che il consumatore o l' utilizzatore finale non possano essere indotti a considerarlo responsabile del riconfezionamento, è necessario che sulla confezione sia indicato l' autore di questa operazione.
62 Come la Corte ha già precisato, tale indicazione deve figurare chiaramente sulla confezione esterna del prodotto riconfezionato (citate sentenze Hoffmann-La Roche, punto 12, e Pfizer, punto 11). Ciò implica, come ha rilevato l' avvocato generale nel paragrafo 128 delle sue conclusioni, che il giudice nazionale deve valutare se essa sia stampata in modo da essere compresa da una persona dotata di vista normale che presti una normale attenzione.
63 Per contro, non è necessario esigere che sulla confezione figuri l' espressa menzione che il riconfezionamento è stato effettuato senza l' autorizzazione del titolare del marchio. Infatti, come ha osservato l' avvocato generale nel paragrafo 88 delle sue conclusioni, tale menzione potrebbe essere intesa come implicante che il prodotto riconfezionato non è del tutto regolare.
64 Tuttavia, come deriva dal punto 11 della citata sentenza Pfizer, si può esigere che sulla confezione esterna sia chiaramente indicato da chi è stato fabbricato il prodotto, giacché il fabbricante può avere interesse a che il consumatore o l' utilizzatore finale non vengano indotti a credere che l' importatore sia titolare del marchio e che il prodotto sia stato fabbricato sotto il suo controllo.
65 Anche quando sulla confezione è indicato l' autore del riconfezionamento del prodotto, non può escludersi che la reputazione del marchio e, quindi, quella del suo titolare possano ugualmente essere scalfite da un' inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato. In tale ipotesi il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all' oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto. Per giudicare se la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta a nuocere alla reputazione del marchio occorre tener conto della natura del prodotto e del mercato al quale questo è destinato.
66 Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, è innegabile che si tratta di un settore delicato in cui il pubblico è particolarmente esigente quanto alla qualità e all' integrità del prodotto e che, in realtà, la presentazione del prodotto può ispirare la fiducia del pubblico sotto questo profilo. Di conseguenza, una confezione difettosa, di cattiva qualità o grossolana potrebbe nuocere alla reputazione del marchio.
67 Ciò premesso, le condizioni che la presentazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato deve soddisfare variano secondo che si tratti di prodotti venduti ai nosocomi oppure, attraverso le farmacie, ai consumatori. Nel primo caso, i prodotti farmaceutici sono somministrati ai pazienti da personale competente e quindi la loro presentazione non ha grande importanza. Nel secondo caso, la presentazione riveste maggiore importanza per il consumatore, anche se il fatto che si tratti di prodotti prescritti dal medico può, di per sé, ispirare al consumatore una certa fiducia nella loro qualità.
68 Spetta al giudice nazionale accertare, in base a tali indicazioni, se, in particolare, il fatto di inserire in una confezione esterna unica tanto confezioni esterne originali quanto placchette alveolate sfuse costituisca un confezionamento grossolano atto a nuocere alla reputazione del marchio. Quanto alla mozzatura delle placchette alveolate, compete allo stesso giudice valutare in concreto se tale operazione sia effettuata in modo tale che la reputazione del marchio possa risentirne.
69 Infine, come la Corte ha rilevato nella citata sentenza Hoffmann-La Roche, il titolare del marchio dev' essere previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato. Inoltre, il titolare può esigere che l' importatore gli fornisca un campione di tale prodotto prima di metterlo in commercio per poter accertare che il riconfezionamento non è stato effettuato in modo da alterare direttamente o indirettamente lo stato originario del prodotto e che la presentazione del prodotto a seguito del riconfezionamento non è atta a nuocere alla reputazione del marchio. Tale esigenza, per di più, consente al titolare del marchio di tutelarsi meglio contro le attività dei contraffattori.
70 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni pregiudiziali vanno risolte come segue: l' art. 36 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può avvalersi di tale diritto per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto farmaceutico che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione esterna attraverso la quale il marchio apposto sulla confezione originale è stato reso visibile o qualora egli abbia modificato il contenuto e l' aspetto di una confezione esterna originale, lasciandovi però il marchio apposto dal fabbricante, a meno che
° sia provato che l' esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell' ambito della Comunità. Ciò si verifica, in particolare, qualora il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e il riconfezionamento effettuato dall' importatore, da un lato, sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro dell' importazione e, dall' altro, avvenga secondo modalità tali che lo stato originario del prodotto non può risultarne alterato. Per contro, tale condizione non implica che debba essere dimostrato che il titolare del marchio abbia cercato deliberatamente di isolare i mercati nazionali nella Comunità;
° sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione. Ciò si verifica, in particolare, qualora l' importatore si sia limitato ad effettuare operazioni che non comportano rischi di alterazione, ossia, ad esempio, a togliere placchette alveolate dalla confezione esterna originale ed a metterle assieme ad una o più confezioni originali in una nuova confezione esterna, oppure ad inserirle in un' altra confezione originale, ad apporre etichette autoadesive su confezioni esterne originali o su placchette alveolate o ad accludere alla confezione un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni. Spetta al giudice nazionale valutare se la mozzatura delle placchette alveolate o la ristampa dei numeri delle partite su tali placchette siano effettuate in modo da escludere qualsiasi rischio concreto di alterazione dello stato originario delle compresse ivi contenute. Si deve ritenere che ciò si verifichi qualora, tra l' altro, tali operazioni siano autorizzate e controllate da una pubblica autorità per garantire l' integrità del prodotto. Spetta del pari al giudice nazionale accertare che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione non sia indirettamente alterato dal fatto che, segnatamente, la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni non contengano talune informazioni importanti o contengano informazioni inesatte, oppure che la confezione del prodotto riconfezionato non sia stata realizzata in modo da proteggere sufficientemente il prodotto;
° siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l' autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di questo e tali indicazioni siano stampate in modo tale che una persona dotata di vista normale e che presta una normale attenzione sia in grado di comprenderle. Non occorre invece indicare che il riconfezionamento è stato effettuato senza l' autorizzazione del titolare del marchio;
° la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; così, la confezione non dev' essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana. Spetta al giudice nazionale accertare se il fatto di inserire in una confezione esterna unica tanto confezioni esterne originali quanto placchette alveolate sfuse costituisca un confezionamento grossolano atto a nuocere alla reputazione del marchio. Quanto alla mozzatura delle placchette alveolari, compete allo stesso giudice valutare in concreto se tale operazione sia effettuata in modo tale che la reputazione del marchio possa risentirne, e
° l' importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
71 Le spese sostenute dai governi francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanze 27 gennaio 1994, dichiara:
L' art. 36 del Trattato CE dev' essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può avvalersi di tale diritto per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto farmaceutico che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione esterna attraverso la quale il marchio apposto sulla confezione originale è stato reso visibile o qualora egli abbia modificato il contenuto e l' aspetto di una confezione esterna originale, lasciandovi però il marchio apposto dal fabbricante, a meno che
° sia provato che l' esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell' ambito della Comunità. Ciò si verifica, in particolare, qualora il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e il riconfezionamento effettuato dall' importatore, da un lato, sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro dell' importazione e, dall' altro, avvenga secondo modalità tali che lo stato originario del prodotto non può risultarne alterato. Per contro, tale condizione non implica che debba essere dimostrato che il titolare del marchio abbia cercato deliberatamente di isolare i mercati nazionali nella Comunità;
° sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione. Ciò si verifica, in particolare, qualora l' importatore si sia limitato ad effettuare operazioni che non comportano rischi di alterazione, ossia, ad esempio, a togliere placchette alveolate dalla confezione esterna originale ed a metterle assieme ad una o più confezioni originali in una nuova confezione esterna, oppure ad inserirle in un' altra confezione originale, ad apporre etichette autoadesive su confezioni esterne originali o su placchette alveolate o ad accludere alla confezione un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni. Spetta al giudice nazionale valutare se la mozzatura delle placchette alveolate o la ristampa dei numeri delle partite su tali placchette siano effettuate in modo da escludere qualsiasi rischio concreto di alterazione dello stato originario delle compresse ivi contenute. Si deve ritenere che ciò si verifichi qualora, tra l' altro, tali operazioni siano autorizzate e controllate da una pubblica autorità per garantire l' integrità del prodotto. Spetta del pari al giudice nazionale accertare che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione non sia indirettamente alterato dal fatto che, segnatamente, la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni non contengano talune informazioni importanti o contengano informazioni inesatte, oppure che la confezione del prodotto riconfezionato non sia stata realizzata in modo da proteggere sufficientemente il prodotto;
° siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l' autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di questo e tali indicazioni siano stampate in modo tale che una persona dotata di vista normale e che presta una normale attenzione sia in grado di comprenderle. Non occorre invece indicare che il riconfezionamento è stato effettuato senza l' autorizzazione del titolare del marchio;
° la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare: così, la confezione non dev' essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana. Spetta al giudice nazionale accertare se il fatto di inserire in una confezione esterna unica tanto confezioni esterne originali quanto placchette alveolate sfuse costituisca un confezionamento grossolano atto a nuocere alla reputazione del marchio. Quanto alla mozzatura delle placchette alveolari, compete allo stesso giudice valutare in concreto se tale operazione sia effettuata in modo tale che la reputazione del marchio possa risentirne, e
° l' importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato.