CELEX: 62008TJ0472
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca figurativa comunitaria 61 A NOSSA ALEGRIA
Marca denominativa nacional anterior CACHAÇA 51 y marcas figurativas nacionales anteriores Cachaça 51 y Pirassununga 51
Motivo de denegación relativo
Riesgo de confusión
Similitud de los signos
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 2 de diciembre de 2003, Missiato Industria e Comercio Ltda presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), al amparo del Reglamento (CE) nº 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido
por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
La marca cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca solicitada») es el signo figurativo reproducido a continuación:
Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada,
y responden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)».
La solicitud de registro se publicó el 27 de septiembre de 2004 en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 39/2004.
El 27 de diciembre de 2004, la demandante, Companhia Muller de Bebidas, formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos
designados en la solicitud de registro. La oposición se basó, en particular, en los siguientes derechos anteriores (en lo
sucesivo, «marcas anteriores»):
–        la marca figurativa portuguesa, solicitada el 19 de abril de 1991 y registrada el 30 de marzo de 1993 con el número 273.105,
para las «bebidas alcohólicas» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuación:
–        la marca figurativa portuguesa, solicitada el 10 de agosto de 1998 y registrada el 21 de agosto de 2001 con el número 331.952,
para las «bebidas alcohólicas» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuación:
–        la marca figurativa danesa, solicitada el 30 de junio de 1995 y registrada el 10 de noviembre de 1998 con el número VR 199.803.649,
para el «licor elaborado con caña de azúcar» incluido en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuación:
–        la serie de marcas figurativas del Reino Unido, solicitada y registrada el 11 de octubre de 2000 con el número 2.248.316,
para las «bebidas alcohólicas elaboradas con caña de azúcar» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuación:
–        la marca figurativa española, registrada el 22 de octubre de 2001 con el número 2.354.943, para las «bebidas alcohólicas (excepto
cerveza) elaboradas con caña de azúcar» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuación:
–        la marca figurativa austriaca, solicitada el 29 de junio de 1995 y registrada el 18 de diciembre de 1995 con el número 161.564,
para las «bebidas alcohólicas elaboradas con caña de azúcar destilada» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida
a continuación:
–        la marca figurativa notoriamente conocida en Portugal para las «bebidas alcohólicas» incluidas en la clase 33 del Arreglo
de Niza, reproducida a continuación:
–        la marca denominativa notoriamente conocida en Portugal CACHAÇA 51 para las «bebidas alcohólicas» incluidas en la clase 33
del Arreglo de Niza.
La demandante alegó ante la División de Oposición que existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], entre las
marcas en conflicto. Además, se basó en sus dos marcas de las que afirma que en Portugal son notoriamente conocidas en el
sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento
nº 207/2009].
Mediante resolución de 4 de septiembre de 2007, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad. El 29 de
octubre de 2007, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra dicha resolución, al amparo de los artículos 57 a
62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).
Mediante resolución de 4 de julio de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI
desestimó dicho recurso. En línea con la tesis mantenida por la División de Oposición, dicha Sala consideró que las diferencias
existentes entre las marcas en conflicto excluían cualquier riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada en la medida en que ésta confirma la resolución de la División de Oposición por la que se autoriza
el registro de la marca solicitada.
–        Condene en costas a la OAMI.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de marzo de 2010, la demandante renunció a sus pretensiones
de reforma de la resolución impugnada y de declaración de nulidad del registro de la marca solicitada.
La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal
La demandante ha presentado, como anexos 9 a 11 de su escrito de demanda, documentos que contienen declaraciones juradas para
sustentar la afirmación de que las marcas denominativa y figurativa anteriores CACHAÇA 51 y Cachaça 51 son notoriamente conocidas
en Portugal (véase el apartado 5
supra).
La OAMI aduce que, si se tuvieran en cuenta, tales documentos modificarían el objeto del litigio ante la Sala de Recurso.
Los documentos que figuran como anexos 9 a 11 del escrito de demanda, presentados por primera vez ante el Tribunal, no pueden
tomarse en consideración. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones
de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento
nº 207/2009), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos
presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar
su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, apartado 19, y la jurisprudencia citada].

Sobre el fondo
En apoyo de su pretensión de anulación de la resolución impugnada, la demandante invoca un motivo único, que consta de dos
partes. La primera parte se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en tanto
que la segunda parte se basa en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente
artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009].
1.
Sobre la segunda parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada, basada en la infracción del artículo 52,
apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94
Como señala acertadamente la OAMI, la segunda parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada, basada en la
infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, carece de objeto. En efecto, dicha disposición
enumera las causas de nulidad relativa de una marca comunitaria ya registrada, lo cual no es el caso de la marca solicitada.
Por consiguiente, procede desestimar por infundada la segunda parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada.
2.
Sobre la primera parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada, basada en la infracción del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94
Mediante la primera parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada, basada en la infracción del artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente
que las diferencias existentes entre los signos en conflicto bastaban para excluir el riesgo de confusión en el público en
los territorios de que se trata, incluido Portugal, para el que la demandante había invocado la notoriedad de las marcas denominativa
y figurativa anteriores CACHAÇA 51 y Cachaça 51.

Alegaciones de las partes
En apoyo de la primera parte de su motivo único de anulación, basada en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94, la demandante formula esencialmente siete alegaciones, de las que resulta que la Sala de Recurso
no interpretó correctamente dicha disposición ni la reiterada jurisprudencia según la cual la apreciación global de las marcas
en conflicto debe efectuarse a la luz de sus elementos distintivos y dominantes, y que, por tanto, el planteamiento de dicha
Sala adolece de varios errores.
La primera alegación de la demandante consiste en que la Sala de Recurso incurrió en error al no haber apreciado riesgo de
confusión respecto del verdadero público pertinente y, en particular, al estimar que el consumidor pertinente estaba constituido
por el público en general.
La segunda alegación de la demandante estriba esencialmente en que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que los
elementos dominantes y distintivos de las marcas anteriores eran «cachaça» y «51».
La tercera alegación que formula la demandante es que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que las marcas en
conflicto no producían una impresión visual similar.
La cuarta alegación esgrimida por la demandante se refiere a que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que las marcas
en conflicto no producían una impresión fonética muy similar.
Mediante la quinta alegación, la demandante afirma que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que no existía similitud
conceptual entre las marcas en conflicto.
En la sexta alegación, la demandante sostiene fundamentalmente que dichos errores influyeron en la resolución impugnada en
la medida en que llevaron a la Sala de Recurso a concluir, erróneamente, que no existía riesgo de confusión en el público
pertinente.
Por último, según la séptima alegación, la demandante estima que los documentos que presentó eran suficientes para acreditar
la notoriedad de las marcas denominativa y figurativa anteriores CACHAÇA 51 y Cachaça 51 en Portugal o, cuando menos, su acentuado
carácter distintivo global en dicho país. La demandante afirma que la Sala de Recurso estimó erróneamente que la marca cuya
notoriedad debía acreditarse era el número 51 y que no se había acreditado la notoriedad de la misma.
La OAMI solicita que se desestime el recurso, alegando que la Sala de Recurso consideró correctamente que no existía, en este
caso, riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal
A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo
de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos
o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular,
la interdependencia entre la similitud de los signos de que se trate y la de los productos o servicios designados [véase la
sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01,
Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].
Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez
una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios
que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI –
easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
En el presente asunto, debe examinarse la primera parte del motivo único de anulación, basada en la infracción del artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, a la luz de los principios expuestos en los anteriores apartados 28 a 30.
Sobre el público pertinente
Según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor
medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo,
debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría
de productos o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana
Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
En el apartado 20 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que el público pertinente estaba constituido por
el público en general, compuesto por el consumidor medio portugués, español, del Reino Unido, austriaco o danés, al que se
supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
En primer lugar, por lo que se refiere a los territorios que hay que tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión,
debe señalarse que, como destacó acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución impugnada –sin que se
haya cuestionado tal extremo–, dado que las marcas anteriores son marcas nacionales, esos territorios son los de los Estados
miembros en los que dichas marcas están protegidas, esto es, Portugal, España, Reino Unido, Austria y Dinamarca.
En segundo lugar, por lo que se refiere a los consumidores que forman parte del público pertinente, la demandante afirma mediante
su primera alegación, que la resolución impugnada adolece de un error en la medida en que tales consumidores no son, en su
opinión, «la totalidad del público», sino únicamente los consumidores jóvenes y de mediana edad. A este respecto, la demandante
sostiene que, en el procedimiento ante la OAMI, demostró que la bebida cachaça es consumida por dicho público, excepto menores
y personas de avanzada edad.
En el presente asunto, los productos designados por la marca solicitada y por las marcas anteriores están incluidos en la
clase 33 del Arreglo de Niza, que comprende las «bebidas alcohólicas (excepto cerveza)». Las marcas anteriores danesa, del
Reino Unido, española y austriaca se registraron únicamente para el «licor elaborado con caña de azúcar», las «bebidas alcohólicas
elaboradas con caña de azúcar destilada» o las «bebidas alcohólicas elaboradas con caña de azúcar».
Ciertamente, la demandante señala en esencia que utiliza exclusivamente las marcas anteriores para comercializar un tipo particular
de bebida alcohólica o de licor elaborado con caña de azúcar que se produce en Brasil, cual es la cachaça, y que existen fundadas
razones para pensar que Missiato Industria e Comercio procederá asimismo a la comercialización de la cachaça con la marca
solicitada, puesto que ya comercializa este tipo de productos con dicha marca.
No obstante, debe señalarse que los derechos conferidos o que pueden ser conferidos por las marcas en conflicto se extienden
a cada una de las categorías de productos o servicios para los que tales marcas están protegidas o a cada una de las categorías
de productos designados en la solicitud de registro. Las opciones comerciales por las que se decanten o puedan decantarse
los titulares de las marcas en conflicto son factores que deben distinguirse de los derechos derivados de tales marcas, y
pueden variar en la medida en que sólo dependen de la voluntad de los titulares de las marcas. Mientras no se modifique la
lista de productos designados por las marcas en conflicto, dichos factores no pueden tener ninguna incidencia en el público
pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de abril de 2005, Gillette/OAMI
– Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, no publicada en la Recopilación, apartado 33].
Dado que los productos para los que las marcas anteriores están protegidas y los productos designados en la solicitud de registro
de la marca solicitada son productos de consumo corriente, es decir, no están destinados a un público especializado, la Sala
de Recurso señaló fundadamente en el apartado 20 de la resolución impugnada que el público pertinente estaba constituido por
el consumidor medio portugués, español, del Reino Unido, austriaco o danés, al que se supone normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz.
Si bien es cierto que las bebidas alcohólicas, incluidas las elaboradas con caña de azúcar, se venden en restaurantes y bares,
en particular en forma de cócteles, como la caipirinha, y que algunas campañas publicitarias de estas bebidas se dirigen más
concretamente a los adultos jóvenes y de mediana edad, no lo es menos que tales bebidas son normalmente objeto de distribución
generalizada y que de igual modo se venden no sólo en establecimientos especializados sino también en grandes superficies
comerciales, de manera que son accesibles al público en general [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de
diciembre de 2006, Mast‑Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec.
p. II‑5409, apartado 82]. Por lo demás, de los documentos n
os
1 y 2 presentados por la demandante ante la OAMI –citados en el apartado 41 de la resolución impugnada– se desprende que
los productos con las marcas portuguesas anteriores se distribuyen en el comercio minorista del sector de la alimentación,
especialmente en supermercados.
En cuanto a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no indicó de manera explícita en la resolución
impugnada que el público pertinente estaba constituido exclusivamente por consumidores adultos, basta con señalar que, por
razones de interés general, normalmente se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los menores y, de esta manera, por el
mero efecto de la ley, el público al que están destinados estos productos se limita a los consumidores adultos. La resolución
impugnada no contiene ningún elemento que induzca a pensar que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta las restricciones legales
aparejadas a la edad del consumidor medio de cada Estado miembro respecto del cual dicha Sala apreció la existencia de riesgo
de confusión y que su apreciación se viera influida por ello.
Por consiguiente, procede desestimar la primera alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso incurrió en error
respecto de la definición del público pertinente, tal como figura en el apartado 20 de la resolución impugnada.
Sobre la similitud de los productos
Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener
en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores incluyen, en particular,
su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta
otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de
julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, apartado
37, y la jurisprudencia citada].
Cuando los productos para los que está protegida una marca anterior incluyen los productos designados en una solicitud de
registro, los productos se consideran idénticos (véase la sentencia del Tribunal ARTHUR ET FELICIE, mencionada en el apartado
14
supra,
apartado 34, y la jurisprudencia citada).
La demandante no cuestiona la apreciación que la Sala de Recurso hizo en los apartados 22 y 36 de la resolución impugnada,
según la cual los productos para los que las marcas anteriores están protegidas son idénticos a los designados en la solicitud
de registro, dado que estos últimos productos «incluyen (o son incluidos en) los protegidos por las marcas anteriores». De
acuerdo con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 44, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso.
Sobre la similitud de los signos
–       Sobre los elementos distintivos y dominantes
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del
riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se
trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio
normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal
de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
Para determinar el carácter distintivo de un elemento de una marca, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento
para identificar los productos para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada
y, por tanto, para distinguir dichos productos de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración,
en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que éste carezca, o no, de cualquier
elemento descriptivo de los productos para los que ha sido registrada la marca [véanse las sentencias del Tribunal de 13 de
junio de 2006, Inex/OAMI – Wiseman (Representación de una piel de vaca), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, apartado 35, y la jurisprudencia
citada, y de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sánchez/OAMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06,
no publicada en la Recopilación, apartado 51].
La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta
y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas
cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una
marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia
OAMI/Shaker, mencionada en el apartado 46
supra,
apartado 41, y la jurisprudencia citada). Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes
podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia
OAMI/Shaker, citada en el apartado 46
supra,
apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 42). Tal podría
ser el caso, en particular, en el que un componente domine por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente conserva
en la memoria, de tal manera que todos los restantes componentes de dicha marca sean insignificantes en la impresión de conjunto
producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43). El Tribunal de Justicia ha precisado que el hecho de
que un elemento no sea insignificante no quiere decir que sea dominante, así como el hecho de que un elemento no sea dominante
no implica en modo alguno que sea insignificante (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 44).
Cuando determinados elementos de una marca revisten carácter descriptivo de los productos y servicios para los que la marca
está protegida o de los productos y servicios designados en la solicitud de registro, tales elementos sólo tienen escaso –o
muy escaso– carácter distintivo [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI
– Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, apartado 92, e Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano),
mencionada en el apartado 47
supra,
apartado 52, y la jurisprudencia citada]. Lo más frecuente será que sólo pueda reconocerse el carácter distintivo debido a
la combinación que forman con los demás elementos de la marca. Por su escaso –o muy escaso– carácter distintivo, normalmente
el público no considerará los elementos descriptivos de una marca como dominantes en la impresión de conjunto producida por
ésta, excepto cuando, debido en particular a su posición o a su dimensión, puedan imponerse en la percepción del público y
permanecer en la memoria de éste [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Industrias Cárnicas Valle (el charcutero
artesano), mencionada en el apartado 47
supra,
apartado 53, y la jurisprudencia citada, y de 12 de noviembre de 2008, Shaker/OAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della
Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, apartado 44, y la jurisprudencia citada]. No obstante, esto no quiere
decir que los elementos descriptivos de una marca sean necesariamente insignificantes en la impresión de conjunto producida
por dicha marca. A este respecto, se debe averiguar concretamente si otros elementos de la marca pueden dominar por sí solos
la imagen de ésta que el público pertinente conserva en la memoria (véase el apartado 48
supra).
Asimismo, procede recordar que nada se opone a comprobar la existencia de una similitud gráfica entre una marca figurativa
y una marca denominativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una
impresión visual [véase la sentencia del Tribunal de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515,
apartado 43, y la jurisprudencia citada].
En el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que el elemento dominante de la marca denominativa
portuguesa anterior era la palabra «cachaça» en la medida en que se encontraba en primera posición y que, según la jurisprudencia,
la parte inicial de un signo tiene normalmente un mayor impacto en el consumidor que su parte final.
En el apartado 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los elementos dominantes de las marcas figurativas
anteriores eran el elemento figurativo central consistente en el número 51, escrito con caracteres blancos en el interior
de un círculo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, y la palabra escrita
encima de dicho elemento figurativo, que siempre es «cachaça», con la única excepción de la marca del registro portugués nº 273.105,
en el que la palabra es «pirassununga». El carácter dominante de estos elementos se deduce, según dicha Sala, de su posición
y de su mayor tamaño respecto de los demás elementos de las marcas de que se trata.
En los apartados 26 y 27 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que la palabra «cachaça» era un elemento distintivo
de las marcas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa, toda vez que los consumidores de cada una de estas
cuatro nacionalidades la considerarán como un término de fantasía. Dicha Sala afirma que, en todos esos territorios, tal palabra
constituye incluso el elemento más distintivo de los signos de que se trata en la medida en que, por una parte, como elemento
verbal, producirá en el consumidor un mayor impacto que el elemento figurativo que le acompaña (ya que el público no tiende
a analizar los signos y se refiere más fácilmente a un signo valiéndose de su elemento verbal) y que, por otra, el carácter
distintivo intrínseco de los números es limitado, puesto que «generalmente se refieren a cantidades, períodos, pedidos, etc.,
de productos, y que, por tanto, los consumidores no [tienen] la costumbre de percibirlos como marcas». Además, los números
de dos cifras se utilizan normalmente, según dicha Sala, para indicar determinadas características de las «bebidas alcohólicas»,
como el contenido de alcohol por volumen o el tiempo que requiere el proceso de elaboración.
Por otro lado, en los apartados 26 a 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que las palabras «cachaça» y
«pirassununga» carecían de carácter distintivo en Portugal, donde, en su opinión, se perciben por el consumidor medio como
términos descriptivos del tipo de productos designados por las marcas en conflicto y de un «sitio de Brasil» correspondiente
a su lugar de producción, respectivamente.
En los apartados 28 y 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó que el elemento dominante y más distintivo
de las marcas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa era el elemento «cachaça», mientras que –por el sentido
descriptivo de las palabras «cachaça» o «pirassununga» para el consumidor portugués y por el carácter distintivo limitado
de los números de dos cifras respecto de las bebidas alcohólicas– el carácter distintivo de las marcas denominativa y figurativas
portuguesas anteriores residía en la combinación «de sus elementos» o de sus «elementos más dominantes», a saber, «cachaça
51» o «Pirassununga 51».
La segunda alegación de la demandante estriba fundamentalmente en que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que
el elemento «cachaça» era un elemento dominante y distintivo en las marcas anteriores. A su parecer, la palabra «cachaça»
carece de carácter distintivo intrínseco debido a su carácter descriptivo, y ello es así tanto para los consumidores portugueses
como para los consumidores españoles, del Reino Unido, austriacos y daneses. La demandante afirma que el riesgo de confusión
debe apreciarse únicamente respecto de los elementos «51» y «61», asociados o potencialmente asociados al elemento cachaça.
En consecuencia, hay que comparar las marcas en conflicto identificando, primero para cada una de las marcas anteriores y
después para la marca solicitada, sus eventuales elementos dominantes o insignificantes.
En lo tocante a la marca denominativa portuguesa anterior, debe señalarse que la misma está formada por la combinación de
dos elementos: el primero es la palabra «cachaça» y el segundo es el número «51».
No se cuestiona que el consumidor portugués medio percibe la palabra «cachaça» como un elemento denominativo meramente descriptivo
de una bebida alcohólica, a saber, un aguardiente elaborado con caña de azúcar.
En cuanto al número 51, se trata de un elemento numérico arbitrario en la marca denominativa portuguesa anterior. Ciertamente,
en el apartado 27 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que el carácter distintivo intrínseco de los números,
en particular de los números de dos cifras, era limitado en la medida en que éstos se utilizan normalmente para designar características
específicas de los productos, sobre todo de bebidas alcohólicas, y que los consumidores no tenían la costumbre de percibirlos
como marcas. Sin embargo, dicha Sala no tuvo en cuenta el hecho de que, como señala acertadamente la demandante, el número
51 no puede percibirse inmediatamente por el público pertinente como descriptivo de una característica específica del producto
de que se trata, ya que no está asociado, en la marca denominativa portuguesa anterior, a ninguna de las unidades que se utilizan
normalmente para medir características específicas de las bebidas alcohólicas, como son el contenido de alcohol por volumen,
el volumen o el tiempo que requiere el proceso de elaboración. Además, la OAMI señala en su escrito de contestación que «se
desconoce el valor al que hacen referencia los números [51 y 61]».
Si bien es cierto que, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso calificó la palabra «cachaça» como
elemento dominante de la marca denominativa portuguesa anterior, indicando al mismo tiempo, en los apartados 26 a 28 de la
citada resolución, que esa palabra carecía de carácter distintivo intrínseco en Portugal, donde se percibía como descriptiva
del tipo de productos de que se trata, no lo es menos que dicha Sala consideró, en los apartados 28 y 29 de la resolución
impugnada, que el elemento «51» no era insignificante en la impresión de conjunto producida por tal marca, residiendo el carácter
distintivo de ésta en la combinación de sus elementos «cachaça» y «51».
Por tanto, no se puede afirmar que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el elemento «51» de la marca denominativa portuguesa
anterior al apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94. Además, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta asimismo el elemento «cachaça» al efectuar
tal apreciación. Si bien este elemento es percibido por el consumidor portugués medio como descriptivo del tipo de productos
de que se trata, conserva no obstante, en la marca denominativa portuguesa anterior, un carácter autónomo en relación con
el elemento «51», así como un carácter distintivo residual, que resulta de su combinación con el elemento «51» y del hecho
de que, como parte inicial de la marca denominativa portuguesa anterior, tiene normalmente –en los aspectos visual y fonético–
un mayor impacto en el consumidor que su parte final [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 17 de marzo de
2004, El Corte Inglés/OAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 y T‑184/02, Rec. p. II‑965,
apartados 81 y 83].
De lo anterior se desprende que, en el caso de la marca denominativa portuguesa anterior, la Sala de Recurso no incurrió en
error al tener en cuenta los elementos «cachaça» y «51» para apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
En lo que atañe a las marcas figurativas anteriores, debe señalarse que éstas se forman por la combinación de muchos elementos
denominativos y figurativos.
No se cuestiona que, aparte del elemento «cachaça» o «pirassununga» y del elemento «51», escrito con caracteres blancos en
el interior de un círculo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, los restantes
elementos que componen dichas marcas son insignificantes en la impresión de conjunto producida por éstas y que, por tanto,
pueden desdeñarse al apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94.
Respecto de las marcas figurativas portuguesas anteriores, no se discute que en ellas las palabras «cachaça» y «pirassununga»
son percibidas por el consumidor portugués medio como elementos meramente descriptivos del tipo de productos designados por
las marcas de que se trata, a saber, un aguardiente elaborado con caña de azúcar, y de su lugar de producción, a saber, una
localidad de Brasil.
Por las razones expuestas en el apartado 60
supra,
el número 51 debe ser considerado un elemento arbitrario en las marcas figurativas portuguesas anteriores.
La Sala de Recurso apreció, en los apartados 25 y 29 de la resolución impugnada, que en la impresión de conjunto producida
por dichas marcas predominaban los elementos «cachaça» o «pirassununga» y «51», y que el carácter distintivo de tales marcas
residía en la combinación de estos elementos.
Así pues, no se puede aseverar que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el elemento «51», escrito con caracteres blancos en
el interior de un círculo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, que se encuentra
en las marcas figurativas portuguesas anteriores, al apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por otra parte, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta
el elemento «cachaça» o «pirassununga» al efectuar tal apreciación. Si bien este elemento es percibido por el consumidor portugués
medio como descriptivo del tipo de productos de que se trata o de su lugar de elaboración, conserva no obstante, en las marcas
figurativas portuguesas anteriores, un carácter autónomo en relación con el elemento «51», así como un carácter distintivo
residual, que resulta de su combinación con el elemento «51» y del hecho de que la palabra «cachaça» o «pirassununga» se encuentre,
en los signos, en una posición al menos equivalente a la del elemento «51». Por tanto, dicho elemento no puede ser considerado,
ni siquiera en el aspecto visual, insignificante en relación con este último elemento.
En consecuencia, en el caso de las marcas figurativas portuguesas anteriores, la Sala de Recurso no incurrió en error al tener
en cuenta tanto el elemento «cachaça» o «pirassununga» como el elemento «51», escrito con caracteres blancos en el interior
de un círculo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, así como la impresión
que se desprende de su combinación, para apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
Por lo que se refiere a las marcas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa, la Sala de Recurso declaró, en
los apartados 27 y 29 de la resolución impugnada, que «cachaça» era su elemento dominante y más distintivo, por su carácter
denominativo y de fantasía respecto de los consumidores españoles, del Reino Unido, austriacos y daneses, y por el carácter
distintivo limitado de los números de dos cifras respecto de la bebidas alcohólicas. No obstante, dicha Sala no consideró,
en la resolución impugnada, que el elemento «51» fuera insignificante en la impresión de conjunto producida por dichas marcas
sino que tuvo debidamente en cuenta tal elemento al apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso subrayó
en particular que «en el aspecto fonético, los consumidores de España, Dinamarca, Reino Unido y Austria se referirán a las
marcas anteriores llamándolas “cachaça” o “cachaça 51”, por tratarse de sus elementos dominantes y distintivos».
Por consiguiente, no puede mantenerse que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el elemento «51», escrito con caracteres blancos
en el interior de un círculo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, de las
marcas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa al apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido
del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por otra parte, no es dable reprochar a la Sala de Recurso
haber tenido en cuenta también el elemento «cachaça» al efectuar tal apreciación. Aun suponiendo que, como aduce la demandante,
dicho elemento pudiera ser percibido por la totalidad del público pertinente en España, Dinamarca, Reino Unido y Austria,
o por una parte significativa del mismo, como un nombre genérico o necesario para designar el tipo de productos a que se refieren
las marcas de que se trata, dicho elemento conservaría no obstante, en cada una de tales marcas, un carácter autónomo en relación
con el elemento «51», así como un carácter distintivo residual, que resulta de su combinación con el elemento «51» y del hecho
de que, al encontrarse el término «cachaça», en el signo, en una posición al menos equivalente a la del elemento «51», no
puede ser considerado, ni siquiera en el aspecto visual, insignificante en relación con este último.
Por tanto, la demandante no puede alegar fundadamente que, en el caso de las marcas anteriores española, del Reino Unido,
austriaca y danesa, la Sala de Recurso incurrió en error al tener en cuenta tanto el elemento «cachaça» como el elemento «51»,
escrito con caracteres blancos en el interior de un círculo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa
el signo de lado a lado, así como la impresión que se desprende de su combinación, para apreciar la existencia de riesgo de
confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
A la luz de las consideraciones anteriores, la demandante no puede aducir con fundamento que la Sala de Recurso incurrió en
error alguno al tener en cuenta, respecto de todas las marcas anteriores, tanto el elemento «cachaça» o «pirassununga» como
el elemento «51» para apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94, por lo que procede desestimar la segunda alegación en su integridad.
Por lo que se refiere a la marca solicitada, la Sala de Recurso declaró, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que
el elemento distintivo y dominante de la misma era el elemento numérico y figurativo central «61», habida cuenta, en primer
lugar, de su posición central puesta de manifiesto por las dos plantas de caña de azúcar –una a cada lado– y, en segundo lugar,
del hecho de que los demás elementos serán percibidos, según dicha Sala, como ornamentales y secundarios, bien por su carácter
descriptivo (el tonel o las dos plantas de caña de azúcar), o bien por su pequeño tamaño (la expresión «a nossa alegria» en
la cinta, percibida como un «texto ornamental»). No obstante, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso
no consideró que los elementos figurativos correspondientes al tonel y a las dos plantas de caña de azúcar y el elemento verbal
constituido por la expresión «a nossa alegria» fueran elementos insignificantes en la impresión de conjunto producida por
dicha marca. En efecto, al apreciar la existencia de una eventual similitud fonética entre las marcas en conflicto, dicha
Sala subrayó, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que «[no podía] excluirse la posibilidad de que [la marca solicitada]
fuese denominada “[a nossa alegria]” ya que […] se trata del único elemento verbal del signo». Asimismo, al apreciar la existencia
de una eventual similitud conceptual entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso tuvo en cuenta, en el apartado 34 de
la resolución impugnada, el hecho de que «el número 61 de la marca solicitada designa un tonel, elemento que no aparece en
ninguna de las marcas anteriores».
En el presente asunto, la demandante sostiene que la apreciación de la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe efectuarse en relación únicamente con el elemento «61», que,
a su juicio, predomina en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada. Por su parte, la OAMI, aun cuando solicita
la desestimación del recurso, considera que tal apreciación debe tener en cuenta tanto el elemento «61» como los elementos
figurativos correspondientes al tonel y a las dos plantas de caña de azúcar, así como el elemento verbal constituido por la
expresión «a nossa alegria», que no son insignificantes en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada.
No cabe reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta la expresión «a nossa alegria» de la marca solicitada para apreciar
la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Dicha expresión,
que es la única que figura en la marca solicitada, es importante a efectos de la pronunciación de dicha marca y, por tanto,
no puede considerarse insignificante en la impresión de conjunto producida por ésta. Asimismo, la Sala de Recurso tuvo en
cuenta acertadamente determinados elementos figurativos de la marca solicitada, como el dibujo de un tonel. Pese a su gran
potencial evocador de una bebida alcohólica elaborada con caña de azúcar que puede ser envejecida en barrica de roble y, como
tales, muy escasamente distintivos de esos productos, el tonel y las dos plantas de caña de azúcar conservan cierta autonomía
en la marca solicitada, así como un carácter distintivo residual, que resulta de su combinación con el elemento «61» y del
hecho de que se encuentren, en dicha marca, en una posición al menos equivalente a la del elemento «61». Por tanto, en el
presente litigio, la OAMI sostiene fundadamente que tales elementos no pueden considerarse insignificantes en relación con
este último, al menos en el aspecto visual.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores y a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 46
supra,
la apreciación de la similitud debe efectuarse, por tanto, en las relaciones entre la marca denominativa portuguesa anterior
y la marca solicitada, atendiendo a la impresión de conjunto producida por la combinación del elemento «cachaça» y del elemento
«51», por una parte, y a la producida por la combinación del elemento «61», escrito con caracteres blancos en posición central,
de los elementos constituidos por el dibujo de un tonel con dos plantas de caña de azúcar, una a cada lado, y del elemento
correspondiente a la cinta con la expresión «a nossa alegria», por otra. En las relaciones entre las marcas figurativas anteriores
y la marca solicitada, tal apreciación debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por la combinación
del elemento «cachaça» o «pirassununga» y del elemento «51», escrito con caracteres blancos en el interior de un círculo una
mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, por una parte, y a la producida por la
combinación del elemento «61», escrito con caracteres blancos en posición central, de los elementos constituidos por el dibujo
de un tonel con dos plantas de caña de azúcar, una a cada lado, y del elemento correspondiente a la cinta con la expresión
«a nossa alegria», por otra.
–       Sobre la similitud visual
En lo que atañe a la similitud visual entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso concluyó, en los apartados 32 y 33
de la resolución impugnada, que éstas sólo coincidían en la representación de la cifra 1. Dicha Sala sostiene que no se puede
tener en cuenta la «similitud visual relativa» entre las cifras 5 y 6, escritas con caracteres bastante comunes, en la medida
en que el público pertinente está acostumbrado a ver estas cifras y distingue normalmente los detalles que las diferencian.
Añade que la coincidencia existente entre las marcas en conflicto respecto de la representación de la cifra 1 no es suficiente
para que éstas produzcan una impresión visual de conjunto similar, dado que son diferentes en cuanto a su naturaleza, estructura
y composición.
La tercera alegación de la demandante consiste en que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que las marcas en conflicto
no producían una impresión visual similar. La demandante afirma que los elementos «51» y «61» son visualmente similares en
la medida en que contienen dos cifras, de las que una es idéntica, son de extensión comparable, ambas inscritas en blanco
sobre fondo negro con forma de círculo, y que las cifras 5 y 6 poseen asimismo una gran semejanza gráfica. Además, en su opinión,
los elementos verbales de la marca solicitada, redactados en portugués, sugieren que el tipo de productos designados por dicha
marca procede de un país de lengua portuguesa, lo que eleva el riesgo de confusión.
La OAMI solicita esencialmente que se desestime la tercera alegación. Afirma que las marcas en conflicto son globalmente diferentes
en el plano visual. Añade que incluso los números 51 y 61 se diferencian visualmente, dada la diferente configuración de las
cifras 5 y 6.
En la impresión visual de conjunto producida por la marca solicitada, los elementos más distintivos son el elemento «61» y
los elementos figurativos ornamentales correspondientes al tonel y a las dos plantas de caña de azúcar. Por su parte, el elemento
«a nossa alegria», al que se refiere la demandante, sólo tendrá un muy escaso impacto visual habida cuenta de su pequeño tamaño,
de la posición inferior que tiene en el signo y de su aspecto gráfico banal. En las marcas anteriores predominan en la impresión
visual de conjunto –o, en la marca denominativa portuguesa anterior pueden predominar según la representación gráfica que
se haga de ésta– los elementos «cachaça» o «pirassununga» y «51», y en las marcas figurativas anteriores predomina el elemento
figurativo ornamental consistente en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado.
Las marcas en conflicto se diferencian visualmente por sus elementos verbales «a nossa alegria», «cachaça» y «pirassununga»
y, en su caso, por sus elementos figurativos ornamentales, los cuales se representan de manera simple y relativamente banal.
En cambio, tales marcas coinciden visualmente en la representación de un número de dos cifras, de las que la segunda –la cifra
1– es idéntica. Además, aunque la grafía de la cifra 5 se distingue por algunos detalles de la de la cifra 6, las diferencias
gráficas entre estas dos cifras son menos acusadas que las que distinguen a cada una de ellas de las demás cifras. Asimismo,
en las marcas figurativas en conflicto, el número de dos cifras, a saber, el 51 en las marcas figurativas anteriores y el
61 en la marca solicitada, se representa de manera similar con caracteres de gran tamaño, situados en posición central y cuyo
color blanco contrasta con un fondo oscuro. Por añadidura, la forma de este fondo es relativamente parecida, redonda en las
marcas figurativas anteriores y ovalada, correspondiente al contorno del tonel, en la marca solicitada.
La similitud visual existente entre las marcas en conflicto, aun cuando parece escasa en relación con la impresión visual
de conjunto producida por éstas, tiene la suficiente entidad como para ser percibida por la totalidad del público pertinente.
Por tanto, procede declarar que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir, esencialmente, que no existía similitud
visual entre las marcas en conflicto y estimar, en tal medida, la tercera alegación formulada por la demandante.
–       Sobre la similitud fonética
En lo tocante a la similitud fonética entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 31 de la
resolución impugnada, que las marcas anteriores se denominaban, según los casos, «cachaça», «cachaça 51» o «pirassununga 51»,
en tanto que la marca solicitada sería denominada «61», sin excluir la posibilidad de que fuera denominada «a nossa alegria».
Dicha Sala afirmó que el hecho de que sólo la cifra «1» tuviera una pronunciación idéntica era insuficiente para considerar
a las marcas en conflicto como similares en el plano fonético.
Según la cuarta alegación de la demandante, la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que las marcas en conflicto no
producían una impresión fonética muy similar. La demandante sostiene que, dado que el público pertinente está acostumbrado
a pedir oralmente en bares y restaurantes el producto designado por las marcas anteriores y que la palabra inicial «cachaça»
es utilizada, y puede seguir siéndolo en el futuro, por Missiato Industria e Comercio para la identificación de sus productos,
las marcas en conflicto serían pedidas con el nombre «cachaça 51» o «cachaça 61». Añade la demandante que la mayor similitud
fonética entre las marcas se produce en las lenguas, como el portugués o el español, en las que las cifras 5 y 6 se pronuncian
con las mismas letras iniciales y finales («s» y «enta», respectivamente). Aduce esa parte que los consumidores portugueses
y españoles pronuncian los números 51 y 61 casi de la misma manera: «sin‑cu‑enta y um» y «se‑senta y um» en el caso de los
consumidores portugueses y, de modo prácticamente idéntico, «sin‑cuenta e uno» y «se‑senta e uno» en el caso de los consumidores
españoles. Según la demandante, la diferencia entre los signos, en lo que atañe a los consumidores españoles y portugueses,
sólo reside, respectivamente, en la existencia de las letras «incu» y «ess» en el centro de los números, tal como se pronuncian
por dicho público. La diferencia fonética existente entre determinados elementos de las marcas en conflicto reviste, a su
parecer, menor importancia dada la función decorativa o descriptiva de tales elementos en los signos en cuestión.
La OAMI solicita fundamentalmente que se desestime la cuarta alegación. Sostiene que, aun teniendo en cuenta solamente los
números 51 y 61 en las marcas en conflicto, siguen siendo audibles las diferencias fonéticas entre ellas. A su parecer, en
España, las diferencias fonéticas entre «cincuenta y uno» y «sesenta y uno» no pasan inadvertidas. Añade que las diferencias
son aún más evidentes en inglés, entre «fifty one» y «sixty one», en alemán, entre «einundfünfzig» y «einundsechzig», y en
danés, entre «enoghalvtreds» y «enogtres», lengua en la que el comienzo de las palabras «50» y «60» se pronuncia de manera
completamente distinta. Las diferencias fonéticas entre las marcas en conflicto serían aún más acentuadas si, como considera
necesario la OAMI, se tuviese en cuenta en España, Reino Unido, Austria y Dinamarca, la palabra «cachaça», cuyo significado,
según la OAMI, no es percibido por el público pertinente, y si se tuviese en cuenta en España la expresión «a nossa alegria»,
cuyo sentido puede ser comprendido por el público pertinente. La demandada afirma que, en el mejor de los casos, la similitud
fonética entre los signos en conflicto es escasa, incluso mínima, en España, y aún más escasa en el Reino Unido, Austria y
Dinamarca. Finalmente, la OAMI aduce que en Portugal la similitud fonética entre las marcas en conflicto es escasa, incluso
mínima, en la medida en que las diferencias fonéticas entre «sincuenta y um» y «sesenta y um» no pasan inadvertidas y la expresión
«a nossa alegria» puede pronunciarse igualmente.
El público pertinente se referirá oralmente a las marcas en conflicto pronunciando, muy probablemente, la combinación formada
por sus elementos verbales que no son insignificantes en la impresión de conjunto producida por aquéllas. Así pues, las marcas
anteriores se denominarán «cachaça 51» o «pirassununga 51», mientras que la marca solicitada se denominará «61» o, eventualmente,
«61 a nossa alegria».
Las marcas en conflicto se diferencian fonéticamente por sus elementos verbales «a nossa alegria», «cachaça» y «pirassununga».
En cambio, tales marcas coinciden parcialmente en la pronunciación de su elemento numérico. Con carácter preliminar, debe
señalarse que, en todas las lenguas de que se trata, las palabras correspondientes a los números 51 y 61 expresan la adición
de una unidad a los números 50 y 60. En cada una de dichas lenguas, los fonemas que expresan la adición de esta unidad a las
cifras de las decenas se pronuncian con nitidez y del mismo modo en 51 y 61. Los fonemas correspondientes a «einund» y a «enog»,
respectivamente, son incluso los primeros en ser pronunciados, en alemán y en danés, en las palabras «einundfünfzig» y «einundsechzig»,
o «enoghalvtreds» y «enogtres». No obstante, en contra de lo afirmado por la demandante, las marcas en conflicto se diferencian
fonéticamente por la pronunciación de los fonemas correspondientes al número de las decenas, 50 o 60. En portugués y en español,
las respectivas diferencias de pronunciación que existen entre los fonemas correspondientes a «cinquenta» y «sessenta», por
una parte, y a «cincuenta» y «sesenta», por otra, son significativas y no pasarán inadvertidas para el público pertinente.
Contrariamente a lo afirmado por la demandante, incluso los fonemas correspondientes a las letras «c» y «s» en Portugal y
en la mayor parte de España, no coinciden en las palabras de que se trata. Como señala acertadamente la OAMI, las diferencias
son aún más perceptibles en inglés («fifty» y «sixty»), en alemán («fünfzig» y «sechzig») y en danés («halvtreds» y «tres»),
lenguas en las que el comienzo de los números 50 y 60 se pronuncia de manera completamente distinta.
De lo anterior se deduce que la similitud fonética existente entre las marcas en conflicto, aun siendo escasa respecto de
la impresión fonética de conjunto producida por éstas, tiene sin embargo la suficiente entidad como para poder ser percibida
por la totalidad del público pertinente. Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir,
en lo esencial, que no existía similitud fonética entre las marcas en conflicto, y estimar, en tal medida, la cuarta alegación
de la demandante.
–       Sobre la similitud conceptual
En lo atinente a la similitud conceptual entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso indicó, en el apartado 34 de la
resolución impugnada, que ésta sólo puede resultar, en cualquier caso, de la representación en cada una de tales marcas de
un número de dos cifras. No obstante, a su juicio, en la medida en que estos números son completamente diferentes por su valor
intrínseco absoluto, también diferente, y que en la marca solicitada el número 61 designa un tonel, las marcas en conflicto
son diferentes en el aspecto conceptual.
La quinta alegación de la demandante estriba en que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que no existía similitud
conceptual entre las marcas en conflicto. Según la demandante, el elemento distintivo de dichas marcas consiste en un número
de dos cifras, la segunda de ellas idéntica, que se asocia a un mismo tipo de productos, a saber, un aguardiente elaborado
con caña de azúcar en Brasil, y a ciertos elementos verbales redactados en la misma lengua, el portugués. Además, los números
en cuestión van o pueden ir precedidos por el término «cachaça». Afirma que, por tanto, desde el punto de vista conceptual,
las marcas en conflicto no son diferentes en lo fundamental.
La OAMI solicita esencialmente que se desestime la quinta alegación. Objeta que las marcas en conflicto son globalmente diferentes
en el plano conceptual. Sostiene que, en la medida en que el valor al que hacen referencia los números 51 y 61 es desconocido,
tales números difícilmente pueden contribuir a la similitud o diferenciación conceptual de las marcas en conflicto. En cambio,
el elemento figurativo de la marca solicitada, a saber, un tonel con dos plantas de caña de azúcar, una a cada lado, es, a
su parecer, relevante desde el punto de vista conceptual, tanto más por cuanto de los autos no se desprende que muchos operadores
utilicen este tipo de elementos gráficos, con alguna forma estilizada, en el comercio de bebidas alcohólicas. Así pues, el
elemento figurativo de la marca solicitada contribuye, a su juicio, a distinguir las marcas en conflicto en el aspecto conceptual.
Afirma que la expresión «a nossa alegria» añade un elemento de diferenciación conceptual entre las marcas en conflicto, sobre
todo en España. En su opinión, el contenido semántico de dicha expresión puede conservarse en la memoria, y ello con mayor
razón aún por tratarse del único elemento de la marca solicitada con un contenido semántico claro. En Portugal, la expresión
«a nossa alegria» y las palabras «cachaça» y «pirassununga» aportan, siempre según la OAMI, elementos adicionales de diferenciación
conceptual.
En la impresión conceptual de conjunto producida por la marca solicitada, el elemento «61» es el más distintivo, por su carácter
arbitrario respecto del tipo de productos de que se trata. Los elementos figurativos ornamentales correspondientes al tonel
y a las dos plantas de caña de azúcar, al igual que la expresión «a nossa alegria», no son, por sí solos, sino escasamente
distintivos desde el punto de vista conceptual puesto que tienen un gran potencial evocador del tipo de productos de que se
trata, de su lugar de origen (a saber, un país de lengua portuguesa) o de algunas de sus características o propiedades y,
por tanto, sólo sirven para que el público pertinente efectúe asociaciones entre un tipo de productos, su lugar de origen,
sus características o sus propiedades y los elementos más distintivos de la marca solicitada. En las marcas anteriores, el
elemento «51» es el más distintivo debido a su carácter arbitrario respecto del tipo de productos de que se trata (véanse
los apartados 60 y 67
supra).
El elemento figurativo ornamental consistente en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado en las marcas figurativas
anteriores destaca, desde un punto de vista conceptual, la asociación de la cifra 51 con el tipo de productos designado por
dichas marcas. En consecuencia, tal elemento resulta secundario en la impresión conceptual de conjunto producida por éstas.
Los elementos «cachaça» o «pirassununga» en las marcas portuguesas anteriores sólo son escasamente distintivos en el plano
conceptual puesto que tienen un gran potencial evocador del tipo de productos de que se trata o de su lugar de producción
y, de este modo, sólo sirven para que el público pertinente efectúe asociaciones entre un tipo de productos o su lugar de
producción y los elementos más distintivos de las marcas de que se trata. En cambio, y aun suponiendo que –como estimó la
Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada– la palabra «cachaça» se perciba efectivamente como un término
de fantasía por la mayor parte del público pertinente en España, Dinamarca, Reino Unido y Austria, extremo que cuestiona la
demandante (apartado 72
supra),
el elemento «cachaça» podría considerarse, con el elemento «51», uno de los elementos más distintivos de las marcas figurativas
anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa.
Las marcas en conflicto se diferencian conceptualmente por sus elementos verbales «a nossa alegria», «cachaça» y «pirassununga»
y, en su caso, por sus elementos figurativos ornamentales. En cambio, estas marcas coinciden parcialmente en sus elementos
numéricos «51» y «61». Apenas cabe dudar de que el público pertinente percibirá inmediatamente dichos elementos como números,
que permiten evaluar y comparar cantidades o relaciones de magnitudes e incluso ordenar elementos mediante una numeración.
Sin embargo, por las razones expuestas en el apartado 60
supra,
no puede considerarse –en las circunstancias que concurren en el presente asunto– que los números en cuestión serán percibidos
inmediatamente por el público pertinente como correspondientes a algunas características claramente determinadas del tipo
de productos designados por las marcas en conflicto, como el contenido de alcohol por volumen, el volumen o el tiempo que
requiere el proceso de elaboración. De ello resulta que el público pertinente percibirá tales números como conceptos en sí
mismos, sin poder atribuirles un significado concreto, claro y determinado en relación con los productos de que se trata,
como ha admitido la propia OAMI (véanse los apartados 60 y 93
supra).
Como números que son, los elementos «51» y «61» presentan ciertas similitudes en el aspecto conceptual. En efecto, ambos son
números enteros naturales, impares, con dos cifras, la segunda de ellas –la cifra 1 de las unidades– idéntica. En cambio,
dichos números se distinguen por la cifra de las decenas –5 en las marcas anteriores y 6 en la marca solicitada–. No obstante,
la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto que resulta de la diferencia de su cifra de las decenas se ve atenuada
por el hecho de que, en el orden creciente de las decenas, el número 50, que corresponde a «5» decenas, es inmediatamente
inferior al número 60, que corresponde a «6» decenas, y que, por tanto, el valor de «50» se percibe como relativamente próximo
al de «60».
Entre las marcas figurativas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa, por una parte, y la marca solicitada,
por otra, el grado de similitud conceptual que se desprende de los elementos «51» y «61» puede verse, no obstante, algo atenuado
si, como sostiene la OAMI, el elemento «cachaça» es percibido efectivamente por la mayor parte del público pertinente en España,
Dinamarca, Reino Unido y Austria como un término de fantasía y si, por tanto, constituye –con el número 51– uno de los elementos
más distintivos de las marcas figurativas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa.
A la luz de las consideraciones anteriores, existe un grado de similitud conceptual, que puede calificarse globalmente de
medio, en las relaciones entre las marcas portuguesas anteriores y la marca solicitada, y –según los supuestos considerados–
de medio a escaso, en las relaciones entre las marcas figurativas anteriores española, del Reino Unido, austriaca y danesa,
por una parte, y la marca solicitada, por otra. En consecuencia, procede declarar que la Sala de Recurso incurrió en error
al concluir, esencialmente, que no existía similitud conceptual entre las marcas en conflicto, y estimar, en tal medida, la
quinta alegación de la demandante.
Sobre el riesgo de confusión
La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración,
y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados (véase el apartado
29
supra).
Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud
entre las marcas, y a la inversa (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507,
apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 19; sentencia del Tribunal
General VENADO con marco y otras, citada en el apartado 40
supra,
apartado 74).
A los efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, procede recordar que, según la jurisprudencia, el consumidor
medio de la categoría de productos considerada rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que
debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado
99 anterior, apartado 26).
En el marco de esta apreciación global, los aspectos visual, fonético y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre
la misma importancia y procede analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden presentarse en el mercado [véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec.
p. II‑2251, apartado 57, y de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection),
T‑117/03 a T‑119/03 y T‑171/03, Rec. p. II‑3471, apartado 49].
Así pues, el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados
de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual
[sentencias del Tribunal de 14 de octubre de 2003, Phillips‑Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 55, y de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK),
T‑301/03, Rec. p. II‑2479, apartado 55].
La Sala de Recurso concluyó en la resolución impugnada que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto basándose
en el hecho de que tales marcas eran globalmente diferentes en los aspectos visual, fonético y conceptual.
Ahora bien, como se ha indicado en los anteriores apartados 84, 90 y 98, la resolución impugnada adolece de errores en la
medida en que concluye que no existe similitud fonética, visual y conceptual entre las marcas en conflicto. En efecto, en
los consumidores de que se trata, las marcas en conflicto producirán una impresión visual y una impresión fonética escasamente
similares y una impresión mediana o escasamente similar en el aspecto conceptual.
La sexta alegación de la demandante es fundamentalmente que dichos errores influyeron en la resolución impugnada en la medida
en que llevaron a la Sala de Recurso a concluir, erróneamente, que no existía riesgo de confusión en el público pertinente.
Según la demandante, los adultos jóvenes y de mediana edad que consumen habitualmente cócteles en bares, restaurantes o en
privado, retendrán la similitud fonética entre los elementos «61» y «51», precedidos del término «cachaça», y el elemento
figurativo de la marca solicitada no formará parte de la imagen imperfecta de las marcas que aquéllos conservarán en la memoria.
Aun cuando el público pertinente pudiera distinguir las marcas en conflicto, la similitud entre éstas, en los planos fonético,
visual y conceptual, podría inducirle a creer que los productos designados por tales marcas proceden de la misma empresa.
Aunque, como señala la OAMI, en ocasiones se haya atribuido importancia preponderante a la percepción fonética de las marcas
relativas a bebidas [sentencia del Tribunal de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01,
Rec. p. II‑43, apartado 48], no puede ser así en el presente asunto. En efecto, como se ha mencionado en el apartado 40
supra,
los productos de que se trata son normalmente objeto de distribución generalizada y de igual modo se venden no sólo en establecimientos
especializados sino también en grandes superficies comerciales. Además, la demandante alega, sin refutación por la OAMI, que,
al ser consumidas en bares o restaurantes las bebidas alcohólicas o los licores elaborados con caña de azúcar designados por
las marcas en conflicto, normalmente lo son como ingredientes de determinados cócteles, como la caipirinha. De ello se desprende
que tales bebidas, por lo general, se piden oralmente con el nombre de estos cócteles y no con su propia denominación.
Por tanto, en las circunstancias que concurren en el presente asunto se debe atribuir sólo una importancia secundaria a la
percepción fonética de las marcas en conflicto en la impresión de conjunto producida por éstas. En cambio, las percepciones
visual y conceptual son predominantes en tal impresión de conjunto.
Es preciso tener en cuenta que las marcas en conflicto se basan, en los aspectos visual y conceptual, en la asociación de
bebidas alcohólicas o licores elaborados con caña de azúcar y, más concretamente, en el caso de las marcas portuguesas anteriores,
de la cachaça, con un número determinado, el 51 en las marcas anteriores y el 61 en la marca solicitada, que no evoca o no
evocará inmediatamente en el público pertinente una característica específica del tipo de productos de que se trata. Tal número
es, de manera idéntica en todas las marcas en conflicto, un número entero natural, impar, de dos cifras, de las que la segunda
–la cifra de las unidades– es el 1. Además, las diferencias visual y conceptual entre las marcas en conflicto que resultan
de las diferencias gráficas y de valor existentes entre los números 50 y 60 se ven atenuadas por el hecho de que, por una
parte, la grafía de la cifra 5 se asemeja más a la grafía de la cifra 6 que a la de las demás cifras, y viceversa, y de que,
por otra, en el orden creciente de las decenas, el número 50 es inmediatamente inferior al número 60, de modo que será relativamente
similar el valor atribuido a estos números por parte del público pertinente, normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz.
Asimismo, las marcas anteriores y la marca solicitada tienen en común –o, por lo que se refiere específicamente a la marca
denominativa portuguesa anterior, pueden tener en común–, en el aspecto visual, la representación de sus números en gran tamaño,
en posición central en el signo, con caracteres simples, de color blanco, en contraste con un fondo oscuro.
En cuanto a los elementos figurativos de las marcas figurativas en conflicto, los mismos no tienen contenido conceptual determinado
y, en el aspecto visual, se presentan, al igual que los elementos verbales «cachaça», «pirassununga» o «a nossa alegria» respecto
de los consumidores portugueses, como elementos destinados a incrementar el impacto del elemento numérico, el número 51 o
el número 61, asociados al tipo de productos de que se trata, a saber, bebidas alcohólicas o licores elaborados con caña de
azúcar en un país de lengua portuguesa, en este caso Brasil. Además, las marcas figurativas en conflicto coinciden en algunos
de sus elementos figurativos, en particular la forma redonda u ovalada, correspondiente al contorno de un tonel, en la que
se coloca el número 51 o el número 61 en las marcas figurativas anteriores o en la marca solicitada. Por tanto, estos elementos
figurativos, al igual que los elementos verbales respecto del público portugués, no son, por sí solos, suficientemente diferenciadores
de las marcas figurativas anteriores y la marca solicitada, ni evitan el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
Por último, las diferencias fonéticas existentes entre las marcas en conflicto, por notables que sean, en este caso tienen
una importancia relativamente secundaria por las razones expuestas en los apartados 106 y 107
supra.
Aun cuando el público pertinente pudiese percibir algunas diferencias entre las marcas en conflicto, el riesgo de que pudiera
establecer una relación entre ellas sería real, a la luz de las consideraciones anteriores y habida cuenta de la identidad
de los productos designados por dichas marcas. En definitiva, tales diferencias no parecen suficientes, en este caso, para
excluir el riesgo de que el público pertinente o, cuando menos, el consumidor portugués medio de bebidas alcohólicas, con
un grado de atención medio, pueda creer, confiando en la imagen de conjunto imperfecta de dichas marcas que conserva en la
memoria, que los productos designados por éstas proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que no existía riesgo de confusión,
en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre las marcas en conflicto, y estimar, en
tal medida, la sexta alegación de la demandante.
Así pues, y sin que sea necesario examinar el fundamento de la séptima alegación, basada en un error en la apreciación de
los elementos de prueba relativos a la notoriedad de las marcas denominativa y figurativa anteriores CACHAÇA 51 y Cachaça
51 en Portugal o, cuando menos, a su acentuado carácter distintivo global en dicho país, procede acoger el motivo único, basado
en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla
en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI) de 4 de julio de 2008 (asunto R 1687/2007‑1).
2)
Condenar en costas a la OAMI.
Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de septiembre de 2010
Firmas
Índice
Antecedentes del litigioII – 2
Pretensiones de las partesII – 6
Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el TribunalII – 6
Sobre el fondoII – 7
1.Sobre la segunda parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada, basada en la infracción del artículo 52,
apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94II – 7
2.Sobre la primera parte del motivo único de anulación de la resolución impugnada, basada en la infracción del artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94II – 7
Alegaciones de las partesII – 7
Apreciación del TribunalII – 8
Sobre el público pertinenteII – 9
Sobre la similitud de los productosII – 11
Sobre la similitud de los signosII – 12
– Sobre los elementos distintivos y dominantesII – 12
– Sobre la similitud visualII – 20
– Sobre la similitud fonéticaII – 21
– Sobre la similitud conceptualII – 23
Sobre el riesgo de confusiónII – 25
CostasII – 28
*
Lengua de procedimiento: inglés.