CELEX: 61986CJ0065
Uitlegging van de artikelen 30 en 85 EEG-Verdrag
Geoorloofdheid van een beding in een licentieovereenkomst om de geldigheid van bepaalde industriële eigendomsrechten niet te betwisten

Overwegingen van het arrest
1 Bij beschikking van 4 februari 1986, ingekomen bij het Hof op 6 maart 1986, heeft het Bundesgerichtshof het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en volgende en 85 EEG-Verdrag om zich te kunnen uitspreken over de verenigbaarheid met deze bepalingen van een beding in een licentieovereenkomst, inhoudende dat de licentienemer zich zal onthouden van betwisting van de geldigheid van in een aantal Lid-Staten van de Europese Gemeenschap aan de licentiegever verleende industriële eigendomsrechten van gelijke inhoud als die welke in licentie zijn gegeven .
2 Deze vraag is gerezen in een geschil tussen Suellhoefer, een koopman te Duesseldorf, en de in de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde vennootschappen Bayer AG en Hennecke GmbH, welke laatste geheel in handen is van eerstgenoemde ( hierna : Bayer en Hennecke ). In geding is de geldigheid van voornoemde overeenkomst en de vraag, of deze vennootschappen verplicht zijn aan Suellhoefer rekening en verantwoording af te leggen en schadevergoeding te betalen .
3 Op 20 december 1950 werd aan Bayer een octrooi verleend ( het zogenoemde Moroni-octrooi ), dat betrekking had op werkwijzen en inrichtingen voor de doorlopende vervaardiging van platen, banen en vellen van opschuimbare stoffen, in het bijzonder stoffen op polyurethaanbasis . Op 22 juli 1965 deponeerde Suellhoefer een gebruiksmodel en diende hij een octrooiaanvrage in voor een machine met dubbele transportband voor de vervaardiging van hardschuimplaten op polyurethaanbasis . Het gebruiksmodel werd op 21 juli 1966 ingeschreven . De octrooiaanvrage werd op 17 augustus 1967 openbaar gemaakt; vanaf die dag liep de oppositietermijn .
4 Van 1967 tot begin 1968 waren Suellhoefer en Hennecke in procedures verwikkeld . Suellhoefer had Hennecke en de klanten van Hennecke met een beroep op bovengenoemd gebruiksmodel aangemaand . Hennecke vorderde harerzijds nietigverklaring van genoemd gebruiksmodel en veroordeling van Suellhoefer tot betaling van schadevergoeding wegens opzettelijke onrechtmatige aanmaning .
5 In dezelfde tijd hadden Bayer en Hennecke - destijds nog twee onderling onafhankelijke ondernemingen - oppositie gedaan tegen voornoemde octrooiaanvrage van Suellhoefer .
6 De onderhavige overeenkomst is op 9 april 1968 gesloten om aan deze procedures een eind te maken . Bij deze overeenkomst verleende Suellhoefer Hennecke en Bayer om niet een niet-exclusieve licentie voor het betrokken gebruiksmodel en het octrooi met de mogelijkheid om onderlicenties te verlenen . Suellhoefer verbond zich verder om Bayer en Hennecke een niet-exclusieve licentie onder bezwarende titel te verlenen voor de overeenkomstige industriële eigendomsrechten die hij in andere Lid-Staten bezat, met het recht om onderlicenties te verlenen .
7 Harerzijds verleende Bayer Suellhoefer onder bezwarende titel een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie voor de vervaardiging van schuimstofplaten, waarop haar Duitse octrooi betrekking had, zag zij af van rechtsmaatregelen tegen Suellhoefer wegens schending van dit octrooi en verbond zij zich, te zamen met Hennecke, het door Suellhoefer aangevraagde octrooi voor de machine met dubbele transportband niet te zullen betwisten . Verder verbonden partijen zich om de genoemde procedures in te trekken .
8 Een aantal jaren later rezen er nieuwe conflicten tussen partijen; naar aanleiding hiervan besloot Suellhoefer de overeenkomst van 9 april 1968 op te zeggen . Op vordering van Suellhoefer stelde het Landgericht Duesseldorf vast, dat deze overeenkomst nietig was wegens bedrog . In hoger beroep was het Oberlandesgericht Duesseldorf van oordeel, dat het niet-betwistingsbeding onverenigbaar was met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag, wat ingevolge paragraaf 139 BGB de nietigheid van de gehele overeenkomst meebracht . Paragraaf 139 bepaalt, dat indien een gedeelte van een rechtshandeling nietig is, de gehele rechtshandeling nietig is, indien niet is aan te nemen dat zij ook zonder het nietige gedeelte tot stand zou zijn gekomen .
9 Volgens het Bundesgerichtshof heeft het Hof zich nog niet eerder uitgesproken over de verenigbaarheid van het EEG-Verdrag met een niet-betwistingsbeding waarbij de licentienemer toezegt, niet de geldigheid te zullen betwisten van in een aantal Lid-Staten van de Gemeenschap bestaande industriële eigendomsrechten van de licentiegever, die identiek zijn aan die waarvoor hem licentie is verleend . Daarom heeft het het geding geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd :
" Is het verenigbaar met het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ( artikel 30 en volgende en artikel 85 EEG-Verdrag ) om in een licentieovereenkomst een beding op te nemen waarbij de licentienemer zich ertoe verbindt, niet de rechtsgeldigheid te zullen betwisten van in verschillende Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap aan de licentiegever verleende industriële eigendomsrechten van gelijke inhoud als die welke in licentie zijn gegeven?"
10 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten, het procesverloop en de bij het Hof ingediende opmerkingen wordt naar het rapport ter terechtzitting verwezen . Deze elementen van het dossier worden hieronder slechts weergegeven voorzover dat noodzakelijk is voor de redenering van het Hof .
De verenigbaarheid van het niet-betwistingsbeding met de artikelen 30 en volgende EEG-Verdrag
11 Met betrekking tot de vraag, of het beding om de geldigheid van bepaalde industriële eigendomsrechten niet te zullen betwisten, verenigbaar is met de artikelen 30 en volgende EEG-Verdrag, dient te worden opgemerkt, dat deze artikelen behoren tot de bepalingen die ten doel hebben, het vrije verkeer van goederen te verzekeren en daartoe de maatregelen van de Lid-Staten die dit verkeer op een of andere wijze kunnen belemmeren, uit te schakelen . Overeenkomsten tussen ondernemingen worden daarentegen beheerst door de mededingingsbepalingen ( de artikelen 85 en volgende EEG-Verdrag ), die de handhaving van een doeltreffende mededinging binnen de gemeenschappelijke markt nastreven .
12 De prejudiciële vraag betreft de opneming van een niet-betwistingsbeding in een octrooilicentieovereenkomst . Zij heeft dus geen betrekking op de toepassing van een nationale wettelijke regeling inzake de uitoefening van een industrieel eigendomsrecht, die het vrije verkeer van goederen tussen de Lid-Staten zou kunnen belemmeren, maar op de geldigheid van een overeenkomst tussen ondernemingen, die een verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging ten doel of tot gevolg zou kunnen hebben .
13 De prejudiciële vraag werpt dus niet een vraag op naar de uitlegging van de artikelen 30 en volgende, maar naar die van artikel 85 EEG-Verdrag .
De verenigbaarheid van het niet-betwistingsbeding met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag
14 Volgens de Commissie moet een beding in een licentieovereenkomst betreffende de niet-betwisting van een recht van industriële eigendom in beginsel worden aangemerkt als een beperking van de mededinging . Een dergelijk beding zou echter verenigbaar zijn met artikel 85, lid 1, indien het voorkwam in een overeenkomst die een einde beoogt te maken aan een voor een rechterlijke instantie aanhangig geding, mits er aan het bestaan van het litigieuse industriële eigendomsrecht gerede twijfel bestaat, de overeenkomst geen andere bedingen bevat die de mededinging beperken, en het niet-betwistingsbeding betrekking heeft op het betwiste recht .
15 Het standpunt van de Commissie kan niet worden aanvaard . Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag verbiedt bepaalde "overeenkomsten" en maakt daarbij geen enkel onderscheid tussen overeenkomsten die een geding beogen te beëindigen, en overeenkomsten die een ander doel nastreven . Hierbij zij aangetekend, dat het oordeel over een dergelijke minnelijke regeling niet vooruitloopt op de vraag, of en in hoeverre een voor een nationaal gerecht tot standgekomen gerechtelijke schikking, die een rechterlijke uitspraak vormt, nietig kan zijn wegens schending van het communautaire mededingingsrecht .
16 Een niet-betwistingsbeding in een octrooi-licentieovereenkomst kan op grond van de juridische en economische context het karakter hebben van een mededingingsbeperking in de zin van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag .
17 Met betrekking tot die context zij aangetekend, dat er geen sprake is van een mededingingsbeperking, wanneer de licentie om niet is verleend, aangezien de licentienemer in dat geval niet te lijden heeft van de concurrentienadelen die samenhangen met de betaling van een vergoeding .
18 Een niet-betwistingsbeding in een overeenkomst betreffende een licentie onder bezwarende titel is evenmin beperkend voor de mededinging, indien de licentie betrekking heeft op een technisch achterhaald procédé waarvan de betrokken onderneming geen gebruik heeft gemaakt .
19 Mocht de nationale rechter tot de slotsom komen, dat het niet-betwistingsbeding in de overeenkomst betreffende de licentie onder bezwarende titel de handelingsvrijheid van de licentienemer beperkt, dan dient hij nog na te gaan of dit beding, gelet op de positie die de onderhavige ondernemingen op de markt voor de betrokken produkten innemen, de mededinging merkbaar kan beïnvloeden .
20 Ten slotte moet worden gepreciseerd, dat indien aan deze voorwaarde is voldaan, een overeenkomst waarbij wederzijds licenties worden verleend voor industriële eigendomsrechten die in verschillende Lid-Staten van de Gemeenschap zijn beschermd, de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden zelfs indien de partijen bij de overeenkomst in dezelfde Lid-Staat zijn gevestigd .
21 Gelet op het vorenstaande dient op de vraag van de nationale rechter te worden geantwoord, dat een niet-betwistingsbeding in een octrooi-licentieovereenkomst, naar gelang de juridische en economische context waarin het voorkomt, het karakter kan hebben van een beperking van de mededinging in de zin van artikel 85, lid 1, van het Verdrag . Dit is echter niet het geval, wanneer bij de overeenkomst die het beding bevat, een licentie om niet is verleend en de licentienemer dus niet te lijden heeft van de concurrentienadelen die samenhangen met de betaling van een vergoeding, of wanneer de licentie onder bezwarende titel is verleend, maar betrekking heeft op een technisch achterhaald procédé waarvan geen gebruik werd gemaakt door de onderneming die zich heeft verbonden om het octrooi niet te betwisten .
Beslissing inzake de kosten
Kosten
22 De kosten door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen . Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen .
Dictum
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 4 februari 1986 gestelde vraag, verklaart voor recht :
Een niet-betwistingsbeding in een octrooi-licentieovereenkomst kan, naar gelang de juridische en economische context waarin het voorkomt, het karakter hebben van een beperking van de mededinging in de zin van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag . Dit is echter niet het geval, wanneer bij de overeenkomst die het beding bevat, een licentie om niet is verleend en de licentienemer dus niet te lijden heeft van de concurrentienadelen die samenhangen met de betaling van een vergoeding, of indien de licentie onder bezwarende titel is verleend, maar betrekking heeft op een technisch achterhaald procédé waarvan geen gebruik werd gemaakt door de onderneming die zich heeft verbonden om het octrooi niet te betwisten .