CELEX: 62005CJ0281
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Derecho del titular de una marca a prohibir el tránsito de mercancías que lleven un signo idéntico por el territorio de un Estado miembro en el que la marca está protegida
Fabricación ilegal
Estado asociado

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), así como de los artículos 28 CE y 30 CE.
2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Diesel SpA (en lo sucesivo, «Diesel») y Montex Holdings Ltd (en
lo sucesivo, «Montex»), en relación con una demanda que tiene por objeto que se prohíba el tránsito por el territorio alemán
de mercancías pertenecientes a esta última sociedad y en las que figura un signo idéntico a la marca registrada de la que
Diesel es titular en Alemania.

Marco jurídico
3       El artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104, denominado «Derechos conferidos por la marca», tiene la siguiente
redacción:
«1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero
el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;
b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados
por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre
el signo y la marca;
[…]
3.      Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a)      poner el signo en los productos o en su presentación;
b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)      importar productos o exportarlos con el signo;
d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»
4       El Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas medidas relativas
a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados
derechos de propiedad intelectual (DO L 341, p. 8), en la versión modificada por el Reglamento (CE) nº 241/1999 del Consejo,
de 25 de enero de 1999 (DO L 27, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 3295/94»), vigente en el momento de los hechos en el
litigio principal, enuncia en sus considerandos segundo y tercero:
«considerando que la comercialización de las mercancías con usurpación de marca y de las mercancías piratas ocasiona un perjuicio
considerable a los fabricantes y comerciantes que respetan las leyes así como a los titulares de derechos de autor y de derechos
afines y constituye un engaño a los consumidores; que conviene impedir en la medida de lo posible la puesta en el mercado
de tales mercancías y adoptar a tal fin medidas que permitan hacer frente con eficacia a esta actividad ilegal sin obstaculizar
la libertad del comercio legítimo; que este objetivo se persigue también mediante los esfuerzos realizados en el mismo sentido
a nivel internacional;
considerando que, siempre que se importen de países terceros mercancías con usurpación de marca, mercancías piratas y mercancías
asimiladas, es preciso prohibir su despacho a libre práctica en la Comunidad o su inclusión en un régimen de suspensión y
establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras con el fin de garantizar en
las mejores condiciones la observancia de dicha prohibición».
5       El artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 3295/94 dispone lo siguiente:
«1.      El presente Reglamento determina:
a)      las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando unas mercancías de las que se sospeche que son mercancías
de las contempladas en la letra a) del apartado 2:
–       se declaren para su despacho a libre práctica, la exportación o la reexportación con arreglo a lo dispuesto en el artículo
61 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario
[DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, “Código Aduanero”],
–       se descubran con ocasión de un control sobre mercancías efectuado bajo vigilancia aduanera con arreglo al artículo 37 del
[Código Aduanero], incluidas en un régimen de suspensión a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 84 de dicho
[Código], reexportadas mediante notificación o colocadas en zona franca o depósito franco a efectos del artículo 166 del mismo
[Código];
y
b)      las medidas que deberán adoptar las autoridades competentes con respecto a dichas mercancías cuando se hubiere comprobado
que son efectivamente mercancías de las contempladas en la letra a) del apartado 2.»
6       El apartado 2 de ese mismo artículo establece:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)      “mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual”:
–       las “mercancías con usurpación de marca”, es decir:
–       las mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica
a la marca de fábrica o de comercio debidamente registrada para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse
en sus aspectos esenciales de dicha marca de fábrica o de comercio y que, en consecuencia, vulnere los derechos del titular
de la marca de que se trate con arreglo a la legislación comunitaria o del Estado miembro en el que se presente la solicitud
de intervención de las autoridades aduaneras,
[…].»
7       El artículo 84, apartado 1, letra a), del Código Aduanero dispone lo siguiente:
«Los términos “régimen de suspensión»”, cuando sean utilizados para mercancías no comunitarias, designarán los siguientes
regímenes:
–       el tránsito externo,
[…].»
8       El artículo 91, apartado 1, del Código Aduanero establece:
«El régimen de tránsito externo permitirá la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad:
a)      de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes ni
a medidas de política comercial;
[…].»
9       A tenor del artículo 92 del mismo Código:
«El régimen de tránsito externo finalizará cuando las mercancías y el documento correspondiente sean presentados en aduana
en el lugar de destino, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de que se trate.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10     Montex fabrica vaqueros exportando las diferentes piezas a Polonia, incluidos los signos distintivos, por el procedimiento
de precinto aduanero, haciendo que se cosan en dicho país las piezas y que a continuación los pantalones acabados vuelvan
a Irlanda. Diesel no dispone de ninguna protección para el signo en el territorio de este último Estado miembro.
11     El 31 de diciembre de 2000, el Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (oficina principal de aduanas de Löbau – oficina de aduanas
de Zittau) retuvo una entrega, destinada a Montex, de 5.076 pantalones de señora con la denominación DIESEL que una empresa
húngara de transportes debía hacerle llegar, en camión, desde la fábrica de producción polaca a través de territorio alemán.
Los pantalones debían ser transportados, en tránsito ininterrumpido, desde la oficina de aduanas polaca a la de Dublín, y
estaban protegidos contra el robo durante el tránsito por un precinto del vehículo de transporte efectuado por la administración
polaca.
12     Montex presentó una reclamación contra la orden de retención de las mercancías en cuestión. Considera que el mero tránsito
de mercancías por territorio alemán no infringe ninguno de los derechos conferidos por la marca.
13     Diesel considera, por su parte, que el referido tránsito constituye una violación de su derecho de marca por el riesgo que
corren las mercancías de ser comercializadas en el Estado miembro de tránsito. Así, Diesel solicitó que se prohibiera a Montex
que hiciera transitar sus mercancías por territorio alemán o que permitiera el tránsito. Solicitó, además, que Montex fuera
condenada a aceptar la destrucción de los productos intervenidos, o a su elección, la retirada y destrucción de todas las
etiquetas y demás signos distintivos que llevaran la denominación DIESEL y que se condenara a Montex a soportar los costes
de la destrucción.
14     Después de haber sido condenada en primera y segunda instancia, Montex interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.
Éste decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Concede la marca registrada a su titular el derecho a prohibir el tránsito de mercancías que lleven su signo distintivo?
2)      En caso de respuesta afirmativa: ¿Puede deducirse una apreciación específica del hecho de que el signo distintivo no disfrute
de protección alguna en el país de destino?
3)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y con independencia de la respuesta a la segunda cuestión, ¿debe establecerse
una diferenciación en función de si la mercancía destinada a un Estado miembro procede de un Estado miembro, de un Estado
asociado o de un Estado tercero? ¿Resulta a tal respecto determinante si la mercancía ha sido fabricada en el Estado de origen
legalmente o en violación de un derecho de marca del titular en vigor en dicho Estado?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones primera y segunda
15     Mediante sus dos primeras cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide, en lo sustancial,
que se dilucide si el artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la marca
confiere a su titular el derecho a prohibir el tránsito de mercancías, que lleven un signo idéntico a la misma y hayan sido
fabricadas en un Estado tercero, por el territorio de un Estado miembro en el que dicha marca disfrute de protección, cuando
las mercancías tengan como destino final un Estado miembro en el que pueden ser comercializadas libremente debido al hecho
de que dicha marca no disfruta de tal protección.
16     De la resolución de remisión se desprende, en primer lugar, que, en el momento de su retención por el Hauptzollamt Löbau –
Zollamt Zittau, el 31 de diciembre de 2000, las mercancías en cuestión se encontraban bajo un régimen aduanero de suspensión,
el de tránsito externo, con arreglo al artículo 84, apartado 1, letra a), del Código Aduanero; en segundo lugar, que dichas
mercancías procedían de Polonia, Estado asociado a la Unión Europea en aplicación del Acuerdo europeo por el que se establece
una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra,
celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad en virtud de la Decisión 93/743/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión,
de 13 de diciembre de 1993 (DO L 348, p. 1); y, en tercer lugar, que en la fecha de su retención dichas mercancías no se encontraban
en libre práctica en la Comunidad, puesto que debía ponerse fin a su precinto aduanero en Irlanda, Estado miembro en el que
habían de despacharse a libre práctica.
17     El Tribunal de Justicia ha declarado, por una parte, que el tránsito externo de mercancías no comunitarias se basa en una
ficción jurídica. En efecto, las mercancías incluidas en dicho régimen no están sujetas a los derechos de importación ni a
las demás medidas de política comercial, como si no hubieran entrado en territorio comunitario (véase la sentencia de 6 de
abril de 2000, Polo/Lauren, C‑383/98, Rec. p. I‑2519, apartado 34).
18     De lo anterior se deduce que, tal como ha señalado el Abogado General en el punto 16 de sus conclusiones, todo se desenvuelve
como si, antes del despacho a libre práctica de las mercancías que habría debido tener lugar en Irlanda, no hubieran entrado
nunca en territorio comunitario.
19     Por otra parte, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el tránsito, consistente en transportar mercancías legalmente
fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica
en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente
contra el objeto específico del derecho de marca (véase, en relación con el tránsito por Francia de unas mercancías procedentes
de España y con destino a Polonia, la sentencia de 23 de octubre de 2003, Rioglass y Tranremar, C‑115/02, Rec. p. I‑12705,
apartado 27).
20     El Tribunal de Justicia precisó también que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo
el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente
comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento (sentencia de 18 de octubre de 2005, Class
International, C‑405/03, Rec. p. I‑8735, apartado 50).
21     En el ámbito de las marcas, la inclusión de mercancías no comunitarias de marca en un régimen aduanero suspensivo como el
de tránsito externo no constituye, en sí misma, una violación del derecho del titular de dicha marca a controlar la primera
comercialización en la Comunidad (en este sentido, véase la sentencia Class International, antes citada, apartado 47).
22     En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de
productos originales de una marca que posean el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se
efectúa y/o la venta se realiza mientras que dichas mercancías se encuentran bajo el régimen de tránsito externo o de depósito
aduanero y cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad (en este sentido, véase la sentencia
Class International, antes citada, apartado 61).
23     De lo anterior resulta que el titular de una marca únicamente puede prohibir el tránsito, a través de un Estado miembro en
el que dicha marca está protegida, en este caso la República Federal de Alemania, de productos que lleven la marca y que estén
incluidos en el régimen de tránsito externo con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección, en este
caso Irlanda, cuando los productos en cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén
incluidos en el régimen de tránsito externo y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito.
24     A este respecto, no puede admitirse la tesis que sostiene Diesel, según la cual el mero riesgo de que las mercancías no lleguen
a su destino, a saber, Irlanda, Estado miembro en el que no existe ninguna protección de la marca, y de que las mismas puedan,
teóricamente, ser objeto de comercialización fraudulenta en Alemania, es suficiente para considerar que el tránsito menoscaba
las funciones esenciales de la marca en Alemania.
25     En efecto, tal como ha observado asimismo el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, semejante tesis equivaldría
a admitir que todo tránsito externo de mercancías en las que figure el signo debe considerarse un uso de la marca en el tráfico
económico a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. Ahora bien, tal como se ha recordado en los apartados
17 a 22 de la presente sentencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considera, por el contrario, que el mencionado
tráfico externo, al no implicar comercialización alguna de las mercancías de que se trata, no constituye un uso de la marca
que pueda vulnerar el derecho del titular de ésta a controlar la comercialización en la Comunidad.
26     En lo que atañe a la carga de la prueba, de los apartados 74 y 75 de la sentencia Class International, antes citada, se desprende
que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, corresponde al titular de la marca la prueba de las circunstancias
que justifican el ejercicio del derecho de prohibición contenido en el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva
89/104, acreditando la existencia bien de un despacho a libre práctica de las mercancías no comunitarias de su marca en un
Estado miembro en el que la marca esté protegida, bien de otro acto que necesariamente implique su comercialización en tal
Estado miembro.
27     Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones primera y segunda que el artículo 5, apartados 1 y 3, de
la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca únicamente puede prohibir el tránsito,
a través de un Estado miembro en el que dicha marca está protegida, en este caso la República Federal de Alemania, de productos
que lleven la marca y que estén incluidos en el régimen de tránsito externo con destino a otro Estado miembro en el que no
existe tal protección, en este caso Irlanda, cuando los productos en cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado
mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo y que necesariamente implique su comercialización
en el Estado miembro de tránsito.

Sobre la tercera cuestión
28     Mediante la primera parte de su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si resulta
pertinente, a efectos de la respuesta a la primera cuestión, que en el momento en que se produjeron los hechos del litigo
principal se tratase de productos originarios de un Estado asociado, a saber, la República de Polonia antes de su adhesión
a la Unión, y no de productos originarios de Estados terceros, o de productos comunitarios.
29     A este respecto, la jurisprudencia mencionada en el apartado 19 de la presente sentencia versaba sobre mercancías de origen
comunitario que eran objeto de un tránsito con destino a un Estado tercero, atravesando el territorio de uno o de varios Estados
miembros, pero que no implicaba la comercialización de las mismas en la Comunidad, de manera que el objeto específico de la
marca no podía resultar afectado.
30     Pues bien, el estatuto de Estado asociado que tenía la República de Polonia en el momento de los hechos del litigio principal
no implicaba en modo alguno que los productos originarios de dicho país debieran tener la consideración de productos procedentes
de un Estado miembro. Por lo tanto, la existencia de productos comunitarios es un supuesto que no se plantea en el litigio
principal y no debe ser examinado.
31     En tanto que mercancías no comunitarias, los productos originarios de Polonia podían incluirse en el régimen de tránsito externo.
A este respecto, carece de importancia que tales productos procedieran de un Estado asociado, como la República de Polonia
antes de su adhesión a la Unión, y no de otro Estado tercero no asociado.
32     De lo anterior resulta que carece de pertinencia, a efectos de la respuesta a la primera cuestión, que en el momento en que
se produjeron los hechos del litigo principal se tratase de productos originarios de un Estado asociado, a saber, la República
de Polonia antes de su adhesión a la Unión, y no de productos originarios de Estados terceros no asociados.
33     En cuanto a la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial, relativa a la pertinencia, a efectos de la respuesta a la
primera cuestión, del carácter legal o ilegal de la fabricación en Polonia de las mercancías de que se trata, Diesel, el Gobierno
alemán y la Comisión de las Comunidades Europeas sostienen que la fabricación de un producto en un Estado tercero con violación
de los derechos que la marca confiere en dicho Estado a su titular permite a este último oponerse a todo tránsito, incluido
el tránsito externo.
34     No puede admitirse tal interpretación. En efecto, como se ha declarado en el apartado 27 de la presente sentencia, el titular
de una marca únicamente puede prohibir el tránsito, a través de un Estado miembro en el que dicha marca está protegida, en
este caso la República Federal de Alemania, de productos que lleven la marca y que estén incluidos en el régimen de tránsito
externo con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección, en este caso Irlanda, cuando los productos en
cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo
y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito. A este respecto, el carácter legal o ilegal
de la fabricación de tales productos carece de pertinencia.
35     Contrariamente a lo que sostiene Diesel, tal interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104 no resulta desvirtuada por
la sentencia de 7 de enero de 2004, X (C‑60/02, Rec. p. I‑651), que versa, en particular, sobre la interpretación de los artículos
2 y 11 del Reglamento nº 3295/94.
36     En el apartado 54 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia recordó que el artículo 1 del Reglamento nº 3295/94 debe
interpretarse en el sentido de que es aplicable cuando mercancías importadas de un Estado tercero y que se encuentran en tránsito
hacia otro Estado tercero son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por las autoridades aduaneras de éste en virtud
de dicho Reglamento y a instancias de la sociedad titular de los derechos cuya vulneración se alega (véase asimismo la sentencia
Polo/Lauren, antes citada, apartados 26 y 27).
37     A este respecto, procede señalar que el artículo 1 del Reglamento nº 3295/94 determina, en primer lugar, las condiciones de
intervención de las autoridades aduaneras cuando las mercancías de las que se sospeche que son mercancías con usurpación de
marca se descubran con ocasión de un control efectuado bajo vigilancia aduanera con arreglo al artículo 37 del Código Aduanero,
sobre mercancías incluidas en un régimen de suspensión a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 84 de dicho Código,
reexportadas mediante notificación o colocadas en zona franca o depósito franco a efectos del artículo 166 del mismo Código.
38     En segundo lugar, el citado artículo 1 del Reglamento nº 3295/94 determina las medidas que las autoridades aduaneras competentes
podrán adoptar con respecto a dichas mercancías.
39     En tercer lugar, los considerandos segundo y tercero del mismo Reglamento, reproducidos en el apartado 4 de la presente sentencia,
se refieren expresamente a la comercialización de las mercancías con usurpación de marca o a su puesta en el mercado, así
como también a la necesidad de prohibir su despacho a libre práctica en la Comunidad.
40     De lo anterior resulta que ninguna de las disposiciones del Reglamento nº 3295/94 establece un nuevo criterio para verificar
la existencia de infracción de los derechos de las marcas o para determinar si se trata de un uso de la marca que puede ser
prohibido por vulnerar tales derechos.
41     Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que, a efectos de la respuesta
que ha de darse a las dos primeras cuestiones, carecen de pertinencia, en principio, tanto el hecho de que la mercancía destinada
a un Estado miembro proceda de un Estado asociado o de un Estado tercero, como la circunstancia de que la misma haya sido
fabricada en el país de origen legalmente o con violación de un derecho de marca del titular en vigor en dicho país.

Costas
42     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
El artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que
el titular de una marca únicamente puede prohibir el tránsito, a través de un Estado miembro en el que dicha marca está protegida,
en este caso la República Federal de Alemania, de productos que lleven la marca y que estén incluidos en el régimen de tránsito
externo con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección, en este caso Irlanda, cuando los productos en
cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo
y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito.
2)
A este respecto, carecen de pertinencia, en principio, tanto el hecho de que la mercancía destinada a un Estado miembro proceda
de un Estado asociado o de un Estado tercero, como la circunstancia de que la misma haya sido fabricada en el país de origen
legalmente o con violación de un derecho de marca del titular en vigor en dicho país.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.