CELEX: 62008TJ0059
Gemenskapsvarumärke
Ogiltighetsförfarande
Gemenskapsordmärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC
De äldre nationella figurmärkena la PERLA
Relativt registreringshinder
Skadlig inverkan på renomméet
Artiklarna 8.5 och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 8.5 och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

Bakgrund till tvisten
Intervenienten, Worldgem Brands Srl, tidigare Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, tidigare Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, ingav den 30 december 1997 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11
, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (
EUT L 78, s. 1
)).
Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 14 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade, vid tiden för ansökan, följande beskrivning: ”Smycken, guldsmedsvaror och urmakerivaror; ädla metaller; pärlor; ädelstenar.”
Det sökta varumärket registrerades den 21 juli 1999.
Den första sökanden, Nute Partecipazioni SpA, tidigare Gruppo La Perla SpA, ansökte den 15 april 2002 om att denna registrering skulle förklaras ogiltig med stöd av dels artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009), på den grunden att varumärket hade registrerats trots förekomsten av absoluta registreringshinder i artikel 7.1 a och b i nämnda förordning (nu artikel 7.1 a och b i förordning nr 207/2009), dels artikel 52.1 a i förordningen (nu artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009), på den grunden att varumärket registrerades trots förekomsten av relativa registreringshinder i artikel 8.1 b och 8.5 i förordningen (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).
De äldre varumärken som har åberopats till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring, och som är skyddade i Italien, är bland annat
—
det nedan återgivna figurmärket la PERLA, som registrerades den 20 mars 1996 under nr 769526 för följande varor i klass 25: ”Baddräkter, sportkläder och allmän beklädnad”, och
—
det nedan återgivna figurmärket la PERLA, som registrerades den 8 oktober 1997 under nr 804992, bland annat för följande varor i klass 14: ”Smycken och bijouterier; urmakerivaror.”
Vid annulleringsenheten åberopade den första sökanden, till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring, bland annat förteckningar över varumärkesregistreringar, tidningsartiklar, förteckningar över butiker med skylten ”la PERLA” samt statistik över bolagets omsättning och reklamkostnader, till styrkande av de åberopade varumärkenas renommé och den skadliga inverkan på detta renommé.
Annulleringsenheten ogiltigförklarade registreringen av gemenskapsvarumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC den 4 maj 2004, med motiveringen att användningen av detta varumärke kunde medföra att innehavaren av varumärket kunde dra otillbörlig fördel av renomméet hos det under nr 769526 registrerade figurmärket la PERLA, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
Den 1 juli 2004 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).
Genom beslut av den 25 januari 2005 (nedan kallat det första beslutet) biföll harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd intervenientens överklagande och upphävde annulleringsenhetens beslut. Överklagandenämnden fann att gemenskapsvarumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC inte var tillräckligt lika det under nr 769526 registrerade figurmärket la PERLA, eller övriga varumärken som angetts i ansökan om ogiltighetsförklaring, för att det skulle anses föreligga en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 eller ett sådant samband mellan nämnda varumärken som fordras för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara tillämplig.
Den första sökanden väckte talan mot beslutet genom en ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 april 2005, med yrkande att förstainstansrätten skulle ogiltigförklara det första beslutet. Talan registrerades under målnummer T-137/05. Till stöd för sin talan gjorde den första sökanden gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och artikel 8.1 b i nämnda förordning samt att överklagandenämnden inte hade uppfyllt sin motiveringsskyldighet. Harmoniseringsbyrån ställde sig bakom yrkandet om att det första beslutet skulle förklaras ogiltigt på den grunden att artiklarna 8.5 och 52.1 a i förordning nr 40/94 hade tillämpats på ett felaktigt sätt.
Förstainstansrätten biföll sökandens talan i dom av den 16 maj 2007 i mål T-137/05, La Perla mot harmoniseringsbyrån – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (ej publicerad i rättsfallssamlingen) (nedan kallad förstainstansrättens dom). I domen fann förstainstansrätten att renomméet hos det under nr 769526 registrerade äldre varumärket la PERLA hade styrkts och att överklagandenämnden hade gjort en oriktig bedömning när den fann att det äldre varumärket la PERLA och varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC inte var tillräckligt lika varandra, för att det skulle anses föreligga ett sådant samband dem emellan som fordras för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara tillämplig. Förstainstansrätten ogiltigförklarade således det första beslutet utan att företa någon ny prövning av villkoret att det ska finnas en risk för att användning utan skälig anledning av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC medför att innehavaren av detta varumärke kan dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, varumärket la PERLA:s särskiljningsförmåga eller renommé. Denna prövning skulle, enligt förstainstansrätten, företas av harmoniseringsbyrån (punkterna 26, 33, 52 och 53 i förstainstansrättens dom).
Genom beslut av överklagandenämndernas presidium av den 18 september 2007 tilldelades andra överklagandenämnden ärendet.
Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd upphävde annulleringsenhetens beslut genom beslut av den 19 november 2007 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden fann inledningsvis att det inte hade visats att användningen av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC skulle kunna dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, det under nr 769526 registrerade äldre varumärket la PERLA:s särskiljningsförmåga eller renommé och att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 således inte var tillämplig. Härefter ogillade överklagandenämnden, under utövande av annulleringsenhetens befogenheter, ansökan om ogiltighetsförklaring i den del den grundade sig på att det förelåg absoluta registreringshinder.
Slutligen fann överklagandenämnden, fortfarande under utövande av annulleringsenhetens befogenheter, vid prövningen av ansökan utifrån artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, att varorna smycken, bijouterier och urmakerivaror i klass 14, vilka omfattas av det under nr 804992 registrerade äldre varumärket la PERLA, var identiska eller i hög grad av liknande slag som varorna smycken, guldsmedsvaror och urmakerivaror och i hög grad av liknande slag som varorna ädla metaller, pärlor och ädelstenar, vilka alla omfattas av gemenskapsvarumärket. Överklagandenämnden konstaterade att det förelåg risk för förväxling hos den italienska allmänheten avseende alla varor som omfattas av gemenskapsvarumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, utom pärlor. Enligt överklagandenämnden skulle nämligen jämförelsen mellan de båda varumärkena endast omfatta figurelementet hos det äldre varumärket och beståndsdelen ”nimei” hos gemenskapsvarumärket, eftersom uttrycket ”la perla” endast är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga med avseende på pärlor, vilket ledde till att det inte ansågs föreligga risk för förväxling.
Överklagandenämnden biföll följaktligen ansökan om ogiltighetsförklaring för smycken, guldsmedsvaror, urmakerivaror, ädla metaller och ädelstenar i klass 14. Ansökan om ogiltighetsförklaring ogillades däremot för pärlor i klass 14 och giltigheten av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bekräftades i denna del.
Parternas yrkanden
Den första sökanden och den andra sökanden, La Perla Srl, har yrkat att tribunalen ska
—
i första hand, ogiltigförklara och ändra det angripna beslutet på grund av felaktig tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 samt åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i förordning nr 207/2009) och artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 75 och 76 i förordning nr 207/2009),
—
i andra hand, ogiltigförklara det angripna beslutet på grund av felaktig tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 samt åsidosättande av artikel 63.6 och artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94,
—
i tredje hand, ogiltigförklara och/eller ändra det angripna beslutet på grund av felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 samt åsidosättande av artikel 63.6 och artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94, och
—
förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.
Under förhandlingen har sökandena begränsat sitt tredjehandsyrkande. Detta yrkande avser därför numera endast punkterna 1, 3 och 4 i slutet i det angripna beslutet, vilket har antecknats i förhandlingsprotokollet. Tredjehandsyrkandet avser således inte punkt 2 i slutet i det angripna beslutet, där överklagandenämnden biföll ansökan om ogiltighetsförklaring för smycken, guldsmedsvaror, urmakerivaror, ädla metaller och ädelstenar i klass 14.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska
—
ogilla talan och fastställa det angripna beslutet, och
—
förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Sökandena har åberopat två grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och den andra grunden, vilken åberopats i andra hand, avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
Tribunalen ska först pröva den första grunden.
Sökandena har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 40/94. De har bland annat klandrat överklagandenämnden för att den inte följde förstainstansrättens dom, vilket innebär att den även åsidosatte artikel 63.6 i förordning nr 40/94.
Sökandena har vidare gjort gällande att överklagandenämnden inte beaktade alla faktiska omständigheter och all bevisning som hade åberopats vid annulleringsenheten, varav det framgår att det föreligger skada och otillbörlig fördel samt att gemenskapsvarumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC använts utan skälig anledning. Överklagandenämnden åsidosatte därmed artikel 74.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i förordning nr 207/2009). Eftersom överklagandenämnden inte förklarade varför den ansåg att de faktiska omständigheterna och bevisningen saknade betydelse åsidosatte den även sin motiveringsskyldighet och artikel 73 i förordning nr 40/94.
I sin replik har sökandena även gjort gällande att överklagandenämnden, vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, åsidosatte principen om skydd för berättigade förväntningar, rättssäkerhetsprincipen, principen om likabehandling och principen om god förvaltningssed.
Harmoniseringsbyrån och intervenienten har ställt sig bakom överklagandenämndens slutsatser. De har bestritt sökandenas argument och anser att överklagandenämnden har rättat sig efter förstainstansrättens dom. Intervenienten har i sin duplik hävdat att de invändningar som framförts i sökandenas replik inte kan prövas, eftersom de har framställts för sent.
Enligt artikel 52.1 a i förordning nr 40/94, i förening med artikel 8.5 i förordningen, ska ett gemenskapsvarumärke, efter ansökan till harmoniseringsbyrån, förklaras ogiltigt om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 i förordningen som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket och gemenskapsvarumärket är registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av gemenskapsvarumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska tillämpas fordras således att flera villkor är uppfyllda. För det första måste det äldre varumärke som påstås ha renommé vara registrerat. För det andra måste det äldre varumärket och det gemenskapsvarumärke som ansökan om ogiltighetsförklaring avser vara identiska eller likna varandra. För det tredje ska det äldre varumärket vara känt inom Europeiska unionen, om det är ett äldre gemenskapsvarumärke, eller i den berörda medlemsstaten, om det är ett äldre nationellt varumärke. För det fjärde måste användningen av gemenskapsvarumärket utan skälig anledning riskera att dra otillbörlig fördel av, eller att vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa rekvisit är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan inte bestämmelsen tillämpas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål
T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS), REG 2007, s. II-711
, punkterna 34 och 35, av den 11 juli 2007 i mål
T-150/04, Mülhens mot harmoniseringsbyrån – Minoronzoni (TOSCA BLU), REG 2007, s. II-2353
, punkt 55, och av den 30 januari 2008 i mål T-128/06, Japan Tobacco mot harmoniseringsbyrån – Torrefacção Camelo (CAMELO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 45).
De intrång som åsyftas i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är, när de äger rum, följden av en viss likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, som medför att omsättningskretsen kopplar samman de två varumärkena, det vill säga att den får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem (domstolens dom av den 12 mars 2009 i mål C-320/07 P, Antartica mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43, domstolens beslut av den 30 april 2009 i mål C-136/08 P, Japan Tobacco mot harmoniseringsbyrån, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 25; se även, analogt, domstolens dom av den 27 november 2008 i mål
C-252/07, Intel Corporation, REG 2008, s. I-8823
, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
Allmänhetens uppfattning att det finns ett sådant samband är ett nödvändigt villkor men är inte i sig tillräckligt för att fastställa förekomsten av något av de intrång som artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skyddar kända varumärken mot (se, analogt, domstolens dom av den 18 juni 2009 i mål
C-487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185
, punkt 37).
För att åtnjuta skyddet enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska innehavaren av det äldre varumärket nämligen styrka att användningen av det yngre varumärket ”skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé” (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 37).
Det räcker med ett av dessa tre slags intrång för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara tillämplig (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkterna 38 och 42).
Innehavaren av det äldre varumärket måste inte styrka att varumärket har utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att ett intrång kommer att ske, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess intrånget faktiskt skett innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 38).
När innehavaren av det äldre varumärket har styrkt antingen att dess varumärke utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ankommer det på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda detta varumärke (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 39).
Bedömningen av huruvida det förekommer intrång som innebär förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska slutligen göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor och tjänster för vilka detta varumärke är registrerat. Bedömningen av huruvida det förekommer intrång som innebär att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska däremot – med hänsyn till att det är den fördel som innehavaren av det yngre varumärket drar av det äldre varumärket som är förbjuden – göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 35 och 36).
Av förstainstansrättens dom framgår att rätten i detta mål fann det visat att det under nr 769526 registrerade äldre varumärket (nedan kallat varumärket la PERLA) har ett renommé med avseende på intima underkläder och baddräkter. Eftersom de varor som omfattas av varumärket la PERLA och de varor som omfattas av det yngre varumärket kunde hänföras till närliggande marknadssegment, nämligen bijouterier och damkläder, fann rätten, mot bakgrund av omständigheterna i målet, att det fick anses tillräckligt med en viss likhet mellan de motstående varumärkena för att den italienska allmänheten skulle kunna få uppfattningen att det finns ett sådant samband mellan de två varumärkena som fordras för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara tillämplig (se punkterna 33 och 51 i förstainstansrättens dom).
Således återstår att pröva villkoret att det ska finnas en risk för att användning utan skälig anledning av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC medför att innehavaren av detta varumärke kan dra otillbörlig fördel av varumärket la PERLA:s särskiljningsförmåga eller renommé eller är till förfång för sistnämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.
Sökandena har gjort gällande att samtliga tre typer av intrång föreligger i förevarande fall. Vid harmoniseringsbyrån åberopade sökanden följande argument och bevisning, såsom de har sammanfattats i det angripna beslutet:
—
Intervenienten skapade under hösten 1999 en baddräkt (bikini) av pärlor, vilken designats av formgivaren Lorenzo Riva under varumärket NIMEI LA PERLA. Denna bikini presenterades vid de viktigaste modevisningarna, vilket i hög grad omtalades i fackpressen. Det är uppenbart att användningen av orden ”la perla” i förening med ordet ”nimei” var rättsstridigt, eftersom den i viss mån kunde anses utgöra intrång i rätten till varumärket la PERLA och eftersom den kunde skapa förvirring till och med hos fackpressen och, i än högre grad, hos konsumenterna. Agenturen ANSA och
Corriere della Sera
föll offer för en sådan förvirring.
—
Under våren 2000 presenterade intervenienten även en juvelprydd pullover, som framställts av NIMEI LA PERLA för Blumarine, och tillkännagav att man skulle introducera ett ”twin set” (matchande tröja och kofta) som dekorerats med pärlor vid ärmlinningen. Även denna tilldragelse omtalades i hög grad i fackpressen.
—
Den förvirring som skapats och det vilseledande som ägt rum fullkomnades och förvärrades ytterligare genom den annonsering som intervenienten och Blumarine genomförde i samband med de sistnämnda modekreationerna, eftersom den reklambild man valde att bygga upp kring kreationerna grundades på användningen av ordet ”perla” och uttrycket ”perla chic”, vilka förekom i reklamaffischen.
—
Intrånget i rätten till varumärket la PERLA och det bestående och avsiktliga handlandet från intervenientens sida i syfte att skapa förvirring framgår tydligt av de omständigheter som angetts ovan. Intervenienten, som utan tvivel drog fördel av varumärket la PERLA:s renommé inom modevärlden, utbjöd vissa kläder under varumärket NIMEI LA PERLA (som i själva verket registrerats som NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) och skapade därmed förvirring hos aktörerna inom den aktuella sektorn och, i ännu högre grad, hos allmänheten.
Inledningsvis ska det prövas om sökanden har lyckats visa att användningen har dragit otillbörlig fördel av varumärket la PERLA:s särskiljningsförmåga eller renommé.
Uttrycket ”drar otillbörlig fördel av … varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”, även kallat snyltning eller ”free-riding”, är inte förbundet med det förfång det äldre varumärket utsatts för, utan med den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande yngre varumärke. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av det äldre varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförts på de varor som omfattas av det identiska eller liknande yngre varumärket (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 41).
Den fördel som tredje man dragit av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan visa sig vara otillbörlig, även om användningen av det identiska eller liknande yngre varumärket inte medför något förfång för vare sig det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller mera allmänt för varumärkesinnehavaren (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 43).
För att avgöra om användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt det äldre varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och hur närliggande dessa varu- eller tjänsteslag är. När det gäller fastställandet av hur känt det äldre varumärket är respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, förhåller det sig så att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Dessutom är det så att ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Intel Corporation, punkterna 67–69, och L’Oréal m.fl., punkt 44).
Det ska även påpekas att vid en sådan helhetsbedömning kan man i förekommande fall även beakta risken för urvattning eller nedsvärtning av det äldre varumärket (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 45).
När tredje man, genom användning av ett varumärke som liknar ett känt varumärke, försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt för att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som innehavaren av det äldre varumärket gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 49).
Enligt rättspraxis ska således artikel 8.5 i förordning nr 40/94 tolkas så att det, för att en otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och renommé ska anses föreligga enligt denna bestämmelse, varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren. Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett varumärke som uppvisar likheter med ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, för att utnyttja den kommersiella ansträngning som innehavaren av det äldre varumärket gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 50).
Överklagandenämnden ansåg inte att sökanden i förevarande fall hade lyckats styrka detta intrång. Det hänvisades till en pärlbikini som designats av formgivaren Lorenzo Riva under varumärket NIMEI LA PERLA, vilken hade presenterats i de viktigaste modevisningarna och i hög grad uppmärksammats av fackpressen, till ett ”twin set” som dekorerats med pärlor vid ärmlinningen och till en juvelprydd pullover som hade framställts av NIMEI LA PERLA för Blumarine. Överklagandenämnden påpekade emellertid att användningen av varumärket NIMEI LA PERLA för baddräkter eller andra klädesplagg i klass 25 saknade betydelse i det aktuella fallet, eftersom det var fråga om registreringen av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC för smycken i klass 14. Under alla omständigheter ansåg överklagandenämnden att beteckningen ”la perla” för en pärlbikini, en juvelprydd pullover som smyckats med pärlor och ett ”twin set” som dekorerats med pärlor vid ärmlinningen snarare synes beskriva det material som rent exceptionellt har använts vid framställningen av dessa plagg, det vill säga pärlor.
Sökandena har bestritt överklagandenämndens påståenden. De har dessutom erinrat om att annulleringsenheten fann att sökanden, genom de argument och den bevisning som åberopats, hade styrkt den otillbörliga fördel användningen av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC kunde innebära på grund av varumärket la PERLA:s renommé och att harmoniseringsbyrån, i sin svarsinlaga i målet T-137/05, hävdade att ”prövningen av det tredje villkoret … – att användningen ska dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – [ytterligare bekräftade] sökandens invändningar”.
I sin svarsinlaga har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det ska prövas huruvida användningen av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC för de varor som omfattas av registreringen leder till att innehavaren av detta varumärke kan dra otillbörlig fördel av varumärket la PERLA:s särskiljningsförmåga eller renommé. Den bevisning som sökanden har lagt fram avser emellertid inte en sådan användning utan användningen av det yngre varumärket för varor som visserligen dekorerats med pärlor men som utgör klädesplagg. Detta skulle möjligen kunna utgöra varumärkesintrång, men inte utnyttjande av varumärket la PERLA:s renommé.
Intervenienten har gjort gällande att den första sökanden inte har lagt fram någon form av bevisning för att det föreligger en risk för snyltning på dennes varumärke eller ett försök att dra fördel av varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga. Under alla omständigheter avser de omständigheter som sökanden har åberopat inte de varor i klass 14 som omfattas av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
Det framgår av de handlingar som sökanden ingett till annulleringsenheten att fackpressen och fackmännen inom den aktuella sektorn trodde att de plagg som innehavaren av det yngre varumärket presenterade på modevisningarna tillsammans med Lorenzo Riva och Blumarine hade ett samband med sökanden, och att det var fråga om en kommersiell relation mellan de båda bolagen.
När det exempelvis gäller presentationen av en pärlbikini, som designats av Lorenzo Riva för intervenientens räkning, på modevisningarna i Milano i september 1999 står det följande i en artikel i en nationell dagstidning: ”Lorenzo Riva är för övrigt inte sämre … sponsorerna Nimei och La Perla är förtjusta …” Evenemanget sponsrades emellertid av intervenienten, som hade framställt bikinin i samarbete med Lorenzo Riva. I en artikel i
Corriere della Sera
av den 25 september 1999 står det, under ett fotografi, följande: ”Framställd av pärlor. Pris i butiken: två miljarder. Detta är pärlbikinin som designats av Lorenzo Riva för La Perla.” När det gäller intervenientens ”twin set” kan man, på en webbsida på Internet (www.margherita.net), läsa en artikel av den 12 oktober 2000 med rubriken ”Nimei – La Perla. Glädjens ögonblick. Nimei La Perla och Blumarine har presenterat BluVIP (Very Important Pearls)”.
Det rörde sig visserligen inte om pärlor som sådana, utan om en pärlbikini designad av formgivaren Lorenzo Riva under varumärket NIMEI LA PERLA, ett ”twin set” som dekorerats med pärlor vid ärmlinningen och en juvelprydd pullover som framställts av NIMEI LA PERLA för Blumarine. Således är den huvudsakliga beståndsdelen i alla dessa klädesplagg i själva verket pärlor, vilka omfattas av registreringen av det yngre varumärket. Såsom framgår av föregående punkt framstår det dessutom som om pärlor verkligen utgör ”kärnan” i dessa varor. Mot bakgrund härav kan harmoniseringsbyråns och intervenientens argument (se punkterna 48 och 49 ovan) följaktligen inte vinna framgång.
Dessutom är det intryck som förmedlas av intervenientens annonsering, vilken snarare synes avse smycken och närmare bestämt pärlor, att det finns ett samband eller en relation mellan varumärkena NIMEI och la Perla.
Mot bakgrund härav kan ett intrång eller en risk för intrång inte uteslutas. Såsom redan har konstaterats ovan måste innehavaren av det äldre varumärket inte styrka att varumärket har utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång utan endast att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 38).
För att avgöra huruvida användningen av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC har lett till att innehavaren av detta varumärke har kunnat dra otillbörlig fördel av varumärket la PERLA:s renommé ska tribunalen avslutningsvis göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i målet.
Det har redan i förstainstansrättens dom (se punkt 36 ovan) slagits fast att det är ostridigt att varumärket la PERLA har ett renommé för intima underkläder och baddräkter, att de motstående varumärkena i viss grad liknar varandra och att de varor som omfattas av varumärket la PERLA, det vill säga damkläder, och de varor som omfattas av det yngre varumärket, det vill säga pärlor, kan hänföras till närliggande marknadssegment. Vad närmare bestämt avser renomméet kan det tilläggas att detta till och med kan anses vara mycket gott.
Vidare ska hänsyn tas till det faktum att pärlor kan användas vid framställning av baddräkter och andra damkläder, vilket framgår av de handlingar sökanden har ingett till harmoniseringsbyrån. Det är inte uteslutet att konsumenter av smycken, och närmare bestämt pärlor, känner till de intima underkläder och de baddräkter som sökandena saluför. Även om det inte krävs att det finns en risk för förväxling mellan de två varumärkena för att det ska anses styrkt att det äldre varumärket drar otillbörlig fördel av det yngre varumärkets renommé föreligger en sådan risk i detta fall, eftersom det är fråga om varor som är likartade de baddräkter och intima underkläder som omfattas av varumärket la PERLA, det vill säga bikinis, ”twin sets” och pullovers som alla är dekorerade med pärlor, även om dessa klädesplagg inte i sig omfattas av det yngre varumärket.
Av det ovan anförda framgår att den första sökanden vid harmoniseringsbyrån har bevisat att innehavaren av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av varumärket la PERLA eller att det åtminstone finns en allvarlig risk för att ett sådant intrång äger rum i framtiden.
Det återstår att pröva huruvida det i detta fall finns skälig anledning att använda det yngre varumärket.
När innehavaren av det äldre varumärket har styrkt antingen att dess varumärke utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ankommer det, såsom redan har konstaterats i punkt 34 ovan, på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda det yngre varumärket.
Intervenienten har, under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, gjort gällande att det finns skälig anledning att använda orden ”la perla” och att denna anledning är uppenbar. Det rör sig om smycken som framställts av pärlor och anledningen till användningen är att det är både nödvändigt och önskvärt att ange den allmänna beteckningen för det material som smyckena är gjorda av.
I det angripna beslutet fann överklagandenämnden att det saknades anledning att ta ställning till huruvida det fanns en risk för att det yngre varumärket användes utan skälig anledning, eftersom det inte hade bevisats att det yngre varumärket kunde dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för varumärket la PERLA:s särskiljningsförmåga eller renommé.
Sökanden har erinrat om att annulleringsenheten ansåg att den anledning som intervenienten åberopat inte var tillräcklig för att användningen skulle anses befogad. Sökanden har även anfört att harmoniseringsbyrån i målet T-137/05 hävdade att intervenienten ”inte heller under det administrativa förfarandet [hade] förmått lägga fram godtagbara skäl för att den aktuella användningen [var] befogad, vilket [innebar] att nästföljande villkor för tillämpning av skyddet för andra varor än de som omfattas av varumärket [var] uppfyllt”.
I målet vid tribunalen har harmoniseringsbyrån och intervenienten inte lagt fram några argument till bemötande av sökandenas argument avseende skälig anledning.
Den anledning intervenienten åberopade under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån är inte tillräcklig för att användningen ska anses befogad. I detta hänseende ska det även noteras att intervenienten i målet vid tribunalen inte ens har försökt att komma med någon annan motivering.
Vad slutligen gäller beslutet från Tribunale di Modena (allmän domstol i Modena) (Italien), som intervenienten åberopat till styrkande av att de omständigheter som sökandena har redogjort för inte kan läggas intervenienten till last, är det tillräckligt att erinra om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, och ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål
T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829
, punkt 47, och av den 23 september 2009 i mål T-409/07, Cohausz mot harmoniseringsbyrån – Izquierdo Faces (acopat), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 71). Under alla omständigheter har detta beslut överklagats av sökandena och har därmed inte vunnit rättskraft. Dessutom rör beslutet fastställande av intrång i rätten till varumärket la PERLA och illojal konkurrens från intervenientens sida och inte en ansökan om ogiltighetsförklaring på grund av en bestämmelse som motsvarar artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
Mot bakgrund härav är det utrett att intervenienten, genom användning av ett varumärke som liknar varumärket la PERLA, har försökt placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt att utnyttja den kommersiella ansträngning som sökandena gjort för att skapa och befästa bilden av detta varumärke. Användningen ska således anses innebära att en otillbörlig fördel dras av varumärket la PERLA:s renommé (se, för ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 49). Användningen sker dessutom utan skälig anledning. Enligt den rättspraxis som nämnts i punkt 28 ovan saknas därmed anledning att ta ställning till förekomsten av de andra intrång som avses i punkterna 31 och 32 ovan.
Det kan således, utan att det finns anledning att pröva de invändningar som framställts i repliken (se punkterna 25 och 26 ovan), konstateras att överklagandenämnden har tillämpat artikel 8.5 i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt.
Eftersom överklagandenämnden redan har förklarat det yngre varumärket ogiltigt för alla varor utom pärlor ska det angripna beslutet endast ogiltigförklaras i den del ansökan om ogiltighetsförklaring beträffande pärlor har avslagits och giltigheten av varumärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC har bekräftats med avseende på denna vara. Ett beslut från en överklagandenämnd som inte går en part emot kan inte av denna part angripas vid tribunalen. Om överklagandenämnden, i slutet i det angripna beslutet, har bifallit ansökan om ogiltighetsförklaring kan sökandena inte föra talan mot beslutet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens beslut av den 14 juli 2009 i mål T-300/08, Hoo Hing mot harmoniseringsbyrån – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkterna 26 och 27).
Eftersom de olika ogiltighetsgrunderna leder till exakt samma resultat är det tillräckligt att det finns fog för en av dessa grunder för att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska kunna bifallas. När överklagandenämnden anser att det finns fog för en av de ogiltighetsgrunder som åberopats av den som ansökt om ogiltighetsförklaring, men ändå beslutar att pröva och, i förekommande fall, konstatera att ansökan inte kan bifallas med stöd av övriga åberopade ogiltighetsgrunder utgör denna del av beslutsmotiveringen emellertid inte ett nödvändigt skäl för beslutet att bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring, eftersom skälet för beslutet utgörs av den fastslagna ogiltighetsgrunden (se, för ett liknande resonemang, beslutet i det ovannämnda målet Golden Elephant Brand, punkterna 31 och 35).
Mot bakgrund av ovanstående saknas anledning att pröva förstahandsyrkandet, i den del det avser ändring av det angripna beslutet. Det saknas även anledning att pröva de alternativa yrkandena och övriga grunder.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska tribunalen enligt samma bestämmelse besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna.
Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan tribunalen besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, eller om särskilda omständigheter motiverar det.
Slutligen kan tribunalen, enligt artikel 87.4 sista stycket i rättegångsreglerna, besluta att en intervenient ska bära sina rättegångskostnader.
I detta fall har sökandena, harmoniseringsbyrån och intervenienten ömsom tappat målet till viss del, eftersom det angripna beslutet delvis ogiltigförklaras.
I förevarande fall ska harmoniseringsbyrån förpliktas att bära sina rättegångskostnader samt ersätta 90 procent av sökandenas rättegångskostnader vid tribunalen och samtliga sökandens kostnader vid överklagandenämnden. Sökandena ska bära 10 procent av sina rättegångskostnader vid tribunalen. Intervenienten ska bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 19 november 2007 (ärende R 537/2004-2) ogiltigförklaras i den del harmoniseringsbyrån har avslagit ansökan om ogiltighetsförklaring och förpliktat Nute Partecipazioni SpA att bära sina kostnader.

2)
Talan ogillas i övrigt.

3)
Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta 90 procent av de rättegångskostnader som Nute Partecipazioni och La Perla Srl åsamkats vid tribunalen och samtliga kostnader som Nute Partecipazioni åsamkats vid överklagandenämnden.

4)
Nute Partecipazioni och La Perla ska bära 10 procent av sina rättegångskostnader vid tribunalen.

5)
Worldgem Brands Srl ska bära sina rättegångskostnader.

Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 december 2010.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: italienska.