CELEX: 62004CJ0120
EF-varemærker
direktiv 89/104/EØF
artikel 5, stk. 1, litra b)
risiko for forveksling
tredjemands brug af varemærket
sammensat tegn, der indeholder tredjemands navn efterfulgt af varemærket

1       Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF
af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter
»direktivet«).
2       Anmodningen er blevet indgivet under en sag anlagt af Medion AG (herefter »Medion«) mod Thomson multimedia Sales Germany &
Austria GmbH (herefter »Thomson«) vedrørende Thomsons brug af det registrerede varemærke LIFE, som Medion er indehaver af,
i det sammensatte varemærke »THOMSON LIFE«.

Retsforskrifter
3       Tiende betragtning til direktivet, der vedrører den af varemærket ydede beskyttelse, bestemmer:
»Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af
oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen
gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt
at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at
der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket
er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og
tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser […].«
4       Direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), har følgende ordlyd:
»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at
gøre erhvervsmæssig brug af
[…]
b)      et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er
af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed
er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«
5       Denne bestemmelse er gennemført i tysk ret ved § 14, stk. 2, andet punktum, i den tyske lov om beskyttelse af varemærker og
andre kendetegn (»Markengesetz«) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål
6       Medion er i Tyskland indehaver af varemærket LIFE, registreret den 29. august 1998 for elektroniske underholdningsapparater.
Gennem fremstilling og markedsføring af sådanne varer har Medion en årlig omsætning på flere milliarder euro.
7       Thomson tilhører en af verdens førende koncerner i branchen for underholdningselektronik. Thomson markedsfører visse af sine
produkter under navnet »THOMSON LIFE«.
8       I juli 2002 anlagde Medion sag om varemærkekrænkelse ved Landgericht Düsseldorf. Medion nedlagde påstand om, at det blev forbudt
Thomson at anvende tegnet »THOMSON LIFE« til at betegne visse elektroniske underholdningsapparater.
9       Landgericht Düsseldorf frifandt Thomson, da den ikke fandt, at der var nogen risiko for forveksling med varemærket LIFE.
10     Medion appellerede afgørelsen til Oberlandesgericht Düsseldorf. Her nedlagde selskabet påstand om, at det blev forbudt Thomson
at anvende tegnet »THOMSON LIFE« for fjernsyn, radiokassettebåndoptagere, cd-afspillere og hi-fi-anlæg.
11     Den forelæggende ret har bemærket, at afgørelsen af tvisten afhænger af, om der er risiko for forveksling som omhandlet i
direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), mellem varemærket LIFE og det sammensatte varemærke »THOMSON LIFE«.
12     Den forelæggende ret har anført, at vurderingen af det anfægtede tegns lighed ifølge Bundesgerichtshofs gældende retspraksis,
som er inspireret af en teori kaldet »Prägetheorie« (teorien om fremkaldt indtryk), skal baseres på helhedsindtrykket af hvert
af de to tegn, og at det skal undersøges, om den identiske bestanddel er så karakteriserende for det sammensatte tegn, at
de andre bestanddele i forhold til helhedsindtrykket i høj grad træder i baggrunden. Det kan ikke fastholdes, at der er risiko
for forveksling, hvis den identiske bestanddel alene bidrager til tegnets helhedsindtryk. Det spiller ingen rolle, om det
overtagne varemærke har bevaret en selvstændig adskillelsesevne (»kennzeichnende Stellung«) i det sammensatte tegn.
13     I branchen for de i den for Oberlandesgericht indbragte sag omtvistede varer er der ifølge denne ret sædvane for ved benævnelser
at rykke producentens navn i forgrunden. Mere specifikt bidrager i hovedsagen producentnavnet »THOMSON« i væsentlig grad til
helhedsindtrykket af tegnet »THOMSON LIFE«. Den normale adskillelsesevne, der er forbundet med bestanddelen »LIFE«, er ikke
tilstrækkelig til at udelukke, at producentnavnet »THOMSON« bidrager til helhedsindtrykket af tegnet.
14     Den forelæggende ret påpeger imidlertid, at Bundesgerichtshofs gældende retspraksis er omdiskuteret. Et andet synspunkt støttes
af en del af teorien. Dette andet synspunkt er i øvrigt i overensstemmelse med Bundesgerichtshofs tidligere retspraksis, ifølge
hvilken der foreligger risiko for forveksling, når den identiske bestanddel har en selvstændig adskillelsesevne i det anfægtede
tegn og ikke opsluges af dette eller træder i baggrunden på en sådan måde, at det ikke kan vække associationer til det registrerede
varemærke.
15     Oberlandesgericht har anført, at hvis dette synspunkt lægges til grund i hovedsagen, foreligger der risiko for forveksling,
eftersom varemærket LIFE bevarer en selvstændig adskillelsesevne i tegnet »THOMSON LIFE«.
16     Endelig ønsker den forelæggende ret oplyst, hvordan det under anvendelse af kriterierne om det helhedsindtryk, tegnene skaber,
er muligt at hindre, at en tredjemand tilegner sig et registreret varemærke, idet han føjer det til navnet på sin virksomhed.
17     I denne forbindelse har Oberlandesgericht Düsseldorf besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle
spørgsmål:
»Skal [direktivets] artikel 5, stk. 1, litra b), […] fortolkes således, at der i tilfælde, hvor der anvendes konkurrerende
mærker for identiske varer eller tjenesteydelser, er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, hvis et ældre ordmærke
med en normal adskillelsesevne anvendes af en tredjemand i dennes sammensatte ordmærke af yngre dato eller dennes ord-/billedmærke,
som er bestemt af ordelementer på en sådan måde, at den pågældende tredjemands firmanavn stilles foran det ældre mærke, og
det ældre mærke ganske vist ikke alene er bestemmende for det sammensatte mærkes helhedsindtryk, men beholder en selvstændig
adskillelsesevne ved sin placering i det sammensatte mærke?«

Om det præjudicielle spørgsmål
18     Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes
således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed,
når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke,
som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn
bevarer en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering heri.

Indlæg afgivet for Domstolen
19     Medion og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har foreslået, at spørgsmålet besvares bekræftende.
20     Medion har anfægtet »Prägetheorie«. Ifølge Medion gør denne teori det muligt at tilegne sig et registreret varemærke ved blot
at tilføje et producentnavn. En sådan brug af varemærket ville undergrave dets funktion, som er at angive varernes oprindelse.
21     Kommissionen har gjort gældende, at de to ord, som er anvendt i det sammensatte tegn, under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder
har samme vægt. Ordet »LIFE« har ikke nogen helt underordnet position. I det omfang navnet »THOMSON« således ikke i sig selv
skaber helhedsindtrykket, er det sammensatte tegn og det registrerede varemærke af lignende art som omhandlet i direktivets
artikel 5, stk. 1, litra b). Der foreligger derfor risiko for forveksling, for så vidt som de to virksomheder udbyder identiske
varer.
22     Thomson har foreslået, at spørgsmålet besvares benægtende, idet selskabet går ind for en fortolkning af direktivet, der er
i overensstemmelse med »Prägetheorie«. Det anfægtede tegn i hovedsagen kan ikke ifølge Thomson forveksles med Medions varemærke,
eftersom det indeholder bestanddelen »THOMSON«, hvilket er producentens navn, der har samme vægt som den anden bestanddel.
Ordet »LIFE« tjener kun til at betegne visse produkter i varesortimentet. I hvert fald er det udelukket, at bestanddelen »LIFE«
dominerer helhedsindtrykket af navnet »THOMSON LIFE«.

Domstolens besvarelse
23     Varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket,
over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen
eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon,
Sml. I, s. 5507, præmis 28, og af 29.4.2004, sag C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Sml. I, s. 5791, præmis 20).
24     Tiende betragtning til direktivet understreger, at den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse har til formål at sikre
varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, og at det i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende
varer eller tjenesteydelser er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling.
25     Direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal således kun finde anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko
for forveksling i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.
26     Risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme
virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, udgør en risiko for forveksling (jf. bl.a. dom af 22.6.1999,
sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17).
27     Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle
de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22,
Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, samt dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og
i forhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11,
s. 1), hvis ordlyd i det væsentlige er identisk med direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P,
Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 28).
28     Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal desuden for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed
af de omhandlede varemærker være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres
særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser,
spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke
som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. bl.a. SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd
Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, samt kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 29).
29     I forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, betyder vurderingen af ligheden mellem to varemærker
ikke, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes
med et andet varemærke, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved
hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder
i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets
bestanddele (jf. kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32).
30     Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed,
at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen
måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne
tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn
uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel.
31     I et sådant tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende
varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at
der foreligger risiko for forveksling.
32     Konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, kan ikke være betinget af, at det helhedsindtryk, som det sammensatte
tegn skaber, domineres af den del heraf, som udgør det ældre varemærke.
33     Hvis en sådan betingelse var påkrævet, ville indehaveren af det ældre varemærke være frataget eneretten i henhold til direktivets
artikel 5, stk. 1, selv om dette varemærke ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn,
men denne placering ikke er dominerende.
34     Dette vil være tilfældet, hvis eksempelvis indehaveren af et velkendt varemærke anvender et sammensat tegn, der sammenstiller
dette varemærke med et ældre varemærke, som ikke i sig selv er velkendt. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis det sammensatte
tegn bestod af dette ældre varemærke og et velkendt firmanavn. Helhedsindtrykket vil nemlig i så fald oftest blive domineret
af det velkendte varemærke eller firmanavn, som indgår i det sammensatte tegn.
35     I modsætning til fællesskabslovgivers hensigt, som denne kommer til udtryk i tiende betragtning til direktivet, ville beskyttelsen
af det ældre varemærkes funktion som angivelse af oprindelse således ikke være sikret, uanset at dette varemærke ved sin placering
bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn.
36     Det må således anerkendes, at det er tilstrækkeligt, at offentligheden, på grund af den selvstændige adskillelsesevne, som
det ældre varemærke har bevaret ved sin placering, antager, at de af det sammensatte tegn omfattede varer eller tjenesteydelser
også hidrører fra indehaveren af det ældre varemærke, for at fastslå, at der er risiko for forveksling.
37     Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der
i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det
omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke,
som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn
ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.

Sagens omkostninger
38     Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer
det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt
i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:
Artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko
for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands
virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at
skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.
Underskrifter
*
Processprog: tysk.