CELEX: 62002TJ0270
Yhteisön tavaramerkki
Sanamerkki bestpartner
Ehdottomat hylkäysperusteet
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta
Tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky
Kuvaileva tavaramerkki

Asian tausta
1       Kantaja teki 20.6.2001 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L
11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki bestpartner.
3       Palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 36, 38 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
–       luokkaan 36 kuuluvat ”vakuutustoiminta, vakuutusneuvonta, vakuutusten välitys; rahoituspalvelut, rahoitusneuvonta, säästämistä
ja sijoituskohteita koskeva neuvonta, investointineuvonta; rahoitusanalyysit, sijoitusten välitys, erityisesti rahastoihin;
pääomasijoitukset; omaisuudenhallinta kolmansille osapuolille; kiinteistöjen hankintaan liittyvä neuvonta, kiinteistöomaisuussuunnittelu
kolmansille osapuolille”
–       luokkaan 38 kuuluvat ”Internet-palvelut, nimittäin tietojen tuottaminen, käsittely ja tarjoaminen Internetin välityksellä”
–       luokkaan 42 kuuluvat ”tietojen käsittely muille; tekstinkäsittely-, tietojenkäsittely- ja prosessinohjausohjelmien kehitys,
laatiminen, parantaminen ja päivitys; tietokoneisiin ja tietojenkäsittelyohjelmiin liittyvä tekninen ja käyttöneuvonta; Internet-palveluntarjoajan
palvelut, nimittäin ohjelmointi alan erityisongelmien ratkaisemiseksi Internetissä, WWW-sivustojen laadinta ja suunnittelu,
nimittäin Internet-yhteyksien ja Internetin valintasolmujen rakentaminen, ylläpito ja huolto”.
4       Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 2.1.2002 tehdyllä päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan mukaisesti kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan nojalla sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haettu merkki
oli yleisesti käytetty ilmaisu, joka oli ymmärrettävissä kuvailevaksi mainoslauseeksi ja jolta puuttui erottamiskyky ainakin
Euroopan unionin englanninkielisessä osassa. Kantaja haki 27.2.2002 SMHV:lta muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94
59 artiklan perusteella.
5       Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 26.6.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella,
että rekisteröitäväksi haetulta merkiltä yhtäältä puuttuu täysin vaadittava erottamiskyky ja toisaalta se koostuu yksinomaan
kuvailevista merkinnöistä.

Asianosaisten vaatimukset
6       Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
7       SMHV vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat
8       Kantaja perustaa kanteensa ensinnäkin siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta
ei ole ottanut huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyä; ja toiseksi siihen, että kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta on soveltanut virheellisesti vapaana pitämisen tarvetta
koskevaa arviointiperustetta.
9       Kantaja toteaa, että sanat ”best” ja ”partner” voidaan kumpikin ymmärtää eri merkityksissä. Kantajan mukaan nämä sanat yhdistämällä
saadulla sanalla bestpartner ei sitä suuremmalla syyllä ole mitään yksiselitteistä merkitystä ja kohdeyleisö, joka muodostuu
keskivertokuluttajista, jotka kuitenkin ovat erityisen tarkkaavaisia ja kohtuullisen huolellisia herkällä vakuutus- ja rahoituspalvelualalla,
voivat erottaa kantajan tarjoamat palvelut. Kantaja korostaa, että sana bestpartner on uudissana, joka ei esiinny sanakirjassa
omana sananaan ja jota on tarkasteltava erillään sen muodostavista osista.
10     Kantajan mukaan näistä seikoista seuraa, että merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi rahoitus- ja vakuutuspalveluja sekä
tietojen käsittelyä Internetissä koskevia palveluja varten se on hakenut, ei kuvaile kyseisiä palveluja. Näin ollen ei ole
olemassa mitään tätä rekisteröintiä estävää vapaana pitämisen tarvetta. Kantaja vetoaa tältä osin asiassa T-135/99, Taurus-Film
v. SMHV (Cine Action), 31.1.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-379, 29 kohta) ja toteaa, että merkki ei ole kuvaileva
palvelujen suhteen, jos yhteys kyseisen merkin ja kyseessä olevien palvelujen välillä on liian epäselvä ja epämääräinen. Kantaja
toteaa, että ainoastaan merkinnät, jotka ovat selvällä ja yksiselitteisellä tavalla välittömästi kuvailevia, on pidettävä
vapaana asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan. Kyseessä olevassa asiassa merkkiä bestpartner on pidettävä
mainoslauseena.
11     Riidanalaisen päätöksen 4 kohdassa mainitun Internet-haun tuloksen osalta kantaja korostaa, että se seikka, että kyseessä
olevaa ilmaisua käytetään usein elinkeinotoiminnassa, ei ole riittävä syy kieltäytyä rekisteröimästä sitä tavaramerkkinä asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Kantaja mainitsee esimerkkinä kyseessä olevan merkin käyttämisen Internetin
verkkotunnuksissa ja päättelee, että tämän merkin käyttö elinkeinotoiminnassa osoittaa, että sillä voidaan ilmaista tavaroiden
olevan peräisin tietystä yrityksestä.
12     Lisäksi kantaja katsoo samoista seikoista seuraavan, että merkki bestpartner ei ole vailla oikeuskäytännössä (asia T-34/00,
Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 39 kohta) vaadittua vähimmäiserottamiskykyä.
Kantaja korostaa tältä osin, että erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkästään sen perusteella, että kyseinen merkki
ei ole mielikuvituksellinen taikka epätavallinen tai huomiota herättävä (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV
(EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 kohta).
13     Lisäksi sitä, että samankaltaisia tavaramerkkejä on rekisteröity SMHV:ssa – erityisesti tavaramerkit bestpartner classic ja
bestpartner topinvest – samoin kuin yhteisön jäsenvaltioissa, on pidettävä osoituksena siitä, että myös rekisteröitäväksi
haettu merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä.
14     Lopuksi kantaja vetoaa SMHV:ssa esittämiinsä argumentteihin ja väittää, että ne ovat kiinteä osa sen kannekirjelmää.
15     SMHV kiistää kaikki kantajan esittämät kanneperusteet ja argumentit. SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti hylännyt
hakijan tavaramerkkihakemuksen, erityisesti koska tavaramerkiltä puuttuu vaadittava vähimmäiserottamiskyky.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
16     Ensinnäkin on todettava, että kantaja esittää kannekirjelmänsä lopussa vaatimuksen siitä, että – ”tarpeettoman toiston välttämiseksi”
– sen SMHV:ssa esittämänsä kirjelmän katsottaisiin olevan kiinteä osa nyt esillä olevan kanteen kanneperusteita ja argumentteja.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla,
jota on tuon työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovellettava henkisen omaisuuden alalla,
vaikka kannekirjelmää voidaankin tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin,
yleisluonteisella viittauksella muihin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että kannekirjelmässä ei ole mainittu olennaisia
oikeudellisia argumentteja, jotka edellä mainittujen säännösten nojalla on mainittava itse kannekirjelmässä (yhdistetyt asiat
T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ja T-335/94, LVM v. komissio, tuomio 20.4.1999,
Kok. 1999, s. II-931, 39 kohta). Kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta siltä osin kuin kannekirjelmässä viitataan kantajan
SMHV:lle jättämiin kirjelmiin, koska tuota yleistä viittausta ei voida yhdistää kannekirjelmässä esitettyyn kanneperusteeseen.
17     Asiakysymyksen osalta on syytä ensinnäkin muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.
18     Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että artiklan ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
19     Tältä osin erottamiskykyä on arvioitava ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä
on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin (ks. esim. asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV
(TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 51 kohta).
20     Lisäksi huomioon on otettava paitsi useista osista koostuvan merkin muodostamisessa käytettyjen sanojen nimenomainen ja välitön
merkitys, myös niiden mahdolliset sivumerkitykset.
21     Asianosaiset ovat esillä olevassa asiassa keskittyneet argumentaatiossaan siihen, että sanat ”best” ja ”partner” ovat englanninkielisiä
sanoja, mutta on syytä todeta, että nämä sanat esiintyvät – mahdollisesti vähäisin muutoksin – myös muissa yhteisön kielissä,
muun muassa hollannin ja saksan kielissä. Joka tapauksessa koska siihen, että tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, riittää,
että hylkäysperusteet ovat olemassa osassa yhteisöä, on selvää, että jos hylkäysperusteen todettaisiin olevan olemassa yhteisön
englanninkielisessä osassa, joka käsittää kaksi jäsenvaltiota, tällaisen perusteen mahdollisella olemassaololla yhteisön muissa
osissa ei olisi merkitystä esillä olevan oikeusriidan ratkaisun kannalta. Niinpä tässä oikeudenkäynnissä kohdeyleisönä on
pidettävä englanninkielistä yleisöä.
22     Lisäksi tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen erityisluonne huomioon ottaen on syytä katsoa, että kohdeyleisö
muodostuu erityisen tarkkaavaisista ja huolellisista kuluttajista.
23     Esillä olevassa tapauksessa merkki muodostuu yksinomaan sanoista ”best” ja ”partner”, jotka kumpikin ovat muun muassa englannin
kielen sanoja. Sana ”best” luo mielikuvan laadusta ja kohdeyleisö voi siis sen perusteella ymmärtää, että kyseessä on korkealaatuisin
mahdollinen tuote tai palvelu. Sanaa ”partner” käytetään erilaisissa yhteyksissä – myös palvelujen tarjoamisessa – kuvaamaan
yhteenliittymä- tai kumppanuussuhteita, mikä herättää positiivisia mielleyhtymiä luotettavuudesta ja jatkuvuudesta. Valituslautakunta
toteaa perustellusti riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että nykyaikaisessa mainoskielessä tuota sanaa käytetään kuvamaan
tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä suhdetta; tässä yhteydessä ensin mainittu mielletään viimeksi
mainitun ”kauppakumppaniksi”.
24     Niinpä on todettava, että sanat ”best” ja ”partner” ovat yleisnimiä, jotka ainoastaan viittaavat yrityksen asiakkailleen tarjoamien
palvelujen laatuun (ks. vastaavasti asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta;
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän tuomion valituksen johdosta asiassa C-104/00 P, DKV v. SMHV, 19.9.2002 antamallaan
tuomiolla (Kok. 2002, s. I-7561, 13–25 kohta)).
25     Näin ollen nämä sanat ovat erikseen tarkasteltuina kuvailevia kyseessä olevien palvelujen suhteen. Sanat, jotka ovat kuvailevia
tiettyjen tavaroiden tai palvelujen suhteen, ovat myös vailla erottamiskykyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta (asia
T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839, 40 kohta; tästä tuomiosta on valitettu). Asia olisi
toisin ainoastaan silloin, jos nämä kaksi sanaa yhdistämällä saatavalla yhdyssanalla olisi toinen merkitys kuin kyseisillä
sanoilla on peräkkäin asetettuina.
26     Sillä, että näistä kahdesta sanasta tehdään yhdyssana muuttamatta mitenkään sanojen ulkoasua tai merkitystä, ei lisätä merkkiin
mitään sellaista, minkä perusteella olisi katsottava, että kohdeyleisö voisi tämän merkin perusteella – kun sitä tarkastellaan
kokonaisuutena – erottaa kantajan palvelut muiden yritysten palveluista (ks. vastaavasti edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa
annetun tuomion COMPANYLINE 26 kohta). Sanan bestpartner osalta on nimittäin selvää, että sen muodostavat kaksi sanaa merkitsevät
”parasta kumppania” samalla tavoin kuin ilmaisu, joka koostuu samoista sanoista, joita ei ole yhdistetty eli ”best partner”.
Se, että kyseessä olevaa sanaa ei sellaisenaan mainita sanakirjoissa – kirjoitettiinpa se yhteen tai erikseen – ei vaikuta
millään tavoin tähän päätelmään.
27     Tästä seuraa, että merkillä bestpartner ei ole kohdeyleisön keskuudessa oikeuskäytännön (ks. esim. edellä 12 kohdassa mainitussa
asiassa EUROCOOL annetun tuomion 39 kohta) mukaan vaadittavaa vähimmäiserottamiskykyä, ja valituslautakunta on näin ollen
perustellusti katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty hylkäysperuste estää nyt esillä
olevassa tapauksessa haetun rekisteröinnin.
28     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin
ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu kyseessä olevaan merkkiin (edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa COMPANYLINE annetun
tuomion 30 kohta). Näin ollen edellä esitetystä seuraa, että käsiteltävänä oleva kanne on hylättävä ilman, että on tarpeen
tutkia kantajan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevia väitteitä.

Oikeudenkäyntikulut
29     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
kaikki oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Pirrung
Meij
Forwood
Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2004.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.