CELEX: 62003CJ0353
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Falta de carácter distintivo
Carácter distintivo adquirido por el uso
Uso como parte de una marca registrada o en combinación con ésta

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), y del artículo 7, apartado 3, del Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).
2       Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Société des produits Nestlé SA (en lo sucesivo, «Nestlé»)
y Mars UK Ltd (en lo sucesivo, «Mars») relativo a la solicitud formulada por Nestlé para proceder al registro como marca de
una parte de un eslogan que constituye una marca ya registrada, cuyo titular es esta misma sociedad.

Marco jurídico
3       Con arreglo al artículo 2 de la Directiva, «podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación
gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios
de una empresa de los de otras».
4       El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», tiene el siguiente tenor:
«1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[…]
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;
[…]
3.      No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en [la letra b)] del apartado
1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter
distintivo. […]»
5       El artículo 4 y el artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento están redactados en términos sustancialmente idénticos
a los de los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, respectivamente.

Litigio principal y cuestión prejudicial
6       El eslogan «HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT» («tómate un respiro… tómate un Kit Kat»), así como el nombre «KIT KAT», son marcas
registradas en el Reino Unido en la clase 30 definida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión modificada y revisada, a saber,
para productos de chocolate, confitería, caramelos y galletas.
7       El 28 de marzo de 1995, Nestlé, titular de ambas marcas, solicitó en el Reino Unido el registro de la marca HAVE A BREAK en
la clase 30.
8       Mars se opuso a dicha solicitud, amparándose en particular en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.
9       Con fecha 31 de mayo de 2002 se estimó la oposición sobre la base del precepto alegado y se desestimó la solicitud de registro.
10     Nestlé interpuso un recurso ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Dicho recurso fue desestimado
mediante resolución de 2 de diciembre de 2002.
11     Nestlé interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
12     Dicho órgano jurisdiccional considera, vistos los datos obrantes en autos, que el sintagma «HAVE A BREAK» carece de carácter
distintivo intrínseco y que, por consiguiente, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva excluye,
en principio, su registro como marca.
13     Por lo tanto, entiende que el registro sólo será posible sobre la base del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, en caso
de que se demuestre que el referido sintagma ha adquirido un carácter distintivo debido a su uso.
14     Señala que la solicitud de registro se desestimó porque el sintagma «HAVE A BREAK» se ha utilizado esencialmente como parte
de la marca registrada HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT, y no verdaderamente como marca independiente.
15     Indica que, según Nestlé, esta concepción podría tener graves consecuencias para aquellos operadores que pretendan registrar
marcas que comprenden formas, dado que tales marcas raras veces se utilizan solas.
16     El órgano jurisdiccional remitente señala que un sintagma a modo de eslogan asociado a una marca puede generar, mediante su
repetición en el tiempo, una impresión separada e independiente y adquirir, por tanto, un carácter distintivo debido al uso.
17     En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha decidido suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«El carácter distintivo de una marca al que hacen referencia el artículo 3, apartado 3, de la [Directiva] y el artículo 7,
apartado 3, del [Reglamento] ¿puede adquirirse a resultas o como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca
o en combinación con ésta?»

Sobre la cuestión prejudicial
18     A la vista de las indicaciones que contiene la resolución de remisión, la cuestión planteada debe entenderse referida únicamente
a la interpretación de la Directiva, puesto que el Reglamento no resulta de aplicación a los hechos del litigio principal.
19     Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el carácter distintivo de una marca al que
hace referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como
parte de una marca registrada o en combinación con ésta.
20     Nestlé y el Gobierno irlandés consideran que, en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, el carácter distintivo
de una marca puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca o en combinación con ésta.
21     Mars, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas opinan que una marca no puede adquirir un carácter
distintivo únicamente como consecuencia de su uso como parte de una marca compuesta. Mars y la Comisión admiten, en cambio,
que una marca puede adquirir un carácter distintivo como consecuencia de su uso en combinación con otra marca. El Gobierno
del Reino Unido afirma que el carácter distintivo puede adquirirse igualmente por el uso de una marca como elemento físico.
22     A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 2 de la Directiva, una marca presentará un carácter distintivo
en caso de que sea apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
23     En virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, se denegará el registro de una marca o podrá declararse su
nulidad en el supuesto de que carezca de carácter distintivo.
24     Sin embargo, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva excluye la aplicación de la anterior disposición si, antes de la fecha
de solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la marca, ésta hubiese adquirido un carácter distintivo.
25     El carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por una
parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, en atención
a la percepción que, respecto de la categoría de tales productos o servicios, se presume en un consumidor medio, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, apartados
59 y 63).
26     En relación con la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación del producto o servicio por los sectores
interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal (sentencia
Philips, antes citada, apartado 64).
27     El cumplimiento de este último requisito, objeto de controversia en el litigio principal, no implica necesariamente que la
marca cuyo registro se haya solicitado deba utilizarse de un modo independiente.
28     En efecto, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva no contiene ninguna restricción en este sentido, sino que se limita
a referirse al «uso que se ha hecho» de la marca.
29     Por consiguiente, debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere solamente al uso de la marca a los
fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial
determinada.
30     Ahora bien, tal identificación, y, por ende, la adquisición del carácter distintivo, puede ser asimismo resultado bien del
uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una
marca registrada. En ambos casos, basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente
que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada.
31     Ha de recordarse que los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto o servicio
de que se trate han de apreciarse globalmente y que, a los efectos de tal apreciación, pueden tomarse en consideración, en
particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la
importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que
identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones
de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee,
asuntos acumulados C‑108/97 y C‑109/97, Rec. p. I‑2779, apartados 49 y 51).
32     En definitiva, procede responder a la cuestión prejudicial que el carácter distintivo de una marca al que hace referencia
el artículo 3, apartado 3, de la Directiva puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca
registrada o en combinación con ésta.

Costas
33     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El carácter distintivo de una marca al que hace referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.