CELEX: 62005TJ0364
Gemeinschaftsmarke
Widerspruchsverfahren
Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke PAM PLUVIAL
Ältere nationale Bildmarken PAM
Relatives Eintragungshindernis
Verwechslungsgefahr
Benutzungsnachweis
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 43 der Verordnung (EG) Nr. 40/94

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 27. September 2000 meldete die Klägerin, die Saint-Gobain Pam SA, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.
Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen PAM PLUVIAL.
Nach den beiden Einschränkungen, die die Klägerin am 9. Oktober 2000 und am 29. Mai 2002 am Verzeichnis der ursprünglich von
der Markenanmeldung erfassten Waren vornahm und denen das HABM am 11. Oktober 2000 bzw. am 4. Juli 2002 stattgab, sind die
Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, den Klassen 6 und 17 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 zuzuordnen und entsprechen den folgenden Beschreibungen:
–        „Metallrohre oder Rohre auf der Basis von Metall, Rohre aus Gusseisen, Verbindungsstücke aus Metall für diese Erzeugnisse“
(Klasse 6);
–        „Verbindungsstücke (nicht aus Metall) für Rohre (nicht aus Metall)“ (Klasse 17).
Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wurde am 16. Juli 2001 im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 61/2001 veröffentlicht.
Am 20. September 2001 erhob die Propamsa SA gemäß Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung
der angemeldeten Marke.
Der Widerspruch stützte sich auf die folgenden älteren Rechte:
–        die in Spanien am 26. Juli 1976 unter der Nr. 737992 für „Baumaterialien“ (Klasse 19) eingetragene und nachstehend wiedergegebene
Bildmarke (im Folgenden: ältere Marke):
–        die in Spanien am 26. Juli 1976 unter der Nr. 120075 für „Zement“ (Klasse 19) eingetragene und nachstehend wiedergegebene
Bildmarke:
–        die französische Bezeichnung der nachstehend wiedergegebenen internationalen Bildmarke, die am 2. September 1981 unter der
Nr. 463089 mit Schutzwirkung für Österreich, die Benelux-Länder, Deutschland, Frankreich und Italien für „Klebstoffe für die
Industrie“ (Klasse 1) und „Baumaterialien (nicht aus Metall), roh oder bearbeitet“ (Klasse 19) eingetragen wurde:
Der Widerspruch richtete sich gegen alle Waren, die von der angemeldeten Gemeinschaftsmarke erfasst waren.
Der Widerspruch stützte sich auf die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen
der angemeldeten Marke und den oben in Randnr. 6 angeführten drei Marken.
Mit Entscheidung vom 29. März 2004 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch statt und wies die Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke der Klägerin zurück. Die Widerspruchsabteilung führte erstens aus, dass beim Vergleich der Waren, die von
den einander gegenüberstehenden Marken erfasst würden, zum einen alle Waren, die von der angemeldeten Marke erfasst würden,
unabhängig von deren tatsächlicher oder von der Klägerin beabsichtigter Benutzung, und zum anderen alle Waren, für die die
mit dem Widerspruch geltend gemachten Marken eingetragen worden seien, berücksichtigt werden müssten, da die Klägerin nicht
gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 den Beweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken verlangt habe.
Die Widerspruchsabteilung stellte zweitens fest, dass Metallrohre und nicht aus Metall bestehende Rohre und die von den älteren
Marken erfassten Baumaterialien einander ähnlich seien. Unter die Baumaterialien fielen zumindest die nicht aus Metall bestehenden
Rohre, die dieselbe Beschaffenheit und Funktion wie die Metallrohre hätten und die für dieselben Benutzer bestimmt seien und
kombiniert oder konkurrierend mit den Metallrohren verwendet werden könnten. Sie stellte ferner fest, dass die Verbindungsstücke
für die Metallrohre und nicht aus Metall bestehenden Rohre, die von der angemeldeten Marke erfasst würden, und die Baumaterialien
einander ähnlich seien, soweit sie für den Bau oder die Reparatur von Metallrohren und nicht aus Metall bestehenden Rohren
benötigt würden. In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken vertrat die Widerspruchsabteilung die Auffassung,
dass der Begriff „pam“ deren dominierendes Element sei und die Marken folglich hochgradig ähnlich seien, da die bildliche
und klangliche Identität des dominierenden Elements der Zeichen ausreiche, um die bildlichen und klanglichen Unterschiede,
die zwischen ihrem nicht dominierenden Teil bestünden, auszugleichen. Aufgrund dieser Erwägungen kam die Widerspruchsabteilung
zu dem Schluss, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken in Spanien und Frankreich hinsichtlich aller betroffenen
Waren Verwechslungsgefahr gegeben sei.
Am 26. Mai 2004 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung
Nr. 40/94 Beschwerde ein.
Mit Entscheidung vom 15. April 2005 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 19. Juli 2005 zugestellt
wurde, wies die Vierte Beschwerdekammer die Beschwerde der Klägerin unter Bestätigung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung
zurück.
Die Beschwerdekammer wies erstens das von der Klägerin in der Beschwerdebegründung gestellte Verlangen des Nachweises der
ernsthaften Benutzung der Marken, auf die sich der Widerspruch stützte, als verspätet zurück. In diesem Zusammenhang stellte
die Beschwerdekammer fest, dass dieses Verlangen zu einem beliebigen Zeitpunkt des laufenden Widerspruchsverfahrens hätte
gestellt werden müssen, d. h., bis das HABM den Parteien den Abschluss dieses Verfahrens bekannt gebe, aber nicht erstmals
im Stadium der Beschwerde bei der Beschwerdekammer.
Nachdem die Beschwerdekammer die angemeldete Marke mit der älteren Marke verglichen hatte, stellte sie zweitens fest, dass
die genannten Marken einander insgesamt ähnlich seien, da ihr beherrschendes Wortelement „pam“ klanglich und bildlich identisch
sei und gegenüber den bildlichen und klanglichen Unterschieden in Bezug auf das nachrangige Wortelement „pluvial“, das in
der angemeldeten Marke enthalten sei, überwögen. Die Beschwerdekammer war ferner der Auffassung, dass die beiden fraglichen
Marken einander ähnlich seien und einander ergänzten, da sie auf denselben Vertriebswegen verbreitet würden, in denselben
Verkaufsstellen verkauft würden und für dieselben Endnutzer bestimmt seien. Angesichts dieser Überlegungen war die Beschwerdekammer
der Auffassung, dass beim maßgeblichen Publikum in Spanien zwischen den fraglichen Marken Verwechslungsgefahr gegeben sei
und daher nicht geprüft werden müsse, ob Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und den anderen, von Propamsa
mit dem Widerspruch geltend gemachten Marken vorliege.

Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
Das HABM beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung
Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, mit denen sie einen Verstoß gegen Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94 und
einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der genannten Verordnung geltend macht.

Zu den Anlagen 9 bis 15, 17, 18, 22 und 23 zur Klageschrift
Vorbringen der Parteien
Das HABM macht geltend, dass die Anlagen 9 bis 15, 17, 18, 22 und 23 zur Klageschrift über das Image der Gruppe Saint-Gobain
und die Bedingungen der Nutzung der entgegenstehenden Marken erstmals beim Gericht eingereicht worden seien, da sie weder
der Widerspruchsabteilung noch der Beschwerdekammer vorgelegen hätten. Nach ständiger Rechtsprechung seien diese Unterlagen
daher nicht zu berücksichtigen und vom Gericht zurückzuweisen, ohne dass ihr Beweiswert geprüft werden dürfe (Urteile des
Gerichts vom 18. Februar 2004, Koubi/HABM – Flabesa [CONFORFLEX], T‑10/03, Slg. 2004, II‑719, Randnr. 52, vom 29. April 2004,
Eurocermex/HABM [Form einer Bierflasche], T‑399/02, Slg. 2004, II‑1391, Randnr. 52, und vom 21. April 2005, Ampafrance/HABM
– Johnson & Johnson [monBeBé], T‑164/03, Slg. 2005, II‑1401). Jedenfalls könnten diese Unterlagen die angefochtene Entscheidung
nicht in Frage stellen.
Würdigung durch das Gericht
Nach der Rechtsprechung richtet sich die Klage, die beim Gericht gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM erhoben
wird, auf die Kontrolle von deren Rechtmäßigkeit im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94, so dass es nicht Aufgabe des
Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen (Urteil des Gerichts vom 16.
März 2006, Telefon & Buch/HABM – Herold Business Data [Weiße Seiten], T‑322/03, Slg. 2006, II‑0000, Randnr. 65; vgl. in diesem
Sinne auch Urteil CONFORFLEX, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 52).
In der vorliegenden Rechtssache sind die Anlagen 9 bis 15, 17, 18, 22 und 23 zur Klageschrift tatsächlich erstmals beim Gericht
vorgelegt worden. Folglich dürfen diese Unterlagen nicht berücksichtigt werden, und sie sind zurückzuweisen, ohne dass ihre
Beweiskraft geprüft werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteil Weiße Seiten, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 65 und die
dort angeführte Rechtsprechung).

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin beruft sich auf den Grundsatz der funktionalen Kontinuität zwischen den Instanzen des HABM und führt aus, die
Beschwerdekammer habe ihr erstmals in der Beschwerdebegründung gestelltes Verlangen, die ernsthafte Benutzung der mit dem
Widerspruch geltend gemachten älteren Marken nachzuweisen, zu Unrecht als verspätet zurückgewiesen. Gemäß dem erwähnten Grundsatz
sei es ohne Weiteres zulässig, dass sich eine Partei vor der Beschwerdekammer auf tatsächliche und rechtliche Umstände berufe,
die sie nicht vor der Widerspruchsabteilung geltend gemacht habe.
Dieses Ergebnis sei umso zwingender, als die Klägerin in der vorliegenden Rechtssache aufgrund einer von ihr veranlassten
Untersuchung die Überzeugung gewonnen habe, dass Propamsa die mit dem Widerspruch geltend gemachten Marken nur für Zement
benutze und nicht für die anderen Waren, für die die Marken eingetragen worden seien. Daher habe die Klägerin in ihrem am
26. Mai 2004 bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz zu Recht verlangt, dass Propamsa nachweise, dass die genannten
Marken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt worden
seien.
Der „fundamentale Grundsatz“ des achten Erwägungsgrunds der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) und des neunten Erwägungsgrunds
der Verordnung Nr. 40/94, nach dem der Schutz der nationalen und Gemeinschaftsmarken sowie jeder eingetragenen älteren Marke,
die ihnen entgegenstehe, nur insoweit berechtigt sei, als diese Marken tatsächlich benutzt würden, werde durch eine gegenteilige
Entscheidung unmittelbar in Frage gestellt.
Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94, auf den sich die angefochtene Entscheidung berufe, sehe nur eine einzige Verfahrensfrist
vor, und zwar in Abs. 1 die vom HABM zu bestimmende Frist für die Stellungnahmen, die bei der Prüfung des Widerspruchs zu
Bescheiden des HABM oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter eingereicht würden. Zwar dürfe der Widersprechende den Nachweis
der ernsthaften Benutzung nur innerhalb der vom HABM zu bestimmenden Frist erbringen, doch sehe keine Vorschrift eine besondere
Frist für das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung durch die andere Partei im Widerspruchsverfahren vor. Folglich
könne das Recht des Anmelders einer Gemeinschaftsmarke, von dem Widersprechenden den Nachweis der ernsthaften Benutzung seiner
Marke zu verlangen, welches sich aus dem in der vorstehenden Randnummer angeführten „fundamentalen Grundsatz“ ableite, nicht
von der Einhaltung einer Frist abhängig gemacht werden, die in keiner speziellen Vorschrift enthalten sei.
Zwar sei durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2868/95
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (ABl. L 172, S. 4) eine Frist für das Verlangen des Nachweises der Benutzung
eingeführt worden. Diese Verordnung sei jedoch nicht auf die vorliegende Rechtssache anwendbar, da sie erst am 25. Juli 2005,
d. h. nach Erlass der angefochtenen Entscheidung, in Kraft getreten sei.
Das HABM macht vorab geltend, dass es, auch wenn ihm die Rechtsprechung des Gerichts zum Grundsatz der funktionalen Kontinuität
bestens bekannt sei, nicht immer die Auffassung teile, die das Gericht zu diesem Grundsatz vertrete, wie u. a. aus dem Rechtsmittel
(Rechtssache C‑29/05 P) hervorgehe, das das HABM beim Gerichtshof gegen das Urteil des Gerichts vom 10. November 2004, Kaul/HABM
– Bayer (ARCOL) (T‑164/02, Slg. 2004, II‑3807) eingelegt habe.
Anschließend erinnert das HABM an seine Praxis in Bezug auf das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung im Sinne
von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94, die in den Richtlinien für die Verfahren vor dem HABM wiedergegeben werde,
welche durch den Beschluss EX-04-2 des Präsidenten des HABM vom 10. Mai 2004 nach Anhörung des Verwaltungsrats und der angesprochenen
Verkehrskreise, u. a. der wichtigsten Zusammenschlüsse von Vertretern beim HABM, erlassen worden seien. Gemäß Nr. 1.1 dieser
Richtlinien in der zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung geltenden Fassung dürfe der Nachweis der Benutzung
nur bis zu dem Zeitpunkt verlangt werden, zu dem das HABM die Parteien schriftlich davon in Kenntnis setze, dass keine weiteren
Stellungnahmen eingereicht werden könnten, dass es also bereit sei, über den Widerspruch zu entscheiden.
Diese Richtlinie gebe die ständige Entscheidungspraxis sowohl der Widerspruchsabteilungen als auch der Beschwerdekammern wieder.
Die angefochtene Entscheidung habe somit diese bisher außer Frage stehende Praxis in Nr. 1.1 bestätigt. In diesem Zusammenhang
weist das HABM darauf hin, dass eine gegenteilige Entscheidung u. a. dazu führen würde, die Verfahrensdauer zu verlängern,
Verzögerungstaktiken zu begünstigen und auf diese Weise den Zweck des Widerspruchsverfahrens in Frage zu stellen, der darin
bestehe, Markenstreitigkeiten einfach und schnell und in völliger Rechtssicherheit im Vorfeld von Eintragung und gerichtlichen
Verfahren zu lösen.
In der vorliegenden Rechtssache habe die Klägerin, die, wie sie selbst vorgetragen habe, zu einem der weltweit führenden Unternehmen
der Branche gehöre und der die Verfahren vor dem HABM aufgrund ihres beachtlichen Markenportfolios bekannt seien, im Rahmen
des Verfahrens vor der Widerspruchsabteilung nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, von Propamsa zu verlangen, dass diese
die ernsthafte Benutzung der Marken, die sie mit dem Widerspruch geltend mache, nachweise. Die Klägerin habe sich auf vage
Behauptungen zu den von Propamsa hergestellten Waren und ihrer Verwendung im allgemeinen Bausektor zusammen mit anderen Waren
beschränkt. Die Widerspruchsabteilung habe daher die Berücksichtigung dieses Vorbringens mit Recht abgelehnt.
Außerdem habe die Klägerin erstmals am 20. Juli 2004 in dem Schriftsatz, in dem sie der Beschwerdekammer ihre Beschwerdegründe
erläutere, und nicht, wie die Klägerin zu Unrecht in Randnr. 43 ihrer Klageschrift behaupte, am 26. Mai 2004, dem Zeitpunkt
der Einlegung der Beschwerde, den Beweis der ernsthaften Benutzung im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94
verlangt. Nicht zu berücksichtigen und zumindest zweifelhaft sei das von der Klägerin bei Gericht vorgetragene Argument, sie
habe den Nachweis der Benutzung der älteren Marken verlangt, weil sie nach dem in Anlage 23 zur Klageschrift beigefügten Untersuchungsbericht
die Überzeugung gewonnen habe, dass Propamsa ihre Marken nur für Zement benutze. Zum einen könne dieses Dokument nicht berücksichtigt
werden, da es der Beschwerdekammer nicht vorgelegt und noch nicht einmal vor ihr geltend gemacht worden sei. Zum anderen aber
werde das Gericht, sollte es wider Erwarten entscheiden, dieses Dokument zu berücksichtigen, feststellen, dass es nicht datiert
sei und dass nur in Anlage 6 der 13. August 2004 als Datum aufgeführt sei. Dieses Dokument könne folglich nicht die Grundlage
für die Überzeugung der Klägerin bilden, die diese angeblich am 26. Mai 2004 oder am 20. Juli 2004 gewonnen habe.
Außerdem weist das HABM das Gericht auf die neuen Bestimmungen der Verordnung Nr. 1041/2005 hin (vgl. oben, Randnr. 24), die
den Willen des Gesetzgebers präzisierten, auch wenn sie nicht auf die vorliegende Rechtssache anwendbar seien. Die neue Regel
22 der Verordnung Nr. 2868/95 sei in ihrer geänderten Fassung sogar strenger als die frühere Entscheidungspraxis des HABM,
da es demnach nur zulässig sei, den Beweis der ernsthaften Benutzung der dem Widerspruch zugrunde liegenden Marke zu verlangen,
wenn dies innerhalb der Frist erfolge, die für die Stellungnahme des Markenanmelders zum Widerspruch festgelegt worden sei.
Schließlich könne die angebliche Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung – vorausgesetzt, eine solche werde anerkannt
– jedenfalls nicht zur Aufhebung der Entscheidung führen. Denn selbst wenn die ältere Marke nur für Zement benutzt werde und
sich der Vergleich auf diese Waren beschränken müsse, sei aus den in der angefochtenen Entscheidung aufgeführten Gründen für
spanische Verbraucher eine Verwechslungsgefahr gegeben, die geeignet sei, das Publikum hinsichtlich der Herkunft der fraglichen
Waren in die Irre zu führen.
Würdigung durch das Gericht
Gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 gilt für die Zwecke der Prüfung eines gemäß Art. 42 der genannten Verordnung
eingelegten Widerspruchs die ältere Marke als ernsthaft benutzt, solange der Anmelder nicht den Beweis einer solchen Benutzung
verlangt (Urteile des Gerichts vom 17. März 2004, El Corte Inglés/HABM – González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España
[MUNDICOR], T‑183/02 und T‑184/02, Slg. 2004, II‑965, Randnr. 38).
In der vorliegenden Rechtssache steht fest, dass die Klägerin dies erstmals im Stadium der Beschwerde vor der Beschwerdekammer
verlangt hat. Die Klägerin ist dennoch der Auffassung, dass dieses Verlangen zulässig sei. In diesem Zusammenhang macht sie
erstens geltend, dass die Verordnung Nr. 40/94 für ein solches Verlangen keine Frist vorsehe und im Übrigen die Festlegung
einer für diesen Zweck geltenden Frist gegen den oben in Randnr. 22 angeführten Grundsatz des neunten Erwägungsgrunds der
Verordnung verstoßen würde. Die Klägerin ist zweitens der Auffassung, dass es möglich sei, diesen Nachweis erstmals vor der
Beschwerdekammer zu verlangen, weil zwischen den unteren Instanzen des HABM und den Beschwerdekammern der Grundsatz der funktionalen
Kontinuität anzuwenden sei.
Es ist daran zu erinnern, dass das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke ausdrücklich und rechtzeitig
beim HABM gestellt werden muss (Urteil MUNDICOR, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 38, Urteile des Gerichts vom 16. März
2005, L’Oreal/HABM – Revlon [FLEXI AIR], T‑112/03, Slg. 2005, II‑949, Randnr. 24, und vom 7. Juni 2005, Lidl Stiftung/HABM
– REWE-Zentral [Salvita], T‑303/03, Slg. 2005, II‑1917, Randnr. 77). In diesem Zusammenhang ist entschieden worden, dass der
Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke grundsätzlich und ohne dass dies gegen den neunten Erwägungsgrund der
Verordnung Nr. 40/94 verstößt, innerhalb der Frist, die die Widerspruchsabteilung dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke für
die Einreichung einer Stellungnahme in Beantwortung des Widerspruchsschreibens gesetzt habe, verlangt werden muss (Urteil
FLEXI AIR, Randnrn. 25 bis 28).
Für die vorliegende Rechtssache ist es jedoch unerheblich, ob der Anmelder einer Marke den Nachweis der ernsthaften Benutzung
der älteren Marke innerhalb der Frist verlangen muss, die ihm die Widerspruchsabteilung für die Einreichung seiner Stellungnahme
in Beantwortung des Widerspruchsschreibens gesetzt hat, oder ob ein solches Verlangen innerhalb einer besonderen Frist zu
stellen ist, die dem Anmelder der Marke gegebenenfalls von der Widerspruchsabteilung gesetzt wird und nach deren Ablauf die
Widerspruchsabteilung berechtigt wäre, das Verlangen nicht zu berücksichtigen. Denn die Klägerin hat innerhalb der Frist,
die ihr gemäß Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 für die Einreichung ihrer Stellungnahme zum Widerspruch der Propamsa
gesetzt wurde, keinen Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke verlangt. Im Übrigen bestätigt das HABM, dass die
Widerspruchsabteilung der Klägerin keine besondere Frist für diesen Zweck festgesetzt habe. Vielmehr macht das HABM geltend,
dass die Klägerin gemäß Nr. 1.1 der genannten Richtlinien des Präsidenten des HABM (vgl. oben, Randnr. 26), die die ständige
Entscheidungspraxis auf diesem Gebiet wiedergäben, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke zu einem beliebigen
Zeitpunkt des laufenden Widerspruchsverfahrens hätte verlangen müssen, und zwar bis die Widerspruchsabteilung den Parteien
mitgeteilt hätte, dass sie bereit sei, über den Widerspruch zu entscheiden.
Somit geht es in der vorliegenden Rechtssache nicht um die Einhaltung einer etwaigen, für dieses Verlangen festgesetzten Frist,
sondern vielmehr um die Frage, bei welcher Instanz des HABM dieses Verlangen zu stellen ist und, insbesondere, ob dieses Verlangen
zwingend bei der Widerspruchsabteilung gestellt werden muss oder ob es auch noch möglich ist, den Nachweis der ernsthaften
Benutzung erstmals im Stadium der Beschwerde vor der Beschwerdekammer zu verlangen.
Wird der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke verlangt, führt dies dazu, dass der Widersprechende die Beweislast
für die ernsthafte Benutzung seiner Marke – oder für das Vorliegen berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung – trägt, da
sein Widerspruch sonst zurückgewiesen wird (Urteil MUNDICOR, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 38, Urteil FLEXI AIR, oben
in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 24, und Urteil Salvita, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 77). Ist die Frage der ernsthaften
Benutzung der älteren Marke vom Markenanmelder einmal aufgeworfen worden, muss sie folglich vor der Entscheidung über den
Widerspruch selbst beantwortet werden (Urteil FLEXI AIR, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 26). Wird der Nachweis der
ernsthaften Benutzung der älteren Marke verlangt, führt dies daher dazu, dass das Widerspruchsverfahren um eine spezifische
Vorfrage ergänzt und sein Inhalt in diesem Sinne geändert wird.
Zudem sind die Widerspruchsabteilungen gemäß Art. 127 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 für Entscheidungen im Zusammenhang mit
Widersprüchen gegen eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke zuständig, während die Beschwerdekammern gemäß Art. 130 Abs. 1
der genannten Verordnung für Entscheidungen über Beschwerden gegen u. a. Entscheidungen der Widerspruchsabteilungen zuständig
sind.
Aus den vorstehenden Bestimmungen und Überlegungen geht hervor, dass es den Widerspruchsabteilungen obliegt, in erster Instanz
über den Widerspruch im Sinne der verschiedenen Verfahrenshandlungen und ‑anträge der Parteien, einschließlich gegebenenfalls
des Verlangens eines Beweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke, zu entscheiden. Aus diesem Grund kann ein solches
Verlangen nicht erstmals im Stadium der Beschwerde vor der Beschwerdekammer gestellt werden. Die gegenteilige Auffassung würde
implizieren, dass die Beschwerdekammer ein ganz spezifisches Verlangen zu prüfen hätte, das mit neuen rechtlichen und tatsächlichen
Erwägungen verbunden wäre und den Rahmen des Widerspruchsverfahrens, wie es der Widerspruchsabteilung vorlag und von ihr behandelt
wurde, überschreiten würde. Die Beschwerdekammer ist jedoch nur für Entscheidungen über Beschwerden gegen Entscheidungen der
Widerspruchsabteilungen zuständig und ist nicht befugt, selbst in erster Instanz über einen neuen Widerspruch zu entscheiden.
Mit der in der Rechtsprechung des Gerichts angeführten funktionalen Kontinuität (Urteile des Gerichts vom 23. September 2003,
Henkel/HABM – LHS [UK] [KLEENCARE], T‑308/01, Slg. 2003, II‑3253, Randnrn. 25 und 26, vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann
und Backer [HOOLIGAN], T‑57/03, Slg. 2005, II‑287, Randnr. 18, und vom 10. Juli 2006, La Baronia de Turis/HABM − Baron Philippe
de Rothschild [LA BARONNIE], T‑323/03, Slg. 2006, II‑0000, Randnrn. 57 und 58) könnte jedenfalls nicht gerechtfertigt werden,
dass ein solches Verlangen erstmals bei der Beschwerdekammer gestellt wird, da die funktionale Kontinuität in keiner Weise
impliziert, dass die Beschwerdekammer eine andere Sache prüft als diejenige, die der Widerspruchsabteilung vorgelegen hat,
nämlich eine Sache, deren Umfang um die ergänzende Vorfrage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erweitert worden wäre.
In der vorliegenden Rechtssache kommt die angefochtene Entscheidung folglich zutreffend zu dem Ergebnis, dass die Klägerin
nicht berechtigt gewesen sei, erstmals im Stadium der Beschwerde vor der Beschwerdekammer zu verlangen, dass die Widersprechende
die ernsthafte Benutzung der mit dem Widerspruch geltend gemachten älteren Marken nachweise. Der erste Klagegrund ist daher
zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin wendet sich erstens gegen die in der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, die von der angemeldeten
Marke erfassten Waren seien, da sie beim Bau von Gebäuden verwendet werden könnten, den Baumaterialien, die von der älteren
Marke erfasst würden, gleichwertig oder ergänzten diese.
Die Klägerin macht geltend, dass die Begriffe „Baumaterialien“ bzw. „Baumaterialien, nicht aus Metall“, die von den unter
den Nrn. 737992 und 463089 eingetragenen Marken der Propamsa erfasst würden, dermaßen vage und weit gefasst seien, dass ihnen
unendlich viele Waren zugeordnet werden könnten, die in keinerlei Beziehung zueinander stünden, was dem Inhaber der fraglichen
Marken ein nicht gerechtfertigtes und fragwürdiges Monopol einräume. Die Klägerin weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass die französischen Gerichte in Fällen, in denen die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marken richteten, ungenau
beschrieben worden seien, bereits Marken für nichtig erklärt hätten, z. B. im Fall von Marken, die sich auf „Dienstleistungen
für Unternehmen“ richteten.
Jeder Standort menschlicher Aktivität setze unabhängig von seinem Wesen oder seinem Zweck eine mehr oder weniger komplexe
Bautätigkeit voraus, für die sehr viele Waren, angefangen bei den gewöhnlichsten bis hin zu den kompliziertesten, verwendet
werden müssten. Dies bedeute jedoch keinesfalls, dass alle diese Waren oder Dienstleistungen als gleichwertig mit Baumaterialien
oder als diese ergänzend anzusehen seien.
Die Klägerin räumt ein, dass man sich im Rahmen eines Vergleichs der fraglichen Waren und Dienstleistungen auf deren allgemeine
Merkmale beziehen müsse, hebt aber hervor, dass eine Ähnlichkeit oder ein Ergänzungsverhältnis zwischen diesen Waren oder
Dienstleistungen nicht allein aus dem Umstand gefolgert werden könne, dass sie für eine Bautätigkeit verwendet werden könnten,
wenn dies nicht dazu führen solle, dass Waren und Dienstleistungen mit sehr unterschiedlichen Merkmalen als ähnlich angesehen
würden.
So könnten z. B. Beton und Elektrodrähte nicht allein aufgrund der Tatsache, dass sie bei Bautätigkeiten verwendet würden,
als ähnlich oder einander ergänzend angesehen werden. Denn diese Waren seien ihrem Wesen nach unterschiedlich, dienten unterschiedlichen
Aufgaben und würden meist von unterschiedlichen Unternehmen hergestellt. Ebenso wenig könnten Architekturleistungen der Klasse
42 und nicht aus Metall bestehende Rohre der Klasse 19 allein deshalb als ähnlich angesehen werden, weil sie bei Bautätigkeiten
verwendet würden.
Mit der in der angefochtenen Entscheidung in Randnr. 20 enthaltenen Feststellung, dass der Bau von Gebäuden und Infrastrukturen
notwendigerweise verschiedene Systeme beinhalte, z. B. Kanalisation, Abwasserbehandlung, Brandschutz, Trinkwasser- oder Bewässerungsleitungen,
bei denen die gegenüberstehenden Waren zum Einsatz kämen, sei zu Unrecht die Auffassung vertreten worden, dass diese beiden
Arten von Waren ähnlich seien.
Folglich ist die Klägerin der Auffassung, dass man in der vorliegenden Rechtssache die Waren, die von der angemeldeten Marke
erfasst würden, d. h. Metallrohre und ihre Verbindungsstücke, und Baumaterialien nicht allein deshalb als einander ähnlich
ansehen könne, weil sie, ebenso wie zahlreiche andere, sehr unterschiedliche Waren, beim Bau von Gebäuden verwendet würden.
Denn die Waren, die von der angemeldeten Marke erfasst würden, dienten ganz anderen Aufgaben als Baumaterialien und könnten
jene in keiner Weise ersetzen.
Die von der Klägerin vertriebenen Systeme würden nicht bei der Errichtung von Gebäuden verwendet, sondern im Rahmen des Aufbaus
von Infrastrukturen zur Wasserdrainage und -zuleitung. Somit seien ihre Kunden im Wesentlichen Gebietskörperschaften und nicht
Unternehmen des Hochbaus.
Die Klägerin wendet sich zweitens gegen die in der angefochtenen Entscheidung (Randnr. 13) enthaltene Feststellung, dass das
maßgebliche Publikum aus einem spezialisierten Publikum und aus der breiten Öffentlichkeit zugleich bestehe.
Die Klägerin macht geltend, dass der Markt für Metallrohre aus Sphäroguss, insbesondere wenn die Rohre für die Regenwasseraufbereitung
bestimmt seien, aus sehr wenigen Teilnehmern bestehe und sich ausschließlich an ein extrem spezialisiertes Publikum richte,
das am Aufbau von Regen- und Abwasserbeseitigungsanlagen beteiligt sei. Dieses Publikum bestehe im Wesentlichen aus französischen
und ausländischen Gebietskörperschaften, denen die Waren der Klägerin bestens bekannt seien. Folglich bestehe das Publikum,
das in der vorliegenden Rechtssache maßgeblich sei, aus besonders spezialisierten und qualifizierten Personen.
Zur Stützung ihres Vorbringens beruft sich die Klägerin auf die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 10.
Februar 2005 in der Rechtssache R 411/2004-1, deren Feststellungen zum maßgeblichen Publikum unmittelbar auf die vorliegende
Rechtssache übertragbar seien.
Auf dem Gebiet der Regenwasserkanalisation sei die Klägerin Marktführerin, was aus der Broschüre zur Produktreihe PAM PLUVIAL
und einem Auszug aus ihrer Website hervorgehe, die der Klageschrift beigefügt seien.
Dagegen sei Propamsa in keiner Weise in diesem Sektor tätig, und Propamsa benutze ihre ältere Marke PAM nur für Zement, wie
die Untersuchung, die auf Wunsch der Klägerin durchgeführt worden sei, ergeben habe.
Diese Ware werde von Propamsa an Kunden im näheren Einzugsbereich vertrieben, die aus Privatpersonen und kleinen Bauunternehmen
bestünden, denen die Klägerin und ihre Waren nicht bekannt seien.
Schließlich wendet sich die Klägerin drittens dagegen, dass die angefochtene Entscheidung (Randnr. 15) ihr Argument zurückgewiesen
habe, das Zeichen PAM werde vom maßgeblichen spezialisierten Publikum unvermeidlich mit ihrem Firmennamen („Saint-Gobain Pam“)
in Verbindung gebracht.
Die Klägerin habe im Internet Recherchen mit den Suchbegriffen „Pam“ und „Rohre“ auf Französisch, Spanisch und Englisch durchgeführt,
und die Treffer hätten sich ausschließlich auf die Klägerin und in keinem Fall auf Propamsa bezogen. Die Ergebnisse ihrer
Recherchen fügt die Klägerin ihrer Klageschrift bei.
Dieser Umstand beweise den hohen, weltweiten Bekanntheitsgrad der Klägerin auf dem Gebiet der Kanalisation als einem Gebiet,
auf dem Propamsa überhaupt nicht vertreten sei. Das maßgebliche Publikum könne daher keinesfalls annehmen, dass die Waren,
die von der angemeldeten Marke erfasst würden, von Propamsa oder einem mit ihr wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten.
Diese Erwägung werde durch die Tatsache bestärkt, dass alle Waren der Klägerin systematisch mit der Marke PAM oder mit Ableitungen
wie PAM PLUVIAL, PAM NATURAL oder PAM GLOBAL versehen seien.
Außerdem seien die Vertriebsnetze für die Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst würden, völlig verschieden,
da die Klägerin ihre Waren nur unmittelbar oder über ihre Filialen außerhalb Frankreichs vertreibe.
Die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Feststellung, es liege Verwechslungsgefahr vor, sei folglich fehlerhaft,
da eine solche Gefahr in der vorliegenden Rechtssache völlig ausgeschlossen sei.
Das HABM macht erstens geltend, dass in der angefochtenen Entscheidung die Rechtsprechung (Urteil des Gerichts vom 13. April
2005, Gillette/HABM – Wilkinson Sword [RIGHT GUARD XTREME sport], T‑286/03, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Randnr. 33) zutreffend herangezogen worden sei, wonach im Widerspruchsverfahren der Vergleich der Waren unter Berücksichtigung
des Wortlauts der Anmeldung der Marke, so wie sie eingereicht oder eingeschränkt worden sei, durchgeführt werden müsse, während
die Bedingungen der Nutzung oder die beabsichtigte Nutzung der angemeldeten Marke in diesem Zusammenhang unerheblich seien.
Dies gelte umso mehr für die vorliegende Rechtssache, da die Klägerin außer der Änderung des Warenverzeichnisses, der das
HABM am 4. Juli 2002 stattgegeben habe, keine sonstigen Einschränkungen des Wortlauts dieser Anmeldung vorgenommen habe, obgleich
ihr dies gemäß Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 13 der Verordnung Nr. 2868/95 jederzeit möglich gewesen wäre.
Was zweitens das Publikum betreffe, für das in der vorliegenden Rechtssache die Gefahr einer Verwechslung der einander gegenüberstehenden
Marken zu beurteilen sei, seien die von diesen Marken erfassten Waren geeignet, aufgrund ihrer allgemeinen Merkmale sowohl
die breite Öffentlichkeit, und insbesondere Heimwerker, als auch ein Publikum anzusprechen, das stärker spezialisiert und
notwendigerweise aufmerksamer und sachkundiger sei und sich aus Fachleuten, insbesondere aus dem Baugewerbe, zusammensetze.
Folglich sei in der angefochtenen Entscheidung entgegen der Auffassung der Klägerin das für die vorliegende Rechtssache maßgebliche
Publikum richtig identifiziert worden.
Jedenfalls könne diese Frage offenbleiben, da das Gericht im vorliegenden Fall nur zu prüfen habe, ob bei den Durchschnittsverbrauchern
Verwechslungsgefahr bestehe. Wenn nämlich Verwechslungsgefahr beim Durchschnittsverbraucher auszuschließen sei, genüge dies
nach der Rechtsprechung für die Abweisung der Klage, da diese Beurteilung erst recht für die Fachleute im maßgeblichen Publikum
gelte, deren Aufmerksamkeitsgrad naturgemäß höher sei als der des Durchschnittsverbrauchers (Urteil des Gerichts vom 12. Januar
2006, Devinlec/HABM – TIME ART [QUANTUM], T‑147/03, Slg. 2006, II‑0000, Randnr. 62).
Das HABM macht außerdem geltend, dass sich das maßgebliche Publikum in der vorliegenden Rechtssache aus den spanischen Durchschnittsverbrauchern
zusammensetze, da die ältere Marke in Spanien eingetragen und geschützt sei.
Drittens sei in der angefochtenen Entscheidung zunächst zu Recht festgestellt worden, dass die Waren, die von den beiden einander
gegenüberstehenden Marken erfasst würden, angesichts ihrer identischen Bestimmung und Verwendung ähnlich seien. Entgegen dem
Vorbringen der Klägerin bildeten die „Baumaterialien“, die von der älteren Marke erfasst würden, eine ganz bestimmte Kategorie.
Aus der Definition dieser Kategorie, wie sie im elektronischen Wörterbuch
Le Robert
enthalten sei, gehe hervor, dass für das maßgebliche Publikum in der vorliegenden Rechtssache problemlos ersichtlich sei,
welche Arten von Waren in diese Kategorie fielen. Es handle sich um unbearbeitete oder teilweise bearbeitete Bauprodukte und
um relativ einfache Waren, die aus diesen hergestellt würden. Daher seien dem Begriff „Baumaterialien“ in der angefochtenen
Entscheidung zu Recht alle Rechte zugeschrieben worden, die mit einer Bezeichnung verbunden seien, die eine Kategorie mit
feststehendem semantischem Inhalt bilde.
Die Klägerin könne sich in der vorliegenden Rechtssache auch nicht darauf berufen, dass für Bautätigkeiten sehr viele Waren
benötigt würden. Denn für die Zwecke der vorliegenden Rechtssache müssten nicht alle Waren und Dienstleistungen, die für Bautätigkeiten
benötigt würden, z. B. Elektrodrähte oder Architekturleistungen, mit den Waren, die von der angemeldeten Marke erfasst würden,
verglichen werden. Wie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt habe, müsse sich der Vergleich
auf die allgemeinen Merkmale der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren beziehen. Unbestreitbar komme
allen diesen Waren die gleiche Bestimmung und Verwendung beim Bau von Gebäuden und Infrastrukturen zu.
Die vorstehende Erwägung werde von der Klägerin selbst bestätigt, da diese vor der Widerspruchsabteilung eingeräumt habe,
dass ihre Waren für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen bestimmt seien, und sie vor dem Gericht bekräftigt habe, dass sie
nicht nur für Bautätigkeiten, sondern auch für den Aufbau von Infrastrukturen zur Wasserdrainage und -zuleitung verwendet
werden könnten. Folglich sei umfassend nachgewiesen, dass sämtlichen fraglichen Waren eine identische Bestimmung und Verwendung
zukomme.
Ferner sei in der angefochtenen Entscheidung anschließend zu Recht festgestellt worden, dass die Waren, die von den einander
gegenüberstehenden Marken erfasst würden, einander ergänzten. Denn der Bau von Gebäuden und Infrastrukturen beinhalte notwendigerweise
den Aufbau verschiedener Systeme, z. B. Kanalisation, Abwasseraufbereitungssysteme, Brandschutzsysteme und Trinkwasser- und
Bewässerungssysteme, für die die Waren, auf die sich die angemeldete Marke richte, benötigt würden. Daher sei nicht erkennbar,
wie Rohre und ihre Bestandteile für die Errichtung von Gebäuden und Infrastrukturen verwendet werden könnten, ohne dass Baumaterialien,
u. a. Zement, eingesetzt würden.
Wie in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung festgestellt worden sei, würden für die Waren, die von den einander gegenüberstehenden
Marken erfasst würden, normalerweise dieselben Vertriebsnetze genutzt, sie würden an denselben Verkaufsstellen verkauft und
seien für dieselben Endnutzer bestimmt, nämlich zum einen Privatpersonen, insbesondere Heimwerker, und zum anderen Fachleute
aus dem Baugewerbe, u. a. Bauunternehmen, Installateure und Heizungsmonteure. Daher entstehe beim maßgeblichen Publikum naturgemäß
der Eindruck, dass alle Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst würden, dieselbe betriebliche Herkunft
haben könnten.
Die Argumente, die die Klägerin vortrage, um diesen Teil der angefochtenen Entscheidung zu widerlegen, stützten sich ausschließlich
auf die von der Klägerin beabsichtigte Verwendung der angemeldeten Marke, die jedoch unerheblich sei.
Viertens sei in der angefochtenen Entscheidung angesichts der überwiegenden bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu Recht
festgestellt worden, dass die beiden einander gegenüberstehenden Marken ähnlich seien. Im Übrigen habe die Klägerin in ihrer
Klageschrift kein Argument vorgetragen, das geeignet wäre, diese Feststellung in Zweifel zu ziehen.
Im Spanischen habe der Begriff „pam“ keine Bedeutung. Der zur angemeldeten Marke gehörende Begriff „pluvial“ hingegen bedeute
auf Spanisch „den Regen betreffend“. Folglich sei in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt worden, dass das
betreffende Publikum den zuletzt genannten Begriff als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften oder Funktionen der von der angemeldeten
Marke erfassten Waren wahrnehme, d. h. als Hinweis darauf, dass diese Waren für die Verwendung im Zusammenhang mit Regen bestimmt
oder für Regen besonders geeignet seien.
Aufgrund dieser Erwägungen und nach der Rechtsprechung (Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg.
1997, I‑6191, Randnr. 23, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 25, Urteil
des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T‑6/01, Slg. 2002, II‑4335, Randnrn.
33 und 35) sei der Begriff „pam“, der sowohl das einzige Wortelement der älteren Marke als auch eines der beiden Wortelemente
der angemeldeten Marke darstelle, beim Gesamteindruck der zuletzt genannten Marke dominierend, was von der Klägerin nicht
bestritten werde.
Auf bildlicher und klanglicher Ebene sei der Begriff „pam“ nicht nur alleiniger Bestandteil der älteren Marke, sondern er
stehe auch an erster Stelle der angemeldeten Marke. Diese Position verleihe dem Begriff eine besondere Bedeutung, da das Publikum
dazu tendiere, seine Aufmerksamkeit vor allem auf den ersten Teil einer Marke und nicht auf deren letzten Teil zu richten,
und diese Tendenz umso natürlicher sei, wenn der erste Teil der fraglichen Marke aus einem bildlich wie klanglich dem Wesen
nach unterscheidungskräftigen und einprägsamen Bestandteil bestehe, wie dies in der vorliegenden Rechtssache der Fall sei.
Daher habe die Beschwerdekammer zu Recht eine bildliche und klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken
festgestellt.
Auf begrifflicher Ebene habe das Wort „pam“ im Spanischen keine Bedeutung, während der Begriff „pluvial“ eine Bedeutung habe
(den Regen betreffend), die ihn als nachgeordnet kennzeichne. Das von der Klägerin vor dem Gericht vorgetragene Argument,
das betreffende Publikum nehme den Begriff „pam“ als Hinweis auf den derzeitigen Firmennamen der Klägerin wahr, sowie das
vor der Beschwerdekammer angeführte Argument, der Begriff werde als Abkürzung des früheren Firmennamens der Klägerin (Pont-à-Mousson)
wahrgenommen, könne nicht nachvollzogen werden und sei nicht belegt. Folglich müsse das Gericht dieses Vorbringen der Klägerin
als unbegründet zurückweisen, wie es bereits die Beschwerdekammer getan habe (Randnr. 15 Satz 2 der angefochtenen Entscheidung).
Fünftens bestätigten die verschiedenen Faktoren, die nach der Rechtsprechung bei der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr
zu berücksichtigen seien, im vorliegenden Fall das Bestehen einer solchen Gefahr. Denn die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden
Marken und der Waren, die von den Marken erfasst würden, sei nachgewiesen worden. Außerdem stehe fest, dass die ältere Marke
für alle von ihr bezeichneten Waren eine zumindest durchschnittliche originäre Unterscheidungskraft besitze. Folglich sei
in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt worden, dass das maßgebliche Publikum, dem der Begriff „pam“ von der
älteren Marke in Erinnerung geblieben sein werde, im Umgang mit den Waren, die von der angemeldeten Marke erfasst würden,
dazu neigen würden, diesen dieselbe betriebliche Herkunft zuzuordnen wie den Waren, die durch die ältere Marke bezeichnet
würden, zumal die fraglichen Waren zusammen und über dieselben Vertriebsnetze angeboten werden könnten.
Ebenfalls zu Recht sei in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung festgestellt worden, dass der Durchschnittsverbraucher
vernünftigerweise annehmen könne, dass sich die ältere Marke von einer Hauptmarke „pam“ ableite und eine Produktlinie bezeichne,
die innerhalb derselben Markenfamilie angeboten werde. Mit anderen Worten bestehe die Gefahr, dass das maßgebliche Publikum
davon ausgehe, dass die einander gegenüberstehenden Marken sich zwar auf zwei unterschiedliche Produktreihen bezögen, jedoch
aus demselben Unternehmen oder denselben wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten.
Würdigung durch das Gericht
Gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren
Marke von der Eintragung ausgeschlossen, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität
oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein,
dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“. Gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung
Nr. 40/94 sind ältere Marken die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken, deren Anmeldetag vor dem Tag der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke liegt.
Nach ständiger Rechtsprechung besteht Verwechslungsgefahr, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren
oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.
Dabei ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der Waren oder Dienstleistungen durch die
maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen
Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM
– Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, Slg. 2003, II‑2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort angeführte
Rechtsprechung).
In der vorliegenden Rechtssache ist erstens daran zu erinnern, dass in der angefochtenen Entscheidung eine Verwechslungsgefahr
zwischen der angemeldeten und der älteren Marke bejaht wurde. In der angefochtenen Entscheidung wurde die angemeldete Marke
daher nicht mit den anderen Marken, die von Propamsa zur Stützung ihres Widerspruchs geltend gemacht wurden, verglichen (angefochtene
Entscheidung, Randnrn. 14 und 29).
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von der
Beschwerdekammer getroffenen Entscheidung gerichtet ist. Diese Kontrolle erfolgt anhand der Rechtsfragen, mit denen die Beschwerdekammer
befasst wurde (Urteil des Gerichts vom 7. September 2006, Meric/HABM – Arbora & Ausonia [PAM-PIM’S BABY-PROP], T‑133/05, Slg.
2006, II‑0000, Randnr. 22). Daher ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass zwischen der angemeldeten
Marke und der älteren Marke Verwechslungsgefahr bestehe, ohne dass die anderen Marken, die von Propamsa zur Stützung ihres
Widerspruchs geltend gemacht wurden, berücksichtigt werden müssten.
Angesichts des Vorbringens der Klägerin zu den Waren, die von der angemeldeten Marke erfasst werden, und zum Publikum, für
das diese Waren bestimmt sind, ist zweitens zu untersuchen, ob zum einen die Waren, die von den genannten Marken erfasst werden,
und zum anderen das maßgebliche Publikum bei der Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden
Marken von der Beschwerdekammer richtig definiert wurden.
–       Zu den Waren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind
Bei dem gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorgeschriebenen Warenvergleich ist auf die Bezeichnung der
Waren abzustellen, die von der älteren Marke erfasst und mit dem Widerspruch geltend gemacht werden, und nicht auf die Waren,
für die die Marke tatsächlich benutzt wird, es sei denn, im Rahmen eines Antrags auf Nachweis der ernsthaften Benutzung der
älteren Marke nach Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 wird dieser Nachweis nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen,
für die die ältere Marke eingetragen ist, erbracht (Urteil PAM‑PIM’S BABY‑PROP, oben in Randnr. 83 angeführt, Randnr. 30).
Wie bei der Prüfung des ersten Klagegrundes festgestellt worden ist, verlangte die Klägerin den Nachweis der ernsthaften Benutzung
der älteren Marke erstmals vor der Beschwerdekammer, die das Verlangen zu Recht als verspätet zurückwies. Daher hat die Beschwerdekammer
in der angefochtenen Entscheidung zu Recht alle Waren berücksichtigt, für die die ältere Marke eingetragen worden war, d. h.
„Baumaterialien“, für den Vergleich mit den Waren, auf die sich die angemeldete Marke richtet.
Entgegen der Auffassung der Klägerin (oben, Randnr. 43) ist diese Warenkategorie hinreichend bestimmt, und angesichts der
Bedeutung der verwendeten Begriffe ist davon auszugehen, dass sie alle – unbearbeitete wie teilweise bearbeitete – Stoffe
umfasst, die für den Bau erforderlich oder dienlich sind, sowie relativ einfache Waren, die aus diesen Stoffen hergestellt
werden.
Jedenfalls handelt es sich bei der älteren Marke um eine nationale spanische Marke, für die die Gültigkeit ihrer Eintragung
nicht im Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, sondern nur in einem im betreffenden Mitgliedstaat
angestrengten Nichtigkeitsverfahren in Frage gestellt werden kann (Urteil MATRATZEN, oben in Randnr. 74 angeführt, Randnr.
55, und Urteil des Gerichts vom 21. April 2005, PepsiCo/HABM – Intersnack Knabber-Gebäck [RUFFLES], T‑269/02, Slg. 2005, II‑1341,
Randnr. 25). Daher waren die Instanzen des HABM in der vorliegenden Rechtssache verpflichtet, das Verzeichnis der von der
älteren Marke erfassten Waren in der Fassung, in der es bei der Eintragung dieser Marke als nationale Marke vorlag, zu berücksichtigen.
Im Übrigen ist in Bezug auf die Waren, auf die sich die angemeldete Marke richtet, daran zu erinnern, dass das HABM im Widerspruchsverfahren
nur das Verzeichnis der angemeldeten Waren in der Fassung berücksichtigen kann, wie es sich aus dem Anmeldungsantrag für die
betreffende Marke – vorbehaltlich eventueller Änderungen dieses Antrags – ergibt (Urteil RIGHT GUARD XTREME sport, oben in
Randnr. 61 angeführt, Randnr. 33). Folglich ist das Vorbringen der Klägerin zu den spezifischen Waren, für die sie die angemeldete
Marke zu benutzen beabsichtige, in der vorliegenden Rechtssache unerheblich, da die Klägerin das Verzeichnis der Waren, die
von der angemeldeten Gemeinschaftsmarke erfasst werden, nicht entsprechend der von ihr behaupteten Absichten geändert hat.
Daher wurden in der angefochtenen Entscheidung zu Recht alle Waren, die in der von der Klägerin eingereichten und geänderten
(vgl. oben, Randnr. 3) Anmeldung der Gemeinschaftsmarke beschrieben worden waren, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
berücksichtigt.
–       Zum maßgeblichen Publikum
Was das Publikum betrifft, für das in der vorliegenden Rechtssache die Gefahr einer Verwechslung der gegenüberstehenden Marken
zu beurteilen ist, muss das Vorbringen der Klägerin zurückgewiesen werden, bei dem Publikum, an das sich die angemeldete Marke
richte, handele es sich ausschließlich um ein äußerst spezialisiertes Publikum, das im Wesentlichen aus Gebietskörperschaften
bestehe (vgl. oben, Randnrn. 49 und 51). Dieses Vorbringen stützt sich auf die Absichten, die die Klägerin für die Benutzung
der angemeldeten Marke hegt, und ist, wie bereits festgestellt worden ist, unerheblich.
Wie es somit zu Recht in der angefochtenen Entscheidung in Randnr. 13 heißt, ist angesichts der Art und des Verwendungszwecks
der Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst werden, davon auszugehen, dass das maßgebliche Publikum
zugleich aus einem spezialisierten Publikum, d. h. aus Fachleuten des Bau- und Instandsetzungssektors, und aus der breiten
Öffentlichkeit besteht, zu der der Durchschnittsverbraucher gehört, der, wie das HABM vorträgt, veranlasst sein kann, sich
die fraglichen Waren für Heimwerkertätigkeiten zu beschaffen.
–       Zum Vergleich der Waren
Nach der Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten
Waren alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichnen, in dem die fraglichen Waren zueinander
stehen; zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander
konkurrierende oder einander ergänzende Waren (Urteile des Gerichts vom 4. November 2003, Díaz/HABM – Granjas Castelló [CASTILLO],
T‑85/02, Slg. 2003, II‑4835, Randnr. 32, und vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [Arthur et Félicie], T‑346/04,
Slg. 2005, II‑4891, Randnr. 33).
Wie sich in der vorliegenden Rechtssache aus der angefochtenen Entscheidung ergibt (Randnrn. 20 und 22), hat die Beschwerdekammer
beim Vergleich der betreffenden Waren berücksichtigt, dass sowohl die von der älteren als auch die von der angemeldeten Marke
erfassten Waren beim Bau von Gebäuden und Infrastrukturen verwendet werden können, also auch beim Bau verschiedener Systeme,
in denen alle diese Waren eingesetzt werden, z. B. Kanalisation, Abwasseraufbereitung, Brandschutz und Trinkwasser- oder Bewässerungsleitungen.
Da die Zweckbestimmung und Nutzung dieser Waren beim Bau von Gebäuden und Infrastrukturen folglich identisch ist, wurde in
der angefochtenen Entscheidung zu Recht auf die Ähnlichkeit der Waren geschlossen.
Auch die in der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, die Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken
erfasst würden, ergänzten einander, ist zutreffend. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass es sich bei einander
ergänzenden Waren um Produkte handelt, zwischen denen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass eines von ihnen für
die Verwendung des anderen unerlässlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die
Herstellung beider Waren liege bei demselben Unternehmen (Urteil des Gerichts vom 1. März 2005, Sergio Rossi/HABM – Sissi
Rossi [SISSI ROSSI], T‑169/03, Slg. 2005, II‑685, Randnr. 60, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Urteil des Gerichtshofs
vom 18. Juli 2006, Rossi/HABM, C‑214/05 P, Slg. 2006, I‑7057). Wie das HABM zu Recht vorträgt, ist es beim Bau der in der
vorstehenden Randnummer aufgeführten Systeme nicht möglich, die Rohre und die Verbindungsstücke für Rohre, die von der angemeldeten
Marke erfasst werden, ohne Einsatz der Baumaterialien, die von der älteren Marke erfasst werden, zu verwenden.
Ferner wurde in der angefochtenen Entscheidung beim Vergleich der Waren, auf die sich die gegenüberstehenden Marken richten,
ebenfalls zu Recht berücksichtigt, dass diese Waren regelmäßig in denselben Verkaufsstellen und über dieselben Vertriebswege
wie Baumaterialien angeboten werden. Wenn die Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst werden, gewisse
Gemeinsamkeiten haben, insbesondere da sie manchmal in denselben Verkaufsstellen angeboten werden, können die etwaigen Unterschiede
zwischen ihnen für sich genommen nach der Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen (vgl. in diesem Sinne
Urteil SISSI ROSSI, oben in Randnr. 94 angeführt, Randnr. 68).
Unter diesen Umständen ist der angefochtenen Entscheidung zu folgen, nach der die Waren, die von den einander gegenüberstehenden
Marken erfasst werden, ähnlich sind und einander ergänzen. Das gegenteilige Vorbringen der Klägerin, soweit es sich auf Waren
bezieht, die nicht von den genannten Marken erfasst werden, ist unerheblich und zurückzuweisen.
–       Zum Vergleich der Zeichen
Nach der Rechtsprechung kann eine zusammengesetzte Marke als einer anderen Marke, die mit einem der Bestandteile der zusammengesetzten
Marke identisch oder diesem ähnlich ist, ähnlich angesehen werden, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem
von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein
schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass
alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil MATRATZEN,
oben in Randnr. 74 angeführt, Randnr. 33, und Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2006, Inex/HABM – Wiseman [Darstellung einer
Kuhhaut], T‑153/03, Slg. 2006, II‑1677, Randnr. 27). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte
Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere
in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie
kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt
werden (Urteil MATRATZEN, oben in Randnr. 74 angeführt, Randnr. 35).
In der vorliegenden Rechtssache wurde in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass der Begriff „pam“, einziger
Wortbestandteil der älteren Marke und sowohl von links nach rechts als auch von oben nach unten geschrieben, den zentralen
und dominierenden Bestandteil der älteren Marke darstelle. Denn dieser Bestandteil nimmt in der älteren Marke eine zentrale
Rolle ein, zieht die Aufmerksamkeit des Verbrauchers, der diese Marke betrachtet, auf sich und lenkt sie von den anderen Bestandteilen
der Marke ab, d. h. dem farbigen Hintergrund und dem ovalen Rahmen, denen eine deutlich nachrangige und nebensächliche Bedeutung
zukommt.
Da der dominierende Bestandteil „pam“ der älteren Marke mit dem ersten Teil der angemeldeten Marke PAM PLUVIAL identisch ist,
wurde in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken bildlich und klanglich ähnlich
seien. Zwar unterschieden sie sich aufgrund des in der angemeldeten Marke enthaltenen Begriffs „pluvial“. Dieser Begriff bilde
jedoch aufgrund der Bedeutung, die ihm auf Spanisch zukomme und die dieselbe wie im Französischen sei, einen nachrangigen
und unterstützenden Bestandteil der Marke. Die Bedeutung des Begriffs verleite das Publikum dazu, den Begriff als Hinweis
auf die von der älteren Marke erfassten Waren anzusehen, dem zufolge diese für die Verwendung für Regenwasser oder bei Regen
bestimmt seien. Aus diesen Gründen wurde in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die bildliche und
klangliche Identität der dominierenden Wortbestandteile der einander gegenüberstehenden Marken in Bezug auf ihre bildlichen
und klanglichen Unterschiede, die auf dem nachgeordneten Bestandteil „pluvial“ der angemeldeten Marke beruhten, überwögen.
Auch diesem Ergebnis ist zu folgen. Denn der Wortbestandteil „pam“ ist auch dominierender Bestandteil der angemeldeten Marke,
da er kurz ist und gut im Gedächtnis bleibt, da er gemäß den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung, die die Klägerin
nicht bestritten hat, im Spanischen keine spezielle Bedeutung hat und da er am Anfang der angemeldeten Marke steht, d. h.
an einer Stelle, der der Durchschnittsverbraucher im Allgemeinen mehr Aufmerksamkeit widmet (Urteil PAM‑PIM’S BABY‑PROP, oben
in Randnr. 83 angeführt, Randnr. 51).
Da der Begriff „pam“ im Spanischen keine Bedeutung hat, ist in Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt
worden, dass ein begrifflicher Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken in der vorliegenden Rechtssache nicht möglich
sei. Wie in der angefochtenen Entscheidung dargelegt wurde, reicht der Umstand, dass der Begriff „pluvial“ auf Spanisch eine
Bedeutung hat, nicht aus, um die angemeldete Marke einem besonderen Begriff zuzuordnen, da dieser Teil der angemeldeten Marke
nur nachrangig und nebensächlich ist.
Diese Erwägung wird auch nicht durch das Vorbringen der Klägerin in Frage gestellt, der Wortbestandteil „pam“ werde als Verweis
auf ihren Firmennamen wahrgenommen (vgl. oben, Randnr. 56). Wie in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt wurde,
ist die behauptete Verbindung zwischen dem früheren und derzeitigen Namen der Klägerin und dem Wortbestandteil „pam“ nicht
offensichtlich, und sie wurde von der Klägerin in keiner Weise nachgewiesen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Wortbestandteil
„pam“ als Verweis auf die Klägerin wahrgenommen werden könnte, würde dies jedenfalls keinen begrifflichen Unterschied zwischen
den beiden Marken beweisen, weil dieser Wortbestandteil auch in der älteren Marke enthalten ist.
Aus alledem ergibt sich, dass die Beschwerdekammer zu Recht in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung feststellte, die
einander gegenüberstehenden Marken seien insgesamt ähnlich.
–       Zur Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr
Angesichts der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und der von ihnen erfassten Waren sowie der Wechselbeziehung
zwischen den Faktoren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind, ist im Einklang mit der angefochtenen
Entscheidung der Beschwerdekammer (Randnr. 28) festzustellen, dass in der vorliegenden Rechtssache eine Verwechslungsgefahr
im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gegeben ist.
Der Begriff „pluvial“, der in der angemeldeten Marke enthalten ist, schließt diese Gefahr nicht aus, da dieser Bestandteil
beim Durchschnittsverbraucher die Vorstellung hervorrufen kann, dass die angemeldete Marke sich von einer Hauptmarke „pam“
ableitet und eine besondere Produktreihe bezeichnet, die Teil der „Markenfamilie PAM“ ist, wie in Randnr. 27 der angefochtenen
Entscheidung zu Recht festgestellt wurde. Diese Erwägung wird durch das Vorbringen der Klägerin bestätigt, sie verwende für
ihre verschiedenen Waren systematisch Marken, die sich vom gemeinsamen Stamm „pam“ ableiteten (vgl. oben, Randnr. 58).
Das Vorbringen, dass das maßgebliche Publikum aufgrund der behaupteten Bekanntheit der Klägerin den Wortbestandteil „pam“
mit der Klägerin gedanklich in Verbindung bringe, greift jedenfalls nicht. Denn abgesehen von der Tatsache, dass die Anlagen
13 bis 15 zur Klageschrift, auf die sich die Klägerin zum Beweis einer solchen gedanklichen Verbindung beruft, aus den oben
in den Randnrn. 18 und 19 dargelegten Gründen im Verfahren nicht verwertet werden dürfen, könnte eine solche gedankliche Verbindung,
selbst wenn sie bewiesen wäre, in der vorliegenden Rechtssache keineswegs eine Verwechslungsgefahr ausschließen, da beim maßgeblichen
Publikum die Vorstellung hervorgerufen werden könnte, dass die Waren, die von der älteren Marke erfasst werden, von der Klägerin
stammen.
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der zweite Klagegrund, auf den sich die Klägerin beruft, unbegründet und
zurückzuweisen ist und dass die Klage insgesamt abzuweisen ist.

Kosten
Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Klage wird abgewiesen.
2.
Die Klägerin, die Saint-Gobain Pam SA, trägt die Kosten.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. März 2007.
Der Kanzler

Der Präsident
E. Coulon

M. Vilaras
*
Verfahrenssprache: Französisch.