CELEX: 62003TJ0312
Marca comunitária
Processo de oposição
Marca nacional anterior figurativa que contém o elemento nominativo 'Selenium Spezial A-C-E'
Pedido de marca comunitária nominativa SELENIUM-ACE
Motivo relativo de recusa
Risco de confusão
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94

Antecedentes do litígio
1       Em 16 de Fevereiro de 1999, a Wassen International Ltd apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização
do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.
2       A marca cujo registo foi pedido é a marca nominativa SELENIUM‑ACE.
3       Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido estão incluídos nas classes 3 («cosméticos; cremes para
o rosto; sabões; cremes e loções anti‑envelhecimento»), 5 («suplementos alimentares; vitaminas e minerais») e 42 («tratamentos
e salões de beleza»), na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para
o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.
4       O pedido foi publicado no
Boletim das Marcas Comunitárias
n.° 81/99, de 11 de Outubro de 1999.
5       Em 16 de Dezembro de 1999, a Stroschein Gesundkost GmbH (a seguir «opositora») apresentou oposição, nos termos do artigo 42.°
do Regulamento n.° 40/94, contra o registo da marca pedida, baseando‑se no registo alemão n.° 39 519 649, de 27 de Setembro
de 1995, da marca figurativa seguinte:
6       Esta marca foi registada para os seguintes produtos, incluídos quer na classe 5 quer na classe 30:
«Preparados não medicinais e não farmacêuticos à base de amido, sais de cálcio, estearato de magnésio e levedura, ou combinações
destes elementos enquanto suplementos alimentares.»
7       A oposição era baseada em todos os produtos para os quais a marca anterior estava registada e era dirigida contra os produtos
compreendidos nas classes 3 e 5 reivindicados no pedido de marca comunitária. O motivo invocado em apoio dessa oposição era
o risco de confusão referido no n.° 1, alínea b), do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94.
8       Por decisão de 30 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição acolheu a oposição e, por conseguinte, recusou o registo da marca
pedida. Considerou, em substância, que os sinais em causa eram visualmente muito semelhantes e foneticamente semelhantes ou
mesmo idênticos. Dada a identidade dos produtos compreendidos na classe 5 e certas semelhanças entre os produtos compreendidos
na classe 3 reivindicados no pedido de marca comunitária, por um lado, e os produtos cobertos pela marca anterior, por outro,
a Divisão de Oposição concluiu que existia risco de confusão.
9       Em 30 de Janeiro de 2002, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição.
10     Por decisão de 18 de Junho de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso negou provimento ao recurso.
Considerou, em substância, que os elementos nominativos eram os elementos dominantes da marca anterior e, mais particularmente,
que o termo «selenium» constituía o elemento mais distintivo, que a separação das letras «a», «c» e «e», por traços de união
não alterava a sua percepção e que o termo «spezial» era percebido pelos consumidores como uma indicação descritiva de uma
linha particular de produtos. Concluiu que a Divisão de Oposição tinha considerado correctamente que os sinais eram semelhantes,
que os produtos eram, consoante os casos, idênticos ou semelhantes, e tinha concluído, com razão, pela existência de risco
de confusão em relação a todos os produtos em causa.

Pedidos das partes
11     A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       dar provimento ao recurso;
–       remeter ao IHMI os documentos relativos ao pedido de marca comunitária, a fim de permitir o seu registo;
–       anular a decisão da Divisão de Oposição;
–       anular a decisão impugnada;
–       condenar a opositora nas despesas efectuadas pela recorrente no quadro do presente recurso, do recurso para a Câmara de Recurso
e da oposição perante a Divisão de Oposição.
12     O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       negar provimento ao recurso;
–       condenar a recorrente nas despesas.

Quanto à admissibilidade do pedido destinado a que o processo seja remetido ao IHMI a fim de permitir o registo
13     A recorrente pede ao Tribunal que remeta o processo ao IHMI e lhe dirija uma injunção para registar a marca comunitária em
causa.
14     Por força do n.° 6 do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão
do tribunal comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir injunções ao IHMI. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências
da parte decisória e dos fundamentos do presente acórdão [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de
2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Colect., p. II‑723, n.° 18]. Este pedido é, portanto, inadmissível.

Quanto ao mérito
15     A recorrente invoca um único fundamento de recurso relativo à violação do n.° 1, alínea b), do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes
16     A recorrente alega que tanto a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso cometeram erros na apreciação das duas marcas
em causa. Sublinha que há que proceder a uma apreciação global da marca anterior e da marca comunitária, tomando em consideração
as marcas no seu conjunto, incluindo os seus eventuais elementos figurativos. Não é possível limitar a análise a elementos
específicos da marca, particularmente quando não foi apresentado qualquer indício susceptível de provar que o público visado
se fiará em certos elementos e quando as marcas em questão são compostas por certos elementos que, isoladamente, têm apenas
um fraco carácter distintivo, de forma que o carácter distintivo das marcas apenas pode resultar da sua apreciação global.
17     A recorrente considera que era errado ignorar os efeitos do termo «spezial», os traços de união que separam as letras «a»,
«c» e «e», bem como o elemento figurativo da marca anterior, pois, mesmo que cada um desses elementos tomados isoladamente
possa ter apenas um efeito limitado, o seu efeito acumulado não é negligenciável no quadro de uma apreciação global.
18     A recorrente alega que foi sem razão que a Câmara de Recurso considerou o termo «selenium» como o elemento mais distintivo
da marca anterior. Tanto a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso ignoraram ou não tomaram suficientemente em consideração
o facto de a compra dos produtos em questão não ser fortuita, mas, pelo contrário só se fazendo após um exame minucioso dos
ingredientes que compõem os diferentes produtos abrangidos pelas marcas em questão. O público visado por esses produtos interessa‑se,
além disso, apenas pelos produtos que contêm selénio, sem dar importância ao facto, ou mesmo ignorando‑o, de o termo «selenium»
poder ser o nome estrangeiro ou o nome científico do produto desejado. Por conseguinte, o termo «selenium» não poderá ser
considerado pelo público visado como «suficientemente distintivo».
19     A recorrente observa que, na ausência de espaço ou traço de união entre as letras «a», «c» e «e», é natural que o consumidor
as pronuncie como uma palavra, mesmo que o termo assim formado não faça parte da língua materna do consumidor em causa. Portanto,
a marca anterior é composta do grupo de letras «ace», pronunciadas separadamente, ao passo que a marca pedida contém o termo
«ace» pronunciado como uma palavra.
20     A recorrente considera que, por conseguinte, há que comparar as marcas em conflito apresentando‑as da seguinte forma: SELENIUM‑ACE,
no que toca à marca pedida, e o elemento nominativo «Selenium Spezial A‑C‑E» associado a um elemento figurativo, no que respeita
à marca anterior. Mesmo que sejam pouco distintivos, o termo «spezial» e o elemento figurativo devem ser tomados em conta.
Além disso, o termo «selenium» é também pouco distintivo para um consumidor que deseje comprar um produto que contenha selénio.
No que respeita ao termo «ace» e ao grupo de letras «ace» separadas por traços de união, a recorrente considera que o primeiro
é uma invenção, que não tem provavelmente qualquer sentido para o consumidor alemão médio, e que o segundo é claramente constituído
por simples letras do alfabeto.
21     A recorrente deduz daí que os elementos nominativos que compõem as marcas em causa são diferentes no plano fonético, pois
que a marca pedida compreende um termo cindido por um traço de união e a marca anterior dois termos associados a três letras
separadas. No plano visual, as marcas são igualmente diferentes, uma vez que a marca anterior comporta um elemento figurativo
e letras separadas e não o termo estrangeiro ou inventado «ace». No plano conceptual, a marca proposta não tem outro sentido
para além do que resulta do termo «selenium», que é o elemento procurado pelo público visado, ao passo que a marca anterior
tem um significado suplementar ligado ao grupo de letras «ace».
22     A recorrente assinala que o instituto alemão de marcas e patentes chegou à mesma conclusão numa decisão de 21 de Agosto de
2002. A Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso deveriam ter seguido essa decisão, segundo a qual as marcas podiam ser distinguidas,
mesmo em caso de identidade dos produtos em causa.
23     Por fim, a recorrente alega que tanto a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso fizeram incidir indevidamente sobre a
recorrente o ónus da prova da ausência de risco de confusão. Era à opositora que cabia alegar a existência desse risco e produzir
a prova dele. No presente processo, a opositora não produziu qualquer elemento de natureza a escorar a sua alegação de que
existia efectivamente uma confusão no mercado alemão. Por conseguinte, na ausência de prova num ou noutro sentido, a questão
deveria ter sido resolvida com base numa comparação hipotética das marcas em conflito.
24     O IHMI sustenta que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que havia risco de confusão devido à semelhança dos sinais
em causa, apreciados globalmente, bem como à identidade e à semelhança dos produtos visados.

Apreciação do Tribunal
25     Nos termos do n.° 1, alínea b), do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o
pedido de registo de marca será recusado quando devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade
ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas exista risco de confusão no espírito do público do território
onde a marca anterior está protegida. Por outro lado, por força do n.° 2, alínea a), ii), do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94,
devem ser consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado‑Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido
de marca comunitária.
26     Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços
em causa provêm da mesma empresa ou, tal sendo o caso, de empresas economicamente associadas.
27     Segundo essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente
tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores pertinentes no caso em apreço, designadamente
a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira
Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect.,
p. II‑2821, n.
os
31 a 33, e a jurisprudência citada].
28     No caso presente, a marca anterior em que se baseia a oposição está registada na Alemanha. Por outro lado, os produtos em
causa são produtos de consumo corrente. Portanto, o público‑alvo em relação ao qual se deve apreciar o risco de confusão é
constituído pelos consumidores médios da Alemanha.
29     Além disso, mesmo que o artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94 não contenha uma disposição semelhante à do n.° 2 do artigo 7.°,
segundo a qual basta, para recusar o registo de uma marca, que um motivo absoluto de recusa exista apenas numa parte da Comunidade,
há que considerar que a mesma solução deve ser aplicada no caso em apreço. Segue‑se que o registo deve ser igualmente recusado,
mesmo que o motivo relativo de recusa exista apenas numa parte da Comunidade [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de
3 de Março de 2004, Mülhens/IHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Colect., p. II‑791, n.° 36].
30     É à luz destas considerações que há que examinar a comparação realizada pela Câmara de Recurso no que respeita, por um lado,
aos produtos em causa e, por outro, aos sinais em conflito.
Quanto à comparação dos produtos
31     Em primeiro lugar, deve observar‑se que a recorrente não avança qualquer argumento respeitante à apreciação da Câmara de Recurso
quanto a este ponto. Por outro lado, na sequência de uma pergunta do Tribunal, a recorrente esclareceu, na audiência, que
não apresentou qualquer pedido de limitação do seu pedido de marca. Em seguida, deve recordar‑se que a oposição era baseada
em todos os produtos para os quais a marca anterior estava registada e era dirigida contra os produtos compreendidos nas classes
3 e 5 reivindicados no pedido de marca. A Câmara de Recurso considerou que os produtos designados pela marca pedida são em
parte idênticos e em parte semelhantes aos produtos designados pela marca anterior. Nestas condições, há que concluir que
os produtos reivindicados no pedido de marca são em parte idênticos e em parte semelhantes aos produtos designados pela marca
anterior.
Quanto à comparação dos sinais
32     Como resulta de jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual,
fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear‑se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial,
aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van
Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335, n.° 47, e a jurisprudência citada].
33     Quanto às alegações da recorrente relativas à ausência de apreciação global das marcas em causa pela Câmara de Recurso, há
que considerar que esta procedeu a uma avaliação analítica de cada um dos elementos específicos dos sinais em causa e, em
seguida, interpretou correctamente os resultados obtidos por meio de uma apreciação global baseada numa síntese de todos esses
dados.
34     A esse propósito, deve observar‑se em primeiro lugar que, contrariamente ao alegado pela recorrente, a Câmara de Recurso não
ignorou nem os efeitos do termo «spezial», nem a separação das letras «a», «c» e «e» por traços de união, nem o elemento figurativo
da marca anterior.
35     Com efeito, deve começar por se salientar que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que o termo «spezial» corresponde
a um adjectivo alemão que significa «especial» e que é susceptível de ser percebido pelos consumidores do território de referência
como uma indicação descritiva de uma linha particular de produtos.
36     Em seguida, há que indicar que a Câmara de Recurso examinou também a influência do grupo de letras «ace». Considerou que o
público‑alvo compreendia provavelmente essas letras como uma referência a outras substâncias contidas habitualmente em suplementos
alimentares, tais como, por exemplo, as vitaminas. Além disso, entendeu que a circunstância de essas letras serem representadas
com ou sem traços de união não produz qualquer consequência, dado que a ausência de sinal de separação não é susceptível,
nas circunstâncias do caso em apreço, de mudar de maneira significativa a percepção que o consumidor possa ter dessas três
letras colocadas na mesma ordem.
37     Finalmente, no que respeita ao elemento figurativo, a Câmara de Recurso observou na decisão impugnada que, quando uma marca
for composta de elementos nominativos e figurativos, os primeiros deverão, em princípio, ser considerados mais distintivos
que os segundos, pois o consumidor médio fará mais facilmente referência ao produto em causa citando o nome desse produto
do que descrevendo o elemento figurativo da marca. Considerou, com razão, que esse raciocínio geral pode aplicar‑se razoavelmente
no caso em apreço. Segundo a Câmara de Recurso, é razoável considerar que o consumidor médio perceberá o elemento nominativo
como a marca e o elemento figurativo como um elemento decorativo. Pode também salientar‑se que o elemento figurativo se encontra
abaixo dos elementos nominativos, isto é, numa posição menos visível.
38     Segue‑se que os argumentos da recorrente relativos ao facto de a Câmara de Recurso não ter tomado em consideração os demais
elementos, para além do termo «selenium», devem ser rejeitados.
39     Importa salientar, em segundo lugar, que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que o termo «selenium»
constituía o elemento dominante da marca anterior.
40     Com efeito, sendo a marca anterior composta por elementos nominativos (os termos «selenium», «spezial» e o grupo de letras
«ace») e por um elemento figurativo, deve recordar‑se que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que a parte nominativa
é mais distintiva do que a parte figurativa. Deve acrescentar‑se que o termo «selenium» é um termo inglês correspondente ao
nome alemão «Selen», que designa um elemento químico. A esse propósito, há que observar que, se os consumidores de referência
não forem capazes de compreender que o termo «selenium» designa um componente do produto que desejam comprar, esse termo será
particularmente distintivo, pois que será percebido como o nome do produto e não como uma indicação que descreve o seu conteúdo.
Por outro lado, mesmo que, como a Câmara de Recurso observa, seja possível que os consumidores possam identificar esse elemento
como um componente dos produtos comercializados com a marca anterior, não é menos verdade que, por força da sua posição na
marca anterior, e comparado com os outros elementos do sinal anterior, o termo «selenium» desempenha um papel preponderante
quando o público pertinente identifica o sinal e se recorda dele.
41     Com efeito, há que indicar, a este propósito, que o termo «selenium» desempenha um papel importante na apreciação visual e
fonética da marca anterior, tendo em conta a sua posição inicial, isto é, o local mais visível. É, por essa razão, o primeiro
a ser percebido. Importa, além disso, recordar que o termo «spezial» significa «especial» em alemão. Portanto, foi com razão
que a Câmara de Recurso considerou que o público‑alvo o perceberia como um elemento puramente elogioso e descritivo. Finalmente,
a combinação de letras «ace» pode ser percebida pelos consumidores como fazendo referência a certas substâncias normalmente
contidas em suplementos alimentares, tais como as vitaminas.
42     Segue‑se que o argumento da recorrente relativo ao erro da Câmara de Recurso, por ter considerado o termo «selenium» como
o elemento mais distintivo da marca anterior, deve ser rejeitado.
43     Deve salientar‑se, em terceiro lugar, que a Câmara de Recurso procedeu a uma apreciação global baseada numa síntese de todos
os dados resultantes das suas avaliações. Foi, assim, com razão que entendeu que o sinal pedido e o sinal anterior eram semelhantes,
por o primeiro reproduzir quase integralmente o elemento nominativo do último.
44     Com efeito, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que os sinais em conflito, tomados no seu conjunto, eram semelhantes,
prevalecendo as suas semelhanças sobre as suas diferenças. É forçoso reconhecer que o sinal anterior é reproduzido de uma
maneira quase idêntica no pedido de marca comunitária, diferindo os dois sinais apenas ao nível dos elementos menos distintivos
do sinal anterior, isto é, o termo «spezial», o elemento figurativo e os dois traços de união que separam as letras «a», «c»
e «e», colocadas, no entanto, numa ordem idêntica no sinal pedido. Por outro lado, sendo a marca pedida nominativa, pode ser
utilizada pelo requerente com qualquer tipo de letra, incluindo o utilizado pela marca anterior. Há, por isso, que concluir
que os sinais em causa suscitam uma impressão de conjunto semelhante nos planos visual, fonético e conceptual.
45     Segue‑se que o argumento relativo ao facto de a Câmara de Recurso não ter procedido a uma apreciação global das marcas em
causa deve ser igualmente rejeitado.
46     No que respeita ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso ignorou a decisão do instituto alemão de marcas e patentes
relativa às mesmas marcas e aos mesmos produtos, a despeito do facto de a República Federal da Alemanha ser o país a que a
oposição diz respeito, basta recordar que, segundo a jurisprudência, o regime comunitário de marcas é um sistema autónomo,
constituído por um conjunto de normas e prosseguindo objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente
de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica),
T‑32/00, Colect., p. II‑3829, n.° 47]. Por conseguinte, embora a Câmara de Recurso possa ter em conta as decisões das autoridades
nacionais, essa faculdade não pode conduzir a exonerar a Câmara de Recurso da sua obrigação de efectuar a sua própria apreciação
tendo por único fundamento a regulamentação comunitária pertinente. Por isso, o IHMI e, tal sendo o caso, o tribunal comunitário,
não estão vinculados por uma decisão tomada ao nível de um Estado‑Membro. Segue‑se que o argumento da recorrente não pode
ter êxito.
47     Quanto ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso fez incidir indevidamente sobre ela o ónus da prova da ausência
de risco de confusão, deve recordar‑se que, por força do n.° 1,
in fine
, do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame a efectuar
pelo IHMI deve limitar‑se às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Resulta dessa disposição que tanto
a opositora como a recorrente devem apresentar ao IHMI alegações em apoio dos seus pedidos respectivos. A esse propósito,
resulta da decisão da Divisão de Oposição que a opositora sustentou que havia risco de confusão entre as marcas em causa devido
à identidade dos seus elementos distintivos e por os produtos cobertos pela marca pedida, que são os produtos das classes
5 e 3, serem respectivamente idênticos e semelhantes aos cobertos pela marca anterior. Segue‑se que, para sustentar a sua
oposição, a opositora apresentou um fundamento, ou seja, a existência de risco de confusão, em apoio do qual avançou vários
argumentos que, aliás, foram tomados em conta pelo IHMI, de forma que este não se baseou somente nas alegações da recorrente.
Por conseguinte, o argumento da recorrente deve ser rejeitado.
48     À luz das considerações que precedem, deve concluir‑se que a Câmara de Recurso não cometeu erro de apreciação quando concluiu
que existia risco de confusão na acepção do n.° 1, alínea b), do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94, devido, por um lado,
à semelhança dos sinais em causa, quando apreciados globalmente, e, por outro, à identidade e à semelhança dos produtos cobertos
pelas marcas em causa. A esse propósito, deve recordar‑se que pode existir risco de confusão, apesar do fraco grau de semelhança
entre as marcas, quando a semelhança dos produtos ou serviços cobertos por estas é grande (v., por analogia, acórdão do Tribunal
de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 19). No caso em apreço, os produtos
são em parte idênticos e em parte semelhantes. Resulta dessa identidade e dessa semelhança que as diferenças entre os sinais
em questão são atenuadas no quadro da apreciação global do risco de confusão.
49     Por isso, sem que o Tribunal tenha de se pronunciar sobre a admissibilidade do pedido da recorrente com vista à anulação da
decisão da Divisão de Oposição, há que rejeitar o único fundamento invocado pela recorrente e negar provimento ao recurso
na sua totalidade.

Quanto às despesas
50     Nos termos do n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada
nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas efectuadas
pelo IHMI.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A recorrente é condenada nas despesas.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Julho de 2005.
O secretário

O presidente
H. Jung

M. Jaeger
*
Língua do processo: inglês.