CELEX: 62004TJ0350
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo BUD
Domande di marchi comunitari figurativi American Bud e Anheuser Busch Bud
Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori che contengono il termine "bit"
Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94

Fatti all’origine della controversia
I –
Domande di marchi comunitari depositate da Anheuser‑Busch
Anheuser Busch, Inc. depositava tre domande di marchi comunitari (in prosieguo: i «marchi richiesti») presso l’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre
1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato:
–        una domanda di marchio denominativo BUD, depositata il 1° aprile 1996, per prodotti che rientrano nella classe 32 dell’Accordo
di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come rivisto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e che corrispondono alla seguente descrizione: «birra, ale
[birra chiara ad elevata gradazione alcolica], porter [birra scura], bevande di malto alcoliche e analcoliche»;
–        una domanda di marchio figurativo (in prosieguo: il «marchio figurativo richiesto n. 1»):
–        una domanda di marchio figurativo (in prosieguo: il «marchio figurativo richiesto n. 2»):
Queste ultime due domande venivano depositate il 16 ottobre 1996 per prodotti che appartengono alle classi 16, 25 e 32 dell’Accordo
di Nizza e corrispondono, rispettivamente, alla descrizione seguente:
–        classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; cartoleria;
adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio, non comprese in altre classi; carte da gioco»;
–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
–        classe 32: «Birra, ale, porter, bevande di malto alcoliche e analcoliche».
Le domande di marchi figurativi nn. 1 e 2 venivano pubblicate il 23 marzo 1998 nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 20/98 e n. 21/98.
La domanda di marchio denominativo veniva pubblicata il 7 dicembre 1998 nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 93/98.
II –
Opposizioni di Bitburger Brauerei alle domande di marchi comunitari
Il 10 giugno 1998 Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (in prosieguo: «Bitburger Brauerei») presentava due opposizioni (nn. 48274
e 49173), a titolo dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione dei marchi figurativi nn. 1 e 2, con riferimento
all’insieme dei prodotti specificati nella domanda di registrazione.
Il 3 marzo 1999 Bitburger Brauerei presentava opposizione (n. 138281), a titolo dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, contro
la registrazione del marchio denominativo BUD, con riferimento all’insieme dei prodotti specificati nella domanda di registrazione.
In primo luogo, queste tre opposizioni erano fondate sull’esistenza dei seguenti marchi anteriori:
–        il marchio denominativo nazionale BIT, registrato in Germania il 17 settembre 1996 (n. 39615324), per «birre; acque minerali
e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande»
appartenenti alla classe 32;
–        il marchio denominativo e figurativo Bit, registrato in Germania il 12 dicembre 1938 (n. 505912), per «birra» appartenente
alla classe 32, riprodotto qui di seguito:
–        il marchio denominativo e figurativo Bitte ein Bit! registrato in Germania il 5 luglio 1957 (n. 704211), per «birra e bevande
analcoliche» appartenenti alla classe 32, riprodotto qui di seguito:
–        il marchio denominativo e figurativo Bitte ein Bit!, registrato in Germania il 3 novembre 1987 (n. 1113784), per diversi prodotti
appartenenti alle classi 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 e 42, riprodotto qui di seguito:
Le tre opposizioni erano fondate su tutti i prodotti coperti dai marchi n. 505912, n. 39615324 (BIT) e n. 704211 (Bitte ein
Bit!).
L’opposizione (n. 138281) contro il marchio denominativo richiesto BUD era fondata altresì sui prodotti e servizi seguenti,
coperti dal marchio denominativo e figurativo n. 1113784 (Bitte ein Bit!) e compresi in diverse classi: «birra e bevande analcoliche;
servizi di ristorazione, in particolare fornitura di bevande nei vari luoghi di ristorazione; locazione di impianti per la
rivendita di bevande, di bar ambulanti, di mobili da giardino e per feste». Le due opposizioni (nn. 48274 e 49173) contro
i due marchi figurativi richiesti erano fondate altresì sui prodotti seguenti, coperti dal marchio denominativo e figurativo
n. 1113784 (Bitte ein Bit!) e compresi in diverse classi: «birra e bevande analcoliche; brochure, sottobicchieri da birra,
manifesti pubblicitari, poster, stilografiche, grembiuli da cameriere, t‑shirts, cravatte, salviette, sweat-shirts e blouson.
In secondo luogo, con specifico riferimento ai marchi figurativi richiesti, Bitburger Brauerei invocava, oltre ai marchi riprodotti
supra al punto 7, il marchio BIT «comunemente noto» in Germania per i prodotti seguenti: «birre e bevande analcoliche; brochure,
sottobicchieri da birra, manifesti pubblicitari, poster, stilografiche, grembiuli birra, t-shirts, cravatte, salviette, sweat-shirts
e blouson».
In terzo luogo, con specifico riferimento al marchio denominativo richiesto BUD, Bitburger Brauerei invocava, oltre ai marchi
riprodotti supra al punto 7, le seguenti domande di marchi comunitari:
–        una domanda di marchio comunitario figurativo depositata il 1° aprile 1996 (n. 121608) per prodotti compresi nella classe
32 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «birra, bevande tipo birra, ale, porter (e gli
stessi prodotti in versione analcolica, leggermente alcolica o a basso tenore alcolico); bevande analcoliche; sciroppi di
frutta e altri preparati per fare bevande analcoliche e bevande alcoliche; succhi di frutta, acque da tavola», marchio riprodotto
qui di seguito:
–        una domanda di marchio comunitario figurativo depositata il 1° aprile 1996 (n. 139634) per prodotti compresi nella classe
32 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «birra, bevande tipo birra, ale, porter (e gli
stessi prodotti in versione analcolica, leggermente alcolica o a basso tenore alcolico); bevande analcoliche; sciroppi di
frutta e altri preparati per fare bevande analcoliche e bevande alcoliche; succhi di frutta, acque da tavola», marchio riprodotto
qui di seguito:
A sostegno delle sue opposizioni Bitburger Brauerei invocava gli impedimenti relativi alla registrazione di cui all’art. 8,
nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94.
III –
Decisioni della divisione d’opposizione
Con tre decisioni rese il 27 marzo 2002 la divisione d’opposizione respingeva le opposizioni proposte da Bitburger Brauerei.
Quanto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la divisione d’opposizione considerava innanzi tutto che le domande
di marchi figurativi comunitari nn. 121608 e 139634, in quanto depositate lo stesso giorno del marchio denominativo richiesto
BUD (1° aprile 1996), non potevano essere ritenute diritti anteriori ai sensi di tale disposizione.
La divisione d’opposizione considerava peraltro che mancava la prova dell’uso del marchio denominativo e figurativo tedesco
n. 505912 (BIT), così come registrato, mentre la prova dell’uso dei marchi denominativi e figurativi tedeschi nn. 704211 e
1113784 (Bitte ein Bit!) era stata apportata solo per la «birra» e la «birra analcolica» (per entrambi i marchi) e per «sottobicchieri
da birra, t‑shirts, giacche, bicchieri da birra, apribottiglie, stilografiche e grembiuli da cameriere» (per il marchio n. 1113784).
Alla luce di questi elementi la divisione di opposizione concludeva che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i marchi
richiesti, da un lato, e i marchi tedeschi denominativo n. 39615324 (BIT) e denominativi e figurativi nn. 704211 e 1113784
(Bitte ein Bit!), dall’altro.
Essa riteneva, in sostanza, che, nonostante il maggiore carattere distintivo del marchio denominativo n. 39615324 (BIT) sul
mercato tedesco e l’identità dei prodotti in causa (per la classe 32), le differenze di ordine visivo, auditivo e concettuale
tra i segni in causa fossero sufficienti a escludere qualunque rischio di confusione nel senso dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94. La divisione d’opposizione concludeva, così, per l’assenza di rischio di confusione, in Germania,
tra il marchio denominativo tedesco n. 39615324 (BIT) e i marchi per i quali si chiedeva la registrazione. Identica conclusione
si sarebbe imposta, secondo la divisione di opposizione, anche tenendo conto di un marchio BIT «comunemente noto» in Germania,
invocato da Bitburger Brauerei nelle opposizioni ai due marchi figurativi richiesti.
Riguardo ai marchi denominativi e figurativi tedeschi nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!), la divisione d’opposizione constatava
che essi contenevano elementi addizionali rispetto al marchio denominativo tedesco n. 39615324 (BIT) e si differenziavano,
di conseguenza, sotto ogni profilo dai marchi richiesti. La divisione d’opposizione concludeva, pertanto, per l’assenza di
rischio di confusione, in Germania, tra i marchi denominativi e figurativi tedeschi nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!)
e i marchi richiesti.
Quanto all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, Bitburger Brauerei faceva valere, a proposito del marchio denominativo
richiesto BUD, che i marchi denominativi e figurativi n. 505912 (BIT), n. 704211 e n. 1113784 (Bitte ein Bit!), il marchio
denominativo n. 39615324 (BIT) e quello figurativo comunitario richiesto n. 121608 erano marchi noti e fondavano a tale titolo
l’opposizione. Secondo la divisione d’opposizione, invece, l’uso del marchio denominativo e figurativo tedesco n. 505912 (BIT)
non era stato provato e non poteva essere fatto appello all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Peraltro, con riferimento
alla domanda di marchio comunitario n. 121608, la divisione d’opposizione riteneva che, essendo stata depositata lo stesso
giorno della domanda di marchio denominativo BUD (1° aprile 1996), essa non costituiva un diritto anteriore nel senso dell’art. 8,
n. 5, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, lett. a), sub i), del regolamento n. 40/94. Siccome, poi, l’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 40/94 presuppone che i marchi controversi siano identici o simili, la divisione d’opposizione concludeva
che il marchio denominativo tedesco n. 39615324 (BIT) e quelli denominativi e figurativi tedeschi nn. 704211 e 1113784 (Bitte
ein Bit!) non potevano fondare l’opposizione a titolo di tale disposizione.
Sull’altro versante, con riferimento ai marchi figurativi richiesti, Bitburger Brauerei invocava il marchio BIT comunemente
noto in Germania. Siccome l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 presuppone che i marchi in causa siano identici o simili,
la divisione d’opposizione concludeva che il segno BIT non poteva fondare l’opposizione a titolo di tale disposizione.
IV –
Decisioni della commissione di ricorso
Il 24 maggio 2002 Bitburger Brauerei presentava ricorso contro ciascuna delle tre decisioni della divisione d’opposizione.
Essa chiedeva l’annullamento delle dette decisioni relativamente al rigetto dell’opposizione per i prodotti compresi nella
classe 32.
Con tre decisioni rese il 22 giugno 2004 (procedimento R 453/2002-2 per la domanda di marchio denominativo BUD, procedimento
R 447/2002-2 per la domanda di marchio figurativo n. 1 e procedimento R 451/2002-2 per la domanda di marchio figurativo n. 2),
notificate a Bitburger Brauerei il 29 giugno 2004 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la seconda commissione di ricorso
dell’UAMI respingeva i ricorsi proposti contro le decisioni della divisione di opposizione.
Innanzitutto, le due domande di marchio comunitario invocate da Bitburger Brauerei contro il marchio denominativo richiesto
BUD a giudizio della commissione di ricorso non potevano essere considerate «marchi anteriori» nel senso dell’art. 8, nn. 1
e 2, del regolamento n. 40/94 e, pertanto, giustificare un’opposizione a norma del n. 1, lett. b), e del n. 5 dell’art. 8
del regolamento n. 40/94. A differenza della divisione di opposizione, la commissione di ricorso considerava, però, nelle
tre decisioni impugnate, che il marchio denominativo e figurativo tedesco n. 505912 (BIT) era stato oggetto di un uso idoneo
a salvaguardare i diritti ad esso connessi.
Per quanto concerne il rischio di confusione, la commissione di ricorso concludeva che in Germania tra i marchi richiesti
e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT) tale rischio, nonostante un certo carattere distintivo accresciuto
di questi ultimi e l’identità o la somiglianza dei prodotti in causa rientranti nella classe 32, non sussisteva. La valutazione
della commissione di ricorso poggiava in particolare sulle differenze visive e auditive tra i segni, nonché sull’assenza di
somiglianza concettuale.
Secondo la commissione di ricorso, identica conclusione s’imponeva, a maggior ragione, riguardo alla comparazione dei marchi
richiesti con i marchi tedeschi nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!), che sono composti di più parole.
Quanto all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso considerava, nelle tre decisioni impugnate, che
la differenza tra i segni era tale che non poteva esservi questione di sfruttamento del carattere distintivo o del valore
dei marchi anteriori oppure di pregiudizio degli stessi. La ricorrente non avrebbe spiegato, peraltro, perché avrebbe potuto
verificarsi tale sfruttamento o pregiudizio.

Procedimento e conclusioni delle parti
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a dei quesiti e a produrre taluni documenti, ciò che
esse hanno fatto entro il termine impartito.
Le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti orali formulati all’udienza del 17 gennaio 2006.
Bitburger Brauerei chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare le decisioni impugnate;
–        condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI e Anheuser-Busch chiedono che il Tribunale voglia:
–        respingere i ricorsi;
–        condannare Bitburger Brauerei alle spese.

In diritto
I –
Sul rinvio a taluni scritti processuali dinanzi all’UAMI
In chiusura dei controricorsi Anheuser-Busch rinvia globalmente a tutti gli argomenti, fatti e prove da essa prodotti dinanzi
all’UAMI con scritti 30 marzo 1999, 2 febbraio 2000, 18 luglio 2000, 18 novembre 2002 e 19 agosto 2003.
A tale riguardo occorre ricordare che, in forza dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile
in materia di proprietà intellettuale in conformità dell’art. 130, n. 1, e dell’art. 132, n. 1, di tale regolamento, l’atto
introduttivo del ricorso deve indicare l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una giurisprudenza consolidata,
se il testo dell’atto di ricorso ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi
di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali nell’argomentazione
giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell’atto di ricorso stesso. [sentenza del
Tribunale 14 settembre 2004, causa T-183/03, Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Racc. pag. II‑3113,
punto 11].
Tale giurisprudenza può essere trasposta al controricorso della controparte in un procedimento di opposizione dinanzi alla
commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, in forza dell’art. 46 del regolamento di procedura, applicabile
in materia di proprietà intellettuale in conformità all’art. 135, n. 1, secondo comma, di questo stesso regolamento [sentenza
del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/02, AVEX/UAMI – Ahlers (a), Racc. pag. II‑2907, punto 11].
Ne consegue che i controricorsi di Anheuser-Busch, là dove rinviano agli scritti depositati dinanzi all’UAMI, sono irricevibili
in quanto il rinvio globale che contengono non si ricollega ai motivi e agli argomenti ivi sviluppati.
II –
Sui rinvii ad alcune decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI
A più riprese nelle loro memorie Bitburger Brauerei e Anheuser-Busch rinviano alla prassi decisionale delle commissioni di
ricorso dell’UAMI.
A tale riguardo occorre ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso dell’UAMI devono adottare, in forza del regolamento
n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto la legittimità delle dette decisioni deve essere valutata unicamente
in base a tale regolamento e non sulla base di una prassi decisionale precedente (sentenze della Corte 15 settembre 2005,
causa C‑37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I‑7975, punto 47, e 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551,
punto 48).
I rinvii operati da Bitburger Brauerei e Anheuser-Busch sono, dunque, inconferenti.
III –
Sulla legittimità delle decisioni impugnate
I ricorsi depositati da Bitburger Brauerei nelle cause riunite da T-350/04 a T‑352/04 sono fondati su due motivi. Il primo verte sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il secondo
sulla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
A –
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Il primo motivo invocato da Bitburger Brauerei si articola in due parti.
Nella prima, Bitburger Brauerei considera che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel concludere per l’assenza
di rischio di confusione tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT).
Nella seconda, Bitburger Brauerei considera che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel concludere per l’assenza
di rischio di confusione tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!).
1.     Sulla prima parte del primo motivo, relativa al rischio di confusione tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori
nn. 505912 e 39615324 (BIT)
a)     Argomenti di Bitburger Brauerei
Sul pubblico pertinente
Ricordando la giurisprudenza relativa al rischio di confusione, Bitburger Brauerei precisa che i marchi anteriori sono registrati
in Germania e che i prodotti di cui trattasi sono di consumo corrente. Essa considera, perciò, che il pubblico pertinente
è costituito dal consumatore medio tedesco, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Quanto all’affermazione
contenuta nelle decisioni impugnate secondo cui il consumatore medio di birra conosce in genere le marche di birra che gli
piacciono e sa distinguerle fra loro, Bitburger Brauerei rileva che, se con tali parole la commissione di ricorso ha voluto
intendere che verso i prodotti in questione il livello di attenzione deve presumersi più alto, il ragionamento sarebbe inesatto.
In particolare, esso sarebbe contrario alla sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI‑Karlsberg
Brauerei (MYSTERY) (Racc. pag. II‑43, punto 37), dove sarebbe stato affermato che nei confronti di «birre» e «bevande analcoliche»,
comprese nella classe 32, i consumatori tedeschi non presterebbero particolare attenzione.
Sul carattere distintivo del marchio BIT
Bitburger Brauerei sottolinea l’elevato carattere distintivo del marchio BIT. In proposito, facendo riferimento alla sentenza
della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I‑5507), essa indica che il carattere distintivo di un marchio
discende dalle sue qualità intrinseche o dalla conoscenza che ne ha il mercato. Nella fattispecie, la commissione di ricorso
ha considerato in prima battuta che il termine «Bit» ha un carattere distintivo normale. Dato l’ampio uso dei marchi che Bitburger
Brauerei avrebbe provato, questo carattere distintivo [normale] sarebbe stato rafforzato dalla notorietà acquisita sul territorio
tedesco. A buon diritto, allora, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha concluso che i marchi tedeschi nn. 505912
e 39615324 (BIT) avevano un carattere distintivo maggiore. Solo che, a torto, la commissione di ricorso avrebbe qualificato
tale carattere distintivo maggiore con l’aggettivo indefinito «certo». L’uso ininterrotto da decenni del marchio BIT e l’elevato
grado di pubblicità, provati dalla documentazione corrispondente, avrebbero comportato che, già a luglio del 1996, BIT era
un concetto noto all’83,3% dei bevitori di birra tedeschi, secondo un sondaggio non orientato, e al 94,8%, secondo un sondaggio
orientato. Ne risulterebbe che BIT è un marchio estremamente noto e che presenta, quindi, un carattere distintivo accresciuto.
Sulla comparazione dei segni
Bitburger Brauerei si concentra sulla comparazione fonetica dei segni in causa e contesta, anzitutto, nelle cause T-351/04
e T-352/04, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i marchi figurativi richiesti non possono essere ridotti
foneticamente al solo termine «Bud».
Bitburger Brauerei considera, al riguardo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel concludere che il consumatore
medio interessato chiamerebbe i marchi figurativi richiesti American Bud o Anheuser-Busch Bud.
Per prima cosa, nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione tra marchi complessi, la valutazione della loro somiglianza
non significherebbe prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio.
Occorrerebbe invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi ciascuno nel suo insieme, il che non escluderebbe
che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate
circostanze, essere dominata da una sola delle sue componenti [ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen
Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657, punto 32, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI
– Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punti 33 e 34]. Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o
più componenti determinate di un marchio complesso, occorrerebbe tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di
ciascuna di loro paragonandole con quelle delle altre (sentenza MATRATZEN, punto 52 supra, punto 35).
Bitburger Brauerei ritiene, peraltro, che la giurisprudenza del Tribunale permetta di considerare che, in caso di combinazione
di due termini, sussiste un rischio di confusione con un marchio anteriore composto di un unico termine quando una delle componenti
della combinazione di parole e il marchio anteriore denominativo sono identici o simili. A sostegno di tale affermazione invoca
la sentenza del Tribunale 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/UAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU) (Racc. pag. II‑4953,
punto 39).
Nella fattispecie, l’elemento dominante dei marchi figurativi richiesti sarebbe costituito dal termine «Bud». In particolare,
con riferimento al marchio figurativo richiesto n. 1, che include i termini «American» e «Bud», Bitburger Brauerei sottolinea
che «American» sarebbe un semplice indicatore dell’origine geografica e avrebbe dunque carattere descrittivo. Sarebbe, perciò,
piuttosto il termine «Bud» ad attirare l’attenzione del pubblico pertinente. Quanto al marchio figurativo richiesto n. 2,
che include i termini «Anheuser-Busch» e «Bud», Bitburger Brauerei osserva che il termine «Bud» sarebbe evidenziato graficamente
dalla sua posizione centrale e dal fatto di essere attorniato da due frecce (una a destra e una a sinistra). Esso s’imporrebbe,
inoltre, al consumatore come più semplice da pronunciare e da memorizzare di «Anheuser-Busch».
Muovendo dalla conclusione che l’elemento verbale «bud» è l’elemento dominante dei marchi figurativi richiesti (cause T-351/04
e T-352/04) e dalla constatazione che il marchio denominativo richiesto BUD (causa T-350/04) è composto esclusivamente dal
termine «Bud», Bitburger Brauerei avanza argomenti identici in tutte e tre le cause e contesta la conclusione delle decisioni
impugnate secondo cui non sussisterebbe, nella fattispecie, rischio di confusione con i marchi anteriori BIT.
Considerando che, da un punto di vista fonetico, erano sufficienti i fonemi vocalici «u» e «i» a differenziare «bud» da «bit»,
la commissione di ricorso avrebbe a torto proceduto ad un’analisi frammentata delle singole lettere anziché all’esame della
pronuncia del termine nel suo insieme. Bitburger Brauerei fa riferimento in proposito alla sentenza MYSTERY, punto 43 supra
(punto 46). Nella fattispecie, ci sarebbero tra i due segni più elementi comuni che elementi di diversità: ciascun segno sarebbe
composto di un termine monosillabico di tre fonemi; l’intonazione e il ritmo fonetico sarebbero identici; tutti e due i marchi
comincerebbero con il fonema «b» e il loro fonema finale si pronuncerebbe alla stessa maniera. Ciò considerato, non sarebbe
chiaro come la commissione di ricorso abbia potuto concludere, al punto 51 delle decisioni impugnate, che sussistevano «differenze
notevoli» tra i segni a confronto.
Bitburger Brauerei insiste sul fatto che, nella lingua tedesca, il fonema consonantico «d» si pronuncia come una «t» quando
si trova a fine parola. L’unica differenza tra i segni in causa sarebbe data, perciò, dai fonemi vocalici «u» e «i». Ricordando
che occorre tener conto dell’impressione fonetica complessiva dei segni, Bitburger Brauerei sottolinea che «bit» e «bud» hanno
una durata breve e saranno pronunciati, rispettivamente, «bitt» e «butt». Siccome i fomeni vocalici «i» e «u» sono inseriti
tra i fonemi implosivi dominanti «b» e «t», l’impressione fonetica globale dei segni sarebbe determinata dalle consonanti.
Ciò considerato, gli elementi comuni ai due segni sarebbero dominanti e il consumatore, che serberà un ricordo imperfetto
di uno dei due marchi, confonderà gli stessi, atteso che sono entrambi monosillabici, che hanno lo stesso numero di fonemi
e che i loro suoni iniziali e finali sono identici. Bitburger Brauerei aggiunge che nel settore della birra i marchi monosillabici
sono rari; ben probabile, allora, che di fronte a un marchio monosillabico il consumatore si ricorderà dei marchi anteriori
in causa, specie quando tra i marchi a confronto sussista coincidenza pressoché integrale.
Sviluppata la sua argomentazione sulla somiglianza fonetica dei segni controversi, Bitburger Brauerei afferma, infine, che,
sul piano visivo, gli elementi grafici e gli elementi verbali secondari (nella fattispecie, «American» e «Anheuser-Busch»
per i marchi figurativi richiesti) non hanno alcuna rilevanza per la valutazione del rischio di confusione. Ciò posto, per
i tre marchi richiesti, la comparazione visiva andrebbe fatta tra i segni «bit» e «bud» che presenterebbero, se non altro,
una lontana somiglianza tipografica. I due segni hanno la stessa iniziale «b» e sono costituiti di tre lettere. Le lettere
«i» e «u» sarebbero caratterizzate da linee ascendenti, mentre «t» e «d» comprenderebbero un elemento di base verticale e
una barra orizzontale. Ci sarebbe, pertanto, quantomeno una lontana somiglianza visiva tra i segni in causa che sarebbe a
sua volta sufficiente a caratterizzare un rischio di confusione data l’interdipendenza dei fattori in causa.
Sul rischio di confusione
Bitburger Brauerei ritiene, sul fondamento della sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(Racc. pag. I‑3819, punto 28), che la somiglianza fonetica dei segni in causa sia sufficiente a generare un rischio di confusione,
ciò che sarebbe particolarmente importante nella fattispecie dal momento che le birre, soprattutto nei bar, sono ordinate
a voce. Bitburger Brauerei rinvia a tale riguardo alla sentenza MYSTERY, punto 43 supra (punto 48), che ha precisato quanto
segue: «(…) è sufficiente che vi sia un rischio di confusione e non che la confusione sia provata. Poiché i prodotti di cui
trattasi sono anche consumati su ordinazione orale, la mera somiglianza fonetica dei segni di cui trattasi è sufficiente per
creare un rischio di confusione». Bitburger Brauerei sottolinea anche che nei bar c’è sempre rumore e che tale fattore incide
sulla percezione fonetica dei segni in causa. La commissione di ricorso non avrebbe riconosciuto sufficiente importanza alle
specifiche condizioni in cui avviene la vendita dei prodotti di cui trattasi.
Su questo fondamento Bitburger Brauerei considera che sussiste un rischio di confusione per il solo fatto che, presentando
elementi fonetici comuni, i segni in causa si somigliano. Se, poi, come nella fattispecie, i marchi anteriori hanno un carattere
distintivo superiore alla media e i prodotti in causa sono identici, Bitburger Brauerei, facendo riferimento alla sentenza
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 55 supra (punto 21), e alle sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut
für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS) (Racc. pag. II‑4301, punto 77), e 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI
– Anheuser-Busch (BUDMEN) (Racc. pag. II‑2251, punto 59), ritiene che i marchi anteriori godano di una tutela maggiore. Sottolinea,
in particolare, che la Corte ha considerato che un carattere distintivo elevato del marchio anteriore depone a favore – e
non contro – un rischio di confusione.
Bitburger Brauerei mette peraltro in evidenza che la conclusione della commissione di ricorso contraddice la sentenza del
Bundesgerichtshof [Corte federale di cassazione della Repubblica federale di Germania] 26 aprile 2001, Bit/Bud (I ZR 212/98,
pagg. 465-470; in prosieguo: la «sentenza del Bundesgerichtshof»). Il Bundesgerichtshof avrebbe riconosciuto un rischio di
confusione fonetica tra le parole «bit» e «bud», perché i suoni iniziali erano identici e quelli finali coincidenti nella
usuale pronuncia tedesca. La differenza sonora legata alla vocale delle due parole sarebbe, da parte sua, compensata dal carattere
distintivo superiore alla media che riveste il marchio anteriore e dal fatto che i prodotti contrassegnati sono identici.
Bitburger Brauerei riconosce che le decisioni giurisdizionali nazionali non sono vincolanti per i presenti procedimenti. La
valutazione del rischio di confusione tra BIT e BUD operata dal Bundesgerichtshof poggerebbe, però, proprio su regole sviluppate
dalla Corte, segnatamente quelle relative alla presa in considerazione di tutte le circostanze di specie e all’interdipendenza
dei diversi fattori in causa. Bitburger Brauerei aggiunge che, in un’altra controversia, la seconda commissione di ricorso
dell’UAMI ha tenuto conto della sentenza di un giudice nazionale (decisione 11 settembre 2003, Kabel 1/ARD 1, procedimento
R 70/2002‑2).
b)     Argomenti dell’UAMI e di Anheuser-Busch
L’UAMI e Anheuser-Busch contestano gli argomenti avanzati da Bitburger Brauerei e considerano, in sostanza, che la differenza
visiva e auditiva, nonché l’assenza di somiglianza concettuale tra i segni in causa sono sufficienti ad escludere ogni rischio
di confusione, nonostante l’identità ovvero la somiglianza dei prodotti di cui trattasi.
Anheuser-Busch si oppone, peraltro, alla conclusione della commissione di ricorso secondo cui i marchi tedeschi anteriori
nn. 505912 e 39615324 (BIT) avrebbero notevole carattere distintivo. Sostiene, in particolare, che i documenti prodotti dinanzi
alle istanze dell’UAMI fanno riferimento al marchio Bitburger e non al marchio BIT. Anheuser-Busch contesta anche la pertinenza,
da un lato, della dichiarazione giurata di uno degli impiegati di Bitburger Brauerei e, dall’altro, dell’indagine di mercato
realizzata nel luglio 1996 per dimostrare la notorietà del marchio BIT in Germania.
Anheuser-Busch insiste, poi, sulle caratteristiche del mercato tedesco della birra, in particolare sul fortissimo consumo
di tale prodotto. Ne deduce che il consumatore medio tedesco di birra è un «esperto».
Infine, l’UAMI sottolinea che le decisioni impugnate si discostano dalla sentenza del Bundesgerichtshof relativamente alla
valutazione globale del rischio di confusione. Anheuser-Busch considera, da parte sua, che le decisioni giurisdizionali nazionali
non vincolano l’UAMI o il Tribunale in sede di applicazione del regolamento n. 40/94.
c)     Giudizio del Tribunale
Ai termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in caso di opposizione del titolare di un marchio anteriore
è rifiutata la registrazione del marchio richiesto se, «a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende
il rischio di associazione con il marchio anteriore».
Secondo una giurisprudenza consolidata, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro.
Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei
segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi
designati [sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causaT-162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 31‑33 e la giurisprudenza
ivi citata].
Si deve ricordare, peraltro, che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo
del marchio anteriore [v. sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBeBé),
Racc. pag. II-1401, punto 70, e, per analogia, sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 24]. I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della
loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore
(sentenza monBeBé, cit., punto 70, e, per analogia, sentenze Canon, punto 44 supra, punto 18, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto
55 supra, punto 20).
Dato che i marchi anteriori sono stati registrati con effetto in Germania, il pubblico da prendere in considerazione per valutare
il rischio di confusione è quello di tale Stato membro.
Occorre osservare anche che i prodotti di cui trattasi sono di solito a distribuzione generalizzata, dal reparto alimentare
di un grande magazzino ai bar e ai caffè [v., in tal senso, per classi di prodotti comprendenti la birra, sentenza del Tribunale
9 marzo 2005, causa T-33/03, Osotspa/UAMI − Distribution & Marketing (Hai), Racc. pag. II-763, punto 44]. In tali circostanze
il pubblico interessato è il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in una causa
relativa sempre alla birra, sentenza MYSTERY, punto 43 supra, punti 32 e 37, e, in una causa relativa a bevande alcoliche,
sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T-296/02, Lidl Stiftung/UAMI − REWE-Zentral (LINDENHOF), Racc. pag. II-563,
punto 45].
È dunque a giusto titolo che la commissione di ricorso ha potuto considerare, nella fattispecie, che «il consumatore interessato
ai prodotti in questione è il consumatore medio tedesco» (punto 40 della decisione impugnata nella causa T‑352/04 e punto
41 delle decisioni impugnate nelle cause T-350/04 e T-351/04). Per le stesse ragioni, non può che essere condivisa la conclusione
della commissione di ricorso secondo cui il pubblico interessato non sarebbe costituito da «esperti» (decisioni impugnate,
ibidem).
Si ricordi anche che, nella valutazione globale del rischio di confusione, occorre tener conto che il consumatore medio ha
solo di rado la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta
che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 55 supra, punto 26).
Alla luce delle precedenti considerazioni occorre verificare se, come sostiene Bitburger Brauerei, la commissione di ricorso
abbia commesso un errore di valutazione del rischio di confusione nel caso di specie.
i) Sulla somiglianza dei prodotti in causa
Si deve ricordare che Bitburger Brauerei ha intentato un’azione dinanzi alla commissione di ricorso contro ciascuna delle
decisioni della divisione d’opposizione unicamente in relazione al rigetto dell’opposizione per prodotti compresi nella classe
32. Sono proprio questi prodotti l’oggetto delle presenti controversie.
Sotto questo profilo è giusto il rilievo nelle decisioni impugnate secondo cui «[i] prodotti in causa sono identici o simili»
(punto 40 delle decisioni impugnate nelle cause T-350/04 e T-351/04 e punto 39 della decisione impugnata nella causa T‑352/04).
Le parti non contestano la valutazione della commissione di ricorso.
ii) Sulla somiglianza dei marchi in causa
È giurisprudenza che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze SABEL, punto 66 supra, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punto 55 supra, punto 25).
Sulla somiglianza visiva dei marchi in causa
–       Sulla somiglianza visiva tra il marchio denominativo richiesto BUD e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT)
La commissione di ricorso, seguendo il ragionamento della divisione d’opposizione e di Anheuser-Busch, ha formulato le seguenti
considerazioni:
«I due marchi sono senz’altro della stessa lunghezza, ma le differenze che li separano sono più importanti delle somiglianze.
Essi cominciano effettivamente con la stessa lettera, nondimeno differiscono quanto al resto. Il consumatore percepirà questa
differenza visiva» (punto 42 della decisione impugnata nella causa T-350/04).
In primo luogo, occorre sottolineare, come giustamente osserva la commissione di ricorso, che gli elementi «bud» e «bit» condividono
la lettera iniziale, ossia la «b».
In secondo luogo, come sempre giustamente osserva la commissione di ricorso, i termini monosillabici «bit» e «bud» sono di
lunghezza identica, essendo composti entrambi di tre lettere. Certo, un’analisi più precisa permetterebbe di constatare, come
avanza Anheuser-Busch, che il segno BUD è in realtà più lungo di BIT. Si tratterebbe, però, di una differenza impercettibile
per il consumatore medio tedesco.
In terzo luogo, è esatto, come in sostanza indica la commissione di ricorso, che i segni in causa differiscono nelle due lettere
finali di ciascuno (vale a dire «ud» per il marchio denominativo richiesto BUD e «it» per i marchi tedeschi anteriori), per
quanto, come sostiene Bitburger Brauerei, le dette lettere abbiano in comune l’essere composte, in parte, da barre verticali.
Sulla base di tutti questi elementi occorre considerare che i segni in causa presentano differenze notevoli; in particolare,
due lettere sulle tre che li compongono sono distinte. Come giustamente osserva la commissione di ricorso, queste differenze
prevalgono sulle somiglianze. Il consumatore interessato le percepirà. Si deve perciò concludere che il marchio denominativo
richiesto BUD e i marchi anteriori tedeschi nn. 505912 e 39615324 (BIT) presentano un grado di somiglianza visiva che può
essere qualificato, al più, come debole. La stessa Bitburger Brauerei riconosce, del resto, nei suoi ricorsi, che la somiglianza
visiva dei marchi in causa è «lontana».
Quanto al marchio denominativo e figurativo tedesco anteriore n. 505912, la cui grafica permette di ridurre ulteriormente
il grado di somiglianza visiva con il marchio denominativo BUD, si aggiunga, poi, che, come ha osservato la commissione di
ricorso, esso è stato utilizzato da Bitburger Brauerei sotto forme diverse, anche senza una grafica particolare.
–       Sulla somiglianza visiva tra i marchi figurativi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT)
La commissione di ricorso ha formulato le seguenti considerazioni:
«Il marchio richiesto rappresenta un’etichetta complessa che non può essere ridotta al solo termine «Bud». Per quanto elemento
distintivo, il termine «Bud» non predomina visivamente nel marchio al punto da relegare completamente in secondo piano gli
altri suoi elementi, vale a dire la dettagliata rappresentazione grafica nella parte superiore del marchio nonché l’interessante
composizione di colori. Il consumatore percepisce il marchio nella sua globalità e ne trae un’impressione generale. Anche
se si riducesse il marchio ai suoi elementi denominativi (American Bud o Anheuser-Busch Bud), sussisterebbe nondimeno una
differenza visiva importante tra questa combinazione denominativa e il breve marchio dell’opponente (BIT)» (punto 42 della
decisione impugnata nella causa T-351/04 e punto 41 della decisione impugnata nella causa T-352/04).
Occorre rilevare, innanzi tutto, che, benché il consumatore medio percepisca normalmente il marchio come un tutt’uno e non
effettui un esame dei suoi singoli elementi, la valutazione globale del rischio di confusione tiene conto, in particolare,
degli elementi dominanti e distintivi dei marchi controversi (sentenza SABEL, punto 66 supra, punto 23) e che, in generale,
sono proprio le caratteristiche dominanti e distintive di un segno ad essere più facilmente memorizzate [v., in tal senso,
sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI − Petit Liberto (Fifties),Racc. pag. II‑4359, punti 47 e 48, e 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look/UAMI – Naulover
(NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3474, punto 39].
Nella fattispecie, si deve constatare che gli elementi denominativi «American» e «Bud» (marchio figurativo richiesto n. 1)
ovvero «Anheuser-Busch» e «Bud» (marchio figurativo richiesto n. 2) sono al centro dei marchi figurativi richiesti. Sono inoltre
scritti in grossi caratteri, con inchiostro blu su fondo bianco, ciò che li fa risaltare visivamente, tanto più che lo sfondo
del marchio richiesto è di color rosso.
Gli altri elementi denominativi che appaiono su fondo bianco, cioè il nome e l’indirizzo di Anheuser-Busch, sono scritti sotto
le parole «American» e «Bud» (marchio figurativo richiesto n. 1) ovvero «Anheuser-Busch» e «Bud» (marchio figurativo richiesto
n. 2), in caratteri ben più piccoli. Altrettanto dicasi per gli elementi denominativi che appaiono nella parte superiore del
marchio figurativo, in particolare le lettere «AB» che si trovano, inoltre, al centro di uno stemma. La parola «genuina»,
poi, appare due volte, su ogni lato del rettangolo bianco in cui sono iscritti i termini «American» e «Bud» (marchio figurativo
richiesto n. 1) o «Anheuser-Busch» e «Bud» (marchio figurativo richiesto n. 2). Tale termine è tuttavia orientato in verticale,
di modo che leggerlo non è agevole.
Quanto agli elementi figurativi che appaiono nella parte superiore del marchio richiesto, essi rappresentano uno stemma ornato
di una moneta. Essi corrispondono a parti decorative di un’etichetta, sicché non verranno considerati componenti principali
della stessa.
È pertanto giocoforza considerare che gli elementi dominanti dei due marchi in causa sono gli elementi denominativi «American»
e «Bud» (marchio figurativo richiesto n. 1) ovvero «Anheuser-Busch» e «Bud» (marchio figurativo richiesto n. 2).
In tale contesto, anche a supporre che il termine «Bud» sia l’unico elemento distintivo fra gli elementi denominativi dominanti
e che attiri, così, maggiormente l’attenzione del pubblico pertinente, si potrebbe considerare che sussiste al massimo una
debole somiglianza visiva tra i marchi figurativi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), come
è già stata constatata supra, al punto 79, tra il marchio denominativo richiesto BUD e i detti marchi tedeschi anteriori.
Nella valutazione visiva d’insieme dei segni in causa si deve rilevare, tuttavia, la natura piuttosto complessa dei marchi
figurativi richiesti, che sono segni misti, composti non solo dagli elementi denominativi sopra menzionati, ma anche da vari
elementi figurativi dai colori molto vari (v., nello stesso senso, sentenza Fifties, punto 82 supra, punto 38).
Alla luce di tutto ciò si deve considerare che i marchi figurativi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324
(BIT) non sono visivamente simili.
Sulla somiglianza fonetica dei marchi in causa
–       Sulla somiglianza fonetica tra il marchio denominativo richiesto BUD e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT)
La commissione di ricorso ha considerato, ai punti 43 e 44 della decisione impugnata relativa al marchio denominativo richiesto
BUD, quanto segue:
«43. Per quanto riguarda la comparazione fonetica tra i marchi, la commissione ritiene che sussista una differenza sufficiente
tra il marchio richiesto BUD e il marchio opposto BIT. Sul piano fonetico, i fonemi vocalici “i” e “u” si distinguono nettamente
l’uno dall’altro. La differenza che il fonema vocale rappresenta nei termini “bud” e “bit”, tutti e due composti di tre fonemi,
è sufficiente perché il consumatore possa fare una distinzione.
44. Nessun’altra conclusione discende dalla sentenza del Tribunale [ELS, punto 56 supra]. In quella causa il Tribunale di
primo grado constatava che i fonemi vocalici “e” ed “i” hanno una pronuncia simile e che esiste una totale coincidenza tra
i fonemi consonantici “l” ed “s” di ciascun segno (v. punto 71). I fonemi vocalici “i” e “u” (o “a” nella pronuncia inglese),
invece, non si pronunciano alla stessa maniera, né esiste una totale coincidenza tra le consonanti. Le differenze sono sufficienti
se si ordinano i prodotti in causa in luoghi di ristorazione».
In primo luogo, occorre rilevare che il fonema iniziale dei segni di cui trattasi è identico e che identica è la sua pronuncia
in tedesco.
In secondo luogo, i fonemi vocalici «i» (nel segno BIT) e «u» (nel segno BUD) si pronunciano in maniera diversa in tedesco.
Bitburger Brauerei non lo nega.
In terzo luogo, i fonemi consonantici «t» (nel segno BIT) e «d» (nel segno BUD) si avvicinano, nel caso di specie, nella pronuncia,
anche se tale pronuncia può non essere strettamente identica. Elementi probatori in tal senso sono stati prodotti nel corso
del procedimento dinanzi alle istanze dell’UAMI.
In quarto luogo, occorre sottolineare che il ragionamento della commissione di ricorso non poggia sul mero fatto che i fonemi
«i» e «u» sono pronunciati diversamente. La commissione di ricorso ha tenuto conto, a giusto titolo, che i termini «bit» e
«bud» erano «tutti e due composti di tre lettere» (punto 43 delle decisioni impugnate). Contrariamente a quanto afferma Bitburger
Brauerei, nulla autorizza a ritenere che i fonemi «i» e «u», che sono i soli fonemi dei segni in causa, abbiano un ruolo marginale
nella pronuncia complessiva dei termini «bit» e «bud».
Ricontestualizzati nella pronuncia complessiva, i suddetti elementi conducono a riconoscere una modesta somiglianza fonetica
tra il marchio denominativo richiesto BUD e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT). Come ha giustamente osservato
la commissione di ricorso, la differenza di pronuncia tra i fonemi vocalici «i» e «u» nei due segni in causa, composti di
tre fonemi, è però sufficiente perché il consumatore interessato possa fare una distinzione sul piano fonetico.
–       Sulla somiglianza fonetica tra i marchi figurativi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT)
Al punto 43 della decisione relativa al marchio figurativo richiesto n. 1 la commissione di ricorso ha considerato quanto
segue:
«(...) La commissione di ricorso ritiene che il consumatore interessato pronuncerà il marchio richiesto “american bud”, ciò
che pone una distanza sufficiente dal marchio monosillabico dell’opponente, cioè “BIT”. Ma anche ad ammettere che il marchio
richiesto sia ridotto al termine «Bud», i due marchi sarebbero sufficientemente diversi fra loro. Sul piano fonetico i fonemi
vocalici “i” e “u” si distinguono nettamente l’uno dall’altro. La differenza che questo fonema rappresenta nei termini “bud”
e “bit”, tutti e due composti di tre fonemi, è sufficiente perché il consumatore possa fare una distinzione».
Ai punti 42 e 43 della decisione relativa al marchio figurativo richiesto n. 2 la commissione di ricorso ha considerato quanto
segue:
«42. (...) La commissione di ricorso ritiene che il consumatore interessato pronuncerà il marchio richiesto “anheuser busch
bud”, ciò che pone una distanza sufficiente dal marchio breve dell’opponente, cioè BIT. Non ci sarebbe ragione per il consumatore
medio di abbreviare, quando parla, il nome “anheuser busch bud” al solo termine finale ossia «Bud». Né ci sarebbe ragione
perché, anche a prendere i termini “anheuser” e “bush” per nomi di famiglia, egli debba omettere di pronunciarli. Senza alcun
dubbio i nomi di famiglia possono essere parti di un marchio.
43. Ma anche ad ammettere che il marchio richiesto sia ridotto al termine «Bud», i due marchi sarebbero sufficientemente diversi
fra loro. Sul piano fonetico i fonemi vocalici “i” e “u” si distinguono nettamente l’uno dall’altro. La differenza che questo
fonema rappresenta nei termini “bud” e “bit”, tutti e due composti di tre fonemi, è sufficiente perché il consumatore possa
fare una distinzione».
Inoltre, al punto 44 delle due decisioni impugnate relative ai marchi figurativi richiesti, la commissione di ricorso ha aggiunto,
come già nella decisione relativa al marchio denominativo richiesto BUD:
«Nessun’altra conclusione discende dalla sentenza del Tribunale (ELS, punto 56 supra). In quella causa il Tribunale di primo
grado constatava che i fonemi vocalici “e” ed “i” hanno una pronuncia simile e che esiste una totale coincidenza tra i fonemi
consonantici “l” ed “s” di ciascun segno (v. punto 71). Le vocali “i” e “u” (…), invece, non si pronunciano alla stessa maniera,
né esiste una totale coincidenza tra le consonanti. Le differenze sono sufficienti se si ordinano i prodotti in causa in luoghi
di ristorazione».
Si deve preliminarmente rilevare che un marchio figurativo, se composto di uno o più elementi denominativi, è idoneo ad essere
riprodotto foneticamente [sentenza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T-359/02, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV), Racc. pag. II-1515,
punto 49].
Nella fattispecie, supposto che il termine «Bud» sia l’unico elemento distintivo tra gli elementi denominativi dominanti «american»
e «bud», ovvero «anheuser-busch» e «bud», dei marchi figurativi richiesti, e che attiri, perciò, maggiormente l’attenzione
del pubblico pertinente, si potrebbe considerare, sulla scorta della conclusione espressa al punto 95 in merito alla somiglianza
fonetica tra il marchio denominativo richiesto BUD e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), che sussiste,
al massimo, una debole somiglianza fonetica tra i marchi figurativi richiesti e i detti marchi anteriori. Come è già stato
rilevato, sempre al punto 95, la differenza di pronuncia tra i fonemi vocalici «i» e «u» nei due segni in causa è, però, sufficiente
perché il consumatore interessato possa fare una distinzione sul piano fonetico.
Sulla somiglianza concettuale dei marchi in causa
La commissione di ricorso, al punto 45 delle decisioni impugnate, ha considerato che non sussisteva somiglianza concettuale
tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT).
Per quanto riguarda i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), essi possono avere più di un significato concettuale.
Anheuser-Busch indica che il termine «Bit» può essere compreso dal pubblico interessato o come un’unità utilizzata in informatica
o come un’allusione alla città di Bitburg. Tali distinti significati risultano altresì dall’indagine di mercato fatta realizzare
da Bitburger Brauerei e prodotta dinanzi alle istanze dell’UAMI.
Per quanto riguarda i marchi richiesti, occorre sottolineare innanzi tutto che il pubblico interessato non sembra riconoscere
al termine «Bud» un significato particolare. Le parti non hanno apportato nessun elemento che smentisca questa conclusione.
Riguardo al marchio denominativo richiesto BUD si deve perciò concludere che per il pubblico interessato esso non avrà un
particolare significato concettuale.
Riguardo ai marchi figurativi richiesti, anche se il termine «American» (marchio figurativo n. 1) potrebbe far pensare che
i prodotti in causa abbiano origine o, comunque, carattere americano e i termini «Anheuser-Busch» (marchio figurativo n. 2)
potrebbero essere riferiti da una parte del pubblico all’impresa che fabbrica i detti prodotti, l’associazione di tali termini
con il termine «Bud» non comporterebbe un significato concettuale particolare. Comunque sia, non c’è nessun elemento nel senso
che tali termini, nel loro insieme, abbiano un significato concettuale analogo a quelli possibili per i marchi tedeschi anteriori
nn. 505912 e 39615324 (BIT).
Alla luce di ciò, si deve considerare che i marchi richiesti e i marchi anteriori tedeschi nn. 505912 e 39615324 (BIT) non
sono concettualmente simili.
Conclusione sulla somiglianza dei marchi in causa
Alla luce degli elementi sopra illustrati, e valutando globalmente i marchi in causa, si deve considerare che, viste le notevoli
differenze e vista l’assenza di somiglianza concettuale fra loro:
–        il marchio denominativo richiesto BUD e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), pur presentando un debole
grado di somiglianza visiva e auditiva, sono complessivamente differenti;
–        i marchi figurativi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), pur presentando un debole grado di
somiglianza auditiva, sono complessivamente differenti.
Si deve perciò concludere che i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT) non sono simili.
iii) Sul rischio di confusione
Viste le differenze già rilevate tra i marchi richiesti e quelli tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), si deve considerare
che, nonostante un debole grado di somiglianza visiva e auditiva, non sussiste rischio di confusione nella fattispecie, a
dispetto dell’identità ovvero della somiglianza dei prodotti in causa, neanche in caso di forte carattere distintivo dei marchi
anteriori.
Gli argomenti avanzati da Bitburger Brauerei non possono rimettere in discussione questa conclusione.
In primo luogo, quanto alle condizioni di vendita dei prodotti in causa, in particolare alla questione se essi siano ordinati
abitualmente a voce e se il fattore rumore possa pregiudicare la percezione fonetica dei consumatori, è sufficiente osservare
che gli argomenti avanzati da Bitburger Brauerei sono semplici affermazioni non comprovate in tempo utile dinanzi alle istanze
dell’UAMI.
Bitburger Brauerei non ha peraltro fornito la minima prova che i suoi prodotti sono generalmente venduti in una maniera per
cui il pubblico non percepisce visivamente il marchio. Si ricordi, al riguardo, che, anche se i bar e i ristoranti sono canali
di vendita non trascurabili per i prodotti di Bitburger Brauerei, il consumatore potrà senz’altro percepire visivamente i
marchi in causa in tali luoghi, esaminando la bottiglia che gli viene servita o con altri ausili (bicchieri, cartelloni pubblicitari,
ecc.). Inoltre, e soprattutto, è pacifico che i bar e i ristoranti non sono i soli canali di vendita dei detti prodotti. Essi
sono venduti anche nei supermercati o in altri punti vendita al dettaglio. Orbene, è giocoforza constatare che, al momento
in cui sono effettuati gli acquisti, i consumatori potranno percepire i marchi visivamente, poiché le bottiglie sono esposte
sugli scaffali [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-3/04, Simonds Farsons Cisk/UAMI – SpA Monopole
(KINJY by SPA), Racc. pag. II-4837, punti 57-59]. Ne consegue che l’argomento di Bitburger Brauerei vertente sulle condizioni
di vendita dei prodotti di cui trattasi deve essere in ogni caso disatteso.
In secondo luogo, quanto all’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori e al riferimento di Bitburger Brauerei alla
sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 55 supra, si deve sottolineare che la Corte ha concluso, al punto 28 di quella sentenza,
che, in funzione del grado di distintività dei marchi anteriori, «non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi
possa creare un rischio di confusione». Risulta da tale sentenza, anzitutto, che il caso considerato dalla Corte è puramente
ipotetico e deve tener conto degli altri fattori pertinenti della fattispecie e, secondariamente, che si tratta di un caso
in cui i marchi controversi sono foneticamente simili. Ora, nelle presenti controversie, nonostante un carattere distintivo
magari forte dei marchi anteriori, le differenze tra i marchi in causa rilevate nel corso dell’analisi globale del rischio
di confusione escludono la sussistenza di tale rischio fra questi ultimi in Germania.
In terzo luogo, quanto all’asserita contraddizione della conclusione della commissione di ricorso con la sentenza del Bundesgerichtshof,
si deve ricordare per prima cosa che la disciplina comunitaria dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un
complesso di norme e finalizzato ad obiettivi specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale
[sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II‑3829, punto 47, e
14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen International/UAMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Racc. pag. II‑2897, punto
46].
Peraltro, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94,
come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una giurisprudenza nazionale, anche se fondata su disposizioni
analoghe a quelle di tale regolamento [sentenze del Tribunale GIORGIO BEVERLY HILLS, punto 65 supra, punto 53; 4 novembre
2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II‑4835, punto 37, e AVEX/UAMI – Ahlers (a), punto
34 supra, punto 30].
Ad ogni buon conto, occorre rilevare che il Bundesgerichtshof ha solamente constatato un rischio di confusione tra il marchio
tedesco n. 505912 e un marchio figurativo identico al marchio figurativo richiesto n. 1, sul fondamento della somiglianza
fonetica tra i termini «bud» e «bit» costituenti i detti marchi.
Si deve sottolineare, poi, che la commissione di ricorso ha valutato in maniera globale il rischio di confusione tra il marchio
denominativo e figurativo tedesco anteriore n. 505912 (BIT) e il marchio figurativo richiesto n. 1 e non si è fondata esclusivamente
sulla loro comparazione fonetica. Questa valutazione globale deve tener conto di tutti i fattori rilevanti nella fattispecie
e fondarsi, quanto all’UAMI, solo sul regolamento n. 40/94.
In quarto luogo, quanto al riferimento di Bitburger Brauerei, all’udienza, alla sentenza del Tribunale 23 novembre 2005, causa
T-396/04, Soffass/UAMI – Sodipan (NICKY) (Racc. pag. II-4789), è sufficiente rilevare che il Tribunale, in quella causa, non
ha concluso, contrariamente a quanto sembra suggerire Bitburger Brauerei, per l’esistenza di un rischio di confusione tra
il marchio richiesto NICKY e i marchi anteriori NOKY. Confermando la decisione della commissione di ricorso, che aveva rinviato
la causa alla divisione d’opposizione, il Tribunale ha considerato che sussistevano alcuni elementi di somiglianza tra i due
segni e che avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi della somiglianza dei prodotti in causa (v., in particolare, punti
38 e 39 della sentenza). Ha sottolineato, peraltro, che i due segni avevano in comune la lettera iniziale «n» e la terminazione
«ky». A suo giudizio, tale terminazione, non essendo usuale nella lingua francese, poteva essere considerata l’elemento dominante
dei due segni in grado di catturare l’attenzione del consumatore francese (punto 34 della sentenza). Si trattava di un caso
diverso da quelli ora in esame.
Se ne inferisce che, senza andare ad analizzare gli argomenti avanzati da Anheuser-Busch in ordine all’importanza del carattere
distintivo dei marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), la prima parte del primo motivo sollevato da Bitburger
Brauerei deve essere dichiarata infondata.
2.     Sulla seconda parte del primo motivo, relativa al rischio di confusione tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori
nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!)
a)     Argomenti delle parti
Bitburger Brauerei è del parere, sulla base delle considerazioni sviluppate nella prima parte del primo motivo, relativa al
rischio di confusione tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), che ci sia una somiglianza
anche tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!). Precisa al riguardo che lo slogan
«Bitte ein Bit!» è compreso dal pubblico come abbreviazione concisa di un ordine. Il pubblico si lascerebbe guidare dalla
parola «bit», che dominerebbe i marchi anteriori.
Secondo l’UAMI, al contrario, i marchi tedeschi nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!) sono più lontani dai marchi richiesti
che i marchi tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT). Ne discende che un rischio di confusione, se non sussiste tra
questi ultimi marchi e quelli richiesti, non potrebbe sussistere neppure per i marchi anteriori Bitte ein Bit!
b)     Giudizio del Tribunale
Tenuto conto del giudizio del Tribunale sul rischio di confusione tra i marchi richiesti e i marchi tedeschi anteriori nn. 505912
e 39615324 (BIT), si deve considerare che non sussiste, a fortiori, rischio di confusione tra i marchi richiesti e quelli
tedeschi anteriori nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!).
I marchi tedeschi anteriori nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!) contengono, invero, elementi denominativi («bitte», «ein»)
e grafici («!») supplementari, nonché una grafica particolare rispetto ai marchi tedeschi denominativi anteriori nn. 505912
e 39615324 (BIT). Così, sul piano visivo, i primi sono ancora più distanti dei secondi dai marchi richiesti. Peraltro, sul
piano fonetico, quand’anche i marchi tedeschi anteriori nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!) possano essere ridotti nella
pronuncia al termine «Bit», la conclusione del Tribunale non sarebbe differente da quella relativa alla prima parte del primo
motivo. Da un punto di vista concettuale, infine, le parti non hanno apportato elementi nel senso che i marchi in causa presentano
un qualsivoglia grado di somiglianza.
Pertanto, valutati globalmente, i marchi richiesti e quelli tedeschi anteriori nn. 704211 e 1113784 (Bitte ein Bit!) non sono
simili. Non può esistere, quindi, tra di loro, rischio di confusione.
Per queste ragioni la seconda parte del primo motivo sollevato da Bitburger Brauerei deve essere dichiarata infondata.
B –
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
1.     Argomenti delle parti
Ricordando i termini dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, Bitburger Brauerei indica che la commissione di ricorso
ha considerato, nelle decisioni impugnate, che la differenza tra i segni era tale che era impensabile trarre indebitamente
profitto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o di arrecarvi pregiudizio.
La commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del grado sostanziale di somiglianza fonetica tra «bit» e «bud». Certo,
sarebbe vero che nelle presenti controversie sussiste anche identità o forte somiglianza tra i prodotti in causa. Andando
oltre il testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la Corte avrebbe, tuttavia, dichiarato applicabile questa disposizione
anche in caso di identità o di somiglianza tra i prodotti (sentenza della Corte 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff,
Racc. pag. I‑389).
Il marchio BIT sarebbe un marchio noto in Germania, nel senso dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Tale notorietà
sarebbe stata dimostrata da Bitburger Brauerei nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI.
La domanda di registrazione del marchio BUD recherebbe pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori, dal momento
che è stata richiesta la registrazione di un segno simile per prodotti identici e che il carattere distintivo dei detti marchi
ne uscirebbe, così, indebolito.
L’UAMI sostiene che, ammessa e non concessa la notorietà dei marchi anteriori, Bitburger Brauerei non ha dimostrato che i
segni in causa erano identici o simili e che i marchi richiesti traevano indebito profitto dal carattere distintivo o dalla
notorietà dei marchi anteriori.
Peraltro, in virtù dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’esame delle istanze dell’UAMI sarebbe limitato ai fatti
e alle prove presentati dalle parti. La commissione di ricorso avrebbe pertanto avuto tutto il diritto di respingere la domanda
fondata sull’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, atteso che Bitburger Brauerei «[non avrebbe] spiegato perché sarebbe
dovuto avvenire tale sfruttamento o pregiudizio».
Anheuser-Busch fa valere innanzi tutto che l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 richiede che i segni siano identici o
simili. Nella fattispecie, e come sarebbe stato già dimostrato, i segni non sarebbero simili.
Sottolinea, poi, che per beneficiare della tutela prevista dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 il marchio anteriore
deve essere rinomato. Nella fattispecie, Bitburger Brauerei non sarebbe riuscita a dimostrare la notorietà del marchio BIT.
Infine, considera che gli argomenti avanzati da Bitburger Brauerei non sono sufficienti a dimostrare un trasferimento d’immagine
su una parte del pubblico interessato.
2.     Giudizio del Tribunale
A termini dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore
ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio
anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il
marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà
nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato
membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
Questo articolo presuppone in particolare che il marchio richiesto e quello anteriore siano identici o simili. Siccome è stato
concluso che i marchi richiesti e quelli tedeschi anteriori nn. 505912 e 39615324 (BIT), nonché nn. 704211 e 1113784 («Bitte
ein Bit!») non erano identici o simili, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non può fondare l’opposizione di Bitburger
Brauerei nella fattispecie.
Occorre pertanto dichiarare infondato il secondo motivo sollevato da Bitburger Brauerei e, di conseguenza, respingere l’intero
ricorso.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Bitburger Brauerei, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI
e di Anheuser‑Busch.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH è condannata alle spese.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2006.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

M. Vilaras
*
Lingua processuale: l'inglese.