CELEX: 62003TJ0185
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo ENZO FUSCO
Marchio comunitario denominativo anteriore ANTONIO FUSCO
Rischio di confusione
Somiglianza dei segni
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Fatti della controversia
Il 21 gennaio 1998 il ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo ENZO FUSCO.
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 3, 9, 18, 24 e 25 dell’Accordo di Nizza 15
giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:
–
«saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici» (classe 3);
–
«occhiali, astucci per occhiali» (classe 9);
–
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; borse
e zaini; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio» (classe 18);
–
«tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli» (classe 24);
–
«articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria» (classe 25).
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 2/1999 dell’11 gennaio 1999.
L’8 aprile 1999 l’interveniente ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 contro il marchio richiesto.
Il marchio fatto valere a sostegno dell’opposizione consiste nel marchio comunitario denominativo ANTONIO FUSCO, depositato
il 10 ottobre 1997 e registrato l’8 marzo 1999.
I prodotti per i quali questo marchio anteriore è stato registrato corrispondono alle descrizioni seguenti:
–
«preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria,
olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici» (classe 3);
–
«occhiali; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata,
di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi per la registrazione,
la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori
automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori» (classe 9);
–
«metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose;
orologeria e strumenti cronometrici» (classe 14);
–
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» (classe 18);
–
«mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso,
avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche» (classe
20);
–
«tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli» (classe 24);
–
«articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria» (classe 25).
Con decisione 28 settembre 2001 la divisione di opposizione ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Il 5 dicembre 2001 il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione 17 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto
il ricorso. Essa ha considerato, in sostanza, che il cognome «Fusco», presente in ambedue i segni e che, in Italia, non era
né raro né particolarmente diffuso, avesse un carattere maggiormente distintivo rispetto ai nomi «Antonio» ed «Enzo», che
erano entrambi nomi comuni. Essa ha definito il grado di somiglianza dei segni né basso né elevato, bensì medio. Poiché i
prodotti designati erano identici, la commissione di ricorso ha concluso che la presenza dell’elemento verbale «Fusco» nei
due segni rendeva plausibile un rischio di confusione nel pubblico del settore interessato.
Conclusioni delle parti
Nel ricorso, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
in via principale, annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso;
–
dichiarare che il marchio comunitario richiesto ENZO FUSCO può essere registrato;
–
in subordine, ove ritenga che i segni siano tra loro confondibili, precisare quale sia l’esatto ambito di applicazione territoriale
della decisione;
–
sempre in via principale, dichiarare che la procedura di trasformazione di cui all’art. 108 del regolamento n. 40/94 non risulterà
preclusa se non con riferimento al territorio per il quale dovesse essere esplicitamente riconosciuta la sussistenza di un
rischio di confusione;
–
condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese o, in subordine, disporre la compensazione delle stesse.
All’udienza il ricorrente ha rinunciato al secondo e terzo capo della sua domanda, cosa di cui il Tribunale ha preso atto.
Egli ha anche ammesso che il quarto capo della domanda riguarda una questione futura che si porrebbe solo qualora il ricorso
fosse respinto.
L’UAMI e l’interveniente concludono che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
L’interveniente rileva che la firma dell’avvocato che figura in calce al ricorso è diversa da quella apposta in calce alla
procura alle liti. Inoltre, le copie del ricorso non sarebbero state certificate conformi da un avvocato iscritto al foro
di uno Stato membro. All’udienza l’interveniente ha presentato al Tribunale tre documenti comprendenti perizie grafologiche
per giustificare il fatto che riteneva necessario sollevare la questione dell’autenticità della firma dell’avvocato del ricorrente.
Nella replica nonché all’udienza, l’avvocato del ricorrente ha affermato che la firma apposta in calce al ricorso e quella
apposta per autentica in calce alla procura alle liti sono entrambe sue: l’una è in forma leggibile e per esteso, l’altra
è apposta sotto forma di sigla. Inoltre, il ricorrente allega alla replica sette copie del ricorso certificate conformi dal
suo avvocato.
Il ricorrente ha contestato in quanto tardiva la produzione delle tre perizie grafologiche. L’UAMI ha indicato che era incline
a condividere questa tesi.
Giudizio del Tribunale
Poiché l’avvocato del ricorrente ha affermato che le firme che figurano sul ricorso e sulla procura alle liti sono sue ed
i grafologi, nelle loro perizie, hanno sottolineato che le firme in base alle quali essi hanno emesso il loro parere non consentono
di escludere che queste firme provengono dalla stessa persona, il Tribunale ritiene che non vada accolta la prima eccezione
di irricevibilità sollevata dall’interveniente, senza che esso debba pronunciarsi sul carattere tardivo o meno della presentazione
delle perizie grafologiche.
Per quanto riguarda le copie certificate conformi, è sufficiente rilevare che il ricorrente ha regolarizzato il ricorso.
Sulla domanda di annullamento
Argomenti delle parti
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Le parti non contestano il fatto che i prodotti coperti dai marchi in conflitto siano identici. Per il resto, le parti fanno
riferimento esclusivamente al mercato italiano.
Il ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha applicato in maniera errata i principi che disciplinano
la valutazione del rischio di confusione.
In primo luogo, il ricorrente addebita alla commissione di ricorso un’errata interpretazione del principio secondo cui la
comparazione dei segni contesi dev’essere condotta in maniera unitaria e sintetica, tenendo conto dell’impressione complessiva
da essi prodotta. A suo parere, la commissione di ricorso ha ingiustamente incentrato la sua analisi comparativa solamente
sull’elemento «Fusco».
In secondo luogo, il ricorrente considera che la commissione di ricorso ha basato il suo ragionamento su un teorema aprioristico
in base al quale, in un marchio composto di un nome e di un cognome, l’elemento dominante e distintivo è sempre costituito
dal cognome. Egli ritiene che la valutazione di segni siffatti debba avvenire sulla scorta degli stessi principi che disciplinano
il raffronto degli altri segni. All’udienza, il ricorrente ha fatto riferimento a una serie di recenti sentenze di tribunali
tedeschi e spagnoli, secondo cui il consumatore medio contemporaneo non considera, a priori, che un cognome costituisce l’elemento
dominante di un segno composto secondo la formula «nome + cognome».
In terzo luogo, il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha basato la decisione impugnata su fatti inesatti.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto la commissione di ricorso ha esposto nella sua decisione, il cognome «Fusco» non è
un cognome a scarsa diffusione, ma un cognome mediamente diffuso. Inoltre, i nomi «Antonio» ed «Enzo», se è vero che sono
comuni in Italia, sarebbero pur sempre ben diversi tra loro. Secondo il ricorrente, l’identità del cognome contenuto in ciascuno
dei segni di cui trattasi è attenuata dalla differenza dei nomi «Enzo» e «Antonio», nonché dalla circostanza che «Fusco» è
un cognome mediamente diffuso in Italia.
In quarto luogo, secondo il ricorrente, il consumatore italiano di prodotti di abbigliamento è particolarmente attento e avveduto
e sarà perfettamente in grado di associare i prodotti cui si riferiscono, rispettivamente, i marchi in conflitto a due diversi
stilisti, senza rischio di confonderne l’origine. Il ricorrente contesta la tesi della commissione di ricorso, secondo cui
siffatta capacità di discernimento potrebbe essere eventualmente il frutto di un processo di apprendimento nel tempo, ma non
è innata.
In quinto luogo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della pertinenza del fattore «notorietà» dei marchi di
cui trattasi. Quanto, anzitutto, al marchio anteriore, quest’ultimo non godrebbe di alcuna notorietà. Poiché il marchio anteriore
non era noto, il grado di somiglianza tra i marchi opposti non sarebbe sufficientemente elevato da far ritenere che sussista
un rischio di confusione. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto del fatto che il marchio ENZO FUSCO
è protetto in Italia dal 1982 e che il ricorrente è uno stilista che esercita la sua attività da più di trent’anni.
L’UAMI ribatte che la commissione di ricorso ha applicato correttamente i principi guida in materia di comparazione dei segni
in conflitto. Esso sottolinea in particolare che il cognome «Fusco» costituisce l’elemento dominante di ciascuno dei segni
per i motivi esposti nella decisione impugnata.
Secondo l’interveniente, il cognome costituisce il principale segno distintivo «civile» di una persona e viene perciò percepito
dal consumatore come l’elemento dominante di un marchio costituito secondo la formula «nome + cognome». Inoltre, l’interveniente
ritiene che, di fronte ai marchi in conflitto, il consumatore possa credere che esista un legame familiare tra i titolari
dei due marchi. A sostegno di questa tesi, essa fa valere diverse sentenze pronunciate dai tribunali italiani in materia.
Per quanto riguarda la notorietà dei segni di cui trattasi, l’UAMI e l’interveniente ritengono, in sostanza, che gli argomenti
dedotti dal ricorrente siano inoperanti.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza del detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che
i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.
Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione che
il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti
del caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati
[v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Racc. pag. II‑2821, punti 31-33, e la giurisprudenza menzionata].
– Sul pubblico destinatario
Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio comunitario. Ne deriva che il territorio in cui il marchio anteriore
è tutelato è quello della Comunità europea. Tuttavia, dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito all’art. 1,
n. 2, del regolamento n. 40/94, deriva che un marchio comunitario anteriore riceve la stessa tutela in tutti gli Stati membri.
I marchi comunitari anteriori sono quindi opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva lesiva della loro tutela, se
non altro in relazione alla percezione dei consumatori di una parte del territorio comunitario. Ne deriva che il principio
sancito all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, secondo il quale, per rifiutare la registrazione di un marchio, è sufficiente
che un impedimento assoluto alla registrazione esista soltanto per una parte della Comunità, si applica per analogia anche
nel caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Benché la commissione di ricorso abbia fatto riferimento, al punto 15 della decisione impugnata, al consumatore «del territorio
comunitario», dall’insieme del ragionamento che segue deriva che la commissione di ricorso si è limitata ad esaminare il solo
mercato italiano. Così, al punto 20 della decisione impugnata, essa fa riferimento ai dati statistici relativi alla frequenza
del cognome «Fusco» nel territorio italiano. Al punto 22 di questa decisione essa esamina la percezione che ha il «consumatore
italiano» del marchio anteriore. Dal contesto deriva che il punto 23 della decisione impugnata riguarda unicamente la percezione
dei consumatori italiani, benché non vi figuri esplicitamente un riferimento al mercato italiano. Questo paragrafo contiene
infatti un ragionamento parallelo a quello del punto precedente, che si riferisce esplicitamente al mercato italiano.
Inoltre, gli argomenti dedotti dalle parti si riferiscono solo al territorio italiano.
Ne deriva che occorre limitare l’esame della decisione impugnata al solo rischio di confusione nella mente del consumatore
italiano.
Né la commissione di ricorso né la divisione di opposizione dell’UAMI si sono pronunciate esplicitamente sulla composizione
del pubblico pertinente. Deriva tuttavia dalla decisione della divisione di opposizione che questa ha valutato il rischio
di confusione in relazione alla percezione di un consumatore medio, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto. La commissione di ricorso ha implicitamente approvato questa conclusione, senza che il ricorrente o l’interveniente
l’abbiano rimessa in discussione.
Ne deriva che il Tribunale deve valutare il rischio di confusione rispetto alla percezione di un consumatore italiano medio
e non specializzato.
– Sulla somiglianza dei prodotti
Le parti non hanno contestato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti designati dai marchi di cui
trattasi sono identici. Pertanto, il Tribunale ritiene che si debba partire da questa premessa.
– Sulla somiglianza dei segni
È pacifico tra le parti che il consumatore italiano percepisce i segni nel senso che presentano una struttura identica, consistente
in un nome seguito da un cognome («nome + cognome»).
Sia sul piano visivo sia sul piano fonetico i segni in conflitto si assomigliano a causa della presenza del cognome «Fusco»
in entrambi. Per contro, essi si distinguono per i nomi che precedono questo termine, ossia «Antonio» e «Enzo», il quale ultimo
è il diminutivo del nome Vincenzo. Le parti concordano sul fatto che questi nomi non si somigliano né sul piano visivo né
sul piano auditivo.
Sul piano concettuale, il Tribunale rileva che il consumatore, dal fatto che i nomi sono diversi, deduce che le parole «Enzo
Fusco», da un lato, e «Antonio Fusco», dall’altro, designano due persone diverse. Inoltre, è pacifico tra le parti che i segni
non hanno alcuna relazione semantica con i prodotti che designano, ma sono percepiti come nomi propri.
La commissione di ricorso ha ritenuto che l’espressione «Fusco» costituisse l’elemento dominante e distintivo dei due segni,
in primo luogo, poiché si tratta di un cognome, in secondo luogo, poiché questo cognome non è particolarmente diffuso in Italia
e, in terzo luogo, poiché né «Antonio» né «Enzo» sono nomi insoliti in Italia.
La controversia riguarda quindi principalmente la questione se la presenza di nomi diversi sia sufficiente, nella fattispecie,
ad escludere un rischio di confusione nella mente del consumatore italiano, tesi sostenuta dal ricorrente, o se, per contro,
nei segni di cui trattasi la parola «Fusco» costituisca un elemento dominante al punto da subordinare o da cancellare, nella
percezione e nella memoria del consumatore, la presenza dei nomi «Enzo» e «Antonio», i quali, dal canto loro, sono completamente
diversi.
In via preliminare, occorre rilevare che l’art. 4 del regolamento n. 40/94 stabilisce che possono costituire marchi comunitari
tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare i nomi di persone. Gli artt. 7 e 8 di questo regolamento,
relativi agli impedimenti alla registrazione, non operano alcuna distinzione tra i segni di natura diversa. La valutazione
del rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra tali segni deve avvenire pertanto
in base agli stessi principi che riguardano qualsiasi altro segno. Questo non esclude tuttavia che il fatto che un segno sia
costituito da un nome di una persona possa influire sulla percezione di questo segno da parte del pubblico pertinente.
Come risulta da una giurisprudenza costante, la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla
somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi,
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa
T‑292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47, e la giurisprudenza
citata]. Il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare
affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26). In generale, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno
quelle che vengono più facilmente memorizzate [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI –
Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359, punti 47 e 48]. Pertanto, la necessità di valutare l’impressione complessiva
prodotta da un segno non esclude l’esame di ciascuno dei suoi componenti al fine di determinarne gli elementi dominanti.
Ne deriva che la commissione di ricorso, ricercando, da un lato, gli elementi simili e diversi dei segni confrontati e, dall’altro,
l’eventuale esistenza di un elemento dominante che fosse più facilmente memorizzato dal consumatore, non ha violato i principi
sanciti dalla giurisprudenza.
Occorre tuttavia esaminare più dettagliatamente la pertinenza della tesi, accolta dalla commissione di ricorso, secondo cui
il cognome «Fusco» costituisce l’elemento dominante dei segni di cui trattasi.
A tale riguardo occorre constatare innanzi tutto che, prima facie, nei due segni di cui trattasi, l’espressione «Fusco» non
è messa in evidenza né sul piano visivo né sul piano fonetico. Per quanto riguarda il marchio anteriore, il nome «Antonio»
figura in testa al segno. Inoltre, sia sul piano visivo sia sul piano fonetico, questa parola è più lunga della parola seguente
«Fusco». Per quanto riguarda il nome «Enzo», che figura in testa al segno richiesto, esso è leggermente più breve della parola
«Fusco» sul piano visivo, mentre sul piano fonetico le parole «Enzo» e «Fusco», che comprendono ciascuna due sillabe, hanno
una lunghezza uguale.
L’UAMI e l’interveniente, unitamente alla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ritengono tuttavia che, in un
segno composto da un nome e da un cognome, quest’ultimo conferisca al marchio il suo carattere distintivo e ne costituisca
pertanto l’elemento dominante, a meno che si tratti di un cognome molto diffuso che ha, per tale motivo, un carattere distintivo
nettamente ridotto.
Il Tribunale constata innanzi tutto che nessuna delle parti ha rimesso in discussione la valutazione della commissione di
ricorso secondo cui né il nome «Enzo» né il nome «Antonio» vengono percepiti come più importanti, caratterizzanti o distintivi
della parola «Fusco».
Occorre rilevare poi che la percezione dei segni costituiti da nomi di persona può variare nei diversi paesi della Comunità
europea. Per accertare se, in un determinato paese, il pubblico pertinente attribuisca generalmente maggior carattere distintivo
al cognome rispetto al nome, la giurisprudenza di questo paese, benché non sia vincolante per gli organi giurisdizionali comunitari,
può fornire indicazioni utili.
Nella fattispecie occorre tener conto della percezione che il pubblico pertinente italiano ha dei segni di cui trattasi. A
tale riguardo il Tribunale osserva che, come ha rilevato l’interveniente, la giurisprudenza italiana ritiene generalmente
che il cognome costituisca il cuore di un segno composto da un nome e da un cognome. Inoltre, non è controverso tra le parti
che il cognome «Fusco» non figura tra i cognomi più diffusi in Italia.
In tale contesto, il Tribunale considera che non occorre nella fattispecie rimettere in discussione la valutazione della commissione
di ricorso, condivisa anche dalla divisione di opposizione, secondo cui il consumatore italiano attribuisce, in generale,
maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi di cui trattasi.
Di conseguenza, il Tribunale giudica che i segni di cui trattasi presentano una certa somiglianza poiché il loro elemento
più caratteristico è identico. In considerazione degli altri elementi presenti nei segni, ossia i nomi «Antonio» e «Enzo»,
si tratta tuttavia di una somiglianza che non è né tenue né elevata.
– Sul rischio di confusione
Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori
che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto,
un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza
tra i marchi (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 17,
e, per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 40/94, sentenza GIORGIO BEVERLY HILLS, cit., punto 32). Secondo questa
stessa giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio
anteriore (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 24; Canon,
cit., punto 18, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 20).
Nella fattispecie, il ricorrente fa valere in primo luogo che il pubblico destinatario è particolarmente attento nell’acquisto
dei prodotti di cui trattasi.
A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria
di prodotti o di servizi di cui trattasi (v., per analogia, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26). Come ha giustamente
rilevato l’UAMI, non è tuttavia sufficiente che il ricorrente affermi, in generale e senza che questa affermazione sia precisata
o corroborata da prove, che il livello di attenzione del consumatore dei prodotti di cui trattasi è elevato. Ne deriva che
l’argomento del ricorrente, secondo cui il consumatore destinatario è particolarmente attento, non può essere accolto.
Il ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto del fatto che il marchio
anteriore non gode di alcuna notorietà.
Il Tribunale constata che l’interveniente non sostiene che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo elevato a
causa della sua notorietà sul mercato italiano. Tuttavia, l’UAMI e l’interveniente rilevano giustamente che il ricorrente
s’inganna circa le conseguenze che occorre trarre dall’eventuale assenza di notorietà del marchio anteriore, sostenendo che
il marchio anteriore gode solo, in questo caso, di una tutela affievolita. Infatti, il carattere distintivo del marchio anteriore,
sia che derivi dalle qualità intrinseche di questo marchio sia che derivi dalla sua notorietà, dev’essere preso in considerazione
per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un
rischio di confusione (sentenza Canon, cit., punti 18 e 24). Per contro, la notorietà non è una condizione preliminare per
la tutela del diritto anteriore.
In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto del fatto che il marchio ENZO
FUSCO è tutelato in Italia dal 1982 e che il ricorrente è uno stilista che esercita la propria attività da più di trent’anni.
Su tale punto, la commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, ha indicato che l’acquisto di formali diritti
sul marchio ENZO FUSCO in Italia fin dal 1982 era privo di rilevanza pratica ai fini della definizione della vertenza, giacché
gli unici titoli da considerare erano i due marchi comunitari di cui trattasi.
Questa conclusione dev’essere accolta. Se il ricorrente è titolare di un marchio nazionale che è anteriore al marchio comunitario
ANTONIO FUSCO ed è, almeno in sostanza, identico al marchio comunitario richiesto, incomberebbe ad esso, se vi si ritiene
legittimato e se lo vuole, chiederne la tutela mediante un procedimento di opposizione o di annullamento o, eventualmente,
dinanzi al giudice nazionale competente nell’ambito ammesso dall’art. 106 del regolamento n. 40/94. Per contro, finché il
marchio comunitario anteriore ANTONIO FUSCO è effettivamente tutelato, l’esistenza di una registrazione nazionale anteriore
a quest’ultima non è pertinente nell’ambito di un’opposizione contro una domanda di marchio comunitario, anche se il marchio
comunitario richiesto è identico a un marchio nazionale del ricorrente anteriore al marchio comunitario opposto [v., in tal
senso, per quanto riguarda l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione del marchio anteriore, sentenza del Tribunale
23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 55].
In quanto l’argomento del ricorrente mira a dimostrare che il carattere distintivo del marchio comunitario anteriore è sminuito
dal fatto che questo e il marchio italiano ENZO FUSCO, asseritamente tutelato fin dal 1982, sono coesistiti pacificamente,
occorre rilevare che, anche se si accogliesse questa tesi, il periodo di coesistenza di questi due marchi sarebbe stato troppo
breve per poter influire sulla percezione del consumatore italiano. Infatti, dal fascicolo risulta che il marchio comunitario
anteriore è stato depositato il 10 ottobre 1997 e registrato l’8 marzo 1999. Poiché la domanda di marchio controversa è stata
depositata il 21 gennaio 1998, il periodo pertinente non sarebbe durato nemmeno quattro mesi.
Infine, per quanto riguarda il percorso professionale e personale del ricorrente o l’eventuale notorietà del nome «Enzo Fusco»,
il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito gli elementi necessari per consentire di valutare la materialità o
anche la pertinenza di questi elementi. Egli ha in particolare omesso di dimostrare come questi elementi influenzerebbero
la percezione, da parte del consumatore italiano, dei segni di cui trattasi.
Nella valutazione globale del rischio di confusione, una tenue somiglianza dei segni può essere compensata da altri fattori
pertinenti quali una forte somiglianza dei prodotti.
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che il consumatore italiano, per il fatto che attribuisce generalmente un maggiore
carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza l’elemento «Fusco» piuttosto che i nomi «Antonio» o «Enzo». Inoltre,
i prodotti di cui trattasi sono identici. In tale contesto la commissione di ricorso ha potuto constatare senza commettere
errori di diritto che un consumatore confrontato a un prodotto munito del marchio richiesto ENZO FUSCO potrebbe confondere
quest’ultimo con il marchio anteriore ANTONIO FUSCO, di modo che esiste un rischio di confusione.
Poiché il motivo unico relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è fondato, occorre
respingere la domanda principale del ricorrente.
Sulla domanda in subordine, mirante a far constatare che il procedimento di trasformazione non è precluso
Ai sensi dell’art. 108, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, il richiedente un marchio comunitario può richiedere la
trasformazione della sua domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale nella misura in cui la domanda di
marchio comunitario è respinta.
Nella fattispecie occorre constatare che il ricorrente non ha ancora chiesto la trasformazione della sua domanda di marchio
comunitario. Ora, la domanda in subordine mira, in sostanza, a che il Tribunale constati, in via preliminare e senza relazione
con un atto impugnabile ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, l’esistenza di un obbligo dell’UAMI.
Poiché una tale constatazione non rientra nella competenza del Tribunale, la domanda in subordine è irricevibile.
Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il ricorrente è condannato alle spese.
Pirrung
Meij
Forwood
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° marzo 2005.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
–
Lingua processuale: l'italiano.