CELEX: 62001CJ0023
Direktiv 89/104/EØF
artikel 5, stk. 5
bestemmelser om beskyttelse mod brug af et tegn med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser
omfanget af en sådan beskyttelse
tegn, der ligner varemærket

Dommens præmisser
1 Ved dom af 15. januar 2001, indgået til Domstolen den 22. januar 2001, har Hof van Beroep te Brussel i medfør af artikel 234 EF forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 5, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag, der verserer mellem selskabet Robelco NV og selskabet Robeco Groep NV, hvorunder Robeco Groep NV har nedlagt påstand om, at det forbydes Robelco NV at bruge navnet Robelco, bl.a. som firmanavn og som selskabsnavn, eller et hvilket som helst andet tegn, der ligner navnet Robeco.
De relevante retsregler
De fællesskabsretlige regler
3 Direktivet har ifølge første betragtning hertil til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker med henblik på at fjerne de indbyrdes forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.
4 Som det fremgår af tredje betragtning til direktivet, skal der dog ikke med direktivet foretages en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker.
5 Direktivets artikel 5, hvis hovedformål er at fastlægge omfanget af den beskyttelse, der skal gives ved varemærkelovgivningen, indeholder i stk. 1, 2 og 5 følgende bestemmelser:
»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.
2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
[...]
5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«
Benelux-landenes fælles lov om varemærker
6 Benelux-landenes fælles lov om varemærker (herefter »Benelux-loven«) har siden 1971 reguleret dette retsområde i de tre Benelux-medlemsstater.
7 Artikel 13, punkt A, stk. 1 og 2, i den affattelse af Benelux-loven, der var gældende til den 31. december 1995, havde følgende ordlyd:
»Uden at dette begrænser en eventuel anvendelse af de almindelige erstatningsretlige regler, kan varemærkeindehaveren på grund af sin eneret forbyde:
»1. enhver brug af varemærket eller af et tegn, som ligner mærket, for varer, for hvilke mærket er registreret, eller for lignende varer
2. enhver anden brug, som erhvervsmæssigt og uden skellig grund gøres af varemærket eller af et tegn, som ligner mærket, under omstændigheder, der kan skade indehaveren af varemærket.«
8 Benelux-loven blev med virkning fra den 1. januar 1996 ændret ved protokollen, der blev undertegnet den 2. december 1992, og som havde til hovedformål at gennemføre direktivet.
9 Direktivets artikel 5 blev gennemført i artikel 13, punkt A, stk. 1, i den derved ændrede Benelux-lov, der derefter har følgende ordlyd:
»Uden at dette begrænser en eventuel anvendelse af de almindelige erstatningsretlige regler, kan varemærkeindehaveren på grund af sin eneret forbyde:
a) enhver erhvervsmæssig brug af varemærket for varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret
b) enhver erhvervsmæssig brug af et varemærke eller af et tegn, som ligner mærket, for varer, for hvilke mærket er registreret, eller for lignende varer, når der er risiko for, at der i offentlighedens bevidsthed antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket
c) enhver erhvervsmæssig brug uden skellig grund af et varemærke, der er renommeret inden for Benelux-området, eller af et tegn, som ligner mærket, for varer, der ikke er af samme art som dem, for hvilke mærket er registreret, såfremt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé
d) enhver erhvervsmæssig brug uden skellig grund af et varemærke eller af et tegn, som ligner mærket, til andet end at skelne mellem varer, såfremt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«
Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
10 Robeco Groep NV er en nederlandsk koncern stiftet i 1929, der markedsfører finansielle produkter og tjenesteydelser. Dens hovedaktivitet er formueforvaltning. Den forvalter for nuværende en formue på over 180 mia. NLG, har ca. 770 000 kunder og ca. 1 500 ansatte. Navnet Robeco, der er fremkommet ved sammentrækning af ordene »Rotterdams Beleggings Consortium«, har været brugt siden 1959.
11 Den 21. maj 1987 blev ordet »Robeco« registreret hos Benelux-Varemærkemyndigheden som et ord- og figurmærke samtidig med forskellige andre mærker i en serie (heriblandt Rolinco, Rodamco, Roparco og Rotrusco). Med en enkelt undtagelse (Rodamco) vedrører disse registreringer tjenesteydelser i klasse 36 (finansiel og valutarisk virksomhed, herunder tjenesteydelser vedrørende opsparing og investering) i betydningen i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
12 Robelco NV er en belgisk virksomhed, der blev oprettet den 20. november 1996 af to investeringsselskaber, der har indskudt en selskabskapital på 6 mio. BEF i virksomheden. Robelcos virksomhed, der hovedsageligt udøves i den flamske provins Brabant, består i ejendomshandel (bl.a. køb, salg, bytte, leje, ydelse af lån og finansiering af byggeprojekter), med særlig vægt på industriområder og byggeprojekter efter ordre. Selskabet har siden stiftelsen været i stadig vækst.
13 Den 2. juni 1999 anlagde Robeco Groep NV sag mod Robelco NV ved Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgien) og anmodede om, at det blev forbudt Robelco at bruge navnet Robelco eller et hvilket som helst andet tegn, der ligner navnet Robeco, som selskabsnavn og firmanavn under pålæg af en tvangsbøde på 100 000 BEF pr. dag. Robeco Groep NV gjorde bl.a. gældende, at der forelå en tilsidesættelse af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), i Benelux-loven, som ændret. Den 9. februar 2000 efterkom denne retsinstans anmodningen og forbød Robelco NV fortsat at benytte sit firmanavn og ethvert andet tegn, der ligner navnet Robeco.
14 Den 21. marts 2000 iværksatte Robelco NV appel af denne afgørelse til Hof van Beroep te Brussel. Appellanten har principalt gjort gældende, at påstanden i første instans skulle være afvist, idet Robeco Groep NV i virkeligheden søger at opnå en beskyttelse af sit varemærke i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Benelux-loven, som ændret. Subsidiært har Robelco NV gjort gældende, at der ikke er sket tilsidesættelse af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), i Benelux-loven, som ændret, og at der heller ikke er ført bevis for, at der er sket krænkelse af firmanavnet.
15 Den forelæggende ret har for det første fastslået, at der ikke forelå nogen krænkelse af Robeco Groep NV's rettigheder med hensyn til koncernens firmanavn. Den har dernæst udtalt, at selv om de to navne Robelco og Robeco klart har en visuel lighed, kan de ikke lydligt anses for at ligne hinanden i betydningen i artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), i Benelux-loven, som ændret. Den har endvidere fastslået, at de to selskabers virksomhed og geografiske markeder er forskellige.
16 Endelig har den forelæggende ret for det første anført, at artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), i Benelux-loven, som ændret, tilsyneladende indeholder en afvigelse fra direktivets artikel 5, stk. 5. Til forskel fra direktivets bestemmelse omfatter bestemmelsen i Benelux-loven også brug af et tegn, der ligner varemærket. For det andet har den forelæggende ret for det tilfælde, at Benelux-loven, som ændret, er forenelig med den nævnte bestemmelse i direktivet, rejst spørgsmålet, om forvekslingsrisiko og lighed spiller en rolle for anvendelsen af direktivets artikel 5, stk. 5.
17 Hof van Beroep te Brussel har herefter besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1) Skal artikel 5, stk. 5, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at den deri fastsatte mulighed for, at en medlemsstat kan yde beskyttelse, kun kan anvendes mod brug af et tegn, der er identisk med varemærket, eller kan den også i dette tilfælde anvendes mod brug af et tegn, der ligner varemærket?
2) Såfremt beskyttelsen også kan anvendes mod et tegn, der ligner varemærket, er en ulovlig lighed i den ovennævnte artikels forstand da betinget af, at der kan opstå forveksling som følge heraf, eller er det tilstrækkeligt, at der er risiko for forbindelse i den forstand, at en person, der står over for varemærket og tegnet, forestiller sig, at der er en sammenhæng mellem disse, uden at der herved opstår nogen forveksling, eller er det end ikke et krav, at der herved består en risiko for forbindelse?«
Første spørgsmål
18 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 5, stk. 5, skal fortolkes således, at en medlemsstat kun skal beskytte et varemærke mod, at et tegn, der er identisk med varemærket, bruges med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, eller også mod en sådan brug af et tegn, der ligner varemærket.
Indlæg for Domstolen
19 Ifølge Robelco NV har direktivets artikel 5, stk. 5, til formål at gøre det muligt at indføre en beskyttelse, der falder uden for varemærkeretten. Benelux-medlemsstaterne har således udnyttet muligheden for at indrømme en videre beskyttelse end den minimumsbeskyttelse, direktivet pålægger dem.
20 Robelco NV har gjort gældende, at det ikke på grundlag af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 5, der vedrører omfanget af den beskyttelse, medlemsstaterne kan give et varemærke, kan afgøres, om den pågældende beskyttelse kun omfatter brug af tegn, der er identiske med varemærket, eller også omfatter brug af tegn, der ligner varemærket. Robelco NV finder imidlertid, at udtrykkene »et tegn« og »dette tegn«, som er anvendt i bestemmelsen, skal fortolkes sådan, at de betyder et identisk tegn.
21 Robelco NV har anført, at hvis denne bestemmelse i direktivet tillod en beskyttelse mod brug af et lignende tegn som varemærket, ville varemærker, der ikke er renommerede, i tilfælde af brug med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser nyde lige så omfattende beskyttelse som den, der i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan indrømmes renommerede varemærker.
22 Robeco Groep NV har gjort gældende, at direktivets artikel 5, stk. 1 og 2, vedrører både tegn, der er identiske med varemærket, og tegn, der ligner varemærket, mens direktivets artikel 5, stk. 5, ikke udtrykkeligt afgrænser begrebet »tegn«. Ifølge Robeco Groep NV er det imidlertid åbenbart, at ordet »tegn« ikke kan fortolkes således, at det kun betyder et tegn, der er identisk med varemærket, eftersom direktivet ikke udtrykkeligt har udelukket muligheden for at beskytte et tegn, der ligner varemærket.
23 I den forbindelse har Robeco Groep NV anført, at direktivets artikel 5, stk. 5, henviser til medlemsstaternes retsregler, hvorfor svaret skal findes i Benelux-loven, som ændret, og ikke i direktivet. For så vidt som artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), i Benelux-loven, som ændret, ikke har udvidet beskyttelsen af varemærker i henhold til den tilsvarende bestemmelse i Benelux-loven i dens oprindelige affattelse, overskrider bestemmelsen ikke grænserne for de muligheder, direktivets artikel 5, stk. 5, giver.
24 Den nederlandske regering er af den opfattelse, at direktivets artikel 5, stk. 5, når henses til direktivets forhistorie og den gældende varemærkeret i Benelux-medlemsstaterne inden gennemførelsen af direktivet, skal fortolkes udvidende, således at bestemmelsen finder anvendelse både på identiske tegn og tegn, der ligner varemærket.
25 Kommissionen har gjort gældende, at direktivets artikel 5, stk. 5, ikke har til formål at yde en bestemt form for beskyttelse eller at give mulighed for, at der fastsættes harmoniserede bestemmelser herom, men derimod bestemmer, at denne beskyttelse ubetinget falder uden for harmoniseringen af varemærkebeskyttelsen. Ifølge Kommissionen fremgår det af forarbejderne til direktivet, at bestemmelsens formål er fra direktivets anvendelsesområde at udelukke spørgsmålet om den beskyttelse af varemærket, der indrømmedes ved Benelux-loven i dens oprindelige affattelse, mod anden brug af et tegn end til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser. Direktivets artikel 5, stk. 5, kan derfor ikke anvendes som kilde til en fortolkning af en national bestemmelse i overensstemmelse med direktivet, for såfremt et bestemt område falder uden for fællesskabslovgivningen, finder forpligtelserne vedrørende gennemførelse og overensstemmende fortolkning ikke anvendelse på dette område.
26 Subsidiært har Kommissionen gjort gældende, at det ikke fremgår af direktivets artikel 5, stk. 5, at lighed mellem det pågældende tegn og det registrerede varemærke skulle være en betingelse for, at der kan anses at foreligge en krænkelse af den beskyttelse, direktivet omhandler. Kommissionen har anført, at selv om der skal være et vist forhold mellem varemærket og tegnet, for at der kan godtgøres at foreligge en sådan krænkelse, fremgår det ikke af direktivets ordlyd, om der skal være tale om en lighed, en risiko for forveksling eller en risiko for en forbindelse med varemærket i offentlighedens bevidsthed.
Domstolens bemærkninger
27 Som Kommissionen med rette har anført, fremgår det at ordlyden af direktivets artikel 5, at bestemmelsen har til formål at harmonisere rækkevidden af den beskyttelse, der skal gives varemærker inden for Fællesskabet.
28 Direktivets artikel 5, stk. 1, der definerer indholdet af eneretten til et varemærke, forbyder i litra a) brug af et identisk tegn for varer eller tjenesteydelser af samme art og i litra b) brug af et identisk tegn eller et tegn, der ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art, når der i offentligheden er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages at være en forbindelse.
29 I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan en medlemsstat udvide denne beskyttelse ved at forbyde brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, der er renommeret i den pågældende medlemsstat, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når brugen af tegnet uden skellig grund indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.
30 Det fremgår derimod af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 5, at harmoniseringen i medfør af artikel 5, stk. 1-4, ikke berører de nationale bestemmelser vedrørende beskyttelse af et tegn mod brug med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når denne brug uden skellig grund indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.
31 Det følger heraf, at den udvidede beskyttelse af et varemærkes særpræg eller renommé mod visse former for brug af et tegn, der sker med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, ikke er omfattet fællesskabsharmoniseringen.
32 Denne konklusion har dels støtte i tredje betragtning til direktivet, hvori det anføres, at »det forekommer for tiden ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion«, dels i sjette betragtning, hvori det nærmere anføres, at »dette direktiv udelukker ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de dér gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse«.
33 Det bemærkes, at direktivet, der er det første direktiv om harmonisering af varemærkeretten, ifølge første betragtning har til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker med henblik på at fjerne de indbyrdes forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser. Formålet med det er imidlertid ifølge tredje betragtning ikke en fuldstændig tilnærmelse af de pågældende lovgivninger.
34 Når tegnet - således som det er tilfældet i hovedsagen - ikke bruges til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, er det derfor medlemsstaternes nationale ret, der skal anvendes for at fastslå omfanget og i givet fald det konkrete indhold af den beskyttelse, der ydes varemærkeindehavere, der gør gældende at have lidt skade ved, at dette tegn er blevet brugt som firmanavn eller selskabsnavn.
35 På dette område kan medlemsstaterne undlade at lovgive eller, på de betingelser de selv fastsætter, kræve enten, at tegnet er identisk med varemærket, eller at det ligner varemærket, eller at der foreligger en anden forbindelse.
36 Det første spørgsmål må derfor besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 5, skal fortolkes således, at en medlemsstat, hvis den finder anledning hertil, og på de betingelser, den selv fastsætter, kan beskytte et varemærke mod brug af et tegn med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når brugen af dette tegn uden skellig grund indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.
Det andet spørgsmål
37 Under hensyn til besvarelsen af det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.
Afgørelse om sagsomkostninger
Sagens omkostninger
38 De udgifter, der er afholdt af den nederlandske regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.
Afgørelse
På grundlag af disse præmisser
kender
DOMSTOLEN
(Sjette Afdeling)
vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Hof van Beroep te Brussel ved dom af 15. januar 2001, for ret:
Artikel 5, stk. 5, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en medlemsstat, hvis den finder anledning hertil, og på de betingelser, den selv fastsætter, kan beskytte et varemærke mod brug af et tegn med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når brugen af dette tegn uden skellig grund indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.