CELEX: 62002TJ0203
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Aikaisempi sanamerkki VITAFRUT
Hakemus sanamerkin VITAFRUIT rekisteröimisestä yhteisön sanamerkiksi
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö
Tavaroiden samankaltaisuus
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 15 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta

Asian tausta
1       Kantaja on 1.4.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki VITAFRUIT.
3       Tavarat, joita varten merkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 29 ja 32 ja vastaavat sen jälkeen, kun tavaramerkkiä koskevaa hakemusta muutettiin kantajan
30.7. ja 14.12.1998 päivätyillä kirjeillä, luokittain seuraavaa kuvausta:
–       luokka 5: ”Lääkkeet, farmaseuttiset valmisteet ja kemialliset valmisteet hygienian hoitoon; dieettiravintoaineet ja ravintoainekorvikkeet
lääkinnälliseen käyttöön; lastenruoat; vitamiini‑, hivenaine‑ ja/tai kivennäisvalmisteet dieettitarkoituksiin tai ravintolisäaineina;
yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoainelisät, yrttiteet, kaikki terveydenhoitotarkoituksiin”
–       luokka 29: ”Liha, kala, ei-elävät nilviäiset ja äyriäiset, siipikarja ja riista; liha ja makkarat, meren antimet, siipikarja
ja riista, myös säilöttynä tai pakastettuna; hedelmät ja vihannekset (mukaan lukien sienet ja perunat, erityisesti ranskalaiset
perunat ja muut perunatuotteet) säilöttynä, pakastettuna, kuivattuna, keitettynä tai heti syötäväksi valmistettuna; keitot
tai keittosäilykkeet; herkkusalaatit; liha‑, kala‑, siipikarja‑, riista‑ ja kasvispohjaiset ruokalajit, myös pakastettuina;
munat; liha- ja lihaliemiuutteet; kasvisuutteet ja säilötyt yrtit keittiöön; lääkeaineita sisältämättömät yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet
tai ravintoainelisät, yrttiruuat, myös välipalapatukkoina”
–       luokka 32: ”Oluet; kivennäis‑ ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut;
mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtti- ja vitamiinijuomat”.
4       Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 5.1.1998 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 2/98.
5       Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen teki 1.4.1998 asetuksen N:o 40/94  42 artiklan 1 kohdan perusteella
väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden
osalta. Väite perustui Espanjassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspäivä oli 19.10.1960. Tämä tavaramerkki (jäljempänä
aikaisempi tavaramerkki), joka muodostuu sanamerkistä VITAFRUT, on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkiin 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitetut
alkoholittomat hiilihappojuomat, kaikenlaiset muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitetut kylmät juomat, hiilihappovalmisteet,
poreilua tuottavat rakeet, käymättömät hedelmä‑ ja vihannesmehut (rypäleen puristemehua lukuun ottamatta), limonadit, appelsiinimehut,
kylmät juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta), hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jää”.
6       Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäämisperusteeseen.
7       Kantaja pyysi 21.10.1998 päivätyllä kirjeellä, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen olisi asetuksen
N:o 40/94  43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen
julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty siinä jäsenvaltiossa,
jossa se on suojattu. SMHV:n väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) pyysi 26.11.1998 päivätyllä kirjeellä valituslautakunnassa
käydyn menettelyn toista asianosaista toimittamaan kyseiset todisteet kahden kuukauden kuluessa.
8       Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen toimitti 22.1.1999 SMHV:lle ensinnäkin kuusi pullon etikettiä,
joissa aikaisempi tavaramerkki näkyi, ja toiseksi neljätoista laskua ja tilauskirjettä, joista kymmenen oli päivätty ennen
5.1.1998.
9       Väiteosasto hylkäsi tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 23.8.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 5 kohdan
ensimmäisen virkkeen perusteella sellaisten tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä ”kivennäis- ja hiilihappovedet
ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet;
yrtti‑ ja vitamiinijuomat”. Siltä osin kuin se hylkäsi tavaramerkkiä koskevan hakemuksen se katsoi ensinnäkin, että valituslautakunnassa
käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamat todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti
käytetty asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin
nimitystä ”käymättömät hedelmä‑ ja vihannesmehut, limonadit, appelsiinimehut”. Toiseksi väiteosasto oli sitä mieltä, että
kyseiset tavarat olivat osittain samankaltaisia ja osittain samoja kuin tavarat, joista käytettiin nimitystä ”kivennäis‑ ja
hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet;
yrtti- ja vitamiinijuomat” ja joista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli kyse, ja että kyseisten merkkien välillä oli
olemassa saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
10     Kantaja haki 23.10.2000 väiteosaston päätökseen SMHV:sta muutosta asetuksen N:o 40/94  59 artiklan perusteella. Se vaati valituslautakuntaa
ensisijaisesti kumoamaan kyseisen päätöksen osittain siltä osin kuin sillä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus ja toissijaisesti
kumoamaan sen osittain siltä osin kuin sillä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin
nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat”.
11     SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.4.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
Se lähinnä vahvisti väiteosaston päätökseen sisältyvät arvioinnit korostaen kuitenkin, että aikaisemman tavaramerkin käyttö
oli näytetty toteen ainoastaan niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä ”mehutiivisteet” (”juice concentrate”).

Asianosaisten vaatimukset
12     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       ensisijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen
–       toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä hylätään sen valitus niiltä kohdin kuin valitus koski
väiteosaston päätöksen kumoamista niiden tavaroiden osalta, joista käytetään nimitystä ”yrtti‑ ja vitamiinijuomat” ja
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
13     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen ja
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
14     Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Kantajan ensimmäinen ensisijaisen vaatimuksensa tueksi esittämä
kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 kohdan rikkomista. Kyseinen kanneperuste jakautuu kahteen osaan, joista
ensimmäinen koskee sitä, että SMHV on ottanut tosiasiallisena käyttönä huomioon kolmannen henkilön tavaramerkin käytön ilman,
että tavaramerkin haltijan suostumusta olisi näytetty toteen, ja toinen sitä, että SMHV on ymmärtänyt väärin tosiasiallisen
käytön käsitteen. Toinen kanneperuste, joka on esitetty kantajan toissijaisen vaatimuksen tueksi, koskee saman asetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 kohdan rikkomista koskeva kanneperuste
Kanneperusteen ensimmäinen osa, jonka mukaan valituslautakunta on ottanut virheellisesti huomioon kolmannen henkilön tavaramerkin
käytön
–       Asianosaisten lausumat
15     Kantaja väittää, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamista laskuista ilmenee, että aikaisempaa
tavaramerkkiä on käyttänyt Industrias Espadafor, SA -niminen yhtiö eikä aikaisemman tavaramerkin haltija itse eli Juan Espadafor
Caba. Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen on näet luonnollinen henkilö, kun taas henkilö, joka on käyttänyt
aikaisempaa tavaramerkkiä, on yhtiö. Lisäksi kantajan mukaan valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen ei
ole osoittanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi käytetty hänen kyseisen tavaramerkin haltijana antamallaan suostumuksella
asetuksen N:o 40/94  15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
16     Kantaja on suullisessa käsittelyssä tarkentanut todenneensa SMHV:ssa käytyjen menettelyjen aikana toimittamissaan 22.9.1999
ja 22.12.2000 päivätyissä kirjelmissään, että SMHV:ssa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamat todisteet eivät osoittaneet,
että tämä olisi käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti. Kantaja päättelee tämän perusteella, ettei nyt käsiteltävänä
olevaa asetuksen N:o 40/94  43 artiklan rikkomista koskevaa kanneperusteen osaa ole esitetty myöhässä.
17     SMHV väittää, että nyt käsiteltävänä olevaa kanneperusteen osaa ei voida ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen
135 artiklan 4 kohdan perusteella ottaa tutkittavaksi, koska sitä ei ole esitetty väitemenettelyn kuluessa eikä valituslautakunnassa.
18     Asiakysymyksen osalta SMHV katsoo, että sen perusteella, että väitteen tekijä voi väitemenettelyssä esittää todisteita, jotka
koskevat aikaisemman tavaramerkin käyttöä, voidaan päätellä, että kyseinen käyttö on tapahtunut asianomaisen tavaramerkin
haltijan suostumuksella. SMHV:n mukaan tällainen päätelmä voidaan kumota vain silloin, kun tavaramerkin haltija kiistää sen
nimenomaisesti.
–       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
19     Asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan perusteella yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä vastaan
esitetty väite hylätään, jos kyseisen aikaisemman tavaramerkin haltija ei esitä todisteita siitä, että tavaramerkin haltija
on yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä.
Sitä vastoin jos aikaisemman tavaramerkin haltija onnistuu toimittamaan kyseiset todisteet, SMHV tutkii väitteen tekijän esittämät
hylkäysperusteet.
20     Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 3 kohdan ja kyseisen asetuksen 43 artiklan 3 kohdan perusteella kolmannen henkilön aikaisemman
kansallisen tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.
21     Alustavasti on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo katsonut, että sen SMHV:n valituslautakunnalla
olevan velvollisuuden laajuus, joka koskee valituksen kohteena olevan päätöksen eli tässä asiassa väiteosaston tekemän päätöksen
tutkimista, ei riipu siitä, että valituksen tehnyt osapuoli esittää kyseisen päätöksen osalta erityisen perusteen kyseenalaistamalla
asian ensimmäisenä asteena ratkaisseen SMHV:n yksikön suorittaman säännöksen tulkinnan tai soveltamisen taikka sen suorittaman
todisteen arvioinnin (ks. vastaavasti asia T‑308/01, Henkel v. SMHV – LSH (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, 32 kohta, ei
vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka valituksen SMHV:n valituslautakuntaan tehnyt osapuoli ei näin ollen olisikaan
esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien saatavilla olevien asian kannalta
merkityksellisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä
laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta).
Tähän tutkintaan kuuluu myös kysymys siitä, onko tosiseikat ja valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen
esittämät todisteet huomioon ottaen valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen toimittanut todisteet siitä,
että aikaisemman tavaramerkin haltija tai luvan saanut kolmas henkilö on tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tästä seuraa, että nyt käsiteltävänä
olevan kanneperusteen ensimmäinen osa voidaan ottaa tutkittavaksi.
22     Sitä vastoin sen väitteen merkityksellisyys, jonka mukaan kantaja ei ole kiistänyt väiteosastossa eikä valituslautakunnassa
sitä, etteikö aikaisemman tavaramerkin haltijan suostumus olisi ollut olemassa, on tutkittava asiakysymyksen yhteydessä.
23     Kuten valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen esittämistä laskuista ilmenee, tavarat myi aikaisemmalla
tavaramerkillä Industrias Espadafor, SA -niminen yhtiö eikä tavaramerkin haltija, vaikka hänen nimensä näkyy myös kyseessä
olevan yhtiön nimessä.
24     Kun väitteen tekijä vetoaa kolmannen henkilön aikaisemman tavaramerkin käyttöä merkitseviin toimiin asetuksen N:o 40/94  43 artiklan
2 ja 3 kohdassa tarkoitettuna tosiasiallisena käyttönä, hän ilmoittaa implisiittisesti, että kyseinen käyttö on tapahtunut
hänen suostumuksellaan.
25     Tämän implisiittisen toteamuksen paikkansapitävyyden osalta ilmenee, että jos aikaisemman tavaramerkin käyttö, sellaisena
kuin se ilmenee SMHV:lle esitetyistä laskuista, olisi tapahtunut ilman haltijan suostumusta ja näin ollen hänen tavaramerkkioikeuttaan
loukaten, Industrias Espadafor, SA ‑yhtiön edun mukaista olisi normaalisti ollut olla luovuttamatta todisteita tällaisesta
käytöstä kyseessä olevan tavaramerkin haltijalle. Tästä syystä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että tavaramerkin haltija voisi
esittää todisteita tavaramerkin käytöstä, joka on tapahtunut vastoin hänen tahtoaan.
26     SMHV saattoi nojautua kyseiseen olettamaan varsinkin, kun kantaja ei ole kiistänyt sitä, etteikö se, että Industrias Espadafor,
SA -yhtiö käytti aikaisempaa tavaramerkkiä, olisi tapahtunut väitteen tekijän suostumuksella. Ei riitä, että kantaja on SMHV:ssa
vireillä olleessa menettelyssä väittänyt yleisesti, että väitteen tekijän esittämät todisteet eivät olleet riittäviä osoittamaan,
että väitteen tekijä olisi tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä.
27     Oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee, että kantaja on nimenomaan arvostellut juuri toteennäytetyn käytön kaupallista määrää,
jonka väitetään olleen vähäistä, ja esitettyjen todisteiden laatua. Sitä vastoin kantajan SMHV:ssa vireillä olleessa menettelyssä
esittämien kirjelmien sanamuodossa ei ole mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että kantaja olisi kiinnittänyt
SMHV:n huomiota siihen, että kyse oli kolmannen henkilön tavaramerkin käytöstä, tai että se olisi esittänyt epäilyksiä siitä,
oliko tavaramerkin haltija antanut suostumuksensa tähän käyttöön.
28     Nämä seikat muodostivat riittävän vakaan perustan sille, että valituslautakunta saattoi niiden perusteella päätellä, että
aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tavaramerkin haltijan suostumuksella.
29     Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista koskevan kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä
perusteettomana.
Kanneperusteen toinen osa, jonka mukaan valituslautakunta on tulkinnut virheellisesti tosiasiallisen käytön käsitettä
–       Asianosaisten lausumat
30     Kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamia etikettejä ei olisi
pitänyt ottaa huomioon todisteina, koska niissä ei ollut päivämääriä. Lisäksi kantaja korostaa sitä, että kyseinen asianosainen
ei ole toimittanut todisteita, jotka osoittavat, että kyseisiä etikettejä on tosiasiallisesti käytetty merkityksellisen ajanjakson
aikana aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiin Espanjassa. Kantaja on suullisessa käsittelyssä tarkentanut,
että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen olisi pitänyt täydentää toimitettuja todisteita valaa vastaavalla
vakuutuksella, jonka mukaan etikettejä on käytetty Espanjan markkinoilla merkityksellisen ajanjakson aikana.
31     Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus,
sellaisena kuin se ilmenee valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamista todisteista, oli riittävän
merkityksellistä, jotta voitiin katsoa, että kyse oli asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta
käytöstä. Se huomauttaa tältä osin, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen ei ole antanut valaa vastaavaa
vakuutusta, josta kävisi selville aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin perusteella kertynyt vuosittainen
liikevaihto. Lisäksi se toteaa, että kyseisen asianosaisen toimittamat laskut koskevat kyseisellä tavaramerkillä varustettujen
tavaroiden myyntiä, jonka kokonaisarvo koko merkityksellisen ajanjakson aikana oli ainoastaan noin 5 400 euroa. Kantaja on
suullisessa käsittelyssä arvioinut uudelleen kyseistä lukua ja tarkentanut, että kyseessä olevien tavaroiden määrä oli vuonna
1996 noin 3 500 euroa ja vuonna 1997 1 300 euroa.
32     Kolmanneksi kantaja väittää, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamissa laskuissa ei ole
mitään mainintaa siitä muodosta, jossa aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty.
33     Viimeiseksi kantaja katsoo, että riidanalainen päätös on ristiriidassa SMHV:n valituslautakunnan asiassa R 578/2000‑4 (HIPOVITON/HIPPOVIT)
26.9.2001 tekemän päätöksen kanssa, jossa otettiin huomioon aikaisemmalla tavaramerkillä tapahtuneen myynnin perusteella saadun
liikevaihdon ja kyseistä tavaramerkkiä käyttäneen yrityksen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon välinen suhde.
34     SMHV väittää puolestaan aikaisemman tavaramerkin käytön lajin ja paikan osalta oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenevän, että
kyseistä tavaramerkkiä käytettiin merkityksellisellä alueella eli Espanjassa sanamerkkinä ja näin ollen siinä muodossa, jossa
se on rekisteröity.
35     Siltä osin kuin on kyse aikaisemman tavaramerkin käytön laajuudesta, SMHV katsoo, että aikaisemmalla tavaramerkillä tapahtuneen
myynnin määrä koko merkityksellisen ajanjakson aikana ei ole suuri ja että lisäksi toimitetuissa laskuissa viitataan ainoastaan
yhdelle ainoalle asiakkaalle tapahtuneeseen myyntiin. SMHV on kuitenkin sitä mieltä, että aikaisemman tavaramerkin käyttö
on ollut riittävän laajaa siten, että sitä voidaan pitää tosiasiallisena.
–       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
36     Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjä on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin
suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin kyseistä merkkiä todella käytetään. Kyseisen perustelukappaleen mukaisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että
sitä tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu (asia T‑39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMVH – Harrison
(HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II‑5233, 34 kohta).
37     Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohdan mukaan käyttöä koskevista todisteista on ilmettävä aikaisemman
tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji. Sitä vastoin siinä ei edellytetä, että väitteen tekijän olisi annettava
kirjallinen lausunto, joka koskee aikaisemman tavaramerkin käytön perusteella saatua liikevaihtoa. Asetuksen N:o 40/94  43 artiklan
2 kohta ja 76 artikla sekä asetuksen N:o 2868/95  22 säännön 3 kohta jättävät väitteen tekijälle mahdollisuuden valita ne
todisteet, joiden se katsoo soveltuvan sen osoittamiseen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on asian kannalta merkityksellisenä
aikana tosiasiallisesti käytetty. Näin ollen kantajan kritiikki, joka koskee sitä, ettei aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen
tavaroiden myynnistä kertynyttä kokonaisliikevaihtoa koskevaa valaa vastaavaa vakuutusta ole annettu, on hylättävä.
38     Tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa on otettava huomioon se, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan,
on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, sikäli kuin ei ole pelkkää taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin
todellisesta tehtävästä markkinoilla (asia T‑174/01, Goulbourn v. SMVH – Redcats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003, Kok. 2003,
s. II‑789, 38 kohta). Edellä mainitun säännöksen tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä
yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten,
joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.
39     Kuten ilmenee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C‑40/01, Ansul, 11.3.2003 antamasta tuomiosta, joka koski jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1; jäljempänä direktiivi) 12 artiklan 1 kohdan, jonka normatiivinen sisältö vastaa pääosin asetuksen N:o 40/94  43 artiklan
2 kohtaa, tulkintaa, tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti
eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä,
siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei
ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (em. asia Ansul,
tuomion 43 kohta). Tältä osin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että merkkiä – sellaisena kuin
se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia
Silk Cocoon, tuomion 39 kohta).
40     Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla
voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita
voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille,
joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin
käytön laajuus ja taajuus (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).
41     Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien
kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten
toimien taajuus.
42     Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi,
jossa otetaan huomioon kaikki tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien
tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin
vähäisen määrän saattaa korvata kyseisen tavaramerkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja
päinvastoin. Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida
arvioida absoluuttisesti, vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen
toiminnan määrään, tuotanto‑ tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin
kyseessä olevilla markkinoilla. Yhteisöjen tuomioistuin on tästä syytä tarkentanut, ettei ole välttämätöntä, että aikaisemman
tavaramerkin käytön olisi aina oltava määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena (em. asia
Ansul, tuomion 39 kohta).
43     Edellä olevan perusteella on tutkittava sitä, onko SMHV katsonut perustellusti, että SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toisen
asianosaisen esittämät todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti.
44     Kantajan tekemä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 5.1.1998, joten asetuksen N:o 40/94  43 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso alkaa 5.1.1993 ja päättyy 4.1.1998 (jäljempänä merkityksellinen ajanjakso).
45     Kuten saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, kyseisessä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia sovelletaan ainoastaan
tavaramerkkeihin, joiden tosiasiallinen käyttö on ollut viisi vuotta keskeytyksissä. Näin ollen edellä mainittujen seuraamusten
välttämiseksi riittää, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti tietyn aikaa merkityksellisen ajanjakson aikana.
46     SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toisen asianosaisen esittämät laskut osoittavat, että tavaramerkkiä on käytetty vuoden
1996 toukokuun lopun ja vuoden 1997 toukokuun puolivälin välisenä aikana eli yhdentoista ja puolen kuukauden pituisen ajan.
47     Niistä ilmenee myös, että toimitukset on tehty yhdelle asiakkaalle Espanjassa ja että niistä on laskutettu Espanjan pesetoina.
Tästä seuraa, että tavarat oli tarkoitettu Espanjan markkinoille, jotka olivat merkitykselliset markkinat.
48     Myytyjen tavaroiden määrän osalta on todettava, että sen arvo ei ole yli 4 800:aa euroa ja se perustuu 293:n sellaisen 12
kappaletta sisältävän yksikön myyntiin, joista käytetään laskuissa nimitystä ”cajas” (kori), eli yhteensä 3 516 kappaleen
myyntiin ja yhden kappaleen hinta ilman arvonlisäveroa on 227 Espanjan pesetaa (1,36 euroa). Vaikka kyseinen määrä on suhteellisen
pieni, esitettyjen laskujen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että laskuissa tarkoitettuja tavaroita on myyty melko
vakiintuneesti yli yhdentoista kuukauden ajan, eikä kyseinen ajanjakso ole erityisen lyhyt eikä erityisen lähellä sitä hetkeä,
jolloin kantajan esittämä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin.
49     Myynnit ovat sellaisia käyttöä merkitseviä toimia, jotka ovat objektiivisesti tarkasteltuina omiaan luomaan tai säilyttämään
markkinat kyseessä oleville tavaroille, eikä niiden kaupallinen määrä ole käytön aikaan ja taajuuteen nähden niin vähäinen,
että sen perusteella voitaisiin päätellä kyseen olevan pelkästään sellaisesta symbolisesta, mitättömän pienestä tai fiktiivisestä
käytöstä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet.
50     Näin on myös sen seikan osalta, että laskut on osoitettu yhdelle ainoalle asiakkaalle. Riittää, että tavaramerkkiä käytetään
julkisesti ja ulospäin eikä pelkästään aikaisemman tavaramerkin haltijana olevan yrityksen sisällä tai kyseisen yrityksen
hallussa tai valvonnassa olevassa jakeluketjussa. Esillä olevassa asiassa kantaja ei ole väittänyt, että laskujen adressaatti
kuuluisi SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toiseen asianosaiseen, eikä minkään esillä olevaan asiaan liittyvän seikan perusteella
voida päätellä näin olevan. Näin ollen ei ole tarpeen tukeutua siihen SMHV:n suullisessa käsittelyssä esittämään väitteeseen,
jonka mukaan asiakas on espanjalaisten elintarvikeliikkeiden tärkeä toimittaja.
51     Siltä osin kuin on kyse aikaisemman tavaramerkin käytön luonteesta, on todettava, että laskuissa kyseessä olevista tavaroista
käytetään nimitystä ”concentrado” (tiiviste), ja kyseisen nimityksen jäljessä on ensinnäkin aromia koskeva merkintä (”kiwi”,
”menta” (minttu), ”granadina” (grenadiini), ”maracuya”, ”lima” (limetti) tai ”azul trop.” ja toiseksi lainausmerkeissä sana
”vitafrut”. Tämän nimityksen perusteella voidaan päätellä, että kyseessä olevat tavarat ovat erilaisia tiivistettyjä hedelmämehuja
tai hedelmämehujen tiivisteitä.
52     Lisäksi menettelyn toisen asianosaisen esittämistä etiketeistä ilmenee, että kyse on eri hedelmistä tehdyistä tiivistemehuista,
jotka on tarkoitettu loppukuluttajille, eikä mehutiivisteistä, jotka olisi tarkoitettu hedelmämehuja valmistavalle teollisuudelle.
Etiketeissä on siten merkintä ”bebida concentrada para diluir 1 + 3” (tiivistetty juoma, jonka laimennussuhde on 1 + 3), ja
kyseinen maininta on selvästikin tarkoitettu loppukuluttajille.
53     Kuten kantaja on todennut, etiketeissä ei ole mitään päivämäärää. Näin ollen asian kannalta ei ole merkityksellinen kysymys
siitä, onko etiketeissä tavallisesti päivämäärä, mikä on kantajan puolustama näkemys, jonka SMHV on kuitenkin kiistänyt. Sitä
vastoin vaikka pelkät etiketit eivät ole todistusvoimaisia, niillä voidaan kuitenkin tukea muita SMHV:ssa vireillä olevan
menettelyn aikana esitettyjä todisteita.
54     Tästä seuraa, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen on näyttänyt toteen sen, että vuoden 1996 toukokuun
ja vuoden 1997 toukokuun välisenä ajanjaksona espanjalaiselle asiakkaalle on sen suostumuksella myyty noin 300 kahdentoista
kappaleen yksikköä erilaisista hedelmistä valmistettuja tiivistettyjä mehuja ja tämän myynnin arvo on noin 4 800 euroa. Vaikka
aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus on rajallista ja vaikka voi olla suositeltavaa esittää lisää todisteita, jotka koskevat
merkityksellisen ajanjakson aikana tapahtuneen käytön luonnetta, tosiseikkojen ja menettelyn toisen asianosaisen esittämien
todisteiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että käyttö on ollut tosiasiallista. Näin ollen SMHV on riidanalaisessa
päätöksessä perustellusti katsonut, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti joidenkin niiden tavaroiden
osalta, joita varten se on rekisteröity, eli hedelmämehujen osalta.
55     Siltä osin kuin on kyse riidanalaisen päätöksen ja SMHV:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 578/2000‑4 (HIPOVITON/HIPPOVIT)
tekemän päätöksen väitetystä ristiriitaisuudesta, on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kumonnut
viimeksi mainitun päätöksen asiassa T‑334/01, MFE Marienfelde vastaan SMHV – Vetoquinol (HIPOVITON), 8.7.2004 antamallaan
tuomiolla (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
56     Edellä olevan perusteella nyt käsiteltävänä olevan kanneperusteen toinen osa on perusteeton. Tästä seuraa, että ensisijainen
vaatimus, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista, on hylättävä.
57     Koska ensimmäinen kanneperuste on perusteeton, on tutkittava toissijainen vaatimus, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista
osittain sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohtaa on väitetysti rikottu.

Asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste
Asianosaisten lausumat
58     Kantaja väittää, että kaiken lisäksi yhtäältä tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty,
eli ”mehutiivisteet”, ja toisaalta tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa kyseessä olevat tavarat, joista käytetään nimitystä
”yrtti‑ ja vitamiinijuomat”, eivät ole erityisen samankaltaisia.
59     Se väittää tältä osin ensinnäkin, että kyseiset tavarat ovat luonteeltaan erilaisia, koska normaalisti mehutiivisteitä valmistetaan
hedelmien pohjalta, kun taas ”yrtti- ja vitamiinijuomien” perustuotteita ovat vesi sekä yrtit ja synteettiset ainekset. Lisäksi
kantajan mukaan näiden eri tuotteiden valmistaminen edellyttää erilaisia koneita ja laitteita sekä erityistä tietotaitoa.
60     Toiseksi kantaja väittää, että kyseisillä tavaroilla on eri käyttötarkoitus, koska mehutiivisteet on tarkoitettu virkistävien
juomien valmistamiseen, kun taas yrtti‑ ja vitamiinijuomat kulutetaan pääasiassa dieettitarkoituksiin taikka kosmeettisiin
tai lääkinnällisiin tarkoituksiin.
61     Kyseisten tavaroiden väliset erot heijastuvat kantajan mukaan siinä, että ne on tarkoitettu eri ostajille eli mehutiivisteiden
tapauksessa teollisuudelle, joka valmistaa hedelmämehuja, ja yrtti‑ ja vitamiinijuomien tapauksessa loppukuluttajille. Kuitenkin
siltä osin kuin myös loppukuluttajat ostavat mehutiivisteitä, kantaja väittää, että yhtäältä kyseisten tavaroiden ja toisaalta
yrtti- ja vitamiinijuomien jakelukanavat ovat erilaiset. Kantajan mukaan näet ensimmäiseksi mainittuja myydään elintarvikeliikkeissä,
kun taas jälkimmäisiä myydään pikemminkin apteekeissa tai erityisruokavaliokaupoissa. Myös silloin kun kyseisiä kahta eri
tavararyhmää myydään samassa liikkeessä, ne ovat esillä eri osastoilla.
62     SMHV katsoo, että mehutiivisteet eli yhtäältä hedelmämehut ja toisaalta tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut
”yrtti‑ ja vitamiinijuomat” ovat samankaltaisia tavaroita.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
63     Asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta, jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröimistä haetaan, ja tavarat ja palvelut, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja jos kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden
aste on riittävän vahva siten, että voidaan katsoa, että sen alueen yleisön, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, keskuudessa
on olemassa sekaannusvaara. Lisäksi asetuksen N:o 40/94  8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan perusteella aikaisemmalla
tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön
tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
64     Esillä olevassa asiassa kantaja arvostelee valituslautakunnan toteamuksia ainoastaan siltä osin kuin on kyse siitä, ovatko
yhtäältä tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat, joista käytetään nimitystä ”yrtti‑ ja vitamiinijuomat”,
ja toisaalta tavarat, joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, eli ”hedelmämehut”, samanlaisia
tai samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohta).
65     Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon
kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, ja näihin tekijöihin kuuluvat
erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan
täydentäviä (asia C‑39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I‑5507, 23 kohta).
66     Kuten edellä 52 kohdassa on todettu, esillä olevassa asiassa aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty loppukuluttajille tarkoitettujen
tiivistettyjen hedelmämehujen osalta eikä sellaisten hedelmämehutiivisteiden osalta, jotka on tarkoitettu hedelmämehuja valmistavalle
teollisuudelle. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan kyseiset tavarat on tarkoitettu eri ostajille eli mehutiivisteiden
tapauksessa teollisuudelle ja yrtti‑ ja vitamiinijuomien tapauksessa loppukuluttajille, on hylättävä.
67     Valituslautakunta on näin ollen perustellusti todennut, että kyseisillä tavaroilla on sama käyttötarkoitus eli niillä pyritään
sammuttamaan jano ja että ne ovat laajalti keskenään kilpailevia. Kyseisten tavaroiden luonteen ja käyttötapojen osalta on
todettava, että molemmissa tapauksissa on kyse sellaisista alkoholittomista juomista, jotka juodaan tavallisesti kylminä,
mutta joiden koostumus on tosin erilainen suurimmassa osassa tapauksia. Kyseisten tavaroiden erilaisella koostumuksella ei
voi kuitenkaan olla vaikutusta toteamukseen, jonka mukaan edellä mainitut tavarat ovat toisiinsa rinnastettavia siitä syystä,
että niillä pyritään täyttämään sama tarve.
68     Tästä seuraa, ettei valituslautakunta ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että kyseiset tavarat ovat samankaltaisia.
Nyt käsiteltävänä oleva kanneperuste on näin ollen perusteeton, ja tämän perusteella myös toissijainen vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
69     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Pirrung
Meij
Forwood
Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2004.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.