CELEX: 62005CJ0145
Marchi
Direttiva 89/104/CEE
Art. 5, n. 1, lett. b)
Momento rilevante per la valutazione del rischio di confusione tra un marchio ed un segno simile
Perdita della capacità distintiva dovuta al comportamento del titolare del marchio dopo che il marchio ha iniziato ad essere utilizzato

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989,
L 40, pag. 1).
2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Levi Strauss & Co. (in prosieguo: la «Levi Strauss»)
e la Casucci SpA (in prosieguo: la «Casucci») riguardante la vendita da parte di quest’ultima di pantaloni di jeans rivestiti
di un segno che lede assertivamente un marchio di cui la Levi Strauss è titolare.

Contesto normativo
3       Il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 recita come segue:
«(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine
del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...)
la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...)
è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (...) il rischio di confusione,
la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione
che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa
e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; (...) le norme procedurali
nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio
di confusione, e in particolare l’onere della prova».
4       L’art. 5 della stessa direttiva dispone:
«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
(…)
b)      un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza
dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per
il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa;
(…)».
3.      Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte:
a)      di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b)      di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti
dal segno;
c)      di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d)      di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
(…)».
5       A norma dell’art. 12, n. 2, lett. a), della suddetta direttiva:
«2.      Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso, dopo la data di registrazione:
a)      è divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto
o servizio per il quale è registrato;
(…)».

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
6       Nel 1980 la Levi Strauss ha fatto registrare nel Benelux un marchio figurativo, denominato «gabbiano», costituito dal disegno
rappresentato da una sovraimpuntura doppia piegata verso il basso nel mezzo e collocata al centro del disegno formato dalla
cucitura di una tasca pentagonale, riprodotta in prosieguo,
per articoli di abbigliamento di cui alla classe 25 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.
7       La Casucci ha immesso in commercio nel Benelux pantaloni di jeans muniti di un segno costituito da una sovraimpuntura doppia
arcuata verso l’alto al centro, apposta sulle tasche posteriori, avente la seguente forma:
8       Ritenendo che in tal modo la Casucci ledesse i diritti conferitile dal marchio registrato «gabbiano», la Levi Strauss, con
atto dell’11 marzo 1998, ha citato tale società dinanzi al Tribunal de commerce de Bruxelles la fine di ottenere la sua condanna
alla cessazione di qualsiasi uso del segno in parola per i capi di abbigliamento da essa commercializzati. Essa ha inoltre
chiesto la condanna della medesima al risarcimento dei danni.
9       Il giudice di primo grado ha respinto con sentenza 28 ottobre 1999 la domanda della Levi Strauss, la quale ha interposto appello
dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles. Dinanzi a codesto giudice essa ha sostenuto come risultasse dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia che, da un lato, si doveva valutare globalmente il rischio di confusione tenendo conto in particolare del
grado di somiglianza esistente tra il marchio ed il segno in parola e tra i prodotti in questione e, dall’altro, che tale
rischio fosse tanto più elevato quanto più rilevante fosse il carattere distintivo del marchio anteriore. Orbene, nel caso
di specie, al di fuori della circostanza che il suo marchio ed il segno di cui trattasi presenterebbero somiglianze visive
e che i prodotti in questioni sarebbero identici, occorrerebbe che il marchio «gabbiano» costituisse un marchio con un elevato
carattere distintivo in ragione del suo contenuto immaginativo e del suo uso abbondante da decenni.
10     Tuttavia la Cour d’appel de Bruxelles ha respinto la domanda in appello della Levi Strauss, ritenendo che il grado di somiglianza
tra il segno in parola ed il marchio «gabbiano» fosse modesto e, in particolare, che quest’ultimo non potesse più considerarsi
un marchio con un elevato carattere distintivo. In effetti, tale marchio sarebbe in parte formato da elementi che integrerebbero
ormai caratteristiche comuni ai prodotti di cui trattasi in ragione del loro uso molto diffuso e costante, uso che avrebbe
necessariamente per effetto di indebolire considerevolmente la capacità distintiva del suddetto marchio dato che quest’ultimo
non poteva affatto trarre un’intrinseca capacità distintiva da tali elementi.
11     La Levi Strauss ha presentato un ricorso dinanzi alla Cour de cassation. Essa ha fatto valere dinanzi a tale giudice che la
Casucci sembrava asserire che nel 1997 il marchio «gabbiano» presentava ancora un elevato carattere distintivo e che lo avrebbe
perduto nel 1998, anno in cui sono stati effettuati gli acquisti di altri pantaloni di jeans la cui distribuzione nel Benelux
avrebbe causato la diluizione del suddetto marchio. In tale contesto, la Cour d’appel de Bruxelles avrebbe dovuto, secondo
la Levi Strauss, conformarsi alla posizione della Cour de justice Benelux nella sentenza «Quick» del 13 dicembre 1994 (A 93/3),
secondo cui, per valutare se un marchio presentasse un elevato carattere distintivo, il giudice doveva fare riferimento al
momento in cui il segno in parola aveva iniziato ad essere utilizzato – cioè, a suo avviso, nel 1997 – e che si poteva procedere
diversamente solo qualora il marchio del ricorrente avesse perso la sua capacità distintiva del tutto o in parte successivamente
al suddetto momento, ma unicamente nel caso in cui tale perdita fosse dovuta, del tutto o in parte, al fatto o all’omissione
del titolare del suddetto marchio. Tuttavia, nel caso di specie, la suddetta Cour d’appel si sarebbe basata, per valutare
il rischio di confusione, sulla data della pronuncia della sua sentenza e non sul momento in cui il segno aveva iniziato ad
essere utilizzato. La Cour d’appel de Bruxelles, pur avendo considerato che il carattere ampiamente diffuso degli elementi
del marchio in questione aveva avuto l’effetto di indebolire considerevolmente la capacità distintiva di quest’ultimo, non
avrebbe però constatato che il considerevole indebolimento di tale capacità distintiva, successivamente al momento in cui
il segno di cui trattasi aveva iniziato ad essere utilizzato, fosse dovuto in tutto o in parte all’azione o all’inerzia della
Levi Strauss. La suddetta Cour d’appel non avrebbe potuto quindi dichiarare con fondatezza che il marchio «gabbiano» non era
più un marchio con un elevato carattere distintivo.
12     Alla luce di quando precede, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1)      Se, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisita in funzione della sua capacità distintiva,
prevista all’art. 5, n. 1, della [direttiva 89/104], sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa, il giudice debba tener conto della percezione del pubblico interessato nel momento in cui ha avuto inizio
l’uso del marchio o del segno simile, cui si contestino effetti lesivi del marchio interessato.
2)      In caso di soluzione negativa, se il giudice possa tener conto della percezione del pubblico interessato in qualsiasi momento
del periodo successivo al momento in cui abbia avuto inizio l’uso contestato. Se, segnatamente, possa tener conto della percezione
del pubblico interessato nel momento in cui statuisce.
3)      Se, nel caso in cui il giudice, in applicazione del criterio menzionato sub 1, rilevi la lesione del marchio, sia di regola
legittimo disporre la cessazione dell’uso del segno lesivo.
4)      Se sia ipotizzabile una diversa soluzione qualora il marchio del ricorrente abbia perso la sua capacità distintiva del tutto
o in parte successivamente al momento in cui ha avuto inizio l’uso costitutivo di lesione, ma unicamente nel caso in cui tale
perdita sia dovuta, del tutto o in parte, al fatto o all’omissione del titolare del suddetto marchio»

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione
13     Con tali questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se, per determinare la portata
della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, di cui all’art. 5, n. 1, della
direttiva 89/104, il giudice debba prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato sia nel momento in cui
si è iniziato l’uso del segno lesivo del marchio in questione, sia in qualsiasi momento del periodo successivo a tale momento,
sia nel momento in cui esso statuisce.
14     Anzitutto, conferendo al titolare di un marchio il diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile, in caso
di rischio di confusione ed elencando gli usi di un segno siffatto che possono essere vietati, l’art. 5 della direttiva 89/104
è diretto a tutelare il titolare stesso contro usi di segni idonei a ledere tale marchio.
15     Questa è la ragione per cui la Corte ha sottolineato che, affinché possa essere assicurata la funzione essenziale del marchio,
consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato
dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza
diversa, il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione
e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v. sentenze 11 novembre 1997, causa
C‑349/95, Loendersloot, Racc. pag. I‑6227, punto 22, e 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I‑10273,
punto 50). Ciò dev’essere previsto anche quando, in ragione di una somiglianza tra i segni ed i marchi interessati, sussiste
un rischio di confusione fra questi ultimi.
16     In secondo luogo gli Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti sufficientemente efficaci per raggiungere lo scopo
della direttiva e a garantire che i diritti in tal modo attribuiti da quest’ultima possano essere effettivamente fatti valere
dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali (v. sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891,
punto 18, e 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 17).
17     Orbene, il diritto del titolare alla tutela del suo marchio contro le lesioni di quest’ultimo non sarebbe né effettivo né
efficace se non permettesse di prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui si è iniziato
l’uso del segno che lede il suddetto marchio.
18     In effetti, se il rischio di confusione fosse valutato a una data successiva a quella in cui si è iniziato l’uso del segno
in questione, l’utilizzatore di quest’ultimo potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal proprio comportamento illegittimo
facendo valere un’attenuazione della notorietà del marchio tutelato di cui fosse responsabile o cui avesse esso stesso contribuito.
19     Risulta infine dall’art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104 che il marchio di impresa è suscettibile di decadenza
quando esso, dopo la data di registrazione, è divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica
denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato. Così, il legislatore, procedendo al contemperamento
degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni, ha ritenuto
nell’adottare tale disposizione che la perdita del carattere distintivo del suddetto marchio può essere opposta al titolare
di quest’ultimo solo se essa è dovuta alla sua attività o inattività. Pertanto, finché ciò non si verifichi e segnatamente
allorché la perdita di tale carattere distintivo sia connessa all’attività di un terzo il quale usa un segno lesivo del marchio,
quest’ultimo deve continuare a fruire di una tutela.
20     Con riguardo alle precedenti considerazioni, l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 va interpretato nel senso che, per determinare
la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere
in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede il suddetto marchio,
ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione.

Sulla terza questione
21     Con tale questione, il giudice nazionale intende accertare se di regola debba disporre la cessazione dell’uso del segno di
cui trattasi una volta constatato che tale segno costituiva, nel momento in cui ha iniziato ad essere utilizzato, una lesione
del marchio tutelato.
22     Risulta dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, letto alla luce della soluzione della prima e della seconda questione sollevate
dal giudice nazionale, che, qualora sussista un rischio di confusione tra il marchio di impresa registrato ed un segno simile
nel momento in cui il segno in questione ha iniziato ad essere utilizzato, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio tale segno.
23     Tuttavia, la direttiva 89/104, nel prevedere all’art. 5, n. 3, in maniera non esaustiva, talune misure destinate a garantire
al titolare un diritto siffatto, non impone che queste ultime rivestano una forma particolare, disponendo quindi le autorità
nazionali, a tale riguardo, di un certo margine di valutazione.
24     Nondimeno, l’esigenza di una tutela effettiva ed efficace dei diritti che il titolare fonda sulla direttiva 89/104, ricordata
al punto 16 della presente sentenza, implica che il giudice competente adotti misure tali da risultare le più appropriate,
date le circostanze della fattispecie, a garantire i diritti del titolare del marchio e a rimediare alle lesioni arrecate
a quest’ultimo. Va al riguardo constatato in particolare che l’ingiunzione di cessare l’utilizzazione del suddetto segno si
rivela una misura che garantisce, in maniera effettiva ed efficace, tali diritti.
25     Occorre quindi risolvere la terza questione nel senso che, allorché il giudice competente constata che il segno di cui trattasi
costituiva una lesione del marchio nel momento in cui ha iniziato ad essere utilizzato, spetta a tale giudice adottare le
misure che si rivelano le più appropriate, date le circostanze della fattispecie, a garantire il diritto del titolare del
marchio fondato sull’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, potendo tali misure includere, in particolare, l’ingiunzione di
cessare l’utilizzazione del suddetto segno.

Sulla quarta questione
26     Con la quarta questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se vada ingiunto di cessare l’uso del segno di cui trattasi
qualora il marchio abbia perso la sua capacità distintiva del tutto o in parte, dopo che tale segno ha iniziato ad essere
utilizzato, nel caso in cui tale perdita sia dovuta, del tutto o in parte, al fatto o all’omissione del titolare del marchio.
27     Se l’art. 5 della direttiva 89/104 conferisce al titolare di un marchio taluni diritti, la direttiva stessa trae conseguenze
dal comportamento di quest’ultimo al fine di determinare la portata della tutela di siffatti diritti.
28     Così, l’art. 9, n. 1, di tale direttiva dispone che il titolare di un marchio anteriore il quale abbia, durante cinque anni
consecutivi, tollerato l’uso in uno Stato membro di un marchio posteriore registrato in detto Stato membro, del quale era
a conoscenza, non può domandare in via di principio la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso
dello stesso sulla base del proprio marchio anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio posteriore.
Parimenti, ai sensi dell’art. 10 della suddetta direttiva, se, dopo la chiusura del procedimento di registrazione, il marchio
non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per
i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso è sottoposto alle
sanzioni previste nella stessa direttiva, salvo motivo legittimo per mancato uso. Infine, a norma dell’art. 12, nn. 1 e 2,
della direttiva 89/104, il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni,
esso non ha costituito oggetto di uso effettivo o se è divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare,
la generica denominazione di un prodotto o servizio.
29     Emerge da tali disposizioni che la direttiva 89/104 è diretta, in maniera generale, a contemperare, da un lato, gli interessi
del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di altri operatori
economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi (v., quanto all’esigenza di disponibilità
di colori in caso di registrazione quale marchio di un colore come tale, sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel,
Racc. pag. I‑3793).
30     Ne consegue che la tutela dei diritti fondati dal titolare del marchio su tale direttiva non è incondizionata, poiché detta
tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i suddetti interessi, ai casi in cui il titolare medesimo si mostri
sufficientemente vigilante opponendosi all’utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio.
31     Una siffatta esigenza di comportamento vigilante supera peraltro il settore della tutela dei marchi di impresa e può applicarsi
ad altri settori del diritto comunitario quando un soggetto di diritto pretende di fruire di un diritto fondato su tale ordinamento.
32     Si è ricordato al punto 28 della presente sentenza che il marchio di impresa è suscettibile di decadenza quando esso è divenuto,
per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o di un
servizio per il quale è registrato.
33     Pertanto, dal momento che un marchio ha perduto la sua capacità distintiva, per il fatto dell’attività o dell’inattività del
suo titolare, di modo che è divenuto una generica denominazione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della direttiva 89/104, il suo
titolare non può più far valere i diritti conferitigli dall’art. 5 della direttiva stessa.
34     Un’inattività siffatta può anche corrispondere all’omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio, al
suddetto art. 5, al fine di chiedere all’autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno per cui sussiste
un rischio di confusione con codesto marchio, poiché una siffatta domanda ha precisamente l’oggetto di preservare la capacità
distintiva del suddetto marchio.
35     Orbene, con riguardo alle considerazioni enunciate ai punti 29 e 30 della presente sentenza, spetta al giudice competente
constatare se sussista eventualmente la decadenza da diritti, segnatamente collegata ad un’omissione siffatta, anche nell’ambito
di un procedimento diretto alla tutela del diritto esclusivo conferito dall’art. 5 della direttiva 89/104, all’occorrenza
avviato tardivamente, dal titolare del marchio. Se la presa in considerazione della decadenza ai sensi del suddetto art. 12,
n. 2, in un procedimento per contraffazione dipendesse unicamente dall’ordinamento nazionale degli Stati membri, potrebbe
derivarne, per i titolari di marchi, una tutela variabile in funzione della legge volta a volta applicabile. L’obiettivo di
una «medesima tutela» «negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri», fissato nel nono considerando della direttiva
e giudicato «fondamentale» da quest’ultimo, non sarebbe raggiunto (v., circa l’onere della prova della lesione del diritto
esclusivo del titolare, sentenza 18 ottobre 2005, causa C‑405/03, Class International, Racc. pag. I‑8735, punti 43 e 74).
36     Pertanto, il giudice competente, dopo che è stata dichiarata tale decadenza, non può disporre la cessazione dell’uso del segno
di cui trattasi, anche qualora sussistesse, nel momento in cui il suddetto segno ha iniziato ad essere utilizzato, un rischio
di confusione tra quest’ultimo ed il marchio interessato.
37     La quarta questione va conseguentemente risolta nel senso che non deve disporsi la cessazione dell’uso del segno di cui trattasi
qualora si sia constatato che il suddetto marchio ha perduto la sua capacità distintiva, per il fatto dell’attività o dell’inattività
del suo titolare, di modo che esso è divenuto una generica denominazione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della direttiva 89/104
e che il suo titolare è quindi decaduto dai suoi diritti.

Sulle spese
38     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che, per determinare la portata della tutela di un
marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione
del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di
utilizzazione.
2)
Qualora il giudice competente constati che il segno di cui trattasi costituiva una lesione del marchio nel momento in cui
ha iniziato ad essere utilizzato, spetta a tale giudice adottare le misure che si rivelano le più appropriate, date le circostanze
della fattispecie, a garantire il diritto del titolare del marchio fondato sull’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, potendo
tali misure includere, in particolare, l’ingiunzione di cessare l’utilizzazione del suddetto segno.
3)
Non deve disporsi la cessazione dell’uso del segno di cui trattasi qualora si sia constatato che il suddetto marchio ha perduto
la sua capacità distintiva, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, di modo che esso è divenuto una
generica denominazione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della direttiva 89/104 e che il suo titolare è quindi decaduto dai suoi
diritti.
Firme
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Lingua processuale: il francese.