CELEX: 62002CJ0245
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio
Artículos 2, apartado 1, 16, apartado 1, y 70 del Acuerdo ADPIC (TRIPs)
Marcas
Alcance del derecho exclusivo del titular de la marca
Supuesto uso del signo como nombre comercial

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, 16, apartado 1, y 70
del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo
ADPIC» −en inglés, «TRIPs»−), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
(en lo sucesivo, «Acuerdo OMC»), aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante
la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre las fábricas de cerveza Anheuser-Busch, Inc. (en lo sucesivo, «Anheuser-Busch»),
con domicilio social en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), y Budĕjovický Budvar, národní podnik (en lo sucesivo, «Budvar»),
con domicilio social en la ciudad de Ceské Budějovice (República Checa), relativo al etiquetado con el que ésta comercializa
su cerveza en Finlandia y que, según Anheuser-Busch, constituye una violación de las marcas «Budweiser», «Bud», «Bud Light»y
«Budweiser King of Beers» de las que esta última es titular en dicho Estado miembro.
Marco jurídico
Derecho internacional
El artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última
vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967
(Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 828, nº 11847, p. 108), (en lo sucesivo, «Convenio de París»), establece:
«El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte
de una marca de fábrica o de comercio.»
El Acuerdo OMC y el Acuerdo ADPIC, que forma parte del primero, entraron en vigor el 1 de enero de 1995. No obstante, según
el artículo 65, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, los miembros no estaban obligados a aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo
antes del transcurso de un período general de un año, es decir, antes del 1 de enero de 1996 (en lo sucesivo, «fecha de aplicación»).
El artículo 1, apartado 2, del Acuerdo ADPIC, titulado «Naturaleza y alcance de las obligaciones», dispone:
«A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual
que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.»
El artículo 2 del citado Acuerdo, titulado «Convenios sobre propiedad intelectual», establece:
«1.

En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo
19 del Convenio de París (1967).
2.

Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan
tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.»
El artículo 15 del Acuerdo ADPIC, titulado «Materia objeto de protección», que figura en la sección 2 de la parte II de dicho
Acuerdo, que se refiere a las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de marca, dispone en su
apartado 1:
«Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir
los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos
y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. […]»
El artículo 16 de dicho Acuerdo, titulado «Derechos conferidos», establece en su apartado 1:
«El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros,
sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios
que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad
de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad
y no afectarán a la posibilidad de los miembros de reconocer derechos basados en el uso.»
A tenor del artículo 17 del Acuerdo ADPIC, titulado «Excepciones»:
«Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por
ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del
titular de la marca y de terceros.»
El artículo 70 de este Acuerdo, titulado «Protección de la materia existente», dispone:
«1.

El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el
Miembro de que se trate.
2.

Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha
de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que
cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. […]
[…]
4.

En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con
arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho
una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá
establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos
después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá
como mínimo el pago de una remuneración equitativa.
[…]»
Derecho comunitario
La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), tiene por objeto, según su considerando primero, aproximar las
legislaciones nacionales en materia de marcas con el fin de suprimir las disparidades que puedan obstaculizar tanto la libre
circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
No obstante, como se desprende del considerando tercero de la Directiva 89/104, ésta no pretende una aproximación total de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
El artículo 5 de la Directiva 89/104, que principalmente determina el alcance de la protección que debe conferir el Derecho
de marcas, dispone, en sus apartados 1, 2, 3 y 5:
«1.

La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero
el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)
de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;
b)
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados
por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre
el signo y la marca.
2.

Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que
no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con
la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre
de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
3.

Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a)
poner el signo en los productos o en su presentación;
[...]
5.

Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso
de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo
realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca
o se pueda causar perjuicio a los mismos.»
El artículo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», establece en su apartado 1:
«1.

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
a)
de su nombre y de su dirección;
[…]
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»
Derecho nacional
Derecho de marcas
Según el artículo 3, párrafo primero, de la tavaramerkkilaki (Ley finlandesa de marcas), (7/1964), de 10 de enero de 1964
(en lo sucesivo, «tavaramerkkilaki»):
«Cualquier persona podrá utilizar, en el ejercicio de sus actividades comerciales, su nombre, su dirección o su nombre comercial
como signo distintivo de sus productos, siempre que tal utilización no cree un riesgo de confusión con la marca protegida
de un tercero, o con un nombre, una dirección o un nombre comercial utilizado legalmente por un tercero en sus actividades
comerciales.»
El artículo 4, párrafo primero, de la tavaramerkkilaki establece:
«El derecho a utilizar una marca en sus productos, previsto en los artículos 1 a 3 de la presente Ley, implica que nadie,
salvo su titular, podrá utilizar como signo distintivo de sus propios productos en el ejercicio de una actividad comercial
un signo que pueda inducir a confusión con la marca, ya sea colocándolo sobre el producto o sobre su envase, utilizándolo
en su publicidad o en documentos comerciales o de cualquier otra manera, incluida la mención oral. […]»
El artículo 6, párrafo primero, de la tavaramerkkilaki dispone:
«A los efectos de la presente Ley, sólo se considerará que un signo induce a confusión con otro cuando ambos designen tipos
de productos idénticos o similares.»
En virtud del artículo 7 de la tavaramerkkilaki, cuando varios operadores económicos invoquen un derecho exclusivo de utilizar
en sus productos signos que pueden inducir a confusión, tendrá un derecho de prioridad aquel que pueda invocar un fundamento
jurídico anterior, en la medida en que el derecho alegado no haya prescrito, por ejemplo, por no haberse ejercitado.
Según el artículo 14, párrafo primero, punto 6, de la tavaramerkkilaki, no se podrán registrar marcas que puedan confundirse
con un nombre comercial protegido, un signo secundario o una marca de otro operador económico.
El órgano jurisdiccional remitente señala que el legislador nacional consideró que la tavaramerkkilaki se atenía a lo dispuesto
en el Acuerdo ADPIC y que, por tanto, no era necesario introducir modificaciones por esta razón. Asimismo, el legislador nacional
estimó que las disposiciones de la tavaramerkkilaki relativas al riesgo de confusión de las marcas para tipos de productos
idénticos o similares eran compatibles con la Directiva 89/104, de modo que podían seguir aplicándose sin necesidad de cambios.
Derecho relativo a los nombres comerciales
En virtud del artículo 2, apartado 1, de la toiminimilaki (Ley finlandesa sobre nombres comerciales), (128/79), de 2 de febrero
de 1979 (en lo sucesivo, «toiminimilaki»), el derecho exclusivo a utilizar un nombre comercial se adquiere por el registro
de dicho nombre o como consecuencia del uso.
El artículo 2, apartado 3, de la toiminimilaki dispone:
«Se considerará que un nombre comercial se ha adquirido como consecuencia del uso cuando sea conocido con carácter general
en el sector de actividad del operador económico que lo utiliza.»
El órgano jurisdiccional remitente afirma que, en su jurisprudencia, el artículo 8 del Convenio de París se ha interpretado
en el sentido de que ampara, además de los nombres comerciales registrados o adquiridos por el uso en Finlandia, los nombres
comerciales extranjeros que hayan sido registrados en otro Estado firmante del Convenio de París, así como los signos accesorios
incluidos en tales nombres. Según esta jurisprudencia, la protección de dichos nombres comerciales extranjeros está supeditada,
sin embargo, a la condición de que el elemento «predominante» del nombre comercial sea conocido, al menos en cierta medida,
en el sector económico de que se trate en Finlandia.
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
Anheuser-Busch es titular en Finlandia de las marcas para cerveza «Budweiser», «Bud», «Bud Light» y «Budweiser King of the
Beers», registradas entre el 5 de junio de 1985 y el 5 de agosto de 1992. La primera solicitud de registro de estas marcas,
la de «Budweiser», se presentó el 24 de octubre de 1980.
El 1 de febrero de 1967, Budvar inscribió su nombre comercial en el Registro mercantil checoslovaco. La inscripción se hizo
en checo («Budĕjovický Budvar, národní podnik»), en inglés («Budweiser Budvar, National Corporation») y en francés («Budweiser
Budvar, Entreprise nationale»). Por otra parte, Budvar era titular en Finlandia de las marcas para cerveza «Budvar» y «Budweiser
Budvar», registradas el 21 de mayo de 1962 y el 13 de noviembre de 1972, respectivamente, pero los órganos jurisdiccionales
finlandeses declararon que tales derechos habían prescrito por falta de uso.
Mediante una demanda interpuesta el 11 de octubre de 1996 ante el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de primera instancia de
Helsinki) (Finlandia), Anheuser-Busch solicitó que se prohibiera a Budvar que continuara utilizando o que volviera a utilizar
en Finlandia las marcas «Budĕjovický Budvar», «Budweiser Budvar», «Budweiser», «Budweis», «Budvar», «Bud» y «Budweiser Budbräu»
como signos para la comercialización y la venta de la cerveza que producía. Anheuser-Busch solicitó, además, que se suprimieran
todas las denominaciones contrarias a esta prohibición y que se condenara a Budvar al pago de una indemnización por daños
y perjuicios por haber vulnerado sus derechos en materia de marcas.
A este respecto, Anheuser-Busch alegó que los signos que utiliza Budvar pueden confundirse, en el sentido de la tavaramerkkilaki,
con sus propias marcas, puesto que tales signos y marcas designan tipos de productos idénticos o similares.
En la misma demanda, Anheuser-Busch solicitó también que se prohibiera a Budvar utilizar en Finlandia, so pena de una multa
con arreglo a la toiminimilaki, los nombres comerciales «Budĕjovický Budvar, národní podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser
Budvar, national enterprise», «Budweiser Budvar, Entreprise nationale» y «Budweiser Budvar, National Corporation» por el riesgo
que existe de que se confundan son sus propias marcas.
Budvar alegó en su defensa que los signos que usa en Finlandia para comercializar su cerveza no pueden confundirse con las
marcas de Anheuser-Busch. Asimismo, en relación con el signo «Budweiser Budvar», sostuvo que el registro de su nombre comercial
tanto en checo como en inglés y francés le confería en Finlandia, en virtud del artículo 8 del Convenio de París, un derecho
anterior a las marcas de Anheuser-Busch y que, por tanto, la citada disposición amparaba tal derecho.
Mediante sentencia de 1 de octubre de 1998, el Helsingin käräjäoikeus declaró que las etiquetas de las botellas de cerveza
que utiliza Budvar en Finlandia y, en particular, el signo predominante de éstas «Budĕjovický Budvar» eran tan diferentes,
sobre todo teniendo en cuenta su presentación general, de las marcas y de las etiquetas de Anheuser-Busch, que los productos
controvertidos no podían confundirse entre ellos.
Además, el Helsingin käräjäoikeus afirmó que el signo «BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR national enterprise»,
que figura en las etiquetas debajo del signo predominante y en caracteres considerablemente más pequeños que éste, no se utilizaba
como marca, sino que indicaba únicamente el nombre comercial de la fábrica de cerveza. En este sentido, consideró que Budvar
tiene derecho a utilizar este signo, puesto que se trata de la versión inglesa de su nombre comercial, registrada como tal,
que, según las declaraciones de los testigos, era conocido, al menos en cierta medida, en el sector económico interesado cuando
tuvo lugar el registro de las marcas de Anheuser-Busch, de modo que disfruta también en Finlandia de la protección que le
confiere el artículo 8 del Convenio de París.
En apelación, el Helsingin hovioikeus (Tribunal de apelación de Helsinki), en su sentencia de 27 de junio de 2000, afirmó
que las mencionadas declaraciones de los testigos no eran suficientes para probar que la versión inglesa del nombre comercial
de Budvar era conocida, al menos en cierta medida, en el sector económico afectado en Finlandia antes del registro de las
marcas de Anheuser-Busch. Por tanto, anuló la sentencia del Helsingin käräjäoikeus en la medida en que consideraba que la
versión inglesa del nombre comercial de Budvar debía disfrutar en Finlandia de la protección del artículo 8 del Convenio de
París.
Tanto Anheuser-Busch como Budvar interpusieron sendos recursos ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) contra la sentencia
del Helsingin hovioikeus, alegando, en lo esencial, los motivos ya invocados en primera instancia y en apelación.
En su resolución de remisión, el Korkein oikeus observa que del apartado 35 de la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Dior
y otros (asuntos acumulados C‑300/98 y C‑392/98, Rec. p. I‑11307), se desprende que el Tribunal de Justicia es competente
para interpretar una disposición del Acuerdo ADPIC cuando ésta pueda aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho
nacional como a situaciones regidas por el Derecho comunitario, como es el caso en el ámbito de las marcas.
El órgano jurisdiccional remitente añade que en los apartados 47 a 49 de la misma sentencia el Tribunal de Justicia declaró
que, en los ámbitos en los que se aplica el Acuerdo ADPIC, se está ante una situación regida por el Derecho comunitario cuando
se trata de un ámbito en el que la Comunidad ya ha legislado; no sucede así cuando se trata de un ámbito en el que la Comunidad
todavía no ha legislado y que, por tanto, es competencia de los Estados miembros.
Según el Korkein oikeus, las disposiciones del Acuerdo ADPIC relativas a las marcas están comprendidas en un ámbito en el
que la Comunidad ya ha legislado y que, por tanto, está sujeto al Derecho comunitario. En cambio, la Comunidad, por el momento,
todavía no ha legislado en materia de nombres comerciales.
En relación con la aplicación
ratione temporis
del Acuerdo ADPIC al asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente señala que de los apartados 49 y 50 de la sentencia
de 13 de septiembre de 2001, Schieving-Nijstad y otros (C‑89/99, Rec. p. I‑5851), se desprende que el Acuerdo ADPIC se aplica,
con arreglo a su artículo 70, apartado 1, siempre que la infracción de los derechos de propiedad intelectual continúe produciéndose
después de la fecha en la que las disposiciones del Acuerdo ADPIC comenzaron a ser aplicables en la Comunidad y en sus Estados
miembros.
El órgano jurisdiccional remitente observa, además, que el artículo 70, apartado 2, del Acuerdo ADPIC establece que, salvo
disposición en contrario, éste genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de su aplicación para
el miembro de que se trate y que esté protegida en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los
criterios de protección establecidos en dicho Acuerdo.
En estas circunstancias, el Korkein oikeus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
prejudiciales siguientes:
«1)
Cuando el conflicto entre una marca y un signo que presuntamente viola los derechos que confiere dicha marca sobrevenga en
un momento anterior a la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, ¿son aplicables las disposiciones de este Acuerdo para determinar
cuál de los dos derechos tiene un fundamento jurídico anterior si se alega que dicha violación continúa produciéndose con
posterioridad a la fecha en que el Acuerdo ADPIC comenzó a aplicarse en la Comunidad y en sus Estados miembros?
2)
En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa:
a)
¿Puede considerarse que el nombre comercial de una empresa es también un signo distintivo de bienes y servicios en el sentido
de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?
b)
Si la segunda cuestión, letra a) se responde afirmativamente, ¿cuáles son las condiciones en que el nombre comercial puede
ser considerado un signo distintivo de bienes y servicios en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del
Acuerdo ADPIC?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra a):
a)
¿Cómo debe interpretarse la referencia a derechos existentes con anterioridad que figura en la tercera frase del artículo
16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC? El derecho al nombre comercial, ¿puede considerarse también un derecho existente con anterioridad
en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?
b)
En caso de que la respuesta a la tercera cuestión, letra a) sea afirmativa, ¿cómo debe interpretarse la referencia a derechos
existentes con anterioridad, que figura en la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, cuando el nombre
comercial no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado en el que la marca está registrada y en el que
se solicita la protección de ésta frente al nombre comercial de que se trata, teniendo en cuenta que la obligación que se
deriva del artículo 8 del Convenio de París de proteger los nombres comerciales no depende de que hayan sido registrados o
no y que, según el Órgano de Apelación de la OMC, la remisión al artículo 8 del Convenio de París, contenida en el artículo
2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, significa que los miembros de la OMC tienen, en virtud de este Acuerdo, la obligación de
proteger el nombre comercial de conformidad con dicho artículo?
Al valorar, en un asunto de esta naturaleza, si un nombre comercial tiene un fundamento jurídico anterior al de una marca,
con arreglo a la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ¿resulta determinante
i)
que el nombre comercial fuera conocido, al menos en cierta medida, en el sector económico afectado en el Estado en el que
está registrada la marca y en el que se solicita su protección, antes de que se presentara en dicho Estado la solicitud de
registro de la marca; o,
ii)
que el nombre comercial haya sido usado, en operaciones comerciales dirigidas hacia el Estado en el que está registrada la
marca y en el que se solicita su protección, antes de que se presentara en dicho Estado la solicitud de registro de la marca; o,
iii)
cualquier otra posible circunstancia que permita determinar si un nombre comercial debe ser considerado como un derecho existente
con anterioridad, en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
Según Anheuser-Busch, debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial en su totalidad, ya que el
Acuerdo ADPIC no es aplicable al asunto principal ni
ratione temporis
ni
ratione materiae.
Por tanto, en el presente caso, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar las disposiciones pertinentes del
citado Acuerdo.
De su jurisprudencia resulta que el Tribunal de Justicia es competente para interpretar una disposición del Acuerdo ADPIC
con el fin de responder a las necesidades de las autoridades judiciales de los Estados miembros cuando éstas tengan que aplicar
sus normas nacionales para ordenar medidas con objeto de proteger los derechos que se derivan de una normativa comunitaria
comprendida en el ámbito de aplicación del citado Acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia Dior y otros, antes citada,
apartados 35 y 40 y jurisprudencia citada).
En efecto, dado que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas,
en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (véase, por lo que se refiere a una situación
regulada a la vez por una disposición del Acuerdo ADPIC y por otra de la Directiva 89/104, la sentencia de 24 de junio de
2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec. p. II‑0000, apartado 20).
Por tanto, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, disposición
que constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.
La decisión acerca de si el Acuerdo ADPIC, y en concreto su artículo 16, es pertinente para resolver el litigio pendiente
en el asunto principal depende de la interpretación que haya de darse a dicha norma, interpretación que precisamente constituye
el objeto de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera. De lo anterior resulta que la cuestión de la aplicabilidad
ratione materiae
del Acuerdo ADPIC se confunde con las dos últimas cuestiones prejudiciales y procede abordarla en el marco de la respuesta
que se dé a dichas cuestiones.
La cuestión de la aplicabilidad
ratione temporis,
por su parte, constituye el objeto de la primera cuestión prejudicial.
En estas circunstancias, debe declararse la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Acuerdo ADPIC es aplicable en
caso de conflicto entre una marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este conflicto
haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continúe con posterioridad a ella.
En los apartados 49 y 50 de la sentencia Schieving-Nijstad y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia ya declaró que aunque
la supuesta violación de los derechos que confiere una marca haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC
en la Comunidad y en sus Estados miembros –a saber, antes del 1 de enero de 1996–, ello no significa necesariamente que tales
actos se hayan «realizado», en el sentido del artículo 70, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, antes de esa fecha. El Tribunal
de Justicia precisó que si los actos imputados a terceros continuaron hasta la fecha en la que el juez se pronunció –en el
asunto que dio lugar a la citada sentencia, después de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC– la disposición controvertida
de dicho Acuerdo era pertinente
ratione temporis
para resolver el litigio pendiente en el asunto principal.
El artículo 70, apartado 1, del Acuerdo ADPIC únicamente implica que este Acuerdo no genera obligaciones en relación con «actos
realizados» antes de la fecha de su aplicación, pero no excluye tales obligaciones para las situaciones que continúan con
posterioridad a dicha fecha. En cambio, el artículo 70, apartado 2, del citado Acuerdo precisa que de éste se desprenden obligaciones
relativas, en particular, a «toda la materia existente […] que esté protegida» en la fecha de aplicación del Acuerdo para
un miembro de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC»), de modo que tal miembro está obligado, a partir
de esa fecha, a cumplir todas las obligaciones que resultan del Acuerdo ADPIC en relación con la materia existente [asimismo,
véase, en este sentido, el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, presentado el 18 de septiembre de
2000, Canadá – Período de protección mediante patente (AB–2000–7), WT/DS170/AB/R, puntos 69, 70 y 71].
Por otra parte, el artículo 70, apartado 4, del Acuerdo ADPIC se refiere a los actos relativos a objetos concretos que incorporen
materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme a dicho Acuerdo y que
se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo OMC.
En una situación de esta índole, dicha norma permite que los miembros limiten los recursos que puede interponer el titular
del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del este Acuerdo para el miembro
de la OMC de que se trata.
En el presente caso, de la resolución de remisión se desprende que, en efecto, los actos imputados a Budvar en Finlandia comenzaron
antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continuaron con posterioridad a ella. Por otra parte, no se discute
que el procedimiento relativo a la infracción afecta a signos protegidos como marcas en Finlandia en la fecha de aplicación
del Acuerdo ADPIC, a saber, por lo que se refiere a dicho Estado miembro, el 1 de enero de 1996, y que este procedimiento
se inició el 11 de octubre de 1996, es decir, con posterioridad a dicha fecha.
De lo anterior resulta que, en virtud del artículo 70, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC, éste se aplica a una situación
como la expuesta.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el Acuerdo ADPIC es aplicable en caso de conflicto entre una
marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este conflicto haya comenzado antes
de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continúe con posterioridad a ella.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
Observaciones preliminares
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, las disposiciones del Acuerdo
ADPIC carecen de efecto directo. Estas disposiciones no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales
el Tribunal de Justicia controla los actos de las instituciones comunitarias en virtud del artículo 230 CE, párrafo primero,
y tampoco confieren a los particulares derechos que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho
comunitario (véase, en este sentido, sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 42 a 45).
No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar
medidas con objeto de proteger los derechos comprendidos en un ámbito en el que es aplicable el Acuerdo ADPIC y en el que
la Comunidad ya ha legislado, como es el caso de las marcas, los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Derecho
comunitario, están obligados a aplicarlas, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y de la finalidad de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo ADPIC (en este sentido, véase, en concreto, la sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 42
a 47).
Por otra parte, es necesario recordar que, según dicha jurisprudencia, las autoridades competentes que deben aplicar e interpretar
el Derecho nacional pertinente también están obligadas a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la
finalidad de la Directiva 89/104, para alcanzar el resultado a que se refiere ésta y, de esta forma, atenerse al artículo
249 CE, párrafo tercero (véase, entre otras, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Henkel, C‑281/01, Rec. p. I−0000, apartado
60 y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, en el presente caso, las disposiciones pertinentes del Derecho interno en materia de marcas deben aplicarse
e interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de las disposiciones correspondientes
tanto de la Directiva 89/104 como del Acuerdo ADPIC.
Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si un nombre comercial puede constituir
un signo en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, y, en su caso, en qué circunstancias,
de modo que, en virtud de dicha disposición, el titular de una marca disponga de un derecho exclusivo a impedir que un tercero
la use sin su consentimiento.
En primer lugar, por lo que se refiere a la Directiva 89/104, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto
de uso por un tercero, previsto en el artículo 5, apartado 1, de ésta, se desprende que el derecho exclusivo que conlleva
una marca se concede para permitir que su titular proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para
garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe
quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca
y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto (véase la sentencia
de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, apartados 51 y 54).
Así sucede, en concreto, cuando el uso del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material
en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos. A este respecto, es
preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos aquellos a los que les presentan los productos una vez han salido
del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto
designar la empresa de procedencia de los productos del tercero (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club,
antes citada, apartados 56 y 57).
Incumbe al órgano jurisdiccional remitente efectuar esta comprobación a la luz de las circunstancias concretas en que se produce
el uso del signo que se imputa al tercero en el asunto principal, a saber, en el presente caso, el etiquetado que utiliza
Budvar en Finlandia.
Asimismo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente confirmar si, en el presente caso, se trata de un uso que tiene lugar
«en el tráfico económico» y que se realiza «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104
(véase, entre otras, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartados 40 y 41).
Si se cumplen estos requisitos, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que, en caso de identidad del signo
y de la marca, así como de los productos o servicios, la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de
la Directiva 89/104 es absoluta, mientras que en el supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), la protección
del titular requiere además la prueba de la existencia de un riesgo de confusión por parte del pﾺblico como consecuencia de
la identidad o de la similitud entre signos y marcas y entre los productos y servicios designados (véanse, en este sentido,
las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec. p. I‑389, apartado 28, y de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion,
C‑291/00, Rec. p. I‑2799, apartados 48 y 49).
Sin embargo, si de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente, a las que se hizo referencia
en el apartado 60 de la presente sentencia, resulta que el signo controvertido en el asunto principal se usa con fines distintos
al de distinguir los productos de que se trata –en concreto, como nombre comercial o denominación social–, es preciso remitirse,
con arreglo al artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104, al ordenamiento jurídico del Estado miembro afectado para determinar
el alcance y, en su caso, el contenido de la protección otorgada a los titulares de las marcas que consideran haber sufrido
un perjuicio por la utilización de este signo como nombre comercial o denominación social (véase la sentencia de 21 de noviembre
de 2002, Robelco, C‑23/01, Rec. p. I‑10913, apartados 31 y 34).
En segundo lugar, por lo que se refiere al Acuerdo ADPIC, procede recordar que el primer objetivo de este Acuerdo es reforzar
y armonizar la protección de la propiedad intelectual a escala mundial (véase la sentencia Schieving-Nijstad y otros, antes
citada, apartado 36 y jurisprudencia citada).
Según su preámbulo, el objetivo del Acuerdo ADPIC es «reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos
al mismo», «teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual»,
de modo que «las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos
al comercio legítimo».
El artículo 16 del Acuerdo ADPIC confiere al titular de una marca registrada un nivel mínimo de derechos exclusivos acordado
en el ámbito internacional, que todos los miembros de la OMC deben garantizar en su legislación nacional. Estos derechos exclusivos
protegen al titular frente a cualquier violación de la marca registrada que puedan efectuar terceros no autorizados [véase
asimismo el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC de 2 de enero de 2002, Estados Unidos – Artículo 211
de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 (AB–2001–7), WT/DS/176/AB/R, punto 186].
El artículo 15 del Acuerdo ADPIC dispone, en concreto, que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo
o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
De este modo, dicha disposición del Acuerdo ADPIC consagra, al igual que el artículo 2 de la Directiva 89/104, la garantía
de procedencia que constituye la función esencial de la marca (en relación con dicha Directiva, véase, entre otras, la sentencia
Arsenal Football Club, antes citada, apartado 49).
De estas consideraciones se desprende que la interpretación conforme a la letra y a la finalidad de las disposiciones aplicables
del Acuerdo ADPIC no pone en cuestión la interpretación, en la medida de lo posible, de las disposiciones pertinentes de Derecho
interno en materia de marcas a la luz de la letra y de la finalidad de las disposiciones correspondientes del Derecho comunitario,
en este caso, de la Directiva 89/104 (véase el apartado 57 de la presente sentencia).
Por tanto, las disposiciones pertinentes del Derecho interno en materia de marcas deben aplicarse e interpretarse en el sentido
de que el ejercicio del derecho exclusivo conferido al titular de la marca de impedir el uso del signo que constituye dicha
marca o de uno similar a ésta debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda
menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la
procedencia del producto.
Por otra parte, confirma esta interpretación el objetivo general del Acuerdo ADPIC, recordado en el apartado 66 de la presente
sentencia, que consiste en garantizar un equilibrio entre la finalidad de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio
internacional y la de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, de modo que las
medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo
(véase, en este sentido, la sentencia Schieving-Nijstad y otros, antes citada, apartado 38). Esta distinción resulta también
apropiada a la luz del objetivo concreto del artículo 16 del Acuerdo ADPIC, recordado en el apartado 67 de la presente sentencia,
de garantizar un nivel mínimo de derechos exclusivos acordado en el ámbito internacional.
Además, parece que los requisitos establecidos por el artículo 16 del Acuerdo ADPIC, según los cuales, en las versiones francesa,
inglesa y española, que son auténticas, el uso debe efectuarse «au cours d'óperations commerciales» («in the course of trade»,
«en el curso de operaciones comerciales») y «pour des produits» («for goods», «para bienes»), se corresponden con los exigidos
por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, que precisa que el uso debe tener lugar «dans la vie des affaires»
(en las versiones inglesa y española, respectivamente, «in the course of trade» y «en el tráfico económico») y «pour des produits»
(en las citadas versiones, respectivamente, «in relation to goods» y «para productos»).
Es necesario añadir que si de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente resulta que, en el
presente caso, el titular de la marca puede alegar los derechos exclusivos que le reconoce el artículo 16, apartado 1, del
Acuerdo ADPIC para impedir el uso que se imputa al tercero, dicho Acuerdo contiene otra norma que puede ser pertinente para
resolver el litigio principal.
A este respecto, procede recordar que incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos
los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el asunto
que le ha sido sometido, aun cuando el órgano jurisdiccional nacional no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones
(véase la sentencia de 7 de septiembre de 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I‑0000, apartado 38 y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, es preciso examinar, en concreto, la posible incidencia del artículo 17 del Acuerdo ADPIC, que permite
que los miembros de la OMC establezcan excepciones limitadas en relación con los derechos conferidos por una marca, por ejemplo
respecto al uso leal de términos descriptivos, siempre que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular
de la marca y de terceros. Entre estas excepciones podría figurar el uso de buena fe del signo por un tercero, en particular,
si se trata de la indicación de su nombre o de su dirección.
Pues bien, por lo que se refiere a la Comunidad, dicha excepción está prevista en el artículo 6, apartado 1, letra a), de
la Directiva 89/104 que, en esencia, permite que el tercero utilice el signo para indicar su nombre o su dirección, siempre
que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Es cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta,
que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104, según la cual dicha disposición sólo se refiere al
nombre de las personas físicas.
Sin embargo, la interpretación que da una declaración de esta índole no puede ser acogida cuando su contenido no figure de
algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico. Por otra
parte, el Consejo y la Comisión reconocieron expresamente esta limitación en el preámbulo de su declaración, según el cual
«como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto
legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas» (véase, la sentencia
Heidelberger Bauchemie, antes citada, apartado 17 y jurisprudencia citada).
Pues bien, la importante restricción del concepto de «nombre» que resulta de la declaración citada en el apartado 78 de la
presente sentencia no figura en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por tanto, dicha declaración
no tiene alcance jurídico.
En principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104
con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque
se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría
prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma.
Además, este uso debe ser conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, único criterio de apreciación
que menciona el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104. El requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la
expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (véase la sentencia
de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C‑100/02, Rec. p. I‑0000, apartado 24 y jurisprudencia citada). Por tanto, se
trata básicamente del mismo requisito que establece el artículo 17 del Acuerdo ADPIC.
En este sentido, es necesario señalar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta,
por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender
que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la marca
o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo,
otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca de cierto renombre en el
Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, y si el tercero puede aprovecharse de dicho
renombre para comercializar sus productos.
Incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes, entre las
que figura también el etiquetado de la botella, con el fin de determinar, en concreto, si puede considerarse que el productor
de la bebida que lleva el nombre comercial practica una competencia desleal frente al titular de la marca (véase, en este
sentido, la sentencia Gerolsteiner Brunnen, antes citada, apartados 25 y 26).
En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión del siguiente modo:
–
un nombre comercial puede constituir un signo en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC.
El objeto de esta disposición es conferir al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que un tercero la use cuando
este uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar
a los consumidores la procedencia del producto;
–
la finalidad de las excepciones establecidas en el artículo 17 del Acuerdo ADPIC es permitir que un tercero utilice un signo
idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas
leales en materia industrial o comercial.
Sobre la tercera cuestión
Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, y en su caso en qué condiciones,
un nombre comercial, que no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado miembro en el que la marca está
registrada y en el que se solicita la protección de ésta frente al nombre comercial de que se trata, puede calificarse de
derecho existente con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, teniendo
en cuenta, en particular, las obligaciones de protección del nombre comercial que se desprenden, para ese Estado miembro,
del artículo 8 del Convenio de París y del artículo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC.
Si de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente, con arreglo a los principios enunciados en
el apartado 60 de la presente sentencia en respuesta a la segunda cuestión, resulta que el uso que se ha hecho del nombre
comercial puede subsumirse en la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, el titular de la marca tendrá
el derecho exclusivo de impedir dicho uso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del citado Acuerdo.
La tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC establece, no obstante, que este derecho exclusivo no podrá
afectar a ningún «derecho existente con anterioridad».
Esta disposición debe entenderse en el sentido de que si el titular de un nombre comercial dispone de un derecho comprendido
en el ámbito de aplicación del Acuerdo ADPIC nacido con anterioridad a la marca con la que supuestamente entra en conflicto
y que le permite utilizar un signo idéntico o similar a dicha marca, no podrá prohibirse un uso de esta naturaleza en virtud
del derecho exclusivo que confiere la marca a su titular con arreglo a la primera frase del artículo 16, apartado 1, del citado
Acuerdo.
Entendida de este modo, para que dicha norma sea aplicable es necesario, en primer lugar, que el tercero pueda invocar un
derecho comprendido en el ámbito de aplicación material del Acuerdo ADPIC.
A este respecto, debe recordarse que el nombre comercial es un derecho incluido en la expresión «propiedad intelectual» en
el sentido del artículo 1, apartado 2, del Acuerdo ADPIC. Además, del artículo 2, apartado 1, de este Acuerdo se desprende
que la protección de los nombres comerciales, exigida específicamente por el artículo 8 del Convenio de París, ha sido expresamente
incorporada al Acuerdo ADPIC. Por tanto, en virtud del Acuerdo ADPIC, se obliga a los miembros de la OMC a proteger los nombres
comerciales (véase también el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, Estados Unidos – Artículo 211 de
la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, antes citado, apartados 326 a 341).
De lo anterior se desprende que, en virtud del Acuerdo ADPIC, debe protegerse el nombre comercial controvertido en la medida
en que constituye materia existente con arreglo al artículo 70, apartado 2, de dicho Acuerdo, como se ha expuesto en el apartado
49 de la presente sentencia.
Por tanto, el nombre comercial es un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material del Acuerdo ADPIC, de modo que
se cumple el primer requisito exigido por la tercera frase del artículo 16, apartado 1, de este Acuerdo.
En segundo lugar, ha de tratarse de un derecho existente. La expresión «existente» significa que el derecho de que se trata
debe estar comprendido en el ámbito de aplicación temporal del Acuerdo ADPIC y debe seguir estando protegido en el momento
en que su titular invoca este derecho para oponerse a las pretensiones del titular de la marca con la que supuestamente entra
en conflicto.
Por tanto, en el presente caso, es preciso saber si el nombre comercial controvertido, que, como han admitido las partes,
no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado miembro en el que la marca está registrada y en el que se
solicita la protección de ésta frente al nombre comercial de que se trata, cumple los requisitos mencionados en el apartado
anterior de la presente sentencia.
A este respecto, del artículo 8 del Convenio de París, cuya observancia se exige en virtud del Acuerdo ADPIC, como se ha dicho
en el apartado 91 de la presente sentencia, resulta que debe garantizarse la protección del nombre comercial sin que pueda
quedar supeditada a ningún requisito de registro.
En cuanto a eventuales requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo del nombre comercial, a los que, según
el órgano jurisdiccional remitente, está supeditada la existencia de éste en virtud del Derecho finlandés, procede señalar
que, en principio, ni el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ni el artículo 8 del Convenio de París se oponen a tales
requisitos.
Por último, el concepto de anterioridad del derecho controvertido, en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado
1, del Acuerdo ADPIC, significa que el fundamento jurídico de este derecho debe preceder en el tiempo a la obtención de la
marca con la que supuestamente entra en conflicto. Como observó el Abogado General en el apartado 95 de sus conclusiones,
se trata de la expresión del principio de la primacía del título de exclusividad anterior, que constituye uno de los pilares
del Derecho de marcas y, con carácter más general, de todo el Derecho de la propiedad industrial.
Es necesario añadir al respecto que este principio de anterioridad figura también en la Directiva 89/104, más concretamente,
en sus artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 2.
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión que un nombre comercial, que no ha sido
registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado miembro en el que la marca está registrada y en el que se solicita la
protección de ésta frente al nombre comercial de que se trata, puede calificarse de derecho existente con anterioridad en
el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC si el titular del nombre comercial dispone de
un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material y temporal del Acuerdo ADPIC nacido con anterioridad a la marca
con la que supuestamente este derecho entra en conflicto y que le permite utilizar un signo idéntico o similar a dicha marca.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno finlandés y por la Comisión por haber presentado observaciones ante este Tribunal de
Justicia no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter
de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), declara:
1)
El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC), que figura
en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad,
por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994,
es aplicable en caso de conflicto entre una marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca,
cuando este conflicto haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continúe con posterioridad a
ella.
2)
Un nombre comercial puede constituir un signo en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). El objeto de esta disposición
es conferir al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que un tercero la use cuando este uso menoscabe o pueda
menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la
procedencia del producto.
La finalidad de las excepciones establecidas en el artículo 17 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) es permitir que el tercero utilice un signo idéntico o similar a
una marca para indicar su nombre comercial, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial
o comercial.
3)
Un nombre comercial, que no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado en el que la marca está registrada
y en el que se solicita la protección de ésta frente al nombre comercial de que se trata, puede calificarse de derecho existente
con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) si el titular del nombre comercial dispone de un derecho
comprendido en el ámbito de aplicación material y temporal de dicho Acuerdo nacido con anterioridad a la marca con la que
supuestamente este derecho entra en conflicto y que le permite utilizar un signo idéntico o similar a dicha marca.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: finés.