CELEX: 62005CJ0145
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Artigo 5.º, n.º 1, alínea b)
Momento relevante para efeitos da apreciação do risco de confusão entre uma marca e um sinal semelhante
Perda do poder distintivo devido ao comportamento do titular da marca após o sinal ter começado a ser utilizado

Fundamentação jurídica do acórdão
1. O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).
2. Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Levi Strauss & Co. (a seguir «Levi Strauss») à Casucci SpA (a seguir «Casucci») a propósito da venda, por esta última, de calças de ganga com um sinal que alegadamente viola a marca de que a Levi Strauss é titular.
Quadro jurídico
Regulamentação comunitária
3. No décimo considerando da Directiva 89/104 pode ler‑se o seguinte:
«[…] a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; […] a protecção é igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; […] é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão; […] o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da protecção […]».
4. O artigo 5.° da mesma directiva dispõe:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
[…]
b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca;
[…]
3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n. os  1 e 2:
a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
b) Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
[...]»
5. Nos termos do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da referida directiva:
«2. O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado:
a) Como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada;
[…]»
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
6. Em 1980, a Levi Strauss registou no Benelux uma marca gráfica, denominada «mouette», composta pelo desenho de um pesponto duplo curvado a meio no sentido descendente e aposto no centro de um bolso pentagonal, a seguir reproduzido,
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para vestuário correspondente à classe 25 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.
7. A Casucci, por sua vez, colocou no mercado do Benelux calças de ganga com um sinal composto por um pesponto duplo curvado a meio no sentido ascendente e aposto nos bolsos traseiros, a seguir reproduzido.
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8. Por considerar que a Casucci violava dessa forma os direitos que lhe são conferidos pela marca registada «mouette», a Levi Strauss demandou essa sociedade, por citação de 11 de Março de 1998, no tribunal de commerce de Bruxelles a fim de obter a sua condenação na cessação de todo e qualquer uso do sinal em causa no vestuário por ela comercializado. Além disso, pediu a sua condenação no pagamento de uma indemnização por perdas e danos.
9. Dado que o órgão jurisdicional de primeira instância negou provimento à sua acção, por decisão de 28 de Outubro de 1999, a Levi Strauss interpôs recurso para a cour d’appel de Bruxelles. Perante este órgão jurisdicional, sustentou que resultava da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, por um lado, o risco de confusão devia ser apreciado globalmente tendo em conta, nomeadamente, o grau de semelhança existente entre a marca e o sinal em causa e entre os produtos a que uma e outro dizem respeito e, por outro, que esse risco é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior é importante. Ora, no caso vertente, além de a sua marca e o sinal em causa serem idênticos, acontece que a marca «mouette» possui elevado carácter distintivo em razão do seu conteúdo imaginativo e da sua generalizada utilização desde há décadas.
10. Todavia, a cour d’appel de Bruxelles negou provimento ao pedido da Levi Strauss por entender que o grau de semelhança entre o sinal em causa e a marca «mouette» era reduzido e, em particular, que esta última já não podia ser considerada uma marca com um forte poder distintivo. Efectivamente, a marca «mouette» era em parte formada por elementos que, em razão da sua utilização muito generalizada e constante, tinham passado a constituir características comuns aos produtos em causa, utilização essa que teve como efeito enfraquecer sensivelmente o poder distintivo da referida marca, pelo que esta última não podia retirar qualquer poder distintivo intrínseco desses elementos.
11. A Levi Strauss recorreu para a Cour de cassation. Alegou perante esse órgão jurisdicional que a Casucci parecia sustentar que, em 1997, a marca «mouette» ainda possuía um forte poder distintivo e que o perdera em 1998, ano em que em que foram realizadas as aquisições de outras calças de ganga cuja distribuição no Benelux conduziu à diluição da referida marca. Nesse contexto, no entender da Levi Strauss, a cour d’appel de Bruxelles deveria ter respeitado a posição do Tribunal de Justiça do Benelux no seu acórdão «Quick» de 13 de Dezembro de 1994 (A 93/3), de acordo com a qual, para apreciar se uma marca possuía um elevado carácter distintivo, o juiz devia reportar‑se ao momento em que o sinal em causa havia começado a ser utilizado – isto é, segundo a Levi Strauss, em 1997 – só assim não sendo se a marca em causa tivesse perdido, total ou parcialmente, o seu poder distintivo após o referido momento, e isso só no caso de tal perda se ter ficado a dever, no todo ou em parte, a uma acção ou omissão do titular dessa marca. Ora, no caso vertente, para apreciar o risco de confusão, a cour d’appel tinha‑se reportado à data da prolação do seu acórdão e não ao momento em que o sinal em causa havia começado a ser utilizado. Embora tivesse considerado que o carácter bastante generalizado dos elementos da marca em causa havia tido como efeito enfraquecer sensivelmente o poder distintivo dessa marca, a cour d’appel de Bruxelles não havia declarado que o referido enfraquecimento desse poder distintivo, após o sinal em causa ter começado a ser utilizado, se tinha ficado a dever, no todo ou em parte, a uma acção ou omissão da Levi Strauss. Por conseguinte, a cour d’appel não podia ter razão ao concluir que a marca «mouette» já não era uma marca com um forte carácter distintivo.
12. Nestas condições, a Cour de cassation decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)	Para determinar o alcance da protecção de uma marca regularmente obtida em função do seu carácter distintivo, ao abrigo do disposto no artigo 5.°, n.° 1, da [...] Directiva 89/104 [...], deve o tribunal ter em conta a percepção do público no momento em que teve início a utilização da marca ou do sinal semelhante, contestado por violação da marca?
2)	Em caso de resposta negativa, pode o tribunal atender à percepção do público interessado em qualquer momento do período subsequente ao início da utilização controvertida? Nomeadamente, pode o tribunal atender à percepção do público interessado no momento em que deve decidir?
3)	Se, ao aplicar o critério previsto na primeira questão, o tribunal concluir que existe violação da marca, justifica‑se, regra geral, que determine a cessação do uso do sinal constitutivo da violação?
4)	Poderá não ser assim se a marca do requerente tiver perdido o seu carácter distintivo, no todo ou em parte, quando teve início a utilização constitutiva da violação, mas só se essa perda se tiver ficado a dever, no todo ou em parte, a acção ou omissão do titular da marca?»
Quanto às questões prejudiciais
Quanto à primeira e à segunda questões
13. Com estas questões, que convém apreciar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se, para determinar o alcance da protecção de uma marca regularmente adquirida em função do seu poder distintivo, prevista no artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104, o juiz deve ter em conta a percepção do público interessado no momento em que o sinal que viola a marca em causa começou a ser utilizado, em qualquer momento do período subsequente, ou no momento em que decide.
14. Desde logo, ao conferir ao titular de uma marca o direito de proibir que um terceiro utilize um sinal idêntico ou semelhante, em caso de risco de confusão, e ao enumerar os tipos de utilização desse sinal que podem ser proibidos, o artigo 5.° da Directiva 89/104 visa proteger esse titular contra as utilizações de sinais susceptíveis de violar a sua marca.
15. Assim, o Tribunal de Justiça sublinhou que, para que possa assegurar a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da proveniência do produto ou do serviço designados pela marca, permitindo‑lhe distinguir sem confusão possível esse produto ou serviço dos que têm outra proveniência, o titular da marca deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizem indevidamente (v. acórdãos de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C‑349/95, Colect., p. I‑6227, n.° 22, e de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Colect., p. I‑0273, n.° 50). O mesmo se deve dizer igualmente quando, em razão de uma semelhança entre os sinais e a marca em causa, exista um risco de confusão entre eles.
16. Seguidamente, os Estados‑Membros são obrigados a tomar medidas suficientemente eficazes para atingir o objectivo da directiva e a agir de forma a que os direitos assim conferidos possam ser efectivamente invocados perante os tribunais nacionais pelas pessoas em causa (v. acórdãos de 10 de Abril de 1984, Von Colson e Kamann, 14/83, Recueil, p. 1891, n.° 18, e de 15 de Maio de 1986, Johnston, 222/84, Colect., p. 1651, n.° 17).
17. Ora, o direito do titular de uma marca à protecção desta última contra as violações que possam ser cometidas não seria efectivo nem eficaz se não permitisse ter em conta a percepção do público interessado no momento em que o sinal, cuja utilização viola a referida marca, começou a ser utilizado.
18. Com efeito, se o risco de confusão fosse avaliado em função de uma data posterior àquela em que o sinal em causa começou a ser utilizado, o utilizador desse sinal poderia beneficiar indevidamente do seu próprio comportamento ilegal, invocando uma atenuação da notoriedade da marca protegida da qual ele próprio teria sido responsável ou para a qual teria contribuído.
19. Por último, resulta do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da Directiva 89/104 que os direitos do titular de uma marca podem caducar se, após a data do seu registo, a marca se tiver transformado numa designação usual no comércio de um produto ou de um serviço para a qual foi registada, em virtude da actividade ou inactividade do respectivo titular. Assim, quando procedeu à ponderação dos interesses do titular de uma marca e dos seus concorrentes, interesses esses relacionados com uma disponibilidade de sinais, o legislador entendeu, ao adoptar aquela disposição, que a perda do carácter distintivo da referida marca só pode ser oposta ao respectivo titular no caso de se ter ficado a dever à actividade ou inactividade do mesmo. Por conseguinte, enquanto não for esse o caso, nomeadamente quando a perda desse carácter distintivo resultar da actividade de um terceiro que utiliza um sinal em violação da marca, esta última deve continuar a beneficiar de protecção.
20. Atendendo às considerações precedentes, há que responder à primeira e à segunda questões que o artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar o alcance da protecção de uma marca regularmente adquirida em função do seu poder distintivo, o juiz deve ter em conta a percepção do público interessado no momento em que o sinal, cuja utilização constitui uma violação da marca, começou a ser utilizado.
Quanto à terceira questão
21. Com esta questão, o órgão jurisdicional procura saber se, regra geral, deve ser ordenada a cessação da utilização do sinal a partir do momento em que se declare que essa utilização era constitutiva de uma violação da marca protegida no momento em que o mesmo começou a ser utilizado.
22. Resulta do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104, interpretado à luz da resposta à primeira e à segunda questões colocadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, que, desde que exista um risco de confusão entre a marca registada e um sinal semelhante no momento em que este começou a ser utilizado, o titular dessa marca está habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, utilize esse sinal na sua vida comercial.
23. Ora, ao prever exaustivamente, no seu artigo 5.°, n.° 3, certas medidas destinadas a garantir esse direito do titular da marca, a Directiva 89/104 não impõe que estas assumam uma forma especial, gozando as autoridades nacionais competentes de uma certa margem de apreciação.
24. Todavia, a exigência de uma protecção efectiva e eficaz dos direitos conferidos ao titular de uma marca pela Directiva 89/104, recordada no n.° 16 supra , implica que, perante as circunstâncias do caso concreto, o órgão jurisdicional competente tome as medidas mais apropriadas para garantir os direitos do titular da marca e remediar as violações cometidas contra esta. A esse respeito, deve concluir‑se, em particular, que a ordem de cessar a utilização do referido sinal constitui uma medida que garante esses direitos de forma efectiva e eficaz.
25. Por conseguinte, há que responder à terceira questão que, quando o órgão jurisdicional conclua que o sinal era constitutivo de uma violação da marca no momento em que começou a ser utilizado, compete‑lhe, perante as circunstâncias do caso concreto, tomar as medidas mais apropriadas para garantir o direito conferido ao titular da marca pelo artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104, podendo essas medidas incluir, em especial, a ordem de cessar a utilização do referido sinal.
Quanto à quarta questão
26. Com a sua quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se se deve ordenar a cessação da utilização do sinal em causa quando a marca tenha perdido, no todo ou em parte, o seu poder distintivo após esse sinal ter começado a ser utilizado e essa perda se tenha ficado a dever, no todo ou em parte, a uma acção ou omissão do titular da marca.
27. Embora o artigo 5.° da Directiva 89/104 confira ao titular de uma marca certos direitos, essa directiva atribui determinadas consequências ao comportamento deste último, a fim de determinar o alcance da protecção desses direitos.
28. Assim, o artigo 9.°, n.° 1, da mesma directiva dispõe que o titular de uma marca comunitária que tenha tolerado a utilização, num Estado‑Membro, de uma marca posterior registada nesse Estado‑Membro durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, deixa de poder pedir a anulação ou opor‑se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior. De igual modo, nos termos do artigo 10.° da referida directiva, quando, após terminado o respectivo processo de registo, não tenha sido objecto de utilização séria pelo titular, no Estado‑Membro em causa, em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca está sujeita às sanções aí previstas, salvo se existirem motivos justificados para a sua não utilização. Por último, nos termos do artigo 12.°, n. os  1 e 2, da Directiva 89/104, o titular de uma marca pode ser destituído dos seus direitos se essa marca não for objecto de utilização séria durante um período ininterrupto de cinco anos ou se se tiver transformado na designação comercial usual de um produto ou de um serviço.
29.  Resulta dessas disposições que a Directiva 89/104 se destina, de um modo geral, a contrabalançar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais susceptíveis de designar os seus produtos e serviços (v., no que respeita à exigência de disponibilidade de cores, em caso de registo de uma cor como marca, acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel, C‑1 04/01, Colect., p. I‑3793).
30. Daí que a protecção dos direitos conferidos pela referida directiva ao titular de uma marca não seja incondicional, uma vez que, a fim de contrabalançar os referidos interesses, essa protecção está, nomeadamente, limitada aos casos em que o titular se mostra suficientemente vigilante, opondo‑se à utilização, por outros operadores, de sinais susceptíveis de violar a sua marca.
31. Essa exigência de um comportamento vigilante ultrapassa, aliás, o domínio da protecção das marcas e pode ser aplicada a outros domínios do direito comunitário, quando um sujeito de direito invoque o benefício de um direito que lhe é conferido por essa ordem jurídica.
32. Foi recordado no n.° 28, supra, que o titular de uma marca pode ser destituído dos seus direitos quando, devido à sua actividade ou inactividade, a marca se tenha transformado na designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual foi registada.
33. Assim, a partir do momento em que, devido à actividade ou inactividade do seu titular, uma marca tenha perdido o seu poder distintivo ao ponto de se ter transformado numa designação usual na acepção do artigo 12.°, n.° 2, da Directiva 89/104, aquele deixa de poder invocar os direitos que lhe são conferidos pelo artigo 5.° da referida directiva.
34. Essa inactividade pode igualmente consistir no não recurso ao artigo 5.°, em tempo útil, pelo titular de uma marca, a fim de requerer à autoridade competente que proíba terceiros interessados de utilizar o sinal relativamente ao qual existe risco de confusão com essa marca, uma vez que esses pedidos têm precisamente por objecto preservar o poder distintivo da referida marca.
35. Ora, tendo em conta as considerações enunciadas nos n. os  29 e 30, supra, cabe ao órgão jurisdicional competente verificar a eventual caducidade de direitos decorrente dessa omissão, incluindo no quadro de um processo destinado a proteger o direito exclusivo conferido pelo artigo 5.° da Directiva 89/104, que pode ter sido instaurado fora do prazo pelo titular da marca. Se o facto de se ter ou não em conta a caducidade na acepção do referido artigo 12.°, n.° 2, num processo por contrafacção, dependesse exclusivamente do direito nacional dos Estados‑Membros, daí poderia resultar para os titulares de marcas uma protecção variável em função da lei em causa. O objectivo de uma «mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados‑Membros» visado no nono considerando da directiva e aí qualificado de «fundamental» não seria alcançado (v., a propósito do ónus da prova da violação do direito exclusivo do titular, acórdão de 18 de Outubro de 2005, Class International, C‑405/03, Colect., p. I‑0000, n. os  73 e 74).
36. Assim, após declarar essa caducidade, o órgão jurisdicional competente não pode ordenar a cessação da utilização do sinal em causa, mesmo se, no momento em que o referido sinal começou a ser utilizado, existisse risco de confusão entre este último e a marca em causa.
37. Em consequência, há que responder à quarta questão no sentido de que não deve ser ordenada a cessação da utilização do sinal em causa, desde que tenha sido declarado que a referida marca perdeu o seu poder distintivo devido à actividade ou inactividade do respectivo titular, tendo‑se transformado numa designação comum na acepção do artigo 12.°, n.° 2, da Directiva 89/104, e que os direitos do titular caducaram.
Quanto às despesas
38. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes com a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Parte decisória
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:
1) O artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que, para determinar o alcance da protecção de uma marca regularmente adquirida em função do seu poder distintivo, o juiz deve ter em conta a percepção do público interessado no momento em que o sinal, cuja utilização constitui uma violação da marca, começou a ser utilizado.
2) Quando o órgão jurisdicional conclua que o sinal em causa era constitutivo de uma violação da marca no momento em que começou a ser utilizado, compete‑lhe, perante as circunstâncias do caso concreto, tomar as medidas mais apropriadas para garantir o direito conferido ao titular da marca pelo artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104, podendo essas medidas incluir, em especial, a ordem de cessar a utilização do referido sinal.
3) Não deve ser ordenada a cessação da utilização do sinal em causa, desde que tenha sido declarado que a referida marca perdeu o seu poder distintivo devido à actividade ou inactividade do respectivo titular, tendo‑se transformado numa designação comum na acepção do artigo 12.°, n.° 2, da Directiva 89/104, e que os direitos do titular caducaram.