CELEX: 62003TJ0112
Znamka Skupnosti
Postopek z ugovorom
Prijava besedne znamke FLEXI AIR
Prejšnja besedna znamka FLEX
Relativni razlog za zavrnitev
Verjetnost zmede
Dokaz o resni in dejanski uporabi
Člen 8(1)(b), člen 8(2)(a)(ii) in člen 43(2) Uredbe (ES) št. 40/94

Dejansko stanje
1       Tožeča stranka je 9. decembra 1998 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad) na
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena,
vložila prijavo znamke Skupnosti.
2       Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak FLEXI AIR.
3       Blago in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji
blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu:
„šamponi; geli, pene, balzami in proizvodi v obliki razpršilca za oblikovanje in nego las; laki za lase; sredstva za barvanje
in razbarvanje las; sredstva za onduliranje in ravnanje las; parfumerijski izdelki“.
4       30. avgusta 1999 je bila prijava znamke objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 69/99.
5       Revlon (Švica) SA (v nadaljevanju: vložnik ugovora) je 30. novembra 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložil ugovor
zoper prijavljeno znamko.
6       Ugovor temelji na besedni znamki FLEX (v nadaljevanju: prejšnja besedna znamka), ki je bila predmet naslednjih registracij:
–       registracija v Franciji za proizvode iz razredov 3 in 34, imenovane „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila, parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni
za lase; sredstva za čiščenje zob; tobak (surov ali obdelan); proizvodi za kadilce; vžigalice“;
–       registracija na Švedskem za proizvode iz razreda 3, imenovane „šamponi; balzam za rast las, pena, lak in gel za lase“;
–       registracija v Veliki Britaniji za proizvode iz razreda 3, imenovane „šamponi in proizvodi za nego, namenjeni lasem“.
7       V utemeljitev ugovora je vložnik navedel relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
8       Tožeča stranka je bila 7. decembra 1999 obveščena, da je bil zoper njeno prijavo znamke vložen ugovor. Oddelek za ugovore
je vložnika ugovora 23. marca 2000 pozval, naj nove dokazne elemente v podporo ugovora predstavi pred 23. julijem 2000, tožečo
stranko pa, naj predloži pripombe v odgovor na ugovor pred 23. septembrom 2000.
9       V teh rokih Urad ni prejel nobenih pripomb.
10     Urad je 27. novembra 2000 obe stranki obvestil, da bo, če ne bosta predložili novih pripomb, izdal odločbo na podlagi dokazov,
ki jih ima na voljo.
11     Urad je 28. in 29. novembra 2000 prejel pripombe tožeče stranke, da bo zaradi razlogov, ki niso „odvisni od njene volje“,
ugovor le sprejela v vednost. Tožeča stranka je prav tako zahtevala dokaz o resni uporabi prejšnje znamke in izjavila, da
si je pridržala pravico za vložitev zahtevka za vrnitev v prejšnje stanje. Priložila je prepis svojih pripomb, ki jih je podala
v povezanem postopku z ugovorom.
12     Oddelek za ugovore je 26. marca 2001 odgovoril, da ne bo upošteval pripomb iz prejšnje točke, ker so bile podane po zgoraj
omenjenem obvestilu z dne 27. novembra 2000.
13     Z odločbo z dne 27. marca 2001 je Oddelek za ugovore zavrnil prijavo znamke zaradi verjetnosti zmede med znamko, za katero
je vložena prijava, in prejšnjo znamko, registrirano v Združenem kraljestvu.
14     Tožeča stranka je 20. aprila 2001 vložila pritožbo zoper to odločbo na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94.
15     Z odločbo z dne 15. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti odbor za pritožbe zavrnil pritožbo in tožeči
stranki naložil plačilo stroškov.

Predlogi strank
16     Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
–       izpodbijano odločbo razveljavi;
–       Uradu naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred odborom za pritožbe.
17     Urad Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
–       tožbo zavrne;
–       tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje
18     V podporo tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, in sicer kršitev bistvenih kršitev postopka glede zahteve za dokaz
za resno uporabo prejšnje znamke, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 8(2)(a)(ii) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev bistvenih določb postopka glede zahteve dokaza o resni uporabi prejšnje znamke
Navedbe strank
19     Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe s tem, ko je potrdil odločbo Oddelka za ugovore, s katero je zavrnjena zahteva
za dokaz o resni uporabi prejšnje znamke, kršil člen 43(2) Uredbe št. 40/94 in pravila 22(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95
z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (UL L 303, str. 1). Navaja, da se ob tem, da nobena izmed teh
določb ne določa roka, v katerem se zahteva dokaz o resni uporabi, taka zahteva lahko vloži do zaključka postopka z ugovorom,
ki v tem primeru naj ne bi bil pred 27. marcem 2001, tj. datumom odločbe Oddelka za ugovore.
20     Po drugi strani tožeča stranka zatrjuje, da je odbor za pritožbe, s tem ko je potrdil odločbo Oddelka za ugovore, s katerim
se zavrne zahteva za dokaz o resni uporabi načela, kršil načelo funkcionalne kontinuitete, kot izhaja iz sodb Sodišča prve
stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY‑DRY, T-163/98, Recueil, str. II‑2383); z dne 16. februarja
2000 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila, T-122/99, Recueil, str. II‑265); z dne 5. junija 2002 v zadevi Hershey
Foods proti UUNT (Poljub s peresom, T-198/00, Recueil, str. II‑2567); z dne 12. decembra 2002 v zadevi Procter & Gamble proti
UUNT (Oblika mila, T-63/01, Recueil, str. II‑5255) in z dne 23. septembra 2003 Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE, T-308/01,
Recueil, str. II‑3253).
21     Urad ugovarja utemeljenosti tega tožbenega razloga.
Presoja Sodišča prve stopnje
22     Najprej je treba je poudariti, da pravilo 22(1) Uredbe št. 2868/95 v tem primeru ni upoštevno. Določa namreč, da če mora stranka,
ki ugovarja, predložiti dokaz o uporabi predhodne znamke, jo Urad pozove, naj to stori v roku, ki ji ga določi. V okviru tega
spora pa se ne zastavlja vprašanje, do kdaj se lahko predloži dokaz o resni uporabi prejšnje znamke, ampak do kdaj se lahko
ta dokaz zahteva.
23     Nadalje je treba ugotoviti, da je v točki 16 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe menil, da zahteva tožeče stranke za dokaz
o resni uporabi predhodne znamke ni bila vložena v predpisanem roku in se zato ne upošteva pri odločanju glede ugovora.
24     Za preučitev utemeljenosti tega mnenja je treba najprej spomniti, da se v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št.

40/94, zaradi preučitve ugovora, vloženega na podlagi člena 42 te uredbe, domneva, da je bila prejšnja znamka predmet resne
uporabe tako dolgo, dokler ni vložena prijaviteljeva zahteva, katere predmet je, da dokaz take uporabe ni podan. Učinek vložitve
te zahteve je torej ta, da nosi stranka, ki ugovarja, dokazno breme glede resne uporabe (ali obstoj upravičenih razlogov za
neuporabo), sicer bo njen ugovor zavržen. Za nastanek takega učinka mora biti zahteva pred Uradom izrecno oblikovana v pravilnem
roku (sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas
Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II‑965, točka 38).
25     Glede tega je treba poudariti, da deveta uvodna izjava Uredbe št.

40/94 sicer res določa, da „ni razloga za varstvo znamk Skupnosti ali katerekoli znamke, registrirane pred njimi, razen če
se znamke dejansko uporabljajo“. Upoštevajoč to dejstvo, prijavitelju znamke ni treba neupravičeno omejiti možnosti, da zahteva
dokaz o uporabi znamke, ki se uveljavlja proti registraciji znamke, za katero je vložena prijava.
26     Vendar je resna uporaba prejšnje znamke vprašanje, ki ga je treba, ko ga prijavitelj znamke izpostavi, rešiti, preden se odloči
o ugovoru.
27     Glede tega sta postopek z ugovorom in tudi pritožbeni postopek kontradiktorna postopka, pri čemer Urad pozove stranke tolikokrat,
kot je potrebno, naj podajo svoje pripombe o vročenih pisanjih ali navedbah drugih strank (glej v tem smislu člen 43(1) in
člen 61(2) Uredbe št. 40/94). Zaradi boljše organizacije postopka je treba načeloma te pripombe podati v roku, ki ga določi
Urad.
28     V tem primeru je Oddelek za ugovore z dopisom z dne 23. marca 2000 in v skladu s členom 43(1) Uredbe št. 40/94 pozval stranko,
ki ugovarja, naj pred 23. julijem 2000 predstavi nove dokaze v podporo svojemu ugovoru, in tožečo stranko, naj pred 23. septembrom
2000 predloži svoje pripombe glede ugovora. Tožeča stranka bi morala torej načeloma dokaz za resno uporabo prejšnje znamke
zahtevati v določenem roku, torej pred 23. septembrom 2000.
29     V spisu ni nobenega elementa za utemeljitev izjeme od tega načela. Razlogi, „neodvisni od njene volje“, ki jih navaja tožeča
stranka in so omenjeni v zgoraj točki 11, niso takšen element. Na ustno vprašanje Sodišča prve stopnje je tožeča stranka namreč
pritrdila, da je šlo za njeno administrativno napako.
30     V teh pogojih je bilo prav, da je Oddelek za ugovore pravilno štel, da zahteva za dokaz resne uporabe, ki jo je tožeča stranka
predložila s pisanji z dne 28. in 29. novembra 2000, ni bila predložena pravočasno in da jo je zavrgel.
31     Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe s tem, da je v točki 16 izpodbijane odločbe zavzel stališče, da ta zahteva ni bila predložena
v predpisanem roku, ni kršil člena 43(2) Uredbe 40/94.
32     Nadalje je treba glede trditve, ki se opira na načelo funkcionalne kontinuitete, ugotoviti, da je v upoštevnih točkah pritožbe,
ki jo je tožeča stranka vložila pred odborom za pritožbe, navedeno (glej točke 2.2.9 in 3.10 tožbe):
„[…] [P]ritožnik podredno zahteva, da v skladu s členom 62 [Uredbe št.°40/94] odbor za pritožbe izvaja pristojnost Oddelka
za ugovore in sprejme zahtevo pritožnika za dokaz glede uporabe prejšnje znamke, registrirane v Združenem kraljestvu, ali
zadevo vrne Oddelku za ugovore, da obravnava zahtevo pritožnika.“ („ […] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance
with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant’s
request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance
with the applicant’s request for said evidence of use. “).
33     Iz tega izhaja, da je pred odborom za pritožbe tožeča stranka podredno ponovila svojo zahtevo za dokaz o resni uporabi prejšnje
znamke.
34     V izpodbijani odločbi pa odbor za pritožbe te podredne zahteve ni omenil, medtem ko je zavrnil glavni predlog glede verjetnosti
zmede.
35     Ta napaka vendar ne utemeljuje razveljavitve izpodbijane odločbe, ker je odbor za pritožbe to podredno zahtevo za dokaz o
resni uporabi lahko zakonito zavrnil, ne da bi kršil načelo funkcijonalne kontinuitete.
36     Pristojnost odborov za pritožbe Urada namreč zajema ponovno preverjanje odločb, ki so jih sprejele enote Urada pri odločanju
na prvi stopnji. V okviru ponovnega preverjanja je izid pritožbe odvisen od vprašanja, ali je nova odločba, ki ima enak izrek
kot odločba, ki je predmet pritožbe, lahko, ali ne, zakonito sprejeta v trenutku, ko se odloča o pritožbi. Tako lahko odbori
za pritožbe, z izjemo primera iz člena 74(2) Uredbe št.°40/94, ugodijo pritožbi na podlagi novih dejstev, ki jih je navedla
stranka, ki je vložila pritožbo, ali celo na podlagi novih dokazov, ki jih je ta predložila (zgoraj navedena sodba KLEENCARE,
točka 26). Poleg tega obsega preverjanja, ki ga mora odbor za pritožbe izvajati glede odločbe, ki je predmet pritožbe, načeloma
ne določajo razlogi, ki jih navaja pritožnik. Čeprav torej stranka, ki je vložila pritožbo, ni navedla posebnega razloga,
mora odbor za pritožbe preveriti glede na vse upoštevne pravne in dejanske elemente, ali je nova odločba, ki ima enak izrek
kot odločba, ki je predmet pritožbe, lahko sprejeta oziroma ne more biti zakonito sprejeta v trenutku, ko se odloča o pritožbi
(zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 29).
37     Torej je v tem primeru treba na vprašanje – ali je lahko v trenutku, ko je odločil, odbor za pritožbe zakonito sprejel odločbo,
ki je, kot odločba Oddelka za ugovore, zavrnila zahtevo za dokaz glede resne uporabe – odgovoriti pritrdilno. Pred odborom
za pritožbe namreč tožeča stranka ni vložila nobenega novega elementa za utemeljitev zamude roka, ki ga je glede vložitve
te zahteve določil Oddelek za ugovore. Ker dejansko stanje v zvezi s tem ostaja enako tistemu, ki ga je moral poznati Oddelek
za ugovore, je odbor za pritožbe glede postopka pred Oddelkom za ugovore lahko zakonito menil, kot je navedeno spodaj v točkah
od 28 do 31, da zahteva, ki je bila pred njim vložena podredno, ni bila vložena pravočasno.
38     Iz tega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.

Drugi tožbeni razlog, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94
Navedbe strank
39     Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe s tem, ko je ugotovil obstoj verjetnosti zmede, kršil člen 8(1)b) Uredbe št. 40/94.
40     V zvezi s tem najprej navaja, da je treba, glede na to, da je izpodbijana odločba temeljila na registraciji prejšnje znamke
v Združenem kraljestvu, verjetnost zmede oceniti glede na to državo.
41     Poleg tega se pridružuje ugotovitvi odbora za pritožbe glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke.
42     Nadalje trdi, da odbor ni pravilno sklepal, da so zadevni znaki podobni in da bi se lahko enačili.
43     Šibak razlikovalni učinek prejšnje znamke je moral voditi odbor za pritožbe k oceni, da lahko le popolna reprodukcija te znamke
povzroči verjetnost zmede.
44     Poleg tega naj sporni znaki ne bi bili dovolj podobni, da bi povzročili verjetnost zmede.
45     Glede vizualne podobnosti tožeča stranka naprej zatrjuje, da se znak, ki je sestavljen iz kombinacije dveh izrazov, ne more
šteti za vizualno primerljiv z znakom, ki ga sestavlja le en izraz, in še več, da noben izmed teh dveh izrazov ni enak prejšnjemu
znaku, ki je krajši. Glede tega se tožeča stranka sklicuje na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi
Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT, T-110/01, Recueil, str. II-5275), v kateri naj bi bilo poudarjeno, da se
je v nasprotju z glagolom „flex“ in korenom „flexi“, skupni element znakov v zadevi, v kateri je bila izdana ta sodba, črkoval
enako in imel močan razlikovalni učinek. Poleg tega se sklicuje na odločbe odborov za pritožbe v zadevah SIMPLELIFE proti
SIMPLE LIFE, FREEZOMINT proti FREEZE, MILES proti MILESTONE, TAPAS proti TAPARICA, GIRA proti GIRALDA in DRIVE proti DRIVEWAY.
46     Drugič, ugotovitev odbora za pritožbe, po katerem pozornost potrošnika avtomatično pritegne prvi, skupni del znakov, ni utemeljena
z nobeno posebno obrazložitvijo in ni v skladu z odločbo odbora za pritožbe v zadevi ORANGEX proti ORANGE X-PRESS.
47     Glasovno gledano, tožeča stranka trdi, da dodatek črke „i“ v izrazu „flex“ ustvari dodaten zlog. Še več, prejšnji znak naj
bi bil v celoti sestavljen iz soglasnikov, medtem kot naj bi znak, za katerega se zahteva prijava, vseboval tudi samoglasnike,
ki naj bi se v Združenem kraljestvu pojoče izgovarjal.
48     Pojmovno gledano, tožeča stranka najprej trdi, da se vložnik ugovora zaveda opisne narave izraza „flex“, saj je bila znamka
FLEX registrirana v delih registrov Združenega kraljestva in Irske, namenjenih znamkam z najmanjšo razlikovalno silo, in ni
utemeljila tega ugovora na znanosti prejšnje znamke v Združenem kraljestvu. Tožeča stranka iz tega sklepa, da naj v angleško
govorečih državah izraz „flex“ ne bi bil vodilni element znaka FLEXI AIR. Nasprotno, slovnično gledano naj bi bil izraz „air“
najpomembnejši element, izraz „flexi“ pa je lahko pomanjševalnica pridevnika „flexible“, ki opredeljuje samostalnik „air“.
49     Tožeča stranka podrobneje navaja, da izraz „flexi“ v angleškem jeziku ne obstaja in da je znak, za katerega se zahteva prijava,
domišljijski pojem. S sklicevanjem na angleški slovar tožeča stranka navaja tudi, da je med številnimi pomeni izraza „air“
odbor za pritožbe izbral enega izmed manj pogostih. Nasprotno naj bi imel izraz „flex“ v angleščini jasen pomen in naj torej
ne bi imel nikakršnega razlikovalnega učinka.
50     Tožeča stranka dodaja, da je glede primerjave znakov razlogovanje izpodbijane odločbe v nasprotju s sodbo Sodišča prve stopnje
z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN, T‑6/01, Recueil, str. II‑4335), saj
element „flex“ v znaku, za katerega se zahteva prijava, ni vodilen in ostali elementi niso zanemarljivi.
51     Glede globalne presoje verjetnosti zmede tožeča stranka navaja, da ni sporno, da se v nasprotju z blagom iz sodbe, ki jo je
Sodišča prve stopnje izdalo dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY, T-99/01,
Recueil, str. II‑43), zadevno blago ne naroči ustno, ampak je na voljo na policah, tako da ni mogoča kakršnakoli glasovna
podobnost kot tudi verjetnost zmede.
52     Poleg tega ob sklicevanju na prepise registracij v Združenem kraljestvu tožeča stranka trdi, da naj povprečen potrošnik v
tej državi ne bi enačil nasprotujočih si znamk, saj pozna že mnogo drugih znamk, ki vsebujejo izraz „flex“ za podobne ali
enake proizvode.
53     Tožeča stranka zatrjuje tudi, naj se mnenje, ki ga je sprejel drugi odbor za pritožbe v svoji zgoraj omenjeni odločbi z dne
11. julija 2003, ki jo je tožeča stranka vložila v tajništvu Sodišča prve stopnje 8. septembra 2003 za ugotovitev, da verjetnost
zmede med znamkama FLEX in FLEXIUM ne obstaja, v tem primeru neposredno uporabi. Generičen izraz, kot je „flex“, ne sme biti
monopoliziran. Po mnenju tožeče stranke je ta odločba toliko pomembnejša, ker se nanaša na znaka, med katerima je vsak sestavljen
iz samo enega izraza, medtem, ko znak, za katerega se zahteva prijava v tem primeru, sestavljata dva izraza in noben izmed
njih niti noben izmed njihovih zlogov ni enak prejšnjemu znaku („fle‑xi‑air“).
54     Urad prereka utemeljenost tega tožbenega razloga.
Presoja Sodišča prve stopnje
55     V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne
registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga oziroma storitev, ki jih
označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
56     V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da lahko javnost misli, da zadevno blago ali storitve ponuja
isto podjetje ali, glede na okoliščine primera, gospodarsko povezana podjetja.
57     V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede ocenjevati globalno, glede na percepcijo, ki jo ima upoštevna javnost
o znakih in zadevnih proizvodih ali storitvah, ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov v tem posamičnem primeru, zlasti
medsebojne odvisnosti med podobnostjo zadevnih znakov in blaga ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija
2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821,
točke od 31 do 33, in navedeno sodno prakso).
–       Upoštevna javnost
58     Tožeča stranka ni kritizirala dejstva, da je odbor za pritožbe presojal verjetnost zmede v Združenem kraljestvu. Prav tako
ni ugovarjala ugotovitvi odbora za pritožbe, po katerem upoštevno javnost predstavlja povprečni potrošnik, ki ni posebno pozoren.
Zato Sodišče prve stopnje meni, da je treba pri obravnavi tega tožbenega razloga izhajati iz teh ugotovitev.
–       Razlikovalni značaj prejšnje znamke
59     Med strankami ni sporno, kot to ugotavlja odbor za pritožbe, da ima prejšnja znamka šibak razlikovalni učinek.
60     Tožeča stranka trdi, da bi ta šibki razlikovalni učinek moral voditi odbor za pritožbe k oceni, da bi le popolna reprodukcija
prejšnje znamke lahko povzročila verjetnost zmede.
61     To trditev je treba zavrniti. Čeprav je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke upoštevati pri presoji verjetnosti zmede
(glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 24), pa gre
le za enega izmed elementov, ki se upošteva v okviru te presoje. Tako kljub prejšnji znamki s šibkim razlikovalnim učinkom
in čeprav znamka, za katero se zahteva prijava, ne predstavlja njene popolne reprodukcije, lahko obstaja verjetnost zmede,
zlasti zaradi podobnosti omenjenih znakov in blaga ali storitev.
–       Primerjava zadevnih proizvodov
62     Tožeča stranka ni ugovarjala ugotovitvi odbora za pritožbe, po kateri so zadevni proizvodi deloma enaki in deloma zelo podobni.
Zato Sodišče prve stopnje meni, da je treba pri obravnavi tega tožbenega razloga izhajati iz te ugotovitve.
–       Zadevni znaki
63     Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora globalna presoja verjetnosti zmede glede vizualne, glasovne ali pojmovne podobnosti
spornih znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti dajejo, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in ključne elemente (glej
sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), T-292/01, Recueil, str. II‑4335, točka 47, in navedeno sodno prakso).
64     Glede vizualne podobnosti je odbor za pritožbe štel, da je znak FLEXI AIR v glavnem sestavljen iz izraza „flex“. Poleg tega
bi element „flex“, ker je na začetku, lahko imel večji učinek kot preostanek tega znaka. Beseda „air“ naj bi bila na drugem
mestu in naj bi bila krajša. Potrošniki naj bi bolj opazili začetek kot konec znaka. Prevladujoča narava elementa „flex“ naj
se z dodatkom črke „i“ ne bi bistveno spremenila. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da sta znaka vizualno podobna.
65     Te ugotovitve so brez napak in trditev tožeče stranke, navedenih zgoraj v točkah 45 in 46, ni mogoče sprejeti.
66     Glede prve serije trditev je treba navesti, da ni nobenega razloga, da znak, ki ga sestavljata dva izraza, in znak, ki ga
sestavlja samo en izraz, ne moreta biti vizualno podobna. Po drugi strani v tem primeru niti dejstvo, da nobena izmed dveh
besed znaka, za katerega se zahteva prijava, ni enaka prejšnjemu znaku, niti dejstvo, da je zadnji znak kratek, ne moreta
ovreči vizualne podobnosti, ki jo ustvari ujemanje štirih od osmih črk znaka, za katerega se zahteva prijava, ki so v obeh
znakih na istem mestu in na začetku.
67     Glede trditve na podlagi zgoraj navedene sodbe HUBERT zadostuje navedba, da sklep iz te sodbe, po katerem je globalni vizualni
vtis zadevnih znakov drugačen, temelji zlasti na figurativnem elementu enega izmed teh znakov (točka 54), medtem ko sta oba
znaka v tem primeru besedna znaka.
68     Glede prejšnjih odločb odborov za pritožbe, ki so navedene v zgoraj točkah 45 in 46, je treba opozoriti, da je treba po ustaljeni
sodni praksi zakonitost odločb odborov za pritožbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti presojati le na podlagi Uredbe
št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje upravne prakse teh odborov (sodba Sodišča prve stopnje
z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T 106/00, Recueil, str. II-723, točka 66, v katero
Sodišče ni podvomilo v sklepu z dne 5. februarja 2004 v zadevi Streamserve proti UUNT, C-150/02 P, Recueil, str. II‑1461).
Poleg tega, čeprav pravni ali dejanski razlogi iz prejšnje odločbe nedvomno lahko predstavljajo trditve v podporo tožbenega
razloga kršitve določbe Uredbe št. 40/94 (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2002 v zadevi Bosch proti UUNT (Kit
pro in Kit Super Pro), T-79/01 in T-86/01, Recueil, str. II‑4881, točka 33), pa je treba ugotoviti, da se prejšnje odločbe,
navedene zgoraj v točkah 45 in 46, nanašajo na znake, katerih vizualno razmerje ni primerljivo s tem v obravnavanem primeru.
69     Končno je treba glede domnevne neobrazložitve, navedene zgoraj v točki 46, ugotoviti, da je odbor za pritožbe štel, da potrošniki
bolj opazijo začetek kot konec znaka (točka 33 izpodbijane odločbe). Glede tega mu torej ni mogoče očitati, da se ni dovolj
opredelil o tem vprašanju.
70     Odbor za pritožbe je štel, da ima začetek znaka bistveno vlogo pri glasovni primerjavi. Razlika v izgovorjavi je nastala le
pri končnici znaka, za katerega se zahteva prijava, ker ta končnica ni opazna. Mehak ton črke „i“ in odprta izgovorjava izraza
„air“ v angleščini se konča v glasovnem ujemanju z elementom „flex“ ter zlasti ob prevladi črke „x“ v izgovorjavi. Po mnenju
odbora za pritožbe sta si ta znaka torej glasovno podobna.
71     Te ugotovitve prav tako niso napačne.
72     Trditve tožeče stranke glede črke „i“ in izraza „air“ v znaku FLEXI AIR iz zgoraj navedene točke 47 je treba zavrniti. Ostaja
namreč dejstvo, da se le štiri prve črke od osmih, ki sestavljajo znak, izgovorijo natančno tako kot znak FLEX, da je črka
„i“ le glasovno zanemarljiv dodatek tem štirim črkam in da dodatek besede „air“ prav tako ne morejo postaviti pod vprašaj
te delne enakosti izgovorjave.
73     Končno je pojmovno gledano odbor za pritožbe štel, da sta izraza „flex“ in „flexi“ tesno povezana, saj oba namigujeta na elastičnost
in torej na vitalnost las. Dodatek izraza „air“ ne spremeni te pojmovne enakosti. Zato imajo po mnenju odbora za pritožbe
znaki v angleščini skupni pomen.
74     Tudi te ugotovitve niso napačne in trditev tožeče stranke, navedenih zgoraj v točkah 48 in 49, ni mogoče sprejeti.
75     Glede trditve, da se vložnik ugovora zaveda opisnega značaja izraza „flex“, zadostuje navedba, da ta okoliščina ni upoštevna
za pojmovno presojo zadevnih znakov.
76     Enako velja tudi za trditev, po kateri je slovnično izraz „air“ najpomembnejši element znaka, za katerega se zahteva prijava,
če povprečen potrošnik, ki ni posebno pozoren, ne bo slovnično preučeval zadevnih znakov.
77     Glede trditve, ki se nanaša na pomen izraza „air“ zadostuje povzeti, da kakršenkoli je ta pomen, ne more postaviti pod vprašaj
pomena elementa „flexi“ niti pojmovne podobnosti, ustvarjene s tem elementom.
78     Trditve glede neobstoja razlikovalnega učinka prejšnjega znaka, da izraz „flexi“ ne obstaja v angleškem jeziku in da je znak
FLEXI AIR domišljijski pojem, je treba prav tako zavrniti, ker ne morejo ovreči dejstva, da se izraza „flex“ in „flexi“ v
angleščini nanašata na elastičnost (glej, glede španskega jezika, sodbo Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi
Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II‑719, točka 48).
79     Nadalje je treba glede trditve, navedene zgoraj v točki 50, omeniti, da zgoraj navedena sodba MATRATZEN nedvomno podaja, da
se lahko sestavljena znamka šteje kot primerljiva z neko drugo znamko, enako ali primerljivo z enim izmed delom sestavljene
znamke, le če ta predstavlja ključni element v celotnem vtisu sestavljene znamke. Vendar znamka, na katero se nanaša ta preudarek,
ni primerljiva z znamko, za katero se zahteva prijava v tem primeru, ker vsebuje figurativni element.
80     Torej je treba sklepati, da je odbor za pritožbe pravilno štel, da so si zadevni znaki vizualno, glasovno in pojmovno podobni.
–       Verjetnost zmede
81     Po mnenju odbora za pritožbe obstaja verjetnost, da potrošniki predvidevajo, da majhna razlika med znaki izraža variacijo
v naravi blaga ali marketinške razloge, in ne, da ta razlika kaže na drugačno trgovsko poreklo. Odbor za pritožbe je torej
sklenil, da v Združenem kraljestvu obstaja verjetnost zmede.
82     Glede tega je treba opozoriti, da šibak razlikovalni učinke prejšnje znamke ni sporen, da so si zadevni znaki vizualno, glasovno
in pojmovno podobni ter da je blago deloma enako in deloma zelo podobno.
83     V teh pogojih je treba ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede.
84     Trditev tožeče stranke, ki je navedena zgoraj v točki 51 in po kateri je glasovna podobnost znakov zanemarljiva, je treba
zavrniti. Ker so namreč znaki podobni, blago pa deloma enako in deloma zelo podobno, vprašanje glede tega, v kolikšni meri
glasovna podobnost znakov prispeva k verjetnosti zmede, sploh ni upoštevno.
85     Navedbo iz zgoraj navedene točke 52 glede obstoja ostalih znamk, ki vsebujejo izraz „flex“ v Združenem kraljestvu, je treba
prav tako zavrniti. Treba je namreč spomniti, da je prav ta okoliščina vodila odbor za pritožbe k ugotovitvi v točki 27 izpodbijane
odločbe, da ima prejšnja znamka šibak razlikovalni učinek, in k sklepanju, da v Združenem kraljestvu obstaja verjetnost zmede
(glej zgoraj navedeno točko 81). To sklepanje je bilo odobreno (glej zgoraj navedeno točko 83). Tožeča stranka se je poleg
tega pridružila stališču, da ima prejšnja znamka šibak razlikovalni učinek (glej zgoraj navedeni točki 41 in 59).
86     Končno je treba glede trditev, ki se opirajo na odločbo drugega odbora za pritožbe z dne 11. julija 2003 in so podane zgoraj
v točki 53, spomniti tudi, da je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti
presojati le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo je razlagalo sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje upravne prakse
teh odborov, pri čemer pa dejanski ali pravni razlogi iz prejšnje odločbe vseeno predstavljajo navedbe v podporo razloga kršitve
določbe te uredbe (glej zgoraj navedeno točko 68). Treba pa je navesti, da razmerje med znaki, ki so predmet zgornje odločbe
drugega odbora za pritožbe, ni primerljivo z razmerjem med znaki v tem primeru. Znak FLEXIUM je namreč sestavljen iz samo
ene besede, iz katere ni mogoče izključiti izraza „flex“, medtem ko se izraza „flex“ in „flexi“ zlahka izluščita iz znaka
FLEXI AIR. Poleg tega je treba poudariti, da ugotovitve, da obstaja verjetnost zmede med znamkami v tem primeru, ni mogoče
šteti kot podlago za monopolizacijo izraza „flex“.
87     Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da z oceno, da obstaja verjetnost zmede med zadevnimi znaki, odbor za pritožbe
ni kršil člena 8(1)b) Uredbe št. 40/94.
88     Torej je treba drugi tožbeni razlog zavrniti.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94
Trditve strank
89     Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe zaradi opustitve analize, ali je lahko prejšnja znamka veljavno nasprotovala
na podlagi prava Združenega kraljestva in ocene verjetnosti zmede po tem pravu, kršil člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94. Navaja,
da ta določba ne sme dati imetniku nacionalne znamke večjih pravic glede prijave znamke Skupnosti, kot jih ima po nacionalni
ureditvi. Opustitev odbora za pritožbe pa bi lahko prejšnji znamki dala večjo zaščito na ravni Skupnosti kot na nacionalni
ravni.
90     Urad trdi, da ta tožbeni razlog ni utemeljen.
Presoja Sodišča prve stopnje
91     Treba je spomniti, da veljajo za prijavo znake Skupnosti postopki, ki jih predpisuje Uredba št. 40/94. Tako je treba na podlagi
člena 8(1)(b) in člena 8(2)(a)(ii) te uredbe znamki, za katero se zahteva prijava, zavrniti registracijo, če obstaja verjetnost
zmede v smislu člena 8(1)(b) z znamko, ki je bila prej registrirana v državi članici. Predhodna obravnava vprašanja, ali ta
nacionalna prejšnja znamka lahko veljavno nasprotuje na podlagi nacionalne zakonodaje, iz katere izhaja, in tudi ocena verjetnosti
zmede med dvema znamkama v skladu s to nacionalno ureditvijo pa nista predvideni z Uredbo št. 40/94.
92     Še več, treba je povedati, da ta tožbeni razlog temelji na predpostavki, po kateri Uredba št. 40/94 imetniku prejšnje nacionalne
znamke daje več pravic glede prijave znamke Skupnosti kot te, ki mu jih daje nacionalna ureditev, iz katere izhaja prejšnja
znamka. Na podlagi člena 4(1)(b) in člena 4(2)(a)(ii) Prve direktive Sveta 89/104 /EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju
zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) pa so bile nacionalne ureditve držav članic
glede vprašanja verjetnosti zmede med znamko, za katero se zahteva prijava, in prejšnjo nacionalno znamko predmet popolnega
usklajevanja. Normativna vsebina teh določb iz Direktive 89/104 je enaka vsebini člena 8(1)(b) in člena 8(2)(a)(ii) Uredbe
št. 40/94. V teh pogojih predpostavka, ki jo navaja stranka, ni podana.
93     Tretji tožbeni razlog je torej treba zavrniti.
94     Ker so bili vsi tožbeni razlogi zavrnjeni, je treba zavrniti tudi tožbo.

Stroški
95     V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s
predlogi ni uspela, Urad pa je predlagal, naj se ji naloži plačilo stroškov. Zato se tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Iz teh razlogov je
SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)
razsodilo:
1)
Tožba se zavrne.
2)
Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 16. marca 2005.
Sodni tajnik

Predsednik
H. Jung

J. Pirrung
*
Jezik postopka: angleščina.