CELEX: 62005CJ0145
Znamke
Direktiva 89/104/EGS
Člen 5(1)(b)
Primeren trenutek za presojo verjetnosti zmede v zvezi z znamko in podobnim znakom
Izguba razlikovalnega učinka zaradi ravnanja imetnika znamke po tem, ko se je znak začel uporabljati

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1)(b) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju
zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).
Ta zahteva je bila vložena v okviru postopka med Levi Strauss & Co. (v nadaljevanju: Levi Strauss) in Casucci SpA (v nadaljevanju:
Casucci) v zvezi s prodajo hlač iz džinsa slednjega, ki nosijo znak, ki naj bi slabil pomen znamke, katere imetnik je Levi
Strauss.

Pravni okvir
Deseta uvodna izjava direktive 89/104 določa:
„[…] ker je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe
porekla, absolutna v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev; […] varstvo velja tudi v primeru podobnosti
med znamko in znakom ter blagom ali storitvami; […] je neizogibno potrebno podati interpretacijo koncepta podobnosti v zvezi
z verjetnostjo zmede; […] verjetnost zmede, katere upoštevanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti
znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim
blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takega varstva; […] ker so načini, na katere se lahko ugotovi verjetnost zmede,
in zlasti dokazno breme, stvar nacionalnih postopkovnih pravil, v katere direktiva ne posega“.
Člen 5 iste direktive določa:
„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega
dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:
[…]
b)      kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev,
označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.
[…]
3.      Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:
a)      opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
b)      ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev
pod tem znakom;
c)      uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
d)      uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.
[…]“
V skladu s členom 12 (2) te direktive [se]:
„2.      Znamka […] razveljavi tudi, če [je] po datumu registracije:
a)       zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu […] znamka postala obča oznaka za proizvod ali storitev, za katerega
je registrirana;
[…]“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
Leta 1980 je Levi Strauss v državah Beneluksa registriral znamko, imenovano „mouette“ (galeb), sestavljeno iz spodaj prikazane
slike dvojnega vrhnjega šiva, ki je v sredini ukrivljen navzdol in je na sredini slike zašitega petkotnega žepa,
za oblačila, ki spadajo v razred 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije
znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen.
Casucci je dal v državah Beneluksa na trg hlače iz džinsa z znakom, sestavljenim iz dvojnega vrhnjega šiva, ki je v sredini
ukrivljen navzgor in je na zadnjih žepih ter izgleda tako:
Levi Strauss je menil, da Casucci s tem krši pravice iz njegove registrirane znamke „mouette“, in je zato 11. marca 1998 zoper
to družbo vložil tožbo na tribunal de commerce de Bruxelles, da bi dosegel izrek opustitve vsake uporabe zadevnega znaka za
oblačila, ki jih trži. Poleg tega je zahteval še obsodbo te družbe na plačilo odškodnine.
Potem ko je Sodišče prve stopnje s sodbo z dne 28. oktobra 1999 njegovo tožbo zavrnilo, je Levi Strauss vložil pritožbo na
cour d’appel de Bruxelles. Pred tem sodiščem je navajal, da iz sodne prakse Sodišča po eni strani izhaja, da je treba verjetnost
zmede presojati celovito, upoštevajoč predvsem stopnjo podobnosti med zadevno znamko in znakom in med označenimi proizvodi,
po drugi strani pa, da je ta verjetnost toliko večja, kolikor večji je razlikovalni učinek prejšnje znamke. V tej zadevi naj
bi bilo ne glede na dejstvo, da sta si njegova znamka in zadevni znak vidno podobna in so zadevni proizvodi enaki, velikega
pomena dejstvo, da znamka „mouette“ pomeni znamko z velikim razlikovalnim učinkom zaradi svoje domišljijske vsebine in obsežne
večdesetletne uporabe.
Kljub temu je cour d’appel de Bruxelles pritožbo Levi Straussa zavrnilo, ker je menilo, da je stopnja podobnosti med zadevnim
znakom in znamko „mouette“ nizka in da še posebej slednje ni več mogoče obravnavati kot znamko z velikim razlikovalnim učinkom.
Dejansko naj bi bila ta delno sestavljena iz elementov, ki naj bi odslej zaradi njihove zelo razširjene in stalne uporabe
pomenili skupne značilnosti zadevnih proizvodov. Neizogibna posledica te uporabe naj bi bilo bistveno zmanjšanje razlikovalnega
učinka navedene znamke, tako da ti elementi omenjeni znamki ne dajejo nobenega posebnega razlikovalnega učinka.
Levi Strauss je vložil pritožbo na Cour de cassation. Pred tem sodiščem je uveljavljal, da je Casucci očitno domneval, da
je imela znamka „mouette“ še leta 1997 velik razlikovalni učinek, ki naj bi ga izgubila leta 1998, ko so bili izvedeni nakupi
drugih hlač iz džinsa, katerih distribucija v državah Beneluksa naj bi povzročila oslabitev navedene znamke. V tem smislu
naj bi se po mnenju Levi Straussa cour d’appel de Bruxelles moral uskladiti s stališčem Cour de justice Benelux v njegovi
sodbi „Quick“ z dne 13. decembra 1994 (A 93/3), po kateri mora sodišče pri presoji, ali ima znamka velik razlikovalni učinek,
upoštevati trenutek, ko se je zadevni znak začel uporabljati – po njegovem leta 1997 – in naj bi lahko bilo drugače le, če
bi zadevna znamka po tem trenutku v celoti ali delno izgubila svoj razlikovalni učinek, a tudi to le v primeru, če bi bila
ta izguba v celoti ali delno posledica dejanja ali opustitve imetnika te znamke. Vendar naj bi se v tem primeru navedeno cour
d’appel, da bi presodilo verjetnost zmede, postavilo v trenutek razglasitve svoje sodbe in ne v trenutek, ko se je zadevni
znak začel uporabljati. Cour d’appel de Bruxelles naj bi sicer menilo, da je bila posledica široko razširjenega značaja elementov
zadevne znamke bistveno zmanjšanje njenega razlikovalnega učinka, vendar pa naj ne bi ugotovilo, da je bistveno zmanjšanje
tega razlikovalnega učinka po tem, ko se je zadevni znak začel uporabljati, delno ali v celoti posledica dejanja ali opustitve
Levi Straussa. Navedeno cour d’appel naj bi zato nepravilno ugotovilo, da znamka „mouette“ ni več znamka z velikim razlikovalnim
učinkom.
V teh okoliščinah je Cour de cassation prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1.       Ali mora za določitev obsega varstva znamke, ki ga je ta pravilno pridobila zaradi svojega razlikovalnega učinka na podlagi
člena 5(1) [Direktive 89/104], sodišče upoštevati zaznavanje upoštevne javnosti ob začetku uporabe podobne znamke ali znaka,
ki se očita kot kršitev znamke?
2.      Če ni tako, ali lahko sodišče upošteva zaznavanje upoštevne javnosti v kateremkoli trenutku v obdobju po tem, ko se je začela
očitana uporaba?Ali lahko zlasti upošteva zaznavanje upoštevne javnosti v trenutku svoje odločitve?
3.      Ali je sodišče upravičeno, ko na podlagi uporabe merila, navedenega v točki 1 zgoraj, ugotovi kršitev znamke, da načeloma
odredi prenehanje uporabe znaka, ki pomeni kršitev?
4.      Ali je drugače v primeru, če je znamka prijavitelja v celoti ali delno izgubila svoj razlikovalni učinek po tem, ko se je
začela uporaba, ki pomeni kršitev, vendar le v primeru, če je bila ta izguba v celoti ali delno posledica dejanja ali opustitve
imetnika te znamke?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo in drugo vprašanje
S tema vprašanjema, ki ju je treba preučiti skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali mora sodišče pri ugotovitvi
obsega varstva znamke, ki je pravilno pridobila svoj razlikovalni učinek na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104, upoštevati
zaznavanje upoštevne javnosti v trenutku, ko se je znak, ki krši zadevno znamko, začel uporabljati, ali kadarkoli v obdobju
po tem trenutku, ali takrat, ko sodišče odloča.
Najprej je treba ugotoviti, da člen 5 Direktive 89/104 s tem, da imetniku znamke podeljuje pravico, da tretjim osebam v primeru
verjetnosti zmede prepove uporabo enakih ali podobnih znakov, in s tem, ko našteva oblike uporabe takih znakov, ki se lahko
prepovejo, tega imetnika varuje pred oblikami uporabe znakov, ki lahko kršijo zadevno znamko.
Tako je Sodišče ugotovilo, da je treba za zagotovitev bistvene naloge znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku
identiteto izvora proizvoda ali storitve, označene z znamko, kar mu omogoča, da brez morebitne zmede razlikuje ta proizvod
ali storitev od proizvodov ali storitev drugega izvora, imetnika znamke varovati pred konkurenti, ki bi hoteli zlorabiti položaj
in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko (glej sodbi z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot,
C-349/95, Recueil, str. I-6227, točka 22, in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I‑10273,
točka 50). Enako mora veljati, ko zaradi podobnosti med zadevnimi znaki in znamko obstaja verjetnost zmede med njimi.
Nato morajo države članice sprejeti ukrepe, ki so dovolj učinkoviti za doseganje cilja Direktive, in poskrbeti za to, da upravičenci
dejansko lahko uveljavljajo pravice, ki so jim podeljene z Direktivo, pred nacionalnimi sodišči (glej sodbi z dne 10. aprila
1984 v zadevi von Colson in Kamann, 14/83, Recueil, str. 1891, točka 18, in z dne 15. maja 1986 v zadevi Johnston, 222/84,
Recueil, str. 1651, točka 17).
Vendar pa bi bila pravica imetnika do varstva njegove znamke pred kršitvami zoper njo neučinkovita, če se pri tem ne bi moglo
upoštevati zaznavanja upoštevne javnosti v trenutku, ko se je znak, katerega uporaba krši navedeno znamko, začel uporabljati.
Če bi se namreč verjetnost zmede presojala po datumu, ko se je začel zadevni znak uporabljati, bi se lahko uporabnik tega
znaka neupravičeno okoristil s svojim protipravnim ravnanjem, sklicujoč se na zmanjšanje ugleda varovane znamke, za katero
bi bil sam odgovoren oziroma bi na to vplival.
Končno iz člena 12(2)(a) Direktive 89/104 izhaja, da se znamka lahko razveljavi, če je po datumu registracije zaradi dejanj
ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitev, za katerega je registrirana. Tako
je zakonodajalec pri tehtanju med interesi imetnika znamke in interesi njegovih konkurentov v zvezi z razpoložljivostjo znakov
s sprejetjem te določbe presodil, da izguba razlikovalnega učinka navedene znamke ne more biti v škodo njenemu imetniku, razen
če je ta izguba posledica njegovega dejanja ali opustitve. Če pa ni tako, predvsem ko je izguba tega razlikovalnega učinka
povezana z dejanjem tretje osebe, ki uporablja znak, ki krši znamko, mora ta še naprej uživati varstvo.
Glede na vse navedeno je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1) Direktive 89/104 razlagati tako,
da mora za določitev obsega varstva znamke, ki je pravilno pridobila svoj razlikovalni učinek, sodišče upoštevati zaznavanje
upoštevne javnosti v trenutku, ko se je znak, ki krši zadevno znamko, začel uporabljati.

Tretje vprašanje
S tem vprašanjem želi predložitveno sodišče izvedeti, ali je načeloma upravičeno odrediti prenehanje uporabe zadevnega znaka,
ko je ugotovljeno, da je ta znak kršil varovano znamko ob začetku njegove uporabe.
Iz člena 5(1) Direktive 89/104, branega ob upoštevanju odgovora na prvo in drugo vprašanje, ki ju je postavilo predložitveno
sodišče, izhaja, da če je obstajala verjetnost zmede v zvezi s prijavljeno znamko in podobnim znakom v trenutku, ko se je
znak začel uporabljati, ima imetnik te znamke pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem
prometu uporabijo ta znak.
Direktiva 89/104 sicer v svojem členu 5(3) ohlapno določa nekatere ukrepe, namenjene zagotovitvi take pravice imetnika, vendar
ne določa posebne oblike teh ukrepov, tako da pristojni nacionalni organi pri tem razpolagajo z določeno stopnjo presoje po
lastnem preudarku.
Vendar pa zahteva po dejanskem in učinkovitem varstvu pravic, ki jih ima imetnik na podlagi Direktive 89/104, na katero je
opozorjeno v točki 16 zadevne sodbe, vključuje to, da pristojno sodišče sprejme take ukrepe, ki se glede na okoliščine v zadevnem
primeru zdijo najprimernejši za zagotavljanje pravic imetnika znamke in za odpravo kršitev zoper slednjo. V zvezi s tem je
treba še posebej ugotoviti, da je odredba o prenehanju uporabe navedenega znaka ukrep, ki dejansko in učinkovito zagotavlja
te pravice.
Tako je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da ko pristojno sodišče ugotovi, da zadevni znak pomeni kršitev znamke v trenutku,
ko se je znak začel uporabljati, je to sodišče pristojno sprejeti ukrepe, ki se glede na okoliščine zadeve zdijo najprimernejši
za zagotovitev pravice imetnika znamke iz člena 5(1)  Direktive 89/104, s tem da lahko ti ukrepi še posebej vključujejo odredbo
o prenehanju uporabe navedenega znaka.

Četrto vprašanje
S četrtim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali se lahko odredi prenehanje uporabe zadevnega znaka, če je
znamka v celoti ali delno izgubila svoj razlikovalni učinek po tem, ko se je ta znak začel uporabljati, in je ta izguba v
celoti ali delno posledica dejanja ali opustitve imetnika znamke.
Čeprav člen 5 Direktive 89/104 imetniku znamke podeljuje določene pravice, pa ta Direktiva določa tudi posledice ravnanja
imetnika z namenom določitve obsega varstva teh pravic.
Tako člen 9(1) določa, da če je v državi članici imetnik prejšnje znamke za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo
poznejše znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje znamke ni
več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti poznejše znamke ali nasprotovanja uporabi poznejše znamke za
blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša znamka. Enako na podlagi člena 10 navedene Direktive velja, da če po zaključku
postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v zadevni državi članici za blago ali storitve,
za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je znamka podvržena
sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo. Končno se na podlagi člena 12(1) in (2) Direktive
89/104 znamka lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala ali če je zaradi
ravnanja imetnika postala obča oznaka za proizvod ali storitev.
Iz teh določb izhaja, da je namen Direktive 89/104 najti ravnotežje med, na eni strani, interesi imetnika znamke za ohranitev
njene bistvene naloge, in na drugi strani, interesi drugih gospodarskih subjektov za razpoložljivost znakov, ki lahko označujejo
njihove proizvode in storitve (glede zahteve po razpoložljivosti barv v primeru registracije kot znamke barve glej sodbo z
dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793).
Varstvo pravic imetnika znamke v navedeni Direktivi torej ni brezpogojno, saj je med drugim omejeno z namenom uravnoteženja
navedenih interesov, na primer, če se imetnik izkaže za dovolj pozornega, da ugovarja uporabi znakov drugih gospodarskih subjektov,
ki lahko kršijo njegovo znamko.
Taka zahteva po pozornem ravnanju presega področje varstva znamk in se lahko uporablja na drugih področjih prava Skupnosti,
kadar pravni subjekt uveljavlja pravico iz tega pravnega reda.
V točki 28 te sodbe je bilo opozorjeno, da se znamka lahko razveljavi, če je zaradi dejanj ali opustitve imetnika postala
obča oznaka za proizvod ali storitev , za katero je registrirana.
Če je znamka izgubila svoj razlikovalni učinek zaradi dejanj ali nedejavnosti njenega imetnika, tako da je postala obča oznaka
v smislu člena 12(2) Direktive 89/104, njen imetnik ne more več uveljavljati pravic, ki mu jih podeljuje člen 5 navedene Direktive.
Taka nedejavnost lahko pomeni tudi opustitev v smislu, da se imetnik znamke ne sklicuje pravočasno na omenjeni člen 5, ko
od pristojnih organov zahteva, da zadevnim tretjim osebam prepovejo uporabo znaka, pri katerem obstaja verjetnost zmede v
zvezi s to znamko, saj je namen takih zahtev ravno ohraniti razlikovalni učinek navedene znamke.
Upoštevajoč razmisleke, navedene v točkah 29 in 30 te sodbe, mora pristojno sodišče ugotoviti, ali gre za izgubo pravic v
zvezi s tako opustitvijo, vključno z opustitvijo v okviru postopka, katerega namen je varovanje izključne pravice, ki jo podeljuje
člen 5 Direktive 89/104, in ga je v tem primeru imetnik znamke sprožil prepozno. Če bi upoštevanje razveljavitve v smislu
omenjenega člena 12(2) v postopku zaradi kršitve pravic spadalo le v pristojnost nacionalnega prava držav članic, bi to za
imetnike znamk lahko pomenilo različno varstvo, odvisno od zadevnega zakona. Cilj, da „v pravnih sistemih vseh držav članic
[uživajo] enako varstvo”, naveden v deveti uvodni navedbi omenjene Direktive in tam opredeljen kot „bistvenega pomena”, ne
bi bil dosežen (v zvezi z dokaznim bremenom za kršitev izključne pravice imetnika glej sodbo z dne 18. oktobra 2005 v zadevi
Class International, C-405/03, Zodl., str. I-8735, točki 73 in 74).
Tako po tem, ko je ugotovljena ta razveljavitev, pristojno sodišče ne more odrediti prenehanja uporabe zadevnega znaka, tudi
če v trenutku, ko se je ta znak začel uporabljati, obstaja verjetnost zmede v zvezi z njim in zadevno znamko.
Zato je treba na četrto vprašanje odgovoriti, da ni dovoljeno odrediti prenehanja uporabe zadevnega znaka, kadar je ugotovljeno,
da je zadevna znamka izgubila svoj razlikovalni učinek zaradi dejanj ali nedejavnosti njenega imetnika, tako da je postala
obča oznaka v smislu člena 12(2) Direktive 89/104, in znamka se zato razveljavi.

Stroški
Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči
o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:
1)
Člen 5(1) Prve direktive Sveta 89/104/CEE z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi
znamkami je treba razlagati v smislu, da mora sodišče pri določitvi obsega varstva znamke, ki je pravilno pridobila svoj razlikovalni
učinek, upoštevati zaznavanje upoštevne javnosti v trenutku, ko se je znak, ki krši zadevno znamko, začel uporabljati.
2)
Če pristojno sodišče ugotovi, da zadevni znak pomeni kršitev znamke v trenutku, ko se je začel uporabljati, je to sodišče
pristojno sprejeti ukrepe, ki se glede na okoliščine zadeve zdijo najprimernejši za zagotovitev pravice imetnika znamke iz
člena 5(1)
Direktive 89/104, s tem da lahko ti ukrepi še posebej vključujejo odredbo o prenehanju uporabe navedenega znaka.
3)
Ni dovoljeno odrediti prenehanja uporabe zadevnega znaka, kadar je ugotovljeno, da je zadevna znamka izgubila svoj razlikovalni
učinek zaradi dejanj ali nedejavnosti njenega imetnika, tako da je postala obča oznaka v smislu člena 12(2) Direktive 89/104,
in znamka se zato razveljavi.
Podpisi
*
Jezik postopka: francoščina.