CELEX: 62004TJ0423
Gemeinschaftsmarke
Widerspruch
Anmeldung eines Bildzeichens mit dem Wortelement "BKR" als Gemeinschaftsmarke
Ältere nationale Wortmarke BK RODS
Verwechslungsgefahr
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94

Vorgeschichte des Rechtstreits
1       Die Klägerin hat am 16. Oktober 1997 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach
der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter
Fassung eine Gemeinschaftsmarke angemeldet.
2       Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:
3       Es wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 39 des Abkommens von Nizza über die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter
Fassung angemeldet:
–       Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle;
Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren“;
–       Klasse 25: „Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Gürtel, Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhe) und Kopfbedeckungen“;
–       Klasse 39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Konfektionsbekleidungsstücken für Damen, Herren und Kinder, Gürteln,
Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhe) und Kopfbedeckungen“.
4       Die Anmeldung wurde am 31. August 1998 im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 66/1998 veröffentlicht.
5       Am 30. November 1998 erhob die Jack Schwartz Shoes Inc. (jetzt Marine Stock Ltd, im Folgenden: Streithelferin) gegen die Anmeldung
einen Widerspruch.
6       Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen und war auf ältere Marken,
darunter die österreichische Wortmarke BK RODS, für Waren der Klasse 25 gestützt.
7       Die Streithelferin machte mit ihrem Widerspruch die relativen Eintragungshindernisse gemäß Artikel 8 Absätze 1 Buchstaben
a und b, 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 in geänderter Fassung geltend.
8       Mit Entscheidung vom 27. März 2002 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch für die Waren der Klasse 25 mit
der Begründung statt, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen dem angemeldeten Zeichen und der österreichischen Marke BK RODS,
da die Zeichen bei ihrer Gesamtwürdigung bildlich und klanglich ähnlich seien. Die Widerspruchsabteilung wies den Widerspruch
für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurück.
9       Am 24. Mai 2002 legte die Klägerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.
10     Mit Entscheidung vom 30. Juni 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück
und erlegte der Klägerin die Kosten auf. Zur Begründung führte die Beschwerdekammer aus, angesichts der Identität und Ähnlichkeit
der von der Anmeldemarke und der älteren Marke der Streithelferin erfassten Waren in Klasse 25 und einer gewissen bildlichen
und klanglichen Ähnlichkeit der Marken selbst bestehe zwischen ihnen aus Sicht der österreichischen Verkehrskreise Verwechslungsgefahr
im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94. Zur Rüge der Klägerin, die Widerspruchsabteilung habe
die Anmeldemarke nur mit der österreichischen Marke BK RODS verglichen, stellte die Beschwerdekammer fest, die übrigen Marken
seien angesichts der bestehenden Verwechslungsgefahr mit der Marke BK RODS nicht mehr zu prüfen gewesen.

Anträge der Verfahrensbeteiligten
11     Die Klägerin beantragt,
–       die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der Zeichen- und Produktähnlichkeit dahin abzuändern, dass der Widerspruch zurückgewiesen
und die Anmeldung für alle darin beanspruchten Waren zur Eintragung zugelassen wird;
–       hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an die Widerspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückzuverweisen,
dass ein neuer, fehlerfreier Vergleich der Zeichen unter Berücksichtigung der bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen
den Wortelementen der Anmeldemarke und der älteren Marke und der fehlenden Gefahr ihrer gedanklichen Verbindung beim Verbraucher
vorzunehmen ist.
12     Das HABM beantragt,
–       die Klage abzuweisen;
–       der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
13     Die Streithelferin beantragt,
–       die Klage abzuweisen;
–       die angefochtene Entscheidung zu bestätigen und die Anmeldung der Klägerin für die Waren der Klasse 25 zurückzuweisen;
–       die Anmeldung der Klägerin für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Zur Zulässigkeit
Zur Zulässigkeit des ersten Antrags der Klägerin, soweit mit ihm die Zulassung ihrer Anmeldung zur Eintragung begehrt wird
14     Das HABM erhebt gegen den von der Klägerin gestellten Antrag, ihre Anmeldung zur Eintragung zuzulassen, die Einrede der Unzulässigkeit.
15     Mit ihrem ersten Antrag begehrt die Klägerin u. a., dem HABM die Zulassung ihrer Anmeldung zur Eintragung aufzugeben. Nach
Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 hat jedoch das HABM die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters
ergeben. Das Gericht kann daher dem HABM keine Anordnung erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen
des vorliegenden Urteils zu ziehen (Urteile des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98, Procter & Gamble/HABM
[BABY-DRY], Slg. 1999, II-2383, Randnr. 53, vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM
[Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33, vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL],
Slg. 2002, II-683, Randnr. 12, und vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-388/00, Institut für Lernsysteme/HABM – Educational
Service [ELS], Slg. 2002, II-4301, Randnr. 19).
16     Der erste Antrag der Klägerin ist daher unzulässig, soweit mit ihm begehrt wird, dem HABM die Zulassung des angemeldeten Zeichens
zur Eintragung aufzugeben.
Zur Zulässigkeit des dritten Antrags der Streithelferin
17     Im Rahmen ihrer Anträge gemäß Artikel 134 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts beantragt die Streithelferin, die Anmeldung
der Klägerin für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurückzuweisen. Zur Begründung führt sie im wesentlichen
aus, es bestehe zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen sowohl hinsichtlich der Waren der Klasse 25 als auch hinsichtlich
der Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 Verwechslungsgefahr, da zwischen den Waren der Klasse 25 und den Dienstleistungen
der Klasse 39 ein enges Ergänzungsverhältnis bestehe und die Waren der Klassen 25 und 18 einander ähnlich seien.
18     In der mündlichen Verhandlung haben die Klägerin und das HABM diesen Antrag als unzulässig gerügt, da die Beschwerdekammer
nicht mit der Frage befasst gewesen sei, ob die Widerspruchsabteilung die Anmeldemarke hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
der Klassen 18 und 39 richtig beurteilt habe.
19     Nach Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung können die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten
Streitgegenstand nicht ändern.
20     Im vorliegenden Fall hatte die Widerspruchsabteilung jedoch in ihrer Entscheidung vom 27. März 2002 den Widerspruch der Streithelferin
im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurückgewiesen, ohne dass die Streithelferin diese von
der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung vor der Beschwerdekammer gerügt hätte.
21     Da die Streithelferin mit ihrem dritten Antrag den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand ändert, ist der
Antrag als unzulässig zurückzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-24/00,
Sunrider/HABM, Slg. 2001, II-449, Randnr. 13).
22     Der dritte Antrag der Streithelferin ist somit unzulässig.

Zur Begründetheit
Vorbringen der Parteien
23     Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
24     Zur Begründung bezieht sie sich auf die vom Gerichtshof und Gericht entwickelten Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr
(Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, und Urteil
des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM – Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359,
Randnr. 26).
25     Zu dem Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen unterschiedlich
hoch sein kann (Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999,
I-3819, Randnr. 26), führt die Klägerin aus, das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gebiet sei, da es
sich bei der älteren Marke um eine österreichische Marke handele, Österreich, dessen Bürger und insbesondere jüngeren Einwohner
mit dem Englischen wohlvertraut seien. Die junge Generation nehme gerade Marken für Bekleidungsstücke oder Schuhe besonders
aufmerksam wahr.
26     Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang
oder in der Bedeutung sei auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorriefen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25).
Im vorliegenden Fall bestehe der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens nicht nur aus dem Element „BKR“, da im oberen und
unteren Teil des Zeichens klar die Worte „Boots & Shoes“ und „Made in Spain“ erkennbar seien. Alle Wörter befänden sich außerdem
in einer Raute, die sie umschließe und hervorhebe. Die Raute habe überdies einen doppelten Rahmen auf schwarzem Grund, der
sofort die Aufmerksamkeit auf sich ziehe und das Zeichen bildlich hervorhebe.
27     Dagegen bestehe die Marke der Streithelferin aus zwei gesonderten Elementen, nämlich den Buchstaben „BK“ und dem Wort „Rods“,
dessen englische Bedeutung „Stange“ oder „Stab“ die österreichischen Verbraucher verstünden. In bildlicher Hinsicht bildeten
die Buchstaben „BK“ eine Erläuterung oder Ergänzung zu dem Wort „Rods“, das im angemeldeten Zeichen nicht vorhanden sei.
28     Die ältere Wortmarke erzeuge daher einen ganz anderen bildlichen Eindruck als das angemeldete Zeichen. Die bestehenden Unterschiede
seien für die Verbraucher leicht erkennbar, und auch die Aussprache beider Zeichen sei verschieden.
29     Für die Beurteilung, ob zwischen zwei Marken eine Gefahr der Verwechslung oder einer gedanklichen Verbindung bestehe, sei
der Kontext zu berücksichtigen, in dem die Verbraucher den Zeichen begegneten, und die Information zu prüfen, die sie wirklich
sofort und später aufnähmen. So bleibe im Gedächtnis nur ein unvollkommenes Bild zurück, und es würden später möglicherweise
nicht alle Bestandteile einer Marke erinnert. Im vorliegenden Fall erzeuge die Anmeldemarke einen auffälligen bildlichen Gesamteindruck.
Auf einem Kleidungsstück oder einem Schuh angebracht, lenke sie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers vor allem durch die doppelte
Einrahmung der Raute und sodann durch die darin platzierten Buchstaben auf sich. In der älteren Marke falle hingegen vor allem
ihr Hauptwortelement „Rods“ ins Auge, zumal es stärker hervorsteche und origineller sei als zwei einfache Buchstaben des Alphabets.
30     Dass die einander gegenüberstehenden Zeichen drei Buchstaben gemeinsam hätten, sei nicht ausreichend dafür, dass der Verbraucher
sie gedanklich in Verbindung bringe. Denn das Wort „Rods“ in Verbindung mit den Buchstaben „B“ und „K“ sei in der Anmeldemarke
nicht enthalten, und die beiden Zeichen hätten auch ein unterschiedliches Schriftbild. Sie seien daher visuell unterschiedlich.
Soweit sich die Unterscheidungskraft aus der grafischen Gestaltung einer Marke ergebe, hätten Marken ohne Zusatzelemente nur
geringere Unterscheidungskraft und einen engeren Schutzumfang. In einem solchen Zusammenhang hätten zwischen den Zeichen bestehende
Unterschiede eine umso größere Bedeutung.
31     Da die einander gegenüber stehenden Zeichen, berücksichtige man die Umstände der Vermarktung der fraglichen Waren, normalerweise
bereits vor einem Kauf wahrgenommen würden, habe der bildliche Aspekt bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr
eine größere Bedeutung. Da die Zeichen innerhalb des relevanten Schutzgebiets bildlich und klanglich unterschiedlich seien,
bestehe zwischen ihnen auch für die Waren der Klasse 25 keine Verwechslungsgefahr.
32     Das HABM und die Streithelferin verweisen ihrerseits auf die vom Gerichtshof und Gericht entwickelten Grundsätze zur Beurteilung
der Verwechslungsgefahr (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache Sabèl, Randnrn. 22 und 23, vom 29. September 1998 in
der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnrn. 16, 17 und 29, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnrn. 17 bis 19
und 25).
33     Was erstens den Vergleich der Waren angeht, so weisen das HABM und die Streithelferin darauf hin, dass die Klägerin nicht
die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene und der Beschwerdekammer bestätigte Beurteilung bestreite, wonach zwischen
den Waren der älteren Marke und den von der Anmeldemarke erfassten Waren der Klasse 25 Identität oder große Ähnlichkeit bestehe.
34     Zum Markenvergleich führt das HABM aus, dass sowohl die Widerspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammer aus Gründen der
Verfahrensökonomie die Anmeldemarke nur mit der älteren österreichischen Marke BK RODS und nicht mit allen nationalen Widerspruchsmarken
der Streithelferin verglichen hätten. Die maßgeblichen Verkehrskreise seien daher die österreichischen Verbraucher von Bekleidungsstücken
und Schuhen.
35     Zum angemeldeten Zeichen trägt das HABM, dem sich die Streithelferin insoweit anschließt, vor, dass das Wortelement „B.K.R.“
wegen seiner Größe und Platzierung innerhalb des Zeichens visuell der Bestandteil sei, der die stärkste Aufmerksamkeit der
maßgeblichen Verkehrskreise auf sich ziehe, da das aus einer einfachen geometrischen Figur bestehende Bildelement in der fraglichen
Branche häufig als Etikett verwendet werde.
36     Das HABM und die Streithelferin verweisen darauf, dass sich die im angemeldeten Zeichen enthaltene Buchstabenkombination „BKR“
auch am Anfang der älteren Marke finde, da das an dritter Stelle stehende „R“ der Anfangsbuchstabe von „Rods“ sei. Außerdem
seien die Buchstaben „BKR“ durch Punkte getrennt, was beim maßgeblichen Publikum den Gedanken hervorrufen werde, dass es sich
um die Abkürzung eines längeren Zeichens handele.
37     Hingegen komme den Wortelementen „Boots & Shoes“ und „Made in Spain“ nach ihrer Größe im von der Anmeldemarke hervorgerufenen
bildlichen Gesamteindruck nur eine nachrangige Rolle zu. Da diese Elemente außerdem beschreibend und selbst nicht eintragungsfähig
seien, würden sie nicht als dominierende Bestandteile der Anmeldemarke wahrgenommen. Die Streithelferin fügt hinzu, dass es
ungefähr 2 970 Internet-Seiten gebe, die alle diese Wörter enthielten; die Klägerin habe in ihrer Anmeldung auch keine ausschließlichen
Rechte für diese Ausdrücke beansprucht.
38     Was die das dominierende Element der Anmeldemarke umschließende Raute angehe, so sei sie zwar als Markenbestandteil im Rahmen
des bildlichen Gesamteindrucks der Anmeldemarke zu berücksichtigen, aber habe wegen ihrer Einfachheit und häufigen Verwendung
keine erhöhte Unterscheidungskraft.
39     Angesichts der Ähnlichkeit zwischen dem dominierenden Element der Anmeldemarke und dem älteren Zeichen sind das HABM und die
Streithelferin daher der Auffassung, dass die Zeichen einander bildlich ähnlich seien.
40     Zum klanglichen Aspekt tragen das HABM und die Streithelferin vor, dass die ältere Marke im maßgeblichen Schutzgebiet entweder
als „B-K-Rods“ oder „Be-Ka-Erods“ und die Anmeldemarke als „B-K-R“ ausgesprochen würden. Die übrigen Wortelemente der Anmeldemarke
würden wegen ihrer Größe und Platzierung von dem relevanten Publikum nicht ausgesprochen und wären, selbst wenn sie ausgesprochen
würden, jedenfalls aus den oben in Randnummer 38 genannten Gründen nicht beachtlich. Damit hätten die fraglichen Zeichen eine
dreisilbrige Struktur, wobei ihre ersten beiden Silben gleich seien und der Buchstabe „R“ die Aussprache der dritten Silbe
präge. Die Streithelferin zieht daraus den Schluss, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen klanglich sehr ähnlich seien.
Das HABM meint, die Beschwerdekammer habe die Zeichen zu Recht als klanglich ähnlich beurteilt.
41     In begrifflicher Hinsicht weisen nach Meinung des HABM weder die ältere Marke noch das dominierende Element der Anmeldemarke
im maßgeblichen Schutzgebiet einen Aussagegehalt auf. Anders als die Klägerin behaupte, gehöre das Wort „Rods“ in der älteren
Marke nicht zum gängigen englischen Wortschatz, den die österreichischen Verbraucher der fraglichen Waren unmittelbar verstünden.
Die Wortelemente „Boots & Shoes“ und „Made in Spain“ der Anmeldemarke seien dagegen branchenübliche Ausdrücke und würden von
den österreichischen Verbrauchern ohne weiteres als für die Waren und ihre geografische Herkunft beschreibend erkannt.
42     Nach Ansicht der Streithelferin hat das beiden Zeichen gemeinsame Wortelement „B.K.R“ für den Durchsschnittsverbraucher keine
spezielle Bedeutung. Infolgedessen bestehe zwischen den beiden Zeichen eine ausgeprägte begriffliche Ähnlichkeit.
43     Was drittens die Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, so bezieht sich das HABM auch insoweit auf die von den Gemeinschaftsgerichten
entwickelten Grundsätze (vgl. oben, Randnr. 32). Da der Verbraucher von einer Marke nur ein unvollkommenes Bild im Gedächtnis
behalte, habe deren dominierendes Element im von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck im Vergleich zu deren anderen Bestandteilen
eine besondere Bedeutung. Das HABM verweist insoweit auf seine Ausführungen zu der Frage, warum das Wortelement „B.K.R.“ in
der Anmeldemarke dominierend sei.
44     Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei schließlich zu berücksichtigen, wie hoch die Aufmerksamkeit des Verbrauchers
sei; der Grad dieser Aufmerksamkeit sei je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich. Angesichts der in Frage
stehenden Waren spiele der bildliche Eindruck beim Vergleich der Zeichen eine maßgebliche Rolle. Obwohl nur die Anmeldemarke
ein Bildelement enthalte, seien die Zeichen aber in bildlicher Hinsicht einander ähnlich.
45     In der Bekleidungsbranche sei außerdem zu berücksichtigen, dass eine Marke je nach der Art des Produkts, auf dem sie angebracht
werde, abgewandelt werden könne. Daher lasse sich nicht ausschließen, dass das maßgebliche Publikum beim Anblick des Wortelements
„B.K.R.“ annehmen werde, es handele sich dabei um die Abkürzung für ein längeres Zeichen wie BK RODS, und daraus schließen
werde, dass die Anmeldemarke eine besondere Produktlinie der Inhaberin der älteren Marke kennzeichnen solle.
46     Auch wenn der Verbraucher in der Wahl der Marke möglicherweise aufmerksamer sei, wenn er ein besonders teures Kleidungsstück
kaufe, könne daraus nicht geschlossen werden, dass die Kunden der Bekleidungsbranche beim Kauf ihrer Waren allgemein besonders
aufmerksam wären (Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2004 in den Rechtssachen T‑117/03 bis T‑119/03 und T‑171/03, New Look/HABM
– Naulover [NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection], Slg. 2004, II‑0000, Randnr. 43). In der mündlichen Verhandlung hat
das HABM außerdem bemerkt, dass die fraglichen Waren entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht speziell für ein junges Publikum
bestimmt seien.
47     Nach Auffassung des HABM, das auch auf den Grundsatz der Wechselbeziehung hinweist, wonach eine schwache Markenähnlichkeit
durch Produktidentität oder eine hochgradige Produktähnlichkeit ausgeglichen werden könne, hat daher die Beschwerdekammer
keinen Rechtsfehler begangen, der eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung rechtfertige.
48     Die Streithelferin meint, dass der zwischen den fraglichen Waren oder Dienstleistungen bestehende Grad an Ähnlichkeit durch
die große Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen ausgeglichen werde. Beim Anblick der mit den Zeichen gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen werde der Durchschnittsverbraucher unmittelbar annehmen, dass sie alle vom selben Unternehmen
oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten, und vermuten, dass sich diese Unternehmen ursprünglich
für Benutzung der eingetragenen Marke BK RODS entschieden hätten und aus dieser dann die Abwandlung „B.K.R.“ gebildet hätten.
Würdigung durch das Gericht
49     Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer
älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der
Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr für
Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen
die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
50     Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 gehören zu den älteren Marken u. a. die in einem Mitgliedstaat
eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
51     Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen
Waren oder Dienstleistungen von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen.
52     Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise
und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit
und der Produktähnlichkeit, zu beurteilen (Urteile des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T‑162/01, Laboratorios
RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II‑2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung,
sowie vom 16. März 2005 in der Rechtssache T‑112/03, L’Oréal/HABM – Revlon [FLEXI AIR], Slg. 2005, II‑0000, Randnr. 57).
–       Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen
53     Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die im vorliegenden Rechtsstreit allein in Frage stehende Wortmarke der Streithelferin
BK RODS in Österreich eingetragen ist, das damit das für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94
maßgebliche Schutzgebiet ist.
54     In Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer ist davon auszugehen, dass die fraglichen Waren der Klasse 25 gängige Konsumartikel
sind und dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige
Durchschnittsverbraucher handelt (in diesem Sinne Urteile des Gerichts in der Rechtssache Fifties, Randnr. 29, vom 14. Oktober
2003 in der Rechtssache T‑292/01, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II‑4335,
Randnr. 43, und in der Rechtssache NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection, Randnr. 25). Entgegen dem Vorbringen der Klägerin
spricht nichts für die Annahme, dass sich die fraglichen Produkte speziell an ein junges Publikum richteten.
55     Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist demgemäß auf die Sichtweise der österreichischen Durchschnittsverbraucher
abzustellen, die die maßgeblichen Verkehrskreise bilden.
–       Zur Produktähnlichkeit
56     Da die Parteien nicht der von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellung entgegengetreten sind, dass die mit den einander
gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren identisch oder sehr ähnlich sind, ist von der Identität oder einer großen
Ähnlichkeit der fraglichen Waren auszugehen.
–       Zur Zeichenähnlichkeit
57     Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der
betroffenen Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere
die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile des Gerichts in der Rechtssache BASS,
Randnr. 47, und die dort zitierte Rechtsprechung, sowie vom 9. März 2005 in der Rechtssache T‑33/03, Osotspa/HABM – Distribution
& Marketing [Hai], Slg. 2005, II‑0000, Randnr. 47). Dabei bietet sich dem Verbraucher nur selten die Möglichkeit, verschiedene
Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen
im Gedächtnis behalten hat. Im Allgemeinen prägen sich die dominierenden und unterscheidungskräftigen Merkmale eines Zeichens
leichter ein. Das Erfordernis, den Gesamteindruck eines Zeichens zu beurteilen, schließt also nicht aus, dass jeder seiner
Bestandteile untersucht wird, um festzustellen, welches die dominierenden Elemente des Zeichens sind (Urteil des Gerichts
vom 1. März 2005 in der Rechtssache T‑185/03, Fusco/HABM – Fusco International [ENZO FUSCO], Slg. 2005, II‑0000, Randnr. 46
und die dort zitierte Rechtsprechung).
58     Zum bildlichen Aspekt hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass das dominierende Element
des angemeldeten Zeichens aus den drei Buchstaben „BKR“ bestehe, da die Wortbestandteile „Boots“, „Shoes“ und „Made in Spain“
wegen ihrer Größe weniger Gewicht hätten. Das dominierende Element wiederhole die ersten beiden Buchstaben der älteren Marke
und füge ihnen den Buchstaben „R“ an, der auch der erste Buchstabe des Wortes „Rods“ in der älteren Marke sei. Die Trennung
der drei Buchstaben im angemeldeten Zeichen durch Punkte lasse vermuten, dass es sich um eine Abkürzung handele (Randnr. 16
der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer hat daraus geschlossen, dass die einander gegenüber stehenden Zeichen
in bildlicher Hinsicht ähnlich seien.
59     Insoweit ist zunächst festzustellen, dass das HABM den Bestandteil „B.K.R.“ in bildlicher Hinsicht wegen seiner Größe, Platzierung
innerhalb des Zeichens und Fettschrift zu Recht als das dominierende Element der Anmeldemarke angesehen hat. Denn zwar nimmt
nach der Rechtsprechung der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten. Jedoch sind es im Allgemeinen die dominierenden und unterscheidungskräftigen Merkmale eines Zeichens, an die
man sich leichter erinnert (siehe Urteil NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection, Randnr. 39 und die dort zitierte Rechtsprechung).
60     Soweit die Klägerin hervorhebt, dass die Anmeldemarke auch die Wortelemente „Boots“, „Shoes“ und „Made in Spain“ enthält,
ist weiter festzustellen, dass diese Bestandteile wegen ihrer Größe und Position in bildlicher Hinsicht weniger bedeutend
sind als das Element „B.K.R.“. Außerdem sind diese Ausdrücke, wie das HABM ausführt, für die fraglichen Bekleidungsartikel
und ihre geografische Herkunft beschreibend. Sie sind daher innerhalb des Anmeldezeichens nur nachrangig und bilden damit
im Verhältnis zum dominierenden Wortelement „B.K.R.“ nur Zusätze.
61     Was die Bildelemente der Anmeldemarke, also den doppelten Rahmen der Raute auf schwarzem Grund, angeht, so hat die Klägerin
nicht dem Hinweis des HABM widersprochen, dass diese Rautenform häufig verwendet werde und damit keine originäre Unterscheidungskraft
besitze. Auch diese Bildelemente bilden damit im Verhältnis zum dominierenden Element der Anmeldemarke nur Zusätze.
62     Vergleicht man jedoch das dominierende Element des angemeldeten Zeichens „B.K.R.“ mit der älteren Marke BK RODS, so ist festzustellen,
dass die drei gemeinsamen Buchstaben beider Zeichen nicht ihre bildliche Ähnlichkeit begründen.
63     Erstens ist, obwohl beide Zeichen die Buchstaben „B“ und „K“ enthalten und deren Stellung am Zeichenanfang die bildliche Wahrnehmung
der Marken bestimmt, das in beiden Zeichen vorhandene „R“ nicht geeignet, eine Ähnlichkeit der Zeichen herbeizuführen. Es
lässt sich nämlich, wie auch das HABM auf eine Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, nicht annehmen,
dass die maßgeblichen Verkehrskreise den Anfangsbuchstaben „R“ des Wortelements „Rods“ der älteren Marke gesondert von dessen
übrigen Buchstaben („ods“) wahrnehmen. Das Wortelement „Rods“ ist daher als ein Ganzes und nicht als ein Wort zugrunde zu
legen, das aus Einzelbuchstaben wie dem „R“ besteht. Das HABM ist daher zu Unrecht davon ausgegangen, dass den beiden Zeichen
in bildlicher Hinsicht die Buchstabenkombination „BKR“ gemeinsam sei.
64     Überdies wird in der älteren Marke das Wortelement „Rods“ die Aufmerksamkeit des Verbrauchers stärker auf sich ziehen, da
es im Gegensatz zu den beiden vorangestellten und zusammengeschriebenen Buchstaben „B“ und „K“ ein Wort darstellt.
65     Während schließlich das dominierende Wortelement der Anmeldemarke allein steht, umfasst die ältere Marke zwei Elemente, nämlich
den längeren Wortbestandteil „Rods“ und den Bestandteil „BK“. Es kann nicht bestritten werden, dass die unterschiedliche Länge
der Zeichen ihre Unterschiedlichkeit betont.
66     Zweitens lässt sich entgegen der Auffassung des HABM gleichfalls nicht annehmen, dass eine visuelle Zeichenähnlichkeit durch
die Punkte hinter den Buchstaben des dominierenden Elements der Anmeldemarke begründet würde. Auch wenn der Verbraucher wegen
dieser drei Punkte möglicherweise vermuten wird, dass das angemeldete Zeichen eine Abkürzung sei, kann das Zeichen nicht als
Abkürzung für BK RODS verstanden werden. Denn nur der in dem angemeldeten Zeichen enthaltene Buchstabe „R“ könnte als Anfangsbuchstabe
des Wortes „Rods“ der älteren Marke betrachtet werden, während die Buchstaben „B“ und „K“ keine Anfangsbuchstaben von Wörtern
in der älteren Marke sein können.
67     Drittens ist bei der bildlichen Gesamtwürdigung der in Frage stehenden Zeichen der komplexe Charakter der Anmeldemarke zu
berücksichtigen, bei der es sich um ein zusammengesetztes Zeichen handelt, das nicht nur dominierende und ergänzende Wortelemente
(vgl. oben, Randnrn. 59 und 60), sondern auch Bildelemente (vgl. oben, Randnr. 61) umfasst. Denn auch wenn die Bildelemente
der Anmeldemarke, also die Einrahmung der Raute und das spezielle Schriftbild des dominierenden Wortelements „B.K.R.“, im
Verhältnis zu diesem dominierenden Markenbestandteil nur Zusätze bilden, verstärken sie doch im Rahmen der bildlichen Gesamtwürdigung
der einander gegenüberstehenden Zeichen deren Unterschiedlichkeit. Da die Zeichen jeweils noch weitere Bestandteile enthalten,
sind die ihnen gemeinsamen Buchstaben„B“ und „K“ beim bildlichen Vergleich nicht entscheidend.
68     Wegen ihrer fehlerhaften Würdigung in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer folglich nicht
zu Recht zu dem Ergebnis gelangen, dass die fraglichen Zeichen bei ihrer Gesamtwürdigung einander bildlich ähnlich seien.
69     In klanglicher Hinsicht hat die Beschwerdekammer das ältere Zeichen und das dominierende Element der Anmeldemarke wegen ihrer
identischen ersten drei Buchstaben als ähnlich angesehen (Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung). Nach Auffassung des
HABM wird die ältere Marke im fraglichen Schutzgebiet als „B-K-Rods“, nach Ansicht der Streithelferin als „B-K-Erods“ ausgesprochen.
Das angemeldete Zeichen wird nach Meinung beider Parteien als „B-K-R“ ausgesprochen.
70     Im vorliegenden Fall ist das Wort „Rods“ trotz seiner englischen Herkunft zutreffend so zugrunde zu legen, wie es der österreichischen
Durchschnittsverbraucher ausspricht. Jedoch lässt sich schwerlich mit Gewissheit feststellen, wie der Durchschnittsverbraucher
ein seiner Muttersprache fremdes Wort ausspricht (Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005 in der Rechtssache T‑57/03, SPAG/HABM
– Dann und Backer [HOOLIGAN], Slg. 2005, II‑0000, Randnr. 58). Denn auch wenn das Wort „Rods“ als fremdsprachiges Wort erkannt
und seine Bedeutung vom Durchschnittsverbraucher verstanden wird, ist seine Aussprache nicht notwendig die der Herkunftssprache.
Die richtige Aussprache in der Herkunftssprache setzt nämlich nicht nur die Kenntnis dieser Aussprache voraus, sondern auch
die Fähigkeit, das Wort akzentfrei zu sprechen. Anders als die Klägerin meint, steht im vorliegenden Fall der technische Charakter
des Wortes „Rods“, das „Stange“ oder „Stab“ bedeutet, der Annahme entgegen, dass der österreichische Durchschnittsverbraucher
notwendig seine Bedeutung kenne.
71     Es ist daher von der österreichischen Aussprache „B-K-Rods“ der älteren Marke auszugehen, wobei innerhalb des Wortes „Rods“
das „d“ der betonte Buchstabe ist.
72     Insoweit ist das Vorbringen des HABM und der Streithelferin zurückzuweisen, dass die fraglichen Zeichen deshalb klanglich
ähnlich seien, weil ihre ersten drei Buchstaben identisch seien. Den beiden Zeichen sind nämlich nur die Buchstaben „B“ und
„K“ gemeinsam, die als solche ausgesprochen werden. Hingegen kann nicht angenommen werden, dass der in der Anmeldemarke vorhandene
und als solcher ausgesprochene Buchstabe „R“ und der zweisilbige Ausdruck „Rods“, ausgesprochen „Rodds“, klanglich ähnlich
seien. Das HABM konnte daher nicht davon ausgehen, dass das dominierende Element der Anmeldemarke („B.K.R.“) klanglich in
der älteren Marke enthalten sei.
73     Wegen ihrer fehlerhaften Würdigung in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer folglich nicht
zu Recht zu dem Ergebnis gelangen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Zeichen klanglich ähnlich seien.
74     In begrifflicher Hinsicht hat die Beschwerdekammer – unwidersprochen seitens der Klägerin – in Randnummer 19 der angefochtenen
Entscheidung ausgeführt, dass eine eindeutige begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen nicht feststellbar sei.
75     Da entgegen dem Vorbringen der Streithelferin das dominierende Wortelement „B.K.R.“ des angemeldeten Zeichens und BK RODS
für die maßgeblichen Verkehrskreise in der Bekleidungsbranche keine bestimmte Bedeutung haben, ist der begriffliche Vergleich
der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht erheblich (in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 9. April 2003 in der Rechtssache
T‑224/01, Durferrit/HABM – Kolene [NU-TRIDE], Slg. 2003, II-1589, Randnr. 48, und vom 17. März 2004 in den Rechtssachen T‑183/02
und T‑184/02, El Corte Inglés/HABM – González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España [MUNDICOR], Slg. 2005, II‑0000, Randnr.
93).
–       Zur Verwechslungsgefahr
76     Im Rahmen einer Gesamtwürdigung der in Frage stehenden Marken sind die bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede
zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen hinreichend, um es trotz der Identität der betreffenden Produkte auszuschließen,
dass die Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen beim Durchschnittsverbraucher die Gefahr von Verwechslungen
hervorrufen (Urteil des Gerichts vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache T‑35/03, Aventis CropScience/HABM – BASF [CARPO]
Slg. 2004, II‑0000, veröffentlicht, Randnr. 29).
77     Im vorliegenden Fall sind trotz bestimmter ähnlicher Merkmale der einander gegenüberstehenden Zeichen im Rahmen der umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr alle oben in den Randnummern 59 bis 75 genannten Umstände zu berücksichtigen. Da die Beschwerdekammer
zu Unrecht angenommen hat, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen bildlich und klanglich ähnlich seien, und da auch
keine begriffliche Ähnlichkeit besteht, kann insgesamt von einer Ähnlichkeit der Zeichen nicht ausgegangen werden. Trotz der
Produktidentität besteht daher zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr.
78     Der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 greift daher durch, ohne
dass das weitere Vorbringen der Klägerin zu dem Gewicht, das der bildlichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen
zukomme (vgl. oben, Randnr. 30), im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geprüft zu werden braucht.
79     Die Klägerin stellt in erster Linie den Antrag, die angefochtene Entscheidung abzuändern. Zwar sieht Artikel 63 Absatz 3 der
Verordnung Nr. 40/94 die Möglichkeit einer solchen Abänderung vor. Diese Möglichkeit ist aber grundsätzlich nur dann gegeben,
wenn die Sache entscheidungsreif ist (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T‑334/01, MFE Marienfelde/HABM
[HIPOVITON], Slg. 2004, II‑0000, Randnr. 63). Dies ist hier aber nicht der Fall, da die Beschwerdekammer im Rahmen ihrer Prüfung
nur eine der Widerspruchsmarken berücksichtigt hat und auch nicht alle von der Streithelferin angeführten Bestimmungen der
Verordnung Nr. 40/94 geprüft hat.
80     Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

Kosten
81     Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach
Artikel 87 § 4 Absatz 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht entscheiden, dass ein Streithelfer seine eigenen Kosten trägt.
82     Im vorliegenden Fall sind das HABM und die Streithelferin unterlegen, da die angefochtene Entscheidung gemäß dem Antrag der
Klägerin aufzuheben ist.
83     Die Klägerin hat mit Schreiben an die Kanzlei des Gerichts vom 15. November 2004 beantragt, dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.
84     Was die vom HABM gegen diesen Antrag erhobene Unzulässigkeitseinrede anbelangt, so kann nach ständiger Rechtsprechung einem
solchen Antrag auch dann stattgegeben werden, wenn die obsiegende Partei ihn erst in der mündlichen Verhandlung stellt (Urteil
des Gerichtshofes vom 29. März 1979 in der Rechtssache 113/77, NTN Toyo Bearing u. a./Rat, Slg. 1979, 1185, und Schlussanträge
von Generalanwalt Warner vom 14. Februar 1979 in dieser Rechtssache, Slg. 1979, 1212, 1274; Urteile des Gerichts vom 10. Juli
1990 in der Rechtssache T‑64/89, Automex/Kommission, Slg. 1990, II‑367, Randnr. 79, und vom 17. März 1993 in der Rechtssache
T‑13/92, Moat/Kommission, Slg. 1993, II‑287, Randnr. 50). Dies gilt erst recht, wenn der Kostenantrag in einem im schriftlichen
Verfahren übersandten Schreiben gestellt wird.
85     Da das HABM mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm außer seinen eigenen Kosten die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.
86     Da die Klägerin nicht die Verurteilung der Streithelferin zur Tragung der Kosten beantragt hat, trägt die Streithelferin ihre
eigenen Kosten.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Vierte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
vom 30. Juni 2004 (Rechtssache R 0458/2002‑4) wird aufgehoben.
2.
Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin.
3.
Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.
Legal
Lindh
Vadapalas
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 5. Oktober 2005.
Der Kanzler

Der Präsident
H. Jung

H. Legal
*
Verfahrenssprache: Spanisch.