CELEX: 62001CJ0218
Rechtsangleichung
Marken
Richtlinie 89/104/EWG
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e
Eintragungshindernisse
Dreidimensionale Marke, die aus der Verpackung der Ware besteht
Unterscheidungskraft

Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 10. April 2001, beim Gerichtshof eingegangen am 29. Mai 2001, gemäß Artikel
234 EG drei Fragen nach der Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im
Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Diese Fragen stellen sich in einem Verfahren über eine Beschwerde, die die Henkel KGaA (im Folgenden: Anmelderin) gegen die
Zurückweisung einer von ihr angemeldeten Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft
eingelegt hat.
Rechtlicher Rahmen
Gemeinschaftsrecht
Mit der Richtlinie sollen nach ihrer ersten Begründungserwägung die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
einander angeglichen werden, um die bestehenden Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie
Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.
Nach der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie ist es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes,
insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten.
Artikel 2 – Markenformen – der Richtlinie lautet:
„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“
In Artikel 3 – Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe – der Richtlinie heißt es:
„(1)

Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:
a)
Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,
b)
Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
c)
Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung
der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,
...
e)
Zeichen, die ausschließlich bestehen
–
aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder
–
aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder
–
aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,
...
(3)

Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b), c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt,
wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus
vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung
erworben wurde.
...“
Nationales Recht
§ 3 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082, im Folgenden:
Markengesetz oder MarkenG), das am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist und mit dem die Richtlinie in das deutsche Recht umgesetzt
wurde, lautet:
„(1)

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen,
dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich
Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
(2)

Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,
1.
die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2.
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3.
die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“
Nach § 8 Absatz 1 MarkenG sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie
sich nicht grafisch darstellen lassen.
§ 8 Absatz 2 MarkenG bestimmt:
„Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge,
der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen
oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
...“
Gemäß § 8 Absatz 3 MarkenG findet § 8 Absatz 2 Nummern 1, 2 und 3 keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der
Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden
ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
Die Anmelderin meldete am 18. Juni 1998 die folgende Gestaltung als farbige dreidimensionale Marke für „flüssige Wollwaschmittel“
an:
Es handelt sich um eine lang gezogene, sich nach oben verjüngende Flasche mit integriertem Handgriff, einer verhältnismäßig
kleinen Ausgussöffnung und einem zweistufigen Verschluss, der auch als Dosierbecher dienen kann.
Das Deutsche Patent- und Markenamt wies die Anmeldung nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG mit der Begründung zurück, dass es
sich bei dieser Gestaltung um eine übliche Verpackungsform der beanspruchten Waren handele, der ein herkunftshinweisender
Charakter und damit Unterscheidungskraft fehle.
Die Anmelderin legte gegen diesen Bescheid Beschwerde zum Bundespatentgericht ein. Zur Begründung trug sie u. a. vor, dass
die angemeldete Marke ihrem Gesamteindruck nach durchaus unterscheidungskräftig sei. Durch die Kombination von Form und Farbe
hebe sie sich von den entsprechenden Konkurrenzprodukten deutlich ab. Der Verkehr sei daran gewöhnt, die einschlägigen Waren
insbesondere anhand der Flaschenform und -aufmachung bestimmten Herstellern zuzuordnen. Dies ergebe auch eine von ihr in Auftrag
gegebene Verkehrsumfrage vom April 1998.
Die angemeldete Marke unterliege auch keinem Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer
2 MarkenG (der Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie entspricht), weil der Verkehr nicht auf die angemeldete Form
und Farbe angewiesen sei, sondern auf eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungsvarianten von Flaschenformen für flüssige
Wollwaschmittel ausweichen könne.
Das Bundespatentgericht stellt zunächst fest, dass das angemeldete Zeichen im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie markenfähig
sei.
Es ist weiter der Ansicht, dass auch bei angemeldeten dreidimensionalen Formen, die aus der Verpackung von Waren bestehen,
die regelmäßig in verpackter Form vertrieben werden, die Schutzausschließungsgründe des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der
Richtlinie zu berücksichtigen sind. Die hier angemeldete Marke weise jedoch Merkmale auf, die im Sinne dieser Bestimmung weder
durch die Art der verpackten Ware selbst bedingt seien noch ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
seien, noch der Ware einen wesentlichen Wert verliehen.
Was die Vorschrift des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie angehe, deren Anwendung Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
e der Richtlinie nicht entgegenstehe, so lasse sich nicht ausschließen, dass die angemeldete Verpackungsform einer Flasche
geeignet sei, den Inhalt der Verpackung und damit die beanspruchten Waren selbst zu beschreiben. Dabei sei insbesondere das
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie zugrunde liegende Allgemeininteresse zu beachten. Nach dieser Bestimmung müsse
die freie Wahl zwischen allen Angaben und Zeichen erhalten bleiben, die zur Bezeichnung von Eigenschaften einschlägiger Waren
dienen könnten.
Da nach Auffassung des Bundespatentgerichts die Entscheidung in dem bei ihm anhängigen Verfahren von einer Auslegung des Artikels
3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Richtlinie abhängt, hat es das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen
zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1.
Ist bei dreidimensionalen Marken, welche aus der Verpackung von Waren bestehen, die (wie z. B. Flüssigkeiten) regelmäßig verpackt
Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Verpackung der Ware markenrechtlich der Form der Ware dergestalt gleichzusetzen,
dass
a)
die Verpackung der Ware als Form der Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie gilt,
b)
die Verpackung der Ware zur Bezeichnung der (äußeren) Beschaffenheit der verpackten Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
c der Richtlinie dienen kann?
2.
Hängt bei dreidimensionalen Marken, welche aus der Verpackung von Waren bestehen, die regelmäßig verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs
sind, die Bejahung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie davon ab, ob der durchschnittlich
informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsabnehmer die von Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden und deshalb
für eine Eignung zur Herkunftsbezeichnung maßgeblichen charakteristischen Merkmale der angemeldeten dreidimensionalen Marke
auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit zu erkennen vermag?
3.
Kann die entsprechende Beurteilung der Unterscheidungskraft allein aufgrund des jeweiligen inländischen Verkehrsverständnisses
erfolgen, ohne dass weitere amtliche Ermittlungen angezeigt sind, ob und in welchem Umfang identische oder vergleichbare Marken
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingetragen oder von der Eintragung ausgeschlossen worden sind?
Zur ersten Frage
Vorbringen vor dem Gerichtshof
Zur ersten Frage, Buchstabe a, führt die Anmelderin aus, dass der Normzweck des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie,
den der Gerichtshof in seinem Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475) erläutert
habe, nicht auf die Eintragung der Verpackung einer Ware als Marke ausgeweitet werden könne. Würde nämlich die fragliche Verpackung
eingetragen, so würde dadurch kein Wirtschaftsteilnehmer an der Vermarktung von Flüssigwaschmitteln gehindert. Er wäre lediglich
daran gehindert, gerade die Aufmachung, die Flasche oder den Verschluss zu verwenden, für die sich der Markeninhaber entschieden
habe.
Bei Flüssigprodukten sei die Form der Ware der Art der Ware selbst inhärent. Wenn eine bestimmte Ware, wie Flüssigkeiten,
keine Form habe, so könne sie auch durch ihre Verpackung keine Form erwerben.
Was die erste Frage, Buchstabe b, betreffe, so unterscheide der Durchschnittsverbraucher zwischen der Ware und ihrer Verpackung.
Zwischen der Verpackung und ihrem Inhalt bestehe nur sehr eingeschränkt eine Beziehung. So gebe es eine große Vielzahl verschiedener
Verpackungen, und im Ausgangsfall stehe eine neue Präsentationsform in Frage.
Man könne nicht den Grundsatz aufstellen, dass die Verpackung generell einen Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware gebe.
Allen Flüssigkeiten eigen sei nur ihr Aggregatzustand, und dieser bilde nicht die Beschaffenheit der Ware oder jedenfalls
nicht die nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie relevante Beschaffenheit.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften verweist auf die von ihr und vom Rat der Europäischen Union beim Erlass der
Richtlinie abgegebenen Gemeinsamen Erklärungen im Protokoll des Rates (ABl. HABM Nr. 5/96, S. 607) zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
e der Richtlinie, wonach „[d]er Rat und die Kommission … der Ansicht [sind], dass bei verpackten Waren der Ausdruck ‚Form
der Ware‘ auch die Verpackung umfasst“. Die Kommission schlägt daher vor, die erste Vorlagefrage, Buchstabe a, zu bejahen.
Jedoch habe diese Antwort nicht notwendig zur Folge, dass die Voraussetzungen des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie
im Ausgangsfall erfüllt seien.
Zur ersten Frage, Buchstabe b, trägt die Kommission vor, dass die Marken, die aus den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der
Richtlinie genannten „Zeichen oder Angaben“ bestünden, auch nichtverbale zwei- oder dreidimensionale Zeichen umfassten. Diese
Vorschrift könne daher auch für die Verpackung der Ware in dreidimensionaler Form von Bedeutung sein. Die Tatsache, dass sich
die Gemeinsame Erklärung von Rat und Kommission auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie beziehe, stehe dieser Feststellung
einer potenziellen Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie auf die Verpackung in dreidimensionaler Form
nicht entgegen.
Es sei zu unterscheiden zwischen der potenziellen Anwendbarkeit von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie auf dreidimensionale
Marken, die aus der Verpackung von Waren bestünden, und der konkreten Anwendung dieser Bestimmung im Ausgangsfall. Die Beschaffenheit
der Verpackung könne nicht automatisch der (äußeren) Beschaffenheit des verpackten Inhalts gleichgesetzt werden. Die Frage,
ob die Verpackung in dreidimensionaler Form die Beschaffenheit, insbesondere die äußere Beschaffenheit, der verpackten Ware
im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie bezeichne, hänge von einer die Verkehrsauffassung berücksichtigenden
Analyse des Inhalts der Verpackung und ihrer Beziehung zur Verpackung ab.
Die Kommission gelangt deshalb zu dem Ergebnis, dass die Verpackung der Ware in dreidimensionaler Form zur Bezeichnung der
Beschaffenheit der verpackten Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz  1 Buchstabe c der Richtlinie dienen könne.
Antwort des Gerichtshofes
Nach Artikel 2 der Richtlinie kann die Form oder die Aufmachung der Ware eine Marke sein, wenn sie sich grafisch darstellen
lässt und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Wie jede andere Marke muss das angemeldete Zeichen die Hauptfunktion der Marke erfüllen, dem Verbraucher oder Endabnehmer
die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht,
diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.
Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag
errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter
der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht
werden kann (u. a. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Randnrn. 22
und 24, vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28, und Philips, Randnr. 30).
Hinsichtlich der Eintragungshindernisse des Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie ist von Belang, dass Marken stets in Bezug
auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen sind, für die die Marke angemeldet worden ist (Urteil Philips, Randnr. 59).
Es gibt Waren, die eine ihnen innewohnende Form in der Weise besitzen, dass sich die Form notwendig aus den Merkmalen der
Waren selbst ergibt und diesen Waren, damit sie vermarktet werden können, keine besondere Form gegeben zu werden braucht.
In diesen Fällen besteht grundsätzlich kein hinreichend enger Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware, so dass für
die Prüfung einer Markenanmeldung die Verpackung der Form der Ware nicht gleichgestellt werden kann. So verhält es sich beispielsweise
bei Nägeln, die regelmäßig verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind.
Daneben gibt es Waren, die keine ihnen innewohnende Form besitzen und deren Vermarktung eine Verpackung verlangt. Die gewählte
Verpackung verleiht dem Produkt seine Form. In diesen Fällen ist für die Prüfung der Anmeldung die Verpackung der Form der
Ware gleichzusetzen. So verhält es sich beispielsweise bei Waren, die in körniger, pudriger oder flüssiger Konsistenz hergestellt
werden und bereits ihrer Art nach keine eigene Form besitzen.
Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen bei Eintragung
der Ungültigerklärung Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder
aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen
wesentlichen Wert verleiht.
Meldet ein Wirtschaftsteilnehmer eine Produktverpackung wie die oben in den Randnummern 11 und 12 beschriebene zur Eintragung
als Marke an, so sind im Hinblick auf eine Zurückweisung der Anmeldung aus den Gründen des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e
der Richtlinie die Form der Ware und die Form der Verpackung einander gleichzusetzen.
Da Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie, wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, ein Hindernis normiert, das
der Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens von vornherein entgegensteht (Urteil Philips,
Randnr. 76), ist eine derartige Anmeldung in erster Linie anhand der drei in dieser Bestimmung aufgeführten Eintragungshindernisse
zu prüfen.
Auf die erste Frage, Buchstabe a, ist daher zu antworten, dass bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung von Waren
bestehen, die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind,
die Verpackung der Ware der Form der Ware dergestalt gleichzusetzen ist, dass die Verpackung als Form der Ware im Sinne von
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie gelten kann.
Zur ersten Frage, Buchstabe b, ist für die Frage, wie eine angemeldete dreidimensionale Marke, die aus der Verpackung der
Waren besteht, an den verschiedenen Eintragungshindernissen des Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie zu messen ist, zunächst
von Belang, dass diese Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und getrennt geprüft werden müssen (Urteil vom 8.
April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 67).
Wird die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Verpackung der Waren besteht, nicht nach Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe e der Richtlinie zurückgewiesen, so kann sie folglich dennoch von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn die Marke
in eine oder mehrere der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten Kategorien fällt (Urteil Linde u. a., Randnr. 68).
Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie sind beschreibende Marken von der Eintragung ausgeschlossen, also Marken,
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen dienen können.
Das dieser Bestimmung zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht darin, dass alle Marken, die ausschließlich aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die im Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen
können, von jedermann frei verwendet und vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 nicht eingetragen werden können (Urteil Linde
u. a., Randnr. 74).
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie schließt nicht aus, dass eine Marke, die aus einer der Form der Ware gleichzusetzenden
Verpackung in dreidimensionaler Form besteht, zur Bezeichnung bestimmter Merkmale der verpackten Ware dienen kann. Auch wenn
sich solche Merkmale möglicherweise nur schwer identifizieren lassen, ist nicht auszuschließen, dass die Verpackung Merkmale
der Ware einschließlich ihrer Beschaffenheit beschreibt.
Hierfür hat die für die Anwendung dieser Bestimmung zuständige Behörde die Beziehung zwischen der Verpackung und der Art der
Waren, für die die Anmeldung begehrt wird, zu prüfen und festzustellen, ob das in dieser Bestimmung enthaltene Eintragungshindernis
bei einer konkreten Prüfung aller relevanten, für die angemeldete Marke charakteristischen Gesichtspunkte und insbesondere
im Licht des genannten Allgemeininteresses im Einzelfall eingreift.
Auf die erste Frage, Buchstabe b, ist demnach zu antworten, dass bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung von
Waren bestehen, die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs
sind, die Verpackung der Ware zur Bezeichnung der Merkmale der verpackten Ware, einschließlich ihrer Beschaffenheit, im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie dienen kann.
Zur zweiten Frage
Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung von
Waren bestehen, die regelmäßig verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Bejahung der Unterscheidungskraft im
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie davon abhängt, ob der durchschnittlich informierte, aufmerksame und
verständige Durchschnittsverbraucher die von Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden und deshalb für die Eignung, die betreffende
Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, maßgeblichen Merkmale der angemeldeten dreidimensionalen Marke auch
ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit zu erkennen vermag.
Vorbringen vor dem Gerichtshof
Die Anmelderin meint, dass der Verbraucher, anders als es das vorlegende Gericht darstelle, zwischen der Ware einerseits und
der Verpackung andererseits unterscheide. Infolge dieser Differenzierung könne er der Verpackung eine Herkunftsfunktion beimessen.
Die Kommission hebt hervor, dass hier die Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers ausschlaggebend sei und nicht eine abstrakte
Ermittlung der, wie es in der zweiten Frage heiße, „von Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden“ Merkmale. Letztere seien
für sich selbst nicht entscheidend, könnten aber in die Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers im Einzelfall einfließen.
Es sei deshalb die Rechtsprechung des Gerichtshofes anzuwenden, mit der er dem nationalen Gericht vorgegeben habe, „auf die
mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“ abzustellen
(u. a. Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96, Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657, Randnrn. 30,
31 und 37).
Antwort des Gerichtshofes
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes bedeutet Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie,
dass die Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil Linde u. a., Randnr. 40).
Daraus folgt, dass ein bloßes Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit noch nicht genügt, um das Eintragungshindernis
des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie entfallen zu lassen. Hingegen ist eine Marke, die von der Norm oder der
Branchenüblichkeit erheblich abweicht und deshalb ihre wesentliche Herkunftsfunktion erfüllt, nicht ohne Unterscheidungskraft.
Die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist zum einen im Hinblick
auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der
beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den Verbrauchern dieser Waren oder den Empfängern dieser Dienstleistungen
zusammensetzen. Dabei handelt es sich um die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen (in diesem Sinne Urteile Gut Springenheide
und Tusky, Randnr. 31, Philips, Randnr. 63, und Linde u. a., Randnr. 41).
Die zuständige Behörde muss somit, ausgehend von dieser Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers, eine konkrete Beurteilung
der Unterscheidungskraft der Marke vornehmen, um festzustellen, ob die Marke ihre wesentliche Funktion erfüllt, nämlich die
Herkunft der Ware zu garantieren.
Jedenfalls wird eine dreidimensionale Marke, die aus der Verpackung einer Ware besteht, vom Durchschnittsverbraucher nicht
notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild
der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig ist. Denn die Durchschnittsverbraucher sind nicht daran gewöhnt, aus der
Form der Verpackung von Waren ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft dieser Waren zu schließen. Daher kann es schwieriger
sein, die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke als diejenige einer Wort- oder Bildmarke nachzuweisen
(in diesem Sinne Urteil Linde u. a., Randnr. 48, und, im Fall einer durch eine Farbe gebildeten Marke, Urteil vom 6. Mai 2003
in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 65).
Demnach ist auf die zweite Frage zu antworten, dass bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung von Waren bestehen,
die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie die Wahrnehmung des durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren zugrunde zu legen ist. Eine solche Marke muss es ihm
ermöglichen, die betreffenden Waren auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit
von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Zur dritten Frage
Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel
3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie allein aufgrund des jeweiligen inländischen Verkehrsverständnisses beurteilt werden
kann, ohne dass weitere amtliche Ermittlungen erforderlich sind, ob und in welchem Umfang identische oder ähnliche Marken
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingetragen oder von der Eintragung ausgeschlossen worden sind.
Vorbringen vor dem Gerichtshof
Die Anmelderin trägt vor, dass die Praxis und die Entscheidungen der zuständigen Behörden hinsichtlich der Eintragung oder
Zurückweisung eines angemeldeten Zeichens von den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen seien,
um zu gewährleisten, dass die Richtlinie künftig im Licht eines gemeinschaftsweiten Verbraucherverständnisses angewendet werde.
Die Kommission führt aus, dass Entscheidungen der Behörden und Gerichte der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten über
die Eintragung oder die Ablehnung der Eintragung von Marken für die Beurteilung der Unterscheidungskraft gemäß Artikel 3 Absatz
1 Buchstabe b der Richtlinie eine indizielle Wirkung hätten, soweit die Marken aufgrund harmonisierter Bestimmungen eingetragen
seien und keine konkreten Anhaltspunkte für ein abweichendes inländisches Verkehrsverständnis bestünden.
Es entspreche durchaus den Zielen des EG-Vertrags und seinen Vorschriften über den Binnenmarkt, wenn der deutsche Bundesgerichtshof
Voreintragungen von Marken in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine indizielle, jedoch nicht bindende Bedeutung
für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft zumesse, soweit die Marken aufgrund harmonisierter Gesetzesbestimmungen eingetragen
seien und keine Anhaltspunkte für ein inländisches Verkehrsverständnis bestünden, das von dem der Verbraucher in den übrigen
Staaten abweiche.
Schließlich könne gerade im Markenrecht der tatsächlichen Annäherung der Verbrauchs- und Verkehrsgewohnheiten im Binnenmarkt
effizient Rechnung getragen werden. Gemeinschaftsrechtlich gebe es zwar dabei keine Verpflichtung zur Amtsermittlung, wohl
aber eine Verpflichtung, die Richtlinie und die auf ihr basierenden Umsetzungsgesetze im Licht der Ziele des EG-Vertrags –
nämlich dem Ziel eines Binnenmarktes, der durch die Beseitigung der Hindernisse für den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs-
und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet sei – auszulegen und anzuwenden.
Antwort des Gerichtshofes
Nach ihrer ersten Begründungserwägung bezweckt die Richtlinie die Angleichung des in den Mitgliedstaaten geltenden Markenrechts.
Nach ihrer siebten Begründungserwägung setzt die Verwirklichung der mit dieser Angleichung verfolgten Ziele voraus, dass für
den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen
gelten.
Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, haben die zuständigen nationalen Behörden, die für die Anwendung und Auslegung
des einschlägigen nationalen Rechts zuständig sind, dies so weit wie möglich im Licht des Wortlauts und der Ziele der Richtlinie
zu tun, um das von dieser angestrebte Ziel zu erreichen und damit Artikel 249 Absatz 3 EG zu genügen (Urteile vom 11. Juli
1996 in den Rechtssachen C-71/94 bis C-73/94, Eurim-Pharm, Slg. 1996, I-3603, Randnr. 26, und vom 23. Februar 1999 in der
Rechtssache C-63/97, BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 22).
Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische
Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen.
Daraus ergibt sich aber nicht, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats durch die amtlichen Entscheidungen anderer
Mitgliedstaaten gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter
Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Marke nicht unter eines der in Artikel 3 Absatz
1 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse fällt.
Daher bildet die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat zwar
einen Umstand, den die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die
Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann, kann jedoch für ihre Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke
zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend sein.
Was die Frage angeht, ob es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
erforderlich ist, amtliche Ermittlungen durchzuführen, um festzustellen, ob und inwieweit ähnliche Marken in anderen Mitgliedstaaten
eingetragen wurden, so kann die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
eingetragen wurde, auf die von der markenrechtlichen Registerbehörde eines anderen Mitgliedstaats vorzunehmende Prüfung der
Unterscheidungskraft einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen
keinen Einfluss haben (heutiges Urteil in der Rechtssache C-363/99, KPN, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Randnr. 44).
Auf die dritte Frage ist daher zu antworten, dass die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
b der Richtlinie allein aufgrund des jeweiligen inländischen Verkehrsverständnisses beurteilt werden kann, ohne dass weitere
amtliche Ermittlungen erforderlich sind, ob und in welchem Umfang identische oder ähnliche Marken in anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union eingetragen oder von der Eintragung ausgeschlossen worden sind.
Die Tatsache, dass eine identische Marke in einem Mitgliedstaat für identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,
kann von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats unter sämtlichen Umständen, die sie in ihre Beurteilung der
Unterscheidungskraft einer Marke einzubeziehen hat, berücksichtigt werden, ist jedoch für ihre Entscheidung, die Anmeldung
einer Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend.
Dagegen kann die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,
auf die von der markenrechtlichen Registerbehörde eines anderen Mitgliedstaats vorzunehmende Prüfung der Unterscheidungskraft
einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen keinen Einfluss haben.
Kosten
Die Auslagen der Kommission, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben hat, sind nicht erstattungsfähig. Für die Partei
des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Verfahren; die Kostenentscheidung
ist daher Sache dieses Gerichts.
Aus diesen Gründen
DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)
auf die ihm vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 10. April 2001 vorgelegten Fragen für Recht erkannt und entschieden:
1.

Bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung von Waren bestehen, die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden
Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, ist die Verpackung der Ware der Form der Ware dergestalt gleichzusetzen,
dass die Verpackung als Form der Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken gelten kann und gegebenenfalls
zur Bezeichnung der Merkmale der verpackten Ware, einschließlich ihrer Beschaffenheit, im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
c der Richtlinie dienen kann.
2.

Bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung von Waren bestehen, die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden
Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel
3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 die Wahrnehmung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers dieser Waren zugrunde zu legen. Eine solche Marke muss es ihm ermöglichen, die betreffenden Waren
auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von den Waren anderer Unternehmen
zu unterscheiden.
3.

Die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie kann allein aufgrund des jeweiligen
inländischen Verkehrsverständnisses beurteilt werden, ohne dass weitere amtliche Ermittlungen erforderlich sind, ob und in
welchem Umfang identische oder ähnliche Marken in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingetragen oder von der
Eintragung ausgeschlossen worden sind.
Die Tatsache, dass in einem Mitgliedstaat eine identische Marke für identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,
kann von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats unter sämtlichen Umständen, die sie in ihre Beurteilung der
Unterscheidungskraft einer Marke einzubeziehen hat, berücksichtigt werden, ist jedoch für ihre Entscheidung, die Anmeldung
einer Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend.
Dagegen kann die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,
auf die von der markenrechtlichen Registerbehörde eines anderen Mitgliedstaats vorzunehmende Prüfung der Unterscheidungskraft
einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen keinen Einfluss haben.
Gulmann
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Februar 2004.
Der Kanzler
Der Präsident
R. Grass
V. Skouris
–
Verfahrenssprache: Deutsch.