CELEX: 62006CJ0017
Marcas
Artículos 5, apartado 1, letra a), y 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE
Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización por un tercero de un signo idéntico a la marca
Utilización del signo como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento
Derecho del tercero a usar su nombre

1       La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Céline SA y, por otra, Céline SARL, en relación
con la utilización por esta última de la denominación social «Céline» y del rótulo «Céline».

Marco jurídico
3       El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone en sus apartados 1, 3 y 5:
«1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero
el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados
por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre
el signo y la marca.
[…]
3.      Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a)      poner el signo en los productos o en su presentación;
b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)      importar productos o exportarlos con el signo;
d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
[…]
5.      Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso
de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo
realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca
o se pueda causar perjuicio a los mismos.»
4       El artículo 6 de la Directiva, que lleva el título «Limitación de los efectos de la marca», establece en su apartado 1:
«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
a)      de su nombre y de su dirección;
[…]
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Litigio principal y cuestión prejudicial
5       La sociedad Céline SA, fundada con esta denominación el 9 de julio de 1928, tiene como actividad principal la creación y comercialización
de artículos de vestir así como de accesorios de moda.
6       El 19 de abril de 1948 solicitó la inscripción de la marca denominativa CÉLINE, que después ha renovado de forma continua,
por última vez el 6 de marzo de 1998, para designar todos los productos incluidos en las categorías 1 a 42 del Arreglo de
Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de
1957, en su versión revisada y modificada, y, en particular, «vestidos y calzados».
7       El Sr. Grynfogel se inscribió el 25 de septiembre de 1950 en el Registro Mercantil de Nancy para explotar un establecimiento
mercantil de confección para damas y caballeros con el rótulo de establecimiento «Céline».
8       Céline SARL alegó que su derecho de uso del rótulo de establecimiento «Céline» procede del Sr. Grynfogel, a través de los
sucesivos empresarios que han explotado el mismo establecimiento mercantil. La referida sociedad se inscribió en el Registro
Mercantil el 31 de enero de 1992 para explotar, con el citado rótulo, un establecimiento mercantil de comercio de prêt à porter,
lencería, confección, peletería, vestidos y accesorios variados.
9       Al haber sido informada de este hecho, Céline SA demandó a Céline SARL para que se prohibieran los hechos constitutivos de
una violación del derecho de la marca CÉLINE y de una competencia desleal por usurpación de la denominación social «Céline»
y del rótulo de establecimiento «Céline» y reclamó una indemnización de daños y perjuicios.
10     Mediante sentencia de 27 de junio de 2005, el tribunal de grande instance de Nancy estimó todas las pretensiones de Céline
SA y prohibió a Céline SARL toda utilización del término «Céline», solo o en combinación, por cualquier concepto, le ordenó
modificar su denominación social para adoptar un término que no se pudiera confundir con la marca anterior CÉLINE, ni con
el rótulo «Céline», y la condenó a pagar a Céline SA 25.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
11     El 4 de julio de 2005, Céline SARL interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia ante la cour d’appel de Nancy,
alegando que la utilización de un signo idéntico a la marca denominativa anterior como denominación social o rótulo de establecimiento
no constituye un supuesto de violación del derecho de marca, habida cuenta de que ni una denominación social ni un rótulo
de establecimiento tienen la función de distinguir productos o servicios y de que, en cualquier caso, no puede existir por
parte del público un riesgo de confusión sobre el origen de los productos, dado que la sociedad Céline SA opera de forma exclusiva
en el mercado de la ropa y los accesorios de lujo.
12     La cour d’appel de Nancy decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva […] en el sentido de que la adopción por un tercero, que no
ha sido autorizado para ello, de una marca denominativa registrada como denominación social, nombre comercial o rótulo de
establecimiento en el marco de un establecimiento que comercializa productos idénticos, constituye un acto de uso de dicha
marca en el tráfico mercantil que el titular puede prohibir en virtud de su derecho exclusivo?»

Sobre la cuestión prejudicial
13     Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si la utilización como denominación social,
nombre comercial o rótulo de establecimiento por un tercero, que no ha sido autorizado para ello, de un signo idéntico a una
marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que
la marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado
1, de la Directiva.

Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
14     Según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo.
En virtud de la letra a), del mismo apartado, ese derecho exclusivo permite al titular prohibir a cualquier tercero el uso,
sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que la marca esté registrada. Otras disposiciones de la Directiva, como por ejemplo el artículo 6, definen
ciertas limitaciones de los efectos de la marca.
15     Con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado miembro a otro, corresponde al
Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva y, en particular, al concepto
de «uso» que figura en él (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, apartado 45,
y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rec. p. I‑0000, apartado 17).
16     Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Arsenal Football Club, antes citada; de 16 de
noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, y Adam Opel, antes citada), el titular de una marca registrada
únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1,
letra a), de la Directiva, cuando se reúnan cuatro requisitos:
–       dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
–       tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
–       tiene que producirse para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y
–       debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar
a los consumidores el origen de los productos o servicios.
17     En primer lugar, es cuestión pacífica en el asunto principal que el uso del signo idéntico a la marca de que se trata se ha
producido en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Por consiguiente, se ha hecho
uso de dicho signo dentro del tráfico económico (véanse, por analogía, las sentencias Arsenal Football Club, apartado 40,
y Adam Opel, apartado 18, antes citadas).
18     También es cuestión pacífica que se ha hecho uso del referido signo sin el consentimiento del titular de la marca de que se
trata en el litigio principal.
19     En cambio, Céline SARL niega que haya uso de signo idéntico a la marca de que se trata «para productos» en el sentido del
artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.
20     Se desprende del sistema del artículo 5 de la Directiva que el uso de un signo para productos o servicios en el sentido de
los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un uso para distinguir los referidos productos o servicios, mientras que el apartado
5 del mismo artículo se refiere, por lo que a él respecta, al «uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de
distinguir los productos o servicios» (sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C‑63/97, Rec. p. I‑905, apartado 38).
21     Ahora bien, una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad
de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C‑23/01,
Rec. p. I‑10913, apartado 34, y Anheuser-Busch, antes citada, apartado 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto
identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil.
Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una
sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido
del artículo 5, apartado 1, de la Directiva.
22     Por el contrario, existe el uso «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, cuando un tercero
pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos
que comercializa (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Arsenal Football Club, apartado 41, y Adam Opel, apartado 20).
23     Además, incluso a falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» en el sentido de la referida disposición
cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación
social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero.
24     En el litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el uso que hace Céline SARL del signo
«Céline» constituye un uso para los referidos productos en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva.
25     Finalmente, Céline SARL sostiene que no puede producirse confusión en el público sobre el origen de los productos de que se
trata.
26     Como se recordó en el apartado 16 de esta sentencia, el uso por un tercero, sin autorización, de un signo idéntico a una marca
registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada únicamente puede prohibirse,
según el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca
y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios.
27     Así sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo
en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata. En efecto, en semejante caso, el uso
del referido signo puede poner en peligro la función esencial de la marca, puesto que, para que la marca pueda desempeñar
su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe
constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el
control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal
Football Club, antes citada, apartado 48 y la jurisprudencia que allí se cita, así como los apartados 56 a 59).
28     En el litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el uso que Céline SARL hace del signo
«Céline» menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca CÉLINE y, particularmente, su función esencial.

Sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva
29     Según una jurisprudencia reiterada, incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos
los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el asunto
que le ha sido sometido, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (sentencia Adam Opel, antes
citada, apartado 31 y jurisprudencia que allí se cita).
30     A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, el derecho conferido
por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico, de su nombre y de su dirección,
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
31     El Tribunal de Justicia ha declarado que dicha disposición no se limita a los nombres de las personas físicas (sentencia Anheuser-Busch,
antes citada, apartados 77 a 80).
32     Por lo tanto, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegase a la conclusión de que Céline SA está facultada
para prohibir el uso del signo «Céline» por Céline SARL en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, y
para permitir al referido órgano jurisdiccional resolver el litigio pendiente ante él, procede dilucidar si, en una situación
como la que se discute en el litigio principal, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva se opone a que el titular
de una marca prohíba a un tercero utilizar un signo idéntico a su marca como denominación social o nombre comercial.
33     El Tribunal de Justicia ha declarado que el requisito de que el uso «se realice conforme a las prácticas leales en materia
industrial o comercial», tal como se enuncia en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, constituye esencialmente la expresión
de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de una marca (sentencia Anheuser-Busch, antes
citada, apartado 82).
34     En este sentido, es necesario recordar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en
cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender
que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca
o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo,
otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro
en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse
de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios (sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 83).
35     Incumbe al órgano jurisdiccional remitente efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes en el litigio
principal con el fin de determinar, en concreto, si puede considerarse que Céline SARL practica una competencia desleal frente
a Céline SA (véase, en este sentido, la sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 84).
36     Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, procede responder a la cuestión planteada que la utilización, por
un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a
una marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los
que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del
artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar
las funciones de la marca.
Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva únicamente puede obstaculizar tal prohibición si
la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en
materia industrial o comercial.

Costas
37     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento
idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los
que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del
artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos
que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.
Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición
si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales
en materia industrial o comercial.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.