CELEX: 62005TJ0053
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio figurativo CALVO
Marchio comunitario denominativo anteriore CALAVO
Ricevibilità dell'opposizione
Motivazione dell'opposizione depositata in una lingua diversa da quella di procedura
Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94
Regola 20, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95

Fatti
L’8 marzo 2001 la Luis Calvo Sanz SA chiedeva all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) la registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo rappresentato qui di seguito:
I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 31 ai sensi
dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della
registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–        classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine
[jaleas], marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;
–        classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali; pane,
pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio»;
–        classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta ed ortaggi
freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto».
La domanda di registrazione veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
24 settembre 2001, n. 84.
Il 21 dicembre 2001 la Calavo Growers Inc. proponeva opposizione contro la domanda di marchio comunitario. L’atto di opposizione
era composto di due parti. La prima, redatta in spagnolo ed intitolata «Escrito de Oposición» (in prosieguo: il «Formulario»),
si presentava come un formulario che riprendeva numerazione e denominazione delle rubriche del formulario ufficiale dell’UAMI
e conteneva, alla voce «Lingua dell’opposizione», la menzione «ES» [spagnolo] e, alla voce «Motivi dell’opposizione», la menzione
«94 l’opposizione si fonda su un marchio anteriore e un rischio di confusione». La seconda parte, redatta in inglese ed intitolata
«Notice of Opposition» (in prosieguo: la «Spiegazione dei motivi»), consisteva in tre pagine di testo che illustravano, sotto
la menzione liminare «99 Explanations of grounds», i motivi dell’opposizione.
L’opposizione era fondata sulla registrazione del marchio denominativo comunitario n. 102822 CALAVO, richiesto il 1° aprile
1996 e registrato il 26 agosto 1998 per prodotti appartenenti alle classi 29 e 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti,
rispettivamente, alla descrizione seguente:
–        classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine
[gelatinas], marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili; avocadi e guacamole
trasformati, preparati e surgelati; papaie e mango essiccati»;
–        classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta ed ortaggi
freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto; avocadi, papaie e mango freschi».
L’opposizione era fondata su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti di cui
alla domanda di marchio.
Con decisione 18 dicembre 2003 la divisione d’opposizione dell’UAMI dava parzialmente seguito all’opposizione concludendo
per l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in causa relativamente a taluni prodotti. La decisione precisava che
non poteva tenersi conto della spiegazione dei motivi offerta dall’opponente (la ricorrente dinanzi al Tribunale) con il Formulario,
in quanto tale documento era stato presentato in una lingua diversa da quella di procedura senza essere tradotto in quest’ultima
lingua entro i termini impartiti dall’UAMI a tal fine.
Il 18 febbraio 2004 l’interveniente proponeva un ricorso avverso tale decisione. L’8 novembre 2004 la prima commissione di
ricorso dell’UAMI dava seguito al ricorso annullando la decisione della divisione d’opposizione. Con la sua decisione (in
prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 12 novembre 2004, la commissione di ricorso respingeva
l’opposizione e condannava l’opponente alle spese sostenute dalla richiedente (l’interveniente dinanzi al Tribunale) per i
procedimenti di opposizione e di ricorso.
Con la decisione impugnata la commissione di ricorso considerava che la divisione d’opposizione non era competente ad esaminare
d’ufficio l’opposizione e che pertanto non poteva darvi parzialmente seguito. L’atto di opposizione sarebbe stato irregolare
giacché si limitava ad indicare come motivo di opposizione il «rischio di confusione» senza fornire ulteriori argomentazioni
nella lingua di procedura.
A giudizio della commissione di ricorso, la divisione di opposizione avrebbe violato il «principio dispositivo», secondo il
quale sono le parti a definire l’oggetto dell’azione, nonché il principio della parità delle armi nel procedimento di opposizione,
quali sanciti all’art. 74, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU
1994, L 11, pag. 1), ai cui sensi l’UAMI non può procedere d’ufficio all’esame dei fatti, che è limitato ai motivi addotti
e alle richieste presentate dalle parti.
È, infatti, l’opponente a dover presentare e provare i motivi a sostegno dell’opposizione; l’astratto riferimento al «rischio
di confusione» non basterebbe. I fattori determinanti tale rischio nel caso di specie dovrebbero essere dedotti e dimostrati.
Ove l’opponente non vi provveda, l’UAMI non potrebbe in nessun caso sanare il vizio di procedura, perché non sarebbe competente
a procedere ad un esame d’ufficio, dovrebbe essere imparziale e non potrebbe agire al tempo stesso come giudice e come parte.
La decisione impugnata conclude nel senso di applicare la sanzione prevista per l’inosservanza di questo requisito procedurale,
vale a dire respingere l’opposizione come infondata.

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2005 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
L’interveniente e l’UAMI hanno depositato i loro controricorsi rispettivamente il 20 giugno e il 25 luglio 2005.
Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 4 e il 5 agosto 2005, la ricorrente e l’interveniente
hanno chiesto di depositare una memoria di replica. Il 17 agosto 2005 il presidente della Seconda Sezione ha deciso che non
c’era motivo di procedere a un secondo scambio di memorie completo ex art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
Ha tuttavia ammesso l’interveniente a depositare una memoria con cui prendere posizione sul controricorso dell’UAMI, che aveva
aderito agli argomenti della ricorrente. L’interveniente ha depositato tale memoria complementare presso la cancelleria del
Tribunale il 10 ottobre 2005.
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2005 la ricorrente ha reiterato la domanda del 4
agosto precisando di voler altresì rispondere alle allegazioni che l’interveniente era stata ammessa a formulare con la memoria
complementare. Con decisione 22 novembre 2005 il presidente della Seconda Sezione ha respinto la domanda.
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad
istruttoria.
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’11 luglio 2006.
Rispetto alla fase scritta, l’UAMI ha poi aggiunto conclusioni sulle spese.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        rimettere la causa alla commissione di ricorso affinché stabilisca se sussista un rischio di confusione tra i segni di cui
trattasi;
–        condannare ciascuna delle parti alle sue proprie spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere interamente il ricorso e confermare la decisione impugnata;
–        condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’interveniente nel presente ricorso.

Diritto
A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli artt. 42, n. 3,
e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con la regola 20, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione
13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 1).

Sulla ricevibilità delle conclusioni dell’UAMI
Argomenti delle parti
L’UAMI ritiene fondate le conclusioni della ricorrente perché la decisione impugnata non è conforme alla prassi di tale organismo
in materia di ricevibilità e di motivazione di un’opposizione.
L’interveniente si oppone alla possibilità che l’UAMI aderisca al ricorso della ricorrente. Tale procedere sarebbe, a suo
avviso, contraddittorio ed incompatibile con i principi di tutela dei diritti e di certezza giuridica. L’UAMI richiederebbe,
infatti, l’annullamento di una decisione che esso stesso ha adottato. Per un cambiamento del genere della posizione dell’UAMI
sarebbe necessario sentire la commissione di ricorso, a meno che non siano intervenute modifiche di legge o novità tali da
giustificare un mutamento così radicale. Ebbene, nella fattispecie tali elementi non sussisterebbero.
Secondo l’interveniente, la giurisprudenza del Tribunale invocata dall’UAMI a giustificazione del proprio comportamento non
riguarda il caso di specie.
Non solo. L’interveniente allega che dovrebbe poter fare affidamento sulla tutela conferita dagli artt. 130, n. 1, e 133,
n. 2, del regolamento di procedura, ai cui termini i ricorsi sono diretti contro l’UAMI in quanto convenuto, mentre solo gli
intervenienti possono, conformemente all’art. 134, n. 2, del regolamento di procedura, aderire alle conclusioni di una parte
principale e formulare conclusioni che le sostengano. Ebbene, nella fattispecie essa si ritroverebbe da sola a difendere la
decisione impugnata; l’UAMI avrebbe in tal modo leso la sua posizione processuale.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ha considerato, a proposito di un procedimento relativo alla decisione di una commissione di ricorso su un procedimento
di opposizione, che l’UAMI, anche se non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una
commissione di ricorso, non può tuttavia essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione
di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione [sentenze
del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑107/02, Ge Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II‑1845, punto 34, e
25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), Racc. pag. II-4633, punto 22].
Nulla impedisce all’UAMI di aderire ad una conclusione della parte ricorrente o anche di rimettersi semplicemente al prudente
apprezzamento del Tribunale, presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per dargli lumi (citate sentenze BIOMATE,
punto 36, e Cloppenburg, punto 22). Per contro, esso non può formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma
della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non sollevati nel ricorso
(v., in tal senso, sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 34, e sentenza
Cloppenburg, cit., punto 22).
Peraltro il Tribunale ha statuito anche che tale giurisprudenza si applica sia nei procedimenti inter partes che nei procedimenti
ex parte (sentenza Cloppenburg, cit., punto 24).
Dalla detta giurisprudenza discende che le conclusioni con le quali l’UAMI aderisce alle conclusioni di annullamento della
parte ricorrente devono essere dichiarate ricevibili nella misura in cui queste e gli argomenti addotti a loro sostegno non
esulano dall’ambito delle conclusioni e dei motivi addotti dalla ricorrente medesima. Così ha fatto l’UAMI nel caso di specie,
poiché a sostegno delle sue conclusioni di annullamento della decisione impugnata ha dedotto gli stessi motivi fatti valere
dalla ricorrente.
Ne consegue che l’UAMI può, nella fattispecie, senza modificare i termini della controversia, concludere per l’annullamento
della decisione impugnata. Le sue conclusioni devono perciò essere dichiarate ricevibili.

Sulla portata dell’oggetto dell’azione
Argomenti delle parti
Secondo l’interveniente, non c’è motivo, ai fini della soluzione della presente controversia, di esaminare la ricevibilità
dell’opposizione della ricorrente dinanzi all’UAMI. A suo avviso, la decisione impugnata non ha respinto l’opposizione in
quanto irricevibile, bensì nel merito, in quanto infondata. Nella fattispecie si tratterebbe di esaminare, perciò, non le
disposizioni relative al contenuto dell’atto di opposizione, ma l’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, giacché la controversia
sarebbe scaturita dall’assenza di prove e di argomenti a sostegno dell’opposizione.
La ricorrente e l’UAMI contestano gli argomenti dell’interveniente.
Giudizio del Tribunale
A sostegno dell’esame della motivazione della decisione impugnata va constatato, nonostante una certa confusione a livello
terminologico, che la commissione di ricorso respinge l’opposizione per ragioni di ricevibilità.
In particolare, le considerazioni formulate al punto 16 della detta decisione vertono sulla ricevibilità dell’opposizione,
anche se tale parola non ricorre. Asserendo, infatti, che la questione della competenza della divisione di opposizione ad
analizzare il merito dell’opposizione deve essere risolta prima di passare all’esame del merito della causa, la commissione
di ricorso lascia intendere che tale questione non riguardi la fondatezza. Al punto 17 della stessa decisione, poi, la commissione
di ricorso procede a un esame della ricevibilità dell’opposizione, poiché parla di un vizio sostanziale che inficerebbe il
Formulario depositato dalla ricorrente.
È vero che essa non perviene a dichiarare apertamente l’opposizione irricevibile. Al contrario, alla fine del punto 19 e al
punto 21, recante la conclusione ultima della versione della decisione impugnata nella lingua di procedura, la commissione
di ricorso dichiara ogni volta che l’opposizione è stata respinta perché «infundad[a]» [infondata]. In caso di scollamento
tra la sostanza di una decisione della commissione di ricorso e i termini adoperati da quest’ultima nella motivazione, spetta,
ebbene, al Tribunale interpretare la decisione per trarne l’effettivo contenuto.
A tale riguardo si deve constatare che in nessun punto la commissione di ricorso si occupa del merito dell’opposizione, vale
a dire se, nella fattispecie, sussista o no un rischio di confusione tra i segni di cui trattasi. È allora giocoforza concludere
che, anche se le formulazioni relative al rigetto dell’opposizione nell’ambito della motivazione della decisione impugnata
sembrano indicare il contrario, l’opposizione della ricorrente non è stata respinta in quanto infondata, ma in quanto irricevibile.
Non c’è dunque motivo di dar seguito all’obiezione dell’interveniente.

Sulla ricevibilità dell’opposizione
Argomenti delle parti
La ricorrente afferma che il Formulario da lei depositato indicava esplicitamente che l’opposizione era fondata su un marchio
anteriore e un rischio di confusione. Tale indicazione integrerebbe il contenuto minimo della motivazione richiesta dall’art. 42,
n. 3, del regolamento n. 40/94 e dalla regola 18 del regolamento n. 2868/95 visto che, da un lato, il motivo di opposizione
poteva essere dedotto dalle informazioni trasmesse nell’atto di opposizione e, dall’altro, tali informazioni permettevano,
sia alla richiedente sia all’UAMI, di comprendere il detto motivo.
La regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95 prevedrebbe inoltre chiaramente che l’assenza di indicazioni dettagliate circa
i fatti e le prove idonei a dimostrare la fondatezza dell’opposizione non costituisce un motivo d’irricevibilità di quest’ultima.
L’UAMI fa valere che, nel Formulario depositato dalla ricorrente, era indicato in modo chiaro e non equivoco, nella lingua
di procedura, cioè lo spagnolo, che l’opposizione era fondata sull’esistenza di un marchio anteriore – nella fattispecie,
una registrazione comunitaria chiaramente identificata – e sull’esistenza di un rischio di confusione.
L’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 disporrebbe che l’opposizione sia redatta per iscritto e motivata, ma ciò non significherebbe
che, per essere ricevibile, essa debba contenere una descrizione dettagliata delle ragioni per le quali l’opponente considera
avverato il motivo, o i motivi, su cui è fondata. A tale riguardo l’art. 42, n. 3, ultima frase, prevedrebbe la presentazione
di fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione come una semplice possibilità, come confermerebbero le altre versioni
linguistiche del regolamento n. 40/94.
L’UAMI sottolinea che questa posizione è altresì conforme alla sua prassi in merito ai problemi di ricevibilità dell’opposizione
quali trattati nelle direttive sul procedimento di opposizione.
L’interveniente fa valere che, anche se ha contestato l’opposizione sempre solo nel merito, non ha per questo accettato un
atto di opposizione redatto in modo così imperfetto.
Peraltro, a suo avviso, la ricorrente non ha dimostrato nel ricorso che la commissione non ha applicato correttamente il regolamento
n. 40/94. La ricorrente non avrebbe adempiuto l’obbligo di fornire prove e di presentare argomenti idonei a fondare l’opposizione,
e le prove e dati di cui la divisione di opposizione avrebbe assertivamente disposto sarebbero consistiti appena in una menzione
succinta e vaga di un «rischio di confusione» da parte dell’opponente nel Formulario.
Giudizio del Tribunale
La regola 18 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, enuncia le condizioni alle quali
l’UAMI può dichiarare un’opposizione irricevibile. Trattasi dell’inosservanza dei requisiti posti dall’art. 42 o da altre
disposizioni dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 e dell’indicazione non chiara della domanda di marchio contro cui l’opposizione
è proposta ovvero del marchio anteriore sulla cui base l’opposizione viene proposta.
È pacifico nella presente controversia che il Formulario depositato dalla ricorrente conteneva un’identificazione precisa
della domanda contestata e del marchio comunitario anteriore invocato. Resta, perciò, da verificare la conformità dell’opposizione
all’art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 15 del regolamento n. 2868/95.
Quanto alla regola 15 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, essa enuncia gli elementi
che l’atto di opposizione deve contenere, suddivisi in quattro gruppi relativi, rispettivamente, alla domanda contro la quale
viene proposta l’opposizione, ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione, all’opponente e ai
motivi su cui si fonda l’opposizione. Con riferimento a quest’ultimo punto, di cui si tratta nella fattispecie, è richiesta
semplicemente un’«indicazione precisa» dei motivi.
L’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 prevede, da parte sua, che l’opposizione sia redatta per iscritto e motivata. Ai
termini dell’ultima frase di questo stesso paragrafo, entro un termine imposto dall’UAMI l’opponente può presentare a sostegno
della stessa fatti, prove ed osservazioni.
Ne discende, quanto alla ricevibilità dell’opposizione, in primo luogo, che i suoi motivi devono essere indicati e, in secondo
luogo, che la nozione di «motivazione» va distinta da quella di «fatti, prove ed osservazioni». La motivazione dell’opposizione,
infatti, è una condizione necessaria della sua ricevibilità, mentre la presentazione di fatti, prove ed osservazioni è, al
riguardo, solo facoltativa, come si evince dall’impiego del termine «può» [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 giugno
2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef),Racc. pag. II‑2749, punto 31].
Orbene, si deve constatare che le parole «l’opposizione si fonda su un rischio di confusione», utilizzate dalla ricorrente
nel Formulario alla voce «Motivi dell’opposizione», davano un’indicazione perfettamente chiara e precisa dell’impedimento
relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. In particolare, esse permettevano
tanto all’UAMI quanto alla richiedente di sapere su quale motivo fosse fondata l’opposizione e di organizzare, rispettivamente,
l’esame della causa e la difesa.
L’esame del formulario ufficiale dell’UAMI, benché il contenuto di tale documento non vincoli in sé il Tribunale, conferma
questa constatazione. Il detto formulario contiene, infatti, alla voce «Motivi dell’opposizione», una casella da selezionare,
recante il numero 94, seguita dalla menzione «Rischio di confusione». È sufficiente, quindi, nel compilare il formulario ufficiale,
selezionare questa casella per indicare il motivo dell’opposizione. Orbene, l’utilizzo del formulario ufficiale non è affatto
obbligatorio. Lo si evince dalla regola 83, n. 6, del regolamento n. 2868/95, che consente l’utilizzazione di moduli aventi
lo stesso contenuto e formato di quelli forniti dall’UAMI, ottenuti per esempio con strumenti di trattamento elettronico dei
dati. Ne consegue che non si può richiedere al contenuto di un modulo non ufficiale più di quanto si richieda al contenuto
di uno ufficiale. La menzione esplicita fatta dalla ricorrente nel suo Formulario è dunque altrettanto precisa della selezione
della casella corrispondente nel modulo ufficiale.
Ne deriva che l’opposizione proposta dalla ricorrente col Formulario era ricevibile.

Se la divisione di opposizione abbia ecceduto le proprie competenze non dichiarando l’opposizione infondata per omessa traduzione
della «Spiegazione dei motivi»
Argomenti delle parti
La ricorrente fa valere che, conformemente alla regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, la divisione di opposizione poteva
decidere sull’opposizione in base ai documenti di cui disponeva. Rimarca a tale riguardo che, sebbene le sue osservazioni
nella «Spiegazione dei motivi» non fossero state ammesse dalla divisione di opposizione, le sue ulteriori osservazioni 20
dicembre 2002, in risposta a quelle dell’interveniente del 21 ottobre 2002, erano ben state ammesse e acquisite al fascicolo
al momento della decisione della divisione di opposizione. La ricorrente sottolinea che quest’ultimo documento, in uno col
Formulario, avrebbe permesso di precisare e di fissare con chiarezza i termini del dibattito e le posizioni sostenute dalle
parti.
Secondo l’UAMI, nella fattispecie la divisione d’opposizione aveva la possibilità di decidere sull’opposizione poiché conosceva
tutti gli elementi pertinenti a tal fine, vale a dire la domanda di marchio comunitario e i prodotti contro i quali l’opposizione
era proposta, il diritto anteriore su cui si fondava l’opposizione (si trattava di un marchio comunitario), i prodotti cui
si riferiva quest’ultima e il motivo dedotto: il rischio di confusione.
L’interveniente fa valere che l’argomentazione della prima commissione di ricorso è irreprensibile e conforme all’art. 74,
n. 1, del regolamento n. 40/94 e alla giurisprudenza del Tribunale.
A suo avviso, il Formulario depositato dalla ricorrente aveva un vizio sostanziale, quello di limitarsi ad indicare come motivo
di opposizione il «rischio di confusione», senza nessuna motivazione complementare. Eppure, la divisione di opposizione avrebbe
esaminato e parzialmente accolto l’opposizione. Essa avrebbe, così, violato il «principio dispositivo», nonché i principi
di amministrazione della prova ad opera delle parti e di parità delle armi nel procedimento di opposizione, quali sanciti
dall’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94. Ai sensi di tale disposizione, in procedure concernenti impedimenti relativi
alla registrazione l’UAMI non potrebbe procedere d’ufficio all’esame dei fatti, che sarà limitato, al contrario, ai motivi
addotti e alle richieste presentate dalle parti, ciò che sarebbe espressione della regola processuale iudex judicare debet
secundum allegata et probata partibus.
L’interveniente fa valere che la mera, generica menzione di un «rischio di confusione» non basta a soddisfare l’obbligo risultante
dall’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, che imputa all’opponente l’onere delle allegazioni e della prova del motivo
d’opposizione invocato. Sarebbe necessario allegare e provare che nel caso di specie ricorrono i fattori determinanti il rischio
di confusione. Se l’opponente manca al suo obbligo, non può porvi rimedio l’UAMI; esso non sarebbe competente a procedere
ad un esame d’ufficio, dovendo essere imparziale e non potendo agire al tempo stesso come giudice e come parte. Secondo l’interveniente,
l’UAMI dovrebbe pertanto applicare la sanzione prevista per l’inadempimento del detto obbligo processuale, ossia respingere
l’opposizione come infondata. Lo confermerebbe la giurisprudenza del Tribunale [sentenze del Tribunale 22 ottobre 2003, causa
T-311/01, Éditions Albert René/UAMI – Trucco (Starix), Racc. pag. II‑4625, punto 69, e 22 giugno 2004, causa T-66/03, «Drie
Mollen sinds 1818»/UAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), Racc. pag. II‑1765, punto 43]. Benché la ricorrente alleghi, al punto 51
del ricorso, che tale giurisprudenza non possa valere anche per i procedimenti di opposizione, il Tribunale avrebbe espressamente
affermato il contrario ai punti 43 e 44 della sentenza Galáxia.
Giudizio del Tribunale
È pacifico, nella fattispecie, che il Formulario depositato presso l’UAMI dalla ricorrente conteneva, alla voce «Motivi dell’opposizione»,
solo le parole «Rischio di confusione» e che la «Spiegazione dei motivi», scritta in inglese, non poteva essere presa in considerazione
dalla divisione di opposizione. Se la divisione di opposizione potesse, in quelle circostanze, legittimamente esaminare il
merito dell’opposizione va valutato alla luce dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, il quale dispone che nel corso
di un procedimento concernente gli impedimenti relativi alla registrazione l’esame si limita ai motivi addotti e alle richieste
presentate dalle parti, e della regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile all’epoca dei fatti,
la quale specifica che, se il richiedente non presenta osservazioni, l’UAMI può decidere sull’opposizione in base ai documenti
di cui dispone.
Ora, il Tribunale ha già affermato che, in un procedimento concernente gli impedimenti relativi alla registrazione, secondo
il tenore stesso dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, l’esame dell’UAMI è limitato ai motivi addotti e alle
domande presentate dalle parti. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude
un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la
parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove loro afferenti presentati dalle parti. I criteri di applicazione
di un impedimento relativo o di qualsiasi altra disposizione addotti a sostegno delle domande presentate dalle parti costituiscono
naturalmente parte degli elementi di diritto presentati all’esame dell’UAMI [v. sentenza del Tribunale 1° febbraio 2005, causa
T-57/03, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II‑287, punto 21 e la giurisprudenza citata].
Si deve dunque esaminare, in primo luogo, se la divisione d’opposizione si sia davvero limitata all’esame dei motivi addotti
e delle domande presentate dalle parti e, in secondo luogo, se i documenti di cui disponeva in sede di esame fossero sufficienti
a fondare la sua decisione di dare parzialmente seguito all’opposizione.
Per quanto riguarda, innanzi tutto, i motivi addotti e le domande presentate, si è già constatato (v. punti 46 e 50 supra)
che il Formulario depositato dalla ricorrente presso l’UAMI indicava chiaramente che essa intendeva proporre un’opposizione
contro la domanda di marchio comunitario in causa e che invocava a tal fine un rischio di confusione. La divisione d’opposizione
non è andata al di là, dunque, né della domanda né dei motivi addotti dalla ricorrente; si è così attenuta all’ambito della
controversia quale quest’ultima ha definito.
Per quanto riguarda, invece, il problema se i documenti fossero sufficienti, la divisione di opposizione poteva legittimamente
adottare la decisione sulla base delle prove di cui disponeva al momento. Un esame di tale decisione rivela, infatti, che
la divisione di opposizione aveva a disposizione tutti gli elementi di fatto su cui si era fondata, senza bisogno di ricorrere
alla «Spiegazione dei motivi» in inglese, della quale la stessa decisione afferma espressamente che non poteva essere presa
in considerazione. La valutazione della fondatezza dell’opposizione, consistente in un esame del rischio di confusione tra
il marchio richiesto e quello anteriore, è contenuta alle pagg. 5-8 della decisione.
Innanzi tutto, quanto alla comparazione dei prodotti considerati, la divisione d’opposizione constata che i prodotti oggetto
della domanda di marchio comunitario appartenenti alle classi 29 e 31 sono coperti anche dal marchio anteriore, con un’unica
eccezione per un prodotto che tuttavia è molto simile a uno di quelli coperti. Parimenti, la divisione di opposizione considera,
per taluni prodotti della classe 30 designati nella domanda di marchio, che essi o presentano un forte grado di somiglianza
con prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, oppure formano un gruppo di prodotti che includono questi ultimi o sono
ad essi addirittura identici. Quanto agli altri prodotti compresi nella classe 30, la divisione d’opposizione constata che
sono diversi da quelli coperti dal marchio anteriore.
Per quanto riguarda, poi, la comparazione dei segni controversi, la divisione d’opposizione, riferendosi alla giurisprudenza
della Corte in materia (sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 23), procede a un esame
delle somiglianze fonetiche, visive e concettuali dei due marchi. Constata, in particolare, un certo grado di somiglianza
fonetica e una somiglianza visiva tra loro, ma ne esclude una comparazione concettuale, poiché la parola «calvo» ha senso
compiuto solo [sic] nella lingua spagnola («calvo»), mentre il nome «calavo» viene percepito in tutte le lingue comunitarie
come un marchio di fantasia.
La divisione d’opposizione conclude riassumendo che i segni in causa sono segni visivamente simili con una lieve somiglianza
fonetica ad una valutazione globale, mentre solo il consumatore spagnolo può distinguerli concettualmente, e che sussiste
una certa identità o somiglianza tra taluni prodotti per i quali è registrato il marchio anteriore e quelli designati nella
domanda di marchio comunitario compresi nelle classi 29, 30 e 31. La divisione di opposizione constata, peraltro, che quelli
considerati sono prodotti di uso corrente al cui acquisto il consumatore non presta attenzione particolare. Alla luce di ciò,
essa considera sussistere tra i marchi in questione un rischio di confusione, che include il rischio di associazione, per
tali prodotti identici o simili.
È evidente che questo esame, la cui fondatezza l’interveniente peraltro non contesta, s’iscrive rigorosamente nell’ambito
di ciò che la divisione d’opposizione era tenuta a verificare a seguito della domanda della ricorrente, vale a dire il rischio
di confusione. Tale esame poteva essere effettuato sulla sola base di una comparazione dei segni controversi e dei prodotti
considerati. Ebbene, tutte le informazioni relative a questi due criteri erano contenute nella domanda di marchio, nella registrazione
del marchio anteriore e nel Formulario, senza bisogno di ricorrere alla «Spiegazione dei motivi» della ricorrente, né ad altre
fonti.
A tale riguardo occorre distinguere la fattispecie presente da quelle definite dalle sentenze Starix e Galáxia succitate,
invocate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dall’interveniente nella memoria di risposta. Come risulta
dal punto 64 della sentenza Starix e dal punto 38 della sentenza Galáxia, infatti, le ricorrenti in quelle due cause facevano
valere dinanzi al Tribunale la notorietà del marchio anteriore (art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94). Ora, anche se le
ricorrenti avevano parlato della notorietà dei rispettivi marchi nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, quella menzione
era stata solo incidentale ad un’argomentazione incentrata sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e finalizzata
a dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione, senza che fosse invocato l’art. 8, n. 5, del detto regolamento (sentenze
Starix, punto 68, e Galáxia, punto 41) e, nella sentenza Starix (punto 12), senza che fosse apportata la minima prova di tale
notorietà. In quelle circostanze il Tribunale ha respinto la censura sollevata da ambedue le ricorrenti secondo cui la commissione
di ricorso avrebbe dovuto esaminare l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 che esse non avevano invocato. Nel caso di specie,
invece, come si è visto sopra, non solo il motivo tratto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 era stato chiaramente
invocato dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI, ma poi quest’ultimo disponeva di tutti i dati di fatto per poterne
esaminare la fondatezza.
Discende da quanto sopra che la divisione di opposizione non ha ecceduto le sue competenze non dichiarando infondata l’opposizione
della ricorrente per l’omessa traduzione della «Spiegazione dei motivi». La commissione di ricorso ha dunque commesso un errore
di diritto annullando la decisione della divisione di opposizione e respingendo l’opposizione come infondata.
Ne consegue che il motivo unico della ricorrente deve essere accolto e che la decisione impugnata deve essere dichiarata contraria
all’art. 42, n. 3, e all’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, letti in combinato disposto con la regola 20, n. 3, del
regolamento n. 2868/95.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente nei limiti in cui la decisione impugnata è
annullata, dev’essere condannato alle spese della ricorrente. L’interveniente, rimasta soccombente, sopporterà le proprie
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 gennaio 2007.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

J. Pirrung
*
Lingua processuale: lo spagnolo.