CELEX: 62004TJ0019
Gemenskapsvarumärke
Ordmärket PAPERLAB
Absolut registreringshinder
Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94
Beskrivande kännetecken

Bakgrund till tvisten
1       Sökanden ingav den 13 februari 2002 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad
lydelse.
2       Registreringsansökan avsåg ordtecknet PAPERLAB.
3       De varor som ansökan om varumärkesregistrering avsåg ingår i klass 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
”datorutrustning och mätinstrument för att kontrollera och testa papper”.
4       Med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94 avslog granskaren registreringsansökan genom beslut av den 18 september 2002.
Motiveringen var att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga och var beskrivande för de berörda varorna i den mening
som avses i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.
5       Den 14 oktober 2002 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån.
6       Genom beslut av den 17 november 2003, vilket delgavs sökanden genom skrivelse av den 20 november 2003, fastställde harmoniseringsbyråns
första överklagandenämnd granskarens beslut i den del det innebar ett avslag på registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 c
i förordning nr 40/94 och återförvisade ärendet till granskaren för prövning av varumärkesansökan med stöd av artikel 7.3
i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden
7       Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
–       ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det innebär att ansökan om registrering av ordmärket PAPERLAB avslås med
stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, och
–       förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
8       Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
–       ogilla talan, och
–       förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning
9       Till stöd för sin talan har sökanden anfört en enda grund, nämligen att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument
10     Sökanden har gjort gällande att varumärket PAPERLAB inte är beskrivande för de varor som registreringsansökan avser, utan
endast är suggestivt. Till stöd för att så är fallet har sökanden anfört tre argument.
11     För det första finns det inget direkt samband mellan varumärket PAPERLAB och de berörda varorna. Ordet ”paperlab” är ett påhittat
namn, eftersom kombinationen av orden ”paper” och ”lab” är ovanlig. Varumärket PAPERLAB har en särskild ställning och funktion
på den relevanta marknaden, eftersom omsättningskretsen endast består av en liten grupp fackmän från pappersindustrin.
12     För att visa att det saknas ett direkt samband mellan varumärket PAPERLAB och de varor som registreringsansökan avser har
sökanden undersökt innebörden av orden paper och lab och gjort gällande att huvudbeståndsdelen i kännetecknet PAPERLAB utgörs
av ordet lab. Det framgår av ett stort antal definitioner av detta ord att det (eller ordet laboratorium) avser ett rum, en
byggnad eller en lokal som används för vetenskapliga tester, forskning eller undervisning i vetenskapliga ämnen, eller en
lokal där läkemedel och kemiska produkter framställs. Det föreligger en klar skillnad mellan å ena sidan en plats, och å andra
sidan utrustning, som till exempel de varor som registreringsansökan avser. Således kan konsumenten inte när han ser eller
hör ordet paperlab ana att det rör sig om utrustning och inte om en byggnad eller lokal som är avsedd för vetenskapsmän.
13     Beträffande påståendet att varumärket PAPERLAB består av ett påhittat ord har sökanden gjort gällande att ordtecknet är resultatet
av en originell sammanfogning av orden paper och lab, vilka har placerats bredvid varandra för att skapa en ovanlig sammansättning
som inte utgör ett känt uttryck på engelska. Denna lexikaliska skapelse medför att varumärket, i likhet med varumärket BABY-DRY
(domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C‑383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I‑6251,
punkt 40), har särskiljningsförmåga, vilket gör att det kan uppfylla sin huvudfunktion, nämligen att identifiera det företag
som saluför varorna.
14     Vad gäller den särskilda ställning och funktion som varumärket PAPERLAB har på den relevanta marknaden har sökanden erinrat
om att omsättningskretsen, vars avgränsning har fastställts av överklagandenämnden, består av ett begränsat antal tekniker
och ingenjörer som är specialiserade inom pappersindustrin och som uppmärksamt undersöker den vara som är försedd med varumärket.
Omsättningskretsen är således fullt kapabel att förstå den klassiska innebörden av orden paper och lab och att uppfatta särskiljningsförmågan
hos kombinationen och användningen av dessa två ord för att peka ut elektronisk utrustning och inte en tjänst. Dessutom finns
det ingen annan som använder ordet paperlab eller som har behov av eller ett särskilt intresse av att använda det för sin
näringsverksamhet. Varumärket PAPERLAB begränsar inte heller andra företags rättigheter, vilka förblir fria att använda orden
”paper”, ”laboratory” och ”lab” var för sig eller tillsammans.
15     För det andra har sökanden anfört att varumärket PAPERLAB har registrerats för likadana varor i Finland, och för liknande
varor i Benelux-länderna, i Japan och i vissa engelskspråkiga länder (Förenta staterna och Kanada), där det inte föreligger
något tvivel hos omsättningskretsen om vad orden lab, paper och laboratory betyder på engelska. Det stora antalet registreringar
utgör en betydande indikation på att varumärket PAPERLAB kan registreras på gemenskapsnivå.
16     För det tredje har harmoniseringsbyrån accepterat att registrera varumärken med en ordkombination som liknar den i varumärket
PAPERLAB för varor som ingår i klass 9, bland annat elektronisk utrustning och datortillbehör. Det omtvistade beslutet överensstämmer
således inte med harmoniseringsbyråns beslutspraxis. Sökanden hänvisar framför allt till varumärkena IQ-PAPER, PAPERMARK,
PAPERPAD, PAPERGATE och PAPERMASTER.
17     Harmoniseringsbyrån har i sin svarsskrivelse intagit samma ståndpunkt som överklagandenämnden, det vill säga att varumärket
PAPERLAB är beskrivande.
18     Harmoniseringsbyrån anser att varumärket PAPERLAB, med hänsyn till innebörden av orden paper och lab, till de varor som registreringsansökan
avser och till omsättningskretsen, beskriver de berörda varornas förväntade funktion eller avsedda användning på engelska
och på ett enkelt och direkt sätt, eftersom det föreligger ett tillräckligt direkt och speciellt samband mellan kännetecknet
PAPERLAB och de berörda varorna. Således uppfattar omsättningskretsen kännetecknet som en beteckning för en kontrollapparat
för papper och pappersprodukter, och inte för ett laboratorium i ordets klassiska bemärkelse.
19     Placeringen av orden paper” och ”lab” i varumärket PAPERLAB bredvid varandra är inte heller ovanlig ur syntaktisk synvinkel,
utan utgör tvärtom det vanliga och grammatiskt korrekta sättet att hänvisa till de berörda typerna av varor. Det framgår klart
att de två orden kan användas av omsättningskretsen i dagligt tal för att tala om varornas egenskaper. Kombinationen ”paperlab”
kan således inte medföra att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga. Den ger nämligen inte upphov till en annan innebörd
än den som orden paper och lab har i dagligt tal, till skillnad från vad som var fallet med den kombination som var i fråga
i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån. Harmoniseringsbyrån instämmer sålunda i sökandens bedömning
av omsättningskretsen, men drar slutsatsen att denna specialiserade grupp är kapabel att uppfatta den tekniska exakta betydelsen
av ordet paperlab. Denna grupp uppfattar att varumärket PAPERLAB ger ett tydligt och direkt budskap, nämligen att sökanden
tillhandahåller utrustning som är tänkt som ett laboratorium för kontroll och testning av papper.
20     Det är inte heller nödvändigt att kännetecknet vid tidpunkten för registreringsansökan faktiskt används för att beskriva dessa
varor eller egenskaper hos dessa varor. Det räcker att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål.
21     Vidare har harmoniseringsbyrån anfört att nationella registreringsbeslut visserligen kan beaktas vid prövningen av ansökningar
om registrering av gemenskapsvarumärken, men att dessa beslut inte är bindande.
22     Harmoniseringsbyrån är skyldig att, vid prövningen av en registreringsansökan och vid bedömningen av huruvida det föreligger
något absolut registreringshinder enligt artikel 7 i förordning nr 40/94, uttala sig beträffande det sökta varumärkets egenskaper
med hänsyn till de varor och tjänster som beskrivs i registreringsansökan. Förekomsten av äldre beslut från harmoniseringsbyrån
där registrering har godtagits av varumärken som uppvisar vissa likheter med varumärket PAPERLAB är således inte bindande
för harmoniseringsbyrån när denna bedömer huruvida det föreligger något absolut registreringshinder, särskilt som de varumärken
som nämnts av sökanden skiljer sig från varumärket PAPERLAB genom att de inte innehåller samma ord och avser andra varor och
tjänster än dem som registreringsansökan avser.

Förstainstansrättens bedömning
23     Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av ”[v]arumärken som endast består av kännetecken eller
upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska
ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. I artikel 7.2 i samma förordning
anges dessutom att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.
24     De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är således endast de som, vid ett normalt
användande från konsumentens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas
för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (domen i det ovannämnda
målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 39, och förstainstansrättens dom av den 26 november 2003 i mål T‑222/02,
HERON Robotunits mot harmoniseringsbyrån (ROBOTUNITS), REG 2003, s. II‑0000, punkt 34).
25     Härav följer att ett kännetecken omfattas av förbudet i denna bestämmelse bara om det har ett tillräckligt direkt och konkret
samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan
uppfatta en beskrivning av de ifrågavarande varorna och tjänsterna eller en av deras egenskaper (se, för ett liknande resonemang,
förstainstansrättens dom av den 20 juli 2004 i mål T‑311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyrån (LIMO), REG 2004,
s. II‑0000, punkt 30).
26     För att ett varumärke som består av en nybildning eller ett ord som är en sammansättning av olika delar skall anses ha beskrivande
karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, är det inte tillräckligt att det konstateras att var
och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste dessutom konstateras att nybildningen eller ordet i sig
har beskrivande karaktär (förstainstansrättens dom av den 12 januari 2005 i de förenade målen Wieland‑Werke mot harmoniseringsbyrån
(SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02–T‑369/02, REG 2005, s. II‑0000, punkt 31).
27     Ett varumärke som utgörs av en nybildning, eller ett ord som består av olika delar som var för sig beskriver egenskaper hos
varor eller tjänster som registreringsansökan avser, beskriver i sig nämnda egenskaper hos dessa varor eller tjänster i den
mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, om det inte finns en märkbar skillnad mellan nybildningen eller ordet
och enbart en summering av de delar som nybildningen eller ordet består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall
anses föreligga är att nybildningen eller ordet, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda
varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar
som erhålls genom de delar som ordet består av bara läggs samman, så att nybildningen eller ordet blir något mer än summan
av nämnda delar (domen i de ovannämnda förenade målen SnTEM, SnPUR, SnMIX, punkt 32). Det är även passande att bedöma ordet
i fråga utifrån de relevanta lexikaliska och grammatiska reglerna (se förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet ROBOTUNITS,
punkt 39, och av den 30 november 2004 i mål T‑173/03, Geddes mot harmoniseringsbyrån (NURSERYROOM), REG 2004, s. II‑0000,
punkt 21).
28     I det förevarande fallet skall enligt registreringsansökan varumärket PAPERLAB registreras för datorutrustning och mätanordningar
för kontroll och testning av papper. Eftersom de berörda varorna utgör specialutrustning, skall omsättningskretsen anses bestå
av fackmän och konsumenter med erfarenhet från området för datorutrustning och mätanordningar för kontroll och testning av
papper. Omsättningskretsen skall anses vara engelskspråkig.
29     När det gäller sökandens argument att det saknas ett direkt samband mellan varumärket PAPERLAB och de berörda varorna, konstaterar
förstainstansrätten att det är ostridigt att varumärket består av två olika delar, nämligen ordet paper och ordet lab. Ordet
papper utgör en direkt hänvisning till varornas avsedda användning och således till en av egenskaperna hos de varor som registreringsansökan
avser. Ordet lab beskriver en funktion hos de varor som registreringsansökan avser. Det är nämligen ostridigt att ordet lab
står för laboratorium och att de varor som registreringsansökan avser är avsedda att användas för att kontrollera och testa
papper, vilket utgör uppgifter som vanligtvis utförs i eller av ett laboratorium. Visserligen leder ordet lab genast tankarna
till en plats snarare än till apparater. Ordets betydelse skall dock undersökas med beaktande av de varor som varumärkesansökan
avser. Från detta perspektiv kan ordet lab utan tvekan beskriva utrustning eller apparater som är avsedda för att utföra kontroller
och tester.
30     Med hänsyn till det ovan sagda är omsättningskretsen i stånd att förstå innebörden av orden paper och lab såsom en hänvisning
till papper respektive ett laboratorium. Därmed skall vart och ett av de ord som varumärket PAPERLAB består av anses vara
beskrivande för en av egenskaperna eller funktionerna hos de varor som registreringsansökan avser.
31     Dessutom är omsättningskretsen i stånd att förstå kännetecknet PAPERLAB som en beteckning för ett system som är tänkt som
ett laboratorium som är avsett för kontroller och tester av papper, vilket överklagandenämnden med fog har påpekat. Eftersom
den erfarna och kompetenta målgruppen behärskar det engelska språket och har teknisk kunskap om varan och om pappersindustrin
känner den till fullo till hur datorutrustning och mätinstrument för kontroll och testning av papper är beskaffade, vilka
egenskaper de har och hur de förväntas kunna användas. Sålunda kommer den att kunna förknippa varumärket PAPERLAB med de varor
som registreringsansökan avser. Det är sålunda just tack vare omsättningskretsens yrkeskunnighet och erfarenhet som den är
förmögen att uppfatta den exakta tekniska innebörden av ordet paperlab, i motsats till vad sökanden har anfört.
32     Vad beträffar sökandens argument att PAPERLAB är ett påhittat ord, konstaterar förstainstansrätten att kombinationen paperlab
inte är ovanlig till sin struktur. Det ifrågavarande kännetecknet, där orden paper och lab har fogats samman i en ordningsföljd
som är korrekt enligt engelsk grammatik, ger inte omsättningskretsen ett intryck som avlägsnar sig tillräckligt från det intryck
som ges genom att orden bara placeras bredvid varandra för att betydelsen eller räckvidden skall bli en annan. Det kommer
således inte att uppfattas som ovanligt av målgruppen. Följaktligen har överklagandenämnden inte felbedömt principerna som
lades fast genom domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (punkterna 43 och 44), med hänsyn till
att det sökta varumärket i det förevarande fallet inte utgör en lexikalisk skapelse.
33     Av det ovan anförda framgår att överklagandenämnden hade fog för att konstatera att varumärket PAPERLAB på engelska och på
ett enkelt och direkt sätt beskriver funktionen hos de varor som registreringsansökan avser. Ordtecknet PAPERLAB ger nämligen
inte ett intryck som avlägsnar sig tillräckligt från det intryck som ges genom att orden paper och lab bara läggs samman.
Dessutom skulle kännetecknet paperlab också kunna uppfattas som en beteckning för en av varornas tekniska egenskaper, eftersom
det rör sig om datorutrustning och mätinstrument som har tagits fram för att fungera som ett bärbart laboratorium, för tillhandahållandet,
på plats, av tjänster som vanligtvis utförs i laboratorium.
34     Detta påverkas inte av sökandens argument att ordet paperlab inte används i dagligt tal och inte förekommer i ordböcker. För
att harmoniseringsbyrån skall kunna vägra registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 krävs det inte att
de kännetecken eller upplysningar av vilka de varumärken som avses i denna artikel är sammansatta faktiskt används vid tidpunkten
för registreringsansökan för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters
egenskaper. Såsom följer av själva ordalydelsen i denna bestämmelse är det tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar
kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone
en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (domstolens dom av den 23 oktober 2003
i mål C‑191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I‑12447, punkt 32). Dessutom har harmoniseringsbyrån ingen
skyldighet att bevisa att kännetecknet förekommer i ordböcker. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke
skall enbart bedömas på grundval av tillämpliga gemenskapsbestämmelser, såsom de tolkats av gemenskapsdomstolarna. För att
överklagandenämnden skall kunna fatta sitt beslut räcker det sålunda att nämnden har tillämpat kriteriet om beskrivande karaktär
såsom det har tolkats i rättspraxis, och den behöver inte rättfärdiga sitt beslut genom att lägga fram bevis (förstainstansrättens
dom av den 8 juli 2004 i mål T‑289/02, Telepharmacy Solutions mot harmoniseringsbyrån (TELEPHARMACY SOLUTIONS), REG 2004,
s. II‑0000, punkt 54).
35     Eftersom det har konstaterats att kännetecknet PAPERLAB kan vara beskrivande för en av funktionerna hos de varor för vilka
varumärket PAPERLAB skall registreras enligt registreringsansökan, saknar argumentet att andra har möjlighet att använda de
allmänna uttrycken paper, lab eller laboratory var för sig eller tillsammans relevans.
36     Det framgår av det ovan anförda att sökandens första argument inte kan godtas.
37     Sökandens andra argument, att det föreligger nationella beslut om registrering av varumärket PAPERLAB för likadana eller liknande
varor, kan heller inte godtas. Gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler
och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, eftersom tillämpningen av denna ordning är oberoende
av de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T‑32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån
(electronica), REG 2000, s. II‑3829, punkt 47). Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall
således endast bedömas på grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall,
gemenskapsdomstolarna, är inte bundna av ett beslut som fattats av en medlemsstat, eller ett tredje land, enligt vilket ett
kännetecken kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut har fattats med tillämpning av
nationell lagstiftning som har tillnärmats gemenskapsrätten med stöd av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),
eller i ett land som ingår i det språkområde som ordtecknet härstammar från (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002
i mål T‑106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II‑723, punkt 47).
38     I det förevarande fallet förefaller inte överklagandenämnden ha åsidosatt den relevanta gemenskapslagstiftningen vid prövningen
av huruvida kännetecknet PAPERLAB kunde registreras som gemenskapsvarumärke. Dessutom kunde nämnden enligt ovannämnda rättspraxis
fritt bedöma den omständigheten att varumärket PAPERLAB har registrerats i två engelskspråkiga länder (Förenta staterna och
Kanada), och därav dra slutsatser vad gäller den ifrågavarande registreringen av varumärket PAPERLAB.
39     Sökandens tredje argument att harmoniseringsbyrån tidigare har accepterat att registrera varumärken med en ordkombination
som liknar den i varumärket PAPERLAB kan inte heller godtas. Dels skiljer sig de varumärken som nämnts av sökanden från det
sökta varumärket PAPERLAB eftersom de avser andra varor och tjänster än dem som är i fråga i det förevarande fallet, dels
omfattas de beslut beträffande registrering av ett tecken såsom gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta
med stöd av förordning nr 40/94 av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar.
Frågan huruvida ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall därför enbart bedömas på grundval av tillämpliga
gemenskapsbestämmelser, såsom de tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av en tidigare påstått avvikande beslutspraxis
från överklagandenämnderna (förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 i mål T‑323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2),
REG 2002, s. II‑2839, punkt 60, som inte upphävdes på den punkten genom domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C‑329/02 P,
SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I‑0000).
40     Av vad anförts följer att talan inte kan vinna bifall på den enda grund som åberopats, nämligen att artikel 7.1 c i förordning
nr 40/94 har åsidosatts. Talan skall sålunda ogillas.

Rättegångskostnader
41     Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom
sökanden har tappat målet skall byråns yrkande bifallas.
På dessa grunder beslutar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
följande dom:
1)
Talan ogillas.
2)
Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.
Legal
Mengozzi
Wiszniewska-Białecka
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 2005.
Justitiesekreterare

Ordförande
H. Jung

H. Legal
*
Rättegångsspråk: engelska.