CELEX: 62004TJ0214
Marchio comunitario
Marco figurativo contenente l'elemento denominativo "ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB"
Opposizione del titolare dei marchi figurativi e denominativi nazionali contenenti l'elemento denominativo "POLO"
Diniego di registrazione da parte della commissione di ricorso

Antefatti
1       Il 5 giugno 1997 la società Royal County of Barkshire Polo Club Ltd (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegno e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un segno misto, comprendente un elemento denominativo ed un elemento
figurativo qui sotto riprodotto:
3       I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 3, 9, 14, 18, 21 e 25 ai sensi
dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, come riveduto
e modificato. I prodotti rientranti nella classe 3 corrispondono alla seguente descrizione: «preparati per la sbianca e altre
sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici,
lozioni per capelli; dentifrici, dopobarba, prodotti per i capelli, shampoo, deodoranti, eau de toilette, spray per il corpo,
oli per il bagno, bagnoschiuma, gel per la doccia».
4       La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul
Bollettino dei marchi comunitari
n. 92/1998 del 30 novembre 1998.
5       L’8 gennaio 1999 la società The Polo/Lauren Company LP (in prosieguo: l’«interveniente») proponeva opposizione ai sensi dell’art. 42,
n. 1, del regolamento n. 40/94. Il motivo invocato a sostegno dell’opposizione era il rischio di confusione contemplato dall’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio richiesto e i marchi nazionali anteriori di cui l’interveniente è
titolare. I marchi anteriori in questione sono i seguenti marchi:
a)      il marchio tedesco n. 1 153 949 depositato il 30 gennaio 1988, registrato il 9 febbraio 1990 e protetto fino al 31 gennaio 2008
per i «profumi, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, in particolare polveri, creme, lozioni, oli essenziali, saponi,
cosmetici contenenti additivi deodoranti, eccetto cosmetici per capelli», rientranti nella classe 3;
b)      il marchio greco n. 103 778 depositato il 23 aprile 1991 e registrato il 17 marzo 1994 per tutti i prodotti della classe 3,
ivi compresi «profumeria, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, cipria, creme, lozioni, oli essenziali, saponi, deodoranti
per il corpo, lozioni per i capelli, dentifrici»;
c)      il marchio spagnolo n. 1 253 471 depositato il 19 maggio 1988 e registrato il 5 novembre 1990 per una serie di prodotti rientranti
nella classe 3, cioè «profumeria, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, ciprie, creme e lozioni, oli essenziali, saponi
e deodoranti per il corpo, eccetto dentifrici e preparati per la pulizia dei denti»;
d)      il marchio svedese n. 225 475 depositato il 4 luglio 1989 e registrato il 2 agosto 1991 per taluni prodotti rientranti nella
classe 3, cioè «profumeria, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, cipria, creme e lozioni, oli essenziali, saponi,
deodoranti per il corpo».
Il segno registrato per questi quattro marchi era il seguente:
e)      le due registrazioni britanniche del marchio denominativo POLO nn. 638 708 e 657 863 richieste, rispettivamente, il 18 luglio 1945
e il 1° aprile 1947 e rinnovate fino al 18 luglio 2008 e fino al 1° aprile 2006 per una serie di prodotti rientranti nella
classe 3, cioè «profumeria, preparati per la toilette (non medicinali), preparati cosmetici, dentifrici, preparati depilatori,
saponi, articoli da toilette (non compresi in altre classi) eccetto i recipienti per ciprie nonché altri prodotti del tipo
di recipienti per ciprie» (n. 638 708), e «sali da bagno, talco, ciprie per il viso, creme per il viso, preparati per stimolare
il cuoio capelluto, lozioni dopo barba, tutti preparati per toilette non medicinali, e rossetti, brillantina, lozioni per
capelli, shampoo, dentifrici, saponi e profumi» (n. 657 863);
f)      il marchio figurativo britannico n. 2 007 609
depositato il 23 dicembre 1994 e registrato il 13 marzo 1996 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «sapone,
profumeria, eau de toilette, oli essenziali, cosmetici, dentifrici, acqua di Cologna, gel per la rasatura, crema per la rasatura,
balsamo dopo barba, schiuma dopo barba, lozione per la pelle, creme per la pelle, idratanti per il viso, talco, vaporizzatore
anti traspirante e stic deodorante per la persona e antisole, tutti per uomini», eccetto prodotti per i capelli;
g)      il marchio figurativo britannico n. 2 140 409
depositato il 30 luglio 1997 e registrato il 27 febbraio 1998 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «profumi,
acqua di Cologna, essenze, lozioni dopo barba, schiume dopo barba, antitraspiranti, deodoranti per la persona, talco, eau
de toilette, cipria per il corpo, cosmetici, prodotti di bellezza, cioè creme per il viso e il corpo, lozioni e lozioni e
creme solari, e creme e lozioni antisole, prodotti per la cura dei capelli, e cioè shampoo, dopo shampoo, creme e lozioni
per i capelli e brillantine e preparati per stimolare il cuoio capelluto; prodotti per il bagno, la doccia e cioè saponi da
toilette, shampoo per il corpo, esfolienti per il corpo, prodotti emollienti per il corpo, sali da bagno, gel per il bagno
e la doccia, oli per il bagno e la doccia e oli essenziali»;
h)      la registrazione britannica del marchio figurativo n. 657 864
richiesto il 1° aprile 1947 e rinnovato il 15 maggio 1996 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «sali
da bagno, talco, cipria per il viso, preparati per stimolare il cuoio capelluto, lozioni dopo barba, creme per il viso, tutti
prodotti non medicinali per la toilette, e rossetti, brillantina, lozioni per i capelli, shampoo, dentifricio, saponi e profumi»;
i)      il marchio figurativo britannico n. 1 484 052
depositato il 28 novembre 1991 e registrato il 7 gennaio 1994 per preparati profumati rientranti nella classe 3.
6       Nella decisione 31 gennaio 2002, n. 182/2002, comunicata alle parti lo stesso giorno, la divisione di opposizione dell’UAMI
respingeva l’opposizione.
7       Il 27 marzo 2002 l’interveniente presentava ricorso presso l’UAMI ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 contro la
decisione della divisione di opposizione.
8       Con decisione 25 marzo 2004 (fascicolo R 273/2002-1), notificata alla ricorrente il 1° aprile 2004 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), la prima commissione di ricorso accoglieva parzialmente il ricorso. Ha considerato, in sostanza, che esisteva
un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore registrato nel Regno Unito con il n. 657 864
per i seguenti prodotti: «preparati per pulire, dentifrici, profumeria, lozioni dopo barba, preparati per capelli, shampoo,
saponi, oli essenziali, cosmetici, lozione per capelli, deodoranti, eau de toilette, vaporizzatore per il corpo, oli da bagno,
bagnoschiuma, doccia gel». Per contro, secondo la commissione di ricorso, tale rischio di confusione non esiste per i seguenti
prodotti: «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per lucidare, sgrassare e abradere».

Conclusioni delle parti
9       La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–       annulare la decisione impugnata;
–       ordinare la registrazione del marchio per tutte le classi di prodotti, compresa la classe 3;
–       condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
10     L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.
11     L’interveniente conclude che il Tribunale voglia accogliere l’opposizione per tutti i prodotti considerati nella domanda di
registrazione, compresi i preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, e i preparati per lucidare, sgrassare e
abradere, sulla base sia del marchio anteriore registrato nel Regno Unito con il n. 657 864 sia di altri marchi anteriori.

In diritto
12     La ricorrente invoca, in sostanza, a sostegno del suo ricorso due motivi che deducono la violazione, in primo luogo, dell’obbligo
di motivazione e, in secondo luogo, dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo della ricorrente che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
13     La ricorrente è del parere che la decisione impugnata violi l’obbligo di motivazione. Più esattamente, la commissione di ricorso
non avrebbe motivato, o non avrebbe motivato sufficientemente, il rigetto del ragionamento seguito dalla divisione di opposizione
dell’UAMI, secondo il quale, da un lato, l’occhio del consumatore sarà probabilmente più attratto dalle parole «Royal County
of Berkshire» in ragione della loro posizione, che sovrasta l’elemento figurativo del marchio richiesto e, dall’altro lato,
il marchio anteriore POLO fa riferimento in generale allo sport, mentre la domanda di marchio comunitario consentirà di identificare
un club di polo specifico.
14     L’UAMI premette che la commissione di ricorso, al punto 31 della decisione impugnata, ha giustificato la sua conclusione secondo
la quale i segni di cui trattasi sarebbero somiglianti da un punto di vista visivo. Per quanto riguarda il confronto concettuale,
l’UAMI sottolinea che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che esisteva una certa somiglianza concettuale
tra i segni, poiché entrambi evocano lo sport del POLO, che nulla avrebbe a che vedere con i prodotti di cui trattasi. L’UAMI
conclude che la commissione di ricorso ha esposto le ragioni per le quali si è discostata dalla decisione della divisione
di opposizione dell’UAMI.
15     L’interveniente non presenta osservazioni specifiche circa l’argomento secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe motivato,
o non avrebbe motivato in misura sufficiente, il rigetto del ragionamento della divisione di opposizione. Tuttavia, sostiene
il ragionamento accolto dalla commissione di ricorso.
Giudizio del Tribunale
16     Si deve ricordare che, a norma dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI debbono essere
motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’art. 253 CE [sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T‑124/02 e T‑156/02, Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punto 72].
17     Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire,
da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti
e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (citata sentenza
VITATASTE e METABALANCE 44, punto 73, e la giurisprudenza ivi citata). La rispondenza di una motivazione a questi requisiti
non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia
(sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C‑122/94, Commissione/Consiglio,Racc. pag. I‑881, punto 29, e del Tribunale 6 aprile 2000, causa T‑188/98, Kuijer/Consiglio,Racc. pag. II‑1959, punto 36).
18     Nella specie, occorre esaminare l’asserita assenza o insufficienza di motivazione sostenuta dalla ricorrente.
19     In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto del ragionamento seguito dalla divisione di opposizione dell’UAMI, secondo
cui l’occhio del consumatore sarebbe probabilmente maggiormente attirato dalle parole «Royal County of Berkshire» in considerazione
del fatto che sovrasta l’elemento figurativo del marchio richiesto, il Tribunale ritiene, in particolare, che la considerazione
figurante al punto 31 della decisione impugnata, secondo la quale il modo in cui le parole che compongono l’elemento denominativo
del segno di cui trattasi sono scritte rafforza sensibilmente il carattere dominante della raffigurazione del giocatori di
polo, consentiva alla ricorrente di conoscere la ragione esatta per cui la commissione di ricorso non aveva accolto l’elemento
denominativo come elemento dominante e, di conseguenza, aveva respinto il ragionamento della divisione di opposizione.
20     Inoltre, per quanto riguarda il ragionamento della divisione di opposizione secondo il quale il marchio anteriore POLO fa
riferimento allo sport in generale, mentre il marchio richiesto consentirebbe di identificare un club di polo specifico, si
deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il detto ragionamento non è stato invalidato dalla
commissione di ricorso. In effetti, al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esplicitamente confermato
che le parole «Royal County of Berkshire Polo Club» potevano evocare, per un consumatore inglese, un club specifico o persone
che giocano al polo.
21     Poiché, nel loro insieme, i motivi della decisione impugnata fanno apparire in modo chiaro il ragionamento seguito circa la
valutazione del rischio di confusione, si deve concludere che il primo motivo è infondato e come tale va respinto.

Sul secondo motivo della ricorrente, che deduce la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
22     La ricorrente invoca più argomenti che si risolvono, in sostanza, nell’avvalersi della violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
23     La ricorrente rileva, in primo luogo, che la decisione impugnata ha indebitamente scomposto il marchio richiesto e non lo
ha considerato un tutt’uno, bensì una serie di elementi ai quali ha assegnato valori, caratteri distintivi o idoneità ad essere
rimarcati in modo differente.
24     In secondo luogo, la ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso nella misura in cui verrebbe ivi considerato
che nessuna delle parole «Royal County of Berkshire Polo Club» che compongono l’elemento denominativo del segno di cui trattasi
era messa in evidenza rispetto all’elemento figurativo del detto segno, cioè il medaglione che raffigura un cavaliere che
gioca al polo. Una siffatta conclusione farebbe astrazione dal fatto che le parole avrebbero la medesima importanza dell’elemento
figurativo. A questo proposito, le parole sarebbero, nella specie, visibili e tali da richiamare chiaramente l’attenzione
per la loro dimensione, la loro disposizione tipografica e i loro caratteri maiuscoli bianchi. Considerando l’elemento figurativo
come elemento dominante e determinante del segno, la commissione di ricorso sarebbe pertanto incorsa in errore di valutazione.
25     In terzo luogo, la ricorrente censura il riferimento operato nella decisione impugnata al carattere arbitrario del marchio
richiesto. Secondo la ricorrente, tale riferimento non tiene conto del fatto che si tratta di un marchio di origine, cioè
che indica che i prodotti provengono dal Royal County of Berkshire Polo Club.
26     In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, se la decisione impugnata non verrà annullata, viene a crearsi a vantaggio dell’interveniente
un monopolio ingiusto e ingiustificato sull’elemento figurativo costituito dal cavaliere che gioca al polo. Secondo la ricorrente,
ciò sarebbe ingiusto e inammissibile, specie se si considera il numero di registrazioni di marchi per i prodotti appartenenti
alla classe 3 che sono stati ottenuti da altri club di polo. A questo proposito, la ricorrente fa riferimento alla registrazione
del marchio britannico n. 1 558 682 e del marchio comunitario n. 980 995.
27     In quinto luogo, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore di diritto in quanto avrebbe in realtà applicato un test
dove il grado presunto di somiglianza dei marchi in causa sarebbe stato sostituito dal criterio che avrebbe dovuto essere
applicato in caso di rischio di confusione, cioè la presa in considerazione di tutti i fattori del caso di specie.
28     L’UAMI rileva, in primo luogo, che la commissione di ricorso, pur considerando il marchio richiesto nel suo insieme, ha giustamente
dichiarato che la rappresentazione del giocatore di polo costituiva un elemento dominante dal punto di vista visivo. Secondo
l’UAMI, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante l’esistenza di talune differenze tra i segni, queste non fossero
sufficienti per controbilanciare le similitudini, specie se si tiene conto del principio dell’imperfetto ricordo del consumatore.
L’UAMI conclude facendo presente che l’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione non avrebbe considerato
il marchio richiesto nel suo insieme è palesemente infondato. Secondo l’UAMI, la commissione di ricorso non ha attribuito
importanza soverchia al logo del cavaliere isolandolo e non ha, di conseguenza, spinto in maniera eccessiva la sua analisi
dei segni controversi.
29     In secondo luogo, ad avviso dell’UAMI, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato la natura arbitraria della rappresentazione
di un cavaliere che gioca al polo per i prodotti di cui trattasi, rientranti nella classe 3. A questo riguardo, il ragionamento
della ricorrente circa il marchio di origine avrebbe potuto essere stato accolto favorevolmente se il marchio di cui trattasi
fosse stato richiesto soltanto per servizi rientranti nella classe 41, cioè attività sportive o attività di un club di polo.
30     In terzo luogo, secondo l’UAMI, la decisione impugnata non concede all’interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato
della rappresentazione del giocatore di polo. Secondo il parere dell’UAMI, la commissione di ricorso ha affermato in termini
del tutto corretti che la rappresentazione di un cavaliere che gioca al polo comportava intrinsicamente un carattere altamente
distintivo nei confronti dei prodotti rientranti nella classe 3 coperti dalla registrazione britannica anteriore, in quanto
trattasi di immagine a forte contenuto immaginativo. Non v’è alcun dubbio, secondo l’UAMI, che una siffatta rappresentazione
è arbitraria per i prodotti di cui trattasi e merita di essere protetta da domande successive contenenti rappresentazioni
somiglianti al punto da confonderle. Nel caso di specie, sostiene che il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore
costituisce un fattore supplementare che ne giustifica la protezione nei confronti di un marchio successivo contenente, come
elemento dominante, una rappresentazione somigliante di un giocatore di polo. Per quanto riguarda la menzione da parte della
ricorrente di registrazioni ottenute da altri club di polo per prodotti rientranti nella classe 3, l’UAMI precisa che, nel
caso del marchio britannico n. 1 558 682, la registrazione è stata autorizzata previa approvazione dal titolare del marchio
britannico n. 657 864, cioè l’interveniente nel presente procedimento. Per quanto riguarda il marchio comunitario n. 980 995,
l’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha rilevato nella sua decisione che esso rappresentava due giocatori di polo.
31     In quarto luogo, secondo l’UAMI, la commissione di ricorso non è incorsa in errore di diritto nel senso che avrebbe sostituito
il test che misura il rischio di confusione con un test basato su un presunto grado di somiglianza tra i segni. L’UAMI sostiene,
a questo proposito, che l’esistenza di un rischio di confusione è stato correttamente accertato dalla commissione di ricorso,
poiché questa ha tenuto conto nella sua analisi di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, cioè l’identità parziale
o la somiglianza dei prodotti, le somiglianze visive e concettuali tra i segni, il forte carattere distintivo della rappresentazione
del giocatore di polo che figura sui marchi anteriori dell’interveniente, allo stesso tempo intrinseco e acquisito dall’uso,
e, infine, l’esistenza di una famiglia di marchi legati al concetto del polo per prodotti rientranti nella classe 3.
32     L’interveniente sottolinea, in primo luogo, che l’impressione visiva conferita dall’immagine del cavaliere è molto più incisiva
e memorizzabile dell’elemento denominativo del marchio. Infatti, da un lato, l’elemento denominativo sarebbe accessorio per
il fatto che è costituito da sei parole scritte con caratteri relativamente piccoli di lettura particolarmente difficile per
il fatto che formano un medaglione. Del resto, nessuna di tali parole sarebbe predominante. D’altro lato, tenuto conto del
fatto che il consumatore medio ha solo rare occasioni di procedere ad un esame attento di un marchio e che conserva nella
memoria solo un’immagine o un ricordo imperfetto di questo, sarebbe molto poco attendibile che l’immagine imperfetta del marchio
che il consumatore conserva così nella memoria gli consenta di ricordarsi dell’elemento denominativo di tale marchio. A questo
proposito, l’interveniente rileva ancora che l’approccio della ricorrente, consistente nel considerare le parole costitutive
dell’elemento denominativo del marchio richiesto come caratteristica dominante di tale marchio per il fatto che sono visibili,
prescinde, da un lato, dall’impressione di insieme prodotta dal marchio, e dall’altro, dal fatto che il consumatore medio
non procede ad un esame dettagliato del marchio e ne conserva di norma nella memoria solo un’immagine imperfetta.
33     In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere arbitrario del nesso tra il marchio richiesto e i prodotti, l’interveniente
osserva, da un lato, che tale marchio non presenta alcun nesso con i prodotti rientranti nella classe 3 e non presenta alcun
significato che possa ricollegarvisi e, d’altro lato, che la domanda di marchio comunitario non verte su prodotti o servizi
legati alla pratica del polo, ma su prodotti privi di ogni rapporto con tale sport.
34     In terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo il quale, se non annullata, la decisione della commissione di ricorso
accorderebbe all’interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato della rappresentazione del giocatore di polo, costituisce,
secondo l’interveniente, un’implicita ammissione, da parte della ricorrente, del fatto che il suo logo di cavaliere è somigliante
a qualsivoglia dei marchi anteriori dell’interveniente e del fatto che sussiste un rischio di confusione nella mente del pubblico.
Secondo l’interveniente, è di conseguenza del tutto giustificato negare la registrazione del marchio successivo. L’interveniente
deduce a tal riguardo ancora l’argomento secondo il quale la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la ricorrente
non avesse fornito la prova dell’uso, per i prodotti rientranti nella classe 3, di altri marchi contenenti un elemento raffigurante
un giocatore di polo. Da un lato, per quanto riguarda la registrazione del marchio britannico n. 1 558 682, l’interveniente
rileva che la registrazione è intervenuta a seguito del proprio consenso. D’altro lato, per quanto riguarda il marchio comunitario
n. 980 995, l’interveniente rinvia alla decisione della commissione di ricorso, dove quest’ultima ha messo in rilievo che
tale segno rappresentava due giocatori di polo.
35     L’interveniente rileva, in quarto luogo, che, nella sua valutazione circa l’esistenza di un rischio di confusione, la commissione
di ricorso ha tenuto giustamente conto del fatto che, da un lato, il marchio dell’interveniente aveva acquisito un carattere
ancora più distintivo con l’uso e, dall’altro lato, che l’interveniente aveva sviluppato, in relazione con i prodotti rientranti
nella classe 3, una famiglia di marchi concettualmente legati al gioco del polo.
36     La conclusione secondo la quale i prodotti contemplati dalla domanda di marchio comunitario sono identici o somiglianti ai
prodotti coperti dai marchi anteriori dell’interveniente è, ad avviso di quest’ultima, un elemento supplementare che corrobora
l’esistenza di un rischio di confusione. L’interveniente fa a questo proposito rinvio alla giurisprudenza della Corte secondo
la quale un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi coperti può essere compensato da un elevato grado di somiglianza
tra i marchi e viceversa (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819).
Giudizio del Tribunale
37     Si deve innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della
somiglianza del detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi per i quali
i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio nel quale il marchio anteriore
è tutelato. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi
registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
38     Come risulta dalla constante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione per quanto attiene alla somiglianza
visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
tenendo particolare conto degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (v., per analogia, sentenze della Corte
11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 23, e Llyod Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).
39     Si deve altresì ricordare che un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad
una delle componenti del marchio complesso, solo se quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva
prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che
il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili
nell’impressione complessiva da questo prodotta [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI
– Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 33].
40     La valutazione operata dalla commissione di ricorso del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi va pertanto esaminata
alla luce di tali considerazioni.
41     Si deve innanzi tutto sottolineare, da un lato, che, considerando l’elemento figurativo come elemento dominante del marchio
richiesto, la commissione di ricorso non ha per questo ignorato, nel confrontare i due segni da un punto di vista visivo,
l’elemento denominativo del detto marchio. Infatti, nel procedere a tale confronto, la commissione di ricorso ha tenuto espressamente
conto del modo in cui le parole erano scritte. L’affermazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso
non ha considerato il marchio richiesto nel suo insieme è pertanto manifestamente infondata. Dall’altro lato, giustamente,
la commissione di ricorso ha ritenuto l’elemento figurativo come elemento dominante del marchio richiesto. Infatti, è senz’altro
il giocatore di polo, cioè l’elemento figurativo, quello che attribuisce a tale marchio il suo carattere distintivo e che
sarà più facilmente recepito dai consumatori. Per contro, l’elemento denominativo del marchio richiesto, costituito da sei
parole scritte con caratteri relativamente piccoli, di lettura particolarmente difficile, in ragione della loro posizione
a forma di medaglione, è trascurabile nell’impressione complessiva prodotta da tale marchio. Del resto, la presenza dell’elemento
denominativo sotto forma di medaglione non fa che mettere ancora più in evidenza l’elemento figurativo di tale marchio, con
la conseguenza che il carattere dominante di quest’ultimo viene a trovarsi rafforzato.
42     Si deve, in secondo luogo, esaminare l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo il quale il riferimento operato, nella decisione
impugnata, al carattere arbitrario del marchio non terrebbe conto del fatto che tale marchio contiene un’indicazione di origine,
in quanto indica che i prodotti provengono dal Royal County of Berkshire Polo Club. Si deve a questo proposito osservare che
la commissione di ricorso aveva rilevato, al punto 31 della decisione impugnata, che l’elemento figurativo del marchio richiesto,
ritenuto elemento dominante di tale marchio, era arbitrario rispetto ai prodotti per i quali il detto marchio veniva richiesto.
Tale osservazione è assolutamente esatta, poiché è incontestabile che il concetto dello sport di polo che si sviluppa dal
marchio richiesto non ha alcun nesso con i prodotti rientranti nella classe 3 per i quali viene chiesta la registrazione del
marchio comunitario. Da ciò consegue che la questione se la decisione impugnata abbia tenuto conto del fatto che si trattava
di un marchio di origine non è pertinente ai fini della soluzione della presente causa.
43     In terzo luogo, il Tribunale ritiene che l’argomento secondo cui, se non annullata, la decisione della commissione di ricorso
finirebbe per accordare all’interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato della rappresentazione del giocatore di polo
e le consentirebbe di frapporre ostacoli ad ogni successiva domanda che contenga un logo similare non vada accolto. Si deve,
a questo proposito, osservare che la commissione di ricorso ha sostenuto in modo del tutto fondato che la rappresentazione
di un giocatore di polo conteneva intrensicamente un carattere altamente distintivo rispetto ai prodotti rientranti nella
classe 3 per i quali veniva richiesta la registrazione del marchio e che sono attualmente coperti dalla precedente registrazione
britannica, poiché, rispetto a tali prodotti, la rappresentazione di un giocatore di polo è un’immagine a forte contenuto
immaginativo. Una siffatta rappresentazione deve essere considerata arbitraria per i prodotti di cui trattasi e merita di
essere protetta dalle successive domande contenenti rappresentazioni somiglianti al punto da confonderle. Infatti, l’interesse
del regime giuridico del marchio comunitario sta esattamente nel fatto che esso consente ai detentori di un marchio anteriore
di opporsi alla registrazione di marchi successivi che traggono indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla reputazione
del marchio anteriore. Pertanto, lungi dal concedere un monopolio ingiusto e ingiustificato ai detentori di un marchio anteriore,
il detto regime consente a tali detentori di tutelare e valorizzare gli investimenti sostanziali affrontati per promuovere
il loro marchio anteriore.
44     Infine, l’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe sostituito l’esame del rischio di
confusione tra i marchi di cui trattasi con un test dove il grado di somiglianza tra tali marchi era stato presunto è infondato
e dev’essere anch’esso respinto. Infatti, l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi è stata correttamente
accertata dalla commissione di ricorso, poiché questa ha tenuto conto, nella sua analisi, di tutti i fattori pertinenti del
caso di specie, cioè l’identità parziale o la somiglianza dei prodotti, le similitudini visive e concettuali tra i segni,
il forte carattere distintivo della rappresentazione del giocatore di polo nel marchio appartenente all’interveniente, allo
stesso tempo intrinseco e acquisito con l’uso, e l’esistenza di una famiglia di marchi appartenenti all’interveniente legati
al concetto del polo per prodotti rientranti nella classe 3.
45     Da ciò consegue che, poiché la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso aveva violato l’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, il presente motivo deve essere respinto.

Sulla domanda dell’interveniente fondata sull’art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Gli argomenti dell’interveniente
46     Nella replica, l’interveniente chiede innanzi tutto che la decisione della commissione di ricorso venga riformata laddove
ha respinto l’opposizione per quanto riguarda i seguenti prodotti considerati nella domanda di registrazione del marchio comunitario:
«preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per lucidare, sgrassare e abradere». L’interveniente ritiene
infatti che tali prodotti possano essere assimilati a saponi coperti dal suo marchio registrato nel Regno Unito con il n. 657 864.
La similitudine di tali prodotti con i saponi deriverebbe dal fatto che ambedue possono essere usati per pulire la casa, possono
avere le stesse modalità di commercializzazione, trovarsi nei medesimi reparti (quando sono venduti nella grande distribuzione),
essere usati gli uni con gli altri, e che le imprese che producono tale tipo di prodotti propongono una gamma completa di
prodotti per la pulizia. Di conseguenza, tenuto conto della similitudine tra i saponi e i prodotti sopra menzionati, come
pure del rischio di confusione esistente tra i due marchi, la commissione di ricorso avrebbe dovuto respingere la domanda
di registrazione per tutti i prodotti considerati, ivi compresi i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato;
preparati per lucidare, sgrassare e abradere».
47     L’interveniente censura ancora la decisione impugnata per non aver accolto l’opposizione sulla base degli altri marchi da
lei detenuti. Censura più esattamente il punto 44 della decisione impugnata, nella parte in cui questa afferma che le differenze
tra il marchio richiesto e i suoi altri marchi anteriori, elencati sopra al punto 5, erano più numerose delle somiglianze
visive e fonetiche. A questo proposito, l’interveniente sottolinea le constatazioni della commissione di ricorso secondo le
quali, da un lato, quattro di questi altri marchi anteriori non raffigurano un cavaliere che gioca al polo e, dall’altro lato,
nei quattro altri restanti marchi, cioè quelli che raffigurano un giocatore di polo, l’elemento dominante era la parola «polo».
48     L’interveniente sostiene che il marchio richiesto e gli altri marchi anteriori sono simili e che esiste il rischio di confusione
nella mente del pubblico interessato. Da un lato, il marchio richiesto evocherebbe il concetto di polo come sport, ed è pertanto
tale concetto quello che si troverebbe all’origine del marchio. Orbene, tale concetto corrisponderebbe esattamente a quello
che è evocato negli altri marchi, con la conseguenza che gli altri marchi anteriori e il marchio richiesto sarebbero concettualmente
molto simili. Dall’altro lato, tenuto conto del fatto che tutti i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo particolare,
sia intrinsecamente che col loro uso, come pure in ragione del fatto che, con riferimento alla valutazione del rischio di
confusione, il consumatore medio è ritenuto conservare nella sua memoria soltanto un’immagine imperfetta del marchio, sarebbe
probabile che i consumatori confondessero il marchio richiesto con un altro marchio facente parte della famiglia dei marchi
dell’interveniente.
49     Da ciò l’interveniente conclude che la commissione di ricorso non ha esaminato sufficientemente la questione della somiglianza
concettuale tra il marchio richiesto e gli altri marchi anteriori e ha omesso di statuire sulla questione del rischio di confusione.
Giudizio del Tribunale
50     Nel chiedere al Tribunale, da un lato, di riformare la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui questa ha
respinto l’opposizione circa i preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato come pure per i preparati per lucidare,
sgrassare e abradere, e, dall’altro lato, di accogliere l’opposizione per tutti i prodotti considerati nella domanda di marchio
comunitario sulla base sia del marchio anteriore registrato nel Regno Unito con il n. 657 864 sia degli altri marchi anteriori,
l’interveniente si avvale della possibilità concessale dall’art. 134, n. 3, del regolamento di procedura di formulare, nel
controricorso, conclusioni dirette alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel
ricorso.
51     In un siffatto caso, le altre parti possono, conformemente all’art. 135, n. 3, del regolamento di procedura, presentare entro
un termine di due mesi a decorrere dalla notifica loro effettuata del controricorso una memoria il cui oggetto si limita a
replicare alle conclusioni presentate per la prima volta nel controricorso dell’interveniente. Né l’UAMI né la ricorrente
si sono avvalsi di tale possibilità. Per contro, all’udienza, sia la ricorrente sia l’UAMI hanno preso posizione sulla domanda
dell’interveniente. In questo contesto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare tale domanda infondata e
respingerla. L’UAMI si è espresso soltanto sulla parte della domanda avente ad oggetto il rigetto da parte della commissione
di ricorso dell’opposizione nei riguardi dei preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, nonché dei preparati
per lucidare, sgrassare e abradere, e ha dichiarato di condividere a questo riguardo l’approccio dell’interveniente.
52     Si deve innanzi tutto rilevare che, se è vero che la maggior parte dei prodotti coperti dal marchio figurativo anteriore registrato
nel Regno Unito con il n. 657 864 sono utilizzati unicamente in quanto prodotti di bellezza o di igiene personale, non altrettanto
può dirsi per i saponi, che hanno una duplice funzione. Infatti, anche se i saponi sono usati per lavare il corpo e conferirgli
un odore o un aspetto gradevole, resta cionondimeno, cosa che la commissione di ricorso ha omesso di rilevare al punto 22
della decisione impugnata, che essi sono pure usati come prodotti di manutenzione della casa. A questo titolo essi sono assimilabili
ai preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, come pure ai preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere.
Ne consegue che esiste una somiglianza tra, da un lato, i saponi coperti dal marchio figurativo precedente registrato nel
Regno Unito con il n. 657 864 e, dall’altro, i preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, come pure per i preparati
per lucidare, sgrassare e abradere per i quali viene chiesta dalla ricorrente la registrazione. Tenuto conto di tale somiglianza,
il rischio di confusione rilevato dalla commissione di ricorso si estende anche ai preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato come pure ai preparati per lucidare, sgrassare e abradere, con la conseguenza che la decisione della commissione
di ricorso va parzialmente annullata in quanto non ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario per tali
prodotti. Conformemente all’art. 63 del regolamento n. 40/94, spetta all’UAMI adottare i provvedimenti che tale parziale annullamento
comporta.
53     Per quanto riguarda la domanda dell’interveniente di accogliere l’opposizione sulla base dei suoi marchi anteriori diversi
da quelli registrati nel Regno Unito con il n. 657 864, si deve osservare che una siffatta domanda potrebbe portare al massimo
allo stesso risultato di quello derivante dal punto precedente, cioè al rigetto integrale della domanda di marchio comunitario
per i prodotti rientranti nella classe 3. La domanda dell’interveniente che si basa su questo secondo fondamento è pertanto
divenuta senza oggetto e dev’essere pertanto respinta.

Sulle spese
54     A tenore dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente e l’UAMI ne ha chiesto la condanna alle spese. Nel corso dell’udienza
l’interveniente ha pure chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Il fatto che abbia così concluso solo nel corso dell’udienza
non osta all’accoglimento della sua domanda (sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa C‑113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio,
Racc. pag. 1185, e conclusioni dell’avv. generale Warner, Racc. pag. 1212, in particolare pag. 1274). La ricorrente dev’essere
pertanto condannata a tutte le spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione impugnata è annullata nella parte in cui consente la registrazione a favore del Royal County of Berkshire Polo
Club Ltd della domanda di marchio per i seguenti prodotti rientranti nella classe 3: preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato e preparati per lucidare, sgrassare e abradere.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La ricorrente sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) e dall’interveniente.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 febbraio 2006.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

M. Vilaras
*
Lingua processuale: l'inglese.