CELEX: 62003TJ0318
Marca comunitária
Marca nominativa ATOMIC BLITZ
Oposição do titular das marcas nominativas nacionais ATOMIC
Prova da renovação do registo da marca anterior
Alcance da apreciação do IHMI
Rejeição da oposição
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94

Antecedentes do litígio
1       Em 13 de Novembro de 2000, a sociedade espanhola Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, apresentou um pedido de marca
comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), modificado.
2       A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo ATOMIC BLITZ.
3       Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 28 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação
internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem
à seguinte descrição: «jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes».
4       Este pedido foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.° 60/2001, de 9 de Julho de 2001.
5       Em 3 de Outubro de 2001, a sociedade Atomic Austria GmbH (a seguir «recorrente»), invocando o artigo 8.°, n.° 1, alínea b),
do Regulamento n.° 40/94, apresentou oposição ao pedido de registo. A oposição baseou‑se em cinco marcas anteriores constituídas
pelo sinal ATOMIC (a seguir «marcas anteriores»), que foram objecto dos seguintes registos na Áustria:
–       marca nominativa n.° 75 086, depositada em 16 de Março de 1973 e registada em 23 de Agosto de 1973;
–       marca nominativa n.° 76 640, depositada em 8 de Fevereiro de 1974 e registada em 15 de Março de 1974;
–       marca nominativa n.° 85 558, depositada em 2 de Março de 1977 e registada em 16 de Maio de 1977;
–       marca nominativa n.° 97 370, depositada em 27 de Março de 1981 e registada em 22 de Julho de 1981;
–       marca nominativa n.° 106 849, depositada em 28 de Junho de 1984 e registada em 10 de Setembro de 1984.
6       A oposição da recorrente foi acompanhada, para cada marca anterior, de uma certidão do registo das marcas austríaco, com tradução
inglesa, assim como de uma declaração emitida pelo agente de patentes que representa a recorrente junto do IHMI, confirmando
que «[…] os cinco registos são totalmente válidos para todas as mercadorias indicadas nas certidões e na minha tradução, respectivamente».
As certidões foram emitidas em 19 de Abril de 1999.
7       Por carta de 23 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI informou a recorrente de que a sua oposição tinha sido
comunicada à requerente e fixou‑lhe um prazo de quatro meses, que terminava em 23 de Março de 2002, para juntar aos autos
todos os factos, provas ou observações complementares que considerasse necessários para fundamentar a sua oposição.
8       Esta carta era acompanhada de uma nota explicativa relativa às provas exigidas para a fundamentação de uma oposição (a seguir
«nota explicativa»). Nem a carta nem a nota explicativa continham qualquer convite expresso para apresentar os documentos
em falta expressamente identificados.
9       Dentro do prazo que lhe foi fixado, a demandante não apresentou nenhum documento justificativo suplementar para fundamentar
a sua oposição.
10     Por decisão de 9 de Dezembro de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou na íntegra a oposição, com o fundamento na não
apresentação pela recorrente, dentro do prazo fixado, das provas da renovação das marcas anteriores que demonstram a sua validade
jurídica.
11     Em 17 de Janeiro de 2003, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição do IHMI. A recorrente sustentou
que a Divisão de Oposição não tinha tomado em consideração a declaração do agente de patentes, que as cópias das certidões
apresentadas não continham indícios que sugerissem que os registos tinham caducado e que a Divisão de Oposição devia ter pedido
de forma explícita à recorrente a apresentação dos documentos em falta.
12     Por decisão de 9 de Julho de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao
recurso interposto da decisão da Divisão de Oposição.
13     A Câmara de Recurso observou que a nota explicativa que acompanhava a carta do IHMI de 23 de Novembro de 2001 indicava de
modo claro e inequívoco que a renovação das marcas anteriores tinha de ser provada através de um certificado de renovação
ou de qualquer outra prova equivalente. Considerou que a declaração emitida pelo agente de patentes que representa a recorrente
junto do IHMI, confirmando a validade das marcas anteriores, não podia ser aceite como prova equivalente do certificado de
renovação oficial. Por último, precisou que o facto de a nota explicativa ter sido anexada à carta de 23 de Novembro de 2001
permitia diferenciar o presente processo dos que deram lugar às decisões das Câmaras de Recurso invocadas pela recorrente,
nas quais foi declarado que a Divisão de Oposição devia ter enviado um convite suplementar.

Tramitação processual
14     Por carta de 27 de Outubro de 2004, o IHMI apresentou determinadas observações sobre o relatório de audiência.
15     Em 16 de Novembro de 2004, após a audiência, o Tribunal convidou as partes a apresentarem‑lhe as normas jurídicas de direito
austríaco que regulamentam a duração da protecção das marcas. A recorrente e o IHMI responderam a este convite por cartas
de 25 de Novembro de 2004 e de 29 de Novembro de 2004, respectivamente.
16     Após terem sido apresentadas as respostas das partes, a fase oral foi encerrada em 10 de Dezembro de 2004.

Pedidos das partes
17     A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       anular a decisão impugnada;
–       condenar o IHMI nas despesas.
18     O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       negar provimento ao recurso;
–       condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito
19     A recorrente invoca três fundamentos de recurso, baseados, respectivamente, a título principal, em a Câmara de Recurso não
ter censurado o facto de as provas por si produzidas não terem sido tomadas em consideração, a título subsidiário, em a Câmara
de Recurso não ter entendido que existia um vício processual no facto de a Divisão de Oposição não ter chamado a atenção da
recorrente para a falta de determinados documentos e, igualmente a título subsidiário, em a Câmara de Recurso não ter concluído
que a Divisão de Oposição tinha violado o princípio da protecção da confiança legítima ao não ter indicado que a sua prática
tinha sido alterada.

Quanto ao primeiro fundamento, baseado no facto de a Divisão de Oposição não ter tomado em consideração as provas produzidas
20     O primeiro fundamento divide‑se em duas vertentes. No âmbito da primeira vertente, a recorrente sustenta que as certidões
de registo austríaco das marcas, que apresentou, constituem prova suficiente da validade das marcas anteriores. No âmbito
da segunda vertente, alega, subsidiariamente, que essa prova foi por si produzida através da declaração emitida pelo agente
de patentes.
21     Há que examinar, desde logo, a primeira vertente do presente fundamento.
Argumentos das partes
22     A recorrente sustenta que o
dossier
anexo à oposição de 3 de Outubro de 2001 estava completo. Em sua opinião, a prova exigida pela regra 16, n.° 2, do Regulamento
(CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), foi
produzida, na medida em que as certidões de registo relativas às marcas anteriores permitem verificar que as marcas em causa
ainda eram válidas. Com efeito, a recorrente considera que se, no momento da emissão das certidões, a protecção das marcas
anteriores tivesse, por exemplo, cessado, o Österreichisches Patentamt (Instituto de Patentes austríaco) teria aposto a correspondente
menção nas certidões. Na medida em que as certidões, relativas às marcas anteriores, apresentadas pela recorrente, não continham
aquela menção, a Divisão de Oposição não teve, portanto, razão ao considerar que o registo tinha perdido a sua validade.
23     Seguidamente, entre a data da emissão das certidões do registo e a data da apresentação da oposição, não era necessária qualquer
renovação para as marcas anteriores, com excepção da marca n.° 97 370. Assim, segundo a recorrente, não era necessário apresentar
um certificado de renovação ou uma prova equivalente na acepção da nota explicativa.
24     Na audiência, a recorrente observou que a duração da protecção de uma marca, tal como pode resultar de um documento oficial,
não garante que a marca seja protegida precisamente durante esse período. Por um lado, a protecção pode ser renovada; com
efeito, na Áustria, a renovação pode ocorrer dentro de um prazo que apenas termina seis meses após o decurso do período da
protecção. Por outro lado, uma marca pode ser anulada por uma decisão judicial, antes que esse prazo termine, ou ainda o proprietário
pode renunciar à sua marca. Daí a recorrente conclui que nem sequer a indicação da duração da protecção garante que a marca
seja efectivamente protegida até à data indicada e que, consequentemente, a duração da protecção não tem uma importância comparável
à de outras características da marca, como são a lista dos produtos e serviços cobertos.
25     Além disso, a recorrente afirmou no decurso da audiência que o Österreichisches Patentamt não emite certificados específicos
de renovação das marcas. Perante esta situação, a recorrente decidiu fazer prova da validade das marcas anteriores, recorrendo
às certidões de registo.
26     O IHMI recorda que incumbe ao opositor produzir a prova da existência do direito anterior em que se funda a oposição. A prova
da existência de uma marca anterior implica igualmente que seja feita prova da sua eventual renovação. Com efeito, não havendo
renovação, a marca perde a sua validade e não pode, portanto, servir de obstáculo ao registo de novas marcas.
27     Segundo o IHMI, as certidões de registo do Österreichisches Patentamt relativas às marcas anteriores, que acompanham a oposição
da recorrente, não permitem determinar a data em que termina a protecção das marcas anteriores, elemento essencial do direito
conferido pela marca. Na falta de explicações concretas sobre a duração da protecção das marcas anteriores por parte da recorrente,
o IHMI considerou que essa duração era de dez anos. Ora, esta duração tinha já decorrido para todas as marcas anteriores,
registadas entre 1973 e 1984.
28     O IHMI alega ainda, ao preconizar uma aplicação
mutatis mutandis
dos princípios estabelecidos no despacho do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Novembro de 2003, Strongline/IHMI – Scala
(SCALA) (T‑235/02, ainda não publicado na Colectânea), que o facto de a data em que termina a duração da protecção não decorrer
das certidões do registo impede a outra parte no processo de oposição e a Câmara de Recurso de verificarem com suficiente
certeza o estatuto legal e a propriedade das marcas anteriores. Deste modo, segundo o IHMI, as certidões produzidas não são
adequadas para servir de prova única da existência das marcas anteriores.
29     No decurso da audiência, o IHMI acrescentou que as certidões exibidas pela recorrente eram demasiado antigas no momento em
que foram apresentadas ao IHMI. Observou também que, mesmo que a recorrente estivesse impossibilitada de apresentar um certificado
oficial de renovação, podia contudo fazer prova da renovação das marcas anteriores, apresentando citações do direito austríaco
que regulamentem a duração da protecção das marcas, ou as cartas do Österreichisches Patentamt que capeavam os certificados
de registo das marcas anteriores.
30     Além disso, o IHMI apresenta um determinado número de argumentos susceptíveis de sustentar a primeira vertente do presente
fundamento e, assim, o pedido de anulação da decisão impugnada.
Apreciação do Tribunal
31     A título liminar, o Tribunal recorda que, como decorre do quinto considerando do Regulamento n.° 40/94, o direito comunitário
das marcas não substitui os direitos das marcas dos Estados‑Membros. O sistema criado por este regulamento pressupõe a tomada
em consideração, pelo IHMI, da existência de marcas ou de direitos anteriores nacionais.
32     Deste modo, o artigo 8.°, n.° 1, conjugado com o artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii) e iii), daquele regulamento, preceitua
que o titular de uma marca anterior nacional ou internacional que produza efeitos num Estado‑Membro se pode opor, nas condições
que o mesmo regulamento estabelece, ao registo de uma marca comunitária.
33     Como decorre, designadamente, do artigo 74.°, n.° 1,
in fine
, do Regulamento n.° 40/94, nos processos respeitantes a um motivo relativo de recusa de registo, incumbe à parte que se opõe
ao registo de uma marca comunitária, baseando‑se numa marca anterior nacional, demonstrar a existência desta última e, eventualmente,
o âmbito da protecção.
34     Ao invés, incumbe ao IHMI apreciar se, no âmbito de um processo de oposição, estão reunidas as condições de aplicação de um
motivo de recusa do registo invocado. Neste contexto, aquele está obrigado a apreciar a materialidade dos factos invocados
e a força probatória dos elementos apresentados pelas partes.
35     O IHMI pode ser chamado a tomar em consideração, designadamente, o direito nacional do Estado‑Membro onde a marca anterior
em que a oposição se baseia goza de protecção. Neste caso, deve informar‑se oficiosamente, através dos meios que entender
serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado‑Membro em causa, se essas informações forem necessárias para
apreciar as condições de aplicação do motivo de recusa de registo em causa, designadamente, a materialidade dos factos apresentados
ou a força probatória dos documentos produzidos. Com efeito, a limitação da base factual da apreciação feita pelo IHMI não
exclui que este tenha em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no processo de oposição,
factos notórios, quer dizer, factos que são susceptíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos
através de fontes geralmente acessíveis [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004, Ruiz‑Picasso e
o./IHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, ainda não publicado na Colectânea, n.° 29, não recorrido quanto a este ponto].
36     O IHMI pode igualmente, se considerar útil, convidar as partes a fornecerem‑lhe indicações sobre determinados pontos específicos
desse direito nacional. A parte interessada não está, no entanto, obrigada a apresentar, por sua iniciativa, informações gerais
sobre o direito de propriedade intelectual em vigor no Estado‑Membro em causa.
37     O exame dos factos e dos elementos apresentados ao IHMI deve ser efectuado no respeito dos direitos de defesa das partes no
processo de oposição e da equidade processual. Com efeito, se o requerente de uma marca comunitária tiver dúvidas quanto à
força probatória dos documentos apresentados pelo opositor para demonstrar a existência do direito anterior invocado, ou ainda
quanto ao alcance deste direito, pode exprimir essas dúvidas durante o processo que corre perante o IHMI, o qual está obrigado
a examinar cuidadosamente as observações em causa.
38     Contudo, o IHMI não pode deixar de efectuar uma apreciação completa dos factos e dos documentos apresentados, alegando que
incumbe ao opositor fornecer, por sua iniciativa, informações detalhadas, sustentadas por provas, sobre o direito do Estado‑Membro
onde está protegida a marca anterior em que se baseia a oposição.
39     Além disso, há que referir que nem o Regulamento n.° 40/94 nem o Regulamento n.° 2868/95 especificam a forma obrigatória dos
elementos de prova que devem ser produzidos pelo opositor para justificar a existência do seu direito anterior. O Regulamento
n.° 2868/95 limita‑se a enunciar, na sua regra 16, n.° 2, que «se a oposição tiver fundamento na existência de uma marca anterior
que não seja uma marca comunitária, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de elementos comprovativos do registo
ou apresentação do pedido da marca anterior, como seja um certificado de registo». Para mais, o artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94, relativo à instrução dos processos no IHMI, prevê apenas uma lista não exaustiva das medidas possíveis («[…] podem
ser tomadas nomeadamente as seguintes medidas de instrução […]»).
40     Daqui resulta que, por um lado, o opositor é livre de escolher a prova que considere ser útil apresentar ao IHMI para fundamentar
a sua oposição e que, por outro, o IHMI está obrigado a analisar todos os elementos apresentados, para concluir se são efectivamente
prova do registo ou do depósito da marca anterior, sem poder recusar à partida um determinado tipo de prova que considere
inaceitável devido à sua forma.
41     Esta conclusão é corroborada pelas divergências que existem entre as práticas administrativas dos Estados‑Membros. Com efeito,
se se admitisse que o IHMI pode impor condições de forma às provas que devem ser produzidas, daí resultaria que, em determinados
casos, a produção dessas provas se tornaria impossível para as partes. Tal poderia ser o caso vertente, na medida em que a
recorrente sustenta, sem que o IHMI a tenha contradito nesta questão, que o Österreichisches Patentamt não emite qualquer
documento oficial que ateste a renovação de uma marca e que, assim, não podia apresentar esse documento.
42     No caso em apreço, a recorrente apresentou certidões emitidas pelo Österreichisches Patentamt em 19 de Abril de 1999. Nas
cinco certidões, correspondendo cada uma delas a uma marca anterior, o campo intitulado «Terminou em» não contêm qualquer
menção. Assim, estes documentos confirmam a validade das marcas anteriores na data em que as certidões foram emitidas, a saber,
19 de Abril de 1999. Resulta igualmente das certidões que as marcas anteriores foram registadas, respectivamente, em 23 de
Agosto de 1973 (marca n.° 75 086), 15 de Março de 1974 (marca n.° 76 640), 16 de Maio de 1977 (marca n.° 85 558), 22 de Julho
de 1981 (marca n.° 97 370) e 10 de Setembro de 1984 (marca n.° 106 849).
43     Face à inexistência de indicações concretas fornecidas pela recorrente, a Câmara de Recurso presumiu que a duração de protecção
das marcas seria, nos termos do direito austríaco, de 10 anos contados a partir do registo. Embora, como resulta das regras
de direito interno apresentadas pelas partes em resposta ao convite do Tribunal, esteja provado que a presunção do IHMI estava
correcta, há que observar a este respeito que o IHMI, que é um organismo comunitário especializado no domínio da propriedade
intelectual e que dispõe, portanto, de um nível considerável de peritagem nesta matéria, não se devia contentar com uma simples
presunção relativamente a factos essenciais relacionados com a protecção de marcas anteriores. Com efeito, em primeiro lugar,
a Câmara de Recurso actuou de modo contraditório, por um lado, ao fundamentar‑se num prazo presumido de dez anos para a protecção
de uma marca austríaca e, por outro, ao recusar a aplicação plena dessa presunção relativa à duração do prazo de protecção
na apreciação do alcance das certidões de registo apresentadas pela recorrente. Em segundo lugar, decorre dos n.
os
31 a 41,
supra
, que a Câmara de Recurso devia ter verificado a duração da protecção das marcas na Áustria, segundo o direito deste Estado.
44     Nos termos do § 19, n.° 1, da Markenschutzgesetz (lei relativa à protecção das marcas) de 1970, a duração da protecção de
uma marca austríaca termina dez anos após o final do mês no decurso do qual a marca foi registada. Este prazo é renovável.
Em caso de renovação, o novo prazo de protecção, que é igualmente de dez anos, começa a correr no dia seguinte àquele em que
terminou o prazo precedente, e isto independentemente da data de renovação efectiva.
45     Daqui resulta que, para conservar a sua protecção, cada uma das marcas anteriores devia ser renovada de dez em dez anos. O
facto de, como foi referido no n.° 42,
supra,
todas as marcas anteriores serem válidas em 19 de Abril de 1999 significa que as renovações que deviam ocorrer, respectivamente,
em 1991 (marca n.° 97 370), em 1993 (marca n.° 75 086), em 1994 (marca n.° 76 640 e marca n.° 106 849) e em 1997 (marca n.° 85 558)
tiveram efectivamente lugar. Ora, isto significa igualmente que a duração da protecção se estendia até 31 de Agosto de 2003,
para a marca n.° 75 086, até 31 de Março de 2004, para a marca n.° 76 640, até 31 de Maio de 2007, para a marca n.° 85 558,
até 31 de Julho de 2001, para a marca n.° 97 370, e até 30 de Setembro de 2004, para a marca n.° 106 849.
46     Deste modo, contrariamente às afirmações do IHMI, as certidões apresentadas pela recorrente permitiam determinar a data em
que terminou a protecção das marcas anteriores e permitiam, para além disso, determinar que quatro das cinco marcas anteriores
(com excepção da marca n.° 97 370) eram válidas no momento em que foi tomada a decisão pela Câmara de Recurso, a saber, 9
de Julho de 2003.
47     O facto de as certidões datarem de há mais de 29 meses no momento em que foram apresentadas no IHMI não é susceptível de infirmar
esta conclusão. Com efeito, mesmo que fosse preferível que a recorrente apresentasse certidões mais recentes, a apreciação
feita nos n.
os
45 e 46,
supra,
não depende da antiguidade das certidões. Além disso, está provado que o estatuto das cinco marcas anteriores não se alterou
entre a emissão das certidões e a sua apresentação. Por último, foi para abranger este último período, que é inevitável quando
da apresentação de documentos oficiais, que o agente de patentes da recorrente decidiu juntar às certidões a sua declaração
confirmando a manutenção da validade das marcas anteriores.
48     Há igualmente que julgar improcedente o argumento do IHMI segundo o qual a recorrente podia apresentar quer as certidões pertinentes
ao abrigo do direito austríaco quer as cartas do Österreichisches Patentamt que capeavam os certificados de registo das marcas
anteriores, para provar a renovação destas últimas.
49     Com efeito, como foi exposto nos n.
os
31 a 41 e 43,
supra
, a recorrente não estava obrigada a apresentar, por sua iniciativa, informações gerais sobre o direito austríaco das marcas.
50     Ora, conforme parece resultar da carta que foi citada a título de exemplo pelo IHMI no decurso da audiência, as cartas de
acompanhamento estão redigidas em termos gerais e apenas retomam as disposições sobre a duração da protecção contidas na Markenschutzgesetz
de 1970. Assim, a eventual apresentação dessas cartas não é pertinente no caso em apreço.
51     Por último, no que se refere à jurisprudência citada pelo IHMI relativamente à obrigação de apresentar uma tradução suficiente
das provas e dos documentos justificativos (despacho SCALA, já referido), o Tribunal considera que, embora o princípio do
contraditório exija que a outra parte no processo de oposição possa tomar conhecimento das provas apresentadas pela recorrente
na língua do processo, o mesmo não pode ser interpretado no sentido de que essas provas lhe devem permitir, por si só, assegurar‑se
da existência de marcas anteriores, sem que essa parte tenha de recorrer a aconselhamento ou a fontes de informação geralmente
acessíveis, mas externas às provas produzidas.
52     Cabe, portanto, julgar procedente o primeiro fundamento na sua primeira vertente.
53     Consequentemente, há que anular a decisão impugnada, sem que seja necessário recorrer aos argumentos apresentados pelo IHMI
para fundamentar a primeira vertente do primeiro fundamento da recorrente e, consequentemente, sem que seja necessário que
o Tribunal se pronuncie sobre a sua admissibilidade.
54     Sendo procedente o primeiro fundamento, não é necessário analisar os fundamentos apresentados pela recorrente a título subsidiário.

Quanto às despesas
55     Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada
nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená‑lo nas despesas, como pedido
pela recorrente.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
decide:
1)
A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, modelos e desenhos), de 9
de Julho de 2003 (processo R 95/2003‑2), é anulada.
2)
O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) é condenado nas despesas.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de Abril de 2005.
O secretário

O presidente
H. Jung

J. Pirrung
*
Língua do processo: alemão.