CELEX: 62005CJ0025
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta
Rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste
Kuviomerkki
Kullanvärinen makeiskäärepaperi
Erottamiskyky

1       August Storck KG vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
(neljäs jaosto) asiassa T-402/02, Storck vastaan SMHV (karamellipaperin muoto), 10.11.2004 antaman tuomion (ei vielä julkaistu
oikeustapauskokoelmassa; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kumoamiskanteen
sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 18.10.2002 tekemästä päätöksestä
(asia R 256/2001-2) evätä kullanväristä makeiskäärepaperia (karamellipaperin muoto) esittävältä kuviomerkiltä rekisteröinti
(jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt
2       Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa,
jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:
”1.      Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
– –
b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
– –
2.      Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.
3.      Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden
tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
3       Asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka otsikko on ”Päätösten perustelu”, säädetään seuraavaa:
”[SMHV] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”
4       Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan, jonka otsikko on ”Asiasisällön tutkiminen viran puolesta”, 1 kohdassa täsmennetään seuraavaa:
”Menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä
tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.”

Asian tausta
5       Valittaja jätti 30.3.1998 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen kuviomerkin, joka esittää kaksiulotteista kuvaa
kullanväriseen makeiskäärepaperiin (karamellipaperin muoto) kääritystä makeisesta, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
(ks. kuva alla).
6       Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat kuvausta ”Makeiset”.
7       Tutkija hylkäsi hakemuksen 19.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettei sille ollut syntynyt erottamiskykyä käytön
perusteella saman artiklan 3 kohdan mukaisesti.
8       SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti riidanalaisella päätöksellä tutkijan päätöksen. Alkuperäisen erottamiskyvyn osalta
se katsoi erityisesti, että haetun tavaramerkin graafisessa kuvassa näkyvää kullanväriä käytetään tavanomaisesti ja usein
makeisten kääreissä elinkeinotoiminnassa. Lisäksi se katsoi, etteivät valittajan esittämät todisteet osoittaneet haetun tavaramerkin
saavuttaneen erottamiskykyä makeisten osalta yleensä ja erityisesti toffeekaramellien osalta tuon merkin käytön perusteella.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sekä valituksenalainen tuomio
9       Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista neljän
kanneperusteen nojalla.
10     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 55–62 kohdassa ensimmäisen kanneperusteen osalta, joka
koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että haetulta
tavaramerkiltä puuttui tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla erottamiskyky, seuraavilla perusteluilla:
”55      On todettava, ettei valituslautakunta ole [tehnyt oikeudellista virhettä] katsoessaan, että ’kyseisen merkin koostumus (makeiskääre,
vaaleanruskea tai kullanvärinen) ei eroa perustavalla tavalla muista elinkeinotoiminnassa tavallisista ulkoasuista’ (riidanalaisen
päätöksen 14 kohta).
56      [Valitusl]autakunta on aivan oikein riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa todennut, että kiistanalaisen kääreen muoto on ’normaali
ja perinteinen makeiskääreen muoto’ ja että markkinoilla on ’suuri määrä näin käärittyjä makeisia’. Sama koskee kyseisen kääreen
väriä eli vaaleanruskeaa ([toffee]) tai – kuten haetun merkin graafisesta ulkoasusta käy ilmi – kullanväriä tai kullansävyä.
Näissä väreissä itsessään ei ole mitään epätavallista, eikä ole harvinaista nähdä niitä käytettävän makeiskääreissä, kuten
valituslautakunta on aiheellisesti todennut riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa. Niinpä se on täysin perustellusti katsonut
riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että tässä tapauksessa keskivertokuluttaja ei näe kyseistä tavaramerkkiä sellaisenaan
merkiksi tuotteen kaupallisesta alkuperästä vaan ainoastaan makeiskääreenä eikä sen enempänä – –
57      Niin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmän ominaispiirteet eivät eroa riittävästi makeisten
tai [toffee]karamellien kääreissä usein käytettävien perusmuotojen ominaispiirteistä, minkä vuoksi kohdeyleisö ei voi muistaa
niitä merkkeinä kaupallisesta alkuperästä. Kyseinen karamellin muotoinen makeiskääre vaaleanruskeana tai kullanvärisenä ei
[olennaisesti] eroa kyseessä olevien tuotteiden (makeiset, [toffee]karamellit) kääreistä, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa,
ja se mielletään luontaisesti tyypilliseksi näiden tuotteiden kääreen muodoksi.
– –
60      – – on todettava, että valituslautakunta on aivan aiheellisesti tuonut riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa esiin vaaran
kyseisen kääreen monopolisoinnista makeisten osalta, koska tämä arvio tulee vahvistaneeksi kääreen erottamiskyvyn puuttumisen
näiden tuotteiden osalta sen yleisen edun mukaisesti, joka piilee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan
ehdottoman hylkäysperusteen taustalla.
– –
62      Kaikesta edellä todetusta seuraa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin avulla ei tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen
tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan ole mahdollista tunnistaa asianomaisia tuotteita ja erottaa niitä muuta
kaupallista alkuperää olevista tuotteista. Merkki on siten vailla erottamiskykyä näiden tuotteiden osalta.”
11     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 82–89 kohdassa toisen kanneperusteen osalta, joka koski
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista, että valittaja ei ollut näyttänyt haetun tavaramerkin saavuttaneen käytön
perusteella koko yhteisön alueella erottamiskykyä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, erityisesti seuraavilla perusteluilla:
”82      Mitä ensiksikin tulee kantajan väitteisiin, jotka perustuvat tuotteiden myyntilukuihin yhteisössä vuosina 1994–1998, [valitus]lautakunta
on aivan oikein katsonut, etteivät ne tässä tapauksessa ole omiaan osoittamaan, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki
oli saanut käytön perusteella erottamiskyvyn.
83      Riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa valituslautakunta katsoi oikeudellisesti riittävällä tavalla, ettei mainittujen lukujen
perusteella ollut mahdollista arvioida kantajan hakeman tavaramerkin markkinaosuutta. Kyseisessä kääreessä myytyjen makeisten
yksikkö- ja tonnimäärää koskevista tiedoista huolimatta ’todenmukaisen arvion tekeminen [valittajan] markkinavoimasta ei ol[lut]
mahdollista, koska tietoja huomioon otettavien markkinoiden kokonaisvolyymistä tai arvioita kilpailevien yritysten myynnistä,
johon kantajan lukuja [olisi voitu] verrata, ei ole’. – –
84      Valituslautakunta on myös täysin aiheellisesti katsonut, että kantajan mainontakulujen osalta vallitsivat samat ongelmat kuin
edellä mainittujen myyntilukujen suhteen. [Valitus]lautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että kantajan
näistä kuluista esittämät seikat tuskin ovat hyödyksi, koska ’mikään ei mahdollista[nut] käsityksen saamista mainonnan määrästä
kyseisillä markkinoilla’. – – Niinpä tämä mainosmateriaali ei voi olla – – todiste siitä, että kohderyhmä käsittää merkin
ilmaisevan tuotteiden kaupallista alkuperää – –
85      Tämän ohella, kuten valituslautakunta on samassa riidanalaisen päätöksen kohdassa todennut, kyseiset kustannukset olivat alhaisia
’lukuisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa’, ja ’nämä tiedot jopa puuttuivat kokonaan eräiden jäsenvaltioiden osalta’. Viitteenä
olevan ajanjakson (1994–1998) yhdeltäkään vuodelta kustannuksia ei ole selostettu kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden
osalta.
86      – – on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on olemassa
rekisteröitäväksi haetun merkin osalta kaikkialla yhteisössä. Niinpä merkin on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi
kaikkialla yhteisössä, jotta se voidaan rekisteröidä asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla – –
87      Näin ollen edellä mainitut mainoskulut eivät missään tapauksessa voi toimia todisteena siitä, että kaikkialla yhteisössä vuosina
1994–1998 kohderyhmä tai ainakin sen merkittävä osa käsitti haetun tavaramerkin merkiksi kyseessä olevien tuotteiden kaupallisesta
alkuperästä.
– – ”
12     Kolmannen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkomista, ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, johon viitataan saman tuomion 95 kohdassa, että valituslautakunta
ei ollut rikkonut tätä säännöstä, seuraavalla perusteella:
”Riidanalaisessa päätöksessä – – oleva viittaus makeis- tai [toffee]karamellikaupassa tavanomaiseen käytäntöön konkreettisia
esimerkkejä esittämättä ei saata kyseenalaiseksi valituslautakunnan arviota siitä, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki sellaisenaan
ole erottamiskykyinen. Katsoessaan, ettei haetun merkin muodon ja värin yhdistelmä ole epätavallinen elinkeinotoiminnassa,
[valitus]lautakunta nimittäin perustaa näkemyksensä asiallisesti makeisten tai [toffee]karamellien kaltaisten kulutustavaroiden
kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea ja jotka erityisesti
näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat – – .”
13     Neljännen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi erityisesti valituksenalaisen tuomion 103–105 kohdassa, ettei valituslautakuntaa voida moittia siitä, ettei sen ratkaisu
olisi perustunut ainoastaan sellaisiin syihin, joihin valittaja on voinut ottaa kantaa, koska jo tutkija oli päätöksessään
katsonut, että ”kantajan liikevaihdon perusteella ei ollut mahdollista päätellä, että kuluttaja tunnistaa nämä makeiset niiden
kääreestä ja yhdistää ne yhteen ainoaan yritykseen” ja että ”koska vertailulukuja kilpailevien yritysten osalta tai kokonaismarkkinoita
koskevia tietoja ei ollut, oli mahdotonta arvioida liikevaihtolukuja”.

Valitus
14     Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittää neljä valitusperustetta, että yhteisöjen tuomioistuin
–       kumoaa valituksenalaisen tuomion
–       ensisijaisesti ratkaisee asian lopullisesti ja hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset
–       toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
15     SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäinen valitusperuste
Asianosaisten lausumat
16     Ensimmäisessä valitusperusteessaan, joka jakaantuu kolmeen osaan, valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
17     Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa valittajan mukaan virheellisesti
katsonut, että haetulla tavaramerkillä voi olla erottamiskyky vain, jos se eroaa perustavalla tavalla elinkeinotoiminnassa
tavallisista makeiskääreiden ulkoasuista, ja se on siten soveltanut ankarampia vaatimuksia kuin mitä yleensä vaaditaan erottamiskyvyn
toteamiseksi.
18     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös vaatinut valittajan mukaan virheellisesti, että haetun tavaramerkin on olennaisesti
erottava makeisalalla mahdollisesti olevista samankaltaisista tavaramerkeistä.
19     Valittajan mukaan mahdollisella sekaannuksella tavaroiden kanssa, joilla on toinen alkuperä, on merkitystä ainoastaan haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin väliseen sekaannusvaaraan perustuvassa väitemenettelyssä.
20     Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan tehnyt oikeudellisen virheen nojautuessaan valituksenalaisen
tuomion 60 kohdassa ”vaara[a]n kyseisen kääreen monopolisoinnista makeisten osalta” perustellakseen erottamiskyvyn puuttumista
haetulta tavaramerkiltä. Valittajan mukaan ei ole syytä ottaa huomioon mahdollista vapaana pitämisen tarvetta asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä.
21     Lopuksi valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin eivät valittajan mukaan ole tutkineet, onko haetulla tavaramerkillä
vähimmäiserottamiskyky itsessään, riippumatta markkinoilla olevien samankaltaisten makeisten ulkoasuista. Valittajan mukaan
on niin, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tutkinut tämän, se olisi todennut, että kyseinen tavaramerkki
on erottamiskykyinen.
22     SMHV vastaa ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut haettuun tavaramerkkiin ankarampia arviointiperusteita
kuin yleensä, vaan se on soveltanut vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tavaran muodon, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi
on haettu, on poikettava merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista kyseisellä toimialalla. Tätä kolmiulotteisille tavaramerkeille
kehitettyä oikeuskäytäntöä pitäisi SMHV:n mukaan soveltaa myös silloin, kun, kuten esillä olevassa asiassa, haettu tavaramerkki
esittää kyseessä olevan tuotteen kolmiulotteisen muodon kaksiulotteista kuvaa.
23     Toiseksi SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole perustellut toteamustaan haetulta tavaramerkiltä
puuttuvasta erottamiskyvystä monopolisointivaaran olemassaololla.
24     Lopuksi väitteellä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, että haetulla tavaramerkillä
on erottamiskyky, riitautetaan SMHV:n mukaan kyseisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskeva arviointi, eikä sitä siten voida
tutkia valituksen yhteydessä.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
25     Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai
palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää
asian (ks. erityisesti yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089,
35 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, 25 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
26     Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä
koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista (em. yhdistetyt asiat
Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta; asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta
ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 27 kohta).
27     Näitä arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä asiaa samalla tavalla silloin, kun on
kyse itse tavaran ulkoasusta muodostuvasta kolmiulotteisesta tavaramerkistä, kuin silloin, kun on kyse sanamerkistä tai kuviomerkistä,
joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole
tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että
tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin
sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta; em. asia Mag
Instrument v. SMHV, tuomion 30 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 28 kohta).
28     Siten vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla ja joka
tästä syystä saattaa täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky (ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 39 kohta; em. asia Mag Instrument
v. SMHV, tuomion 31 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 31 kohta).
29     Tätä oikeuskäytäntöä, joka on kehitetty itse tavaran ulkoasusta muodostuville kolmiulotteisille tavaramerkeille, on sovellettava
myös silloin, kun, kuten esillä olevassa asiassa, haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittää kyseessä olevan tuotteen
kaksiulotteista kuvaa. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei nimittäin myöskään muodostu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen
tavaroiden ulkonäköön.
30     Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut perustellusti huomioon makeiskääreiden muodot ja värit, joita
käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, arvioidessaan, puuttuuko haetulta tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei.
31     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa, ”ettei valituslautakunta ole tehnyt
oikeudellista virhettä katsoessaan, että ’kyseisen merkin koostumus – – ei eronnut perustavalla tavalla muista elinkeinotoiminnassa
tavallisista ulkoasuista’”, ja saman tuomion 57 kohdassa, että kyseinen kääre ”ei [olennaisesti] eroa” makeisten ja toffeekaramellien
kääreistä, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa. Koska perustavanlaatuisen tai olennaisen eron vaatimuksella mennään
pidemmälle kuin pelkällä merkittävällä poikkeavuudella, jota vaaditaan edellä 28 kohdassa mainitun oikeuskäytännön nojalla,
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudellisen virheen, mikäli se olisi edellyttänyt tällaisen vaatimuksen
täyttymistä, jotta haetun tavaramerkin olisi voitu todeta olevan erottamiskykyinen.
32     Näin ei kuitenkaan ole. Valituksenalaisen tuomion 56 ja 57 kohdassa, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt
erityisesti valituslautakunnan tosiseikkoja koskevan arvioinnin, se on nimittäin todennut, että kyseessä olevan kääreen muoto
on normaali ja perinteinen makeiskääreen muoto, että markkinoilla on suuri määrä näin käärittyjä makeisia, että kyseisen kääreen
kullanväri ei itsessään ole epätavallinen eikä makeiskääreissä harvinainen, että haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmän
ominaispiirteet eivät eroa riittävästi makeiskääreissä usein käytettävien perusmuotojen ominaispiirteistä ja että kyseessä
oleva kääre mielletään luontaisesti tyypilliseksi näiden tuotteiden kääreen muodoksi.
33     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näillä toteamuksilla osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla, että haettu
tavaramerkki ei poikkea merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista makeisalalla. Se ei siten ole tehnyt oikeudellista
virhettä todetessaan, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
34     Valittajan väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vaatinut, että haetun tavaramerkin on erottava olennaisesti
makeisalalla mahdollisesti olevista samankaltaisista tavaramerkeistä, perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan,
koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tutkinut ollenkaan, olivatko tämäntyyppisille tuotteille käytetyt tavaramerkit
samanlaisia tai samankaltaisia kuin haettu tavaramerkki.
35     Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.
36     Ensimmäisen valitusperusteen toisen osan osalta on riittävää todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole perustanut
päätelmäänsä siitä, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, kyseisen makeiskääreen monopolisointivaaran olemassaoloon.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa yksinomaan todennut, että tällainen
vaara vahvistaa saman tuomion 53–57 kohdassa tehdyn toteamuksen, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
37     Tämä osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.
38     Ensimmäisen valitusperusteen viimeisen osan osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ensinnäkään tehnyt oikeudellista
virhettä, kuten käy ilmi tämän tuomion 30 kohdasta, ottaessaan huomioon makeiskääreet, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa,
arvioidessaan, puuttuuko haetulta tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei.
39     Toiseksi mainitulla valitusperusteen osalla pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioinnillaan
arvioinnin, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt, siltä osin kuin siinä moititaan ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuinta siitä, että se on katsonut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
40     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 56 ja 57 kohdassa esittämät toteamukset, jotka on mainittu
tämän tuomion 32 kohdassa, ovat tosiseikkoja koskevaa arviointia. Kuten EY 225 artiklan 1 kohdasta ja yhteisöjen tuomioistuimen
perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta käy ilmi, muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin
ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan
sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu
huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että
se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-104/00 P, DKV
v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 35 kohta).
41     Koska ei ole väitetty, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut vääristyneellä tavalla huomioon sille esitetyn
tosiseikaston ja todistusaineiston, ensimmäisen valitusperusteen viimeinen osa on osittain hylättävä perusteettomana ja osittain
jätettävä tutkimatta, ja kyseinen valitusperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Toinen valitusperuste
Asianosaisten lausumat
42     Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55–58
kohdassa rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan SMHV tutkii asiasisällön viran puolesta.
43     Tästä säännöksestä seuraa valittajan mukaan, että valituslautakunta ei voinut vain ilmoittaa oman subjektiivisen arviointinsa
tulosta markkinatilanteesta, vaan sen olisi pitänyt ryhtyä asian selvittämistoimiin ja esittää konkreettisia esimerkkejä kääreistä,
joilla muka oli sama ulkoasu kuin haetulla tavaramerkillä ja joiden olemassaoloon se vetosi todetakseen haetun tavaramerkin
tavanomaisen luonteen. Koska valituslautakunta ei ilmoittanut, mitä nämä kääreet olivat, se ei antanut valittajalle mahdollisuutta
riitauttaa näiden esimerkkien merkityksellisyyttä.
44     Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa todennut, että valituslautakunta on voinut
perustaa näkemyksensä yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, ja koska se on hyväksynyt valituslautakunnan
perustelemattomat väitteet, se ei ole valittajan mukaan ottanut huomioon SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
nojalla kuuluvaa velvollisuutta tutkia tosiseikat.
45     SMHV katsoo ensisijaisesti, että toista valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska valittaja vain toistaa sanasta
sanaan jo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämänsä perusteen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on
hylännyt, ilman, että se moittii kyseisen tuomioistuimen antamaa vastausta.
46     Toissijaisesti SMHV katsoo, että tämä valitusperuste on perusteeton. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa asetetaan
SMHV:lle vain velvollisuus tutkia tosiseikat mutta ei velvoiteta sitä konkreettisesti näyttämään kaikkia tosiseikoista tekemiään
toteamuksia.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
47     EY 225 artiklan, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen
112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaan valituksessa on ilmoitettava täsmällisesti sekä se, miltä kaikilta
osin tuomion kumoamista vaaditaan, että ne oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tämän
vaatimuksen tueksi. Tätä edellytystä ei täytä sellainen valitus, jossa ilman, että siinä esitettäisiin perusteluita, joilla
erityisesti pyrittäisiin osoittamaan valituksenalaisen tuomion oikeudellinen virhe, vain kerrataan tai toistetaan sanasta
sanaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut (ks. erityisesti asia C-352/98 P, Bergaderm
ja Goupil v. komissio, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. I-5291, 34 ja 35 kohta ja asia C-208/03 P, Le Pen v. parlamentti, tuomio
7.7.2005, Kok. 2005, s. I-6051, 39 kohta).
48     Sen sijaan jos valittaja riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän yhteisön oikeuden tulkinnan tai soveltamisen,
ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen muutoksenhakumenettelyn yhteydessä. Tämän
menettelyn tarkoitus nimittäin jäisi osaksi toteutumatta, jollei valittaja voisi tällä tavoin perustaa valitustaan perusteisiin
ja perusteluihin, jotka on esitetty jo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. erityisesti asia C-41/00 P, Interporc
v. komissio, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. I-2125, 17 kohta ja em. asia Le Pen v. parlamentti, tuomion 40 kohta).
49     Toisessa valitusperusteessa riitautetaan nimenomaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä asetuksen N:o 40/94 74
artiklan 1 kohdan tulkinta, jolla se on hylännyt ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä
esiintuodun väitteen, joka koski niiden konkreettisten esimerkkien puuttumista, joilla valituslautakunnan toteamukset kyseessä
olevan kääreen tavanomaisesta luonteesta voitaisiin perustella. Näin ollen tämä valitusperuste on otettava tutkittavaksi.
50     Sen perusteltavuuden osalta on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen
yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava asiasisältö viran puolesta määrittäessään sitä, koskeeko tavaramerkkiä, jonka
rekisteröintiä on haettu, jokin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista rekisteröinnin hylkäysperusteista. Tästä seuraa,
että SMHV:n toimivaltaiset elimet voivat perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut.
51     Vaikka näiden elinten on lähtökohtaisesti osoitettava päätöksissään tällaisten seikkojen paikkansapitävyys, näin ei kuitenkaan
ole notoristen seikkojen osalta.
52     Tältä osin on korostettava, että hakija, jota vastaan SMHV esittää tällaisia notorisia seikkoja, voi riitauttaa niiden paikkansapitävyyden
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
53     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus, joka koskee niiden seikkojen notorisuutta, joihin SMHV:n valituslautakunta
on perustanut päätöksensä, on tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu
huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.
54     Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion
58 ja 95 kohdassa, että valituslautakunta on voinut perustellusti nojautua makeisten kaupan yleisestä käytännön kokemuksesta
seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat, katsoessaan,
ettei kyseessä oleva kääre ole elinkeinotoiminnassa epätavallinen, ilman että valituslautakunnan on täytynyt esittää konkreettisia
esimerkkejä.
55     Toinen valitusperuste on siten hylättävä perusteettomana.

Kolmas valitusperuste
Asianosaisten lausumat
56     Kolmannessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94
73 artiklaa, jonka mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa
kantaa.
57     Koska valituslautakunta ei esittänyt makeiskääreitä, jotka muka olivat samankaltaisia kuin haettu tavaramerkki, valittaja
ei voinut menettelyn missään vaiheessa ottaa kantaa tähän asiaan eikä sillä ollut etenkään mahdollisuutta osoittaa, että näillä
makeiskääreillä oli itse asiassa ratkaisevia eroja haettuun tavaramerkkiin nähden. Sen oikeutta tulla kuulluksi oli siten
rikottu.
58     Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, ettei valituslautakunnan tarvinnut
esittää konkreettisia todisteita haetun tavaramerkin kanssa samankaltaisten makeiskääreiden olemassaolosta, ja koska se on
perustanut valituksenalaisen tuomion väitteisiin, joihin valittaja ei ole voinut ottaa kantaa, se on valittajan mukaan rikkonut
asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.
59     SMHV:n mukaan tämä valitusperuste on ilmeisen perusteeton. Ensinnäkin valituslautakunta on kyllä tutkinut valittajan tätä
aihetta koskevat väitteet, mutta se on hylännyt ne. Toiseksi siltä osin kuin valittaja myöntää käsitelleensä makeiskääreiden
tavanomaisia muotoja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassa kanteessaan, se ei voi väittää, ettei sillä olisi
ollut mahdollisuutta ottaa kantaa tapaan, jolla valituslautakunta on arvioinut kyseisten kääreiden markkinoita.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
60     Ensinnäkin siltä osin kuin kolmannessa valitusperusteessa moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se
on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, koska se ei ole kumonnut riidanalaista päätöstä sen vuoksi, että päätös on perustunut
sellaisiin syihin, joihin valittaja ei ole voinut ottaa kantaa, valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi.
61     Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä nimittäin seuraa, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen
tuomioistuimessa peruste, johon se ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus
laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, riita-asiaa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa näin ollen toimivaltainen arvioimaan
ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista
(ks. mm. yhdistetyt asiat C-186/02 P ja C-188/02 P, Ramondín ym. v. komissio, tuomio 11.11.2004, Kok. 2004, s. I-10653, 60
kohta).
62     Vaikka valittaja on väittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että valituslautakunta ei ole osoittanut kyseessä
olevan kääreen tavanomaisuuteen liittyvien toteamusten paikkansapitävyyttä, se on esittänyt tämän väitteen osoittaakseen ainoastaan,
että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa on rikottu.
63     Siltä osin kuin kyseisessä valitusperusteessa moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että myös se on rikkonut
omilla perustelemattomilla väitteillään asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, valitusperuste on perusteeton.
64     Tätä säännöstä on nimittäin noudatettava rekisteröintihakemusten tutkimisen yhteydessä SMHV:n elimissä mutta ei ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä, josta määrätään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä ja ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen työjärjestyksessä.
65     Lisäksi koska valittaja on pystynyt riitauttamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa valituslautakunnan väitteen, jonka
mukaan kyseessä oleva kääre ei poikkea merkittävästi lukuisista yleisesti käytetyistä kääreistä makeismarkkinoilla, sen puolustautumisoikeuksia,
ja varsinkin sen oikeutta tulla kuulluksi, on kunnioitettu tässä tuomioistuimessa.
66     Kolmas valitusperuste on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

Neljäs valitusperuste
Asianomaisten lausumat
67     Neljännessä valitusperusteessaan, joka jakaantuu kahteen osaan, valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa asettamalla virheellisiä vaatimuksia todisteille, joiden perusteella haetun
tavaramerkin katsotaan saavuttaneen erottamiskyvyn käytön perusteella.
68     Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valittajan mukaan oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen
tuomion 83 ja 84 kohdassa, että haetulla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiä ja tämän tavaramerkin myynninedistämiseen
käytettyjä mainontakuluja koskevat luvut eivät osoita sen saavuttaneen erottamiskykyä käytön perusteella, koska ei ole osoitettu
näiden lukujen ilmaisemia osuuksia makeisten markkinoista ja mainonnan määrästä kyseisillä markkinoilla.
69     Valittajan mukaan tavaramerkin tunnettuus ei nimittäin riipu tunnetumpien tavaramerkkien puuttumisesta vaan siitä, onko sitä
levitetty markkinoilla pitkään ja riittävässä määrin siten, että kuluttajat kohtaavat tämän tavaramerkin. Näin ollen haetun
tavaramerkin markkinaosuudella ei valittajan mukaan ole merkitystä arvioitaessa, onko se saavuttanut erottamiskyvyn käytön
perusteella, silloin kun on osoitettu, että sitä on levitetty laajalti suurissa määrin ja pitkän ajanjakson aikana. Esillä
olevassa asiassa valittajan toimittamat luvut osoittavat näin olevan.
70     Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valittajan mukaan oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen
tuomion 85–87 kohdassa, että todisteet siitä, että haettu tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella, on
toimitettava kaikkien unionin jäsenvaltioiden osalta.
71     Valittajan mukaan todisteiden vaatiminen haetun tavaramerkin käyttämisestä kaikkien jäsenvaltioiden osalta on vastoin unionin
tavoitetta, joka on kansallisten rajojen poistaminen ja yhtenäismarkkinoiden luominen. Näin ollen tavaramerkki on valittajan
mukaan rekisteröitävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla silloin, kun hakija osoittanut, että se on saavuttanut
erottamiskyvyn käytön perusteella merkittävässä osassa unionia, vaikka joissain jäsenvaltioissa se ei olekaan saavuttanut
erottamiskykyä tai valittaja ei ole voinut toimittaa todisteita siitä.
72     Valittaja vetoaa analyysinsa tueksi asetuksen N:o 40/94 142 a artiklan 2 kohtaan, joka on lisätty Tšekin tasavallan, Viron
tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan,
Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni
perustuu, tehdyllä asiakirjalla (EUVL 2003, L 236, s. 33; jäljempänä liittymisasiakirja) ja jonka mukaan ”yhteisön tavaramerkin
rekisteröintiä koskevaa hakemusta[, joka on tehty ennen liittymispäivää, ei voida] hylätä minkään [asetuksen N:o 40/94] 7
artiklan 1 kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen pohjalta, jos näitä perusteita olisi sovellettava pelkästään uusien
jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi”.(
)
73     SMHV väittää, että siltä osin kuin valittaja riitauttaa vaatimuksen, jonka mukaan on osoitettava, että haettu tavaramerkki
on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella koko yhteisön alueella, tämä ei ota huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
rakennetta.
74     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta nimittäin seuraa, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylättävä, vaikka
rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Kun tämän artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa mainittu
hylkäysperuste koskee koko yhteisöä, käytön perusteella saavutettu erottamiskyky on näytettävä koko yhteisön alueella eikä
vain joissain jäsenvaltioissa.
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
75     Neljännen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että arvioitaessa erottamiskyvyn
syntymistä tavaramerkille käytön perusteella voidaan ottaa huomioon erityisesti tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden
markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt
varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin
perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat
lausunnot (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan osalta, joka on asiasisällöltään sama kuin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s.
I-2779, 51 kohta; asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 60 kohta ja asia C-353/03, Nestlé, tuomio
7.7.2005, Kok. 2005, s. I-6135, 31 kohta).
76     Tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuudella voi siten olla merkitystä arvioitaessa, onko tämä tavaramerkki
saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella. Näin on erityisesti silloin, kun, kuten esillä olevassa tapauksessa, tavaramerkiltä,
joka muodostuu sen tuotteen ulkoasusta, jolle rekisteröintiä on haettu, puuttuu erottamiskyky, koska se ei poikkea merkittävästi
yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla. Tällaisessa tilanteessa on nimittäin todennäköistä, että tällainen tavaramerkki
voi saavuttaa erottamiskyvyn vain, jos käytön perusteella sillä varustetuilla tavaroilla on kyseisten tavaroiden markkinoista
merkittävä osuus.
77     Samasta syystä osuus kyseessä olevien tavaroiden markkinoiden mainonnan kokonaismäärästä, johon sisältyvät tavaramerkin myynninedistämiseen
käytetyt mainosinvestoinnit, voi myös olla merkityksellinen arvioitaessa, onko tämä tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn
käytön kautta.
78     Sen arvioiminen, ovatko tällaiset tiedot tarpeellisia vai eivät arvioitaessa, onko tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn
käytön perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on osa SMHV:n elinten ja muutoksenhaun
yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa tosiseikkojen arviointia.
79     Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion
82–84 kohdassa, että valittajan tuotteiden myyntiluvut ja sen mainontakulut eivät riitä osoittamaan, että haettu tavaramerkki
on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella, koska ei ole osoitettu, mitä osuutta makeisten kokonaismarkkinoista ja näillä
markkinoilla käytettyjen mainontakulujen kokonaismäärästä nämä luvut ja kulut vastaavat.
80     Neljännen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen perusteeton.
81     Neljännen valitusperusteen toisen osan osalta on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla,
luettuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan kanssa, tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa
yhteisöä.
82     Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla saman artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki
on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.
83     Tavaramerkki voidaan siten rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitä,
että se on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn siinä osassa yhteisöä, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä
saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön osa voi tapauskohtaisesti
muodostua vain yhdestä jäsenvaltiosta.
84     Toisin kuin valittaja väittää, asetuksen N:o 40/94 142 a artikla, sellaisena kuin se oli muutettuna liittymisasiakirjalla,
vahvistaa edeltävää tulkintaa.
85     Koska liittymisasiakirjan tekijät ovat katsoneet tarpeelliseksi lisätä nimenomaisen säännöksen, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin
rekisteröintiä koskevaa hakemusta, joka on tehty ennen liittymispäivää, ei voida hylätä minkään 7 artiklan 1 kohdassa luetellun
ehdottoman hylkäysperusteen pohjalta, jos näitä perusteita olisi sovellettava pelkästään uusien jäsenvaltioiden liittymisen
vuoksi, ne ovat todenneet, että ilman tätä säännöstä tällainen hakemus olisi pitänyt hylätä, jos tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky
jossain uudessa jäsenvaltiossa.
86     Todetessaan valituksenalaisen tuomion 85–87 kohdassa tosiseikaston ja todistusaineiston arvioinnin jälkeen, että haetulta
tavaramerkiltä puuttui alun perin erottamiskyky kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa ja että valittaja ei ollut osoittanut, että
kyseinen tavaramerkki oli ollut mainoskampanjoiden kohteena tietyissä jäsenvaltioissa viitteenä olevan ajanjakson aikana,
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut, etteivät valittajan mainontakuluista annetut luvut voi olla
todisteena siitä, että kyseinen tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella.
87     Neljännen valitusperusteen toinen osa on myös perusteeton ja näin ollen tämä valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.
88     Koska valittaja on hävinnyt kaikki valitusperusteensa, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
89     Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan
valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä
vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja
on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Valitus hylätään.
2)
August Storck KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.
Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on epätarkka.