CELEX: 62003CJ0405
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Regulamento (CE) n.º 40/94
Direitos conferidos pela marca
Uso da marca na vida comercial
Importação de produtos de origem na Comunidade
Produtos sujeitos ao regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro
Oposição do titular da marca
Oferta para venda ou venda dos produtos sujeitos ao regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro
Oposição do titular da marca
Ónus da prova

1       O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 5.°, n.
os
1 e 3, alíneas b) e c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações
dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»), e 9.°, n.
os
1 e 2, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994,
L 11, p. 1, a seguir «regulamento»).
2       Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Class International BV (a seguir «Class International») à SmithKline
Beecham plc (a seguir «SmithKline Beecham») e à Beecham Group plc (a seguir «Beecham Group»), a propósito da apreensão cautelar,
promovida por estas duas últimas sociedades, de produtos portadores de marcas suas, provenientes do exterior da Comunidade
Europeia e armazenados pela Class International, proprietária desses bens, num entreposto em Roterdão.

Quadro jurídico comunitário
3       O artigo 5.° da directiva, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», tem a seguinte redacção:
«1.      A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o
seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a)      De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
[...]
3.      Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas [no n.° 1]:
[...]
b)      Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob
o sinal;
c)      Importar [...] produtos com esse sinal;
[…]»
4       O artigo 9.°, n.
os
1, alínea a), e 2, alíneas b) e c), do regulamento define nos mesmos termos os direitos conferidos pela marca comunitária.
5       O artigo 7.°, n.° 1, da directiva, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispõe:
«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade
sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»
6       O artigo 13.°, n.° 1, do regulamento prevê nos mesmos termos o esgotamento dos direitos conferidos pela marca.
7       O artigo 65.°, n.° 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), prevê que as
modalidades e disposições específicas aplicáveis no Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») à propriedade intelectual, industrial
e comercial constam, designadamente, do anexo XVII desse acordo.
8       O ponto 4 do referido anexo menciona a directiva.
9       Para efeitos do acordo sobre o EEE, altera o artigo 7.°, n.° 1, da directiva, substituindo a expressão «na Comunidade» pelas
palavras «numa parte contratante».
10     O artigo 91.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro
Comunitário (JO L 302, p. 1, a seguir «código aduaneiro»), dispõe:
«O regime do trânsito externo permite a circulação de um ponto a outro do território aduaneiro da Comunidade:
a)      De mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a outras imposições bem como a medidas
de política comercial;
[…]»
11     O artigo 98.°, n.° 1, do código aduaneiro dispõe:
«O regime de entreposto aduaneiro permite a armazenagem num entreposto aduaneiro[:]
a)      De mercadorias não comunitárias sem que fiquem sujeitas a direitos de importação nem a medidas de politica comercial;
[…]»
12     O artigo 58.° do referido código precisa:
«1.      Salvo disposições em contrário, pode, em qualquer momento e nas condições fixadas, ser atribuído às mercadorias um destino
aduaneiro, independentemente da sua natureza, quantidade, origem, procedência ou destino.
2.      O disposto no n.° 1 é aplicável sem prejuízo das proibições ou restrições que se justifiquem por razões [...] de protecção
da propriedade industrial e comercial.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais
13     A SmithKline Beecham e a Beecham Group, sociedades do grupo GlaxoSmithKline, com sede no Reino Unido, são titulares distintas
das marcas Aquafresh, marcas comunitárias e marcas registadas no Serviço das Marcas do Benelux, designadamente para dentífricos.
14     Em Fevereiro de 2002, a Class International introduziu na Comunidade, em Roterdão, um contentor com dentífricos da marca Aquafresh,
adquiridos a uma empresa sul‑africana, a Kapex International.
15     Informadas de que esses dentífricos podiam ser produtos de contrafacção, a SmithKline Beecham e a Beecham Group (a seguir
designadas, em conjunto, por «Beecham») requereram a apreensão cautelar do contentor, realizada em 5 de Março de 2002.
16     A análise dos produtos apreendidos, realizada no mês de Abril de 2002, revelou que se tratava de produtos de origem e não
de mercadorias de contrafacção.
17     A Class International requereu no Rechtbank te Roterdão o levantamento da apreensão, bem como a condenação da Beecham no pagamento
de uma indemnização para reparação do prejuízo que considerava ter sofrido.
18     Esses pedidos foram julgados improcedentes por despacho de 24 de Maio de 2002.
19     A Class International interpôs recurso dessa decisão para o Gerechtshof te ’s‑Gravenhage.
20     Perante esse órgão jurisdicional, alega que os produtos apreendidos não foram importados, mas se encontram em trânsito.
21     O Gerechtshof observa que não está demonstrado que já havia um comprador para esses produtos quando estes entraram nos Países
Baixos ou no momento em que foram apreendidos. Considera que não está excluída a possibilidade de o primeiro comprador estar
estabelecido no EEE. Verifica que diversos fundamentos perante si suscitados respeitam à questão de saber se o armazenamento
temporário em entreposto aduaneiro de mercadorias de origem sob um regime aduaneiro T 1 e/ou o trânsito dessas mercadorias
para países situados fora do EEE devem ser qualificados como uso de uma marca.
22     Considerando que a solução do litígio depende da interpretação dos artigos 5.°, n.
os
1 e 3, alíneas b) e c), da directiva e 9.°, n.
os
1 e 2, alíneas b) e c), do regulamento, o Gerechtshof te ’s‑Gravenhage decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal
de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)      Pode o titular de uma marca opor‑se à introdução, sem o seu consentimento, no território de um Estado‑Membro (no caso em apreço,
no território dos Países Baixos/países Benelux), de mercadorias provenientes de países terceiros, portadoras de uma marca
na acepção da [directiva] e/ou do [regulamento], numa situação de trânsito ou de comércio em trânsito como a seguir se refere?
2)      O ‘uso [de um sinal] na vida comercial’ na acepção literal do artigo 5.°, n.° 1, primeiro período, em conjugação com o artigo
5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva, e do artigo 9.°, n.° 1, primeiro período, em conjugação com o artigo 9.°, n.° 2,
alíneas b) e c), do [regulamento], inclui o armazenamento, em instância ou entreposto aduaneiro no território de um Estado‑Membro,
de artigos de origem (portadores de uma marca na acepção da [directiva], da [lei uniforme sobre as marcas do Benelux] e/ou
do [regulamento]) que não tenham sido introduzidos no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, que provenham
do exterior do EEE e possuam o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias (por exemplo, T 1 ou [documento administrativo
de acompanhamento])?
3)      Na resposta a dar às [primeira e segunda questões], é relevante o facto de o destino final das referidas mercadorias já se
encontrar ou não definido no momento da sua entrada no referido território ou de, em relação a essas mercadorias, já ter sido
ou não celebrado um contrato (de compra) com um cliente num país terceiro?
4)      No contexto da resposta às [primeira, segunda e terceira questões], é relevante a verificação de outras circunstâncias, tais
como:
a)      a circunstância de o comerciante, que é proprietário das mercadorias em causa ou, pelo menos, titular do direito de dispor
dessas mercadorias e/ou se dedica ao comércio paralelo se encontrar estabelecido num dos Estados‑Membros;
b)      a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias, a
partir desse Estado‑Membro, a outro comerciante estabelecido num Estado‑Membro, não estando o local do fornecimento (ainda)
definido;
c)      a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias, a
partir desse Estado‑Membro, a outro comerciante estabelecido num Estado‑Membro, estando definido o local do fornecimento das
mercadorias assim colocadas à venda ou vendidas, mas não o seu destino final, independentemente de existir ou não a comunicação
expressa ou a reserva contratual de que se trata de mercadorias não comunitárias (em trânsito);
d)      a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias a um
comerciante estabelecido fora do EEE, estando ou não definido o local de fornecimento e/ou o destino final das mercadorias;
e)      a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias a um
comerciante estabelecido fora do EEE, sabendo o comerciante (paralelo), ou tendo fortes razões para presumir, que este voltará
a vendê‑las ou a fornecê‑las a consumidores finais no interior do EEE?
5)      O termo ‘oferecer’ que figura nas disposições referidas na [primeira questão] deve ser interpretado no sentido de que abrange
igualmente a oferta (para venda) de produtos de origem (portadores de uma marca na acepção da directiva, da [lei uniforme
sobre as marcas do Benelux] e/ou do [regulamento]) armazenados em estância ou entreposto aduaneiros no território de um Estado‑Membro,
que não tenham sido introduzidos no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, que provenham do exterior do EEE
e possuam o estatuto de mercadorias não comunitárias (por exemplo, T 1 ou [documento administrativo de acompanhamento]), nas
circunstâncias referidas nas [terceira e quarta questões]?
6)      Sobre qual das partes recai o ónus da prova relativamente aos actos referidos nas [primeira, segunda e quinta questões]?»

Quanto às questões prejudiciais

Observações preliminares
23     Tendo em conta a alteração introduzida no artigo 7.°, n.° 1, da directiva pelo acordo sobre o EEE, e para efeitos de descrição
da situação do titular da marca no que diz respeito à regra do esgotamento do direito exclusivo conferido pelo artigo 5.°
da directiva, as questões são colocadas por referência a produtos provenientes do exterior do EEE e introduzidos no EEE.
24     São igualmente colocadas por referência aos regimes aduaneiros de trânsito externo e de entreposto aduaneiro, regimes suspensivos
previstos pelo código aduaneiro.
25     Ora, importa observar que, enquanto a directiva é referida no anexo XVII do acordo sobre o EEE a título das regras comuns
aplicáveis neste espaço, o regulamento não foi, na sequência da sua adopção, integrado nesse anexo.
26     Deve observar‑se, por outro lado, que o código aduaneiro não é aplicável, fora da Comunidade, nos Estados da Associação Europeia
de Comércio Livre partes contratantes no acordo sobre o EEE, que instituiu uma zona de comércio livre e não uma união aduaneira.
27     Tendo em conta estas considerações, e na medida em que a decisão da causa principal, à luz dos factos enunciados pelo órgão
jurisdicional de reenvio, não tem que levar em consideração o território do EEE, far‑se‑á apenas referência, na parte restante
do presente acórdão e nas respostas do Tribunal de Justiça, ao território da Comunidade.

Quanto à possibilidade de o titular da marca se opor à introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo
ou de entreposto aduaneiro, de produtos de marca de origem
28     Na primeira parte da primeira questão, relativa ao trânsito externo, bem como na segunda questão, o órgão jurisdicional de
reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 5.°, n.
os
1 e 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.
os
1 e 2, alínea c), do regulamento devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à introdução
na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem portadores dessa
marca e que, anteriormente, não foram já comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. Além
disso, na terceira questão, que importa examinar juntamente com a primeira parte da primeira questão e com a segunda questão,
o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o titular da marca pode, pelo menos, sujeitar a colocação das mercadorias
em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro ao facto de, no momento da introdução dessas mercadorias
na Comunidade, o seu destino final estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.
Observações apresentadas ao Tribunal
29     A Class International alega que a colocação de produtos de origem sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro
não constitui um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção dos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento,
uso este susceptível de ser proibido pelo titular nos termos dessas disposições. A regra do esgotamento do direito exclusivo
do titular da marca, prevista nos artigos 7.°, n.° 1, da directiva e 13.°, n.° 1, do regulamento, tem como único objectivo
conferir ao referido titular uma exclusividade territorial para a primeira comercialização dos seus produtos na Comunidade.
Ora, a colocação de mercadorias sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro não constitui uma comercialização
dessas mercadorias na Comunidade.
30     Em qualquer caso, o titular da marca não pode sujeitar essa colocação ao facto de o destino final das mercadorias estar já
definido para um país terceiro. Se tal requisito pudesse ser imposto, o trânsito de produtos de marca, que existe desde que
as próprias marcas existem, ter‑se‑ia tornado impossível ou muito difícil, resultado que o legislador não teve, de todo, intenção
de atingir pelo efeito conjugado das disposições sobre as marcas.
31     A Beecham considera que o titular da marca pode opor‑se à introdução na Comunidade de produtos de origem que apresentem a
sua marca sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. Salienta que o artigo 58.°, n.° 2, do código aduaneiro
reserva a aplicação das proibições ou restrições que se justifiquem por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.
A circunstância de as mercadorias não estarem ainda em livre prática na acepção do artigo 24.° CE é irrelevante. De qualquer
modo, o risco de as mercadorias colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro serem postas em livre
prática é real e permanente. A noção de «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2,
alínea c), do regulamento corresponde, definitivamente, à introdução material dos produtos na Comunidade e deve distinguir‑se
da noção de «importação» na acepção do direito aduaneiro. A circunstância de, no momento da introdução das mercadorias, o
seu destino final destas estar ou não definido é irrelevante.
32     A Comissão das Comunidades Europeias considera que a noção de «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da
directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento abrange uma importação com vista à comercialização dos produtos na Comunidade.
Esta conclusão é concordante com a definição dos produtos em livre prática dada pelo artigo 24.° CE. Na inexistência de colocação
em livre prática, o titular da marca não pode, portanto, em princípio, opor‑se à introdução de mercadorias de origem sob o
regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro.
Resposta do Tribunal
33     Os artigos 7.°, n.° 1, da directiva e 13.°, n.° 1, do regulamento limitam o esgotamento do direito conferido ao titular da
marca aos casos em que os produtos são comercializados na Comunidade. Permitem ao titular comercializar os seus produtos fora
da Comunidade sem que essa comercialização esgote os seus direitos no interior desta. Ao precisar que a comercialização fora
da Comunidade não esgota o direito de o titular se opor à importação destes produtos feita sem o seu consentimento, o legislador
comunitário permitiu assim ao titular da marca controlar a primeira comercialização na Comunidade dos produtos que ostentam
a marca (v., nomeadamente, a propósito da directiva e com referência ao território do EEE, acórdão de 20 de Novembro de 2001,
Zino Davidoff e Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99, Colect., p. I‑8691, n.° 33).
34     A «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento, a que o
titular da marca pode opor‑se na medida em que ela implique um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção do n.° 1 de cada
um dos mesmos artigos, implica, assim, uma introdução dos produtos na Comunidade para comercialização nesta.
35     A comercialização na Comunidade de produtos provenientes de países terceiros está sujeita à sua colocação em livre prática
na acepção do artigo 24.° CE.
36     Ora, a colocação de mercadorias não comunitárias sob os regimes aduaneiros como o de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro
distingue‑se de uma colocação sob o regime aduaneiro da colocação em livre prática, que, nos termos do artigo 79.°, primeiro
parágrafo, do código aduaneiro, confere o estatuto aduaneiro de mercadoria comunitária a uma mercadoria não comunitária.
37     Com efeito, nos termos do artigo 37.°, n.° 2, do código aduaneiro, as mercadorias não comunitárias sujeitas aos regimes de
trânsito externo ou de entreposto aduaneiro permanecem sob fiscalização aduaneira até que, em especial, mudem de estatuto
aduaneiro tornando‑se mercadorias comunitárias. Em conformidade com os artigos 91.°, n.° 1, alínea a), e 98.°, n.° 1, alínea
a), do código aduaneiro, não ficam sujeitas a direitos de importação nem a medidas de politica comercial. De facto, as mercadorias
provenientes de países terceiros e colocadas sob o regime de trânsito externo percorrem em geral um ou vários Estados‑Membros
antes de serem encaminhadas posteriormente para outro país terceiro. Quanto às mercadorias não comunitárias colocadas sob
o regime de entreposto aduaneiro, são geralmente armazenadas no território aduaneiro comunitário até estar definido o seu
destino final, que não é necessariamente conhecido no momento do armazenamento.
38     Ao invés, as mercadorias não comunitárias colocadas em livre prática tornam‑se mercadorias comunitárias. Acedem ao benefício
da livre circulação de mercadorias, ao abrigo do artigo 23.°, n.° 2, CE. Em conformidade com os artigos 24.° CE e 79.°, segundo
parágrafo, do código aduaneiro, devem ser objecto das formalidades previstas para a importação e dar lugar à cobrança de direitos
aduaneiros bem como, sendo caso disso, à aplicação das medidas de política comercial.
39     O artigo 48.° do código aduaneiro dispõe que às mercadorias não comunitárias apresentadas à alfândega deve ser atribuído um
dos destinos aduaneiros admitidos para tais mercadorias.
40     À luz dos artigos 4.°, n.
os
15 e 16, 37.°, n.° 2, e 182.° do código aduaneiro, esses destinos aduaneiros consistem:
–       na sujeição de uma mercadoria a um regime aduaneiro, por exemplo, o da colocação em livre prática, de trânsito ou de entreposto
aduaneiro;
–       na sua colocação numa zona franca ou num entreposto franco;
–       na sua reexportação do território aduaneiro da Comunidade;
–       na sua inutilização;
–       no seu abandono à fazenda pública.
41     O artigo 58.°, n.° 1, do código aduaneiro determina que pode, em qualquer momento, ser atribuído às mercadorias um destino
aduaneiro, independentemente da sua natureza, quantidade, origem, procedência ou destino.
42     Assim, as mercadorias não comunitárias colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro podem, a todo
o tempo, receber outro destino aduaneiro. Podem, designadamente, ser colocadas sob outro regime aduaneiro, eventualmente o
da colocação em livre prática, ou ser reexportadas para fora do território da Comunidade.
43     A colocação em livre prática, condição para a comercialização na Comunidade, apenas constitui, portanto, uma das opções oferecidas
ao operador que introduziu as mercadorias no território aduaneiro comunitário.
44     Se não for tomada essa opção e se forem respeitadas as condições do destino aduaneiro, diferente da livre prática, sob o qual
as mercadorias foram colocadas, a simples introdução material destas últimas no território da Comunidade não equivale a uma
«importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento e não implica
um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção do n.° 1 de cada uma dessas duas disposições.
45     O titular da marca não pode, assim, opor‑se a essa introdução nos termos dessas disposições nem sujeitá‑la ao facto de o destino
final das mercadorias estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.
46     Esta conclusão não é posta em causa pelo artigo 58.°, n.° 2, do código aduaneiro, nos termos do qual a escolha, pelo operador
em causa, de um destino aduaneiro não impede as proibições ou restrições que se justifiquem por razões de, nomeadamente, protecção
da propriedade industrial e comercial.
47     A disposição em causa apenas excepciona os casos em que o destino aduaneiro lesaria os direitos de propriedade industrial
e comercial. Ora, a colocação de mercadorias não comunitárias sob um regime aduaneiro suspensivo não permite a sua comercialização
na Comunidade na inexistência de colocação em livre prática. No domínio das marcas, tal colocação de produtos de marca de
origem não constitui, portanto, em si mesma, uma lesão ao direito do titular desta de controlar a primeira comercialização
na Comunidade.
48     Por último, não é determinante para a resposta a dar à questão examinada a alegação de um risco real e permanente de que mercadorias
colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro sejam postas em livre prática.
49     Com efeito, um operador pode igualmente, a todo o tempo, colocar em livre prática mercadorias não comunitárias desde a sua
entrada no território aduaneiro, sem as colocar previamente sob um regime suspensivo.
50     Consequentemente, há que responder à primeira parte da primeira questão, bem como às segunda e terceira questões, que os artigos
5.°, n.
os
1 e 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.
os
1 e 2, alínea c), do regulamento devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor‑se à simples
introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com
essa marca que, anteriormente, não tenham já sido comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento.
O titular da marca não pode sujeitar a colocação das mercadorias em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto
aduaneiro ao facto de, no momento da introdução dessas mercadorias na Comunidade, o seu destino final estar definido para
um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.

Quanto à possibilidade de o titular da marca proibir a oferta para venda ou a venda de produtos de origem colocados sob o
regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro
51     Na segunda parte da primeira questão, bem como nas quarta e quinta questões, que importa examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional
de reenvio pergunta no essencial se os conceitos de «oferecer» e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos
5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento, podem abranger, respectivamente, a oferta e a
venda de produtos de marca de origem com o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou
a venda efectuada enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. Em
caso de resposta afirmativa, pretende saber em que circunstâncias pode o titular da marca opor‑se a tal oferta ou a tal venda.
Observações apresentadas ao Tribunal
52     A Class International alega que a oferta para venda de mercadorias não comunitárias, estejam na Comunidade ou não, não pode
ser considerada um uso da marca na vida comercial, dado que nem o seu objectivo nem o seu efeito consistem em colocar essas
mercadorias no mercado da Comunidade. A oferta para venda não pode, assim, ser proibida pelo titular da marca pelo simples
facto de ser feita enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O
titular da marca apenas pode invocar uma lesão do seu direito exclusivo, apesar de o estatuto aduaneiro de mercadorias não
comunitárias abranger os produtos em causa, se demonstrar factos que permitam concluir que o objectivo manifestamente prosseguido
pelo operador é o de colocar esses produtos no mercado na Comunidade. A este respeito, as circunstâncias referidas pelo órgão
jurisdicional de reenvio na sua quarta questão não são decisivas.
53     A Beecham alega que a oferta para venda de produtos de origem com o estatuto de mercadorias não comunitárias colocadas sob
o regime de entreposto aduaneiro está abrangida pelos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b),
do regulamento. O titular da marca pode, portanto, opor‑se a tal oferta. Entende que nenhum dos casos visados pela quarta
questão é susceptível de modificar esta análise.
54     A Comissão considera que a oferta para venda em discussão não é necessariamente abrangida pelos artigos 5.°, n.° 3, alínea
b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento. Com efeito, as mercadorias podem ser oferecidas a um potencial comprador
que quase de certeza não as comercialize na Comunidade. Uma violação da directiva e do regulamento resulta apenas de uma situação
em que os produtos são oferecidos para venda a um comprador que provavelmente os venha a colocar em livre prática e a comercializar
na Comunidade. As circunstâncias de facto mencionadas na quarta questão podem ter interesse. No entanto, compete ao órgão
jurisdicional nacional ponderá‑las e determinar se está demonstrado que as mercadorias não serão colocadas em livre prática
na Comunidade.
Resposta do Tribunal
55     Como resulta do n.° 44 do presente acórdão, as mercadorias não comunitárias colocadas sob o regime de trânsito externo ou
de entreposto aduaneiro não são consideradas «importadas» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°,
n.° 2, alínea c), do regulamento.
56     Tais mercadorias podem ser objecto de oferta para venda ou de venda para um país terceiro.
57     Nestes casos, quando as mercadorias são produtos de marca de origem, o direito de o titular controlar a primeira comercialização
na Comunidade não é lesado.
58     Em contrapartida, se a oferta ou a venda implicam necessariamente a comercialização dos produtos de marca na Comunidade, é
lesado o direito exclusivo conferido ao seu titular pelos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento, seja
qual for o lugar de estabelecimento do destinatário da oferta ou do adquirente e independentemente das cláusulas do contrato
celebrado a final, no que diz respeito a eventuais restrições à revenda ou ao estatuto aduaneiro das mercadorias. A oferta
ou a venda constituem então um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção dos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1,
do regulamento. Daí resulta que o titular da marca pode opor‑se à oferta ou à venda, ao abrigo dos artigos 5.°, n.° 3, alínea
b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento.
59     No entanto, o risco de uma comercialização na Comunidade não pode presumir‑se apenas com fundamento na circunstância, referida
ou implícita na quarta questão, alíneas a) e e), do órgão jurisdicional de reenvio, de o proprietário das mercadorias, o destinatário
da oferta ou o adquirente se dedicar a actividades de comércio paralelo. São necessários outros elementos para demonstrar
que a oferta ou a venda implicam necessariamente a comercialização na Comunidade das próprias mercadorias que estão em causa.
60     Além disso, o titular da marca apenas pode exercer o seu direito de proibição contra o operador que coloca ou se prepara para
colocar no mercado na Comunidade mercadorias não comunitárias dessa marca ou que oferece ou vende essas mercadorias a outro
operador que, necessariamente, as comercializará na Comunidade. Não pode invocar o seu direito contra um operador que oferece
ou vende as mercadorias a outro operador pela simples razão de ser possível que este último, seguidamente, as comercialize
na Comunidade, hipótese colocada pela quarta questão, alínea e), do órgão jurisdicional de reenvio.
61     Assim, há que responder à segunda parte da primeira questão, bem como às quarta e quinta questões, que os conceitos de «oferecer»
e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b),
do regulamento, podem abranger, respectivamente, a oferta e a venda de produtos de marca de origem com o estatuto aduaneiro
de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda efectuada enquanto as mercadorias estão colocadas sob
o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O titular da marca pode opor‑se à oferta ou à venda de tais mercadorias
quando impliquem necessariamente a sua comercialização na Comunidade.

Quanto ao ónus da prova
62     Tendo em conta as respostas dadas à cinco primeiras questões, há que observar que, na sexta questão, o órgão jurisdicional
de reenvio pergunta, no essencial, a que parte incumbe, numa situação como a da causa principal, fazer prova das circunstâncias
que permitem o exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva e 9.°, n.° 2,
alíneas b) e c), do regulamento.
Observações apresentadas ao Tribunal
63     A Class International afirma que o titular da marca que alega que as operações de oferta ou de venda não são legais tem que
fazer prova dessas circunstâncias de facto.
64     A Beecham defende que o titular da marca apenas tem que provar a lesão desta. Para tanto, tem que provar que é titular da
marca, que as mercadorias provêm do exterior da Comunidade e que foram introduzidas no território desta. Cabe então ao operador
acusado da lesão provar que obteve autorização do titular ou que não usou a marca na vida comercial e não há risco de que
o faça.
65     A Comissão alega que a questão do ónus da prova não é resolvida pela directiva nem pelo regulamento. Relativamente à directiva,
a mesma salienta, no seu décimo considerando, que «é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva
não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova». Salienta
igualmente no oitavo considerando, relativo aos conflitos entre as marcas, que «cabe aos Estados‑Membros fixar as normas processuais
aplicáveis».
66     No que diz respeito ao consentimento do titular numa importação de mercadorias não comunitárias na Comunidade, resulta claramente
da jurisprudência que a respectiva prova cabe ao operador demandado (acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.
os
53 e 54). Se não alegar o consentimento do titular, o operador deve demonstrar no tribunal nacional que as mercadorias não
foram introduzidas para serem comercializadas na Comunidade, mas sim como uma etapa lógica do seu transporte para um país
terceiro. A Comissão observa, porém, que o estabelecimento de exigências demasiado rígidas relativamente ao ónus da prova
a cargo do operador demandado pode tornar ilusório o seu direito de utilizar a Comunidade como território de trânsito.
Resposta do Tribunal
67     Na lide principal, o órgão jurisdicional de reenvio considera que não está demonstrado que já existia um comprador dos produtos
quando estes entraram nos Países Baixos ou no momento em que foram apreendidos.
68     Numa hipótese como a que está em causa, as mercadorias encontram‑se regularmente sob o regime aduaneiro de trânsito externo
ou de entreposto aduaneiro.
69     Enquanto forem respeitadas as condições desses regimes suspensivos, o operador em causa encontra‑se, em princípio, numa situação
legal.
70     Relativamente a ele, a questão da prova coloca‑se quando nasce um litígio, isto é, quando o titular da marca invoca uma lesão
ao direito exclusivo que lhe é conferido pelos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento.
71     A lesão invocável consiste na colocação em livre prática das mercadorias ou na respectiva oferta ou venda que implique necessariamente
a sua comercialização na Comunidade.
72     A lesão constitui a condição de exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva
e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do regulamento.
73     Relativamente à questão do ónus da prova dessa lesão, há que salientar em primeiro lugar que se pertencesse ao direito nacional
dos Estados‑Membros, daí poderia resultar para os titulares de marcas uma protecção variável em função da lei em causa. O
objectivo de uma «mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados‑Membros» visado no nono considerando da directiva
e aí qualificado de «fundamental» não seria alcançado (v., a propósito da directiva, acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss,
já referido, n.
os
41 e 42).
74     Em seguida, importa observar que, numa situação como a do processo principal, o ónus da prova da lesão deve incumbir ao titular
da marca, que a invoca. Se essa prova for feita, incumbe então ao operador demonstrar a existência do consentimento do titular
para a comercialização dos produtos na Comunidade (v., a propósito da directiva, acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já
referido, n.° 54).
75     Por conseguinte, há que responder à sexta questão que, numa situação como a do processo principal, cabe ao titular da marca
fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b)
e c), da directiva e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do regulamento, demonstrando a colocação em livre prática das mercadorias
não comunitárias que apresentam a sua marca ou uma oferta ou venda dessas mercadorias que implique necessariamente a sua comercialização
na Comunidade.

Quanto às despesas
76     Revestindo o processo quanto às partes na causa principal a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional
de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações
ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:
1)
Os artigos 5.°, n.
os
1 e 3, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos
Estados‑Membros em matéria de marcas, e 9.°, n.
os
1 e 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, devem
ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor‑se à simples introdução na Comunidade, sob o regime
aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, não tenham
já sido comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. O titular da marca não pode sujeitar
a colocação das mercadorias em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro ao facto de, no momento da
introdução dessas mercadorias na Comunidade, o seu destino final estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude
de um contrato de venda.
2)
Os conceitos de «oferecer» e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da Directiva
89/104 e 9.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, podem abranger, respectivamente, a oferta e a venda de produtos
de marca de origem com o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda efectuada
enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O titular da marca pode
opor‑se à oferta ou à venda de tais mercadorias quando impliquem necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
3)
Numa situação como a do processo principal, cabe ao titular da marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício
do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c),
do Regulamento n.° 40/94, demonstrando a colocação em livre prática das mercadorias não comunitárias que apresentam a sua
marca ou uma oferta ou venda dessas mercadorias que implique necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
Assinaturas
*
Língua do processo: neerlandês.