CELEX: 62004CJ0120
Marken
Richtlinie 89/104/EWG
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b
Verwechslungsgefahr
Verwendung einer Marke durch einen Dritten
Zusammengesetztes Zeichen bestehend aus der Bezeichnung des Dritten, gefolgt von der Marke

1       Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40,
S. 1, im Folgenden: Richtlinie).
2       Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Medion AG (im Folgenden: Klägerin) und der Thomson multimedia
Sales Germany & Austria GmbH (im Folgenden: Beklagte) über die Verwendung der für die Klägerin eingetragenen Marke LIFE in
dem zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ durch die Beklagte.

Rechtlicher Rahmen
3       In der den Markenschutz betreffenden zehnten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es:
„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten;
dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen.
Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen.
Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr
stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere
dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen
kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen …“
4       Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie lautet:
„Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
…
b)      ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit
der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“
5       Diese Vorschrift wurde durch § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)
vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082) in deutsches Recht umgesetzt.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage
6       Die Klägerin ist in Deutschland Inhaberin der am 29. August 1998 eingetragenen Marke LIFE für Geräte der Unterhaltungselektronik.
Sie erzielt auf dem Gebiet der Herstellung und Vermarktung dieser Produkte jährlich einen Umsatz in Höhe von mehreren Milliarden
Euro.
7       Die Beklagte gehört zu einer der weltweit führenden Gruppen in der Unterhaltungselektronikbranche. Sie vermarktet einige ihrer
Produkte unter der Bezeichnung „THOMSON LIFE“.
8       Im Juli 2002 erhob die Klägerin beim Landgericht Düsseldorf eine Klage wegen Verletzung des Markenrechts. Sie beantragte,
der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ zur Bezeichnung bestimmter Geräte der Unterhaltungselektronik zu verwenden.
9       Das Landgericht Düsseldorf wies diese Klage ab, da nach seiner Ansicht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke LIFE bestand.
10     Die Klägerin legte Berufung beim vorlegenden Gericht ein. Sie beantragt bei diesem, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen
„THOMSON LIFE“ für Fernsehgeräte, Radiorecorder, CD-Player und HiFi-Anlagen zu verwenden.
11     Das vorlegende Gericht führt aus, dass die Entscheidung des Rechtsstreits davon abhänge, ob zwischen der Marke LIFE und dem
zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
bestehe.
12     Nach der von der so genannten „Prägetheorie“ geleiteten aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes müsse für die Beurteilung
der Ähnlichkeit des streitigen Zeichens der von beiden Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt und ermittelt
werden, ob der übereinstimmende Teil das zusammengesetzte Zeichen derart präge, dass die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck
weitgehend in den Hintergrund träten. Für eine Verwechslungsgefahr reiche es nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil
den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimme. Es spiele keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten
Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten habe.
13     Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts besteht im hier fraglichen Warensektor eine Bezeichnungsgewohnheit darin, den Herstellernamen
in den Vordergrund zu rücken. Genauer gesagt trage im Ausgangsverfahren der Herstellername „THOMSON“ wesentlich zum Gesamteindruck
des Zeichens „THOMSON LIFE“ bei. Die dem Bestandteil „LIFE“ zukommende normale Kennzeichnungskraft reiche nicht aus, um die
Mitprägung des Gesamteindrucks des Zeichens durch den Herstellernamen „THOMSON“ auszuschließen.
14     Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei aber nicht unbestritten. Ein Teil der Lehre vertrete eine abweichende
Meinung. Diese stehe im Übrigen mit der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes im Einklang, wonach eine Verwechslungsgefahr
zu bejahen gewesen sei, wenn der übereinstimmende Teil in dem streitigen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung
habe und in ihm nicht derart untergegangen oder in den Hintergrund getreten sei, dass er seine Eignung verloren habe, die
Erinnerung an die eingetragene Marke wachzurufen.
15     Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist nach der letztgenannten Rechtsmeinung im Ausgangsverfahren eine Verwechslungsgefahr
zu bejahen, da die Marke LIFE im Zeichen „THOMSON LIFE“ eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte.
16     Letztlich stelle sich die Frage, wie bei Anwendung des Kriteriums des durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks verhindert
werden könne, dass sich ein Dritter eine eingetragene Marke durch Hinzufügung seiner Unternehmensbezeichnung aneigne.
17     Vor diesem Hintergrund hat das vorlegende Gericht beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage
zur Vorabentscheidung vorzulegen:
Ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin auszulegen, dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen –
bei Identität der Waren oder Dienstleistungen sich gegenüberstehender Zeichen – auch dann besteht, wenn eine ältere – normal
kennzeichnungskräftige – Wortmarke in der Weise in das jüngere zusammengesetzte Wortzeichen eines Dritten oder sein durch
Wortelemente bestimmtes Wort‑/Bildzeichen übernommen wird, dass der älteren Marke die Unternehmensbezeichnung des Dritten
vorangestellt wird und die ältere Marke zwar nicht den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens allein prägt, dass sie
in dem zusammengesetzten Zeichen aber eine selbständig kennzeichnende Stellung behält?

Zur Vorlagefrage
18     Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin
auszulegen ist, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann,
wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal
kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne
allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

Vor dem Gerichtshof abgegebene Erklärungen
19     Die Klägerin und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften schlagen vor, die Vorlagefrage zu bejahen.
20     Die Klägerin wendet sich gegen die Prägetheorie. Diese erlaube es, sich eine eingetragene Marke durch die schlichte Hinzufügung
eines Herstellernamens anzueignen. Ein solcher Gebrauch der Marke beeinträchtige die Herkunftsfunktion.
21     Die Kommission macht geltend, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die beiden in dem zusammengesetzten Zeichen
verwendeten Begriffe gleichwertig seien. Dem Begriff „LIFE“ komme keine völlig untergeordnete Rolle zu. Da somit nicht ausschließlich
die Bezeichnung „THOMSON“ den Gesamteindruck präge, seien das zusammengesetzte Zeichen und die eingetragene Marke ähnlich
im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine Verwechslungsgefahr könnte demnach angenommen werden, zumal
die beiden Unternehmen identische Waren anböten.
22     Die Beklagte schlägt vor, die Vorlagefrage zu verneinen. Sie vertritt eine Auslegung der Richtlinie im Einklang mit der Prägetheorie.
Das im Ausgangsverfahren streitige Zeichen könne nicht mit der Marke der Klägerin verwechselt werden, weil es den Herstellernamen
„THOMSON“ als Bestandteil enthalte, dem dieselbe Bedeutung wie dem anderen Zeichenbestandteil zukomme. Der Begriff „LIFE“
diene nur zur Bezeichnung einer Produktlinie. Jedenfalls sei ausgeschlossen, dass der Bestandteil „LIFE“ den Gesamteindruck
dominiere, den die Bezeichnung „THOMSON LIFE“ hervorrufe.

Antwort des Gerichtshofes
23     Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware
oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von
denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteile vom 29. September 1998 in der Rechtssache C‑39/97, Canon,
Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 28, und vom 29. April 2004 in der Rechtssache C‑371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Slg. 2004,
I‑5791, Randnr. 20).
24     Die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie betont, dass der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz bezweckt, die
Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, und dass bei Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens sowie der Waren oder Dienstleistungen
die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt.
25     Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie betrifft deshalb nur den Fall, dass für das Publikum wegen der Identität oder
der Ähnlichkeit von Marken und der damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht.
26     Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren
oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen (vgl. u. a. Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I‑3819, Randnr.
17).
27     Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend
zu beurteilen (vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C‑251/95, SABEL, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 22, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C‑425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I‑4861, Randnr. 40,
sowie zu dem im Wesentlichen mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie gleichlautenden Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe
b der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1] Beschluss
vom 28. April 2004 in der Rechtssache C‑3/03 P, Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I‑3657, Randnr. 28).
28     Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang
oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend
darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher
nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. u. a. Urteile SABEL,
Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, sowie Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 29).
29     Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass
nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind
die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder
mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen
Gesamteindruck prägend sein könnten (vgl. Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 32).
30     Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der
Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen,
dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung
dieses Dritten enthält, eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin
den dominierenden Bestandteil zu bilden.
31     In einem solchen Fall kann der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen,
dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen,
in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.
32     Die Feststellung von Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten
Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird.
33     Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke des durch Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie verliehenen
ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbständig
kennzeichnende Stellung behielte.
34     Das wäre z. B. der Fall, wenn der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das diese Marke und
eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreiht. Ebenso wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus
dieser älteren Marke und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Der Gesamteindruck würde dann nämlich meistens von der bekannten
Marke oder dem bekannten Handelsnamen als Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens dominiert.
35     Somit wäre entgegen der in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie zum Ausdruck gebrachten Absicht des Gemeinschaftsgesetzgebers
der Schutz der Herkunftsfunktion der Marke nicht gewährleistet, obwohl diese Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung
in dem zusammengesetzten Zeichen behalten hat.
36     Deshalb genügt für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, dass das Publikum aufgrund der von der älteren Marke behaltenen
selbständig kennzeichnenden Stellung auch den Inhaber dieser Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung
bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden.
37     Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass
bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen
durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen
Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen,
eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

Kosten
38     Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen
Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von
Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt:
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr
für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten
zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten
Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.
Unterschriften.
*
Verfahrenssprache: Deutsch.