CELEX: 62003TJ0385
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "Biker Miles"
Marchio comunitario anteriore denominativo MILES
Rischio di confusione
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Fatti della controversia
1       Il 7 luglio 1999 l’interveniente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n.  40, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
3       La registrazione è stata chiesta per prodotti appartenenti alle classi 9, 12 e 25 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957,
relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato,
e corrispondenti, per la classe 25, alla seguente descrizione: «equipaggiamento e capi d’abbigliamento per motociclisti, ovvero
stivali, scarpe, guanti, sciarpe, indumenti impermeabili da pioggia, indumenti protettivi contro le intemperie, pullover,
celate, fasce elastiche di protezione lombari, indumenti in pelle, articoli di abbigliamento in finta pelle».
4       Tale domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
del 15 maggio 2000, n. 38.
5       Il 15 agosto 2000 la ricorrente ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti appartenenti
alla classe 25, facendo valere un rischio di confusione come descritto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n.
.
40/94. L’opposizione era fondata sull’esistenza del marchio comunitario denominativo MILES, registrato il 28 luglio 1998,
per «articoli di abbigliamento, compresi [gli] indumenti per lo sport», appartenenti alla classe 25.
6       Con decisione 7 febbraio 2002 la divisione d’opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione in quanto esisteva un rischio
di confusione tra i marchi in esame.
7       Il 18 febbraio 2002 l’interveniente ha presentato un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento
n. 40/94, contro la decisione della divisione d’opposizione.
8       Con decisione 9 settembre 2003 (procedimento R 174/2002‑2), notificata alla ricorrente il 18 settembre 2003 (in prosieguo:
la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha accolto il ricorso. Essa ha ritenuto, in sostanza, che i prodotti
in esame fossero identici, anche se quelli oggetto della domanda di marchio erano indumenti speciali, commercializzati attraverso
canali di distribuzione particolari per una categoria di consumatori ben definita. I consumatori in questione attribuirebbero
particolare importanza alla funzionalità di tali indumenti speciali, nonché alla sicurezza che essi conferiscono e dimostrerebbero
pertanto un maggior grado di attenzione. Per quanto riguarda la somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso
ha preso in considerazione la rappresentazione grafica del marchio richiesto ed il suo elemento verbale «biker» ed è giunta
alla conclusione che i due segni si distinguevano sotto il profilo visivo, auditivo e concettuale. Quindi, malgrado l’identità
dei prodotti in esame, secondo la commissione di ricorso non si doveva concludere che esistesse un rischio di confusione.

Conclusioni delle parti
9       La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione impugnata;
–       condannare l’UAMI alle spese.
10     L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità delle conclusioni dell’UAMI
11     In via preliminare occorre osservare che l’UAMI, nel controricorso e in sede di udienza, ha affermato che la commissione di
ricorso ha commesso un errore escludendo, nella fattispecie, l’esistenza di un rischio di confusione. L’UAMI osserva tuttavia
che in seguito alla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, Vedial/UAMI – France Distribution (HUBERT) (Racc. pag. II‑5275,
punti 16‑25), esso sarebbe tenuto a presentare una domanda volta al rigetto del ricorso. Conseguentemente, pur concludendo
per il rigetto del ricorso, l’UAMI non contesta la fondatezza del motivo unico sollevato dalla ricorrente.
12     In proposito occorre rammentare che, in forza del combinato disposto degli artt. 46, n. 1, lett. b), e 135, n. 1, del regolamento
di procedura del Tribunale, il controricorso presentato dal convenuto deve contenere, tra l’altro, gli argomenti di fatto
e di diritto invocati. Orbene, nel caso di specie l’UAMI non ha invocato alcun motivo a sostegno della sua domanda diretta
al rigetto del ricorso.
13     Per tale motivo, la domanda dell’UAMI è irricevibile. Tuttavia, poiché l’interveniente chiede il rigetto del ricorso, si deve
esaminare la causa di cui trattasi conformemente all’art. 134, n. 4, del regolamento di procedura.

Nel merito

Argomenti delle parti
14     A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
15     Essa afferma anzitutto che la commissione di ricorso ha erroneamente reputato che il livello di attenzione del pubblico di
riferimento sia elevato. Dato che gli indumenti per motociclisti potrebbero anche essere acquistati da persone diverse da
questi ultimi, il pubblico di riferimento sarebbe composto dal consumatore medio, normalmente informato e accorto. Posto che
i prodotti in questione sono di consumo corrente, il consumatore medio li percepirebbe con un normale livello di attenzione.
D’altronde, anche ritenendo che il pubblico di riferimento sia composto esclusivamente di motociclisti, tale gruppo di consumatori
non sarebbe più accorto dei consumatori medi in occasione dell’acquisto degli indumenti in esame, i quali possono essere utilizzati
sia per la guida delle motociclette sia per passeggiare in inverno.
16     Per quanto riguarda poi il confronto dei segni in questione sotto il profilo visivo e auditivo, la ricorrente afferma che
il marchio richiesto è dominato dall’elemento verbale «miles», comune ai due segni. Contrariamente a quanto dichiarato dalla
commissione di ricorso, gli altri elementi del marchio richiesto non contribuirebbero, considerati singolarmente o in combinazione,
all’impressione complessiva prodotta da tale marchio. Gli elementi figurativi del marchio richiesto sarebbero trascurabili
nel contesto del confronto dei segni in questione, dato il loro carattere meramente ornamentale o descrittivo, che indica
che gli indumenti potrebbero essere utilizzati per la circolazione su strada. L’elemento verbale «biker» sarebbe parimenti
trascurabile visto il suo carattere descrittivo dei prodotti per motociclisti.
17     Infatti, dato che tale termine sarebbe associato ai motociclisti, il consumatore medio percepirebbe gli indumenti distribuiti
con il marchio Biker Miles come appartenenti ad una delle gamme, destinata in particolare ai motociclisti, di indumenti fabbricati
dalla ricorrente. Per analogia, l’aggiunta di termini quali «spiaggia» o «sci» non sarebbe considerata come volta a indicare
la provenienza degli indumenti, bensì come diretta a contraddistinguere distinte categorie di indumenti, vale a dire gli indumenti
da spiaggia o da sci provenienti dalla stessa impresa.
18     Per quanto concerne il confronto concettuale dei segni in conflitto, la ricorrente contesta la considerazione della commissione
di ricorso secondo cui il marchio richiesto si distingue dal marchio anteriore a causa della sua allusione ai motociclisti.
Tale allusione costituirebbe un riferimento al consumatore interessato e pertanto non potrebbe in alcun modo contribuire all’impressione
prodotta dal marchio richiesto. Al riguardo, la ricorrente si richiama alla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa
T‑104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties) (Racc. pag. II‑4359, punti 45 e ss.), per indicare che gli elementi descrittivi
sono trascurabili nel contesto della valutazione dell’impressione prodotta dal marchio.
19     Secondo la ricorrente, quindi, i segni in conflitto, caratterizzati da un comune elemento dominante, sarebbero simili sotto
il profilo visivo, auditivo e concettuale. Per quanto riguarda l’identità dei prodotti in questione, la commissione di ricorso
avrebbe commesso un errore di valutazione ritenendo che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
20     L’interveniente afferma che la commissione di ricorso ha correttamente concluso che esiste un grado di attenzione elevato
da parte del pubblico di riferimento, tenuto conto della funzionalità degli indumenti da motociclista dovuta al fatto che
essi svolgono una funzione protettiva in caso di incidente. Essa condivide altresì la conclusione della commissione di ricorso
in ordine alla somiglianza dei segni in conflitto.
21     L’interveniente considera invece inesatta la conclusione accolta dai due organi dell’UAMI in merito all’identità dei prodotti
in esame. Essa afferma che gli indumenti per motociclisti si distinguono per la loro funzionalità, per i materiali di cui
sono costituiti, nonché per il loro trattamento e la loro forma dagli indumenti per lo sport in generale e ancor di più dagli
altri indumenti distribuiti dalla ricorrente. Pertanto, i prodotti in questione presenterebbero solo un esiguo grado di somiglianza.
22     L’interveniente conclude che, dato che i prodotti in esame non sono identici e i segni in conflitto non sono simili, nella
fattispecie va escluso ogni rischio di confusione.

Giudizio del Tribunale
23     Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità
o somiglianza dei prodotti o servizi che i due segni designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato.
24     Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che
i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate
tra loro.
25     Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione del
consumatore interessato e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare dell’interdipendenza
tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01,
Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33, e la giurisprudenza
menzionata].
26     Nel caso di specie, dato che il marchio anteriore è un marchio comunitario, il pubblico di riferimento, al fine della valutazione
del rischio di confusione, è costituito dal consumatore medio dell’Unione europea.
27     Per quanto riguarda il grado di attenzione del consumatore interessato, secondo la giurisprudenza il livello di attenzione
del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza della Corte
22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26).
28     Nella fattispecie va rilevato che l’interveniente ha limitato la sua domanda di registrazione, tra i prodotti appartenenti
alla classe 25, a taluni equipaggiamenti e indumenti (v. punto 3 supra). Dalla loro elencazione, tuttavia, non emerge che
i prodotti di cui alla classe 25 abbiano una particolare natura, quale un elevato carattere tecnologico o protettivo.
29     Occorre quindi constatare che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il consumatore in questione dedica ai
prodotti in esame un elevato grado di attenzione.
30     Va poi osservato che l’interveniente contesta la conclusione della commissione di ricorso in merito all’identità dei prodotti
in esame.
31     Secondo una giurisprudenza costante, per valutare la somiglianza fra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto
di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi, fattori che includono, in particolare,
la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [v. sentenza del Tribunale
15 gennaio 2003, causa T‑99/01, Mystery Drinks/UAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II‑43, punto 39, e la giurisprudenza
menzionata].
32     Inoltre, quando i prodotti interessati dal marchio anteriore includono i prodotti di cui alla domanda di marchio, tali prodotti
sono considerati identici (citate sentenze Fifties, punti 32 e 33, e HUBERT, punti 43 e 44).
33     Nel caso di specie, come giustamente ricordato dalla commissione di ricorso (punto 17 della decisione impugnata), dato che
il marchio anteriore non era soggetto all’obbligo di utilizzo ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, il confronto
dei prodotti in questione deve essere fondato esclusivamente sulla loro designazione, quale risulta dalla registrazione.
34     Quindi l’affermazione dell’interveniente secondo cui i prodotti in questione non sono identici deve essere intesa nel senso
che gli «articoli di abbigliamento, compresi [gli] indumenti per lo sport» appartenenti alla classe 25 dell’Accordo di Nizza,
cui si riferisce il marchio anteriore, non comprenderebbero gli equipaggiamenti e gli indumenti per motociclisti appartenenti
alla stessa classe di cui alla domanda di registrazione.
35     È vero che, anche se che tutti gli indumenti possiedono, in generale, funzioni comuni, determinate categorie di indumenti
possono essere destinate a svolgere una funzione specifica, come la protezione dell’incolumità fisica durante un’attività
a rischio. Nei limiti in cui la funzione speciale di tali indumenti è confermata da altre loro caratteristiche, relative alla
loro natura, alla loro destinazione e al loro utilizzo, è concepibile che essi costituiscano una categoria di prodotti distinti
dagli indumenti in generale.
36     Ebbene, nel caso di specie, dalla designazione dei prodotti nella domanda di registrazione non si può dedurre che gli indumenti
cui si riferisce la domanda presentino, oltre alla loro funzione, caratteristiche tali da distinguerli dagli indumenti in
generale.
37     Pertanto va approvata la dichiarazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti in esame sono identici. I prodotti
oggetto di rivendicazione nella classe 25 rientrano infatti nella categoria dei prodotti cui si riferisce il marchio anteriore.
38     Per quanto riguarda il confronto dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi sull’impressione
complessiva prodotta dai segni, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza della
Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 23).
39     Inoltre, un marchio complesso e un altro marchio, identico ad una delle componenti del marchio complesso, possono essere considerati
simili solo se quest’ultima componente costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio
complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento
ricorderà, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo
prodotta [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. I‑4335,
punto 33].
40     Siffatta valutazione non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con
un altro marchio. Tuttavia, ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta da un marchio complesso possa, in determinate
circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. In sede di valutazione del carattere dominante di una o più
componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna
di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti (sentenza MATRATZEN, cit., punti 34 e 35).
41     Nel caso di specie, il marchio richiesto è composto di due termini scritti in neretto: «biker» e «miles», nonché di elementi
figurativi tra cui l’immagine di una strada inscritta in un cerchio.
42     Per quanto riguarda, innanzi tutto, gli elementi figurativi del marchio richiesto, occorre rilevare, come ha fatto giustamente
la commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata, che essi non occupano, sotto il profilo visivo, una posizione
equivalente a quella degli elementi verbali. Per di più, l’immagine della strada inscritta in un cerchio, oltre ad essere
poco distintiva per prodotti destinati alla circolazione stradale, non costituisce un elemento di differenziazione rispetto
all’idea richiamata dal termine «miles», che può essere inteso, quanto meno dalla parte anglofona del pubblico di riferimento,
come unità di misura della distanza.
43     Per quanto riguarda poi gli elementi verbali, la ricorrente sostiene giustamente e senza essere contraddetta dall’interveniente,
che la parola «biker» è descrittiva rispetto ai prodotti per motociclisti, mentre la parola «miles» non presenta carattere
descrittivo.
44     In proposito occorre rilevare che, in generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio
complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione globale che tale marchio complesso produce [sentenze del
Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑129/01, José Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), Racc. pag II‑2251, punto 53, e 6 ottobre
2004, cause riunite da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection),
Racc. pag. II‑0000, punto 34].
45     Pertanto, nel caso di specie, l’elemento verbale «miles», identico al marchio anteriore, va considerato elemento dominante
del marchio richiesto.
46     Ne consegue che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso, al punto 21 della decisione impugnata, che gli altri elementi
del marchio richiesto, ossia la rappresentazione grafica e l’elemento verbale «biker», sono importanti nell’impressione globale
che tale marchio complesso produce.
47     È vero che, in determinate circostanze, l’insieme degli elementi verbali di un marchio complesso deve essere valutato separatamente
da ciascuno dei suoi elementi presi individualmente, specialmente quando tale insieme crea un’unità logica che possiede un
distinto valore semantico rispetto alle sue componenti (v., in questo senso, sentenza HUBERT, cit., punti 57‑59). Lo stesso
vale quando una componente del marchio complesso, oltre a non avere un valore descrittivo per i prodotti di cui si tratta,
ha un valore semantico importante che si aggiunge a quello dell’altra componente, comune ai segni in conflitto, per formare
un insieme concettualmente differente [v., in questo senso, sentenza GIORGIO BEVERLY HILLS, cit., punto 49, e sentenza del
Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑156/01 Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Racc. pag. II‑2789,
punto 80].
48     Ebbene, ciò non si verifica nel caso di specie. Da una parte, le idee evocate dalla parola «miles» e dall’associazione di
parole «biker miles» sono fortemente somiglianti, dato che l’aggiunta del termine «biker» non altera il significato del termine
«miles» né crea con esso un’unità semanticamente distinta dalle sue componenti. Dall’altra, nell’ambito dei prodotti destinati
ai motociclisti, il riferimento a questi ultimi ha un contenuto descrittivo e non è tale da differenziare il concetto designato
dal segno. Di conseguenza, l’elemento verbale «biker», pur aggiungendo una certa sfumatura, non ha particolare valore sotto
il profilo concettuale.
49     Per quanto riguarda infine la valutazione complessiva del rischio di confusione, occorre ricordare che nel settore dell’abbigliamento
è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue
e che la stessa impresa utilizzi marchi secondari per distinguere le sue differenti linee di prodotti. Pertanto, è verosimile
che il consumatore interessato ritenga che i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto appartengano sì a due distinte
gamme di prodotti, ma provengano tuttavia dalla stessa impresa (citate sentenze Fifties, punto 49; BUDMEN, punto 57, e NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, punto 51).
50     Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha implicitamente respinto tale argomento, ritenendo che il consumatore interessato,
che già possiede una motocicletta della marca Biker Miles o che potrebbe imbattersi in tale marca quando intende acquistare
una motocicletta, forse non vorrà acquistare guanti della marca MILES, bensì quelli della marca Biker Miles, abbinati alla
sua motocicletta e al resto del suo equipaggiamento.
51     Tale ragionamento non può essere accolto. Infatti, dato che i segni in conflitto, che condividono l’elemento dominante, riguardano
prodotti identici, ossia indumenti, il consumatore interessato può percepirli come corrispondenti a due distinte gamme di
indumenti della stessa impresa.
52     Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il consumatore
interessato prestasse un grado di attenzione elevato e che, dal punto di vista di quest’ultimo, i segni in conflitto non fossero
simili in quanto il loro elemento verbale comune «miles» non costituiva l’elemento  dominante.
53     Pertanto, tenuto conto, da un lato, dell’identità dei prodotti in questione e, dall’altro, della somiglianza tra i segni in
conflitto, occorre concludere che la commissione di ricorso ha violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n.
.
40/94 ritenendo che non sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
54     La decisione impugnata deve quindi essere annullata.

Sulle spese
55     Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il convenuto, rimasto soccombente, va condannato alle spese. Dato che la
ricorrente non ha chiesto che l’interveniente sia condannata alle spese, occorre disporre che quest’ultima sopporti le proprie
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 9 settembre 2003 (procedimento R 174/2002‑2) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Legal
Lindh
Vadapalas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 2005.
Il cancelliere

Il presidente
H. Jung

H. Legal
*
Lingua processuale: il tedesco.