CELEX: 62001TJ0162
Marca comunitária
Processo de oposição
Marcas figurativas e verbais anteriores compreendendo o vocábulo GIORGI
Pedido de marca comunitária verbal GIORGIO BEVERLY HILLS
Motivo relativo de recusa
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94

Fundamentação jurídica do acórdão
Factos subjacentes ao litígio
1 Em 2 de Janeiro de 1997, a Giorgio Beverly Hills, Inc. (a seguir «requerente») apresentou, ao abrigo do Regulamento n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na redacção em vigor, um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) (IHMI).
2 A marca cujo registo foi requerido é o sinal nominativo GIORGIO BEVERLY HILLS.
3 Os produtos para os quais foi requerido o registo da marca são abrangidos pelas classes 3, 14, 18 e 25 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e modificado.
4 O pedido foi publicado no Boletim das marcas comunitárias n.° 24/98, de 6 de Abril de 1998.
5 Em 1 de Julho de 1998, a recorrente deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, contra o registo desta marca comunitária. A oposição é dirigida contra uma parte dos produtos a que se refere o pedido de marca, ou seja, «sabonetes de toilette; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos, desodorizantes para uso pessoal e produtos para limpar, cuidar e embelezar a pele, o couro cabeludo e os cabelos» pertencentes à classe 3. O motivo de oposição invocado foi o risco de confusão, a que se refere o artigo 8.° , n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre a marca pedida e marcas anteriores de que a recorrente é titular. As marcas anteriores correspondem aos seguintes registos espanhóis:
- n.° 1 747 375: sinal figurativo, reproduzido infra, para designar «produtos de perfumaria e cosméticos, designadamente preparados cosméticos para os cabelos e para o banho», pertencentes à classe 3;
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- n.° 1 160 413: sinal figurativo, reproduzido infra, para designar «águas de colónia, desodorizantes corporais, champôs, gels para banho, lacas para cabelo, amaciadores para o cabelo, cremes para o cabelo, leites corporais, leites de limpeza, batons, vernizes para unhas, bronzeadores (cosméticos), tónicos para o rosto», pertencentes à classe 3;
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- n.° 1 747 374: sinal figurativo, reproduzido infra, para designar «artigos de perfumaria e cosméticos, designadamente preparados e cosméticos para o cabelo e para o banho», pertencentes à classe 3;
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- n.° 1 789 484: sinal figurativo, reproduzido infra, para designar «perfumes e cosméticos», pertencentes à classe 3;
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6 Por decisão de 2 de Dezembro de 1999, a divisão de oposição do IHMI indeferiu a oposição com fundamento no facto de as diferenças entre os sinais em conflito não criarem risco de confusão no espírito do público do território espanhol onde as marcas anteriores estão protegidas.
7 Em 28 de Janeiro de 2000, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da divisão de oposição.
8 O recurso foi indeferido por decisão de 30 de Abril de 2001 da Primeira Câmara de Recurso (a seguir decisão «impugnada»).
9 A Câmara de Recurso considerou, no essencial, que, apesar da identidade dos produtos em causa, existiam diferenças suficientes entre a marca pedida GIORGIO BEVERLY HILLS e as marcas figurativas anteriores das quais constavam os sinais nominativos J GIORGI, GIORGI LINE e MISS GIORGI para excluir qualquer risco de confusão.
Tramitação processual e pedidos das partes
10 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Julho de 2001 a recorrente interpôs o presente recurso.
11 Em 14 de Dezembro de 2001, o IHMI apresentou a sua contestação.
12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada;
- declarar a nulidade da marca pedida ou, se for esse o caso, ordenar a recusa de registo desta;
- condenar o IHMI nas despesas.
13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.
14 Na audiência, a recorrente desistiu do segundo pedido destinado a obter a declaração de nulidade da marca pedida ou, se for esse o caso, ordenar a recusa de registo desta.
Questão de direito
15 A recorrente invoca um único fundamento, baseado em violação do artigo 8.° , n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
Argumentos das partes
16 A recorrente alega que o termo «giorgio» da marca pedida torna esta incompatível com as marcas anteriores de que ela é titular. Para a recorrente, a introdução no mercado de uma marca constituída principalmente por um termo praticamente idêntico ao elemento preponderante das marcas anteriores gera um elevado risco de confusão.
17 Neste sentido, a recorrente sustenta que o elemento preponderante das marcas anteriores é o termo «giorgi», dado que é aquele que o consumidor apreende com mais força. Explica que todas as marcas anteriores incluem o termo «giorgi», que é o elemento que distingue mais fortemente estes produtos da recorrente. Quanto aos outros elementos de cada uma das marcas anteriores, a recorrente alega:
- em primeiro lugar, relativamente à marca espanhola n.° 1 160 413, que nem o desenho específico das letras nem a inicial «J» distinguem eficazmente os produtos em causa;
- em segundo lugar, quanto à marca espanhola n.° 1 747 374, que o elemento «miss» designa uma categoria genérica e que o desenho abstracto não possui qualquer carácter distintivo;
- em terceiro lugar, no que concerne à marca espanhola n.° 1 747 375, que o termo «line» é puramente acessório em relação ao termo «giorgi» e que o elemento gráfico não é pronunciável;
- por último, a respeito da marca espanhola n.° 1 789 484, que o formato do termo «giorgi» é muito maior do que o do termo genérico «line» e que o desenho é abstracto, puramente arbitrário e não permite identificar os produtos abrangidos pela marca.
18 Nestas condições, a recorrente considera que o elemento nominativo das marcas anteriores, e especialmente o termo «giorgi», que está presente em todas as marcas anteriores, é preponderante em relação aos elementos gráficos, uma vez que o consumidor pede os produtos identificando-os foneticamente. A recorrente cita, neste contexto, acórdãos do Tribunal Supremo (Espanha) que, do seu ponto de vista, seguiram este raciocínio.
19 Quanto à marca pedida, a recorrente sustenta que o termo «giorgio» deve ser tomado em consideração de modo muito especial na comparação da marca pedida com as marcas anteriores. Com efeito, segundo a recorrente, o termo «giorgio» destaca-se do resto dos elementos da marca, isto é, os termos «Beverly Hills», que são puramente acessórios e que não distinguem de modo nenhum os produtos abrangidos pela marca pedida. A recorrente sustenta que estes termos constituem uma designação geográfica desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.° , n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 e que não devem, por conseguinte, ser tomados em consideração na comparação da marca pedida com outras marcas. Para alicerçar esta tese, a recorrente cita acórdãos do Tribunal Supremo que seguiram este raciocínio.
20 A recorrente entende, além disso, que os consumidores tendem a abreviar as denominações das marcas compostas por vários termos e que, portanto, no caso da marca pedida, solicitarão os produtos cobertos por esta referindo-se ao termo «giorgio» e não à expressão completa «Giorgio Beverly Hills».
21 Neste contexto, a recorrente alega que há semelhança ou até mesmo identidade entre os elementos dominantes dos sinais em conflito, isto é, os termos «giorgi» e «giorgio», do ponto de vista visual e fonético. Assim, segundo a recorrente, a identidade fonética quase perfeita entre os elementos dominantes de cada sinal cria um risco de confusão entre as marcas em conflito, porque a junção da letra «o» ao elemento «giorgio» da marca pedida não basta para a distinguir das marcas anteriores compostas pela palavra «giorgi».
22 Por último, a recorrente alega que a semelhança visual e fonética entre as marcas em conflito e o facto de estas designarem produtos da mesma classe, ou seja, a classe 3, são susceptíveis de criar um risco de confusão no espírito do consumidor.
23 O IHMI considera liminarmente, a respeito das decisões do Tribunal Supremo citadas pela recorrente, que este Tribunal não tem de se pronunciar sobre a aplicação do direito espanhol das marcas e que estas decisões não são, portanto, pertinentes para o caso, visto que é o direito comunitário que há que aplicar.
24 O IHMI subscreve a conclusão da Câmara de Recurso de que não há qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito.
25 O IHMI contesta a este propósito a asserção da recorrente de que os termos «Beverly Hills» são secundários por serem desprovidos de carácter distintivo, dado que constituem uma designação geográfica na acepção do artigo 7.° , n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. Sustenta que esta disposição não é aplicável aos termos em causa, que não são exclusivamente descritivos para produtos como perfumes e cosméticos. Por conseguinte, segundo o IHMI, há que tomar em consideração os termos «Beverly Hills» na comparação das marcas em causa. O IHMI sustenta, pois, ao contrário da recorrente, que o nome próprio italiano Giorgio não é o elemento dominante da marca pedida.
26 A respeito das condições de comercialização dos produtos em causa, o IHMI considera que os produtos cosméticos e de perfumaria são produtos de um preço relativamente elevado que são geralmente expostos à vista do consumidor. Assim sendo, julga que a afirmação da recorrente de que o consumidor pede oralmente os produtos em causa mencionando unicamente o elemento preponderante da marca em causa não corresponde às características de funcionamento do mercado.
27 Relativamente à comparação das marcas em causa, o IHMI entende que, no que toca à apreciação do risco de confusão, todos os elementos de cada sinal devem ser tomados em consideração e contesta a análise efectuada pela recorrente a este respeito que limita a comparação aos termos «giorgi» e «giorgio» sem ter em conta outros elementos figurativos e nominativos constantes dos sinais em conflito.
28 A respeito da análise de cada uma das marcas anteriores em relação à marca pedida, o IHMI considera que:
- a marca espanhola J GIORGI é foneticamente diferente da marca pedida e, portanto, que não existe risco de confusão entre estas;
- na marca espanhola MISS GIORGI, o elemento «miss» é inseparável do elemento «giorgi»;
- finalmente, em relação às marcas espanholas n.° 1 747 375 e n.° 1 789 484, o termo «line» desempenha uma função essencial, isto é, de distinção dos produtos GIORGI LINE dos produtos J GIORGI e MISS GIORGI.
Apreciação do Tribunal
29 Nos termos do artigo 8.° , n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo da marca pedida «[q]uando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». Aliás, por força do artigo 8.° , n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
30 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.° , n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.° , n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.° 25].
31 Segundo esta mesma jurisprudência o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22; Canon, já referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 18; de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 40; acórdão Fifties, já referido, n.° 26).
32 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido, n.° 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 19). A interdependência entre estes factores encontra expressão no sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em função do risco de confusão cuja apreciação depende, entre outros factores, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços designados.
33 Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Para efeitos desta apreciação global, pressupõe-se que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita destas que conservou na memória. Importa igualmente ter presente o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26).
34 No caso em apreço, como as marcas anteriores estão registadas em Espanha e os produtos em causa são artigos de consumo corrente, o público-alvo relativamente ao qual deve ser apreciado o risco de confusão é constituído pelo consumidor médio deste Estado-Membro.
35 À luz das considerações que antecedem, há que proceder à comparação, por um lado, dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito.
36 No que toca à comparação dos produtos, as marcas espanholas anteriores designam produtos da classe 3. Assim, as marcas MISS GIORGI (n.° 1 743 374) e GIORGI LINE (n.° 1 747 375) estão registadas para «produtos de perfumaria e cosméticos, designadamente preparados cosméticos para os cabelos e para o banho», a marca GIORGI LINE (n.° 1 789 484) está registada para «perfumes e cosméticos» e a marca J GIORGI (n.° 1 160 413) para «águas de colónia, desodorizantes corporais, champôs, gels para banho, lacas para cabelo, amaciadores para o cabelo, cremes para o cabelo, leites corporais, leites de limpeza, batons, vernizes para unhas, bronzeadores (cosméticos), tónicos para o rosto».
37 A Câmara de Recurso considerou, no n.° 16 da decisão impugnada, que os produtos abrangidos pelas marcas espanholas GIORGI LINE (n.° 1 747 375 e n.° 1 789 484), MISS GIORGI e J GIORGI deviam ser considerados comparáveis ou idênticos aos «sabonetes de toilette; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos, desodorizantes para uso pessoal e produtos para limpar, cuidar e embelezar a pele, o couro cabeludo e os cabelos» pertencentes à classe 3 e cobertos pela marca pedida GIORGIO BEVERLY HILLS.
38 Por outro lado, é pacífico entre as partes que há identidade ou semelhança entre os produtos cobertos pelas marcas anteriores e os da marca contestada.
39 No que se refere à comparação dos sinais, resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). O Tribunal de Justiça entendeu igualmente que não se pode excluir que uma mera semelhança fonética entre duas marcas possa criar um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 28).
40 Há, assim, que comparar os sinais em conflito no presente caso no plano visual, fonético e conceptual.
41 Em matéria de comparação visual, a Câmara de Recurso considerou que, apesar de a marca pedida GIORGIO BEVERLY HILLS apresentar semelhanças com as marcas anteriores por o vocábulo «giorgi» estar presente em todas as marcas anteriores e estar contido no vocábulo «giorgio», tem, no entanto, diferenças importantes. As marcas anteriores contêm todas elementos figurativos significativos e um elemento nominativo suplementar («line» ou «miss» ou a letra «j»). A marca pedida também contém um elemento nominativo suplementar, ou seja, BEVERLY HILLS que figura em maiúsculas da mesma dimensão que o sinal nominativo GIORGIO (n.° 17 da decisão impugnada).
42 Quanto a este aspecto, importa realçar que o facto de as marcas anteriores e a marca contestada compreenderem, respectivamente, os elementos «giorgi» e «giorgio», que apresentam uma certa semelhança, tem pouca incidência na sua comparação de conjunto e não permite, por si só, concluir pela existência de uma semelhança visual entre os sinais em conflito.
43 Com efeito, a existência, nos sinais, de outros elementos nominativos, ou sejam, a letra «j», o vocábulo «line» e o vocábulo «miss» nas marcas anteriores e dos vocábulos «Beverly» e «Hills» na marca pedida leva a que a impressão global dada por cada um dos sinais seja diferente. Acresce que as marcas anteriores abrangem elementos figurativos que têm uma configuração particular e original.
44 Daqui a Câmara de Recurso deduziu, com razão, que as diferenças entre os sinais em conflito são suficientes para se concluir que não são semelhantes do ponto de vista visual.
45 Em matéria de comparação fonética, a Câmara de Recurso não procedeu a nenhuma comparação específica entre estes sinais. Limitou-se a afirmar que, apesar de a marca contestada GIORGIO BEVERLY HILLS apresentar semelhanças com as marcas anteriores por o vocábulo «giorgi» estar presente em todas as marcas anteriores e estar contido no vocábulo «giorgio», contém importantes diferenças em relação a estas (n.° 17 da decisão impugnada).
46 Há, assim, que concluir que existem diferenças importantes entre os sinais em conflito e que as semelhanças entre eles são mínimas quando comparadas às diferenças. Com efeito, a marca pedida é composta por seis sílabas (gior-gio-be-ver-ly-hills), entre as quais só uma, a sílaba «gior», coincide com as marcas anteriores que são compostas, respectivamente, por três sílabas (miss-gior-gi e j-gio-gi) e quatro sílabas (gior-gi-li-ne).
47 Portanto, há menos elementos fonéticos dos sinais em conflito que sejam comuns do que diferentes. Conclui-se assim que as marcas em causa não são semelhantes do ponto de vista fonético.
48 Quanto à comparação conceptual dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso excluiu, como tinha sido indicado pela então oponente (ora recorrente), que as marcas em conflito fossem, deste ponto de vista, semelhantes por, na marca pedida GIORGIO BEVERLY HILLS, o vocábulo «giorgio» ser dominante, sendo os termos «Beverly Hills» uma designação geográfica, quando muito descritiva das qualidades dos produtos da marca, não sendo, portanto, aptos para os distinguir.
49 Quanto a este aspecto, note-se, por um lado, que, em relação à marca pedida, os termos «Beverly Hills», que fazem referência a um lugar geográfico determinado conhecido do público-alvo, além de não terem valor descritivo para os produtos em causa, têm um importante valor semântico que se junta ao do nome próprio masculino Giorgio para formar um todo conceptualmente diferente das marcas anteriores.
50 Importa realçar, por outro lado, que, ao contrário do que sustentou a recorrente, os termos do tipo «giorgi» e «giorgio» não permitem caracterizar artigos de perfumaria e cosméticos. Com efeito, como afirmou a Câmara de Recurso, atendendo à frequência na utilização de nomes italianos, reais ou inventados, no sector da perfumaria e ao facto de os consumidores estarem habituados às marcas com esses elementos, faz com que estes não pensem, de cada vez que um nome deste tipo aparece numa marca em relação com outros elementos, nominativos ou figurativos, que esse nome indica que os produtos para os quais é utilizado emanam da mesma origem (n.° 17 da decisão impugnada).
51 A Câmara de Recurso considerou, por conseguinte, e bem, que não há coincidência no plano conceptual entre os sinais em causa.
52 Assim, ainda que neste caso exista identidade ou semelhança entre os produtos cobertos pelas marcas em causa, as diferenças visuais, fonéticas e conceptuais entre os sinais constituem motivo suficiente para afastar a existência de risco de confusão na percepção do público-alvo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI - France Distribution (HUBERT), T-110/01, n.° 63, Colect., p. II-5275].
53 Por último, como alega o IHMI, as decisões do Tribunal Supremo citadas pela recorrente não são pertinentes neste caso. Com efeito, recorde-se, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.° 40/94, tal como este é interpretado pelo tribunal comunitário e não com base numa prática decisória anterior de um órgão jurisdicional nacional de um Estado-Membro.
54 Tendo em conta o que precede, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que não havia risco de confusão entre a marca pedida GIORGIO BEVERLY HILLS e as marcas espanholas anteriores J GIORGI (n.° 1 160 413), MISS GIORGI (n.° 1 747 374), GIORGI LINE (n.° 1 747 375 e n.° 1 789 484). Por conseguinte, este fundamento baseado em violação do artigo 8.° , n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não merece acolhimento.
55 De onde se conclui que deve ser negado provimento ao recurso.
Decisão sobre as despesas
Quanto às despesas
56 Nos termos do artigo 87.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do IHMI, nos termos do pedido deste.
Parte decisória
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção),
decide:
1) Negar provimento ao recurso.
2) Condenar a recorrente nas despesas.