CELEX: 62003CJ0353
Ochranné známky
Smernica 89/104/EHS
Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti
Rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním
Používanie ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou

1       Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988
o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92,
ďalej len „smernica“) a článku 7 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva
(Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146, ďalej len „nariadenie“).
2       Tento návrh bol podaný v rámci konania medzi spoločnosťou Société des produits Nestlé SA (ďalej len „spoločnosť Nestlé“) a spoločnosťou
Mars UK Ltd (ďalej len „spoločnosť Mars“), ktorého predmetom je návrh spoločnosti Nestlé na zápis časti sloganu tvoriaceho
ochrannú známku, ktorú táto spoločnosť vlastní, ako ochrannej známky.

Právny rámec
3       Podľa článku 2 smernice ochranná známka „sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým
sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia
sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku“.
4       Článok 3 smernice s názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ znie takto:
„1.      Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:
…
b)      ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
…
3.      Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 [písm. b)], ak táto ochranná
známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. …“
5       Článok 4, článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 3 nariadenia majú v podstate identické znenie ako článok 2, článok 3 ods. 1
písm. b) a článok 3 ods. 3 smernice.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
6       Slogan „HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT“ („Dajte si pauzu… dajte si Kit Kat“), ako aj pomenovanie „KIT KAT“ sú v Spojenom kráľovstve
zapísané ako ochranné známky do triedy 30 definovanej podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na
účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, t. j. pre čokoládové výrobky, cukrovinky,
cukríky a sušienky.
7       Dňa 28. marca 1995 navrhla spoločnosť Nestlé, majiteľ týchto dvoch ochranných známok, zápis ochrannej známky HAVE A BREAK
v Spojenom kráľovstve do triedy 30.
8       Proti tomuto návrhu podala námietku spoločnosť Mars, ktorá sa odvoláva hlavne na článok 3 ods. 1 písm. b) smernice.
9       Dňa 31. mája 2002 sa námietke na základe tohto ustanovenia vyhovelo a návrh na zápis sa zamietol.
10     Spoločnosť Nestlé podala žalobu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Žaloba bola zamietnutá rozhodnutím
z 2. decembra 2002.
11     Spoločnosť Nestlé proti tomu podala odvolanie na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
12     Tento súd sa vo vzťahu k predmetu konania domnieva, že veta „HAVE A BREAK“ nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a že ustanovenia
článku 3 ods. 1 písm. b) smernice ju preto v podstate vylučujú zo zápisu ako ochrannej známky.
13     Domnieva sa, že zápis možno vykonať len na základe článku 3 ods. 3 smernice prostredníctvom dôkazu o rozlišovacej spôsobilosti
získanej používaním.
14     Uvádza, že prihláška bola zamietnutá z dôvodu, že veta „HAVE A BREAK“ bola v zásade používaná ako súčasť zapísanej ochrannej
známky HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT a skutočne nie ako nezávislá ochranná známka.
15     Naznačuje, že podľa spoločnosti Nestlé by takéto ponímanie mohlo mať závažné následky pre subjekty, ktoré majú v úmysle zapísať
ochranné známky, ktoré obsahujú formy, pretože takéto ochranné známky sú používané len zriedka samostatne.
16     Uvádza, že veta podobná sloganu, ktorá je spojená s ochrannou známkou, môže svojím opakovaním v priebehu času vytvoriť odlišný
a nezávislý dojem, a používaním tak nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť.
17     Za týchto okolností rozhodol Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto
prejudiciálnu otázku:
„Môže sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 [smernice] a v článku 7 ods. 3 [nariadenia] nadobudnúť
používaním alebo v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou?“

O prejudiciálnej otázke
18     Z údajov uvedených v návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že prejudiciálna otázka sa musí poňať len ako otázka
smerujúca k výkladu smernice, keďže nariadenie sa nevzťahuje na skutkové okolnosti prípadu prejednávaného pred vnútroštátnym
súdom.
19     Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3
smernice sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii
s ňou.
20     Spoločnosť Nestlé a írska vláda usudzujú, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa podľa článku 3 ods. 3 smernice môže
nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.
21     Spoločnosť Mars, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia Európskych spoločenstiev usudzujú, že ochranná známka nemôže nadobudnúť
rozlišovaciu spôsobilosť výlučne používaním ako súčasť zloženej ochrannej známky. Spoločnosť Mars a Komisia naopak pripúšťajú,
že môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v kombinácii s inou ochrannou známkou. Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí,
že rozlišovacia spôsobilosť sa rovnako môže nadobudnúť aj používaním ochrannej známky ako fyzického prvku.
22     V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že podľa článku 2 smernice má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, ak
je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.
23     Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice nebude ochranná známka do registra zapísaná, alebo ak už je zapísaná, musí byť vyhlásená
za neplatnú, ak nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.
24     Podľa článku 3 ods. 3 smernice sa však toto ustanovenie nepoužije, ak ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním
pred dňom podania prihlášky.
25     Nezávisle na tom, či rozlišovacia spôsobilosť je vlastná alebo bola nadobudnutá používaním, musí sa posudzovať na jednej strane
so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, a na strane druhej so zreteľom na predpokladané
vnímanie priemerným spotrebiteľom predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, ktorý je priemerne informovaný a primerane pozorný
a obozretný (rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C‑299/99, Zb. s. I‑5475, body 59 a 63).
26     Pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, musí vnímanie tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako
tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého podniku vyplývať z používania ochrannej známky ako ochrannej známky (rozsudok
Philips, už citovaný, bod 64).
27     Na splnenie tejto podmienky, ktorá je predmetom konania vo veci samej, nie je nevyhnutné, aby ochranná známka, ktorej zápis
sa požaduje, bola používaná nezávisle.
28     Článok 3 ods. 3 smernice totiž v tomto zmysle neobsahuje žiadne obmedzenie a hovorí len o „používaní“ ochrannej známky.
29     Výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“ teda treba chápať tak, že sa vzťahuje len na používanie ochrannej
známky na účely identifikovania tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého
podniku.
30     Takéto identifikovanie, a teda nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej
ochrannej známky ako jej súčasti, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou.
V týchto dvoch prípadoch je postačujúce, že v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo služby,
označené jednou ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku.
31     Je vhodné pripomenúť, že prvky spôsobilé ukázať, že ochranná známka získala vlastnosť identifikovať dotknutý tovar alebo službu,
sa musia posúdiť globálne a že v rámci tohto posúdenia možno vziať do úvahy hlavne časť trhu ovládanú touto ochrannou známkou,
intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu,
pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku,
ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií (rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing
Chiemsee, C‑108/97 a C‑109/97, Zb. s. I‑2779, body 49 a 51).
32     Na prejudiciálnu otázku treba teda odpovedať tak, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 smernice
sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii
s ňou.

O trovách
33     Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo
začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.
Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov
konania, nemôžu byť nahradené.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:
Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky
ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.
Podpisy
*
Jazyk konania: angličtina.