CELEX: 62002TJ0342
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Alcance de la obligación de examen
Transformación en solicitud de marca nacional
Artículo 58 del Reglamento (CE) nº 40/94

Antecedentes del litigio
El 7 de noviembre de 1996, Moser Grupo Media, S.L., presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada.
La marca cuyo registro se solicitó es la marca gráfica siguiente:
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9, 16, 38, 39 y 41 en el sentido del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
—
«películas (films) impresionadas; discos compactos (audio-vídeo); aparatos e instrumentos cinematográficos, ópticos y fotográficos», correspondientes a la clase 9;
—
«revistas, fotografías, carteles, impresos y publicaciones», correspondientes a la clase 16;
—
«servicios de difusión de programas de televisión y de radio», correspondientes a la clase 38;
—
«servicios de distribución de todo tipo de publicaciones, de vídeos y de películas», correspondientes a la clase 39;
—
«servicios de producción de films (películas); servicios de producción de películas en cintas de vídeo; servicios prestados por empresas dedicadas al alquiler de cintas de vídeo y de films cinematográficos; montaje de programas radiofónicos y de televisión; servicios prestados por estudios cinematográficos», correspondientes a la clase 41.
El 9 de marzo de 1998, dicha solicitud se publicó en el
Boletín de marcas comunitarias
n
o
16/1998.
El 9 de junio de 1998, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (en lo sucesivo, «demandante») formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento n
o
40/94, contra el registro solicitado, y ello respecto a todos los productos y servicios indicados en la demanda. La oposición se basó en la marca nacional anterior MGM registrada en Dinamarca (clases 9, 16 y 41), en Finlandia (clases 9 y 41), en Francia (clases 9, 15, 16, 35, 38 y 41), en Alemania (clase 9), en Italia (clases 9, 15, 16, 35, 38 y 41), en Portugal (clase 9), en España (clase 9), en Suécia (clase 9), en los Países del Benelux (clases 9, 15, 16, 20 y 41), en Grecia (clases 9, 15 y 16), en el Reino Unido (clases 9, 35 y 41) y en Austria (clases 9, 16 y 41), así como en la solicitud de marca comunitaria n
o
141820, presentada el 1 de abril de 1996, que se refiere a productos y servicios comprendidos en las clases 9, 38 y 41.
Mediante resolución de 19 de febrero de 2001 (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición»), la División de Oposición acogió la oposición para todos los productos y servicios de que se trata. Al examinar el asunto la División de Oposición no tomó en consideración algunas marcas nacionales anteriores, a saber, los derechos reivindicados en Austria, en Grecia y en el Reino Unido, ni la solicitud de marca comunitaria. En lo que atañe a las marcas nacionales mencionadas, se prescindió de ellas por las razones siguientes. En primer lugar, el documento aportado con el fin de probar el registro nacional obtenido en Austria ponía de relieve que el titular del derecho en cuestión no era la demandante, sino Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. En segundo lugar, la traducción relativa al registro nacional obtenido en Grecia no era correcta ni suficiente y, por lo tanto, no fue admitida. En tercer lugar, la prueba de la titularidad de registros nacionales en el Reino Unido se basaba únicamente en indicaciones extraídas de una base de datos privada y era, por ello, insuficiente.
La resolución de la División de Oposición se basó en el riesgo de confusión, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 y precisaba que, dado que se acogía la oposición sobre la base de dicha disposición, el examen de las alegaciones sustentadas en otros motivos de oposición, fundados en el artículo 8, apartados 4 y 5, era superfluo.
El 4 de abril de 2001 la demandante interpuso un recurso ante la O AMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento n
o
40/94, contra la resolución de la División de Oposición. Alegó que la División de Oposición debería haber tenido en cuenta los derechos nacionales anteriores obtenidos en Austria, Grecia y el Reino Unido, así como la solicitud de marca comunitaria, y denegar la solicitud de marca comunitaria para toda la Unión Europea con el fin de impedir la eventual transformación de la solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional, en virtud del artículo 108 del Reglamento n
o
40/94.
Mediante resolución de 5 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso consideró que no procedía admitir el recurso por cuanto la División de Oposición había acogido las pretensiones de la demandante, a efectos del artículo 58 del Reglamento n
o
40/94. Señaló que, ni explícita ni implícitamente, la demandante había solicitado que se adoptara una resolución cuyo objeto fuera impedir que Moser Grupo Media, S.L., transformara su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional. Hizo constar que, además, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento n
o
40/94, la finalidad del procedimiento de oposición no es solucionar los conflictos de marcas a escala nacional, sino impedir el registro de una marca comunitaria que vulnera derechos anteriores. Según la Sala de Recurso, la obligación de examinar la oposición más allá de la cuestión del registro de la marca comunitaria no concuerda con la función principal del procedimiento de oposición ni con los principios de economía procesal.
El signo denominativo MGM fue registrado como marca comunitaria en favor de la demandante el 7 de octubre de 2002.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de noviembre de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Confirme la resolución de la División de Oposición, en la medida en que acoge la oposición para todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud de Moser Grupo Media, S.L., y deniegue el registro en su integridad sobre la base de las marcas MGM registradas en el plano nacional.
—
Anule parcialmente la resolución de la División de Oposición, con carácter principal, en la medida en que no tiene en cuenta la solicitud de registro de la marca comunitaria de la demandante y, con carácter subsidiario, por cuanto no tiene en cuenta las marcas nacionales anteriores registradas en Austria, Grecia y el Reino Unido.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
La demandante invoca, en síntesis, un motivo único, basado en la infracción del artículo 42, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 2, así como del artículo 58 del Reglamento n
o
40/94.
Alegaciones de las partes
La demandante considera que la Sala de Recurso cometió un error al estimar que la resolución de la División de Oposición no lesionaba sus derechos. Señala que la resolución de la División de Oposición no acogió todas sus pretensiones, privándola de su derecho a un detenido examen de su asunto. A este respecto, alega que, por cuanto la División de Oposición no tuvo en cuenta las marcas nacionales anteriores obtenidas en Austria, Grecia y el Reino Unido ni su solicitud de marca comunitaria, cuya tramitación se desarrollaba en ese momento, Moser Grupo Media, S.L., siempre podría transformar su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional en los Estados miembros en relación con los cuales su solicitud de marca comunitaria no hubiera sido denegada por la División de Oposición sobre la base de derechos anteriores de la demandante, con arreglo al artículo 108 del Reglamento n
o
40/94. Considera que habría quedado excluida dicha posibilidad si, como debería haber hecho, la División de Oposición se hubiera basado en todos los derechos nacionales anteriores de la demandante, o bien en su solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, a su juicio, las razones en que se fundamenta la resolución de la División de Oposición limitan los efectos de la denegación de la solicitud de Moser Grupo Media, S.L.
Por lo que respecta a la afirmación de que la demandante no había solicitado explícitamente que la denegación fuera lo más amplia posible, la demandante alega que tal petición no es necesaria ni la exige el Reglamento n
o
40/94. La demandante considera que, habiendo basado su oposición en varios derechos nacionales anteriores y en su solicitud de marca comunitaria, con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, el objeto de su solicitud era obtener la denegación más amplia posible de la solicitud de marca comunitaria.
Alega que, según la regla 20, apartado 6, del Reglamento (CE) n
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n
o
40/94 (
DO L 303, p. 1
), la División de Oposición debería haber suspendido el procedimiento de oposición a la espera del registro definitivo de la marca comunitaria MGM para, a continuación, basar su resolución en la marca registrada.
Afirma que, por otra parte, la resolución de la División de Oposición de no tomar en consideración los derechos nacionales anteriores obtenidos en Austria, Grecia y el Reino Unido no se basa en ningún motivo legítimo.
Indica que la prueba del registro de la marca MGM en Austria fue inadmitida, por cuanto se presentò a nombre de Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., y no a nombre de la demandante. Afirma que, no obstante, se trata de la misma persona jurídica. A este respecto, la demandante se remite a la lista de sus filiales y de las sociedades de su grupo, contenida en el anexo 6 de la demanda.
La demandante alega que no se tuvo en cuenta el registro de la marca griega porque el número que figura en la traducción no era el mismo número del certificado de registro. Sostiene que se trata de un error, ya que la traducción adjunta a las primeras observaciones en apoyo de la oposición ni siquiera menciona el número controvertido.
Señala, por último, que las marcas presentadas a registro en el Reino Unido no se tomaron en consideración porque los documentos aportados eran copias procedentes de bases de datos privadas. Observa, no obstante, que los documentos que el 20 de febrero de 2000 presentaron los abogados de la demandante para atender una petición de información complementaria de la OAMI (certificados de renovación) proceden de la base de datos de la Patent Office del Reino Unido y son aceptados por las oficinas locales de marcas.
En cuanto a la alegación de que el objeto del procedimiento de oposición no consiste en resolver los conflictos de marcas en el plano nacional, considera que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que el procedimiento de transformación está previsto en el propio Reglamento n
o
40/94, concretamente, en su artículo 108.
Por ello, a su juicio, la Sala de Recurso, así como la División de Oposición, deberían haber tenido en cuenta la posibilidad de que Moser Grupo Media, S.L., convierta su solicitud de marca comunitaria en marca nacional y, por lo tanto, deberían haber basado su denegación de la marca solicitada en todas las marcas nacionales anteriores invocadas y en la marca comunitaria de la demandante.
Agrega que, dado que la marca MGM fue finalmente registrada el 7 de octubre de 2002, ya no tiene que suspenderse el procedimiento y el Tribunal de Primera Instancia puede tomar en consideración el registro. Considera que, por cuanto la División de Oposición decidió acertadamente que existía un riesgo de confusión entre la marca de la demandante MGM y la marca gráfica Moser Grupo Media, S.L., el mismo razonamiento es aplicable a la marca comunitaria MGM ya registrada.
Según la OAMI, la demandante no solicitó ni implícita ni expresamente que se adoptara una resolución destinada a impedir que el solicitante de la marca comunitaria convierta su solicitud en una solicitud de marca nacional.
En lo tocante a la cuestión de si la OAMI estaba obligada a examinar la oposición de la manera más amplia posible, ésta sostiene que el objetivo principal del procedimiento de oposición es proporcionar a los titulares de derechos anteriores un instrumento para evitar el registro de marcas comunitarias incompatibles con sus derechos anteriores, y no consiste en proteger los derechos de marcas ni resolver los conflictos de marcas a escala nacional.
La OAMI considera que el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento n
o
40/94 significa simplemente que no puede basar la desestimación de la oposición en el hecho de que aún no se haya registrado una marca. Estima que la regla 20, apartado 6, del Reglamento n
o
2868/95 no obliga en modo alguno a la OAMI a suspender el procedimiento de oposición.
Sostiene que, además, los artículos 108 a 110 del Reglamento n
o
40/94, que establecen las normas relativas a la transformación de las solicitudes de marca comunitaria en solicitudes de marca nacional, no constituyen el fundamento de un interés jurídico de los oponentes en exigir que las cuestiones relativas a la transformación en marca nacional se resuelvan en la fase de la oposición. Según la OAMI, el interés jurídico que invoca la demandante ya debería haber sido directo y actual en el momento del procedimiento de oposición.
La OAMI recuerda que, en la práctica, la División de Oposición procura tener en cuenta la mayor parte posible de derechos anteriores o, con carácter subsidiario, dictar resoluciones con el mayor alcance territorial posible, siempre que ello no entorpezca el procedimiento.
Por último, en lo tocante al hecho de que la División de Oposición no tuviera en cuenta las marcas nacionales de la demandante, registradas en Austria, Grecia y el Reino Unido, la OAMI recuerda que el titular de la marca austriaca no es la demandante, sino una sociedad del mismo grupo, que, según parece, es una persona jurídica distinta. En cuanto a la marca griega, el número de registro que figura en el certificado de registro no es el mismo que aparece en su traducción. Por lo que respecta a las marcas británicas, las pruebas que acreditan la pertenencia de éstas a la demandante derivan de una base de datos privada. Por lo tanto, no es seguro que las informaciones sean exactas y estén actualizadas. Así, la OAMI considera que la División de Oposición no tuvo en cuenta acertadamente las marcas nacionales de que se trata.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Esencialmente, la demandante reprocha a la OAMI el hecho de que Moser Grupo Media, S.L., siempre pueda transformar su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional en los Estados en relación con los cuales su solicitud de marca comunitaria no haya sido denegada por la División de Oposición sobre la base de las marcas anteriores de la demandante, con arreglo al artículo 108 del Reglamento n
o
40/94, habida cuenta de que la División de Oposición no tuvo en cuenta las marcas nacionales anteriores de la demandante obtenidas en Austria, Grecia y el Reino Unido ni su solicitud de marca comunitaria, cuya tramitación se desarrollaba a la sazón.
Al respecto, procede recordar, ante todo, que el artículo 58 del Reglamento n
o
40/94 establece que «las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas».
En el presente asunto, ha quedado acreditado que la resolución impugnada declaró la inadmisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso debido a que la División de Oposición había acogido las pretensiones de la demandante, con arreglo al artículo 58 del Reglamento n
o
40/94.
A este respecto, debe señalarse que el objetivo del procedimiento de oposición es evitar el registro de marcas comunitarias incompatibles con marcas anteriores o que vulneren derechos anteriores. Esta interpretación es la única que permite alcanzar los objetivos del Reglamento n
o
40/94. En efecto, procede recordar que, a tenor del segundo considerando del Reglamento n
o
40/94, el régimen comunitario de marcas confiere a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad y que el carácter unitario de la marca comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario de dicho Reglamento.
Por consiguiente, procede considerar que la finalidad del procedimiento de oposición es otorgar a las empresas la posibilidad de oponerse, según un procedimiento único, a las solicitudes de marcas comunitarias que puedan crear un riesgo de confusión con sus marcas o sus derechos anteriores, y no consiste en solucionar con carácter preventivo posibles conflictos a escala nacional.
En el caso de autos ha quedado acreditado que se estimó la oposición de la demandante para todos los productos y servicios de que se trata y que se denegó el registro de la marca comunitaria Moser Grupo Media, SL. Por lo tanto, la resolución de la División de Oposición acogió la pretensión de la demandante.
Debe examinarse aún la alegación de la demandante según la cual el hecho de que la División de Oposición no examinara sus marcas nacionales anteriores obtenidas en Austria, Grecia y el Reino Unido ni su solicitud de marca comunitaria ha tenido consecuencias jurídicas negativas para ella, y ello independientemente de cómo se resuelva el asunto.
A este respecto, procede recordar que es cierto que la regla 15, apartado 1, del Reglamento n
o
2868/95 dispone que «podrá presentarse oposición por la existencia de una o varias marcas anteriores a efectos del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (“marca anterior”) o de uno o varios derechos anteriores a efectos del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (“derechos anteriores”)».
Además, del Reglamento n
o
40/94 y, en particular, del artículo 108, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
40/94, en vigor en el momento de los hechos de los que trae causa el presente litigio, se desprende que «el solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional [...] si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada».
También es cierto que los motivos de denegación de la solicitud de marca comunitaria determinan si la marca comunitaria puede registrarse en el plano nacional. En efecto, el artículo 108, apartado 2, letra b), del Reglamento n
o
40/94 establece que no habrá transformación cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la OAMI o del tribunal nacional, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad.
No obstante, es evidente que el procedimiento de transformación de la solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional no es más que una facultad del solicitante de la marca comunitaria. Además, este procedimiento no confiere de ningún modo a los solicitantes el derecho a que las autoridades nacionales competentes acepten sus solicitudes. Al contrario, la decisión sobre el posible registro nacional queda reservada a las autoridades nacionales competentes. Además, los oponentes tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos ante dichas autoridades nacionales.
Por lo demás, nada impide que un solicitante cuya solicitud de marca comunitaria haya sido denegada en un procedimiento de oposición presente solicitudes similares ante las autoridades nacionales sin recurrir al procedimiento de transformación.
En consecuencia, debe señalarse que el interés que invoca la demandante se refiere a una situación jurídica futura e incierta.
A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica sólo es admisible en la medida en que la demandante tenga interés en la anulación del acto impugnado (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de septiembre de 1995, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, asuntos acumulados
T-480/93 y T-483/93, Rec. p. II-2305, apartado 59
; de 25 de marzo de 1999, Gencor/Comisión,
T-102/96, Rec. p. II-753, apartado 40
, y de 30 de enero de 2002, Nuove Industrie Molisane/Comisión,
T-212/00, Rec. p. II-347, apartado 33
). Dicho interés debe ser preexistente y real (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 1992, NBV y NVB/Comisión,
T-138/89, Rec. p. II-2181, apartado 33
) y se aprecia en el momento en que se interpone el recurso (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1963, Forges de Clabecq/Alta Autoridad,
14/63, Rec. pp. 719 y ss.
, especialmente p. 748, y del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 2001, Torre y otros/Comisión,
T-159/98, RecFP pp. I-A-83 y II-395, apartado 28
). Si el interés que alega un demandante se refiere a una situación jurídica futura debe demostrar que el perjuicio respecto de dicha situación se presenta, desde ese mismo momento, como cierto. Por lo tanto, un demandante no puede invocar situaciones futuras e inciertas para acreditar su interés en solicitar la anulación del acto impugnado (sentencia NBV y NVB/Comisión, antes citada, apartado 33).
Por consiguiente, procede considerar que la resolución de la División de Oposición estimó las pretensiones de la demandante al acoger la oposición de ésta para todos los productos y servicios de que se trata, aun cuando la oposición no fue acogida sobre la base de todas las marcas indicadas como motivos de oposición.
En lo que atañe a la supuesta necesidad de tener en cuenta la solicitud de marca comunitaria de la demandante, la OAMI aduce justificadamente consideraciones de economía procesal. Dado que podía acogerse la solicitud de oposición sobre la base de varias marcas nacionales anteriores, no era necesario prolongar el procedimiento mediante su suspensión, en virtud de la regla 20, apartado 6, del Reglamento n
o
2868/95, a la espera del registro de la marca comunitaria. En efecto, la regla 20, apartado 6, del Reglamento n
o
2868/95 establece que «la Oficina podrá suspender cualquier procedimiento de oposición en el que ésta se base en una solicitud de registro con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento, hasta que recaiga resolución firme en dicho procedimiento, o en caso de que se den otras circunstancias que justifiquen la suspensión». Por lo tanto, la suspensión es facultad de la OAMI, quien la ejerce sólo cuando la considera justificada.
En efecto, aceptar la tesis de la demandante según la cual la OAMI está obligada a suspender todo procedimiento de oposición basado en una solicitud de registro, como la prevista en el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento n
o
40/94, hasta que se haya adoptado una resolución definitiva en relación con esa solicitud, podría abocar a una reacción en cadena. En efecto, es posible que la solicitud de registro prevista en el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento, sea, en sí misma, objeto de una oposición relativa a otra solicitud de registro que, a su vez, según la tesis de la demandante, debería suspenderse.
En lo que atañe a la cuestión de si la demandante solicitó o no, explícita o implícitamente, una resolución sobre la oposición cuyos efectos fueran lo más amplios posible, es decir, una resolución que englobara todas las marcas nacionales anteriores sobre las que basó su oposición, así como la solicitud de marca comunitaria, no procede acoger la argumentación de la demandante. En efecto, dado que en ningún caso la División de Oposición está obligada a examinar todas las marcas o los derechos anteriores por las razones expuestas anteriormente, la cuestión de la repercusión, con respecto a tal obligación, de la amplitud de la solicitud de oposición carece de toda pertinencia.
Por las mismas razones, tampoco es necesario examinar si la solicitud de registro de la marca MGM en el plano comunitario y la existencia de las marcas austríacas, griegas y británicas habrían sido fundamentos válidos a efectos de una solicitud de oposición.
De lo anterior se deduce que el recurso debe ser desestimado.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la demandante.

Legal
Tiili
Vilaras
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de septiembre de 2004.
El Secretario
H. Jung
El Presidente
H. Legal
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.