CELEX: 62003TJ0194
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria figurativa que contiene el elemento denominativo "Bainbridge"
Marcas nacionales anteriores denominativas, figurativas y tridimensionales que contienen el elemento denominativo "Bridge"
Prueba del uso
Uso en una forma diferente
Marcas "defensivas"
Familia de marcas

Marco jurídico
1       El artículo 15, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
(DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, prevé:
«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en
la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido
suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas
en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
2. A efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:
a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca
en la forma bajo la cual ésta se halle registrada;
[…]»
2       El artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, tiene el siguiente tenor:
«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará
la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca
comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales
esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de
que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará
la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios
para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de
los productos o servicios.
3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8,
entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca
nacional anterior.»
3       La regla 22, «Prueba del uso», apartados 1 a 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995,
por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), dispone:
«1. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del artículo 43 del Reglamento, la parte que presente
oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina
le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase
dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.
2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de
la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y
en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.
3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo,
envases, etiquetas, «listas de precios», catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas
a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento.»

Antecedentes del litigio
4       El 24 de septiembre de 1998, la sociedad Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (en lo
sucesivo, «interviniente») presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94.
5       La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:
6       Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión
revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción:
–      clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales;
baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;
–      clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».
7       Esta solicitud fue publicada en el
Boletín de marcas comunitarias
nº 47/99, de 14 de junio de 1999.
8       El 7 de septiembre de 1999, la sociedad Il Ponte Finanziaria SpA (en lo sucesivo, «demandante») presentó oposición contra
el registro de la marca solicitada sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
9       La oposición estaba basada en los siguientes registros nacionales anteriores:
–       registro italiano nº 370836, con efecto a partir del 11 de mayo de 1979, para los productos correspondientes a la denominación
«vestidos», comprendidos en la clase 25, del signo figurativo que se reproduce a continuación:
–       registro italiano nº 704338, con efecto a partir del 15 de julio de 1964, para los productos correspondientes a la denominación
«artículos de vestir, incluidas las botas, los zapatos y las zapatillas», comprendidos en la clase 25, del signo figurativo
que se reproduce a continuación:
–       registro italiano nº 606709, con efecto a partir del 22 de octubre de 1990, para los productos correspondientes a la denominación
«calcetines y corbatas», comprendidos en la clase 25, del signo figurativo que se reproduce a continuación:
–       registro italiano nº 593651, con efecto a partir del 12 de junio de 1990, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, y para los productos correspondientes
a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25, del signo figurativo que se reproduce a
continuación:
–       registro italiano nº 642952, con efecto a partir del 14 de junio de 1994, para los productos correspondientes a la denominación
«vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25, del signo denominativo THE BRIDGE;
–       registro italiano nº 704372, con efecto a partir del 22 de junio de 1994, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, y para los productos correspondientes
a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25 del signo tridimensional que se reproduce
a continuación:
–       registro italiano nº 633349, con efecto a partir del 22 de junio de 1994, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, y para los productos correspondientes
a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25, del signo tridimensional que se reproduce
a continuación:
–       registro italiano nº 710102, con efecto a partir del 7 de diciembre de 1994, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, y para los productos correspondientes
a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25, del signo denominativo FOOTBRIDGE;
–       registro italiano nº 721569, con efecto a partir del 28 de febrero de 1996, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, y para los productos correspondientes
a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25, del signo figurativo que se reproduce a
continuación:
–       registro italiano nº 630763, con efecto a partir del 24 de diciembre de 1991, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, y para los productos correspondientes
a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25, del signo denominativo OVER THE BRIDGE;
–       registro italiano nº 642953, con efecto a partir del 26 de octubre de 1994, para los productos correspondientes a la denominación
«cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas,
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, del signo denominativo THE BRIDGE.
10     Mediante resolución de 15 de noviembre de 2001, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición al considerar que,
a pesar de la interdependencia entre el grado de similitud de los productos de que se trata y el grado de similitud de los
signos en conflicto, podía excluirse razonablemente todo riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94 a la vista de las diferencias entre éstos en los aspectos fonético y gráfico.
11     El 3 de diciembre de 2001, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
12     Mediante resolución de 17 de marzo de 2003, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso (en lo sucesivo, «resolución
impugnada»). En primer lugar, excluyó de su apreciación los registros anteriores n
os
370836, 704338, 606709 y 593651, debido a que no se había acreditado el uso de las correspondientes marcas (resolución impugnada,
apartados 12 y 13). Asimismo excluyó el registro anterior nº 642952, por la insuficiencia de las pruebas de uso de la marca
correspondiente presentadas por la oponente (resolución impugnada, apartado 14). La Sala de Recurso comparó, a continuación,
las otras seis marcas anteriores, cubiertas por los registros n
os
704372, 633349, 710102, 721569, 630763 y 642953, con la marca solicitada, para decidir la inexistencia de cualquier similitud
tanto conceptual como gráfica y fonética entre éstas (resolución impugnada, apartado 16 y siguientes). Por ello, concluyó
en la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94, negando toda pertinencia, en el caso de autos, al principio de interdependencia entre la similitud
de los productos y la similitud de los signos, habida cuenta de que entre las marcas en conflicto no hay el mínimo grado de
similitud requerido para justificar la aplicación de dicho principio (resolución impugnada, apartado 25).

Pretensiones de las partes
13     En su demanda, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Anule la resolución impugnada.
–       Ordene a la OAMI que deniegue la solicitud de registro de la interviniente.
–       Condene en costas a la OAMI.
14     En la vista, la demandante declaró que renunciaba a su segunda pretensión, lo que se hizo constar en el acta de la vista.
15     La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso.
–       Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
16     Las alegaciones invocadas por la demandante en apoyo de su pretensión de anulación pueden reagruparse en dos motivos, basados,
por una parte, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra, en la infracción
del artículo 15, apartado 2, letra a), y del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y en la infracción de la
regla 22 del Reglamento nº 2868/95.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), y del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento
nº 40/94 y de la infracción de la regla 22 del Reglamento nº 2868/95.
Alegaciones de las partes
17     En primer lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso basó erróneamente su apreciación sobre el riesgo de confusión
únicamente en las marcas anteriores THE BRIDGE y THE BRIDGE WAYFARER, excluyendo las otras marcas de las que es titular y
excluyendo para el conjunto de las marcas anteriores la protección específica que corresponde a las «marcas de serie». La
demandante subraya que las marcas anteriores que excluyó la Sala de Recurso fueron registradas menos de cinco años antes de
la presentación de la oposición y que, por consiguiente, no están sujetas a la prueba del uso en el sentido del artículo 43
del Reglamento nº 40/94. Por ello, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta las citadas marcas anteriores por el
mero hecho de su registro.
18     En segundo lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió la regla 22 del Reglamento nº 2868/95 al excluir
de su apreciación del riesgo de confusión la marca denominativa THE BRIDGE para la clase 25, cubierta por el registro nº 642952,
debido a que no se había acreditado suficientemente su uso. La demandante observa, a ese respecto, que la regla antes mencionada
incluye los catálogos y los anuncios publicitarios entre los documentos acreditativos que pueden presentarse con el fin de
probar el uso de una marca. Pues bien, para probar el uso real y efectivo de la mencionada marca, la demandante aportó ante
la Sala de Recurso, de conformidad con la regla antes citada, varias inserciones publicitarias y catálogos. La Sala de Recurso
consideró erróneamente insuficientes estos documentos acreditativos. A todos los efectos pertinentes, la demandante presentó
ante el Tribunal de Primera Instancia nuevos documentos sobre el uso de la citada marca.
19     En tercer lugar, la demandante afirma que la Sala de Recurso excluyó erróneamente de su apreciación del riesgo de confusión
las marcas figurativas anteriores cubiertas por los registros n
os
370836, 704338, 606709 y 593651, dado que no se había probado su uso. Según la demandante, las marcas anteriores de que se
trata deben calificarse de «marcas defensivas» en el sentido del Real Decreto italiano nº 929, de 21 de junio de 1942, en
su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley italiana sobre las marcas»), y están excluidas, en virtud del artículo 42, apartado
4, de la citada Ley, de la caducidad por falta de uso. La demandante subraya que las denominadas marcas «defensivas» tienen
la finalidad de ampliar el ámbito de protección de la marca principal contra el riesgo de confusión, permitiendo a su titular
oponerse al registro de una marca idéntica o similar a aquéllas, la cual, en sí misma, no sería similar a la marca principal
en un grado suficiente para permitir acreditar la existencia de un riesgo de confusión. Según la demandante, la Sala de Recurso
consideró erróneamente que las marcas anteriores de que se trata no eran «marcas defensivas» en la medida en que no habían
sido registradas simultáneamente o con posterioridad a la marca principal anterior. A este respecto, la demandante observa,
por un lado, que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que la demandante había comprado a terceros los registros n
os
704338 y 607909 con el fin precisamente de utilizarlos como «marcas defensivas» y, por otro lado, que los registros del conjunto
de las marcas cuyo carácter «defensivo» invoca la demandante son, en cualquier caso, posteriores tanto al registro italiano
de la marca THE BRIDGE MADE IN ITALY, que se remonta a 1975, en el que no se ha basado la oposición, como a la utilización
de hecho de la marca anterior THE BRIDGE, que se remonta a los años setenta.
20     Por último, en particular, respecto al registro nº 370836, la demandante sostiene que las pruebas del uso de la marca anterior
THE BRIDGE deben considerarse aptas para probar igualmente el uso de la marca anterior cubierta por dicho registro, que únicamente
se diferencia de la marca THE BRIDGE por una variación insignificante. Sobre este particular, la demandante recuerda que,
de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, el empleo de una marca comunitaria en una
forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada
equivale al uso de dicha marca. Por ello, según la demandante, la Sala de Recurso al excluir de su apreciación del riesgo
de confusión la marca anterior BRIDGE, debido a que no se había probado su uso, infringió el artículo 15, apartado 2, letra a),
del Reglamento nº 40/94.
21     Respecto a la primera alegación de la demandante, la OAMI replica que, para poder invocar el concepto de «marcas de serie»,
la demandante debería haber aportado la prueba del uso de todas sus marcas, lo que no hizo.
22     Respecto a la segunda alegación, la OAMI responde que la Sala de Recurso apreció correctamente los medios de prueba presentados
por la demandante, considerando que eran insuficientes para probar el uso de la marca denominativa THE BRIDGE cubierta por
el registro nº 642952.
23     Por último, por lo que respecta a la tercera alegación de la demandante, la OAMI subraya que del artículo 43, apartado 2,
del Reglamento nº 40/94 resulta que el uso de la marca anterior es un requisito necesario para que pueda estimarse la oposición
al registro de una marca comunitaria más reciente. LA OAMI señala asimismo que la protección de la «marca defensiva» no se
recoge en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y que su reconocimiento no es compatible con la normativa
comunitaria en materia de marcas.
24     La interviniente subraya, en primer lugar, que la demandante tenía la obligación de probar el uso de todas sus marcas para
fundamentar su tesis de que es titular de «marcas de serie».
25     En segundo lugar, la interviniente alega que la Sala de Recurso excluyó correctamente de su apreciación la marca anterior
THE BRIDGE protegida por el registro nº 642952. A este respecto, observa que la información relativa a los artículos cubiertos
por una marca, contenida en catálogos o que figure en anuncios publicitarios, no aporta, en sí misma, ningún dato sobre la
importancia cuantitativa del uso de dicha marca, pues debe completarse con otros documentos que puedan probar una difusión
extensa y significativa de la marca en el territorio de que se trate. En el caso de autos, la Sala de Recurso tuvo en cuenta
probablemente, según la interviniente, que la demandante sólo había presentado un catálogo otoño-invierno 1994/1995 y algunas
inserciones publicitarias en 1995, lo que pudo llevarla razonablemente a concluir que la referida marca había sido objeto
de un uso puramente simbólico.
26     Por último, en cuanto a la alegación de la demandante de que se ignoraron sus «marcas defensivas», la interviniente responde
que la ampliación de la protección de una marca mediante «marcas defensivas» requiere la existencia de una marca principal,
de modo que, para ser calificada de «defensiva», una marca debe presentarse al mismo tiempo o después de la presentación de
la marca principal y no en una fecha anterior. La interviniente indica asimismo, por una parte, que los registros anteriores
n
os
370836 y 704338 fueron obtenidos para productos pertenecientes a la clase 25, mientras que la parte esencial del comercio
de la demandante gira en torno a productos comprendidos en la clase 18 y, por otra parte, que las «marcas defensivas», por
regla general, deben presentar únicamente una ligera variante en relación con la marca principal, mientras que las marcas
anteriores que la demandante invoca como «defensivas» difieren sustancialmente de la marca principal anterior THE BRIDGE.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
27     Respecto a la primera alegación de la demandante, debe señalarse que, contrariamente a lo que afirma ésta, la Sala de Recurso
basó su apreciación del riesgo de confusión sobre la comparación entre la marca solicitada y seis marcas anteriores correspondientes
a los registros n
os
704372, 633349, 710102, 721569, 630763 y 642953. En el apartado 11 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó
expresamente que las mencionadas marcas anteriores no estaban sujetas a la prueba del uso, de conformidad con el artículo
43 del Reglamento nº 40/94, dado que todavía no había expirado el período de cinco años a partir de su registro, previsto
por dicha disposición. Por ello, concluyó que las seis marcas anteriormente citadas debían tomarse en consideración para apreciar
la existencia de un riesgo de confusión con la marca solicitada, para todos los productos para los que habían sido registradas.
Esta conclusión se confirmó en el apartado 15 de la resolución impugnada.
28     Sólo cuando examinó el argumento de la demandante de que las marcas anteriores debían considerarse parte de una «familia de
marcas» y de que, por ello, debían beneficiarse de una protección ampliada, la Sala de Recurso señaló, sobre la base de su
apreciación de las pruebas aportadas por la demandante, que los diferentes productos comercializados por ésta «se promocionaban
y vendían esencialmente con la marca THE BRIDGE y, en menor proporción, con la marca figurativa THE BRIDGE WAYFARER», de modo
que el consumidor italiano únicamente se encontraba en el mercado con estas dos marcas anteriores (apartado 22 de la resolución
impugnada). Basándose en esta afirmación, la Sala de Recurso concluyó que, en el caso de autos, no estaba justificada la protección
ampliada invocada por la demandante, ligada a la existencia de una supuesta «familia de marcas», puesto que el mero registro
de numerosas marcas, que no vaya acompañado de su utilización en el mercado, no bastaba para acreditar tal concepto.
29     La referida alegación discute en realidad esta conclusión de la Sala de Recurso y la afirmación en la que se basa. Dado que
cuestiona apreciaciones de la Sala de Recurso realizadas al analizar el fondo de la existencia de un riesgo de confusión entre
los signos en conflicto, esta alegación deberá examinarse en el marco del análisis del motivo basado en la infracción del
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
30     Mediante su segunda alegación, la demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió la regla 22 del Reglamento nº 2868/95
al excluir de su apreciación del riesgo de confusión la marca denominativa THE BRIDGE, cubierta por el registro nº 642952,
debido a que no se había acreditado suficientemente su uso.
31     Según el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, a instancia del
solicitante, el titular de una marca nacional anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el
curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca nacional anterior ha sido
objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que está protegida para los productos o los servicios para los que está
registrada. A tenor del apartado 2 de la regla 22 del Reglamento nº 2868/95, «las indicaciones y la prueba del uso consistirán
en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios
para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición». Los catálogos y los anuncios en periódicos figuran entre
los documentos acreditativos que pueden presentarse a efectos de probar el uso en virtud del apartado 3 de la regla anteriormente
citada.
32     Ha de señalarse que el uso efectivo supone la utilización real de la marca en el mercado relevante a fin de identificar productos
o servicios. Así pues, es preciso considerar que el uso efectivo se opone a que, para considerar que una marca se utiliza
real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente. A este respecto, aunque el titular
tenga la intención de utilizar su marca de manera real, si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un
modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores puedan percibirla
como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate, no podrá hablarse de uso efectivo de la marca
[sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI – Harrison (HIWATT),
T‑39/01, Rec. p. II‑5233, apartado 36, y de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE),
T‑156/01, Rec. p. II‑2789, apartado 35].
33     En el caso de autos, la demandante debía demostrar la utilización en Italia de la marca denominativa THE BRIDGE, registrada
para los productos correspondientes a la denominación «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25. Además,
esta prueba era necesaria para el período de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de marca, es decir,
para el período del 14 de junio de 1994 al 14 de junio de 1999.
34     Del análisis de la documentación que figura en el expediente de la OAMI remitido al Tribunal de Primera Instancia resulta
que las únicas pruebas que la demandante presentó sobre la utilización de la marca denominativa anterior THE BRIDGE para los
artículos de la clase 25 consisten en un catálogo otoño-invierno 1994/1995 y en inserciones publicitarias realizadas en 1995.
Los demás catálogos presentados por la demandante no están fechados.
35     Procede observar que las pruebas aportadas por la demandante son muy limitadas por lo que se refiere a 1994 e inexistentes
para los años 1996 a 1999.
36     Por tanto, procede considerar que las pruebas aportadas por la demandante, con independencia de su aptitud para aportar datos
sobre la importancia cuantitativa del uso de la marca de que se trata, no demuestran que ésta haya estado presente en el mercado
italiano de manera constante, para los productos para los que fue registrada, en el transcurso del período de cinco años anteriores
a la fecha de publicación de la solicitud de marca, contrariamente a lo que requiere el artículo 43, apartado 2, del Reglamento
nº 40/94, en relación con el apartado 3 del mismo artículo.
37     Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó legítimamente que no se había acreditado el uso efectivo de la citada marca para
los productos de que se trata.
38     Por otro lado, los documentos presentados por la demandante por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia son inadmisibles
y, por ello, no deben ser tenidos en cuenta. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia,
el objeto del recurso de que conoce es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI,
con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar
nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él [sentencias del Tribunal
de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, apartado 18; de 3 de
julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, apartado 67; de 4 de noviembre de 2003,
Díaz/OAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, apartado 46; de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI – Grotto
(GAS STATION), T‑115/03, Rec. p. II‑0000, apartado 13, y de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI – Dann y Backer (HOOLIGAN), T‑57/03,
Rec. p. II‑0000, apartado 20; véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003,
Alcon/OAMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, apartados 61 y 62, confirmada por auto del Tribunal
de Justicia de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993].
39     De lo anterior resulta que debe desestimarse por infundada la segunda alegación del presente motivo.
40     Mediante su tercera alegación, la demandante afirma, en primer lugar, que la Sala de Recurso excluyó erróneamente de su apreciación
del riesgo de confusión los registros n
os
370836, 704338, 606709 y 593651, porque no se había probado el uso de las marcas correspondientes. La demandante sostiene
que las marcas antes citadas son «marcas defensivas», excluidas como tales de la prueba del uso, de conformidad con la Ley
italiana sobre las marcas.
41     En el apartado 12 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, a la vez que observó que las cuatro marcas anteriores, más
arriba citadas, no figuraban en los catálogos ni en las inserciones publicitarias presentadas por la demandante, concluyó
que la documentación aportada en el curso del procedimiento de oposición no permitía probar la presencia de las citadas marcas
en el mercado. En el punto siguiente, la Sala de Recurso rechazó el argumento de la demandante de que las marcas de que se
trata se benefician como «marcas defensivas», del uso de la marca anterior THE BRIDGE. Sobre este particular, señaló, en primer
lugar, que las «marcas defensivas» tienen naturaleza auxiliar, ya que no están registradas para ser utilizadas en el mercado,
sino con el fin de ampliar la protección de la marca principal, y que de su naturaleza resulta lógicamente que deben registrarse
al mismo tiempo o con posterioridad a la marca principal. Después, manifestó que los registros de las cuatro marcas de que
se trata eran anteriores a la marca THE BRIDGE. Por consiguiente, concluyó que las referidas marcas no podían ser consideradas
«marcas defensivas». Por ello, dado que no se había probado su uso, debía excluírselas de la apreciación sobre la existencia
de un riesgo de confusión con la marca solicitada.
42     Es preciso señalar que si bien, en Derecho italiano el artículo 42, apartado 4, de la Ley sobre las marcas prevé una excepción
a la regla de la caducidad de la marca por falta de uso quinquenal, recogida en el apartado 1 del mismo artículo, en el supuesto
de que «el titular de la marca no utilizada sea titular, a la vez, de otra u otras marcas similares todavía en vigor, de las
que al menos una sea utilizada para designar los mismos productos o servicios», por el contrario, el régimen de protección
de la marca comunitaria carece del concepto de «marca defensiva».
43     A este respecto, debe señalarse que, en el sistema del Reglamento nº 40/94, el uso efectivo de un signo en el comercio para
los productos o servicios para los que ésta registrado constituye un requisito esencial para el reconocimiento en favor de
su titular de los derechos exclusivos que constituyen el objeto de la protección concedida a las marcas. Así, el artículo
15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone que, «si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria
no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales
esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria
quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta
de uso». Según el artículo 50, apartado 1, letra a), se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han
caducado si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad
para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso.
El artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 prevé que la oposición a una solicitud de marca comunitaria debe
desestimarse si el titular de una marca anterior, comunitaria o nacional, que hubiere presentado oposición, no aporta, a instancia
del solicitante, la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria,
la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad o en el Estado miembro en el que está protegida
para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas
justificativas para la falta de uso. El artículo 56, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 prevé una disposición análoga en
caso de presentación de una solicitud de caducidad o nulidad.
44     El papel central que desempeña la obligación de utilización de la marca en el sistema del Reglamento nº 40/94 se confirma
además en el noveno considerando del citado Reglamento, que enuncia que «sólo está justificado proteger las marcas comunitarias
y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».
45     De ello se deduce que la toma en consideración de registros denominados «defensivos» no es compatible con el régimen de protección
de la marca comunitaria establecido por el Reglamento nº 40/94.
46     Es cierto que, las disposiciones de este Reglamento que imponen al titular de una marca la obligación de utilizar ésta o,
en el marco de los procedimientos de oposición, de caducidad o de nulidad, de aportar la prueba de su uso efectivo, prevén
una excepción según la cual el titular de la marca elude las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones cuando
existan «causas justificativas» de la falta de uso. Sin embargo, hay que considerar que el concepto de «causas justificativas»
citado en esas disposiciones se refiere a razones basadas en la existencia de obstáculos para la utilización de la marca o
a situaciones en las que su explotación comercial se revele excesivamente onerosa, habida cuenta del conjunto de circunstancias
pertinentes del caso. Tales obstáculos pueden eventualmente resultar de una normativa nacional que imponga, por ejemplo, restricciones
a la comercialización de los productos designados por la marca, de modo que puede invocarse una normativa de este tipo como
causa justificativa de la falta de uso de la marca. En cambio, el titular de un registro nacional que se oponga a una solicitud
de marca comunitaria, para eludir la carga de la prueba que recae sobre él en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del
Reglamento nº 40/94, no puede invocar una disposición nacional que, como es el caso del artículo 42, apartado 4, de la Ley
italiana sobre las marcas, permite que se presenten como marcas signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función
puramente defensiva respecto a otro signo que es objeto de explotación comercial. En efecto, como se ha declarado en el apartado
45 anterior, tales registros no son compatibles con la normativa de la marca comunitaria, tal y como resulta del Reglamento
nº 40/94 y su reconocimiento a nivel nacional no puede constituir, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho
Reglamento, una «causa justificativa» de la falta de uso de una marca anterior en la que se basa una oposición a una solicitud
de marca comunitaria.
47     Por las razones anteriores, procede desestimar la tercera alegación del presente motivo en la medida en que se basa en la
naturaleza supuestamente defensiva, en virtud de la Ley italiana sobre las marcas, de algunas marcas anteriores desechadas
por la Sala de Recurso.
48     En el marco de su tercera alegación, la demandante sostiene, en segundo lugar, que los numerosos datos que ha presentado en
el curso del procedimiento ante la OAMI con el fin de probar la utilización de la marca anterior THE BRIDGE pueden probar
asimismo el uso efectivo de la marca cubierta por el registro nº 370836, que se diferencia de la marca THE BRIDGE únicamente
por variaciones insignificantes. Sobre este particular, la demandante se remite tanto al artículo 15, apartado 2, letra a),
del Reglamento nº 40/94, según el cual el empleo de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter
distintivo de la marca en la forma bajo la cual está se halle registrada equivale al uso de dicha marca, como al artículo
42, apartado 2, de la Ley italiana sobre las marcas, que contiene una disposición análoga.
49     Debe desestimarse este argumento.
50     El artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 al que se remite la demandante se refiere al supuesto en que
una marca registrada, nacional o comunitaria, se utiliza en el comercio en una forma ligeramente diferente a la forma bajo
la cual se efectuó el registro. El objeto de esta disposición, que evita imponer una conformidad estricta entre la forma utilizada
de la marca y la forma en que está registrada, es permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación
comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización
y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme a su objeto, el ámbito de aplicación material de esta disposición
debe considerarse limitado a las situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para
designar los productos o servicios para los que se registró ésta constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente.
En situaciones similares, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente
por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición
anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del
signo que constituye la forma utilizada en el comercio. En cambio, el artículo 15, apartado 2, letra a), no permite al titular
de una marca registrada eludir la obligación que le corresponde de hacer uso de dicha marca invocando en su beneficio la utilización
de una marca similar que es objeto de un registro distinto.
51     En el caso de autos, la demandante intenta de hecho probar el uso de la marca cubierta por el registro nº 370836 invocando
las mismas pruebas presentadas ante la OAMI sobre el uso de la marca THE BRIDGE cubierta por registros distintos. Por tanto,
por las razones que se han expuesto anteriormente y sin que sea necesario examinar la cuestión de si la marca objeto del registro
nº 370836 puede ser considerada globalmente equivalente a la marca THE BRIDGE, procede estimar que, en el presente caso, no
se cumplen los requisitos para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94.
52     A la luz del conjunto de consideraciones que preceden, debe rechazarse por infundada la tercera alegación del presente motivo.
53     Por consiguiente, debe desestimarse el presente motivo en su totalidad.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
Alegaciones de las partes
54     En primer lugar, la demandante observa que es titular de numerosas marcas que contienen el término «bridge», que constituyen
una «familia» de marcas o «marcas de serie». Esta circunstancia, que puede incrementar el riesgo de confusión entre las marcas
en conflicto, no fue tenida en cuenta por la Sala de Recurso sobre la base de una interpretación errónea de las disposiciones
del Reglamento nº 40/94, relativas a la prueba del uso de las marcas.
55     La demandante alega asimismo que las marcas de las que es titular son marcas complejas, que tienen todas ellas un término
en común, la palabra inglesa «bridge», acompañada de otros signos denominativos o figurativos. Todos los elementos que componen
las citadas marcas no tienen ninguna relación con los productos que designan. Por ello, estas marcas están dotadas de un carácter
distintivo intrínseco muy fuerte, reforzado, para la marca denominativa THE BRIDGE, por el uso masivo que se ha hecho de ella
y que está acreditado por la muy voluminosa documentación presentada por la demandante ante la Sala de Recurso. La demandante
observa que tanto la jurisprudencia italiana como la comunitaria reconoce una protección ampliada a ese tipo de marcas. A
este respecto, la demandante recuerda que en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507), apartado
18, el Tribunal de Justicia declaró que «aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien
gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es
menor».
56     La demandante observa que tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso admitieron, además, que la marca THE BRIDGE
expresa un concepto que no tiene ninguna relación con los productos para los que está registrada y que, por consiguiente,
está dotada de un carácter distintivo intrínseco. La Sala de Recurso también reconoció el carácter notorio de la marca THE
BRIDGE, sin extraer, no obstante las consecuencias que correspondían por lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión.
57     En segundo lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta, en su apreciación del riesgo de confusión,
el principio de interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos. Haciendo referencia a la jurisprudencia
comunitaria, en particular, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191),
señala que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto
que sean pertinentes, que deben considerarse interdependientes.
58     En tercer lugar, en cuanto a la comparación entre los signos en conflicto, la demandante sostiene que la Sala de Recurso consideró
erróneamente que las marcas anteriores y la marca solicitada no eran similares.
59     En lo que se refiere a la comparación desde el punto de vista visual, la demandante estima que, contrariamente a lo que se
afirmó en la resolución impugnada, la presencia, en la marca solicitada, al lado del elemento denominativo «bainbridge», de
un dibujo, que reproduce un rollo de vela que se despliega hasta tomar la forma de la vela de un barco, no hace más que acentuar
el riesgo de confusión entre dicha marca y las marcas figurativas anteriores, dado que éstas están compuestas igualmente por
un elemento denominativo, que contiene la palabra «bridge», y elementos gráficos. Este hecho induce al público a creer que
los productos designados por la marca solicitada proceden de la demandante y que constituyen una línea de productos destinados
especialmente a las personas interesadas en el mundo de la vela y de los deportes náuticos. Esta impresión se refuerza posteriormente
por el hecho de que el elemento figurativo de la marca anterior cubierto por el registro nº 721569 reproduce el dibujo de
una rosa de los vientos, símbolo náutico por excelencia.
60     La demandante observa asimismo que la marca solicitada y la marca figurativa anterior objeto del registro nº 370836 son muy
similares desde el punto de vista gráfico.
61     Respecto a la comparación de los signos desde el punto de vista conceptual, la demandante estima que la Sala de Recurso incurrió
en un error de apreciación en la medida en que consideró que el consumidor medio italiano dispone de un conocimiento de lenguas
extranjeras que le permite captar la supuesta diferencia conceptual existente entre las marcas en conflicto.
62     A este respecto, la demandante sostiene que es errónea la alegación de la Sala de Recurso, según la cual el citado consumidor
está en condiciones de comprender el sentido de la palabra inglesa «bridge». Subraya que esta palabra no tiene asonancia con
la palabra italiana correspondiente, «ponte», y que el término «bridge» se utiliza comúnmente en italiano para designar un
juego de cartas.
63     Por otro lado, aun suponiendo que la conclusión según la cual el término inglés «bridge» es inteligible para el consumidor
medio italiano fuera correcta, debería, en cualquier caso, haber llevado a la Sala de Recurso a reconocer la existencia de
una similitud entre las marcas en conflicto, en la medida en que todas éstas contienen el citado término. Al contrario, la
Sala de Recurso consideró que el consumidor medio italiano, aunque era capaz de comprender el significado de la palabra «bridge»
cuando se utiliza en las marcas de la demandante, no podría distinguir ese mismo término en la marca solicitada ya que se
utiliza junto a otro término, «bain», que no tiene ningún significado en inglés, de modo que la marca solicitada se presenta
ante el público pertinente como un conjunto homogéneo y solidario sin ningún significado evidente.
64     La demandante rebate esta apreciación, añadiendo que, si, como sostiene la Sala de Recurso, el consumidor medio italiano tiene
un conocimiento de las lenguas extranjeras suficiente para permitirle comprender el significado de la palabra inglesa «bridge»,
también podrá comprender, en la marca solicitada, la palabra francesa «bain» lo que le llevará a desglosar el término «bainbridge»
en dos palabras. Subraya que la tesis de la interviniente, según la cual el citado consumidor percibirá la marca solicitada
como un patronímico o como una indicación geográfica es inverosímil.
65     Según la demandante, o bien el consumidor medio italiano no comprenderá probablemente ninguna de las palabras extranjeras
que componen las marcas en conflicto, o bien reconocerá únicamente la palabra «bridge» que identificará en todas las marcas
de que se trata. En ambos casos, el riesgo de confusión es evidente. En apoyo de sus alegaciones, la demandante invoca varias
resoluciones de la OAMI en las que se estimó la existencia de un riesgo de confusión sin ninguna referencia a la inteligibilidad
de las marcas de que se trataba por el consumidor pertinente.
66     La demandante cita, por último, una serie de resoluciones, dictadas en asuntos que presentaban grandes analogías con la del
caso de autos, en las que los órganos de la OAMI reconocieron la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en
conflicto.
67     LA OAMI estima que la apreciación de la Sala de Recurso es correcta.
68     En lo que se refiere, en primer lugar, a la afirmación de la demandante de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que la
demandante es titular de una serie de marcas que poseen el elemento común «bridge», la OAMI alega que el sistema comunitario
no concede ninguna protección jurídica abstracta a las «marcas de serie», dado que cada signo anterior debe ser tomado en
consideración aisladamente en el marco de la apreciación de un eventual riesgo de confusión con la marca comunitaria solicitada.
En este sentido, el concepto de «marcas de serie» sólo reviste importancia en una apreciación de este tipo si el consumidor
pertinente se ha visto ante cada una de las marcas anteriores, de las que ha hecho un uso efectivo, de modo que de ello saca
la impresión de que entre ellas hay una relación por la que les atribuye a todas el mismo origen. Por consiguiente, el concepto
de «marcas de serie» o de «familia de marcas» únicamente es pertinente si hay un uso efectivo de cada marca.
69     A continuación, en cuanto al argumento de la demandante según el cual la Sala de Recurso no tuvo en cuenta en su apreciación
ni la interdependencia entre la similitud de los productos de que se trata y la similitud de los referidos signos ni la supuesta
notoriedad de las marcas anteriores, la OAMI subraya que la existencia de un grado mínimo de similitud entre los signos en
conflicto es un requisito indispensable para que se reconozca un riesgo de confusión, a falta del cual, ya no es necesario
examinar las demás circunstancias que se dan en la apreciación global del riesgo de confusión, como el carácter distintivo
intrínseco y la notoriedad de la marca anterior o la eventual similitud entre los productos. En el caso de autos, no se aprecia
tal grado mínimo de similitud entre los signos en conflicto.
70     LA OAMI, como la Sala de Recurso, considera que sólo en las marcas anteriores puede extraerse la palabra «bridge» del conjunto
del que forma parte. En cambio, la marca solicitada constituye un todo homogéneo y solidario, sin ningún significado evidente,
en el que el elemento denominativo «bridge» pierde todo carácter individual para fundirse en otra palabra claramente distinta
de los elementos que la componen. Según la OAMI, la experiencia común muestra que las palabras pueden perder o adquirir su
sentido si están separadas o unidas a otras palabras, como sucede en la palabra italiana «bella» cuando se reproduce en la
palabra «isabella».
71     Por otro lado, la OAMI observa que, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto son claramente diferentes, debido
a su largura o al objeto gráfico representado.
72     La interviniente comparte las apreciaciones de la OAMI respecto a las alegaciones de la demandante basadas en la supuesta
existencia de «marcas de serie» y en la supuesta vulneración del principio de interdependencia entre la similitud de los signos
y la similitud de los productos. En lo que se refiere a la primera alegación, la interviniente añade que el concepto de «marcas
de serie» presupone que las marcas consideradas tienen una matriz común que no puede encontrarse en las marcas anteriores.
73     En cuanto a la comparación entre las marcas en conflicto, la interviniente indica, por lo que respecta a los elementos gráficos,
que la marca solicitada es una marca compleja, figurativa y denominativa que contiene un dibujo dotado de una gran fuerza
distintiva, que puede captar la atención del consumidor y designar el origen náutico de la marca y de los productos que designa.
Subraya igualmente la representación gráfica particular del elemento denominativo «bainbridge». La marca solicitada y las
marcas anteriores son diferentes igualmente desde el punto de vista fonético.
74     Desde el punto de vista conceptual, la interviniente subraya que el término «bainbridge» es un patronímico muy corriente en
los Estados Unidos. En el presente caso, se trata del apellido de uno de los dos fundadores de la sociedad americana Bainbridge
Aquabatten Inc., que produce tejidos para velas, de los que la interviniente es la distribuidora en exclusiva en Italia. Este
término es igualmente un topónimo, que designa una pequeña ciudad en el Estado de Washington, así como una pequeña isla en
uno de los lagos del Estado de Georgia. Por consiguiente, según la interviniente, no debe considerarse el término «bainbridge»
una palabra compuesta, sino un sustantivo único que no tiene ninguna relación conceptual con las marcas anteriores, que se
refieren al concepto de un puente.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
75     El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 prevé que, «mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que esté protegida la marca anterior» y que «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
76     Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
77     Con arreglo a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público
relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del
supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud
de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios
RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia
allí citada].
78     En el caso de autos, dada la naturaleza de los productos de que se trata, cuya denominación se reproduce en los apartados
6 y 9 anteriores, el público destinatario en relación con el que debe realizarse el análisis del riesgo de confusión está
compuesto, para todos los productos de que se trata, de consumidores medios del Estado miembro en el que están protegidas
las marcas anteriores, a saber, Italia.
79     Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y a la luz de las anteriores consideraciones, debe
procederse, por tanto, a la comparación entre, por un lado, los productos de que se trata y, por otro, los signos en conflicto.
–       Sobre los productos de que se trata
80     Según la jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate procede tener en cuenta
todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre dichos productos o servicios. Estos factores incluyen, en
particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario [sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301,
apartado 51].
81     En el caso de autos, la oposición se basa en marcas anteriores registradas para productos comprendidos en las clases 18 y
25 o en una de esas dos clases y se dirige contra el registro de la marca solicitada para productos comprendidos en las mismas
clases.
82     Por tanto, tratándose de apreciar el grado de similitud entre los productos, basta señalar que, como resulta de las denominaciones
recogidas en los apartados 6 y 9 anteriores y como, por lo demás, concuerdan las partes, los productos a los que se refiere
la solicitud de marca y los cubiertos por las marcas anteriores son idénticos.
–       Sobre los signos de que se trata
83     En el apartado 11 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que sólo seis de las once marcas anteriores, a
saber, las marcas tridimensionales que incluyen el elemento denominativo «the bridge» (registros n
os
704372 y 633349), la marca denominativa FOOTBRIDGE (registro nº 710102), la marca figurativa que incluye el elemento denominativo
«the bridge wayfarer» (registro nº 721579), la marca denominativa OVER THE BRIDGE (registro nº 630763) y la marca denominativa
THE BRIDGE (registro nº 642953), podían ser tenidas en cuenta para apreciar la existencia de un riesgo de confusión.
84     Dado que no se ha estimado ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante respecto a dicha conclusión de la Sala
de Recurso y examinadas en el marco del análisis del primer motivo, procede limitar el análisis de la similitud de los signos
en conflicto a la comparación entre la marca solicitada y las seis marcas anteriores enumeradas en el apartado 11 antes citado
de la resolución impugnada (en lo sucesivo, «marcas anteriores pertinentes»).
85     En primer lugar, debe compararse la marca solicitada con cada una de las marcas anteriores pertinentes individualmente considerada
y, a continuación, examinar, en el marco del análisis del riesgo de confusión, el argumento de la demandante basado en la
existencia de una supuesta «familia» o «serie» de marcas anteriores.
86     Es jurisprudencia reiterada que la apreciación global del riesgo de confusión, que ha de realizarse teniendo en cuenta todos
los factores pertinentes, debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos
en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos
y dominantes (sentencia SABEL, antes citada, apartado 23, y sentencia ELS, antes citada, apartado 62). En efecto, el consumidor
medio del tipo de producto o servicio de que se trate, cuya percepción de las marcas tiene una importancia determinante en
la apreciación global del riesgo de confusión, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se
detiene a examinar (sentencia SABEL, antes citada, apartado 23).
87     En el caso de autos, las marcas anteriores pertinentes consisten en signos denominativos, en signos complejos, figurativos
y denominativos, y en signos tridimensionales, que incluyen todos un elemento denominativo común, a saber, la palabra inglesa
«bridge», precedida, en la mayoría de los signos, del artículo determinado «the». La marca solicitada es un signo complejo
constituido por una etiqueta rectangular en blanco y negro en la que se reproduce el dibujo de un rollo de vela que se despliega
hasta tomar la forma de la vela de un barco. A la derecha del dibujo figura la mención «bainbridge», en caracteres negros
cursivos, que se extiende horizontalmente sobre dos tercios de la largura de la etiqueta, y está subrayada por una línea negra
que atraviesa la totalidad de la etiqueta.
88     Con carácter preliminar, debe señalarse, como lo hizo la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada, que
las marcas anteriores están dotadas de un carácter distintivo intrínseco elevado en la medida en que se componen de signos
denominativos, complejos y tridimensionales, cuyos elementos, individualmente considerados o en su conjunto, no tienen ninguna
relación con los productos que designan. En lo que se refiere especialmente a las marcas anteriores que incluyen el elemento
denominativo «the bridge», este carácter resulta posteriormente acentuado por el uso intensivo que se ha hecho del mismo.
Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto
mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior y que aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo,
bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo
carácter distintivo es menor. (sentencias SABEL, antes citada, apartado 24, y Canon, antes citada, apartado 18).
89     En cambio, respecto a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso reconoció el carácter notorio de las
marcas anteriores, basta señalar que ningún pasaje de la resolución impugnada permite apoyar tal alegación.
90     Por ello, procede examinar si la Sala de Recurso, sin incurrir en errores de apreciación, pudo concluir en la inexistencia
de similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto.
91     En primer lugar, deben compararse estos signos desde el punto de vista gráfico.
92     A este respecto, hay que distinguir las marcas anteriores pertinentes en tres categorías, según se trate de signos denominativos,
complejos, a saber, compuestos de elementos figurativos y denominativos, o tridimensionales.
93     Corresponden a la primera categoría las marcas anteriores FOOTBRIDGE (registro nº 710102), OVER THE BRIDGE (registro nº 630763)
y THE BRIDGE (registro nº 642953).
94     El Tribunal de Primera Instancia ha declarado que una marca compuesta, denominativa y figurativa, sólo puede considerarse
similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante
en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo
la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca
son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, apartado 33].
95     En el presente caso, aun cuando pueda considerarse que el elemento denominativo de la marca solicitada, «bainbridge», es el
elemento que más atraerá la atención del consumidor, debe señalarse que las similitudes gráficas entre dicho elemento y las
tres marcas anteriores de que se trata sólo se refieren a una secuencia de seis letras que componen la palabra inglesa «bridge».
Esta palabra va acompañada, en la marca solicitada, del prefijo «bain» y, en las marcas anteriores, por las palabras sueltas
«over the», «the» y por el prefijo «foot».
96     Por otro lado, la palabra «bainbridge» va acompañada en la marca solicitada de elementos figurativos cuya importancia, aunque
pueda calificarse de menor, no es sin embargo insignificante en la impresión de conjunto producida por este signo.
97     Pues bien, a la vista de las diferencias mencionadas entre las tres marcas anteriores de que se trata y el elemento denominativo
de la marca solicitada y habida cuenta del otro factor de diferenciación que constituyen los elementos figurativos que caracterizan
a ésta, la similitud entre los signos en conflicto, señalada en el apartado 95 anterior, no puede prevalecer en el marco de
una apreciación global de los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico.
98     La segunda categoría comprende únicamente la marca compleja que incluye el elemento denominativo «the bridge wayfarer» (registro
nº 721579). Esta marca reproduce el dibujo en blanco y negro de una rosa de los vientos atravesada por una línea horizontal
negra. El citado elemento figurativo está situado entre las menciones «the bridge», en negro y con trazo grueso, y «wayfarer»,
en negro y con letras más pequeñas.
99     Debe señalarse que la referida marca anterior difiere sustancialmente de la marca solicitada desde el punto de vista gráfico.
En efecto, el único elemento común de los signos en conflicto, a saber, la secuencia de seis letras que componen la palabra
«bridge», resulta casi imperceptible, en el presente caso, en la impresión de conjunto producida por éstos, que está muy marcada
por los elementos figurativos, que comprenden, además de los dibujos, la reproducción gráfica de los elementos denominativos
que se añaden a la palabra antes citada, a saber, el prefijo «bain» en la marca solicitada y las palabras sueltas «the» y
«wayfarer» en la marca anterior de que se trata.
100   Por último, respecto a la tercera categoría de marcas anteriores pertinentes, constituida por etiquetas tridimensionales que
reproducen la mención «the bridge», hay que indicar que las diferencias debidas a la propia naturaleza de dichas marcas bastan
para excluir toda similitud con la marca solicitada desde el punto de vista gráfico.
101   En conclusión, la comparación desde el punto de vista gráfico entre los signos en conflicto muestra grandes diferencias entre
éstos, de modo que cabe considerar que el único elemento común, constituido por la secuencia de seis letras que compone la
palabra «bridge», es insuficiente para acreditar entre las marcas de que se trata, habida cuenta de la impresión de conjunto
producida por éstas, un grado de similitud gráfica significativo a efectos de la apreciación del riesgo de confusión.
102   A continuación, procede comparar los signos en conflicto desde el punto de vista fonético.
103   A este respecto, procede señalar que las similitudes fonéticas entre los signos en conflicto son bastante pequeñas si se compara
la marca solicitada con la marca anterior que contiene el elemento denominativo «the bridge wayfarer» y la marca denominativa
anterior OVER THE BRIDGE, mientras que son mayores si se compara con las marcas denominativas anteriores THE BRIDGE y FOOTBRIDGE
y con las marcas tridimensionales anteriores que contienen el elemento denominativo «the bridge».
104   Sobre este particular, no es convincente el argumento expuesto por la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada,
según el cual las diferencias fonéticas «reflejan ampliamente las diferencias conceptuales (…), dado que la pronunciación
de las diferentes marcas será diferente en función del significado de las palabras que las componen».
105   En cambio, procede considerar que el consumidor italiano pronunciará probablemente las cuatro marcas anteriores citadas y
la marca solicitada de tal manera que la palabra «bridge» estará acentuada en todos los casos, debido especialmente a la colocación
de las letras y a la yuxtaposición de las consonantes «d» y «g», inexistente en italiano. Por otra parte, la similitud fonética
entre las marcas denominativas anteriores THE BRIDGE y FOOTBRIDGE y las marcas tridimensionales anteriores que incluyen el
elemento denominativo «the bridge», por un lado, y la marca solicitada, que contiene el elemento denominativo «bainbridge»,
por otro, es tanto más marcada por cuanto la palabra «bridge» figura en todas estas marcas en la misma posición. En cambio,
esta similitud se ve reducida por la presencia de las palabras «the» y del prefijo «foot» en las marcas anteriores y del prefijo
«bain» en la marca solicitada.
106   A la luz de las consideraciones anteriores, procede, por tanto, reconocer la existencia de cierta similitud fonética entre
la marca solicitada y, al menos, las cuatro marcas anteriores más arriba citadas.
107   Por último, deben compararse los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual.
108   El punto de partida del análisis que la Sala de Recurso hizo de los contenidos semánticos de las marcas de que se trata es
el postulado, discutido por la demandante, de que el consumidor medio italiano dispone de un conocimiento suficiente de la
lengua inglesa que le permite reconocer el significado del término «bridge» y de relacionarlo con la palabra italiana correspondiente,
«ponte» (apartado 17 de la resolución impugnada).
109   No puede cuestionarse tal premisa. En efecto, como observa con razón la interviniente, la palabra «bridge» forma parte del
vocabulario elemental de la lengua inglesa cuyo conocimiento corresponde, en Italia, a un nivel de escolarización medio. Lo
mismo cabe decir de los términos ingleses «the» y «foot», y de la expresión «over the» que figuran en las marcas anteriores.
110   La Sala de Recurso continúa su razonamiento exponiendo que el consumidor italiano sólo está en condiciones de comprender la
palabra «bridge» en su acepción de puente cuando se encuentre con las marcas anteriores, porque únicamente en estas marcas
se utiliza el citado término junto con el artículo «the» o con otras palabras inglesas, como «foot», de fácil comprensión.
En cambio, no sucede así en el caso de la marca solicitada, ya que la palabra «bridge» figura en ésta precedida del prefijo
«bain», que, por sí mismo, carece de todo significado (apartado 18 de la resolución impugnada). Así, según la Sala de Recurso,
«si bien, en las marcas anteriores, la palabra ‘bridge’ puede separarse idealmente del conjunto del que forma parte, la marca
BAINBRIDGE constituye un conjunto homogéneo y solidario, sin ningún significado evidente, salvo como signo de fantasía, patronímico
o indicación geográfica, en el que la palabra «bridge», aunque está presente, no posee ningún valor autónomo» (apartado 19
de la resolución impugnada).
111   El razonamiento de la Sala de Recurso sobre este extremo se evidencia exento de errores de apreciación.
112   En efecto, el hecho de que en la marca solicitada la palabra «bridge» esté precedida del prefijo «bain», que no tiene ningún
significado en inglés, debilita la inmediatez del vínculo semántico entre la citada palabra y el concepto que se subentiende
en esta lengua. En consecuencia, el consumidor italiano puede percibir fácilmente el conjunto constituido por el término «bainbridge»
como una palabra de fantasía o, habida cuenta igualmente de que en la representación gráfica de la marca este término comienza
con mayúscula, como una indicación geográfica, que designa una ciudad o una región atravesada por un río, como, por ejemplo,
la palabra «Cambridge», o bien como un apellido. Por otro lado, la representación gráfica del signo no contiene ningún elemento
que pueda evocar la idea de un puente. En cambio, el dibujo que reproduce una vela de barco puede inducir al consumidor a
pensar que la indicación «bainbridge» designa una localidad balnearia en la que se practican deportes náuticos. Tal asociación
de ideas puede reforzarse aún más en el consumidor medio italiano, suponiendo que, como sugiere la demandante, éste pueda
comprender el significado de la palabra francesa «bain», que figura como prefijo en el término «bainbridge».
113   En cambio, cuando se utiliza en las marcas anteriores pertinentes, la palabra «bridge» evoca inmediatamente el concepto de
un puente. Esta inmediatez del vínculo semántico está reforzada por diferentes elementos, como la utilización del artículo
«the», u otras palabras procedentes del inglés en función de adjetivos calificativos («foot»).
114   A la vista de las consideraciones expuestas, procede, por tanto, considerar que la Sala de Recurso no incurrió en errores
de apreciación cuando concluyó que los signos en conflicto no eran similares desde el punto de vista semántico y, por ello,
que no puede afirmarse que la marca solicitada usurpe el concepto de «puente» expresado por las marcas anteriores pertinentes
(apartado 20 de la resolución impugnada).
–       Sobre el riesgo de confusión
115   De las anteriores consideraciones resulta que los signos en conflicto únicamente tienen similitudes significativas desde el
punto de vista fonético.
116   Pues bien, a pesar del elevado carácter distintivo de las marcas anteriores pertinentes y de la identidad de los productos
designados por éstas y por la marca solicitada, no puede concluirse la existencia de un riesgo de confusión a la vista de
las meras similitudes fonéticas entre los signos en conflicto. Sobre este particular, cabe señalar que el grado de similitud
fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente,
al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual [sentencias del Tribunal de
Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01,
Rec. p. II‑4335, y de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Rec. p. II‑0000].
Tal es el caso de los productos de que se trata en el caso de autos.
117   A la luz del conjunto de consideraciones anteriores, procede concluir que la Sala de Recurso no incurrió en errores de apreciación
al concluir que no existía riesgo de confusión por parte del consumidor entre la marca solicitada y las seis marcas anteriores
pertinentes, tomadas en cuenta aisladamente.
118   En esta fase, falta por analizar el argumento de la demandante según el cual las marcas anteriores, todas ellas caracterizadas
por la presencia del mismo componente denominativo, «bridge», constituyen una «familia de marcas» o «marcas de serie». Según
ella, tal circunstancia puede crear un riesgo objetivo de confusión en la medida en que el consumidor que se encuentre ante
la marca solicitada, que reproduce el mismo componente denominativo de las marcas anteriores, se verá inducido a creer que
los productos designados por dicha marca también proceden de la demandante.
119   Con carácter preliminar, procede señalar que el Reglamento nº 40/94 no prevé el concepto de «marcas de serie».
120   Tal afirmación no permite, sin embargo, rechazar de entrada la argumentación de la demandante.
121   Para apreciar la procedencia de tal argumentación, hay que recordar, en primer lugar, que, a tenor del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la
marca cuando por ser idénticas o similares las marcas y los productos o servicios que ambas marcas designan exista por parte
del público riesgo de confusión que «incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Por otro lado, el séptimo considerando
del Reglamento nº 40/94 precisa que «el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular
del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado,
del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica
de protección».
122   A continuación, procede recordar que, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 77 anterior, el riesgo de confusión
debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos o servicios
de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes en el supuesto concreto.
123   Pues bien, procede considerar que, cuando la oposición a una solicitud de marca comunitaria se basa en varias marcas anteriores
y estas marcas tienen unas características que permiten que se considere que forman parte de una misma «serie» o «familia»,
lo que puede suceder especialmente, bien cuando reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un
elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo
prefijo o sufijo extraído de una marca originaria, tal hecho constituye un factor pertinente a efectos de la apreciación de
la existencia de un riesgo de confusión.
124   En efecto, en tales supuestos, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada
y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir
al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen
comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada
y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por
los signos en conflicto, puede existir incluso cuando, como en el presente caso, la comparación entre la marca solicitada
y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa.
En tal caso, el riesgo de que el consumidor pueda equivocarse sobre el origen comercial de los productos o de los servicios
de que se trata no resulta de la posibilidad de que confunda la marca solicitada con una u otra de las marcas de serie anteriores,
sino de la posibilidad de que crea que la marca solicitada forma parte de la misma serie.
125   No obstante, hay que considerar que el riesgo de asociación anteriormente descrito sólo puede invocarse cuando se cumplen
cumulativamente dos requisitos.
126   En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar prueba del uso de todas las marcas que forman
la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una «serie». En efecto, para que exista un riesgo de
que el público se confunda en cuanto a la pertenencia a la serie de la marca solicitada, las marcas anteriores que formen
parte de esta serie deben necesariamente estar presentes en el mercado. Dado que la toma en consideración de la naturaleza
serial de las marcas anteriores implica la ampliación del ámbito de protección de las marcas que forman parte de la serie
individualmente consideradas, y a falta de uso efectivo de las marcas, debe excluirse toda apreciación abstracta del riesgo
de confusión, basada únicamente en la existencia de varios registros que tengan por objeto marcas que reproducen, como en
el caso de autos, el mismo elemento distintivo. Por consiguiente, a falta de tal prueba, el riesgo de confusión que eventualmente
provoque la aparición en el mercado de la marca solicitada debe apreciarse comparando cada una de las marcas anteriores individualmente
considerada con la marca solicitada.
127   En segundo lugar, la marca solicitada debe ser no sólo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener
características que puedan relacionarla con la serie. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a
las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente
en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto.
128   En el caso de autos, hay que señalar que, por lo menos, el primero de los requisitos antes citados no se cumple. Como manifestó
la Sala de Recurso y resulta de los autos, las únicas pruebas aportadas por la demandante en el procedimiento de oposición
se referían al uso de la marca THE BRIDGE y, en menor medida, de la marca THE BRIDGE WAYFARER. Dado que estas dos marcas eran
las únicas marcas anteriores que la demandante ha probado que estaban en el mercado, la Sala de Recurso desestimó acertadamente
los argumentos por los que la demandante pretendía beneficiarse de la protección correspondiente a las «marcas de serie».
129   A la luz del conjunto de consideraciones que preceden, debe concluirse que la Sala de Recurso excluyó la existencia de riesgo
de confusión entre los signos en conflicto sin incurrir en errores de apreciación ni en errores de Derecho.
130   De ello se deduce que debe desestimarse igualmente el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94.
131   Por consiguiente, debe desestimarse el recurso en su conjunto.

Costas
132   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el procedimiento será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones
de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la demandante.
Legal
Mengozzi
Wiszniewska-Białecka
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de febrero de 2006.
El Secretario

El Presidente
E. Coulon

H. Legal
*
Lengua de procedimiento: italiano.