CELEX: 62004TJ0396
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego słowny element "NICKY"
Wcześniejsze słowno-graficzne krajowe znaki towarowe zawierające słowny element "NOKY"
Odrzucenie sprzeciwu z uwagi na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Uchylenie decyzji przez Izbę Odwoławczą
Przekazanie sprawy Wydziałowi Sprzeciwów celem dokonania oceny podobieństwa towarów i dowodu używania
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE nr 40/94

Okoliczności powstania sporu
1       W dniu 20 września 1999 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., Soffass SpA złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
2       Zgłoszenie dotyczyło słowno-graficznego oznaczenia przedstawionego poniżej:
3       Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 16 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej
klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają
następującemu opisowi: „wyroby z papieru lub celulozy do użytku domowego i sanitarnego, takie jak chusteczki do nosa, serwetki
papierowe do demakijażu, ręczniki, serwetki, ręczniki papierowe w rolkach, papier toaletowy”.
4       W dniu 10 kwietnia 2000 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w
Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych
nr 29/2000.
5       W dniu 10 lipca 2000 r. Sodipan SCA wniósł w oparciu o art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji
zgłoszonego znaku towarowego.
6       Sprzeciw został oparty na następujących wcześniejszych krajowych rejestracjach:
–       obowiązująca od dnia 6 kwietnia 1967 r. dla „papieru, tektury i wyrobów z tych materiałów nieujętych w innych klasach”, należących
do klasy 16, francuska rejestracja nr 1 400 192 poniżej przedstawionego oznaczenia słowno-graficznego:
–       obowiązująca od dnia 14 marca 1986 r. dla „wyrobów z papieru do użytku sanitarnego lub domowego, takich jak papier toaletowy,
chusteczki do nosa, ręczniki papierowe, serwetki, serwety, obrusy, zestawy obrusowe, papierowe talerze i kubki oraz inne produkty
jednorazowego użytku”, należących do klasy 16, francuska rejestracja nr 1 346 586 poniżej przedstawionego oznaczenia słowno-graficznego:
7       Decyzją z dnia 24 listopada 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw. W istocie stwierdził on, iż pomiędzy omawianymi
oznaczeniami nie występuje wizualne, fonetyczne czy też koncepcyjne podobieństwo. Uściślił on w tym zakresie, że „oznaczenia
wywierają zdecydowanie odmienne pod wszystkimi względami wrażenie całości”. Z uwagi na to, że z punktu widzenia wrażenia ich
całokształtu oznaczenia są wyraźnie różne, Wydział Sprzeciwów stwierdził, iż nie ma potrzeby dokonania porównania towarów.
Z tego samego względu Wydział Sprzeciwów nie przeprowadził badania dowodów używania wcześniejszych znaków towarowych, przedstawionych
przez interwenienta na podstawie art. 43 rozporządzenia nr 40/94.
8       W dniu 4 grudnia 2003 r. interwenient wniósł odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
9       Decyzją z dnia 16 lipca 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza, stwierdzając, iż sporne znaki
towarowe wykazują znaczny stopień podobieństwa, uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i przekazała mu sprawę celem dokonania
porównania towarów i oceny dowodu używania wcześniejszych znaków towarowych.

Żądania stron
10     Skarżąca wnosi do Sądu o:
–       stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
–       obciążenie OHIM kosztami postępowania.
11     OHIM wnosi do Sądu o:
–       oddalenie skargi,
–       obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
12     Interwenient wnosi do Sądu o:
–       oddalenie skargi,
–       stwierdzenie, iż z uwagi na istniejące w odniesieniu do spornych znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd,
zwłaszcza z uwagi na identyczność rozpatrywanych towarów, sprzeciw wniesiony przez interwenienta wobec zgłoszenia wspólnotowego
znaku towarowego jest zasadny,
–       obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Ramy prawne
13     Skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez błędne stwierdzenie
Izby Odwoławczej, iż pomiędzy spornymi oznaczeniami występują podobieństwa.

Argumenty stron
14     Skarżąca podnosi, że wbrew stwierdzeniom Izby Odwoławczej omawiane znaki towarowe nie mogą zostać pomylone ze względu na wyraźne
różnice fonetyczne, wizualne i koncepcyjne między nimi. Izba Odwoławcza wypaczyła w istocie pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia
w błąd, tak jak jest ono interpretowane przez orzecznictwo wspólnotowe (wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. I‑6191, pkt 22, oraz z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I‑5507, pkt 29).
15     Skarżąca zaprzecza ocenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którą na płaszczyźnie fonetycznej podobieństwo końcowych sylab „ky”
i „cky” przeważa nad fonetyczną różnicą wynikająca z samogłosek „o” i „i”. Skarżąca utrzymuje, że ta wyraźna różnica, dodatkowo
zauważalna w języku francuskim z uwagi na odmienną wymowę sylab „ni” i „no”, musi przeważać, gdyż to właśnie brzmienie pierwszej
części słowa jest zachowywane przez konsumenta w pamięci (decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie
R 120/2000-1 Manfield przeciwko PENFIELD, pkt 23).
16     Skarżąca przeczy twierdzeniu wyrażonemu w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym na płaszczyźnie wizualnej sporne znaki towarowe
są podobne, ponieważ cechują się tymi samymi pierwszymi i końcowymi literami, i oba stanowią krótkie nazwy przypominające
angielskie słowa. Podkreśla ona, że wspomniane znaki towarowe wykazują dostrzegalne odmienności. Liczba tworzących je liter
jest różna (pięć liter w przypadku NICKY i cztery litery w przypadku NOKY). W pierwszym znaku towarowym NOKY litery „n” i „y”
ułożone są w ukośną i zbieżną linię kierującą się ku górze. Ponadto litera „o” oznaczenia NOKY ma kształt trójkąta o zaokrąglonych
kątach. Poza tym pionowa kreska tworząca literę „k” oznaczenia NOKY zdecydowanie przewyższa górną krawędź ukośnej kreski tej
litery. Drugi znak towarowy NOKY wyraźnie charakteryzuje się wizerunkiem ukazującym niedźwiedzia, na którego piersi przedstawiono
wizerunek serca. Ponadto tworzące go pierwsza i ostatnia litera są większe niż pozostałe litery. Wreszcie, w odróżnieniu od
zgłoszonego znaku towarowego, dwa wcześniejsze znaki towarowe składają się z liter o zaokrąglonych krawędziach.
17     Skarżąca przeczy twierdzeniu Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie wykazała ona na płaszczyźnie koncepcyjnej, iż pojęcie
„Nicky” jest postrzegane we Francji jako zdrobnienie.
18     Skarżąca utrzymuje, iż jest wiadome i powszechnie przyjęte, bez potrzeby dowodzenia tego, że słowo „Nicky” jest postrzegane
przez odbiorców francuskojęzycznych i w ogóle przez odbiorców wspólnotowych jako zdrobnienie francuskich imion takich jak
Nicole, Nicolas, Nicolette lub jako odpowiednik tych imion w obcym języku. W tym zakresie wskazuje ona automobilistę Nikiego
Laudę, film z lat 70. zatytułowany „Micky i Nicky” oraz komiks o tytule „Nicky Larson”. Natomiast słowo „noky” jest słowem
czeskim, stanowiącym odpowiednik włoskiego słowa „gnocchi”. Skarżąca wyraża jednakże wątpliwość co do rozumienia tego znaczenia
przez odbiorców francuskojęzycznych. Słowo to może raczej przypominać odbiorcom francuskojęzycznym NOKIĘ, oznaczenie odróżniające
dobrze znane w sektorze telefonii komórkowej.
19     Skarżąca podnosi, że dla wykluczenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wystarczające jest, iż odbiorcy francuskojęzyczni
w sposób natychmiastowy postrzegają pojęcie „Nicky” jako zdrobnienie lub skrót imion własnych. Zgodnie z orzecznictwem, aby
zneutralizować w dużym stopniu występujące pomiędzy znakami towarowymi podobieństwa wizualne i fonetyczne wystarczy, że jeden
ze spornych znaków towarowych posiada dla odpowiedniego kręgu odbiorców jasne i dokładne znaczenie [wyroki Sądu z dnia 14 października
2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II‑4335,
pkt 54, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz.
str. II‑1739, pkt 55 i 56].
20     OHIM utrzymuje, że Izba Odwoławcza w sposób właściwy porównała zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego z wcześniejszymi
znakami towarowymi, podkreślając, że zauważalne analogie wskazują na duży stopień podobieństwa.
21     Odnosząc się do przeprowadzonej przez skarżącą szczegółowej analizy cech rozpatrywanych oznaczeń (zob. pkt 16 powyżej), OHIM
wskazuje, że chodzi tutaj o elementy wyraźnie marginalne w całościowym sposobie postrzegania tych oznaczeń. W istocie, mimo
umieszczenia w drugim wcześniejszym znaku towarowego stylizowanego wizerunku niedźwiedzia, słowo „noky” niezaprzeczalnie stanowi
element dominujący tych dwóch francuskich znaków towarowych.
22     W szczególności w odniesieniu do analizy koncepcyjnej omawianych znaków towarowych OHIM utrzymuje, że dowody przedłożone przez
skarżącą na poparcie twierdzenia dotyczącego jasnego i określonego znaczenia słowa NICKY jako zdrobnienia imienia własnego
nie mogą skutecznie potwierdzać takiej argumentacji. Wyżej wymienione w pkt 19 wyroki w sprawach BASS i PICARO nie mogą znajdować
zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ nie istnieje „jasne i określone” znaczenie jednego ze spornych oznaczeń, które
mogłoby wykluczyć wszelką możliwość skojarzenia tych oznaczeń. Ponadto w oparciu o art. 135 § 4 regulaminu Sądu OHIM powołuje
się na niedopuszczalność wszelkich nowych zarzutów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, a załączone
do skargi dokumenty 13–21 mogą zostać zdefiniowane w ten właśnie sposób. Dotyczy to całkowicie nowych dokumentów, które nie
mogą w związku z tym zostać dopuszczone na tym etapie postępowania [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro
przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II‑2251, pkt 67].
23     Interwenient twierdzi, że z uwagi na oczywiste podobieństwa omawianych znaków uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów było słuszne.
24     Podnosi on w szczególności, że na płaszczyźnie koncepcyjnej znak towarowy NICKY, używany dla towarów takich jak wyroby z papieru,
chusteczki to nosa i serwetki, nie będzie postrzegany przez francuskiego konsumenta jako odniesienie do imienia osoby, gdyż
brak jest podstaw do ustalenia związku pomiędzy tymi towarami a osobą o imieniu „Nicky”, tym bardziej że zdrobnienie takie
jest używane niezwykle rzadko.

Ocena Sądu
25     Na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego,
zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium,
na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
26     Z przepisu tego wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa
pomiędzy zgłaszanym a wcześniejszym znakiem oraz identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których
dokonuje się zgłoszenia a tymi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy. Występuje tu kumulacja przesłanek
(wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I‑9573, pkt 51).
27     Tak więc jeśli sporne oznaczenia są całkowicie odmienne, to z zasady, bez potrzeby dokonywania analizy danych towarów, możliwe
jest stwierdzenie, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie zachodzi.
28     Należy dodać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogliby
uznać, że rozważane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych
gospodarczo.
29     Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania
danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku,
w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok
Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz powołane orzecznictwo].
30     Z uwagi na tę wzajemną zależność stopień podobieństwa znaków towarowych, nawet jeśli jest on niewielki, może zostać zrekompensowany
dużym stopniem podobieństwa oznaczonych towarów lub usług i odwrotnie (zob. analogicznie ww. w pkt 14 wyrok Trybunału w sprawie
Canon, pkt 17, oraz wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I‑3819,
pkt 19).
31     W konsekwencji, jeżeli występuje nawet niewielkie podobieństwo dwóch oznaczeń, to należy dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności.
32     Jak to również wynika z utrwalonego orzecznictwa, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego bądź koncepcyjnego spornych
oznaczeń całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wrażeniu wywieranym przez całokształt
tych oznaczeń, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących (zob. ww. w pkt 19 wyrok w sprawie
BASS, pkt 47 oraz powołane orzecznictwo).
33     W niniejszej sprawie bezsporne jest, że właściwym dla celów dokonania takiej oceny kręgiem odbiorców są odbiorcy francuscy.
34     Należy stwierdzić, że na płaszczyźnie wizualnej występuje pewne podobieństwo omawianych oznaczeń. Trzy z czterech liter oznaczenia
NOKY są umieszczone na takiej samej pozycji w oznaczeniu NICKY. Oznaczenia rozpoczynają się na wspólną literę „n” i kończą
się na „ky”. Ponieważ końcówka ta nie jest zwykle używana w języku francuskim, może ona zostać uznana za element dominujący
obu oznaczeń, który zwróci uwagę francuskiego konsumenta.
35     Również na płaszczyźnie fonetycznej pomiędzy rozważanymi oznaczeniami występuje podobieństwo z uwagi na ostatnią sylabę „ky”,
identyczną dla spornych oznaczeń, która zwróci uwagę francuskiego konsumenta. Wobec tego pierwsze sylaby wspomnianych oznaczeń,
które są odmienne, mają mniejsze znaczenie z fonetycznego punktu widzenia.
36     W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem stopień fonetycznego podobieństwa dwóch znaków towarowym posiada
niewielkie znaczenie w przypadku towarów, które są sprzedawane w taki sposób, że przy dokonywaniu zakupu właściwy krąg odbiorców
postrzega zwykle oznaczający je znak towarowy w sposób wizualny (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie BASS, pkt 55).
37     Jednocześnie możliwe jest, jak to podniosła skarżąca (zob. powyżej pkt 18 i 19), że na płaszczyźnie koncepcyjnej słowo „Nicky”
może być postrzegane przez francuskiego konsumenta jako zdrobnienie imion Nicolas lub Nicole. Na istotność tego argumentu
wpływają po części właściwości omawianych towarów i warunki, w których są one sprzedawane. W konsekwencji oceny tego argumentu
nie można dokonać w oderwaniu od innych czynników mogących być istotnymi.
38     Należy stwierdzić, że podobieństwa pomiędzy oznaczeniami określonymi powyżej w pkt 34 i 35 wskazują na to, że Izba Odwoławcza
słusznie stwierdziła, iż w celu dokonania całkowitej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszej sprawie należy
przeprowadzić porównanie towarów. Ma to miejsce w szczególności w przypadku gdy oznaczenia wykazują podobieństwo, nawet niewielkie,
mogące mieć pomniejszone znaczenie w ramach całościowej oceny z uwagi na inne elementy, takie jak właściwości towarów i warunki,
w których są one sprzedawane.
39     W istocie w przypadku gdy sporne oznaczenia nie są w oczywisty sposób pozbawione podobieństw, lecz wykazują pewne podobieństwo,
jak również zawierają pewne elementy mogące je różnić, oceny względnej doniosłości tych elementów nie można dokonać w sposób
oderwany, ale tylko w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych
okoliczności (zob. powyżej pkt 29).
40     Z powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy oddalić.
41     Załączone do skargi dokumenty 13–21 (zob. powyżej pkt 22) nie mogą zostać wzięte pod uwagę, gdyż skarga do Sądu ma na celu
kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu rozporządzenia nr 40/94. Zadaniem Sądu nie jest bowiem
ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Ponadto
dopuszczenie tych dowodów byłoby niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu
sporu przed Izbą Odwoławczą. W konsekwencji dowody te należy odrzucić, bez potrzeby badania ich mocy dowodowej (ww. w pkt 22
wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 67).
42     Mając na uwadze powyższe rozważania, wniesione przez skarżącą żądanie stwierdzenia nieważności należy oddalić.
43     W odniesieniu do żądania interwenienta mającego na celu stwierdzenie zasadności sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia wspólnotowego
znaku towarowego należy zauważyć, że z art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zmiana
decyzji izb odwoławczych jest możliwa wyłącznie w przypadku jej niezgodności z prawem pod względem materialnym lub formalnym
[wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 46]. W tym zakresie
wystarczy stwierdzić, że zaskarżona decyzja nie jest dotknięta taką niezgodnością z prawem, a w niniejszej sprawie należy
dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności.
44     Należy zatem odrzucić wniesione przez skarżącą żądanie zmiany.

W przedmiocie kosztów
45     Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ
skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
orzeka, co następuje:
1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.
Cooke
Labucka
Trstenjak
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 listopada 2005 r.
Sekretarz

Prezes
E. Coulon

J. D. Cooke
*
Język postępowania: włoski.