CELEX: 62003TJ0312
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Marca nacional anterior figurativa que incluye el elemento denominativo "Selenium Spezial A-C-E"
Solicitud de marca comunitaria denominativa SELENIUM-ACE
Motivo de denegación relativo
Riesgo de confusión
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94

Antecedentes del litigio
1       El 16 de febrero de 1999, Wassen International Ltd presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2       La marca cuyo registro se solicitó es la marca denominativa SELENIUM-ACE.
3       Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca se hallan comprendidos en las clases 3 («cosméticos,
cremas para la cara, jabones, cremas y lociones contra el envejecimiento»), 5 («complementos nutricionales, vitaminas y minerales»)
y 42 («salones de belleza») del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
4       La solicitud se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
nº 81/99, de 11 de octubre de 1999.
5       El 16 de diciembre de 1999, Stroschein Gesundkost GmbH (en lo sucesivo, «oponente») formuló oposición, con arreglo al artículo
42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada invocando el registro alemán nº 39 519 649, de 27 de
septiembre de 1995, de la siguiente marca figurativa:
6       Esta marca se registró para los siguientes productos, pertenecientes tanto a la clase 5 como a la clase 30:
«Preparaciones que no sean médicas ni farmacéuticas a base de almidón, sales de calcio, estearato de magnesio y levadura,
o de combinaciones de estos elementos como complementos alimenticios.»
7       La oposición se basaba en todos los productos con respecto a los cuales la marca anterior estaba registrada y se dirigía contra
los productos incluidos en las clases 3 y 5 indicados en la solicitud de marca comunitaria. El motivo invocado en apoyo de
esta oposición era el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
8       Mediante resolución de 30 de noviembre de 2001, la División de Oposición estimó la oposición y, por lo tanto, denegó el registro
de la marca solicitada. En esencia, consideró que los signos controvertidos eran gráficamente muy similares y fonéticamente
similares o casi idénticos. A la vista de la identidad de los productos incluidos en la clase 5 y de determinadas similitudes
entre los productos incluidos en la clase 3 indicados en la solicitud de marca comunitaria, por una parte, y los productos
cubiertos por la marca anterior, por otra, la División de Oposición concluyó que existía un riesgo de confusión.
9       El 30 de enero de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
10     Mediante resolución de 18 de junio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso desestimó el
recurso. En esencia, consideró que los elementos denominativos eran los elementos dominantes de la marca anterior y, más concretamente,
que el término «selenium» constituía el elemento más distintivo, que la separación de las letras «a», «c» y «e» mediante guiones
no alteraba su percepción y que el término «spezial» era percibido por los consumidores como una indicación descriptiva de
una línea particular de productos. Asimismo, llegó a la conclusión de que la División de Oposición había estimado correctamente
que los signos eran similares, que los productos eran, según los casos, idénticos o similares, y había apreciado acertadamente
que existía un riesgo de confusión para todos los productos de que se trata.

Pretensiones de las partes
11     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Estime su recurso.
–       Devuelva la solicitud de marca comunitaria a la OAMI para que se tramite su registro.
–       Anule la resolución de la División de Oposición.
–       Anule la resolución impugnada.
–       Condene a la oponente al pago de las costas en que haya incurrido la demandante en el marco del presente recurso, del recurso
ante la Sala de Recurso y de la oposición ante la División de Oposición.
12     La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso.
–       Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la pretensión que tiene por objeto que se devuelva el asunto a la OAMI para permitir el registro
13     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que devuelva el asunto a la OAMI y que le dirija una orden conminatoria
para que registre la marca comunitaria controvertida.
14     En virtud del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI estará obligada a adoptar las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por lo tanto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir
órdenes conminatorias a la OAMI. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho
de la presente sentencia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE),
T‑106/00, Rec. p. II‑723, apartado 18]. Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de esta pretensión.

Sobre el fondo
15     La demandante invoca un motivo único en apoyo de su recurso, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes
16     La demandante alega que tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso incurrieron en errores en la apreciación de
las dos marcas controvertidas. La demandante subraya que debe procederse a una apreciación global de la marca anterior y de
la marca comunitaria, tomando en consideración las marcas en su conjunto, incluidos sus eventuales elementos figurativos.
No es posible limitar el análisis a los elementos específicos de la marca, especialmente cuando no se aporta ningún indicio
que pueda demostrar que el público relevante confía en determinados elementos y las marcas de que se trata están compuestas
por determinados elementos que tomados aisladamente tienen poco carácter distintivo, de modo que el carácter distintivo de
las marcas sólo puede resultar de su apreciación global.
17     La demandante considera que resultó erróneo ignorar los efectos del término «spezial», los guiones que separan las letras «a»,
«c» y «e», así como el elemento figurativo de la marca anterior, puesto que aun cuando cada uno de dichos elementos tomado
aisladamente pueda tener sólo un efecto limitado, no es irrelevante el efecto que resulta de su acumulación en el marco de
una apreciación global.
18     La demandante alega que la Sala de Recurso estimó erróneamente que el término «selenium» era el elemento más distintivo dentro
de la marca anterior. A su juicio, tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso ignoraron o no tuvieron en cuenta
suficientemente el hecho de que la compra de los productos de que se trata no era fortuito, sino que, por el contrario, únicamente
tenía lugar tras un examen minucioso de los ingredientes que componen los diferentes productos que llevan las marcas en cuestión.
Además, el público al que se dirigen dichos productos sólo se interesa por los productos que contienen selenium, sin dar importancia,
o incluso ignorando el hecho de que el término «selenium» podía ser el nombre extranjero o el nombre científico del producto
deseado. En consecuencia, el público relevante no puede considerar que el término «selenium» es «suficientemente descriptivo».
19     La demandante alega que, dado que no existe espacio o guión alguno entre las letras «a», «c» y «e», es natural que el consumidor
las pronuncie como una palabra, aun cuando el vocablo resultante no forme parte de la lengua materna del consumidor interesado.
Por consiguiente, en opinión de la demandante, la marca anterior está compuesta por el grupo de letras «ace», pronunciadas
separadamente, mientras que la marca solicitada contiene el término «ace» pronunciado como una sola palabra.
20     Por lo tanto, la demandante estima que procede comparar las marcas controvertidas presentándolas del siguiente modo: SELENIUM-ACE,
por lo que se refiere a la marca solicitada, y el elemento denominativo «Selenium Spezial A-C‑E» asociado a un elemento figurativo,
por lo que se refiere a la marca anterior. Aunque sean poco distintivos, deben tomarse en consideración el término «spezial»
y el elemento figurativo. Además, el término «selenium» también es poco distintivo para un consumidor que desee comprar un
producto que contenga selenium. En cuanto al término «ace» y al grupo de letras «ace» separadas mediante guiones, la demandante
estima que el primero es una invención, que probablemente no tiene ningún sentido para el consumidor alemán medio, y que el
segundo está claramente constituido por simples letras del alfabeto.
21     Según la demandante, de las afirmaciones anteriores se desprende que los elementos denominativos que componen las marcas controvertidas
son diferentes desde el punto de vista fonético, puesto que la marca solicitada contiene un término separado por un guión
y la marca anterior dos términos asociados a tres letras separadas. Desde el punto de vista gráfico, las marcas son también
diferentes, ya que la marca anterior incluye un elemento figurativo y letras separadas y no el término extranjero o inventado
«ace». Desde el punto de vista conceptual, la marca solicitada no tiene más significado que el que se deriva del término «selenium»,
que es el elemento buscado por el publico relevante, mientras que la marca anterior tiene un significado adicional vinculado
al grupo de letras «ace».
22     La demandante señala que la Oficina alemana de marcas y patentes llegó a la misma conclusión en una resolución de 21 de agosto
de 2002. A su juicio, la División de Oposición y la Sala de Recurso hubieran debido seguir esta resolución, según la cual
las marcas podían distinguirse aunque los productos contemplados eran iguales.
23     Por último, la demandante alega que tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso hicieron recaer, indebidamente,
sobre la demandante la carga de la prueba de la ausencia de riesgo de confusión. En opinión de la demandante, corresponde
a la oponente alegar la existencia de dicho riesgo y aportar su prueba. En el presente asunto, la oponente no presentó ningún
elemento que pudiera probar la alegación según la cual existía efectivamente una confusión en el mercado alemán. Por consiguiente,
a falta de prueba en un sentido u otro, se debió resolver la cuestión sobre la base de una comparación hipotética entre las
marcas controvertidas.
24     La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró acertadamente que había un riesgo de confusión debido a la similitud de
los signos controvertidos, apreciados globalmente, y a la similitud de los productos contemplados.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
25      A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que esté protegida la marca anterior. Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento
nº 40/94, debe entenderse por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de
la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
26     Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
27     Con arreglo a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público
relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del
supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud
de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios
RTB/OAMI − Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia
citada].
28     En el caso de autos, la marca anterior sobre la que se basa la oposición está registrada en Alemania. Además, los productos
de que se trata son productos de consumo corriente. Por lo tanto, el público destinatario con respecto al que debe apreciarse
el riesgo de confusión está compuesto por los consumidores medios en Alemania.
29     Además, aunque el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 no contenga ninguna norma semejante a la del artículo 7, apartado 2,
según la cual, para denegar el registro de una marca, basta con que exista un motivo de denegación absoluto en sólo una parte
de la Comunidad, debe considerarse que se ha de aplicar la misma solución en el caso de autos. De ello se deduce que procede
denegar igualmente el registro aunque el motivo de denegación relativo sólo exista en una parte de la Comunidad [sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 3 de marzo de 2004, Mülhens/OAMI − Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑0000,
apartado 36].
30     La comparación realizada por la Sala de Recurso en relación con los productos de que se trata, por una parte, y, con los signos
controvertidos, por otra, debe examinarse a la luz de las consideraciones anteriores.
Sobre la comparación de los productos
31     En primer lugar, debe señalarse que la demandante no formula ninguna alegación relativa a la apreciación de la Sala de Recurso
sobre este particular. Además, a raíz de una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la demandante aclaró en la vista
que no había pedido la limitación de su solicitud de marca. Seguidamente, debe recordarse que la oposición se basaba en todos
los productos para los que se había registrado la marca anterior y se dirigía contra los productos incluidos en las clases
3 y 5 indicados en la solicitud de marca. La Sala de Recurso consideró que los productos designados por la marca solicitada
son parcialmente idénticos a los productos designados por la marca anterior, y parcialmente similares. En estas circunstancias,
procede concluir que los productos indicados en la solicitud de marca son parcialmente idénticos a los productos designados
por la marca anterior, y parcialmente similares.
Sobre la comparación de los signos
32     Con arreglo a una jurisprudencia reiterada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud
gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta,
en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre
de 2003, Philips-Van Heusen/OAMI − Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 47, y
la jurisprudencia citada].
33     En cuanto a las alegaciones de la demandante relativas a la ausencia de apreciación global de las marcas objeto de litigio
por parte de la Sala de Recurso, procede considerar que ésta realizó una valoración analítica de cada uno de los elementos
específicos de los signos controvertidos y, a continuación, interpretó correctamente los resultados obtenidos mediante una
apreciación global basada en una síntesis de todos los datos.
34     A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la Sala de Recurso
no ignoró los efectos del término «spezial» ni la separación de las letras «a», «c» y «e» mediante guiones ni el elemento
figurativo de la marca anterior.
35     En efecto, se ha de señalar, inicialmente, que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el término «spezial» corresponde
a un adjetivo alemán que significa «especial» y que puede ser percibido por los consumidores del territorio de referencia
como una indicación descriptiva de una línea particular de productos.
36     Seguidamente, procede indicar que la Sala de Recurso examinó también la influencia del grupo de letras «ace». Consideró que
el público al que va dirigida la marca entendía probablemente esas letras como una referencia a otras sustancias contenidas
habitualmente en complementos nutricionales, como son por ejemplo las vitaminas. Además, estimó que la circunstancia de que
dichas letras se representen con o sin guión no tiene consecuencia alguna, ya que la ausencia de signo de separación no puede,
en las circunstancias del presente asunto, cambiar de manera significativa la percepción que el consumidor pueda tener de
esas tres letras situadas en el mismo orden.
37     Por último, en cuanto al elemento figurativo, la Sala de Recurso señaló, en la resolución impugnada, que cuando una marca
está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros deben, en principio, ser considerados más distintivos
que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que
describiendo el elemento figurativo de la marca. Asimismo, estima acertadamente que resulta fundado aplicar este razonamiento
general al presente asunto. Según la Sala de Recurso, es razonable considerar que el consumidor medio percibirá el elemento
denominativo como la marca y el elemento figurativo como un elemento decorativo. Puede señalarse también que el elemento figurativo
se encuentra debajo de los elementos denominativos, es decir, en una posición menos visible.
38     De lo anterior se desprende que no pueden acogerse las alegaciones de la demandante basadas en que la Sala de Recurso no tomó
en consideración los elementos distintos del término «selenium».
39     Debe señalarse, en segundo lugar, que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el término
«selenium» constituye el elemento dominante de la marca anterior.
40     En efecto, habida cuenta de que la marca anterior está compuesta por elementos denominativos (los términos «selenium», «spezial»
y el grupo de letras «ace») y por un elemento figurativo, debe recordarse que la Sala de Recurso estimó acertadamente que
la parte denominativa es más distintiva que la parte figurativa. Se ha de añadir que el término «selenium» es un término inglés
que corresponde al sustantivo alemán «Selen», que designa un elemento químico. A este respecto, procede observar que, si los
consumidores de referencia no son capaces de comprender que el término «selenium» designa un componente del producto que desean
comprar, dicho término será especialmente distintivo, puesto que será percibido como el nombre del producto y no como una
indicación descriptiva de su contenido. Además, aunque, como señala la Sala de Recurso, es posible que los consumidores puedan
identificar ese elemento como un componente de los productos comercializados con la marca anterior, no es menos cierto que,
en virtud de su posición en la marca anterior, y en comparación con los otros elementos del signo anterior, el término «selenium»
goza de un papel predominante, cuando el público relevante identifica el signo y lo recuerda.
41     En efecto, procede indicar a este respecto que el término «selenium» tiene especial relevancia en la apreciación gráfica y
fonética de la marca anterior, habida cuenta de su posición inicial, es decir, en el lugar más visible. Por ese motivo, es
el primero que se percibe. Además, resulta importante señalar que el término «spezial» significa «especial» en alemán. Por
lo tanto, la Sala de Recurso pudo acertadamente considerar que el público al que se dirigía la percibía como un elemento puramente
elogioso y descriptivo. Por último, los consumidores pueden percibir que la combinación de letras «ace» hace referencia a
determinadas sustancias que normalmente se hallan contenidas en los complementos nutricionales, tales como las vitaminas.
42     De lo anterior se desprende que no puede acogerse la alegación de la demandante basada en el error en que, a su juicio, incurrió
la Sala de Recurso al haber considerado que el término «selenium» es el elemento más distintivo de la marca anterior.
43     En tercer lugar, debe señalarse que la Sala de Recurso procedió a una apreciación global basada en una síntesis de todos los
datos derivados de sus análisis. De este modo, pudo considerar acertadamente que el signo solicitado y el signo anterior eran
muy similares, ya que el primero reproducía casi íntegramente el elemento denominativo del último.
44     En efecto, la Sala de Recurso estimó acertadamente que los signos controvertidos, considerados en su conjunto, eran similares,
dado que sus similitudes prevalecían sobre sus diferencias. Debe señalarse que el signo anterior es reproducido de manera
casi idéntica en la solicitud de marca comunitaria, puesto que los dos signos difieren únicamente en los elementos menos distintivos
del signo anterior, a saber, el término «spezial», el elemento figurativo y los guiones que separan las tres letras «a», «c»
y «e», situadas, no obstante, en el mismo orden que en el signo solicitado. Además, al tener la marca solicitada carácter
denominativo, puede ser utilizada por el solicitante con cualquier tipo de escritura, incluido el utilizado por la marca anterior.
En consecuencia, procede concluir que los signos en conflicto crean una impresión de conjunto similar desde los puntos de
vista gráfico, fonético y conceptual.
45     De lo anterior se desprende que debe desestimarse asimismo la alegación basada en que la Sala de Recurso no realizó una apreciación
global de las marcas en conflicto.
46      Por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso ignoró la resolución de la Oficina
alemana de marcas y patentes relativa a las mismas marcas y a los mismos productos, a pesar de que la República Federal de
Alemania era el país al que afectaba la oposición, basta recordar que, según la jurisprudencia, el régimen comunitario de
marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, pues
su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de
2000, Messe München/OAMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, apartado 47]. Por consiguiente, aun cuando la Sala de Recurso
puede tomar en consideración las decisiones de las autoridades nacionales, dicha facultad no puede eximirla de su obligación
de realizar su propia apreciación basándose únicamente en la normativa comunitaria pertinente. Por lo tanto, la OAMI y, en
su caso, el juez comunitario, no están vinculados por la resolución adoptada en un Estado miembro. De ello resulta que no
puede estimarse la alegación de la demandante.
47     En cuanto a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso hizo recaer indebidamente sobre ella la carga de
la prueba de la ausencia de riesgo de confusión, debe recordarse que, con arreglo al artículo 74, apartado 1,
in fine,
del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen que debe realizar
la OAMI se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. De esta disposición resulta que
tanto la oponente como la demandante deben presentar a la OAMI motivos en apoyo de sus respectivas pretensiones. A este respecto,
de la resolución de la División de Oposición resulta que la oponente afirmó que existía un riesgo de confusión entre las marcas
controvertidas debido a la identidad de sus elementos distintivos y a que los productos cubiertos por la marca solicitada,
a saber, los productos de las clases 5 y 3 son respectivamente idénticos a los cubiertos por la marca anterior y similares.
De ello se desprende que la oponente formuló un motivo en apoyo de su oposición, la existencia de un riesgo de confusión,
para cuya fundamentación presentó varias alegaciones que, además, fueron tenidas en cuenta por la OAMI, de modo que ésta no
se basó únicamente en las afirmaciones de la demandante. En consecuencia, la alegación de la demandante debe desestimarse.
48     A la vista de las consideraciones precedentes, se ha de concluir que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación
al declarar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
debido, por una parte, a la similitud de los signos controvertidos, considerados globalmente, y, por otra, a la identidad
y a la similitud entre los productos cubiertos por las marcas de que se trata. A este respecto, debe recordarse que un bajo
grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un grado elevado de similitud entre los productos y los servicios
cubiertos, y a la inversa (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97,
Rec. p. I‑3819, apartado 19). En el caso de autos, los productos son parcialmente idénticos y parcialmente similares. De esta
identidad y de esta similitud resulta que las diferencias entre los signos controvertidos se atenúan en el marco de la apreciación
global del riesgo de confusión.
49     Por lo tanto, y sin necesidad de que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre la admisibilidad de la pretensión
de la demandante relativa a la anulación de la resolución de la División de Oposición, procede desestimar el motivo único
invocado por la demandante y el recurso en su totalidad.

Costas
50     A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados
por la demandante, procede condenarla a pagar las costas en que haya incurrido la OAMI, tal como solicitó ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la demandante.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de julio de 2005.
El Secretario

El Presidente
H. Jung

M. Jaeger
*
Lengua de procedimiento: inglés.