CELEX: 62006CJ0238
Recurso de casación
Marca comunitaria
Marca tridimensional
Forma de una botella de plástico
Denegación del registro
Motivo absoluto de denegación
Falta de carácter distintivo
Marca nacional anterior
Convenio de París
Acuerdo ADPIC (TRIPs)
Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94

1       Mediante su recurso de casación, la sociedad Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (en lo sucesivo, «Develey») solicita
la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de marzo de 2006, Develey/OAMI
(Forma de una botella de plástico) (T‑129/04, Rec. p. II‑811; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), que desestima su recurso de anulación de la resolución de la
Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 20 de enero
de 2004, por la que se deniega el registro de una marca tridimensional (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

Derecho internacional
El Convenio de París
2       A nivel internacional, el Derecho sobre marcas se rige por el Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado
en París el 20 de marzo de 1883 y revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967
(Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 828, nº 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»). Todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son
partes de este Convenio.
3       El artículo 2, apartado 1, del Convenio de París prevé:
«Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere
a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro
a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia,
aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y
cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.»
4       El artículo 6
quinquies,
letras A y B, del Convenio de París dispone:
«A.
1)      Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida
tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán,
antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido
por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.
2)      Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial
efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio,
y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.
B.      Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas
más que en los casos siguientes:
i)      cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
ii)      cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir,
en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos
o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes
del comercio del país donde la protección se reclama;
iii)      cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende
que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier
disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.
En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10
bis.»
Derecho resultante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
5       El artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de
diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia,
de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO L 336, p. 1), dispone:
«1.      En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo
19 del Convenio de París (1967).»

Derecho comunitario
6       El último considerando de la exposición de motivos de la Decisión 94/800 es del siguiente tenor:
«considerando que por su propia naturaleza el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus
Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios y de los Estados miembros».
7       El duodécimo considerando de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), está redactado como sigue:
«considerando que todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la
propiedad industrial; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del
Convenio de París; que la presente Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio;
que es de aplicación, en su caso, el párrafo segundo del artículo 234 del Tratado».
8       El artículo 3, apartado 1, letra b), de esta Directiva prevé:
«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[…]
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo».
9       El quinto considerando del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO
1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, es del siguiente tenor:
«considerando que el derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros;
que, en efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las
marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria».
10     El artículo 7 del Reglamento nº 40/94, relativo a los motivos de denegación absolutos, prevé en su apartado 1:
«1.      Se denegará el registro de:
[…]
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;
[…]
h)      las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6
ter
del Convenio de París;
i)      las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6
ter
del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad
competente.»
11     Conforme al artículo 34 de dicho Reglamento, titulado «Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales»:
«1.      El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux,
o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una
solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los
que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para la marca
comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.
2.      El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que en caso de que el titular de la marca comunitaria
renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría
si la marca anterior hubiera continuado registrada.
3.      La antigüedad reivindicada para la marca comunitaria se extinguirá cuando se declare la caducidad de los derechos del titular
de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie a la misma antes
de que la marca comunitaria sea registrada.»
12     El artículo 35 del Reglamento nº 40/94, titulado «Reivindicación de la antigüedad después de registrada la marca comunitaria»,
prevé:
«1.      El titular de una marca comunitaria que sea titular de una marca anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluidas
las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro
internacional con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada
la marca anterior o que estén incluidos en ellos, podrá prevalerse de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta
al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.
2.      Serán aplicables los apartados 2 y 3 del artículo 34.»
13     Conforme al artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI han de estar motivadas y solamente pueden fundarse
en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
14     El artículo 74 del Reglamento nº 40/94, titulado «Examen de oficio de los hechos», dispone:
«1.      En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por
las partes.
2.      La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado
dentro de plazo.»
15     Con arreglo al artículo 108 del Reglamento nº 40/94:
«1.      El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en
solicitud de marca nacional:
a)      si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;
b)      si la marca comunitaria dejare de producir efectos.
2.      No habrá transformación:
a)      cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en
el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones
que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro;
b)      cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la Oficina o del tribunal
nacional, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad.
3.      A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación de una solicitud o de una marca comunitaria le corresponderá,
en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esa marca y,
en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 34 o al artículo 35.
4.      En los casos en que la solicitud de marca comunitaria se tuviera por retirada, la Oficina dirigirá al solicitante una comunicación
señalándole un plazo de tres meses a partir de esta comunicación para cursar una petición de transformación.
5.      Cuando se retire la solicitud de marca comunitaria o cuando, por haberse inscrito una renuncia o no renovarse el registro,
la marca comunitaria deje de producir efectos, la petición de transformación se presentará en un plazo de tres meses a partir
de la fecha en que se hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere dejado de producir efectos el registro
de la marca comunitaria.
6.      En caso de que la solicitud de la marca comunitaria sea rechazada mediante resolución de la Oficina o la marca comunitaria
deje de producir efectos a consecuencia de una resolución de la Oficina o de un tribunal de marcas comunitarias, la petición
de transformación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que dicha resolución hubiere adquirido
fuerza de cosa juzgada.
7.      De no presentarse la solicitud en el plazo señalado, la disposición contenida en el artículo 32 dejará de surtir efecto.»

Antecedentes del litigio
16     El 14 de febrero de 2002, Develey presentó una solicitud de registro de una marca comunitaria en la OAMI, en virtud del Reglamento
nº 40/94, reivindicando la prioridad de una solicitud inicial presentada en Alemania el 16 de agosto de 2001.
17     Mediante dicha solicitud se instaba el registro de un signo tridimensional en forma de botella, que se reproduce a continuación
(en lo sucesivo, «marca solicitada»):
18     Los productos para los que se solicitaba el registro pertenecen a las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada
y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
–       clase 29: «pimientos, concentrado de tomate, leche y productos lácteos, yogur, nata fresca, aceites y grasas comestibles»;
–       clase 30: «especias; sazonadores; mostaza, productos a base de mostaza; mayonesa, productos a base de mayonesa; vinagre, productos
a base de vinagre; bebidas producidas con vinagre; mayonesa condimentada; salsa sazonadora; aromas y esencias para uso alimentario;
ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, utilizados como aromas para la fabricación de alimentos; salsa de rábano picante;
ketchup y preparados a base de ketchup, salsas de frutas; salsas para ensalada»;
–       clase 32: «bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».
19     Mediante resolución de 1 de abril de 2003, el examinador denegó la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Llegó a la conclusión de que, por un lado, los anteriores registros nacionales no vinculaban
a la OAMI y de que, por otro lado, la forma de la marca solicitada no presentaba ningún elemento singular y fácilmente identificable
que le permitiera distinguirse de las formas usuales disponibles en el mercado y garantizara su función indicadora del origen
comercial.
20     La Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó, mediante la resolución controvertida, el recurso interpuesto por Develey,
que se basaba fundamentalmente en lo inhabitual y particular de la botella en cuestión. Se adhirió a este respecto a los argumentos
aducidos por el examinador. Añadió que, dado que se trataba de una marca constituida por la forma del envase, era necesario
tener en cuenta que la percepción del público al que se dirige la marca no es necesariamente la misma que la que provoca una
marca denominativa, figurativa o tridimensional que no evoque el aspecto del producto designado. El consumidor final al que
se dirige la marca presta habitualmente más atención a la etiqueta de la botella que a la simple forma del recipiente, sin
añadidos ni color algunos.
21     La Sala de Recurso señaló que la marca solicitada no presentaba ningún rasgo adicional que le confiriera la capacidad de distinguirse
netamente de las formas que están normalmente disponibles y de permanecer en la memoria del consumidor como indicación del
origen. Precisó que sólo es posible llegar a la particular justificación formulada por Develey tras un examen analítico detallado,
que el consumidor medio al que se dirige la marca no se molesta en hacer.
22     Por último, la Sala de Recurso observó que Develey no podía invocar el registro de la marca solicitada en la Oficina de marcas
alemana, puesto que un registro nacional de este tipo, aun cuando pueda tomarse en consideración, no es decisivo. Además,
en opinión de la Sala de Recurso, los documentos relativos a este registro que había presentado Develey no precisaban los
motivos que habían llevado a aceptar el registro del signo de que se trata.

Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
23     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de abril de 2004, Develey interpuso un
recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida. En apoyo de su recurso, Develey alegaba cuatro
motivos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó estos motivos y, en consecuencia, el recurso.
24     En el primer motivo se imputaba a la OAMI haber incumplido las reglas que rigen la carga de la prueba, lo que supone la infracción
del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, y haber infringido el artículo 6
quinquies
del Convenio de París. Develey alegó que la OAMI debería haber acompañado su afirmación de que la forma de que se trata se
percibe como la propia de una botella corriente y no como una indicación de su origen comercial con la demostración de su
falta de carácter distintivo.
25     El Tribunal de Primera Instancia precisó que el Convenio de París no tiene relevancia a este respecto, toda vez que su artículo
6
quinquies,
que versa sobre la protección y el registro de las marcas registradas en otro Estado signatario del Convenio de París, no
regula de modo alguno el reparto de la carga de la prueba en los procedimientos de registro de marcas comunitarias. El Tribunal
de Primera Instancia recordó también que, en el examen de la concurrencia de los motivos absolutos de denegación previstos
en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, compete a la OAMI la misión de apreciar si alguno de dichos motivos
se opone a la solicitud de marca y que, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento, la OAMI tiene la obligación
de proceder de oficio al examen de los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de un motivo de denegación absoluto.
26     El Tribunal de Primera Instancia señaló que, para llegar a la conclusión de que la marca solicitada no tiene carácter distintivo
intrínseco, la Sala de Recurso puede basar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida
de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular,
conocidos por los consumidores de dichos productos. Subrayó que, dado que invocaba el carácter distintivo de la marca solicitada
en contra del análisis efectuado por la Sala de Recurso, correspondía a la demandante proporcionar indicaciones concretas
y sólidas que demostraran que la marca solicitada tiene carácter distintivo, bien intrínseco, bien adquirido por el uso.
27     El segundo motivo se basaba en la vulneración por la OAMI del artículo 6
quinquies,
letra A, apartado 1, del Convenio de París, al haber privado de protección al registro nacional anterior. Develey alegó que,
al llegar a la conclusión de que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el territorio de la Comunidad, la OAMI
consideró inválida y, por lo tanto, no merecedora de protección en territorio alemán la marca alemana anterior que amparaba
el mismo signo, registrada por la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de patentes y marcas alemana).
28     El Tribunal de Primera Instancia indicó que, aun suponiendo que la OAMI estuviera obligada a respetar el artículo 6
quinquies
del Convenio de París, el Derecho comunitario de marcas, en virtud del quinto considerando del Reglamento nº 40/94, no sustituye
a los Derechos de marcas de los Estados miembros. Por lo tanto, la resolución controvertida no afecta ni a la validez ni a
la protección en territorio alemán del registro nacional anterior. El Tribunal de Primera Instancia añadió que, en cualquier
caso, el artículo 6
quinquies,
letra B, inciso ii), de este Convenio prevé la posibilidad de que se deniegue el registro de una marca que carezca de carácter
distintivo.
29     En el tercer motivo se imputaba a la OAMI la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, del artículo 6
quinquies
del Convenio de París y del artículo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, al no haber examinado suficientemente el registro
nacional anterior. Develey alegó que la OAMI debe tener en cuenta los registros nacionales anteriores y, con carácter subsidiario,
que, dada la concordancia de base jurídica que proporcionan la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94, la OAMI y la Administración
nacional de que se trata debían aplicar los mismos criterios, previstos en ambos textos. En consecuencia, la OAMI tenía la
obligación de explicar por qué la aplicación que da a estos criterios difiere de la practicada por la Administración nacional.
30     El Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, desestimó las alegaciones de la demandante relativas al Convenio de París
y al Acuerdo ADPIC, en la medida en que estos textos no prevén la obligación de motivar las decisiones, por lo que carecen
de pertinencia en el marco del presente motivo. Precisó a continuación que los artículos 34 y 35 del Reglamento nº 40/94 no
pueden tener por objeto ni por efecto que se garantice al titular de una marca nacional su registro como marca comunitaria
y que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos
que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por último, el Tribunal de Primera
Instancia observó que la Sala de Recurso tuvo en cuenta la existencia del registro nacional y que la resolución controvertida
explica de modo claro y unívoco los motivos que llevaron a dicha Sala a no seguir la decisión de la Deutsches Patent- und
Markenamt.
31     El cuarto motivo se basaba en la vulneración por la OAMI del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por
haber ignorado tanto el carácter distintivo de la marca solicitada como el hecho de que sus rasgos no tengan ninguna función
técnica. A este respecto, Develey alegó que basta con un mínimo carácter distintivo para que pueda registrarse la marca, precisando
que no debe aplicarse un criterio más estricto para apreciar el carácter distintivo de una marca tridimensional. A su juicio,
el consumidor se guía por la forma de la botella y hasta que no identifica el producto no comprueba su elección mediante la
lectura de la etiqueta. En opinión de Develey, el consumidor medio es perfectamente capaz de percibir la forma del envase
de los productos de que se trata como una indicación de su origen comercial. Con carácter subsidiario, alegó que ninguno de
los rasgos de la marca solicitada tiene función técnica.
32     El Tribunal de Primera Instancia observó que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales
constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas y que el carácter distintivo
de una marca debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el
registro y, por otra, con la percepción que tiene de ella el público al que se dirige. Por otro lado, precisó que, en el examen
del carácter distintivo de una marca, procede analizar la impresión de conjunto que ésta produce.
33     Además, el Tribunal de Primera Instancia indicó que, en el presente caso, los productos a que se refiere la marca solicitada
son productos alimenticios de consumo corriente y que, por lo tanto, el público al que se dirige la marca está compuesto por
todos los consumidores. Añadió que, en consecuencia, el carácter distintivo de la marca solicitada debe apreciarse teniendo
en cuenta la perspectiva que cabe suponer en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
34     En lo que atañe a la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en primer lugar, que los consumidores medios
no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo
elemento gráfico o textual, y que atribuyen, en primer lugar, una simple función de envasado a las botellas en que se contienen
tales productos. Tras analizar las características que, en opinión de Develey, contribuyen a que la botella tenga carácter
distintivo, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que no crean una impresión global que ponga en tela
de juicio la apreciación de que la marca solicitada no se aparta de modo significativo de la norma o de los usos del ramo.
Por último, estimó que la supuesta falta de función técnica de los rasgos de la marca solicitada no puede influir en la falta
de carácter distintivo de ésta.

Pretensiones de las partes
35     En su recurso de casación, Develey solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Anule la sentencia recurrida.
–       Anule la resolución controvertida o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
–       Condene a la OAMI al pago de las costas generadas en ambas instancias.
36     La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Desestime el recurso de casación.
–       Condene en costas a Develey.

Sobre el recurso de casación
37     Con carácter preliminar, debe examinarse si las disposiciones del Acuerdo ADPIC y del Convenio de París son de aplicación
directa en este procedimiento.
38     En lo que atañe al Acuerdo ADPIC, procede recordar que, con arreglo al último considerando de la exposición de motivos de
la Decisión 94/800, el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus anexos, no puede ser
invocado directamente ante los tribunales comunitarios.
39     Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones del Acuerdo ADPIC carecen de efecto directo y no
confieren a los particulares derechos que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario
(véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, apartados 42 a 48; de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, C‑300/98 y C‑392/98, Rec. p. I‑11307, apartados 44 y 45, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, apartado 54).
40     Las disposiciones del Convenio de París tampoco pueden invocarse directamente en el presente caso.
41     En primer lugar, la Comunidad, a diferencia de lo que sucede con el Acuerdo ADPIC, no es parte del Convenio de París.
42     En segundo lugar, cuando ha considerado necesario atribuir efecto directo a alguna disposición del Convenio de París, el legislador
comunitario la ha mencionado expresamente en el Reglamento nº 40/94, como sucede, en particular, con los motivos absolutos
de denegación previstos en su artículo 7, apartado 1, letras h) e i). Sin embargo, procede observar que este apartado 1 no
contiene una referencia de este tipo en lo que atañe al carácter distintivo de las marcas y que el legislador comunitario
ha previsto una disposición autónoma a este respecto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.
43     En tercer lugar, si bien es cierto que de la remisión al Convenio de París contenida en el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo
ADPIC podría derivarse el efecto directo de aquél, esta remisión no puede suponer la aplicabilidad directa del mencionado
Convenio, dado que tampoco es directamente aplicable el propio Acuerdo.
44     Por consiguiente, ni el Acuerdo ADPIC ni el Convenio de París son de aplicación en el presente asunto, por lo que el Tribunal
de Justicia examinará los motivos del recurso de casación únicamente en la medida en que se basen en la infracción del Reglamento
nº 40/94 por el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento de las reglas que rigen la carga de la prueba
Alegaciones de las partes
45     Develey alega que el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, relativo
a la carga de la prueba. Asimismo, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia estaba obligado a anular la resolución controvertida,
puesto que llegó a la conclusión de que la marca solicitada tenía carácter distintivo al admitir, en el apartado 52 de la
sentencia recurrida, que dicha marca se aparta de las habituales en el comercio.
46     Develey precisa, además, que el razonamiento efectuado por el Tribunal de Primera Instancia acerca del modo en que los consumidores
se orientan en su elección es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [sentencias de 3 de diciembre
de 2003, Nestlé Waters France/OAMI (Forma de una botella), T‑305/02, Rec. p. II‑5207, apartado 34, y de 24 de noviembre de 2004, Henkel/OAMI (Forma de un frasco blanco y transparente), T‑393/02,
Rec. p. II‑4115, apartado 34]. El uso de la forma como indicador del origen del producto tiene cierta relevancia, ya que los
consumidores efectúan una selección previa basándose en la forma del envase y sólo posteriormente se fijan en la etiqueta.
47     La OAMI sostiene que el procedimiento de registro de una marca es un procedimiento administrativo y que el artículo 74, apartado
1, del Reglamento nº 40/94 le impone el examen de oficio de los hechos. Por lo tanto, el concepto de reparto de la carga de
la prueba sólo puede tener relevancia para los hechos que no hayan podido demostrarse. La OAMI considera que el Tribunal de
Primera Instancia identificó correctamente los principios que rigen la práctica y apreciación de la prueba que le incumbe
en dicho procedimiento. En cualquier caso, indica que la exigencia de motivación de sus resoluciones no debe confundirse con
una obligación de prueba.
Apreciación del Tribunal de Justicia
48     En primer lugar, como recordó el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 15 y 16 de la sentencia recurrida, en el examen
de la concurrencia de los motivos absolutos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94,
compete a la OAMI la misión de apreciar si alguno de dichos motivos se opone a la solicitud de registro de la marca.
49     En segundo lugar, debe añadirse que, conforme al artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento, la OAMI está obligada a examinar
de oficio los hechos pertinentes que podrían conducir a la aplicación de un motivo de denegación absoluto.
50     Por último, procede señalar, como se expone acertadamente en el apartado 21 de la sentencia recurrida, que, en la medida en
que invoque el carácter distintivo de una marca solicitada en contra del análisis efectuado por la OAMI, corresponde a la
parte demandante proporcionar indicaciones concretas y sólidas que demuestren que la marca solicitada tiene carácter distintivo,
bien intrínseco, bien adquirido por el uso.
51     Por lo tanto, debe declararse que el Tribunal de Primera Instancia no ha incumplido las reglas que rigen la carga de la prueba.
52     En cuanto a las alegaciones relativas a los errores supuestamente cometidos en la apreciación del carácter distintivo de la
marca solicitada, su examen deberá efectuarse en el marco del análisis del quinto motivo.
53     Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en la confirmación ilegal de la invalidación de un registro nacional anterior
Alegaciones de las partes
54     Develey sostiene que, en la resolución controvertida, la OAMI declaró que la marca solicitada tampoco tenía carácter distintivo
en Alemania. Al confirmar esta resolución, el Tribunal de Primera Instancia invalidó, conforme al artículo 108 del Reglamento
nº 40/94, una marca idéntica que había dado lugar a un registro nacional anterior.
55     Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la resolución controvertida no afecta ni a la validez
ni a la protección en territorio alemán del registro nacional anterior. La OAMI señala que el examen por las autoridades nacionales
de la posibilidad de que las marcas registradas o solicitadas en el Estado miembro queden protegidas se efectúa siempre con
arreglo a su Derecho nacional de marcas y con independencia de las resoluciones de la OAMI.
Apreciación del Tribunal de Justicia
56     Como recordó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 25 de la sentencia recurrida, la resolución controvertida,
que deniega el registro como marca comunitaria de la marca solicitada, no afecta ni a la validez ni a la protección en territorio
alemán del registro nacional anterior.
57     En efecto, a tenor del quinto considerando del Reglamento nº 40/94, pertinentemente mencionado por el Tribunal de Primera
Instancia en el mismo apartado de la sentencia recurrida, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los Derechos de
marcas de los Estados miembros.
58     Por lo tanto, es posible no sólo que, debido a diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas, una marca que
en un Estado miembro carezca de carácter distintivo tenga la característica contraria en otro Estado miembro (véanse, en este
sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2006, Matratzen Concord, C‑421/04, Rec. p. I‑2303, apartado 25, y, por analogía, por lo que se refiere a la naturaleza engañosa de una marca, la sentencia
de 26 de noviembre de 1996, Graffione, C‑313/94, Rec. p. I‑6039, apartado 22), sino también que una marca que carezca de tal carácter en el ámbito de la Comunidad sí que
lo tenga en uno de sus Estados miembros.
59     Debe añadirse que, en contra de lo que afirma Develey, las disposiciones del artículo 108 del Reglamento nº 40/94 no invalidan
de modo alguno esta apreciación.
60     En consecuencia, procede considerar infundado el presente motivo.

Sobre los motivos tercero y cuarto, basados, por un lado, en la desnaturalización de los hechos y el incumplimiento de la
obligación de motivación en lo que atañe al registro nacional anterior y, por otro lado, en la coincidencia de los criterios
que, por lo que se refiere al carácter distintivo, se imponen al examinador nacional y a la OAMI
Alegaciones de las partes
61     En el marco de estos motivos, Develey imputa al Tribunal de Primera Instancia haberse basado en una apreciación de hecho errónea
y no haber tenido en cuenta una parte de su argumentación. Develey afirma haber presentado el certificado de registro expedido
por la Deutsches Patent- und Markenamt, del que se desprende que la marca solicitada se registró en atención a su carácter
distintivo intrínseco y no adquirido por el uso.
62     Develey sostiene que la motivación de la sentencia recurrida sobre el examen del registro nacional anterior es insuficiente.
Por otro lado, dado que el Derecho en materia de marcas ha sido armonizado, la OAMI y el examinador nacional deberían basarse
en los mismos criterios al apreciar el carácter distintivo.
63     Por lo que respecta a la determinación de los hechos, la OAMI sostiene que, en el procedimiento sobre el que tuvo que pronunciarse,
eran precisamente las explicaciones presentadas por los representantes de Develey las que pecaban de poco informativas, pues
no pasaban de meras afirmaciones indemostrables sobre el registro alemán. Dado que no llegaron a conocimiento de la Sala de
Recurso de la OAMI los motivos concretos que habían justificado este registro, no puede imputarse al Tribunal de Primera Instancia
haber desnaturalizado los hechos a este respecto.
64     En cuanto a la insuficiencia de la motivación, la OAMI recuerda que su obligación de motivar las decisiones individuales tiene
la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados conozcan las razones de la medida adoptada con el fin de
defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de
la decisión. La OAMI estima que el hecho de que Develey censure la motivación proporcionada por la Sala de Recurso y su confirmación
por el Tribunal de Primera Instancia no basta para justificar la alegación de que la motivación de la sentencia recurrida
es insuficiente. Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que la motivación de la resolución
controvertida era suficiente, por lo que dicha sentencia no puede ser objeto de censura a la luz de lo dispuesto en el artículo
73 del Reglamento nº 40/94.
Apreciación del Tribunal de Justicia
65     En lo que atañe a la decisión de la Deutsches Patent- und Markenamt invocada por Develey, basta con recordar que, como señala
el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 32 de la sentencia recurrida, el régimen comunitario de marcas es un sistema
autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación
es independiente de todo sistema nacional.
66     Por consiguiente, la marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, sin que
la decisión nacional pueda en ningún caso poner en entredicho la legalidad de la resolución controvertida y de la sentencia
recurrida.
67     Por lo tanto, esta alegación debe considerarse inoperante.
68     En cuanto a la afirmación de que se han determinado incorrectamente los hechos y se ha motivado insuficientemente la sentencia
recurrida, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia cita, en el apartado 34 de dicha sentencia, el apartado 55
de la resolución controvertida, en el que se expone que el registro de la marca solicitada en la Oficina de marcas alemana
carece de carácter vinculante en el régimen de marcas comunitario y que, a la hora de pronunciarse sobre el registro de una
marca comunitaria, el hecho de que se hayan efectuado otros registros en los Estados miembros tan sólo puede ser tenido en
cuenta, pero no es decisivo.
69     De lo anterior se deriva que el Tribunal de Primera Instancia no ha determinado de modo erróneo los hechos que atañen al registro
nacional anterior, sin que pueda sostenerse que la motivación de la sentencia recurrida es insuficiente a este respecto.
70     En consecuencia, ha de desestimarse esta alegación.
71     Por último, la alegación de que, dado que el Derecho de marcas ha sido armonizado, la OAMI debería haber aplicado los mismos
criterios que el examinador nacional en lo que se refiere al carácter distintivo debe también desestimarse puesto que, por
un lado, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y que, por otro lado, es posible que una marca que carece
de carácter distintivo en un Estado miembro o en el sistema comunitario si lo tenga en otro Estado miembro.
72     Además, como se ha recordado ya al tratar de las alegaciones anteriores, los registros efectuados en los Estados miembros
no pasan de ser un mero factor que puede tenerse en cuenta a la hora de registrar una marca comunitaria y la marca solicitada
debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente.
73     De esta circunstancia se deriva que la OAMI no está obligada ni a dar por buenos los criterios y apreciaciones de la autoridad
competente en materia de marcas en el país de origen, ni a registrar la marca solicitada sobre la base de la conclusión alcanzada
por esta autoridad nacional acerca del carácter meramente sugestivo del signo y no directamente descriptivo.
74     Por consiguiente, esta alegación carece de fundamento.
75     Debe desestimarse, en consecuencia, el presente motivo.

Sobre el quinto motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
Alegaciones de las partes
76     Mediante este motivo, Develey afirma, por un lado, que el Tribunal de Primera Instancia no ha llegado a la conclusión correcta
en lo que atañe a la impresión de conjunto que produce la marca solicitada. Estima que no examinó uno de los rasgos de esta
marca, que consiste en que, en su presentación más característica en vista delantera y trasera, el cuerpo de la botella, aplanado
y ancho, es convexo y termina, en su parte superior, en un arco ligeramente apuntado, con lo que se crea la impresión de pórtico.
Este rasgo contribuye de modo considerable, en opinión de Develey, a la impresión de conjunto, al dar al cuerpo de la botella
la apariencia de un pórtico. Develey considera que si se hubiera tenido en cuenta este rasgo en la apreciación global, se
habría llegado a la conclusión de que la marca solicitada tiene carácter distintivo.
77     Por otro lado, Develey alega que, al apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada para los productos a que se refiere,
el Tribunal de Primera Instancia no distinguió entre las diferentes categorías de productos (por ejemplo, productos alimenticios
y sazonadores muy líquidos, líquidos, más espesos, sólidos y en polvo). Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia metió
indebidamente en un mismo saco todos los productos incluidos en la solicitud de registro.
78     Según la OAMI, debe desestimarse este motivo, dado que con él Develey se limita a censurar la determinación de los hechos
efectuada por el Tribunal de Primera Instancia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
79     Resulta de una jurisprudencia reiterada que el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias
de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C‑473/01 P y C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, apartado 32, y de 21 de octubre de
2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, apartado 42). Dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte,
en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos
tiene el público relevante (sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 33, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C‑24/05 P, Rec. p. I‑5677, apartado 23).
80     También según jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales
constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, hay que
tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente
la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca
denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los
consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase,
al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo
cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (sentencias de 7 de
octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, apartado 30, y Storck/OAMI, antes citada, apartados 24 y 25).
81     Por consiguiente, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo y que, por este
motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, apartado 31, y Storck/OAMI, antes citada, apartado 26).
82     Para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto
que produce. Esto no implica, sin embargo, que no pueda realizarse primero un examen sucesivo de los distintos elementos de
presentación utilizados en dicha marca. En efecto, puede ser útil, en el marco de la apreciación global, examinar cada uno
de los elementos constitutivos de la marca de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI,
C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada).
83     De la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia identificó y aplicó correctamente en el presente
caso los criterios establecidos por la jurisprudencia.
84     Así, procedió debidamente, en los apartados 50 a 53 de la sentencia recurrida, a examinar los distintos elementos que componen
la forma representada por la marca solicitada y, en los apartados 53 y 54 de dicha sentencia, a analizar la impresión de conjunto
que crea, con el fin de determinar si carece o no de carácter distintivo.
85     A este respecto, debe señalarse, por un lado, que, en el examen de los diferentes elementos de presentación utilizados en
la marca que haya solicitado, el interesado no puede reclamar para sí la determinación del orden en que ha de efectuarse el
examen o del grado a que debe llegarse en la descomposición de estos elementos, ni la especificación de los términos que van
a utilizarse.
86     Por lo tanto, en el presente caso, el hecho de que en el análisis del Tribunal de Primera Instancia no aparezcan términos
concretos, como «el cuerpo convexo» o «la impresión de pórtico», no implica que no se hayan tenido en cuenta debidamente determinadas
características que, en opinión de Develey, contribuyen al carácter distintivo.
87     Por lo demás, dado que, en la apreciación del carácter distintivo, debe tomarse en consideración la impresión de conjunto
que produce la marca solicitada, la confirmación de que concurre este carácter no se deriva automáticamente de la eventual
observación de que alguna de las características de la marca la aparta de la forma habitual.
88     Por lo tanto, Develey no puede sostener que el Tribunal de Primera Instancia debería haber anulado la resolución controvertida
por haber admitido, en el apartado 52 de la sentencia recurrida, que «la única característica que distingue la marca solicitada
de la forma habitual es la presencia de entrantes laterales».
89     Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia precisó, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, que «aun cuando este
rasgo pueda considerarse inhabitual, no modifica por sí solo la impresión de conjunto que produce la marca solicitada para
alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo y dotarla así de la capacidad de cumplir con su función
esencial de origen».
90     Por consiguiente, no puede afirmarse que el Tribunal de Primera Instancia no haya apreciado correctamente la impresión de
conjunto que produce la marca solicitada.
91     En lo que atañe a la alegación de que no se ha efectuado ninguna distinción entre las diferentes categorías de productos a
que se refiere la marca, procede recordar que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, la Directiva 89/104 implica que
cuando la autoridad competente deniega el registro de una marca está obligada a indicar en su resolución la conclusión a la
que llega respecto a cada uno de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro. Sin embargo, cuando
se hace valer la misma causa de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la autoridad competente
puede limitarse a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate (sentencia de 15 de febrero de
2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑0000, apartado 38).
92     Ahora bien, debe señalarse que, aun suponiéndolo vinculado por esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró,
en los apartados 46 y 47 de la sentencia recurrida, que los productos a que se refiere la marca solicitada son productos alimenticios
de consumo corriente y que los consumidores atribuyen, en primer lugar, una simple función de envasado a las botellas en que
se contienen tales productos. Por otro lado, como se desprende del apartado 18 de la presente sentencia, los productos para
los que se solicitó el registro no pertenecen más que a tres clases de productos del Arreglo de Niza.
93     Por lo tanto, no puede afirmarse que el Tribunal de Primera Instancia se haya limitado erróneamente a proporcionar una motivación
global para dichos productos.
94     Procede declarar, en consecuencia, que el Tribunal de Primera Instancia, al considerar que la marca solicitada carecía de
carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, no cometió ningún error de Derecho
a la luz de tal disposición y de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
95     En cuanto a la alegación basada en las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia sobre las características del público
relevante, la actitud de los consumidores y los criterios por los que se guían, debe señalarse, por un lado, que son apreciaciones
de hecho y, por otro lado, que Develey no imputa al Tribunal de Primera Instancia haber desnaturalizado los hechos a este
respecto.
96     También constituye una apreciación de hecho la comprobación de la existencia o inexistencia de una divergencia significativa,
en el sentido del apartado 81 de la presente sentencia.
97     Con arreglo a los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación ha
de limitarse a las cuestiones de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia es, por lo tanto, el único competente, por un lado,
para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones resulte de los documentos
que obran en autos, y, por otro lado, para apreciar tales hechos. Por consiguiente, salvo en el supuesto de que se desnaturalicen
los elementos que se le hayan presentado, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como
tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI,
C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado 22, y de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, apartado 41).
98     Por consiguiente, esta alegación debe considerarse inadmisible.
99     No puede, por tanto, acogerse el quinto motivo, al ser en parte infundado y en parte inadmisible.
100   Dado que se han desestimado todos los motivos formulados por Develey, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas
101   A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación
en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera
solicitado la otra parte. Dado que la OAMI ha solicitado la condena en costas de Develey y han sido desestimados los motivos
invocados por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas a Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.