CELEX: 62003TJ0130
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Marchio denominativo nazionale anteriore TRIVASTAN
Domanda di marchio comunitario denominativo TRAVATAN
Impedimento relativo alla registrazione
Rischio di confusione
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Fatti
1       L’11 giugno 1998 l’Alcon Inc. ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TRAVATAN.
3       I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici per uso oftalmico».
4       Tale domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 23/99 del 22 marzo 1999.
5       Il 22 giugno 1999 la Biofarma SA ha proposto opposizione contro la registrazione di tale marchio comunitario ai sensi dell’art. 42
del regolamento n. 40/94. Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto all’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94. L’opposizione si fondava sull’esistenza del marchio denominativo nazionale TRIVASTAN, registrato in
Italia il 27 gennaio 1986 con il numero 394980.
6       L’opposizione riguardava tutti i prodotti considerati dalla domanda di marchio. Essa si fondava sull’insieme dei prodotti
contrassegnati dal marchio anteriore, vale a dire i «prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; prodotti dietetici per
bambini o malati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti;
erbicidi e prodotti per la distruzione degli animai nocivi», rientranti nella classe 5.
7       Con lettera 5 maggio 2000, la ricorrente ha chiesto che l’interveniente fornisse la prova, conformemente all’art. 43, nn. 2
e 3, del regolamento n. 40/94, che il marchio anteriore era stato oggetto, per tutti i prodotti su cui l’opposizione si fondava,
nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, di un uso serio nello Stato membro
in cui tale marchio è protetto. Con comunicazione 29 maggio 2000, la divisione di opposizione ha invitato l’interveniente
a fornire tale prova entro il termine di due mesi.
8       Il 28 luglio 2000 l’interveniente ha comunicato all’UAMI una serie di documenti diretti a dimostrare l’uso serio in Italia
del marchio anteriore. Tra questi documenti vi erano, in particolare, fatture, il foglietto illustrativo relativo al medicinale
dell’interveniente, un estratto del repertorio italiano
L’Informatore Farmaceutico
nonché un estratto del
Farmaceutical Trade Mark Directory
.
9       Con decisione 26 settembre 2001, la divisione di opposizione ha ritenuto che l’uso del marchio anteriore fosse stato dimostrato
per un prodotto farmaceutico specifico, vale a dire un «vasodilatatore periferico destinato a trattare turbe vascolari periferiche
e cerebrali e disordini vascolari dell’occhio e dell’orecchio», ed ha accolto l’opposizione per tutti i prodotti rivendicati.
Essa ha pertanto negato la registrazione del marchio richiesto, a causa dell’esistenza di un rischio di confusione, ivi incluso
il rischio di associazione, in Italia, tenuto conto del fatto che i marchi erano simili dal punto di vista visivo e fonetico
e che esisteva una certa somiglianza tra i prodotti.
10     Il 13 novembre 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione,
ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94.
11     Con decisione 30 gennaio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso.
Essa ha ritenuto in sostanza che, siccome i prodotti designati dai marchi in questione presentavano un elevato grado di somiglianza
e i marchi stessi erano molto simili dal punto di vista visivo e fonetico, esistesse un rischio di confusione, ivi incluso
il rischio di associazione, tra i marchi in questione.

Conclusioni delle parti
12     La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione impugnata;
–       condannare l’UAMI alle spese.
13     L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.
14     L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
15     A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente due motivi. Il primo verte sulla violazione dell’art. 43, nn. 2
e 3, del regolamento n. 40/94, in quanto la prova dell’uso serio, prodotta dall’interveniente, non dimostrerebbe che il marchio
anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti ad uso oftalmico. Con il secondo motivo si allega una violazione
dell’art. 8, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
16     In udienza, la ricorrente ha inoltre sollevato un motivo vertente sulla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 40/94, in quanto non sussisterebbero i presupposti dell’uso serio del marchio anteriore.

Sulla ricevibilità del motivo dedotto in udienza
17     In udienza la ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑334/01, MFE Marienfelde/UAMI
– Vétoquinol (HIPOVITON) (Racc. pag. II‑2787), per allegare l’insussistenza dei presupposti dell’uso serio, in particolare
a causa dell’esiguo volume commerciale del marchio anteriore.
18     L’UAMI e l’interveniente ritengono che il motivo o l’argomento dedotto in udienza sia irricevibile, essendo stato presentato
per la prima volta dinanzi al Tribunale.
19     Ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi
in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
20     Occorre anzitutto constatare che la ricorrente, nel ricorso, non ha contestato alla commissione di ricorso di avere violato
l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 in quanto non sussistevano i presupposti dell’uso serio del marchio anteriore,
bensì soltanto in quanto la prova dell’uso serio prodotta dall’interveniente non sarebbe stata idonea a dimostrare che il
marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato per prodotti ad uso oftalmico.
21     Si deve poi rilevare che la ricorrente non ha affatto dimostrato l’esistenza di un elemento di fatto o di diritto nuovo ai
sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.
22     Il motivo dedotto in udienza dev’essere pertanto dichiarato irricevibile.
23     In ogni caso, quand’anche tale motivo dovesse essere interpretato come un argomento connesso al primo motivo dedotto nell’atto
introduttivo, giova ricordare che, con il presente ricorso, si chiede di controllare la legittimità della decisione adottata
dalla commissione di ricorso dell’UAMI [sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre),
Racc. pag. II‑701, punto 18, e 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251,
punto 67]. Di conseguenza, il controllo esercitato dal Tribunale non può esulare dal contesto di fatto e di diritto della
controversia, quale delineato dinanzi alla commissione di ricorso [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑194/01, Unilever/UAMI
(Pasticca ovoidale), Racc. pag. II‑383, punto 16, e 22 giugno 2004, causa T‑66/03, «Drie Mollen sinds 1818»/UAMI – Nabeiro
Silveira (Galáxia), Racc. pag. II‑1765, punto 45].
24     Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha constatato la sussistenza dei presupposti dell’uso serio del marchio anteriore.
Orbene, come risulta dal fascicolo, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, né dinanzi alla divisione di opposizione
né dinanzi alla commissione di ricorso la ricorrente ha contestato il fatto che la prova fornita dall’interveniente dimostrasse
l’uso serio del marchio anteriore per un certo prodotto. Dinanzi alla divisione di opposizione, infatti, la ricorrente ha
perfino dichiarato di aver «preso atto della documentazione fornita per provare l’uso del marchio TRIVASTAN in Italia» e ha
espresso il proposito di «non contestare tale punto». Per contro, ha affermato che i documenti forniti dall’interveniente
non indicavano che il prodotto di cui trattasi, contrassegnato dal marchio anteriore, fosse stato utilizzato come prodotto
ad uso oftalmico, ma soltanto che poteva essere utilizzato a tale scopo.
25     Da quanto precede discende che gli argomenti della ricorrente non possono che essere respinti. Pertanto, soltanto i motivi
sollevati dinanzi all’UAMI, quali esposti supra al punto 15, saranno oggetto di un esame nel merito.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
26     Secondo la ricorrente, a torto la commissione di ricorso ha ritenuto che la prova dell’uso del marchio anteriore dimostrasse
che esso era effettivamente utilizzato in Italia per i prodotti ad uso oftalmico. I documenti prodotti dall’interveniente,
infatti, avrebbero semplicemente indicato che il prodotto poteva essere utilizzato nell’ambito di un trattamento oftalmico.
27     L’UAMI osserva che, in forza dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, l’interveniente non era affatto tenuta a provare
l’uso specifico del proprio marchio per designare i prodotti oggetto della domanda di registrazione. L’uso di un marchio in
quanto marchio commerciale implicherebbe che il segno sia utilizzato per svolgere, in particolare, la funzione di collegamento
tra i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio e la persona o la società responsabile della loro commercializzazione,
vale a dire in quanto indicatore d’origine. Orbene, la ricorrente non contesterebbe che i documenti prodotti fossero idonei
a dimostrare l’uso del marchio anteriore in quanto marchio commerciale, indicativo di un prodotto utilizzabile nell’ambito
di un trattamento oftalmico.
28     L’interveniente sostiene di aver fornito prove dirette a dimostrare che il trattamento oftalmico faceva parte delle indicazioni
terapeutiche del prodotto oggetto del marchio anteriore approvate dalle autorità sanitarie italiane e che il medicinale era
stato venduto per diversi anni (dal 1995 al 1999). Non si potrebbe pretendere la prova che il medicinale sia stato effettivamente
assunto da pazienti affetti da turbe vascolari degli occhi.
Giudizio del Tribunale
29     Occorre anzitutto rilevare che, se anche la ricorrente non richiama esplicitamente l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94,
l’argomento che essa svolge va inteso come riferito ad un motivo vertente sulla violazione di tale disposizione. Infatti,
atteso che essa afferma, in sostanza, che la prova dell’uso prodotta dall’interveniente non dimostra che quest’ultima abbia
utilizzato il marchio per i prodotti ad uso oftalmico, tale argomento postula che sia esaminata, in un primo tempo, l’eventuale
violazione di tale norma e, soltanto in un secondo tempo, l’eventuale raffronto erroneo tra i prodotti, nell’ambito dell’art. 8
n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
30     Non è stato contestato dinanzi all’UAMI che il marchio anteriore sia stato utilizzato per designare un prodotto medicinale.
Risulta infatti dagli atti e, segnatamente, dal foglietto illustrativo relativo al medicinale dell’interveniente, nonché da
un estratto del repertorio italiano
L’Informatore Farmaceutico
, che il marchio TRIVASTAN indica un vasodilatatore periferico utilizzato in neurologia, otorinolaringoiatria, oftalmologia,
angiologia e geriatria e, in particolare, che è indicato nel trattamento delle «turbe vascolari periferiche e cerebrali e
dei disturbi vascolari dell’occhio e dell’orecchio».
31     Si deve rilevare che, se, da un lato, una delle indicazioni terapeutiche di un medicinale è il trattamento dei disturbi vascolari
dell’occhio e, dall’altro, è provato che esso è stato venduto per diversi anni – il che non è contestato –, ciò significa
che esso può essere stato utilizzato per il trattamento di tali disturbi. Ciò premesso, sarebbe superfluo, oltre che difficile,
esigere la prova che tale medicinale è stato realmente assunto da pazienti affetti da turbe vascolari degli occhi.
32     Si deve pertanto ritenere che la commissione di ricorso non abbia contravvenuto all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94
allorché ha concluso che la prova fornita dall’interveniente dimostrava l’uso serio del marchio anteriore per un «vasodilatatore
periferico destinato a trattare turbe vascolari periferiche e cerebrali e disturbi vascolari dell’occhio e dell’orecchio».
33     Il primo motivo dedotto dalla ricorrente dev’essere pertanto respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
34     La ricorrente sostiene che i prodotti di cui trattasi non presentano somiglianze sufficienti a fondare la conclusione dell’UAMI,
che i marchi in conflitto non sono simili tenuto conto delle loro differenze visive e fonetiche e che, pertanto, non vi è
alcun rischio di confusione o di associazione tra i marchi.
35     Quanto alla somiglianza tra i prodotti, la ricorrente ritiene che l’UAMI non abbia correttamente tenuto conto della forma
dei prodotti. Il prodotto dell’interveniente, infatti, sarebbe una pasticca assunta per via orale, mentre il prodotto della
ricorrente si presenterebbe sotto forma di gocce oftalmiche.
36     Inoltre, poiché tali prodotti sarebbero disponibili unicamente in farmacia e dietro prescrizione, il consumatore acquisterebbe
un prodotto che è già stato scelto e identificato per lui da un esperto. Secondo la ricorrente, poiché il marchio TRAVATAN
è utilizzato per un prodotto oftalmico indicato nel trattamento del glaucoma, la terapia appropriata è prescritta da un oftalmologo,
mentre il medicinale TRIVASTAN è prescritto da uno specialista in materia di disturbi vascolari. Questi due prodotti sarebbero
quindi prescritti da medici specialisti e le rispettive prescrizioni sarebbero compilate e rilasciate da farmacisti. Sarebbe
molto improbabile che un farmacista confonda la forma dei prodotti o le loro indicazioni (vale a dire gocce oftalmiche destinate
al trattamento del glaucoma, rispetto a un vasodilatatore in forma di pillola utilizzato generalmente nel trattamento dei
disturbi venosi). La ricorrente sottolinea che il prodotto dell’interveniente sembra essere destinato al trattamento generale
di problemi vascolari.
37     La ricorrente avrebbe peraltro deliberatamente limitato la specificazione del suo prodotto ai «prodotti farmaceutici per uso
oftalmico per il trattamento del glaucoma», riducendo ulteriormente qualunque somiglianza tra i prodotti. La commissione di
ricorso non avrebbe valutato correttamente tale fattore.
38     Quanto alla somiglianza tra i segni, la ricorrente afferma, sotto il profilo della somiglianza visiva, che l’impressione d’insieme
prodotta è che le somiglianze, benché presenti, non siano sufficienti a rendere i segni simili. Contrariamente a quanto ha
rilevato la commissione di ricorso, le prime due lettere di ciascun vocabolo, «t» e «r», non costituirebbero la parte dominante
del prefisso di ciascun marchio, posto che il prefisso «tr» sarebbe privo di qualunque significato senza la vocale cui è connesso
e che sarebbe proprio questa vocale a consentire al consumatore di pronunciare la sillaba. Pertanto, il raffronto corretto
dovrebbe avvenire sulla base di ciascuna sillaba nel suo insieme, vale a dire il prefisso «tra» e il prefisso «tri».
39     Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, la ricorrente sostiene che le differenze sono sufficienti a distinguere i marchi,
tanto più che tali differenze si combinano con le differenze visive. Esisterebbe infatti una differenza molto percettibile
nella pronuncia italiana di «tri» e di «tra». Inoltre, l’aggiunta della consonante «s» attribuirebbe a TRIVASTAN una particolarità
fonetica maggiore.
40     Quanto alla somiglianza concettuale, la ricorrente afferma che i marchi sono diversi. Il prefisso «tri» del marchio anteriore
significherebbe «triplo» o «tre volte», e la sillaba «vas» si riferirebbe a «vascolare». Pertanto, il significato del marchio
anteriore TRIVASTAN sarebbe facilmente discernibile dai professionisti come i medici e i farmacisti in quanto significherebbe
che il prodotto ha una tripla azione ed è utilizzato per i disturbi vascolari. Il suffisso «tan» sarebbe privo di significato
e non distintivo e, sebbene comune ai due marchi, sarebbe altresì comune a molti altri marchi di prodotti rientranti nella
classe 5. Il marchio richiesto TRAVATAN non avrebbe alcun significato, trattandosi di una parola inventata, sebbene le prime
quattro lettere derivino dal termine «Travoprost», che è la denominazione comune internazione del prodotto della ricorrente.
41     Pertanto, quand’anche si dovesse ritenere che esista una certa somiglianza visiva o fonetica tra i segni, l’effetto di tale
somiglianza non dovrebbe essere esagerato, in considerazione, segnatamente, della differenza tra le forme dei due prodotti
nonché del contesto medico nel quale sono venduti.
42     La ricorrente sostiene inoltre che il marchio anteriore non ha carattere intrinsecamente distintivo e che non è stata fornita
alcuna prova della sua rinomanza o notorietà. Infatti, qualora un marchio anteriore non goda di una particolare notorietà
presso il pubblico e consista in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza tra i marchi
non sarebbe sufficiente a generare un rischio di confusione (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL,
Racc. pag. I‑6191, punto 25).
43     Peraltro, l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali avrebbe rilasciato un’autorizzazione di immissione in commercio
su tutto il territorio dell’Unione europea del prodotto della ricorrente recante il marchio TRAVATAN.
44     L’UAMI e l’interveniente aderiscono alle valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso.
Giudizio del Tribunale
45     Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o della sua somiglianza con un marchio anteriore
e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di
confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il
rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, a norma dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub. ii), del regolamento
n. 40/94, si intendono per marchi anteriori, segnatamente, i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito
sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
46     Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.
47     Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione
che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi
designati [sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 31‑33, nonché la giurisprudenza ivi citata].
48     Nella fattispecie, il marchio anteriore TRIVASTAN è stato registrato in Italia, che costituisce pertanto il territorio pertinente
ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
49     È pacifico che i prodotti di cui trattasi sono medicinali che richiedono una prescrizione del medico per essere venduti in
farmacia ai consumatori finali. Pertanto, il pubblico pertinente è costituito non soltanto dai consumatori finali, ma anche
dai professionisti, vale a dire dai medici che prescrivono il medicinale nonché dai farmacisti che vendono il medicinale prescritto.
50     Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre procedere al raffronto, da un lato, tra i prodotti di cui trattasi e,
dall’altro, tra i segni in conflitto.
–       Sul raffronto tra i prodotti
51     Occorre preliminarmente pronunciarsi sull’eventuale limitazione dell’elenco dei prodotti rivendicati ai «prodotti farmaceutici
ad uso oftalmico per il trattamento del glaucoma», che la ricorrente asserisce di aver effettuato. In proposito occorre ricordare
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la valutazione del rischio di confusione
deve ricomprendere tutti i prodotti designati dalla domanda di marchio. Per potere essere presa in considerazione, una limitazione
dell’elenco dei prodotti e dei servizi designati da una domanda di marchio comunitario dev’essere effettuata secondo talune
modalità particolari, mediante istanza di modifica della domanda presentata conformemente all’art. 44 del regolamento n. 40/94
e alla regola 13 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento
n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) [sentenza Pasticca ovoidale, citata, punto 13, e sentenza del Tribunale 25 novembre 2003, causa
T‑286/02, Oriental Kitchen/UAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II‑4953, punto 30]. Inoltre, la limitazione dei prodotti
contenuti in una domanda di marchio comunitario dev’essere effettuata in modo espresso e non condizionato [v., in tal senso,
sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II‑753, punti 61 e 62, e 10 novembre
2004, causa T‑396/02, Storck/UAMI (Forma di una caramella), Racc. pag. II‑3821, punto 20].
52     Nella fattispecie la ricorrente, nella memoria in cui espone i motivi del ricorso del 28 gennaio 2002, ha rilevato quanto
segue:
«Al fine di agevolare il compito [della commissione di ricorso], i richiedenti confermano di essere disposti a limitare l’indicazione
delle merci oggetto della domanda di deposito n. 847590 [ai] “prodotti farmaceutici ad uso oftalmico per il trattamento dei
glaucomi”».
53     Occorre rilevare che le modalità della limitazione non sono state rispettate allorché si è fatto ricorso alla formulazione
«confermano di essere disposti», giacché la ricorrente non ha presentato in tal senso alcuna istanza di modifica della domanda
di marchio, conformemente alle disposizioni citate.
54     Ciò premesso, non si può contestare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione l’asserita limitazione
dei prodotti contenuti nella domanda di marchio comunitario.
55     Pertanto, i prodotti da mettere a confronto sono i «prodotti farmaceutici per uso oftalmico» e il «vasodilatatore periferico
destinato al trattamento delle turbe vascolari periferiche e cerebrali e dei disturbi vascolari dell’occhio e dell’orecchio».
56     Per valutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che
caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione,
il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998,
causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 23).
57     Nella specie, come giustamente afferma l’UAMI, i prodotti sono della stessa natura (prodotti farmaceutici), hanno la stessa
finalità o destinazione (trattamento dei disturbi oculari di origine vascolare o meno), si rivolgono agli stessi consumatori
(i professionisti, ivi compresi i medici e i farmacisti, e i veri e propri utilizzatori finali, vale a dire i pazienti affetti
da turbe oculari), si avvalgono dei medesimi canali di distribuzione (di regola, le farmacie) e presentano un carattere potenzialmente
complementare. Non v’è dubbio, pertanto, che possano essere prodotti o commercializzati dagli stessi operatori economici.
58     Va respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti non sono simili, in quanto il prodotto dell’interveniente
è una pastiglia assunta per via orale, mentre il prodotto della ricorrente si presenta sotto forma di gocce oftalmiche. Questa
differenza nella modalità di somministrazione del medicinale non è infatti tale da predominare, nella fattispecie, sulla natura
e sulla destinazione comune dei due prodotti.
59     Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo il quale il suo medicinale è prescritto dall’oftalmologo, mentre il medicinale
dell’interveniente viene prescritto da uno specialista in materia di problemi vascolari, è inconferente. Infatti, atteso che
il medicinale dell’interveniente può essere utilizzato per il trattamento dei disturbi vascolari dell’occhio, non può escludersi
che sia un oftalmologo, anziché uno specialista in materia di problemi vascolari, a curare il paziente affetto da tale tipo
di disturbo.
60     Pertanto, siccome il prodotto contrassegnato dal marchio anteriore può essere utilizzato nel trattamento dei disturbi vascolari
dell’occhio, pur essendo destinato al trattamento generale di problemi vascolari, come afferma la ricorrente, esso dev’essere
considerato analogo ad un prodotto farmaceutico ad uso oftalmico, posto che si tratta, in entrambi i casi, della terapia dei
disturbi dell’occhio.
61     Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in errore allorché la constatato la sussistenza di un elevato grado
di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi.
–       Sul raffronto tra i segni di cui trattasi
62     Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi
ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003,
causa T‑292/01, Phillips‑Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47, nonché
la giurisprudenza ivi citata].
63     I segni denominativi da porre a raffronto sono i seguenti:
–       TRAVATAN: marchio richiesto;
–       TRIVASTAN: marchio anteriore.
64     La ricorrente afferma che le somiglianze esistenti tra tali segni non sono sufficienti a dimostrarne l’identità visiva e che
la commissione di ricorso ha erroneamente isolato le prime due lettere dei segni in discussione come elemento dominante del
prefisso di ciascun marchio, anziché considerare la prima sillaba nel suo insieme.
65     L’argomento della ricorrente dev’essere disatteso. La commissione di ricorso ha giustamente rilevato che, sul piano visivo,
i due segni erano pressoché della stessa lunghezza e presentavano sette lettere, «t», «r», «v», «a», «t», «a» e «n», in comune,
collocate nel medesimo ordine. Ha indicato altresì, correttamente, che iniziavano con le stesse lettere «t» e «r» ed avevano
la stessa finale «tan». Occorre rilevare che il fatto che le prime due lettere non costituiscano interamente la prima sillaba
non ha importanza, nella specie, in sede di raffronto visivo. Si deve pertanto concluderne che l’impressione d’insieme creata
da queste somiglianze visive è che i segni sono simili. La commissione di ricorso correttamente ha rilevato che le differenze
tra i segni in parola, dovute al fatto che la terza lettera di ciascun segno è diversa (le vocali «i» e «a») e alla presenza
di una lettera supplementare nel marchio anteriore (la consonante «s»), non erano tali da neutralizzare tale impressione,
essendo tali elementi poco percettibili sotto il profilo visivo.
66     Occorre pertanto ritenere che la commissione di ricorso non abbia commesso errori allorché ha constatato che i segni erano
simili sul piano visivo.
67     Quanto alla somiglianza fonetica, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente in considerazione
l’impatto fonetico delle caratteristiche distinte dei marchi, che essa ha giudicato insignificanti. Le divergenze tra i segni
sarebbero sufficienti tuttavia a distinguerli foneticamente, in quanto determinerebbero una pronuncia chiaramente distinta
nel locutore italiano.
68     A tal proposito la commissione di ricorso ha rilevato che, siccome il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di
procedere ad un raffronto diretto tra i diversi marchi, dovendo invece confidare nell’impressione fonetica imperfetta di quelli
che ha conservato nella memoria, tenuto conto della sonorità molto simile delle prime due sillabe dei segni in conflitto e
della sonorità identica della loro ultima sillaba, questi ultimi creano nel consumatore medio un’impressione fonetica d’insieme
simile.
69     Occorre rilevare, alla stregua dell’interveniente, che i due segni consistono in vocaboli aventi la stessa lunghezza fonetica,
lo stesso suono iniziale («tr»), lo stesso suono finale (la sillaba «tan»), suoni intermedi quasi simili («va» / «vas») nonché
la stessa cadenza, e che i fonemi sono per la maggior parte identici e appaiono nel medesimo ordine. Va rilevato che l’esistenza
di un numero così elevato di elementi comuni impedisce al consumatore italiano di percepire chiaramente le piccole differenze
tra tali segni, il che è idoneo ad ingenerare in lui una certa confusione.
70     Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori allorché ha constatato la sussistenza di una somiglianza fonetica
tra i segni in conflitto.
71     Per quanto riguarda il raffronto tra i segni dal punto di vista concettuale, la ricorrente afferma che i segni si distinguono
sul piano concettuale, in quanto il marchio richiesto TRAVATAN non è dotato di senso, laddove la prima sillaba del marchio
anteriore TRIVASTAN significa «triplo» e la sua seconda sillaba «vas» allude all’aggettivo «vascolare». L’unica sillaba comune
ai due segni non avrebbe né senso particolare né carattere distintivo per i prodotti della classe 5.
72     La commissione di ricorso ha rilevato che i vocaboli «trivastan» e «travatan» non presentavano alcun significato per il consumatore
italiano.
73     La valutazione della commissione di ricorso è del tutto condivisibile. Non sembra probabile, infatti, che il marchio anteriore
TRIVASTAN significhi per il pubblico pertinente, ancorché esso includa anche i professionisti, che il prodotto ha una tripla
azione ed è utilizzato per le turbe vascolari. Quand’anche il pubblico potesse intendere «tri» come riferentesi a «triplo»,
non sarebbe agevole determinare a quale «triplo» si alluda. Inoltre, come l’UAMI ha rilevato, esistono in italiano parole
che iniziano per «tri», ma in cui tale «tri» non ha affatto il senso di «triplo» (ad esempio «tributario» o «tribolare»).
74     Si deve pertanto ritenere che i vocaboli «travatan» e «trivastan» non rivestano alcun significato particolare per il consumatore
italiano e che pertanto non vi sia somiglianza concettuale tra i segni di cui trattasi.
75     Occorre pertanto concludere che sussistono una somiglianza visiva rilevante e una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto,
mentre manca ogni somiglianza concettuale tra tali segni.
76     Considerata la rilevante somiglianza tra i prodotti nonché la somiglianza visiva e fonetica tra i segni, si deve rilevare
che esiste un rischio di confusione tra tali segni.
77     Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il marchio anteriore non è rinomato, si deve osservare che l’interveniente
non ha mai dedotto la notorietà del proprio marchio.
78     Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio anteriore non ha carattere intrinsecamente
distintivo, si deve necessariamente constatare che essa non lo suffraga in alcun modo. Peraltro, la commissione di ricorso
non ha fondato il proprio argomento in merito al rischio di confusione sull’elevato carattere distintivo del marchio anteriore.
Infatti, se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione
(v., per analogia, sentenza Canon, citata, punto 24), esso è solo uno, tra gli altri, degli elementi che intervengono nell’ambito
di tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può esistere un rischio
di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti considerati [v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punto 61].
79     Peraltro, per quanto riguarda la menzione, da parte della ricorrente, del fatto che l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali
le ha concesso l’autorizzazione ad immettere sul mercato il suo prodotto con il marchio TRAVATAN, è sufficiente rilevare che,
poiché la ricorrente non ne ha fatto alcuna menzione dinanzi all’UAMI né ha presentato all’UAMI alcuna prova in proposito,
tale argomento è irricevibile. Inoltre, esso è privo di pertinenza nella fattispecie, giacché questa eventuale autorizzazione
è estranea alla valutazione del rischio di confusione in sede di applicazione del regolamento n. 40/94.
80     Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che il grado di somiglianza tra i prodotti e i segni di cui trattasi è sufficientemente
elevato da far ritenere che il pubblico potrebbe credere che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente collegate.
81     Occorre di conseguenza respingere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese
82     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dall’UAMI e dall’interveniente, conformemente
a quanto da essi domandato.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2005.
Il cancelliere

Il presidente
H. Jung

M. Jaeger
*
Lingua processuale: l'inglese.