CELEX: 62005CJ0281
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Direito do titular de uma marca de proibir o trânsito de mercadorias que ostentem um sinal idêntico no território de um Estado-Membro onde essa marca goza de protecção
Fabrico ilegal
Estado associado

1       O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.°, n.
os
1 e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros
em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), bem como dos artigos 28.° CE e 30.° CE.
2       Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Diesel SpA (a seguir «Diesel») à sociedade Montex Holdings
Ltd (a seguir «Montex»), a propósito de um pedido de proibição do trânsito, no território alemão, de mercadorias pertencentes
a esta última sociedade, que ostentam um sinal idêntico à marca registada de que a Diesel é titular na Alemanha.

Quadro jurídico
3       O artigo 5.°, n.
os
1 e 3, da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca», tem a seguinte redacção:
«1.      A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o
seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a)      De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b)      De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos
produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda
o risco de associação entre o sinal e a marca;
[…]
3.      Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.
os
1 e 2:
a)      Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
b)      Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob
o sinal;
c)      Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d)      Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»
4       O Regulamento (CE) n.° 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece determinadas medidas relativas à introdução
na Comunidade e à exportação e reexportação da Comunidade de mercadorias que violem certos direitos de propriedade intelectual
(JO L 341, p. 8), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 241/1999 do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999 (JO L 27, p. 1,
a seguir «Regulamento n.° 3295/94»), em vigor à data dos factos no processo principal, enuncia nos seus segundo e terceiro
considerandos:
«Considerando que a comercialização de mercadorias de contrafacção e de mercadorias‑pirata acarreta prejuízos consideráveis
para os fabricantes e comerciantes que respeitam a lei, bem como para os titulares de direitos de autor e direitos conexos,
e engana os consumidores; que há que impedir, tanto quanto possível, a colocação no mercado de tais mercadorias, adoptando
para o efeito medidas que permitam combater eficazmente essa actividade ilegal sem todavia colocar entraves à liberdade do
comércio legítimo; que este objectivo, aliás, se vem juntar aos esforços empreendidos no mesmo sentido a nível internacional;
Considerando que, na medida em que as mercadorias de contrafacção, as mercadorias‑pirata e as mercadorias equiparadas são
importadas de países terceiros, se deve proibir a sua introdução em livre prática na Comunidade, ou a sua colocação sob um
regime suspensivo, e instituir um procedimento adequado que permita a intervenção das autoridades aduaneiras, a fim de assegurar,
nas melhores condições, o respeito dessa proibição;».
5       O artigo 1.°, n.° 1, do Regulamento n.° 3295/94 dispõe:
«1.      O presente regulamento determina:
a)  As condições de intervenção das autoridades aduaneiras, quando mercadorias suspeitas de se contarem entre as visadas na
alínea a) do n.° 2 forem:
–       declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação, nos termos do artigo 61.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92
do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário [JO L 302, p. 1, a seguir «código aduaneiro»],
–       detectadas aquando de um controlo efectuado sobre mercadorias, sob fiscalização aduaneira nos termos do artigo 37.° do [código
aduaneiro], sujeitas a um regime suspensivo nos termos do n.° 1, alínea a), do artigo 84.° do referido [código], reexportadas
mediante notificação ou colocadas em zona franca ou entreposto franco nos termos do artigo 166.° do mesmo [código];
e
b)      As medidas a tomar pelas autoridades competentes em relação a essas mesmas mercadorias, quando se prove tratar‑se efectivamente
de mercadorias abrangidas pela alínea a) do n.° 2.»
6       O n.° 2 desse mesmo artigo 1.° prevê:
«Para efeitos do presente regulamento, entende‑se por:
a)      ‘Mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual’
–      as ‘mercadorias de contrafacção’, ou seja:
–      as mercadorias, incluindo o seu acondicionamento, nas quais tenha sido aposta, sem autorização, uma marca de fabrico ou de
comércio idêntica à marca de fabrico ou de comércio devidamente registada para os mesmos tipos de mercadorias ou que não possa
ser distinguida, nos seus aspectos essenciais, dessa marca de fabrico ou de comércio e que, por esse motivo, viole os direitos
do titular da marca em questão nos termos da legislação comunitária ou da legislação do Estado‑Membro onde o pedido de intervenção
das autoridades aduaneiras for apresentado,
[…]»
7       O artigo 84.°, n.° 1, do código aduaneiro dispõe:
«Quando é utilizada a expressão «regime suspensivo», deverá entender‑se que se aplica, no caso das mercadorias não comunitárias,
aos regimes seguintes:
–       trânsito externo,
[…]»
8       O artigo 91.°, n.° 1, do código aduaneiro prevê:
«O regime do trânsito externo permite a circulação de um ponto a outro do território aduaneiro da Comunidade:
a)      De mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a outras imposições bem como a medidas
de política comercial;
[…]»
9       Nos termos do artigo 92.° do mesmo código:
«O regime de trânsito externo termina quando as mercadorias e o respectivo documento sejam apresentados na estância aduaneira
de destino, de acordo com as disposições do regime em questão.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais
10     A Montex fabrica calças de ganga e exporta as diferentes peças para a Polónia, incluindo os sinais distintivos, ao abrigo
do regime de selagem aduaneira, sendo todas as peças cosidas em território polaco e as calças prontas enviadas para a Irlanda.
A Diesel não goza de qualquer protecção respeitante à marca no território deste último Estado‑Membro.
11     Em 31 de Dezembro de 2000, o Hauptzollamt Löbau – Zoolamt Zittau (estância aduaneira principal de Löbau – estância aduaneira
de Zittau) apreendeu uma remessa de 5 076 pares de calças de senhora, destinadas à Montex, que ostentavam a denominação DIESEL
e que uma empresa húngara de transportes lhe devia fazer chegar por camião desde a unidade de fabrico polaca, através do território
alemão. As calças deviam ser transportadas, em trânsito contínuo, desde a estância aduaneira polaca até à estância aduaneira
de Dublin, sendo protegidas contra um eventual roubo no decurso do transporte, por selagem do veículo de transporte feita
pela Administração polaca.
12     A Montex apresentou uma reclamação contra a ordem de retenção das mercadorias em causa. Considera que o simples trânsito das
mercadorias no território alemão não viola nenhum dos direitos conferidos pela marca.
13     A Diesel considera, por seu turno, que o referido trânsito constitui uma violação do seu direito de marca, em virtude do risco
de as mercadorias serem introduzidas no mercado no Estado‑Membro de trânsito. Assim, pediu que a Montex fosse proibida de
ordenar o trânsito das suas mercadorias no território alemão. Além disso, pediu que a Montex fosse condenada a aceitar a destruição
dos produtos apreendidos ou, em alternativa, a retirada e a destruição de todas as etiquetas e outros sinais distintivos que
ostentassem a denominação DIESEL e que a Montex fosse condenada a suportar os custos da destruição.
14     Após ter sido condenada na primeira e na segunda instância, a Montex interpôs recurso de revista para o Bundesgerichtshof.
Este último decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)      A marca registada confere ao seu titular o direito de proibir o trânsito de produtos que ostentem o seu sinal distintivo?
2)      Em caso afirmativo: uma apreciação em concreto pode depender do facto de o sinal não beneficiar, no país de destino, de qualquer
protecção?
3)      Em caso de resposta afirmativa à primeira questão e independentemente da resposta à segunda questão, deve distinguir‑se consoante
o produto destinado a um Estado‑Membro seja originário de outro Estado‑Membro, de um Estado associado ou de um Estado terceiro?
É pertinente, para esse efeito, determinar se a mercadoria foi fabricada no Estado de origem de forma lícita ou em violação
de um direito de marca do titular em vigor nesse Estado?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira e à segunda questão
15     Com as suas duas primeiras questões, que devem ser examinadas conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em
substância, se o artigo 5.°, n.
os
1 e 3, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que a marca confere ao seu titular o direito de proibir o
trânsito de mercadorias, fabricadas num Estado terceiro, que ostentem um sinal idêntico à referida marca no território de
um Estado‑Membro onde a mesma goza de protecção, quando o destino final dessas mercadorias é um Estado‑Membro onde podem ser
livremente comercializadas, por a referida marca não beneficiar aí dessa protecção.
16     Decorre da decisão de reenvio, em primeiro lugar, que, no momento da sua apreensão no Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau,
em 31 de Dezembro de 2000, as mercadorias em causa se encontravam sob o regime aduaneiro suspensivo de trânsito externo, na
acepção do artigo 84.°, n.° 1, alínea a), do código aduaneiro; em segundo lugar, que essas mercadorias eram provenientes da
República da Polónia, Estado associado à União Europeia nos termos do Acordo europeu que cria uma associação entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados‑Membros, por um lado, e a República da Polónia, por outro, celebrado e aprovado, em nome da Comunidade,
pela Decisão 93/743/CE/CECA/Euratom do Conselho e da Comissão, de 13 de Dezembro de 1993 (JO L 348, p. 1); e, em terceiro
lugar, que as referidas mercadorias não se encontravam, à data da sua apreensão, em livre prática na Comunidade, uma vez que
a retirada da selagem devia ser feita na Irlanda, Estado‑Membro onde deviam ser postas em livre prática.
17     O Tribunal de Justiça já declarou, por um lado, que o trânsito externo de mercadorias não comunitárias assenta numa ficção
jurídica. Com efeito, as mercadorias colocadas sob este regime não estão sujeitas aos respectivos direitos de importação nem
a outras medidas de política comercial, como se não tivessem tido acesso ao território comunitário (v. acórdão de 6 de Abril
de 2000, Polo/Lauren, C‑383/98, Colect., p. I‑2519, n.° 34).
18     Por conseguinte, como o advogado‑geral observou no n.° 16 das suas conclusões, tudo se passa como se, antes da introdução
das mercadorias em livre prática, que deveria ter lugar na Irlanda, as mesmas nunca tivessem acedido ao território comunitário.
19     Por outro lado, o Tribunal de Justiça também já declarou que o regime de trânsito, que consiste em transportar mercadorias
legalmente fabricadas num Estado‑Membro para um Estado terceiro, atravessando o território de um ou de vários Estados‑Membros,
não implica qualquer comercialização das mercadorias em causa e, portanto, não é susceptível de afectar o objecto específico
do direito da marca (v., a propósito do trânsito em França de mercadorias provenientes de Espanha e com destino à Polónia,
acórdão de 23 de Outubro de 2003, Rioglass e Transremar, C‑115/02, Colect., p. I‑12705, n.° 27).
20     Além disso, o Tribunal de Justiça esclareceu que o titular de uma marca não se pode opor à simples introdução na Comunidade,
sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem que ostentem essa marca e que
não tenham sido anteriormente comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento (acórdão de 18
de Outubro de 2005, Class International, C‑405/03, Colect., p. I‑8735, n.° 50).
21     No domínio das marcas, a colocação de mercadorias não comunitárias que ostentem uma marca sob um regime aduaneiro suspensivo
como o do trânsito externo não constitui, em si mesma, uma violação do direito do titular dessa marca de controlar a primeira
comercialização na Comunidade (v., neste sentido, acórdão Class international, já referido, n.° 47).
22     Em contrapartida, o Tribunal já declarou que o titular da marca se pode opor à oferta ou à venda de produtos de origem que
ostentem uma marca e tenham o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda é efectuada
enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro e implique necessariamente
a sua comercialização na Comunidade (v., neste sentido, acórdão Class international, já referido, n.° 61).
23     Por conseguinte, o titular de uma marca só pode proibir o trânsito num Estado‑Membro em que essa marca é protegida, no caso
vertente a República Federal da Alemanha, de produtos com a marca e colocados sob o regime de trânsito externo com destino
a outro Estado‑Membro onde essa protecção não existe, neste caso a Irlanda, quando esses produtos forem objecto de um acto
praticado por um terceiro enquanto os produtos se encontram submetidos ao regime de trânsito externo, que implique necessariamente
a sua comercialização no Estado‑Membro de trânsito.
24     A este respeito, não se pode admitir a tese sustentada pela Diesel, segundo a qual o simples risco de as mercadorias não chegarem
ao seu destino, a Irlanda, Estado‑Membro onde não existe nenhuma protecção da marca, e de, teoricamente, poderem ser objecto
de comercialização fraudulenta na Alemanha é suficiente para sustentar que o trânsito põe em causa as funções essenciais da
marca na Alemanha.
25     Com efeito, como foi também observado pelo advogado‑geral no n.° 29 das suas conclusões, tal tese equivaleria a admitir que
qualquer trânsito externo de mercadorias em que figure um sinal idêntico a essa marca deve ser considerado como uso da marca
na vida de negócios, na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104. Ora, como se recordou nos n.
os
17 a 22 do presente acórdão, a jurisprudência do Tribunal de Justiça sustenta, pelo contrário, que tal trânsito externo,
pelo facto de não implicar qualquer comercialização das mercadorias em causa, não constitui um uso da marca susceptível de
prejudicar o direito do seu titular de controlar a comercialização na Comunidade.
26     No que respeita ao ónus da prova, decorre dos n.
os
72 e 74 do acórdão Class international, já referido, que, numa situação como a do processo principal, incumbe ao titular da
marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição previsto no artigo 5.°, n.
os
1 e 3, da Directiva 89/104, demonstrando a existência de colocação em livre prática das mercadorias não comunitárias, com
a sua marca, num Estado‑Membro onde a marca esteja protegida, ou de outro acto que implique necessariamente a sua comercialização
nesse Estado‑Membro.
27     Tendo em conta o que precede, há que responder à primeira e à segunda questão que o artigo 5.°, n.
os
1 e 3, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca só pode proibir o trânsito num
Estado‑Membro onde essa marca é protegida, no caso vertente a República Federal da Alemanha, de produtos que ostentem a marca,
colocados sob o regime de trânsito externo com destino a outro Estado‑Membro onde essa protecção não existe, neste caso a
Irlanda, quando esses produtos forem objecto de um acto praticado por um terceiro, enquanto os produtos se encontram submetidos
ao regime de trânsito externo, que implique necessariamente a sua comercialização no Estado‑Membro de trânsito.

Quanto à terceira questão prejudicial
28     Com a primeira parte da sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se é pertinente, para efeitos da resposta
à primeira questão, que, à época dos factos no processo principal, estivessem em causa produtos originários de um Estado associado,
a saber, a República da Polónia, antes da sua adesão à União, e não produtos originários de Estados terceiros ou produtos
comunitários.
29     A este respeito, a jurisprudência mencionada no n.° 19 do presente acórdão dizia respeito a mercadorias de origem comunitária
objecto de trânsito com destino a um Estado terceiro, atravessando o território de um ou de vários Estados‑Membros, mas cujo
trânsito não implicava a sua comercialização na Comunidade, de modo que o objecto específico da marca não era susceptível
de ser afectado.
30     Ora, o estatuto de Estado associado da República da Polónia, à época dos factos no processo principal, de modo algum implicava
que os produtos originários desse país devessem ser considerados provenientes de um Estado‑Membro. Por conseguinte, a hipótese
de produtos comunitários não está em causa no processo principal e não deve ser examinada.
31     Como mercadorias não comunitárias, os produtos provenientes da Polónia podiam ser colocados sob o regime de trânsito externo.
Para este efeito, não é importante que esses produtos proviessem de um Estado associado, a saber, a República da Polónia,
antes da sua adesão à União, e não de outro Estado terceiro não associado.
32     Do exposto resulta que, para efeitos da resposta à primeira questão, não tem pertinência saber que, à época dos factos no
processo principal, estavam em causa produtos originários de um Estado associado, a saber, a República da Polónia, antes da
sua adesão à União, e não produtos originários de Estados terceiros não associados.
33     No que respeita à segunda parte da terceira questão, relativa à pertinência, para efeitos da resposta à primeira questão,
do carácter legal ou ilegal do fabrico das mercadorias em causa na Polónia, a Diesel, o Governo alemão e a Comissão das Comunidades
Europeias sustentam que o fabrico de um produto num Estado terceiro, em violação dos direitos que a marca confere nesse Estado
ao seu titular, permite a este último opor‑se a todo o trânsito, incluindo o externo.
34     Esta argumentação não pode ser acolhida. Com efeito, como já foi declarado no n.° 27 do presente acórdão, o titular de uma
marca só pode proibir o trânsito num Estado‑Membro onde essa marca é protegida, no caso vertente a República Federal da Alemanha,
de produtos que ostentem a marca, colocados sob o regime de trânsito externo com destino a outro Estado‑Membro onde essa protecção
não existe, neste caso a Irlanda, quando esses produtos forem objecto de um acto praticado por um terceiro, enquanto os produtos
se encontram submetidos ao regime de trânsito externo, que implique necessariamente a sua comercialização no referido Estado‑Membro
de trânsito. O carácter legal ou ilegal do fabrico dos produtos em causa não é pertinente a este respeito.
35     Contrariamente ao que sustenta a Diesel, esta interpretação do artigo 5.° da Directiva 89/104 não pode ser posta em causa
pelo acórdão de 7 de Janeiro de 2004, X (C‑60/02, Colect., p. I‑651), que tem por objecto, no essencial, a interpretação dos
artigos 2.° e 11.° do Regulamento n.° 3295/94.
36     No referido acórdão, o Tribunal de Justiça recordou, no n.° 54, que o artigo 1.° do Regulamento n.° 3295/94 deve ser interpretado
no sentido de que é aplicável quando mercadorias importadas de um Estado terceiro se encontram, no decurso do transporte para
outro Estado terceiro, provisoriamente imobilizadas num Estado‑Membro pelas autoridades aduaneiras deste último Estado, por
força do referido regulamento e a pedido da sociedade titular dos direitos cuja violação é invocada (v., igualmente, acórdão
Polo/Lauren, já referido, n.
os
26 e 27).
37     A este respeito, há que observar que o artigo 1.° do Regulamento n.° 3295/94 determina, em primeiro lugar, as condições de
intervenção das autoridades aduaneiras, quando mercadorias suspeitas de serem mercadorias de contrafacção são detectadas num
controlo efectuado a mercadorias sob fiscalização aduaneira nos termos do artigo 37.° do código aduaneiro, sujeitas a um regime
suspensivo nos termos do artigo 84.°, n.° 1, alínea a), do mesmo código, ou ainda reexportadas mediante notificação ou colocadas
em zona franca ou entreposto franco nos termos do artigo 166.° do referido código.
38     Em segundo lugar, o referido artigo 1.° do Regulamento n.° 3295/94 determina as medidas que as autoridades aduaneiras competentes
podem tomar em relação a essas mercadorias.
39     Em terceiro lugar, o segundo e o terceiro considerando do mesmo regulamento, reproduzidos no n.° 4 do presente acórdão, referem‑se
expressamente à comercialização de mercadorias de contrafacção ou à colocação das mesmas no mercado, ou ainda à necessidade
de proibir a sua colocação em livre prática na Comunidade.
40     Daqui resulta que nenhuma das disposições do Regulamento n.° 3295/94 introduz um novo critério destinado a verificar a existência
de uma violação do direito de marca ou a determinar se se trata de um uso da marca susceptível de ser proibido por violar
esse direito.
41     Tendo em consideração o que precede, há que responder à terceira questão que, para efeitos da resposta a dar às duas primeiras
questões, não é, em princípio, pertinente que a mercadoria destinada a um Estado‑Membro provenha de um Estado associado ou
de um Estado terceiro, ou ainda que tenha sido fabricada no Estado de origem de forma lícita ou em violação de um direito
de marca do titular em vigor nesse Estado.

Quanto às despesas
42     Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional
de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações
ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:
1)
O artigo 5.°, n.
os
1 e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros
em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca só pode proibir o trânsito num Estado‑Membro
onde essa marca é protegida, no caso vertente a República Federal da Alemanha, de produtos que ostentem a marca, colocados
sob o regime de trânsito externo com destino a outro Estado‑Membro onde essa protecção não existe, neste caso a Irlanda, quando
esses produtos forem objecto de um acto praticado por um terceiro, enquanto os produtos se encontram submetidos ao regime
de trânsito externo, que implique necessariamente a sua comercialização no Estado‑Membro de trânsito.
2)
A este respeito, não é, em princípio, pertinente que a mercadoria destinada a um Estado‑Membro provenha de um Estado associado
ou de um Estado terceiro, ou ainda que tenha sido fabricada no Estado de origem de forma lícita ou em violação de um direito
de marca do titular em vigor nesse Estado.
Assinaturas
*
Língua do processo: alemão.