CELEX: 62008TJ0059
Марка на Общността
Производство за обявяване на недействителност
Словна марка на Общността "NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC"
По-ранни национални фигуративни марки "la PERLA"
Относително основание за отказ
Засягане на репутацията
Член 8, параграф 5 и член 52, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

Основания за решението
Обстоятелства, предхождащи спора
1. На 30 декември 1997 г. встъпилата страна Worldgem Brands Srl, по-рано известно като Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda, по-рано известно като Cielo Brands — Gestão e Investimentos Lda, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
2. Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“.
3. Стоките, за които се иска регистрация, попадат в клас 14 по смисъла на изменената и допълнена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и в момента на подаване на заявката съответстват на следното описание: „бижутерийни, златарски и часовникарски изделия, благородни метали, перли, скъпоценни камъни“.
4. Заявената марка е регистрирана на 21 юли 1999 г.
5. На 15 април 2002 г. първият жалбоподател, Nute Partecipazioni SpA, по-рано известно като Gruppo La Perla SpA, иска тази регистрация да бъде обявена за недействителна на основание, от една страна, на член 51, параграф 1, буква a) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009), тъй като при регистрацията не е взето предвид наличието на абсолютните основания за отказ, предвидени в член 7, параграф 1, букви a) и б) от посочения регламент (понастоящем член 7, параграф 1, букви a) и б) от Регламент № 207/2009), и от друга страна, на член 52, параграф 1, буква a) от посочения регламент (понастоящем член 53, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009), тъй като при регистрацията не е взето предвид наличието на относителните основания за отказ, предвидени в член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от посочения регламент (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009).
6. По-ранните марки, на които е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност, които са защитени в Италия, по-конкретно са:
– възпроизведената по-долу фигуративна марка „la PERLA“, регистрирана под № 769526, с действие на регистрацията, считано от 20 март 1996 г., за следните стоки от клас 25: „бански костюми, спортно облекло и всякакво облекло“,
>image>17
– възпроизведената по-долу фигуративна марка „la PERLA“, регистрирана под № 804992, с действие на регистрацията, считано от 8 октомври 1997 г., по-конкретно за следните стоки от клас 14: „ювелирни, бижутерийни и часовникарски изделия“.
>image>18
7. В подкрепа на искането си за обявяване на недействителност първият жалбоподател представя пред отдела по отмяна документация, която включва по-конкретно списъци с регистрирани марки, публикувани в пресата статии, списъци на магазини, носещи надписа „La Perla“, както и статистически данни относно оборота и рекламните му разходи, за да докаже репутацията на своите марки и увреждането, което са претърпели.
8. На 4 май 2004 г. отделът по отмяна обявява марката на Общността „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ за недействителна, тъй като използването на тази марка може да позволи на нейния притежател да извлече неоснователно полза от репутацията на регистрираната под № 769526 фигуративна марка „la PERLA“ по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
9. На 1 юли 2004 г. встъпилата страна подава до СХВП жалба срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009).
10. С Решение от 25 януари 2005 г. (наричано по-нататък „първото решение“) първи апелативен състав на СХВП уважава жалбата на встъпилата страна и отменя решението на отдела по отмяна. Той приема, че марката на Общността „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ не е достатъчно сходна с фигуративната марка „la PERLA“, регистрирана под № 769526, нито с другите изброени в искането за обявяване на недействителност марки, за да може да се направи извод за съществуването на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 или на възможност да се свържат посочените марки, за да се приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
11. С подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 1 април 2005 г. жалба, заведена под № Т‑137/05, първият жалбоподател прави искане за отмяна на първото решение и се позовава на първо място на нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, на второ място, на нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент, и на трето място, на нарушение на задължението за мотивиране. СХВП се присъединява към исканията на първия жалбоподател в частта относно отмяната на първото решение, като се основава на неправилното прилагане на член 8, параграф 5 и на член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 40/94.
12. С Решение от 16 май 2007 г. по дело La Perla/СХВП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, непубликувано в Сборника, наричано по-нататък „Решението на Първоинстанционния съд“) Първоинстанционният съд уважава жалбата на първия жалбоподател, като приема, на първо място, че репутацията на по-ранната марка „la PERLA“, регистрирана под № 769526 е доказана, и на второ място, че апелативният състав е допуснал грашка, като е приел, че по-ранната марка „la PERLA“ регистрирана под № 769526 и марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ не били достатъчно сходни, за да може да се установи връзка между тях, като тази, която се изисква за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Поради това Първоинстанционният съд отменя първото решение, без да замени преценката на СХВП със своята преценка относно наличието на възможност използването без основателна причина на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ да позволи на нейния притежател да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката „la PERLA“, регистрирана под № 769526 или да я увреди, преценка, която трябва да се направи от СХВП (точки 26, 33, 52 и 53 от Решението на Първоинстанционния съд).
13. На 18 септември 2007 г. президиумът на апелативните състави на СХВП преразпределя делото на втори апелативен състав.
14. С решение от 19 ноември 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по отмяна. Той приема на първо място, че не е доказано, че марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ може да позволи да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка „la PERLA“, регистрирана под № 769526, нито да ги увреди и поради това член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не може да се приложи. След това, упражнявайки правомощията на отдела по отмяна, той отхвърля основаното на абсолютни основания искане за обявяване на недействителност.
15. Накрая, упражнявайки отново правомощията на отдела по отмяна, за да провери прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, апелативният състав приема, че е налице идентичност или висока степен на сходство между стоките, представляващи „ювелирни, бижутерски и часовникарски изделия“, попадащи в клас 14 и защитени с по-ранната марка la PERLA, регистрирана под № 804992, и стоките „ювелирни, златарски и часовникарски изделия“, защитени с марката на Общността, както и високата степен на сходство с „благородни метали, перли, скъпоценни камъни“, защитени с марката на Общността. Апелативният състав приема, че е налице вероятност от объркване в съзнанието на хората в Италия на всички стоки, защитени с марката на Общността „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“, с изключение на перлите. Всъщност според него, тъй като изразът „la perla“ е изключително описателен и няма отличителен характер по отношение на перлите, трябвало само да се сравни фигуративният елемент на по-ранната марка с елемента „nimei“ от марката на Общността, като това сравнение не водело до вероятност от объркване.
16. Поради това апелативният състав уважава искането за обявяване на недействителност за описаните по-долу стоки, попадащи в клас 14: „ювелирни, златарски и часовникарски изделия, благородни метали, скъпоценни камъни“. Той обаче отхвърля искането за обявяване на недействителност и потвърждава действителността на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ за перлите, попадащи също в клас 14.
Искания на страните
17. Първият и вторият жалбоподател, La Perla Srl, искат Общият съд:
– да отмени и да измени обжалваното решение поради неправилното прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, както и поради нарушението на член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009) и на членове 73 и 74 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009),
– при условията на евентуалност да отмени обжалваното решение поради неправилното прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, както и поради нарушението на член 63, параграф 6 и на членове 73 и 74 от Регламент № 40/94,
– при условията на евентуалност спрямо предходното: да отмени и/или измени обжалваното решение поради неправилното прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, както и поради нарушението на член 63, параграф 6 и на членове 73 и 74 от Регламент № 40/94,
– да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски, включително направените за производството пред апелативния състав на СХВП разноски.
18. В съдебното заседание жалбоподателите ограничават третото си искане, което вече се отнася единствено до първата, третата и четвъртата точка от диспозитива на обжалваното решение, като това е отразено в протокола от съдебното заседание. Така тази част от исканията не се отнася до втората точка от диспозитива на обжалваното решение, в която апелативният състав уважава искането за обявяване на недействителност за следните стоки, попадащи в клас 14: „ювелирни, златарски и часовникарски изделия, благородни метали, скъпоценни камъни“.
19. СХВП иска Общият съд:
– да отхвърли жалбата,
– да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.
20. Встъпилата страна иска Общият съд:
– да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното решение,
– да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.
От правна страна
21. По същество жалбоподателите сочат две правни основания, първото изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, и второто, при условията на евентуалност, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
22. Следва да се разгледа първото правно основание.
23. Жалбоподателите изтъкват, че апелативният състав е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Те упрекват апелативния състав по-конкретно за това, че не се е съобразил с Решението на Първоинстанционния съд, като по този начин нарушил също и член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94.
24. Жалбоподателите изтъкват освен това, че апелативният състав не е взел предвид всички фактически обстоятелства и представените пред отдела по отмяна доказателства, установяващи както претърпяната вреда, така и извлечената неоснователно полза, а също и използването без основателна причина на марката на Общността „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ в нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009) и че като не обяснил твърдението, че същите са без значение, апелативният състав нарушил и задължението си за мотивиране, и член 73 от Регламент № 40/94.
25. В репликата жалбоподателите се позовават също и на нарушение на принципите на защита на оправданите правни очаквания, на правната сигурност, на равно третиране и на добро управление при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
26. СХВП и встъпилата страна подкрепят исканията на апелативния състав, оспорват доводите на жалбоподателите и считат, че апелативният състав се е съобразил, както следва, с решението на Първоинстанционния съд. Що се отнася до представените от жалбоподателите доводи в тяхната реплика, встъпилата страна изтъква в дупликата, че тези оплаквания са недопустими поради късното им предстявяне.
27. Трябва да се припомни, че по силата на член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 40/94 във връзка с член 8, параграф 5 от същия регламент марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на подадено до СХВП искане, когато съществува по-ранна марка, както е посочено в член 8, параграф 2 от същия регламент, ако марката на Общността и по-ранната марка са идентични или сходни и ако марката на Общността е регистрирана за стоки или за улуги, които не са подобни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, ако става въпрос за по-ранна марка на Общността, тя се ползва с репутация в Общността, а ако става въпрос за по-ранна национална марка, тя се ползва с репутация в съответната държава членка и използването без основателна причина на марката на Общността би довело до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или би ги увредило.
28. По-широката защита, предоставяна на по-ранната марка с член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, следователно предполага наличието на няколко условия. Първо, по-ранната марка, за която се твърди, че се ползва с репутация, трябва да бъде регистрирана. Второ, по-ранната марка и марката на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност, трябва да бъдат идентични или сходни. Трето, по-ранната марка трябва да се ползва с репутация в Европейския съюз, когато става въпрос за по-ранна марка на Общността, или в съответната държава членка, когато става въпрос за по-ранна национална марка. Четвърто, използването без основателна причина на марката на Общността трябва да води до опасност да бъде извлечена неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да бъдат увредени отличителният характер или репутацията на по-ранната марка. Тъй като тези условия са кумулативни, при липса на някое от тях посочената разпоредбата става неприложима (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 22 март 2007 г. по дело Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Сборник, стр. II‑711, точки 34 и 35, Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. по дело Mülhens/СХВП — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Сборник, стр. II‑2353, точка 55, Решение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. по дело Japan Tobacco/СХВП — Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, непубликувано в Сборника, точка 45).
29. Следва да се припомни, че посоченото в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 увреждане, когато има такова, е последица от известна степен на сходство между по-ранната и по-късната марка, поради което съответните потребители свързват тези две марки, т.е. правят връзка между тях, дори и да не ги объркват (Решение на Съда от 12 март 2009 г. по дело Antartica/СХВП, C‑320/07 P, непубликувано в Сборника, точка 43, Определение на Съда от 30 април 2009 г. по дело Japan Tobacco/СХВП, C‑136/08 P, непубликувано в Сборника, точка 25, вж. по аналогия Решение на Съда от 27 ноември 2008 г. по дело Intel Corporation, C‑252/07, Сборник, стр. I‑8823, точка 30 и цитираната съдебна практика).
30. Съществуването на такава връзка в съзнанието на потребителите представлява необходимо, но само по себе си недостатъчно условие, за да се приеме, че е налице някое от уврежданията, срещу които член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 предоставя защита в полза на марките с репутация (вж. по аналогия Решение на Съда от 18 юни 2009 г. по дело L’Oréal и др., C‑487/07, Сборник, стр. I‑5185, точка 37).
31. Всъщност, за да се ползва от предвидената в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 защита, притежателят на по-ранната марка трябва да докаже, че използването на по-късната марка „би извлякло неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“(вж. по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 37).
32. Само един от трите вида увреждане е достатъчен, за да се приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (вж. по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точки 38 и 42).
33. Притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо увреждане на неговата марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Всъщност, когато може да се предвиди, че такова увреждане ще настъпи като последица от начина, по който притежателят на по-късната марка би могъл да я използва, не би могло притежателят на по-ранната марка да бъде задължен да чака това реално да се случи, за да може да забрани споменатото използване. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за наличие на сериозна опасност от настъпването на такова увреждане в бъдеще (вж. по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 38).
34. Когато притежателят на по-ранната марка успее да докаже, че съществува действително и настоящо увреждане на неговата марка или — при липсата на такова увреждане — че съществува сериозна опасност от настъпването му в бъдеще, притежателят на по-късната марка е този, който следва да установи, че има основание да използва марката (вж. по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 39).
35. Накрая съществуването на уврежданията, изразяващи се в увреждането на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Съществуването на увреждането, изразяващо се в неоснователното извличане на полза от отличителния характер или от репутацията обаче, доколкото това, което е забранено, е предимството, извлечено от тази марка, от притежателя на по-късната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен (вж. по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 35 и 36).
36. В настоящия случай следва да се припомни, че в Решението си Първоинстанционният съд приема, че репутацията на регистрираната под № 769526 по-ранна марка (наричана по-нататък „марката la PERLA“) е установена за интимно бельо и бански костюми и че доколкото стоките, обозначени с марката „la PERLA“, и тези, обозначени с по-късната марка, са от близки пазарни сегменти, а именно бижутерия и дамско облекло, при обстоятелствата в настоящия случай установена между конфликните марки известна степен на сходство е достатъчна, за да могат италианските потребители да установят връзка между тези две марки, каквато се изисква за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (точки 33 и 51 от Решението на Първоинстанционния съд).
37. При това положение остава да се провери условието относно съществуването на опасност използването без основателна причина на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ да даде възможност на своя притежател да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката „la PERLA“ или да ги увреди.
38. Жалбоподателите изтъкват, че в настоящия случай са налице трите вида увреждане. Пред СХВП първият жалбоподател представя изложените по-долу доводи и доказателства, така както са обобщени в обжалваното решение:
– през есента на 1999 г. встъпилата страна създава бански костюм (бикини) от перли, дело на модния дизайнер Lorenzo Riva, с марката „NIMEI LA PERLA“. Тези бикини били представени на най-големите модни ревюта и специализираните периодични издания отразили подробно това събитие. Неправомерният характер на използването на думите „la perla“ във връзка с думата „nimei“ бил очевиден, тъй като той съдържал елементите на фалшифициране на марката „la PERLA“ и могъл да създаде объркване у самите представители на специализираните периодични издания и в оше по-голяма степен у потребителите. Агенция ANSA и „Corriere della Sera“ станали жертва на такова объркване,
– през пролетта на 2000 г. встъпилата страна представила също и „жилетка бижу“, създадена от NIMEI LA PERLA за Blumarine и обявила пускането в продажба на „twin-set“ (комплект), украсен с перли на китките. Специализираните периодични издания отразили широко и това събитие,
– ефектът на объркване и присвояване също бил постигнат и усъвършенстван от направената от встъпилата страна и Blumarine реклама по повод на последните модни модели, като избраният рекламен образ се основавал на използването на думата „perla“ и означението „perla chic“, изписано върху рекламния афиш,
– фалшифицирането на марката „la PERLA“ и упоритата и съзнателна дейност, насочена към объркването, предизвикано от встъпилата страна, се установявали ясно от изложените по-горе обстоятелства. Очевидно възползвайки се от репутацията на марката „la PERLA“ в света на модата, встъпилата страна предложила някои дрехи, носещи марката „NIMEI LA PERLA“ (в действителност регистрирана като „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“), създавайки по този начин объркване в съзнанието на лицата от съответния сектор и в още по-голяма степен — в това на потребителите.
39. Следва първо да се провери дали първият жалбоподател е успял да докаже наличието на извлечена неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката „la PERLA“.
40. Понятието „неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка“, определяно също като „паразитизъм“ и „free riding“ (получаване наготово), се отнася не само до увреждането на по-ранната марка, но и до предимството, извлечено от третото лице от използването на идентичната или сходна по-късна марка. То включва по-специално случаите, при които в резултат на прехвърляне на образа на по-ранната марка или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените с идентична или подобна по-късна марка стоки е налице очевидно използване чрез подражание на ефекта от марката с репутация (вж. по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 41).
41. Следва да се уточни, че извличането от трето лице на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранна марка може да се окаже неоснователно, дори ако използването на идентичната или сходна по-късна марка не уврежда нито отличителния характер, нито репутацията на по-ранната марка или, по-общо, притежателя ѝ (вж. по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 43).
42. За да се установи дали използването на по-късната марка води до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички съществени за случая фактори, между които по-специално са значимостта на репутацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка, степента на сходство между конфликтните марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки или услуги. Що се отнася до значимостта на репутацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка, колкото отличителният характер и репутацията на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме съществуването на увреждане. Освен това, колкото по-непосредствено и силно по-късната марка извиква в съзнанието по-ранната марка, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да извлече неоснователноо полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ги увреди (вж. в този смисъл и по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 67—69 и Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 44).
43. Освен това следва да се отбележи, че в контекста на такава обща преценка може също при необходимост да бъде взето под внимание съществуването на вероятност от размиване или опетняване на по-ранната марка (вж. по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 45).
44. Когато чрез използването на марка, подобна на марка с репутация, трето лице се опитва да използва чрез подражание ефекта от марката с репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без никаква финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на по-ранната марка, за да създаде и поддържа образа на тази марка, ползата, в резултат от тази употреба, следва да се счита за неоснователно извлечена от отличителния характер или от репутацията на тази марка (вж. по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 49).
45. Така според съдебната практика член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че наличието на неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка по смисъла на тази разпоредба не предполага нито наличие на вероятност от объркване, нито наличие на опасност от увреждане на отличителния ѝ характер, на репутацията или по-общо — на притежателя на същата марка. Ползата, в резултат от използването от трето лице на марка, сходна с марка с репутация, е извлечена неоснователно от това трето лице от отличителния ѝ характер или от репутацията ѝ, когато чрез това използване то се опитва да използва чрез подражание ефекта от марката с репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва без финансова компенсация търговските усилия, положени от притежателя на по-ранната марка за създаването и поддържането на нейния образ (вж. по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 50).
46. В настоящия случай апелативният състав приема, че първият жалбоподател не е доказал това увреждане. Той се позовава на бикини от перли, създадени от модния дизайнер Lorenzo Riva с марката „NIMEI LA PERLA“, представени на най-големите модни ревюта и широко отразени от специализираните периодични издания, както и на украсен с перли на китките „twin-set“ и на създадена от NIMEI LA PERLA за Blumarine „жилетка бижу“. Той обаче отбелязва, че използването на марката „NIMEI LA PERLA“ за бански костюми или други облекла от клас 25 в конкретния случай е без значение, тъй като предметът му е регистрацията на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ за ювелирни изделия, попадащи в клас 14. Във всеки случай според него изглежда, че означението „la perla“ върху бикини от перли, върху украсена с перли „жилетка бижу“ или върху „twin-set“, украсен с перли на китките, по-скоро описва материалите, използвани изключително за тези предмети, т.е. перлите.
47. Жалбоподателите оспорват тези изводи на апелативния състав. Те припомнят освен това, че отделът по отмяна приема, че представените от първия жалбоподател доводи и доказателства установяват в достатъчна степен неоснователното предимство, което използването на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ може да извлече от репутацията на марката „la PERLA“ и че в писмения си отговор, представен по дело T‑137/05, СХВП приема, че „анализът на третото условие […], извличането неоснователно на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или увреждането им, обосновав[ал] и допълнително оплакванията на [първия] жалбоподател“.
48. В писмения отговор СХВП изтъква, че трябва да се прецени дали използлването на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ за стоките, за които е регистрирана, може да даде възможност на своя притежател да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката „la PERLA“. Представените от първия жалбоподател доказателства обаче се отнасяли до използването на по-късната марка за стоки, които макар да били украсени с перли, били изделия за облекло, което евентуално можело да бъде фалшифицирано, но не и случай на използване на репутацията на марката „la PERLA“.
49. Встъпилата страна изтъква, че първият жалбоподател не е представил никакво доказателство за опасност от паразитно използване на неговата марка или за опит за извличане на полза от нейната репутация или от нейния отличителен характер. Във всеки случай посочените от първия жалбоподател факти не се отнасяли до стоките от клас 14, предмет на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“.
50. От документите, представени от първия жалбоподател на отдела по отмяна, се установява, че специализираните периодични издания и професионалистите от сектора са помислили, че стоките, представени на модните ревюта от притежателя на по-късната марка с Lorenzo Riva и Blumarine, били свързани с първия жалбоподател и че между двете дружества имало търговски отношения.
51. Например във връзка с представянето по повод на модните ревюта в Милано през септември 1999 г. на бикини от перли, създадени от Lorenzo Riva за встъпилата страна, в публикувана в национален ежедневник статия може да се прочете „Впрочем Lorenzo Riva не отстъпва […] спонсорите Nimei и La Perla са полудели […]“, като спонсор на събитието била встъпилата страна, която създала бикините от перли съвместно с г‑н Riva. Наред с това в статия в „Corriere della Sera“от 25 септември 1999 г. под снимката може да се прочете „От перли. Цена за потребители: 2 милиарда. Това са бикините от перли на Lorenzo Riva за La Perla“. Що се отнася до „twin-set“, на интернет сайт (www.margherita.net) може да се прочете статия от 12 октомври 2000 г., озаглавена „Nimei — La Perla. Момент на радост. Nimei La Perla и Blumarine представиха BluVIP (Very Important Pearls)“.
52. Разбира се, не става въпрос за положения, свързани само с перли, а със създадени от модния дизанер Lorenzo Riva бикини от перли, носещи марката „NIMEI LA PERLA“, с украсен с перли на китките „twin-set“ и с жилетка бижу, създадена от NIMEI LA PERLA за Blumarine. Така всички тези дрехи всъщност съдържали като основен елемент перли, за които по-късната марка действително била регистрирана. Наред с това, както се установява от предходната точка, се оказва, че перлите представляват наистина „същината“ на тези продукти. Ето защо при тези обстоятелства доводите на СХВП и на встъпилата страна (вж. точки 48 и 49 по-горе) не могат да се приемат.
53. Освен това впечатлението, което се създава и от рекламата на встъпилата страна, която изглежда свързана по-скоро с ювелирните изделия, и по-специално с перлите, е, че съществува някаква връзка или отношение между „ N imei “ и „L a Perla“.
54. При тези обстоятелства не може да се изключи увреждане или опасност от увреждане. Както беше отбелязано по-горе, притежателят на по-ранната марка не е длъжен да докаже наличието на реално и налично към момента увреждане на неговата марка, но трябва да установи наличието на обстоятелства, които позволяват да се заключи, че има сериозна опасност в бъдеще да има такова увреждане (вж. по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 38).
55. В заключение, за да се установи дали използването на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ е позволило на нейния притежател да извлече неоснователно полза от репутацията на марката „la PERLA“, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички фактори, които в случая имат значение.
56. Във връзка с това е добре да се припомни първо, че Общият съд вече е установил в решението си (вж. точка 36 по-горе), че не се спори, че марката „la PERLA“ се ползва с репутация за интимно бельо и бански костюми, че съществува известна степен на сходство между конфликтине марки и че означените с марката „la PERLA“ стоки, а именно дамско облекло, и тези, означени с по-късната марка, а именно перли, принадлежат на близки пазарни сегменти. Що се отнася по-специално до репутацията, следва да се добави, че тя може даже да се разглежда като твърде значителна.
57. След това трябва да се отчете фактът, че както се установява от представените от първия жалбоподател пред СХВП документи перлите могат да се използват за производството на бански костюми и други дамски облекла. Не е изключено потребителите на ювелирни изделия, и по-специално на перли, да познават продаваните от жалбоподателите интимно бельо и бански костюми. Освен това, дори да не е необходима вероятност от объркване между двете марки, за да се докаже, че по-късната марка ще извлече неоснователно полза от репутация на по-ранната марка, такава вероятност в настоящия случай е установена за стоките, близки до банските костюми и финото бельо, означени с марката „la PERLA“, а именно бикините, „twin-sets“ и жилетките, всички украсени с перли, дори ако сами по себе си тези дрехи не са означени с по-късната марка.
58. От изложеното по-горе следва, че първият жалбоподател е доказал пред СХВП, че притежателят на по-късната марка извлича неоснователно полза от марката „la PERLA“ или най-малкото, че има сериозна опасност в бъдеще да има такова увреждане.
59. Остава да се провери дали в настоящия случай има основание за използането на по-късната марка.
60. Както вече беше отбелязано в точка 34 по-горе, когато притежателят на по-ранната марка е успял да докаже съществуването или на реално и актуално увреждане на неговата марка, или, ако няма такова, на сериозна опасност такова увреждане да настъпи в бъдеще, притежателят на по-късната марка трябва да докаже, че използването на тази марка е основателно.
61. В настоящия случай встъпилата страна изтъква в хода на административното производство пред СХВП, че основанието за използване на думите „la pe rla“ съществува и е очевидно: става въпрос за направени с перли бижута и основанието е свързано както с необходимостта, така и с волята да се посочи общото наименование на материята, от която са направени бижутата.
62. В обжалваното решение апелативният състав приема, че тъй като не е доказано, че по-късната марка може да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката „la PERLA“ или да ги увреди, той не следва да се произнася по наличието на опасност от използване без основателна причина на по-късната марка.
63. Жалбоподателите припомнят, че отделът по отмяна приема, че посоченото от встъпилата страна основание не е достатъчно, за да обоснове използването и че СХВП също отбелязва по дело T‑137/05, че встъпилата страна „в административната фаза на производството не [е могла да] представи също и основателни причини, за да обоснове спорното използване, като по този начин е изпълнено следващото условие, необходимо за прилагането на защитата не само за стоките, които марката обозначава“.
64. В хода на настоящото производство пред Общия съд СХВП и встъпилата страна не представиха доводи в отговор на доводите на жалбоподателите относно основателността.
65. Следва да се отбележи, че основанието, на което се позовава встъпилата страна в хода на административното производство пред СХВП, не е достатъчно, за да обоснове използването. В това отношение е важно също да се отбележи, че встъпилата страна дори не се опитва да изложи други основания пред Общия съд.
66. Накрая, що се отнася до решението на Tribunale di Modena (Съдът на Модена) (Италия), на което се позовава встъпилата страна, за да докаже, че тя не следва да носи отговорност за представените от жалбоподателите събития, достатъчно е да се припомни, че общностният режим на марките е самостоятелна система, съставена от съвкупност от норми, която има специфични цели, като нейното приложение е независимо от всички национални системи (Решение на Първоинстанционния съд от 5 декември 2000 г. по дело Messe München/СХВП (electronica), T‑32/00, Recueil, стр. II‑3829, точка 47 и Решение на Първоинстанционния съд от 23 септември 2009 г. по дело Cohausz/СХВП — Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, непубликувано в Сборника, точка 71). Във всеки случай това решение е обжалвано от жалбоподателите и следователно все още не е станало окончателно. Освен това предметът му е установяване на фалшифициране на марката „la PERLA“ и нелоялната конкуренция от встъпилата страна, а не искане за обявяване на недействителност въз основа на аналогична на член 8, параграф 5, от Регламент № 40/94 разпоредба.
67. При това положение е установено, че встъпилата страна е опитала чрез използването на марка, сходна на марката „la PERLA“ да използва чрез подражание ефекта от тази марка, за да извлече полза от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва търговските усилия, положени от жалбоподателите за създаване и поддържане на образа на тази марка. Поради това ползата, в резултат от тази употреба, следва да се счита за извлечена неоснователно от репутацията на марката „la PERLA“ (вж. в този смисъл и по аналогия Решение по дело L’Oréal и др., посочено по-горе, точка 49). Това използване освен това е осъществено без основателна причина. Следователно в съответствие с цитираната в точка 28 по-горе съдебна практика не е необходимо съдът да се произнася по наличието на друго увреждане на марката, посочено в точки 31 и 32 по-горе.
68. Следователно, без да е необходимо произнасяне по допустимостта на изложените в репликата оплаквания (вж. точки 25 и 26 по-горе), следва да се приеме, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
69. Като се вземе предвид фактът, че апелативният състав вече е обявил за недействителна по-късната марка за всички стоки с изключение на перлите, обжалваното решение трябва да се отмени само в частта, в която искането за обявяване на недействителност е отхвърлено и е потвърдена валидността на марката „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ за перлите. Действително, когато решение на апелативен състав уважава исканията на заинтересована страна, тази страна не е процесуално легитимирана да подаде жалба до Общия съд. Поради това, тъй като апелативният състав е уважил в диспозитива на обжалваното решение искането за обявяване на недействителност, жалбоподателите вече не могат да го оспорват. (вж. в този смисъл Определение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2009 г. по дело Hoo Hing/СХВП — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, непубликувано в Сборника, точки 26 и 27).
70. В това отношение следва да се припомни, че след като различните основания за недействителност водят точно до същия резултат, достатъчно е едно от тях да е обосновано, за да бъде уважено искане за обявяване на недействителност. Освен това, когато апелативният състав приеме, че едно от основанията за недействителност, посочени от лицето, което иска обявяване на недействителност, е обосновано, но реши да разгледа и, когато са налице условията за това, да отхвърли другите посочени основания за недействителност, тази част от мотивите на решението му не е необходимата основа на диспозитива, с който се уважава искането за обявяване на недействителност, който диспозитив е надлежно обоснован с приетото за съществуващо основание за недействителност (вж. в този смисъл Определение по дело Golden Elephant Brand, посочено по-горe, точки 31 и 35).
71. С оглед на изложеното по-горе не е необходимо произнасяне по искането за изменение на обжалваното решение, направено в рамките на първата част от исканията, нито по исканията, направени при условията на евентуалност, нито по другите правни основания.
По съдебните разноски
72. По смисъла на член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Освен това, според същата разпоредба, когато има няколко загубили делото страни, Общият съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски.
73. По силата на член 87, параграф 3 от Процедурния правилник Общият съд може да разпредели съдебните разноски или да реши всяка страна да понесе направените от нея разноски, ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания или поради изключителни обстоятелства.
74. На последно място, по смисъла на член 87, параграф 4, последна алинея от Процедурния правилник, Общият съд може да вземе решение встъпила страна да понесе направените от нея съдебни разноски.
75. В настоящия случай жалбоподателите, СХВП и встъпилата страна са загубили съответно частично делото, тъй като обжалваното решение е частично отменено.
76. С оглед на обстоятелствата в настоящия случай следва СХВП да се осъди да понесе освен направените от нея съдебни разноски 90 % от разноските на жалбоподателите за производството пред Общия съд и всички разноски на първия жалбоподател в производството пред апелативния състав. Жалбоподателите следва да понесат 10 % от собствените си разноски за производството пред Общия съд. Встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски.
Диспозитив
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (първи състав)
реши:
1) Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 19 ноември 2007 г. (преписка R 537/2004‑2) в частта, в която СХВП отхвърля искането за обявяване на недействителност и осъжда Nute Partecipazioni SpA да понесе събствените си разноски.
2) Отхвърля жалбата в останалата част.
3) СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и 90 % от разноските на de Nute Partecipazioni и на La Perla Srl в производството пред Общия съд и всички разноски на Nute Partecipazioni в производството пред апелативния състав.
4) Nute Partecipazioni и La Perla понасят 10 % от направените от тях разноски в производството пред Общия съд.
5) Worldgem Brands Srl понася направените от него съдебни разноски.