CELEX: 62004TJ0477
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TDK
Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy TDK
Wcześniejsze graficzne lub słowne krajowe znaki towarowe TDK
Względna podstawa odmowy rejestracji
Renoma
Nienależna korzyść czerpana z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego
Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Okoliczności powstania sporu
W dniu 21 czerwca 1999 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).
Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne TDK. Towary, dla których wniesiono o rejestrację
znaku, należą do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla
celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „odzież,
obuwie, nakrycia głowy”. W dniu 24 stycznia 2000 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych
nr 8/2000.
W dniu 25 kwietnia 2000 r. TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
Sprzeciw został uzasadniony istnieniem wspólnotowego znaku towarowego oraz 35 wcześniejszych krajowych znaków towarowych,
będących przedmiotem rejestracji dla towarów należących do klasy 9 (między innymi „urządzenia do nagrywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu”).
Do wskazanych wcześniejszych znaków towarowych należał zarówno słowny znak towarowy TDK, jak i przedstawiony poniżej znak
słowno‑graficzny:
Na poparcie sprzeciwu interwenient powołał się na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw
dotyczył wszystkich towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym. W celu dowiedzenia renomy swoich wcześniejszych znaków
towarowych interwenient przedstawił załączniki oznaczone od A do R.
Decyzją z dnia 28 marca 2003 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, uwzględnił on jednak sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia i odrzucił
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
W dniu 27 maja 2003 r. skarżąca, działając na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołała się od wyżej wskazanej
decyzji.
Decyzją z dnia 7 października 2004 r. (sprawa R 364‑2003‑1; zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM
oddaliła odwołanie skarżącej, utrzymując w ten sposób w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów.

Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
–        obciążenie OHIM kosztami postępowania.
OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
–        oddalenie skargi,
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Argumenty stron
Argumenty skarżącej
Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
Skarżąca utrzymuje przede wszystkim, że interwenient nie wykazał, iż wcześniejsze znaki towarowe posiadają tego rodzaju charakter
odróżniający lub renomę, które pozwalałyby na przyznanie im przywileju rozszerzonej ochrony przyznanej przez art. 8 ust. 5
rozporządzenia nr 40/94.
W tym zakresie skarżąca podnosi, że przedłożone przez interwenienta w celu wykazania renomy wcześniejszych znaków towarowych
załączniki pozbawione są mocy dowodowej. Przedstawione przez interwenienta badanie rynku (załącznik O) zostało przeprowadzone
bezpośrednio po mistrzostwach świata w lekkiej atletyce w Göteborgu w 1995 r., czyli na kilka lat przed wniesieniem o rejestrację
rozpatrywanego tutaj znaku towarowego. Zdaniem skarżącej od tamtego czasu znajomość wcześniejszych znaków towarowych wśród
odbiorców mogła się zmniejszyć. Skarżąca dodaje, że omawiane badanie, zlecone przez interwenienta, nie może zostać uznane
za równie wiarygodne jak badanie niezależne. Na rozprawie skarżąca podkreśliła, że załącznik O nie określa próby badanych
osób ani liczby widzów, którzy zobaczyli wspomniane mistrzostwa, jak również nie uwzględnia niektórych rodzajów odpowiedzi.
Dodała ona, że interwenient wywiódł ze wspomnianego załącznika O oczywiście błędne wnioski, ponieważ nie wynika z niego, że
poziom znajomości wcześniejszych znaków towarowych wśród odbiorców niemieckich, szwedzkich i brytyjskich wynosił 85%.
Skarżąca podkreśla również, że zgodnie z utrwaloną praktyką OHIM jedynie bardzo wysokie nakłady marketingowe mogą prowadzić
do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego lub renomy. Przedstawione przez interwenienta załączniki, chociaż
dowodzą używania wcześniejszych znaków towarowych w niektórych państwach Unii w odniesieniu do wskazanych towarów, nie spełniają
jednak kryteriów ustanowionych przez Trybunał w zakresie dowiedzenia renomy znaku towarowego zdobytej wśród zainteresowanego
kręgu odbiorców (wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C‑375/97 General Motors, Rec. str. I‑5421, pkt 26 i 27).
Ponadto zdaniem skarżącej należy pamiętać, że nakłady marketingowe interwenienta w wysokości przez niego wskazanej były rozproszone
na dużej części terytorium wspólnotowego. A zatem, mimo że załączniki od A do R mogą dowodzić, że wcześniejsze znaki towarowe
były używane w pewnym okresie czasu na dużej części terytorium wspólnotowego, pojawiały się w mediach i były przedmiotem sponsoringu
(sponsorship), to na ich podstawie nie można stwierdzić, że uzyskały one charakter odróżniający czy też dużą lub trwałą renomę.
Na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sądu skarżąca przyznała, że załączniki od A do R winny być rozpatrywane jako całość.
Podtrzymała ona jednak, że nawet w takim przypadku załączniki te nie dowodzą renomy wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu
art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
Skarżąca twierdzi ponadto, że również jeśli przyjąć za dowiedzione charakter odróżniający lub renomę wcześniejszych znaków
towarowych, to i tak inne przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie zostały spełnione.
W tym zakresie skarżąca podnosi na wstępie, że nie został dostarczony dowód na okoliczność czerpania nienależnej korzyści
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych czy też szkody wyrządzonej tym znakom, do którego
przedstawienia zobowiązany jest interwenient.
W istocie na podstawie załączników przedstawionych przez interwenienta wydawałoby się, że duża gama sprzedawanych przez niego
towarów jest skierowana do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, czyli osób czynnych zawodowo w sektorze medycznym lub w przemyśle
– dziedzinach, w których towary skarżącej nie są przedmiotem jakiegokolwiek marketingu czy sprzedaży. Nawet jeśli niektóre
z towarów sprzedawanych przez interwenienta są kierowane do konsumentów końcowych będących ogólnie odbiorcami, to wciąż towary
skarżącej są sprzedawane w sklepach o innym profilu.
Okoliczność, że interwenient już wcześniej umieszczał omawiane wcześniejsze znaki towarowe na ubraniach, nie może zmienić
przedstawionej powyżej oceny, ponieważ były one umieszczane jedynie na numerach startowych uczestników imprez sportowych lub
na koszulkach innej marki (na przykład Adidas). W związku z tym w odczuciu odbiorców wcześniejsze znaki towarowe nie mogą
wykazywać związków z odzieżą, a są kojarzone wyłącznie z kampaniami reklamowymi lub sponsoringiem.
W tych okolicznościach skarżąca uważa, że uzyskanie przez nią wyłącznego prawa używania znaku towarowego TDK jedynie w odniesieniu
do „odzieży, obuwia, nakryć głowy” nie może prowadzić do umożliwienia jej czerpania nienależytej korzyści z charakteru odróżniającego
lub renomy wcześniejszych znaków towarowych ani też czerpania korzyści z nakładów dokonanych przez interwenienta w zakresie
marketingu.
Na argument interwenienta, zgodnie z którym używanie przez skarżącą znaku towarowego TDK będzie na niego oddziaływać negatywnie,
a konsumenci będą kojarzyć interwenienta ze skarżącą, ta ostatnia odpowiada, że interwenient używa omawianych znaków towarowych
wyłącznie w odniesieniu do towarów bardzo różniących się pod względem ich charakteru i sposobu użycia od towarów, dla których
zgłoszono rozpatrywany znak towarowy. Podobnie w przypadku tych towarów kanały dystrybucji, miejsca sprzedaży i sposób użycia
są w dużym stopniu różne, przy czym z punktu widzenia konkurencji nie istnieje między nimi jakikolwiek stosunek komplementarności.
W konsekwencji nie istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia wizerunku, a czerpanie przez skarżącą nienależnej korzyści z charakteru
odróżniającego lub renomy uzyskanych rzekomo przez wcześniejsze znaki towarowe nie byłoby możliwe.
Skarżąca uznaje za bezzasadny argument interwenienta, zgodnie z którym jego renoma mogłaby się zmniejszyć z uwagi na „rozcieńczenie”
wcześniejszych znaków towarowych lub wskutek używania znaku towarowego TDK w stosunku do towarów niskiej jakości, któremu
nie mógłby się on sprzeciwić. Zdaniem skarżącej konsumenci z łatwością mogą odróżnić omawiane znaki towarowe. Ponadto podnosi
ona, że sprzedaje wyłącznie towary ekskluzywne i zamieszcza reklamy wysokiej klasy, angażując do nich najbardziej znane modelki.
Ogólnie, towary opatrzone zgłoszonym znakiem towarowym nie prowadziłyby do powstania negatywnego lub szkodliwego wizerunku.
Wreszcie skarżąca przedstawia komentarz dotyczący załączników od A do R. Jej zdaniem niektóre z przedstawionych przez interwenienta
dokumentów nie dowodzą używania oznaczenia TDK w charakterze znaku towarowego. Na rozprawie skarżąca podniosła w szczególności,
że załączniki nie zawierają liczb sprzedaży zrealizowanych przez interwenienta w zakresie omawianych towarów ani też nie wskazują
wydatków poniesionych przez niego na marketing i sponsoring. Zdaniem skarżącej informacje te mają podstawowe znaczenie.
Argumenty OHIM
OHIM przypomina na wstępie, że Izba Odwoławcza uznała, iż w tym przypadku zastosowaniu podlega art. 8 ust. 5 rozporządzenia
nr 40/94 i w oparciu o przedłożone przez interwenienta dowody stwierdziła, że wykazał on okoliczności wskazane w pkt 29 zaskarżonej
decyzji (zob. pkt 53 poniżej). Na tej podstawie Izba Odwoławcza mogła wyciągnąć wnioski, które zawarła w pkt 31 i 32 zaskarżonej
decyzji i zgodnie z którymi – jak to również stwierdził Wydział Sprzeciwów – znaki towarowe interwenienta mogły skorzystać
z przywileju rozszerzonej ochrony przyznanej przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oraz uzyskały charakter wysoce odróżniający
z uwagi na ich renomę.
Utrzymuje on, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena dotycząca renomy wcześniejszych znaków towarowych nie jest dotknięta
żadnym błędem. Jeśli chodzi o przedstawione przez interwenienta dowody, Izba Odwoławcza prawidłowo rozpatrzyła 18 załączników
jako całość, a nie każdy z nich odrębnie. To szczegółowe badanie wspomnianych załączników uwzględniało również przedstawione
w tym zakresie uwagi stron.
W odniesieniu do terytorium, na którym winna była zostać dowiedziona renoma, OHIM twierdzi, że interwenient skutecznie wykazał,
iż wcześniejsze znaki towarowe były szczególnie znane we Francji, w Niemczech, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie, spełniając
w ten sposób przesłanki renomy na skalę krajową i wspólnotową.
Ponadto OHIM w pełni przychyla się do dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą dowody przedstawione w toku postępowania
w sprawie sprzeciwu świadczą o zdobyciu i utrzymaniu renomy będącej wynikiem sponsoringu prowadzonego na dużą skalę i w długim
okresie czasu. OHIM zaznacza również, że zgadza się z oceną Izby Odwoławczej, zgodnie z którą w tym przypadku została zgromadzona
i utrzymana znaczna wartość przedsiębiorstwa (goodwill) stanowiąca podstawę dla ciągłych ekspansji i inwestycji.
Z punktu widzenia OHIM byłoby zatem oczywiste, gdyby wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się dużą renomą ze względu na fakt,
że są one znane znacznej części właściwego kręgu odbiorców we Wspólnocie, jak to również potwierdzają badania zawarte w załączniku O,
i to mimo że podczas rozprawy OHIM przyznał – jak stara się dać do zrozumienia skarżąca (zob. pkt 14 powyżej) – że załącznik O
nie spełniał kryteriów opracowania zwykle wymaganych przez OHIM w celu uwzględnienia badań rynku.
Następnie OHIM uznaje za bezzasadne argumenty skarżącej, zgodnie z którymi interwenient nie wykazał, że używanie zgłoszonego
znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków
towarowych, a w każdym razie, że z uwagi na znaczną odmienność omawianych towarów umieszczenie przez skarżącą znaku towarowego
TDK na sprzedawanej przez nią odzieży nie może powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub nakładów
dokonanych przez interwenienta.
OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała pojęcia nienależnej korzyści i szkody w zakresie charakteru odróżniającego
wcześniejszego znaku towarowego. Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła, że przedstawione przez interwenienta dowody wykazywały,
iż renoma, którą się on cieszył, była dostrzegana przez znaczną część odbiorców, w szczególności z uwagi na jego cechy wytwórcy
określonego rodzaju towarów oraz sponsora wydarzeń sportowych i koncertów gwiazd muzyki pop.
Zdaniem OHIM argument skarżącej, zgodnie z którym jej zamiarem jest używanie znaku towarowego wyłącznie w odniesieniu do odzieży
(zob. pkt 22 powyżej), tak że nie będzie ona mogła czerpać nienależnej korzyści ani wyrządzać szkody, gdyż odbiorcy będą rozróżniać
te znaki i dane towary, nie jest ani istotny, ani zasadny.
W istocie, mimo że interwenient nie wykazał działalności w sektorze odzieżowym ani też świadomości odbiorców w zakresie używania
wcześniejszych znaków towarowych w tym sektorze, podobieństwo towarów nie stanowi przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia
nr 40/94. Wyrządzenie szkody w zakresie reputacji wcześniejszego znaku towarowego również nie jest warunkiem koniecznym. Wystarczy,
by szkoda została wyrządzona w zakresie charakteru odróżniającego, co nie zakłada bezwzględnie degradacji znaku towarowego
lub odniesienia przez niego uszczerbku.
W tym zakresie zdaniem OHIM nie ma podstaw, by wykluczyć, że skarżąca nie będzie produkować odzieży sportowej (lub obuwia
czy też nakryć głowy używanych przy uprawianiu sportu) i nie opatrzy ich oznaczeniem TDK. A zatem w zakresie, w jakim zgłoszony
znak towarowy jest identyczny z takim czy innym wcześniejszym znakiem towarowym, wszystko wydaje się wskazywać, że właściwy
krąg odbiorców będzie mógł uznać, iż towary sprzedawane przez skarżącą są wytwarzane przez samego interwenienta lub na podstawie
udzielonej przez niego licencji w ramach prowadzonych przez niego licznych akcji sponsoringu.
Wreszcie w odniesieniu do ostatniej przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, czyli kwestii uzasadnionego
powodu używania znaku, OHIM podnosi, że wobec niewykazania przez skarżącą, iż pragnie używać zgłoszonego znaku towarowego
z uzasadnionego powodu, podziela on wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie ma uzasadnionych powodów dla używania zgłoszonego
znaku towarowego.
Argumenty interwenienta
Interwenient zasadniczo podziela argumenty OHIM.
Jeśli chodzi o renomę wcześniejszych znaków towarowych, kładzie on nacisk na pewne aspekty dowodów przedłożonych OHIM, takie
jak fakt, że obrót osiągnięty przez niego w Europie w 1996 r. wynosił 628 milionów dolarów. Podkreśla on także, że wszystkie
kasety audio i wideo sprzedawane w Europie są tam również produkowane.
W odniesieniu do pierwszego z kryteriów ustanowionych w wyżej wskazanym wyroku w sprawie General Motors, dotyczącego udziału
w rynku, interwenient oświadcza, że posiada jeden z największych udziałów w rynku w Europie. W zakresie drugiego kryterium
dotyczącego natężenia, zasięgu geograficznego i długości okresu używania wcześniejszych znaków towarowych interwenient wskazuje
zasadniczo, że natężenie używania wcześniejszych znaków towarowych jest związane z posiadanymi przez niego dużymi udziałami
w rynku, że swą działalność w Europie zapoczątkował w 1973 r., że od tego czasu ją rozwinął oraz że jego towary były promowane
pod tymi znakami we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Podkreśla on również, że omawiane wcześniejsze znaki towarowe
były eksponowane odbiorcom nie tylko w związku ze sprzedażą towarów opatrzonych tymi znakami, ale również – i to w większym
stopniu – w związku z prowadzoną przez niego działalnością sponsoringu w zakresie wydarzeń muzycznych i sportowych.
W odniesieniu do innych przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 niż te dotyczące renomy interwenient utrzymuje,
że argument skarżącej, zgodnie z którym wcześniejsze znaki towarowe tak czy inaczej nie mogłyby doświadczyć szkody, ponieważ
znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest przeznaczony do oznaczania odzieży luksusowej, jest pozbawiony znaczenia,
oraz że szkoda istnieje niezależnie od tego, czy dane towary są luksusowe. Na rozprawie interwenient wskazał ponadto, że brak
jest podstaw, by wykluczyć, iż skarżąca nie będzie sprzedawać koszulek, na których umieszczone zostanie oznaczenie TDK – również
podczas imprez sponsorowanych przez samego interwenienta.
Interwenient podkreśla również, że utrzymywany przez skarżącą brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest rozstrzygający
w ramach stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
Interwenient zwraca wreszcie uwagę, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu w zakresie uzasadnionego powodu używania zgłoszonego
znaku towarowego.

Ocena Sądu
Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zakłada spełnienie kilku
przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy, który zdaniem strony cieszy się renomą, musi być zarejestrowany. Po drugie,
wcześniejszy znak towarowy i znak, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy
znak towarowy musi cieszyć się renomą we Wspólnocie, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, lub w danym
państwie członkowskim, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego
musi prowadzić do spełnienia przynajmniej jednej z dwóch następujących przesłanek: i) musi zachodzić czerpanie nienależnej
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub ii) w zakresie charakteru odróżniającego
lub renomy wcześniejszego znaku towarowego musi zostać wyrządzona szkoda. Wreszcie używanie zgłoszonego znaku towarowego musi
mieć miejsce bez uzasadnionego powodu.
W niniejszej sprawie bezsporne jest, że zgłoszony znak towarowy jest identyczny z wcześniejszymi znakami towarowymi lub do
nich podobny (pkt 25 zaskarżonej decyzji) oraz że te ostatnie są zarejestrowane.
Ponadto z uwagi na stwierdzenie przez Izbę Odwoławczą, że używanie zgłoszonego znaku towarowego wiązało się z czerpaniem nienależnej
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych oraz ze względu na to, że przesłanki stosowania
art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 stanowią alternatywę, nie zbadała ona, czy przesłanki przedstawione powyżej w pkt 43
zostały spełnione. W pozostałym zakresie bezsporne jest również, że skarżąca nie podniosła żadnego zarzutu dotyczącego uzasadnionego
powodu używania w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
W tych okolicznościach w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć, czy wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą, a następnie,
czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy
wcześniejszych znaków towarowych.
W przedmiocie renomy
Skarżąca twierdzi zasadniczo, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie mocy dowodowej załączników przedstawionych przez
interwenienta w celu wykazania renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporządzenia nr 40/94.
Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie definiuje pojęcia renomy. Z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni art. 5
ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), którego treść normatywna jest zasadniczo identyczna z treścią
art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, wynika jednak, że aby spełnić wymóg związany z renomą, wcześniejszy krajowy znak towarowy
musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub usługami.
Przy badaniu tego wymogu należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy, takie jak w szczególności
udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania oraz wielkość inwestycji dokonanych
przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku (ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 26 i 27). W wyżej wskazanym wyroku w sprawie
General Motors Trybunał sprecyzował, że ani brzmienie, ani systematyka art. 5 ust. 2 dyrektywy nie pozwalają wymagać, by wcześniejszy
znak towarowy był znany procentowo określonej liczbie zainteresowanych odbiorców (pkt 25) oraz by renoma ta istniała na istotnej
części rozpatrywanego terytorium (pkt 28). Dwa wyroki Sądu przyjmują wyraźnie [wyrok z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T‑8/03
El Corte Inglés przeciwko OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. II‑4297, pkt 67] lub domyślnie [wyrok z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie T‑67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM – Spa‑Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), Zb.Orz. str. II‑1825, pkt 34]
kryteria wypracowane przez Trybunał w tym wyroku.
Sąd wskazuje na wstępie, że w zaskarżonej decyzji (pkt 26) prawidłowo oddano ustanowione w wyżej wskazanym wyroku w sprawie
General Motors kryteria oceny renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
Sąd stwierdza następnie, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu przy dokonywaniu oceny dowodów przedstawionych przez interwenienta
w celu wykazania renomy wcześniejszych znaków towarowych.
Izba Odwoławcza słusznie rozpatrzyła w pkt 27 zaskarżonej decyzji załączniki od A do R jako całość, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na wnioski dotyczące natężenia, okresu i zasięgu geograficznego używania omawianych wcześniejszych znaków towarowych.
Izba Odwoławcza wskazała w pkt 29 zaskarżonej decyzji, iż w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów interwenient dowiódł,
że:
–        „od 1973 r. prowadzi działalność handlową w Europie”,
–        „od 1988 r. produkuje w Europie części do kaset audio i wideo”,
–        „prowadzi biura sprzedaży w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Szwecji, w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie”,
–        „poza wspólnotowym znakiem towarowym dokonał on również rejestracji krajowych słownego znaku towarowego TDK albo słowno-graficznego
znaku towarowego TDK, albo obu tych znaków w dwunastu państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z których pierwsza sięga
roku 1969”,
–        „używając znaków towarowych TDK między październikiem 1998 r. a wrześniem 1999 r., opanował on 49,5% rynku kaset 8 mm do kamkorderów
w Wielkiej Brytanii i 22,1% w Europie oraz w tym samym czasie pozyskał 64,1% rynku kaset audio w Wielkiej Brytanii i 39,3%
w Europie”,
–        „używając swych znaków towarowych, objął patronatem pięć tournée lub innych wydarzeń muzycznych, w których udział brali The
Rolling Stones (1990), Paul Mc Cartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) i Janet Jackson (1998); wszystkie mistrzostwa
świata w lekkiej atletyce od 1983 r.; w pewnym momencie sponsorował fińską reprezentację w lekkiej atletyce i hokeju na lodzie,
włoski klub piłki nożnej Milan AC, niderlandzki klub piłki nożnej Ajax Amsterdam, hiszpański klub koszykówki TDK Manresa,
szwedzki klub koszykówki Uppsala Gators oraz angielski klub piłki nożnej Crystal Palace”,
–        „znak towarowy był umieszczany na numerach startowych uczestników zawodów sportowych lub bezpośrednio na odzieży sportowej;
ubrania te były sprzedawane ze znakiem towarowym TDK i stanowiły głównie odzież sportową, włączając w to koszulki i spodenki
do gry w piłkę nożną, koszulki i spodenki do gry w koszykówkę, dresy sportowe itp.”,
–        „znaki towarowe były umieszczane wokół stadionów, na afiszach reklamowych, balonach itd.”.
W pkt 30 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdza, że wskazana powyżej w poprzednim punkcie działalność – zarówno handlowa,
jak i w zakresie sponsoringu – była prowadzona na terenie całej Europy i wiązała się z istotnymi nakładami zarówno pod względem
finansowym, jak czasowym. Wskazuje ona ponadto, że sponsorowane wydarzenia często były rejestrowane lub nagrywane przez telewizję,
zapewniając w ten sposób częstszy kontakt odbiorców z wcześniejszymi znakami towarowymi.
W pkt 31 i 32 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dokonuje następnie oceny dowodów przedstawionych przez interwenienta i stwierdza
renomę i charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych. W punktach tych wypowiada się ona następująco:
„Zdaniem Izby Odwoławczej wyżej wskazane dowody są rezultatem znacznych nakładów zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym,
które w przypadku kaset audio i wideo wnoszącej sprzeciw oraz promocji znaku towarowego rozciągają się w nadzwyczajnie długim
i doniosłym okresie czasu. Okoliczność, że badania rynku zostały uzupełnione rzeczywistymi liczbami sprzedaży i danymi dotyczącymi
reklamy, potwierdza wszystkie roszczenia wnoszącej sprzeciw w zakresie renomy i powszechnej znajomości jej znaków towarowych.
Ten materiał dowodowy wykazuje zdobycie i utrzymanie renomy związanej z działalnością sponsoringu prowadzoną w istotnym okresie
czasu oraz fakt, że znaki towarowe wnoszącej sprzeciw stały się i nadal są powszechnie znane, jak również zgromadzenie szczególnej
wartości przedsiębiorstwa, uzasadniającej kontynuowanie nakładów. Z przedstawionych dowodów i nakładów dokonanych przez wnoszącą
sprzeciw w celu promocji jej znaku towarowego w drodze sponsoringu wyraźnie wynika, że znak ten cieszy się dużą renomą, która
opiera się na fakcie, iż jest on znany znacznej części zainteresowanego kręgu odbiorców we Wspólnocie. Ponieważ dyscypliny
takie jak lekka atletyka, koszykówka, piłka nożna czy też wydarzenia muzyczne wiążą się z przywiązaniem i lojalnością „fanów”,
żarliwych wielbicieli gwiazd muzyki, drużyn piłkarskich czy innej dyscypliny sportu, Izba Odwoławcza jest przekonana, że powiązanie
między znakiem towarowym wnoszącej sprzeciw a jej działalnością skutkuje jego powszechną znajomością i zbudowaniem renomy,
która wykracza poza tę, która byłaby związana wyłącznie z towarami opatrzonymi tym znakiem. W konsekwencji wnosząca sprzeciw
ma podstawy, by domagać się przyznania jej znakowi towarowemu rozszerzonej ochrony na podstawie art. 8 ust. 5 [rozporządzenia
nr 40/94], tak jak stwierdził to już Wydział Sprzeciwów. Wynika z tego, że znak towarowy – niezależnie od posiadanego przez
niego samoistnego charakteru odróżniającego oraz faktu, że oznaczenie TDK nie ma żadnego związku ze spornymi towarami – ma
charakter wysoce odróżniający z uwagi na zdobytą przez niego renomę”.
Na podstawie akt sprawy Sąd stwierdza, że ustalenia zawarte w pkt 29–32 zaskarżonej decyzji należy uwzględnić. W istocie na
podstawie załączników od A do R rozpatrywanych łącznie interwenient dowiódł charakteru i zasięgu swych odnoszących się do
omawianych wcześniejszych znaków towarowych działań handlowych w Europie od 1988 r. zarówno w zakresie produkcji, jak i handlu,
sponsoringu oraz reklamy – również w państwach członkowskich o bardzo dużej populacji.
Należy ponadto wskazać, że poziom sprzedaży uzyskany przez towary opatrzone omawianymi wcześniejszymi znakami towarowymi,
takie jak bardzo popularne wśród konsumentów europejskich kasety audio i wideo, oraz rozmiar, częstotliwość i regularność
sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużo widzów, w trakcie których używano wspomnianych znaków towarowych, potwierdzają
dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą omawiane wcześniejsze znaki towarowe spełniają ustanowione w orzecznictwie
kryterium ustalenia renomy, a mianowicie, że winny być one znane znacznej części odbiorców.
W odniesieniu do utrzymywanego przez skarżącą braku mocy dowodowej niektórych z załączników przedstawionych przez interwenienta
w celu wykazania renomy jego wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (zob. pkt 14
i 15 powyżej), a zwłaszcza załącznika O, należy stwierdzić, iż nawet przy założeniu, że moc dowodowa tego dokumentu nie była
wystarczająca, brak jest podstawy, by podważać stwierdzenia zawarte w pkt 56 i 57 powyżej. Izba Odwoławcza oparła bowiem przeprowadzone
przez nią badanie renomy omawianych wcześniejszych znaków towarowych na całokształcie informacji figurujących w załącznikach
przedstawionych przez interwenienta. Z łącznej lektury tych dokumentów wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie
mocy dowodowej tych załączników rozpatrywanych jako całość.
W konsekwencji zaskarżonej decyzji nie można podważyć w części dotyczącej istnienia renomy omawianych wcześniejszych znaków
towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
W przedmiocie nienależytej korzyści czerpanej z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych
Należy zatem zbadać, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego
lub renomy wcześniejszych znaków towarowych.
W tym zakresie Izba Odwoławcza przedstawiła (pkt 33–39 zaskarżonej decyzji) przyczyny, dla których taka nienależna korzyść
istniała, a w szczególności rozważyła następujące względy:
„37      Zdaniem Izby Odwoławczej przedstawione przez wnoszącą sprzeciw dowody wykazują, że renoma, którą zdobyła, jest uznawana przez
znaczną część odbiorców nie tylko w zakresie tego, że jest ona producentem określonego rodzaju towarów, ale również z uwagi
na jej działalność sponsoringu obejmującą zwłaszcza imprezy sportowe i organizację dużych wydarzeń muzycznych.
38       Nie można zaprzeczyć, że w ramach prowadzonej przez nią działalności sponsoringu wnosząca sprzeciw produkuje lub jest odpowiedzialna
za produkcję odzieży, na której umieszczany jest jej znak towarowy. Chociaż podstawowym celem towarów jest promocja znaku
towarowego, to wciąż pozostaje prawdą, że właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do oglądania znaku towarowego umieszczonego
na tych towarach w trakcie imprez sportowych lub wydarzeń muzycznych.
39      Zgłaszająca zamierza umieszczać znak towarowy na odzieży, obuwiu i nakryciach głowy bez ograniczeń. Oznacza to, że ten sposób
oznaczenia rozciąga się na wszystkie rodzaje odzieży, również na odzież sportową. Brak jest podstaw, by przypuszczać, że zgłaszająca
nie będzie używać liter TDK na koszulkach, spodenkach, dresach lub podobnych im artykułach sportowych. Te same rozważania
mają zastosowanie w przypadku obuwia i nakryć głowy używanych podczas wydarzeń sportowych. Z uwagi na to, że zgłoszony znak
towarowy jest identyczny z jednym ze znaków towarowych wnoszącej sprzeciw, właściwy krąg odbiorców będzie zakładać, iż odzież,
obuwie i nakrycia głowy zostały wyprodukowane przez wnoszącą sprzeciw lub na podstawie udzielonej przez nią licencji w ramach
prowadzonej przez nią działalności sponsoringu. Innymi słowy, towary zgłaszającej będą przyciągać wszystkich klientów kojarzących
obecnie wnoszącą sprzeciw jako patrona zawodów w lekkiej atletyce na poziomie światowym i europejskich wydarzeń muzycznych,
w które wnosząca sprzeciw zainwestowała niesamowitą ilość czasu, wysiłku i pieniędzy, jak to wskazano w zaskarżonej decyzji.
Mamy tutaj do czynienia zarazem z wyzyskiem renomowanych znaków towarowych, jak i z próbą czerpania handlowej korzyści z ich
renomy. Zdaniem Izby Odwoławczej równa się to czerpaniu nienależnej korzyści zarówno z charakteru odróżniającego, jak i renomy
wcześniejszych znaków towarowych”.
Podsumowując, Izba Odwoławcza oparła swe wnioski na następujących rozważaniach. Dowiedziona renoma wcześniejszych znaków towarowych
oraz ich charakter odróżniający rozciągają się na działalność promocyjną i reklamową prowadzoną przez interwenienta w ramach
sponsoringu wydarzeń sportowych i muzycznych. Szczególnie jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, odbiorcy będą przyzwyczajeni
do oglądania znaku towarowego TDK na ubraniach związanych z tymi wydarzeniami. Ponadto umieszczanie zgłoszonego znaku towarowego
na odzieży ogólnie, a zwłaszcza na odzieży, na której interwenient umieszcza zwykle swój znak w ramach patronatu sportowego,
będzie mogło skłaniać odbiorców do przyjęcia założenia, że tego rodzaju odzież została wyprodukowana przez interwenienta lub
na podstawie udzielonej przez niego licencji. W oparciu o dowody, którymi dysponowała, Izba Odwoławcza stwierdziła, że używanie
przez skarżącą zgłoszonego znaku towarowego może nakłaniać odbiorców do zakupu towarów skarżącej ze względu na to, że będą
oni prawdopodobnie kojarzyć znak towarowy TDK z wartością handlową związaną z reputacją i charakterem odróżniającym wcześniejszych
znaków towarowych.
Skarżąca podważa zasadniczo moc dowodową materiału zawartego w aktach sprawy, stanowiącego podstawę decyzji Izby Odwoławczej.
Podkreśla ona w szczególności fakt, że towary, które zamierza oferować odbiorcom, będą sprzedawane w ramach całkowicie odmiennych
kanałów dystrybucji, a wcześniejsze znaki towarowe widniejące na numerach startowych lekkoatletów lub na koszulkach innej
marki (na przykład Adidas) są kojarzone przez odbiorców wyłącznie ze sponsoringową działalnością prowadzoną przez interwenienta
(zob. pkt 33 i 21 powyżej).
Sąd przypomina, że Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia wcześniejszego
znaku towarowego. Jest ona zobowiązana jedynie do przedstawienia okoliczności umożliwiających stwierdzenie prima facie, że
w przyszłości istnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne
(ww. wyrok w sprawie SPA‑FINDERS, pkt 40).
Sąd przypomina również, że czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego
należy rozumieć jako obejmujące przypadek, w którym mają miejsce oczywiste wyzysk i wykorzystanie słynnego znaku towarowego
lub próba czerpania korzyści z jego reputacji (ww. wyrok w sprawie SPA‑FINDERS, pkt 51). Im bardziej znaczące są charakter
odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia (ww. wyroki: w sprawie
General Motors, pkt 30, oraz w sprawie SPA‑FINDERS, pkt 41).
Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie interwenient przedstawił dowód renomy swoich wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu
art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oraz że Izba Odwoławcza stwierdziła (pkt 32 zaskarżonej decyzji), a czego nikt nie był
w stanie podważyć, iż wcześniejsze znaki towarowe mają charakter wysoce odróżniający z uwagi na ich renomę. Wniosek ten wydaje
się być również potwierdzony znaczącą obecnością wcześniejszych znaków towarowych na relewantnych dla nich rynkach.
W tych okolicznościach Sąd uważa, że Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić – z powodu prowadzonej przez interwenienta
działalności sponsoringu, zwłaszcza w zakresie imprez sportowych – że niedające się wykluczyć umieszczanie przez skarżącą
zgłoszonego znaku towarowego na odzieży sportowej będzie skłaniać do uznania, że odzież ta została wyprodukowana przez interwenienta
lub na podstawie udzielonej przez niego licencji. Taka sytuacja stanowi sama w sobie okoliczność, która prima facie pozwala
na stwierdzenie istnienia w przyszłości prawdopodobieństwa czerpania przez skarżącą nienależnej korzyści z reputacji wcześniejszych
znaków towarowych zdobytej dzięki działaniom, wysiłkom i nakładom realizowanym przez interwenienta od ponad 20 lat, przy czym
prawdopodobieństwo to nie jest jedynie hipotetyczne.
Z powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą nie może zostać uwzględniony, a w konsekwencji skargę
należy oddalić.

W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (pierwsza izba)
orzeka, co następuje:
1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Skarżąca, Aktieselskabet af 21. november 2001, zostaje obciążona kosztami postępowania.
García‑Valdecasas
Cooke
Labucka
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 lutego 2007 r.
Sekretarz

Prezes
E. Coulon

J.D. Cooke
*
Język postępowania: angielski.