CELEX: 62008TJ0292
Gemeinschaftsmarke
Widerspruchsverfahren
Anmeldung der Wortmarke OFTEN als Gemeinschaftsmarke
Ältere nationale Wortmarke OLTEN
Relatives Eintragungshindernis
Verwechslungsgefahr
Ähnlichkeit der Zeichen
Ähnlichkeit der Waren
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)
Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke
Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009)
Streitgegenstand vor der Beschwerdekammer
Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 63 und 64 der Verordnung Nr. 207/2009)

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 5. August 2002 meldete die Klägerin, die Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94
des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die
Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen OFTEN.
Die Waren, für die die Anmeldung beantragt wurde, sind insbesondere folgende der Klasse 14 des Abkommens von Nizza über die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter
und geänderter Fassung: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmucknadeln;
Krawattennadeln; Nadeletuis aus Edelmetall; Serviettenringe aus Edelmetall; Kunstgegenstände aus Edelmetall; Phantasie-Schlüsselanhänger;
Medaillen; Münzen; Goldschmiedewaren (ausgenommen Messer, Gabeln und Löffel), Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen
und Hutverzierungen aus Edelmetall; Aschenbecher aus Edelmetall; Manschettenknöpfe“.
Die Anmeldung wurde am 2. August 2004 im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 31/2004 veröffentlicht.
Am 26. Oktober 2004 erhob Herr Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41
der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der Marke für die in Randnr. 3 aufgeführten Waren.
Der Widerspruch war auf die folgenden drei spanischen Marken gestützt:
–        die am 5. September 1988 (Nr. 1182270) für Waren der Klasse 14 eingetragene Wortmarke OLTEN,
–        die am 5. März 1990 (Nr. 1293560) für Waren der Klasse 14 eingetragene, nachstehend wiedergegebene Bildmarke:

–        die am 20. November 2002 (Nr. 2460666) für Waren der Klasse 14 eingetragene, nachstehend wiedergegebene Bildmarke:
Zur Begründung des Widerspruchs wurde das in Art. 8 Abs. 1 Buchst. B der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. B
der Verordnung Nr. 207/2009) genannte Eintragungshindernis angeführt.
Mit Schreiben vom 2. September 2005 verlangte die Klägerin von Herrn Marín Díaz de Cerio gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung
Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009) den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken.
Am 2. Februar 2007 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch teilweise statt, und zwar in Bezug auf die folgenden Waren
der Klasse 14: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmucknadeln; Krawattennadeln;
Phantasie-Schlüsselanhänger; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall;
Manschettenknöpfe“. Sie war der Auffassung, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke OLTEN für „Uhren“ der Klasse 14
nachgewiesen sei und dass in Bezug auf die fraglichen Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und dieser
älteren Marke bestehe.
Am 28. März 2007 legte die Klägerin beim HABM nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung
Nr. 207/2009) Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Im Rahmen dieser Beschwerde wandte sie sich
gegen die Beurteilung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen und des Vorliegens
einer Verwechslungsgefahr.
Mit Entscheidung vom 24. April 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die
Beschwerde zurück. Sie war insbesondere der Auffassung, dass aufgrund der Ähnlichkeit der fraglichen Waren und der großen
optischen und klanglichen Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit der älteren Marke OLTEN für die angesprochenen Verkehrskreise
die Gefahr einer Verwechslung bestehen könne.

Verfahren und Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung für alle oder einen Teil der Waren, für die die Anmeldung
zurückgewiesen wurde.
Das HABM beantragt,
–        die Klage abzuweisen,
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Da der Richter Tchipev an der Mitwirkung am Verfahren nach Schluss der mündlichen Verhandlung gehindert ist, ist der Richter
Truchot gemäß Art. 32 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts dazu bestimmt worden, die Kammer zu ergänzen.
Mit Beschluss vom 5. Juli 2010 hat das Gericht (Sechste Kammer) in seiner neuen Besetzung die Wiedereröffnung der mündlichen
Verhandlung angeordnet und den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass sie in der Sitzung am 6. September 2010 die Möglichkeit
haben, erneut mündlich zu verhandeln.
Mit Schriftsätzen vom 9. bzw. 15. Juli 2010 haben die Klägerin bzw. das HABM dem Gericht mitgeteilt, dass sie auf eine erneute
mündliche Verhandlung verzichten. Der andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM hat auf die Ladung
des Gerichts nicht reagiert.
Infolgedessen hat der Präsident der Sechsten Kammer die Schließung der mündlichen Verhandlung verfügt.

Rechtliche Würdigung
Die Klägerin führt für ihre Klage drei Gründe an: erstens Verstoß gegen die Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt
Art. 63 und 64 der Verordnung Nr. 207/2009), zweitens Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung und drittens Verstoß gegen
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen die Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer gegen die Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, indem
sie nicht die Frage des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN und die der Gleichartigkeit der fraglichen
Waren geprüft habe. Diese beiden Fragen seien vor der Widerspruchsabteilung erörtert worden; dabei habe die Klägerin geltend
gemacht, dass die Benutzung der älteren Marke OLTEN nicht nachgewiesen worden sei und dass die fraglichen Waren mit Ausnahme
der Uhren unterschiedlich seien.
Nach dem Grundsatz der funktionalen Kontinuität zwischen den verschiedenen Dienststellen des HABM sei die Beschwerdekammer
verpflichtet gewesen, diesen Fragen nachzugehen, auch wenn sie vor ihr nicht aufgeworfen worden seien. Die in Randnr. 26 der
angefochtenen Entscheidung ausgeführte Begründung sei insoweit unzureichend.
Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
Würdigung durch das Gericht
Nach Art. 61 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (Art. 61 Abs. 1 ist jetzt Art. 63 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2007/2009) prüft
die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde, wenn sie  zulässig ist, auch begründet ist.
Nach Art. 62 Abs. 1 dieser Verordnung (Art. 62 Abs. 1 ist jetzt Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) entscheidet die
Beschwerdekammer nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, über die Beschwerde. Sie wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit
der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung
an diese Dienststelle zurück.
Zunächst ist festzustellen, dass sich die Klägerin in ihrer Klageschrift zwar auf Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94
bezieht, ihrem Vorbringen sowie der Klarstellung in der mündlichen Verhandlung zufolge sich in Wirklichkeit aber auf Art. 62
Abs. 1 beruft.
Wie sich aus dieser Bestimmung ergibt, hat die Beschwerdekammer als Folge der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde die Begründetheit
des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vollständig neu zu prüfen (Urteil des Gerichtshofs
vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, Slg. 2007, I‑2213, Randnr. 57).
Ferner ist daran zu erinnern, dass nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009)
das HABM in einem Verfahren wegen relativer Eintragungshindernisse wie dem Ausgangsverfahren bei der Ermittlung des Sachverhalts,
die es von Amts wegen vornimmt, auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.
Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gehören die Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder
jeder anderen Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begründung ihrer Anträge berufen, naturgemäß zu den rechtlichen
Gesichtspunkten, die der Prüfung des HABM unterliegen. So kann das HABM verpflichtet sein, über eine Rechtsfrage zu entscheiden,
obgleich sie von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfen wurde, wenn eine fehlerfreie Anwendung der Verordnung Nr. 40/94
im Hinblick auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten dies erfordert. Zu den rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen
die Beschwerdekammer befasst wird, gehört daher auch eine Rechtsfrage, die zur Beurteilung des Parteivorbringens und für eine
stattgebende oder abweisende Entscheidung notwendigerweise geprüft werden muss, selbst wenn sich die Beteiligten zu dieser
Frage nicht geäußert haben oder das HABM zu diesem Aspekt nicht Stellung genommen hat (Urteile des Gerichts vom 1. Februar
2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN], T‑57/03, Slg. 2005, II‑287, Randnr. 21, und vom 13. Juni 2007, Grether/HABM
– Crisgo [Thailand] [FENNEL], T‑167/05, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnr. 104).
Im vorliegenden Fall macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdekammer den Widerspruch nicht vollständig
geprüft habe, da sie versäumt habe, den Fragen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN und der Ähnlichkeit
der fraglichen Waren nachzugehen. Die Klägerin habe diese beiden Fragen im Rahmen ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer
zwar nicht zur Sprache gebracht, doch seien sie Teil der der Widerspruchsabteilung unterbreiteten Streitigkeit gewesen.
Es ist festzustellen, ob diese Fragen tatsächlich Teil der Streitigkeit waren, mit der die Beschwerdekammer befasst wurde.
Was erstens den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass das HABM
bei einem auf eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Widerspruch
nicht zwangsläufig mit der Frage der ernsthaften Benutzung befasst wird.
Es handelt sich nämlich um eine Vorfrage, die, wenn sie vom Markenanmelder aufgeworfen wird, vor der Prüfung des Widerspruchs
selbst beantwortet werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM – Revlon [FLEXI AIR],
T‑112/03, Slg. 2005, II‑949, Randnr. 26).
Verlangt der Markenanmelder den Nachweis der ernsthaften Benutzung, wird dadurch diese Vorfrage in das Widerspruchsverfahren
einbezogen und damit dessen Inhalt geändert, da es sich um einen neuen und spezifischen Antrag handelt, der mit tatsächlichen
und rechtlichen Erwägungen verbunden ist, die von denen, die zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke
geführt haben, verschieden sind (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 18. Oktober 2007 AMS/HABM – American Medical
Systems [AMS Advanced Medical Services], T‑425/03, Slg. 2007, II‑4265, Randnr. 112).
Folglich ist die Frage der ernsthaften Benutzung eine spezifische Vorfrage, da zu entscheiden ist, ob die ältere Marke für
die Zwecke des Widerspruchs als für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen eingetragen gelten kann; diese Frage ist also
nicht Teil der Prüfung des eigentlichen Widerspruchs, der auf die Gefahr einer Verwechslung mit dieser Marke gestützt wird.
Im vorliegenden Fall steht fest, dass die Frage der ernsthaften Benutzung von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung aufgeworfen
und von dieser vor der Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs untersucht wurde und dass die Beschwerdekammer nicht mit
dieser Frage befasst wurde, da sich die Klägerin darauf beschränkte, der Beurteilung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich
der Gefahr einer Verwechslung entgegenzutreten.
Daher stellte entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Frage der ernsthaften Benutzung keine Rechtsfrage dar, die die Beschwerdekammer
notwendigerweise hätte prüfen müssen, um die ihr unterbreitete Streitigkeit zu entscheiden.
Dieses Ergebnis wird nicht durch das Vorbringen der Klägerin zur funktionalen Kontinuität zwischen den Dienststellen des HABM
entkräftet.
Zwar wird angesichts dieser Kontinuität der Umfang der Prüfung, der die Beschwerdekammer die mit der Beschwerde angefochtene
Entscheidung unterziehen muss, grundsätzlich nicht durch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Beschwerdegründe bestimmt.
Auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, hat die Beschwerdekammer die Beschwerde
gleichwohl im Licht aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen (Urteile des Gerichts vom 23.
September 2003, Henkel/HABM – LHS [UK] [KLEENCARE], T‑308/01, Slg. 2003, II‑3253, Randnr. 29, und HOOLIGAN, Randnr. 18].
Daher ist die Beschwerdekammer verpflichtet, ihre Entscheidung auf der Grundlage sämtlicher tatsächlichen und rechtlichen
Gesichtspunkte zu erlassen, die in der angefochtenen Entscheidung angeführt worden sind oder die die Parteien entweder im
Verfahren vor der Dienststelle des HABM, die in erster Instanz entschieden hat, oder – soweit nicht verspätet – im Beschwerdeverfahren
vorgebracht worden sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 10. Juli 2006, La Baronia de Turis/HABM – Baron Philippe de Rothschild
[LA BARONNIE], T‑323/03, Slg. 2006, II‑2085, Randnr. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall wurde jedoch die Rüge des unzureichenden Nachweises der ernsthaften Benutzung vor der Beschwerdekammer
nicht nur nicht speziell geltend gemacht, sondern war für die Prüfung der Beschwerde auch nicht erheblich, die sich auf die
Prüfung des eigentlichen auf die Gefahr einer Verwechslung gestützten Widerspruchs beschränkte.
Da die Frage der ernsthaften Benutzung nicht zu dem vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand gehörte, kann die
Klägerin der Kammer auch nicht vorwerfen, sie habe versäumt, diese Frage zu prüfen.
Was zweitens die Frage der Ähnlichkeit der Waren angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass das HABM als Folge eines Widerspruchs,
der auf die Gefahr einer Verwechslung nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt ist, auch mit der Frage
der Identität oder Ähnlichkeit der von den betreffenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der Identität oder
Ähnlichkeit dieser Marken befasst ist.
Die Tatsache, dass der eine oder andere dieser Punkte vor der Beschwerdekammer nicht ausdrücklich bestritten wird, führt nicht
dazu, dass das HABM nicht länger mit dieser Frage befasst wäre (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 10. Oktober
2006, Armacell/OHMI – nmc [ARMAFOAM], T‑172/05, Slg. 2006, II‑4061, Randnrn. 41 und 42, und AMS Advanced Medical Services,
Randnrn. 28 und 29).
Diese Erwägungen werden durch den Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen den bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr
in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen, bestätigt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 18. Dezember 2008, Éditions Albert René/HABM,
C‑16/06 P, Slg. 2008, I‑10053, Randnr. 47).
Daher war die Beschwerdekammer, die über eine Beschwerde zu entscheiden hatte, die einen auf die Gefahr einer Verwechslung
nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestützten Widerspruch betraf, im vorliegenden Fall mit der Frage der Ähnlichkeit
der fraglichen Waren befasst, auch wenn diese Frage nicht ausdrücklich vor ihr aufgeworfen wurde.
Darüber hinaus ergibt sich entgegen dem Vorbringen der Klägerin aus der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer
diese Frage tatsächlich geprüft hat.
In Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung hat sie nämlich ausgeführt: „Die Ähnlichkeit der Waren der Klasse 14, für die
die angemeldete Marke [durch die Entscheidung der Widerspruchsabteilung] zurückgewiesen wurde, mit den Uhren, für die die
Benutzung der älteren Marke nachgewiesen wurde, wurde festgestellt und hinreichend begründet.“
Aus dieser Randnummer folgt, dass die Beschwerdekammer die – im Übrigen von der Klägerin im Rahmen ihrer Beschwerde nicht
bestrittenen – Feststellungen der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Gleichartigkeit der Waren in vollem Umfang bestätigt
und sich zu eigen gemacht hat.
Eine Beschwerdekammer kann sich nämlich die Begründung einer von der Widerspruchsabteilung erlassenen Entscheidung rechtmäßig
zu eigen machen, die damit integraler Bestandteil der Begründung ihrer Entscheidung wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom
9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 50, und vom
24. September 2008, HUP Uslugi Polska/HABM – Manpower [I.T.@MANPOWER], T‑248/05, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht,
Randnr. 49).
Wenn, wie im vorliegenden Fall, die Beschwerdekammer die Entscheidung der nachgeordneten Dienststelle des HABM in vollem Umfang
bestätigt, gehören diese Entscheidung sowie ihre Begründung zu dem Kontext, in dem die Entscheidung der Beschwerdekammer erlassen
wurde und der den Parteien bekannt ist und es dem Richter ermöglicht, seine Rechtmäßigkeitskontrolle in Bezug auf die Richtigkeit
der Beurteilung der Beschwerdekammer in vollem Umfang auszuüben (vgl. Urteil Mozart, Randnr. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Daher kann nicht behauptet werden, dass die Beschwerdekammer die Frage der Ähnlichkeit der Waren nicht geprüft oder ihre Entscheidung
insoweit nicht begründet hat.
Nach alledem ist festzustellen, dass die Klägerin nicht dargetan hat, dass die Beschwerdekammer die Beschwerde nicht umfassend
geprüft oder ihre Entscheidung rechtlich nicht hinreichend begründet hat.
Folglich ist der erste Klagegrund nicht begründet.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin macht geltend, dass der Nachweis der Benutzung der älteren Marke OLTEN unzureichend gewesen sei. Herr Marín Díaz
de Cerio habe vor der Beschwerdekammer den Nachweis der Benutzung nicht für seine ältere Marke OLTEN erbracht, sondern nur
für seine Bildmarken. Daher sei die ernsthafte Benutzung nur für diese letzteren dargetan. Die Beschwerdekammer habe daher
zu Unrecht die Feststellungen der Widerspruchsabteilung zur ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN bestätigt.
Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
Würdigung durch das Gericht
Das Gericht hat die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM anhand der Rechtsfragen zu kontrollieren,
mit denen die Beschwerdekammer befasst wurde (vgl. Urteil des Gerichts vom 31. Mai 2005, Solo Italia/HABM – Nuova Sala [PARMITALIA],
T‑373/03, Slg. 2005, II‑1881, Randnrn. 24 und 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im Übrigen ergibt sich aus Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts, dass eine Partei den vor der Beschwerdekammer
verhandelten Streitgegenstand nicht ändern kann.
Im vorliegenden Fall macht die Klägerin geltend, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke OLTEN sei nicht für Uhren nachgewiesen
worden.
Wie sich jedoch aus den vorstehenden Randnrn. 26 bis 36 ergibt, gehörte die Frage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke
nicht zu dem vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand.
Folglich ändert der vorliegende Klagegrund den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand und ist daher unzulässig.

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und Zeichen sowie die Gefahr
einer Verwechslung falsch beurteilt habe.
Hinsichtlich der fraglichen Waren räumt die Klägerin ein, dass die von der älteren Marke OLTEN erfassten „Uhren“ den von der
angemeldeten Marke erfassten „Zeitmessinstrumenten“ und „Uhren“ ähnlich oder mit ihnen identisch seien. Sie erkennt an, dass
die „Juwelierwaren und Schmuckwaren“, für die die Marke angemeldet wurde, ebenfalls „Uhren“ umfassen könnten, wobei die Ähnlichkeit
dieser Waren jedoch durchschnittlich oder gering sei. Dagegen bestreitet sie die Ähnlichkeit zwischen den von der angemeldeten
Marke erfassten „[aus] Edelmetalle[n] oder deren Legierungen hergestellte[n] oder damit plattierte[n] Waren, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind“, den „Schmucknadeln, Krawattennadeln, Phantasie-Schlüsselanhänger[n], Medaillen, Abzeichen
aus Edelmetallen, Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall“ sowie den „Manschettenknöpfen“ einerseits und den
von der älteren Marke OLTEN erfassten „Uhren“ andererseits.
Diese Waren unterschieden sich hinsichtlich ihrer Natur, Herkunft, Verwendung und Benutzungsform; weder konkurrierten sie
miteinander, noch ergänzten sie einander. Ihre ästhetische Funktion sei nicht ausreichend, um eine Ähnlichkeit zwischen ihnen
und den Uhren zu begründen. Andere Gegenstände wie Kleidungsstücke und Brillen erfüllten ebenfalls diese Funktion und könnten
ebenfalls in Juwelier- oder Uhrengeschäften gekauft werden, ohne deshalb Uhren ähnlich zu sein. Der Umstand, dass die Uhren
aus Edelmetallen hergestellt werden könnten, bedeute auch nicht, dass andere aus diesen Materialien hergestellte Waren der
Klasse 14 wie Verzierungen oder Schmuckteile deswegen Uhren ähnlich seien.
Hinsichtlich der fraglichen Zeichen OFTEN und OLTEN komme dem Unterschied, der sich durch den jeweils zweiten Buchstaben dieser
Zeichen ergebe, optisch besondere Bedeutung zu. Aus der Rechtsprechung des Gerichts und früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern
des HABM ergebe sich, dass für kurze Zeichen der in nur einem Konsonanten bestehende Unterschied die Wirkung der Ähnlichkeit
verringern könne.
Klanglich seien die Buchstaben „f“ und „l“ unterschiedlich, was von besonderer Bedeutung sei, da die Betonung für beide Zeichen
auf der ersten Silbe, d. h. auf „of“ bzw. „ol“, liege.
In begrifflicher Hinsicht habe die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt, dass die fraglichen Zeichen für den spanischen
Verbraucher keinerlei Bedeutung hätten. Was die angemeldete Marke angehe, so habe das spanische Publikum im Allgemeinen eine
gewisse Kenntnis der englischen Sprache und könne eine unmittelbare Verbindung zum englischen Adverb „often“ (oft) herstellen.
Dies bestätigten die von der Klägerin vor dem HABM angeführten Urteile der spanischen Gerichte. Für die ältere Marke OLTEN
sei nicht auszuschließen, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich Verbraucher aus Fachkreisen, sie mit der
Schweizer Stadt Olten in Verbindung bringe, die eine große Tradition in der Uhrenindustrie habe. Das begriffliche Element
könne daher eine gewisse Unterscheidungsfunktion haben.
Diese optischen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den fraglichen Zeichen führten zu einer geringen oder
durchschnittlich geringen Ähnlichkeit dieser Zeichen.
Hinsichtlich der umfassenden Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung wirft die Klägerin der Beschwerdekammer erstens vor,
bei ihrer Beurteilung nicht danach differenziert zu haben, ob die Ähnlichkeit der fraglichen Waren größer oder kleiner sei.
Zweitens habe die Beschwerdekammer nicht den Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers berücksichtigt. Drittens
habe sie nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass die fraglichen Waren in Fachgeschäften mit Unterstützung und Beratung durch
Fachpersonal verkauft würden, was die Gefahr einer Verwechslung mindere.
Die Beschwerdekammer hätte diesen drei Gesichtspunkten Rechnung tragen müssen, die die geringen oder durchschnittlich geringen
optischen oder klanglichen Ähnlichkeiten der fraglichen Zeichen größtenteils neutralisierten, und sie hätte in Bezug auf die
Verwechslungsgefahr eine „maßvolle und differenzierte“ Beurteilung vornehmen müssen.
Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
Würdigung durch das Gericht
Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf der Grundlage der älteren Marke OLTEN getroffen
hat und es nicht erforderlich war, die Gefahr einer Verwechslung in Bezug auf die anderen älteren Rechte zu beurteilen.
Im Rahmen der vorliegenden Klage ist daher zu überprüfen, ob die Beurteilung der Beschwerdekammer hinsichtlich des Bestehens
einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und dieser älteren Marke rechtmäßig war.
Nach ständiger Rechtsprechung liegt die Gefahr einer Verwechslung dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist die Gefahr einer Verwechslung entsprechend der Wahrnehmung der in Rede stehenden Zeichen
und Waren oder Dienstleistungen seitens des maßgeblichen Publikums umfassend und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen
Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM –
Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, Slg. 2003, II‑2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Da es sich im vorliegenden Fall bei der älteren Marke um eine spanische Marke handelt und die von den in Rede stehenden Marken
erfassten Waren für das allgemeine Publikum bestimmt sind, sind die maßgeblichen Verkehrskreise die spanischen Durchschnittsverbraucher.
Bei Uhren und Juwelierwaren, die nicht laufend – und im Allgemeinen über einen Verkäufer – erworben werden, ist der Aufmerksamkeitsgrad
des Durchschnittsverbrauchers, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt
hat, höher als im Normalfall (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Januar 2006, Devinlec/HABM – TIME ART [QUANTUM], T‑147/03,
Slg. 2006, II‑11, Randnr. 63).
Hinsichtlich des Vergleichs der in Rede stehenden Zeichen macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdekammer
bestimmte optische, klangliche und begriffliche Unterschiede nicht berücksichtigt habe.
Was den optischen Vergleich angeht, ist festzustellen, dass die fraglichen Zeichen OFTEN und OLTEN Wortzeichen von gleicher
Länge sind. Sie haben vier von fünf Buchstaben in derselben Reihenfolge gemeinsam und auch der erste Buchstabe ist identisch.
Was den klanglichen Vergleich betrifft, haben die beiden Zeichen den ersten Vokal, „o“, gemeinsam und enthalten eine identische
zweite Silbe, „ten“, so dass sie ähnlich ausgesprochen werden, obwohl die ersten Silben der Zeichen, die die Betonung tragen,
auf verschiedene Konsonanten enden, nämlich auf „f“ und „l“.
Unter Berücksichtigung dieser Merkmale konnte die Beschwerdekammer zutreffend feststellen, dass die fraglichen Zeichen sowohl
optisch als auch klanglich einen erheblichen Grad an Ähnlichkeit aufweisen.
Zwar hat das Gericht, wie die Klägerin anführt, entschieden, dass ein Unterschied, der in nur einem Konsonanten besteht, der
Feststellung eines hohen Grads an optischer Ähnlichkeit zwischen zwei verhältnismäßig kurzen Wortzeichen entgegenstehen kann
(vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 22. Juni 2004, Ruiz-Picasso u. a./HABM – DaimlerChrysler [PICARO], T‑185/02,
Slg. 2004, II‑1739, Randnr. 54, und vom 16. Januar 2008, Inter‑Ikea/HABM – Waibel [idea], T‑112/06, in der amtlichen Sammlung
nicht veröffentlicht).
Diese Erwägung, die im Rahmen einer besonderen Beurteilung der in jenen Urteilen in Rede stehenden Zeichen angeführt wurde,
ist jedoch keine Bestätigung einer allgemeinen Regel, die im vorliegenden Fall angewandt werden könnte.
Im Übrigen hat das Gericht im Rahmen der Beurteilung kurzer Wortzeichen ebenfalls entschieden, dass die Übereinstimmung dreier
von vier Buchstaben bewirkt, dass der sich aus einem einzigen Buchstaben ergebende Unterschied optisch kaum ins Gewicht fällt
(vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2006, Castell del Remei/HABM – Bodegas Roda [ODA], T‑13/05, Slg.
2006, II‑85, Randnr. 52) und dass die sich durch einen einzigen Buchstaben unterscheidenden Wortzeichen sowohl optisch als
auch klanglich als sehr ähnlich angesehen werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. April 2005, Duarte
y Beltrán/HABM – Mirato [INTEA], T‑353/02, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnrn. 27 und 28).
Zu der von der Klägerin angeführten früheren Praxis des HABM genügt der Hinweis, dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung
Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vor Erlass dieser Entscheidungen
bestehenden Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE],
T‑106/00, Slg. 2002, II‑723, Randnr. 66).
Was den begrifflichen Vergleich angeht, so hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass der spanischsprachige Durchschnittsverbraucher
dem englischen Wort „often“ (oft), das im Spanischen nicht existiert, nicht notwendigerweise einen semantischen Inhalt geben
wird (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. Juni 2008, Zipcar/HABM – Canary Islands Car [ZIPCAR], T‑36/07, in der
amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnr. 45). Wie das HABM bemerkt, kann nämlich beim Durchschnittsverbraucher die
Kenntnis einer Fremdsprache im Allgemeinen nicht vorausgesetzt werden. Hinsichtlich des Zeichens OLTEN räumt die Klägerin
selbst ein, dass es auf einen Schweizer Ort hinweist, der zumindest den in der Uhrenbranche beruflich tätigen Personen bekannt
ist.
Die Klägerin führt zur Begründung ihres Vorbringens die Rechtsprechung der spanischen Gerichte an, wonach das durchschnittliche
spanische Publikum eine gewisse Kenntnis der englischen Sprache besitze. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist aber ein
autonomes System, dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2000, Messe
München/HABM [electronica], T‑32/00, Slg. 2000, II‑3829, Randnr. 47).
Im vorliegenden Fall führt die Klägerin keine tatsächliche oder rechtliche Erwägung aus der von ihr geltend gemachten nationalen
Rechtsprechung an, die einen sachdienlichen Hinweis für die Lösung dieses Falles geben könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil
des Gerichts vom 13. Juli 2005, Murúa Entrena/HABM – Bodegas Murúa [Julián Murúa Entrena], T‑40/03, Slg. 2005, II‑2831, Randnr.
69). Denn allein die Erwägung, dass der spanische Verbraucher einige englische Wörter kenne, nämlich die Wörter „master“,
„easy“ und „food“, erlaubt, selbst wenn sie sich aus der betreffenden nationalen Rechtsprechung ergäbe, nicht dieselbe Schlussfolgerung
für das Wort „often“.
Die Beschwerdekammer hat daher irrtumsfrei festgestellt, dass die fraglichen Zeichen für das spanische Publikum keinen maßgeblichen
begrifflichen Unterschied enthalten, der ihre optische und klangliche Ähnlichkeit ausgleichen könnte.
Was die in Rede stehenden Waren betrifft, so sind nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit alle
erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere
ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende
Waren. Auch andere Faktoren wie beispielsweise die Vertriebswege der betreffenden Waren können berücksichtigt werden (vgl.
Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T‑443/05,
Slg. 2008, II‑2579, Randnr. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer, wie sich aus den Randnrn. 26 bis 30 der angefochtenen Entscheidung ergibt,
den von der Widerspruchsabteilung vorgenommenen Vergleich der Waren bestätigt und sich zu eigen gemacht. Daher ist die in
Randnr. 9 der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Begründung dieses Vergleichs integraler Bestandteil dieser Entscheidung.
Aus dieser Begründung ergibt sich, dass die von der älteren Marke OLTEN erfassten Waren, nämlich Uhren, erstens als mit den
von der angemeldeten Marke erfassten „Uhren und Zeitmessinstrumenten“, identisch, zweitens als mit „Juwelierwaren [und] Schmuckwaren“
identisch oder ihnen zumindest sehr ähnlich, drittens als „[aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte[n] oder damit
plattierte[n] Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“, sehr ähnlich und viertens als „Schmucknadeln; Krawattennadeln;
Phantasie-Schlüsselanhänger[n]; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall
[und] Manschettenknöpfe[n]“ durchschnittlich ähnlich angesehen wurden.
Erstens bestreitet die Klägerin insoweit nicht die Identität von „Uhren“ mit „Uhren und Zeitmessinstrumenten“.
Zweitens beanstandet sie hinsichtlich der Juwelier- und Schmuckwaren nicht die von der Beschwerdekammer gebilligte Feststellung,
dass die Kategorie „Uhren“ Gegenstände umfasst, die als Schmuckstücke betrachtet werden können. Angesichts dieser Feststellung
sind diese Waren also zu Recht als identisch oder sehr ähnlich eingestuft worden.
Was drittens die „[aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte[n] oder damit plattierte[n] Waren, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind,“ angeht, so enthält diese weitgefasste Kategorie, wie sich aus den Feststellungen der beiden
Instanzen des HABM ergibt, die von der Klägerin nicht in Frage gestellt werden, funktional gesehen Waren wie Uhrenarmbänder
und -ketten, die eine Ergänzung zu Uhren sind. Da diese Kategorie allgemein umschrieben ist, wurden die Waren dieser Kategorie
daher zutreffend als den Uhren ähnlich angesehen.
Entgegen dem Vorbringen der Klägern ergibt sich die Ähnlichkeit der Waren dieser Kategorie mit Uhren somit nicht nur daraus,
dass sie aus demselben Ausgangsstoff, nämlich Edelmetallen und deren Legierungen, hergestellt sind, sondern auch daraus, dass
sie gemäß ihrer Verwendung eine Ergänzung zu ihnen sind.
Viertens ist in Bezug auf die „Schmucknadeln; Krawattennadeln; Phantasie-Schlüsselanhänger; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen;
Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall [und] Manschettenknöpfe“ festzustellen, dass es sich um häufig aus Edelmetallen
hergestellte Zubehörwaren handelt, die eine ästhetische oder dekorative Funktion haben, welche in einem gewissen Maß auch
als eine der Funktionen von Uhren betrachtet werden kann. Allerdings können sie nicht als ergänzende Waren angesehen werden.
Nach Auffassung der Widerspruchsabteilung, deren Untersuchung die Beschwerdekammer gebilligt und die die Klägerin nicht bestritten
hat, werden die von der angemeldeten Marke erfassten Waren zudem oft in denselben Geschäften oder denselben Fachabteilungen
von Geschäften verkauft wie Uhren.
Der Umstand, dass die Waren häufig an denselben spezialisierten Verkaufsstätten verkauft werden, kann die Wahrnehmung der
zwischen den Waren bestehenden engen Zusammenhänge durch den angesprochenen Verbraucher begünstigen und den Eindruck verstärken,
dass ihre Herstellung in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt (Urteil PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, Randnr.
50).
Die „Schmucknadeln; Krawattennadeln; Phantasie-Schlüsselanhänger; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen
und Hutverzierungen aus Edelmetall [und] Manschettenknöpfe“ konnten daher zu Recht als Uhren ähnlich angesehen werden, da
sie oftmals aus demselben Ausgangsstoff hergestellt werden und eine ähnliche ästhetische Funktion erfüllen und da ihre Vertriebswege
identisch sind.
In diesem Zusammenhang ist die von der Klägerin gezogene Analogie zu anderen Zubehörwaren, die im vorliegenden Fall keine
Rolle spielen, nämlich Brillen oder bestimmten Kategorien von Kleidungsstücken, ohne Bedeutung.
Aus alledem folgt, dass die Klägerin nicht dargetan hat, dass die – in der angefochtenen Entscheidung gebilligte und übernommene
– Schlussfolgerung der Widerspruchsabteilung, dass die fraglichen Waren entweder identisch oder ähnlich sind, falsch ist.
Was die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor,
keine entsprechend dem größeren oder geringeren Grad an Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren sowie entsprechend der erhöhten
Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers „maßvolle und differenzierte“ Beurteilung vorgenommen zu haben.
Die Beschwerdekammer ist in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dass „eine Verwechslungsgefahr unter
den in der Entscheidung [der Widerspruchsabteilung] festgestellten Umständen bestehen kann“. Aus der Begründung dieser Entscheidung,
die in Randnr. 9 der angefochtenen Entscheidung wiedergegeben ist, ergibt sich, dass das HABM eine Verwechslungsgefahr für
die verschiedenen in Rede stehenden Warengruppen umfassend beurteilt hat und im Wesentlichen zu dem Ergebnis gelangt ist,
dass eine solche Gefahr nach dem Grundsatz der Wechselbeziehung der Faktoren nur für diejenigen Waren festgestellt werden
konnte, die eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen.
Das Vorbringen der Klägerin, die Unterschiede zwischen den fraglichen Warenkategorien seien nicht berücksichtigt worden, ist
daher nicht begründet.
Im Übrigen ergibt sich entgegen dem Vorbringen der Klägerin aus Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer
die von der Widerspruchsabteilung getroffene Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar im Wesentlichen gebilligt hat, jedoch
auch berücksichtigt hat, dass der angesprochene Verbraucher beim Kauf der in Rede stehenden Waren eine höhere Aufmerksamkeit
an den Tag legt als beim Kauf von Waren des täglichen Bedarfs.
Nach alledem hat die Klägerin nicht dargetan, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht aus der Ähnlichkeit der in Rede stehenden
Zeichen und der Identität bzw. Ähnlichkeit der fraglichen Waren auf die Gefahr geschlossen hat, dass die maßgeblichen spanischen
Verkehrskreise, auch wenn sie in diesem Fall aufmerksamer als in normalen Fällen seien, glauben könnten, dass diese Waren
vom selben Unternehmen oder gegebenenfalls von verbundenen Unternehmen stammten.
Folglich ist der vorliegende Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen und mithin die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten
Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Sechste Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Klage wird abgewiesen.
2.
Die Industria de Diseño Textil (Inditex), SA trägt die Kosten.
Meij
Vadapalas
Truchot
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. September 2010.
Unterschriften
*
Verfahrenssprache: Spanisch.