CELEX: 62008TJ0140
Znamka Skupnosti
Postopek za ugotovitev ničnosti
Figurativna znamka Skupnosti TiMi KiNDERJOGHURT
Prejšnja besedna znamka KINDER
Relativni razlog za zavrnitev
Neobstoj podobnosti znakov
Prejšnji postopek z ugovorom
Neobstoj pravnomočnosti
Člena 8(1)(b) in (5) ter 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(1)(b) in (5) ter 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Dejansko stanje
Družba Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck je 8. aprila 1998 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne o znamki Skupnosti (
UL 1994 L 11, str. 1
), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne o blagovni znamki Skupnosti (
UL L 78, str. 1
)).
Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativni znak:
Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 29 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu:
„Jogurt, sadni jogurt, jogurtni napitki, jogurtni napitki s sadjem; pripravljene jedi in delno pripravljene jedi v glavnem na podlagi jogurta ali jogurtnih izdelkov; jogurtova smetana.“
Tožeča stranka, družba Ferrero SpA, je 14. januarja 1999 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, ki jih ta zajema, in se sklicevala na prejšnjo besedno znamko KINDER, registrirano v Italiji od pod številko 168843 in po obnovitvi pod številko 684985 za proizvode iz razreda 30, ki so ustrezali temu opisu: „kava, čaj, sladkor, riž, tapioka, sago (škrobna moka iz stržena sagove palme), nadomestki kave; kruh, drobno pecivo (piškoti), torte, testo za kolače in slaščice, sladoled, med, melasa za prehrano, kvas in prašek za vzhajanje; sol, gorčica; poper, kis, omake; dišave, začimbe (rastlinskega izvora, največkrat v prahu); sladoled; kakav, kakavovi izdelki, in sicer kakavova masa za kakavove pijače, čokoladna masa; banjice, zlasti čokoladne banjice, čokolada, pralineji, čokoladni okraski za božične jelke, čokoladni izdelki polnjeni z alkoholom, slaščice, vključno s čvrstim in mehkim testom za torte“.
Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 29. septembra 2000 na podlagi določb člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009) ugovor zavrnil.
Četrti odbor za pritožbe je nato 3. novembra 2003 to odločbo potrdil v zadevi R 1147/2000-4.
Po zavrnitvi ugovora je bila znamka objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 42/2004 z dne 11. oktobra 2004.
Tožeča stranka je 19. avgusta 2005 zoper registracijo te znamke Skupnosti vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009). Ta zahteva se je nanašala na vse proizvode iz znamke Skupnosti.
Tožeča stranka se je na podlagi člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94, na katerega napotuje člen 52(1)(a) iste uredbe, v podporo zahtevi za ugotovitev ničnosti sklicevala na italijansko registracijo, navedeno v točki 4 zgoraj, ter na 35 prejšnjih pravic, in sicer italijanske, francoske, španske in mednarodne, naštete v točki 5 tožbe, ki so vsebovale element „kinder“ ter dodatni element in/ali figurativne elemente.
Oddelek za izbris je z odločbo z dne 14. marca 2007 na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 razglasil ničnost znamke Skupnosti TiMi KiNDERJOGHURT.
Družba Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck je 4. maja 2007 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 (postal člen 60 Uredbe št. 207/2009) zoper odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo pri UUNT.
Drugi odbor za pritožbe je tej pritožbi ugodil z odločbo z dne 30. januarja 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba). Razveljavil je odločbo oddelka za izbris in zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti.
Odbor za pritožbe je v bistvu menil, najprej, da je oddelek za izbris, čeprav odločbe o ugovorih niso pravnomočne, vezan na vsebinske ugotovitve in sklepe iz prejšnjih odločb UUNT, na podlagi pravila
nemo potest venire contra factum proprium
, v skladu s katerim mora upravni organ upoštevati svoje akte, zlasti kadar so lahko zaradi teh aktov stranke v postopku zakonito pridobile pravice v zvezi z registrirano znamko. Odbor za pritožbe je nato potrdil ugotovitve iz odločbe oddelka za ugovore in iz odločbe četrtega odbora za pritožbe z dne 3. novembra 2003, da se znamki povsem razlikujeta glede na njune velike vidne in slušne razlike. Nazadnje je zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ker pogoj za uporabo člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94, to je enakost ali podobnost znakov, ni bil izpolnjen.
Predlogi strank
Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
—
razveljavi izpodbijano odločbo;
—
UUNT naloži plačilo stroškov.
UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
—
zavrne tožbo v celoti;
—
tožeči stranki naloži plačilo stroškov;
—
podredno, če Sodišče prve stopnje meni, da se znaka ne razlikujeta, odloči z uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94, če meni, da ima dovolj informacij, oziroma preda primer v nadaljnjo obravnavo UUNT;
—
v zadnjem primeru UUNT naloži le plačilo lastnih stroškov.
Temelj
Tožeča stranka se v podporo tožbi sklicuje na tožbena razloga, ki se nanašata, prvič, na napačno uporabo načela pravnomočnosti in, drugič, na kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.
Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba načela pravnomočnosti
Trditve strank
Tožeča stranka s tem tožbenim razlogom trdi, da je odbor za pritožbe v protislovju s samim seboj, ker zatrjuje, da odločbe o ugovorih nimajo negativnega učinka pravnomočnosti, saj ne ovirajo dopustnosti poznejše zahteve za ugotovitev ničnosti, in ker hkrati trdi, da takih odločb ni mogoče popolnoma prezreti, kadar gre za odločanje o poznejši zahtevi za ugotovitev ničnosti med istima strankama in v kateri so predmet in razlogi enaki. Odločbe o ugovorih namreč nimajo zavezujočega učinka v poznejšem postopku za ugotovitev ničnosti. V zvezi s tem tožeča stranka navaja ta štiri pojasnila.
Prvič, tožeča stranka trdi, da nova dejstva in dodatni dokazi, predloženi oddelku za izbris, zlasti tisti, s katerimi se dokazuje ugled znamke KINDER in družine znamk KINDER, zadostujejo, da se obsežneje spremeni predmet spora, tako da sklepi, ki so bili izpeljani v odločbi o ugovoru, niso več upoštevni.
Drugič, razlika, ki jo je v izpodbijani odločbi ugotovil odbor za pritožbe med „pozitivnim učinkom“ in „negativnim učinkom“ pravnomočnosti naj bi bila umetna in naj ne bi imela pravne podlage. Odločba naj bi bila ali pravnomočna ali pa ne.
Tretjič, pravilo
nemo potest venire contra factum proprium
, navedeno v izpodbijani odločbi, naj ne bi bilo znano v upravnih postopkih.
Četrtič, zavrnitev ugovora in posledična registracija znamke Skupnosti naj pri imetniku znamke ne bi ustvarila pravne varnosti in upravičenega pričakovanja, saj naj bi predpisi omogočali poznejše izpodbijanje registracije v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti oziroma nasprotno tožbo, vloženo zaradi kršitve.
Tožeča stranka na podlagi navedenih trditev sklepa, da je treba izpodbijano odločbo „odpraviti“.
UUNT najprej poudarja, da se strinja s trditvijo iz izpodbijane odločbe in tožbe, da oddelek za izbris ni vezan na izid postopka z ugovorom, če se je dejanska podlaga spora bistveno spremenila, saj mora takrat odločiti o novi zadevi.
UUNT nato trdi, da pa je treba v zadevah, ki so dejansko in pravno enake, ugotoviti pomembno razliko med „potrebo po doslednosti“, ki jo mora upravni organ, pristojen za registracijo znamk, upoštevati, tako da v vsaki zadevi uporablja ista pravna načela in da čim bolj upošteva precedense v enakih ali podobnih zadevah, na eni strani, ter obveznostjo, ki naj bi jo imel navedeni organ, da izpelje enak sklep kot v predhodni zadevi, ker je prejšnja odločba, ki jo je sprejel ta organ ali višji upravni oziroma sodni organ, pravno zavezujoča, na drugi strani.
V zvezi s tem UUNT trdi, da je „potreba po doslednosti“, ki se kaže z bolj ali manj zavezujočimi notranjimi navodili, napotki za delo ali preverjanji kakovosti, v skladu s sodno prakso omejena z načelom zakonitosti. Iz tega naj bi bilo razvidno, da organ ni vezan na prejšnjo odločbo z napako. Ker se odločbe o registraciji znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 40/94 sprejemajo na podlagi izvrševanja omejenih pooblastil, in ne pooblastila do prostega preudarka, naj bi bilo treba zakonitost teh odločb presojati zgolj na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje prakse odločanja UUNT ali njegovih odborov za pritožbe.
UUNT zato trdi, in to neodvisno od vprašanja uporabe pravila
nemo potest venire contra factum proprium
, da tega pravila v obravnavani zadevi ni mogoče razlagati tako, da je bil oddelek za izbris vezan na prejšnje odločbe, ki jih je v isti zadevi sprejel oddelek za ugovore ali odbor za pritožbe.
Poleg tega naj bi bila ta razlaga v skladu z razlago
a contrario
člena 62(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 64(2) Uredbe št. 207/2009), na podlagi katerega naj bi bila le „prva stopnja“ vezana na obrazložitev in izrek odborov za pritožbe, če se zadeva vrne na stopnjo, ki je sprejela izpodbijano odločbo, in če so dejstva enaka.
UUNT se poleg tega strinja s trditvijo tožeče stranke, da na podlagi zavrnitve ugovora in posledične registracije znamke Skupnosti ne more nastati upravičeno pričakovanje.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe z ugotovitvijo, da oddelek za izbris zavezuje prejšnja odločba oddelka za ugovore, dejansko napačno uporabil pravo.
Vendar je po mnenju UUNT treba pred razveljavitvijo izpodbijane odločbe ugotoviti, ali je odbor za pritožbe pravilno odločil o utemeljenosti zadeve. Zato bi bilo treba v tem postopku presoditi, ali je bila presoja odbora za pritožbe glede podobnosti znakov v smislu člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 utemeljena.
Presoja Sodišča prve stopnje
Glede tega tožbenega razloga je treba v kontekstu postopka za ugotovitev ničnosti pred UUNT preučiti upoštevnost ugotovitev in sklepov, do katerih je prišel odbor za pritožbe v prejšnji odločbi, ki se je nanašala na postopek z ugovorom med istima strankama in na isto znamko Skupnosti.
V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da je odbor za pritožbe ne glede na odgovor na to vprašanje v točkah od 32 do 46 izpodbijane odločbe neodvisno in v celoti preučil vsebino spora, zlasti podobnost zadevnih znakov, ki je predmet drugega tožbenega razloga tožeče stranke.
V teh okoliščinah je treba skleniti, da odbor za pritožbe v obravnavani zadevi ne glede na ugotovitve iz točke 30 izpodbijane odločbe ni uporabil načela pravnomočnosti. Prvi tožbeni razlog torej temelji na napačni premisi in ga je treba zato zavrniti.
Kljub temu je treba pred preučitvijo drugega tožbenega razloga navesti, da je odbor za pritožbe v točkah od 17 do 29 izpodbijane odločbe pravilno razložil, da se načelo pravnomočnosti, po katerem se dokončnost sodne odločbe ne sme omajati, ne uporablja v razmerju med končno odločbo v postopku z ugovorom in zahtevo za ugotovitev ničnosti, saj so postopki pred UUNT upravni, in ne sodni, upoštevni določbi Uredbe št. 40/94, to sta člena 52(4) in 96(2) (postala člena 53(4) in 100(2) Uredbe št. 207/2009), pa ne določata pravila v tem smislu.
Odbor za pritožbe je v točki 30 izpodbijane odločbe prav tako pravilno ugotovil, da ugotovitev iz končne odločbe v postopku z ugovorom ni mogoče popolnoma prezreti, kadar gre za odločanje o zahtevi za ugotovitev ničnosti med istima strankama, ki se nanaša na enak predmet in temelji na enakih razlogih, če na te ugotovitve ali obravnavane navedbe ne vplivajo nova dejstva, novi dokazi ali novi razlogi. Ta trditev je namreč le poseben odraz sodne prakse, da je prejšnja praksa odločanja UUNT okoliščina, ki jo je mogoče upoštevati pri presoji, ali je znak mogoče registrirati (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točki 45 in 53).
Nasprotno, odbor za pritožbe je v točki 30 izpodbijane sodbe napačno menil, da so bili organi UUNT v okviru postopka za ugotovitev ničnosti vezani na ugotovitve iz končne odločbe, ki je bila sprejeta v postopku z ugovorom, na podlagi pravila
nemo potest venire contra factum proprium
, varstva pridobljenih pravic in varstva upravičenih pričakovanj. Prvič, ker pravnomočnost ni povezana z odločbo, niti s končno, sprejeto v postopku z ugovorom, ta odločba namreč ne more biti podlaga za nastanek pridobljenih pravic niti upravičenega pričakovanja glede izida poznejšega postopka za ugotovitev ničnosti. Drugič, če bi bila utemeljitev odbora za pritožbe o tem sprejeta, izpodbijanje registracije znamke Skupnosti, ki je bila predmet odločbe v postopku z ugovorom, z zahtevo za ugotovitev ničnosti med istima strankama, ki se nanaša na enak predmet in temelji na enakih razlogih, ne bi imelo polnega učinka, čeprav je na podlagi Uredbe št. 40/94, kot je razvidno iz zgoraj navedenih stališč, to izpodbijanje mogoče.
Sklep odbora za pritožbe, da so v poznejšem postopku za ugotovitev ničnosti ugotovitve iz končne odločbe na področju ugovora zavezujoče, je napačen.
Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94
Trditve strank
Tožeča stranka z drugim tožbenim razlogom trdi, prvič, da odbor za pritožbe ni ustrezno upošteval ugleda različnih prejšnjih znamk tožeče stranke.
V zvezi s tem najprej navaja, da imata ugled in razlikovalni učinek v okviru člena 8(5) Uredbe št. 40/94 „odločilno vlogo“ in da sta v okviru člena 8(1)(b) iste uredbe bistvena elementa za ugotovitev obstoja verjetnosti zmede.
Dalje, čeprav naj bi odbor za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe potrdil odločbo oddelka za izbris v delu, ki se nanaša na večjo poznanost prejšnje znamke, pa naj odbor za pritožbe tega poznanosti naknadno ne bi upošteval pri presoji razlikovalnega učinka prejšnje znamke in naj ne bi primerjal prejšnje znamke z izpodbijano.
Poleg tega naj bi odbor za pritožbe s sklepom iz točke 35 izpodbijane odločbe – ki se nanaša na presojo dokazov o poznanosti prejšnje znamke – da je iz študij tudi razvidno, da se beseda „kinder“ spontano povezuje s slaščicami znamke KINDER, neupravičeno omejil paleto proizvodov, s katero je povezan ugled znamke KINDER. Pravilna presoja bi namreč morala pripeljati do sklepa, da se znamka KINDER povezuje tudi s čokolado, čokoladnimi jajčki, prigrizki (vključno z mlečnimi prigrizki) in čokoladnimi tablicami, in ne samo s slaščicami.
Nazadnje, ugled znamke naj bi v nasprotju s trditvijo odbora za pritožbe bilo treba upoštevati pri presoji podobnosti dveh znakov. V zvezi s tem tožeča stranka opozarja na sodno prakso, na podlagi katere imajo znamke z velikim razlikovalnim učinkom, bodisi po svojem bistvu bodisi zaradi poznavanja teh znamk na trgu, širše varstvo kot znamke z manjšim razlikovalnim učinkom. Čeprav se ta sodna praksa nanaša na primere podobnosti iz odstavka 1(b) člena 8 Uredbe št. 40/94, naj bi vseeno veljalo, da bi bilo treba v obravnavani zadevi pri presoji podobnosti znakov v okviru odstavka 5 istega člena za upoštevni element šteti tudi ugled. V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da je bila v nekdanjem pravu znamk Beneluksa priznana zveza med obsegom ugleda in podobnostjo znamk v smislu, da čim močnejša je znamka oziroma čim več ugleda ima, tem lažje je sprejeti obstoj povezovanja ali podobnosti.
Drugič, čeprav proizvodi, na katere se nanaša izpodbijana znamka, in proizvodi, na katere se nanašajo prejšnje znamke, niso enaki in niso iz istega razreda, naj bi vseeno veljalo, da so si zadevni proizvodi zelo podobni. Ker naj bi potrošniki proizvode iz družine znamk z izrazom „kinder“ močno povezovali z mlekom in mlečnimi izdelki na splošno, bi lahko uporaba znaka TiMi KiNDERJOGHURT v zvezi z jogurtnimi izdelki pri potrošnikih povzročila močno povezavo med proizvodi iz navedene družine znamk in proizvodi, na katere se nanaša izpodbijana znamka.
Tretjič, tožeča stranka graja tudi to, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni upošteval, da je lastnica velike družine znamk, ki obsegajo oziroma katerih del je element „kinder“, ki ga spremljajo razlikovalne ali opisne besede ali simboli.
Obstoj iste serije ali družine pa naj bi bil upošteven dejavnik pri presoji obstoja verjetnosti zmede. Verjetnost zmede naj bi bilo namreč mogoče povzročiti zaradi možnosti povezovanja med izpodbijano znamko in prejšnjimi znamkami, ki so del serije, če med izpodbijano in prejšnjimi znamkami obstaja podobnost, tako da bi potrošniki lahko verjeli, da je izpodbijana znamka del iste serije in da so zato proizvodi, ki jih označuje, istega ali sorodnega tržnega porekla glede na proizvode, ki jih pokriva prejšnja znamka. Taka verjetnost zmede naj bi bila mogoča tudi takrat, kadar primerjava med izpodbijano znamko in prejšnjimi znamkami, upoštevane posamezno, kot v tej zadevi ne bi omogočala ugotovitve neposredne verjetnosti zmede.
Ker naj v obravnavani zadevi družba Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck in odbor za pritožbe nikoli ne bi izpodbijala tega, da je element „kinder“ bistveni element družine znamk in da se vse znamke v tej družini na trgu veliko uporabljajo in jih potrošniki dojemajo kot družino znamk, naj bi bilo jasno, da bi se izpodbijana znamka takoj zaznala kot ena od znamk iz družine ali serije, ker prav tako vsebuje element „kinder“. Verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo povezovanja v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, naj bi tako postala gotovost.
Četrtič in nazadnje, tožeča stranka meni, da je presoja odbora za pritožbe, da si znaka nista podobna, ki jo je opravil v točkah od 36 do 44 izpodbijane odločbe, nedosledna in napačna. V zvezi s tem navaja tri pojasnila.
Najprej, odbor za pritožbe naj ne bi upošteval sodne prakse, da podobnost zaradi primerjave znakov na podlagi odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94 ni enaka podobnosti, ki se zahteva na podlagi odstavka 1(b) istega člena. V nasprotju z drugo določbo naj prva namreč ne bi zahtevala, da mora biti podobnost znakov taka, da povzroči verjetnost zmede.
Nato, odbor za pritožbe naj bi podobnost znakov presodil na podlagi „analitične ocene“ izpodbijane znamke, namesto na podlagi splošnega vtisa teh znakov.
Nazadnje, ugotovitev odločbe pritožbenega odbora, da je „timi“ prevladujoč element izpodbijane znamke, naj bi bila očitno napačna. Navedeni element je namreč z belo natisnjen na temnejšo podlago, zaradi česar naj bi ga bilo „težje takoj prebrati“, kot če bi bil natisnjen s črno na belo podlago, in je le manjši del celotne znamke. Prevladujoči element znamke naj bi bil, nasprotno, element „kinder“. Prvič, element „kinderjoghurt“ naj bi bil namreč natisnjen s črno in naj bi zavzemal veliko več prostora kot element „timi“. Drugič, element „joghurt“ naj bi bilo treba kot opisno besedo šteti za zanemarljiv, ali kot da dejansko poudarja podobnost z družino znamk KINDER. Poleg tega naj bi bila ugotovitev odbora za pritožbe v točki 41 izpodbijane odločbe, da element „kinder“ ne izstopa oziroma ni videti kot neodvisen element in je dodan elementu „joghurt“, tudi napačna. V skladu s sodno prakso naj namreč dejstvo, da je razlikovalni element dodan opisnemu elementu, ne bi odpravilo podobnosti razlikovalnega elementa. Nazadnje, tudi če bi bil element „timi“ prav tako upošteven, naj odbor za pritožbe pri primerjavi dveh znakov ne bi smel popolnoma opustiti elementa „kinder“. V zvezi s tem tožeča stranka opozarja, da v posameznem primeru prejšnja znamka, ki jo je uporabila tretja oseba v sestavljenem znaku, ki vsebuje ime podjetja te tretje osebe, ohrani avtonomen razlikovalni položaj v sestavljenem znaku, ne da bi bila v njem prevladujoč element. Ob taki predpostavki bi lahko javnost na podlagi celotnega vtisa, ki ga je ustvaril sestavljeni znak, menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, tako da bi moral biti v tem primeru ugotovljen obstoj verjetnosti zmede.
Tožeča stranka na podlagi vsega zgoraj navedenega sklepa, najprej, da obstaja večja verjetnost oškodovanja v smislu odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94, ki vključuje oškodovanje razlikovalnega značaja in ugleda besedne znamke KINDER, nato, da družba Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck neupravičeno izkorišča to razlikovalnost in ugled in, nazadnje, da obstaja tudi večja verjetnost zmede v smislu odstavka 1(b) istega člena glede na podobnost znamk in proizvodov ter upoštevaje ugled znamke KINDER in družine znamk tožeče stranke.
UUNT prereka trditve tožeče stranke.
Presoja Sodišča prve stopnje
Najprej je treba navesti, da je obstoj podobnosti med prejšnjo in izpodbijano znamko pogoj tako za uporabo odstavka 1(b) kot odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94, na katera napotuje člen 52(1)(a) iste uredbe. Glede presoje tega pogoja je iz sodne prakse glede razlage člena 5(2) Prve direktive Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 1989, L 40, str. 1
), katerega normativna vsebina je v bistvu enaka normativni vsebini člena 8(5) Uredbe št. 40/94, razvidno, da se zahteva zlasti obstoj vidnih, slušnih ali pojmovnih podobnosti (glej sodbo Sodišča z dne v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 28 in navedena sodna praksa).
Poleg tega je iz sodne prakse Sodišča glede razlage člena 5(2) Direktive 89/104 razvidno, da za izpolnitev pogoja glede podobnosti ni treba dokazati, da pri zadevni javnosti obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, ki uživa ugled, in izpodbijano znamko. Zadostuje, da stopnja podobnosti teh znamk učinkuje tako, da ju zadevna javnost poveže. Obstoj takšne povezave je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov posameznega primera. Primerjava znakov mora glede vidne, slušne ali konceptualne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu znamk, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej po analogiji sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. aprila 2008 v zadevi Citigroup in Citibank proti UUNT – Citi (CITI), T-181/05, ZOdl., str. II-669, točki 64 in 65 in navedena sodna praksa).
Čeprav je element „kinder“ v obeh znakih, obstaja v obravnavani zadevi, kot je odbor za pritožbe upravičeno navedel v točki 42 izpodbijane odločbe, več vidnih in slušnih značilnosti, ki izključujejo to, da se znaka zaznavata kot podobna.
Prvič, element „kinder“ je spojen z elementom „joghurt“, kar pomeni, da nista samostojna. Na eni strani, ne samo, da sta elementa „kinder“ in „joghurt“ vidno enako pomembna, ampak se tudi zaradi stilskih neskladnosti pri plešoči in valoviti pisavi v besedi „kinderjoghurt“ tvori skladna enota, v kateri sta sestavna elementa komaj zaznavna. Iz teh posebnosti je razvidno, da element „kinder“ v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni le dodan elementu „joghurt“. Na drugi strani, ker je v izpodbijani znamki pri elementu „kinder“ uporabljena stilska pisava, izpodbijana znamka vidno ni podobna prejšnji besedni znamki, na kateri temelji zahteva za ugotovitev ničnosti in ki je sestavljena iz klasične pisave.
Drugič, treba je ugotoviti, da je element „kinder“ v izpodbijani znamki le del elementa „kinderjoghurt“, ki pa je le drugotnega pomena glede na element „timi“. V zvezi s tem je treba zavrniti trditve tožeče stranke, s katerimi skuša prikazati, da element „timi“ ni prevladujoč element, ker je majhen in domnevno slabše berljiv od elementa „kinderjoghurt“. Najprej, ta element je namreč z vidnega vidika osrednja točka znaka, ker je očitno postavljen v njegovo sredino in nad element „kinderjoghurt“, tako da se opazi prvi. Ta osrednja postavitev v veliki meri nadomešča dejstvo, da je element „timi“ natisnjen v manjši pisavi kot element „kinderjoghurt“ in da bi lahko bil element „timi“, natisnjen z belo na črni podlagi, morebiti slabše berljiv od elementa „kinderjoghurt“, ki je na spodnjem delu znaka. Nato, s slušnega vidika je treba ugotoviti, da se element „timi“ izgovori prvi, tako da je za potrošnike najpomembnejši. Prevladujoči element „timi“, ki nedvomno zbuja pozornost potrošnikov, torej zasenči element „kinder“.
Tretjič, element „kinder“ je v izpodbijani znamki v nasprotju s položajem v prejšnji besedni znamki, na kateri temelji zahteva za ugotovitev ničnosti, med dvema drugima elementoma, ki sta „timi“ in „joghurt“. Taka razlika bistveno oslabi ne samo slušno podobnost, ki bi lahko zaradi skupnega elementa obstajala med dvema znakoma, ampak tudi morebitno vidno podobnost, ki bi lahko obstajala zaradi skupnega elementa. Zato je element „kinder“ v celotnem vtisu zadevne znamke zanemarljiv.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe upravičeno sklenil, da si zadevna znaka nista podobna.
Druge trditve tožeče stranke ne omajajo takega sklepa.
Prvič, glede trditve o ugledu prejšnje znamke in trditve o podobnosti proizvodov spornih znamk je treba namreč ugotoviti, da čeprav je navedena dejavnika mogoče upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, vseeno velja, da nikakor ne vplivata na presojo podobnosti znakov.
Glede trditve o ugledu prejšnje znamke je treba vsekakor navesti, da je neobstoj podobnosti zadevnih znakov, kot je ugotovljen v točkah od 56 do 58 zgoraj, toliko poudarjen, da ugled znamke KINDER ne glede na to, ali se prereka ali ne, ne more omajati tega neobstoja podobnosti. Glede trditve o podobnosti izdelkov spornih znamk je treba najprej navesti, da medtem ko so vsi izdelki izpodbijane znamke povezani z jogurtom in spadajo v razred 29, so izdelki 36 prejšnjih pravic, ki se navajajo v podporo zahtevi za ugotovitev ničnosti, predvsem izdelki iz kakava in čokolade ter torte in slaščice, ki pa spadajo v razred 30. Poleg tega in v nasprotju s trditvami tožeče stranke dejstvo, da lahko nekateri od teh zadnjih izdelkov vsebujejo mleko, pa ne pomeni, da so podobni mleku ali mlečnim izdelkom na splošno, niti,
a fortiori
, jogurtnim izdelkom. Na podlagi tega je razvidno, da obstoj kakršne koli podobnosti izdelkov spornih znamk gotovo ne nadomesti neobstoja podobnosti spornih znakov.
Drugič, glede trditve o obstoju družine ali serije znamk je treba opozoriti, da je v sodni praksi priznano, da kadar gre za družino ali serijo znamk, je verjetnost zmede, ki jo je treba presojati na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, povečana, ker se potrošnik lahko moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, za katere velja izpodbijana znamka, tako da napačno meni, da je del te družine ali serije znamk (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 13. septembra 2007 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT, C-234/06 P, ZOdl., str. I-7333, točka 63). Vendar obstoj družine ali serije znamk, kot je razvidno iz te sodne prakse, ni upošteven pri presoji, ali je izpolnjen pogoj tako za uporabo odstavka 1(b) kot odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94, to je podobnost prejšnje in izpodbijane znamke.
Tudi ob domnevi, da je obstoj družine ali serije znamk upošteven dejavnik pri presoji take podobnosti, je tveganje, da bi potrošniki v obravnavani zadevi dejansko menili, da je izpodbijana znamka iz te družine ali serije znamk, vsekakor zelo majhno, celo neobstoječe, ker med izpodbijano znamko in znaki, navedenimi v točki 5 tožbe, obstajajo velike razlike.
V zvezi s tem je namreč treba navesti zlasti tri vidike. Prvič, element „kinderjoghurt“ v izpodbijani znamki se v nasprotju z znaki, navedenimi v točki 5 tožbe, piše z eno besedo, brez presledka med elementoma „kinder“ in „joghurt“. Drugič, za izpodbijano znamko so v nasprotju z znaki, navedenimi v točki 5 tožbe, značilne stilske neskladnosti elementa „kinderjoghurt“, kot so navedene v točki 56 zgoraj. Tretjič, izpodbijana znamka v nasprotju z znaki, navedenimi v točki 5 tožbe, vsebuje element „timi“, ki zaradi svojega prevladovanja zasenči element „kinderjoghurt“ in,
a fortiori
, element „kinder“, ki je njegov del.
Trditev o obstoju družine ali serije znamk je zato treba zavrniti.
Tretjič, glede trditve, da odbor za pritožbe ni upošteval tega, da presoja stopnje podobnosti v okviru člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ne vključuje obstoja verjetnosti zmede, je treba ugotoviti, da dejavniki, ki jih je poudaril odbor za pritožbe, in tisti, ki jih je poudarilo Sodišče prve stopnje v točkah od 56 do 58 zgoraj, dokazujejo, da ni podobnosti, ne glede na možnost, da bi stopnja podobnosti ustvarila verjetnost zmede. Zato je treba trditev tožeče stranke zavrniti kot neupoštevno.
Četrtič in nazadnje, odbor za pritožbe v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni storil napake, ko je opravil „analitično oceno“ izpodbijane znamke. Pri presoji stopnje podobnosti je namreč treba upoštevati celotni vtis kombiniranih elementov, ki sestavljajo te znamke, kar pa je skladno z zaporedno preučitvijo teh elementov. Odbor za pritožbe je namreč v izpodbijani odločbi najprej v njeni točki 43 ugotovil, da razlike med znakoma odtehtajo edini podobni element, in nato poudaril, da če se zadevna znaka primerjata v njuni celoti, je celoten vtis obeh različen. Ker navedena „analitična ocena“ ni bila opravljena na račun upoštevanja celotnega vtisa kombinacije elementov, ki sestavljajo sporni znamki, je treba trditev tožeče stranke zavrniti kot neutemeljeno.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je treba drugi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.
Ob upoštevanju navedenih stališč je torej treba tožbo zavrniti v celoti.
Stroški
V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je
SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)
razsodilo:

1.
Tožba se zavrne.

2.
Ferrero SpA se naloži plačilo stroškov.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 14. oktobra 2009.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.